FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 6 juni 1996 ( *1 )

1. Det står inte direkt klart vilka frågor som domstolen skall pröva i detta mål, vilket har anhängiggjorts av Tribunale di Chiavari. Jag föreslår att den fråga som skall avgöras är huruvida marknadsföring av varor som importerats från en medlemsstat med ett varumärke som är giltigt i den medlemsstaten lagligen kan förbjudas av en domstol i en annan medlemsstat efter att en annan domstol i denna andra medlemsstat har upphävt registreringen av ett identiskt märke på den grunden att det är vilseledande och därvid utfärdat ett förbud för innehavaren av varumärket att bruka detta. Det är särskilt nödvändigt att avgöra huruvida en näringsidkares marknadsföring av sådana varor kan förbjudas enbart på den grunden att den oskäligen skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för en annan näringsidkare som, till en följd av upphävandet av varumärket, inte kan erhålla varor med detta varumärke från dess innehavare i den andra medlemsstaten.

2. Det ifrågavarande varumärket är ”Coto-nelle” (och varianten ”Cottonelle”) vilket registrerats av Scottgruppen i flera medlemsstater för toalettpapper och engångsnäsdukar. I tre länder (Frankrike, Spanien och Italien) har konkurrenter till Scottgruppen ifrågasatt varumärkets giltighet eftersom de anser att märket riskerar att vilseleda konsumenter att tro att varorna är gjorda av bomull, vilket inte är fallet. Hittills har franska och spanska domstolar vägrat att upphäva varumärket. I Italien, å andra sidan, har Corte di Appello i Milano ogiltigförklarat båda varianterna av märket genom en dom av den 1 oktober 1993 på den grunden att de var vilseledande. Domstolen beslutade också att Scottgruppens bruk av märket var att betrakta som illojal konkurrens och förbjöd Scottgruppen att använda märket. Scottgruppen överklagade domen till Corte di Cassazione. Målet var fortfarande anhängigt där när frågorna som hänskjutits till domstolen i det ifrågavarande målet uppkom.

3. Efter domen från Corte di Appello i Milano upphörde Scottgruppen att distribuera varor under varumärket ”Cotonelle” i Italien.

4. Fratelli Graffione (nedan kallad Graffione) är ett grossistföretag i Ligurien. Efter åläggandet som utfärdades av Corte di Appello i Milano i oktober 1993 ansåg Graffione att det inte längre var möjligt att leverera varor med varumärket ”Cotonelle” till sina kunder. Någon gång under år 1994 upptäckte Graffione att varor med varumärket ”Cotonelle” såldes i ett snabbköp i Gattorna (i länet Genua) som ägdes av Fransa Discount di Lubiano Giorgio (nedan kallad Fransa). Graffione ansåg att försäljningen av dessa varor utgjorde illojal konkurrens och skadade företagets rykte, eftersom Graffione hade informerat sina kunder att produkter av märket ”Cotonelle” inte längre kunde säljas i Italien. Graffione ansökte hos Tribunale di Chiavari om att Fransa skulle förbjudas att sälja produkter av märket ”Cotonelle” i sitt snabbköp.

5. Till sitt försvar anförde Fransa att varorna i fråga var tillverkade i Frankrike där märket ”Cotonelle” inte hade förklarats ogiltigt. Fransa ansåg att ett av domstol meddelat förbud att sälja sådana varor i Italien utgjorde en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion, förbjuden enligt artikel 30 i fördraget. Fransa stödde sig på EG-domstolens dom i målet Clinique ( 1 ) som gällde den påstått vilseledande beskaffenheten av namnet på en vara som importerades från Frankrike till Tyskland och där domstolen ansåg att bruket av namnet inte kunde förbjudas såsom varande vilseledande. Fransa hänvisade också till rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (nedan kallat varumärkesdirektivet eller enbart direktivet). ( 2 )

6. Graffiones ansökan avslogs av en domare vid Tribunale di Chiavari. Graffione överklagade till domstolen i plenum som genom beslut av den 29 oktober 1994 hänsköt följande frågor till EG-domstolen för förhandsavgörande: ”1) Skall artiklarna 30 och 36 tolkas så, att de hindrar en restriktiv tillämpning av en medlemsstats nationella lagstiftning som, inom den medlemsstatens territorium, förbjuder den fria rörligheten för en vara från en annan medlemsstat, där den varan lagligen tillverkats och försetts med varumärke? 2) Skall artikel 12.2 b i direktiv 89/104 tolkas så, att den medför harmonisering av nationella bestämmelser om upphävande av varumärkesrättigheter på de däri uppräknade grunderna med avseende på varor som distribueras på gemenskapsnivå? 3) Skall den i fråga 2 angivna bestämmelsen, med iakttagande av de faktiska omständigheter som beskrivits i denna dom och med hänsyn bland annat till proportionalitetsprincipen, tolkas så, att den hindrar en restriktiv tillämpning av en medlemsstats nationella lagstiftning som har till syfte att i den medlemsstaten förhindra den fria rörligheten för en vara från en annan medlemsstat där den lagligen tillverkats och försetts med varumärke?”

Rättsfrågorna

7. Som jag redan påpekat utgörs en första svårighet i detta mål av att klargöra vilka frågor som domstolen skall besvara. Kommissionen anser i sitt skriftliga yttrande att den nationella domstolen inte lyckats klargöra de nationella bestämmelser med avseende på vilka den behöver en tolkning av gemenskapsrätten. Kommissionen har påpekat att begäran om förhandsavgörande har gjorts inom ramen för ett skyndsamt förfarande och låter antyda att de rättsliga och faktiska omständigheterna bättre kunnat fastställas inom ramen för ett ordinärt förfarande. Kommissionen har i detta avseende hänvisat till domstolens dom i målet Telemarsicabruzzo. ( 3 ) Förenade kungariket har i sitt yttrande också påpekat svårigheten att klargöra vilka frågorna är. Den italienska regeringens mycket korta yttrande bringar ingen ytterligare klarhet i saken.

8. Kommissionen anser att den nationella domstolen främst bekymrar sig om de italienska reglerna om illojal konkurrens samt de praktiska följderna av domen från Corte di Appello i Milano för den inhemska rättsordningen i Italien. Kommissionen har anfört att domen — trots att den omedelbart kan verkställas gentemot Scottgruppen (eftersom Corte di Appello vägrade att bevilja anstånd med verkställigheten till dess att överklagandet till Corte di Cassazione skulle avgöras) — avkunnades på grundval av helt andra faktiska omständigheter än de som föreligger i målet som är anhängigt vid Tribunale di Chiavari och att den inte kan åberopas gentemot tredje man förrän den vunnit laga kraft. Kommissionen har också påpekat att Corte di Cassazione själv har möjlighet att begära ett förhandsavgörande angående tolkningen av varumärkesdirektivet och att det inte vore lämpligt att besluta om varumärkesfrågor på det här stadiet. Kommissionen anser att frågor om varumärkesrättigheter är ovidkommande för målen vid Tribunale di Chiavari och åberopar domar vari domstolen vägrat att besvara hypotetiska frågor eller frågor som inte är förknippade med föremålet för den talan som är anhängig vid den nationella domstolen. ( 4 ) Kommissionen anser dessutom att den andra och tredje frågan som ställts av Tribunale di Chiavari inte kan tas upp till sakprövning.

9. Jag instämmer med kommissionen såvida att jag inte anser det lämpligt att i dessa mål pröva giltigheten av märkena ”Cotonelle” och ”Cottonelle” (nedan gemensamt betecknade som Cotonelle) ur gemenskapsrättslig synvinkel. Trots att parterna i målet har inkommit med synpunkter i den frågan, är det inte en fråga som har ställts av den nationella domstolen, och det framgår inte av hänskjutandebeslutets innehåll att den skulle vara föremål för direkt prövning i de nationella målen. Det verkar inte som om Tribunale di Chiavari frågar domstolen huruvida märket är vilseledande, eller begär en tolkning av begreppet vilseledande varumärke i artikel 12.2 b i varumärkesdircktivet. Syftet med frågorna vad gäller direktivet tycks vara att bestämma vilka följder det får att en medlemsstat anser att varor importerade från en annan medlemsstat är vilseledande när så inte anses vara fallet i den andra medlemsstaten. Det är inte överraskande att frågan om varumärkets giltighet inte är omtvistad mellan parterna eftersom båda är leverantörer, på olika nivåer, av produkter med varumärket ”Cotonelle”. Dessutom pågår tvister som direkt gäller giltigheten av varumärket ”Cotonelle” fortfarande i andra mål i Italien, i vilka innehavaren av varumärket är part och i vilka dessa frågor direkt kan prövas. Under dessa omständigheter vore det olämpligt att pröva den frågan i detta mål som avser en begäran om förhandsavgörande. Vi skall därför inte här befatta oss med den intressanta frågan om huruvida domstolen, för att rättfärdiga ett förbud att importera varor från en medlemsstat i vilken märket inte ansetts vara vilseledande, borde fastställa att märket är vilseledande i Italien såsom ansetts där.

10. Det är däremot möjligt för domstolen att, som jag kommer att föreslå, meddela ett förhandsavgörande vad gäller artikel 30 i fördraget och direktivet på ett sätt som kan vara till hjälp för den domstol som ställt frågorna. Trots att hänskjutandebeslutet, som kommissionen påpekat, inte är ett föredömligt exempel på klarhet, kan det bara avvisas om det vore uppenbart att de ställda frågorna inte hade något samband med tvisteföremålet i det nationella målet ( 5 ) eller om de rättsliga och faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda. ( 6 ) Så är inte fallet här. De rättsliga och faktiska omständigheterna är, som redan sagts, relativt okomplicerade. Det är inte heller någon hypotetisk eller särskilt konstig situation i detta mål. De nationella myndigheter som ansvarar för registreringen av varumärken och de nationella domstolar som har behörighet att upprätthålla eller upphäva varumärken kan mycket väl ha olika meningar om huruvida ett visst varumärke är vilseledande. Det är mycket möjligt att föreställa sig en situation där ett visst varumärke kan vilseleda konsumenter i en medlemsstat men inte i en annan. Såsom generaladvokaten Gulmann har påpekat i målet Clinique ( 7 ) beror den frågan i viss utsträckning på språkliga, sociala och kulturella förhållanden, vilka kan variera från land till land. Namnet i fråga ger ett utmärkt exempel vad gäller den språkliga faktorn. Namnet ”Cotonelle” kan otvivelaktigt förmå en engelsk-, fransk-eller italienskspråkig person att tro att varan är gjord av bomull. Det kan däremot knappast ha sådan verkan på en person som endast förstår tyska eller spanska, eftersom orden för bomull på dessa språk är ”Baumwolle” respektive ”algodón”.

11. Som jag redan sagt vill den nationella domstolen få klarhet i huruvida domstolarna i en medlemsstat, där ett varumärke har ogiltigförklarats på den grunden att det är vilseledande, kan förbjuda försäljning och import av varor med detta varumärke från en annan medlemsstat, vars domstolar har fastställt att varumärket inte är vilseledande. Av särskilt intresse är huruvida de kan göra detta på grund av illojal konkurrens, dvs. på grund av att en näringsidkare som är oförmögen att erhålla varor med varumärket direkt från innehavaren av varumärket i den medlemsstat i vilken det har upphävts lider en nackdel i konkurrenshänseende jämfört med en annan näringsidkare som importerar varorna från en medlemsstat där varumärket förblivit giltigt.

Den första frågan

12. Ordalydelsen av den första frågan är något oklar eftersom det endast efterfrågas huruvida artiklarna 30 och 36 skall tolkas så, att de hindrar ”en restriktiv tillämpning av en nationell lagstiftning” utan att precisera vilken nationell lagstiftning som avses. Det förefaller emellertid som om lagstiftningen i fråga, såsom kommissionen har framfört i sitt yttrande, är den italienska lagen om illojal konkurrens som återfinns i artikel 2598—2601 i civillagen, särskilt artikel 2598, punkt 3.

13. Dessutom består, som kommissionen också har påpekat och vilket framgår av hänskjutandebeslutet, de faktiska omständigheterna i detta mål av en tvist mellan Graffione och Fransa, där den förstnämnda påstår att den sistnämnda har en oskälig konkurrensfördel, eftersom denne inte är bunden av domen av Corte di Appello i Milano. Denna dom tycks vara bindande endast för innehavaren av märket. Det framgår också, både av hänskjutandebeslutet och av Graffiones yttranden, att Graffione inte direkt söker stoppa Fransas handel med ”Cotonelle-” varor med hänvisning till konsumentskyddet, på den grunden att märket skulle vara vilseledande (Graffione kan mycket väl ha hyst förhoppningen att domen från Corte di Appello i Milano inte skulle upprätthållas på den punkten vid ett överklagande). Den huvudsakliga frågan som skall besvaras är därför huruvida import av varor från medlemsstat A, där dessa är lagligen marknadsförda, kan förbjudas på den grunden att konkurrensen mellan företag blir oskäligt snedvriden, eftersom en grossist i medlemsstat B inte kan köpa varorna direkt från tillverkaren (på grund av konsumentskyddet), medan en detaljhandlare i medlemsstat B kan importera likadana varor med samma namn från medlemsstat A.

14. Den således omformulerade frågan måste besvaras nekande. En importrestriktion skulle klart stå i strid med fördraget om den endast grundade sig på att dessa omständigheter utgör illojal konkurrens. Det är riktigt att förhindrandet av illojal konkurrens är en av de grunder som domstolen i domen i målet ”Cassis de Dijon” ( 8 ) har ansett kunna rättfärdiga restriktioner i den fria rörligheten för varor. I det ifrågavarande målet är svaret helt enkelt att det inte ligger något illojalt i att företag konkurrerar med varandra, om de båda är fria att importera och sälja varan i fråga. Om, som kommissionen framhållit, verkan av domen av Corte di Appello i Milano — i avvaktan på att överklagandet till Corte di Cassazione skulle avgöras — helt enkelt var att innehavaren av det italienska varumärket var förhindrad att använda det, medan andra näringsidkare i princip inte var förhindrade från att sälja importerade varor med märket ”Cotonelle”, är det svårt att se hur man skulle kunna rättfärdiga ett förbud för Fransa att sälja importerade varor med märket ”Cotonelle” under de omständigheter som föreligger i detta fall, eftersom det inte tycks finnas någonting som förbjuder Graffione att själv importera varorna. Utan att det för den skull är nödvändigt att inleda en diskussion angående proportionalitet, är det svårt att se på vad sätt en importrestriktion skulle kunna vara rättfärdigad, på grund av hänsyn till gott handelsbruk, av den enda anledningen att ett företag använder sig av de möjligheter som följer av principen om fri rörlighet för varor medan ett annat företag inte gör det. Förhållandet skulle vara detsamma även om Graffione var representant för Scottgruppen och även om Graffione, som en följd därav, var bunden av beslutet av Corte di Appello i Milano. Även under sådana omständigheter skulle Graffione inte ha rätt att, med hänvisning till att konkurrensen snedvrids, hindra en tredje man som inte var bunden av beslutet från att importera varorna från en annan medlemsstat. Snedvridningen av konkurrensen utgörs i detta fall helt av ekonomiska hänsyn och kan därför inte medföra att en importrestriktion är rättfärdigad, varken enligt artikel 36 eller enligt de tvingande hänsyn som följer av domen i målet ”Cassis de Dijon” ( 9 ).

15. Det kan däremot vara till hjälp att undersöka huruvida svaret skulle vara annorlunda om det förelåg en lagakraftvunnen dom av en nationell domstol som helt förhindrade försäljning av toalettpapper eller engångsnäsdukar som inte var gjorda av bomull under namnet ”Cotonelle” på den grunden att namnet vilseledde konsumenterna. Frågan skulle då uppkomma huruvida ett sådant förbud kunde verkställas i fråga om varor från andra medlemsstater där varumärket inte ansetts vilseledande. Verkställandet av ett förbud för sådana varor skulle hindra handeln mellan medlemsstater och skulle strida mot artikel 30 i fördraget om det inte kunde berättigas med hänsyn till någon av de i artikel 36 i fördraget uppräknade grunderna eller om det var nödvändigt för att upprätthålla något av de ”tvingande hänsyn” som godtagits av domstolen i dess rättspraxis på grundval av domen ”Cassis de Dijon”. ( 10 ) Dessa tvingande hänsyn innefattar konsumentskydd. Således kan verkställandet av ett domstolsbeslut som förbjuder användandet av ett varumärke på grund av att det är vilseledande — beträffande varor importerade från en annan medlemsstat — rättfärdigas av hänsyn till konsumentskydd eftersom, som redan sagts ovan, det är mycket möjligt att ett varumärke kan vara vilseledande i en medlemsstat men inte i en annan. Ett sådant förbud måste däremot vara i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen i så måtto att konsumenterna inte kunnat ges ett tillräckligt skydd genom andra åtgärder, som till exempel i detta fall att förse varorna med en etikett av vilken det framgår att varan faktiskt inte innehåller bomull. Det ovanstående resonemanget innebär givetvis inte något ställningstagande till den påstått vilseledande karaktären av namnet ”Cotonelle”.

16. Sammanfattningsvis tycks emellertid Graffiones talan mot Fransa inte vara grundad på överväganden i fråga om konsumentskydd, utan snarare på att konkurrensen kommer att bli oskäligt snedvriden till Graffiones nackdel, om Fransa tillåts sälja varor med märket ”Cotonelle” i Italien som har importerats från Frankrike, medan Graffione inte har möjlighet att distribuera varor med märket ”Cotonelle” som har levererats av innehavaren av det italienska varumärket. Av de skäl som angivits ovan kan detta inte rättfärdiga ett importförbud.

Den andra och den tredje frågan

17. Båda dessa frågor avser tolkning av varumärkesdirektivet. Syftet med det direktivet är att närma medlemsstaternas lagar till varandra så att de ”olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena” avlägsnas. ( 11 ) Direktivet syftar däremot inte till ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, eftersom rådet ansåg det tillräckligt att begränsa tillnärmningen ”till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion”. ( 12 ) Direktivets upphovsmän godtog uttryckligen att medlemsstaterna förblev fria att bestämma vilka följder som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken kan få, ( 13 ) och att direktivet inte utesluter att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, som exempelvis bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd. ( 14 )

18. Två bestämmelser i direktivet berör frågan om vilseledande varumärken. I artikel 3.1 g föreskrivs att varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten, exempelvis med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung, inte får registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras. Enligt artikel 12.2 b skall ett varumärke kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Medlemsstaterna skulle sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktivet senast den 31 december 1992. ( 15 )

19. Det är viktigt att lägga märke till att om ett varumärke upphävs i enlighet med artikel 12.2 b i direktivet, eller om det redan från början nekas registrering enligt artikel 3.1 g i direktivet, innebär detta inte nödvändigtvis att varumärket inte kan brukas. Den enda direkta verkan av ett sådant beslut är att innehavaren av varumärket (eller den som ansöker om att få ett varumärke registrerat) inte har en exklusiv rätt att bruka varumärket. Uttalandet i femte övervägandet i ingressen till direktivet, enligt vilket medlemsstaterna förblir fria att bestämma vilka konsekvenser som ett upphävande eller en ogiltigförklaring av varumärken kan få, gör det klart att direktivet lämnar åt nationell lag att bestämma huruvida, som en följd av nekat varumärkesskydd på grund av att märket är vilseledande, bruket av varumärket helt skall förbjudas.

20. Därav följer att om en nationell domstol har upphävt ett varumärke, är andra nationella domstolar enligt direktivet inte tvingade att också förbjuda bruket av märket av konsumentskyddshänsyn. Direktivet hindrar dock inte de andra nationella domstolarna från att göra det.

Förslag till avgörande

21. Jag anser följaktligen att domstolen skall besvara de frågor som ställts av Tribunale di Chiavari inom ramen för en begäran om förhandsavgörande på följande sätt: Om en behörig domstol i en medlemsstat har upphävt ett varumärke på den grunden att det kan vilseleda konsumenter i fråga om varans art och om den domstolen har förbjudit bruk av varumärket, kan ett beslut av en annan domstol i samma medlemsstat att, på grund av konsumentskyddshänsyn, förbjuda försäljning av varor med detta varumärke som har importerats från en annan medlemsstat, där varumärket är giltigt, under vissa omständigheter vara förenligt med artikel 30 i fördraget och är inte oförenligt med artikel 12.2 b i rådets direktiv 89/104/EEG. Om däremot det rättsliga beslutet att upphäva varumärket endast är bindande för innehavaren av märket och inte innebär att andra personer förhindras att sälja varor med varumärket som importerats från en annan medlemsstat, utgör ett beslut av en annan domstol, varigenom försäljningen av sådana importerade varor förbjuds på grund av att detta oskäligt skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för ett företag som genom det förstnämnda beslutet är förhindrat att erhålla varor direkt från innehavaren av märket men inte att erhålla varor från andra medlemsstater, en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion enligt artikel 30 i fördraget som inte kan vara rättfärdigad på grund av skäl som är hänförliga till gott handelsbruk.

( *1 ) Originalspråk: engelska.

( 1 ) Malet Verband Sozialer Wettbewerb mot Clinique Laboratoires och Estée Lauder (C-315/92, Ree. 1994 s. I -317).

( 2 ) EGT nr L 40, 1989, s. 1.

( 3 ) Förenade målen C-320/90, C-321/90 och C-322/90 (Rec. 1993, s. I-393, punkt 6).

( 4 ) Målet Salonia mot Poidomani och Giglio (126/80, Rec. 1981 s. 1563) och målet Lourenço Dias (C-343/90, Rec. 1992 s. I-4673).

( 5 ) Målet Salonia, se fotnot 4.

( 6 ) Målet Telemarsicabruzzo, se fotnot 3.

( 7 ) Se fotnot 1.

( 8 ) Må! 120/78 REWE-2entrale mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] Rec. s. 649; sc dessutom vad gäller förebyggandet av illojal konkurrens, Peter Oliver, Free Movement of Goods in the European Comynunhy, tredje upplagan, London, 1996, Sweet & Maxwell, s. 237 f.

( 9 ) Se Oliver, fotnot 8 på s. 190, samt generaladvokaten Slynns förslag till avgörande i målet Miro (182/84 Rec. 1985 s. 3731) och dom i målet Dansk Supermerked mot Imerco (58/80 Ree. 1981 s. 181, punkt 16)

( 10 ) Se fotnot 8.

( 11 ) Första övervägandet i ingressen.

( 12 ) Tredje övervägandet i ingressen.

( 13 ) Femte övervägandet i ingressen.

( 14 ) Sjätte övervägandet i ingressen.

( 15 ) Artikel 16.2 i direktivet jämförd med artikel 1 i rådets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 (EGT nr L 6. 1992, s. 35).