FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 12 mars 2009 ( 1 )

Mål C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

mot

Franz Hauswirth GmbH

”Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 51.1 b — Relevanta kriterier för bedömningen av huruvida sökanden var i ’ond tro’ när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in”

1. Domstolen har i detta mål för första gången anmodats att bringa klarhet i hur begreppet ond tro i den mening som avses i bestämmelserna om gemenskapsvarumärken ska tolkas.

2. Ett gemenskapsvarumärke kan förklaras ogiltigt ”om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in”.

3. Målet vid den nationella domstolen avser en situation där ett antal konkurrerande företag ursprungligen saluförde liknande produkter med liknande form och utformning. Ett av företagen registrerade därefter sin egen särskilda form och utformning som ett tredimensionellt gemenskapsvarumärke. Frågan är då vilka faktorer som är nödvändiga och/eller tillräckliga för att fastställa att företaget i en sådan situation handlade i ond tro när det ansökte om registrering av varumärket?

Tillämpliga bestämmelser

4. Begäran om förhandsavgörande i förevarande mål avser förordningen om gemenskapsvarumärken. ( 2 ) Samma begrepp används emellertid i liknande, om än inte identiska sammanhang, i varumärkesdirektivet. ( 3 )

Varumärkesförordningen

5. Enligt varumärkesförordningen kan gemenskapsvarumärken registreras genom ansökan till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån), vilken inrättades genom artikel 2 i förordningen.

6. I artiklarna 7 och 8 i förordningen anges hindren för registrering av gemenskapsvarumärke. ( 4 )

7. I artikel 7.1 förtecknas de ”absoluta” registreringshindren. I huvudsak följande får inte registreras som varumärke: a) kännetecken som inte kan återges grafiskt eller inte kan särskilja ett visst företags varor eller tjänster, b) varumärken som saknar särskiljningsförmåga, c) varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar varornas eller tjänsternas egenskaper, d) varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk är en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten, e) kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, f) varumärken som strider mot allmän ordning eller allmän moral, g) varumärken som kan vilseleda allmänheten med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung, h) statsemblem, officiella stämplar och emblem tillhörande mellanstatliga organisationer, vilka inte har godkänts av behöriga myndigheter, i) varumärken som innehåller andra kännetecken, emblem eller vapen som är av särskilt allmänt intresse, vilka inte har godkänts av vederbörande myndigheter, j) varumärken som innehåller en geografisk beteckning som identifierar vin eller sprit när dessa viner eller spritdrycker inte har detta ursprung, k) varumärken som innehåller en skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning och som avser samma slags produkt.

8. Enligt artikel 7.3 ska artikel 7.1 b, c och d inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga.

9. I artikel 8 anges de ”relativa” registreringshinder på grundval av vilka tredje man kan invända mot registrering av ett gemenskapsvarumärke. I artikel 8.1 föreskrivs att innehavaren av ett äldre varumärke ( 5 ) kan invända mot registrering av a) ett identiskt varumärke, för identiska varor eller tjänster, eller b) ett identiskt eller liknande varumärke, för identiska eller liknande varor eller tjänster, om det på grund av likheten finns en risk för förväxling. I artikel 8.4 föreskrivs en liknande rätt till invändning för innehavaren av ett äldre icke registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet och i mer än endast lokal omfattning, om det märket eller kännetecknet ger rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Genom artikel 8.5 utsträcks i huvudsak rättigheten enligt artikel 8.1 till situationer där varorna eller tjänsterna inte liknar varandra, men det äldre varumärket är känt i gemenskapen eller medlemsstaten (beroende på om det är ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke) och användningen utan skälig anledning av det varumärke som ansökan avser skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Enligt artikel 8.3 får en varumärkesinnehavare även hindra sitt ombud eller sin företrädare från att registrera varumärket i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om det inte har visats att det finns fog för handlandet.

10. I förordningen föreskrivs vidare att ett gemenskapsvarumärke efter att ha registrerats kan förklaras ogiltigt på absoluta eller relativa grunder.

11. I artikel 51 anges de absoluta grunderna för ogiltigförklaring. De relevanta punkterna har följande lydelse: ”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt: a) om gemenskapsvarumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, eller b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. 2. Om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 b), c) eller d), får det ändå inte förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.”

12. I artikel 52 anges de [relativa] grunderna för ogiltigförklaring. De relevanta punkterna har följande lydelse: ”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall: a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda. b) Om det finns ett sådant varumärke som avses i artikel 8.3 och kraven i den punkten är uppfyllda. c) Om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i den punkten är uppfyllda. 2. Efter ansökan till byrån eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt a) rätten till namn, b) rätten till egen bild, c) upphovsrätt, d) industriell äganderätt, enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd.”

13. Enligt artikel 53.1 och 53.2 i förordningen får innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller nationellt varumärke eller ett äldre kännetecken i den mening som avses i artikel 8.4 inte motsätta sig användningen av ett motstående yngre gemenskapsvarumärke, om han varit medveten om och har förhållit sig passiv till denna användning under en sammanhängande period av fem år, ”om inte ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket gjorts i ond tro”.

14. Enligt artikel 9.1 i varumärkesförordningen har slutligen innehavaren av ett gemenskapsvarumärke rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ”a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, b) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket, c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

Varumärkesdirektivet

15. Förevarande mål avser förordningen och inte direktivet, men det är till hjälp för förståelsen av förordningen att känna till motsvarande bestämmelser i direktivet.

16. Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas nationella varumärkeslagar, vilka är i kraft jämsides med systemet med gemenskapsvarumärken, men de måste vara förenliga med gemenskapssystemet. Direktivets bestämmelser ( 6 ) motsvarar i huvudsak de ovan angivna bestämmelserna i varumärkesförordningen, men avviker något från dem i vissa avseenden.

17. Artikel 3 har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I artikel 3.1 anges de obligatoriska registreringshindren, vilka innebär att medlemsstaterna ska besluta att ett varumärke ”inte [får] registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras”. Dessa registreringshinder är identiska med de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 a–h i varumärkesförordningen. I artikel 3.2 tilläggs särskilt att en medlemsstat får bestämma att ett varumärke ”inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i följande fall: a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning. … d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande.”

18. I artikel 4 i direktivet anges ”[y]tterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, vilka i huvudsak motsvarar de relativa registreringshindren eller relativa ogiltighetsgrunderna i artiklarna 8 och 52 i varumärkesförordningen, om än med vissa modifieringar för att anpassa dem till det nationella sammanhanget. Även dessa utgör grund för avslag på registreringsansökan respektive senare ogiltigförklaring, och vissa av dem är valfria. Till de sistnämnda hör kriteriet i artikel 4.4 g, nämligen att ”[o]m varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt”.

Den nationella lagstiftningen

19. Den hänskjutande domstolen har särskilt hänvisat till nedanstående bestämmelser i österrikisk respektive tysk lag.

20. Enligt 9 § tredje stycket i den österrikiska lagen om illojal konkurrens (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) skyddas varors utstyrsel, deras förpackning eller omslag liksom ett företags speciella beteckning, om de gäller som kännetecken för företaget inom den berörda omsättningskretsen.

21. Enligt 4 § punkt 2 i den tyska varumärkeslagen (Markengesetz) uppkommer varumärkesskydd genom användning av ett kännetecken i näringsverksamhet, såvida kännetecknet har blivit välkänt som varumärke inom omsättningskretsen.

Bakgrund, förfarande och tolkningsfrågor

22. En del av mytologin kring påsken är ett äggläggande djur kallat påskharen. ( 7 ) I årtionden har chokladtillverkare i åtminstone de tysktalande delarna av Europa tillverkat och sålt chokladharar vid tiden kring påsk, med olika form och med olika slags omslag i olika färger, dock ofta i guldfärgad folie och prydda med ett band och/eller en bjällra. Särskilt sedan maskinell inslagning infördes på 1990-talet har de tekniska begränsningarna medfört att chokladhararna blivit alltmer lika varandra till formen. ( 8 )

23. Berörda tillverkare är det schweiziska företaget Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (nedan kallat Lindt), som är klagande i målet vid den nationella domstolen, och det österrikiska företaget Franz Hauswirth GmbH (nedan kallat Hauswirth), som är motpart i målet vid den nationella domstolen.

24. Lindt har tillverkat och salufört chokladpåskharar sedan början av 1950-talet. Den exakta utformningen har varierat något över åren. ( 9 ) År 1994 började Lindt saluföra sina chokladpåskharar i Österrike. I juni 2000 ansökte företaget om registrering av ett tredimensionellt gemenskapsvarumärke som har formen och utformningen av en påskhare insvept i guldfärgad folie, med röda och bruna teckningar och med ett rött band med en liten bjällra runt halsen och en figur med orden ”Lindt Goldhase” på länden. Varumärket registrerades den 6 juli 2001:

25. Hauswirth har tillverkat och salufört sina chokladharar sedan 1962. De är vanligen prydda med ett band, men ingen bjällra. De är inte försedda med något identifierande namn, men har en etikett fäst på undersidan och denna syns således normalt inte när varorna står på en hylla:

26. Den hänskjutande domstolen har angett att det finns en risk för förväxling mellan de två utformningarna. Sedan 1930-talet har även ett antal andra modeller saluförts som har en större eller mindre grad av likhet med Lindts utformning. Lindt kände till åtminstone några av dessa modeller innan det lämnade in ansökan om registrering av sitt varumärke.

27. Den hänskjutande domstolen har vidare uppgett att de olika tillverkarna, eller åtminstone några av dem, hade förvärvat ”värdefulla rättigheter” ( 10 ) till skydd för sina produkter enligt österrikisk konkurrenslagstiftning och tysk varumärkeslagstiftning, innan ansökan om registrering lämnades in, även om ingen av utformningarna hade registrerats.

28. Den hänskjutande domstolen har slutligen uppgett att Lindt genom att registrera varumärket ville ”skapa ett underlag för att kunna vidta åtgärder mot redan befintliga och för klaganden i Tyskland delvis kända produkter från andra tillverkare”.

29. Efter registreringen väckte Lindt talan mot Hauswirth för varumärkesintrång, för att försöka få till stånd ett beslut om att Hauswirth skulle upphöra med att tillverka och saluföra sina påskharar i en utformning som Lindt ansåg kunde förväxlas med det registrerade varumärket. Hauswirth väckte genkäromål och yrkade med hänvisning till bland annat artikel 51.1 b i förordningen att registreringen gjorts i ond tro och att varumärkesregistreringen således borde ogiltigförklaras.

30. Domstolen i första instans, Handelsgericht Wien, ogillade förstahandsyrkandet och biföll genkäromålet. Lindt överklagade till Oberlandesgericht, som upphävde avgörandet, men inte av skäl som Lindt fann tillfredsställande. Enligt Hauswirth slog Oberlandesgericht endast fast att eftersom Lindts utformning var känd innan ansökan om varumärkesregistrering lämnades in, kunde Lindt inte anses ha handlat i ond tro. Detta innebar emellertid inte att Lindts förstahandsyrkande bifölls, även om Hauswirths genkäromål avslogs. Båda parterna har därför överklagat till Oberster Gerichtshof, som har hänskjutit följande tolkningsfrågor till domstolen med begäran om förhandsavgörande: ”1. Skall artikel 51.1 b i [varumärkesförordningen] tolkas så att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke ska anses handla i ond tro, om han vid tidpunkten för ansökan vet att en konkurrent i (minst) en medlemsstat, för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag använder ett identiskt kännetecken eller ett kännetecken som är så likt att de är förväxlingsbara, och ansöker om registrering av varumärket för att kunna hindra konkurrenten från att använda kännetecknet i fortsättningen? 2. Om fråga 1 besvaras nekande: Ska den som ansöker om registrering anses handla i ond tro, om han ansöker om registrering av varumärket för att kunna hindra en konkurrent från att använda kännetecknet i fortsättningen, trots att han vid tidpunkten för ansökan vet eller borde veta att konkurrenten, genom att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor och tjänster som är identiska eller av så pass liknande slag att de är förväxlingsbara, redan har förvärvat en ’värdefull rättighet’? 3. Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande: Har den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke inte handlat i ond tro, om hans kännetecken redan är välkänt hos allmänheten och därmed har erhållit skydd enligt bestämmelserna om illojal konkurrens?”

31. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den tjeckiska regeringen och den svenska regeringen samt kommissionen har yttrat sig såväl skriftligen som muntligen.

Bedömning

Tolkningsfrågornas räckvidd

32. Den nationella domstolen önskar få klarhet i huruvida vissa faktorer är tillräckliga för att, i samband med en bestämd rad omständigheter som den själv har fastställt eller som den anser har fastställts i lägre instans, fastställa eller utesluta att en ansökan har gjorts i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i varumärkesförordningen. Som jag uppfattat det är de aktuella omständigheterna i huvudsak följande: — Innan Lindt ansökte om registrering av sitt varumärke tillverkade företaget och ett antal konkurrerande chokladtillverkare liknande varor med liknande utformning, vilka i en del fall var så lika att det fanns risk för förväxling. — De olika utformningarna åtnjöt enligt konkurrenslagstiftningen ett visst skydd i form av ”värdefulla rättigheter”. — Lindt måste ha känt till de ovan angivna omständigheterna. — Lindts utformning hade över tiden blivit särskilt känd hos allmänheten. — Lindt ansökte om registrering av sin utformning som gemenskapsvarumärke i syfte att hindra konkurrenter från att fortsätta att använda sina utformningar i den mån det fanns risk för förväxling.

33. De faktorer vars betydelse den hänskjutande domstolen framför allt vill få klarhet i är följande: — Lindts vetskap om situationen i förhållande till konkurrenterna före ansökan om registrering. — Lindts avsikt att hindra konkurrenterna från att fortsätta att använda sina utformningar. — Det förhållandet att Lindts utformning var känd redan innan företaget ansökte om registrering som varumärke.

34. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det är lämpligt att behandla de tre tolkningsfrågorna tillsammans, med vederbörlig uppmärksamhet avseende ovannämnda faktorer Jag ska först undersöka innebörden av begreppet ond tro i dess nuvarande sammanhang.

Innebörden av ond tro i gemenskapslagstiftningens systematik

35. Ond tro är, liksom en bankir, utan tvekan lättare att känna igen än att definiera. ( 11 ) Ond tro är ett begrepp som inte endast jurister utan också filosofer och teologer har försökt reda ut utan att fullständigt lyckas. Antagligen kan begreppet ond tro inte definieras genom en exakt avgränsning.

36. Förevarande mål avser ond tro vid ansökan om registrering av ett varumärke. Begreppet har inte på något sätt definierats, avgränsats eller ens beskrivits i lagstiftningen, men viss vägledning kan erhållas av begreppets plats i den relevanta lagstiftningens systematik.

37. Enligt varumärkesförordningen kan ett varumärke vägras registrering eller, när det väl har registrerats, förklaras ogiltigt på absoluta eller relativa grunder.

38. När det gäller vägrad registrering ( 12 ) utgörs de absoluta registreringshindren i huvudsak av fel som avser varumärkets art, och dessa prövas ex officio av harmoniseringsbyrån. De relativa registreringshindren utgörs i huvudsak av äldre immateriella rättigheter som ger innehavaren rätt att hindra andra från att använda dem, och dessa prövas inte ex officio, men kan åberopas av rättighetsinnehavarna.

39. Ett registrerat varumärke kan förklaras ogiltigt med hänvisning till absoluta eller relativa grunder. ( 13 ) I detta fall är emellertid de båda uppsättningarna av grunder något utökade. En ytterligare absolut ogiltighetsgrund är ond tro hos sökanden vid ingivandet av ansökan, ( 14 ) medan de relativa ogiltighetsgrunderna omfattar ytterligare fyra slag av rättigheter. ( 15 )

40. Innehavaren av en äldre rättighet får inte ansöka om ogiltighetsförklaring eller invända mot användning av ett gemenskapsvarumärke om han har förhållit sig passiv till användningen av varumärket under en sammanhängande period av minst fem år, om inte ansökan om registrering av det gjorts i ond tro (artikel 53).

41. Det förefaller således som om ond tro är ett grundläggande fel i ansökan (och inte i varumärket), som gör att registreringen är rättsstridig oavsett andra omständigheter. I stort sett samma resonemang återfinns i varumärkesdirektivet.

42. Med hänsyn till det sätt på vilket lagstiftningen är uppbyggd måste begreppet ond tro i förordningen respektive direktivet definieras på samma sätt i gemenskapen. Enligt artikel 51 i förordningen kan såväl harmoniseringsbyrån som nationella domstolar ogiltigförklara ett gemenskapsvarumärke på grundval av ond tro vid ingivandet av ansökan, och de måste naturligtvis båda använda samma begrepp. Det är inte heller lämpligt att nationella domstolar använder ett begrepp för gemenskapsvarumärken och ett annat för nationella varumärken, eftersom de båda systemen ska fungera väl tillsammans.

43. Mot bakgrund av det ovan anförda ska jag gå igenom några av de särskilda argument som anförts i de skriftliga och muntliga yttrandena avseende vad ond tro ska anses omfatta eller inte omfatta, och jag ska därefter försöka komma fram till en ståndpunkt mot bakgrund av dessa olika synsätt.

Omfattas endast sådana omständigheter som anges i artikel 8?

44. Kommissionen har i sitt skriftliga yttrande gjort gällande att samtliga de äldre rättigheter som kan åberopas för att invända mot registrering uttömmande förtecknas i artikel 8 i varumärkesförordningen. En person måste ha rätt att registrera sitt varumärke för att säkerställa dess företräde framför andra, svagare rättigheter som vid tidpunkten för ansökan om registrering inte kunde åberopas för att invända mot registreringen. Om en innehavare av sådana svagare rättigheter senare, genom en ogiltighetsförklaring grundad på ond tro, skulle kunna uppnå det som inte gått att uppnå genom invändning mot registreringen, skulle lagstiftarens avsikt kringgås.

45. Jag finner inte detta argument övertygande, även om jag förvisso instämmer i att en ansökan om varumärkesregistrering som har ingetts i vetskap om en motstående äldre rättighet enligt artikel 8 i varumärkesförordningen antagligen har gjorts i ond tro.

46. Det är också riktigt att endast de äldre rättigheter som förtecknas i artikel 8 kan åberopas för att invända mot registrering av ett gemenskapsvarumärke. Detta utesluter emellertid inte möjligheten att en ansökan om registrering kan göras i ond tro med avseende på andra rättigheter, som inte kan åberopas för det syftet – och det ska även påpekas att andra äldre rättigheter än dem som förtecknas i artikel 8 kan åberopas till stöd för en ogiltighetsförklaring. ( 16 ) Det tycks mig dessutom som om frågan om ond tro genom kommissionens synsätt reduceras till enbart en stödjande roll, en möjligen överflödig förstärkning av argumenten för en konkurrent som redan har rätt att erhålla en ogiltighetsförklaring på grundval av en äldre rättighet (och som tidigare var i den positionen att han kunde ha riktat en invändning mot registrering), trots att systematiken i artiklarna 51 och 52 visar att ond tro utgör en fristående grund för ogiltighetsförklaring. Ond tro utgör dessutom en absolut grund, som vem som helst – inte endast innehavaren av en äldre rättighet – kan åberopa. Denna grund är inte, varken direkt eller indirekt, begränsad till ond tro avseende en viss fråga. Vem som helst kan ansöka om ogiltighetsförklaring med hänvisning till att varumärkesansökan gjorts i ond tro, oavsett sammanhanget.

47. Vad som kan utgöra ond tro i samband med motstående äldre rättigheter som är svagare än dem som förtecknas i artiklarna 8 eller 52 är en annan fråga, som behandlas nedan, ( 17 ) men jag kan inte instämma i att ond tro i detta sammanhang inte omfattas av begreppet såsom det används i förordningen.

Saknas avsikt att använda varumärket?

48. Vid förhandlingen föreföll kommissionen anta ett annat och snävare synsätt än det som anförts i de skriftliga yttrandena. Kommissionen gjorde gällande att endast ett slag av beteende kan klassificeras som ond tro i den mening som avses i lagstiftningen, nämligen registrering av ett varumärke utan avsikt att själv använda det, men för att hindra andra från att använda det. Kommissionen gjorde gällande att artikel 51.1 b i förordningen följer av artikel 50.1 a, enligt vilken registrering av ett gemenskapsvarumärke som inte har varit i verkligt bruk under en femårsperiod får upphävas. Enligt artikel 51.1 b kan således, enligt kommissionen, en person som använder eller önskar använda ett motstående kännetecken eller varumärke erhålla en ogiltighetsförklaring utan att invänta utgången av femårsperioden, om sökanden inte hade för avsikt att själv använda det registrerade varumärket.

49. Jag finner inte heller detta argument övertygande, även om jag även här kan instämma i att ett sådant beteende med största sannolikhet tyder på ond tro.

50. Jag anser att om ond tro begränsades till situationer där den som ansöker om registrering inte har för avsikt att använda varumärket, skulle artikel 53.1 och 53.2 i förordningen inte ha någon mening. Genom dessa bestämmelser hindras innehavaren av ett äldre varumärke från att erhålla en ogiltigförklaring av ett motstående yngre gemenskapsvarumärke, om han har förhållit sig passiv till användningen av varumärket under en sammanhängande period av fem år, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro. Enligt dessa bestämmelser förutsätts det således att man både kan ansöka om ett varumärke i ond tro och använda det under en sammanhängande period av fem år. Jag finner det följaktligen svårt att förena kommissionens ståndpunkt med den uttryckliga ordalydelsen i lagstiftningen.

Subjektiv avsikt eller objektivt kriterium?

51. Lindt har hänvisat till ett antal av harmoniseringsbyråns beslut som stöd för argumentet att ond tro kan anses föreligga endast om det finns en oärlig avsikt. Ett exempel: ”Ond tro är ett snävt rättsligt begrepp i systematiken i [förordningen om gemenskapsvarumärken]. Ond tro är motsatsen till god tro och förutsätter eller innebär i allmänhet, men är inte begränsad till, faktiskt eller presumtivt bedrägeri, eller en plan att vilseleda eller lura någon, eller något annat ont motiv. Begreppsligt kan ond tro förstås som en [’]oärlig avsikt[’]. Detta innebär att ond tro kan tolkas som otillbörliga metoder vilka omfattar avsaknad av varje ärlig avsikt hos den som ansöker om registrering av ett [gemenskapsvarumärke] vid ingivandet av ansökan.” ( 18 ) Eller: ”Ond tro kan definieras som att det avser det tillståndet då någon medvetet, genom att göra något som strider mot godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga affärsmetoder, vinner en oskälig fördel eller orsakar andra oskälig skada.” ( 19 ) Lindt har gjort gällande att samma synsätt har intagits av tyska Bundesgerichtshof. ( 20 )

52. Hauswirth har argumenterat på ett liknande sätt och har hänvisat till ett ofta citerat yttrande av Lindsay J i engelska High Court: ”Det står klart att [ond tro] inbegriper oärlighet, och, vill jag hävda, även visst agerande som inte uppfyller de normer för godtagbara affärsmetoder som iakttas av förnuftiga och erfarna personer på det berörda området.” ( 21 )

53. Kommissionen har i sina skriftliga yttranden gjort gällande att ond tro kan liknas vid ett beteende som inte är ”i enlighet med god affärssed” ( 22 ), till exempel en avsikt att hindra andra från att komma in på marknaden.

54. Den tjeckiska regeringen anser på liknande sätt att begreppet ond tro i lagstiftningen innehåller en betydande moralisk och etisk aspekt. Ond tro förutsätter att godtagna beteendenormer har överträtts. Den tjeckiska regeringen anser att ond tro i huvudsak föreligger vid en ansökan om registrering av ett varumärke för ett annat syfte än för att det ska kunna ”fyll[a] sin grundläggande funktion, nämligen att garantera varans eller tjänstens ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor eller tjänster som har ett annat ursprung”. ( 23 ) Registrering enbart för att hindra andra att använda ett liknande varumärke (vilket endast är en av sidofunktionerna hos ett varumärke) utgör således ond tro.

55. Den svenska regeringen har däremot gjort gällande att det avgörande inte är avsikten hos den som ansöker om registrering av varumärket, utan hans objektiva vetskap: huruvida han var medveten om eller borde ha varit medveten om att en annan person redan använde samma eller ett liknande varumärke. Enligt den svenska regeringen tolkas begreppet ond tro på detta sätt i ett antal medlemsstater – Beneluxländerna, Danmark, Estland, Finland, Italien och Sverige. ( 24 )

56. Det finns således ett antal subtilt eller mindre subtilt nyanserade argument som lagts fram för domstolen. Det är därför nödvändigt att i viss utsträckning avgöra vilken av de mer subjektiva eller mer objektiva definitionerna av ond tro som är korrekt, även om jag anser att det egentligen mer är en fråga om att säkerställa en lämplig balans mellan de två synsätten.

57. Det förefaller klart att begreppet ond tro i normal användning innebär ett allmänt subjektivt sinnestillstånd, såsom det beskrivs i de olika citat som Lindt, Hauswirth och kommissionen har hänvisat till, snarare än den mer specifika definition som den tjeckiska regeringen föreslagit. Jag är av princip dock än mer motvillig, när det gäller varumärken, att begränsa begreppet till enbart de särskilda, objektivt definierade omständigheter som har anförts av den svenska regeringen. Detta tycks mig dessutom vara omöjligt, eftersom gemenskapslagstiftningen varken innehåller någon uttrycklig bestämmelse där begreppet begränsas på detta sätt eller något annat som tyder på att detta varit avsikten.

58. Jag inser å andra sidan de svårigheter som skulle uppstå om bevis för en subjektiv avsikt ensamt skulle räcka för att fastställa ond tro – svårigheter vilka utan tvekan har bidragit till det mer objektiva synsätt som en del medlemsstater tillämpar. I detta sammanhang har kommissionen i såväl sina skriftliga som i sina muntliga yttranden angett att även om sökandens avsikt är en central aspekt när det gäller att fastställa huruvida ond tro föreligger, bör denna subjektiva avsikt fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i fallet. Jag instämmer i att, förutom i det ganska osannolika fallet att innehavaren av ett varumärke medger ond tro, ( 25 ) en slutsats om huruvida ond tro föreligger vanligen måste grundas på alla relevanta objektiva omständigheter.

59. Bland de objektiva omständigheterna kan som exempel (med inspiration av den tjeckiska regeringens argument) nämnas ett varumärkes förmåga att fullgöra sin grundläggande funktion, att särskilja olika varor och tjänster beroende på deras ursprung. Men även om detta kriterium i förekommande fall kan vara användbart, anser jag inte att det ensamt kan användas som det enda relevanta testet.

Slutsats om innebörden av ond tro

60. Mot bakgrund av det ovan anförda har jag kommit fram till att begreppet ond tro, när det gäller en person som ansöker om registrering av ett varumärke i enlighet med gemenskapslagstiftningen, i) inte kan inskränkas till en begränsad kategori specifika omständigheter, såsom exempelvis förekomsten av ett särskilt slag av äldre rättighet, avsaknad av en avsikt att använda varumärket eller faktisk eller presumtiv vetskap om befintlig användning av ett liknande varumärke, och ii) hänför sig till ett subjektivt motiv hos den som ansöker om registrering – en oärlig avsikt eller ett annat ”ont motiv” – som dock vanligen måste fastställas mot bakgrund av objektiva kriterier (i vilka de omständigheter som förtecknas ovan under punkt i mycket väl kan ingå). Ond tro innebär ett beteende som avviker från godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga affärsmetoder och som kan identifieras genom att de objektiva omständigheterna i varje enskilt fall bedöms mot bakgrund av nämnda principer.

Betydelse av de faktorer som det hänvisas till i tolkningsfrågorna

61. Mot bakgrund av det ovan anförda måste förekomsten av ond tro bedömas från fall till fall, med beaktande av alla tillgängliga bevis för de relevanta omständigheterna. Den nationella domstolen vill särskilt ha klarhet i betydelsen av fyra aspekter i den bevisning som den har tillgång till: vetskapen om att konkurrenter redan använde liknande varumärken (i form av en produkts form och utformning), vetskapen om att användningen av dessa varumärken åtnjöt ett visst skydd enligt konkurrens- eller varumärkeslagstiftningen, avsikten att hindra fortsatt användning av dessa varumärken samt det förhållandet att varumärket, som tillhörde den som ansökte om registrering, var känt och åtnjöt skydd.

62. När det gäller vetskap i allmänhet förefaller det klart att ett beteende kan betecknas som oetiskt, eller en avsikt som oärlig, endast om den berörda parten är medveten om i vilket sammanhang en beteckning som ”oetisk” eller ”oärlig” blir tillämplig. Det är exempelvis inte i sig oetiskt eller oärligt att försöka skaffa sig en fördel. Att försöka skaffa sig en fördel genom att tillhandahålla otillräcklig eller vilseledande information, kringgå (utan att direkt bryta mot) tillämpliga regler eller bortse från de anspråk som en annan part med större eller äldre rättighet har, kan däremot betecknas som oetiskt eller oärligt – men endast om den person som försöker skaffa sig fördelen är medveten om att informationen är otillräcklig eller vilseledande, att reglerna kringgås eller att den andra partens rätt är större eller åtnjuter prioritet.

63. Om sådan medvetenhet direkt kan fastställas, finns det inget behov av att åberopa presumtiv vetskap. I många fall kan det emellertid vara svårt att finna direkta bevis på faktisk vetskap samtidigt som omständigheterna kan vara sådana att det finns grund för en presumtion om vetskap. Att den berörda personen var medveten om att informationen var otillräcklig eller vilseledande kan till exempel härledas ur en presumtion om rimlig insikt i frågor som rör affärsverksamhet och administration. Att personen var medveten om att reglerna kringgicks (även om han inte direkt bröt mot dem) kan härledas ur en presumtion om kunskap om lagen, och att han var medveten om att en annan parts rättigheter kan härledas ur bevis för att rättigheten i fråga var allmänt känd i den berörda branschen.

64. Enligt min åsikt kan följaktligen en ansökan om registrering av ett varumärke som inges av en part i Lindts ställning anses ha gjorts i ond tro endast om denna part åtminstone hade vetskap om de omständigheter som kan läggas till grund för att konstatera ond tro, vilka i förevarande mål har uppgetts vara att konkurrenterna använde liknande varumärken och att dessa varumärken var skyddade enligt konkurrenslagstiftningen. Är emellertid en sådan vetskap tillräcklig för att fastställa att ond tro föreligger?

65. Enligt min åsikt är så inte fallet, eftersom det skulle innebära att den faktiska avsikten ansågs irrelevant. Emellertid behövs det i ett sådant sammanhang kanske inte åberopas så värst mycket ytterligare bevisning för att avgöra frågan. Det är mot bakgrund av detta sammanhang som den nationella domstolen ska ta hänsyn till Lindts avsikt att hindra andra från att använda sina liknande varumärken och att Lindts eget märke var känt. Men det är också, anser jag, nödvändigt att ta hänsyn till hela den affärsmässiga bakgrunden.

66. En omständighet som jag anser är av stor betydelse i förevarande mål är att ”varumärkena” i fråga utgörs av en produkts hela form och utformning och inte av ett kännetecken som anbringats på en produkt, vilket är det normala. Det är därför viktigt att undersöka i vilken utsträckning befintliga konkurrenter har frihet att välja form och utformning, och i vilken utsträckning deras val begränsas av tekniska eller kommersiella faktorer – vilken form produkten måste ha för att kunna formas och/eller slås in maskinellt, kundernas förväntningar på utstyrsel och så vidare. En ansökan om registrering av ett varumärke av detta slag i vetskap om den rådande situationen kan mycket lättare bedömas ha gjorts i ond tro om valfriheten är begränsad, vilket innebär att innehavaren av varumärket faktiskt kan hindra konkurrenterna inte endast från att använda ett liknande varumärke utan också från att saluföra en jämförbar produkt.

67. Situationen vore en helt annan om det vid en prövning av den affärsmässiga bakgrunden exempelvis framgick att den som hade ansökt om registrering var framgångsrik inom ett lönsamt affärsområde, men visste att nya aktörer försökte utnyttja hans varumärke genom att kopiera utformningen, trots att det inte fanns något som hindrade att de saluförde andra utformningar. Under dessa omständigheter är det mycket mindre troligt att en ansökan om registrering av varumärket i syfte att bli av med sådana snyltare skulle uppfattas som oärlig, oetisk eller på något annat sätt bedräglig, och det skulle vara i motsvarande grad svårare att visa att den gjorts i ond tro.

68. Betydelsen av en avsikt att hindra konkurrenterna från att använda de liknande varumärken som de redan använder, måste således bedömas mot bakgrund av samtliga omständigheter. En sådan avsikt kan inte automatiskt tolkas som ett tecken på ond tro, eller avsaknad av ond tro.

69. Den fjärde aspekten är det förhållandet att sökandens varumärke redan innan ansökan ingavs var känt hos allmänheten, vilket föranlett skydd enligt nationell rätt. Även denna faktor måste enligt min åsikt ses i sitt sammanhang och utesluter inte automatiskt möjligheten att ansökan gjorts i ond tro.

70. Den hänskjutande domstolen har uppgett att Lindts utformning var välkänd i Österrike och Tyskland vid den tidpunkt när Lindt ansökte om registrering som gemenskapsvarumärke, och att omkring 50 procent eller mer av befolkningen förknippade chokladpåskharar insvepta i guldfärgad folie med Lindt. Att utformningen var välkänd gav Lindt möjlighet att redan innan varumärket hade registrerats hindra konkurrenterna från att saluföra identiska utformningar. Den hänskjutande domstolen har nämnt två sådana fall, i vilka talan väcktes 1980 respektive 2000, ( 26 ) men har angett att det är mycket osäkert huruvida ett försök att hindra saluföring av utformningar som inte var strikt identiska skulle ha varit framgångsrikt – en åsikt som vid förhandlingen bekräftades av Hauswirths ombud. Enligt den hänskjutande domstolen var syftet med registreringen följaktligen enbart att göra det lättare att väcka talan.

71. Enligt min åsikt framgår det emellertid inte av handlingarna i målet eller av det som sades under förhandlingen huruvida följderna av registrering verkligen enbart är att innehavarens processuella rättigheter utökas, eller huruvida en registrering i själva verket ger honom utökade materiella rättigheter, genom att han ges möjlighet att hindra användning inte endast av identiska eller nästan identiska utformningar utan också av utformningar som endast är tillräckligt lika för att föranleda en risk för förväxling. Det är inte heller klarlagt huruvida en utformning (om andra utformningar också åtnjuter skydd) kan förvärva ett större skydd genom att det är mer välkänt eller har funnits längre på marknaden.

72. Detta är naturligtvis frågor som det ankommer på den nationella domstolen att avgöra. De kan emellertid vara av betydelse vid bedömningen av huruvida Lindts ansökan om varumärkesregistrering gjordes i ond tro.

73. Om registrering av ett varumärke endast bekräftar en befintlig materiell rättighet att hindra andra från att använda liknande utformningar genom att öka möjligheterna att göra gällande denna rättighet, och om utformningar som är mer välkända och har funnits längre på marknaden åtnjuter motsvarande större skydd, kan en ansökan om registrering som varumärke av den utformning som är mest välkänd och har funnits längst på marknaden, i syfte att enbart befästa och bekräfta befintliga rättigheter, inte anses ha gjorts i ond tro.

74. I andra änden av skalan, det vill säga om alla utformningar åtnjuter lika rättigheter oavsett hur kända de är eller hur länge de har funnits på marknaden, och dessa rättigheter är avsevärt mer begränsade än dem som erhålls genom registrering som gemenskapsvarumärke, kan en ansökan om registrering som lämnas in av en marknadsaktör anses som illojal och kan således lättare bedömas ha gjorts i ond tro i förhållande till konkurrenterna – a fortiori om aktören är ny på marknaden och/eller hans utformning inte är speciellt känd.

75. Sammanfattningsvis är kontentan av min bedömning att det inte finns något enkelt, avgörande test som kan användas för att fastställa huruvida en ansökan om registrering av ett varumärke har lämnats in i ond tro. De olika uppsättningar av omständigheter som har lagts fram för domstolen som uttömmande avgränsningar av begreppet ond tro är i själva verket endast exempel som illustrerar begreppet. Ond tro är ett subjektivt tillstånd – en avsikt som strider mot godtagna normer för ärligt och etiskt beteende – som kan konstateras på grundval av objektiv bevisning och som måste bedömas från fall till fall. För att ond tro ska anses föreligga krävs åtminstone vetskap om de omständigheter av vilka det går att sluta sig till att beteendet strider mot godtagna normer för ärligt eller etiskt beteende. Huruvida den som ansökt om registrering besitter sådan vetskap är en fråga som, om direkta bevis saknas, kan avgöras mot bakgrund av vad som är allmänt känt i den berörda branschen. En avsikt att hindra konkurrenter från att fortsätta att använda oregistrerade kännetecken som de dittills haft rätt att använda och försvara mot konkurrens från andra sådana kännetecken är en indikation på ond tro. Vid bedömningen måste emellertid alla de relevanta faktiska och rättsliga omständigheter beaktas som kan förklara en sådan avsikt, eller, tvärtom, framhäva dess oärliga och oetiska karaktär.

Förslag till avgörande

76. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar Oberster Gerichtshofs tolkningsfrågor på följande sätt: För att fastställa huruvida ”sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in”, i den mening som avses i artikel 51.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, ska den nationella domstolen ta hänsyn till all tillgänglig bevisning på grundval av vilken det går att sluta sig till huruvida sökanden medvetet eller omedvetet har agerat på ett sätt som strider mot godtagna normer för ärligt eller etiskt beteende. Härvid ska särskilt följande beaktas: — En avsikt att hindra andra från att använda liknande kännetecken avseende liknande produkter kan strida mot sådana normer, om sökanden var, eller måste ha varit, medveten om att andra redan lagligt använde liknande kännetecken, särskilt om de använts i betydande omfattning under lång tid och åtnjuter ett visst rättsskydd och kännetecknets beskaffenhet i viss utsträckning styrs av tekniska eller kommersiella begränsningar. — En sådan avsikt strider emellertid inte nödvändigtvis mot nämnda normer, om sökanden själv åtnjuter liknande eller större rättsskydd för det varumärke som registreringsansökan avser och har använt varumärket på ett sådant sätt, i sådan omfattning och under så lång tid att det kan anses att andra personer genom att använda sina liknande kännetecken drar otillbörlig nytta av sökandens kännetecken, förutsatt att de nämnda personernas förmåga att välja kännetecken som inte liknar sökandens inte är begränsad.

( 1 ) Originalspråk: engelska.

( 2 ) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3, i ändrad lydelse) (varumärkesförordningen eller förordningen).

( 3 ) Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), helt nyligen ersatt (men inte väsentligen ändrat) genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25). Jag kommer att hänvisa till dem gemensamt som varumärkesdirektivet eller direktivet.

( 4 ) Bestämmelserna är ganska utförliga. Eftersom själva ordalydelsen är ovidkommande i förevarande mål, sammanfattar jag dem endast här.

( 5 ) Med äldre varumärke avses enligt artikel 8.2 i huvudsak ett gemenskapsvarumärke, ett nationellt varumärke eller ett internationellt varumärke med rättsverkan i en medlemsstat eller i gemenskapen, för vilka ansökan gjorts tidigare än ansökan för det varumärke som invändningen avser, eller ett varumärke som är ”välkänt” i en medlemsstat före tidpunkten för ansökan.

( 6 ) Citaten är tagna ur den konsoliderade versionen av direktivet, vilken i sak inte skiljer sig från originalversionen.

( 7 ) I en del länder benämns djuret hare och i andra kanin. I Storbritannien talas om ”bunny”, vilket väl kan anses omfatta både hare och kanin. I Australien, där kaniner är illa omtyckta, har denna nisch i mytologin delvis tagits över av ”påskkaninpunggrävlingen” (Easter bilby) (även om man med tanke på förmågan att lägga ägg kanske skulle ha förväntat sig ett ”påsknäbbdjur”). Den produkt som säljs under det varumärke som är aktuellt i förevarande mål benämns av tillverkaren ”Goldhase” på tyska, ”Gold bunny” på engelska, ”Lapin d’or” på franska, ”Coniglio d’oro” på italienska etc. Lyckligtvis är den exakta zoologiska klassificeringen av detta djur, som väl troligen är ett hardjur, fullständigt irrelevant för samtliga frågor i målet.

( 8 ) Det urval som visades upp vid förhandlingen tyder på att de tekniska begränsningarna tillåter två grundformer, med djuret sittande i antingen hukande eller upprätt ställning.

( 9 ) I slutet av 1960-talet var till exempel bandet runt harens hals brunt i stället för rött och den lilla bjällran saknades.

( 10 ) Wertvoller Bestitzstand på tyska. Den hänskjutande domstolen har inte angett någon exakt rättslig definition av detta begrepp

( 11 ) ”Like many other beings, a banker is easier to recognise than to define” (”Som många andra varelser är en bankir lättare att känna igen än att definiera”) (United Dominions Trust mot Kirkwood [1966] 1 All ER 968, s. 975, citat av Lord Denning MR). Detta betyder inte att jag anser att bankirer och ond tro har något annat gemensamt.

( 12 ) Artiklarna 7 och 8 (se punkterna 6–9 ovan).

( 13 ) Artiklarna 51 och 52 (se punkterna 10–12 ovan).

( 14 ) Artikel 51.1 b.

( 15 ) Artikel 52.2.

( 16 ) Artikel 52.2 a–d i förordningen.

( 17 ) Särskilt i punkt 66 och följande punkter.

( 18 ) Lindt har hänvisat till ett antal beslut av annulleringsenheten där denna formulering används, varav det senaste (på engelska) verkar vara beslut 1313C av den 17 april 2007, Firstfind mot China White, punkt 26 (finns på http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

( 19 ) Första överklagandenämnden, beslut R 255/2006 av den 31 maj 2007, Johnson Pump, punkt 29.

( 20 ) Lindt har hänvisat till domen av den 20 januari 2005 i mål I ZR 29/02, The Colour of Elegance.

( 21 ) Gromax Plasticulture mot Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patent 316, punkt 47.

( 22 ) Ett uttryck som särskilt används i artikel 12 i förordningen och artikel 6.1 i direktivet, enligt vilka ett varumärke inte ger innehavaren av varumärket rätt att förhindra tredje man att använda vissa uppgifter när denne handlar i enlighet med god affärssed.

( 23 ) Dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 48.

( 24 ) Den svenska regeringen har hänvisat till rapporten Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries, som utgavs 2002 av International Trade Mark Association (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

( 25 ) I den rapport från INTA som det hänvisas till ovan i fotnot 24 nämns på sidan 13 målet ”Red Lobster” i Danmark, där den som ansökt om registrering senare i en tidningsintervju erkände att han hade ”inspirerats starkt av den amerikanska kedjan RED LOBSTER. Amerikanarna gör ett jättebra jobb och eftersom de inte har skyddat vare sig begreppet eller namnet i Skandinavien, ser jag inga hinder för att låta mig inspireras av dem.” Sådana spontana förklaringar är knappast vanliga.

( 26 ) Båda uppenbarligen enligt tysk varumärkeslagstiftning, även om det förefaller som om ett liknande skydd var tillgängligt enligt österrikisk konkurrenslagstiftning (se punkterna 20 och 21 ovan).