Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 6 november 2001. - Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt. - Begäran om förhandsavgörande: Bundespatentgericht - Tyskland. - Varumärken - Tillnärmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 2 - Tecken som kan utgöra ett varumärke - Tecken som kan återges grafiskt - Dofttecken. - Mål C-273/00.



Rättsfallssamling 2002 s. I-11737



Generaladvokatens förslag till avgörande

1. Bundespatentgericht har ställt en fråga avseende tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat första direktivet).

2. Bundespatentgericht har begärt att domstolen skall tolka begreppet "tecken som kan återges grafiskt" i artikel 2 i första direktivet.

Den nationella domstolen vill närmare bestämt få klarhet i om tecken, såsom lukter, som inte direkt kan återges grafiskt, och följaktligen inte kan uppfattas med ögat, men som med hjälpmedel kan uttryckas visuellt, kan utgöra varumärken. För det fall svaret är jakande har den tyska domstolen frågat vilken grafisk återgivning av ett lukttecken som krävs.

I - Tillämpliga bestämmelser

1. De gemenskapsrättsliga bestämmelserna: första direktivet

3. Det första direktivet har till uppgift att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning i fråga om varumärken, för att undanröja olikheter som kan utgöra hinder för den fria rörligheten för varor och tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena inom den gemensamma marknaden. Den eftersträvade harmoniseringen är dock endast partiell, varför gemenskapslagstiftarens åtgärder inskränker sig till vissa frågor rörande varumärken som förvärvas genom registrering.

4. Artikel 2 i första direktivet har följande lydelse:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

5. I artikel 3 föreskrivs vidare att:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

..."

2. Den tyska lagstiftningen

6. Den tyske lagstiftaren har för att anpassa den tyska rättsordningen antagit Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994.

7. I 3 § första stycket i nämnda lag definieras tecken som kan utgöra ett varumärke på följande sätt:

"Alla tecken, särskilt ord, inklusive personnamn, figurer, bokstäver, siffror, akustiska tecken, tredimensionella strukturer, inklusive formen på en vara eller dess förpackning, samt andra återgivningar, inklusive färger och färgkombinationer, som har förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, kan registreras som ett varumärke."

8. I artikel 8 § första stycket i lagen föreskrivs följande:

"Inskrivning som varumärke nekas tecken som kan registreras enligt artikel 3 men som inte kan återges grafiskt."

II - Bakgrund till tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

9. Ralf Sieckmann ansökte hos Deutsches Patent- und Markenamt (patent- och varumärkesbyrån, nedan kallad tyska byrån) om inskrivning som särskiljande tecken för tjänsterna i klasserna 35, 41 och 42, av ett "luktmärke" bestående av:

"den rena kemiska substansen metylcinnamat (metylestern av kanelsyra) vars kemiska formel återges nedan. Det är även möjligt att erhålla prover på detta luktmärke genom att vända sig till de lokala laboratorierna via de av Deutsche Telekom AG utgivna gula sidorna eller exempelvis företaget E. Merck i Darmstadt.

C6H5-CH = CHCOOCH3"

10. I andra hand, för det fall att ovanstående beskrivning inte skulle vara tillräcklig för att uppfylla kraven i 32 § i den tyska varumärkeslagen, förklarade sig sökanden godta en offentlig kontroll av det deponerade varumärket, i enlighet med 62 § första stycket i nämnda lag och 48 § andra stycket i varumärkesförordningen.

11. Sökanden ingav samtidigt ett doftprov i en behållare och tillade att aromen vanligen beskrivs som en väldoftande fruktig arom med lätt anstrykning av kanel.

12. Byråns varumärkesavdelning för klass 35 nekade inskrivning av två skäl: För det första därför att det var fråga om ett tecken som inte var lämpat som varumärke eller för grafisk återgivning (3 § första stycket och 8 § första stycket i den tyska varumärkeslagen) och för det andra därför att det saknade särskiljningsförmåga (8 § andra stycket punkt 1 i samma lag).

13. Ralf Sieckmann var inte nöjd med detta beslut utan överklagade det till Bundespatentgericht. Denna domstol anser att lukter, med ett abstrakt synsätt, kan ha förmåga att särskilja ett företags varor från andra företags, men är osäker på om ett luktmärke kan uppfylla kraven på grafisk återgivning i artikel 2 i första direktivet. Eftersom avgörandet i den där anhängiggjorda tvisten är beroende av tolkningen av detta krav har följande tolkningsfrågor ställts till EG-domstolen:

"1) Skall artikel 2 i rådets första direktiv nr 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att formuleringen tecken som kan återges grafiskt endast avser sådana tecken som omedelbart kan återges i synlig form? Eller skall med denna formulering även förstås sådana tecken som visserligen i sig inte kan uppfattas visuellt - såsom till exempel lukter eller ljud - men som kan återges medelbart genom användning av hjälpmedel?

2) Om den första frågan besvaras så att en vid tolkning skall göras: Är det tillräckligt för att uppfylla kravet på att ett tecken skall kunna återges grafiskt, i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, att en lukt återges

a) genom en kemisk formel,

b) genom en beskrivning (som skall offentliggöras),

c) genom en deposition, eller

d) genom en kombination av de ovannämnda faktorerna?"

III - Bedömning av tolkningsfrågan

14. Den fråga domstolen har att besvara är både tankeväckande och viktig, nämligen om en lukt kan registreras som ett varumärke och vilka villkor som i så fall skall uppfyllas.

15. Min undersökning för att besvara tolkningsfrågan i nedanstående punkter bör utgå från en analys av begreppet varumärke grundad på dess olika funktioner. Därefter tvingas jag lämna det rent rättsliga området för att behandla frågor utan rättslig anknytning, och därefter återkomma till det rättsliga området med den information som behövs för att avgöra om en lukt kan registreras som ett varumärke och därmed åtnjuta den status som gemenskapsrätten tillerkänner denna immaterialrättsliga figur.

1. Varumärkets uppgifter. Varumärken som kommunikationsmedel

16. Varumärket är ett tecken vars uppgift är att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. Detta uttrycks klart och tydligt i artikel 2 i första direktivet.

17. Särskiljandet är nödvändigt för att konsumenten eller slutanvändaren helt fritt skall kunna välja mellan de många alternativ som står till förfogande och på så sätt gynna den fria konkurrensen på marknaden. I första direktivet uttrycks en liknande tanke i motiveringens inledande övervägande. Där fastslås att harmoniseringen syftar till att undanröja de hinder för den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster och även för den fria konkurrensen som följer av olikheterna i medlemsstaternas lagstiftning. Varumärkesrätten "utgör nämligen ett väsentligt inslag i det system för sund konkurrens som fördraget syftar till att införa" och gemenskapslagstiftaren har genom att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning velat bidra till detta. Det särskiljande tecknet är således medlet och den fria konkurrensen målet.

18. Innan målet nås återstår en bit att färdas och transportmedlet består i att tillerkänna "varumärkesinnehavaren ett antal rättigheter och befogenheter som syftar till att förbehålla honom ensamrätten till kännetecknet och skydda det mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende". Detta är vad domstolen i sin rättspraxis betecknat som "det särskilda föremålet för varumärkesrätten".

19. Varumärkets grundläggande funktion är att konsumenten skall kunna identifiera varors och tjänsters ursprung och kvalitet. Ett varumärke ger de varor som tecknet representerar en image och ett anseende: detta är varumärkets renommé. Det är således fråga om att upprätta en dialog mellan tillverkare och konsumenter. För att de senare skall känna till varorna informeras de, och ibland övertalas de också av tillverkaren. Varumärket är i själva verket kommunikation.

20. Att kommunicera är att delge andra vad man själv vet. Därför kräver all kommunikation en avsändare, ett meddelande, ett medel eller en kanal för att överföra detta och en mottagare som kan dechiffrera eller tolka det. Den kod som kan användas för att formulera meddelandet är beroende av vilken typ av avkodare mottagaren använder för att ta emot, uppfatta och tillgodogöra sig det. Mottagaren homo sapiens är som bekant utrustad med en mängd avkodare.

21. Hela den mänskliga kroppen är en sensorisk mottagare och därmed kan konsumentens igenkännande av ett tecken vara lika mångskiftande som de mänskliga sinnena.

2. Tecken med särskiljningsförmåga; särskilt lukttecken

22. Om syftet med ett varumärke är att konsumenten skall kunna skilja de varor och tjänster som bjuds ut alltefter deras ursprung, kan detta ske med hjälp av vilket som helst av de organ som används för kommunikation med omvärlden. Det särskiljande tecknet kan uppfattas med synen, hörseln, känseln, lukten och till och med smaken. A priori kan alla meddelanden som kan uppfattas med sinnena utgöra upplysningar till konsumenten och följaktligen vara tecken som kan fullgöra ett varumärkes särskiljande uppgift.

23. Inget hindrar således i princip att varumärken består av andra meddelanden än sådana som kan uppfattas med ögonen.

24. Även om alla meddelanden som kan uppfattas av vilket sinne som helst kan vara ett tecken som kan särskilja ett företags varor, är emellertid denna inneboende lämplighet inte alltid densamma. Förklaringen är mycket enkel: människans uppfattning av omvärlden skiftar beroende på vilket sinne, eller fönster, den uppfattas genom.

25. Inom neurofysiologin brukar man skilja mellan "mekaniska" och "kemiska" sinnen. De förra skulle vara känseln, synen och hörseln, alla tre lätt fattbara eftersom de reagerar på begreppet form (gestalthaft - "det till formen hörande" -) och kan beskrivas relativt objektivt. Att beskriva de två senare, smaken och lukten, är dock förenat med större svårigheter på grund av bristen på exakta mönster för att definiera deras innehåll. Inom den västerländska kultursfären har lukt och smak, och även känsel, en sekundär betydelse. För Platon och Aristoteles är detta sinnen som ger mindre rena och upphöjda njutningar än syn och hörsel. I upplysningens Europa framställdes de av Kant som sinnen av föga värde och Hegel ansåg dem inte förmögna att ge sann kunskap om världen och det egna jaget. Freud och Lacan hänförde dem till djurriket och förknippade civilisationens utveckling med en försvagning av dessa sinnen.

26. När man talar om sinnenas subjektivitet eller objektivitet måste man vara försiktig. Det finns inte vissa objektiva och andra subjektiva sinnesorgan. I det ovannämnda verket gjorde Goethe gällande att synen och uppfattningen av färger är relativa. Å andra sidan vet man att beskrivningen av ett musikstycke inte alltid är densamma, utan är beroende av lyssnaren och dennes mottaglighet. Till syvende och sist är mottagaren av ett meddelande en individ med egna erfarenheter och unik uppfattningsförmåga. I själva verket måste man tala om mer eller mindre perfekt sensorisk uppfattning och, följaktligen, om högre eller lägre grad av exakthet i beskrivningen av det mottagaren uppfattar.

27. Och det skulle under dessa omständigheter vara svårt att ge en allmän beskrivning av sinnena för att hävda att synen är det högst utvecklade. Det mänskliga ögats förmåga att urskilja färger är lika begränsad som luktsinnets förmåga att bedöma lukter. Dessutom kan beskrivningen av en färg vara lika oprecis och vansklig som beskrivningen av en lukt.

28. Vari ligger då skillnaden? Med ögat är det möjligt att uppfatta inte bara färgen utan även formerna, och med luktsinnet är det endast möjligt att uppfatta "luktens färg", aldrig dess "former". Synsinnet har större spännvidd i fråga om att uppfatta och möjliggör följaktligen en större förståelse. Detta är enligt min uppfattning den stora skillnaden mellan visuella meddelanden och, vad här beträffar, luktmeddelanden, vad gäller deras särskiljningsförmåga.

29. I alla händelser anser jag att den abstrakta lämpligheten hos tecken som uppfattas med luktsinnet att fullgöra en särskiljande uppgift är ställd utom tvivel. Om man vill skapa en symbol för varor och tjänster av ett visst ursprung för att särskilja dem från sådana med ett annat ursprung, om man vill påminna om ett visst ursprung, en kvalitet, ett företags renommé, är det bäst att vädja till ett sinne, som liksom lukten har tveklös förmåga att väcka minnen och till och med att övertyga. M.D. Rivero säger i det ovannämnda arbetet att studier av perceptionen av lukter visar att luktminnet troligen är det bästa sinnet människan har. Luktsinnet är genom sin särskilda funktion i nervsystemet nära förknippat med limbiska systemet, som påverkar framkallandet av minnena och känslolivet. Såväl minnen som känslor är, som Marcel Proust var väl införstådd med, enligt de senaste neurofysiologiska rönen ogripbara.

30. Denna förmåga hos tecken som uppfattas med luktsinnet att fullgöra varumärkets särskiljande uppgift är inte teoretisk. Vissa rättsordningar har godtagit luktmärken. Först var den nordamerikanska. Den 19 september 1990 beviljades registrering av ett varumärke bestående av en "frisk blomdoft som påminner om Calliandra bicolor" för att särskilja sy- och broderitråd. Två förtydliganden bör dock göras i fråga om det varumärket. Varumärket är i själva verket inte såväl lukten som den parfymerade varan, oberoende av dess doft.

31. Det andra förtydligandet har större betydelse och gäller ett särdrag inom det nordamerikanska systemet om registrering av varumärken. Till skillnad från vad som är fallet i gemenskapens och de flesta av medlemsstaternas rättsordningar är det, för att vissa tecken skall beviljas registrering som varumärken, inte tillräckligt att de har särskiljningsförmåga, utan det krävs även att denna förmåga har visats i praktiken genom deras exklusiva och kontinuerliga användning under en viss tid (secondary meaning). I dessa fall följer rättigheterna till varumärket av användningen, inte registreringen. Symbolen blir ett varumärke när kundkretsen betraktar den som ett sådant.

32. Inom Europeiska unionens rättsordning har Byrån för harmonisering inom den inre marknaden medgivit registrering av varumärket "lukt av nyklippt gräs" för att särskilja vissa tennisbollar. Det tycks dock vara fråga om en "pärla i öknen", ett isolerat beslut utan efterföljare.

33. I Förenade kungariket har Trade Mark Registry godtagit två luktmärken: rosendoft applicerad på däck (varumärke nr 2001416) och öllukt som kännetecken för pilar (varumärke nr 2000234). Emellertid pågår, som den brittiska regeringen har påpekat i sitt skriftliga yttrande, en förändring av praxis rörande denna typ av varumärken. Registrering har nämligen i beslut av den 16 juni 2000, som efter överklagande fastställdes genom ett beslut av den 19 december samma år, nekats ett varumärke bestående av kanelarom eller kanelessens, som särskiljande tecken för möbler och tillbehör till dessa (nr 2000169).

34. I Frankrike kan parfymer omfattas av upphovsrätt, och i Beneluxländerna har ett luktmärke godkänts för kosmetiska produkter.

3. Luktmeddelanden kan inte "återges grafiskt"

35. Enligt artikel 2 i första direktivet är det dock inte tillräckligt för att tecken skall kunna utgöra ett varumärke att de "kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags", de skall även kunna "återges grafiskt".

36. Detta krav följer av rättssäkerhetsprincipen. Ett registrerat varumärke ger innehavaren ett monopol som i förhållande till utomstående medför rätt till en exklusiv användning av de tecken som utgör varumärket. I den omfattning som följer av registrets offentlighet skall det genom att konsultera detta vara möjligt att få kännedom om arten och omfattningen av de upplysningar och symboler som skrivs in som varumärken och för detta krävs att de återges grafiskt. Om det är fråga om att en företagare, för att särskilja sina varor och tjänster från andra företagares, tillägnar sig vissa bestämda tecken och upplysningar, måste man med exakt precision veta vilka symboler denne tillägnar sig för att utomstående skall veta vad de har att hålla sig till. Kravet på grafisk återgivning är av hänsyn till rättsäkerhetsprincipen knutet till den särskiljande uppgiften, som är varumärkenas främsta och grundläggande funktion.

37. Grafisk återgivning är att beskriva något med hjälp av symboler som kan avbildas. Det innebär att till ett godtyckligt teckens inneboende lämplighet att vara särskiljande skall läggas möjligheten att "sätta det på pränt", och därmed möjligheten att uppfatta tecknet visuellt. Och eftersom det är fråga om att särskilja skall denna återgivning ske på ett begripligt sätt, eftersom förståelsen är en förutsättning för särskiljandet.

38. Vilken grafisk återgivning som helst är alltså inte tillräcklig, utan denna måste uppfylla två villkor. Det första är att den är fullständig, klar och exakt, för att inget tvivel skall råda om vad som monopoliseras. Det andra kravet är att den skall vara begriplig för dem som kan vara intresserade av att konsultera registret, nämligen andra tillverkare och konsumenter. Särskiljningsförmåga och möjligheten till grafisk återgivning är två medel i strävan mot samma mål: att de potentiella köparna skall kunna välja mellan varorna på marknaden med utgångspunkt från deras ursprung. De tecken som utgör ett varumärke återges grafiskt för att skydda och offentliggöra det faktum att företagaren har tillägnat sig dessa och gjort dem till sina för att särskilja de varor och tjänster denne erbjuder.

39. Kan en lukt "avbildas"? Kan ett lukttecken återges grafiskt för alla med precision och klarhet? Svaret är enligt min uppfattning nekande. Denna uppfattning tycks även delas av Ralf Sieckmann som i sitt yttrande vid den muntliga förhandlingen har medgivit att lukter inte kan återges grafiskt. För att komma till denna slutsats räcker det att analysera de alternativ som Bundespatentgericht har föreslagit i den andra tolkningsfrågan.

40. Den kemiska formeln representerar inte ett ämnes lukt, utan själva ämnet. Det skulle vara de kemiska beståndsdelarna och de exakta proportionerna för att erhålla en viss produkt som skulle registreras, aldrig luktmärket. Dessutom skulle en sådan återgivning sakna nödvändig klarhet och precision. Mycket få personer skulle vara kapabla att tolka en lukt med utgångspunkt från den kemiska formel som betecknar produkten som avger lukten, det vill säga de komponenter varav den består och de kvantiteter som har blandats för att erhålla den. Lägg till detta att en och samma produkt kan avge olika lukter beroende på så godtyckliga faktorer som koncentrationen, omgivande temperatur eller det underlag på vilket den appliceras.

41. Givetvis är beskrivningen av ett tecken eller en symbol genom det skrivna språket en grafisk återgivning, men den uppfyller inte i sig de krav som ställs på klarhet och precision. Av ovan angivna skäl är återgivningen av en teckning förknippad med mindre svårigheter än beskrivningen av en kort musikstycke, en färg eller en lukt. Den form som följer med teckningen tillåter en objektivering av dess egenskaper, vilket inte är fallet med tecken som inte är figurativa. Beskrivningen av en lukt är mer subjektivt laddad och följaktligen mer relativ, en egenskap som strider mot precision och klarhet. Ett bra exempel på vad jag menar är det fall som ligger till grund för förevarande tolkningsfråga. Sökanden har begärt varumärkesskydd av en "väldoftande fruktig arom med lätt anstrykning av kanel". Vad menas med väldoftande? Hur skall man uppfatta den fruktiga karaktären? Hur starkt påminner lukten om kanel? Med hjälp av denna beskrivning är det inte möjligt att känna igen det lukttecken som näringsidkaren vill monopolisera. Även om beskrivningen vore mer omfattande skulle den inte vinna i precision och det skulle aldrig vara möjligt att utan tvivel veta vad den berörda lukten består i. Det ter sig uppenbart att beskrivningen av en lukt inte är en adekvat grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i första direktivet.

42. Slutligen är inte en deponering av ett prov av den kemiska produkten i registret en "grafisk återgivning" av det särskiljande tecknet. Även om man skulle tillåta deponering av en behållare innehållande det ämne som avger lukten, skulle till svårigheterna i fråga om inskrivningens klarhet och precision läggas de svårigheter som följer av olägenheterna i samband med offentliggörandet och på grund av tidens gång. En lukt förändras på grund av komponenternas flyktighet med tiden och kan till och med försvinna.

43. Om inget av de substitut som föreslås i den andra tolkningsfrågan var för sig kan uppfylla kraven på att kunna "återges grafiskt", och ge klar och preciserad kännedom om det eller de tecken som utgör varumärket, kan de sammantaget leda till ännu större oklarhet. Registreringen av en kemisk formel, åtföljd av ett prov och en beskrivning av den lukt denna avger, ökar antalet uppgifter som skall ge kännedom om tecknet och därmed risken för olika tolkningar och medför om möjligt än större osäkerhet.

44. Jag vill inte alls bestrida att luktmeddelanden kan återges i skrift. Jag känner till olika befintliga, av vetenskapen utarbetade, system för att "avbilda" lukter, men på deras nuvarande utvecklingsstadium är de alla behäftade med nämnda brister och saknar den klarhet och precision som krävs för att visuellt uttrycka ett särskiljande tecken som skall monopoliseras i form av ett varumärke.

45. Det är inte nödvändigt att uttryckligen undanta vissa tecken från lagstiftningen om varumärken. Det finns tecken som utesluter sig själva eftersom de saknar förmåga att uppfylla varumärkesrättens formkrav.

46. Sammanfattningsvis kan inte lukter, även om de kan ha särskiljningsförmåga, "återges grafiskt", såsom krävs enligt artikel 2 i första direktivet, varför de i enlighet med föreskrifterna i den bestämmelsen inte är lämpade som varumärken eller, följaktligen, för registrering som sådana, i enlighet med föreskrifterna i artikel 3 § första stycket a i samma direktiv.

IV - Förslag till avgörande

47. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Bundespatentgericht på följande sätt:

1) Enligt artikel 2 i rådets första direktiv nr 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar krävs för att ett tecken skall kunna utgöra ett varumärke att det har särskiljningsförmåga och att det på ett fullständigt, klart, exakt och för tillverkare och konsumenter begripligt sätt kan återges grafiskt.

2) För närvarande kan lukter inte återges grafiskt på angivet sätt och kan i enlighet med föreskrifterna i nämnda artikel inte utgöra varumärken.