FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

PHILIPPE LÉGER

föredraget den 2 juni 20051( )

Mål C-37/03 P

BioID AG, i likvidation,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Figurmärke som innehåller den helt beskrivande orddelen BioID”

1. Förevarande mål rör bolaget BioID AG:s( ) överklagande av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 5 december 2002 i målet BioID mot harmoniseringsbyrån,( ) i vilken förstainstansrätten ogillat talan om ogiltigförklaring av andra överklagandenämndens vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)( ) beslut av den 20 februari 2001 (ärende R 538/1999-2)( ) i vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av nedan återgivna figurmärke avslogs.

2. De frågor som aktualiseras inom ramen för förevarande mål rör huvudsakligen vilka kriterier som skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett kännetecken som, såsom i förevarande mål, består både av en orddel och av figurer skall anses sakna särskiljningsförmåga och således inte få registreras som varumärke enligt artikel 7.1 b i rådets förordning nr 40/94.( )

I – Tillämpliga bestämmelser

3. Enligt artikel 4 i förordningen kan ett gemenskapsvarumärke utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

4. I artikel 7 i förordningen anges de absoluta registreringshindren. Den har följande lydelse:

”1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

…

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

II – Bakgrund

5. Den 8 juli 1998 ingav sökanden en ansökan till harmoniseringsbyrån om att det ovan återgivna kännetecknet skulle registreras som gemenskapsvarumärke.

6. Ansökan om registrering av detta kännetecken gjordes för varor i ett antal klasser i Nice-överenskommelsen( ) bestående av datorprogramvara, datorer och annan apparatur för kontroll av rätt till tillträde med hjälp av identifiering av människor med stöd av särskilda biometriska kännetecken, och telekommunikationstjänster i samband med sådana system för identifiering.( )

7. Genom beslut av den 25 juni 1999 avslog granskaren registreringsansökan med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

8. Andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslog överklagandet av samma skäl. Den grundade denna bedömning på att det tyska och engelska ordet ”bio” och förkortningen ”ID” förekommer i onlineuppslagsverk angående telekommunikation och datorer, och drog av detta slutsatsen att akronymen ”BioID” utgjorde en förkortning av orden ”biometric identification” (biometrisk identifikation) och således beskrev slag och användning av de varor och tjänster som ansökan om registrering omfattade. Överklagandenämnden angav att en konsument som söker ett säkerhetssystem och möts av varor och tjänster som anges med uttrycket ”BioID” skulle tolka detta som att det rör sig om identifiering med hjälp av särdrag hos levande varelser.

9. Överklagandenämnden angav vidare att det mot bakgrund av de uttryck som användes av sökandens konkurrenter fanns ett intresse för dessa att kunna använda akronymen ”BioID” vid marknadsföring av deras egna varor och tjänster.

10. Den anförde slutligen att den grafiska utformningen av det ifrågavarande kännetecknet inte gav det någon särskiljningsförmåga eller medförde att det inte skulle anses vara beskrivande.

11. Sökanden väckte talan vid förstainstansrätten om att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras.

III – Den överklagade domen

12. Sökanden anförde två grunder till stöd för sin talan, nämligen dels att artikel 7.1 b i förordningen har åsidosatts, och dels att artikel 7.1 c i förordningen har åsidosatts.

13. Förstainstansrätten ogillade sökandens talan. Den fastslog efter prövning i sak att artikel 7.1 b i förordningen inte åsidosatts för någon av de kategorier av varor eller tjänster som ansökan om registrering avsåg, och att den grund som avsåg ett åsidosättande av artikel 7.1 c i förordningen därmed inte skulle prövas i sak.

14. Förstainstansrätten fastslog att det ifrågavarande kännetecknet och de delar detta består av, det vill säga akronymen BioID och ett figurelement som består av det typsnitt med vilket denna akronym framställs, en punkt och tecknet ®, saknade särskiljningsförmåga.

15. Den biföll heller inte sökandens talan på den grunden att, vilket sökanden gjort gällande, överklagandenämnderna skulle ha beslutat om registrering av andra varumärken i vilka uttrycket ”Bio” ingått samt ordmärket ”Bioid”.

IV – Överklagandet

16. Sökanden har yrkat att den överklagade domen skall upphävas, att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras, och att harmoniseringsbyrån skall förpliktas ersätta sökandens rättegångskostnader.

17. Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrättens dom skall fastställas och att sökanden skall förpliktas ersätta dess rättegångskostnader.

A – Grunderna för överklagandet

18. Sökanden har till stöd för sitt överklagande anfört två grunder. Den första är att förstainstansrättens tolkning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordningen är felaktig och alltför extensiv. Den andra är att även om förstainstansrättens tolkning av den bestämmelsen skulle vara korrekt åligger det den att pröva huruvida det registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordningen skall tillämpas, och konstatera att så inte är fallet i förevarande mål.

19. Inom ramen för den andra grunden har sökanden i första hand gjort gällande att målet kan avgöras av domstolen, som kan fastställa att det ifrågavarande varumärket inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen. Sökanden har i andra hand anfört att domstolen, för det fall att den inte anser sig kunna pröva huruvida detta registreringshinder skall tillämpas eftersom förstainstansrätten inte har utrett omständigheterna i detta avseende, bör återförvisa målet till förstainstansrätten.

20. Jag har, i likhet med harmoniseringsbyrån, vissa svårigheter att förstå på vilket sätt förstainstansrätten i enlighet med sökandens andra grund skulle ha åsidosatt gemenskapsrätten i den överklagade domen. Sökanden har nämligen inte ifrågasatt att förstainstansrätten, för det fall att registrering av det ifrågavarande varumärket skulle vara oförenligt med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordningen, med fog kunde underlåta att pröva grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 c i förordningen, eftersom det framgår av lydelsen av artikel 7.1 att det är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpliga för att registrering av det ifrågavarande varumärket skall vägras.( )

21. Av de skäl som sökanden anfört till utveckling av den andra grunden framgår att BioID i praktiken endast söker åstadkomma att domstolen, för det fall att den skulle komma fram till att överklagandet skall bifallas med stöd av den första grunden för överklagandet, skall pröva den andra grund som anförts vid förstainstansrätten, vilket domstolen har möjlighet att göra enligt artikel 61 i domstolens stadga( ). Där föreskrivs att om överklagandet är välgrundat skall domstolen upphäva förstainstansrättens avgörande, och att domstolen själv kan slutligt avgöra ärendet, om detta är färdigt för avgörande.

22. De grunder som sökanden anfört till stöd för sitt överklagande kan således i praktiken sammanfattas till en enda, nämligen att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordningen.

23. Inom ramen för denna enda grund har sökanden anfört fyra påståenden. Den har för det första anfört att förstainstansrätten inte grundat sin bedömning av huruvida det ifrågavarande kännetecknet skall anses ha särskiljningsförmåga på det samlade intrycket av kännetecknet i dess helhet. Den har för det andra anfört att förstainstansrätten inte har beaktat vad sökanden anfört om att det inte har kunnat visas att kännetecknet i fråga i praktiken används av allmänheten eller sökandens konkurrenter. Sökanden har för det tredje anfört att förstainstansrätten gjort en oriktig rättslig bedömning genom att fastslå att de jämförbara varumärken som registrerats inte visar att det ifrågavarande kännetecknet har särskiljningsförmåga, vilket innebär ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen.

24. Sökanden gjorde vid förhandlingen gällande att förstainstansrätten grundat sin bedömning på kriteriet att varumärken som kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna inte får registreras, trots att detta kriterium, såsom domstolen slagit fast i sin dom av den 16 september i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån,( ) inte är relevant vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordningen.

25. Harmoniseringsbyrån har, utan att göra gällande att detta argument inte får prövas, anfört att sökanden inte åberopat det i sitt överklagande. Enligt min mening har visserligen detta argument inte uttryckligen åberopats i överklagandet, men det rör sig heller inte om någon ny grund i den mening som avses i artikel 42 i rättegångsreglerna, vilka enligt artikel 118 i samma regler skall tillämpas i mål om överklagande. Enligt dessa bestämmelser skall grunder som åberopas för första gången i replik, duplik eller under det muntliga förfarandet avvisas.( ) Det rör sig enligt min mening om överväganden som sökanden framfört för att visa riktigheten i och relevansen av påståendet att artikel 7.1 b i fördraget har åsidosatts, vilket sökanden gjort gällande i överklagandet. Det är således endast ett skäl som åberopas till stöd för den grunden,( ) vilket får åberopas under förfarandets gång så länge den kontradiktoriska principen iakttas. Harmoniseringsbyrån har haft möjlighet att bemöta detta argument under det muntliga förfarandet. Argumentet kan heller inte anses förändra föremålet för den talan som prövats i förstainstansrätten, eftersom det anförts för att kritisera förstainstansrättens slutsats angående det påstådda åsidosättandet av artikel 7.1 b i förordningen. Det föreligger således inget hinder mot att detta argument prövas.

26. Innan jag går in på prövningen av vad sökanden anfört till stöd för överklagandet skall jag kort redogöra för den rättspraxis som jag anser vara relevant vid tolkningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i förordningen i förevarande mål och vilken metod som skall användas vid tolkningen av detta registreringshinder när det kännetecken för vilket registrering sökts är sammansatt av flera delar. Jag påminner också om de konsekvenser som denna rättspraxis fick i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, i vilken domstolen prövade överklagandet av förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, kallad SAT.2( ), och där skälen är jämförbara med dem i den överklagade domen.

B – Relevant rättspraxis och domen i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån

27. Redogörelsen för rättspraxis utgår från varumärkets grundläggande funktion, som är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.( )

28. Syftet med artikel 7.1 i förordningen är att förhindra att kännetecken som i sig själva är olämpliga att fylla denna funktion registreras som varumärke. Enligt artikel 7.1 b och 7.1 c anses sålunda varumärken som saknar särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, utom när de uppnått särskiljningsförmåga genom användning, samt varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas egenskaper vara olämpliga att fylla denna funktion.

29. De registreringshinder som anges i artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d i förordningen anses enligt rättspraxis överlappa varandra. Jag anser, med hänsyn till innehållet i vart och ett av dessa registreringshinder, vidare att de kännetecken som avses i artikel 7.1 c och 7.1 d utgör en större undergrupp till kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b. Sålunda har det, vad avser de kännetecken eller upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordningen, fastslagits att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i denna bestämmelse av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen.( )

30. De villkor som föreskrivs för att ett kännetecken skall omfattas av den undergrupp som avses i artikel 7.1 c i förordningen är emellertid specifika, och skall tolkas mot bakgrund av det allmänna intresse som ligger till grund för detta registreringshinder. Domstolen har således i sin beskrivning av den allmänna uppbyggnaden av artikel 7.1 i förordningen angett att vart och ett av de registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas vart och ett för sig( ) och skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för vart och ett av dem, eftersom detta allmänintresse kan och bör skilja sig åt mellan olika registreringshinder.( )

31. Syftet med det registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordningen är enligt fast rättspraxis att ifrågavarande kännetecken eller upplysningar skall få användas fritt av var och en, och inte förbehållas ett företag på grund av att de registreras som varumärke. Detta allmänintresse medför således att alla kännetecken eller upplysningar som kan tjäna till att beskriva egenskaperna hos de varor eller tjänster för vilka registrering som varumärke sökts skall vara fritt tillgängliga för alla företag, så att även andra företag kan använda dem för att beskriva samma egenskaper hos sina produkter.( )

32. Det är vidare inte nödvändigt att de kännetecken eller upplysningar som varumärket består av vid tidpunkten för ansökan om registrering faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Det är, såsom framgår av bestämmelsens lydelse, tillräckligt att dessa kännetecken eller upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med hänvisning till denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

33. Syftet med artikel 7.1 c i förordningen är således att ge alla ekonomiska aktörer fri tillgång till kännetecken som kan användas för att beskriva de varor eller tjänster som ansökan om registrering avser eller egenskaperna hos dessa varor eller tjänster. Det krav på tillgänglighet som ligger till grund för denna bestämmelse avser således de kännetecken eller upplysningar som är beskrivande.

34. Syftet med artikel 7.1 b i förordningen är, för alla de kännetecken som omfattas av bestämmelsen, att tillgodose ett annat allmänintresse än att säkerställa dessa känneteckens tillgänglighet för samtliga ekonomiska aktörer.

35. Domstolen har visserligen i domen i det ovannämnda målet Libertel fastslagit att, när det gäller registrering av en färg i sig som varumärke utan begränsningar i rummet, det allmänintresse som ligger till grund för artikel 3.1 b i direktiv 89/104, vars bestämmelser är identiska med de i artikel 7.1 b i förordningen, är att inte otillbörligt begränsa färgers tillgänglighet för andra aktörer som tillhandahåller samma slags varor eller tjänster som de som ansökan om registrering avser.( )

36. Såsom fastslogs i domen i det överklagade målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån gäller inte den tolkning som gjordes i domen i det ovannämnda målet Libertel av artikel 7.1 b i förordningen, enligt vilken detta registreringshinder även syftar till att säkerställa tillgängligheten, för alla slags kännetecken inom dess tillämpningsområde. När det gäller färger har syftet att säkerställa deras tillgänglighet, som därvid skall beaktas inom ramen för bedömningen av deras särskiljningsförmåga avseende de varor och tjänster som ansökan om registrering avser, motiverats av domstolens konstaterande i den domen att det antal färger som i praktiken står till de ekonomiska aktörernas förfogande är mycket begränsat.( )

37. Domstolen anförde i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån( ) att det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion, vilket angetts ovan. Kännetecken som inte är ägnade att fylla funktionen som varumärke för berörda varor eller tjänster skall inte registreras som sådant och erhålla det skydd som följer av en sådan registrering. Domstolen fastslog följaktligen att villkoret att varumärken inte får registreras som är ägnade att vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna inte är relevant vid bedömningen av huruvida ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster.( )

38. Att ett kännetecken inte är beskrivande och kan användas i handeln för att presentera berörda varor eller tjänster medför således inte med nödvändighet att det saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster. Med andra ord: när ett kännetecken inte är beskrivande och inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordningen medför inte den omständigheten att det kan, eller är ägnat att kunna, användas för att i handeln presentera de berörda varorna eller tjänsterna att det saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor eller tjänster.( )

39. När det slutligen gäller den metod som skall användas för att avgöra huruvida ett kännetecken som är sammansatt av flera beståndsdelar omfattas av ett eller flera av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordningen framgår det av fast rättspraxis att den prövningen skall ske med beaktande av det helhetsintryck som detta kännetecken ger.( ) Detta grundar sig på bedömningen att genomsnittskonsumenten normalt uppfattar ett varumärke som en helhet, och undersöker inte varumärkets olika detaljer.

40. Denna bestämmelse utgör emellertid inte hinder mot att de olika delar som det ifrågavarande kännetecknet består av undersöks. En sådan prövning är förenlig med innehållet i artikel 7.1 c i förordningen, i vilken det anges att varumärken som ”endast består av kännetecken eller upplysningar” som är beskrivande inte får registreras som varumärken. Prövningen är även ägnad att tillgodose de krav på motivering och rättssäkerhet som ekonomiska aktörer har behov av, i synnerhet de som möter de svårigheter som är förenade med att utforma ett internationellt varumärke, och särskilt när det gäller bedömningen av huruvida ett kännetecken kan komma att anses ha särskiljningsförmåga, vilket innebär ett större mått av subjektivitet än beträffande övriga registreringshinder.

41. Det är i alla händelser utrett att det inte räcker med att konstatera att det undersökta registreringshindret är tillämpligt på var och en av de delar som det ifrågavarande kännetecknet består av för att detta kännetecken inte skall få registreras som varumärke.

42. Även om varumärket skulle bestå av flera delar som var och en beskriver de ifrågavarande varorna eller tjänsterna skall det således prövas huruvida varumärket i dess helhet är beskrivande.( ) Även om det i allmänhet är så att bara en kombination av beståndsdelar som var och en beskriver de varor eller tjänster som ansökan om registrering avser, medför att även kombinationen blir beskrivande, eftersom bara en sammansättning utan någon ovanlig modifiering av exempelvis syntax eller av semantiskt slag endast ger upphov till ett varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar som i handeln används för att presentera dessa varor eller tjänster, kan emellertid en sådan kombination under vissa förhållanden undgå att vara beskrivande.( )

43. På samma sätt har domstolen, när det gäller prövningen av huruvida ett varumärke som består av flera delar saknar särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna eller tjänsterna, i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån fastslagit att denna prövning under alla förhållanden skall ske utifrån en bedömning av den helhet som dessa olika delar skapar, och att enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga inte hindrar att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga.( )

44. Jag skall redogöra för den rättspraxis som domstolen tillämpade i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån.

45. Det målet rörde överklagandet av förstainstansrättens dom i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), i vilken förstainstansrätten fastställde att ordmärket ”SAT.2” inte kunde registreras för de tjänster som registreringsansökan avsåg och som hade samband med satellitsändningar. Förstainstansrätten fastslog att uttrycket ”SAT.2” med hänsyn till dess beståndsdelar saknade särskiljningsförmåga för dessa tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen.

46. I domen i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2) prövade förstainstansrätten de beståndsdelar som ordmärket SAT.2 bestod av. Den fastslog inledningsvis att beståndsdelen ”SAT” saknade särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande tjänsterna, eftersom den var en vanlig förkortning av ordet ”satellite” på tyska och engelska, att förkortningen som sådan inte avvek från språkreglerna i dessa språk, och att den beskrev en egenskap hos merparten av de berörda tjänsterna.

47. Förstainstansrätten fastslog vidare att beståndsdelarna ”2” och ”.” var vanligt förekommande i handeln eller kunde komma att användas för att presentera berörda tjänster, och att de således saknade särskiljningsförmåga.

48. Mot denna bakgrund ansåg förstainstansrätten att den omständigheten att ett sammansatt varumärke som SAT.2 som endast består av beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga i allmänhet leder till slutsatsen att även varumärket i sin helhet kunde komma att användas i handeln för att presentera berörda varor eller tjänster.

49. Förstainstansrätten fastslog slutligen att denna slutsats bara kunde vederläggas utifrån konkreta bevis, bland annat genom att de olika delarna sammansatts på ett ovanligt sätt, som visar att det sammansatta märket utgjorde något mer än summan av de delar av vilka det bestod. Uttrycket ”SAT.2” var enligt förstainstansrätten sammansatt på ett vanligt sätt, och vad sökanden anfört om att märket i dess helhet hade fantasifulla inslag saknade betydelse.

50. Domstolen fastslog mot denna bakgrund inledningsvis att förstainstansrätten huvudsakligen bedömt särskiljningsförmågan hos uttrycket ”SAT.2” utifrån dess enskilda beståndsdelar. Förstainstansrätten grundade sitt tillvägagångssätt på presumtionen att ett varumärke vars enskilda beståndsdelar saknar särskiljningsförmåga inte kan uppnå särskiljningsförmåga genom att dessa sätts samman, och inte, vilket den borde ha gjort, på den helhetsuppfattning som detta uttryck ger hos en genomsnittlig konsument. Förstainstansrätten gjorde endast subsidiärt denna sistnämnda bedömning, och utan att erkänna relevansen av omständigheter som förekomsten av fantasifulla inslag, vilka skall beaktas vid en sådan bedömning.

51. Domstolen fastslog vidare att det kriterium som förstainstansrätten tillämpat om att varumärken som kan vara vanligt förekommande i handeln inte får registreras som varumärken är relevant inom ramen för bedömningen enligt artikel 7.1 c i förordningen, men saknar betydelse för bedömningen enligt artikel 7.1 b.

52. Det är mot denna bakgrund som jag kommer att bedöma vad som anförts till stöd för grunden att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordningen. Jag kommer inledningsvis att pröva vad klaganden anfört om att förstainstansrätten inte grundat sin bedömning av huruvida det ifrågavarande varumärket skall anses ha särskiljningsförmåga på det samlade intrycket av varumärket i dess helhet, tillsammans med vad klaganden anfört om att förstainstansrätten beaktat ett kriterium som inte är relevant, eftersom klaganden beträffande dessa påståenden kritiserat samma punkter i skälen i den överklagade domen.

C – Underlåtenhet att beakta det samlade intrycket av varumärket och beaktandet av ett kriterium som inte är relevant för bedömningen

1. Parternas yttranden

53. BioID har inledningsvis gjort gällande att förstainstansrätten gjort en felaktig bedömning av det ifrågavarande kännetecknets särskiljningsförmåga genom att fastslå att den berörda målgruppen för de varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan är en grupp som i allmänhet är välinformerad, trots att dess varor och tjänster riktar sig till alla konsumenter.







54. Klaganden har anfört att förstainstansrätten, trots att den har anfört att särskiljningsförmågan hos ett varumärke bedöms utifrån varumärket i dess helhet, har underlåtit att göra någon sådan bedömning. Enligt klaganden har förstainstansrätten endast prövat det ifrågavarande varumärkets enskilda beståndsdelar, det vill säga akronymen ”BioID” och de grafiska beståndsdelarna.

55. BioID har slutligen gjort gällande att det kriterium enligt vilket förstainstansrätten har fastslagit att det omtvistade kännetecknet saknar särskiljningsförmåga har ansetts sakna relevans.

56. Harmoniseringsbyrån har huvudsakligen gjort gällande att klaganden inte har rätt att inom ramen för ett överklagande få till stånd en omprövning av förstainstansrättens bedömning av omständigheterna i målet.

57. Den har vidare anfört att förstainstansrätten har återgett de regler som gäller för prövningen av de delar som bildar ett sammansatt varumärke, och att den har tillämpat dessa på ett korrekt sätt. Enligt harmoniseringsbyrån var det korrekt av förstainstansrätten att fastslå att ett varumärke som är sammansatt av olika delar som saknar särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna och tjänsterna inte förvärvar en högre grad av särskiljningsförmåga när det bedöms i dess helhet, när det inte finns några konkreta indikationer på att det blivit något mer än summan av varumärkets enskilda beståndsdelar. Förstainstansrätten har således uppenbart genomfört en helhetsbedömning i enlighet med de principer den redogjort för.

58. När det slutligen gäller konsekvenserna av domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån avseende de kriterier som använts i den överklagade domen, har förstainstansrätten enligt harmoniseringsbyrån inte gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att i förevarande fall slå fast att den relevanta målgruppen i förevarande fall är begränsad. Den möjliga användningen av det ifrågavarande kännetecknet för att presentera berörda varor eller tjänster visar således att det i förhållande till dessa saknar särskiljningsförmåga.

2. Bedömning

59. Förstainstansrätten har, såsom harmoniseringsbyrån gjort gällande, korrekt återgett de regler som gäller för bedömningen av huruvida ett kännetecken skall anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen. Den har även korrekt fastslagit att särskiljningsförmågan skall bedömas med avseende på de varor och tjänster som ansökan om registrering avser, och med hänsyn till uppfattningen hos den relevanta målgruppen.











60. Harmoniseringsbyrån har vidare med rätta påstått att förstainstansrättens bedömning att den relevanta målgruppen i förevarande mål är ”välinformerad” om de varor och tjänster som finns på marknaden och som registreringsansökan avser, är en bedömning av omständigheterna i målet som det ankommer på förstainstansrätten att bedöma, och att den således inte utgör en rättsfråga som domstolen kan pröva inom ramen för ett överklagande, utom när uppgifter som underställts rätten har missuppfattats.( )

61. Förstainstansrätten har, efter att ha konstaterat att det ifrågavarande kännetecknet är sammansatt av en orddel och av grafiska beståndsdelar, korrekt anfört att bedömningen av dess särskiljningsförmåga skall ske utifrån ett helhetsintryck. Den har, såsom klaganden har anfört, emellertid inte genomfört någon sådan helhetsbedömning i den överklagade domen.

62. Den har således i punkterna 28 och 29 konstaterat att akronymen BioID består av två delar, ”Bio” och ”ID”, vilka på engelska utgör en vanlig förkortning av substantivet ”identification” (identifiering), respektive en förkortning av antingen adjektiven ”biological” (biologisk) eller ”biometrical” (biometrisk), eller en förkortning av substantivet ”biology” (biologi). Den har av detta dragit slutsatsen att akronymen ”BioID” består av förkortningar som ingår i referensspråkets ordförråd och inte skiljer sig från de lexikaliska reglerna i detta språk, och har därmed inte en ovanlig struktur. Förstainstansrätten fastslog vidare att den relevanta målgruppen mot bakgrund av de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan uppfattar akronymen ”BioID” i betydelsen ”biometrical identification” (biometrisk identifiering).

63. Förstainstansrätten anförde vidare i punkterna 30–32 i den överklagade domen att biometrisk identifiering är en av de tekniska funktionerna hos de varor som avses med ansökan om registrering och att biometrisk identifiering hänför sig direkt till en av egenskaperna hos de tjänster som avses med registreringsansökan eller har ett nära funktionellt samband med dessa.

64. Utifrån denna bedömning av omständigheterna, vilken det inte ankommer på domstolen att ifrågasätta inom ramen för överklagandet, fastslog förstainstansrätten i punkt 34 att akronymen ”BioID” saknar särskiljningsförmåga avseende de varor och tjänster som registreringsansökan avser.

65. Förstainstansrätten prövade därefter de figurdelar som ingår i det omtvistade kännetecknet. Den anförde beträffande de typografiska inslagen i akronymen ”BioID”, såsom detta framställdes i det ifrågavarande kännetecknet att tecken i typsnittet Arial och olika fet stil på bokstäverna är allmänt förekommande i handeln för att presentera alla typer av varor och tjänster. Den anförde vidare beträffande punkten att denna allmänt används som den sista av flera delar i ett ordmärke, och visar att det är fråga om en förkortning.

66. När det slutligen gäller den grafiska delen ® anförde förstainstansrätten att dess funktion, såsom harmoniseringsbyrån uppgett vid förhandlingen, endast är att visa att det är fråga om ett varumärke som har registrerats för ett visst område och att allmänheten skulle vilseledas av denna beståndsdel för det fall att en sådan registrering inte gjorts. Den konstaterade vidare att det är allmänt förekommande i handeln att en sådan beståndsdel används i samband med en eller flera andra kännetecken för att presentera alla typer av varor och tjänster.

67. Förstainstansrätten angav vidare i punkterna 40–44 i den överklagade domen följande:

”40 Följaktligen kan de grafiska delar som avses i punkterna 38 och 39 ovan användas i handeln för att presentera de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan, och saknar således särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.

41 Av detta följer att det varumärke som registreringsansökan avser, vilket består av en sammansättning av delar som var och en kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera varor och tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan, saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor och tjänster.

42 Dessutom framgår av rättspraxis att det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av delar som saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som är i fråga gör det möjligt att sluta sig till att detta varumärke betraktat i sin helhet också kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera dessa varor eller tjänster. Detta gäller emellertid inte om det finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika delarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket, betraktat i sin helhet, har en vidare innebörd än summan av dess beståndsdelar (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande … i [det ovannämnda målet] … Koninklijke KPN Nederland och PTT Nederland, … punkt 65).

43 I förevarande mål förefaller det inte, till skillnad från vad sökanden har gjort gällande, som om det förekommer sådana indikationer. Strukturen hos det varumärke som registreringsansökan avser, vilken huvudsakligen kännetecknas av att en beskrivande akronym har satts samman med dels de typografiska inslag som anges i punkt 37 ovan, dels de grafiska delar som anges i punkterna 38 och 39 ovan, gör det inte möjligt att avfärda slutsatsen att varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera varor och tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan.

44 Det varumärke som registreringsansökan avser saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.”

68. Det framgår enligt min mening av dessa skäl att förstainstansrätten, på samma sätt som i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), har begränsat bedömningen av det omtvistade kännetecknets särskiljningsförmåga till att endast avse de enskilda delarna av vilka det består. Förstainstansrätten har, i nästan identiska ordalag med vad den angav i punkt 49 i den domen, i punkt 42 i den överklagade domen grundat sin bedömning på en presumtion om att delar som saknar särskiljningsförmåga inte kan erhålla sådan särskiljningsförmåga genom att sättas samman, och inte utifrån det allmänna intryck som den relevanta målgruppen har av kännetecknet, vilket den borde ha gjort. På samma sätt som i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2) prövade den endast subsidiärt det helhetsintryck som det omtvistade kännetecknet gav.

69. Förstainstansrätten har således i den överklagade domen använt sig av samma bedömningssätt avseende det omtvistade kännetecknets särskiljningsförmåga som den tillämpat i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2).

70. Vidare har förstainstansrätten i förevarande mål haft att bedöma ett figurmärke, sammansatt av en orddel och flera grafiska beståndsdelar, och inte ett ordmärke, såsom i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2). Jag har ovan angett att förstainstansrätten konstaterade att orddelen ”BioID” var beskrivande med avseende på de varor och tjänster som avsågs med registreringsansökan, eller deras egenskaper. Den har utifrån detta konstaterande korrekt dragit slutsatsen att kännetecknet i fråga saknade särskiljningsförmåga.

71. Däremot gjorde den, i punkterna 35 och 36 i den överklagade domen, en annan bedömning än den som andra överklagandenämnden gjorde i det omtvistade beslutet om att ett sådant varumärke saknar särskiljningsförmåga eftersom orddelen är beskrivande och den relativa betydelsen av de grafiska beståndsdelarna var ”oväsentlig” i förhållande till denna orddel.

72. Sålunda anförde förstainstansrätten i punkt 36 i den överklagade domen följande:

”I detta avseende påpekar förstainstansrätten att det inte kan fastställas att ett sammansatt varumärke saknar särskiljningsförmåga på grundval av den relativa betydelsen av en av varumärkets delar i förhållande till vissa andra av varumärkets beståndsdelar, vilka saknar särskiljningsförmåga. När en enda beståndsdel är särskiljande i förhållande till varorna eller tjänsterna i fråga omfattas ett sammansatt varumärke inte av artikel 7.1 b i förordningen … Så kan vara fallet, även om det sammansatta varumärkets enda särskiljande del inte är dominerande i förhållande till de övriga delar som detta varumärke består av …”

73. Jag har vissa invändningar angående riktigheten av den bedömning som förstainstansrätten gjort i dessa sista två meningar. För det första skall enligt rättspraxis det avgörande vara huruvida det ifrågavarande kännetecknet av den relevanta målgruppen uppfattas ha särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som registreringsansökan gäller. På samma sätt som det således inte kan presumeras att ett kännetecken som är sammansatt av delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga också som helhet saknar sådan, kan inte heller förekomsten av en del av ett sammansatt varumärke som sett för sig har särskiljningsförmåga vara tillräcklig för att ge hela kännetecknet särskiljningsförmåga.

74. När det figurkännetecken som registreringsansökan avser består av en orddel, såsom akronymen ”BioID”, som är helt och hållet beskrivande till följd av att den inte innehåller något ord som inte är beskrivande, har jag således svårt att förstå hur detta kännetecken i dess helhet skall kunna ha särskiljningsförmåga när denna orddel är dominerande i förhållande till kännetecknets grafiska beståndsdelar. I ett sådant fall är det rimligt att anta att det är orddelen som väcker uppmärksamhet hos den relevanta målgruppen, och som hindrar den från att uppfatta kännetecknet i dess helhet som en ursprungsangivelse.

75. Ett figurkännetecken som innehåller en helt och hållet beskrivande orddel kan således enligt min mening endast ha särskiljningsförmåga när det innehåller grafiska beståndsdelar som i sig är tillräckligt iögonfallande för den relevanta målgruppen för att den skall flytta över uppmärksamheten från orddelen till de grafiska beståndsdelarna, eller när de grafiska beståndsdelarna kan ”överglänsa” orddelens betydelse och därmed ge kännetecknet som helhet särskiljningsförmåga.

76. När orddelen är av större betydelse än de grafiska inslagen kan dessa villkor knappast anses vara uppfyllda. Även om detta skulle medföra att figurkännetecken av detta slag kan vara svåra att i praktiken registrera som varumärken eller att så endast kan ske i undantagsfall, berättigas denna restriktiva hållning ändå av syftet att undvika att en registrering av sådana varumärken får till följd att dess innehavare enligt de kriterier som vanligtvis tillämpas för att bedöma risken för sammanblandning får en ensamrätt till en orddel som endast beskriver egenskaperna hos berörda varor och tjänster.

77. Slutligen har förstainstansrätten, såsom klaganden gjort gällande, grundat sin bedömning på ett kriterium som saknar relevans vid tillämpningen av artikel 7.1 b i förordningen.

78. Förstainstansrätten har nämligen kommit fram till att de delar som det omtvistade kännetecknet består av saknar särskiljningsförmåga eftersom de kan anses allmänt förekommande i handeln för att presentera de ifrågavarande varorna och tjänsterna.

79. Även om detta kriterium, som ovan angetts, är relevant vid bedömningen av huruvida en sådan del beskriver de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, såsom orddelen ”BioID” i förevarande mål, gäller detta inte för grafiska inslag såsom typsnittet Arial, en enkel punkt eller tecknet ®. Den omständigheten att dessa delar av kännetecknet, som inte i sig beskriver de berörda varorna eller tjänsterna, kan förekomma i handeln för att presentera dessa innebär inte i sig att de saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.

80. På samma sätt har förstainstansrätten i punkt 43 i den överklagade domen, genom att utifrån bedömningen att ”varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera [de] varor och tjänster [som registreringsansökan avser]” komma fram till att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, tolkat artikel 7.1 b i förordningen på ett felaktigt sätt.

81. Härav följer att förstainstansrätten i den överklagade domen har gjort sig skyldig till samma felaktiga rättstillämpning som i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), och att den således skall upphävas.

82. Mot bakgrund av detta förslag till avgörande prövar jag endast klagandens övriga två påståenden om åsidosättande av artikel 7.1 b i förordningen subsidiärt.

D – Underlåtenhet att beakta vad sökanden anfört om att det inte har kunnat visas att varumärket i fråga i praktiken används av allmänheten eller sökandens konkurrenter

83. BioID har anfört att förstainstansrätten inte har beaktat vad den anfört om att det inte har kunnat visas att varumärket i fråga i praktiken används av allmänheten eller av sökandens konkurrenter. Den har enligt sökanden heller inte beaktat att det omtvistade kännetecknet inte förekommer i uppslagsverk eller utgör en teknisk term.

84. BioID har vidare gjort gällande att förstainstansrätten gjort en felaktig bedömning av omständigheterna genom att fastslå att ”Bio” är en förkortning, när uttrycket i själva verket är ett prefix, och genom att fastslå att akronymen ”BioID” inte har en ovanlig struktur.

85. När det gäller akronymen ”BioID” anser jag att förstainstansrätten inte gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fastställde att det beträffande det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordningen inte är nödvändigt att bevisa att kännetecknet används i praktiken.

86. I domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley( ) fastslogs det nämligen att för att harmoniseringsbyrån skall kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c krävs det inte att de kännetecken eller upplysningar av vilka de varumärken som avses i denna artikel är sammansatta vid tidpunkten för registreringsansökan faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

87. När det gäller förstainstansrättens bedömning av hur den relevanta målgruppen uppfattar beståndsdelarna ”Bio” och ”ID” är detta en bedömning av omständigheterna i målet, och sökanden har inte visat att förstainstansrätten missuppfattat betydelsen av dessa.

88. När det slutligen gäller argumentet angående bevisning av att kännetecknet i dess helhet förekommer i handeln för att presentera varor och tjänster, har sökanden i praktiken åter fört fram det fjärde påståendet, vilket jag redan prövat och då föreslagit att ett sådant kriterium inte skall anses vara relevant vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke som består av flera delar och där inte alla dessa delar beskriver de varor och tjänster som avses med registreringsansökan.

E – Huruvida förstainstansrätten gjort en oriktig rättslig bedömning genom att fastslå att de jämförbara varumärken som registrerats inte visar att det ifrågavarande varumärket har särskiljningsförmåga och därmed åsidosatt likabehandlingsprincipen

89. BioID har anfört att förstainstansrätten gjort en oriktig rättslig bedömning genom att inte anse att de ordmärken med prefixet ”bio” som registrerats av harmoniseringsbyrån visar att det ifrågavarande kännetecknet har särskiljningsförmåga. BioID har även ifrågasatt förstainstansrättens bedömning i punkt 47 i den överklagade domen att sökanden inte har åberopat några skäl från harmoniseringsbyråns beslut som skulle kunna leda till ett ifrågasättande av den ovan företagna bedömningen avseende särskiljningsförmågan hos kännetecknet i fråga.

90. BioID har vidare ifrågasatt förstainstansrättens bedömning avseende harmoniseringsbyråns beviljande av registrering för ordmärket ”Bioid” för samma varor och tjänster som avses med den omtvistade registreringsansökan. Enligt klaganden gjorde förstainstansrätten sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fastslog att den omständigheten att bokstäverna ”id” skrivs med gemener skiljer ordmärket vad avser dess semantiska innehåll från det ifrågavarande figurmärket. Förstainstansrätten har vidare underlåtit att beakta att ett ordmärke skyddas genom att det registreras, oavsett dess grafiska utformning. Förstainstansrätten har dessutom åsidosatt likabehandlingsprincipen, eftersom det inte är tillåtet för harmoniseringsbyrån att bevilja registrering för ordmärket ”Bioid” och vägra registrering av det ifrågavarande figurtecknet, vilket uttalas på samma sätt och dessutom innehåller grafiska inslag.

91. Frågan huruvida de beslut av harmoniseringsbyrån i vilka den godkänt varumärken som är identiska eller jämförbara med det ifrågavarande kännetecknet kan, i princip, beaktas inom ramen för en bedömning av huruvida det ifrågavarande kännetecknet skall anses ha särskiljningsförmåga är enligt min mening en rättsfråga som kan underställas domstolens prövning inom ramen för ett överklagande.

92. Jag anser att förstainstansrättens rättstillämpning på denna punkt är korrekt. Den har, i punkt 47 i den överklagade domen, angett att ”faktiska och rättsliga skäl i ett tidigare beslut kan åberopas till stöd för att en bestämmelse i förordning nr 40/94 har åsidosatts”. Förstainstansrätten har således inte, vilket klaganden antytt med detta påstående, uteslutit att skälen i harmoniseringsbyråns beslut om att bevilja registrering för varumärken som är identiska eller jämförbara med det ifrågavarande kännetecknet kan beaktas vid bedömningen av huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga.( ) Klagandens argument i detta avseende bygger således på en felaktig tolkning av den överklagade domen.

93. Vad gäller det förstainstansrätten anfört i punkt 47 i den överklagade domen, att BioID i förevarande mål inte har åberopat några skäl i harmoniseringsbyråns beslut som skulle kunna leda till ett ifrågasättande av bedömningen att kännetecknet i fråga saknar särskiljningsförmåga, utgör det enligt min mening en bedömning som förstainstansrätten har gjort av den bevisning som klaganden åberopat. Såsom framgår av artikel 225 EG och artikel 58 i domstolens stadga får överklaganden endast avse rättsfrågor. Syftet med detta rättsmedel är inte att parterna skall ha möjlighet att på nytt få till stånd en prövning av hela det mål som förstainstansrätten prövat, utan endast en kontroll av att förstainstansrättens avgörande är förenligt med gällande rätt. Härav följer att förstainstansrätten är ensam behörig att avgöra värdet av den bevisning som åberopas vid denna, utom i de fall där denna missuppfattats.( ) Klaganden har i målet vid domstolen inte visat att det skett någon sådan missuppfattning.

94. Slutligen anser jag att även vad klaganden anfört om att förstainstansrätten underlåtit att beakta att harmoniseringsbyrån har registrerat ordmärket ”Bioid” för de kategorier av varor och tjänster som benämns ”trycksaksprodukter”, ”telekommunikation” och ”dataprogrammering” saknar grund. När det för det första gäller bedömningen i punkt 48 i den överklagade domen att ”bokstäverna ‘id’ i ordmärket ‘Bioid’ skrivs med gemener skiljer ordmärket vad avser dess semantiska innehåll från akronymen ‘BioID’, såsom det anges i det varumärke som registreringsansökan avser”, visar inte detta att förstainstansrätten underlåtit att beakta att ett ordmärke inte innehåller några grafiska element, eller att det skydd som följer av en ansökan om registrering omfattar det ord som avses i ansökan, och inte det sätt på vilket det är skrivet i ansökan.

95. Förstainstansrätten har helt enkelt, enligt min mening, velat framhålla att ordet ”bioid”, såsom det skrivits i registreringsansökan, inte nödvändigtvis uttalas på samma sätt som akronymen ”BioID”, vilken klart består av två delar, ”Bio” och ”ID”. Dessa delar kan, med hänsyn till de berörda varorna och tjänsterna, av den relevanta målgruppen uppfattas som förkortningar för ”biometrical identification”.

96. Denna del av skälen i den överklagade domen kan dessutom anses vara underordnad förstainstansrättens bedömning att denna registrering som harmoniseringsbyrån beviljat inte motsäger bedömningen att det omtvistade figurtecknet saknar särskiljningsförmåga, eftersom förstainstansrätten även konstaterat att detta tecken och ordmärket ”Bioid” inte är utbytbara. Vad klaganden anfört angående punkt 48 i domen, grundat på den skriftliga utformningen av det ordmärke för vilket harmoniseringsbyrån beviljat registrering, kan således lämnas utan avseende.( )

97. Jag anser heller inte att förstainstansrätten åsidosatt likabehandlingsprincipen genom att, trots nämnda registrering, fastslå att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga. Även om den principen skulle vara tillämplig i ett sådant fall( ) skall jag påminna om att förstainstansrätten konstaterat att det ifrågavarande kännetecknet och det registrerade ordmärket inte är utbytbara. Klaganden har inte visat att denna bedömning bygger på en missuppfattning av omständigheterna i målet. I figurtecknet ”BioID” har de två sista bokstäverna skrivits med versaler och i mindre fet stil. Tillsammans med den punkt som följer denna akronym visar det att orddelen består av två skilda delar, vilka kan uppfattas av den relevanta målgruppen som förkortningar för ”biometrical identification”. Detta gäller inte nödvändigtvis för ordet ”bioid”, som registrerats som ordmärke.

98. Jag skall även framhålla att de varor och tjänster för vilka registrering av ordmärket beviljats skiljer sig från beskrivningen av de varor och tjänster som ansökan om registrering av det ifrågavarande figurtecknet avser. Det framgår nämligen av vad parterna anfört att detta ordmärke registrerats som varumärke för programvara för uppgifter inom alla områden, varor inom telekommunikation och dataprogrammering, utan annan precisering avseende arten av varor och tjänster. I ansökan om registrering av det ifrågavarande figurtecknet angavs det däremot att de varor och tjänster detta skulle avse särskilt var förknippade med kontroll av rätt till tillträde med hjälp av identifiering av människor med biometriska kännetecken, vilket således har ett samband med biometrisk identifiering.

F – Konsekvenserna av upphävandet av den överklagade domen

99. Den fråga som återstår att ta ställning till avser endast huruvida det ifrågavarande figurtecknet vid en helhetsbedömning skall anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen med avseende på de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

100. Det ifrågavarande figurtecknets helhetsintryck har varit föremål för omfattande diskussion mellan parterna, framför allt vid den muntliga förhandlingen vid domstolen. Jag anser att målet är färdigt för avgörande i den mening som avses i artikel 61 i domstolens stadga, och att det inte vore förenligt med god processekonomi att återförvisa målet till förstainstansrätten. Jag föreslår således att domstolen själv avgör målet, såsom den gjorde i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån.

101. Jag har ovan redogjort för att det ifrågavarande figurtecknet består av akronymen ”BioID” och grafiska beståndsdelar, vilka å ena sidan består av det typsnitt med vilket akronymen presenteras, och å andra sidan de grafiska element som placerats efter akronymen, det vill säga en punkt och tecknet ®.

102. När det gäller akronymen ”BioID” har det framhållits att det av den relevanta målgruppen, som utgörs av personer som är insatta i området för varorna och tjänsterna i fråga, kan uppfattas som en sammanfogning av de två förkortningarna ”Bio” och ”ID” och avse ”biometrical identification” (biometrisk identifiering). Det har också anförts att biometrisk identifiering är en av de tekniska funktionerna hos de varor som avses med registreringsansökan, och att biometrisk identifiering hänför sig direkt till en av egenskaperna hos de tjänster som avses med registreringsansökan eller har ett nära funktionellt samband med dessa. Akronymen ”BioID” är således, som orddel, helt och hållet beskrivande med avseende på de varor och tjänster registreringsansökan avser, och saknar därmed särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.

103. De grafiska inslagen i det ifrågavarande figurtecknet består för det första av den grafiska framställningen av akronymen ”BioID”. Det har i detta avseende framhållits att bokstäver i typsnittet Arial är vanligt förekommande i handeln. Det har också anförts att den punkt som följer akronymen ”BioID” allmänt används som den sista av flera delar i ett ordmärke, och visar att det är fråga om en förkortning. Tecknet ® visar vanligen att det kännetecken som det åtföljer har registrerats som varumärke för ett visst territorium.

104. Av dessa omständigheter följer att inget av det ifrågavarande kännetecknets grafiska beståndsdelar i sig har särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som avses i registreringsansökan. Det ifrågavarande kännetecknet består således av en orddel som beskriver de berörda varorna och tjänsterna, och grafiska beståndsdelar som tagna för sig också de saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.

105. Vid en granskning av det intryck som varumärket i dess helhet ger konstateras att den interaktion som sker mellan dessa olika delar inte är av den arten att den ger det särskiljningsförmåga. För det första utgör orddelen ”BioID” uppenbart den dominerande delen, vilket framkommer vid en helhetsgranskning av det ifrågavarande kännetecknet. Typsnittet med vilket det är skrivet är av alldaglig karaktär. Betydelsen av punkten och tecknet ® är, i jämförelse med orddelen ”BioID”, helt försumbar.

106. De grafiska inslagen i kännetecknet förminskar således på intet sätt den möjliga betydelsen av akronymen ”BioID” för den relevanta målgruppen och dess därmed beskrivande karaktär. Jag anser tvärtom att den ökar eller bidrar till denna innebörd. Jag har ovan anfört att de två sista bokstäverna i akronymen ”BioID” skrivits med versaler och att de närmast föregående bokstäverna skrivits med gemener. Vidare har de två sista bokstäverna ”ID” skrivits i mindre fet stil än de tre föregående bokstäverna. Denna grafiska skillnad förstärker intrycket av att akronymen ”BioID” består av två skilda delar, ”Bio” och ”ID”. Den punkt som följer denna akronym bekräftar att helheten ”BioID” motsvarar dessa förkortningar.

107. Det ifrågavarande kännetecknet saknar således särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna och tjänsterna. BioID:s talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet skall således ogillas.

108. Enligt artikel 122 första stycket i domstolens rättegångsregler skall domstolen besluta om rättegångskostnaderna när den i ett mål om överklagande avgör målet själv. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, skall tappande part förpliktas ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Eftersom harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall ersätta rättegångskostnaderna och klaganden har förlorat målet skall klaganden ersätta rättegångskostnaderna.

V – Förslag till avgörande

109. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen skall

1) upphäva förstainstansrättens dom av den 5 december 2002, BioID mot harmoniseringsbyrån (T-91/01, REG 2002, s. II-5159),

2) ogilla talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 20 februari 2001 (mål R 538/1999-2), och

3) förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna vid förstainstansrätten och vid domstolen.