Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 10 april 2003. - Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) mot Wm. Wrigley Jr. Company. - Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga - Varumärken som uteslutande består av beskrivande kännetecken eller upplysningar - Ordkombinationen Doublemint. - Mål C-191/01 P.



Rättsfallssamling 2003 s. 00000



Generaladvokatens förslag till avgörande

1 Efter domen i målet Baby-Dry(1) har domstolen åter anmodats att inom ramen för ett överklagande(2) meddela ett avgörande angående den korrekta tolkningen av artikel 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken.(3) Enligt den bestämmelsen är det inte tillåtet att registrera kännetecken eller upplysningar i handeln, vilka visar den berörda varans egenskaper som ett gemenskapsvarumärke.

2 Det skall särskilt avgöras om namnet Doublemint, som används avseende ett tuggummi, hör till den kategorin. Prövningen av den frågan ger domstolen tillfälle att klargöra, förfina och utveckla den vägledning som den lämnade beträffande tolkningen av den bestämmelsen i domen i målet Baby-Dry. Den möjligheten är kanske desto mer välkommen som effekten av den domen, enligt min uppfattning, i hög grad har missuppfattats.

Tillämpliga bestämmelser(4)

3 Artikel 4 i förordningen om gemenskapsvarumärken har följande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

4 I artikel 7 föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering."

5 Artikel 12 i varumärkesförordningen har följande lydelse:

"Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

Ansökan om registrering och förfarandet i första instans i förevarande mål

6 Den 1 april 1996 ansökte Wm Wrigley Jr Company (nedan kallat Wrigley) hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) om registrering av ordet Doublemint som gemenskapsvarumärke för varor, särskilt tuggummi, i flera klasser i Niceöverenskommelsen.(5) Enligt begäran i ansökan skulle registreringen avse:

"Klass 3 - kosmetika; tandpulver, -kräm och -pastor, inkluderande tuggummi för kosmetiska ändamål,

Klass 5 - farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat, inkluderande tuggummi för medicinska ändamål och tuggummi med medicinska tillsatser,

Klass 25 - kläder, fotbeklädnader, huvudbonader,

Klass 28 - Spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar (som ingår i klass 28); julgransprydnader.

Klass 30 - kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, konstgjort kaffe, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kex, mjuka kakor, konditorivaror och godsaker, karameller, glass; honung; sirap, jäst, bakpulver, salt, senap; peppar, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor; is; godsaker och tuggummi utan medicinska tillsatser, godsaker inkluderande tuggummi; sockeröverdraget tuggummi, tuggummi utan smaktillsatser, icke-medicinska godsaker, choklad, sockerbitar, godis."

7 Wrigley förklarade vid förhandlingen i förevarande mål att dess ansökan om ett gemenskapsvarumärke syftar till att stärka dess "portfölj" av nationella registreringar av samma varumärke i medlemsstaterna, att registreringen i huvudsak avsåg tuggummi och att ansökningarna avseende de övriga klasserna föranleddes av att verksamheten eventuellt skulle komma att utvidgas.(6)

8 Byråns granskare avslog ansökan. Han ansåg att varumärket "endast består av ordet DOUBLEMINT, som kan visa varornas egenskaper i handeln. Uttrycket doublemint kan definieras som en kombination av två sorters mynta, pepparmynta och grön mynta, som i sig utgör en särskild smak. Varumärket är beskrivande i fråga om varor som kan ha en dubbel myntasmak."

9 Den 16 juni 1999 avslog harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd Wrigleys överklagande av granskarens avslag. Överklagandenämnden fann att Doublemint var en kombination av två engelska ord som saknade ytterligare suggestiva eller nyskapande inslag, att uttrycket beskrev vissa egenskaper hos de berörda varorna, nämligen deras sammansättning och mintsmak, som omedelbart ger potentiella kunder upplysningen att varan innehåller dubbelt så mycket mynta eller är smaksatt med två sorters mynta. Doublemint kunde därför enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte registreras som gemenskapsvarumärke. Det faktum att det sammansatta ordet Doublemint inte finns saknade betydelse, eftersom ett godtyckligt nyskapat uttryck inte uppstår bara för att ett vanligt adjektiv sätts samman med ett vanligt substantiv.

10 Byrån accepterade inte heller att de alternativa betydelserna av såväl "double" som "mint" var relevanta. Vid bedömningen av om ett varumärke är beskrivande kan inte definitionen i lexikon användas mekaniskt utan hänsyn till den kommersiella verkligheten eller det sammanhang i vilket varumärket skall användas. En konsument som ser uttrycket Doublemint på ett paket tuggummi eller i en annons för tuggummi kommer att anta att produkten innehåller relativt mycket mynta eller har stark mintsmak.

11 Wrigley överklagade den 1 september 1999 till förstainstansrätten. I den överklagade domen slog förstainstansrätten fast att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för registrering av kännetecken som på grund av att de endast är beskrivande inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags. Däremot kan kännetecken eller upplysningar som inte endast är beskrivande registreras som gemenskapsvarumärken.(7)

12 Förstainstansrätten konstaterade att ordet Doublemint inte var endast beskrivande. Adjektivet double var, använt som ett lovord, ovanligt jämfört med andra engelska ord som much, strong, extra, best eller finest (mycket, stark, extra, bäst eller finast). I förening med ordet mint, har det två olika betydelser för den potentielle konsumenten: "dubbelt så mycket mynta som vanligt" eller "med smak av två slags mynta". Mint är ett samlingsnamn som innefattar grön mynta, pepparmynta och andra kryddväxter. Det fanns således flera olika möjligheter att sätta samman två sorters mynta, och det kunde dessutom göras med olika smakstyrkor för varje sammansättning.(8)

13 Den genomsnittlige engelskspråkige konsumenten uppfattar därför, åtminstone genom associationer eller anspelningar, omedelbart det sammansatta uttrycket Doublemint som mångtydigt, vilket medför att kännetecknet inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i varumärkesförordningen, medan uttryckets betydelse för en konsument med otillräckliga kunskaper i det engelska språket är vagt och fantasipräglat.(9)

14 Förstainstansrätten fastslog således att uttrycket DOUBLEMINT, i förhållande till de varor som registreringsansökan avser, har en tvetydig innebörd som är suggestiv och möjliggör olika tolkningar. Den allmänhet som berörs kan därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke förstå det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågavarande varorna.(10) Uttrycket kunde därför inte karakteriseras som endast beskrivande,(11) och registrering kunde därför inte nekas. Överklagandenämndens beslut ogiltigförklarades följaktligen, och det är denna ogiltigförklaring som harmoniseringsbyrån har överklagat genom förevarande överklagande som anhängiggjordes den 20 april 2001.

Rättspraxis: Chiemsee och Baby-Dry

15 Två tidigare avgöranden från domstolen är av särskild betydelse för förevarande mål, nämligen Windsurfing Chiemsee(12) och Baby-Dry.(13)

16 Windsurfing Chiemsee gällde artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet,(14) som till sin lydelse är identisk med artikel 7.1 c i förordningen, men som är tillämplig på nationella varumärken och inte på gemenskapsvarumärken. En av de frågor som togs upp var om uttrycket Chiemsee, namnet på en sjö i Bayern, kunde registreras som varumärke avseende sportartiklar som såldes lokalt eller om det, eftersom uttrycket avsåg geografiskt ursprung, enligt artikel 3.1 c var uteslutet från registrering. Frågan prövades särskilt mot bakgrund av begreppet Freihaltebedürfnis (ordagrant, behovet att hålla fria) i tysk rätt, enligt vilket registrering skall nekas endast om det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att hålla uttrycket tillgängligt för att användas av andra näringsidkare.

17 I punkt 25 i domen slog domstolen fast att "artikel 3.1 c har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken". I punkterna 29-35 konstaterade den dock att syftet var vidare än syftet med Freihaltebedürfnis i tysk rätt; tillämpningen av artikel 3.1 c beror inte på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt till kännetecknet eller upplysningarna, utan snarare på om kännetecknet eller upplysningen "i handeln visar" (i det fallet) geografiskt ursprung.

18 I målet Baby-Dry behandlades tolkningen av artikel 7.1 c i förordningen mot bakgrund av ett varumärke vars egenskaper i vissa avseenden är jämförbara med dem hos Doublemint. Förstainstansrätten fastställde, efter ett avslag på en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, överklagandenämndens uppfattning att eftersom orden baby och dry båda kan användas för att beskriva barnblöjor kan inte ett varumärke bestående enbart av dessa ord enligt artikel 7.1 c registreras för sådana varor.

19 I mitt förslag till avgörande i det påföljande överklagandet till domstolen ansåg jag för det första att ett gemenskapsvarumärke kan innefatta beskrivande uttryck, men inte bestå enbart av sådana.(15) Jag framhöll därefter att varumärket Baby-Dry innehöll andra komponenter än de beskrivande orden baby och dry: en ytterst elliptisk karaktär, en ovanlig uppbyggnad och det faktum att det inte lånar sig till någon intuitiv grammatisk analys av vilken dess innebörd omedelbart skulle framgå. Dessutom var baby-dry ett påhittat uttryck, vilket medförde att det var betydligt mindre sannolikt att det skulle användas som beskrivande uttryck i handeln och det kunde dessutom anspela på många olika slags varor, vilket minskade dess beskrivande förmåga i fråga om barnblöjor. Underlåtenheten att beakta dessa faktorer innebar en felaktig rättstillämpning.(16)

20 Domstolen slog i sin dom fast att syftet med artikel 7.1 c var att undvika registrering av kännetecken eller upplysningar som till följd av deras likhet med vanliga sätt att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper inte kan fylla funktionen att identifiera det företag som saluför dem.(17) Sådana kännetecken eller upplysningar är de som vid ett normalt användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva varan eller tjänsten. Ett varumärke som består av sådana kännetecken och upplysningar får vägras registrering endast under förutsättning att det inte innehåller andra kännetecken eller andra upplysningar och endast om de uteslutande deskriptiva kännetecken och upplysningar som det består av inte framställs eller arrangeras på ett sätt som särskiljer varumärket som helhet från de vanliga sätten att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras väsentliga egenskaper.(18)

21 Vad avser varumärken som består av ord krävs det att man kan konstatera en eventuell deskriptiv karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig utan även beträffande den helhet som de utgör. Varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge ordkombinationen en särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke.(19)

22 Eftersom en kombination av ord inte kan registreras som gemenskapsvarumärke om den är rent beskrivande på ett av de språk som används i handeln inom gemenskapen, var frågan om en ordkombination som Baby-Dry ur en engelsktalande konsuments synvinkel kunde betraktas som ett normalt sätt att beskriva denna vara eller ange dess väsentliga egenskaper. Även om vart och ett av de två orden i denna ordkombination kan ingå i uttryck som i allmänt språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgör de, placerade sida vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Förstainstansrättens rättstillämpning var således felaktig och dess dom upphävdes och överklagandenämndens beslut ogiltigförklarades.(20)

Huvudargument i förevarande överklagande

23 Såväl överklagandet som replikerna i förevarande mål inkom mellan föredragningen av förslaget till avgörande och domen i målet Baby-Dry. Sedan dom meddelats i det målet inkom både den tyska och den brittiska regeringen med yttranden i egenskap av intervenienter (båda till stöd för harmoniseringsbyrån) i förevarande mål.

24 I sitt överklagande har harmoniseringsbyrån medgivit att artikel 7.1 c inte omfattar det tyska begreppet Freihaltebedürfnis, men anser att den bakomligganden hänsynen till allmänintresset skall beaktas. Den har även avvisat tanken att artikel 12 b är tillräcklig för att skydda en skälig användning av beskrivande uttryck som är registrerade som varumärken. Det är därför nödvändigt att sortera bort sådana varumärken på registreringsstadiet.

25 För att fastställa om ett varumärke omfattas av artikel 7.1 c är det först nödvändigt att avgöra om det är omedelbart (normalt, spontant) uppenbart för en vanlig kund att de ord som används beskriver de berörda varornas egenskaper. Det faktum att ett uttryck kan ha flera betydelser saknar betydelse, så länge samtliga är beskrivande. Dessutom behöver inte ett kännetecken redan användas beskrivande i handeln, eller faktiskt vara beskrivande, utan det räcker med att det kan användas på detta sätt och kan uppfattas av den berörde konsumenten som en beskrivning av någon egenskap hos varan. Nästa steg är att fastställa om varumärket endast består av sådana beskrivande komponenter - om det med andra ord inte finns några andra, i synnerhet figurativa, grammatiska eller semantiska, inslag som kan medföra att ett i övrigt beskrivande kännetecken får särskiljningsförmåga.

26 Förstainstansrättens bedömning är i) att både double och mint är tvetydiga, och blir det i än högre grad när de sätts samman, ii) att den genomsnittlige engelskspråkige konsumenten uppfattar det sammansatta uttrycket Doublemint som mångtydigt, och därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke kan förstå det som en beskrivning av en egenskap och iii) att uttrycket således inte kan betecknas som endast beskrivande.

27 Resonemanget är felaktigt därför att i) tvetydigheten är svagare än vad som påståtts, ii) en genomsnittlig tuggummikonsument kommer inte att uppfatta att tvetydigheten gäller beskrivningen av en mintsmak som på något sätt dubblerats och iii) frågan är inte huruvida det sammansatta uttrycket i sig är endast beskrivande, utan om det endast är sammansatt av beskrivande beståndsdelar.

28 Wrigley har gjort gällande att kombinationen av två ord skall bedömas enligt artikel 7.1 c genom att man prövar om den i sitt konkreta sammanhang utgör ett kännetecken som endast har beskrivande egenskaper i förhållande till de relevanta varorna eller tjänsterna - ett kännetecken som klart och entydigt, fullständigt och enbart beskriver vissa egenskaper. Ett lämpligt test är huruvida kombinationen används i dagligt tal för att hänvisa till produkterna eller någon av dess egenskaper. Om så inte är fallet tyder detta på att det inte endast består av kännetecken vilka i handeln visar art, kvalitet, kvantitet eller andra egenskaper hos de berörda varorna. Det saknar betydelse att varje beståndsdel i ett sammansatt uttryck i sig kan te sig som vardagligt språk. Frågan är om kombinationen har använts eller kan användas som en produktbeskrivning och om den av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst person, nämligen genomsnittskonsumenten, skulle uppfattas så att det registrerade varumärket endast och uteslutande är en beskrivning av vissa egenskaper, eller snarare, i dagligt tal och utan någon grammatisk analys, skulle uppfattas som ett påhittat uttryck som inte i sig ingår i det normala språket.

29 I fråga om tuggummi är frågan huruvida en genomsnittskonsument skulle uppfatta varumärket i fråga som ett märkesnamn på förpackningen eller som en beskrivning av vissa egenskaper hos produkten. Om det uppfattas som ett påhittat uttryck vars grammatiska struktur inte omedelbart förmedlar den exakta innebörden, eller om vissa tvetydigheter kvarstår beträffande exakt vilka egenskaper som beskrivs, är det snarare ett suggestivt än ett rent beskrivande uttryck.

30 Även om inte artikel 7.1 c helt omfattar begreppet Freihaltebedürfnis täcker den dock behovet av att beskrivande uttryck skall förbli fritt tillgängliga. Detta gäller dock endast när det finns ett tämligen klart och förutsebart behov hos konkurrenterna av att använda exakt det uttrycket för att beskriva egenskaper hos sina varor. Under de nästan hundra år sedan Doublemint först registrerades som varumärke i USA, och de många årens registrering i gemenskapen har ingen konkurrent försökt använda ordet beskrivande - en tydlig indikation på att uttrycket inte är endast beskrivande och att det inte behöver bevaras inom det allmänt tillgängliga området.

31 Wrigley har, med hänvisning till den överklagade domen och förslaget till avgörande i målet Baby-Dry, gjort gällande att ordkombinationen Doublemint är elliptisk och inte lånar sig till en intuitiv grammatisk analys. Det är mångtydigt och kan inte tolkas lätt och det finns ingen standard för "enkel mynta" mot vilken uttrycket kan bedömas. Genomsnittskonsumentens första intryck är att det är ett märkesnamn och inte en beskrivning.

32 Den tyska regeringen anser att Doublemint är ett sammansatt uttryck som bildats enligt språkreglerna, som i huvudsak är desamma i tyskan, varför frågan även aktualiseras med avseende på tyskspråkiga konsumenter. De skulle troligen jämställa Doublemint med den tyska motsvarigheten Doppelminze, som endast objektivt anger att produkterna antingen har dubbel (extra stark) mintsmak eller innehåller två olika sorters mynta, och således direkt beskriver deras faktiska sammansättning. Uttrycket används faktiskt i handeln, med de betydelserna, för att beskriva en rad varor. Det faktum att det kan vara tveksamt vilken av de två betydelserna som avses saknar betydelse, eftersom båda beskriver varornas egenskaper.

33 Den brittiska regeringen har anfört att syftet med artikel 7.1 c är att förhindra att kännetecken eller upplysningar som beskriver egenskaper, eller som helt enkelt är lämpliga för sådan deskriptiv användning i en genomsnittskonsuments dagliga tal, används som varumärken av ett företag ensamt. De skall av hänsyn till allmänintresset vara fritt tillgängliga för användning, och artikel 12 utgör inte ett tillräckligt skydd eftersom den artikeln inte kan hindra en varumärkesinnehavare från att väcka en ogrundad talan om intrång, vilket medför väsentliga kostnader för konkurrenterna.

34 Domen i målet Baby-Dry och domen i målet Windsurfing Chiemsee är svårförenliga. Domstolen kan nu vilja klargöra att ett uttryck inte för närvarande måste användas beskrivande för att registrering skall vara utesluten, utan att det är tillräckligt med en skälig misstanke att så kommer att ske i framtiden, och att när mer än ett uttryck passar för att beskriva varors egenskaper skall var och en av dessa uttryck undantas från registrering.

35 I den överklagade domen tolkades varumärkesförordningen fel i fyra avseenden: i) testet beträffande huruvida den berörda allmänheten omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar en beskrivning av en egenskap hos de berörda varorna finns inte i förordningen och är alltför strikt, ii) begreppet ovanligt skulle inte ha använts med avseende på adjektivet double - förordningens test avser huruvida kännetecknet är beskrivande i genomsnittskonsumentens dagliga tal, iii) tvetydighet är inte i sig tillräckligt - ett uttryck upphör inte att vara beskrivande därför att det har mer än en betydelse, och iv) förordningen kräver inte att kännetecknet i fråga skall vara endast beskrivande - "endast" är en bestämning till "består av" - och ett kännetecken som har en beskrivande dimension, även om det inte är uteslutande beskrivande, skall inte registreras.

36 Wrigley kan dock, enligt artikel 7.3 i förordningen, ha rätt till registrering på grund av långvarig och faktisk användning av kännetecknet, åtminstone avseende tuggummi, men inte för "mjuka kakor" och "choklad", för vilka registrering även söktes.

Bedömning

37 På ett plan förefaller det uppenbart hur detta överklagande skall hanteras. Som särskilt har påpekats av harmoniseringsbyrån och den brittiska regeringen är förstainstansrättens resonemang behäftat med två uppenbara brister som gör det svårt att fastställa den överklagade domen.(21)

38 För det första slog förstainstansrätten i punkterna 31 och 32 i domen fast att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras därför att uttrycket Doublemint "[inte] kan ... karakteriseras som endast beskrivande", medan kriteriet i artikel 7.1 c innebär att varumärken inte kan registreras som "endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar ... egenskaper hos [de berörda] varorna eller tjänsterna."

39 Ordet endast i den bestämmelsen utgör en bestämning till verbet består, det syftar på de delar varumärket är sammansatt av och inte deras förmåga att beskriva egenskaper. För att registrering skall vara utesluten enligt artikel 7.1 c i varumärkesförordningen skall alla delar ha en sådan beskrivande förmåga, det är däremot inte nödvändigt att de inte har någon annan, icke beskrivande, innebörd. Ett beslut om registrerbarhet som baseras på det senare kriteriet inom ramen för artikel 7.1 c är prima facie rättsligt felaktigt.

40 Det är emellertid nödvändigt att pröva den överklagade domen mer ingående innan det beslutas att den skall upphävas på den grunden. Den kortfattade formuleringen i punkterna 31 och 32 kan helt enkelt vara en olycklig fokusering på rätt kriterium. Mer väsentligt är det resonemang som ledde förstainstansrätten fram till dess slutsats i de punkterna.

41 Resonemanget innebar i huvudsak att double inte är ett vanligt lovord och att det, i kombination med mint har två olika betydelser, medan mint i sig omfattar olika sorter av en viss ört. Det framgår omedelbart för en genomsnittlig engelsktalande konsument att de två uttrycken tillsammans är mångtydiga, varför sammansättningen inte kan fylla en beskrivande funktion. Doublemint är således tvetydigt och suggestivt och den berörda allmänheten kan därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke förstå uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågavarande varorna.

42 Däri ligger den andra och allvarligare bristen i den överklagade domen. Det faktum att kombinationen double och mint skapar en mängd möjliga betydelser - är tvetydig eller suggestiv - leder inte nödvändigtvis till att kombinationen inte kan visa en varas (såsom tuggummi) egenskaper i handeln.

43 Man kan omedelbart tänka sig många andra fall av allmänna egenskaper som kan kräva en närmare definition innan konsumenterna kan vara säkra på vad som avses, men som ändå tämligen tydligt utgör en egenskap hos den berörda varan. Bara för att nämna ett exempel är det utan tvekan ett omnämnande av en av varans egenskaper att kalla den naturlig, men konsumenten är fortfarande högst osäker på vad den egenskapen närmare bestämt består i om inte ytterligare upplysningar lämnas. Det är faktiskt ganska svårt att finna "upplysningar vilka i handeln visar ... egenskaper" som inte på någon nivå kräver närmare preciseringar.

44 Och även om double kanske inte är ett vanligt lovord är det långt ifrån ovanligt som förstärkande bestämning av en egenskap hos en produkt, och det kan även i det sammanhanget sakna precision utan att hela uttrycket får en annan karaktär. Om en konsument exempelvis är osäker på om en double likörchoklad innehåller två olika typer av likör (eller choklad) eller två gånger så mycket likör (eller choklad) som någon icke angiven standard, kommer han dock i stort sett säkert att uppfatta att en egenskap hos produkten (dess innehåll av likör eller choklad) beskrivs som på något sätt dubblerad eller tvåfaldigad, om än inte bokstavligen eller exakt. Uttrycket i fråga kan således visa en sådan egenskap i handeln.

45 Frågan om ett visst uttryck i handeln kan visa en egenskap för en viss produkt är en sakfråga och domstolen är inte behörig att underkänna förstainstansrättens bedömning av en faktisk omständighet. Det kan vidare förekomma fall där det antal betydelser som kan tillskrivas ett sammansatt uttryck är mycket högt, och den enda som kan visa en produkts egenskaper är särskilt långsökt, varför det är föga troligt att den kommer att användas.

46 Det antagande som ligger till grund för den överklagade domen är dock att det faktum att det finns ett "antal ... möjliga semantiska kombinationer" automatiskt gör det omöjligt för ett (sammansatt) uttryck att visa en egenskap hos den produkt eller de produkter som avses med ansökan om registrering. Detta antagande är en tolkning av rättsregeln i artikel 7.1 c i varumärkesförordningen. Som generellt påstående är detta enligt min uppfattning klart felaktigt.

47 Noteras kan att förstainstansrätten själv i sin dom i målet DaimlerChrysler(22) har slagit fast att detta är fel. Där konstaterade den att "... för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, [är det tillräckligt] att åtminstone en av kännetecknets möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller tjänster". Dessutom är det antal semantiska kombinationer som nämns av förstainstansrätten i förevarande mål begränsat och ingen av dem är otydlig som beskrivning av en egenskap hos tuggummi.

48 Den överklagade domen kan därför upphävas på den grunden.

49 Om domen upphävs är det fortfarande nödvändigt att avgöra om Wrigleys ursprungliga ansökan till förstainstansrätten skall bifallas eller ogillas. I det sammanhanget är det lämpligt att granska vissa andra argument som har tagits upp, som på några punkter kan föranleda en utveckling av domen i målet Baby-Dry.

Uttrycket beskrivande förmåga

50 Uttrycket beskrivande förmåga används vanligen om ett uttrycks förmåga att visa produkters egenskaper i handeln i samband med artikel 7.1 c i varumärkesförordningen. Det är en bekväm sammanfattning av begreppet, även om det kanske är att föredra att påminna sig det regelrätta kriteriets sakinnehåll, vilket jag skall försöka göra.

51 I mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry(23) intog jag ståndpunkten att artikel 7.1 c i varumärkesförordningen, som utesluter registrering av kännetecken eller upplysningar som endast består av komponenter som i handeln anger varor eller deras egenskaper, skall bedömas fristående från artikel 7.1 b, som utesluter registrering av kännetecken som saknar särskiljningsförmåga.

52 Den uppfattningen är inte allmänt vedertagen. Även om förstainstansrätten har tenderat att inta den ståndpunkten och betrakta de två uppsättningarna av kriterier som överlappande men självständiga,(24) tycks domstolen i viss mån jämställa dem i punkterna 40 och 44 i domen i målet Baby-Dry.

53 Visserligen är det i stort sett säkert att ett uttryck som i handeln visar en varas egenskaper saknar särskiljningsförmåga. Jag anser dock att det, inom den lagstiftningsram som varumärkesförordningen utgör, är att föredra att varken smälta samman de två kriterierna eller betrakta dem som till sin natur beroende av varandra.

54 Jag kommer inte att gå närmare in på denna aspekt eftersom frågan om att neka registrering av Doublemint på grund av bristande särskiljningsförmåga, som behandlas i artikel 7.1 b, inte har aktualiserats i förevarande mål.

55 Wrigley har visserligen gjort gällande att konsumenter faktiskt uppfattar uttrycket som en angivelse av ett tuggummimärke, inte som en beskrivning av en smak. Det argumentet är dock i sig av föga betydelse för frågan om Doublemint består enbart av uttryck som i handeln visar en eller flera av produktens egenskaper. Det kan å andra sidan vara högst relevant för det rimliga, men helt separata, krav som inte framförts i förevarande mål, att Doublemint har förvärvat särskiljningsförmåga i förhållande till Wrigleys tuggummimärke till följd av att det har använts, varför registrering mycket väl kunde vara möjlig med stöd av artikel 7.3 i varumärkesförordningen.

56 En mer relevant fråga i förevarande mål är om den erkänt oklara semantiska innebörden av Doublemint kan tänkas medföra att uttrycket inte anses vara beskrivande (det vill säga artikel 7.1 c) utan i stället skall hänföras till området för det rent anspelande eller suggestiva.

57 Det finns uppenbarligen ett samband mellan uttryck som kan användas för att ange produkter eller deras egenskaper och uttryck som endast anspelar på sådana egenskaper. De senare kan registreras och är givetvis mycket värdefulla för varumärkesinnehavaren.

58 Exakt var gränsen skall dras är dock mindre klart. I varje enskilt fall kommer man att nå en punkt där ett individuellt beslut måste fattas. Vissa allmänna riktlinjer kan dock föreslås.

59 För det första är det viktigt att inte förlora den fråga som skall besvaras ur siktet, nämligen frågan huruvida detta, i förhållande till den produkt eller de produkter som registreringen avser, är ett kännetecken eller en upplysning som i handeln kan visa de egenskaper som omfattas av artikel 7.1 c?

60 Om man därefter beaktar förstainstansrättens rättspraxis och överklagandenämndens beslut, och faktiskt även rättspraxis från många nationella domstolar, står det klart att de kriterier som regelbundet har tillämpats, även om de uttrycks på olika sätt, kan hänföras till ett antal fasta kategorier. I det följande försöker jag inte förnya eller förbättra dessa kriterier, utan snarare antyda en ram inom vilken de kan placeras för att underlätta bedömningen.

61 Uppenbarligen finns det inte någon entydig skiljelinje mellan upplysningar som visar en egenskap och sådana som endast anspelar på den. Det finns ingen exakt punkt där ett uttryck plötsligt övergår från den ena kategorin till den andra, utan snarare en glidande skala mellan två ytterligheter, och ett inslag av subjektiv bedömning kommer ofta att krävas för att fastställa vilken av ytterligheterna som uttrycket står närmast. Mot bakgrund av rådande praxis, och med sikte på att uppnå en något högre grad av objektivitet, skulle jag föreslå att ett tilltänkt varumärke skall bedömas ur tre synvinklar, även om jag inte gör anspråk på att den listan är slutgiltig eller uttömmande.

62 Den första aspekten gäller hur ett uttryck förhåller sig till en produkt eller en av dess egenskaper. Ju mer konkret och objektivt det förhållandet är, desto mer sannolikt är det att uttrycket kan användas beskrivande i handeln, vilket skulle leda till att registrering är utesluten enligt artikel 7.1 c. Omvänt blir uttrycket mer godtagbart för registrering ju mer fantasifullt och subjektivt det förhållandet är.

63 Den andra aspekten gäller det sätt på vilket uttrycket uppfattas, det vill säga hur direkt förmedlas budskapet? Ju mer vardagligt, definitivt och jordnära uttrycket är, desto lättare blir det för konsumenten att uppfatta en hänvisning till en egenskap och desto större är således sannolikheten för att uttrycket inte kvalificerar sig för registrering som varumärke. När den andra ytterligheten föreligger och det krävs en korsordsentusiasts förmåga för att upptäcka ett eventuellt samband med den utpekade egenskapen, är grunderna för att avslå ansökan om registrering verkligen mycket svaga.

64 Den tredje aspekten rör egenskapens betydelse i förhållande till produkten, särskilt enligt konsumenternas uppfattning. Om en utpekad egenskap är väsentlig eller central för produkten, eller är särskilt viktig för konsumentens val, föreligger starka skäl för att avslå ansökan om registrering. Om hänvisningen rör en egenskap som är helt underordnad eller oväsentlig, är skälen betydligt svagare.

65 Jag vill dock understryka att frågan om precision, exakthet eller faktisk riktighet normalt inte är relevant vid prövningen av var och en av dessa aspekter. Som jag påpekat ovan kan i stort sett vilken produktbeskrivning som helst göras mer exakt, och det är uppenbart att beskrivningar som används i handeln kan vara osanna men ändå tjäna till att visa varans egenskaper. Det är i själva verket av just det skälet som vilseledande beskrivningar är generellt förbjudna.

66 När en separat bedömning med utgångspunkt i dessa tre föreslagna aspekter har genomförts avseende ett tilltänkt varumärke, skall ett slutligt beslut fattas. Det är omöjligt att fastställa en absolut regel, men i allmänhet verkar det rimligt att ett varumärke inte skall registreras, enligt artikel 7.1 c, om det sammantaget tycks befinna sig närmare den "icke-registrerbara" delen av skalan med beaktande av de tre aspekterna eller om det, med avseende på en aspekt, befinner sig särskilt nära den delen av skalan.(25)

67 Om den metoden tillämpas på Doublemint finner jag att Wrigleys ståndpunkt inte kan godtas. För det första utgör det sammansatta uttrycket en faktisk, objektiv hänvisning till mintsmak som på något sätt dubblerats, för det andra är det lätt att uppfatta uttrycket på detta sätt och för det tredje är den smaken en framträdande egenskap hos produkten. Det faktum att varken en viss berörd sort eller vissa sorters mynta eller exakt hur dubbleringen skett framgår rubbar på inget sätt det faktum att uttrycket visar en egenskap av fördubblad mintsmak.

Formuleringen "endast består av" i artikel 7.1 c

68 Wrigley har vidare både i första instans och vid överklagandet gjort gällande att även om både double och mint kan användas för att visa egenskaper hos tuggummi, består sammansättningen Doublemint av mer än bara dessa delar. Wrigley har betonat att uttrycket inte finns i ordböckerna, utan är Wrigleys egen "lexikaliska uppfinning".(26) Bolaget har även förklarat att Doublemint, liksom Baby-Dry, är "elliptiskt" till sin karaktär, har en "ovanlig uppbyggnad" och inte "lånar sig ... till en intuitiv grammatisk analys",(27) och att orden "placerade sida vid sida, ... [utgör] en ovanlig språkform".(28) Detta är enligt dess uppfattning ytterligare komponenter som utgör en del av uttrycket, vilket leder till att det inte "endast består av" de beskrivande uttrycken double och mint.

69 Sådana särdrag är som jag framhöll i mitt förslag till avgörande i domen i målet Baby-Dry faktorer som skall beaktas vid bedömningen av ett varumärke för vilket registrering söks. Enbart förekomsten av en eller flera av dessa innebär dock inte nödvändigtvis att registrering skall medges. Graden av ellips, av ovanlighet och hur svårt det är att göra en intuitiv grammatisk analys skall även beaktas.

70 I fråga om Doublemint är dessa särdrag enligt min uppfattning mycket mindre framträdande än i fråga om Baby-Dry.

71 För en engelsktalande person är den mest framträdande aspekten av Baby-Dry att den vanliga ordföljden kastats om(29) på ett sådant sätt att uttrycket skulle behöva placeras i en längre mening för att bli helt och omedelbart grammatiskt begripligt, och endast en längre mening skulle lämpa sig för att ange en produkt som barnblöjor eller visa dess egenskaper.

72 Doublemint uppvisar däremot inte en sådan omkastning. Placeringen av en bestämning som double före en egenskap som mint är inte strukturellt eller grammatiskt ovanlig. Följaktligen är inte heller sammansättningen grammatiskt elliptisk eller svår att intuitivt tolka grammatiskt. Den begränsade ellips och tolkningssvårighet som uttrycket kan uppvisa är i huvudsak snarare semantiskt än grammatiskt och leder, som jag har framhållit ovan, absolut inte till att uttrycket blir olämpligt för att visa en egenskap hos den berörda varan. Även om Doublemint, slutligen, i sig inte finns i ordböcker, är den grad av lexikaliskt nyskapande som använts för att bilda det i princip begränsad till att ta bort ett mellanslag mellan två ord som mycket väl kan användas tillsammans för beskrivande ändamål.

73 Domstolens uttalande i punkt 40 i domen i målet Baby-Dry är relevant här: "Varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke." Den fråga som uppkommer är den exakta betydelsen av "varje märkbar avvikelse", och det kan vara värdefullt om domstolen klargör det begreppet i förevarande mål.

74 Generaladvokaten Ruiz-Jarabo har föreslagit vissa belysande kriterier i två aktuella förslag till avgörande.(30) Han har påpekat att "märkbar" är ett relativt begrepp som inte skall sammanblandas med "minimum".(31) I fråga om ordmärken föreslår han att "en skillnad [skall anses] vara märkbar när den avser viktiga delar, antingen i tecknets form eller i dess betydelse. När det gäller formen föreligger denna skillnad om nybildningen, genom kombinationens ovanliga eller fantasifulla karaktär, överträffar summan av dess delar. När det gäller betydelsen skall skillnaden för att vara märkbar innebära att den bild som det sammansatta tecknet ger upphov till inte sammanfaller exakt med summan av upplysningarna av de beskrivande delarna."(32)

75 I ett annat, men dock inte väsensskilt, sammanhang har domstolen alldeles nyligen slagit fast att ett tecken är identiskt med ett varumärke i den mening som avses i artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick.(33)

76 På liknande sätt måste skillnaden mellan de uttryck som används i det varumärke för vilket registrering söks och de ord som i handeln visar de berörda varornas egenskaper vara mer än minimala innan registrering kan medges. Om så inte vore fallet skulle det vara möjligt att registrera vilket varumärke som helst som i alla praktiska avseenden och för alla praktiska ändamål endast bestod av utryck som kan visa en varas egenskaper, med undantag för obetydliga skillnader som införs uteslutande för att erhålla registreringen. En sådan situation skulle klart strida mot lagstiftarens avsikt med artikel 7.1 c i varumärkesförordningen.

77 Den grad av olikhet som krävs för att utgöra ytterligare en komponent i ett varumärke, så att det inte längre endast består av uttryck som i handeln kan visa egenskaperna hos de berörda varorna, skall dock enligt min uppfattning vara större än den som leder till att två varumärken är likartade och inte identiska. Jag anser därför att generaladvokaten Ruiz-Jarabos hänvisning till "viktiga delar" i tecknets form eller betydelse är en lämplig formulering, och hans vidareutveckling av resonemanget är både belysande och träffande. Ur en något annan synvinkel skulle jag vilja hävda att skillnaden - tillägget av åtminstone en komponent eller avlägsnandet av en betydelsebärande komponent - skall vara sådan att det är uppenbart både för näringsidkare(34) och konsumenter att varumärket i sin helhet inte i handelns gängse språkbruk passar för att visa den berörda varans egenskaper.

78 Tillämpningen av ett sådant kriterium på ett specifikt fall är oundvikligen i viss mån subjektiv, men jag anser att den gräns som därvid dras upp går mellan målen Baby-Dry och Doublemint. De ovanliga syntaktiska särdragen hos Baby-Dry utgör ett betydelsebärande tillägg till de lexikaliska uttryck som används i sammansättningen, medan detta inte är fallet i fråga om Doublemint. Det förstnämnda uttrycket lämpar sig inte, i den form registrering söktes, för att i handelns gängse språkbruk ange blöjors karaktär eller egenskaper, medan det senare klart lånar sig till att visa egenskaperna hos produkter med smak eller doft av mint.

En "engelsktalande konsuments synvinkel"

79 I punkt 42 i domen i målet Baby-Dry slog domstolen fast att för att bedöma en sådan ordkombination var det lämpligt att utgå från en "engelskspråkig konsuments synvinkel". Jag har intagit samma ståndpunkt ovan vid bedömningen av Doublemint - vilket även förstainstansrätten gjorde i den överklagade domen.

80 Viss tvekan har dock uppkommit beträffande metodens giltighet.(35) Det har exempelvis antytts att omkastningen av den normala ordföljden i Baby-Dry mycket väl kan te sig normal för personer som talar romanska språk, varför en sådan konsument inte skulle uppfatta det särdraget som ytterligare en komponent utöver de beskrivande uttryck som används. Enligt artikel 7.2 i varumärkesförordningen skall en ansökan avslås även när registreringshindret endast gäller en del av gemenskapen. Således skall ett tecken - förmodligen - bedömas mot bakgrund av hur det uppfattas av konsumenterna i samtliga medlemsstater.

81 I något andra ordalag har den tyska regeringen förklarat att det i förevarande överklagande skall beaktas hur Doublemint uppfattas av en tysktalande konsument, som troligen skulle jämställa det med den tyska nybildningen Doppelminze och därmed uppfatta det som beskrivande.

82 Dessa aspekter är egentligen inte direkt relevanta för det synsätt jag tillämpat i förevarande förslag till avgörande, eftersom min analys leder till ståndpunkten att Doublemint endast består av uttryck som ur en engelsktalande konsuments synvinkel kan användas i handeln för att visa den berörda varans egenskaper. De hade dock kunnat vara mer relevanta om min analys hade lett till den motsatta ståndpunkten, och det kan vara av värde att kort granska dem.

83 Det är för det första uppenbart att när registrering söks för ett varumärke som består av uttryck som hämtas från ett språk som används i handeln i gemenskapen, skall det första ledet i bedömningen enligt artikel 7.1 c ske med utgångspunkt i den som har det berörda språket som modersmål. Om det i det skedet står klart att uttrycket kan användas i handeln för att visa egenskaperna hos de berörda produkterna, är det inte nödvändigt att pröva det med utgångspunkt i personer som talar andra språk.(36)

84 I fråga om både Baby-Dry och Doublemint kom harmoniseringsbyrån (både granskaren och överklagandenämnden) fram till ett beslut med utgångspunkt i det engelska språket. Inte i något av fallen prövade förstainstansrätten - eller ombads pröva - situationen ur någon annan språkgrupps synvinkel. Under dessa omständigheter förefaller det inte lämpligt för domstolen att vidta en prövning ur denna synvinkel inom ramen för överklagandet. Om det skulle vara påkallat ankommer det på harmoniseringsbyrån att göra detta när ärendet återförvisas till denna.

85 Jag delar dock uppfattningen att det under vissa omständigheter kan vara lämpligt att bedöma ett kännetecken bestående av uttryck hämtade från ett språk med utgångspunkt i hur det uppfattas genom en gemenskapskonsuments, vars språk är ett annat, ögon eller öron.

86 En sådan situation skulle vara om de uttryck som används är så lika uttryck i ett annat språk att de förmedlar en (annan) innebörd till användarna av det senare språket. För exempelvis en fransktalande person kan uttrycket cha-cha-cha syfta på en dans, och det skulle inte kunna visa en egenskap hos te, om registrering av uttrycket söktes som varumärke för den varan. För en portugisisktalande person skulle det enbart se ut som en upprepning av angivelsen av te i sig. Det skulle således vara möjligt att registrera uttrycket i Frankrike, men inte som gemenskapsvarumärke. På liknande sätt kan ett uttryck som hämtats från ett språk få en annan innebörd eller konnotation på ett annat språk: på engelska visar inte det engelska ordet smoking någon egenskap hos formell aftonklädsel för män, medan det på franska eller italienska anger det som på engelska skulle kallas för en dinner jacket eller (av dem som kallar blöjor för diapers) en tuxedo.

87 Jag anser dock inte att den situationen uppkommer endast när personer som talar ett språk, som känner till ett uttryck som hör till ett annat språk, kan missförstå dess ursprungliga innebörd på det andra språket genom att tillskriva det särdrag som hör till det egna språket. Omständigheterna kan givetvis skifta, men det verkar inte lämpligt att som normal måttstock använda en konsument som kämpar med bristfälliga kunskaper i ett främmande språk.

88 Dessutom måste man erinra sig att registreringshindren enligt artikel 7.1 c följer av det faktum att uttryck kan användas i handeln för att visa varors egenskaper. Det är möjligt att i en del av gemenskapen, säg Tyskland, ett märkesnamn som innefattar uttryck på, exempelvis, spanska felaktigt kan uppfattas som bestående endast av upplysningar som kan användas på spanska för att visa en varas egenskaper. Det betyder dock inte att samma uttryck kan användas i handeln för att visa dessa egenskaper i de delar av gemenskapen där tyska talas.

89 Jag anser således att det är viktigt att beakta att det faktum att det existerar ett varumärke som består av uttryck hämtade från ett språk faktiskt inte fråntar näringsidkare som använder ett annat språk några uttryck med vars hjälp de kan vilja visa egenskaper hos sina produkter på sitt eget språk - givetvis med förbehåll för det jag sagt ovan angående uttryck som, åtminstone till formen, är vanliga i mer än ett språk.

90 Oberoende av hur italiensktalande personer kan uppfatta exempelvis märkesnamnet Baby-Dry begränsas inte de olika italienska uttryck som en italiensk blöjleverantör kan beskriva sina varor med mer av detta än det antal uttryck som står till en brittisk eller irländsk blöjtillverkares förfogande skulle reduceras genom ett märkesnamn som är rent beskrivande (på italienska), som Pannolino. Detta är faktiskt orsaken till att många nationella varumärkesbyråer inte tar hänsyn till betydelsen av ord på ett främmande språk vid bedömningen av en ansökan om ett nationellt varumärke, vilket harmoniseringsbyråns ombud påpekade vid förhandlingen.

91 Bedömningen enligt artikel 7.1 c skall således inte ske med utgångspunkt i huruvida ett uttryck i ett språk som används i en del av gemenskapen,(37) i en annan del av gemenskapen skulle kunna uppfattas som en angivelse av en varas egenskaper, så att varje nyskapande eller ovanligt särdrag i den grammatiska eller semantiska strukturen hos ett varumärke följaktligen måste klara testet avseende nyskapande eller ovanlighet i var och en av dessa delar.

Tillgänglighet för allmänt bruk

92 Sistnämnda övervägande leder mig till frågan i vilken omfattning artikel 7.1 c i varumärkesförordningen skall tolkas mot bakgrund av den målsättning som nämndes i domen i målet Windsurfing Chiemsee, nämligen att beskrivande kännetecken eller upplysningar skall vara fritt tillgängliga för bruk av alla näringsidkare i fråga om de berörda varorna.

93 Inte heller detta är direkt relevant för den ståndpunkt jag har intagit ovan. Några korta anmärkningar kan dock vara av värde.

94 I mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry(38) intog jag ståndpunkten att ett varumärke med hänsyn till gemenskapsvarumärkesförordningens system kan inbegripa kännetecken eller upplysningar som visar en varas egenskaper, men kan inte bestå uteslutande av sådana. I den mån varumärket inkluderade sådana kännetecken eller upplysningar kunde inte varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 12 b förhindra andra näringsidkare från att använda detta i beskrivnings- eller upplysningssyfte, snarare än för att identifiera ett märkesnamn. Syftet med artikel 7.1 c var således att hindra registrering av beskrivande märkesnamn för vilka skydd inte borde vara tillgängligt och inte att förhindra varje monopolisering av vanliga beskrivande uttryck. En mycket snarlik ståndpunkt intogs av domstolen i punkt 37 dess dom.

95 I förevarande mål har både harmoniseringsbyrån och den brittiska regeringen uttryckt sin skepsis angående detta synsätt, som även har kritiserats i doktrinen.(39) De har påpekat att det delvis tycks innebära en avvikelse från domstolens uttalande i domen i målet Windsurfing Chiemsee att artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet "syftar till att uppnå en målsättning som tjänar allmänintresset, nämligen att beskrivande kännetecken eller upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster för vilka en registrering söks fritt skall kunna användas av alla" och att artikel 6.1 b (som motsvarar artikel 12 b i förordningen) inte har någon avgörande betydelse för den tolkningen.

96 Man kan befara att det berörda synsättet kan förskjuta maktbalansen till förmån för en varumärkesinnehavare med monopolistiska ambitioner som kan hävda, eller hota att hävda, sina rättigheter mot ett påstått "varumärkesintrång" från en person som bara vill använda det beskrivande uttrycket beskrivande och lojalt. I praktiken kan ett skydd enligt artikel 12 b vara mindre värt än det synbara rättsliga värdet.

97 Den risken kan inte ignoreras. Möjligheten att en varumärkesinnehavare kan hota en konkurrent med ogrundade rättsliga åtgärder, och att denne hellre ger vika än riskerar en eventuell motgång, kommer alltid att vara en konkret risk när varumärkesinnehavaren vill monopolisera inte bara sitt varumärke, utan även området omkring detta. Jag anser dock att den risken ökar genom domen i målet Baby-Dry om den tolkas korrekt.

98 Det råder ingen tvekan om att ett varumärke som inbegriper komponenter som i handeln kan användas för att visa varors egenskaper bara undantas från registrering genom artikel 7.1 c om det uteslutande består av sådana komponenter. Harmoniseringsbyrån har registrerat ett antal ordmärken som inbegriper uttrycket mint avseende produkter i klass 30, där det måste stå klart att uttrycket syftar på en egenskap hos varan. Den har också registrerat Wrigley's Spearmint Chewing Gum och faktiskt även Wrigley's Doublemint Chewing Gum som figurmärken.

99 I samtliga dessa fall är det uppenbart att ytterligare språkliga eller andra komponenter ingår, vilket möjliggör en registrering. Förekomsten av dessa ytterligare komponenter och det faktum att uttryck som mint, spearmint och chewing gum klart lämpar sig för att visa varornas egenskaper, vilket medför att alla användningar från konkurrenters sida i beskrivande syfte klart omfattas av artikel 12 b, gör det betydligt mindre sannolikt att varumärkesinnehavaren kommer att tillåta sig skrämselåtgärder av det beskrivna slaget eller att en konkurrent skulle ge vika för en sådan taktik.

100 Faran kan eventuellt öka i och med att de ytterligare komponenterna i varumärket blir mindre lätt urskiljbara och de beskrivande uttrycken blir mer allmänna och utgör mindre uppenbara angivelser av särskilt identifierbara egenskaper.

101 Jag anser dock att den risken kan bemötas på ett tillfredsställande sätt om kriteriet avseende "märkbar avvikelse" i punkt 40 i domen i målet Baby-Dry tillämpas såsom jag har föreslagit ovan, så att ett varumärke godkänns för registrering endast när det är uppenbart för både näringsidkare och konsumenter att det i sin helhet inte i det gängse språkbruket i handeln lämpar sig för att visa den berörda varans egenskaper.

Registreringar av nationella varumärken och förteckningar över varor

102 Jag kommer så slutligen till två argument som Wrigley tog upp i första instans och som kan behandlas kortfattat: det faktum att Doublemint har registrerats i medlemsstaterna, Australien och USA, respektive harmoniseringsbyråns underlåtenhet att pröva uttrycket mot bakgrund av exakt den förteckning av varor som ansökan avsåg.

103 Beträffande den första frågan har harmoniseringsbyrån inte förnekat att den måste betrakta registreringar i medlemsstater eller tredje länder som bevis för registrerbarhet, särskilt när språket i registreringslandet är detsamma som språket för det varumärke som ansökan avser. Den har dock påpekat att dessa omständigheter inte nödvändigtvis visar att kriteriet i artikel 7.1 c är uppfyllt.

104 I det avseendet noterar jag att alla åberopade registreringar hade beviljats antingen för figurmärken (som innehöll andra komponenter än uttrycket Doublemint) eller (åtminstone ursprungligen) enligt nationell lagstiftning som inte varit föremål för harmonisering genom varumärkesdirektivet (och således inte ger vägledning om huruvida kriteriet i artikel 7.1 c var uppfyllt).

105 Eftersom det dessutom står klart att överklagandenämnden faktiskt beaktade Wrigleys argument angående den första frågan, anser jag att den utan vidare kan lämnas därhän i detta skede.

106 Beträffande den andra frågan är det uppenbart att överklagandenämnden granskade Doublemint mot bakgrund av dess förmåga att ange smak som en egenskap hos en vara. Utan att motsägas slog harmoniseringsbyrån fast att förevarande mål inte behandlar en ansökan om registrering avseende klasserna 25 och 28, för vilka smak normalt inte är en framträdande egenskap. I fråga om de återstående varuklasserna tycks "kosmetika" i klass 3 vara den enda vara som normalt inte har (mint-)smak som en egenskap. Mynta kan vara en annan organoleptisk egenskap hos dem, beträffande vilken bedömningen skulle bli densamma.

Förslag till avgörande

107 Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall

1) upphäva förstainstansrättens dom i mål T-193/99,

2) ogilla ansökan i det målet, och

3) förplikta Wm Wrigley Jr Company att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i detta mål.

(1) - Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251).

(2) - Dom av den 3l januari 2001 i mål T-193/99, Wm Wrigley Jr Company mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. II-417) (nedan kallad den överklagade domen).

(3) - Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

(4) - Se även punkterna 4-15 i mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry för en något fylligare redogörelse för bakgrunden till dessa bestämmelser.

(5) - Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering.

(6) - Noteras kan att enligt harmoniseringsbyrån, vilket inte har motsagts av Wrigley på denna punkt, rör förevarande mål endast ansökningar för registrering i klasserna 3, 5 och 30 och inte klasserna 25 och 28.

(7) - Punkt 20.

(8) - Punkterna 23-28.

(9) - Punkt 29.

(10) - Punkt 30.

(11) - Punkt 31.

(12) - Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779).

(13) - Se ovan fotnot 2. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (nedan kallat Postkantoor), i vilket dom ännu inte avkunnats, och mål C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561) (nedan kallat Companyline), som nämns i punkt 74 nedan.

(14) - Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

(15) - Punkterna 75-81.

(16) - Punkterna 82-97.

(17) - Punkt 37.

(18) - Punkt 39.

(19) - Punkt 40.

(20) - Punkterna 41-46.

(21) - Jag vill i detta avseende fästa uppmärksamheten på en möjlig missuppfattning av mitt förslag till avgörande i målet Baby-Dry. I punkt 95 i förslaget till avgörande sammanfattas förstainstansrättens dom i Doublemint, och punkt 96 inleds med orden " ... den typen av synsätt, till vilket jag ansluter mig, ...". Jag syftade dock på ett vidare synsätt på artikel 7.1 c, som exemplifierats i flera av de beslut av överklagandenämnden och avgöranden av förstainstansrätten som angavs i punkterna 93-95, snarare än att uttrycka stöd för det specifika resonemanget eller resultatet i något av de fallen.

(22) - Dom av den 20 mars 2002 i mål T-358/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-1993), punkt 31.

(23) - Punkterna 61-74.

(24) - Se, exempelvis, dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger Corporation mot harmoniseringsbyrån (REG 2000, s. II-3525), punkt 31, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-683), punkt 25. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i målet Postkantoor (ovan fotnot 14), punkt 40.

(25) - Detta synsätt skall givetvis tillämpas med sunt förnuft. I fråga om exempelvis tuggummi som säljs i skivor kunde Two-Inch vara en rent faktisk och lättbegriplig hänvisning till skivans längd, men den egenskapen kunde vara så perifer att ett högt utslag på den första skalan skulle vara uteslutet.

(26) - Se domen i målet Baby-Dry, punkt 44.

(27) - Se förslaget till avgörande i målet Baby-Dry, punkt 90.

(28) - Se domen i målet Baby-Dry, punkt 43.

(29) - Uttrycket är, som harmoniseringsbyråns ombud påpekade vid förhandlingen, en anastrof. Jag ifrågasätter dock hans, kanske skämtsamma, påstående att "Advocate General" på liknande sätt är anastrofiskt. "Advocate General" ingår i en bekant, väldefinierad rad sammansatta engelska uttryck där substantivet följs av sin bestämning. Endast vissa typer av beteckningar är hänförliga till den gruppen, och Baby-Dry hör inte till dem. Jämför med Dorothy Parkers legendariska och syrligt koncisa teaterrecension, där hon drev med en ovanlig omkastning av ordföljden: "The House Beautiful is The Play Lousy" [Huset vackra är pjäsen usel] (citerad av många källor i något andra versioner, uppenbarligen först publicerad i The New Yorker år 1933). Jag vågar påstå att hon inte skulle ha valt den formuleringen för att uttrycka sitt förakt om pjäsen, hur usel den än må ha varit, hade hetat "The Advocate General".

(30) - I målen Postkantoor och Companyline, båda nämnda ovan i fotnot 14.

(31) - Förslag till avgörande i målet Companyline, punkt 50.

(32) - Förslag till avgörande i målet Postkantoor, punkt 70, som hänvisar till artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet.

(33) - Dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion.

(34) - Eftersom det verkar lämpligt att betrakta uttryck "vilka i handeln visar" även ur näringsidkarens synvinkel.

(35) - Se särskilt generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i målet Postkantoor, punkt 68 och fotnot 46, och Annette Kurs "Examining wordmarks after Baby-Dry - Still worthwhile exercise?", IPR-Info 2001, s. 12, se s. 14.

(36) - Jämför i fråga om särskiljningsförmåga punkt 40 i domen i målet Companyline.

(37) - Och varför stanna vid gemenskapsspråk?

(38) - Punkterna 75-81.

(39) - Se, exempelvis, Tim Pfeiffer, Descriptive trade marks - The impact of the Baby-Dry case considered [2002] E.I.P.R. 373.