Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 21 mars 2002. - Robelco NV mot Robeco Groep NV. - Begäran om förhandsavgörande: Hof van Beroep te Brussel - Belgien. - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.5 - Bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster - Omfattningen av ett sådant skydd - Tecken som liknar varumärken. - Mål C-23/01.



Rättsfallssamling 2002 s. I-10913



Generaladvokatens förslag till avgörande

1. I förevarande mål skall det utredas om rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat varumärkesdirektivet) innehåller kriterier för tillämpning av skyddet mot missbruk eller skadlig användning av ett tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster, i den mening som avses i artikel 5.5 i direktivet.

Bakgrund till målet vid den nationella domstolen

2. De omständigheter som ligger till grund för tvisten vid den nationella domstolen kan, såsom de återges i beslutet om hänskjutande, beskrivas på följande sätt.

3. NV Robelco (nedan kallat Robelco) bildades av två investmentbolag som aktiebolag den 20 november 1996 (naamloze vennootschap), med bolagsnamnet Robelco. Verksamhetsföremålet omfattar bland annat:

"- Tillhandahållande av alla slags tjänster med direkt eller indirekt anknytning till förvärv, avyttring, byte, överlåtelse och hyra, byggnation, ombyggnation, avstyckning, förvaltning och värdering av all slags fast egendom.

- Utlåning med eller utan säkerhet i fast egendom. Finansiering av projekt rörande fast egendom. Tillhandahållande av kapital och tjänster till aktiebolag och andra företag.

- Alla möjliga transaktioner avseende fast egendom, inklusive uthyrning och leasing."

Av ett antal reklambroschyrer framgår att Robelco är specialiserat på försäljning av fast egendom inom sektorn för företagsparker samt "skräddarsydda" projekt.

I slutet av år 1998 hade Robelco, vars ursprungliga aktiekapital uppgick till 6 000 000 BEF, en total omsättning på över 1 400 000 000 miljoner BEF.

4. NV Robeco Groep (nedan kallat Robeco Groep), vars verksamhet består av tillgångsförvaltning, har sedan år 1929 existerat som finansgrupp i Nederländerna. Robeco Groep erbjuder finansiella produkter och tjänster, huvudsakligen i form av börsnoterade investeringsfonder, och driver internationell verksamhet genom banker och börsmäklarföretag.

Rotterdam Beleggings Consortium bedriver sedan år 1959 verksamhet under namnet Robeco och har sedan dess registrerat ett antal ord hos varumärkesbyrån för Beneluxländerna, däribland Robeco, Rorento, Rolinco, Rogiro, Rotrusco och Roparco. Dessa registrerades för klass 36, det vill säga finansiell och monetär verksamhet, tjänster rörande sparande och investeringar.

Under år 1998 förvaltade Robeco Groep över 170 000 000 000 NLG, varav den övervägande delen tillhörde institutionella investerare.

Det är ostridigt att varumärket Robeco är välkänt för den nederländska allmänheten.

5. Den 2 juni 1999 ansökte Robeco Groep om att Robelco skulle förbjudas att använda tecknet Robelco, och alla andra tecken som liknar Robeco, som firmanamn och bolagsnamn, vid äventyr av vite om 100 000 BEF för varje dag som förbudet inte följdes.

Robeco Groep åberopade en överträdelse av artikel 13A.1 d i Beneluxländernas gemensamma varumärkeslag (Benelux Merkenwet, nedan kallad gemensamma varumärkeslagen) och förklarade att agerandet stod i strid med god affärssed.

Ansökan bifölls genom domen.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsrättsliga bestämmelser

6. Artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i varumärkesdirektivet har följande lydelse:

"Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...

5. Punkterna 1-4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

Nationella bestämmelser

7. Sedan år 1971 gäller den gemensamma varumärkeslagen i de tre staterna i den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna.

8. Artikel 13A.1 i denna lag löd i sin ursprungliga lydelse:

Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att motsätta sig:

1. all användning av varumärket eller ett liknande tecken för att beteckna produkter för vilka varumärket har registrerats eller liknande produkter,

2. all annan användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke eller ett liknande tecken som kan vara till förfång för varumärkesinnehavaren.

9. Den 1 januari 1996 trädde en ändrad version av den gemensamma varumärkeslagen i kraft, som var anpassad till varumärkesdirektivet.

10. I artikel 13A.1 föreskrivs sedan dess följande:

Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att motsätta sig:

a) all användning av varumärket i näringsverksamhet för att beteckna produkter för vilka varumärket har registrerats,

b) all användning av varumärket eller ett liknande tecken i näringsverksamhet, som kan vara till förfång för varumärkesinnehavaren, för att beteckna produkter för vilka varumärket har registrerats eller liknande produkter, om det föreligger en risk för att allmänheten associerar tecknet med varumärket,

c) all användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke som är känt i Beneluxområdet eller ett liknande tecken för varor som inte liknar de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé,

d) all användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke eller tecken för andra ändamål än att särskilja varor, om användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Tolkningsfrågorna

11. Vid handläggningen av överklagandet av beslutet från första instans har Hof van Beroep i Bryssel ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att det skydd som medlemsstaterna kan ge enligt den bestämmelsen endast får avse skydd mot användningen av tecken som är identiska med varumärket, eller får det även avse skydd mot användning av tecken som liknar varumärket?

2) För det fall att skyddet även kan göras gällande mot tecken som liknar varumärket önskas svar på följande fråga: Krävs det, för att det skall vara fråga om skadlig likhet i den mening som avses i den ovannämnda artikeln, att det föreligger en förväxlingsrisk eller är det tillräckligt att det finns en risk för association mellan tecknet och varumärket på så sätt att personer som ser varumärket och tecknet får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa utan att därmed förväxla dem, eller behöver det inte finnas någon som helst associeringsrisk i detta avseende?"

Parternas argument

12. Förutom kommissionen har båda parterna i målet inkommit med skriftliga yttranden.

13. Robeco Groep har gjort gällande att den belgiska domstolens första tolkningsfråga skall besvaras så att uttrycket "tecken" i artikel 5.5 i direktivet omfattar såväl identiska tecken som tecken som liknar varandra och att det enligt samma bestämmelse ankommer på den nationella rättsordningen att precisera den nivå av likhet som krävs.

14. Robeco Groep har förordat att den andra tolkningsfrågan skall besvaras så att artikel 5.5 i direktivet klart anger de nödvändiga förutsättningarna för dess tillämpning ("användning av tecknet ... utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärket [...]"), och att andra, nya förutsättningar såsom risk för förväxling eller association, vilka har nämnts av den nationella domstolen, inte kan härledas ur bestämmelsen.

15. Robelco har för sin del inriktat sin argumentation på distinktionen mellan risken för förväxling och en ren association. "Förväxling" föreligger när allmänheten förväxlar tecknet med varumärket (direkt förväxling) eller tecknets innehavare med varumärkets innehavare (indirekt förväxling). Enbart association föreligger när varseblivningen av tecknet påminner om varumärket, utan att de förväxlas med varandra.

16. Robelco delar uppfattningen att artikel 5.5 i direktivet inte är en varumärkesrättslig bestämmelse. Det har dock förklarat att det inte är tillräckligt med enbart en likhet för att denna speciella typ av skydd skall aktualiseras. Tecknet måste vara identiskt med varumärket. I annat fall skall det alltid kontrolleras om en risk för förväxling föreligger.

17. Enligt Robelco skall det tecken som nämns i artikel 5.5 anses vara detsamma som det som åsyftas i artikel 5.1 b, det vill säga ett tecken som motsvarar varumärket. Denna restriktiva tolkning av medlemsstaternas befogenheter överensstämmer med direktivets harmoniseringsmål. I annat fall skulle ett skydd, jämförbart med det som beviljas ett känt varumärke enligt artikel 5.2, beviljas ett okänt tecken med stöd av artikel 5.5.

18. Kommissionen har förordat att domstolen skall svara att artikel 5.5 i direktivet syftar till att undanta vissa typer av skydd som tillerkänns genom medlemsstaternas rättsordningar, som det som föreskrivs genom artikel 13A.1 d i Benelux gemensamma varumärkeslag, från det harmoniserade området.

19. Gemenskapsinstitutionen utgår från att den hänskjutande domstolen har gjort en korrekt bedömning av de omtvistade omständigheterna - en konflikt mellan innehavaren av ett varumärke och innehavaren av ett firmanamn, utan likhet mellan de respektive varorna och tjänsterna - när de ansetts utgöra en användning av ett tecken för annat än särskiljande ändamål, varvid artikel 5.5 skulle vara tillämplig.

20. Efter att ha undersökt bestämmelsens systematik, och mot bakgrund av de förberedande rättsakterna, har kommissionen dragit slutsatsen att det område som omfattas av artikel 5.5 helt faller utanför gemenskapens harmoniseringsarbete. Följaktligen kan den nationella domstolen fritt tolka de nationella bestämmelser som antagits inom området.

21. I andra hand har kommissionen förordat att artikel 5.5 i direktivet inte skall anses kräva någon som helst likhet mellan tecknet och varumärket. Därmed skulle det inte vara nödvändigt att bedöma om det föreligger en risk för förväxling eller association men däremot om det föreligger en risk för en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller en risk för förfång för själva varumärket.

Bedömning av tolkningsfrågorna

22. Hof van Beroep i Bryssel vill få klarhet i vilken grad av likhet mellan tecknet och varumärket som krävs för att artikel 5.5 i direktivet skall vara tillämplig (första frågan) och om likheten, i samma avseende, skall vara förknippad med en risk för förväxling eller association (andra frågan).

23. Den hänskjutande domstolens osäkerhet beror snarare på tvivelsmål om huruvida bestämmelsen har införlivats korrekt med Benelux rättsordning än på själva gemenskapstexten, och om den rättspraxis som utvecklats innan direktivet trädde i kraft fortfarande är giltig.

24. Artikel 5 i varumärkesdirektivet, med ingressen "[r]ättigheter som är knutna till ett varumärke", anger schematiskt de rättsliga skyddsnivåer som varumärkesinnehavare kan göra anspråk på och fastställer en klar befogenhetsfördelning mellan sådant som faller inom den harmoniserade gemenskapssfären, och sådant som fortsättningsvis regleras genom de nationella rättsordningarna.

25. I artikel 5.1 definieras det typiska innehållet i ensamrätten till ett varumärke, vilket består i rätten att förhindra att tredje man använder tecken som är identiska med varumärket med avseende på samma varor och tjänster, vilket är fallet vid intrång, artikel 5.1 a, eller ett liknande tecken för likaledes liknande varor eller tjänster, under förutsättning att det föreligger en risk för förväxling eller enbart association från allmänhetens sida, artikel 5.1 b.

26. Detta är själva föremålet för varumärkesrätten: skyddet för att den information som det registrerade tecknet ger om det företag som vissa varor härrör från är korrekt.

27. Genom artikel 5.2 utvidgas detta skydd till förmån för varumärken som är kända i ett territorium, och medlemsstaterna ges rätt att i dessa fall förbjuda användningen av ett liknande tecken, även för icke besläktade varor och tjänster, om användningen sker i syfte att dra otillbörlig fördel av att varumärket är känt eller om varumärkesinnehavaren kan skadas. Därmed skyddas samtidigt allmänhetens rätt att få exakt information om de saluförda varornas ursprung och varumärkesinnehavarens rätt att skydda sin goodwill.

28. Genom artikel 5.5 utesluts således från direktivets tillämpningsområde bestämmelser i den nationella rätten som erbjuder skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor, när användningen innebär en otillbörlig fördel på grund av tecknets renommé eller särskiljningsförmåga, eller är till förfång för varumärket.

29. De närvarande har i olika grad uttalat sig om huruvida den sistnämnda bestämmelsen är hänförlig till varumärkesrätten. Personligen anser jag inte att den bedömningen är av primärt intresse. De rättsliga disciplinerna, som är av ovedersägligt pedagogiskt värde, är alltid i viss mån godtyckliga och konturerna är tämligen vaga, varför de ofta skiftar såväl i rummet som i tiden. Även om man således kan anse att varumärkesrätten endast omfattar frågor som i huvudsak berör instrumentets särskiljande funktion, är det inte ologiskt att tänka sig en vidare kategori som omfattar alla tänkbara konflikter som hänger samman med varumärket.

30. Det är däremot av intresse att inom det varumärkesrättsliga området definiera gränsen mellan gemenskapsrättens och de nationella rättsordningarnas tillämpningsområden. Denna gräns är inte ens ett utryck för en avsikt från gemenskapslagstiftarens sida att skilja den egentliga varumärkesrätten från andra därtill hörande discipliner, eftersom arbetet med att tillnärma lagstiftningen som bekant inte är heltäckande.

31. Således innehåller artikel 5 i direktivet en dubbel avgränsning: en positiv och en negativ. I positiv bemärkelse är det varumärkesinnehavarens harmoniserade rättighet att förbjuda användningen av identiska eller liknande tecken för identiska eller liknande produkter när det finns en risk för förväxling. I negativ bemärkelse är varken det förstärkta skyddet för varumärkets särskiljande förmåga och goodwill i form av renommé eller systemet avseende vissa användningar av ett tecken som inte syftar till att ange varors eller tjänsters ursprung föremål för gemenskapsharmonisering.

32. Jag medger att jag är en aning förbryllad av lydelsen av artikel 5.5 i direktivet som, vilket kommissionen har noterat, tycks ha inkluderats särskilt för att skapa utrymme för en liknande bestämmelse i Beneluxländernas gemensamma lagstiftning. Om ett tecken inte direkt eller indirekt, omedvetet eller av en tillfällighet, används för att beteckna varor eller tjänster inser jag inte vilken varumärkesrättslig betydelse användningen kan ha i handeln. En annan sak är att tecknet inte används som varumärke i formell bemärkelse. Tolkad på detta sätt skulle artikel 5.5 exempelvis tjäna till att undanta nationella bestämmelser om jämförande reklam eller missbruk av firmanamn från harmoniseringen.

33. Den hänskjutande domstolen har slagit fast att det senare fallet är för handen, och denna bedömning har inte ifrågasatts av någon av de närvarande. Jag utgår således från detta antagande. Jag förfogar inte över någon uppgift som skulle leda till en annan bedömning, och inte heller bedömningen av de ställda tolkningsfrågorna föranleder en annan slutsats. Frågan om huruvida ett firmanamn, liksom ett varumärke, har till uppgift att fullgöra en särskiljande funktion i handeln, främst i fråga om tjänster, och de konsekvenser för gemenskapsrätten som följer av svaret på denna fråga, är dock varken ointressant eller okomplicerad. Snarare än förutbestämda kategorier anser jag att man skall utgå från de praktiska effekterna av olika handlingssätt.

34. Den omständigheten att ett tecken används för ett annat ändamål än att särskilja varors och tjänsters ursprung ryms inte inom artikel 5.1, som avser identifikationen av varor och tjänster, samtidigt som denna omständighet uttryckligen omfattas av det lagstadgade undantaget till förmån för medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 5.5. Omständigheten omfattas inte av tillämpningsområdet för direktivet, genom vilket medlemsstaterna dessutom, för att undanröja alla tvivel, tillerkänns lagstiftningskompetens inom området.

35. I direktivet tilläggs att sagda tecken, som saknar särskiljningsförmåga, skall användas i syfte att dra fördel av ett annat varumärkes renommé eller till förfång för detta. Detta kommer i praktiken att vara det mest sannolika fallet. Jag anser emellertid att direktivet inte skulle ha kunnat tillämpas i fall där tecknet inte används i särskiljande syfte, även om ovannämnda bestämmelse inte hade införts.

36. Det kan inte ifrågasättas att undantaget i artikel 5.5 inte är villkorat av någon annan förutsättning. I bestämmelsen föreskrivs absolut ingenting om den grad av likhet som tecknet skall förete jämfört med varumärket. Under dessa omständigheter är det uppenbart att medlemsstaterna kan avstå från att anta någon lagstiftning, liksom de kan kräva identitet mellan tecknet och varumärket, nöja sig med en likhet, om än bara minimal, eller vilket annat tänkbart samband som helst.

37. Det finns inget skäl att, som den hänskjutande domstolen har begärt, utfylla lagstiftarens tystnad beträffande arten av kopplingen mellan det berörda tecknet och varumärket. Inte heller skall lydelsen av bestämmelserna i de föregående punkterna i artikel 5 överföras till artikel 5.5 eller dess räckvidd jämföras med räckvidden av artikel 5.2, vilket Robelco har förordat.

38. För det första skulle en fastställelse av det samband som skall föreligga mellan tecknet och varumärket ofrånkomligen innebära en inskränkning, helt utan rättslig grund, av den frihet som rådet har tillerkänt medlemsstaterna att agera inom områden som illojal konkurrens, konsumentskydd och civilrättsligt ansvar.

39. För det andra är det, även om det är korrekt att tillämpningen av artikel 5.1 och 5.2 i direktivet i viss mån grundas på graden av likhet mellan två tecken, inte mindre korrekt att artikel 5.5 bygger på en annan systematik och att det således saknas skäl att överföra element som är motiverade just av den särskiljande funktionen på området för skydd av ett varumärke i förhållande till ett tecken som används för annat ändamål än att särskilja varor.

40. Slutligen är det av liknande skäl inte lämpligt att jämföra de befogenheter som medlemsstaterna tillerkänns genom artikel 5.2 med de befogenheter som tillerkänns genom artikel 5.5, eftersom de senare endast har effekt inom det begränsade området för användning av ett tecken för andra än särskiljande ändamål.

41. Enligt min uppfattning bör det tilläggas att ingenting i artikel 13A.1 d i den gemensamma lagen tyder på att Benelux lagstiftare har överskridit de befogenheter som denne uttryckligen förbehålls i gemenskapsordningen om varumärken.

Förslag till avgörande

Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Hof van Beroep i Bryssel på följande sätt:

Tillämpningen av artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar kräver inte någon viss grad av likhet mellan tecknet och det berörda varumärket. Frågan hör i stället till medlemsstaternas exklusiva kompetens.