FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

VERICA TRSTENJAK

föredraget den 8 november 2007 ( 1 )

Mål C-304/06 P

Eurohypo AG

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 b — Ordmärket EUROHYPO — Absolut registreringshinder — varumärke som saknar särskiljningsförmåga”

I – Inledning

1. Förevarande överklagande avser förstainstansrättens dom av den 3 maj 2006 ( 2 ) i mål T-439/04, Eurohypo AG mot harmoniseringsbyrån. Överklagandet gäller dels frågan om omfattningen av den skyldighet harmoniseringsbyrån har att på eget initiativ pröva sakförhållandena inom ramen för ett förfarande om registrering av gemenskapsvarumärke, dels om räckvidden och följden av den överlappning som föreligger mellan punkterna b och c i artikel 7.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen) ( 3 ).

II – Tillämpliga bestämmelser

2. Artikel 7.1 i förordningen har följande lydelse: ”1 Följande får inte registreras: … b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna …”.

3. I punkt 7.2 i förordningen preciseras följande: ”Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.”

4. I artikel 73 i förordningen fastslås att ”Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder.”

5. I artikel 74.1 i förordningen föreskrivs följande: ”Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena …”.

III – Bakgrunden till överklagandet

6. Den 30 april 2002, ansökte Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, nu Eurohypo AG (nedan kallad klaganden), om registrering av gemenskapsvarumärket EUROHYPO som gemenskapsvarumärke för följande tjänster, vilka omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg: ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar, finansiella analyser, investeringar, försäkringar”.

7. Genom beslut av den 30 augusti 2002 avslog harmoniseringsbyråns granskare ansökan på grundval av artiklarna 7.1 b, 7.1 c och 7.2 i förordningen.

8. Den 30 september 2002 överklagade klaganden beslutet.

9. Genom beslut av den 6 augusti 2004, biföll fjärde överklagandenämnden överklagandet vad gäller tjänsterna ”finansiella analyser, investeringar, försäkringar”. Däremot avslogs överklagandet vad beträffar de andra tjänsterna i klass 36, det vill säga ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar”. I huvudsak ansåg överklagandenämnden, med hänvisning till artikel 7.1 b i förordningen, att ordkännetecknet EUROHYPO var beskrivande vad avser de sistnämnda tjänsterna. Nämnden tillade att dess bedömning under alla omständigheter var relevant med avseende på tyskspråkiga länder och att detta enligt artikel 7.2 i förordningen var ett tillräckligt skäl för att inte registrera kännetecknet i fråga. Överklagandenämnden ansåg dessutom att beståndsdelarna euro och hypo innebar en uppgift som kunde förstås omedelbart avseende vad som kännetecknar de fem ovannämnda tjänsterna och att den omständigheten att de två beståndsdelarna satts samman i ett enda ord inte innebar att varumärket var mindre beskrivande.

10. Den 5 november 2004 väckte klaganden talan vid förstainstansrätten om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut. Till stöd för denna talan åberopade sökanden två grunder, nämligen dels åsidosättande av principen om prövning utan särskilt yrkande, som anges i artikel 74.1 första meningen i förordningen, dels åsidosättande av artikel 7.l b i förordningen.

11. Genom den överklagade domen ogillade förstainstansrätten denna talan.

12. Vad gäller den första grunden fann förstainstansrätten att det för att överklagandenämnden skall kunna fatta sitt beslut räcker att nämnden tillämpar kriteriet om beskrivande karaktär såsom det har tolkats i rättspraxis, och att den inte behöver motivera sitt beslut genom att lägga fram bevisning (punkt 19). Enligt förstainstansrätten kan den omständigheten att överklagandenämnden, då den var tillräckligt övertygad om att beståndsdelarna euro och hypo samt ordet eurohypo var beskrivande för att dra slutsatsen att det förelåg registreringshinder, valde att inte göra några ytterligare efterforskningar inte anses stå i strid med artikel 74.1 första meningen i förordningen (punkt 20).

13. Vad gäller den andra grunden hänvisade förstainstansrätten för det första till fast rättspraxis av vilken det följer att ett ordmärke som är beskrivande för egenskaperna hos berörda varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (punkt 44). Förstainstansrätten konstaterade vidare att överklagandenämnden hade fog för att ange att omsättningskretsen, på finansområdet, uppfattar beståndsdelen euro som Europeiska unionens valuta och som en beskrivning av detta monetära område (punkt 51); att överklagandenämnden vidare hade fog för att fastställa att genomsnittskonsumenten i samband med finansiella tjänster uppfattar beståndsdelen hypo som en förkortning av ordet hypotek (punkt 52); att ordkännetecknet EUROHYPO endast är en sammansättning av två beskrivande beståndsdelar och inte ger ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av de delar som det består av, så att det sammansatta ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar (punkt 55) samt att den slutsats som dragits i domen i målet BABY-DRY (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY)(REG 1999, s. II-2383)) inte kan överföras på ordkännetecknet EUROHYPO (punkt 56).

14. Genom förevarande överklagande har klaganden yrkat att domstolen skall upphäva förstainstansrättens dom och ogiltigförklara fjärde överklagandenämndens beslut. Därutöver har klaganden yrkat att harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.

15. Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

IV – Parternas grunder och argument

16. Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat två grunder avseende att artikel 74.1 första meningen och artikel 7.1 b i förordningen har åsidosatts.

A – Den första grunden

17. Klaganden har gjort gällande att det enligt artikel 74.1 första meningen i förordningen krävs en djupgående undersökning för att man med säkerhet skall kunna fastställa om det föreligger registreringshinder. Enligt klaganden innehåller varken förstainstansrättens dom i målet eller harmoniseringsbyråns föregående beslut någon bedömning av de faktiska omständigheterna vad gäller den påstått beskrivande karaktären av kännetecknet EUROHYPO betraktat i dess helhet. Harmoniseringsbyrån har endast åberopat utredningsresultat avseende en eventuellt beskrivande användning av beståndsdelarna euro och hypo och, utan att framlägga något som helst bevis därför eller att ange någon källa, hävdat att beteckningen i sin helhet skall anses vara lika beskrivande som summan av dess beståndsdelar. Klaganden har hävdat att det av handlingarna framgår att harmoniseringsbyrån har gjort efterforskningar i syfte att leta fram bevis för en eventuellt beskrivande användning och att byrån ”avsiktligen dolde” resultaten av sina efterforskningar för förstainstansrätten. Därigenom förvanskade harmoniseringsbyrån sakomständigheterna. Förstainstansrättens slutsats om att beteckningen eurohypo i sin helhet är beskrivande vilar sålunda på en felaktig faktisk grund och bör följaktligen rättas till av domstolen.

18. Harmoniseringsbyrån har medgett att den är skyldig att motivera ett beslut om avslag av en ansökan om registrering. Däremot skall denna motiveringsskyldighet inte förväxlas med en bevisbörda. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att den enligt sin egen övertygelse kan fastställa huruvida den anser att en omständighet har medgivits. Harmoniseringsbyrån har anfört att det framgår av förstainstansrättens praxis att överklagandenämnden till grund för sin bedömning får beakta omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av saluföring av varor för allmän konsumtion. Detta är omständigheter som alla kan förutsättas känna till, och särskilt gäller detta konsumenter av dessa varor. I praxis preciseras således den skyldighet harmoniseringsbyrån har att redogöra för dessa omständigheter. Skyldigheten innebär däremot inte att harmoniseringsbyrån ålagts en bevisbörda som innebär att byrån också måste ge exempel på vad denna praktiska erfarenhet består i.

19. Harmoniseringsbyrån har tillagt att en undersökning av särskiljningsförmågan a priori sker på grundval av genomsnittskonsumentens förmodade uppfattning om de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket. Således kan den omständigheten att kännetecknets beståndsdelar eller kännetecknet betraktat i sin helhet faktiskt används i beskrivande syfte ge en antydan om att kännetecknet skulle sakna särskiljningsförmåga. Denna omständighet får emellertid aldrig bli en förutsättning för denna slutsats. Överklagandenämnden kan följaktligen inte förebrås för att ha underlåtit att nämna en faktisk omständighet om denna saknar relevans för den rättsliga analysen.

B – Den andra grunden

20. Klaganden har gjort gällande först och främst att förstainstansrätten enbart undersökte huruvida beståndsdelarna euro och hypo var för sig kunde anses beskrivande och endast i andra hand helhetsintrycket av varumärket. Klaganden har jämfört förevarande mål med mål T-323/00, ( 4 ) SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), som avgjordes genom förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 och sedan upphävdes genom domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, ( 5 ) SAT.1 mot harmoniseringsbyrån. Klaganden har anfört att förstainstansrätten i bägge målen endast i andra hand undersökte det helhetsintryck som ordkombinationen gav upphov till, och att den inte tillmätte sådana uppgifter som förekomsten av ett inslag av fantasi, vilka skall beaktas vid en sådan analys, någon som helst betydelse. Detta förhållande var den avgörande anledningen till att domstolen upphävde förstainstansrättens dom i mål T-323/00, och detsamma torde gälla i förevarande fall.

21. Klaganden har vidare hävdat att en jämförelse kan göras med domen av den 20 september 2001 ( 6 ) i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån. I detta mål grundade domstolen sig inte på den ovanliga ordföljden BABY-DRY (i stället för DRY-BABY) utan på den omständigheten att denna ordkombination utgör en ovanlig benämning på barnblöjor. Detsamma skall, med avseende på de finansiella tjänster för vilka registrering vägrats, anses gälla i fråga om EUROHYPO. I bägge fallen kan allmänheten uppfatta de två varumärkenas enskilda beståndsdelar. Genom förekomsten av bindestreck i beteckningen BABY-DRY accentueras emellertid de enskilda beståndsdelarna i högre grad än vad som är fallet för EUROHYPO. I sistnämnda fall gör den grafiska sammansmältningen av de två beståndsdelarna att det särskilda sammansatta ordet blir betydligt mer framträdande.

22. Harmoniseringsbyrån har anfört att förstainstansrätten, i punkt 54 och följande punkter i den överklagade domen, efter att ha undersökt det helhetsintryck varumärket ger, i likhet med överklagandenämnden, kom fram till att sammansättningen av de två beskrivande beståndsdelarna inte medför att ordet uppfattas som en större enhet än summan av dessa delar. Frågan huruvida resultatet av en helhetsbedömning av varumärket kan anses befogad i sak kan inte längre tas upp till prövning i domstolen.

23. Harmoniseringsbyrån har vidare anfört att förstainstansrätten har slagit fast att ordkombinationens struktur inte är ovanlig och att den därför inte kan anses jämförbar med kännetecknet BABY-DRY.

24. För det andra anser klaganden att förstainstansrättens dom har sin grund i tillämpningen av ett kriterium, enligt vilket ett varumärke som är sammansatt av beskrivande delar kan bli föremål för registrering om det sammansatta ordet blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. Detta kriterium är relevant inom tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordningen när det gäller kravet på kännetecknets potentiella tillgänglighet. Det kan däremot inte användas vid tolkningen av punkt b i nämnda artikel för att fastställa särskiljningsförmågan, och särskilt huruvida varumärket av allmänheten kan uppfattas som en beskrivning av det kommersiella ursprunget. Genom att använda sig av detta kriterium som enbart är hänförligt till artikel 7.1 c i förordningen, som underlag för sitt beslut att ogilla talan, har förstainstansrätten feltolkat artikel 7.1 b i förordningen.

25. Vidare menar klaganden att förstainstansrätten begick ett misstag vid tillämpningen av nämnda kriterium genom att i punkt 55 i domen fastslå att klaganden inte visat att det omtvistade sammansatta ordet erhållit en egen betydelse och att ordet av den anledningen skall anses sakna tillräcklig särskiljningsförmåga. Enligt klaganden uppfyller det sammansatta kännetecknet EUROHYPO kriteriet för en egen betydelse. Om man antar att de enskilda beståndsdelarna euro och hypo verkligen uppfattas som en beskrivande beteckning för den europeiska valutan och för hypotek, är det mer sannolikt att den tyska allmänheten uppfattar ordet eurohypo som en förkortning av Europäische Hypothekenbank (europeiska hypoteksbanken). Även om beteckningen endast uppfattas som en angivelse av klaganden som det kommersiella ursprungsföretaget, uppfattas således det sammansatta ordet som en större enhet än summan av valutan euro och begreppet hypotek. Stöd för detta finns för övrigt dels i den sedvänja som tillämpas av en rad andra banker vars firmanamn innehåller beståndsdelen hypo, dels i klagandens egen tillblivelsehistorik, då bolaget bildats genom ett samgående med Eurohypo AG Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank, för att sedermera bli Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG.

26. Klaganden har slutligen anfört att det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 b i förordningen avser behovet av att inte otillbörligen begränsa tillgången till kännetecknet för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser. Det allmänintresse som avses i artikel 7.1 c i förordningen avser däremot behovet av att kännetecknet fritt skall kunna användas av alla. Följaktligen har förstainstansrätten genom att slumpmässigt undersöka det registreringshinder som avses i punkt c inom ramen för en prövning av punkten b, utan att särskilja de skilda allmänintressen som åsyftas i respektive punkt, gjort en felaktig tolkning av artikel 7.l b. Klaganden har i detta hänseende åberopat punkt 36 i domen i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån. ( 7 )

27. Enligt harmoniseringsbyrån sammanfaller tillämpningsområdet för bestämmelserna i artikel 7.1 punkt b med det för punkt c i samma förordning. Normalt sett omfattas således ett beskrivande kännetecken av tillämpningsområdet för bägge bestämmelserna. Av detta följer med nödvändighet att de principer som fastställts i rättspraxis avseende artikel 7.l c i förordningen för bestämningen av huruvida ett sammansatt ord är av beskrivande karaktär också kan tillämpas vid en analys av en beskrivande beteckning enligt artikel 7.1 b i förordningen, eftersom undersökningskriteriet för de två bestämmelserna avser omsättningskretsens uppfattning. Klaganden har inte visat av vilken anledning de skilda allmänintressen som ligger till grund för de olika bestämmelserna skulle föranleda att kriteriet om beskrivande ord skulle tolkas olika, beroende på vilken bestämmelse som tillämpas. Harmoniseringsbyrån anser att frågan huruvida konsumenten uppfattar ett ord som beskrivande, inte enbart beror på vilket skyddsintresse som ligger bakom den tillämpliga bestämmelsen. Klaganden tycks för övrigt dela denna inställning eftersom man på förevarande fall velat tillämpa den praxis om tillämpning av artikel 7.l c i förordningen som utvecklats genom domen i målet BABY-DRY.

V – Bedömning

A – Den första grunden

28. Som genmäle till klagandens påstående om att överklagandenämnden nöjt sig med att slå fast att ordet eurohypo, i sin helhet betraktat, är lika beskrivande som summan av delarna euro och hypo utan att presentera några belägg därför, har harmoniseringsbyrån anfört att den skyldighet som åligger byrån inte är en bevisbörda utan endast en motiveringsskyldighet.

29. Enligt artikel 74.1 i förordningen, skall granskarna vid harmoniseringsbyrån och, vid överklagande, överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån, utan särskilt yrkande, pröva sakförhållandena för att fastställa huruvida det sökta varumärket omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 7 i samma förordning. ( 8 ) Emellertid tvingas jag konstatera att bestämmelsen inte närmare anger på vilket sätt harmoniseringsbyrån skall utföra denna prövning. Av förstainstansrättens praxis framgår det, vilket det också hänvisas till i punkt 19 i den dom som är föremål för överklagande här, att överklagandenämnden inte behöver rättfärdiga sitt beslut genom att lägga fram bevisning. ( 9 ) Av förstainstansrättens praxis framgår även att överklagandenämnden till grund för sin bedömning får beakta omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av saluföring av varor för allmän konsumtion. Detta är omständigheter som alla kan förutsättas känna till, och särskilt gäller detta konsumenter av dessa varor. ( 10 )

30. I förevarande fall, vilket framgår av punkt 20 i den överklagade domen, har överklagandenämnden inte bara gjort en bedömning av vad beståndsdelarna euro och hypo betyder utan också av olika möjliga betydelser av det sammansatta ordet eurohypo. Överklagandenämnden anför särskilt i punkt 14 i det ifrågasatta beslutet att detta sammansatta ord av en tysk konsument förknippas med finansiella transaktioner som garanteras genom sakrättsliga säkerheter samt med finansiering – främst inom ramen för fastighetsaffärer men även inom andra områden där sakrättsliga säkerheter erfordras. ( 11 ) I punkt 16 förklarar överklagandenämnden att den lösning domstolen valt i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån ( 12 ) inte kan tillämpas i förevarande fall. Den avgörande omständigheten för att komma fram till att BABY-DRY (i stället för dry baby) inte är beskrivande i fråga om barnblöjor, hade i detta mål ansetts vara den ovanliga sammansättningen av ord. Det föreligger ingen motsvarande ovanlig sammansättning ( 13 ) av ord i förevarande fall ( 14 ).

31. Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grunden som klaganden har åberopat. ( 15 )

B – Den andra grunden

32. Klaganden har först och främst klandrat förstainstansrätten för att denna grundade sin bedömning på antagandet om att de ifrågavarande beståndsdelarna, vilka saknar särskiljningsförmåga om de betraktas separat, inte heller får någon sådan om de sätts samman, i stället för att i sin bedömning utgå från hur sammansättningen uppfattas i sin helhet av en genomsnittskonsument.

33. Det bör inledningsvis erinras om att förstainstansrätten är ensam behörig dels att fastställa de faktiska omständigheterna, utom då det av handlingarna i målet framgår att de fastställda omständigheterna är materiellt oriktiga, dels att bedöma dessa faktiska omständigheter. Bedömningen av de faktiska omständigheterna är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande. ( 16 )

34. Det bör också erinras om att när det gäller ett varumärke som är sammansatt av ord, kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis göras separat för varje ord eller beståndsdel, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga. ( 17 )

35. Förstainstansrätten angav inledningsvis i punkt 51 i den överklagade domen att överklagandenämnden hade fog för att ange att omsättningskretsen, på finansområdet, uppfattar beståndsdelen euro som Europeiska unionens valuta och som en beskrivning av detta monetära område, eller som klaganden har påstått, som en förkortning av ordet Europa. Åtminstone en av denna beståndsdels potentiella betydelser avser, enligt förstainstansrätten, således en egenskap hos de ifrågavarande finansiella tjänsterna. Vidare angav förstainstansrätten, i punkt 52 i den överklagade domen, att överklagandenämnden hade fog för att fastställa att genomsnittskonsumenten i samband med finansiella tjänster uppfattar beståndsdelen hypo som en förkortning av ordet hypotek.

36. Förstainstansrätten erinrade i punkt 54 vidare om att det följer av rättspraxis att när ett varumärke utgörs av ett ord som består av delar som var för sig är beskrivande för egenskaperna hos varor eller tjänster för vilka varumärket har sökts registrerat, är även det ordet i sig beskrivande för egenskaperna hos dessa varor eller tjänster, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de delar som ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är antingen att ordet på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster ger ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som skapas av de samlade uppgifterna i beståndsdelarna, så att ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar, eller att det blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse på så sätt att ordet hädanefter är självständigt i förhållande till de delar som det består av.

37. Förstainstansrätten drog med ledning därav, i punkt 55, slutsatsen att ordkännetecknet EUROHYPO endast är en sammansättning av två beskrivande beståndsdelar och inte ger ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av de delar som det består av, så att det sammansatta ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar. Förstainstansrätten slog också fast att klaganden inte hade visat att detta sammansatta ord har blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. Tvärtom påstod denne sökande att ordkännetecknet EUROHYPO inte hade blivit en del av det dagliga tyska språkbruket för att beskriva finansiella tjänster.

38. Klaganden har jämfört förevarande mål med målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån och Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån. I det förstnämnda upphävde domstolen förstainstansrättens dom, bland annat eftersom denna vid sin bedömning av det helhetsintryck som ordkombinationen SAT.2 ger inte hade beaktat förekomsten av ett inslag av fantasi. ( 18 ) I förevarande fall finns däremot, i motsats till vad klaganden har hävdat, inget inslag av fantasi som skulle kunna ge ordmärket EUROHYPO någon originell karaktär och någon som helst särskiljningsförmåga. När det gäller klagandens hänvisning till målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, räcker det, vilket harmoniseringsbyrån har betonat, att konstatera att det av punkt 56 i den överklagade domen kan utläsas att ordkombinationen BABY-DRY var ett lexikaliskt påfund med ovanlig struktur, ( 19 ) vilket inte är fallet beträffande ordkännetecknet EUROHYPO. Enligt domen i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån innebär den omständigheten, att lydelsen hos den ordkombination som sökts registrerad avviker märkbart från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper, att denna ordkombination kan uppnå särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke. ( 20 ) I förevarande fall tvingas jag emellertid konstatera att det inte finns någon märkbar avvikelse mellan det sammansatta kännetecknet och summan av upplysningarna av de beskrivande delarna. ( 21 )

39. Det kan för övrigt vara intressant att notera att förstainstansrätten i sin dom av den 14 juni 2007 slog fast att kännetecknet EUROPIG inte kunde registreras som särskilt varumärke för charkuterivaror eftersom märket inte ger ”ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som man får om dess ordelement blott placeras bredvid varandra för att betydelsen eller räckvidden skall förändras”. ( 22 )

40. Mot denna bakgrund kan domstolen således inte godta klagandens argument att förstainstansrätten inte har beaktat det helhetsintryck ordkännetecknet EUROHYPO ger.

41. Klaganden har vidare klandrat förstainstansrätten för att denna gjorde en felaktig tolkning av artikel 7.1 b i förordningen genom att tillämpa ett kriterium, enligt vilket ett varumärke som är sammansatt av beskrivande delar kan bli föremål för registrering om det sammansatta ordet blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. Enligt klaganden är detta kriterium endast relevant inom ramen för artikel 7.1 c.

42. Det är riktigt att det beslut överklagandenämnden fattade på grundval av artikel 7.1 b i förordningen, om att ordmärket EUROHYPO skall anses vara beskrivande för ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar”, fastställdes genom den överklagade domen.

43. Emellertid åsyftas i artikel 7.1 b i förordningen uttryckligen ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga”. Exempel på kännetecken eller upplysningar som inte kan användas som varumärken på grund av deras beskrivande karaktär ges först i nästa punkt, det vill säga, i artikel 7.1 c i förordningen.

44. Dessutom har domstolen, vilket för övrigt erinras om i punkt 42 i den överklagade domen, gång på gång slagit fast att de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordningen skall tillämpas oberoende av varandra och prövas separat. Enligt domstolen skall dessa registreringshinder tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen kan, eller till och med skall, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller. ( 23 ) Syftet bakom artikel 7.1 c i förordningen är däremot ett allmänintresse, ( 24 ) enligt vilket beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla ( 25 ). Det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 b i förordningen hör samman med varumärkets grundläggande funktion som är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. ( 26 )

45. Likväl inledde domstolen, ( 27 ) när den fastslog att det föreligger en uppenbar överlappning mellan tillämpningsområdena för de hinder som föreskrivs i b–d i artikel 7.1 i förordningen, ( 28 ) med att konstatera att ett ordmärke som beskriver varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen mot denna bakgrund nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen ( 29 ).

46. Domstolens förhållningssätt har utsatts för hård kritik i en del av doktrinen. ( 30 ) Även om författarna medger att kännetecken som enbart är beskrivande normalt saknar särskiljningsförmåga, skall de olika registreringshindren, enligt deras uppfattning, betraktas som likvärdiga och självständiga grunder och inte i förening med varandra. ( 31 )

47. För övrigt är det intressant ( 32 ) att notera att de beskrivande kännetecknen i förslaget till rådets förordning ( 33 ) framställs som exempel på kännetecken som saknar särskiljningsförmåga ( 34 ). Emellertid bör det understrykas att så inte är fallet enligt den slutliga lydelse som förordningen givits. Artikel 7.1 skall i sin egenskap av förbudsbestämmelse tolkas restriktivt. ( 35 ) I förordningens slutliga lydelse framställs beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c som ett absolut registreringshinder som är alternativt till det hinder som föreligger vid avsaknad av särskiljningsförmåga och som föreskrivs enligt artikel 7.1 b. ( 36 ) Det är således denna senare lydelse och inte den som fanns i förslaget som äger giltighet. Att påstå att beskrivande karaktär endast utgör ett exempel på bristande särskiljningsförmåga, är att frånta den ändrade lydelsen hela dess verkan. Dessutom, och detta har gång på gång framkommit i praxis ( 37 ), är vart och ett av de registreringshinder som föreskrivs enligt artikel 7.1 i förordningen självständigt och skall bedömas separat. Följaktligen kan jag, till skillnad från vad som varit fallet i den överklagade domen, inte nöja mig med att utgå ifrån att en beståndsdel av beskrivande karaktär med nödvändighet också saknar särskiljningsförmåga och förbigå den alternativa prövning av denna egenskap som skall ske enligt förordningens lydelse ( 38 ).

48. Genom sin dom från september 2004 ( 39 ) i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, upphävde domstolen förstainstansrättens dom med motiveringen att denna hade baserats på att ett kriterium tillämpats, enligt vilket varumärken som kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna inte får registreras. Domstolen fastslog också att ”detta kriterium är relevant vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordningen, men skall inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b i förordningen”. I enlighet med vad generaladvokaten Léger ( 40 ) förespråkat i sitt förslag till avgörande ( 41 ) upphävde domstolen i september 2005, av samma anledning och med samma motivering ( 42 ), genom sin dom i målet BioID mot harmoniseringsbyrån förstainstansrättens dom i målet. Den dom som domstolen meddelade i målet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån i januari 2006, följde också samma linje ( 43 ).

49. Situationen i förevarande mål är helt jämförbar med de ovannämnda målen. Både i förstainstansrättens dom och i överklagandenämndens beslut har ordkännetecknet EUROHYPO befunnits sakna särskiljningsförmåga. Av den anledningen har det, enligt artikel 7.1 b, inte ansetts kunna bli föremål för registrering eftersom kännetecknet endast är en sammansättning av två beskrivande beståndsdelar och inte ger ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av de delar som det består av, så att det sammansatta ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar. Frågan om beskrivande karaktär behandlas emellertid i artikel 7.1 c. Mot bakgrund av avgörandena i målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, BioID mot harmoniseringsbyrån och Deutsche SiSI-Werke mot harmoniseringsbyrån, kan jag konstatera att invändningen, att förstainstansrätten tillämpade ett kriterium som inte är relevant vid tillämpningen av artikel 7.1 b i förordningen utan av artikel 7.1 c i samma förordning, skall anses välgrundad.

50. Det har ovan slagits fast att ordkännetecknet EUROHYPO är av beskrivande karaktär. Då det av artikel 7.1 i förordningen klart framgår att det är tillräckligt att ett av de absoluta hindren för registrering som räknas upp i denna bestämmelse är tillämpligt för att kännetecknet i fråga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke ( 44 ), borde registrering av ordkännetecknet EUROHYPO avseende de aktuella tjänsterna ha vägrats på grund av att kännetecknet är av beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c. På samma sätt är det, enligt klagandens egen utsaga, högst sannolikt att ordet eurohypo av den tyska allmänheten uppfattas som en förkortning för Europäische Hypothekenbank (europeiska hypoteksbanken). Begreppet förefaller emellertid inte göra det möjligt för omsättningskretsen att avgöra ursprunget för de registrerade varorna eller tjänsterna och särskilja dessa från dem som andra företag tillhandahåller. Därmed fyller det inte den mest grundläggande funktionen ett varumärke har. Tvärtom kan en beteckning som kan förstås som europeiska hypoteksbanken otillbörligen begränsa tillgången till begreppet för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser. Ändå är, som klaganden själv har anfört, syftet med artikel 7.1 b i förordningen att undvika just detta. ( 45 )

51. Inom ramen för ett överklagande är domstolen emellertid endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder som har behandlats vid förstainstansrätten. ( 46 ) Den överklagade domen skall således upphävas på den grunden att förstainstansrätten gjort en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 7.1 b i förordningen genom att tillämpa ett kriterium som är relevant inom ramen för artikel 7.1 c i samma förordning.

VI – Rättegångskostnader

52. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Eurohypo har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall klagandens yrkande bifallas.

VII – Förslag till avgörande

53. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen skall 1) upphäva förstainstansrättens dom av den 3 maj 2006 i mål T-439/04, Eurohypo mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), 2) ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd fattade den 6 augusti 2004, och 3) förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

( 1 ) Originalspråk: franska.

( 2 ) REG 2006, s. II-6161, nedan kallad den överklagade domen.

( 3 ) EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

( 4 ) Dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT 2)(REG 2002, s. II-2839).

( 5 ) Dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317).

( 6 ) Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, BABY-DRY (REG 2001, s. I-6251).

( 7 ) Ovannämnt.

( 8 ) Domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 50, och av den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, harmoniseringsbyrån mot Celltech R&D Ltd (REG 2007, s. I-2883), punkt 38.

( 9 ) Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyrån (TELEPHARMACY SOLUTIONS) (REG 2004, s. II-2851), punkt 54, och av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB)(REG 2005, s. II-2383), punkt 34.

( 10 ) Förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån – DaimlerChrysler (PICARO) (REG 2004, s. II-1739), punkt 29.

( 11 ) ”Die Kombination beider Wortelemente der Markenanmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch das nur ggf. – in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass ’Eurohypo’ für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff ’EUROHYPO’ in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so.”

( 12 ) Domen i det ovannämnda målet.

( 13 ) Ekey, L., et Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 879. Enligt författarna medför en sammansättning av ord i princip inte att summan av beståndsdelarna blir större än delarna. Detta gäller däremot inte om de ord som används i en vanlig sammansättning kombineras så att de bildar ett sammansatt ord som har en ovanlig struktur och som lätt kan memoreras. Mindre stilistiska variationer, som att foga samman ord som normalt är åtskilda, förändrar inget när det gäller avsaknaden av särskiljningsförmåga annat än om helheten därigenom uppfattas på ett helt annat sätt.

( 14 ) ”Was schließlich das ’BABY-DRY’ – Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie ‘BABYDRY’ (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.”

( 15 ) I domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Celltech fastställde domstolen förstainstansrättens dom, genom att slå fast att överklagandenämnden, exempelvis genom att hänvisa till vetenskaplig litteratur, borde ha styrkt riktigheten av de konstateranden som låg till grund för bedömningen att varumärket CELLTECH var beskrivande trots att överklagandenämnden hade hävdat att ”omsättningskretsen [specialister och genomsnittskonsumenter] omedelbart och otvetydigt kan uppfatta ordkombinationen CELLTECH som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet”. I förevarande fall kan det emellertid inte bli tal om något egentligt ”vetenskapligt bevis” att förebringa. Bedömningen av ordet eurohypo får följaktligen med nödvändighet bli subjektiv.

( 16 ) Se särskilt domar av den 2 oktober 2001 i mål C-449/99 P, BEI mot Hautem (REG 2001, s. I-6733), punkt 44, och av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), punkt 22, dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-551), punkt 35, av den 19 januari 2006 i mål C-240/03 P, Comunità montana della Valnerina mot kommissionen (REG 2006, s. I-731), punkt 63, av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-2717), punkt 41, av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 40, av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), och av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529).

( 17 ) Domen i det ovannämnda målet C 329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28.

( 18 ) Se domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 35.

( 19 ) Se domen i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 43.

( 20 ) Punkt 40.

( 21 ) När det gäller begreppet märkbar avvikelse, se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 31 januari 2002, inför domen i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2002, s. I-1619), punkterna 69 och följande.

( 22 ) Domen i mål T-207/06, Europig mot harmonsieringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, punkt 35.

( 23 ) Se särskilt dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089), punkterna 45 och 46, den ovannämnda domen i målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, samt dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 59.

( 24 ) Se ovan nämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 893, författarna menar att syftet med artikel 7.1 c är Freihaltungsbedürfnisses (frihållningsbehov).

( 25 ) Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 31. Detta fastställdes för första gången med avseende på artikel 3.1c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), som gäller nationella varumärken och inte gemenskapsvarumärken, men vars lydelse är identisk med den i artikel 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken, genom dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 25, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 73.

( 26 ) Domen i det ovan nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27, och i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 60. Se särskilt, Monteiro, J., La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l’appréciation des motifs absolus, Propriété industrielle, mars 2006.

( 27 ) Domstolens dom i det ovannämnda målet C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, punkterna 67 och 85, och av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkterna 8 och 18.

( 28 ) I detta hänseende, se särskilt Simon, I., What’s Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks, European Intellectual Property Review, 2003, s. 322, Handler, M., The Distinctive Problem of European Trade Mark Law, European Intellectual Property Review, 2005, s. 306, samt Tritton, G., Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, 2002, s. 220.

( 29 ) Domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 86.

( 30 ) Rohnke, C., Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik, MarkenR, 2006, s. 480; Eisenführ, G., och Schennen, D., Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, Heymanns, 2003, sidorna 85–86 samt 123 (Författarna menar att alla registreringshinder skall beaktas separat. Bristen på särskiljningsförmåga är inte något generiskt begrepp och punkterna c och d skall inte betraktas som enbart utgörande exempel på denna. Visserligen förhåller det sig så att de kännetecken som omfattas av punkterna c och d ofta också saknar särskiljningsförmåga. Detta är emellertid inte med automatik alltid fallet. På samma sätt är det inte bara de kännetecken som faller inom ramen för c och d som saknar särskiljningsförmåga), och ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 874 (Dessa författare hävdar att de olika registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 är att anse som parallella och likvärdiga. Det finns varken någon hierarkisk ordning eller något beroendeförhållande dem emellan. Det sker heller ingen överlappning. Det rör sig snarare om självständiga registreringshinder och det räcker med att ett av dessa hinder föreligger för att ansökan skall avslås).

( 31 ) Ovannämnda Eisenführ, G. och Schennen, D., s. 91; ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., s. 878.

( 32 ) Ovannämnda Ekey, F.L., och Klippel, D., betonar, s. 875, att det i förordningens slutliga version föreskrivs att samtliga absoluta registreringshinder är likvärdiga. Genom förordningen undanröjs således med all tydlighet den allmänt utbredda uppfattning som alltjämt råder om att det enda registreringshindret som finns är bristande särskiljningsförmåga och att de andra hindren endast är tillämpningar av det sistnämnda.

(

)

”Artikel 6 [Absoluta registreringshinder]

1 Följande får inte registreras: […]varumärken som saknar särskiljningsförmåga, särskilt:

a) sådana som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” (EGT C 351, 1980, s. 5).

( 34 ) Ströbele, P., (Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben, MarkenR, 2006, s. 434) förklarar att den föreslagna lydelsen, enligt vilken bristande särskiljningsförmåga utgjorde registreringshinder och en beskrivande karaktär endast var ett exempel på ett sådant, på initiativ av bland annat den tyska delegationen, ändrades så att en åtskillnad infördes mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga och beskrivande varumärken.

( 35 ) Ovannämnda Eisenführ, G. och Schennen, D., s. 86.

( 36 ) Om en systematisk tolkning tillämpas, framgår det med ledning av såväl den interna som den externa logiken och sammanhanget för artikel 7.1 i förordningen, att det rör sig om två skilda kriterier. Av den externa logiken och sammanhanget – det vill säga textens struktur – framgår det tydligt att punkterna b och c utgörs av två skilda stycken. När det gäller den interna logiken och sammanhanget – det vill säga hur textinnehållet är ordnat – har de två punkterna olika ändamål (beträffande begreppen intern och extern logik och sammanhang, se Heck, P., Das Problem der rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz), Verlag Gehlen, Berlin, Zürich, 1968, s. 188–189.

( 37 ) Se nedan.

( 38 ) Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har i punkt 40 i sitt förslag till avgörande av den 14 maj 2002 inför domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån anfört: ”…det är lämpligare att gemenskapsdomstolarna är lika strikta som registreringsmyndigheten vid karaktäriseringen av registreringshindren. Vart och ett av kraven för registrering i artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d, enligt vilka kännetecknet skall vara särskiljande för de berörda varorna eller tjänsterna, och inte beskrivande eller allmänt i förhållande till dessa varor eller tjänster, är självständiga i förhållande till varandra och kräver en separat analys. Detta hindrar inte att samma kännetecken i praktiken ofta kan beröras av mer än ett av dessa fall. Således saknar ett rent beskrivande kännetecken i allmänhet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b.”

( 39 ) Domen i det ovannämnda målet, punkt 36.

( 40 ) Generaladvokatens förslag till avgörande av den 2 juli 2005, punkterna 80 och 81: ”(…) har förstainstansrätten (..), genom att utifrån bedömningen att ’varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera [de] varor och tjänster [som registreringsansökan avser]’ komma fram till att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, tolkat artikel 7.1 b i förordningen på ett felaktigt sätt. […]. Härav följer att förstainstansrätten i den överklagade domen har gjort sig skyldig till samma felaktiga rättstillämpning som i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), och att den således skall upphävas.”

( 41 ) Se också punkt 23 i generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande av den 14 december 2006 inför domen i mål C-273/05 P, Celltech, punkterna 23 och 24.

( 42 ) Domen i det ovannämnda målet, punkterna 61–63: … i punkterna 23, 34, 41 och 43 i den överklagade domen har förstainstansrätten emellertid, för att fastställa att det sökta varumärket omfattas av artikel 7.1 b i förordningen, beaktat att varumärket kan vara allmänt förekommande i handeln. […]Detta kriterium skall, såsom domstolen fastslog i punkt 36 i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, även om det är relevant inom ramen för bedömningen i artikel 7.1 c i förordningen, emellertid inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b. […]Följaktligen är den invändningen välgrundad att förstainstansrätten har använt sig av ett kriterium som är relevant inom ramen för artikel 7.1 c i den ovannämnda förordningen men inte inom ramen för artikel 7.1 b.

( 43 ) Domen i det ovannämnda målet, punkt 63.

( 44 ) Domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån, punkt 29.

( 45 ) Domen i målet SAT.1, punkt 26. Domstolen fastställde detta kriterium för första gången inom ramen för en prövning enligt artikel 3.1 b i ovannämnda direktiv 89/104/EEG i en dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 60.

( 46 ) Se särskilt dom av den 11 november 2004 i de förenade målen C-186/02 P och C-188/02 P, Ramondín m.fl. mot kommissionen (REG 2004, s. I-10653), punkt 60, domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 61, och domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Celltech, punkt 21.