Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 18 januari 2001. - Merz & Krell GmbH & Co.. - Begäran om förhandsavgörande: Bundespatentgericht - Tyskland. - Varumärken - Tillnärmning av lagstiftning - Artikel 3.1 d i första direktivet 89/104/EEG - Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder - Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten - Nödvändigt att tecknen eller upplysningarna har kommit att bli en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket har anmälts för registrering - Tecknen eller upplysningarna behöver inte direkt beskriva egenskaperna eller kännetecknen hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har anmälts för registrering. - Mål C-517/99.



Rättsfallssamling 2001 s. I-06959



Generaladvokatens förslag till avgörande

I - Inledning

1. Den tolkningsfråga som Bundespatentgericht har ställt avser tolkningen av artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat första direktivet).

2. Bundespatentgericht vill få klarhet i om tecken eller upplysningar som har kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller handelsbruket i en bestämd bransch inte kan registreras som varumärken, eller om de i stället endast berörs av detta hinder i den mån de är vanliga med avseende på konkreta varor och tjänster som de betecknar och, om det senare skulle vara fallet, om det är nödvändigt att dessa tecken eller upplysningar direkt beskriver varorna eller tjänsterna, eller deras huvudsakliga egenskaper och kännetecken.

II - Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

3. Bolaget Merz & Krell GmbH & Co (nedan kallat Merz & Krell) ansökte om registrering i varumärkesregistret av varumärket "Bravo", som beteckning för "skrivredskap". Varumärkesbyrån för klassificeringsgrupp 16 vid Deutsche Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesverket) avslog ansökan med hänvisning till att den anmälda beteckningen utgör reklam eller en slogan för de produkter den avser att skydda, och därför inte kan registreras som varumärke.

4. Merz & Krell godtog inte detta beslut utan överklagade till Bundespatentgericht. Eftersom det beslut som skall fattas, enligt dennas uppfattning, är beroende av tolkningen av artikel 3.1 d i första direktivet har nämnda domstol ställt följande tolkningsfråga till EG-domstolen:

"Skall artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar i strid med sin ordalydelse ges en sådan restriktiv tolkning, att endast sådana tecken eller upplysningar omfattas av registreringshindret som direkt beskriver de anmälda varorna och tjänsterna respektive deras huvudsakliga egenskaper eller kännetecktn? Eller skall bestämmelsen uppfattas så att förutom allmänna tecken och generiska beteckningar får inte heller sådana tecken eller upplysningar registreras som varumärken vilka i det dagliga språkbruket eller enligt den relevanta branschens - eller en därmed jämförbar branschs - vedertagna handelsbruk kommit att bli vanliga som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar, köpuppmaningar med mera, utan att det därvid krävs att dessa tecken och upplysningar direkt beskriver de konkreta egenskaperna hos de varor för vilka registrering begärts?"

III - Tillämpliga bestämmelser

A - Den internationella lagstiftningen

5. Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (nedan kallad konventionen eller Pariskonventionen) av den 20 mars 1883, som har undertecknats av samtliga medlemsstater, är och har varit det primära redskapet för den internationella regleringen av industriell äganderätt. Senare har ett internationellt system bestående av en samling multilaterala bestämmelser skapats.

6. Den första bestämmelsen i Pariskonventionen rör upprättandet av en union för industriellt rättsskydd (artikel 1.1), känd som Parisunionen. Konventionen utgör en referensram som skall respekteras i lagstiftningen i de undertecknande staterna och i avtal och fördrag som dessa ingår sinsemellan (artiklarna 25 och 19).

7. Pariskonventionens grundpelare är följande:

1) Principen om nationell behandling, som fastslås i artikel 2 och som innebär att en medborgare i ett unionsland i samtliga övriga unionsländer skall erhålla samma behandling som dessa tillerkänner landets egna medborgare.

2) Principen om unionsbehandling, som anges i samma bestämmelse och som förutom de rättigheter som följer av principen om nationell behandling, tillerkänner en medborgare i ett unionsland de särskilda rättigheter som föreskrivs i konventionen.

3) Principen om prioritetsrätt, som föreskrivs i artikel 4 och som tillerkänner den som söker skydd avseende en industriell äganderätt i en av unionsländerna prioritetsrätt avseende en ansökan i ett annat unionsland.

8. I artikel 6 quinquies B föreskrivs följande:

"Registrering av de i denna artikel avsedda fabriks-, och handelsmärkena kan icke vägras eller förklaras ogiltig utom i följande fall:

...

2) när de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt;

...".

B - De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

1. Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen

9. Artikel 36 i EG-fördraget (nu artikel 30 EG i ändrad lydelse) lyder enligt följande:

"Bestämmelserna i artiklarna 30 och 34 (nu artiklarna 28 och 29 i ändrade lydelser) skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till ... att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna."

2. Första direktivet

10. Första direktivet syftar till att närma medlemsstaternas lagar om varumärken till varandra för att främja den inre marknadens upprättande och funktion. Denna tillnärmning är partiell och begränsad till de nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion. Den berör faktiskt bara sådana varumärken som förvärvats genom registrering, och medlemsstaterna förblir fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering.

11. I artikel 2 i första direktivet anges de tecken som kan utgöra ett varumärke enligt följande:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

12. I artikel 3 i första direktivet anges förutsättningarna för registreringshinder samt ogiltighetsgrunder:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

2. ...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

4. ..."

3. Rådets förordning (EG) nr 40/94

13. Europeiska gemenskapernas råd antog den 20 december 1993 förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen), i syfte att inom den gemensamma marknaden åstadkomma villkor som är likvärdiga dem på en nationell marknad och särskilt sådana rättsliga förhållanden "... att företagen utan dröjsmål kan anpassa tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till gemenskapens förhållanden ...". Det är fråga om att införa "... varumärken som regleras med hjälp av enhetliga gemenskapsbestämmelser vilka är direkt tillämpliga" i medlemsstaterna. Detta mål eftersträvas utan avsikt att ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar.

14. I förordningen, där samma metod tillämpas som i första direktivet, anges de tecken som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke (artikel 4), och därefter fastställs hinder för registrering (artiklarna 7 och 8).

15. Enligt artikel 4 kan således

"[e]tt gemenskapsvarumärke ... utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

16. I artikel 7 föreskrivs å andra sidan hinder för registrering av följande:

"...

d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

..."

17. Den tyska språkversionen av denna bestämmelse i förordningen har en annan lydelse:

"...

d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar för att beskriva varorna eller tjänsterna vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

..."

C - Den tyska lagstiftningen

18. För att genomföra första direktivet i landets rättsordning antogs den tyska lagstiftningen Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd av varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 (nedan kallad lagen om varumärken).

19. I lagen om varumärken föreskrivs i 8 § absoluta grunder för att vägra registrering av ett varumärke och i 8 § andra stycket stadgas följande:

" Följande varumärken får inte registreras:

...

3. Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för varorna eller tjänsterna;

..."

IV - Förfarandet inför domstolen

20. Den brittiska och den tyska regeringen samt kommissionen har inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen inkommit med skriftliga yttranden.

21. Eftersom ingen av parterna inom den föreskrivna fristen har begärt att få yttra sig muntligt, har domstolen i enlighet med föreskrifterna i artikel 104.4 i rättegångsreglerna beslutat att inte hålla någon muntlig förhandling.

V - Bedömning av tolkningsfrågan

22. Den tolkningsfråga som Bundespatentgericht har ställt till domstolen är tydligt preciserad. Det normativa sammanhang i vilket det efterfrågade svaret skall infogas är dock inte lika tydligt.

A - Uppbyggnaden av de gemenskapsrättsliga reglerna om varumärken

23. Inom ramen för upprättandet av en gemensam marknad går det inte att förneka betydelsen av ett tillfredsställande system för industriell äganderätt, där varumärket är ett av medlen. Detta bekräftas särskilt av att gemenskapslagstiftaren ansåg det nödvändigt att låta denna, tillsammans med andra väsentliga värden, utgöra en begränsning för en av gemenskapsrättens grundpelare, nämligen den fria rörligheten för varor. Detta är den betydelse som skall tillerkännas artikel 36 EG-fördraget, även om denna inskränkning, liksom alla undantag, skall tolkas restriktivt.

24. Gemenskapslagstiftaren har framhållit varumärkenas betydelse i motiveringen till första direktivet och till förordningen, av vilka framgår att varumärkesrätten kan utgöra ett hinder för upprättandet av en gemensam marknad och samtidigt, om den regleras på ett tillfredsställande sätt, ett viktigt redskap för dess fortlöpande uppbyggnad. I första direktivet framhålls faktiskt att skillnaderna i fråga om medlemsstaternas varumärkeslagstiftning kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden, medan det i förordningen deklareras att varumärken är ett särskilt lämpligt rättsligt instrument för att företag skall kunna anpassa sin verksamhet till den inre marknaden. Första direktivet och förordningen utgör således två sidor av samma mynt.

25. Gemenskapslagstiftningens ingripanden på varumärkesområdet måste ske med utgångspunkt från två olika perspektiv, som båda är inriktade på samma mål, och därmed kompletterar varandra. För det första gällde det att, om än bara delvis, närma medlemsstaternas lagar till varandra genom att harmonisera de bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion, och lämna medlemsstaterna fria att reglera övriga aspekter. Detta var första direktivets uppgift.

26. För det andra gällde det att, vilket görs i förordningen genom att det ställs upp regler som är direkt tillämpliga i varje medlemsstat, skapa ett gemenskapssystem för varumärken i syfte att ge de företag som så önskar möjlighet att överbrygga de hinder som orsakas av att den territoriella begränsningen i fråga om de rättigheter som de nationella lagstiftningarna ger varumärkesinnehavare. Detta skapar en möjlighet att förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkningar i hela gemenskapen.

27. Gemenskapens varumärkesrätt har, till följd av dubbelheten beträffande interventionerna vilken tar sig uttryck i olika lagstiftningsåtgärder med olika rättsverkningar, två dimensioner men ett enda syfte och samma mål - den inre marknadens upprättande och funktion.

28. Dessutom fogas till detta dubbla perspektiv en tredje, inte obetydlig, extern aspekt. Denna följer av Pariskonventionen, till vilken samtliga medlemsstater är parter, och som skall beaktas vid tolkningen av gemenskapens varumärkesrätt. Om gemenskapslagstiftaren på normgivningsområdet har eftersträvat att bestämmelserna i första direktivet helt skall överensstämma med dem i konventionen, är det viktigt att denna överensstämmelse även gäller bestämmelsens tolkning och tillämpning.

29. Det ovan sagda är inte, och ger inte sken av att vara, en enbart teoretisk analys, utan ett konstaterande av en verklighet av stor betydelse för det svar som Bundespatentgericht har begärt av domstolen, nämligen att bestämmelserna i första direktivet och i synnerhet i artikel 3.1 d skall ges en integrerande tolkning, mot bakgrund av alla gemenskapens varumärkesbestämmelser.

B - Varumärkesrättens funktion

30. Varumärkesrätten är "ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla". Genom sina ingripanden på området har gemenskapslagstiftaren eftersträvat att skydda detta system och säkerställa att varumärkenas huvuduppgift uppfylls. Domstolen har vid upprepade tillfällen förklarat att denna funktion består i "att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja produkten från produkter med ett annat ursprung".

31. För att uppnå detta skydd tillerkänns varumärkesinnehavaren ett antal rättigheter och befogenheter som syftar till att förbehålla honom ensamrätten till kännetecknet och skydda det mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende. Detta är vad domstolen i sin rättspraxis betecknat som "det särskilda föremålet för varumärkesrätten".

32. Detta omedelbara mål (att tillerkänna varumärkesinnehavaren en rättslig ställning med ett bestämt innehåll) är ett medel för att nå det slutliga målet (att garantera ett system med verklig konkurrens där det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varor med olika ursprung).

33. Samtliga gemenskapsrättsliga bestämmelser om varumärken skall tolkas mot bakgrund av det angivna målet, inklusive dem som reglerar den förmånliga rättsliga ställning som tillerkänns varumärkesinnehavaren i denna egenskap och dem som stadgar om grunder för att vägra eller, i förekommande fall, ogiltigförklara registreringen av ett varumärke. Omvänt uttryckt, och med domstolens ord, "[f]ör att fastställa den exakta räckvidden för varumärkesinnehavarens ensamrätt är det nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion".

34. Två tolkningskriterier skall således beaktas vid besvarandet av förevarande tolkningsfråga - ett teleologiskt kriterium, inriktat på varumärkets funktion och ett kriterium som syftar till att ge bestämmelsen en integrerande funktion och som har beskrivits ovan i punkt 29.

C - Tecken eller upplysningar som har kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller handelsbruket

35. Den bestämmelse som domstolen har ombetts att tolka, och som återges ovan i punkt 12, avspeglar nästan ordagrant de avslutande formuleringarna i artikel 6 quinquies B punkt 2 i Pariskonventionen. Samtliga språkversioner av förordningen innehåller i sin tur i artikel 7.1 d en ordagrant likalydande bestämmelse. Det enda undantaget är den tyska versionen som knyter tecknens eller upplysningarnas vanlighet till de varor eller tjänster som varumärket avser att beteckna.

36. Olikheten kan lätt överbryggas. Den tyska versionen kan inte betraktas isolerad, utan skall ses mot bakgrund av övriga befintliga språkversioner, och alltid inom ramen för det normativa sammanhang som första direktivet och Pariskonventionen utgör. Som kommissionen har påpekat i sitt skriftliga yttrande är den tyska versionen av artikel 7.1 d i förordningen irrelevant för tolkningen av artikel 3.1 d i första direktivet.

37. Således är syftet med det berörda regelverket att varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som har kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller handelsbruket inte skall registreras. Regelverket spärrar generellt möjligheten att registrera tecken som saknar egenartad karaktär. Sedan detta konstaterats är det möjligt att direkt gå vidare till det problem som tagits upp av Bundespatentgericht.

1. Den nödvändiga anknytningen mellan det särskiljande tecknet och varorna eller tjänsterna

38. Ett varumärkes funktion är särskiljande. Detta är uppenbart, men måste påpekas för att inte syftet skall förloras ur sikte. Detta kommer klart och tydligt till uttryck i artikel 2 i första direktivet, som för att ett tecken skall kunna utgöra ett varumärke ställer upp villkoret att det skall kunna "särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags." Därför kan inte ett tecken som saknar egenartad karaktär utgöra ett varumärke. Bristen kan vara inherent eller förvärvad och i det senare fallet bero på att ett identiskt eller liknande tecken redan finns registrerat (eller att ett känt märke används) för samma eller liknande produkter. Denna distinktion tillåter gemenskapslagstiftaren att skilja mellan absoluta (artikel 3) och relativa (artikel 4) grunder för vägran. Av samma skäl har innehavaren av ett varumärke även rätt att förhindra tredje man att använda identiska eller liknande tecken, som kan leda till förväxling. Det är mot denna bakgrund som artikel 3.1 i direktivet och särskilt punkterna b, c och d i denna, vilka inte kan betraktas isolerade, skall ses.

39. Bortsett från punkt a som, jämförd med artikel 2, förhindrar att ett tecken som inte kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke, är innebörden av de tre följande punkterna klar. Inledningsvis förklaras att tecken som saknar särskiljningsförmåga är olämpliga [punkt b], varpå två särskilda fall av upplysningar som saknar särskiljningsförmåga anges: beskrivande [punkt c] och vanliga [punkt d]. De därpå följande skälen att vägra registrering grundar sig på att särskiljningsförmåga av olika skäl saknas.

40. Vad som är av betydelse för förevarande tolkningsfråga är i alla händelser att det skäl som anges i artikel 3.1 d i det första direktivet är motiverat av att de åsyftade upplysningarna inte uppfyller de villkor som uppställs i artikel 2 för att kunna utgöra ett varumärke, nämligen att vara lämpade att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Detta understryks av att det i artikel 3.3 som undantag föreskrivs att denna typ av upplysningar [som även avses i punkterna b och c] får utgöra ett varumärke om de på grund av bruk har förvärvat den skärskiljningsförmåga de ursprungligen saknade.

41. Vad skall då särskiljningsförmåga anses innebära? Hur kan det fastställas om ett tecken eller en upplysning har särskiljningsförmåga? Särskiljningsförmåga är ett obestämt rättsligt begrepp som i varje enskilt fall skall utfyllas mot bakgrund av omständigheterna och de särskilda egenskaperna.

42. Denna slutsats bekräftas om man åter betänker varumärkenas huvudsakliga funktion: nämligen att skilja ett företags varor och tjänster från ett annat företags, genom att tillerkänna varumärkesinnehavaren ensamrätt att använda varumärket. Men detta tillerkännande är inte målet, endast ett medel. Slutmålet är att konsumenterna skall kunna välja en vara, eller en tjänst, med utgångspunkt från dess ursprung. Med andra ord måste företagen "... vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan identifieras". På detta sätt underlättas upprättandet av ett system av sund, icke snedvriden, konkurrens, som utestänger bedragare och personer som vill dra nytta av andras goda namn.

43. Det faktum att de rättigheter som innehavet av ett varumärke medför är av instrumentell karaktär medför att de endast bör sträcka sig så långt som absolut krävs för att de ska fullgöra sin viktiga uppgift. Det är uppenbart att det inte är nödvändigt att tillerkänna innehavaren av ett visst tecken ensamrätt i förhållande till alla andra, utan endast i förhållande till andra tecken som kan leda till förväxlingar, vilket inte bara gör det nödvändigt att ta hänsyn till de jämförda tecknen och upplysningarna, utan även till de respektive varor som de är avsedda att beteckna. Det kan förekomma att två liknande varumärken skyddar olika varor eller tjänster, vars tillverknings- och distributionskanaler aldrig kommer i kontakt med varandra och för vilka risken för förväxlingar därför är praktiskt taget obefintlig. Däremot kan inte mindre likartade varumärken samexistera om de är avsedda att beteckna samma varor, eftersom en förväxlingsrisk då kan uppkomma.

44. Vid bedömningen av en grafisk återgivnings eller en upplysnings särskiljningsförmåga skall man slutligen ta hänsyn till det intryck denna gör på en genomsnittskonsument av det aktuella slaget av vara eller tjänst.

45. För att klargöra om en upplysning eller grafisk återgivning har den särskiljningsförmåga som krävs av ett varumärke, går det således inte att bortse från de varor eller tjänster som skall särskiljas.

46. Mot bakgrund av ovanstående överväganden kan det konstateras att det enligt artikel 3.1 d i första direktivet, för att registrering av ett varumärke skall vägras eller, i förekommande fall, en redan genomförd registrering skall ogiltigförklaras, krävs att de tecken eller upplysningar varav det består har kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller det vedertagna handelsbruket med avseende på de varor och tjänster som varumärket är avsett att beteckna.

2. Graden av anknytning mellan varorna eller tjänsterna och de tecken eller upplysningar som har kommit att bli vanliga

47. Ovanstående slutsats ger dock inte ett fullständigt svar på den fråga som Bundespatentgericht har hänskjutit till domstolen. Det måste fastställas om dessa tecken eller upplysningar måste vara vanliga vid en direkt beskrivning av varorna eller tjänsterna, eller av deras huvudsakliga kännetecken eller egenskaper, eller om det är tillräckligt att de har anknytning till dessa och vilken typ av anknytning som skall krävas.

48. "Describir" betyder på spanska "delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella". En beskrivning syftar till att definiera en sak, inte med utgångspunkt från dess primära sammanhang, utan genom att ge en allmän bild av dess beståndsdelar eller egenskaper. Stadgandet att upplysningar eller beteckningar, som saknar särskiljningsförmåga på grund av att de beskriver den vara eller tjänst som avses, inte kan utgöra ett särskiljande tecken anges i artikel 3.1 c i första direktivet, enligt vars lydelse registrering av varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna, kan vägras (eller ogiltigförklaras om den redan ägt rum).

49. Således anges inte förbudet mot rent beskrivande varumärken i punkt d, utan i artikel 3.1 c i första direktivet.

50. Sammanfattningsvis krävs inte enligt artikel 3.1 d i första direktivet att de tecken eller upplysningar som avses direkt beskriver de konkreta varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering av ett varumärke, eller deras huvudsakliga kännetecken eller egenskaper. Artikeln förutsätter endast att de är vanliga i det dagliga språkbruket eller handelsbruket med avseende på de varor eller tjänster som de är avsedda att beteckna, utan närmare angivelse av den grad av anknytning som skall föreligga mellan dessa.

51. Svaret står, än en gång, att finna i varumärkets huvudsakliga funktion; att garantera en varas eller tjänsts ursprung, och att utan risk för förväxling särskilja den från andra, vilket innebär ett förbud mot varje beteckning eller upplysning som saknar särskiljningsförmåga. Detta är bland annat fallet i fråga om "tecken som används fritt", generiska beteckningar och alla grafiska återgivningar i allmänhet (med eller utan fonem), som i det allmänna medvetandet på ett eller annat sätt har kommit att beteckna de varor eller tjänster som avses och som därför inte kan tilldelas någon med ensamrätt.

52. Således saknar de tecken eller upplysningar särskiljningsförmåga vilka, genom att de kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller handelsbruket med avseende på bestämda varor eller tjänster, påminner om eller frammanar bilder av dessa hos genomsnittskonsumenten, som därmed kommer att tänka på dem. Detta är vad kommissionen i sitt skriftliga yttrande belysande betecknar som konnotation. Tecknet förknippas automatiskt, och till och med omedvetet, med den vara eller tjänst som det betecknar.

VI - Förslag till avgörande

53. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara den tolkningsfråga som Bundespatentgericht har ställt till domstolen på följande sätt:

Artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar förutsätter, för att registreringen av ett varumärke skall vägras eller att en redan genomförd registrering, i förekommande fall, skall ogiltigförklaras att de tecken eller upplysningar varav varumärket består har kommit att bli vanliga i det dagliga språkbruket eller det vedertagna handelsbruket med avseende på de varor eller tjänster som de är avsedda att beteckna, varvid det är tillräckligt att de påminner genomsnittskonsumenten om dessa. Det är dock inte nödvändigt att de tecken eller upplysningar som avses i bestämmelsen direkt betecknar de konkreta varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering av varumärket, eller deras huvudsakliga kännetecken eller egenskaper.