Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 17 januari 2002. - LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA. - Begäran om förhandsavgörande: Tribunal de grande instance de Paris - Frankrike. - Varumärken - Tillnärmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.1 a - Begreppet tecken som är identiskt med varumärket - Användning av en särskiljande beståndsdel av varumärket med uteslutande av andra tecken - Användning av ett varumärkes samtliga beståndsdelar, men med tillägg av andra beståndsdelar. - Mål C-291/00.



Rättsfallssamling 2003 s. I-02799



Generaladvokatens förslag till avgörande

1 Enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet(1) har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. Tribunal de grande instance (regional domstol), Paris, vill få klarhet i huruvida ett tecken, enligt denna bestämmelse, kan anses vara identiskt med ett varumärke a) om tecknet efterbildar enbart varumärkets särskiljande beståndsdel eller b) om det efterbildar hela varumärket när andra tecken har lagts till.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapslagstiftningen

2 I artikel 4.1 i direktivet föreskrivs följande:

"Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

3 På samma sätt föreskrivs följande i artikel 5.1:

"Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket."

4 I det avseendet anges bland annat följande i tionde skälet i ingressen till direktivet:

"Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna ..."

5 Även om de inte är direkt aktuella i förevarande mål kan det tilläggas att artiklarna 8.1 a och b samt 9.1 a och b i förordningen om gemenskapsvarumärken(2) innehåller bestämmelser som till stor del är identiska med bestämmelserna i artiklarna 4.1 a och b samt 5.1 a och b i direktivet.

6 Ett varumärke åtnjuter således ett absolut skydd i princip enbart mot andra varumärken eller tecken som är identiska med varumärket och som används med avseende på varor som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. I annat fall måste det även styrkas att det föreligger en risk för förväxling.

Den franska lagstiftningen

7 I Frankrike har varumärkesrätten kodifierats genom Code de la propriété intellectuelle (lagsamling om immaterialrätt).

8 I artikel L.713-2 i lagsamlingen förbjuds "efterbildning, användning eller anbringande av ett varumärke, även med tillägg av sådana ord som 'tillvägagångssätt, form, system, imitation, slag, metod', samt användning av ett efterbildat varumärke, med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem som avses med registreringen".

9 I artikel L.713-3 föreskrivs följande:

"Såvida inte innehavaren har lämnat sitt samtycke är följande hanteringar förbjudna, om det kan uppkomma en risk för förväxling hos allmänheten:

a) efterbildning, användning eller anbringande av ett varumärke samt användning av ett efterbildat varumärke, med avseende på varor eller tjänster som liknar dem som avses med registreringen,

b) imitation av ett varumärke och användning av ett imiterat varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller som liknar dem som avses med registreringen."

10 Ursprungligen infördes dessa artiklar genom lag nr 91-7 av den 4 januari 1991,(3) och de franska myndigheterna meddelade att direktivet hade införlivats genom denna lag.

Förfarandet

11 LTJ Diffusion är ett franskt företag som tillverkar och säljer olika klädesplagg och dylikt under varumärket Arthur. Varumärket är registrerat i Frankrike (och även internationellt vad gäller vissa länder) som ett figurmärke i en karakteristisk, handskriven form med en punkt under det inledande A:et för varor i klass 25 i Niceklassificeringen(4) (kläder, fotbeklädnader och huvudbonader). Företaget använder namnet för att identifiera både varorna och de butiker där dessa säljs.

12 SADAS är ett företag som bedriver postorderverksamhet genom försäljning av i synnerhet barnkläder, däribland ett sortiment med namnet Arthur et Félicie. Denna benämning har företaget registrerat i Frankrike som ett ordmärke för varor i ett antal klasser, däribland klass 25, och det har ansökt om registrering av detta som gemenskapsvarumärke. Av handlingar som LTJ Diffusion har ingett framgår att den grafiska formen på det märke som SADAS använder inte efterbildar en sådan handskriven skrivstil som registreringen av varumärket Arthur avser.

13 LTJ Diffusion har motsatt sig att SADAS använder varumärket Arthur och Félicie, eftersom företaget anser att det utgör intrång i dess eget varumärke Arthur, på samma sätt som det har motsatt sig andra varumärken som innehåller namnet i fråga. Företaget har med framgång motsatt sig ett annat företags registrering i Frankrike av varumärket Arthur och Nina för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Dess invändning mot SADAS ansökan om registrering av Arthur och Félicie som gemenskapsvarumärke handläggs för närvarande vid en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Företagets invändningar mot registreringen såsom gemenskapsvarumärke av två andra figurmärken som innehåller ordet Arthur har emellertid inte godtagits av första överklagandenämnden efter det att förevarande förfarande inleddes.(5)

14 I det mål som väckts vid Tribunal de grande instance har LTJ Diffusion ifrågasatt SADAS användning av det i Frankrike registrerade varumärket Arthur och Félicie och registreringens giltighet.(6) I huvudsak har företaget åberopat artiklarna L.713-2 och L.713-3 i den franska lagsamlingen om immaterialrätt och det sätt på vilket i synnerhet den förstnämnda artikeln har tolkats i rättspraxis och i juridisk doktrin, nämligen att den även omfattar fall där en särskiljande beståndsdel av ett komplext varumärke efterbildas eller fall där antingen den särskiljande beståndsdelen eller hela varumärket efterbildas tillsammans med ytterligare tillägg som inte anses påverka dess identitet.(7) SADAS har ifrågasatt denna tolkning och gjort gällande att den är oförenlig med direktivets lydelse.

15 Den nationella domstolen har förklarat målet vilande och hänskjutit följande fråga till domstolen för ett förhandsavgörande:

"Avser förbudet i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar endast efterbildning som utan strykning eller tillägg är identisk med det eller de tecken som utgör ett varumärke eller kan det även omfatta

1) efterbildning av den särskiljande beståndsdelen av ett varumärke som är sammansatt av flera tecken, eller

2) fullständig efterbildning av de tecken som varumärket består av, när andra tecken har lagts till?"

16 Parterna i målet vid den nationella domstolen, Förenade kungarikets regering och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Samtliga av dessa, samt den franska regeringen, avgav muntliga yttranden vid förhandlingen.

Bedömning

Frågans omfattning och sammanhang - Direktivet

17 Den nationella domstolens fråga är avfattad så att den enbart avser rätten för innehavaren av ett nationellt varumärke att förbjuda användningen av ett tecken som är identiskt med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (artikel 5.1 a i direktivet).

18 I det sammanhanget kan det påpekas att lydelsen i den franska lagstiftningen skiljer sig märkbart från lydelsen i direktivet, som lagstiftningen uppenbarligen har till syfte att införliva. Detta kan mycket väl leda till förvirring i franska domstolar och försvåra en tillämpning av denna lagstiftning i enlighet med direktivet. Det framgår emellertid klart av gemenskapsrätten att den nationella domstol som skall tillämpa sådan nationell lagstiftning är skyldig att i den mån det är möjligt tolka nationell rätt i överensstämmelse med direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som eftersträvas uppnås.(8) Denna regel har inte ifrågasatts i förevarande mål.

19 Svaret på den nationella domstolens specifika fråga är även relevant för de grunder på vilka registreringen av ett varumärke kan vägras eller ogiltigförklaras med stöd av artikel 4.1 a, eftersom kriteriet avseende identitet - mellan varumärken eller mellan ett varumärke och ett tecken - är gemensamt för båda sammanhangen och direktivets systematik kräver en enhetlig tolkning. (Jag vill poängtera att begreppet identitet som skall prövas enbart avser identitet mellan varumärken eller mellan ett varumärke och ett tecken. När det gäller att fastställa identitet mellan varor eller tjänster - en fråga som inte är aktuell i förevarande mål - kan andra överväganden vara relevanta.

20 Domstolens avgörande kommer emellertid varken att påverka rätten att förbjuda användningen av ett identiskt tecken, när varorna eller tjänsterna inte är identiska utan enbart liknar varandra, eller möjligheten att vägra eller ogiltigförklara registrering under samma omständigheter (artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet). I dessa fall, då det måste styrkas att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten, är det inte avgörande att varumärket och tecknet, eller de två varumärkena, i sig är identiska och att det inte bara föreligger likheter mellan dem, vilket medför att den exakta avgränsningen mellan identitet och likhet inte kommer att påverka utgången.

- Förordningen

21 Som nämnts ovan används dessutom i artiklarna 8.1 a och 9.1 a i förordningen om gemenskapsvarumärken samma kriterium som i artiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktivet och i exakt likvärdiga sammanhang. LTJ Diffusion har emellertid gjort gällande att de två regelverken skall tolkas olika med hänsyn till beslut som fattats av harmoniseringsbyrån.

22 Företaget har i huvudsak gjort gällande att harmoniseringsbyrån inte kan anses ha befogenhet att binda nationella domstolar. Vidare har det gjort gällande att direktiv och förordningar i allmänhet inte kan tolkas på samma sätt, eftersom de är av olika art och villkoren för deras tillämpning skiljer sig åt. Slutligen har det gjort gällande att ett direktiv, vars syfte är att endast delvis harmonisera nationell lagstiftning och vilket lämnar utrymme för olika tillvägagångssätt, inte kan tolkas på samma sätt som en förordning, vars syfte är att inrätta ett enda och enhetligt regelverk i gemenskapen.

23 Enligt min mening är dessa argument inte övertygande.

24 Jag kan visserligen godta att beslut som fattas av harmoniseringsbyråns organ med stöd av förordningen inte kan vara bindande för nationella domstolar vad gäller tolkningen av direktivet. Det betyder dock inte att dessa beslut med nödvändighet skall lämnas utan beaktande. De kan trots allt tjäna som vägledning när de är förenliga med domstolens avgöranden.

25 Jag anser inte heller att ett direktiv och en förordning, i vilka samma kriterium och samma uttryck används i liknande sammanhang, skall tolkas olika enbart på grund av att de är olika till sin art. När gemenskapslagstiftaren är noga med att uttrycka sig på detta sätt - vilket den klart har gjort på varumärkesområdet - föreligger tvärtom en mycket stark presumtion för att de två rättsakterna är avsedda att tolkas på samma sätt. Det faktum att de tillämpas på olika rättsliga och faktiska villkor kullkastar inte denna presumtion.

26 Det är riktigt att direktivet inte eftersträvar en likriktning av samtliga nationella varumärkesregler, utan enbart eftersträvar tillnärmning av de bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.(9) Domstolen har emellertid fastslagit att artiklarna 5-7 i direktivet medför en fullständig harmonisering av de regler som anger vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen.(10)

27 Med hänsyn till att registrering av ett gemenskapsvarumärke skall vägras om det är oförenligt med ett äldre nationellt varumärke,(11) och att registreringen, om den däremot är giltig, ger innehavaren rättigheter som kan åberopas i hela gemenskapen mot dem som använder identiska eller liknande tecken står det klart att den inre marknadens funktion allvarligt skulle undergrävas om de rättigheter som ges i varje enskilt fall skulle skilja sig från varandra i betydande omfattning.

28 I princip anser jag därför att de relevanta parallella bestämmelserna i direktivet och i förordningen skall tolkas på samma sätt.

- Avslutande anmärkningar avseende omfattning och sammanhang

29 Genom att det i den nationella domstolens fråga används uttryck som "efterbildning", "strykning" och "tillägg" skulle det slutligen kunna förefalla som om frågan endast avser situationen då en förfalskare just försöker att utnyttja ett äldre varumärke genom att imitera, manipulera eller ändra det. Det skall emellertid understrykas att det skydd som ges genom direktivet inte på något sätt är beroende av sådant beteende, utan är tillämpligt även då oförenligheten är en slumpartad följd av okunnighet eller agerande helt i god tro.

30 De relevanta omständigheterna är således de omständigheter under vilka ett tecken och ett registrerat varumärke, eller två registrerade varumärken, används med avseende på identiska varor och tjänster, med följden att innehavaren av (det äldre) varumärket kan utöva sina rättigheter i enlighet med direktivet utan att behöva bevisa att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Vad krävs under dessa omständigheter för att styrka att varumärket och tecknet, eller de två varumärkena, är identiska och att det inte bara föreligger likheter mellan dem?

Innebörden av "identisk"

31 Principerna förefaller vara otvetydiga.

32 Samtliga parter som ingett yttranden, med undantag av LTJ Diffusion, har gjort gällande att begreppet identisk skall tolkas restriktivt i det aktuella sammanhanget. Jag delar denna uppfattning. Som i synnerhet kommissionen har påpekat skulle det vara mycket svårt att förena en extensiv tolkning med de lexikaliska definitionerna av ordet, vilka - oavsett språk - framhåller att de saker som jämförs är exakt likadana. Det är kanske av ännu större betydelse att enbart en restriktiv tolkning förefaller vara förenlig med de aktuella bestämmelsernas systematik, bakgrund och sammanhang.

33 Genom artiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktivet ges varumärkesinnehavare ovillkorliga rättigheter när samtliga relevanta beståndsdelar är identiska. Genom artiklarna 4.1 b och 5.1 b ges innehavarna rättigheter som är beroende av att det föreligger en risk för förväxling när det enbart föreligger likheter mellan vissa beståndsdelar. Det framgår klart av tionde skälet i ingressen att varumärkesskyddet är avsett att vara absolut när det råder identitet. Vid likhet uppställs dock som särskilt villkor för att skyddet skall vara tillämpligt att det föreligger en risk för förväxling. Det är uppenbart att ett sådant absolut och ovillkorligt skydd, vilket - såsom kommissionen har påpekat - lämnar ett litet utrymme för skön åt nationella domstolar eller inget utrymme alls, inte skall utvidgas till att omfatta andra situationer än dem som skyddet var avsett för, om syftet att säkerställa fri handel och sund konkurrens på den inre marknaden skall uppnås.(12)

34 Som den franska regeringen påpekade vid förhandlingen avsågs inte i kommissionens ursprungliga förslag till direktiv ett absolut och ovillkorligt skydd vid identitet.(13) I ingressen till detta förslag angavs att "varumärken ger ett skydd som hör samman med begreppen likhet mellan tecken, likhet mellan varor och tjänster och den risk för förväxling som detta kan leda till". De rättigheter som tillkom innehavaren enligt artikel 3.1 var tillämpliga när varumärkena och tecknen, samt varorna och tjänsterna, var identiska eller uppvisade likheter och när det förelåg "en allvarlig risk för förväxling" hos allmänheten. År 1985 togs villkoret att det skulle föreligga risk för förväxling vid identitet bort genom det ändrade förslaget,(14) i synnerhet till följd av ett yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén,(15) vilken hade påpekat följande: "Det krävs inte att det föreligger risk för förväxling för att användningen av ett identiskt varumärke skall kunna förbjudas ... När det gäller tecken som uppvisar likheter ligger det i samtliga ekonomiska aktörers intressen att fokusera på risken för förväxling i näringsverksamhet. ...".(16)

35 Både kommissionen och Förenade kungarikets regering har vidare hänvisat till artikel 16.1 i 1994 års TRIPs-avtal (avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter),(17) som är bindande för gemenskapen och där följande föreskrivs: "När ett identiskt ... tecken används för identisk[a] ... varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga."

36 Sådana överväganden bekräftar enbart den slutsats som förefaller vara logisk.

37 När helt identiska tecken eller varumärken används i näringsverksamhet med avseende på identiska varor eller tjänster är det svårt, för att inte säga omöjligt, att föreställa sig omständigheter då det inte föreligger någon som helst risk för förväxling. I dessa fall skulle det vara både överflödigt och överdrivet att kräva bevis för att en sådan risk föreligger.

38 När det föreligger likheter snarare än identitet är det emellertid rimligt att begränsa varumärkesinnehavarens rättigheter till de fall där det kan styrkas att det föreligger risk för förväxling. Om en sådan risk inte föreligger skulle nämligen tillämpningen av dessa rättigheter medföra en begränsning av den fria handeln och konkurrensen, en begränsning som saknar stöd i varumärkeslagstiftningens grundläggande syfte, som är att säkerställa att ett visst varumärke otvetydigt identifierar ett visst ursprung.(18)

39 Jag anser således att det skydd som varumärkesinnehavare ges enligt de relevanta bestämmelserna i huvudsak grundar sig på att det föreligger en risk för förväxling, och bevis för att en sådan risk föreligger är överflödigt när det inte bara föreligger likheter mellan både varumärkena (eller varumärket och tecknet) och de produkter som omfattas därav utan dessa dessutom är identiska. Artiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktivet är enbart avsedda att vara tillämpliga i sådana fall, eftersom risk för förväxling kan antas föreligga utan någon närmare granskning.

40 Av detta framgår dock ännu inte var gränsen skall dras mellan likhet och identitet.

41 Det är uppenbart att fall där det råder fullständig identitet i fråga om samtliga detaljer omfattas av artiklarna 4.1 a och 5.1 a. I princip skall varje skillnad, oavsett om den skall anses utgöra tillägg, strykning eller ändring, medföra att identiteten upphör.

42 Det har emellertid med rätta påpekats i de yttranden som ingetts till domstolen att det kan föreligga smärre skillnader mellan varumärken, som medför att de två varumärkena inte är helt identiska, men att de trots detta är svåra att särskilja från varandra.

43 Jag delar uppfattningen att även om begreppet identitet skall tolkas restriktivt måste det beaktas att risken för förväxling inte minskar, utan att den med säkerhet kan antas föreligga, såvida inte skillnaderna mellan två varumärken, eller mellan ett varumärke och ett tecken, är märkbara.

44 Hur skall begreppet tillämpas i praktiken? Hur är det möjligt att definiera gränsen mellan vad som är en ytterst liten eller betydelselös skillnad och vad som är en märkbar eller betydande skillnad? SADAS har åberopat en rad avgöranden från franska domstolar, där denna gräns förefaller ha tänjts på ett oacceptabelt sätt. För att nämna ett exempel framgår det att "belle à craquer" har ansetts utgöra ett intrång i varumärket "elle" av det skälet att sistnämnda varumärke efterbildades i sin helhet.(19)

45 Förenade kungariket har emellertid, med hänvisning till ett antal exempel från England och Skottland för att illustrera detta, varnat domstolen för att fatta ett avgörande i förevarande mål som kan få oförutsedda följder i andra faktiska situationer. Det har generellt hänvisat till svårigheten att på förhand fastslå en detaljerad regel som gör det möjligt att alltid göra en korrekt åtskillnad mellan vad som är betydande respektive betydelselöst, och i synnerhet till den eventuella användningen av uppenbart imiterade benämningar, som exempelvis Imitation X (då X utgör ett skyddat varumärke). I sådana fall kan det vara mer problematiskt att bevisa att det föreligger risk för förväxling. Denna fråga behandlas i fransk lagstiftning, men är inte aktuell i förevarande mål.(20) Förenade kungariket har därför förespråkat ett generellt tillvägagångssätt, som möjliggör för den nationella domstolen att avgöra förevarande mål på ett korrekt sätt utan att på förhand avgöra andra mål, och som senare kan förtydligas ytterligare. Vid förhandlingen intog kommissionen en i stort sett liknande ståndpunkt.

46 Med beaktande av samtliga dessa omständigheter anser jag att domstolen i fråga om identitet skall följa det tillvägagångssätt som valdes i fråga om likhet, i synnerhet i domstolens domar i målen SABEL(21) och Lloyd.(22) Domstolen skall således inrikta sig på behovet av en helhetsbedömning av de aktuella varumärkenas eller tecknens särdrag i bild, ljud (och, med tanke på eventuella nya typer av varumärken såsom doftvarumärken, även i sensoriskt eller organoleptiskt hänseende i vid bemärkelse) eller i ord samt det helhetsintryck som dessa åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar, hos genomsnittskonsumenten. En sådan genomsnittskonsument antas vara normalt informerad, uppmärksam och upplyst, även om denne ofta måste förlita sig på en oklar bild av ett varumärke som han har i minnet. Detta innebär inte att begreppet identitet får urvatttnas, utan att det skall bedömas på denna grund.

47 Ett varumärke och ett tecken, eller två varumärken, är således alltid identiska om eventuella skillnader vid en sådan bedömning framstår som ytterst små och helt betydelselösa, så att genomsnittskonsumenten inte skulle upptäcka någon märkbar skillnad mellan de båda. Om så inte är fallet kan det endast anses föreligga likheter mellan dem.

48 I förevarande mål är det varken nödvändigt eller lämpligt att slutgiltigt avgöra hur man i detta hänseende skall bedöma ett tecken, som exempelvis Imitation X, där ordet X ensamt kan vara identiskt med ett äldre varumärke, medan Imitation X inte är det. Som jag redan nämnt kan det i sådana fall vara svårt att styrka att det föreligger risk för förväxling hos allmänheten, med hänsyn till det djärva förnekandet av identitet med X. Artikel 5.1 b i direktivet kan således inte tillämpas och om dessa fall inte heller skulle omfattas av artikel 5.1 a förefaller det svårt att förhindra vad som framstår som uppenbart missbruk. Det kan emellertid vara så att genomsnittskonsumenten inte skulle uppfatta en benämning såsom Imitation X som ett självständigt tecken, utan som varumärket X åtföljt av en ovidkommande beståndsdel.

49 Den nationella domstolen skall därför först identifiera vad en normalt informerad, uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument uppfattar som de relevanta varumärkena, eller det relevanta varumärket och tecknet. Därefter skall den göra ovannämnda helhetsbedömning för att fastställa huruvida det är troligt att dessa två uppfattas som identiska eller om det enbart föreligger likheter mellan dem. I förstnämnda fall kan varumärkesinnehavarens rättigheter automatiskt göras gällande, medan det i sistnämnda fall är nödvändigt att närmare undersöka huruvida det föreligger risk för förväxling.

50 Det ankommer inte på denna domstol att tillämpa detta tillvägagångssätt på de faktiska omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, eftersom bedömningen i fråga kan kräva särskild kännedom om nationella förhållanden. Jag vill emellertid göra gällande att efterbildningen av LTJ Diffusions varumärke Arthur i samma karakteristiska skrivstil, men utan punkten under det inledande A:et, mycket väl kan ha uppfattats av genomsnittskonsumenten som identisk med originalet (eftersom ändringen är ytterst liten och helt betydelselös), medan det vid användningen av en märkbart annorlunda skrivstil eller vid tillägg av ett annat namn endast skulle kunna anses föreligga likheter (eftersom sådana ändringar är betydande, i vart fall sedda som en helhet).

51 Detta tillvägagångssätt - som även samtliga som ingett yttranden i förevarande mål, med undantag av LTJ Diffusion, i huvudsak tycks föredra - begränsar inte varumärkesinnehavarens rättigheter på ett otillbörligt sätt. Även om sambandet mellan varumärken, eller mellan ett varumärke och ett tecken, inte omfattas av denna relativt restriktiva definition av identitet, kan varumärkesinnehavaren alltid göra gällande sina rättigheter genom att styrka att det föreligger risk för förväxling. För det fall det inte föreligger någon sådan risk finns det normalt sett inte något sakligt skäl att låta denne förhindra registrering eller användning av det omtvistade tecknet.(23)

52 I det sammanhanget har jag inte övertygats av LTJ Diffusions argument att den mer vidsträckta tolkning som företaget förespråkar skulle ge mindre företag ett ökat skydd mot större bolags "imperialism". Tvärtom kan det antas att möjligheten till absolut och ovillkorligt skydd som går utöver vad som är identiskt i strikt mening skulle utnyttjas på ett hänsynslöst sätt, främst av de företag som ekonomiskt sett är starkast. Som jag påpekade i mitt förslag till avgörande i målet Procter & Gamble(24) har en engelsk domare en gång uttryckt att "[e]konomiskt starka näringsidkare är av hävd angelägna [om] att avskärma en del av det rika engelska språket och att utestänga dagens och morgondagens allmänhet från ... det avskärmade området".(25)

Förslag till avgörande

53 Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser jag att domstolen skall besvara frågan från Tribunal de grande instance, Paris, enligt följande:

Begreppet identitet mellan varumärke och tecken i artikel 5.1 a i rådets direktiv 89/104/EEG avser efterbildning som är identisk utan tillägg, strykning eller ändring, såvida dessa inte är ytterst små eller helt betydelselösa.

För att avgöra sådana mål skall den nationella domstolen först identifiera vad en normalt informerad, uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument uppfattar som det relevanta varumärket och tecknet. Därefter skall den göra en helhetsbedömning av det aktuella varumärkets och tecknets särdrag i bild, ljud och annat sensoriskt hänseende eller i ord samt det helhetsintryck som de åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar, för att fastställa huruvida en sådan konsument skulle uppfatta varumärket och tecknet som identiska, i den meningen att eventuella skillnader är ytterst små eller helt betydelselösa, eller huruvida denne snarare skulle uppfatta att det föreligger likheter mellan varumärket och tecknet, i den meningen att skillnaderna är större än så.

(1) - Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), nedan kallat direktivet.

(2) - Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), nedan kallad förordningen.

(3) - Journal Officiel de la République Française, den 6 januari 1991, s. 316. Se artikel 15.I och 15.II.

(4) - Se Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla, i dess lydelse efter revidering i Stockholm den 14 juli 1967, i Genève den 13 maj 1977 och efter ändring den 28 september 1979.

(5) - Beslut av den 25 juli 2001 i ärende R 1196/2000-1, LTJ Diffusion mot Moorbrook Textiles, och av den 3 oktober 2001 i ärende R 433/2000-1, Marc Brown mot LTJ Diffusion.

(6) - Av vad som anfördes vid förhandlingen framgår att när Arthur och Félicie registrerades som ett franskt varumärke år 1993 fanns det inte något förfarande för att motsätta sig registreringen tillgängligt för LTJ Diffusion.

(7) - Franska jurister hänvisar till begreppen contrefaçon partielle (partiellt varumärkesintrång) och adjonction inopérante (betydelselöst tillägg). Enligt både doktrin och rättspraxis härrör dessa begrepp från en tidpunkt innan direktivet införlivades med fransk lagstiftning.

(8) - Se exempelvis, i synnerhet vad gäller direktivet, dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799), punkt 36.

(9) - Se särskilt tredje skälet i ingressen till direktivet.

(10) - Se senast dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99-C-416/99, Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-0000), punkt 39.

(11) - Artikel 8.2 a ii i förordningen. Motsatsen, nämligen att registrering av ett nationellt varumärke skall vägras om det är oförenligt med ett äldre gemenskapsvarumärke, följer naturligtvis av artikel 4.1 i direktivet.

(12) - Se första skälet i ingressen till direktivet.

(13) - EGT C 351, 1980, s. 1.

(14) - EGT C 351, 1985, s. 4.

(15) - EGT C 310, 1981, s. 22.

(16) - Punkt 4. Kursivering i originaltexten.

(17) - Återfinns i bilaga 1C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet), vilket godkändes på gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

(18) - För en mer ingående redogörelse för detta syfte, se exempelvis dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF (HAG II) (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkterna 13 och 14.

(19) - Den franska regeringen uppgav emellertid vid förhandlingen att denna riktning i rättspraxis tycks ha ersatts av en utveckling mot en mer restriktiv tolkning av begreppet identitet.

(20) - Jag har berört frågan under något andra omständigheter i punkt 56 i mitt förslag till avgörande av den 20 september 2001 i mål C-2/00, Hölterhoff. Där hänvisas till den sista meningen i artikel 6.1 i direktivet och till artikel 3a.1 h i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L, 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam (EGT L 290, s. 18).

(21) - Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22 och 23.

(22) - Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkterna 18, 25 och 26.

(23) - Även i detta fall kan det föreligga ett mer omfattande skydd enligt artikel 4.4 a eller artikel 5.2 i direktivet för varumärken som är kända i medlemsstaten i fråga.

(24) - Punkt 77 i förslaget till avgörande av den 5 april 2001 i mål C-383/99 P, i vilket dom avkunnades den 20 september 2001.

(25) - "Perfection": Joseph Crosfield & Sons' Application, (1909) 26 RPC 837, s. 854, Court of Appeal, genom Cozens-Hardy, Master of the Rolls.