Mål T-116/06

Oakley, Inc.

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket O STORE — Det äldre nationella ordmärket THE O STORE — Jämförelse mellan tjänster som tillhandahålls inom ramen för detaljhandeln och motsvarande varor — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 — Intervenienten har yrkat ändring — Artikel 134.3 i förstainstansrättens rättegångsregler”

Förstainstansrättens dom (åttonde avdelningen) av den 24 september 2008 II ‐ 2457

Sammanfattning av domen

Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för relativ ogiltighet

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.1 b och 52.1 a)

Ordmärket O STORE borde inte ha registrerats som gemenskapsvarumärke för ”Detaljhandels- och grossisthandelstjänster, inkluderande detaljhandelstjänster online” och för tjänsterna ”detaljhandel och grossisthandel med kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, sportväskor, ryggsäckar och kappsäckar samt plånböcker” i klass 35 i Niceöverenskommelsen, på grund av att det föreligger ett relativt registreringshinder enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Det finns nämligen en risk i den mening som avses i den artikeln för att en genomsnittskonsument i Frankrike förväxlar varumärket O STORE och ordmärket THE O STORE, vilket är föremål för en äldre registrering i Frankrike för varor i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen.

Trots att arten, det avsedda ändamålet och användningsområdena för tjänsterna ”detaljhandel och grossisthandel med kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, sportväskor, ryggsäckar och kappsäckar samt plånböcker”, som omfattas av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, och för de varor som omfattas av det äldre varumärket, närmare bestämt ”kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, ryggsäckar, allroundsportväskor, resväskor, plånböcker”, skiljer sig åt, uppvisar tjänsterna och varorna obestridligen likheter med hänsyn till att de kompletterar varandra och att tjänsterna i allmänhet tillhandahålls på samma ställen som dem där varorna säljs. På grund av att ”detaljhandels- och grossisthandelstjänster, inkluderande detaljhandelstjänster online” beskrivs i mycket allmänna ordalag, kan de omfatta alla varor, inbegripet dem som avses med det äldre varumärket. Nämnda tjänster ska därför anses uppvisa likheter med de berörda varorna. De motstående kännetecknen är dessutom mycket lika med hänsyn till att de innehåller den identiska beståndsdelen ”o store” och att den enda skillnaden dem emellan är att den ej särskiljande artikeln ”the” inte finns med i det ifrågasatta gemenskapsvarumärket.

Det kan inte uteslutas att de berörda varorna kommer att säljas på samma försäljningsställen som dem där detaljhandelstjänsterna tillhandahålls, vilket bland annat skulle kunna inträffa om de varor som försetts med varumärket THE O STORE säljs genom tjänsterna O STORE, som omfattas av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, och att det därigenom uppkommer risk för förväxling hos konsumenterna. Även under antagandet att de varor som försetts med det äldre varumärket THE O STORE inte säljs genom tjänsterna O STORE, som omfattas av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, kan omsättningskretsen, när den stöter på tjänster som tillhandahålls inom ramen för detaljhandeln avseende bland annat kläder eller skor och som är försedda med varumärket O STORE, tro att dessa tjänster tillhandahålls av samma företag som det som säljer samma varor försedda med varumärket THE O STORE eller av ett företag med band till det företaget.

(se punkterna 45, 47, 57, 61, 71 och 74–75)