FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

VERICA TRSTENJAK

av den 3 februari 2011( )

Mål C‑482/09

Budějovický Budvar, národní podnik

mot

Anheuser-Busch, Inc.

(begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal, England & Wales (Förenade kungariket))

”Direktiv 89/104/EEG – Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar – Artikel 4.1 a och artikel 9.1– Begränsningar till följd av passivitet – Begreppet passivitet – Unionsrättsligt begrepp – Möjlighet att tillämpa nationell varumärkesrätt samt bestämmelserna om samtidig användning i god tro av två identiska varumärken”





Innehållsförteckning





I – Inledning

II – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätten

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

B – De nationella bestämmelserna

III – Bakgrund, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

IV – Förfarandet vid domstolen

V – Parternas huvudsakliga argument

A – Den första tolkningsfrågan

B – Den andra tolkningsfrågan

C – Den tredje tolkningsfrågan

VI – Rättslig bedömning

A – Inledande anmärkningar

B – Prövning av tolkningsfrågorna

1. Det unionsrättsliga uttrycket passivitet

a) Direktivet innehåller inte någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar

b) Harmonisering av de rättigheter som är knutna till ett varumärke och invändningar

c) Behovet av en enhetlig bestämmelse

d) Slutsats

2. Bestämmelsen om begränsning i artikel 9.1 i direktiv 89/104

a) Definition av begreppet passivitet

b) Undantag för situationen ”nödvändig passivitet”

c) Utformningen av bestämmelserna om begränsning

i) Förutsättningar för att den femåriga passivitetsperioden ska börja löpa

ii) Den kännedom som innehavaren av ett äldre varumärke har som subjektivt rekvisit

iii) Registrering av det äldre varumärket är inte nödvändig

iv) Slutsats

3. Huruvida principen om samtidig användning i god tro är förenlig med unionsrätten

C – Ytterligare relevanta rättsfrågor

1. Huruvida artikel 4.1 a i direktivet är tillämplig i tidshänseende

a) Allmänt

b) Förfarandet för registrering av varumärken

i) Tidsmässiga anknytningsfaktorer

ii) Artikel 4.1 a i direktivet är inte retroaktivt tillämplig

iii) Artikel 4.1 a är inte tillämplig från och med ikraftträdandet av direktivet

c) Förfarandet avseende giltigheten av det registrerade varumärket

d) Slutsats

2. Invändningen om missbruk av en rättighet

VII – Slutsatser

VIII – Förslag till avgörande





I – Inledning

1. Bakgrunden till detta mål är en begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (nedan kallad den hänskjutande domstolen) enligt artikel 234 EG( ) i vilken nämnda domstol har ställt flera frågor till domstolen om tolkningen av artiklarna 4.1 a och 9.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.( )

2. Begäran om förhandsavgörande har framställts i ett mål mellan bryggeriet Budĕjovický Budvar, národní podnik (nedan kallat BB), som är etablerat i staden Česke Budějovice (Böhmisch Budweis, Republiken Tjeckien), och bryggeriet Anheuser-Busch (nedan kallat AB), som är etablerat i staden Saint Louis (Missouri, Förenta staterna), i vilket AB vid Patent Office/Trade Marks Registry (nedan kallat den nationella varumärkesmyndigheten) har ansökt om ogiltigförklaring av det för BB:s räkning registrerade varumärket ”Budweiser” som sedan flera år tillbaka även innehas av AB. Genom ansökan om ogiltigförklaring upphörde en situation som varat knappt fem år i vilken de båda varumärkena med samma namn friktionsfritt hade förekommit samtidigt på marknaden i Förenade kungariket.

3. Huvudfrågan i målet vid den nationella domstolen är om BB mot AB:s ansökan om ogiltigförklaring kan framföra invändningen att de rättigheter som är knutna till ett äldre varumärke har förverkats. Detta beror i sin tur på svaret på frågan om den femårsfrist som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 efter vilken en begränsning sker till följd av passivitet verkligen har löpt ut. Det som utmärker förevarande förfarande är att ansökan om ogiltigförklaring enligt uppgifter från den hänskjutande domstolen framställdes exakt en dag innan femårsfristen löpt ut. Detta måste emellertid klargöras i detalj. Begäran om förhandsavgörande syftar följaktligen till att av domstolen få fastställt under vilka förutsättningar en begränsning äger rum, från och med vilken tidpunkt femårsfristen börjar löpa och om i förekommande fall en princip erkänns i unionsrätten på grundval av vilken samexistens mellan ett äldre och ett yngre varumärke med samma namn men som hänför sig till olika produkter är rättsligt möjligt.

II – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätten( )

4. Enligt det mål som anges i första och tredje skälen i direktiv 89/104 syftar direktivet till ett närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken som begränsas till de nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion genom att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster eller genom att snedvrida konkurrensförhållandena.

5. I elfte skälet anges att det ”[a]v hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är … viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro”.

6. I artikel 4 (”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”) i direktiv 89/104 föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

…

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:

i) EG-varumärken,

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesmyndighet,

iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga,

…

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ’välkänt’ i artikel 6a i Pariskonventionen.

…

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

c) Om användningen av ett varumärke kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som sägs i punkterna 2 och 4 b och särskilt

i) rätten till ett namn,

ii) rätten till egen bild,

iii) en upphovsrätt,

iv) en industriell rättighet.

…

5. Medlemsstaterna kan om det är lämpligt tillåta att varumärket inte skall vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1–5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.”

7. I artikel 5 (”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”) i direktivet föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

…”

8. I artikel 9 (”Begränsningar till följd av passivitet”) i direktivet föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett i artikel 4.2 nämnt äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat kan bestämma att punkt 1 skall gälla mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 a nämnt äldre varumärke eller annan äldre rättighet som nämns i artikel 4.4 b eller c.

…”

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)( ) som trädde i kraft den 28 november 2008 ersatte direktiv 89/104. Mot bakgrund av att de händelser som har gett upphov till tvisten i målet vid den nationella domstolen ägde rum innan direktiv 2008/95/EG trädde i kraft, så är enbart direktiv 89/104 tillämplig vid den rättsliga bedömningen i förevarande mål.

B – De nationella bestämmelserna

10. Direktiv 89/104 införlivades med den nationella rättsordningen genom 1994 års varumärkeslag (Trade Marks Act 1994). Härvid finner artiklarna 4.1 a och 9 i direktivet sin motsvarighet i artiklarna 6.1 och 48 i 1994 års varumärkeslag.

11. Artikel 7 i 1994 års varumärkeslag( ) innehåller bestämmelser genom vilka förfarandet för registrering av ett varumärke regleras och hänför sig till principen om samtidig användning i god tro av två identiska varumärken (”honest concurrent use”) som fastställts i engelsk varumärkesrätt.

”Åberopande av de relativa registreringshindren vid samtidig användning i god tro

1. Detta avsnitt är tillämpligt när registrering har sökts för ett varumärke och registreringsmyndigheten förmodar att

a) ett äldre varumärke föreligger med avseende på vilket villkoren i artikel 5.1, 5.2 eller 5.3 är uppfyllda, eller

b) ett äldre varumärke föreligger med avseende på vilket villkoren i artikel 5.4 är uppfyllda,

den som har anmält varumärket emellertid kan styrka att samtidig användning i god tro har skett av det varumärke med avseende på vilket registrering har sökts.

2. I det fallet kan registreringsmyndigheten inte avslå ansökan med hänvisning till ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet såvida innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten inte har invänt mot detta.

3. I detta avsnitt ska med ’honest concurrent use’ förstås all användning av ett varumärke av den som anmält varumärket eller med dess samtycke som ursprungligen ansågs utgöra ’honest concurrent use’ i den mening som avses i artikel 12.2 i 1938 års varumärkeslag [Trade Marks Act 1938].

4. Detta avsnitt avser inte

a) vägran att registrera ett varumärke av de skäl som anges i avsnitt 3 (absoluta registreringshinder) eller

b) ansökan om ogiltigförklaring enligt artikel 47.2 (ansökan på grund av det relativa registreringshindret att samtycke inte har lämnats till registrering).”

III – Bakgrund, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12. Av begäran om förhandsavgörande framgår att BB och AB först aktivt tog sig in på marknaden i Förenade kungariket år 1973 och år 1974. De sålde båda öl under ett varumärke som består av eller omfattar ordet Budweiser.

13. Såsom vidare framgår av beslutet om hänskjutande är namnen desamma. Ölen skiljer sig däremot åt. Smak, pris och flaskans utformning har alltid skiljt sig åt. På de marknader där båda ölen förekommer har konsumenterna i stort sett blivit medvetna om skillnaden, även om det naturligtvis alltid kommer att förekomma ett litet inslag av förväxling.

14. I november 1976 ansökte BB om att registrera Bud som ett varumärke. AB invände mot detta.

15. År 1979 väckte AB talan mot BB om missbruk av kännetecken, och yrkade att det skulle utfärdas ett föreläggande för att hindra BB från att använda namnet Budweiser. BB ingav i sin tur ett genkäromål med yrkande om att det skulle utfärdas ett föreläggande för att hindra AB från att göra sig skyldig till missbruk av kännetecken genom att använda namnet Budweiser. Under detta förfarande vilandeförklarades invändningsförfarandet avseende varumärket. Såväl käromålet som genkäromålet ogillades, eftersom domstolarna fann att ingen av parterna hade lämnat oriktiga uppgifter. Varumärket och namnet Budweiser hade dubbelt renommé.

16. Den 11 december 1979 ansökte AB om att registrera ordet Budweiser för ”öl, ale och porter”. BB gjorde en invändning. Den 28 juni 1989 ingav BB en motansökan för att registrera Budweiser mot vilken AB invände.

17. Court of Appeal beslutade i februari 2000 att båda invändningarna skulle avslås, vilket innebar att båda parter kunde registrera Budweiser. Beslutet fattades med stöd av bestämmelserna i den gamla varumärkeslagen från år 1938, vilken uttryckligen tillät samtidig registrering av identiska varumärken eller varumärken som var så lika att det fanns risk för förväxling, då det förelåg samtidig användning i god tro eller andra särskilda omständigheter. Till följd av detta avgörande fördes den 19 maj 2000 vardera parten in i varumärkesregistret som innehavare av ett varumärke bestående av ordet Budweiser. Resultatet av detta är att BB har två registreringar, en för Bud (ansökningsdatum november 1976) och en för Budweiser (ansökningsdatum juni 1989). AB har en registrering för Budweiser (ansökningsdatum december 1979).

18. Den 18 maj 2005, det vill säga fyra år och 364 dagar efter det att parternas respektive Budweiser-varumärken hade registrerats, ansökte AB hos Trade Marks Registry om att BB:s registrering av Budweiser skulle ogiltigförklaras. Följande argument anfördes till stöd för detta:

– Även om båda parternas varumärken registrerades samma dag, var AB:s varumärke ett ”äldre varumärke” enligt artikel 4.2, eftersom dess ansökan ingavs tidigare och det är det som räknas.

– Varumärkena och varorna är identiska och enligt artikel 4.1 a kan därför BB:s varumärke ogiltigförklaras.

– Det var inte fråga om passivitet, eftersom den femårsperiod som föreskrivs i artikel 9 inte hade löpt ut.

19. Trade Marks Registry ansåg att AB kunde framställa en ansökan om ogiltigförklaring eftersom den femåriga passivitetsperiod som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 började löpa från och med den tidpunkt då det yngre varumärket registrerades. Trade Marks Registry biföll ansökan om ogiltigförklaring.

20. BB överklagade detta beslut till High Court of Justice (England & Wales). Denna domstol slog bland annat fast att innehavaren av det äldre varumärket, det vill säga AB, enligt artikel 48 i 1994 års varumärkeslag, var tvungen att finna sig i användningen av ett registrerat varumärke och inte i en användning av ett icke registrerat varumärke med avseende på vilken registrering visserligen hade sökts men inte skett. Eftersom AB inte fann sig i användningen biföll domstolen talan om ogiltigförklaring.

21. BB överklagade detta beslut till Court of Appeal. Denna domstol har yttrat tvivel vad gäller betydelsen av uttrycket ”finna sig i” i den mening som avses i artikel 9, framför allt vad gäller frågan från och med när innehavaren av ett äldre varumärke kan anses finna sig i användningen av ett yngre varumärke. Dess tvivel vad gäller tolkningen avser emellertid även tolkningen av artikel 4 i direktiv 89/104. Den har mot bakgrund av dessa omständigheter beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen.

”1. Vad avses med uttrycket ’funnit sig i’ i artikel 9.1 i rådets direktiv 89/104/EEG? I synnerhet önskas svar på följande frågor:

a) Är uttrycket ’funnit sig i’ ett gemenskapsrättsligt begrepp eller får den nationella domstolen tillämpa nationella bestämmelser om innebörden av passivitet (däribland dröjsmål eller sedan länge etablerad samtidig användning i god tro)?

b) Om uttrycket ’funnit sig i’ utgör ett gemenskapsrättsligt begrepp, kan innehavaren av ett varumärke anses ha funnit sig i en annan aktörs sedan länge väl etablerade användning i god tro av ett identiskt varumärke, när innehavaren av varumärket sedan länge känner till denna användning men inte har kunnat förhindra den?

c) Krävs det, under alla omständigheter, att innehavaren av ett varumärke ska ha registrerat sitt varumärke innan vederbörande kan börja ’finna sig i’ en annan aktörs användning av i) ett identiskt varumärke eller ii) ett varumärke som är så likt att det finns risk för förväxling?

2. När börjar perioden på ’fem år i följd’ att löpa, och kan den börja löpa (och i så fall även upphöra) innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har fått sitt varumärke registrerat, och vilka villkor måste i så fall vara uppfyllda för att tiden ska börja löpa?

3. Ska artikel 4.1 a i direktiv 89/104/EEG tillämpas så, att innehavaren av ett äldre varumärke ges företräde även om det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av två identiska varumärken för identiska varor, vilket medför att det äldre varumärkets ursprungsgaranti inte innebär att varumärket endast betecknar varor som härrör från innehavaren av det äldre varumärket och inte från någon annan, utan i stället betecknar innehavarens varor eller den andra användarens varor?”

IV – Förfarandet vid domstolen

22. Beslutet att begära förhandsavgörande av den 20 oktober 2008 inkom till domstolens kansli den 30 november 2008.

23. Skriftliga yttranden har avgetts av AB, BB, Förenade kungarikets regering, den tjeckiska, den italienska, den slovakiska och den portugisiska regeringen samt Europeiska kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 23 i domstolens stadga.

24. Vid den muntliga förhandlingen den 24 november 2010 närvarade och yttrade sig ombud för AB, BB, den tjeckiska regeringen och kommissionen.

V – Parternas huvudsakliga argument

A – Den första tolkningsfrågan

25. BB anser att uttrycket ”passivitet” i den mening som avses i artikel 9 i direktiv 89/104 är ett självständigt unionsrättsligt begrepp. Det omfattar underlåtenhet att hindra tredje man att använda varumärket när det fanns möjlighet att göra detta.

26. AB anser också att uttrycket ”passivitet” är ett självständigt unionsrättsligt begrepp och att de nationella domstolarna inte har rätt att tillämpa nationella bestämmelser för att definiera detta begrepp.

27. Med hänsyn till definitionen av detta begrepp måste innehavaren av ett äldre varumärke nödvändigtvis ha kunnat förhindra användningen av ett yngre varumärke för att han överhuvudtaget ska anses kunna finna sig i användningen. Han kan inte anses ha funnit sig i en användning av ett yngre varumärke under flera år i god tro när han visserligen hade kännedom om detta men inte kunde förhindra användningen av varumärket. AB har dessutom gjort gällande att det för att passivitet i den mening som avses i artikel 9 i direktiv 89/104 ska anses föreligga krävs att innehavaren av ett varumärke får detta registrerat innan han börjar finna sig i ett identiskt eller liknande varumärke som ger upphov till förväxling.

28. Förenade kungarikets regering har gjort gällande att uttrycket ”passivitet” utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp. Innehavaren av ett varumärke kan inte anses ha funnit sig i att en tredje man använder ett identiskt varumärke under flera år i god tro när han visserligen hade kännedom härom men inte hade möjlighet att hindra användningen. Det krävs dessutom inte att innehavaren av ett varumärke registrerar varumärket innan han börjar finna sig i användningen av ett identiskt eller ett liknande varumärke.

29. Den italienska regeringen har gjort gällande att uttrycket passivitet i artikel 9 i direktiv 89/104 är ett harmoniserat unionsrättsligt begrepp och innebär att innehavaren av ett äldre varumärke har en rättslig möjlighet att motsätta sig att en tredje man använder ett yngre varumärke som är identiskt eller vilseledande likt.

30. Eftersom uttrycket ”äldre varumärke” enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv 89/104 inte kräver att det har registrerats är det inte nödvändigt att innehavaren av det äldre varumärket har registrerat detta innan han börjar finna sig i användningen av ett identiskt eller liknande varumärke av en tredje man. Artikel 9.2 i direktiv 89/104 utgör inte hinder mot att medlemsstaterna föreskriver att passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 redan kan föreligga före registrering av det äldre varumärket samt i de situationer som anges i artikel 4.4 a, b och c.

31. Den portugisiska regeringen har gjort gällande att den frist för förverkande som föreskrivs i artikel 9 i direktiv 89/104 i ett fall där två varumärken samexisterar på marknaden under en lång tid, av hänsyn till god tro och rättssäkerheten, måste överensstämma med den tidpunkt vid vilken den faktiska användningen av varumärket började samt med den tidpunkt vid vilken innehavaren av prioriterade beteckningar redan kunde vidta åtgärder, till exempel de åtgärder som föreskrivs i bestämmelserna om illojal konkurrens, för att förhindra en användning som kan skada varumärkesinnehavarens intressen.

32. Kommissionen har gjort gällande att uttrycket ”passivitet” är ett självständigt unionsrättsligt begrepp, som ska tolkas enhetligt.

33. Innehavaren av ett äldre varumärke kan inte anses ha funnit sig i ett yngre registrerat varumärke innan det sistnämnda varumärket har registrerats och närmare bestämt inte heller när han haft kännedom om användningen av varumärket och inte har kunnat vidta åtgärder mot detta. Ett äldre varumärke behöver enligt artikel 4.2 inte nödvändigtvis ha registrerats innan innehavaren av det äldre varumärket har funnit sig i användningen av ett yngre varumärke, som är registrerat i denna medlemsstat.

B – Den andra tolkningsfrågan

34. Enligt BB börjar den passivitetsperiod som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 att löpa då den som är intresserad av användningen får kännedom om användningen av tredje man. Den omständigheten att denna period börjar löpa före eller efter registreringen av det äldre varumärket saknar betydelse.

35. AB har däremot gjort gällande att perioden på ”fem år i följd” börjar löpa då följande tre villkor har uppfyllts: Det äldre varumärket har registrerats, innehavaren av det äldre varumärket är medveten om användningen av ett identiskt eller liknande varumärke, det yngre varumärket är också registrerat. Denna period kan varken börja eller upphöra innan det äldre varumärket faktiskt har registrerats.

36. Förenade kungarikets regering har påpekat att perioden på ”fem år i följd” börjar löpa då det yngre varumärket registreras och används och innehavaren av det äldre varumärket har fått kännedom om användningen.

37. Den slovakiska regeringen har inledningsvis granskat den andra tolkningsfrågan innan den prövade den första tolkningsfrågan. Den anser att den femåriga fristen börjar löpa från och med den tidpunkt då det yngre varumärket registreras såvida innehavaren av det äldre varumärket är medveten om användningen av det yngre varumärket och ansökan om registrering har gjorts i god tro, oberoende av den omständigheten att det äldre varumärket redan registrerats och anmälts hos Trade Marks Registry.

38. Den italienska regeringen har föreslagit att tolkningsfrågan ska besvaras på så sätt att den passivitetsperiod som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 börjar och eventuellt även kan upphöra innan innehavaren av det äldre varumärket registrerar sitt varumärke men varken kan börja innan det yngre varumärket registreras eller innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har fått kännedom om det yngre registrerade varumärket.

39. Kommissionen anser att passivitetsperioden börjar löpa från och med den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket får kännedom om användningen av det yngre registrerade varumärket. Fristen kan således tidigast börja från och med tidpunkten för registrering av det yngre varumärket om det har använts från och med denna tidpunkt och innehavaren av det äldre varumärket får kännedom om denna användning från och med denna tidpunkt. Tidpunkten för registrering av det yngre varumärket fastställs mot bakgrund av de tillämpliga bestämmelserna avseende registreringsförfarandet i varje medlemsstat. Passivitetsperioden kan dessutom börja löpa innan innehavaren av det äldre varumärket har registrerat sitt varumärke.

C – Den tredje tolkningsfrågan

40. BB har gjort gällande att det yngre varumärket, vid en långvarig period av samtidig användning i god tro av två identiska varumärken som hänför sig till identiska varor på så sätt att varumärket inte enbart betecknar varor som härrör från innehavaren av det äldre varumärket utan tvärtom varor som härrör från innehavaren av det yngre varumärket och när det inte föreligger någon avsevärd risk för förväxling, inte åsidosätter det äldre varumärkets grundläggande funktion, vilket krävs enligt artikel 4.1 a i direktiv 89/104.

41. Enligt AB ger artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ett absolut skydd och ger därför innehavaren av ett äldre varumärke rätt att göra gällande sina rättigheter även då det under flera år föreligger samtidig användning i god tro av två varumärken för identiska varor, vilket medför att det äldre varumärkets ursprungsgaranti inte innebär att varumärket endast betecknar varor som härrör från innehavaren av det äldre varumärket och inte från någon annan, utan i stället i samma utsträckning betecknar den äldre varumärkesinnehavarens varor och den andra användarens varor.

42. Förenade kungarikets regering har föreslagit att frågan ska besvaras på så sätt att bestämmelsen i artikel 4.1 a i direktiv 89/104, med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 6.2 och 9, är tillämplig i den mån som den ger innehavaren av ett äldre varumärke rätt att hävda sina rättigheter även då det föreligger en långvarig period av en samtidig användning i god tro av två varumärken för identiska varor.

43. Den tjeckiska regeringen har anfört att artikel 4 i direktiv 89/104 inte är tillämplig i ett fall som det i målet vid den nationella domstolen. När det rör sig om två kända identiska eller i vart fall liknande varumärken ges nämligen inget av dessa varumärken ett formellt rättsligt skydd i direktivet, det vill säga att de båda varumärkena åtnjuter samma skydd, vilket medför att de enligt bestämmelserna i den nationella och den internationella rätten avseende icke registrerade varumärken kan användas parallellt.

44. Den tjeckiska regeringen har dessutom gjort gällande att artikel 9.1 i direktiv 89/104 ska tolkas på så sätt att den frist som föreskrivs i denna bestämmelse för begränsningar till följd av passivitet inte börjar löpa innan det ifrågasatta varumärket registrerats.

45. Den tjeckiska regeringen har anfört att artikel 4 i direktiv 89/104 inte kan åberopas vid missbruk av en rättighet. Med missbruk av en rättighet avses ett försök att i strid med det syfte som eftersträvas med bestämmelsen tillförsäkra sig fördelar på bekostnad av tredje man. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida missbruk av en rättighet föreligger eller inte.

46. Den slovakiska regeringen har anfört att direktiv 89/104 inte ger innehavaren av ett äldre varumärke rätt att hävda sina rättigheter i den mening som avses i artikel 4 när denna rättighet utövas på ett sätt som utgör ett missbruk.

47. För att visa att ett sådant rättsmissbruk har förekommit krävs å ena sidan att utnyttjandet av rätten till ogiltigförklaring, trots att villkoren i direktivet och villkoren i motsvarande bestämmelser i den nationella lagstiftningen för införlivande formellt sett har uppfyllts, ger en taktisk fördel, vilken strider mot de mål som eftersträvas med direktivet. Det ska för det andra av en bedömning av omständigheterna framgå att det främsta syftet med ansökan om ogiltigförklaring är att få en taktisk fördel. Det ska emellertid överlåtas åt den nationella domstolen att pröva om det föreligger rättsmissbruk i det konkreta fallet.

48. Den italienska regeringen har påpekat att innehavaren av ett uppenbart äldre varumärke enligt artikel 4.1 a i direktiv 89/104 inte har rätt att förhindra användningen av ett uppenbart yngre varumärke eller ogiltigförklara detta. Vid en långvarig period av samtidig användning i god tro av identiska eller vilseledande lika varumärken ska slutsatsen dras att direktiv 89/104 inte utgör hinder mot en medlemsstats beslut att inte tillerkänna innehavare av två varumärken rätt till ogiltigförklaring av det andra varumärket eller att förbjuda användningen oberoende av turordningen för registreringen eller eventuell passivitet.

49. Kommissionen har påpekat att artikel 4.1 a i direktiv 89/104 inte innebär att två identiska varumärken för två identiska varor som saluförs av olika tillverkare i samband med en långvarig period av användning i god tro inte kan samexistera, under förutsättning att det äldre varumärkets grundläggande funktion att beteckna den berörda varans ursprung inte påverkas.

VI – Rättslig bedömning

A – Inledande anmärkningar

50. Utvecklingen av unionsomfattande standarder vad gäller skydd för immateriella rättigheter har kommit längst inom varumärkesrätten. Harmoniseringen av lagstiftningen på detta rättsområde grundar sig på två olika parallellt tillämpliga rättsprinciper som emellertid har flera kopplingar till varandra och kompletterar varandra.( ) För det första finns systemet med gemenskapsvarumärken som införts genom förordning (EG) nr 40/94( ) som är en överstatlig immateriell skyddsrätt, vilken genom ikraftträdandet av förordningen den 15 mars 1994 skapade en enhetlig varumärkesrätt som går utöver de nationella gränserna och som omfattar hela Europeiska unionen. För det andra har det skett en tillnärmning av de nationella rättsordningarna genom harmonisering med stöd av instrument som tillhandahålls i detta direktiv. Denna metod för tillnärmning innebär visserligen inte att territorialitetsprincipen,( ) det vill säga att de rättsliga konsekvenserna av ett varumärke är bundna till den berörda medlemsstatens territorium, som kännetecknar varumärkesrätten, inte är tillämplig, den bidrar emellertid till att undanröja skillnader mellan nationella lagstiftningar och de hinder för den fria rörligheten för varor och den fria rörligheten för tjänster på den gemensamma marknaden som denna medför.( )

51. Detta mål eftersträvades även av unionslagstiftaren genom antagandet av direktiv 89/104 såsom framgår av första skälet i nämnda direktiv. Såsom framgår av tredje skälet i nämnda direktiv avsågs härmed emellertid inte att genomföra en fullständig tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. Det ansågs i stället vara tillräckligt att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion. Dessa omfattar såsom framgår av sjunde skälet i nämnda direktiv framför allt de bestämmelser som avser ”erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke”. Detta gäller framför allt för registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som ska anges på ett uttömmande sätt. För att det mål som eftersträvas ska kunna uppnås anges uttryckligen att det krävs att lika villkor införs. Det ska enligt femte skälet i direktivet däremot inte göras några väsentliga ingrepp i medlemsstaternas behörighet att reglera förfaranderättsliga aspekter i samband med registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering.

52. Mot bakgrund av att den nationella varumärkesrätten enbart delvis har harmoniserats uppkommer den för förevarande mål relevanta frågan om och i vilken mån de krav som ställs enligt unionsrätten är tillämpliga på uttrycket passivitet i artikel 9 i direktivet. Fråga 1 a som ställts av den hänskjutande domstolen avser den principiella rättsliga inordningen av detta uttryck i unionsrättens kategorier, medan frågorna 1 b-2 avser uttryckets innehåll samt den exakta utformningen av bestämmelsen avseende begränsningar till följd av passivitet av de rättigheter som följer av ett äldre varumärke. Dessa frågor ska i sin tur särskiljas från fråga 3 som i första hand avser tolkningen av artikel 4.1 a i direktivet samt frågan huruvida rättsinstitutet ”honest concurrent use” (”samtidig användning i god tro”) i den engelska varumärkesrätten är förenligt med unionsrätten. För tydlighetens skull kommer jag att omordna tolkningsfrågorna i enlighet med de tre frågeställningar som angetts ovan och även besvara dem i denna turordning. Slutligen ska såväl aspekten gällande tillämpningen i tiden av artikel 4.1 a i direktivet i målet vid den nationella domstolen som den tjeckiska och den slovakiska regeringens invändning att AB har gjort sig skyldig till missbruk vid utövandet av rättigheter prövas.

B – Prövning av tolkningsfrågorna

1. Det unionsrättsliga uttrycket passivitet

53. Den första frågan som ska undersökas är om uttrycket passivitet i artikel 9 i direktivet utgör ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas självständigt och enhetligt. Direktivet innehåller ingen legaldefinition av begreppet. Frågan är därmed huruvida denna omständighet hindrar att begreppet klassificeras som ett unionsrättsligt begrepp.

a) Direktivet innehåller inte någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar

54. För en sådan klassificering talar i vart fall domstolens fasta praxis,( ) enligt vilken såväl kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som likhetsprincipen innebär att ett begrepp i en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar i syfte att bestämma dess betydelse och räckvidd normalt ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen. Tolkningen ska göras med beaktande av sammanhanget och de mål som eftersträvas med föreskrifterna i fråga. När unionslagstiftaren i en unionsrättsakt emellertid implicit har hänvisat till användningen i enskilda stater( ) ankommer det inte på domstolen att ge det tillämpade begreppet en enhetlig gemenskapsrättslig definition.

55. Det ska i detta sammanhang fastställas att direktivet inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas lagstiftning av vilken det framgår att avsikten var att låta de sistnämnda behålla sin behörighet att fylla ut det obestämda rättsliga begreppet.( )

b) Harmonisering av de rättigheter som är knutna till ett varumärke och invändningar

56. Av den omständigheten att direktiv 89/104 enligt tredje skälet enbart föreskriver en delvis harmonisering kan inte heller implicit den slutsatsen dras att medlemsstaterna har behörighet. Såsom domstolen redan klargjort innebär denna omständighet inte att särskilt nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion kan bli föremål för fullständig harmonisering.( ) Detta gäller med avseende på den här relevanta begränsningen av rättigheter som är knutna till ett äldre varumärke som regleras i artikel 9. Såsom jag inledningsvis anfört( ) klargörs i sjunde skälet att den harmonisering av varumärkesrätten som eftersträvas med direktivet omfattar de aspekter som avser ”erhållande” och ”vidmakthållande” av ett registrerat varumärke i de olika medlemsstaterna. Härav kan slutsatsen dras att framför allt sådana aspekter som såväl avser ”förekomsten”( ) som ”säkerställande” av de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke utgör föremål för harmonisering.

57. Såväl artikel 4.1 som artikel 5.1 i direktivet syftar till att säkerställa de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Båda bestämmelserna ger uttryck för prioritetsprincipen som gäller inom varumärkesrätten enligt vilken innehav av en äldre rättighet innebär att åtgärder kan vidtas mot samtliga yngre kolliderande varumärken.( ) Innehavaren av ett varumärke har enligt artikel 4.1 rätt att begära att ett yngre varumärke som på grund av sin identitet eller likhet med det egna varumärket skulle kunna förväxlas ska ogiltigförklaras. Enligt artikel 5.1 har innehavaren av varumärket ensamrätt till varumärket samt rätt att förhindra utomstående från att använda varumärket i näringsverksamhet.( )

58. Till de aspekter som omfattas av en harmonisering hör emellertid nödvändigtvis även invändningar av materiell natur av innehavaren av ett yngre varumärke som klandras för att ha åsidosatt de rättigheter som är knutna till ett äldre varumärke. Den begränsning som regleras i artikel 9 i direktivet utgör nämligen en sådan invändning mot den rättighet som följer av artikel 4.1 a för innehavare av varumärkesrättigheter att begära ogiltigförklaring av det andra varumärket.

59. Detta synsätt har bekräftats i domstolens rättspraxis avseende artikel 7 i direktivet i vilken konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke regleras och såtillvida även utgör en invändning mot den rättighet som följer av artikel 5.( ) Domstolen har därför med rätta antagit att direktivet innebär en omfattande harmonisering inom varumärkesrätten. Det finns ingen synbar anledning att dra en annan slutsats vad avser begränsningen.( )

60. I rättsmetodiskt hänseende utgör rättsinstitutet begränsning en konkretisering av principen om god tro, närmare bestämt den rättsprincip som kommer till uttryck i maximen venire contra factum propium till följd av vilken rättsinnehavaren då han gör sig skyldig till ett motsägelsefullt beteende ska förbjudas att utöva denna rättighet gentemot den som är skyldig att uppfylla förpliktelsen.( ) Enligt medlemsstaternas lagstiftning är en rättighet i allmänhet förverkad när rättighetsinnehavaren inte har gjort gällande denna under en viss tid (tidmoment) (rättighetsinnehavarens underlåtenhet att vidta åtgärder) och den som är skyldig att uppfylla en förpliktelse har ställt in sig på detta och vid en objektiv bedömning av rättighetsinnehavarens beteende även med rätta har kunnat tro (berättigade förväntningar) att denna inte heller kommer att göra gällande denna rättighet i framtiden. Åsidosättandet av god tro består i förevarande fall i att rättigheten utövats för sent på ett illojalt sett. Mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet skyddar rättsordningen de berättigade förväntningar som den som i princip är skyldig att uppfylla en förpliktelse anses ha vad avser ett visst rättsläge.

61. Denna tanke har kommit till uttryck inom varumärkesrätten. Såsom domstolen slog fast i domen i målet Levi Strauss( ) syftar direktiv 89/104 till att bevara varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria. Detta kommer uttryckligen till uttryck i skäl 11 i direktivet enligt vilket det av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.

c) Behovet av en enhetlig bestämmelse

62. Det är inte minst på grund av den grundläggande funktion som rättsinstitutet begränsning har vid säkerställandet av rättssäkerheten( ) som unionslagstiftaren har antagit enhetliga bestämmelser i artikel 9 i direktivet. Av den detaljerade bestämmelsen, framför allt vad gäller de villkor som ska vara uppfyllda i det konkreta fallet för att en rättighet ska kunna begränsas, vilken kommer att undersökas närmare vid prövningen av den andra frågeställningen,( ) kan den slutsatsen dras att det var unionslagstiftarens avsikt att införa så enhetliga bestämmelser som möjligt i samtliga medlemsstater. Det skulle varken främja harmoniseringsändamålet eller målet att skapa rättssäkerhet på den gemensamma marknaden om medlemsstaterna hade rätt att anta egna under vissa omständigheter även från varandra avvikande bestämmelser i vilka passiviteten hos innehavaren av det äldre varumärket definieras.

63. Vad gäller definitionen av passivitet, som anknyter till ett visst beteende hos varumärkesinnehavaren, anser jag att man måste beakta dess betydelse för varumärkesrätten i dess helhet. Varumärkets grundläggande funktion är att göra det möjligt för kunden att särskilja företag och deras varor eller tjänster på marknaden utan risk för förväxling.( ) Den uppfyller därmed emellertid samtidigt ett flertal viktiga ekonomiska och rättsliga funktioner( ) i konkurrensen mellan ekonomiska aktörer som har fastställts i domstolens rättspraxis. Beträffande varumärkesrätten har domstolen fastslagit( ) att denna utgör en väsentlig beståndsdel i den konkurrensordning utan snedvridning som upprättats genom fördraget. I en sådan ordning måste företag ha möjlighet att knyta kunder till sig med hjälp av kvaliteten hos sina varor eller tjänster, vilket inte är möjligt annat än om det finns särskiljningstecken som gör det möjligt att identifiera dem. För att varumärket ska kunna spela denna roll måste det utgöra en garanti för att alla varor som är försedda med det har tillverkats under kontroll av ett enda företag som kan hållas ansvarigt för deras kvalitet.

64. Följaktligen är det särskilda föremålet för varumärkesrätten, vilket domstolen flera gånger har kommit fram till,( ) framför allt att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda varumärket då en vara för första gången förs ut på marknaden och att på detta sätt skydda denne mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att marknadsföra varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke. Ett varumärke är rättsligt sett emellertid även ett uttryck för innehavarens immateriella rättighet( ) som begränsas avsevärt genom att möjligheten till förverkning fastställts i lag. I elfte skälet i direktivet talas det uttryckligen om ett intrång i de intressen som innehavaren av det äldre varumärket har. Det framstår följaktligen som berättigat att kräva att den ensamrätt som varumärket ger endast i undantagsfall kan begränsas på klart fastställda villkor i lag. Det skulle således vara märkligt att anta att unionslagstiftaren mot bakgrund av de allvarliga konsekvenserna för den rättsliga ställning som varumärkesinnehavaren, vars rättighet begränsas, har, har beslutat att i direktivet fastställa samtliga villkor för förverkande med undantag för begreppet passivitet. En sådan tolkning skulle inte vara förenlig med direktivets målsättning.

d) Slutsats

65. Mot bakgrund av denna systematiska och teleologiska tolkning av direktiv 89/104 kommer jag till slutsatsen att uttrycket passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 är ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas självständigt och enhetligt.( )

2. Bestämmelsen om begränsning i artikel 9.1 i direktiv 89/104

66. Som nämns inledningsvis avser frågorna 1 b-2 begreppets normativa innehåll samt den exakta utformningen av bestämmelsen om begränsning till följd av passivitet av rättigheter som är knutna till ett äldre varumärke.

a) Definition av begreppet passivitet

67. I enlighet med den logiska följden av frågorna ska det först utredas vad som i rättsligt avseende avses med passivitet i den mening som avses i denna bestämmelse. Av formuleringen av fråga 1 b kan den slutsatsen dras att den hänskjutande domstolen framför allt har ifrågasatt om den omständigheten att innehavaren av det äldre varumärket inte kan hindra en utomstående från att använda ett identiskt yngre varumärke leder till en annan bedömning av huruvida passivitet föreligger i det konkreta fallet. Den hänskjutande domstolen har i sitt beslut om hänskjutande( ) gjort åtskillnad mellan en ”snäv” tolkning av begreppet enligt vilken en part enbart kan finna sig i en annan parts beteende om han kan förhindra beteenden och en ”extensiv” tolkning enligt vilken passivitet även föreligger när man inte kan ändra en viss situation. Den hänskjutande domstolen har anfört att om en mer långtgående tolkning krävs enligt artikel 9 kan rimligen AB och BB anses ha varit tvungna att finna sig i varandras användning av Budweiser under mer än 30 år.

68. För att kunna fastställa den normativa betydelsen av detta begrepp är det nödvändigt att tolka begreppet med beaktande av såväl ordalydelsen och uppbyggnaden av artikel 9.1 i direktivet som målet med bestämmelsen. Enligt gängse tolkningsprinciper är ordalydelsen i en bestämmelse alltid utgångspunkten och sätter samtidigt gränser för varje tolkning.( ) Genom en tolkning av ordalydelsen utforskas och ifrågasätts det allmänna språkbruket. Mot bakgrund av det allmänna språkbruket fastställs den innebörd och betydelse som en bestämmelse kan ha.( ) Unionsrätten företer emellertid ett särdrag, vilket inte minst är en följd av den språkliga mångfalden,( ) nämligen att små avvikelser kan förekomma mellan olika språkversioner.( ) En bestämmelse är emellertid bindande på alla de officiella EU-språken, vilket innebär att alla andra språkversioner ska beaktas i lika stor utsträckning vid tolkningen av denna bestämmelse.( ) Vid tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse krävs därför i tveksamma fall ett komplext tillvägagångssätt som antyder att det krävs en jämförande analys mellan de enskilda språkversionerna.( )

69. Vad gäller det här omtvistade begreppet passivitet kan fastställas att två olika begrepp används i den engelska språkversionen av direktivet för att beskriva beteendet hos innehavaren av det äldre varumärket. Detta har även påpekats av den hänskjutande domstolen. Medan uttrycket ”acquiescence” eller ”to acquiesce” (finna sig i) används såväl i rubriken till artikel 9 som i artikel 9.1 används i skälen till direktivet, vilka är relevanta för förståelsen av denna bestämmelse, ordet ”to tolerate” (tillåta). Det sistnämnda uttrycket, som har lånats av det latinska verbet ”tolerare”, används även genomgående och enhetligt i alla romanska språkversioner. Såvitt jag kan se har det inte gjorts någon jämförbar avvikelse vad gäller ordvalet i någon av de andra språkversionerna.( ) Denna avvikelse påverkar emellertid inte tolkningsresultatet, särskilt som det av en semantisk analys av uttrycken särskilt klart framgår vad gemenskapslagstiftaren egentligen avsåg.

70. De uttryck som används i de olika språkversionerna beskriver en individuell hållning som kännetecknas av överseende och avsaknad av motstånd i förhållande till ett icke nödvändigtvis önskvärt tillstånd. Viss passivitet är typisk för denna hållning i den mening att den som förhåller sig passiv trots att han har kännedom om denna omständighet underlåter att vidta åtgärder.( ) Denna aspekt betonas särskilt i den danska och den svenska språkversionen.( ) Denna passivitet står i motsats till aktivt handlande av en utomstående vars beteende främjas genom den passiva partens underlåtenhet att handla.( ) Denna passivitet upphör följdriktigt först när den berörda parten klart motsätter sig agerandet.

71. Detta utesluter emellertid inte att man av detta passiva förhållningssätt under vissa omständigheter till och med kan härleda ett underförstått samtycke från den passiva parten. Detta förklarar också att rättsordningen till denna passivitet knyter rättsföljden förverkande av den rättighet som formellt sett tillkommer den passiva parten. ”Passivitet” måste emellertid klart särskiljas från ”samtycke” som, såsom domstolen slagit fast i sin rättspraxis( ), ska uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. En sådan vilja uttrycks normalt sett genom ett uttryckligen avgett samtycke. Det kan emellertid inte uteslutas att en sådan vilja i vissa fall kan underförstås när det av omständigheter, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt.

b) Undantag för situationen ”nödvändig passivitet”

72. Det skulle emellertid inte vara förenligt med tolkningen av detta begrepp att även beteckna en påtvingad situation, till exempel en rättslig eller faktisk omöjlighet att vidta åtgärder, som passivitet. Begreppet passivitet antyder nämligen att den passiva parten teoretiskt sett kunnat vidta åtgärder mot ett icke önskvärt tillstånd men att han medvetet underlåter att göra detta. Påtvingad passivitet är enligt min mening varken förenlig med den naturliga betydelsen av detta begrepp eller det redan beskrivna begreppet begränsning.( ) Därutöver ska det påpekas att unionslagstiftaren enligt elfte skälet till direktivet uttryckligen föreskriver att en begränsning av de intressen som innehavaren av ett äldre märke har enbart kan ske under förutsättning att detta är rimligt. Med hänsyn till att ingen enligt lag kan förpliktas att göra något som är omöjligt (impossibilium nulla obligatio est( )) är det orimligt att genom begränsning utesluta de rättigheter som innehavaren av det äldre varumärket har med motiveringen att han inte motsatt sig en olaglig användning av hans varumärke av en utomstående trots att han överhuvudtaget inte kunnat göra detta.

c) Utformningen av bestämmelserna om begränsning

73. Frågorna 1 c och 2 avser utformningen av bestämmelsen i artikel 9.1 i direktiv 89/104 och syftar huvudsakligen till att domstolen ska fastställa från vilken tidpunkt den femårsfrist som föreskrivs i denna bestämmelse börjar löpa och vilka villkor som måste vara uppfyllda i det konkreta fallet.

i) Förutsättningar för att den femåriga passivitetsperioden ska börja löpa

74. Ordalydelsen av artikel 9.1 i direktivet samt syftet med denna bestämmelse tyder enligt min mening klart på att den femåriga passivitetsperioden börjar löpa när följande tre villkor är uppfyllda. För det första krävs att det yngre varumärket har registrerats, för det andra måste detta varumärke ha använts, för det tredje ska innehavaren av det äldre varumärket ha kännedom om registreringen och användningen av det yngre varumärket. Denna bestämmelse har utformats på så sätt att samtliga tre villkor måste vara uppfyllda.

ii) Den kännedom som innehavaren av ett äldre varumärke har som subjektivt rekvisit

75. Det sistnämnda villkoret är av särskild betydelse för ifrågavarande problemställningar och måste därför behandlas närmare.

76. Det ska inledningsvis konstateras att gemenskapslagstiftaren vid utformningen av artikel 9.1 har valt begränsning till följd av passivitet och medvetet har valt bort rättsfiguren preskription. Det föreligger nämligen avsevärda skillnader mellan ovannämnda rättsinstitut. Preskription utmärker sig bland annat därigenom att enbart rättighetsinnehavarens underlåtenhet att agera under en viss period (objektivt rekvisit) är avgörande medan begränsning till följd av passivitet även hänför sig till ett subjektivt rekvisit. Detta subjektiva rekvisit är avgörande i förevarande fall. Varumärkesinnehavaren måste under en viss period med kännedom om den omständigheten att en utomstående gjort sig skyldig till intrång ha underlåtit att agera.( ) Betydelsen av detta rekvisit får inte komma i skymundan vid tolkningen av artikel 9 i direktivet. I synnerhet inte vid bedömningen av frågan när femårsfristen börjar löpa. Det krävs följaktligen att tidpunkten då kännedom erhålls och tidpunkten då passivitetsperioden börjar löpa sammanfaller.

77. Denna omständighet säger emellertid inte något om huruvida femårsfristen först får börja löpa från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket fått faktisk kännedom om registreringen och användningen av det yngre varumärket (”faktisk kännedom”). Det är nämligen också tänkbart att den tidpunkt vid vilken innehavaren av det äldre varumärket hade kunnat få kännedom om detta är avgörande (”potentiell kännedom”).

78. Det ska i detta sammanhang emellertid fastställas att gemenskapslagstiftaren uppenbarligen har ansett att den tidpunkt vid vilken det yngre varumärket registrerades (”användning av ett yngre registrerat varumärke”) är relevant eftersom den i annat fall för säkerställandet av skydd mot de rättigheter som innehas av innehavaren av det äldre varumärket hade ansett att ansökan om registrering av det yngre varumärket är tillräcklig. Det ska emellertid påpekas att direktivet enbart syftar till att skydda registrerade varumärken,( ) medan det inte fråntar medlemsstaterna deras rätt att fortsätta att skydda sådana varumärken som har förvärvats till följd av användning såsom klart framgår av fjärde skälet. Registreringen av det yngre varumärket utgör således ett viktigt tidsmässigt avbrott. Registreringen regleras i enlighet med femte skälet i direktivet i medlemsstaternas procedurregler.

79. Det är även av hänsyn till rättssäkerheten lämpligt att betrakta tidpunkten för registreringen som avgörande för att låta femårsfristen börja löpa eftersom registreringen av det yngre varumärket utgör en offentlig handling med publicitetsverkan som innehavaren av det yngre varumärket när som helst kan åberopa för att göra gällande den begränsning som följer av artikel 9.1 i direktivet mot en ansökan av innehavaren av det äldre varumärket om ogiltigförklaring enligt artikel 4.1 a i direktivet.

80. De berättigade förväntningar som innehavaren av ett yngre varumärke har att en sådan ansökan om ogiltigförklaring inte kommer att inges fem år efter att hans varumärke registrerades förefaller också vara skyddsvärda, särskilt som det är rimligt att anta att innehavaren av ett äldre varumärke inom ramen för en motsvarande lång period nödvändigtvis måste ha haft kännedom om användningen av ett identiskt varumärke och likväl inte vidtagit några åtgärder. Femårsfristen som börjar löpa från och med den tidpunkt då det yngre varumärket registreras visar sig vid en närmare granskning vara en typ av presumtionsbestämmelse. I lag presumeras att innehavaren av det äldre varumärket från och med registreringen av det yngre varumärket i vart fall hade möjlighet att få kännedom om detta yngre varumärke. Myndigheter och domstolar men även ekonomiska aktörer kan således på objektiva grunder dra slutsatsen att innehavaren av det äldre varumärket har sådan kännedom.

81. En sådan presumtionsbestämmelse är inte på något sätt ovanlig inom varumärkesrätten, såsom domstolen med rätta har påpekat i domen i målet Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli.( ) I denna dom slog domstolen nämligen fast att ”bland annat en allmän vetskap, inom den berörda ekonomiska sektorn, om att en tredje man använder ett liknande eller identiskt kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kan leda till en presumtion för att sökanden haft vetskap om ett sådant användande, och att denna kännedom bland annat kan följa av hur länge ett sådant användande har pågått”. Såsom domstolen med rätta har påpekat gäller att ”[j]u längre användande desto högre är sannolikheten för att sökanden hade vetskap om detta när registreringsansökan gavs in”.

82. En sådan laglig presumtion innebär emellertid inte att innehavaren av ett äldre varumärke i det enskilda fallet inte kan motbevisa presumtionen (praesumptio juris tantum). Om man inte vill utplåna gränsen mellan rättsinstituten begränsning och preskription och tillåta att den tid som förflutit anses som det enda avgörande kriteriet för begränsning ska vid tolkningen av artikel 9.1 i direktivet krävas att den faktiska kännedomen anses som avgörande,( ) för det fall innehavaren av det äldre varumärket kan visa att han fått kännedom vid en annan tidpunkt. Kravet på positiv kännedom svarar mot den särskilda betydelsen av rättssäkerheten som kommer till uttryck i den fasta tidsgränsen i bestämmelsen om begränsning.

83. För ändamålen med detta förfarande är det följaktligen inte nödvändigt att slutgiltigt ta ställning till frågan om faktisk eller potentiell kännedom är avgörande, eftersom denna fråga först är relevant i en situation i vilken innehavaren av ett äldre varumärke fått kännedom först någon gång efter att det yngre varumärket registrerats. En sådan situation föreligger emellertid inte i förevarande fall, särskilt som det med säkerhet kan antas att AB hade kännedom om BB:s registrering av varumärket Budweiser den 19 maj 2000. Detta datum registrerades nämligen båda parter, efter en tvist som hade varat i flera år, som innehavare av detta ordmärke i varumärkesregistret. AB hade dessutom kännedom om att BB använt varumärket Budweiser redan sedan 70-talet. Följaktligen sammanföll tidpunkten för registrering av det yngre varumärket och den tidpunkt vid vilken kännedom erhölls om registreringen och användningen av varumärket.

iii) Registrering av det äldre varumärket är inte nödvändig

84. Frågan huruvida femårsfristen kan börja löpa innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har registrerat sitt varumärke, såsom den hänskjutande domstolen antagit och antytt i frågorna 1 c och 2, ska enligt min mening med hänsyn till hänvisningen i artikel 9.1 till artikel 4.2 i direktivet helt klart besvaras jakande.

85. Av ordalydelsen samt av den systematiska kopplingen mellan de båda bestämmelserna (”äldre varumärke i den mening som avses i”) framgår att artikel 4.2 innehåller en definition av vad som avses med äldre varumärke i den mening som avses i direktivet. Av denna bestämmelse framgår tydligt att tidpunkten för ansökan och inte den faktiska registreringen är avgörande vid åtskiljandet av ett äldre och ett yngre varumärke. Begreppet äldre varumärke avser följaktligen inte enbart varumärken som registrerats före registreringen av ett identiskt varumärke eller ett varumärke som är så likt att det finns risk för förväxling. Härav följer således att om de tre ovannämnda villkoren är uppfyllda i det enskilda fallet utgör en eventuell icke genomförd registrering av ett äldre varumärke inget hinder mot att femårsfristen börjar löpa.

86. Fråga 1 c ska följaktligen besvaras på så sätt att det inte krävs att innehavaren av ett varumärke har registrerat sitt varumärke innan vederbörande kan börja ”finna sig i” en annan aktörs användning av ett identiskt varumärke eller ett varumärke som är så likt att det finns risk för förväxling. Fråga 2 ska således besvaras på så sätt att den femåriga passivitetsperioden kan börja löpa och teoretiskt sett även kan löpa ut innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har fått sitt varumärke registrerat.

iv) Slutsats

87. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan följande slutsatser dras:

– Den femåriga passivitetsperiod som föreskrivs i artikel 9.1 i direktivet börjar löpa från den tidpunkten då innehavaren av det äldre varumärket får kännedom om registreringen och användningen av det yngre varumärket i den medlemsstat i vilken sistnämnda varumärke också har registrerats. Passivitetsperioden kan tidigast börja löpa från den tidpunkt då det yngre varumärket registrerats såvida det använts från och med denna tidpunkt och innehavaren av det äldre varumärket vid denna tidpunkt fått kännedom om denna användning.

– Tidpunkten för registreringen fastställs i sin tur enligt medlemsstaternas tillämpliga förfarandebestämmelser.

– Den femåriga passivitetsperioden kan börja löpa innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har registrerat sitt varumärke.

3. Huruvida principen om samtidig användning i god tro är förenlig med unionsrätten

88. Den hänskjutande domstolen vill genom fråga 3 huvudsakligen få klarhet i huruvida det i en situation som den i målet vid den nationella domstolen med tillämpning av artikel 4.1 a i direktivet är möjligt att begära ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket. Den hänskjutande domstolen har härvid konkret ställt frågan huruvida unionsrätten innehåller ett undantag för det fall det förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av två identiska varumärken som ger skydd åt innehavaren av det yngre varumärket. I rättsdogmatiskt hänseende är det härvid fråga om räckvidden av den varumärkesrättsliga prioritetsprincipen i unionsrätten samt om huruvida samexistens av två identiska varumärken är tillåten.

89. Av bakgrunden till målet vid den nationella domstolen som återges i beslutet om hänskjutande framgår att Court of Appeals beslut från februari år 2000 att tillåta AB:s och BB:s registrering av varumärket ”Budweiser” grundade sig på rättsfiguren ”honest concurrent use” som sedan länge erkänns såväl i common law som i den skrivna rätten i England och som under vissa förutsättningar möjliggör en sådan samexistens. Denna rättsfigur har kodifierats i artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994 med avseende på dess processrättsliga användning.( ) I denna bestämmelse anges emellertid inte de materiella villkoren som i stället fastställs i rättspraxis.( )

90. Frågan är därmed huruvida artikel 4.1 a i direktivet utgör hinder mot att denna rättsfigur tillämpas. Det måste härvid i rättsligt hänseende vara fråga om ett undantag från prioritetsprincipen som fastställs i direktivbestämmelsen. Det ska i detta sammanhang emellertid fastställas att en sådan undantagsbestämmelse inte har en motsvarighet i direktivet som kan tillämpas som rättslig grund.

91. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att unionsrätten i allmänhet utgör hinder mot en sådan rättsfigur i den nationella rätten, särskilt som direktiv 89/104 enbart föreskriver delvis harmonisering.( ) Det är således fullt tänkbart att denna rättsfigur omfattas av ett område på vilket medlemsstaterna har lagstiftningsbefogenhet. Denna rättsfigur är emellertid i likhet med bestämmelsen om begränsning i artikel 9 i direktivet utformad som en invändning. Artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994( ) möjliggör nämligen för sökanden av ett yngre varumärke att, i förfarandet vid registreringsmyndigheten, invända mot invändningar om tidigare rättigheter med åberopande av samtidig användning i god tro av det varumärke som ska registreras.( ) Denna bestämmelse avser även ”utövandet” av de rättigheter som följer av ett varumärke. Detta betyder att den avser ett område som, såsom redan fastställts, omfattas av harmonisering.( )

92. I den mån som ett motsvarande nationellt undantag inte är tillåtet enligt direktiv 89/104 ska det anses vara oförenligt med direktivet, särskilt som ordalydelsen i artikel 4.1 är klar och inte lämnar något tolkningsutrymme. I denna artikel anges uttryckligen att ett varumärke ”inte [ska] registreras” eller ”om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras” när det hamnar i konflikt med ett äldre varumärke eller en äldre rättighet.

93. En systematisk tolkning av direktivet ger stöd åt att denna rättsfigur inte är förenlig med direktivet. Det kan nämligen argumenteras att undantagen från artikel 4.1 regleras uttömmande och inte omfattar någon av de situationer som ligger till grund för målet vid den nationella domstolen.

94. I artikel 4.5 i direktivet föreskrivs till exempel att medlemsstaterna om det är lämpligt kan tillåta att varumärket inte vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket. Situationen i målet vid den nationella domstolen motsvarar uppenbarligen inte denna situation. Tillståndet för identiska varumärken att samexistera på grundval av ovannämnda rättsfigur grundar sig nämligen enbart på ett myndighetsbeslut och inte på ett medgivande i form av en viljeförklaring av innehavaren av det äldre varumärket såsom krävs enligt ordalydelsen i denna direktivbestämmelse. Ett myndighetsbeslut som Court of Appeals beslut från februari år 2000 kan därför inte heller anses införliva denna undantagsbestämmelse.

95. Artikel 4.6 i direktivet är inte heller tillämplig( ), särskilt som en medlemsstat enligt denna bestämmelse endast under en övergångsperiod får behålla vissa nationella registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser. Vad gäller den omtvistade rättsfiguren ”honest concurrent use” som har kodifierats i artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994 rör det sig emellertid varken om ett registreringshinder eller en ogiltighetsgrund i den mening som avses i artikel 4.6 i direktivet utan i stället om en invändning som innehavaren av det yngre varumärket kan göra gällande mot den nationella varumärkesmyndigheten om den inom ramen för sin prövning ex officio av ansökan om registrering av varumärket hänvisar till eventuella registreringshinder, såsom till exempel att det föreligger ett äldre identiskt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkeslagen från år 1994 genom vilken artikel 4.1 a i direktivet har införlivats. Det materiella tillämpningsområdet för detta undantag är således inte tillämpligt, vilket innebär att den omständigheten att AB:s och BB:s ansökan om registrering av varumärket Budweiser framställdes under den period då varumärkeslagen från år 1938 var tillämplig, det vill säga innan direktiv 89/104 hade införlivats med den engelska lagstiftningen, i detta sammanhang inte ska anses vara relevant i förevarande mål.

96. Ytterligare ett systematiskt argument som kan anföras är bestämmelsen om begränsning i artikel 9, som redan undersökts ovan, vilken gemenskapslagstiftaren antog av hänsyn till rättssäkerheten, och som huvudsakligen har samma syfte som ovannämnda nationella rättsfigur. Mot bakgrund av en sådan klar bestämmelse i direktivet framstår det som överflödigt att leta efter ytterligare en undantagsbestämmelse för att legitimera samexistensen av två identiska varumärken.

97. Direktiv 89/104 innehåller följaktligen inte någon undantagsbestämmelse enligt vilken två identiska varumärken får samexistera i ett fall som det i målet vid den nationella domstolen på grundval av den omtvistade rättsfiguren ”honest concurrent use”. Det måste därför antas att denna rättsfigur i princip är oförenlig med unionsrätten.( ) En samexistens mellan två identiska varumärken kan således enligt den gällande unionsrätten i princip inte motiveras med argumentet att det eventuellt har förekommit en långvarig period av samtidig användning i god tro.

98. Sammanfattningsvis kan det fastställas att direktiv 89/104 inte innehåller någon undantagsbestämmelse enligt vilken två identiska varumärken kan samexistera i ett fall som det i målet vid den nationella domstolen. Artikel 4.1 a i direktivet utgör, under förutsättning att den är tillämplig i tiden i målet vid den nationella domstolen, följaktligen i princip hinder mot en långvarig period av samtidig användning i god tro av två olika varumärkesinnehavare av två identiska varumärken för identiska varor.

C – Ytterligare relevanta rättsfrågor

99. Utöver tre ovannämnda frågeställningar uppkommer ytterligare två rättsfrågor som är relevanta i förevarande mål. Det rör sig för det första om huruvida artikel 4.1 a i direktivet är tillämplig i tiden i förevarande fall och för det andra om invändningen om att den rättighet som följer av denna direktivbestämmelse för innehavaren av ett äldre varumärke att ansöka om ogiltigförklaring av ett yngre identiskt varumärke utövats på ett sätt som utgör missbruk.

1. Huruvida artikel 4.1 a i direktivet är tillämplig i tidshänseende

a) Allmänt

100. Såsom redan anförts i inledningen till detta förslag till avgörande( ) avser tvisten i målet vid den nationella domstolen huvudsakligen frågan huruvida AB kan åberopa artikel 4.1 a eller en motsvarande nationell bestämmelse för införlivande för att få det med samma namn registrerade varumärket Budweiser ogiltigförklarat. I detta sammanhang uppkommer, även om den hänskjutande domstolen inte yttrat sig i detta avseende, frågan huruvida artikel 4.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig i tidshänseende (ratione temporis), vilken enligt min mening ska besvaras nekande. Jag kommer att förklara detta i det följande.

101. Det ska inledningsvis erinras om att domstolen ska ge den hänskjutande domstolen alla de upplysningar om unionsrättens tolkning som kan vara användbara vid avgörandet av det där anhängiga målet, även om denna domstol inte har hänvisat till dessa upplysningar i sina frågor.( ) Ett uppklarande i denna fråga är av särskild betydelse i förevarande mål av det skälet att rättsfiguren ”honest concurrent use”, såsom redan fastställts, inte är förenlig med artikel 4.1 a. Om denna direktivbestämmelse är tillämplig i tidsmässigt hänseende skulle detta i sin tur innebära att Court of Appeals beslut från februari år 2000 att tillåta samexistens av två identiska varumärken på grundval av denna rättsfigur inte var förenligt med unionsrätten.

102. Genom detta domstolsförfarande avslutades emellertid enbart ett av två nationella förfaranden som samtidigt representerar de båda relevanta tidpunkterna för en eventuell användning i tidsmässigt hänseende av artikel 4.1 a i direktiv 89/104, nämligen för det första förfarandet för registrering av de båda identiska varumärkena Budweiser och invändningsförfarandet samt för det andra förfarandet avseende giltigheten av BB:s registrering av varumärket som inleddes genom AB:s ansökan av den 18 maj 2005. Det sistnämnda är det förfarande inom ramen för vilket begäran om förhandsavgörande framställts och därmed också den tidpunkt som är relevant för förevarande mål. Eftersom det emellertid inte kan uteslutas att den omständigheten att artikel 4.1 a eventuellt inte är tillämplig i tidsmässigt hänseende inom ramen för det första förfarandet påverkar det andra förfarandet ska frågan huruvida direktivbestämmelsen är tillämplig i tidsmässigt hänseende prövas i tur och ordning för båda förfarandena samt perioderna.

b) Förfarandet för registrering av varumärken

i) Tidsmässiga anknytningsfaktorer

103. Svaret på frågan huruvida artikel 4.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig i tiden är komplext, särskilt som de relevanta omständigheterna hänför sig till en tidpunkt då bestämmelserna ännu inte hade trätt i kraft eller ännu inte hade införlivats med den nationella rätten.

104. Direktiv 89/104 trädde i kraft den 27 december 1988. Enligt artikel 16.1 i direktivet var medlemsstaterna skyldiga att anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 28 december 1991. Rådet kunde enligt artikel 16.2 på förslag av kommissionen skjuta upp denna frist till senast den 31 december 1992. Förenade kungariket efterkom denna införlivandeskyldighet för sent, närmare bestämt den 31 oktober 1994 när varumärkeslagen från år 1994 trädde i kraft.

105. I sitt beslut från februari 2000 tillämpade Court of Appeal emellertid inte varumärkeslagen från år 1994 som egentligen var avsedd att införliva direktiv 89/104 utan enbart varumärkeslagen från år 1938 som vid den aktuella tidpunkten, det vill säga vid tidpunkten för anmälningarna åren 1979 och 1989 var den enda lagen som var tillämplig i tidsmässigt hänseende. Mot den bakgrunden uppkommer frågan huruvida Court of Appeal med hänsyn till att varumärkeslagen från år 1938 var tillämplig i tidsmässigt hänseende var skyldig att tillämpa direktiv 89/104. Detta förutsätter i sin tur att direktiv 89/104 kan tillämpas retroaktivt (med avseende på ansökan år 1979) eller att det är tillämpligt från och med dess ikraftträdande men före dess införlivande med den nationella rätten (med avseende på ansökan år 1989).

ii) Artikel 4.1 a i direktivet är inte retroaktivt tillämplig

106. Domstolen utgår i sin rättspraxis från att de unionsrättsliga materiella bestämmelserna, för att säkerställa principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar, i princip ska tolkas så att de enbart avser förhållanden som uppkommit efter det att de trätt i kraft.( ) Ett undantag från denna princip föreligger om det tydligt följer av den materiella bestämmelsens ordalydelse, ändamål eller systematik att den även avser förhållanden som har uppkommit innan den trädde i kraft.( ) I denna situation uppkommer visserligen, till skillnad från vad som är fallet i ovannämnda situation, inga rättsliga följder innan bestämmelsen träder i kraft. En retroaktiv verkan i ordets egentliga mening föreligger således inte.( ) Principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar ska emellertid även iakttas i detta sammanhang, eftersom en situation som uppkommit tidigare och som därför inte går att ändra har rättsverkningar eller kommer att ha rättsverkningar.( )

107. Av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 framgår inte att den var avsedd att ha rättsverkningar innan den trädde i kraft. Visserligen innehåller till exempel artikel 4.6 i direktivet en bestämmelse om tillämplighet i tiden såtillvida som den under en övergångsperiod tillåter att vissa registreringshinder och ogiltighetsgrunder som föreskrivs i den nationella rätten och som var tillämpliga innan de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv trädde i kraft fortsätter att gälla. Av syftet och ändamålet med denna bestämmelse framgår emellertid klart att dess rättsverkningar enbart avser framtiden. En retroaktiv tillämpning av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 från tidpunkten för den första ansökan år 1979 kommer således inte i fråga.

iii) Artikel 4.1 a är inte tillämplig från och med ikraftträdandet av direktivet

108. Det skulle emellertid kunna förhålla sig annorlunda med avseende på ansökan om BB:s registrering av varumärket Budweiser, särskilt som denna ägde rum den 28 juni 1989, det vill säga efter att direktiv 89/104 hade trätt i kraft. Det är tveksamt om Court of Appeal mot den bakgrunden att ansökan redan framställdes under tidsfristen för införlivande av direktivet var skyldig att pröva huruvida en samexistens mellan de båda identiska varumärkena med stöd av rättsfiguren ”honest concurrent use” var otänkbar på grund av att rättsfiguren eventuellt var oförenlig med artikel 4.1 a i direktiv 89/104.

109. Medlemsstaterna kan inte klandras för att de inte har vidtagit åtgärder för att genomföra ett direktiv i sin rättsordning innan fristen för införlivande av direktivet har löpt ut.( ) Medlemsstaterna är emellertid redan under fristen för införlivande bundna av direktivets innehåll på grund av detta direktivs förtida verkningar, vilket innebär att de inte får vidta sådana åtgärder som skulle äventyra syftet och ändamålet med direktivet på så sätt att det på grund av medlemsstaternas åtgärder inte skulle vara möjligt för medlemsstaterna att i ett senare skede agera i enlighet med direktivet. De ska avhålla sig från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det resultat som föreskrivs i direktivet.( )

110. Vad gäller de nationella domstolar som ansvarar för rättstillämpningen ska det påpekas att även de i egenskap av offentliga myndigheter är bundna av denna skyldighet att avhålla sig från att vidta åtgärder, vilket innebär att de enligt domstolens rättspraxis från och med det datum då ett direktiv träder i kraft i den utsträckning det är möjligt ska avhålla sig från att tolka den nationella rätten på ett sätt som efter utgången av införlivandefristen riskerar att allvarligt äventyra de mål som eftersträvas med direktivet.( )

111. Såsom domstolen har förklarat vid upprepade tillfällen begränsas denna skyldighet att tolka nationell rätt direktivkonformt emellertid av allmänna rättsprinciper, bland annat av principen om rättssäkerhet, på så sätt att skyldigheten inte kan åberopas till stöd för en tolkning contra legem av nationell rätt.( )

112. Mot bakgrund av den omständigheten att en tolkning av den nationella rätten i enlighet med direktivet hade inneburit att rättsfiguren ”honest concurrent use” inte skulle ha tillämpats contra legem kan Court of Appeal inte i efterhand klandras för att i sitt beslut från februari år 2000, som grundade sig på den under åren 1979 och 1989 gällande nationella rätten, ha handlat i strid med unionsrätten.

c) Förfarandet avseende giltigheten av det registrerade varumärket

113. Det ska slutligen klargöras om artikel 4.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig i tidsmässigt hänseende i det här relevanta förfarandet avseende giltigheten av BB:s registrering av varumärket.

114. Enligt min mening talar rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar, med hänsyn till att de faktiska omständigheterna ligger långt tillbaka i tiden, för att samexistens mellan de båda identiska varumärkena undantagsvis ska tillåtas och därmed även för att Court of Appeals beslut från februari år 2000 samt dess rättsverkningar ska lämnas oberörda i tvisten i målet vid den nationella domstolen. Detta förutsätter att artikel 4.1 a i direktiv 89/104 fastställs sakna tillämpning i tvisten i målet vid den nationella domstolen. Villkoren för detta är enligt min mening uppfyllda. Jag kommer i det följande att redogöra för min uppfattning.

115. Domstolen ska inom ramen för ett mål om förhandsavgörande ge den nationella domstolen ett svar på dess frågor som är användbart för att i möjligaste mån lösa tvisten i målet vid den nationella domstolen. Domstolen kan inte fatta beslut utan att i tillräcklig mån beakta omständigheterna i målet vid den nationella domstolen vilka kännetecknas av särskild komplexitet. Den kan framför allt inte underlåta att beakta att den situation i vilken de båda företagen befinner sig i dag huvudsakligen kan hänföras till det rättsläge som gällde i Förenade kungariket innan direktivet trädde i kraft och enligt vilket samexistens av två identiska varumärken var tillåten. En anpassning i efterhand av detta rättsläge i enlighet med de unionsrättsliga bestämmelserna var inte heller möjlig efter denna tidpunkt, i synnerhet inte då detta hade inneburit att den nationella domstolen hade varit tvungen att åsidosätta den egna lagstiftningen.( ) En successiv övergång till ett rättsläge som är förenligt med unionsrätten var inte heller möjlig efter införlivandet av direktiv 89/104 med den nationella rätten. Detta rättsläge medförde att de båda företagen, trots att den beteckning som användes i respektive näringsverksamhet var identisk (Budweiser) och trots konkurrenssituationen inom samma område, under flera år utövade verksamhet vid sidan av varandra och uppenbarligen kunde upparbeta visst goodwill för varumärkena,( ) som gjorde det lätt att känna igen respektive varumärke.( ) De båda företagen förlitade sig på detta rättsläge och utövade parallell verksamhet och erövrade marknadsandelar. Detta förtroende skulle rubbas om ett företag enligt lag var skyldigt att överge den beteckning med vilken kunderna associerar ett visst värde. Detta skulle ske om BB:s registrerade varumärke ogiltigförklarades.

116. En motsatt uppfattning, det vill säga en fullständig tillämpning av artikel 4.1 a i målet vid den nationella domstolen, skulle dessutom medföra att tillämpningsområdet för direktivet skulle utvidgas till att omfatta år 1979 då AB registrerade varumärket Budweiser. Gemenskapslagstiftaren kan emellertid inte anses ha haft för avsikt att omfatta en situation som utspelade sig år 1979.

d) Slutsats

117. Mot denna bakgrund anser jag att det varken är motiverat att tillämpa artikel 4.1 a i direktiv 89/04 retroaktivt eller att tillämpa nämnda artikel från och med ikraftträdandet av direktivet. Artikel 4.1 a i direktivet är följaktligen inte tillämplig i tidsmässigt hänseende i målet vid den nationella domstolen. Tolkningsfrågorna anses således sakna föremål.

2. Invändningen om missbruk av en rättighet

118. Slutligen ska frågan utredas huruvida AB:s utövande av den rättighet som följer av artikel 4.1 a i direktivet i tvisten i målet vid den nationella domstolen ska anses utgöra missbruk av en rättighet, av det skälet att AB begärt ogiltigförklaring av det varumärke som innehas av BB först en dag före utgången av den femåriga passivitetsperioden. Detta har visserligen inte anförts uttryckligen av den hänskjutande domstolen men har i vart fall antytts inom ramen för dess redogörelse.( ) Republiken Tjeckien och Republiken Slovakien har emellertid uttryckligen gjort gällande att AB gjort sig skyldig till missbruk av en rättighet. Det ska i detta sammanhang erinras om att domstolen för att ge ett användbart svar i ett mål om förhandsavgörande får ta upp de företeelser i unionsrätten som den, med hänsyn till föremålet för talan, måste tolka.( ) Jag anser att det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet vid den nationella domstolen samt de antydningar som framförts är nödvändigt att pröva invändningen om missbruk av en rättighet.

119. Begreppet missbruk av en rättighet finns i unionsrätten.( ) Det går tillbaka på domstolens rättspraxis( ) och har numera ett relativt väl preciserat innehåll.( ) Dessa tankar uppkom ursprungligen med avseende på de grundläggande friheterna, och domstolen har överfört den på andra speciella områden i unionsrätten och vidareutvecklat den. De kan – mycket förenklat – tolkas som en princip om förbud mot missbruk, enligt vilken det är förbjudet att ”genom missbruk eller på bedrägligt sätt åberopa gemenskapsrätten”.( ) Enligt domstolen krävs det, för att det ska kunna fastställas att det är fråga om ett sådant förfarande som utgör missbruk av rättigheter, dels att vissa objektiva förhållanden i det enskilda fallet ska föreligga, varvid det ska framgå att målsättningen med den berörda unionsbestämmelsen inte har uppnåtts trots att de villkor som uppställs i bestämmelsen formellt är uppfyllda. Vidare krävs det att en subjektiv faktor föreligger, nämligen en avsikt att erhålla en förmån som följer av unionsbestämmelserna genom att konstruera de omständigheter som krävs för att få förmånen.( )

120. Det ankommer visserligen på den nationella domstolen att pröva huruvida det föreligger omständigheter som påvisar ett sådant missbruk i tvisten vid den nationella domstolen( ). Domstolen kan emellertid när den avger ett förhandsavgörande bidra med preciseringar för att vägleda den nationella domstolen vid dess tolkning.( )

121. Den tjeckiska och den slovakiska regeringens argumentation ska tolkas på så sätt att det föreligger missbruk av en rättighet som följer av artikel 4.1 a i direktivet till följd av att AB begärt ogiltigförklaring av det registrerade varumärket Budweiser som BB innehar en dag innan den femåriga passivitetsperioden löpte ut, varigenom BB ska ha berövats möjligheten att motsätta sig detta. Jag anser inte att denna argumentation är övertygande. Den grundar sig nämligen på den tvivelaktiga grundtanken att den passiva parten av hänsyn till en annan aktör som i allmänhet olagligen använder ett identiskt varumärke ska vägras att fullt ut utnyttja den frist som fastställs i artikel 9.1. Rättighetsinnehavaren måste ges rätt att använda de materiella och processuella bestämmelserna i lagstiftningen till sin fördel på bästa sätt utan att klandras för att ha gjort sig skyldig till missbruk av en rättighet.( )

122. Oberoende av den fråga som redan undersökts noggrant, nämligen huruvida samexistens av de båda varumärkena är tillåten enligt unionsrätten på grund av principen om samtidig användning i god tro som har erkänts i den nationella rätten, kan mot denna argumentation därför invändas att en åtgärd som krävs för att iaktta fristen i princip måste kunna vidtas fram till utgången av den sista dagen. Detta är såväl förenligt med de unionsrättsliga processuella principerna( ) och de nationella principerna( ) som med de mål som direktivet eftersträvar. Det yngre varumärkets innehavares förväntan av att kunna fortsätta att använda varumärket utan att innehavaren av det äldre varumärket motsätter sig användningen skyddas nämligen i tillräcklig utsträckning genom att förverkande efter utgången av den femåriga passivitetsperioden föreskrivs i unionsrätten. Före utgången av denna frist måste innehavaren av det yngre varumärket räkna med att den andra varumärkesinnehavaren när som helst kan vidta åtgärder. Fastställandet av en fast tidsgräns på fem år syftar såsom redan angetts till att skapa rättssäkerhet och ger skydd åt båda parter genom att skapa en stabil rättsordning.( ) Att neka innehavaren av det äldre varumärket rätten att göra gällande den rättighet som följer av artikel 4.1 a i direktivet en dag före utgången av den femåriga passivitetsperioden skulle innebära att giltigheten av denna bestämmelse ifrågasätts. En uppluckring av den fasta tidsgränsen av hänsyn, såsom den tjeckiska och slovakiska regeringen har förordat, skulle åsidosätta principen om rättssäkerhet och därför strida mot gemenskapslagstiftarens avsikt. Deras argumentation kan följaktligen inte godtas.

123. Den omständigheten att AB:s ansökan om ogiltigförklaring av det yngre varumärket framställts en dag före utgången av den femåriga passivitetsperioden kan följaktligen inte betraktas som missbruk av den rättighet som följer av artikel 4.1 a i direktivet.

VII – Slutsatser

124. Det kan sammanfattningsvis fastställas att varken en retroaktiv tillämpning av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 eller en tillämpning från och med ikraftträdandet av direktivet kommer i fråga i tvisten i målet vid den nationella domstolen. De enskilda tolkningsfrågorna behöver således inte besvaras. Domstolens svar ska således lyda enligt följande:

– Artikel 4.1 a i direktivet är i tidsmässigt hänseende inte tillämplig på en situation som den i målet vid den nationella domstolen.

– I ett fall som det i målet vid den nationella domstolen ska frågan huruvida innehavaren av ett äldre varumärke kan begära att en ansökan om registrering av ett varumärke avslås eller, när registrering redan har skett, att varumärket ogiltigförklaras, trots att det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa varumärken för identiska varor, följaktligen bedömas enligt nationell rätt.

125. Om domstolen, i motsats till vad som förespråkas i detta förslag till avgörande, fastställer att artikel 4.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig i tidsmässigt hänseende i ett fall som det i målet vid den nationella domstolen ska tolkningsfrågorna besvaras enligt följande:

– Uttrycket ”passivitet” i artikel 9.1 i direktivet är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska ges en enhetlig tolkning i samtliga medlemsstater. Det förutsätter att innehavaren av ett äldre varumärke har en rättslig möjlighet att motsätta sig användningen av ett yngre registrerat varumärke som på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena medför en risk för att allmänheten förväxlar varumärkena.

– Det krävs inte att innehavaren av ett äldre varumärke ska ha registrerat sitt varumärke innan vederbörande kan börja ”finna sig i” en annan aktörs användning av ett yngre varumärke i denna medlemsstat. Den passivitetsperiod som fastställs i artikel 9.1 i direktivet börjar löpa från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket får kännedom om användningen av ett yngre registrerat varumärke i denna medlemsstat. Passivitetsperioden kan således tidigast börja löpa från den tidpunkt då varumärket registreras i den mån som det yngre varumärket används från denna tidpunkt och innehavaren av det äldre varumärket har kännedom om detta. Passivitetsperioden kan börja löpa och eventuellt även upphöra innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har fått sitt varumärke registrerat.

– Artikel 4.1 a i direktivet utgör i princip hinder mot en lång period av samtidig användning i god tro av två olika varumärkesinnehavare av två identiska varumärken för identiska varor.

VIII – Förslag till avgörande

126. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som Court of Appeal (England & Wales) har ställt på följande sätt:

1. Artikel 4.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar är i tidsmässigt hänseende inte tillämplig på ett fall som det i målet vid den nationella domstolen.

– 2. I ett fall som det i målet vid den nationella domstolen ska frågan huruvida innehavaren av ett äldre varumärke kan begära att en ansökan om registrering av ett varumärke avslås eller, när registrering redan har skett, att varumärket ogiltigförklaras, trots att det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa varumärken för identiska varor, bedömas enligt nationell rätt.