Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 21 mars 2002. - Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd. - Begäran om förhandsavgörande: Bundesgerichtshof - Tyskland. - Direktiv 89/104/EEG - Artiklarna 4.4 a och 5.2 - Kända varumärken - Skydd mot att ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster. - Mål C-292/00.



Rättsfallssamling 2003 s. I-00389



Generaladvokatens förslag till avgörande

1. Enligt varumärkesdirektivet skall innehavaren av ett skyddat varumärke ha rätt att förhindra tredje man att använda ett varumärke eller att registrera ett tecken såsom ett varumärke antingen om a) tecknet är identiskt med innehavarens äldre varumärke och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna är identiska med de för vilka det äldre varumärket är skyddat, eller om b) tecknet är identiskt med eller liknar det äldre varumärket, varorna eller tjänsterna är också identiska eller likartade och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten.

2. Enligt direktivet kan en medlemsstat också ge innehavaren skydd när det tecken som tredje man har för avsikt att registrera eller använda, i vart fall liknar det registrerade varumärket, men avser varor eller tjänster som inte liknar de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, om det äldre varumärket är välkänt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det skydd som kan ges i ett sådant fall förutsätter inte att det föreligger någon risk för förväxling.

3. Bundesgerichtshof (Tysklands högsta domstol i tvistemål och brottmål) har inom ramen för denna begäran om förhandsavgörande huvudsakligen önskat att domstolen skall klargöra om a) medlemsstaterna också kan ge ett sådant mer omfattande skydd i de fall då de aktuella varorna eller tjänsterna är identiska eller likartade, men då det inte föreligger någon risk för förväxling och/eller om b) det mer omfattande skyddet endast är tillåtet i fall då användningen av ett tecken utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller om andra nationella regler, eventuellt de om illojal konkurrens, också kan vara tillämpliga.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsrätten

4. Enligt ingressen till direktivet syftar direktivet till att närma medlemsstaternas lagar till varandra vad gäller varumärken i det avseendet, men endast i det avseendet, som dessa lagar kan komma att hindra den fria handeln, snedvrida konkurrensförhållandena eller direkt påverka den inre marknadens funktion. De registrerade varumärkena skall således åtnjuta samma rättsliga skydd i alla medlemsstater, även om medlemsstaterna emellertid fortfarande kan bevilja "omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända". Det grundläggande skyddet, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan varumärket och tecknet respektive varorna och tjänsterna, men ett sådant skydd gäller också vid likhet mellan varumärket och tecknet respektive varorna och tjänsterna under den specifika förutsättningen att det föreligger en risk för förväxling.

5. I artikel 4 föreskrivs i nu relevanta delar följande:

"1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

..."

6. I artikel 5 föreskrivs motsvarande bestämmelser, vilka har följande lydelse:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är välkänt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

..."

7. Det framgår av kommissionens skriftliga yttrande att alla medlemsstater faktiskt har införlivat bestämmelserna i artikel 4.4 a och artikel 5.2, trots att dessa bestämmelser är fakultativa.

8. Enligt bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 kan vissa av de nationella regler som var gällande vid tidpunkten för införlivandet av direktivet fortfarande ha verkningar efter denna tidpunkt. Enligt artikel 4.6 kan en medlemsstat bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före införlivandet av direktivet skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten. Vidare kan en medlemsstat enligt artikel 5.4 bestämma att den fortsatta användningen av ett tecken inte skall förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till ett (äldre) varumärke, om det inte var möjligt att förbjuda användningen av detta tecken före införlivandet.

9. Det kan dessutom påpekas att, trots att dessa regler inte direkt är i fråga i förevarande mål, artiklarna 8.1 och 8.5 och artikel 9.1 i förordningen om gemenskapsvarumärken innehåller bestämmelser som huvudsakligen är identiska med bestämmelserna i artiklarna 4.1 och 4.4 a och artiklarna 5.1 och 5.2 i direktivet. I artikel 4.3 i direktivet föreskrivs dessutom med huvudsakligen samma ordalydelse som i artikel 4.4 a att, om ett nationellt varumärke kolliderar med ett äldre gemenskapsvarumärke som är känt i gemenskapen, så skall det inte registreras eller kunna ogiltigförklaras om de ifrågavarande varorna eller tjänsterna inte liknar dem för vilka det äldre gemenskapsvarumärket är registrerat.

Den tyska lagstiftningen

10. Före införlivandet av direktivet reglerades den tyska varumärkeslagstiftningen genom Warenzeichengesetz, vilken har ersatts genom Markengesetz som trädde i kraft den 1 januari 1995. Genom 9 § första och tredje stycket i Markengesetz införlivas artiklarna 4.1 och 4.4 a i direktivet, och genom 14 § andra stycket punkterna 1-3 införlivas artiklarna 5.1-2 i direktivet. I båda fall är ordalydelsen i huvudsak densamma som i direktivet.

11. Markengesetz innehåller även bestämmelser om införlivande som återspeglar bestämmelserna i direktivet. I 153 § första stycket föreskrivs huvudsakligen att rättigheterna enligt den nya lagstiftningen inte kan åberopas gentemot ett varumärke som förekommit före den 1 januari 1995, om det inte var möjligt att ifrågasätta varumärket enligt den äldre lagstiftningen. I 163 § första stycket tilläggs att en talan om ogiltigförklaring av en registrering som skett före den 1 januari 1995 endast kan vinna framgång om den är välgrundad enligt såväl den äldre som den nya lagstiftningen.

12. Enligt beslutet om hänskjutande hade innehavaren av ett varumärke före år 1995 enligt en gemensam tillämpning av de relevanta bestämmelserna i Warenzeichengesetz och Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (den tyska lagen om förbud mot illojal konkurrens) möjlighet att förhindra användningen eller registreringen av ett tecken som liknade innehavarens varumärke, om det sistnämnda var känt inom den relevanta kretsen av allmänheten, hade en särskild renommé och ett högt prestigevärde och att det således skulle medföra särskild skada för innehavaren om tecknet medvetet och utan tvingande behov utformats så att det liknade det äldre varumärket.

Förfarandet

13. Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA (tillsammans kallade Davidoff) är två sammanlänkade schweiziska bolag i vars namn varumärket Davidoff hade registrerats internationellt såsom ett figurmärke i form av ett understruket namn i en skrivstil som hade inspirerats av, men skilde sig något från, den standardiserade skrivstilen som är känd under beteckningen "English 157" (eller på tyska "Englische Schreibschrift"):

>PIC FILE="Image11.gif">

14. I Tyskland trädde registreringarna i kraft den 28 januari 1982 respektive den 3 augusti 1989. De avsåg bland annat varor som omfattas av klasserna 14 och 34 i Niceöverenskommelsen. Klass 14 omfattar följande varor: "Ädelstenar och halvädelstenar och produkter av dessa material eller i gulddoublé som inte omfattas av någon annan klass, smycken, bijouterier, klockor och kronometriska instrument." Klass 34 omfattar följande varor: "Tobak, produkter för rökare, tändstickor." Den förra kategorin säljs tydligen huvudsakligen av Davidoff & Cie SA och den senare, särskilt cigarrer, av Zino Davidoff SA.

15. Gofkid Ltd (nedan kallat Gofkid) är ett bolag med säte i Hongkong som innehar ett figurmärke som registrerades i Tyskland och erhöll skydd år 1991, ett varumärke som består av namnet "Durffee" skrivet med skrivstilen "English 157" (även i det här fallet något förändrad), men som inte är understruket och som före namnet har bokstäverna "DD" i en enklare skrivstil, av vilka den ena bokstaven, som är mindre, är placerad i det övre högra hörnet av den andra större bokstaven. Registreringen avsåg även i det här fallet bland annat varor som omfattas av klasserna 14 och 34. Varumärket ser ut på följande sätt:

>PIC FILE="Image8.gif">

16. Davidoff har fäst särskild stor vikt vid det prestigevärde som varorna som det säljer under det registrerade varumärket har och vid den renommé som härigenom tillkommit varumärket. Davidoff har ansett att varumärket Durffee medvetet har skapats i syfte att dra fördelar av denna renommé, genom skrivstilens likhet, särskilt vad gäller bokstaven "D" och bokstäverna "ff" i namnet, och att detta varumärke samtidigt har vållat Davidoff skada, eftersom produkterna som säljs under namnet Durffee är, eller i vart fall uppfattas vara, billigare och av sämre kvalitet. Davidoff invände därför först mot registreringen vid tyska patent- och varumärkesbyrån och, efter det att dess invändning avfärdats genom beslut av den 17 februari 1993 och den 28 augusti 1995, väckte därefter år 1996 talan vid domstol och yrkade att Gofkid skulle förpliktas att underlåta att använda varumärket Durffee och att gå med på att återkalla varumärket eller att varumärket upphör.

17. Davidoffs talan vann inte framgång vare sig i första eller i andra instans. Davidoff överklagade därför genom revisionstalan domen till Bundesgerichtshof. I beslutet om hänskjutande har Bundesgerichtshof (till skillnad från andrainstansdomstolen) ansett att de två varumärkena tydligt liknar varandra, men att det krävs ytterligare utredning av sakomständigheterna för att det på ett korrekt sätt skall kunna avgöras huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan dem. Bundesgerichtshof har visserligen funnit att Davidoff, enligt den tyska lagstiftningen som gällde före år 1995, skulle ha haft rätt att förhindra användningen av varumärket Durffee även om det inte förelåg någon risk för förväxling. Davidoff kan emellertid inte nu förhindra användningen, såvida det inte också har en sådan rätt enligt den nuvarande lagstiftningen och således i enlighet med direktivet.

18. Bundesgerichtshof har, efter att ha undersökt artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet, ansett att det krävs ytterligare vägledning för att tolka dessa bestämmelser. Bestämmelserna är enligt deras ordalydelse endast tillämpliga när det inte föreligger någon likhet mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, men en sådan tolkning kan ifrågasättas, eftersom det förefaller vara viktigare att förhindra ett otillbörligt utnyttjande av kända varumärken om de ifrågavarande produkterna liknar varandra än när de inte gör det. I det här avseendet kan det vara av betydelse att det vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling kan en lägre grad av likhet mellan varumärkena kompenseras av en högre grad av likhet mellan varorna för vilka varumärkena används och vice versa. Om bestämmelserna skall tolkas enligt deras ordalydelse, uppkommer frågan huruvida de begränsar fortsatt skydd enligt nationell rätt för kända varumärken till vad som anges i de grunder som anges i bestämmelserna eller om det är tillåtet med mer omfattande nationella regler (särskilt mot illojal konkurrens) till skydd för kända varumärken som används eller skall användas för identiska eller liknande varor.

19. Bundesgerichtshof har därför vilandeförklarat målet och begärt att domstolen skall besvara följande frågor:

"1) Skall bestämmelserna i artikel 4.4 a och artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) tolkas (i förekommande fall tillämpas) så, att medlemsstaterna därigenom ges rätt att föreskriva ett mer omfattande skydd för varumärken med renommé även i sådana fall där ett yngre varumärke används eller skall användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som det äldre varumärket är registrerat för?

2) Regleras tillåtligheten av ett mer omfattande skydd för varumärken med renommé i nationell rätt uttömmande genom de grunder som anges i artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet (användning som utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé), eller kan kompletterande nationella bestämmelser om skydd för varumärken med renommé mot yngre tecken tillåtas när de yngre tecknen används eller skall användas för identiska eller liknande varor eller tjänster?"

20. Skriftliga yttranden har inkommit från parterna, den portugisiska regeringen och kommissionen. Vid den muntliga förhandlingen har parterna, Förenade kungarikets regering och kommissionen framfört sina argument.

Den första tolkningsfrågan

Frågans räckvidd

21. Davidoff har frågat sig vad syftet med Bundesgerichtshofs första fråga är och hävdat att den kan vara otydligt formulerad. Enligt Davidoff borde frågan tolkas på så sätt att Bundesgerichtshof därigenom önskar att domstolen skall klargöra om medlemsstaterna kan tillåta ett mer omfattande skydd för kända varumärken när de ifrågavarande produkterna är likartade, men när det inte föreligger någon likhet mellan de två varumärkena eller, i förekommande fall mellan tecknet och varumärket.

22. Jag anser inte att detta är en riktig tolkning av frågan.

23. Det är riktigt att beslutet om hänskjutande rör möjligheten att det enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet kan vara tillåtet med skydd i de fall då det inte föreligger någon risk för förväxling på grund av att det inte föreligger någon likhet mellan varumärkena eller på grund av att det inte föreligger någon likhet mellan produkterna. Den hänskjutande domstolen är emellertid övertygad om att varumärkena Durffee och Davidoff är likartade och att frågan huruvida Davidoff kan åberopa denna likhet till grund för sin talan är avgörande för den hänskjutande domstolens avgörande. Den hänskjutande domstolen har uttryckligen avvisat antagandet att de två varumärkena inte liknar varandra, men den har ställt frågan huruvida det skydd som är tillåtet enligt direktivet i fall då produkter inte liknar varandra skulle kunna utsträckas och analogt (och a fortiori) tillämpas i de fall då produkterna liknar varandra. Bundesgerichtshof har i sina skäl till beslutet ställt sig frågan huruvida det krävs att det föreligger en likhet mellan varumärkena om det har fastställts att det föreligger en likhet mellan produkterna, men dessa betänkligheter framgår inte av frågornas ordalydelse.

24. Den första frågan skall således tolkas på så sätt att den hänskjutande domstolen önskar att domstolen skall besvara frågan huruvida det mer omfattande skydd som är tillåtet enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 kan tillämpas såväl när varorna eller tjänsterna som är i fråga liknar varandra som när de inte gör det. Det förefaller mig inte finnas någon anledning till att förutsätta att Bundesgerichtshof för att avgöra målet även är i behov av eller skulle önska att domstolen skulle fastställa huruvida kriterierna avseende likhet mellan produkter och det avseende likhet mellan varumärken eller mellan ett varumärke och ett tecken kan utbytas mot varandra vid tolkningen av dessa bestämmelser, även om så skulle ha varit fallet om Bundesgerichtshof, i likhet med första- och andrainstansdomstolen, skulle ha ansett att varumärkena Durffee och Davidoff inte var tillräckligt lika i den mening som avses i direktivet.

25. Det förefaller under alla omständigheter inte vara förenligt med systematiken i direktivet eller med principerna om varumärkesskydd i allmänhet om en innehavare av ett varumärke, oavsett om detta varumärke är känt eller inte, skulle kunna hindra tredje man från att för likartade produkter använda eller registrera ett tecken eller ett varumärke som inte har någon likhet med innehavarens varumärke. Om användningen av ett konkurrerande tecken eller varumärke utan skälig anledning är av sådant slag att den drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, anser jag att det skall anses föreligga en tillräcklig grad av likhet mellan dessa två märken.

Rättslig bedömning

26. Davidoff, den portugisiska regeringen och kommissionen intar samtliga ståndpunkten, vilken den nationella domstolen förefaller dela, att det enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet även a fortiori måste vara tillåtet med ett sådant skydd för likartade produkter, eftersom det enligt dessa bestämmelser är tillåtet med skydd för ett känt varumärke mot användningen av likartade varumärken eller tecken för produkter som inte liknar de för vilka varumärket är registrerat för. Gofkid och Förenade kungarikets regering har emellertid åberopat flera argument till stöd för en striktare tolkning av dessa bestämmelser. De har särskilt framhållit att bestämmelsernas ordalydelse är klar och tydlig och att det varken är nödvändigt eller önskvärt att ytterligare utsträcka det skydd som redan är tillåtet.

27. Den förra ståndpunkten förefaller onekligen lockande, eftersom direktivets ordalydelse förefaller lämna en lucka vad gäller skyddet för kända varumärken.

28. Förutom att omfattas av de särskilda bestämmelserna i artiklarna 4.4 a och 5.2, omfattas sådana varumärken liksom övriga varumärken av artiklarna 4.1 a-b och 5.1 a-b. De är således skyddade mot (i) alla identiska varumärken eller tecken som används för identiska produkter, ii) alla identiska varumärken eller tecken som används för likartade produkter och alla likartade varumärken eller tecken som används för identiska produkter, i den mån det föreligger en risk för förväxling, och iii) alla identiska eller likartade varumärken eller tecken som används för produkter som inte är likartade, oavsett om det föreligger en risk för förväxling eller inte, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för deras särskiljningsförmåga eller renommé.

29. Det förefaller ändå inte finnas någon bestämmelse som reglerar det fall då det konkurrerande varumärket eller tecknet liknar det kända varumärket och då användningen, avseende produkter som liknar dem som skyddas av varumärket, sker utan skälig anledning och drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det senare varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, om det inte föreligger en risk för förväxling. Om skydd kan säkerställas under jämförbara omständigheter trots att det inte föreligger någon risk för förväxling i fall då de ifrågavarande produkterna inte är likartade, kan väl gemenskapslagstiftaren rimligen inte ha avsett att utesluta ett sådant skydd i fall då produkterna är likartade?

30. Det förefaller vidare finnas visst stöd i domstolens rättspraxis för synsättet att det skydd som är tillåtet enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 i fall då de ifrågavarande produkterna inte är likartade utgör en utvidgning av ett jämförbart skydd som är tillåtet i fall då produkterna är likartade. Domstolen uttalade i sin dom i målet SABEL att det enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 är tillåtet för innehavaren av ett välkänt varumärke att hindra andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska eller liknar hans varumärke och att det inte krävs att det skall föreligga en risk för förväxling "även om" de ifrågavarande produkterna inte är likartade. Domstolen hänvisade även i sin dom i målet General Motors till att skyddet enligt artikel 5.2 är tillämpligt "även vad gäller" varumärken som används för produkter av annan art.

31. Med domstolens användning av orden "även om/vad gäller" i dessa stycken avses inte nödvändigtvis "omfattande fall då", det vill säga "i fall då produkter är likartade och också i fall då de inte är det". Ordvalet kan även anses understryka den skillnad som domstolen lyfte fram i sin dom i målet Canon, där domstolen uttalade följande: "Artikel 4.1 b i direktivet föreskriver i motsats till artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra, att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling". Dessa uttalanden var dessutom inte rättsliga bedömningar som låg till grund för utgången i de två ifrågavarande målen, utan var snarare kommentarer till accessoriska frågor. Domstolens användning av ordet "även" hade inte i något av målen nära samband med frågan som var föremål för prövning. Den fråga som har ställts i förevarande mål har ännu inte särskilt varit föremål för domstolens bedömning och jag anser att det är önskvärt att utreda den mer ingående.

32. I detta avseende förefaller först och främst de argument som framförts av Gofkid och Förenade kungarikets regering vad gäller de ifrågavarande bestämmelsernas klara och tydliga ordalydelse ha särskild tyngd.

33. Enligt artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet avses uttryckligen tecken eller varumärken som används för "varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det (äldre) varumärket är registrerat". Någon begränsning genom användning av orden "även" eller "omfattande" anges inte. Det finns inte heller i ingressen till direktivet någon antydan om att bestämmelserna bör tolkas på så sätt att de skall anses omfatta likartade varor eller tjänster.

34. När en bestämmelse är klar och entydig är det i princip varken nödvändigt eller önskvärt att göra en tolkning mot bakgrund av motiveringen till dess ordalydelse. I förevarande fall förefaller emellertid förarbetena till direktivet, vilka nära sammanhänger med förarbetena till förordningen, ge stöd för en bokstavstolkning.

35. Enligt de första förslagen till direktiv och förordning som lämnades till rådet den 25 november 1980, skulle i princip endast skydd mot registrering eller användning av identiska eller likartade varor ges. Ett undantag för kända varumärken framgick endast av förslaget till förordning, men detta var begränsat till faktisk användning av ett tecken eller varumärke som var sammanfallande "i förhållande till varor eller tjänster som inte är likartade". Detta undantag utvidgades i den version som slutligen antogs till att omfatta skydd mot registrering av motstridiga gemenskapsvarumärken under samma omständigheter, men varken det ursprungliga förslaget till direktiv eller tillägget till förslaget innehöll någon sådan bestämmelse. Förklaringen till denna medvetna underlåtenhet gavs i ett förklarande memorandum. Syftet var att innehavare av kända varumärken som ville ha ett mer långtgående skydd skulle erhålla detta genom att låta registrera ett gemenskapsvarumärke.

36. Den ordalydelse som slutligen antogs i artiklarna 4.4 a och 5.2 och gav medlemsstaterna möjlighet att tillåta ett sådant skydd var densamma som användes under förarbetena till förordningen, det vill säga "i förhållande till varor och tjänster som inte liknar varandra", trots att Ekonomiska och sociala kommittén i sitt yttrande hade rekommenderat att direktivet skulle följa ordalydelsen i förordningen och ange att tecken som liknade kända varumärken "inte heller skulle få användas för varor som inte är likartade". Gemenskapslagstiftaren valde således, trots att den fått förslag om att det ifrågavarande skyddet skulle utvidgas till att omfatta användningen av både likartade och olikartade varor, en ordalydelse som endast omfattar produkter som inte är likartade. Denna omständighet tagen tillsammans med det förhållandet att bestämmelserna ändrades i ett sent skede i syfte att avvika från den inledande avsikten att endast ge skydd när det var fråga om identiska eller likartade produkter, talar för en bokstavstolkning.

37. Under dessa omständigheter förefaller det vara uppenbart att gemenskapslagstiftaren precist uttryckt sin avsikt och inte hade någon ytterligare avsikt. Enligt min mening skulle endast ett argument av särskild styrka kunna rättfärdiga en tolkning i strid med såväl gemenskapslagstiftarens avsikt som med bestämmelsernas klara och tydliga ordalydelse.

38. Ett sådant argument skulle eventuellt kunna göras gällande om det förelåg en uppenbar lucka vad gällde skyddet för kända varumärken och särskilt om kommissionen anser att det föreligger en sådan lucka, på så sätt som jag redogjort för ovan. Om så skulle vara fallet skulle det kunna finnas skäl för en vid tolkning av direktivets bestämmelser för att fylla denna lucka.

39. Gofkid och Förenade kungariket har däremot påstått att det inte föreligger någon sådan lucka vad gäller detta skydd och att det skydd som redan finns är tillräckligt.

40. Förenade kungariket har bland annat gjort gällande att om ett likartat varumärke eller tecken utan skälig anledning används för produkter som inte är likartade och drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för ett äldre känt varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, så medför dess användning för likartade produkter normalt sett en risk för förväxling enligt artikel 4.1 b eller artikel 5.1 b i direktivet.

41. Även om så visserligen ofta kan vara fallet, vore en ståndpunkt innebärande att så alltid är fallet ligga farligt nära ett antagande att det, när det är fråga om ett välkänt varumärke, alltid föreligger en risk för förväxling om ett likartat varumärke används för likartade produkter. Domstolen har avvisat denna möjlighet i sin dom i målet Marca Mode när det föreligger en risk för associering, en bedömning som med än mer styrka gör sig gällande när någon sådan risk inte föreligger.

42. I vilket fall som helst delar jag uppfattningen att det inte föreligger någon faktisk lucka vad gäller det ifrågavarande skyddet. Man skulle likväl kunna anse att det finns en sådan lucka i fall användningen av ett likartat varumärke eller tecken till exempel utnyttjar användningen av ett äldre varumärke, men något som helst samband med det uttryckligen förnekas och en risk för förväxling således i princip utesluts. Även i sådana fall kan det emellertid föreligga en risk för förväxling, trots att det vid första anblick inte verkar så. Om så anses vara fallet åtnjuter kända varumärken skydd på samma sätt som alla andra varumärken och det förefaller inte finnas någon anledning att ge dem möjlighet att åtnjuta ett dubbelt skydd enligt artiklarna 4.4 a eller 5.2. Om så emellertid inte anses vara fallet, innebär det att sådana varumärken under dessa omständigheter inte längre åtnjuter något skydd varken enligt artiklarna 4.1 och 5.1 eller enligt artiklarna 4.4 a och 5.2?

43. Jag anser inte det. Det är enligt min mening inte svårt att tolka dessa bestämmelser på så sätt att de innebär ett heltäckande skydd, utan att gå utöver bestämmelsernas ordalydelse.

44. Det framgår tydligt av direktivets systematik och det är uttryckligen föreskrivet i tionde skälet i ingressen till direktivet att en föreliggande risk för förväxling utgör ett särskilt villkor för det grundläggande och obligatoriska skyddet enligt artiklarna 4.1 och 5.1. (Det är riktigt att detta villkor inte uttryckligen anges i artikel 4.1 a och artikel 5.1 a, men som jag har förklarat i mitt förslag till avgörande i målet LTJ Diffusion, framgår detta villkor underförstått av villkoren som gäller för bestämmelsernas tillämpning.)

45. I artiklarna 4.1 och 5.1 föreskrivs skydd för en rad olika situationer, vilka avser allt från att det skall föreligga en absolut identitet mellan både produkterna och mellan varumärkena eller ett varumärke och ett tecken, till att det endast skall föreligga en likhet mellan dem. I de fall då det inte föreligger någon likhet alls mellan varumärkena eller mellan ett varumärke och ett tecken, förefaller det, som jag redogjort för ovan, saknas skäl för att göra det möjligt för innehavaren av ett skyddat varumärke att hindra användningen av ett annat varumärke eller tecken, oavsett vilken grad av likhet eller olikhet som föreligger mellan de ifrågavarande produkterna. Under dessa omständigheter kan ett mer omfattande skydd inte tillåtas.

46. I fall då ett identiskt eller likartat varumärke eller tecken emellertid används för olikartade produkter, kan det uppkomma situationer i vilka ett skydd kan rättfärdigas. Sådana situationer kan framför allt röra alla varumärken som i sig är kända, snarare än de som har till uppgift att ange ursprung, och det är dessa varumärken som avses i artiklarna 4.4 a och 5.2. Dessa situationer kan anses utgöra en utvidgning (endast för sådana varumärken) av tillämpningsområdet för artiklarna 4.1 och 5.1 (som rör alla varumärken) i de fall då de ifrågavarande produkterna inte längre liknar varandra. Kända varumärken omfattas således inte av ett separat och oberoende skyddssystem, utan åtnjuter samma allmänna skydd som tillerkänns alla varumärken och har dessutom möjlighet att erhålla ytterligare ett specifikt skydd.

47. Det skydd som anges i artiklarna 4.4 a och 5.2 är, förutom att det inte är tvingande för medlemsstaterna och endast är tillämpligt för kända varumärken, trots allt beroende av att olika kriterier är uppfyllda. Det är å ena sidan inte längre nödvändigt att visa att det föreligger en risk för förväxling, men det måste å andra sidan bevisas att användningen av det konkurrerande varumärket eller tecknet sker utan skälig anledning och kommer att dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det skyddade varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Detta utgör ett kriterium som inte behöver vara uppfyllt i fall då produkterna är likartade. Det förefaller mig följaktligen inte finnas någon lucka vad gäller upprätthållandet av skyddet för kända varumärken, utan snarare att det är andra kriterier som skall vara uppfyllda när det är fråga om skydd för produkter som inte längre är likartade (då skydd för andra varumärken helt upphör).

48. Det skall dessutom hållas i minnet att varumärken med en speciell särskiljningsförmåga även enligt artiklarna 4.1 och 5.1, oavsett om de per se eller tack vare den renommé de har hos allmänheten, åtnjuter ett mer omfattande skydd än andra varumärken. I sin dom i målet SABEL ansåg domstolen att förekomsten av en sådan särskiljningsförmåga ökade risken för förväxling. En sådan risk är följaktligen, trots att den alltid är föremål för den bevisvärdering som den nationella domstolen skall göra, lättare att styrka även i de fall där det föreligger en lägre grad av likhet mellan de ifrågavarande produkterna. Även i detta fall är det skydd som föreskrivs för kända varumärken mer omfattande än det som andra varumärken åtnjuter och överbryggar det som i annat fall skulle kunna uppfattas som en rättslig lucka.

49. Förespråkare av teorin om att det finns en rättslig lucka kan möjligen ha en situation som den följande i åtanke. Om tredje man skulle använda tecknet för Coca-Cola eller ett likartat tecken för ett industriellt smörjmedel, så skulle bolaget Coca-Cola kunna förhindra en sådan användning med stöd av artikel 5.2 i direktivet om, vilket förefaller vara troligt, användningen av detta varumärke för den produkten saknade skälig anledning och om, vilket också förefaller vara rimligt, användningen av tecknet drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för Coca-Colas renommé. Om ett sådant tecken emellertid skulle användas för en produkt som liknade Coca-Cola under sådana omständigheter att en risk för förväxling var utesluten (även om detta förefaller vara otroligt), så skulle det väl inte vara rimligt om bolaget skulle förlora den rättigheten på grund av den högre graden av likhet mellan produkterna?

50. Svaret på denna fråga står att finna i den tolkning som domstolen gjort i sin dom i de ovannämnda målen SABEL, Canon och Marca Mode. Även om de två produkterna i sig inte är lätt förväxlingsbara, kan varumärket Coca-Colas renommé vad gäller buteljerade drycker vara av sådant slag att det finns en risk att allmänheten tror att de kommer från samma företag, eller från företag med ekonomiska band till det, även om detta naturligtvis är en fråga som skall vara föremål för bevisvärdering. Sådant skydd är endast möjligt för varumärken som har en speciell särskiljningsförmåga och, i den mån denna särskiljningsförmåga härrör från varumärkenas renommé, som säkerställer en övergång till det något annorlunda skydd som avses i artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet.

51. Även om det således kan finnas en typ av situation i vilken kända varumärken inte har något skydd mot användningen av identiska eller likartade varumärken eller tecken, det vill säga i vilken de ifrågavarande produkterna är likartade och det inte föreligger någon risk för förväxling, ger själva definitionen av denna typ av situation vid handen att denna i praktiken är obetydlig. Dess räckvidd är dessutom ännu mer begränsad genom domstolens rättspraxis. Gemenskapslagstiftaren kan dessutom, genom att medvetet ha underlåtit att föreskriva om skydd i denna situation, mycket väl ha givit uttryck för sin avsikt att låta risken för förväxling vara det normala kriteriet för skydd. Vad gäller olikartade produkter kan gemenskapslagstiftaren också ha beaktat att ohederliga näringsidkare kan dra otillbörlig fördel av ett känt varumärke om inte ett mer omfattande skydd föreskrivs, medan det torde vara avsevärt mycket svårare att dra en sådan fördel vad gäller likartade produkter utan att en risk för förväxling uppkommer.

52. Det är riktigt att det på grund av de olika slag av kriterier som i bevishänseende skall uppfyllas enligt de två bestämmelserna kan uppstå vissa praktiska problem i ett begränsat antal fall, då det föreligger faktiska tvivel vad gäller frågan huruvida de ifrågavarande produkterna skall klassificeras som likartade. Innehavaren av ett känt varumärke skulle kunna vara tvungen att framställa två alternativa yrkanden, det ena enligt artikel 4.1 eller artikel 5.1 och det andra enligt artikel 4.4 a eller artikel 5.2. Även om innehavaren underlåter att göra detta, förefaller ett sådant problem emellertid inte vara oöverstigligt och det framgår tydligt av direktivet att gemenskapslagstiftaren har avsett att olika villkor skall föreskrivas för olika omständigheter.

53. Jag drar därför den slutsatsen att direktivets ordalydelse är klar och tydlig och att det saknas tvingande skäl för att direktivet skall tolkas på ett sätt som är oförenligt med dess klara andemening.

54. För att kunna dra den slutsatsen är det inte nödvändigt att göra en bedömning huruvida det skydd som är i fråga även bör vara tillåtet i de fall då de ifrågavarande produkterna är likartade. En sådan analys är en fråga för gemenskapslagstiftaren. Jag har redan nämnt fördelarna med en tolkning a fortiori av det tillåtna skyddet. Gofkid och Förenade kungariket har emellertid invänt mot detta och gjort gällande att en sådan tolkning inte alls skulle vara önskvärd. Det kan vara lämpligt att i korthet beakta Gofkid och Förenade kungarikets argument.

55. Jag anser att Gofkid och Förenade kungarikets argument - enligt vilket den föreslagna vida tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 skulle göra de klara gränser för skydd som föreskrivs i direktivet otydliga, gränser vilka huvudsakligen grundar sig på risken för förväxling, genom att under vissa omständigheter tillåta ett konkurrerande eller alternativt skydd som grundar sig på andra kriterier och således medför rättslig osäkerhet - är mycket övertygande. Konkurrenter som önskar använda likartade varumärken för likartade produkter (och det finns skäl att erinra sig om att en grad av likhet mellan varumärkena kan rättfärdigas eller till och med krävas med hänsyn till produktens art) skulle inte enbart kunna nöja sig med att de har undvikit all risk för förväxling, utan de skulle även behöva försäkra sig om att en talan enligt artiklarna 4.4 a eller 5.2 inte kan väckas mot dem. Detta skulle innebära att en beklaglig grad av förvirring skulle införas i själva systemet.

56. Härvid är även, såsom Förenade kungarikets regering har påpekat, följdverkningarna för gemenskapsvarumärken av betydelse. Enligt artikel 8.5 i förordningen får ett varumärke inte registreras som ett gemenskapsvarumärke om ett äldre nationellt varumärke är välkänt i medlemsstaten i fråga och villkoren enligt artikel 4.4 a i direktivet i huvudsak är uppfyllda. Det är således tillräckligt att en nationell domstol i en medlemsstat fastställer att ett varumärke är välkänt i denna stat och att användningen av ett konkurrerande tecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för detta varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé i medlemsstaten, för att all registrering av detta konkurrerande varumärke såsom gemenskapsvarumärke skall kunna förhindras. Under dessa omständigheter förefaller det vara olämpligt att utvidga räckvidden av tillämpningsområdet för artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet mer än vad som är nödvändigt.

57. Det kan med anledning av dessa överväganden finnas skäl att erinra om att direktivet antogs med stöd av artikel 100a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse), således i syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 7a i EG-fördraget (nu artikel 14 EG i ändrad lydelse), det vill säga i syfte att upprätta den inre marknaden och särskilt i syfte att undanröja skillnader som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster. Det förefaller inte vara särskilt förenligt med dessa målsättningar att tolka direktivets bestämmelser på ett sådant sätt som inte enbart är oförenligt med deras ordalydelse, utan som också utökar möjligheterna att invända mot en användning eller registrering av varumärken eller tecken under sådana omständigheter då det inte föreligger någon risk för förväxling.

58. Vad beträffar den första frågan drar jag således slutsatsen att det fakultativa skydd som anges i artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet endast avser situationer i vilka de varor eller tjänster som är i fråga inte liknar de för vilka det (äldre) varumärket är skyddat. I fall då varorna eller tjänsterna är likartade ankommer det på den nationella domstolen att, mot bakgrund av domstolens rättspraxis angående det skydd som varumärken med en hög särskiljningsförmåga åtnjuter, bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling.

Den andra tolkningsfrågan

59. Varken den portugisiska regeringen eller kommissionen har ställt frågan huruvida artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet, såvida de skall anses vara tillämpliga endast i situationer då produkterna inte är likartade, likväl kan kompletteras genom nationella bestämmelser som på andra grunder ger kända varumärken skydd mot (yngre) varumärken eller tecken som används för identiska eller likartade produkter. Davidoff har kraftfullt argumenterat för ett jakande svar på denna fråga, medan Gofkid och Förenade kungarikets regering har intagit motsatt ståndpunkt.

60. Davidoff har till stöd för sitt resonemang huvudsakligen åberopat tredje och nionde skälen i ingressen till direktivet, "det förefaller inte nödvändigt att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till den nationella rättsliga bestämmelse som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion" och: "För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända." Enligt Davidoffs mening utarbetades således direktivet i syfte att fastställa tvingande regler endast för de fall då det föreligger en risk för förväxling. Möjligheten att tillåta eventuellt ytterligare skydd lämnades därvid åt medlemsstaternas skönsmässiga bedömning.

61. Jag kan inte samtycka till denna tolkning. Den saknar inte enbart, såsom Davidoff själv medgivit, stöd i någon av direktivets bestämmelser, utan den står också i strid med förklaringen i sjunde skälet, enligt vilket "grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, till exempel frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar" (min kursivering).

62. Det förefaller således vara uppenbart att gemenskapslagstiftaren avsett att det mer omfattande skydd som kan tillåtas endast skulle utgöras av det skydd som anges i de bestämmelser i direktivet som var relevanta. Om så inte skulle ha varit fallet, skulle det nämligen knappast ha funnits skäl till att på något sätt specificera vilket skydd som kan tillåtas enligt artiklarna 4.4 a och 5.2. Mot denna bakgrund står det klart att gränserna för den skönsmässiga bedömning som medlemsstaterna förfogar över fastställts på ett mycket klart och tydligt sätt i bestämmelserna.

63. I detta avseende finns det skäl att erinra om att registrering av ett gemenskapsvarumärke kan vägras om det finns en äldre rättighet i någon av medlemsstaterna. Om varje medlemsstat skulle lämnas utrymme att efter eget skön lagstifta om ett mer omfattande skydd, skulle hela systemet med gemenskapsvarumärken, liksom den harmonisering som avses med själva direktivet, vars syfte är att i den inre marknadens intresse förhindra handelshinder och snedvridning av konkurrensen, löpa en betydande risk att motverkas.

64. Enligt domstolens rättspraxis medför dessutom artiklarna 5-7 i direktivet en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Detta måste i vart fall anses gälla även för artikel 4.4 a, såvida inte denna bestämmelse skall tolkas på ett sätt som står i strid med den praktiskt taget identiska ordalydelsen i artikel 5.2.

65. Det är riktigt att Bundesgerichtshof i sina domskäl har påpekat att den andra frågan särskilt syftar till att utreda huruvida kompletterande nationella bestämmelser avseende skydd mot illojal konkurrens är tillåtna. Enligt sjätte skälet i ingressen till direktivet utesluter inte direktivet "att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd".

66. Trots att den nationella domstolens fråga visserligen inte särskilt berör denna aspekt, en aspekt som för övrigt inte har varit föremål för domstolens prövning, anser jag att det förefaller som om artiklarna 4.4 a och 5.2 har till syfte att förhindra en viss typ av illojal konkurrens. I enlighet med sjätte skälet anges i dessa bestämmelser de typer av nationella bestämmelser om illojal konkurrens som det inte är förbjudet att tillämpa under de beskrivna omständigheterna. Mot denna bakgrund förefaller det vara rimligt att gemenskapslagstiftaren inte avsåg att andra och mer omfattande sådana bestämmelser skulle få vara tillämpliga under samma omständigheter. Om gemenskapslagstiftaren hade haft denna avsikt, skulle detta antingen uttryckligen ha föreskrivits eller så skulle det inte uttryckligen ha angivits vilken typ av bestämmelser som var tillåtna.

67. Enligt min mening skall den andra frågan följaktligen besvaras nekande.

Förslag till avgörande

68. Jag anser därför att domstolen skall lämna följande svar till Bundesgerichtshof:

Det fakultativa skydd som anges i artikel 4.4 a och artikel 5.2 i rådets direktiv 89/104/EEG avser endast situationer i vilka de varor eller tjänster inte liknar de för vilka det (äldre) varumärket är skyddat. I fall då varorna eller tjänsterna är likartade ankommer det på den nationella domstolen att, mot bakgrund av domstolens rättspraxis angående det skydd som varumärken med en hög särskiljningsförmåga åtnjuter, bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 eller, i förekommande fall, i artikel 5.1.

De grunder som anges i artiklarna 4.4 a och 5.2, avseende när ett sådant fakultativt skydd kan ges, är uttömmande och kan inte kompletteras genom nationella bestämmelser om skydd för kända varumärken mot yngre tecken som används eller som skall användas för identiska eller likartade varor eller tjänster.