FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

PEDRO CRUZ VILLALÓN

föredraget den 12 september 2013 ( 1 )

Mål C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

mot

Pfahnl Backmittel GmbH

(begäran om förhandsavgörande från Oberster Patent- und Markensenat (Österrike))

”Varumärken — Artikel 12.2 a — Direktiv 2008/95/EG — Grunder för upphävande — Varumärke som har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilken det är registrerat — Objektiva och subjektiva villkor för upphävande — Fastställande av den relevanta omsättningskretsen — Varumärkesinnehavarens passivitet — Förekomsten av alternativa beteckningar — Underlåtenhet att i mellanledet hänvisa till varumärkets existens”

1. Varumärken präglar inte endast vårt ekonomiska system och köpmönster. Subtilt men omisskännligt har de även satt sin prägel på vårt språk. Vissa varumärken har därvid präglat vår uppfattning av ett föremål i så pass hög grad att de till och med används som beteckning för föremålet. ( 2 )

2. En ändring av betydelsen av ett varumärke är inte oproblematisk för varumärkesinnehavaren. Ett varumärke kan enligt artikel 12.2 a i direktiv 2008/95/EG ( 3 ) (nedan kallat direktivet) bli föremål för upphävande om det som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilken det är registrerat. Domstolen har i förevarande fall möjlighet att vidare klargöra villkoren för denna grund för upphävande. Närmare bestämt uppkommer frågorna avseende den omsättningskrets som måste uppfatta varumärket som en beteckning för varan, när relevant passivitet föreligger och om varumärket enbart kan bli föremål för upphävande när likvärdiga alternativa beteckningar för varan föreligger. Domstolen har i domen i målet Björnekulla Fruktindustrier på detta område visserligen i stort sett tagit ställning till den första av de nämnda frågorna ( 4 ) och för första gången uttalat sig avseende den andra frågan i domen i målet Levi Strauss, ( 5 ) men den tredje frågan utgör till stor del en ny fråga.

3. Dessa frågor har uppkommit inom ramen för en tvist som rör giltigheten av varumärket ”Kornspitz” mellan varumärkesinnehavaren Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (nedan kallat Backaldrin), och dess konkurrent, Pfahnl Backmittel GmbH (nedan kallad Pfahnl). Varumärket uppfattas visserligen under de omständigheter som föreligger som en generisk beteckning för ett slags bakverk av konsumenter, men inte av bagerier.

I – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätten

4. I artikel 2 i direktiv 2008/95/EG ( 6 ) (nedan kallat direktivet) föreskrivs vilka tecken som kan utgöra varumärken och anges följande: ”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

5. Följaktligen föreskrivs följande i artikel 3.1 i direktivet: ”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras: … b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. … d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.”

6. I artikel 12.2 a i direktivet anges följande: 2. ”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska ett varumärke också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat.”

B – Nationell rätt

7. I 33b § i den österrikiska lagen om varumärkesskydd (Markenschutzgesetz, nedan kallad MSchG) genom vilken artikel 12.2 a i direktivet genomfördes föreskrivs följande: ”Var och en kan begära att registreringen av ett varumärke ska upphävas om det, efter den dag då det registrerades, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat.”

II – Faktiska omständigheter och förfarandet i målet vid den nationella domstolen

8. Backaldrin är innehavare av det österrikiska ordmärket KORNSPITZ (nr 108 725) för såväl bakverk, bakverk gjorda på wienerdeg, även som bake off; som råvaror och andra insatsvaror som krävs för att tillverka sådana varor (till exempel mjöl och färdig deg) som registrerats i klass 30 i Niceklassificeringen ( 7 ), med företrädesrätt från den 13 december 1984. Förevarande förfarande avser enbart varumärkesregistrering av (färdiga) bakverk, inte av råvaror och andra insatsvaror.

9. Backaldrin tillverkar en bakblandning under varumärket ”Kornspitz” som består av olika mjölsorter och sammalda sorter, linfrön och salt, som det framför allt säljer till bagerier. Dessa blandar i vatten, mjölk och jäst samt formar och gräddar färdiga bakverk som såväl de själva som de livsmedelsaffärer till vilka Backaldrin levererar säljer som Kornspitz med Backaldrins samtycke.

10. Enligt den nationella domstolen har den slutprodukt som bagerierna tillverkar en typisk smak och form. Parterna är oeniga om huruvida bakverket är enhetligt. Backaldrin har gjort gällande att ett enhetligt bakverk med en enhetlig form som inte innehåller några ytterligare ingredienser utöver de som anges i ovannämnda punkt säkerställs genom recept, utbildning och bageriernas icke-exklusiva licens att använda varumärket. Pfahnl har däremot anfört att bagarna har frihet vid färdigställandet av bakverken och att de inte kontrolleras av Backaldrin, vilket leder till en stor variation av slutprodukten vad avser form och de tillfogade ingredienserna.

11. Det bakverk som säljs under varumärket Kornspitz är mycket känt i Österrike bland slutkonsumenter och kan erhållas i hela landet. Enligt uppgifter från Backaldrin levererar företaget bakblandningen till 1200 av 1500 bagerier i Österrike samt till ett flertal bagerier utomlands.

12. De flesta slutkonsumenter tror enligt vad rätten i första instans slagit fast – vilket Backaldrin har överklagat – att Kornspitz är beteckningen på ett slags bakverk och inte en upplysning om varans ursprung, det vill säga ett företag. Konkurrenterna och bagerierna känner däremot till att beteckningen Kornspitz är ett varumärke.

13. Enligt den hänskjutande domstolen underrättar de bagerier till vilka Backaldrin levererar sällan sina kunder om att det omtvistade bakverket tillverkas av en bakblandning från Backaldrin.

14. Backaldrin vidtar själv marknadsföringsåtgärder avseende sitt varumärke. Vad gäller skyddet för varumärket mot tredje mans varumärkesintrång slog den hänskjutande domstolen fast att några sådana intrång inte har kunnat styrkas i någon relevant omfattning. Enligt annulleringsenhetens konstateranden har Backaldrin i enbart fyra fall inte, eller inte tillräckligt snabbt, vidtagit åtgärder mot bagerier som sålt Kornspitz-bröd utan varumärkesinnehavarens bakblandning.

15. Pfahnl har gjort gällande att Backaldrin inte har haft kontroll över om dess varumärke har använts på marknaden på ett sätt som utgör rättsmissbruk. Beteckningen Kornspitz har upptagits i den 40:e upplagan i den österrikiska ordboken och i en förteckning över österrikiska uttryck i wikipedia. Backaldrin har däremot gjort gällande att bagerierna får reklam i vilken det genom ett ® eller beteckningen ”Kornspitz” hänvisas till varumärket och ordet anges inte i någon ordbok utan hänvisning till att det är ett varumärke. Dessutom känner konsumenterna särskilt i storstadsområden med stora bagerier och filialer till att bakverken inte tillverkas lokalt.

III – Begäran om förhandsavgörande och förfarandet vid domstolen

16. Pfahnl yrkade den 14 maj 2010 med hänvisning till 33b § stycke 1 MSchG att varumärket ”Kornspitz” ska upphävas såväl för bakverk som för motsvarande insatsvaror. Annulleringsenheten vid den österrikiska patentmyndigheten förklarade den 26 juli 2011 att varumärket skulle upphävas vad gäller samtliga nämnda varor. Backaldrin har överklagat detta beslut till den hänskjutande domstolen.

17. Pfahnl har till stöd för sitt yrkande anfört att tillverkarna, konsumenterna och handlarna uppfattar Kornspitz som en beteckning på ett bakverk som tillverkats av mörkt mjöl och som i båda ändar är spetsigt. Kännetecknet kan därmed inte längre särskilja Backaldrins varor från varor av andra tillverkare.

18. Backaldrin har med avseende på varumärkesintrång för råvaror och andra insatsvaror anfört att varumärket inte kan upphävas redan av det skälet att bagerier och livsmedelshandlare fortfarande uppfattar Kornspitz som ett varumärke. Vad gäller registreringen för slutprodukter har Backaldrin bestritt att bagerier, livsmedelshandlare eller konsumenter uppfattar varumärket som generisk beteckning. Även om konsumenter inte längre skulle känna till varumärket så innebär den omständigheten att bagerier och livsmedelshandlare känner till egenskapen av varumärke att varumärket inte kan utvecklas till en generisk beteckning. Varumärket kan inte heller bli föremål för upphävande av det skälet att sådana alternativ som ”Knusperspitz”, ”Kerni””Bio Urkornweckerl”, ”Kornstange,”Kornweckerl” eller ”Alpenspitz” finns för att beteckna bakverket. Dessutom innebär ett upphävande av varumärket utan rättfärdigande ett ingrepp i Backaldrins grundlagsskyddade äganderätt.

19. Oberster Patent- und Markensenat skiljer i sin begäran om förhandsavgörande vid bedömningen av frågan om det omtvistade varumärket har blivit en allmän beteckning för varan, mellan de olika varor för vilka varumärket har registrerats. Såvitt varumärket har registrerats för råvaror och andra insatsvaror består produktmarknaden huvudsakligen av bagerier och livsmedelshandlare som känner till beteckningens egenskap av varumärke. I detta avseende kan varumärket inte bli föremål för upphävande och det beslut som annulleringsenheten i den österrikiska patentmyndigheten har fattat ska ändras utan att en begäran om förhandsavgörande är nödvändig.

20. Vad gäller registrering för bakverk och bakverk gjorda på wienerdeg består emellertid marknaden för varan framför allt av slutkonsumenter. Enligt vad rätten i första instans slagit fast – vilket Backaldrin har bestritt – trodde dessa att Kornspitz är beteckningen på ett slags bakverk. Av domstolens rättspraxis framgår inte om varumärket kan utvecklats till en generisk beteckning när visserligen konsumenterna men inte handlarna och mellanledet uppfattade kännetecknet som generisk beteckning. Detta har inte ansetts vara fallet i den tyskspråkiga doktrinen och i österrikisk rättspraxis.

21. Enligt den hänskjutande domstolen kan domstolens rättspraxis tolkas så, att mellanledens uppfattning enbart är av betydelse när denna påverkar slutanvändarnas inköpsbeslut. I förevarande fall har bagerierna emellertid inget intresse av att upplysa om att de använder en bakblandning och således inte arbetar ”traditionellt”. Av detta följer att kännedomen hos bagerier inte påverkar inköpsbeslutet hos konsumenterna. Om man ansluter sig till denna ståndpunkt och endast utgår från att konsumenternas uppfattning är av betydelse så är det just redan framgångsrika varumärken som främst riskerar att gå om intet. Dessutom kan varumärket för bakblandningen äventyras genom att varumärket för bakverk går om intet, eftersom en förlust av varumärket för bakverket leder till att konkurrenter får förse insatsvarorna med en sådan upplysning om varans ursprung såsom ”för Kornspitze”. Det kan ifrågasättas om detta är förenligt med den grundlagsskyddade immaterialrätten.

22. Den hänskjutande domstolen vill dessutom få klarhet i huruvida Backaldrin kan anses ha gjort sig skyldig till passivitet. Passivitet eller tvekan i fyra fall av ett varumärkesintrång kan inte resultera i att ett varumärke har blivit en generisk beteckning. Den hänskjutande domstolen hyser emellertid tvivel om huruvida Backaldrin hade kunnat kräva av bagerierna att dessa värnar om varumärket eller att i högre grad ha framställt varumärket som en upplysning om varans ursprung.

23. Den hänskjutande domstolen har slutligen påpekat att ett varumärke som i handeln uppfattas som prestigefyllt enligt österrikisk rättspraxis ska upphävas med hänsyn till allmänintresset om slutkonsumenterna uppfattar det som en allmän beteckning i handeln för varan utan att det i handeln finns någon alternativ beteckning. Det finns således ett behov på marknaden av att beteckningen används fritt.

24. Mot bakgrund av vad som anförts ovan beslutade Oberster Patent- und Markensenat den 11 juli 2012 att vilandeförklara målet och hänskjuta följande frågor i enlighet med artikel 267 FEUF till Europeiska unionens domstol med begäran om förhandsavgörande: 1. Har ett varumärke ”blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst”, i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktiv 2008/95, när a. handlarna visserligen känner till att det härvid är fråga om en upplysning om varans ursprung men att de dock i allmänhet inte informerar slutkonsumenterna om detta, och b. slutkonsumenterna av denna anledning inte (heller) längre uppfattar varumärket som en ursprungsangivelse, utan som en allmän beteckning för en vara eller tjänst för vilket varumärket är registrerat? 2. Föreligger ”passivitet”, i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktiv 2008/95, redan när varumärkesinnehavaren förhåller sig passiv till att handlarna inte upplyser kunderna om att det är fråga om ett registrerat varumärke? 3. Ska ett varumärke som till följd av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning för slutkonsumenterna, men inte i handeln, upphävas när, och enbart när, slutkonsumenterna inte har möjlighet att använda någon annan beteckning, eftersom det inte finns några likvärdiga alternativ?

25. Backaldrin, Pfahnl, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

26. Vid förhandlingen den 29 maj 2013 har Backaldrin, Pfahnl, Förbundsrepubliken Tyskland och kommissionen yttrat sig.

IV – Rättslig bedömning

A – Inledande anmärkningar

27. Såsom ofta är fallet vad gäller varumärkeslagstiftningen ligger nyckeln till svaret på de frågor som den hänskjutande domstolen ställt i den funktion som skyddet för ett varumärke uppfyller. Av skäl 11 i direktivet och av domstolens fasta rättspraxis framgår att varumärkets grundläggande funktion är att det anger ursprunget. Ett varumärke möjliggör för konsumenterna eller de slutliga köparna att identifiera ursprunget för en vara som bär varumärket ( 8 ) och att särskilja det från en vara som har ett annat ursprung. ( 9 ) Därvid rör det sig inte om att konsumenten måste kunna identifiera den ”fysiska” tillverkaren av varan, det vill säga varje företag som tillverkar varan. ( 10 ) Detta motsvarar inte verkligheten vad gäller fördelningen av arbetsuppgifter i dagens ekonomi där produkter tillverkas på licens i komplicerade produktionskedjor. Ett varumärke garanterar däremot att varan tillverkas under kontroll av ett företag eller av varumärkesinnehavaren. ( 11 )

28. Om syftet med ett varumärke i första hand är att göra det möjligt att fastställa ursprunget hos en vara, det vill säga det företag som kontrollerar tillverkningen, så är det emellertid logiskt att enbart sådana tecken enligt artikel 2 i direktivet kan utgöra varumärken som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Tecken som saknar särskiljningsförmåga får inte registreras. ( 12 ) Till exempel saknar tecken vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan en sådan särskiljningsförmåga. Enligt artikel 3.1 d i direktivet föreligger ett registreringshinder för dessa varor. ( 13 ) Artikel 3 i direktivet avser sådana fall där varumärken redan från början inte anger ursprunget. Ett tecken som först efter varumärkesregistreringen börjar användas som generisk beteckning och som av den relevanta omsättningskretsen inte längre uppfattas som en ursprungsangivelse har emellertid inte heller någon särskiljningsförmåga. I artikel 12.2 a i direktivet föreskrivs att sådana varumärken på vissa villkor ska bli föremål för upphävande. ( 14 )

29. Ovannämnda bestämmelser ingår i en helhet av samstämmiga rättsregler som ska tolkas i sitt sammanhang. Utöver rättspraxis avseende direktivet och direktiv 89/104/EEG ( 15 ) som direktivet ersatte måste härvid även rättspraxis avseende förordningen om gemenskapsvarumärke tillämpas som innehåller motsvarande bestämmelser. ( 16 )

30. Trots att ett varumärke som har utvecklats till en generisk beteckning kan upphävas på berättigade grunder om varumärkets funktion att ange varans ursprung bortfaller så får man inte förbise att detta får allvarliga konsekvenser för varumärkesinnehavaren som är allvarligare än att en generisk beteckning inte registrerats som varumärke i början av dess ekonomiska existens. Den omständigheten att ett varumärke börjar användas i språkbruket som begrepp för själva varan visar att det hårda och ofta mångåriga arbete som varumärkesinnehavaren, vars vara i omvärldens ögon betecknar själva varuslaget, lagt ner har gett resultat. I flera fall har varumärkesinnehavare genom en särskilt innovativ vara skapat varuslaget som betecknas genom dess varumärke.

31. Lagstiftaren var således tvungen att göra en grundlig intresseavvägning. Därvid skulle, å ena sidan, allmänintresset och konkurrenternas intresse av att begreppet – vilket den berörda omsättningskretsen inte längre förknippar med ett ursprung och vars monopolisering innebär att konkurrenter under vissa omständigheter måste undvika nämnda begrepp och använda till synes konstlade alternativ – hålls fritt för användning beaktas. Å andra sidan måste vid avvägningen det intresse som ägarna har, vars varumärke dessutom i egenskap av immateriell egendom är skyddad enligt artikel 17.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, ( 17 ) beaktas. Lagstiftaren drog vid sin avvägning slutsatsen att en omvandling av varumärket till en allmän beteckning i handeln för varan enbart kan göras gällande mot varumärkesinnehavaren om denna beror på vederbörandes verksamhet eller passivitet. ( 18 )

32. Enligt artikel 12.2 a i direktivet krävs således att det objektiva villkoret att varumärket har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat är uppfyllt. Enligt den subjektiva delen i bestämmelsen måste utvecklingen vara resultatet av varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet.

33. Domstolen ges i förevarande mål möjlighet att ytterligare klargöra de båda villkoren. Den första och den tredje tolkningsfrågan avser det objektiva villkoret som jag kommer att pröva först. Den andra frågan avser däremot det subjektiva villkoret.

B – Det objektiva villkoret (den första och den tredje tolkningsfrågan)

1. Den första tolkningsfrågan

34. Med den första frågan vill den hänskjutande domstolen framför allt få klarhet i för vilken omsättningskrets ett varumärke måste ha blivit en allmän beteckning för en vara för att det objektiva kriteriet ska anses vara uppfyllt och varumärket ska kunna bli föremål för upphävande i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktivet. Rätten vill nämligen få klarhet i om det i detta avseende räcker att slutanvändarna inte längre uppfattar varumärket som en ursprungsangivelse medan handlarna fortsätter att göra det men i allmänhet inte informerar slutkonsumenterna om detta.

35. Backaldrin, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike och kommissionen anser att såväl konsumenter som mellanled ska anses utgöra relevant omsättningskrets i sådana fall som det förevarande. Enligt Pfahnls och Republiken Italiens uppfattning ska endast konsumenterna beaktas i förevarande fall.

a) Beaktande av kvalitetsfunktionen

36. Innan jag emellertid kan ta ställning till frågan avseende relevant omsättningskrets måste jag bemöta det argument som Backaldrin och Förbundsrepubliken Tyskland framfört i detta sammanhang.

37. Backaldrin och Förbundsrepubliken Tyskland har gjort gällande att inte enbart funktionen att ange varans ursprung utan även varumärkets kvalitets- och garantifunktion ska beaktas vid bedömningen av varumärkets omvandling på marknaden till en allmän beteckning i handeln. Det ska således klargöras om den berörda omsättningskretsen förknippar den vara som säljs under varumärket med konkreta egenskaper och en jämn kvalitet.

38. Kommissionen underkände denna uppfattning under förhandlingen. Om samtliga varumärkesfunktioner skulle beaktas inom ramen för artikel 12.2 a i direktivet så skulle varumärket inte kunna bli föremål för upphävande och bestämmelsen skulle därmed sakna tillämpningsområde. Om licenstagaren beviljas frihet att utforma ett tillverkningsförfarande så måste detta föranleda motsvarande reaktion hos konsumenten och inte förlust av ett varumärke.

39. Det är fastställt att varumärken, utöver deras ovannämnda huvudfunktion som ursprungsangivelse, ( 19 ) fullgör en rad andra uppgifter. ( 20 ) Domstolen har i sin rättspraxis klargjort att varumärkesinnehavaren inte enbart kan göra gällande den ensamrätt som tillkommer vederbörande enligt artikel 5.1 a i direktivet när varumärkets ursprungsfunktion äventyras, utan även när funktionen att garantera varornas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna äventyras. ( 21 ) Domstolen har hittills inte avgjort huruvida dessa funktioner även är relevanta vid bedömningen av frågan om ett kännetecken har blivit en generisk beteckning.

40. Kvalitetsfunktionen är irrelevant vid denna bedömning.

41. Detta följer inledningsvis av en korrekt tolkning av själva kvalitetsfunktionen. Ett varumärke tillåter ett företag att investera i varans kvalitet. Konsumenten har genom varumärket nämligen möjlighet att identifiera det företag som är ansvarigt för tillverkningen av varan och på grundval av sina erfarenheter belöna tillverkare som håller hög kvalitet genom att köpa varan och bestraffa tillverkare som håller låg kvalitet genom att inte beakta deras varor. ( 22 ) Ett varumärke avser att känneteckna bestående varuegenskaper. ( 23 )

42. Kvalitetsfunktionen förutsätter följaktligen att ett varumärke uppfyller sin funktion som ursprungsangivelse. Generaladvokaten Jacobs slog i detta avseende med rätta fast att varumärken kan ”på grund av sin funktion som ursprungsangivelse vara värdefulla tillgångar som omfattar den goodwill som ett företag (eller någon av dess enskilda produkter) kan ha”. ( 24 ) Det skyddar konsumentens förväntningar med avseende på företagets produkt, inte med avseende på ett begrepp som konsumenter uppfattar som generisk beteckning. Om ett varumärke inte längre uppfyller sin funktion att ange varans ursprung av det skälet att det blivit en generisk beteckning för varan så kan det inte heller uppfylla sin kvalitetsfunktion.

43. Om man vid bedömningen av omvandlingen av ett varumärke till en generisk beteckning däremot även skulle beakta kvalitetsfunktionen och således förneka att en sådan omvandling skett när det rör sig om varumärken som har förlorat sin funktion som ursprungsangivelse, men som har behållit sin kvalitetsfunktion, så skulle artikel 12.2 a i direktivet aldrig vara tillämplig, såsom kommissionen med rätta fastställt.

44. För det första förknippar konsumenter nämligen även vissa bestående egenskaper med den generiska beteckningen (och inte enbart med varumärken). En croissant i form av en baguette eller utan en viss smak skulle inte vara en croissant. Ett bord med en vertikal bräda skulle inte vara ett bord.

45. För det andra skyddar kvalitetsfunktionen inte förväntningar på en särskilt hög kvalitet, utan endast förväntningar på en specifik kvalitet. Konsumenten kan förknippa varumärket A med utmärkta varor, varumärket B med varor av lägre kvalitet, varumärke C med produkter av varierande kvalitet. ( 25 ) Det är således omöjligt att fastställa när ett varumärke kan utveckla en kvalitetsfunktion som är isolerad från funktionen som ursprungsangivelse.

46. Därmed ska det inledningsvis fastställas att enbart varumärkets funktion som ursprungsangivelse ska beaktas vid bedömningen av omvandlingen av ett varumärke till generisk beteckning.

b) Den relevanta omsättningskretsen

47. På grundval av varumärkets funktion som ursprungsangivelse ska det klargöras vilken omsättningskrets som inom ramen för artikel 12.2 a i direktivet är relevant för bedömningen om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara.

48. Domstolen tog ställning till denna fråga i domen i målet Björnekulla Fruktindustrier. I tvisten i målet vid den nationella domstolen som låg till grund för målet rörde det sig om ett varumärke för inlagd hackad gurka som enligt undersökningar visserligen hade blivit en generisk beteckning för konsumenter men inte för dagligvaruhandel, storhushåll och gatukök.

49. Domstolen tolkade den då gällande artikel 12.2 a i direktiv 89/104/EEG som huvudsakligen hade samma ordalydelse som artikel 12.2 a i direktivet enligt dess ordalydelse, det sätt på vilket det är uppbyggt och dess syfte. Den slog fast att hela saluföringsprocessen syftar till att varan ska förvärvas av konsumenter och slutliga köpare. Mellanledens uppgift är att upptäcka, förutsäga, öka eller styra efterfrågan. Domstolen medgav att det är riktigt att ”i sådana fall då det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärket är registrerat når konsumenten eller den slutliga köparen, … den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.” ( 26 )

50. De berörda parterna har av denna rättspraxis dragit olika slutsatser med avseende på förevarande mål. Enligt Backaldrin, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike och kommissionen utgörs den relevanta omsättningskretsen enligt det som kännetecknar marknaden för den berörda varan av bagerier. Republiken Frankrike och kommissionen har härvid anfört att den omständigheten att bagerier deltar i kundens val är avgörande. Republiken Frankrike har påpekat att bagerier på grund av att de medvetet underlåter att upplysa konsumenterna om egenskapen av varumärke i ännu större omfattning påverkar inköpsbeslutet hos konsumenterna. Förbundsrepubliken Tyskland har som argument anfört bageriernas bearbetningsverksamhet. Kommissionen tillade att mellanledens inflytande ökar ju mer de påverkar varan. Backaldrin har anfört att handlarnas uppfattning i fråga om varor som saluförs till slutanvändare i oförpackat skick och som inte gör det möjligt att underrätta om varumärkesrättigheter har stor betydelse. Ett varumärke blir i allmänhet en allmän beteckning i handeln endast när en obetydlig andel av den berörda omsättningskretsen förknippar kännetecknet med ett visst ursprung.

51. Pfahnl och Republiken Italien anser däremot att den relevanta omsättningskretsen i förevarande fall inte består av bagerier. Pfahnl har anfört att bagerier inte påverkar konsumenternas inköpsbeslut utan att dessa väljer bakverk självständigt och utan att inhämta råd. Bagerier utgör inte heller något mellanled utan tillverkar varan varvid de underlättar sitt arbete genom att använda en bakblandning. Republiken Italien anser att bageriernas uppfattning saknar betydelse, eftersom den omständigheten att de känner till egenskapen av varumärke inte påverkar slutanvändarnas inköpsbeslut.

52. Enligt ovannämnda rättspraxis, i vilken jag instämmer, ska vid bedömningen av frågan om ett varumärke har blivit en generisk beteckning framför allt konsumenterna beaktas och ”[b]eroende på vad som kännetecknar marknaden” även de näringsidkare som saluför varan. Därmed uppkommer frågan avseende de egenskaper på marknaden som är avgörande.

53. Ordalydelsen i artikel 12.2 a i direktivet som var föremål för en noggrann tolkning av generaladvokaten Léger i målet Björnekulla Fruktindustrier ( 27 ) innehåller inga upplysningar i detta avseende.

54. Det regelsammanhang i vilket denna bestämmelse ingår talar visserligen för att slutkonsumenterna ska stå i centrum för bedömningen, men det framgår inte vilka marknadsegenskaper som måste föreligga för att den relevanta omsätttningskretsen även ska utgöras av näringsidkare.

55. Det ska inom ramen för den systematiska tolkningen mot bakgrund av vad som anförts ovan beaktas att artikel 3.1 d i direktivet utgör hinder för registrering av varumärken ”som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.” Detta registreringshinder, som är ett specialfall av avsaknaden av särskiljningsförmåga (artikel 3.1 b i direktivet) kan enligt artikel 3.3 övervinnas genom att särskiljningsförmåga förvärvas.

56. Enligt ordalydelsen i artikel 3.1 d i direktivet (”dagliga språkbruket”eller enligt ”branschens vedertagna handelsbruk”) ska ett begrepp klassificeras som generiskt begrepp när det uppfattas som ett sådant av konsumenter eller i handeln. ( 28 ) Detta talar för att det vid bedömningen av omvandlingen av ett begrepp till ett generiskt begrepp i allmänhet räcker att betydelsen har ändrats ur konsumenternas synvinkel. För detta talar även att domstolen vid bedömningen av frågor avseende särskiljningsförmåga vid upprepade tillfällen har utgått från konsumenten, det vill säga en normalt informerad, uppmärksam och medveten genomsnittskonsument. ( 29 ) Det finns emellertid exempel på att domstolen har ansett att handeln ingår i den berörda omsättningskretsen. ( 30 )

57. Det är således syftet med bestämmelsen som är avgörande för att fastställa marknadens egenskaper, vid vilka även de näringsidkare som saluför varan ska beaktas vid bedömningen av omvandlingen av ett varumärke till en generisk beteckning.

58. Som angetts ovan är varumärkets huvudsakliga funktion att ange varans ursprung. Vid saluföringen av en vara ger varumärket upplysning om varans ursprung. Varumärket är således, liksom språket i allmänhet, en del av en kommunikationsprocess, i förevarande fall mellan säljaren och köparen. Denna kommunikationsprocess uppnår enbart den effekt som eftersträvas och varumärket uppfyller enbart den funktion som berättigar dess existens när de två parter som deltar i kommunikationen ”uppfattar” varumärket, det vill säga känner till dess funktion att ange ursprung. Om en av de båda grupperna uppfattar varumärket som en generisk beteckning så överförs inte den information som ska förmedlas genom varumärket. I allmänhet räcker det följaktligen för att det objektiva villkoret i artikel 12.2 a i direktivet ska anses vara uppfyllt att konsumenten uppfattar varumärket som en generisk beteckning. Domstolen intog denna ståndpunkt när den slog fast att det i allmänhet är ”konsumenternas eller de slutliga köparnas uppfattning som är avgörande”, eftersom saluföringsprocessen syftar till att varan ska förvärvas. ( 31 )

59. Av denna kommunikationsprocess mellan säljare och köpare framgår de egenskaper som en marknad måste ha för att ett mellanled ska bli relevant för bedömningen av huruvida ett varumärke ska anses utgöra en generisk beteckning. Varumärket kan nämligen fortfarande, trots att köparen inte känner till egenskapen av varumärke, uppfylla sin funktion att ange ursprung för varan när ett mellanled har ett avgörande inflytande på köparens inköpsbeslut och dess kännedom om varumärkets funktion att ange varans ursprung på så sätt leder till en lyckad kommunikationsprocess. Detta är fallet när det på den relevanta marknaden är vanligt att rådgivning som är avgörande för inköpsbeslutet lämnas i mellanledet eller handlaren själv fattar inköpsbeslut för konsumenten, såsom är fallet med farmaceuter och läkare med avseende på receptbelagda läkemedel. ( 32 )

60. I förevarande fall föreligger inte ett sådant avgörande inflytande på inköpsbeslutet. Bageriernas kunder fattar sina inköpsbeslut utan att inhämta rådgivning och utan att inflytande utövas på själva inköpsbeslutet.

61. Den omständigheten att bagerier genom att förvärva vissa bakblandningar deltar i kundernas beslut föranleder ingen annan bedömning. Förvärvet av bakblandningen påverkar inte förvärvet av det färdiga bakverket. Detta är en annan vara som bageriet erbjuder kunden efter att ha tillverkat den på licens av insatsvaror.

62. Bageriernas beslut vad gäller deras utbud och den omständigheten att kunderna inte underrättas om att beteckningen på ett bakverk har egenskap av varumärke har inte heller något avgörande inflytande på konsumentens inköpsbeslut med avseende på bakverket. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kräver ett sådant inflytande att bagerierna fyller varumärkets funktion att ange varans ursprung, det vill säga att bagerierna påverkar konsumentens inköpsbeslut i försäljningsprocessen mellan säljare och konsument. I förevarande fall tillverkar bagerierna emellertid den färdiga varan på licens. De står därmed på tillverkarens sida och inte på konsumentens. Begränsningen av det varusortiment som tillhandahålls och den uteblivna informationen om egenskapen av varumärke påverkar visserligen konsumentens inköpsbeslut i praktiken, men bagerierna påverkar därigenom inte köparens inköpsbeslut utan snarare säljarens.

63. Den europeiska varumärkesrätten utgör inget undantag genom att man utgår från konsumenten vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en generisk beteckning. I USA slog domaren Learned Hand i ett tidigt skede fast att konsumenternas uppfattning av det relevanta ordet är avgörande. ( 33 )Andinska gemenskapens domstol har också vid bedömningen av frågan om ett varumärke har blivit en generisk beteckning utgått från konsumenternas uppfattning, eftersom konsumenterna utgör ”målgruppen för varumärkesskyddet”. ( 34 )

64. Österrikes Oberster Gerichtshof har däremot, även efter domstolens dom i målet Björnekulla Fruktindustrier, i princip utgått från en ”omfattande utredning av den uppfattning som samtliga omsättningskretsar som konfronteras med varumärket har” som utöver slutkonsumenterna även omfattar tillverkare och mellanled. Som argument har i detta avseende framförts att slutkonsumenterna har benägenhet att använda varumärken som generiska beteckningar. ( 35 )

65. Jag anser inte att detta argument förmår övertyga. Konsumenter använder visserligen ofta varumärken som generiska beteckningar men de är i allmänhet medvetna om deras egenskap av varumärke, vilket inte räcker för att det objektiva villkoret avseende upphävande ska anses vara uppfyllt. De fall i vilka konsumenten inte längre känner till egenskapen av varumärke är förhållandevis sällsynta. Om ett sådant fall emellertid föreligger så fyller varumärket inte längre sin funktion att ange varans ursprung. Det är svårt att förstå varför utvecklingen av ett varumärke till generisk beteckning, det vill säga det objektiva villkoret för upphävande, i ett sådant fall ska försvåras på ett konstlat sätt genom att en särskilt varumärkesmedveten referensgrupp betraktas som relevant omsättningskrets. Skyddet för varumärkesinnehavarens grundläggande äganderätt berättigar inte heller ett sådant krav. Detta beaktas redan därigenom att den omständigheten att de objektiva villkoren är uppfyllda inte i sig leder till att varumärket blir föremål för upphävande.

66. Den aspekt som den hänskjutande domstolen tagit upp att konkurrenter, vid upphävandet av varumärket ”Kornspitz” för färdiggräddade bakverk enligt artikel 6.1 b i direktivet kan förse bakblandningen med beteckningen ”för tillverkning av Kornspitzen” och Backaldrins varumärke som registrerats för bakblandningar på så sätt förlorar i värde, leder inte till ett annat tolkningsresultat. Risken för att varumärket för insatsprodukten förlorar i värde genom att varumärket för slutprodukten blir föremål för upphävande beror på beslutet att registrera varumärket för de båda produktgrupperna och på slutproduktens specifika tillverknings- och försäljningsstruktur, framför allt deras tillverkning av bagerier och den licens för försäljning av slutprodukten under varumärket som beviljas. Varumärkesinnehavaren har själv fattat dessa beslut och därigenom skapat motsvarande risk. Varumärkesinnehavaren skyddas emellertid på så sätt att varumärket inte kan bli föremål för upphävande såvida omvandlingen till generisk beteckning inte beror på dennes verksamhet eller passivitet.

67. Mot bakgrund av vad jag har anfört i det föregående föreslår jag att den första tolkningsfrågan besvaras på så sätt att artikel 12.2 a i direktivet ska tolkas så, att den relevanta omsättningskretsen för bedömningen av frågan om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan för vilket det registrerats framför allt utgörs av konsumenterna och de slutliga köparna. Beroende på marknadens egenskaper ska även de näringsidkare som saluför varan beaktas. Egenskaper som talar för att de sistnämnda ska beaktas föreligger framför allt när motsvarande näringsidkare i viss grad påverkar slutanvändarnas inköpsbeslut. Såvida det inte förhåller sig på det sättet har ett varumärke blivit en allmän beteckning för den vara för vilken det registrerats när den uppfattas som en sådan av slutkonsumenterna, trots att de handlare som tillverkar själva varan av varumärkesinnehavarens insatsvara och med varumärkesinnehavarens samtycke säljer nämnda vara under varumärket känner till att det rör sig om en ursprungsangivelse och i allmänhet inte informerar slutkonsumenterna om detta.

2. Den tredje tolkningsfrågan

68. Den hänskjutande domstolen har ställt sin tredje tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida ett varumärke som ett resultat av varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet visserligen har blivit en allmän beteckning för slutanvändarna, men inte för handlarna, enbart kan upphävas om det inte föreligger någon likvärdig alternativ beteckning för själva varan så att slutkonsumenterna inte har möjlighet att använda någon annan beteckning.

69. Tolkningsfrågan rör enligt Oberster Patent- und Markensenats konstateranden rättspraxis från Österrikes Oberster Gerichtshof. Enligt nämnda rättspraxis kan ett varumärke i princip inte omvandlas till en generisk beteckning så länge det i handeln fortfarande uppfattas som en upplysning om varans ursprung. Det förhåller sig emellertid annorlunda när det i handeln inte finns några likvärdiga alternativ för ett varumärke som ur slutkonsumenternas synvinkel har blivit en allmän beteckning. ( 36 ) Trots att denna förutsättning enligt den hänskjutande domstolen inte finner något stöd i ordalydelsen, möjliggör den ändock att varumärkesinnehavarens grundlagsstadgade skydd kan vägas mot allmänhetens intresse av att kännetecken som betecknar deras varor eller tjänster hålls fria.

70. Enligt Backaldrin kan ett varumärke inte utvecklas till en generisk beteckning om det finns alternativa beteckningar för varan. Detta kan även antas när de alternativa beteckningarna för varumärket inte är likvärdiga i alla hänseenden, framför allt vad gäller omfattningen av varumärkets spridning.

71. Pfahnl har anfört att det ovannämnda kravet är irrelevant för bedömningen av om ett varumärke ska upphävas. Det saknar stöd i direktivets ordalydelse, det sätt på vilket det är uppbyggt och dess syfte. Kommissionen delar denna uppfattning.

72. Republiken Frankrike anser inte heller att förekomsten av alternativa begrepp är en förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas till en generisk beteckning, men anser att det har verkan som indicium. Republiken Italien anser att avsaknaden av alternativa beteckningar enbart utgör en riskfaktor som kan bidra till omvandling av ett varumärke till en generisk beteckning.

73. Enligt min mening krävs det inte att det vid prövningen av om ett varumärke ska upphävas att det undersöks huruvida likvärdiga alternativa beteckningar för själva varan föreligger i handeln.

74. Härvid ska det inledningsvis klargöras vad som avses med den hänskjutande domstolens uttalande att ”det inte finns några likvärdiga alternativ”. Därmed kan inte avses att en synonym objektivt sett måste existera. Språk är ett socialt fenomen och inget objektivt definierat utrymme. Ett spontant (av varumärkesinnehavaren) uppfunnet begrepp kan inte utgöra ett ”likvärdigt alternativ”. Innebörden av ett ord fastställs nämligen på grundval av det sätt på vilket det används i språket. ( 37 ) Ett innehåll som införts omfattas visserligen av ändringar i språkbruket men det kan inte utan vidare vara föremål för en medveten ändring. Huruvida ett ord utgör ett ”alternativ” för ett annat ord, eller om ordet är ”likvärdigt” fastställer således språkgemenskapen och inte domstolen. Ett ord som vid en första anblick betraktas som ”likvärdigt” kan uppfattas annorlunda av språkgemenskapen eller så kan denna anse att det inte kan användas. Kriteriet ska således tolkas på så sätt att det krävs en synonym för begreppet i det faktiska språkbruket. Denna uppfattning är även förenlig med den tolkning som företräds av Österrikes Oberster Gerichtshof som talar om ”ett alternativt begrepp som är i bruk”.. ( 38 )

75. Ett sådant villkor anges emellertid inte i bestämmelsens ordalydelse och är inte heller förenligt med dess syfte. Risken för upphävande vid omvandling av ett varumärke till en allmän beteckning i handeln föreligger enligt vad som anförts ovan på grund av att varumärket inte längre kan uppfylla sin funktion som ursprungsangivelse för varan. Genom att varumärket kan bli föremål för upphävande efterkommer rättsordningen allmänhetes behov av att beteckningen används fritt (frihållningsbehovet). ( 39 ) Det finns emellertid inget lagstadgat krav på att visa att allmänheten har ett behov av den möjliga användningen av kännetecknet, som kan vara mindre, när andra kännetecknen finns som uppfyller samma uppgift. Enligt lag krävs endast att varumärket har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara. Denna fråga är emellertid oberoende av om det finns synonymer i språkbruket.

76. Slutligen ska argumentet att det villkor som behandlats i denna tolkningsfråga är nödvändigt för att säkerställa skyddet för varumärkesinnehavarens grundläggande äganderätt underkännas. Såsom jag redogjort för ovan, har lagstiftaren fullgjort sin skyldighet att göra en avvägning av allmänhetens intresse och varumärkesinnehavarens grundläggande rättigheter därigenom att det för att ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande utöver en omvandling av varumärket till en generisk beteckning krävs att villkoren i den subjektiva delen i artikel 12.2 a i direktivet är uppfyllda. Den finns således inget utrymme för ytterligare oskrivna villkor i den objektiva delen.

77. Den tredje tolkningsfrågan ska således besvaras så, att det för bedömningen av huruvida ett varumärke ska upphävas saknar betydelse om slutanvändarna inte har möjlighet att använda någon annan beteckning, eftersom det inte finns några likvärdiga alternativ.

C – Den subjektiva delen (den andra tolkningsfrågan)

78. Den hänskjutande domstolens andra tolkningsfråga avser den subjektiva delen i artikel 12.2 a i direktivet, det vill säga frågan om den omständigheten att kännetecknet har fått en annan betydelse beror på varumärkesinnehavaren. Den hänskjutande domstolen vill i detta avseende få klarhet i huruvida passivitet föreligger, redan genom att varumärkesinnehavaren förhåller sig passiv till att de som handlar med dess vara inte upplyser kunderna om att det är fråga om ett registrerat varumärke.

79. Enligt Backaldrin ska frågan besvaras nekande. Passivitet föreligger när varumärkesinnehavaren inte vidtar åtgärder mot olaglig användning av varumärket av tredje man. I förevarande fall har Backaldrin inom ramen för en icke-exklusiv licens tillåtit sina kunder, bagerierna, att saluföra de omtvistade bakverken under varumärket Kornspitz. Det är i handeln med färska livsmedel ovanligt och orimligt att ålägga bagerierna att upplysa köpare av bakverken om att beteckningen Kornspitz har karaktär av varumärke. Den omständigheten att reklam tillhandahålls som kan läggas ut i bagerierna måste räcka.

80. Pfahnl, Republiken Frankrike, Republiken Italien och kommissionen har däremot besvarat frågan jakande. Varumärkesinnehavaren måste även med avseende på skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga vara tillräckligt uppmärksam och utnyttja sina möjligheter i handeln för att motverka utvecklingen till generisk beteckning. Den måste följaktligen uppmuntra bagerierna att upplysa om deras varumärke. Enligt Republiken Frankrike utgör det ett indicium för passivitet när så inte har skett.

81. Enligt artikel 12.2 a i direktivet leder inte enbart omvandlingen av ett varumärke till en allmän beteckning i handeln för en vara till att varumärket blir föremål för upphävande. Denna omvandling måste vara ”ett resultat av [varumärkesinnehavarens] verksamhet eller passivitet”. Bestämmelsens ordalydelse innehåller därvid ingen begränsning vad gäller relevant passivitet till följd av vilken ett varumärke kan bli en generisk beteckning i handeln.

82. Domstolen hade i domen i målet Levi Strauss möjlighet att ta ställning till frågan vilken typ av passivitet som räcker inom ramen för den subjektiva delen. Den slog fast att ”[v]arumärkesinnehavarens underlåtenhet … även [kan] bestå i att denne inte inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 5 ansöker om att den behöriga myndigheten skall förbjuda tredje man att använda det tecken som innebär risk för förväxling med detta varumärke, eftersom en sådan ansökan just syftar till att bevara varumärkets särskiljningsförmåga.” ( 40 ) Användningen av ordet även visar att domstolen enbart betraktade det av domstolen nämnda fallet som ett exempel på relevant passivitet.

83. Omfattningen av varumärkesinnehavarens skyldigheter kan fastställas närmare med hjälp av bestämmelsens syfte. Direktivet syftar till att upprätthålla en balans mellan varumärkesinnehavarens intresse och andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken hålls fria. Följaktligen är inte skyddet av varumärkesinnehavarens rättigheter absolut utan varumärkesinnehavaren måste vara uppmärksam avseende skyddet för sitt varumärke. ( 41 ) Detta gäller enligt min mening inte enbart när det rör sig om att försvara varumärket mot intrång utan även när det föreligger en risk för att ett varumärke kan bli en generisk beteckning. Skyldigheten att vara uppmärksam innebär att varumärkesinnehavaren måste iaktta marknaden och vidta de åtgärder som rimligen kan begäras av honom för att skydda sitt varumärke från en omvandling till en generisk beteckning.

84. Det ankommer på den nationella domstolen att i det enskilda fallet fastställa vilka åtgärder som är lämpliga och rimligen kan begäras av varumärkesinnehavaren. Exempel på sådana åtgärder återfinns såväl i harmoniseringsbyråns beslutspraxis som i doktrinen. I fråga kommer till exempel reklam, varningar på etiketter (eller tavlor vid sidan av varan med hänvisning till varunamnet), eller inverkan på utgivare av ordböcker, för att förmå dem att upplysa om egenskapen av varumärke av ett där angivet ord. ( 42 ) Varumärkesinnehavaren måste själv undvika att använda varumärket som generisk beteckning ( 43 ) och vidta de åtgärder som rimligen kan begäras av honom för att motverka en sådan användning av andra och uppmärksamma handeln på karaktären av varumärke. ( 44 ) I den mån en användarlicens till varumärket beviljas så ska även inom denna ram de åtgärder för att skydda varumärket som rimligen kan begäras av varumärkesinnehavaren vidtas, det vill säga motsvarande villkor uppställas i licensen och deras iakttagande övervakas i rimlig omfattning.

85. Den andra tolkningsfrågan ska således besvaras så, att passivitet i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 föreligger, när varumärkesinnehavaren inte vidtar de åtgärder som rimligen kan begäras av honom för att skydda sitt varumärke från att omvandlas till en generisk beteckning. Detta omfattar även motsvarande inverkan på dess licenstagare.

V – Förslag till avgörande

86. Av ovan angivna skäl föreslår jag att domstolen ska besvara tolkningsfrågorna på följande sätt: — Artikel 12.2 a i direktiv 2008/95/EG ska tolkas så, att den relevanta omsättningskretsen för bedömningen av frågan om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan för vilket det registrerats framför allt utgörs av konsumenterna och de slutliga köparna. Beroende på marknadens egenskaper ska även de näringsidkare som saluför varan beaktas. Egenskaper som talar för att de sistnämnda ska beaktas föreligger framför allt när motsvarande näringsidkare i viss grad påverkar slutkonsumenternas inköpsbeslut. Såvida det inte förhåller sig på det sättet har ett varumärke blivit en allmän beteckning för den vara för vilken det registrerats när den uppfattas som en sådan av slutkonsumenterna, trots att de handlare som tillverkar själva varan av varumärkesinnehavarens insatsvara och med varumärkesinnehavarens samtycke säljer nämnda vara under varumärket känner till att det rör sig om en ursprungsangivelse och i allmänhet inte informerar slutkonsumenterna om detta. — För bedömningen av huruvida ett varumärke ska upphävas saknar det betydelse om slutkonsumenterna inte har möjlighet att använda någon annan beteckning som en följd av att det inte finns några likvärdiga alternativ. — Passivitet i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktivet föreligger när varumärkesinnehavaren inte vidtar de åtgärder som rimligen kan begäras av honom för att skydda sitt varumärke från att omvandlas till en generisk beteckning. Detta omfattar även motsvarande inverkan på dess licenstagare.

( 1 ) Originalspråk: tyska.

( 2 ) Se till exempel på tyska varumärken ”Fön” (tyska patent- och varumärkesmyndigheten, registreringsnummer 739154) eller ”Heroin” (rikspatentmyndighetens offentliga register nr 31650). Sedan den 30 september 1950 kunde sistnämnda inte längre göras gällande, De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt/Main, 2000, sidorna 63 och 64. För exempel på franska se generaladvokaten Légers förslag till avgörande i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, dom av den 29 april 2004 (REG 2004, s. I-5791), punkt 50.

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 23).

( 4 ) Dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (REG 2004, s. I-5791).

( 5 ) Dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss (REG 2006, s. I-3703), punkt 34.

( 6 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

( 7 ) Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

( 8 ) Varumärken kan naturligtvis även avse tjänster. Eftersom förevarande fall emellertid avser varor kommer jag för enkelhetens skull enbart att tala om varor.

( 9 ) Dom av den 22 september 2011 i mål C‑482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I‑8701), punkt 71, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 22, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28.

( 10 ) Mitt förslag till avgörande av den 18 april 2013 i mål C‑661/11, Martin y Paz, punkt 75.

( 11 ) Domen i målet Canon (ovan fotnot 9), punkt 28, och dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkterna 13 och 14.

( 12 ) Artikel 3.1 b i direktivet.

( 13 ) Se domen i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkterna 28 och 31, och generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkt 40.

( 14 ) Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 4), punkt 22.

( 15 ) Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

( 16 ) Se artiklarna 4 och 7.1 d, och 51 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EGT L 78, s. 1). Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) innehöll motsvarande bestämmelser.

( 17 ) Europadomstolens dom av den 11 januari 2007 i målet Anheuser-Busch mot Portugal (nr 73049/01).

( 18 ) Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 19.

( 19 ) Punkt 27 i detta förslag till avgörande.

( 20 ) Se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club, dom av den 12 november 2002 (REG 2002, s. I-10273), punkt 46.

( 21 ) Dom av den 22 september 2011 i mål C‑323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I‑8625), punkt 38, av den 23 mars 2010 i de förenade målen C‑236/08–C‑238/08, Google Frankreich och Google (REU 2010, s. I‑2417), punkt 77, av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 58, se Cornish, W. m.fl., Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 7:e upplagan, 2010, sidorna 658–661.

( 22 ) Jehoram, T. m.fl., European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, sidorna 12–13.

( 23 ) Fezer, K.-.H., Markenrecht, C.H. Beck, München, fjärde upplagan, 2009, inledning punkt 8.

( 24 ) Generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet Parfums Christian Dior, dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95 (REG 1997, s. I-6013), punkt 39 (min kursivering).

( 25 ) Avseende frågan om varumärkesrättsliga påföljder för mycket varierande egenskaper hos en produkt som ska skiljas från denna fråga se (i amerikansk lagstiftning) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, s. 445.

( 26 ) Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (Se ovan fotnot 4), punkterna 24 och 26.

( 27 ) Generaladvokaten Légers förslag till avgörande i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 2), punkterna 29-43.

( 28 ) Generaladvokaten Léger anser man ska ta fasta på harmoniseringsbyråns överväganden och praxis, nämligen att uppfattningen hos genomsnittskonsumenten och hos de näringsidkare som saluför denna varu- eller tjänstekategori ska beaktas. Förslag till avgörande av generaladvokat Léger i det ovan i fotnot 2 nämnda målet Björnekulla Fruktindustrier (punkterna 57–60).

( 29 ) Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkterna 45 och 46, av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, I-1619), punkt 76, av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, I-1725), punkt 50, av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk (REG 2004, I-10031), punkt 43, av den 4 maj1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 53. Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Merz & Krell (ovan fotnot 9), punkt 44, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 23.

( 30 ) Domen i målet Windsurfing Chiemsee (ovan fotnot 29), punkt 29.

( 31 ) Domen i målet Björnekulla Fruktindustrier (ovan fotnot 4), punkt 24.

( 32 ) Se med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 56. Se även generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande i målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, punkterna 48–52.

( 33 ) Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Se. Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (tredje distriktet 1993), 987 F.2d 975, Lemley, M. och McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke? 100 Georgetown L. J., s. 2055, 2066–2069 (2012).

( 34 ) Proceso 11-IP-2002.

( 35 ) 4 Ob 128/04h – Memory. Det sistnämnda argumentet har även gjorts gällande i tysk rättspraxis till stöd för en restriktiv tolkning: OLG München, GRUR-RR 2006, sidorna 84, 85 ”Memory”.

( 36 ) OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II av den 29 januari 2002, se OGH, 4 Ob 128/04h – Memory av den 6 juli 2004.

( 37 ) Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlin 2011, § 43.

( 38 ) OGH, 4 Ob 128/04h – Memory av den 6 juli 2004.

( 39 ) Dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkterna 22–24.

( 40 ) Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkt 34.

( 41 ) Domen i målet Levi Strauss (ovan fotnot 5), punkterna 29 och 30.

( 42 ) I den mån en sådan rättighet föreligger så ska den utövas. Riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån, slutgiltig version: november 2007, del D, kapitel 2, s. 9.

( 43 ) BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E. in O’Callaghan Muñoz, X., Propiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, s. 223.

( 44 ) Eisenführ, G. i Eisenführ, G. & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3:e upplagan, 2010, artikel 51, punkt 22, Galli, C. m.fl. i Bonlini G. & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago 2011, s. 191.