Genom att begränsa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 till kännetecken som ”endast” består av en form på en vara ”som krävs” för att uppnå ett tekniskt resultat, har lagstiftaren på vederbörligt sätt beaktat att samtliga former på en vara till viss grad är funktionella, och att det följaktligen skulle vara olämpligt att inte tillåta att en form på en vara registreras som varumärke endast på grund av att den har funktionella egenskaper. Genom att uttrycken ”endast” och ”som krävs” används i bestämmelsen, säkerställs att varumärkesregistrering endast är förbjuden avseende sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning och för vilka registreringen som varumärke faktiskt skulle försvåra andra företags användning av denna tekniska lösning.

Dessutom kan registrering som varumärke av formen på en vara vilken uteslutande har funktionella egenskaper göra det möjligt för innehavaren av varumärkesregistreringen att förbjuda andra företag att inte endast använda samma form, utan även att använda liknande former.

När formen på en vara endast inkorporerar den tekniska lösning som utvecklats av tillverkaren för den vara som patenterats på dennes begäran, medför nämligen ett varumärkesskydd för formen efter det att patentet upphör att gälla och att andra företags möjlighet att utnyttja den tekniska lösningen kraftigt och med bestående verkan begränsas. I ett sådant system för skydd av immateriella rättigheter som det som utvecklats i Europeiska unionen kan tekniska lösningar emellertid endast skyddas under en begränsad tid, vilket innebär att de därefter fritt kan utnyttjas av samtliga ekonomiska aktörer.

En korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken förutsätter att de väsentliga egenskaperna för det aktuella tredimensionella kännetecknet på vederbörligt sätt identifieras av den myndighet som har till ansvar att pröva ansökan om registrering av formen som varumärke. Begreppet ”väsentliga egenskaper” ska förstås så, att det avser kännetecknets viktigaste beståndsdelar.

Identifieringen av de väsentliga egenskaperna ska göras från fall till fall och det finns inte någon systematisk hierarki mellan de olika typerna av beståndsdelar i ett kännetecken. Den behöriga myndigheten kan, när den undersöker ett känneteckens väsentliga egenskaper, antingen direkt grunda sig på helhetsintrycket av kännetecknet, eller först göra en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av.

Identifieringen av ett känneteckens väsentliga egenskaper kan, med avseende på en eventuell tillämpning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, beroende på omständigheterna och särskilt mot bakgrund av hur svårt det är att identifiera dem, följaktligen göras genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller, tvärtom, genom en fördjupad prövning i vilken hänsyn tas till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara.

När ett känneteckens väsentliga egenskaper identifierats, ankommer det på Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att kontrollera huruvida dessa egenskaper svarar mot den aktuella varans tekniska funktion. Artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 är nämligen inte tillämplig när en ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en form som innehåller en icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel, av stor betydelse. De konkurrerande företagen kan i sådant fall lätt få tillgång till alternativa former med motsvarande funktion, vilket innebär att det inte föreligger någon risk för att den tekniska lösningen inte är tillgänglig. Den tekniska lösningen skulle i ett sådant fall utan svårighet kunna inkorporeras av varumärkesinnehavarens konkurrenter i former av en vara som inte innehåller samma icke-funktionella beståndsdel som den form som nämnda innehavares vara innehåller, vilka former således varken är identiska eller liknar den sistnämnda formen.

(se punkterna 38–41)