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 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  
 
Processo: 1053/16.5YRLSB.S1.S1     
Data do acórdão: 22.03.2018  
 
Sumário :  
I - A Lei n.º 62/2011, de 12 -12, submeteu a composição dos litígios emergentes de direitos da 
propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos à 
arbitragem necessária.  
II - Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, 
num curto espaço de tempo, uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação 
dos direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, 
os tribunais estaduais da  apreciação desses litígios.  
III - Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da 
validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência 
de direitos da propriedade industrial incompatí veis com a AIM do medicamento genérico.  
IV - Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, 
uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa, tendo a questão sido apreciada, pela primeira 
vez, pelo STJ, no Acórd ão de 14 -12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira tese uma vez 
que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria 
uma i ndiscutível disfuncionalidade.  
V - Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em co nfronto, entende -se, na linha do Acórdão 
referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo 
os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta 
a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em 
termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda  que com efeitos inter partes.  
VI - Com efeito, mantêm -se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, 
havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência 
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 material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de 
nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor s olução será a de negar 
a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de 
invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao 
processo.  
VII - Sem embargo da valia da argumentação c onstante do Acórdão do Tribunal Constitucional 
proferido em 24 -05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa 
que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo 
tribunal arbitral, até agor a a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a 
solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido 
em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular 
de AIM, po rquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou 
anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do 
requerente de AIM.  
 
Decisão Texto Integral:  
Acordam no Supremo Tribunal  de Just iça:  
 
I. Relatóri o: 
AA UK Limited e AA Unipessoal, Lda., intentaram, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º, nº 8. 
da Lei 62/2011, de 12 De Dezembro, e 18.º, n.º 9, 46.º, n.º 3 al.a, subalínea iii), e 59.º, n.º1al. f) 
da lei 63/2011, de 14 de Dezembro,  a presente acção especial contra BB Farmacêutica, Lda., 
pedindo a anulação parcial de d ecisão arbitral interlocutória.  
Alegaram,  em resumo, as requerentes que:  
- em acção arbitral intentada contra a ré que tinha por objecto a defesa dos direitos das 
requeren tes emergentes de patente europeia (EP ‘637) e de certificado complementar de 
protecção (CCP 197) relativos a medicamentos genéricos, aquela defendeu -se por excepção, 
arguindo a invalidade dos direitos de proprie dade industrial invocados;  
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 - na sequência o Tribunal Arbitral emitiu decisão interlocutória em que se considerou 
competente para apreciar e conhecer da invalidade invocada pela requerida;  
- todavia, a invalidade de uma patente só pode ser declarada pelo Tribunal da Propriedade 
Intelectual em acção i ntentada nos termos do artigo 35º do Código da Propriedade Industrial, 
sendo a acção de nulidade ou anulação, junto de um tribunal judicial, o único meio facultado 
para a elisão da presunção de validade de um tí tulo de propriedade industrial.  
Citada a ré p ara, no prazo de 30 dias, se opor ao pedid o e oferecer prova, nada disse.  
Saneado o processo, o Tribunal da Relação de … proferiu acórdão, decidindo «julgar procedente 
a acção de anulação e, em consequência, anular a decisão do Tribunal Arbitral proferida em 30 -
05-2016, no sentido de aquele Tribunal ser competente para apreciar as questões suscitadas 
relativamente à validade da patente EP 817637 e do  CPP 197, a título incidental».  
Inconformada, interpôs a ré BB Farmacêutica, Lda., recurso de revista excepcional para este 
Supremo Tribunal de Justiça, tendo a Formação a que alude o nº 3 do artigo 672º do Código de 
Processo Civil determinado a distribuição d os autos como revista normal.   
Na alegação oportunamente apresentada formulou, no que ao mérito d o recurso res peita, as 
seguintes conclusões:  
«M. O regime do artigo 35º do CPI apenas atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais 
quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação da patente, com eficácia 
erga omnes, mas não  impede a apreciação da nulidade incider t antum, ou a título de excepção.  
N. A Recorrente limitou -se a contestar que a substância activa contida nos seus medicamentos 
violasse a patente mediante a alegação dos factos que demonstram que a patente em causa n ão 
preenche os requisitos de novidade e de passo inventivo, sendo por isso nula e, nessa medida 
inoponível à Recorrente.  
O. A Lei n.5 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer 
qualquer limitação dos meios de defesa do Demandado, os quais, nessa medida, são os mesmos 
que poderiam ser invocad os perante o tribunal judicial.  
P. De acordo com a Proposta de Lei nº 13/XII, a intenção do legislador foi consagrar um mero 
sistema alternativo de arbitragem em relação aos tribun ais de primeira instância, com recu rso 
para o Tribunal da Relação.  
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 Q. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um verdadeiro sistema 
alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao Demandado 
os mesmos meios de defesa de que o Réu disp õe junto do Tribunal do Estado.  
R. Se o Tribunal da Relação sustenta a tese de que o artigo 359 do CPI não permite ao Tribunal 
Arbitral conhecer dessa defesa, o mesmo é dizer qu e a Recorrente fica sem defesa.  
S. A interpret ação do artigo 35º do CPI como constituindo um impedimento à dedução de 
defesa por excepção com fundamento na invalidade da patente no âmbito da arbitragem 
necessária ao abrigo da Lei n.º 62/2011 constitui uma violação grave e deliberada do princípio 
const itucional do processo justo e equitativo, em violação dos n.ºs 1 e 4 do art.º 202 da CRP.  
T. A presunção prevista no artigo 4º, nº 2 do CPI (a que alude o despacho recorrido), relativa 
aos requisitos da concessão da patente, é uma mera presunção júris tant um, o que permite ao 
demandado fazer a prova do contrário, só assim se garantindo uma justa composiç ão do litígio.  
U. O acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva corresponde, a uma garantia basilar de 
protecção dos restantes direitos fundamentais, pela via judiciária, constituindo, por isso, um 
alicerce estruturante do Estado de Direito democrá tico. 
V. Seria uma flagrante injustiça (e um desrespeito pelo principio da igualdade) o tribunal arbitral 
necessário condenar alguém por infracção de uma pate nte inválida, sendo certo que tal nunca 
aconteceria se o litígio fosse julgado pelo Tribunal do Estado.  
W. A interpretação da Lei n.9 62/2011 de 12 de Dezembro no sentido de que "não se afigura, 
pois, ficar abrangida a discussão sobre a existência ou a val idade da própria validade da patente 
(...) mesmo que a título incidental" é inconstitucional face aos princípios do processo justo e 
equitativo previsto no artigo 209, n.9 4 da Consti tuição da República Portuguesa.  
X. O Tribunal da Relação faz igualmente u ma incorrecta interpretação do artigo 1115 da LOSJ, 
porquanto não foi requerido ao Tribunal Arbitral que revogasse a patente ou que declarasse a 
nulidade dessa p atente com eficácia erga omnes.  
Y. O Tribunal da Relação omite qualquer menção ao disposto no n .º 1 do artigo 91º, do CPC, 
o qual determina que o tribunal competente para a acção é igualmente competente para as 
questões suscitadas como meio de defesa.  
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 Z. No sistema bifurcado alemão, não há o risco do réu na acção de infracção da patente ser 
condenad o quando existam e sejam considerados procedentes os fundamentos da invalidade da 
patente, pelo que os direitos de defesa do réu estão e a garantia de um processo justo e equitativo 
estão plenamente salvaguardados.  
AA. A arbitrabilidade da questão relativa  ao preenchimento dos requisitos de patenteabilidade 
de uma invenção (novidade e/ou actividade inventiva) já se encontra prevista no ordenamento 
jurídico português, mais concretamente no artigo 48º, n.º 1 do Có digo da Propriedade Industrial.  
BB. E relativa mente ao recurso judicial, o artigo 39º, al. a) do CPI estabelece que cabe recurso, 
de plena jurisdição, para o tribunal competente, das decisões do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial que concedam ou recusem direitos de propriedade  industrial (su blinhado 
nosso).  
CC. A eficácia relativa de uma decisão no âmbito de processo judicial em que a invalidade do 
direito de propriedade industrial seja arguida pela Ré é entre nós pacificamente aceite, sem que 
resultem "pat entes relativamente oponíveis".  
DD. A realização da justiça material na acção tendente a exercer um direito seria colocada de 
forma intransponível em causa, caso se admitisse uma condenação de um Réu por uma alegada 
infracção de um direito, quando este direito não preenche os requisi tos lega is para a sua validade.  
EE. O artigo 104º do CPI determina de forma expressa que os direitos decorrentes de uma  
patente podem ser inoponíveis.  
FF. Os tribunais arbitrais têm admitido de forma unânime a apresentação de defesa com base 
na excepção peremptóri a de não infracção das patentes de processo ou utilização, com decisões 
manifestamente contraditórias, cabendo ao Tribunal da Relação de Lisboa a devida 
uniformização de jurisprudência sempr e que tal se revele necessário.  
GG. A posição assumida pelo Tribun al da Relação de … permitirá o monopólio de um titular 
de um direito mesmo que esse direito seja inválido e ilegal.  
HH. A possibilidade de o alegado infractor da patente arguir por via de excepção ou pedir 
incidentalmente a declaração de nulidade de patent e, como matéria de defesa, em processos 
arbitrais, é um dado adquirido na esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos de direito de 
patente, designadamente nos Estados Unidos da América, em França e em Itália.  
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 Termos em que deve o presente recurso ser ju lgado procedente, e consequentemente ser 
revogado o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa».  
Contra -alegaram as autoras, defendendo a co nfirmação do acórdão recorrido.  
Colhidos os vistos leg ais, cumpre apreciar e decidir.  
 
II. Fundamentos:  
Delimitado o objecto do recurso pelas conclusões da alegação das demandantes, ora recorrentes, 
a questão que se coloca é a de saber se assiste competência ao tribunal arbitral necessário, 
previsto no artigo 2º da Lei nº 62/11, de 12 de Dezembro, para conhe cer, a título meramente 
incidental - por via de excepção –, da questão da nulidade da patente de medicamento, 
anteriormente registada, com efeitos limi tados às relações inter partes.  
Antes de entrarmos na apreciação desta concreta questão, importa relembra r que, de harmonia 
com o disposto no artigo 101.º n.º 1 do Código da Propriedade Industrial (CPI), a patente de 
invenção confere ao respectivo titular um direito exclusivo de exploração de um invento durante 
20 anos, a contar do respectivo pedido (art.º 99 .º do CPI), atribuindo -lhe o direito de, no 
território nacional (art.º 101.º n.º 1 do CPI), “impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o 
fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto 
objecto de patente, ou a i mportação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados” 
(n.º 2 do art.º 101.º do CPI).  
Já o certificado complementar de protecção (CCP) consubstancia um mecanismo de 
prorrogação do prazo de duração da patente, admitido para os medicamentos e para os  produtos 
fitofarmacêuticos, de harmonia com o que dispõem os artigos 115.º e 116.º do CPI e o 
Regulamento n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de maio de 2009, o 
qual codificou esta matéria, inicialmente regulada pelo Regulamento (CEE) n .º 1786/2, do 
Conselho, de 19 de Julho de 1992).  
A patente provém de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público regulado 
pela lei, e faz presumir a validade do direito da propriedade industrial até decisão em contrário, 
a proferir pelo  tribunal competente, que declare nulo ou anule o respectivo registo (Código da 
Propriedade Industrial anotado, Coordenado por Jorge Campinos e Luís Couto Gonçalves, 
Almedina, 2010, pág. 91). Com efeito, o titular de uma patente goza da presunção legal (iu ris 
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 tantum) da verificação dos respectivos requisitos (artigo no º 4.º do CPI), presunção ilidível de 
acordo com o disposto n o artigo 350.º do Código Civil.  
Feito este breve enquadramento legal, entremos na apreciação da questão que constit ui o cerne 
do pr esente recurso.  
No caso vertente, o Tribunal Arbitral reconheceu ter competência para decidir da invalidade de 
patente incidentalmente colocada na contestação, pela via da defesa por excepção, 
fundamentando -se, entre o mais, no seguinte:  
«(…), tem sido con trovertida na doutrina e têm sido proferidas decisões contraditórias em 
processos arbitrais e do Tribunal da Relação de … sobre a admissibilidade de apreciação, a título 
incidental, das ques tões de invalidade de patentes.  
A preocupação em assegurar a possi bilidade de as Demandadas verem apreciada a questão da 
invalidade da patente acentua -se, em face do princípio constitucional da proibição da indefesa 
que decorre do princípio da tutela judicial efectiva, em situações como a do presente processo, 
em que é e ssa alegada invalidade o único  fundamento de defesa invocado.  
O Tribunal da Relação de …, alterando a jurisprudência inicialmente adoptada já decidiu várias 
vezes que os tribunais arbitrais previstos na lei 62/2011, de 12 de Dezembro, devem conhecer, 
a título incidental, das questões de invalidade de patente invocadas por via de excepção, quando 
por só dessa forma «é respeitado o princípio essencial e básico do contraditório, enquanto 
reconhecimento do direito à defesa, direito que que tem, aliás, assento n o art. 20.° da nossa CRP 
e que, de outro modo seria violado» (1) pelo que é inquestionável, no mínimo, ter de se 
reconhecer que se está perante uma questão de solução duvidosa, em que se justificará, por isso, 
fazer aplicação do princípio pro actione que e nforma o nosso direito processual (2), que conduz 
à conclusão de que se deverá concretizar tal conhecimento quando tal seja necessário para 
assegurar os princípios constitucionais da proibição da indefesa e do direito a um processo 
equitativo, que, assim, se sobreporão às razões de interesse público, subjacentes a todos direitos, 
que constituem o primacial fundamento para afastar a possibilidade de apreciação incidental da 
invalidade de dire itos de propriedade industrial.  
Mas, o que é certo é que esse conhe cimento incidental da questão da invalidade não deixa de ter 
os inconvenientes apontados anteriormente pelo mesmo Tribunal da Relação de … (3), pelo 
que só poderá ser considerado como o menor de dois males.  
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 Por isso, esse conhecimento incidental só se pode  justificar quando não for viável nem razoável, 
numa ponderação conjugada dos interesses conflituantes das partes que se entrechocam nos 
processos arbitrais, a utilização da alternativa que é a suspensão da instância para conhecimento 
da questão da invalid ade pelo TPI que elimina os inconvenientes que podem advir de eventual 
declaração de invalidade da patente a título incidental sem a concomitante eliminação jurídica 
do respectivo registo»  
No referido acórdão de 11 -03-2016, decidiu -se suspender a instância  por estar pendente no 
Tribunal da Propriedade Intelectual uma acção em que era questionada a validade da patente 
817637, mas esse processo está extinto.  
Por força do referido princípio pro actione, em face [da] referida divergência jurisprudencial, é 
de adoptar a linha jurisprudencial do Tribunal da Relação de Lisboa no sentido da competência 
dos tribunais arbitrais para a apreciação incidental da invalidade de títulos de propriedade 
industrial, para cuja fundamentação se remete, pelo que se decide ser est e Tribunal Arbitral 
competente para apreciar as questões suscitadas relativamente à validade da EP 817637 e do 
CPP 197, a título incidental».    
O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu em sentido oposto e revogou o acórdão proferido 
pelo Tribunal Arbitra l, nele se consignan do, designadamente, o seguinte:  
    “Determina o art. 2 da lei 62/2011, de 12 -12: «Os litígios emergentes da invocação de direitos 
de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com 
medicamentos de referê ncia, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 
176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em 
causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de 
protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionaliz ada ou não institucionalizada».  
Sucede que de acordo com o nº 1 do art. 35 do CPI a declaração de nulidade ou a anulação dos 
direitos de propriedade industrial «só podem  resultar de decisão judi cial». 
A propósito da inarbitrabilidade das questões relativas à validade dos direitos de propriedade 
industrial refere César Bessa Monteiro que «as matérias que envolvam a titularidade ou validade 
de um direito de Propriedade Industrial não podem ser subm etidas a arbitragem, nomeadamente 
porque nenhuma decisão arbitral poderia ser exequível erga omnes. Pode dizer -se que as 
matérias relativas à titularidade de um direito de propriedade industrial ou à sua validade não 
dizem respeito exclusivamente às partes  interessadas, mas em muitos casos, estão também 
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 envolvidos terceiros e ainda interesses públicos, como é o caso, por exemplo, da protecção do 
consumidor. Além disso, o registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do 
direito e por isso  mesmo qualquer decisão que implique a alteração do mesmo deveria, 
consequentemente, ser emitida somen te por uma autoridade pública».  
Também Pedro Silva e Sousa entende que a anulação ou declaração de invalidade «não pode ser 
conhecida a título meramente incidental ou por via de excepção processual, pois enquanto um 
DPI não se extinguir por efeito de uma decisão transitada em julgado, continuará a produz ir 
plenamente os seus efeitos».  
Escrevendo -se no «Código da Propriedade Industrial Anotado» relativament e à arbitragem 
necessária respeitante a medicamentos: «Um dos pontos mais controvertidos é o de saber se o 
tribunal arbitral tem competência para apreciar a validade da patente por excepção, com eficácia 
inter partes. O entendimento mais razoável é o de qu e tal não deve ser possível “de iure 
constitu to”. 
O artigo 35º, nº 1 do CPI estabelece que “a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos 
de propriedade industrial só podem  resultar de decisão judicial”.  
A invalidade das situações registadas não se “ verifica” nem se “constata” incidentalmente, tendo 
sempre de ser declarada judicialmente  para produzir os seus efeitos.  
Pelo exposto, entre outras razões, é de rejeitar a possibilidade de invocação da invalidade da 
patente por via de excepção, com meros ef eitos inter partes, quer em acções que corram termos 
nos tribunais estaduais q uer em tribunais arbitrais (…)  
A razão pela qual o CPI remete para a competência exclusiva dos Tribunais judiciais a decisão 
sobre a invalidade funda -se no reconhecimento de que  os direitos de propriedade industrial 
(direitos fundamentais) não se encontram na disponibilidade abso luta dos respectivos titulares.  
Se, por disposição legal (art. 35.º, nº 1 do CPI), os tribunais arbitrais não têm competência para 
apreciar a validade, e m razão da matéria, logicamente que não poderão apreciar tal questão por 
via de excepção. A incompetência dos tribunais arbitrais reveste natureza substantiva e não 
meramente processual. Quando a lei veda aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidad e 
das patentes, a norma deve ser considerada como uma norma de ordem pública, compreensível 
pelo princípio da tipicidade e das garantia s legais destes direitos.  
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 Não é aceitável a declaração por tribunais arbitrais da invalidade relativa da patente que é um  
direito absoluto registado (…)».  
Todavia, este entendimento não é unânime, havendo posições divergentes – assim, por 
exemplo, Dário Moura Vicente, argumentando que «não seria aceitável que a competência dos 
tribunais arbitrais constituídos nos termos da l ei n.º 62/2011 se cingisse à determinação da 
ocorrência da alegada violação de um direito de propriedade industrial e à eventual condenação 
dos demandados nas sanções a ela inerentes, excluindo -se a possibilidade de esses mesmos 
tribunais se pronunciarem s obre os meios de defesa aduzidos pelos demandados que contendam 
com a validade ou a vigência dos títulos de propriedade industrial em causa». E isto «pela 
flagrante injustiça que representaria a eventual condenação, por um tribunal arbitral necessário, 
do suposto infractor de um direito de propriedade industrial alheio cujo título fosse inválido»; 
pela incompatibilidade com o princípio do contraditório que constitui uma das traves mestras 
do processo justo ou equitativo que o art. 20.º, n.º 4, da Constituiç ão garante; porque de outro 
modo «se teria introduzido na ordem jurídica portuguesa, pelo que respeita aos processos que 
correm perante os tribunais arbitrais necessários criados pela lei n.º 62/2011, uma injustificada 
derrogação ao princípio geral conform e o qual o tribunal competente para a acção é também 
competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o ré u suscite 
como meio de defesa».  
Esta divergência de posições vem -se reflect indo a nível da jurisprudência.  
(…) 
      A argumentação constante dos acórdãos desta Relação de 13 -2-2014, 21 -5-2015 e 4 -2-2016, 
tal como a manifestada nas posições doutrinais acima transcritas e que vão no mesmo sentido, 
afiguram -se convincentes, sobrepondo -se às de sentido oposto – e que foi adoptada na decisão 
interlocutór ia cuja anulação é pretendida.  
Concluímos, pois, que o Tribunal Arbitral não tem competência para apreciar a matéria de 
excepção invocada pela Demanada BB Farmacêutica, Lda., sobre a validade da EP 817637 e do 
CPP 197; fazendo -o pronunciar -se-á sobre questões que ultrapassam aquelas que a lei impõe e 
permite que por ele sejam decididas e sobre as qu ais não se deveria pronunciar”.  
A Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, submeteu a composição dos litígios emergentes de 
direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos 
genéricos à arbitragem necessária (cfr. artigos 1.º e 2.º).  
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 Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num 
curto espaço de tempo , uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos 
direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, os 
tribunais estaduais  da apreciação desses litígios.  
Simplesmente, tem -se suscitado a questã o da competência do tribunal arbitral para apreciar da 
validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência 
de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.  
Tal acontece quando,  como sucedeu no caso presente, é suscitada em sede de contestação a 
invalidade da patente (v.g. por falta do requisito da actividade inventiva) por forma a obstar aos 
direitos que pretendem ser exercidos, ao abrigo do artigo 3.º da mencionada Lei, pelos t itulares 
dos direitos de propr iedade industrial já registada.  
Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma 
restritiva e out ra mais abrangente, ampliativa.  
Os argumentos no sentido de uma ou de outra posição – competência ou incompetência do 
tribunal arbitral necessário – encontram -se sobejamente discutidos tanto em decisões arbitrais, 
como nos diversos arestos da Relação que as têm  apreciado em sede de recurso.  
A questão foi apreciada, pela primeira vez, nest e Supremo Tribunal no Acórdão de 14 -12-2016 
(Revista nº 1248/14.6YRLSB.S1, acessível em www.dgsi.pt/jstj), aí se resumindo tais  posições 
nos seguintes termos:  
«(…) a doutrina e a jurisprudência mostram -se divididas quanto à possibilidade de, nesse 
processo , pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio 
de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao 
tribunal arbitral apreciá -la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada 
exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos 
em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos ef eitos de caso julgado 
material.  
Sustentando esta possibilidade, podem citar -se nomea damente Remédio Marques (A 
Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, in Revista 
de Direito Intelectual, nº 2/2014, pag. 215), Dário Moura Vicente ( O regime Especial de 
Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José Alberto Vieira 
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 ( A competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da 
Patente Registada, in Revista de Direito Inte lectual, , nº2/2015, pag. 195).  
Em sentido contrário, podem invocar -se no meadamente Manuel Oehen Mendes (Breves 
Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a 
Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para 
Medicamentos, in Estudos de Direito Inte lectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de 
Oliveira Ascensão, pag. 927) e Evaristo Mendes (Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, 
Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas, in Propriedades Intele ctuais, 
2015, nº 3, pag. 103)».  
No que se refere à questão de mérito, entendeu este mesmo acórdão não ser de seguir a primeira 
tese, uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da 
patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade, ao permitir que «sobre tal matéria seja 
proferida decisão jurisdicional pelo tribunal arbitral, cujos efeitos permanecem circunscritos ao 
processo, não se repercutindo no registo da patente: na verdade, tal orientação permite que 
subsista intocado o registo constitutivo d a patente, apesar da prolação de decisão jurisdicional 
que, no âmbito de tal processo, considerou nula a patente registada – conduzindo a que a dita 
patente passe a funcionar intermitentemente na ordem jurídica, sendo o direito ao uso exclusivo 
que essenci almente a caracteriza invocável contra a generalidade dos sujeitos, mas já não contra 
aquele ou aqueles que tivessem obtido procedência quanto à matéria da excepção peremptória 
de nulidade, incidentalmente suscitada e decidida sem eficácia erga om nes…» (cf r. fls. 15 do 
acórdão)  
Por outro lado, a «dissociação entre declaração (embora puramente incidental) de nulidade da 
patente e mera actividade de acertamento dos requisitos essenciais de patenteabilidade» – 
defendida pela referida tese – não parece que «pos sa ter lugar num sistema em que é constitutivo 
o ato administrativo de reconhecimento dos títulos de propriedade industrial – levando 
necessariamente a que a desconsideração, em qualquer processo e sob que forma for, da 
titularidade de uma patente devidame nte reconhecida tenha de envolver um juízo ace rca da 
própria validade desta.»  
«Deste modo, passando necessariamente a desconsideração de certo título constitutivo do 
direito patenteado, impugnado pelo requerido no processo arbitral, por uma verificação jud icial 
acerca da nulidade da patente, objecto de reconhecimento constitutivo pela competente 
entidade administrativa, não pode o tribunal arbitral onde pende o procedimento consequente 
13 
 ao pedido de AIM, pronunciar -se, ainda que a título puramente incidental , sobre tal matéria, já 
que a mesma pressupõe necessariamente o exercício da competência exclusiva que, no nosso 
sistema jurídico, está reservad a ao TPI» (pág. 18 do acórdão).  
Assim, e erigindo como primeiro argumento fundamental da tese ampliativa – que a dmite a 
competência do tribunal arbitral – a invocação, no plano infraconstitucional, da regra constante 
do artigo 91.º do Código de Processo Civil, segundo a qual o tribunal competente para a acção 
é também competente para conhecer dos incidentes que nela  se levantem e das questões que o 
réu suscite como meio de defesa, sustenta o aresto do STJ que vimos acompanhando, que a dita 
regra não tem natureza absoluta, identificando diversas outras situações em que a mesma cede, 
tornando inviável ao réu suscitar e  ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em 
regra, constituiria o substrato  de certa excepção peremptória.  
Nesse sentido, apontam -se três tipos de situações que, conforme a inviabilidade da suscitação 
da excepção, se prendem com: (i) a pecul iar natureza da relação material controvertida; (ii) com 
razões atinentes à competência exclusiva do tribunal, e (iii) com expressa opção legislativa que 
impõe que determinado facto, ainda que dotado de eficácia extintiva da pretensão, apenas possa 
ser inv ocado sob a capa da figura processual da reconve nção (cfr. pág. 11 do acórdão).  
Em todas essas situações justifica -se um regime de excepção à regra do citado artigo 91.º, n.º 1, 
do Código de Processo Civil, sendo, pois, a situação em causa nos autos apenas  mais um desses 
casos, justificado pelas prementes razões que são apontadas pelos defensores da tese que nega 
a competência incidental dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a validade da pa tente 
e que aí se acompanharam.  
Especialmente impressiv o parece -nos o paralelismo apontado no referido Acórdão do STJ com 
os casos de direitos reais em que o registo assume excepcionalmente natureza constitutiva, como 
ocorre de forma paradigmáti ca, com o registo da hipoteca.  
Pergunta -se na funda mentação do me ncionado aresto:  
«(…) será admissível, por exemplo, que – na acção de cumprimento, pendente entre credor 
hipotecário e devedor, este possa limitar -se a invocar, com efeitos circunscritos a esse processo, 
a nulidade do negócio constitutivo da hipoteca, faz endo valer esse meio de defesa como pura 
excepção peremptória, não tendo a decisão judicial que julgue procedente a excepção qualquer 
eficácia fora do processo e subsistindo, assim, intocado o registo da hipoteca cujo acto 
constitutivo foi incidentalmente julgado nulo – podendo consequentemente a hipoteca (cujo 
14 
 registo constitutivo permaneceria intocado) ser feita valer, noutras acções de dívida, contra 
quaisquer outros cre dores comuns do mesmo devedor?»  
Questionando -se se, nesses casos, será juridicamente congruente e, muito em particular, 
compatível com a norma constante actualmente do artigo 8º do Código do Registo Predial, 
segundo a qual (em claro reforço de um princípio de inquisitoriedade) - e abandonando a 
tradicional necessidade de formulação de um p edido, acessório e consequencial, visando 
projectar os efeitos da decisão judicial no registo – entender que a impugnação judicial de factos 
registados faz presumir o pedido de cancelamento do respectivo registo (cfr. págs. 16 e 17 do 
acórdão)  
Assim, afigu ra-se-nos que também no campo dos direitos de propriedade industrial, em 
particular no que se refere à questão do conhecimento da validade do direito de propriedade 
industrial de patente, não se mostra juridicamente coerente nem acautela suficientemente o 
interesse público nem o interesse privado dos concorrentes e dos destinatários dos 
medicamentos de referência e genéricos, admitir que a declaração de invalidade da patente possa 
ser conhecida e m termos meramente incidentais.  
Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, consideramos, na linha do Acórdão 
que vimos citando e seguimos de perto, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses 
em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei devem prevalecer (artigo 9.º do 
Código  Civil), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral 
necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, aind a 
que com efeitos inter partes.  
O mencionado Acórdão deste Supremo Tribunal,  de 14 -12-2016, foi, posteriormente, objecto 
de algumas anotações publicadas da autoria, designadamente, de Luís Couto Gonçalves[1], 
Remédio Marques[2] e Evaristo Mendes/Manuel Oehen Mendes[3], que importa aqui 
considerar.  
O primeiro autor – Couto Gonçalv es – começa por sublinhar que o acórdão do Supremo apoia 
a sua posição da rejeição a tese ampliativa, essencialmente, com três fundamentos, considerando: 
1.º no plano infraconstitucional, que a regra constante do artigo 91.º, n.º 1, do Código de 
Processo C ivil não reveste natureza absoluta; 2.º num plano situado já na esfera do artigo 20.º 
da Constituição, que esta solução não ofende os princípios fundamentais do contraditório e da 
efectividade do direito de defesa do demandado; e 3.º que a inviabilidade da  suscitação incidental 
15 
 da excepção não impede que a interessada/demandada possa, de modo não desproporcionado, 
recorrer à via “natural” de desencadear o pedido de nulidade da patente junto do tribunal judicial 
competente (TPI).  
No plano infraconstitucional , afirma este mesmo autor que: “havendo uma competência 
exclusiva dos tribunais judiciais para se pronunciarem sobre a validade de uma patente, falta 
base legal para o tribunal arbitral se poder pronunciar sobre essa mesma validade, ainda que a 
título mera mente incidental”, não podendo valer a extensão de competência contida no artigo 
91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, dado que o artigo 35.º, n.º 1, do CPI estabelece uma 
competência exclusiva dos tribun ais judiciais.  
Nesse sentido, apela para a nova redacção do artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 
e para a consagração da doutrina da decisão do TJUE no Acórdão de 13 -07-2006 (proc. C -4/03) 
– amplamente citado no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça objecto do comentário – 
segundo a qual, t al como a nulidade de uma patente só pode ser apreciada, mesmo de forma 
incidental, no tribunal exclusivamente competente (em termos de competência internacional e 
territorial), também a competência (material) exclusiva dos tribunais estaduais estabelecida  no 
artigo 35.º, n.º 1, do CPI impede a apreciação incidental da validade da  patente fora desses 
tribunais.  
Reconhecendo que as situações são distintas, em virtude de o artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento 
n.º 1215/2012 se referir à competência internacional  e o artigo 35.º, n.º 1, do CPI à competência 
material, entende que essa diferença reforça o argumento e o paralelismo, valendo, por maioria 
de razã o, para a competência material.  
Em síntese, defende que: “os motivos que justificam a concentração que se pr ocura obter 
através do art. 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 não seriam respeitados se, através de 
disposições do direito interno dos Estados -Membros, houvesse uma pluralidade de tribunais de 
diferentes Estados que pudessem apreciar a validade da patente, ainda que de forma incidental” 
e que “a atribuição de competência a outros tribunais que não os estaduais para se 
pronunciarem, ainda que de forma incidental, sobre a nulidade da patente poria em causa a 
unidade da decisão  sobre a validade da pate nte” .  
Já para Remédio Marques, a perspectiva decisória do Supremo assentou, nomeadamente, e, para 
além da “peculiar natureza da relação material controvertida”, no “carácter constitutivo do acto 
16 
 de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e a s razões de interesse público e de 
congruência do sistema leva[re]m a reservar o conhecimento de t ais vícios apenas ao (…) TPI”.  
Assim, questiona que o registo da patente seja verdadeiramente um registo constitutivo à 
semelhança do que sucede com a consti tuição do direito real de garantia, no caso, a hipoteca, 
sobre coisa corpórea , invocado como lugar paralelo.  
Desde logo, por ser duvidosa tal qualificação em relação à hipoteca, uma vez que o artigo 4.º do 
Código de Registo Predial refere -se antes ao regis to condicionante absoluto de eficácia (sendo, 
para muitos, mesmo antes do registo válido entre as partes); e, por outro lado, por o sistema de 
registo constitutivo do direito de patente vigente no quadro do CPI de 1940 ter sido substituído 
por um sistema m itigado de registo constitutivo: após o acto administrativo de concessão, o 
registo torna perfeito e completamente oponível o exclusivo industrial assim concedido, sendo, 
no entanto, merecedor, em fases anteriores, de protecção provisória, com diversos efe itos, 
nomeadamente, a nível da co ntagem de prazos de protecção.  
No seguimento dos seus escritos anteriores, assume postura crítica relativamente à doutrina 
seguida no Acórdão em causa, reafirmando o mencionado autor que “em lado algum desta Lei 
n.º 62/2011 se descortina tal intenção de limitar a cognoscibilidade destes tribunais a uma parte 
do objecto processual amputada da outra na qual o demandado suscita factos impeditivos, a fim 
de ser absol vido do pedido condenatório”.  
E considera que “seria de sprovido de sentido remeter a resolução destes litígios para a 
arbitragem necessária e obrigar as empresas de medicamentos genéricos a ir discutir a validade 
da patente ou do CCP para o TPI. Isto porque a parte demandada – impossibilitada de se 
defender, n o processo arbitral, com a excepção da invalidade da patente ou do CCP – corre o 
sério risco de perder a acção, quando o desfecho lhe poderia ser favorável; além de a obrigar à 
interposição de uma outra acção, agora no TPI, com o inerente desperdício de me ios e de 
recursos, maxime, financeiros.”  
Evaristo Mendes/Manuel Oehen Mendes realçam na anotação ao Acórdão em causa que “o 
primeiro argumento do Supremo no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais 
necessários, constituídos ao abrigo da Lei n.º 62 /2001 para apreciarem se uma patente é válida 
ou inválida, ainda que com efeitos circunscritos ao caso concreto, tem a ver com a natureza da 
matéria controvertida. Trata -se, portanto, de uma incompetência ratione materiae: havendo uma 
17 
 competência exclusiva  dos tribunais judiciais (art. 35.º, n.º 1, do CPI), rectius, do TPI, fica 
afastada, em absolu to, a dos tribunais arbitrais.  
Tal competência exclusiva, assim entendida, funda -se, por sua vez: no carácter constitutivo do 
acto administrativo atributivo dos direitos de propriedade industrial, com a associada 
publicidade registral e inerente presunção de validade, em razões de interesse público e na 
congruência do sistema, um sistema de atribuição “pública” de direitos absolutos, no quadro de 
um sistema concor rencial não falseado, claro e transparente e, portanto, que deve evitar 
situações de injustificada desigualdade competitiva e a relativ ização judicial dos direitos”.  
Concluem, por isso, e pelas razões que, em reforço de anteriores artigos apresentam, que,  no 
caso português, toda a competência se encontra concentrada no TPI, pelo que a eventual 
invalidade do acto de concessão e do correspondente registo c onstitui matéria inarbitrável.  
Sem prejuízo destes contributos da doutrina no seguimento do importante Acórdão do 
Supremo Tribunal, que, reafirma -se, pela primeira vez se pronunciou sobre esta problemática, 
afigura -se-nos que os mesmos apenas reforçam a natureza complexa e claramente i nconciliável 
de ambas as teses.  
Em todo o caso, não vislumbramos qualquer  novo argumento decisivo que afaste as razões 
pelas quais, sopesando todas as vantagens e inconvenientes de cada uma das posições, o referido 
Acórdão acabou, no que toca à análise e exegese dos elementos relevantes para a tomada de 
posição a nível infracon stitucional, por decidir pela incompetência dos tribunais arbitrais 
necessários para conhecer da validade de uma patente, ainda que em termos incidentais e com 
meros efeitos inter partes.  
Mantêm -se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou  que, havendo 
unanimidade no sentido de o artigo 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência 
material exclusiva ao TPI relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, 
com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a  competência do tribunal arbitral 
necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera 
excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.  
Este entendimento de que falta competência material aos tribunais ar bitrais para a apreciação 
incidental, com efeitos restritos ao processo, da questão da nulidade da patente deduzida no 
procedimento consequencial à concessão administrativa de uma AIM de medicamentos 
18 
 genéricos tem a ver com a especificidade do litígio, com  a natureza constitutiva do registo no 
âmbito da propriedade industrial e com a atribuição pela lei d e competência exclusiva ao TPI.  
Poderá questionar -se se interpretação normativa que subjaz a este entendimento é conciliável 
com os comandos constitucionai s, em particular, com o princípio da proporcionalidade em 
sentido estrito e com o direito à  tutela jurisdicional efectiva.  
Na verdade, os interesses em confronto, por um lado, do titular da patente que goza, em face 
da lei, do direito de, em exclusivo, pro ceder à exploração comercial, com a inerente proibição 
de terceiros de exercerem a mesma actividade durante a vigência da patente, e, por outro, do 
requerente ou titular de AIM de medicamento genérico, que exerce a sua liberdade de iniciativa 
económica pri vada, encontram tutela constitucional nos artigos 62º e 61 nº 1 da  Constituição, 
respectivamente.  
Também neste aspecto o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14.02.2016 reflectiu 
aprofundadamente, sustentando a inexistência de qualquer inconstituciona lidade na 
interpretação das normas concretamente aplicadas, pos ição que acolhemos por inteiro.  
Assim, resul ta da respectiva fundamentação:  
«Como é evidente, todas as excepções à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC implicam – 
ao inviabilizar a possib ilidade de, em determinada acção, o réu ou requerido poder deduzir, ainda 
que a título meramente incidental, determinado meio de defesa – alguma compressão ou 
restrição à plenitude do contraditório e ao exercício do direito de defesa.  
Não pode, porém, sem mais, concluir -se imediatamente que tal restrição ou limitação viola o 
direito de acesso aos tribunais, proclamado pelo art. 20º da Constituição – sendo essencial 
apurar, perante cada grupo ou tipologia de situações, se essa restrição se configura como 
proporcional e adequada, ponderadas as razões e interesses determinantes da impossibilidade 
de dedução incidental do meio de defesa e valorados globalmente os meios procedimentais 
alternativos que permitam ainda, por outras vias, obter satisfatoriamente uma t utela jurisdicional 
efectiva dos direitos do demandado ou requerido. (…).  
(…) assim sendo, a inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção 
peremptória de nulidade do direito patenteado configura -se como proporcional e adequad a, 
radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do 
acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público 
19 
 e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecim ento de tais vícios apenas ao 
TPI – não implicando, consequentemente, o desvio à regra constante do nº1 do art. 91º do CPC 
qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do pri ncípio do processo 
equitativo.»  
Acrescentando que:  
«(…) en tende -se que a necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido 
de AIM do medicamento genérico, da pertinente acção de nulidade da patente que obsta à 
pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a  
suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais 
– alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – 
que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e perm item satisfazer, em termos 
adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele 
pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado n o art. 20º da Lei 
Fundamental.»  
O Tribunal Constitucional foi, entr etanto, chamado a pronunciar -se no Acórdão proferido em 
24.05.2017 (proc. nº 297/16), na sequência de recurso de constitucionalidade interposto do 
Acórdão do Tribunal da Relação de …,  de 04.02.2016, tendo decidido:  
«Julgar inconstitucional a norma interpre tativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, 
de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao 
estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 
12 de Dez embro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade 
de patente, c om meros efeitos inter partes».  
Da fundamentação do Acórdão do Tribunal Constitucional resulta, nomeadam ente, com 
interesse o seguinte:  
«No caso em presença es tá em causa a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional 
efectiva, designada por “proibição de indefesa”. Este princípio, decorrente do reconhecimento 
do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito  
fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 20.º da Constituição, afirma uma 
proibição da limitação intolerável do direit o de defesa perante o tribunal.  
(…) 
20 
 O princípio do contraditório pressupõe, portanto, como regra a admissibilidade e conhecimento 
da defesa por impugnação e excepção na mesma acção. A proibição de indefesa enquanto 
elemento indispensável da via judiciária de tutela efectiva implica não apenas a impugnação dos 
fundamentos da acção como a possibilidade de os ver todos apre ciados na mesma. Não se trata, 
no entanto, de um princípio absoluto, devendo, antes, ser ponderado com o utros princípios 
conflituantes.  
Ora, a norma objecto de fiscalização impossibilita a utilização de uma via de defesa, por 
excepção. Efectivamente, ao nã o admitir a invocação, no processo que corre perante do tribunal 
arbitral necessário, da nulidade da patente, a título de estrito meio de defesa, como mera 
excepção peremptória, configura, portanto, uma restrição ao direito fundamental de defesa em 
tribuna l, previsto n o artigo 20.º da Constituição.  
(…) 
O recurso à acção de anulação da patente como única via de contestar a validade da patente 
pode deixar o requerente de AIM sem possibilidade de defesa contra uma patente inválida no 
âmbito de uma arbitragem.  Tal significa que estaria obrigado a interpor a acção de anulação 
ainda antes de ser eventualmente demandado numa acção arbitral, o que o coloca na situação 
de estar vinculado a uma defesa por antecipação. Mesmo que tal fosse razoável, esta via não é 
suficiente para, só por si, dar resposta à necessidade de tutela do requerente pois, como se disse, 
a decisão do TPI não afecta casos julgados e que existe a probabilidade de esta apenas surgir 
após a pronúncia arbitral. A única forma de obstar a esta situação  seria a alternativa de requerer 
a suspensão da instância arbitral enquanto o TPI não se pronuncia. Esta solução, no entanto, 
não oferece garantias de acautelar todas as situações configuráveis na pendência de acção de 
invalidade de patente interposta pera nte o TPI contemporânea da acção por infracção que corre 
no tribunal arbitral necessário. A articulação entre ambas as acções através da suspensão da 
instância do processo arbitral é possível, mas incerta, pois o requerimento de suspensão não 
equivale nece ssariamente ao seu deferimento e em caso de indeferimento ou de não suspensão, 
no geral, subiste um défice de defesa que redunda numa impossibilidade de exercício do direito 
à tutela jurisdicional efectiva.  
Mesmo nos casos em que o requerente da AIM de med icamento genérico, demandado na acção 
arbitral, obtém a suspensão dessa instância, a solução alternativa encontrada apresenta -se 
também nesse caso como uma restrição significativa ao direito de acesso à tutela jurisdicional 
efectiva, por impor ao requerent e o ónus de litigar numa acção independentemente de tal ser 
21 
 em seu interesse, forçando -o a prosseguir interesses de terceiros, seus conco rrentes, e o interesse 
público.  
A impossibilidade de invocação da nulidade da patente como defesa por excepção na acção  
arbitral implica um sacrifício significativo – por vezes, absoluto – do direito de defesa, com o 
fim de proteger a existência de uma via processual única (a acção de declaração de nulidade ou 
anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estã o relacionados com a natureza 
da patente. É necessário, pois, aferir da proporcionalidade da imposição des ta restrição, face a 
este fim.  
(…) Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via 
processual e um tribunal no âmbito d o conhecimento da invalidade das patentes, o sistema 
montado para prosseguir este fim é susceptível de ter como consequência, por vezes, uma 
ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a 
demonstração cabal d e que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade 
da patente, com meros efeitos inter partes, produza danos irreversíveis ou gravosos à protecção 
da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de  AIM. 
Efectivamente, afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por 
vezes, impedir um agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa 
patente nula ou inválida – o que dificilmente encontra justificação. A protecção da patente, valor 
central no nosso ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo  
ser alcançada por outras vias.  
Assim, a norma objecto do presente julgamento revela -se excessiva porquanto prejudica de 
modo de sproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser 
julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da 
Constituição em conj ugação com o seu 18.º, n.º 2).»  
Posteriormente, no Acórdão do Tri bunal Constitucional n.º 675/2017, da 3.ª Secção, foi 
confirmada a decisão sumária da Exma. Relatora que rejeitara o recurso de constitucionalidade 
referente ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 14.12.2016, cuja dou trina vimos seguindo 
de perto.  
Esclarece-se no respectivo intróito:  
«(…) fundamentou -se a decisão de não admissão do aludido recurso, por um lado, na 
circunstância de o controlo de constitucionalidade se mostrar destituído de normatividade e, 
22 
 por outro lado, no facto de a questão de const itucionalidade enunciada no requerimento de 
recurso não constituir a ratio decide ndi da decisão posta em crise».  
Constando da respectiva fundamentação o  seguinte:  
«(…) veja -se como o aresto, estabelecendo como norma decisiva o disposto no artigo 35.º, n.º  
1, do CPI, se dedica à tarefa hermenêutica de conjugação daquele preceito com o disposto no 
91.º, n.º 1, do CPC, perscrutando a teleologia, literalid ade e limites deste último (…).  
É, portanto, da concatenação daqueles dois preceitos que decorre o fundame nto jurídico 
decisivo adoptado pelo Tribunal para concluir pela inadmissibilidade, em acção que corre 
termos no tribunal arbitral necessário, da defesa por e xcepção de nulidade da patente.  
Mais: o juízo positivo de constitucionalidade expressamente formula do pelo aresto do Supremo 
Tribunal de Justiça incide, precisamente, sobre a interpretação normativa emergente da 
conjugação daqueles dois preceitos. Na verdade, após estabelecer a inadmissibilidade legal da 
defesa por excepção no quadro processual particul ar decorrente da Lei n.º 62/2011, o acórdão 
conclui que o arredamento do disposto no artigo 91.º, n.º 1, do CPC não posterga a Constituição 
e é conforme ao a rtigo 20.º da Lei Fundamental.»  
Concluindo -se: 
«Destarte, é assim evidente que a questão de constit ucionalidade normativa delimitada no 
requerimento de recurso, ancorada numa pretensa interpretação inconstitucional dos artigos 2.º 
e 3.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, por violação dos artigos 20.º, n.º 4 e 18.º 
da Constituição, não consti tuiu o fundamento jurídico decisivo da solução perfilhada no aresto 
do Supremo. (…) se este Tribunal viesse a proferir decisão de mérito quanto ao teor do decidido, 
a decisão prolatada em recurso de constitucionalidade não se poderia, atenta a dessintonia dos 
argumentos jurídicos determinantes, repercutir de forma útil e efectiva na decisão profe rida pelo 
Tribunal recorrido.»  
Sem embargo da valia da douta argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional 
que concluiu pela inconstitucionalidade d a interpretação normativa que impede o 
conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até 
agora a única decisão proferida sobre tal matéria, entendemos que a solução preconizada, como 
decorre da fundamentação  expressa no Acórdão do Supremo Tribunal Justiça proferido em 
14.12.2016, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do 
23 
 titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de 
nulidade ou anu lação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade 
de defesa do requerente de AIM.  
Tudo ponderando, entendemos que o acórdão recorrido merece confirmação.  
 
III. Decisão:  
Nesta conformidade, acorda -se no Supremo Tribunal de Justiça  em negar a revista e confirmar 
o acórdão recorrido.  
 
Custas pela recorrente.  
 
Lisboa, 22 de Março de 2018  
 
Fernanda Isabel Pereira (Relatora)  
Olindo Geraldes  
Maria do Rosário Morgado  
________  
[1] “A Questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da 
patente com eficácia inter partes” – Anotação ao Acórdão do STJ de 14 -12-2016, in Cadernos 
de Direito Privado, n.º 56, Out -Dez 2016, Centro de Estudos Jurídicos do Minho, págs. 40 e ss.  
2 “Bis in idem: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a 
questão da invalidade da patente com efeitos inter partes – Anotação ao Acórdão do STJ de 14 -
12-2016”, in Revista de Direito Intelectual n.º  1 – 2017, págs. 305 e ss.  
3 “Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária e interesse em agir”, Crónicas de 
Jurisprudência, in Propriedades Intelectuais, n.º 7, UCP, Junho 2017, págs. 18 e ss.