Supremo Tribunal de Justiça  
 
Processo: 861/16.1 YRLSB  
Data do Acórdão : 12-02-2019  
   
 Texto Integral :  
Sumário:   
I- O tribunal arbitral necessário, constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 -12 (na versão 
anterior ao DL n.º 110/2018, de 10 -12) para dirimir litígio relativo a medicamentos genéricos, não 
tem competência para conhecer da invalidade da patente regis tada, arguida por via de excepção ou 
de reconvenção.  
                                                             
RELATÓRIO  
“AA, S.A.”, no âmbito do regime processual especial instituído pela Lei 62/2011, de 12/12, 
instauraram acção arbitral necessária, tendo por objecto o exercício dos direitos de propriedade 
industrial emergentes da Patente Europeia n.º 1189608.  
Foi instalado o tribunal arbitral para dirimir o litígio relativo aos medicamentos genéricos contendo 
as substâncias activas “C..., E... e L…” , cujos pedidos de autorização de introdução no mercado 
(AIM) foram submetidos pela sociedade “BB, SRO”, em 10 de Julho de 2014, e que têm como 
medicamento de referência o “S...”.Na petição inicial foi demandada a “CC, Lda.”, uma vez que a 
“BB SRO” havia t ransferido para aquela as AIM.Na contestação a demandada suscitou a excepção 
da invalidade da reivindicação 16 da patente, por carência de actividade inventiva. Na resposta, as 
demandantes suscitaram a questão da incompetência do tribunal arbitral para con hecer dessa 
questão. No acórdão saneador prolatado dia 26 de Fevereiro de 2015, e rectificado a 01.03.2016, o 
tribunal arbitral, por maioria, declarou -se competente para conhecer da questão da invalidade da 
patente. Inconformadas, as demandantes interpuser am recurso de apelação dessa decisão, tendo a 
Relação de Lisboa confirmado o acórdão arbitral. Ainda inconformadas, recorrem agora as 
demandantes para o Supremo Tribunal de Justiça, concluindo as alegações da revista do seguinte 
modo:  
1. Da admissibilidad e O presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa que julgou improcedente a impugnação apresentada pelas Recorrentes ao abrigo do artigo 
18.º n.º 9 da LAV e confirmou a decisão interlocutória do Tribunal Arbitral constituído n os termos 
da Lei n.º 62/2011, em que, por maioria da formação decisora, o mesmo Tribunal Arbitral se 
considerou competente para apreciar e decidir a questão, invocada pela Recorrida a título de 
exceção, da invalidade de uma patente (in casu, a EP ‘608), co m reflexo e valor inter partes, com o 
voto de vencido de um dos árbitros, que pugnou pela incompetência do Tribunal Arbitral para 
aferir da validade de patentes.  
2.Como é sabido, o recurso é sempre admissível, independentemente do valor da causa e da 
sucumbência, nos termos do artigo 629.º, n.º 2, do CPC.  
3. No caso dos presentes autos, a questão em apreciação reside em saber se a competência em 
razão da matéria do tribunal arbitral necessário previsto na Lei n.º 62/2011 inclui ou não a 
apreciação da ques tão da nulidade de uma patente, suscitada pela Recorrida a título de exceção e, 
portanto, com efeitos meramente inter partes (ou se, pelo contrário e como defendemos, tal 
competência tem de ser exercida a título principal e com efeitos erga omnes, estando,  portanto, 
reservada ao TPI, em ação proposta nos termos e para os efeitos do artigo 35.º do CPI).  
4. Ou seja, a questão prende -se com a definição da competência material do tribunal arbitral 
necessário, que é precisamente uma das situações previstas no a rtigo 629.º, n.º 2, alínea a), do CPC 
(cf. Acórdão do STJ de 23 de junho de 2016, proferido no âmbito do processo n.º 
1248/14.6YRLSB.S1).  
5. Acresce que, sobre essa questão existe um conflito jurisprudencial sedimentado no Tribunal da 
Relação de Lisboa, c onforme previsto no artigo 629.º, n.º 2, alínea d), do CPC.  
6. O acórdão recorrido proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa (em que se decidiu que o 
tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011 tinha competência para apreciar a 
invalidade  de uma patente, com efeitos inter partes) está em frontal contradição com o acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de dezembro de 2017, proferido no âmbito do processo n.º 
751/17.0YRLSB (“acórdão fundamento”) (em que, pelo contrário, se decidiu qu e ao tribunal 
arbitral escapava essa mesma competência).  
7. Reduzindo o presente processo aos seus elementos basilares, retirando os pormenores do caso 
concreto, temos uma situação em que empresa “A” iniciou uma arbitragem necessária contra a 
empresa “B”,  ao abrigo da Lei n.º 62/2011, pedindo que a empresa “B” seja condenada a não violar 
os direitos de propriedade industrial invocados por “A”; “B”, defendendo -se por exceção, invoca, 
na instância arbitral, a invalidade dos direitos de propriedade industrial  invocados nessa ação 
arbitral, pedindo que a sua nulidade seja declarada com efeitos inter partes; o tribunal arbitral e, 
posteriormente, a Relação de Lisboa, pronunciam -se sobre essa competência material. A matéria 
factual aqui descrita é o exato cenário  que é avaliado tanto no acórdão recorrido quanto no acórdão 
fundamento.  
8. Tanto o acórdão recorrido como o acórdão fundamento foram proferidos em sede de 
impugnação de uma decisão interlocutória de um tribunal arbitral necessário previsto na Lei n.º 
62/2 011, exclusivamente quanto à questão da competência do tribunal arbitral para poder apreciar 
e conhecer da validade de direitos de propriedade industrial, ainda que por via de dedução de mera 
exceção perentória, cujos efeitos ficam circunscritos ao process o (ou, pelo contrário, é o tribunal 
arbitral materialmente incompetente por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do 
TPI).  
9. Os acórdãos em confronto são, pois, decisões proferidas no âmago da Lei n.º 62/2011 e tratam 
ambas de interpretar o  regime da declaração de invalidade de direitos de propriedade industrial 
previsto no CPI (em particular, a interpretação e aplicação das normas previstas nos artigos 4.º, 
35.º n.º 1 e 101.º n.º 2 do CPI). Inserem -se, assim, de forma inquestionável, no con texto da mesma 
legislação.  
10. Já quanto à questão fundamental de direito, a mesma prende -se (exclusivamente, até, em ambos 
os acórdãos em confronto), com a competência do tribunal arbitral previsto na Lei n.º 62/2011 
para apreciar e decidir sobre a matér ia, suscitada a título de exceção, da validade de uma patente. 
Sucede, porém, que ambos aplicaram e interpretaram os preceitos em questão (os artigos 2.º da Lei 
n.º 62/2011 e 35.º, n.º 1 e 101.º n.º 2 do CPI), mas de modo diverso.  
11. O Acórdão do Tribuna l da Relação de Lisboa objeto deste recurso entendeu que “Está em 
causa a interpretação conjugada do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e dos artigos 
35.º, n.º 1 e 101.º n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.” (cf. página 12 do acórdão re corrido); 
“A questão está, pois, em saber se essa invalidade pode ser conhecida pelo tribunal arbitral previsto 
na Lei n.º 62/2011 (mas não declarada com efeitos erga omnes) a título meramente incidental ou 
por via de exceção processual, para obstar à proc edência do pedido, com efeitos inter partes, ou 
se, ao invés, aos demandados apenas resta a via e instaurar autonomamente no Tribunal da 
Propriedade Intelectual uma ação de anulação ou de declaração de nulidade (...)” (cf. página 14 do 
acórdão recorrido); “Concluímos, pois, pela competência do tribunal arbitral para apreciar e decidir 
a matéria invocada pela demandada com vista à declaração de invalidade da patente” (cf. página 24 
do acórdão recorrido).  
12. O Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão recor rido, entendeu, ainda, seguir e perfilhar 
inteiramente a fundamentação do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de maio 
de 2017, considerando que “É excessivo forçar o requerente da AIM a ter que recorrer ao TPI – 
com todos os custos assoc iados a esta acção – para ali requerer a declaração de invalidade de uma 
Patente, com efeitos erga omnes, quando pode apenas invocar a sua invalidade, inter partes, para 
efeitos exclusivos de se defender do pedido de condenação que lhe foi especificamente dirigido” 
(cf. página 24 do acórdão recorrido).  
13. Questão idêntica foi apreciada no acórdão fundamento, com a resenha fático -       -processual 
feita no relatório (cf. páginas 1 a 6 do acórdão fundamento), mas em sentido diametralmente 
oposto ao decidido  no acórdão recorrido.  
14. Conforme referido no acórdão fundamento “A controvérsia circunscreve -se, assim, à 
possibilidade de o tribunal arbitral previsto na Lei n.º 62/2011 apreciar a validade de uma patente 
ou o CCP da mesma que tenha sido questionada ap enas a título de exceção, par obstar à 
procedência do pedido, com efeitos tão só inter partes (cf. página 6 do acórdão fundamento). Sobre 
a questão solvenda, concluiu -se no acórdão fundamento: “negando -se assim competência ao 
Tribunal Arbitral em razão da matéria para apreciar a questão da validade do CCP 220” (cf. pág. 
12 do acórdão fundamento).  
15. Relativamente às possibilidades de defesa dos demandados, no acórdão fundamento refere -se 
claramente: “Não se diga que as Demandadas estão impedidas de se def ender. Uma vez intentada 
a acção própria no TPI, poderia haver lugar a suspensão da instância arbitral ... As Demandadas, 
utilizando a acção do artigo 35° do CPI, passam a ter à disposição um processo caracterizado por 
amplas garantias de defesa, prova e r ecurso” (cf. página 11 do acórdão fundamento).  
16. Do exposto resulta que, o acórdão recorrido e o acórdão fundamento interpretaram e aplicaram 
de modo diverso e dissemelhante, a factos análogos, as mesmas normas legais, obtendo, por 
conseguinte, uma solução diametralmente oposta, estando cumulativamen te preenchidos os 
pressupostos previstos na alínea d) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC.  
17. Deve, assim, ao abrigo do artigo 629.º, n.º 2, alíneas a) e d), do CPC, ser o presente recurso 
admitido (cf. Acórdão deste STJ de 23 de junho de 2016, proferido no âmbito do processo n.º 
1248/14.6YRLSB.S1).  
18. Do objeto do recurso: a questão fundamentadora da presente revista reside na competência de 
um tribunal arbitral para poder apreciar e conhecer, incidentalmente, da (in)validade de uma patente 
(e não da EP ‘6 08 dos autos em particular, maxime, dos possíveis fundamentos para a sua alegada 
invalidade).  
19. Foi decidido e lapidarmente explicado por Acórdão deste STJ de 16 de dezembro de 2016, 
proferido no âmbito do processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1 (cf. Doc. n.º 2) , com o intuito de fixar 
jurisprudência sobre esta matéria, por que razões os Tribunais Arbitrais não têm competência para 
conhecer da validade de direitos de patentes. O mesmo entendimento foi, recentemente, 
confirmado através do Acórdão do STJ de 22 de m arço de 2018 (revista n.º 1053/16.5YRLSB.SS1) 
(cf. Doc. n.º 3).  
20. Defendem as Recorrentes que, a invalidade de direitos de propriedade industrial só pode ser 
declarada por via principal e com efeitos erga omnes. Nessa medida, o tribunal arbitral não tem 
competência para declarar essa invalidade – seja essa declaração requerida a título de ação, de 
reconvenção, ou de exceção.  
21. A questão central a considerar resulta da atribuição da competência exclusiva do Tribunal 
Estadual para a apreciação da validad e de direitos privativos de propriedade industrial, em ação nos 
termos do artigo 35.º, n.º 1 do CPI.  
22. Da leitura integrada dos artigos 35.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ resulta 
inequivocamente que o Tribunal competente para aprecia r, conhecer e declarar a nulidade ou a 
anulação de direitos de propriedade industrial é, apenas e em qualquer circunstância, o Tribunal da 
Propriedade Intelectual, tribunal de competência especializada em razão da matéria.  
23. Foi intenção do legislador e stabelecer uma reserva de competência estadual e concentrar num 
único tribunal especializado o contencioso sobre a validade de direitos de propriedade industrial.  
24. A concessão de uma patente é um ato administrativo precedido de um procedimento próprio,  
tendente a uma completa averiguação, levada a cabo pelos serviços do INPI ou do IEP (como foi 
o caso da EP ‘608), da verificação de todos os pressupostos de facto e de direito.  
25. O ato de concessão de uma patente é um ato registral constitutivo de dire itos, na medida em 
que, por esse ato é criado um direito de propriedade industrial autónomo, até aí inexistente, tal 
como confirma por este STJ no seu Acórdão de 16 de dezembro de 2016 (cf. Doc. n.º 2).  
26. Um dos princípios basilares que preside à proteç ão da propriedade industrial, e que se encontra 
plasmado no artigo 4.º, n.º 2, do CPI, estabelece que a concessão de direitos de propriedade 
industrial implica a presunção iuris tantum dos requisitos da sua concessão. Da concessão do título 
de propriedade industrial resulta, pois, uma presunção da sua validade.  
27. O único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de 
propriedade industrial é a ação de nulidade ou de anulação desse título, a intentar pelo Ministério 
Público  ou por qualquer interessado junto de um tribunal judicial, conforme resulta claramente do 
artigo 35.º n.ºs 1 e 2 do CPI.  
28. Enquanto o TPI não declarar nulo ou anular um título de propriedade industrial, nenhuma 
outra autoridade (outros tribunais judicia is e administrativos, tribunais arbitrais, administração 
pública etc.) se poderá pronunciar sobre a sua invalidade, quer por via de ação, quer de 
reconvenção, ou exceção, funcionando em toda a sua plenitude a presunção de validade decorrente 
do artigo 4.º,  n.º 2 do CPI.  
29. Considerando a natureza absoluta dos direitos privativos que resultam da patente, encontram -
se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem 
ou extingam esses direitos, entre eles a pendê ncia das ações judiciais de nulidade ou de anulação de 
direitos privativos, como se lê no artigo 30.º, n.º 1, alínea d) do CPI. Qualquer decisão invalidante 
proferida nessa ação pelo TPI é sujeita a registo e publicação (n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º do CPI) e  
produz efeitos extintivos do direito de propriedade industrial em causa, oponíveis erga omnes.  
30. Admitir, como o Tribunal a quo propugna, a declaração de invalidade, com meros efeitos inter 
partes, seria negar a natureza erga omnes do direito, ou seja, permitir -se-ia a invalidação 
subjetivamente parcial da mesma patente, a qual passaria a ser inválida apenas em relação às partes 
demandadas, continuando a ser válida e oponível contra todos os outros interessados, o que sempre 
seria inadmissível.  
31. E, s e viesse a ser julgada improcedente a ação de invalidação, nos termos do artigo 35.º do CPI, 
julgando -se, pelo contrário, válida a patente, tal decisão, embora eficaz erga omnes, teria de 
conviver com eventuais decisões individuais considerando a patente i nválida, permitindo assim a 
sua contrafação por parte dos agentes económicos que, sendo parte nessas ações individuais, 
aproveitavam das decisões nelas proferidas.  
32. A vingar a tese do Tribunal recorrido de que a invalidade de uma patente ainda não decl arada 
pelo TPI poderia ser apreciada no âmbito de uma ação arbitral, estaria então franqueada a 
possibilidade de prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e 
outros negando -a. Uma declaração de invalidade proferida nes tas circunstâncias destruiria a 
natureza de direito absoluto do direito de patente, oponível erga omnes, sem que nada na lei 
autorize tal destruição.  
33. Foram estes e outros motivos que levaram o TJUE, fazendo uma análise dos vários direitos e 
interesses  em confronto, a decidir que o artigo 16.4 da Convenção de 27 de setembro de 1968 
relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Convenção 
de Bruxelas)[2], que trata da competência exclusiva dos tribunais estaduais  nacionais, se aplica às 
decisões sobre a nulidade de patente – sejam elas suscitadas tanto pela via da ação como da exceção 
(v.g. Acórdão de 13 de julho de 2006, Processo C -4/03, o qual foi também citado por este STJ no 
seu já amplamente referido Acórdão de 16 de dezembro de 2016).  
34. A preocupação do legislador comunitário – de prevenir o risco de decisões contraditórias – foi 
a mesma do legislador nacional, ao instituir o regime de presunção de validade dos direitos de 
propriedade industrial e de inarb itrabilidade dessa matéria (artigos 4.º e 35.º do CPI), evitando que 
dentro do território nacional, diversas autoridades (arbitrais, judiciais, administrativas) pudessem 
proferir múltiplas e díspares decisões sobre a mesmíssima questão.  
35. O artigo 24.º,  n.º 4, do Regulamento EU n.º 1215/2012, de 12 de dezembro, invocado pelo 
Tribunal a quo no acórdão recorrido dispõe que os tribunais do Estado -membro têm competência 
para conhecer da validade de patentes quer por via de ação, quer por via de exceção. Daqu i não 
decorre, evidentemente, que todo e qualquer tribunal de um Estado -membro tem esta 
competência; terá esta competência o Tribunal do Estado -membro ao qual a lei interna a tenha 
atribuído.  
36. Assim, também não tem qualquer cabimento, neste caso, a apl icação da solução geral que 
emerge do artigo 91.º do CPC, invocado en passant na página 16 do acórdão recorrido.  
37. É que, independentemente da questão de a competência para a declaração de invalidade de 
direitos de propriedade industrial ser colocada por  via principal ou incidental, ela sempre teria de 
ser conhecida no tribunal judicial, por força do artigo 35.º do CPI e, não em todos, mas no seio 
dos tribunais judiciais, no TPI (cf. artigo 111.º, n.º 1, alínea b) da LOSJ).  
38. Acresce que, a invalidade de direitos de propriedade industrial só pode ser declarada por via de 
uma ação, conforme foi, aliás, entendido por este STJ no citado Acórdão de 16 de dezembro de 
2016.  
39. Nem que fosse apenas pela especial natureza do direito de propriedade industrial (oponibilidade 
erga omnes e natureza registral do direito de patente), seria indefensável a discussão incidental de 
direitos, na medida que se abriria a possibilidade de haver contradições entre o registo e o conteúdo 
de determinada decisão judicial que – embora com eficácia pretensa mente circunscrita ao processo  
julgasse procedentemente impugnado o facto sujeito obrigatoriamente a registo.  
40. Dessa especial natureza do direito de propriedade industrial e da complexidade inerente ao 
procedimento de averigu ação do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, o legislador 
determinou a criação de uma jurisdição especializada e exclusiva.  
41. Por fim, as vias de defesa da Recorrida não se encontram inviabilizadas, nem diminuídas, 
simplesmente se constata qu e essas vias não poderiam ser exercidas na instância arbitral, por a tanto 
se oporem normas especiais imperativas no ordenamento jurídico.  
42. No acórdão recorrido, o Tribunal a quo entendeu seguir e perfilhar inteiramente a 
fundamentação e decisão express a no Acórdão do TC n.º 251/2017, em que foi sindicada a 
constitucionalidade da norma “resultante da interpretação conjugada do artigo 2.º da Lei n.º 
62/2011, de 12 dezembro, e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial 
no senti do de que «em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo daquele diploma legal, a 
parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros 
efeitos inter partes»”.  
43. A decisão vertida no Acórdão do TC n.º 25 1/2017, assenta em premissas totalmente erradas e 
não tem força obrigatória geral.  
44. Contrariamente ao que é entendido pelo TC no Acórdão do TC n.º 251/2017, a alegada 
indefesa, desde logo, não é absoluta, dado que se reporta apenas à impossibilidade de utilização de 
uma, de várias, vias de defesa, não sendo, porquanto inconstitucional em si mesma.  
45. O TC apenas apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do 
direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, obnubilan do totalmente a problemática para 
os demandantes titulares de patentes.  
46. Para justificar o alegado prejuízo injustificado ao direito de defesa dos demandados, o TC 
salienta que: 1) a instauração de uma ação de invalidação de uma patente dificilmente ter á qualquer 
influência na resolução do litígio pendente na ação arbitral, considerando o artigo 36.º do CPI e as 
normas relativas à suspensão da instância (272.º e ss. Do CPC) e 2) o requerente/titular de AIM 
pode não ter um interesse na declaração de inval idade da patente através de uma ação de anulação 
com efeitos erga omnes, visto que tal beneficiaria todos os terceiros concorrentes do titular da 
patente e não apenas o seu interesse económico.  
47. Ora, não resulta do artigo 36.º do CPI que a entidade dem andada continuará vinculada ao 
conteúdo condenatório da decisão arbitral após o trânsito em julgado da declaração de nulidade da 
patente. Assim, a declaração de nulidade de um direito depois da decisão arbitral permite modificar 
ou inutilizar a força de ca so julgado conferida à decisão arbitral condenatória do demandado.  
48. Em relação à suspensão da instância, o próprio regime do artigo 272.º, n.º 2 do CPC é, ele 
próprio, uma manifestação adjetiva do princípio da proporcionalidade, pelo que ele nunca pode ria, 
sem mais e em termos absolutos, fundamentar um juízo de inconstitucionalidade. Estão em 
confronto nesse artigo 272.º, n.º 2 do CPC o direito do demandante a uma decisão célere e o direito 
do demandado a um procedimento prioritário, devendo ambos ser c onciliados. Admitir -se sempre 
o deferimento da suspensão em causa prejudicial é, isso sim, fazer uma interpretação 
inconstitucional do artigo 272.º, n.º 1 do CPC, por violação do direito à decisão da causa em prazo 
razoável.  
49. Quanto à premissa identifi cada em 2), não podem ser confundidos argumentos de política 
jurídico -económica com o facto de saber se da norma sob sindicância resulta a supressão do direito 
de defesa. E este direito não fica limitado.  
50. A solução adotada pelo TC não é nem proporciona l, nem respeita o artigo 18.º, n.º 3 da CRP, 
visto que pondera erradamente os verdadeiros interesses confronto, não tomado em conta que o 
que é necessário é salvaguardar o conteúdo essencial do direito de patente, diretamente protegido 
pela Constituição po r força do artigo 42.º ou do artigo 62.º da CRP.  
51. Foi obliterado que estamos perante um direito temporário e que o cerne deste direito é a fruição 
de um exclusivo que seria posto em causa com os efeitos inter partes, suprimindo -se do direito de 
patente  a dimensão que lhe mais característica (o seu ius prohibendi).  
52. A solução passa, assim, por aquela que foi pugnada por este douto Tribunal no acórdão de 14 
de dezembro de 2016 (processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1), onde se refere que o requerente de AIM 
deveria definir a sua estratégia processual optando por propor a ação no TPI e pedir a suspensão 
da instância arbitral até à decisão relativamente à validade da patente, caso tal fosse do seu interesse.  
53. Não tendo a Recorrida utilizado os meios que tinha ao seu dispor, não se justifica que o titular 
da patente veja o seu direito fundamental aniquilado para salvaguarda de uma mera restrição do 
direito de defesa dos demandados.  
54. Assim, uma interpretação dos artigos 35.º, n.º 1 do CPC e 2.º da Lei n.º 62/ 2011 segundo a 
qual é admissível a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com efeitos inter 
partes importa a diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito fundamental 
de propriedade industrial das titulares de  patentes de forma desproporcional, sendo materialmente 
inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.os 2 e 3 da CRP, e representando uma 
solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental.  
55. É por tudo o que se acaba de referir qu e, contrariamente ao que foi decidido no acórdão 
recorrido, a Lei n.º 62/2011, elemento definidor da competência do tribunal arbitral, não inclui 
(como não podia incluir) os litígios resultantes da existência ou validade de direitos de propriedade 
industri al relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos.  
56. O que literalmente nos diz o artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 é que estão sujeitos a arbitragem 
necessária os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados 
com medicamentos de referência e medicamentos genéricos – não os emergentes da validade dos 
mesmos.  
57. Por sua vez, também o artigo 1.º da LAV esclarece que são inarbitráveis os litígios que, por lei 
especial (face à lei geral que a LAV se ar roga ser, porque a subtração de um litígio à arbitragem ou 
ao critério de arbitrabilidade da LAV tanto pode resultar de leis especiais como de leis gerais na 
matéria que regulam), estejam submetidos exclusivamente à jurisdição dos tribunais do Estado. 
Entre essas encontra -se, claro, o artigo 35.º do CPI.  
58. O Acórdão recorrido, ao confirmar a decisão arbitral interlocutória, enferma do vício de 
violação de lei substantiva (cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 674.º do CPC), uma vez que errou na 
interpretação e aplicação das normas aplicáveis ao caso concreto, concretamente dos artigos 2.º da 
Lei n.º 62/2011, 4.º, 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do CPI, 91.º do CPC, tendo incorrido, ainda, na 
violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.ºs 2 e 3 da CRP, e representan do uma solução, em violação 
do artigo 13.º da Lei Fundamental, pelo que deve ser revogado e substituído por outro que declare 
a incompetência do tribunal arbitral para conhecer incidentalmente a questão da invalidade de uma 
patente. A demandada contra -alegou, batendo -se pela improcedência da revista.  
 Sendo o objecto  do recurso balizado pelas conclusões das recorrentes, a questão que cumpre 
decidir é a de saber se o tribunal arbitral necessário é competente para conhecer da questão da 
nulidade da patente de medicamento, anteriormente registada, com efeitos limitados à s relações 
inter partes, questão essa deduzida por via de defesa por excepção.  
FUNDAMENTAÇÃO  
OS FACTOS  
Os factos que interessam à decisão da revista são os que constam do antecedente relatório.  
O DIREITO  
A Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, instituiu  a arbitragem necessária para os litígios emergentes 
da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, 
relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos (artigo 2º)[3].  
Procurou -se através daquel e diploma dar cumprimento aos compromissos assumidos pelo Estado 
Português perante a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central 
Europeu no tocante à entrada no mercado de medicamentos genéricos.  
Entre outras medidas preconizadas para área da saúde, o Memorando de Entendimento firmado 
entre o Governo Português e aquelas instituições, de 17 de Maio de 2011, previa, no ponto 3.60., 
a remoção de “todas as barreiras à entrada de genéricos, especialmente através da redução de 
barreiras administrativas/legais, com vista a acelerar a comparticipação de genéricos”.  
O que então acontecia é que o contencioso relacionado com as patentes e os pedidos de autorização 
de introdução no mercado de medicamentos genéricos era dirimido nas instâncias administrativas 
de forma demorada e pouco ágil.  
Daí que, na Proposta de Lei 13/XII, na justificação dos motivos da intervenção legislativa, se 
tivesse escrito: “Tem vindo, assim, a assistir -se a um vasto conjunto de litígios judiciais a respeito 
da conces são da autorização de introdução no mercado, da autorização do preço de venda ao 
público e da autorização da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos relacionados 
com a subsistência de direitos de propriedade industrial a favor de outrem.  
No en tanto, a questão de saber se existe, ou não, violação de direitos de propriedade industrial 
depende de sentença a proferir pelos tribunais.  
Através da presente proposta de lei o Governo pretende estabelecer um mecanismo alternativo de 
composição dos litíg ios que, num curto espaço de tempo, profira uma decisão de mérito quanto à 
existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial. Institui -se, por isso, o recurso 
à arbitragem necessária para essa composição, solução já adoptada, inclusive  no âmbito dos 
conflitos atinentes aos direitos de autor.  
Ainda com o objectivo de promover a celeridade, estabelecem -se prazos para a instauração do 
processo e para a oposição, contados da publicitação pelo INFARMED, I. P., do pedido de 
autorização de in trodução no mercado. Verificando -         -se o incumprimento do prazo de 
oposição, o requerente de autorização de introdução no mercado do medicamento genérico não 
poderá iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de proprie dade 
industrial.  Adopta -se, ainda, uma tramitação consentânea com a preocupação de celeridade, com 
garantia pelo devido contraditório das partes, bem como o direito a uma instância de recurso, 
fixando -se o efeito meramente devolutivo do mesmo, de modo a ma nter os efeitos da decisão 
arbitral até à decisão que sobre o mesmo recair”.  
Vista a conjuntura em que se implementou a arbitragem necessária para este tipo de litígios é hora 
de apreciar a questão colocada na revista. O acórdão recorrido, confirmando a decisão do tribunal 
arbitral necessário, entendeu que assiste competência a ess e tribunal para conhecer da questão da 
invalidade da patente deduzida pela demandada por via de defesa por excepção peremptória.  
A fundamentação jurídica assenta em duas razões primaciais:  A possibilidade, prevista no artigo 
91º do CPC de a demandada se d efender por via de excepção, possibilidade essa reforçada pelo 
disposto no artigo 24º, n.º 4, do Regulamento EU n.º 1215/2012, de 12 de Dezembro;  
- A inconstitucionalidade, por violação do princípio da proibição da indefesa, da norma 
interpretativamente e xtraível do artigo 2º da Lei 62/2011 e dos artigos 35º, n.º 1, e 101º, n.º 2, do 
CPI, de que em sede de arbitragem necessária a parte não se pode defender por excepção, mediante 
a invocação da invalidade da patente, com meros efeitos inter partes.  
Quanto à primeira, é verdade que o artigo 91º, n.º 1, do CPC enuncia a regra geral de que o tribunal 
competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem 
e das questões que o réu suscite como meio de defesa. Todavia, essa extensão da competência não 
pode valer para o efeito de se desencadear no tribunal arbitral necessário, por via de defesa por 
excepção, um ataque à validade da patente, pois o artigo 35º, n.º 1, do CPI estabelece que a 
declaração de nulidade ou de anulação  de patente só podem resultar de decisão judicial, cabendo 
ao Tribunal da Propriedade Industrial[4] o julgamento das respectivas acções, conforme decorre, 
aliás, do artigo 111º, n.º 1, alínea c), da LOSJ. A questão da possibilidade de ser invocada perante 
o tribunal arbitral a invalidade da patente, quer através de excepção (peremptória), quer através de 
pedido reconvencional, remonta a momento anterior à aprovação da Lei 62/2011. De facto, o 
Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Lib erdades e Garantias, solicitou a 
diversas entidades que se pronunciassem sobre o teor da Proposta de Lei 13/XII, tendo o Infarmed 
e a Associação Portuguesa de Arbitragem apresentado comentários expressos sobre essa matéria.  
O Infarmed[5] propôs uma redacç ão complementar ao artigo 2º, tendo em vista “(…) afastar a 
dúvida quanto à conjugação com o disposto no artigo 35º do CPI (…)”, procurando desse modo 
que o legislador esclarecesse se o tribunal arbitral tinha competência material para aferir da 
existência  e validade do direito de propriedade industrial invocado pelas empresas originadoras.  
A APA[6] também defendeu que fosse feita menção, no artigo 2º da Proposta, à apreciação de 
questões de validade. Apesar disso, o legislador optou por não fazer quaisque r acertos 
normativos[7], o que é bem demonstrativo da sua intenção de não atribuir essa competência ao 
tribunal arbitral[8] e reservando à apreciação deste apenas as questões atinentes ao acertamento dos 
direitos do titular da patente. Daí que, como crista linamente se afirma no voto de vencido do 
acórdão do tribunal arbitral (fls. 108, verso dos autos), a Lei 62/2011 abrange apenas os litígios 
emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial (cfr. artigo 2º dessa lei) e não os 
litígios referent es à existência e validade desses mesmos direitos.  
Por outro lado, conforme resulta do acórdão de 13.07.2006 do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (processo n.º C -4/03), a competência exclusiva de certo tribunal para apreciar 
determinada matéria preclu de a possibilidade de a mesma ser suscitada, embora em termos 
meramente incidentais, em causa pendente perante outro tribunal, tendo -se aí consignado o 
seguinte:  
“O artigo 16.°, n. 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciári a e 
à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, pela Convenção de 
29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e 
do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que 
estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a 
questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção”.  
Esta orientação seria expressamente acolhida no artigo 22º, n.º 4, da Convenção de Lugano de 
2007, relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria 
civil e comercial, e pelo artigo 24º, n.º 4, do Regulamento Bruxelas I reformulado[9], neste se 
definindo que, independente mente do domicílio das partes, têm competência exclusiva:  
“Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e de outros 
direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, quer a questão seja suscitada por via de acção 
quer p or via de excepção, os tribunais do Estado vinculado pela presente convenção em cujo 
território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos 
termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional;  
Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da convenção relativa 
à emissão de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973, os tribunais de 
cada Estado vinculado pela presente convenção são os únicos competent es, sem consideração de 
domicílio, em matéria de inscrição ou de validade de uma patente europeia emitida para esse 
Estado, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção”.  
É certo que, como assinala a recorrida, esse acórdão do T JUE trata de uma questão de competência 
internacional, tendo -se limitado a proibir a apreciação, por via de reconvenção ou de excepção, por 
parte de um tribunal de um Estado -Membro, e reconhecendo a competência para tal ao tribunal 
do Estado -Membro cuja ad ministração pública tenha concedido o respectivo direito industrial. 
Esta solução de atribuir a competência exclusiva aos tribunais dos Estados -Membros em cujo 
território o depósito ou registo da patente tenha sido requerido ou efectuado encontra justifica ção 
na circunstância de tais tribunais estarem em melhor posição para conhecer dos casos em que o 
litígio incide sobre a validade da patente ou a existência do depósito ou registo. Na síntese de Dário 
Moura Vicente, as razões justificativas da competência exclusiva dos tribunais do país do registo 
são, por um lado, a concessão do direito de propriedade industrial como manifestação de soberania 
nacional e, por outro, o princípio da boa administração da justiça e da segurança jurídica[10].  
O acórdão do STJ d e 14.12.2016[11] pegou na “linha argumentativa” desse acórdão para concluir 
que “ao menos em determinadas situações, a atribuição de competência a certo tribunal é de tal 
modo exclusiva, face aos interesses em causa, que inibe em absoluto a possibilidade d e qualquer 
outro tribunal se poder vir a pronunciar sobre a matéria reservada ao primeiro, ainda que a título 
puramente incidental e com efeitos circunscritos ao processo: e daqui decorre naturalmente que a 
parte que figurar como réu ou demandado na causa pendente perante o tribunal carecido de 
competência exclusiva fica privada da possibilidade de excepcionar quanto às matérias reservadas 
à apreciação exclusiva do único tribunal competente para as apreciar”.Coincidentemente, afirma 
Luís Couto Gonçalves[12] :  
“O que é exclusivo de uma determinada categoria de tribunais não pode ser retirado desses 
tribunais, sob pena de os objectivos que justificam essa exclusividade deixarem de poder ser 
prosseguidos e ficarem dependentes da circunstância acidental de a que stão ter sido suscitada em 
processo por via de acção (que só poderia ser apreciada no tribunal exclusivamente competente) 
ou por via de excepção (que poderia ser conhecida por qualquer tribunal)”.  
Vê-se, do exposto, que a primeira das razões em que se arri ma a decisão recorrida não pode ser 
aqui sufragada.A segunda razão mobilizada pelo acórdão recorrido encontra apoio no acórdão de 
24.05.2017 do Tribunal Constitucional[13], em que se decidiu: “Julgar inconstitucional a norma 
interpretativamente extraível d o artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35.º, 
n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem 
necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se p ode 
defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter 
partes”.A fundamentação desse acórdão desenvolve -se nos seguintes termos: “Efectivamente, ao 
não admitir a invocação, no processo que corre perante do tribunal  arbitral necessário, da nulidade 
da patente, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, configura, 
portanto, uma restrição ao direito fundamental de defesa em tribunal, previsto no artigo 20.º da 
Constituição. A impossibilidade de  invocação da nulidade da patente como defesa por excepção 
na acção arbitral implica um sacrifício significativo – por vezes, absoluto – do direito de defesa, 
com o fim de proteger a existência de uma via processual única (a acção de declaração de nulidade  
ou anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estão relacionados com a natureza 
da patente. É necessário, pois, aferir da proporcionalidade da imposição desta restrição, face a este 
fim. Embora se compreendam as preocupações que levam à im posição de apenas uma via 
processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema 
montado para prosseguir este fim é susceptível de ter como consequência, por vezes, uma ablação 
total do direito de defesa ou, noutras vezes,  uma significativa compressão. Inexiste a demonstração 
cabal de que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com 
meros efeitos inter partes, produza danos irreversíveis ou gravosos à protecção da patente, 
equivalent es ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de AIM. Efectivamente, 
afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por vezes, impedir um 
agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa patente  nula ou inválida 
– o que dificilmente encontra justificação. A protecção da patente, valor central no nosso 
ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo ser alcançada por 
outras vias.  
Assim, a norma objecto do presente  julgamento revela -se excessiva porquanto prejudica de modo 
desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada 
inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em 
conjuga ção com o seu 18.º, n.º 2)”. O défice de defesa resultante da improvável suspensão da 
instância arbitral e o ónus excessivo de instaurar uma acção de nulidade da patente no TPI são os 
argumentos que levaram o TC a concluir que a restrição ao direito fundam ental de defesa “redunda 
numa impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efectiva”. Com todo o respeito, 
não cremos que as normas em causa se traduzam numa intolerável ou desproporcionada 
compressão do direito de defesa, em violação do artigo 20º da Constituição.Neste particular, 
revemo -nos integralmente nas considerações formuladas por Alexandre Libório Dias Pereira na 
anotação a esse acórdão do TC, na Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 4008, páginas 182 e 
seguintes[14]: “Como o  acórdão deixa claro, esse défice refere -se a decisão arbitral transitada em 
julgado. Todavia, a Lei n.º 62/2011 garante recurso da decisão arbitral para o Tribunal da Relação 
competente, ainda que com efeito meramente devolutivo (artigo 3º, n.º 7). Não de scortinamos o 
alegado défice de defesa pois a lei garante o direito de recurso para o Tribunal da Relação. No caso 
de o tribunal arbitral não ter decretado a suspensão da instância, apesar de ter sido instaurada ação 
prejudicial sobre a validade da patente  que não seja manifestamente dilatória, é algo excessivo falar 
em ‘ablação total do seu direito de defesa’ ou ‘impossibilidade de exercício do direito à tutela 
jurisdicional efetiva’, uma vez que a lei garante o recurso. Não será, por isso, certamente, que  a 
restrição ao direito de defesa não cumpre a ‘justa medida’ ou ‘proibição do excesso’.  
Também o argumento do ‘ónus excessivo’ por forçar o requerente a ‘uma defesa por antecipação’, 
ou a defender – mesmo contra o seu – o interesse económico de concorren tes e o interesse público 
não se afigura, salvo o devido respeito, concludente.  
O interesse próprio do requerente de AIM em poder explorar uma invenção cuja patente é inválida 
significa, na prática, como já o disse várias vezes o Tribunal da Relação de Li sboa (TRL) pretender 
beneficiar de uma patente que se tem por inválida. Não se afigura interesse legítimo e digno de 
tutela querer beneficiar de uma patente inválida como se esta fosse válida. São razões de ordem 
pública económica que justificam a existênc ia ou não de direitos exclusivos como os conferidos 
pelas patentes e outros dire itos de propriedade industrial.  
No domínio das patentes os interesses privados são protegidos por razões de interesse público e 
na medida deste. É o interesse público que justi fica a outorga da patente e, de igual modo, é o 
interesse público que justifica a sua revogação”.  
Não se reconhece, portanto, que a restrição de defesa nos moldes acima tratados, ditada em função 
da ampla margem de liberdade do legislador na modelação do processo a tramitar nos tribunais 
judicias e arbitrais, prejudique de modo desproporcionado o direito de defesa da demandada. Para 
mais, é bom notar, como acima se disse, que o que está em causa neste tipo de litígios é o 
acertamento dos direitos do titula r da patente, destinando -se as acções arbitrais, por via de regra, a 
apurar se há patente ou certificado complementar de protecção[15] (CCP) em vigor e até quando, 
se e em que medida a utilização da AIM ofende a patente ou o CCP, e decretar antecipadamente  
as medidas adequadas à defesa destes contra uma eventual e hipotética utilização ilícita da AIM .Por 
isso é que, como refere Margarida Sameiro[16], a acção arbitral, na perspectiva do titular do direito, 
assume um pendor preventivo e inibitório, atendendo a que o que se pretende é que haja uma 
condenação na abstenção de determinados actos pelo titular da AIM, actos esses que poderão 
consubstanciar a violação efectiva dos direitos violados.  
Na verdade, os direitos conferidos pela patente ao titular compreen dem, por um lado, o direito 
exclusivo de explorar a invenção patenteada em qualquer parte do território português, e, por outro 
o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a 
introdução no comércio ou a uti lização de um produto objecto de patente, ou a importação ou 
posse do mesmo, para algum dos fins mencionados – artigo 101º, n.ºs 1 e 2, do CPI.A natureza 
constitutiva do registo da patente proporciona ao seu titular o direito de patente, que corresponde 
a um direito subjectivo de exploração económica da invenção, em regime de monopólio e oponível 
erga omnes[17], com a consequente limitação que daí resulta para a actuação de terceiros.  
Alexandre de Soveral Martins[18] explica que a protecção conferida pelas  patentes permite às 
fabricantes de produtos farmacêuticos a realização de investimentos mais elevados por contarem 
com o monopólio de que poderão beneficiar durante certo tempo. Isso funciona como um 
estímulo à investigação para obter novos produtos, novo s processos ou novas aplicações e conduz 
à concepção de complexas estratégias de gestão da carteira de patentes. A protecção destes direitos 
resulta ainda do facto de só poderem ser declarados inválidos por tribunais judiciais com tramitação 
processual esp ecífica, à qual todos os interessados são chamados. Com efeito, a patente ou é válida 
e confere um direito exclusivo oponível erga omnes, ou não é válida e nesse caso o direito não é 
oponível erga omnes: tertium non datur”[19]. Não se mostra, por isso, ace itável que os tribunais 
arbitrais possam decretar a invalidade da patente, mesmo que com mera eficácia inter partes 
(invalidade relativa). Refere Luís Couto Gonçalves[20], que “também não se afigura compreensível 
(…) admitir que um direito absoluto, com ef icácia erga omnes, deixasse de ser oponível contra os 
potenciais concorrentes infractores, para sê -lo apenas contra os concorrentes não infractores. Dito 
de outro modo, um direito absoluto registado só oponível, estranhamente, a quem não tivesse 
qualquer i nteresse em o questionar”. A mesma opini ão tem Manuel Oehen Mendes[21]: “No 
Direito português vigente, não se vislumbra qualquer fundamento legal para a admissão da 
invalidade dos direitos absolutos com efeitos meramente inter partes, uma vez que eles são d ireitos 
oponíveis erga omnes por definição”. Não faz qualquer sentido que, mediante a decretação da 
ineficácia da patente inter partes, ficasse reconhecido ao demandado o direito a comercializar o 
produto patenteado, apesar de nada ter contribuído para a i nvenção, retirando -se a quem nesta 
investiu esse mesmo direito exclusivo.  Importa não esquecer que o interesse do titular da patente 
baseia -se no interesse público de promoção do desenvolvimento técnico através de um sistema de 
patentes confiáveis. E esta confiabilidade assume muito maior relevo numa área tão sensível como 
a do mercado de medicamentos. Acresce que é igualmente do interesse público e dos consumidores 
em geral que, a existir invalidade de uma determinada patente (concedida pelos serviços do E stado 
após um rigoroso processo de verificação dos requisitos legais), os seus efeitos sejam destruídos 
com eficácia geral e não apenas relativamente a alguns agentes ou actos mercadológicos. Este é o 
conjunto de motivos que nos leva a considerar, no âmbit o da legislação aplicável à presente 
contenda[22], que o tribunal arbitral necessário carece de competência para apreciar a questão da 
invalidade da patente de que a recorrente é titular[23], o que implicará a rev ogação da decisão sob 
recurso.  
DECISÃO  
Nestes termos, procede a revista e revoga -se o acórdão r ecorrido, decretando -se a incompetência 
material do tribunal arbitral para conhecer da questão da invalidade da patente suscitada pela 
recorrida na acção arbitral, por via de defesa por excepção.  
Custas  pela recorrida.  
 
LISBOA, 12 de Fevereiro de 2019  
 
Henrique Araújo (Relator)  
Maria Olinda Garcia  
Catarina Serra