T‑77/1562015TJ0077EU:T:2016:22600011177T

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

20 de abril de 2016 ( *1 )

«Marca da União Europeia — Processo de anulação — Marca nominativa da União Europeia SkyTec — Marca nominativa nacional anterior SKY — Motivo relativo de recusa — Preclusão por tolerância — Artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Risco de confusão — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b) do Regulamento n.o 207/2009»

No processo T‑77/15,

Tronios Group International BV, com sede em Breda (Países Baixos), representada por R. van Leeuwen e H. Klingenberg, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por S. Crabbe e A. Folliard‑Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo interveniente no Tribunal Geral, anteriormente British Sky Broadcasting Group plc, que é a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO,

Sky plc, com sede em Isleworth (Reino Unido), representada inicialmente por J. Barry, solicitor, e em seguida por M. Schut e A. Meijboom, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto contra a decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 28 de novembro de 2014 (processo R 1681/2013‑4), relativa a um processo de anulação entre a British Sky Broadcasting Group plc e a Tronios Group International BV,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

composto por: M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relator), juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de fevereiro de 2015,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de junho de 2015,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de junho de 2015,

vista a decisão de 27 de julho de 2015 que não autorizou a apresentação de réplica,

visto as partes principais não terem apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo assim decidido, nos termos do artigo 106.o, n.o 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o processo prescindindo da fase oral,

profere o presente

Acórdão ( 1 )

Antecedentes do litígio

1 Em 18 de novembro de 1999, a recorrente, Tronios Group International BV, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é a marca nominativa da União Europeia SkyTec (a seguir «marca contestada»).

3 Em 2 de maio de 2001, o sinal SkyTec foi registado como marca da União Europeia, sob o número 001386812.

4 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram as classes 9 e 11 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Aparelhos para receber, registar, tratar e reproduzir sinais elétricos e eletromagnéticos e microfones e sistemas sem fios; leitores de discos, CD e DVD; aparelhos para gravação de CD e DVD; cabos, cabos de conexão e conectores; aparelhos para o tratamento de sons digitais e analógicos, amplificadores áudio de baixa e alta potência; altifalantes, colunas de som e acessórios».

5 O registo da marca contestada foi renovado em 19 de novembro de 2009 e a marca da União Europeia renovada foi publicada no Boletim de Marcas Comunitárias n.o 2009/047, de 25 de novembro de 2009.

6 Em 23 de março de 2007, a British Sky Broadcasting Group plc (a seguir «BSkyB»), a antecessora da interveniente, Sky plc, apresentou um pedido, nos termos do artigo 50.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94, de declaração de extinção da marca contestada. Em 2 de abril de 2007, a recorrente apresentou provas do uso da marca contestada. Por decisão de 11 de julho de 2008, a Divisão de Anulação considerou que a marca contestada fora objeto de um uso sério e rejeitou o pedido de extinção. A decisão tornou‑se definitiva.

7 Em 21 de março de 2012, a BSkyB apresentou um pedido de anulação da marca contestada nos termos do artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do referido regulamento, bem como do artigo 53.o, n.o 1, alínea c), lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 4, do mesmo regulamento, na parte em que a referida marca estava registada para os produtos da classe 9, referidos no n.o 4, supra.

8 Em apoio do seu pedido anulação, a BSkyB invocou a marca nominativa da União Europeia anterior SKY, registada em 24 de setembro de 1998 e renovada até 1 de abril de 2016 sob o número 126425, bem como a marca nominativa britânica anterior SKY, registada em 18 de abril de 1995 e renovada até 7 de novembro de 2015 sob a referência 2044507B. Estas marcas foram registadas para produtos e serviços das classes 9, 38 e 41.

9 Os produtos da classe 9, tal como visados pela marca britânica anterior correspondem à seguinte descrição: «Aparelhos e instrumentos de rádio, de televisão, para gravação de som, para reprodução de som, de telecomunicações, de sinalização, de controlo (inspeção), de ensaios óticos (não clínicos) e de ensino; programas gravados para a televisão e para rádio; computadores; programas informáticos; fitas, discos e fios magnéticos; cassetes e cartuchos, todos destinados a ser utilizados com as fitas referidas; cartões codificados; cassetes, fitas e cartuchos áudio e vídeo virgens e pré‑gravadas; discos compactos; discos para fonógrafos; antenas de sinal rádio; discos de leitura laser para gravação de som ou de imagens; aparelhos para descodificação de sinais codificados; projetores vídeo, ecrãs de vídeo; óculos de sol; jogos eletrónicos e informáticos; jogos eletrónicos e informáticos interativos; peças e componentes de todos os produtos referidos; todos compreendidos na classe 9».

10 Por decisão de 28 de junho de 2013, a Divisão de Anulação acolheu o pedido de anulação da marca contestada com base no artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento, e declarou a nulidade parcial da marca contestada na medida em que estava registada para produtos incluídos na classe 9.

11 Em 27 de agosto de 2013, a recorrente interpôs no EUIPO, ao abrigo do disposto nos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.o 207/2009, recurso da decisão da Divisão de Anulação.

12 Por decisão de 28 de novembro de 2014 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO manteve a decisão da Divisão de Anulação e negou provimento ao recurso.

13 Na decisão impugnada, por um lado, a Câmara de Recurso rejeitou a exceção baseada na preclusão por tolerância nos termos do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 que a recorrente invocara contra o pedido de anulação. A recorrente não demonstrou que, à data de apresentação do referido pedido, em 21 de março de 2012, a BSkyB tinha conhecimento do uso da marca contestada há mais de cinco anos, uma vez que as primeiras provas desse uso foram apresentadas pela recorrente em 2 de abril de 2007, no decurso do processo de extinção (n.os 15 a 25 da decisão impugnada). Por outro lado, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de risco de confusão entre a marca contestada e a marca britânica anterior (a seguir «marcas em conflito») no tocante aos produtos da classe 9, na aceção do artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento, sem proceder à análise dos outros motivos de nulidade e dos outros direitos anteriores em que se baseou o pedido de anulação (n.os 26 a 45 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

14 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne: — anular a decisão impugnada; — julgar o pedido de anulação improcedente; — condenar a interveniente nas despesas, incluindo as do EUIPO.

15 O EUIPO conclui pedindo ao Tribunal que se digne: — «declarar o pedido de anulação integralmente improcedente»; — condenar a recorrente nas despesas.

16 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne: — negar provimento ao recurso; — «manter a decisão impugnada».

Questão de direito

17 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, a saber, por um lado, a violação do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 e, por outro, um erro de apreciação do risco de confusão na aceção do artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009

18 A recorrente contesta a conclusão da Câmara de Recurso de que, antes de 21 de março de 2007, a BSkyB não tinha conhecimento do uso da marca contestada, na aceção do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009, só tendo tido dele conhecimento a partir de 2 de abril de 2007.

19 A recorrente refere que, até à apresentação do pedido de anulação, a marca contestada já tinha sido objeto de utilização séria constante nos Estados‑Membros da União Europeia, incluindo o Reino Unido, desde 1998 e existia, portanto, há cerca de catorze anos ao lado de marcas anteriores da BSkyB. Segundo a recorrente, essa duração ficaria reduzida a cerca de onze anos se fosse tido em conta o período compreendido entre a data do seu registo como marca da União Europeia, em 2 de maio de 2001, e a data do pedido de anulação, em 21 de março de 2012, baseado no risco de confusão das marcas em conflito. Todavia, a BSkyB não considerou anteriormente este risco como uma razão suficiente para agir em juízo nem considerou que constituísse razão suficiente para apresentar um pedido de anulação contra a marca contestada quer após o pedido de extinção de 23 de março de 2007 quer após 2 de abril de 2007, ou seja, quando a recorrente fez prova do seu uso e quando a BSkyB, em qualquer caso, tomou conhecimento desse uso. Por conseguinte, no caso em apreço, as condições do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 estariam preenchidas. A recorrente precisa que, cabendo‑lhe em princípio o ónus da prova de que a BSkyB tinha conhecimento do uso da marca contestada, é muito difícil, se não impossível, fazer essa prova, que é da esfera interna daquela. Ora, essa prova ou a presunção do conhecimento podem igualmente basear‑se em circunstâncias objetivas, como uma relação comercial ou a concorrência estreita demonstrada, por exemplo, pela apresentação paralela de produtos e serviços com a ostentação das marcas em conflito numa mesma feira. Com efeito, numerosos factos e circunstâncias, em parte invocados nos processos perante o EUIPO, permitiriam concluir que a BSkyB estava obrigada a conhecer a marca contestada. [omissis]

27 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente e pedem a improcedência deste fundamento. Neste contexto, a interveniente invoca a inadmissibilidade das provas que a recorrente apresentou pela primeira vez no Tribunal Geral.

28 O Tribunal Geral recorda que, no caso em apreço, é facto assente que, na sequência da apresentação pela BSkyB de um pedido de extinção da marca contestada, em 23 de março de 2007, a recorrente apresentou as primeiras provas do uso da referida marca em 2 de abril de 2007. Além disso, a BSkyB apresentou o pedido de anulação em 21 de março de 2012, ou seja, no prazo de cinco anos a contar dessa primeira apresentação das provas do uso.

29 As partes estão, contudo, em desacordo sobre a questão de saber se a BSkyB tinha de se opor ao decurso do prazo de preclusão por tolerância previsto no artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 297/2009 pelo facto de ter tido conhecimento do uso da marca contestada, pelo menos até 21 de março de 2007.

30 Há que recordar que, segundo jurisprudência assente, devem ser preenchidas quatro condições para desencadear o prazo de preclusão por tolerância em caso de uso de uma marca posterior igual à marca anterior ou a tal ponto similar que se preste a confusão. Em primeiro lugar, a marca posterior deve estar registada, em segundo lugar, o seu registo deve ter sido feito de boa‑fé pelo seu titular, em terceiro lugar, a marca deve ser utilizada no Estado‑Membro onde a marca anterior é protegida e, finalmente, em quarto lugar, o titular da marca anterior deve ter conhecimento do uso dessa marca após o seu registo [acórdãos de 28 de junho de 2012, Basile e I Marchi Italiani/IHMI — Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, n.o 30, e de 23 de outubro de 2013, SFC Jardibric/IHMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, n.o 19; v., igualmente, por analogia, acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Colet., EU:C:2011:605, n.os 54 e 56 a 58].

31 Resulta igualmente desta jurisprudência que o artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 visa sancionar os titulares das marcas anteriores que toleraram o uso de uma marca da União Europeia posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, com a perda das ações de anulação e de oposição contra a referida marca. Esta disposição visa assim ponderar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a sua função essencial e os interesses dos outros operadores económicos em disporem de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços. Este objetivo implica que, para salvaguardar essa função essencial, o titular de uma marca anterior deve estar em condições de se opor ao uso de uma marca posterior igual ou parecida com a sua. Com efeito, só a partir do momento em que o titular da marca anterior conhece o uso da marca da União Europeia posterior é que tem a possibilidade de o não tolerar e, portanto, de se lhe opor ou de pedir a anulação da marca posterior, e que o prazo de preclusão por tolerância começa a correr (v., neste sentido, acórdãos B. Antonio Basile 1952, n.o 30, supra, EU:T:2012:328, n.os 32 e 33, e AQUA FLOW, n.o 30, supra, EU:T:2013:550, n.os 20 e 21; v., igualmente, neste sentido e por analogia, acórdão Budějovický Budvar, n.o 30, supra, EU:C:2011:605, n.os 46 a 48).

32 Resulta, portanto, de uma interpretação teleológica do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 que a data pertinente para calcular o início do prazo de preclusão é a do conhecimento do uso da marca posterior (v., neste sentido, acórdão B. Antonio Basile 1952, n.o 30, supra, EU:T:2012:328, n.o 33).

33 Desta forma, como assinalado corretamente pela Câmara de Recurso no n.o 22 da decisão impugnada, esta interpretação exige que o titular da marca posterior faça prova de que o titular da marca anterior tinha o conhecimento efetivo do uso da referida marca, sem o qual aquele não estaria em condições de se opor ao uso da marca posterior. Com efeito, como corretamente alega o EUIPO, a este respeito, deve ser tida em conta a norma análoga de preclusão por tolerância prevista no artigo 9.o, n.o 1, da Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), substituído pelo artigo 9.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), relativamente ao qual o décimo primeiro considerando da dita diretiva (considerando 12 da Diretiva 2008/95) precisa que este motivo de preclusão é aplicável quando o titular da marca anterior «tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período», o que significa «intencionalmente» ou «com conhecimento de causa» (v., neste sentido, acórdão Budějovický Budvar, n.o 30, supra, EU:C:2011:605, n.os 46 e 47, e conclusões da advogada‑geral V. Trstenjak no processo Budějovický Budvar, C‑482/09, Colet., EU:C:2011:46, n.o 82). Impõe‑se constatar que esta apreciação se aplica mutatis mutandis ao artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009, cujo teor corresponde ao do artigo 9.o, n.o 1, das Diretivas 89/104 e 2008/95.

34 Por conseguinte, há que rejeitar os argumentos da recorrente no sentido de que seria suficiente provar o conhecimento potencial, por parte da BSkyB, do uso da marca contestada ou demonstrar indícios convergentes que permitissem presumir a existência desse conhecimento.

35 Contudo, há que analisar se a recorrente demonstrou que, pelo menos em 21 de março de 2007, a BSkyB tinha o conhecimento efetivo do uso da marca contestada.

36 A título liminar e como pedido com razão pela interveniente, há que rejeitar por inadmissibilidade os anexos da petição inicial apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral. Com efeito, resulta do artigo 65.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 que o Tribunal Geral fiscaliza a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO fiscalizando a aplicação do direito da União por aquelas efetuada tendo em conta os elementos de facto apresentados nas Câmaras de Recurso. Assim, os factos não invocados pelas partes nos órgãos do EUIPO não o podem ser já na fase do recurso interposto para o Tribunal Geral, que não pode reexaminar as circunstâncias de facto à luz de provas nele apresentadas pela primeira vez, salvo se se tratar de factos que fossem do conhecimento oficioso dos órgãos do EUIPO nos termos do artigo 76.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 [v., neste sentido, acórdãos de 10 de novembro de 2011, LG Electronics/IHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, n.os 23 a 26 e jurisprudência referida; de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Colet., EU:T:2005:420, n.o 19; e de 12 de dezembro de 2014, Wilo/IHMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, n.o 12]. No caso em apreço, os novos elementos de facto e de prova apresentados pela recorrente, incluindo dados sobre volumes de negócios e catálogos, são da sua esfera de responsabilidade e a recorrente não alega que tais elementos deviam ter sido apreciados oficiosamente. Por consequência, esses elementos não podem afetar a legalidade da decisão impugnada e devem ser afastados sem que seja necessário apreciar a sua força probatória.

37 Além disso, impõe‑se constatar que a apreciação pela Câmara de Recurso dos elementos de prova alegados pela recorrente no processo perante o EUIPO (n.os 21 e 22 da decisão impugnada) não está viciada de erros, dado que incumbia à recorrente demonstrar o conhecimento efetivo pela BSkyB do uso da marca contestada, e não unicamente o seu conhecimento do registo da referida marca (v. n.o 30, supra). Ora, com os seus argumentos, a recorrente tenta deduzir o conhecimento efetivo pela BSkyB de um tal uso precisamente do seu conhecimento comprovado do registo apenas da marca contestada ou de alguns indícios que, segundo a recorrente, permitiriam presumir o conhecimento do uso, nomeadamente a estratégia proativa desenvolvida pela BSkyB para proteger as suas marcas contra marcas idênticas ou semelhantes que contêm o elemento «sky». [omissis]

44 Resulta do conjunto das considerações precedentes que a Câmara de Recurso teve razão ao concluir, no n.o 22 da decisão impugnada, que os elementos de prova invocados pela recorrente no decurso do processo no EUIPO, embora aptos a demonstrar um certo uso da marca contestada, eram insuficientes para demonstrar o conhecimento efetivo desse uso pela BSkyB antes de 21 de março de 2007. [omissis]

47 Por consequência, o primeiro fundamento deve ser rejeitado por improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento

[omissis]

62 Consequentemente, há que rejeitar igualmente o segundo fundamento, relativo à violação do artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento.

63 Por conseguinte, atendendo ao pedido principal do EUIPO, que deve ser entendido no sentido de que o Tribunal Geral confirme a legalidade da decisão impugnada (v. ponto 63 da resposta do EUIPO), e ao da interveniente, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

64 Nos termos do artigo 134.o, n.o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

65 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com o pedido do EUIPO.

66 Não tendo a interveniente feito qualquer pedido sobre as despesas, deve suportar as suas próprias despesas, nos termos do artigo 138.o, n.o 3, do Regulamento de Processo.

Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção), decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Tronios Group International BV suportará as suas próprias despesas, bem como as efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

3) A Sky plc suportará as suas próprias despesas.

Prek Labucka Kreuschitz Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de abril de 2016. Assinaturas

( *1 ) Língua do processo: neerlandês.

( 1 ) Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal considera útil.