Quando a oposição a um pedido de marca comunitária se baseia em várias marcas anteriores e essas marcas apresentam características que permitam concluir que fazem parte de uma mesma série ou família, o que pode suceder, nomeadamente, quando reproduzem integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária, uma tal circunstância constitui um fator pertinente para efeitos de apreciação da existência de um risco de confusão.

Com efeito, em tais hipóteses, pode suscitar‑se um risco de confusão pela possibilidade de associação entre a marca requerida e as marcas anteriores que fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas semelhanças suscetíveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte dessa mesma série e, portanto, que os produtos que designa têm a mesma origem comercial que os cobertos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Esse risco de associação entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, suscetível de criar confusão sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em conflito, pode existir mesmo quando a comparação entre a marca requerida e as marcas anteriores, cada uma delas considerada isoladamente, não permite estabelecer a existência de um risco de confusão direto. Nesse caso, o risco de que o consumidor se possa enganar quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa não resulta da possibilidade de confundir a marca requerida com uma ou outra das marcas de série anteriores, mas da possibilidade de considerar que a marca requerida faz parte da mesma série.

Por outro lado, o fator da série ou da família de marcas só é relevante para apreciar a existência do risco de confusão ligado ao risco de associação da marca requerida a essa série se o elemento comum das marcas em conflito for distintivo. Ora, se for descritivo, o elemento não é apto a criar um risco de confusão.

O risco de associação da marca requerida à série de marcas anteriores só pode ser invocado quando estão cumulativamente reunidas duas condições. Em primeiro lugar, o titular de uma série de registos anteriores deve fazer prova da utilização de todas as marcas pertencentes à série ou, pelo menos, de um número de marcas suscetível de constituir uma série. Em segundo lugar, a marca requerida deve não apenas ser semelhante às marcas pertencentes à série mas ainda apresentar características suscetíveis de a associar à série.

Para que exista o risco de o público se enganar quanto à pertença da marca requerida à série, as marcas anteriores que fazem parte dessa série devem necessariamente estar presentes no mercado. Uma vez que a consideração da natureza serial das marcas anteriores implica o alargamento do âmbito de proteção das marcas que fazem parte da série consideradas isoladamente, qualquer apreciação abstrata do risco de confusão, baseada unicamente na existência de vários registos que têm por objeto marcas que reproduzem o mesmo elemento distintivo, deve, na ausência de uma utilização efetiva das marcas, ser considerada excluída. Com efeito, em presença de uma família ou de uma série de marcas, quando o risco de confusão resulte do facto de o consumidor se poder enganar sobre a proveniência ou a origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido, entendendo, erradamente, que a marca faz parte dessa família ou série, a prova da utilização de um número suficiente de marcas suscetíveis de constituir uma família ou uma série é de especial importância, visto que não é de esperar que o consumidor, na falta de tal utilização, detete um elemento comum na referida família ou série de marcas e/ou que associe a essa família ou série outra marca com o mesmo elemento comum. Assim, na falta de prova da utilização de um número suficiente de marcas suscetíveis de constituírem uma família ou uma série, o risco de confusão eventualmente provocado pela aparição no mercado da marca requerida deverá ser apreciado comparando com a marca requerida cada uma das marcas anteriores tomadas isoladamente.

As marcas anteriores podem ser consideradas parte de uma mesma série ou família, nomeadamente quando reproduzam integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que as diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária.

A marca requerida pode não apresentar características suscetíveis de a associar à série, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posição diferente daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo semântico distinto, ou quando o elemento comum não é distintivo.

(cf. n.os 43‑45, 58, 60, 72, 75)