Processo T‑419/17

Mendes SA

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Marca da União Europeia nominativa VSL#3 — Marca que se transformou numa designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada — Marca suscetível de induzir o público em erro — Artigo 51.o, n.o 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 58.o, n.o 1, alíneas b) e c), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Quinta Secção) de 18 de maio de 2018

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea c)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea c)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea b)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea b)]

Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de caducidade — Marca que se transformou numa designação comercial usual de um produto ou de um serviço devido à atividade ou á inatividade do seu titular — Apreciação à luz da perceção do sinal pelos meios interessados

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea b)]

(Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 65.o)

V. texto da decisão. (cf. n.o 15)

Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça aplicável, por analogia, ao artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia, que este artigo visa uma situação em que a marca deixou de ser apta a cumprir a sua função de indicação de origem. Entre as diversas funções da marca, a referida função de indicação da origem desempenha um papel essencial. A mesma permite identificar o produto ou o serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, distinguindo esse produto ou esse serviço, portanto, dos das outras empresas. A referida empresa é aquela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado. O legislador da União Europeia consagrou a função essencial de indicação de origem da marca, ao dispor, no artigo 4.o do Regulamento n.o 207/2009 (atual artigo 4.o do Regulamento 2017/1001), que os sinais suscetíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Assim, enquanto o artigo 7.o do Regulamento n.o 207/2009 enumera as situações em que a marca não é suscetível, ab initio, de preencher a função de indicação de origem, o artigo 51.o, n.o 1, alínea b), desse mesmo regulamento diz respeito à situação em que a utilização da marca se generalizou a um ponto tal que o sinal que a constitui tem tendência para designar a categoria, o género ou a natureza dos produtos ou serviços objeto de registo, e já não os produtos ou os serviços específicos provenientes de uma empresa determinada. A marca, que se transformou na designação usual de um produto, perdeu portanto o seu caráter distintivo, pelo que deixou de desempenhar essa função. O titular de uma marca pode então ser destituído dos direitos que lhe confere o artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009, desde que, primeiro, a referida marca se transforme na designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada e, segundo, essa transformação se tenha ficado a dever à atividade ou inatividade do referido titular. Trata‑se de condições cumulativas. (cf. n.os 22‑26)

A este respeito, segundo a jurisprudência, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto abrangido por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou na designação comercial usual do produto em causa, são constituídos por todos os consumidores ou utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, por todos os profissionais que intervêm na comercialização desse produto. Com efeito, a marca faz parte integrante de um processo de comunicação entre os vendedores e os compradores. Este processo de comunicação apenas alcança o resultado com ele pretendido e a marca apenas cumpre a função que justifica a sua existência quando ambas as partes intervenientes na comunicação apreendem a marca como tal, isto é, estão conscientes da sua função de indicação da origem. Se um dos dois grupos considerar a marca como uma designação genérica, a transmissão da informação que se pretende comunicar através da marca fracassa. Com efeito, mesmo que o comprador ignore que se trata de uma marca, esta pode continuar a cumprir a sua função de indicação de origem sempre que intermediário exerça uma influência determinante sobre a decisão de aquisição do comprador, contribuindo o seu conhecimento da função de indicação de origem da marca para o sucesso do processo de comunicação. É o que sucede quando, no respetivo mercado, o aconselhamento do intermediário seja habitualmente determinante para a decisão de aquisição, ou o intermediário tome até, ele próprio, a decisão de aquisição em lugar do consumidor, como acontece no caso dos farmacêuticos e dos médicos no que diz respeito a medicamentos sujeitos a receita médica. Assim, embora os meios interessados sejam constituídos, antes de mais, pelos consumidores e utilizadores finais, os intermediários que desempenham um papel na apreciação do caráter usual da marca devem igualmente ser tidos em conta. Decorre desta jurisprudência que o meio interessado cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a marca controvertida se transformou na designação comercial usual do produto comercializado sob a sua designação deve ser definido à luz das características do mercado do referido produto. (cf. n.os 31‑35)

V. texto da decisão. (cf. n.os 36‑50)

Decorre da jurisprudência que a causa de extinção visada pelo artigo 51.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia pressupõe a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor. A aplicabilidade do artigo 51.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009 está subordinada à utilização enganosa da marca após o seu registo. Essa utilização enganosa deve ser devidamente provada pela parte recorrente. Embora, à luz do conteúdo do artigo 51.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009, as modificações na composição de um produto abrangido por uma marca possam conduzir à extinção desta, isso só acontecerá se a marca transmitir uma informação inexata acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica do referido produto. (cf. n.os 54, 55, 60)