Recurso interposto em 21 de dezembro de 2018 pela The Yokohama Rubber Co. Ltd do Acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Sétima Secção alargada) em 24 de outubro de 2018 no processo T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(Processo C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Língua do processo: inglês

Partes

Recorrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (representantes: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Outras partes no processo: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, Pirelli Tyre SpA

Pedidos da recorrente

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— na medida do necessário, devolver o processo ao Tribunal Geral;

— condenar a Pirelli Tyre SpA nas despesas, incluindo as despesas efetuadas no processo no Tribunal Geral e na Câmara de Recurso.

Fundamentos e principais argumentos

Primeira parte do primeiro fundamento: a marca é composta pela forma dos produtos na aceção do artigo 7.o, n.o 1, alínea e), ii), do Regulamento n.o 40/94 (1) ?

O Tribunal Geral afirmou que, apesar de a representação gráfica que compõe o sinal controvertido não revelar contornos e de o sinal não ser acompanhado por nenhuma descrição adicional, a Pirelli não contesta que alguns dos seus modelos de pneus incluem uma ranhura na sua superfície de rodagem com a forma representada pelo sinal controvertido. Também a possibilidade de a autoridade competente tomar em consideração os elementos pertinentes para efeitos da identificação das características essenciais de um sinal tridimensional controvertido foi alargada à apreciação dos sinais bidimensionais. O Tribunal Geral concluiu o seu raciocínio afirmando que: «há que constatar que, analisada objetiva e concretamente, a marca impugnada não representa o desenho de uma banda de rodagem. Representa, no máximo, uma ranhura isolada de uma banda de rodagem». O Tribunal de Justiça reiterou que a jurisprudência desenvolvida em relação a marcas tridimensionais que consistam na aparência do produto ou parte do produto em si mesmo também é aplicável quando, como no presente caso, a marca requerida é uma marca figurativa constituída pela representação bidimensional desse produto ou parte desse produto. Nesse caso, a marca também não é constituída por um sinal não relacionado com a aparência dos produtos que cobre. A representação gráfica da marca contestada reproduz exatamente a forma do produto (ou seja, o desenho) que designa ou do produto a que está associado por razões técnicas. A explicação dada pelo Tribunal Geral, segundo a qual o sinal não é parte significativa do produto, é arbitrária e contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal Geral. A questão não é se o sinal constitui uma parte significativa do produto, mas se o sinal é uma parte do produto.

Segunda parte do primeiro fundamento: a Câmara de Recurso acrescentou à forma elementos que não eram constitutivos do sinal e que, portanto, lhe eram externos ou estranhos?

O Tribunal Geral afirma que a Câmara de Recurso se afastou da forma representada pelo sinal controvertido e alterou-a. Por outras palavras, a Câmara de Recurso modificou a natureza do sinal, alegando ou supondo características externas e estranhas. Na verdade, a Câmara de Recurso não acrescentou elementos ao sinal, mas avaliou a forma dos produtos reais e não uma forma abstrata. Se, como afirma o Tribunal Geral, o sinal é uma representação fiel à realidade de uma parte dos produtos abrangidos pelo sinal, é necessário analisar as características da forma resultante da representação gráfica do ponto de vista da função dos produtos em causa. Na nossa opinião, o Tribunal Geral parece afirmar que o EUIPO tentou encontrar características ocultas, que não são visíveis na forma representada. Apesar de esse exame dever indubitavelmente limitar-se prima facie a uma análise da forma requerida, a relação entre essa forma (ranhura) e a função dos produtos (pneu) exige a apreciação de informações adicionais. Do nosso ponto de vista, a análise do sinal requerido é bastante simples, dado que, nos produtos, a marca aparece como uma reprodução em série do sinal. Assim, a questão que se coloca é a seguinte: «a imagem corresponde inquestionavelmente à representação de um elemento funcional de uma parte do produto?», e não, contrariamente ao declarado pelo Tribunal Geral, «a imagem corresponde inquestionavelmente à representação de uma parte significativa ou de uma parte reduzida do produto?».

Segundo fundamento: desvirtuação dos factos

O Tribunal Geral cometeu um erro na apreciação dos todos os factos e documentos apresentados pela Yokohama. Na nossa defesa, indicámos com precisão as provas desvirtuadas pelo Tribunal Geral e demonstrámos os erros de apreciação que, em nosso entender, determinaram essa desvirtuação. Tal desvirtuação está patente nos documentos do processo no Tribunal de Justiça, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e das provas.

(1) Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).