CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

apresentadas em 17 de janeiro de 2019 ( 1 )

Processo C‑690/17

ÖKO‑Test Verlag GmbH

contra

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, Alemanha)]

«Questão prejudicial — Marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito à oposição ao uso de um sinal idêntico ou semelhante por um terceiro — Aposição não autorizada de uma marca como selo de um teste de qualidade sobre um produto»

1. Este reenvio prejudicial incide sobre o direito do titular de uma marca (ÖKO‑TEST), constituída por um selo de teste ( 2 ) e registada para identificar uma série de serviços, de proibir a sua utilização por um terceiro que, sem o seu consentimento, a utilizava na embalagem de uma pasta dentífrica (Aminomed).

2. Num caso como o presente, em que não parece haver identidade ou semelhança entre os produtos dentários e os serviços prestados pelo titular do selo, faz sentido instaurar uma ação por contrafação? Esta é, em síntese, a questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio, com a qual procura ultrapassar as dificuldades resultantes do facto de o titular da marca ÖKO‑TEST não poder intentar, contra quem utiliza esse selo sem o seu consentimento, uma ação por responsabilidade contratual ou outra, com base na legislação alemã sobre concorrência desleal.

I. Quadro legislativo

A. Direito da União

3. O regime jurídico de proteção das marcas é composto tanto pelas medidas de harmonização dos direitos nacionais (em especial, a Diretiva 2008/95/CE) ( 3 ), como pelas disposições que regulam a marca da União [Regulamento (CE) n.o 207/2009] ( 4 ), em vigor para os operadores que optam por este título de propriedade industrial.

1. Diretiva 2008/95

4. O artigo 5.o, n.os 1 a 3, dispõe: «1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial: a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca. 2. Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique. 3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2: a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem; b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal; […]»

2. Regulamento (UE) 2017/1001

5. O artigo 9.o, n.os 1 a 3 ( 5 ), dispõe: «1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos. 2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja: a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada; b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo. 3. Ao abrigo do n.o 2, pode ser proibido, nomeadamente: a) Apor o sinal nos produtos ou na embalagem desses produtos; b) Oferecer os produtos, colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal; […]»

B. Direito alemão. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ( 6 )

6. Através do § 14, n.o 2, ponto 3, da referida lei, a República Federal da Alemanha exerceu a faculdade prevista no artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95 para as marcas que gozam de prestígio.

II. Os factos na origem do litígio e as questões prejudiciais

7. A Öko‑Test Verlag GmbH é a editora da revista «ÖKO‑TEST», de distribuição nacional na Alemanha. Para além de informações gerais para os consumidores, publica testes a produtos e serviços, efetuados por laboratórios independentes. Os testes e os estudos são efetuados sem o conhecimento dos respetivos fabricantes.

8. Desde 23 de abril de 2012, a Öko‑Test Verlag é titular junto do Deutsches Patent‑ und Markenamt (Instituto Alemão das Patentes e das Marcas) e, desde 31 de agosto de 2012, no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), respetivamente, das seguintes marcas figurativas nacional e da União Europeia ( 7 ):

9. Os serviços ( 8 ) abrangidos pela marca que são mais relevantes para o litígio enquadram‑se nas classes 35 (prestação de conselhos e fornecimento de informações aos consumidores na escolha de produtos e serviços, com recurso a resultados de testes e de estudos; realização e avaliação de sondagens de opinião e sondagens) e 42 (realização e avaliação de testes de produtos de base científica e análises de serviços; realização e avaliação de análises de qualidade; realização e avaliação de testes e exames técnicos).

10. A Öko‑Test Verlag financia‑se sobretudo com as receitas provenientes da comercialização da sua revista e dos contratos de licença para uso da marca, celebrados com os fabricantes dos produtos, uma vez analisados. Os titulares das licenças recebem um ficheiro com o selo ÖKO‑TEST e utilizam‑no nos seus produtos, inserindo no respetivo espaço vazio o resultado dos testes e a fonte ( 9 ).

11. O contrato de licença caduca quando um teste mais recente (com novos parâmetros) alterar o resultado dos testes anteriormente efetuados ao produto do titular da licença, embora o mesmo não tenha sido submetido a novo teste ( 10 ), ou quando se alterarem a natureza ou as características desse produto.

12. A sociedade Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG ( 11 ) produz pastas dentífricas, uma das quais a Aminomed. A Öko‑Test Verlag testou uma série de dentífricos, incluindo a Aminomed Fluorid‑Kamillen‑Zahncreme (pasta de dentes Aminomed com extrato de camomila e fluoreto) e publicou os resultados do teste no Jahrbuch Kosmetik 2005 (Anuário de Cosmética de 2005), atribuindo‑lhe a classificação de «com distinção» («sehr gut»).

13. Em agosto de 2005, ambas as empresas celebraram um contrato de licença para uso do selo ÖKO‑TEST (à época ainda não registado como marca), tendo a Dr. Liebe começado a usá‑lo na publicidade do seu produto.

14. Em outubro de 2014, a Öko‑Test Verlag teve conhecimento de que a Aminomed estava a ser distribuída da seguinte forma: A embalagem tinha sido alterada em relação à original.

15. A Öko‑Test Verlag intentou uma ação por contrafação, junto do Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Dusseldórfia, Alemanha). Na mesma, alegava que a Dr. Liebe não estava habilitada, nos termos do contrato de licença, a utilizar o selo ÖKO‑TEST, uma vez que: a) este não era objeto do contrato; b) em 2008 tinha sido publicado um novo teste às pastas dentífricas, com novos parâmetros, pelo que a Dr. Liebe não tinha autorização para utilizar aquele sinal; e c) o produto da Dr. Liebe em que estava aposto o referido sinal não correspondia àquele que tinha efetivamente sido testado para efeitos do contrato de licença, uma vez que tinham sido alterados, pelo menos, o nome, a descrição do produto e a sua embalagem.

16. A Dr. Liebe contestou esta ação, alegando que o contrato de licença continuava em vigor e que estava habilitada a utilizar o selo ÖKO‑TEST. Alegou, além disso, que desde que as marcas nacional e da União Europeia haviam sido registadas não as tinha tornado a utilizar.

17. O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Dusseldórfia) considerou que a Dr. Liebe se estava a aproveitar da marca em causa para o serviço de «fornecimento de informações a consumidores» e que já não podia fazer‑se valer do contrato de licença. Atendendo a que a Dr. Liebe não fornecera dados concretos relativos à cessação da sua produção, o tribunal presumiu que, após o registo da marca, tinha continuado a comercializar a pasta dentífrica com o referido selo. Condenou, assim, a Dr. Liebe a cessar a utilização do sinal ÖKO‑TEST na comercialização da Aminomed, bem como a retirá‑lo do mercado.

18. A Dr. Liebe recorreu dessa sentença para o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia), que, no despacho de reenvio: a) concorda com o órgão de primeira instância em que o contrato de licença tinha caducado havia bastante tempo; e b) reconhece que, consequentemente, a Dr. Liebe estava a utilizar a marca na vida comercial sem o consentimento do seu titular.

19. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio: — caso se aceite a tese de que a marca em litígio foi utilizada num produto (pasta dentífrica), deve indeferir‑se os pedidos da Öko‑Test Verlag baseados no artigo 9.o, n.o 2, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001, uma vez que nenhum dos dois registos da ÖKO‑TEST incluía a pasta dentífrica ou «produtos semelhantes». — a Öko‑Test Verlag só pode, enquanto titular da marca, invocar o seu direito previsto nesse artigo se a utilização de um selo de teste num produto fosse equiparado à sua utilização para qualquer um dos serviços protegidos pela referida marca, como o «fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores na escolha de produtos e serviços».

20. O órgão jurisdicional de reenvio indica também que, atendendo às diferenças que os separam, os selos de teste não se equiparam aos selos de qualidade nem podem ser registados como marcas de certificação ( 12 ). No entanto, adverte que, tal como no processo Gözze ( 13 ), os consumidores compreendem o selo de teste de forma similar à marca de qualidade. A sua aposição no produto garante uma determinada qualidade, que foi controlada, mas não que o mesmo tenha sido produzido sob a supervisão do titular da marca composta pelo selo. Por conseguinte, o público não identifica a marca ÖKO‑TEST com os fabricantes dos produtos testados, uma vez que conhece a sua independência e atribui uma importância especial a este facto.

21. Se se considerar que a aposição do selo de teste é utilizada para o serviço registado, a Dr. Liebe violou a marca ( 14 ), tanto no que respeita à sua função de indicação de origem como à sua função de qualidade. Se, pelo contrário, a resposta à primeira questão prejudicial for negativa, o órgão jurisdicional de reenvio apresenta uma segunda questão, desta vez respeitante ao artigo 9.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento 2017/1001 e ao o artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95.

22. Com efeito, a marca ÖKO‑TEST goza de prestígio no território da República Federal da Alemanha, não sendo, porém, conhecida como sinal de propriedade industrial, mas sim como selo de teste. Seria, portanto, difícil, à luz do Acórdão Gözze, considerar que a Dr. Liebe a utilizou para o produto dentífrico, e não para o serviço que a Öko‑Test Verlag presta. Por este motivo, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se estamos perante marca individual de prestígio quando a sua reputação se deve à sua natureza de selo de qualidade.

23. Acrescenta, a este propósito, que a jurisprudência em matéria de marcas de prestígio ( 15 ) não oferece elementos suficientes para esclarecer se a comercialização da pasta dentífrica com o selo corresponde a uma utilização ilícita e, em especial, se uma utilização sem caráter de marca pode ser ilícita. Termina indicando que o aproveitamento do prestígio alheio ou a transferência de imagem, proibidos pelas referidas disposições, ocorrem igualmente no caso de um terceiro não utilizar a marca individual para garantir a identidade da origem dos produtos da sua empresa.

24. Neste contexto, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia) submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões a título prejudicial: «1) A utilização de uma marca individual constitui uma utilização ilícita, na aceção do artigo 9.o, n.o [2], alínea b), do […] Regulamento [2017/1001] ou do artigo 5.o, n.o 1, segundo período, alínea a) da Diretiva 2008/95, quando: – a marca individual tiver sido aposta num produto para o qual a referida marca não foi registada, – a aposição da marca individual por um terceiro é entendida pelo público como um “selo de teste”, ou seja, no sentido de que o produto foi produzido e colocado no mercado por um terceiro que não está sob o controlo do titular da marca, mas que o titular da marca testou diversas características deste produto, tendo‑o [classificado] com [a nota] indicad[a] no selo de teste, e – a marca individual tiver sido registada, designadamente, para o “fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores na escolha de produtos e serviços, em especial com recurso a resultados de testes e de estudos, assim como através de avaliações da qualidade”? 2) Em caso de resposta negativa do Tribunal de Justiça à primeira questão: A referida utilização constitui uma utilização ilícita, na aceção do artigo 9.o, n.o [2], alínea c), do Regulamento [2017/1001] e do artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95, quando: – a marca individual só for conhecida como selo de teste (descrito na questão 1), e – a marca individual for utilizada por terceiros como selo de teste?»

III. Tramitação processual no Tribunal de Justiça

25. O despacho de reenvio deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de dezembro de 2017. Apresentaram observações escritas a Öko‑Test Verlag, o Governo alemão e a Comissão Europeia, que participaram na audiência, realizada em 7 de novembro de 2018, na qual também esteve presente a Dr. Liebe.

IV. Análise

A. Observações preliminares

26. Embora o tribunal a quo questione a aplicabilidade do artigo 9.o do Regulamento 2017/1001 e do artigo 5.o da Diretiva 2008/95, sublinha que a ação que deu origem ao litígio respeitava à marca da União e tinha caráter meramente subsidiário à nacional ( 16 ). Deste modo, e de forma a facilitar a leitura, a minha análise terá em consideração, sobretudo, as normas do Regulamento 2017/1001, sobre a marca da União Europeia, mesmo nos casos em que os resultados dessa análise sejam extensíveis mutatis mutandis às normas análogas da Diretiva 2008/95 ( 17 ).

27. Tal como já foi exposto, o órgão jurisdicional de reenvio excluiu que a proteção jurídica a que aspira a Öko‑Test Verlag possa ser concedida através de contrato (afirmou que o contrato de licença deixou de vincular ambas as partes havia muito tempo) ( 18 ) ou por via de uma ação por concorrência desleal, uma vez que esta última requer que as empresas autora e ré concorram entre si, o que aqui não sucede ( 19 ).

28. Embora compreenda que existe um entrave à ação inibitória com base no direito alemão sobre a concorrência desleal, talvez seja possível explorar a viabilidade de uma ação por responsabilidade contratual, à luz de determinados acórdãos do Tribunal de Justiça, nos termos dos quais: — para saber se, na aceção do artigo 5.o, n.os 1 e 3, do «Regulamento Bruxelas I» ( 20 ), uma ação se encontra no âmbito «contratual» ou «extracontratual», deve apurar‑se se o comportamento censurado constitui um incumprimento das obrigações contratuais, tal como são determinadas conforme o objeto do contrato ( 21 ). — para decidir uma ação de indemnização por responsabilidade extracontratual das instituições da União, cabe verificar se existe entre as parte, um efetivo contexto contratual, relacionado com o objeto do litígio, mesmo que tenham cessado as relações contratuais, cuja análise aprofundada se revele indispensável para a sua resolução ( 22 ).

29. É evidente que o enquadramento jurídico do presente processo difere do dos presentes nos acórdãos que acabo de citar nas notas 21 e 22. Ainda assim, a abordagem metodológica destes últimos pode ser igualmente útil aqui por analogia. Embora pareça deduzir‑se o contrário do despacho de reenvio, na audiência do processo principal, as partes confirmaram que tinha sido atribuído o direito de utilização do logótipo ( 23 ) no âmbito da relação contratual. SE, como se infere dos autos, a Dra. Liebe continuou a utilizar esse selo, violou a obrigação contratual (eventualmente implícita) de cessar a aposição do sinal na embalagem da pasta dentífrica, uma vez extinta a relação constituída com o referido contrato.

30. O órgão jurisdicional de reenvio pode, por conseguinte, se considerar pertinente, aplicar essa abordagem como base para uma eventual ação ex contrato a favor da Öko‑Test Verlag. No entanto, quero apenas deixar esta possibilidade, consciente de que, no âmbito deste pedido de reenvio prejudicial, importa sobretudo dar resposta às questões apresentadas, mais do sugerir soluções alternativas que, afinal, cabem ao direito nacional.

B. Primeira questão prejudicial: sobre a utilização ilícita

1. Síntese das observações das partes

31. Segundo a Öko‑Test Verlag, o seu selo não é utilizado como marca para dentífricos, mas sim para um serviço (prestado pela própria), e propõe uma resposta afirmativa a esta questão. Alega que um selo de teste não se assemelha à marca de qualidade, já que o primeiro informa sobre o cumprimento, por um produto, de alguns padrões preestabelecidos, e a marca de qualidade apenas torna reconhecível, à primeira vista, para o consumidor determinada qualidade do produto. À semelhança do órgão jurisdicional de reenvio e do Governo alemão, contesta qualquer semelhança com as marcas de garantia e de certificação ( 24 ).

32. A Öko‑Test Verlag considera que o público relevante compreenderá a utilização da ÖKO‑TEST na pasta dentífrica como uma utilização autorizada pelo seu titular, indicativa de que: a) esse produto obteve um resultado de distinção nos testes a que foi submetido pela Öko‑Test Verlag, e b) a referida classificação é coerente com o teor da sua publicação e com os seus padrões neutros, objetivos e de peritagem. Por isso, a utilização da ÖKO‑TEST pela Dr. Liebe afeta a função de identificação de origem da marca, bem como outras funções admitidas pelo Tribunal de Justiça ( 25 ).

33. O Governo alemão alega que a primeira questão não versa sobre a dupla identidade do artigo 5.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, mas sobre o risco de confusão da sua alínea b), uma vez que existem algumas diferenças entre o sinal original da ÖKO‑TEST e o sinal utilizado na pasta dentífrica (em particular, os resultados dos testes e a referência à publicação). Propõe uma resposta afirmativa à questão, com base no facto de que uma marca registada para um serviço pode ser utilizada para um produto, nos casos em que o público reconhece a autonomia do serviço embora este último esteja relacionado com o produto.

34. O Governo alemão considera que o elemento determinante é a perceção do público, habituado a que organizações independentes dos fabricantes efetuem testes aos bens de consumo diário, comunicando‑os seguidamente aos consumidores. Estes podiam deduzir sem dificuldade que a Öko‑Test Verlag tinha avaliado a pasta dentífrica, atribuindo‑lhe uma classificação de excelência. Além disso, a apresentação daqueles bens com várias marcas ou sinais é comum entre as empresas, como acontece com os selos de qualidade ou de certificação (agricultura biológica, eficiência energética, comércio justo) e com a aposição de marcas de um fornecedor enquanto indicador da qualidade dos componentes do produto final (por exemplo, a Intel Inside para processadores de computador).

35. Para a Comissão, pelo contrário, a questão respeita, na verdade, à alínea a), e não à alínea b), tanto do artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009, como do artigo 5.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95. Aceita que a aposição da marca ÖKO‑TEST na apresentação da pasta dentífrica remete obrigatoriamente para os mesmos serviços prestados pelo seu titular (a Öko‑Test Verlag), mas considera essa remissão inerente à publicidade do produto dentário, sem que isso implique que a Dr. Liebe está a anunciar os mesmos serviços que a Öko‑Test Verlag.

36. A Comissão sublinha o efeito publicitário pretendido pelo fabricante da pasta de dentes ao utilizar o selo ÖKO‑TEST: que o público recorde o serviço prestado pelo titular do referido selo, o único a que se deve atribuir a responsabilidade de um teste independente. As cláusulas do contrato de licença procuram evitar que a perda de qualidade do produto submetido a teste afete negativamente a própria marca da Öko‑Test Verlag, o que sucederia se a qualidade inferior do produto fosse associada à empresa que realizou o seu teste.

2. Apreciação

37. Através da primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o selo de teste ÖKO‑TEST protegido enquanto marca registada permite, tal como utilizado pela Dr. Liebe na embalagem da pasta dentífrica, identificar os serviços do titular dessa marca, e não apenas os produtos que comercializa a Dr. Liebe.

38. O Tribunal de Justiça declarou no Acórdão Gözze que «não há utilização conforme à função essencial da marca individual quando a sua aposição em produtos tem por única função constituir um selo de teste para esses produtos, e não a de garantir, além disso, que os produtos são provenientes de uma única empresa sob o controlo da qual são fabricados e à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade» ( 26 ).

39. Caso se optasse por interpretar literalmente esta afirmação, o litígio teria uma solução relativamente simples, pois a Öko‑Test Verlag não produz pasta dentífrica nem a sua marca é aposta na embalagem para identificar a respetiva origem. Seria de rejeitar, portanto, que essa empresa pudesse proibir a Dr. Liebe do uso, na vida comercial, da marca ÖKO‑TEST ao abrigo do artigo 9.o, n.o 2, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001.

40. Embora no caso vertente essa solução pudesse ser corrigida (tal como posteriormente irei propor) através da alínea c) da mesma disposição, tendo em conta o prestígio da ÖKO‑TEST no mercado alemão, creio, no entanto, que os titulares dos sinais que não são de prestígio também devem ter à sua disposição um instrumento jurídico, típico do direito de marcas, para reagir contra a sua utilização, sem consentimento, por um terceiro, em circunstâncias como a dos autos ( 27 ). Talvez ao analisar as diferenças entre a marca de qualidade e o selo de teste se possa encontrar uma resposta, para além da fornecida pelo Acórdão Gözze.

41. Quanto à questão de saber se este caso se pode subsumir ao previsto na alínea a) ou na alínea b) do artigo 9.o, n.o 2, do Regulamento 2017/1001, as partes têm divergido na interpretação da questão prejudicial. É preferível desenhar os critérios para determinar se estão preenchidos os requisitos de aplicação, comuns a ambas as hipóteses ( 28 ), como base para optar por uma delas.

a) Elementos de apreciação

1) Ponto de partida

42. Em princípio, o titular de uma marca registada apenas pode proibir o uso, por um terceiro, de um sinal, em aplicação do artigo 9.o, n.o 2, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001, se estiverem cumpridos os seguintes requisitos: — por um lado, o sinal tem de ser idêntico ( 29 ) ou semelhante à marca registada do titular; — por outro lado, o uso da marca registada: a) deve ocorrer na vida comercial; b) na falta de consentimento do titular da marca; c) tem de ser usado em produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada; e d) deve conduzir a uma violação ou ser suscetível de prejudicar uma das funções da marca ( 30 ).

43. Resulta dos autos enviados pelo órgão jurisdicional de reenvio que o (primeiro) requisito relativo à identidade do sinal ( 31 ) não deve constituir um problema, uma vez que a Dr. Liebe não contesta ter utilizado o selo ÖKO‑TEST nas embalagens da sua pasta dentífrica.

44. A este respeito, não fico convencido com a opinião do Governo alemão sobre as disparidades entre a ÖKO‑TEST, enquanto marca registada, e a figura que surge na embalagem da pasta dentífrica da Dr. Liebe. Não é relevante que, nessa embalagem, sejam incluídos, dentro da marca, os resultados dos testes e a referência da publicação, e isto por duas razões: a primeira, porque o público está habituado a apreender a marca ÖKO‑TEST com essas indicações (sem elas, de pouco ou nada serve a sua reprodução na publicidade do produto); e a segunda, que deriva da anterior, porque estas disparidades passariam despercebidas aos olhos do consumidor médio, na medida em que não o levariam a crer que se trata de outra marca (não obstante, em termos de matéria de facto, cabe ao órgão jurisdicional de reenvio avaliar este aspeto) ( 32 ).

45. Também não é contestado o preenchimento dos requisitos relativos à utilização na vida comercial e à falta de consentimento do titular da marca. Este último não tem necessariamente de ser concorrente do fabricante do produto: o artigo 9.o, n.o 2, do Regulamento 2017/1001 permite ao titular da marca proibir a sua utilização por parte de «qualquer terceiro» sem o seu consentimento, pelo que não é indispensável a qualidade de concorrente. O facto de as alíneas a) e b) desta disposição serem aplicadas preferencialmente aos concorrentes não significa que o legislador tenha limitado aos mesmos a eventual reação do titular da marca.

46. Falta determinar, portanto, se existiu coincidência relativamente aos produtos e serviços, e se, resolvida esta questão, o uso da marca ÖKO‑TEST, por parte da Dr. Liebe, era suficiente para prejudicar uma das funções características dessa marca.

2) Natureza da marca

47. O selo ÖKO‑TEST é uma marca registada para serviços. Este tipo de sinais distingue‑se dos que representam bens pelo seu caráter imaterial, o que os priva de um substrato tangível, ao contrário do que sucede com os produtos protegidos pelas marcas de fábrica ou de comércio ( 33 ).

48. A natureza imaterial dos serviços permite uma interação entre estes e o produto. Quando os serviços incidem nas qualidades do produto é possível encontrar marcas de serviços juntamente com as de produtos que destacam esse facto. É o que acontece com a utilização generalizada dos rótulos e selos a que faz referência o Governo alemão.

49. Por norma, o surgimento de marcas de produtos que incluem selos (como os de qualidade) tem lugar ao abrigo de um contrato que inclui uma licença de utilização. Neste, autoriza‑se o fabricante, como titular da licença, a utilizar o selo, o que reverte no aumento do prestígio dos seus produtos. O selo de teste utiliza‑se para transmitir ao público, que tais produtos, após terem passado os testes pertinentes, têm uma classificação favorável, emitida pela empresa titular do selo (neste caso, a Öko‑Test Verlag).

50. Quando o selo está registado como marca, o contrato deve permitir ao titular da licença apô‑lo, como marca, nos seus próprios produtos. Mas esse contrato serve igualmente para o titular da marca dar a conhecer ao público os seus próprios serviços, numa simbiose favorável para ele e para os diferentes titulares das licenças. Cria‑se, como irei expor na descrição das características do selo de teste, uma espécie de «dupla utilização» ( 34 ).

51. Desta forma, a Dr. Liebe, se devidamente autorizada, pode apor o selo de teste, como marca, nos seus próprios produtos, mas, simultaneamente, a utilização da ÖKO‑TEST nesses produtos conduz a uma maior difusão dos serviços que a Öko‑Test Verlag oferece às empresas e aos consumidores.

3) Características dos serviços prestados pela Öko‑Test Verlag

52. O Regulamento 2017/1001 e a Diretiva 2015/2436 conhecem as marcas coletivas ( 35 ) e as marcas de certificação ( 36 ): — as marcas coletivas servem para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação titular da marca dos das outras empresas. — as marcas de certificação ou de garantia cumprem a sua função de identificação de origem ao determinar os «produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características […] dos produtos e serviços não certificados como tal» ( 37 ).

53. O selo de teste, embora apresente algumas semelhanças com as marcas de certificação, não se identifica com estas nem se encontra previsto em nenhum dos textos normativos citados. Em geral, pode ser registado como marca individual por qualquer empresa cuja atividade seja a avaliação objetiva e independente de produtos e que ofereça a um amplo leque de operadores económicos a possibilidade de, através do contrato de licença, demonstrar a qualidade dos seus bens, utilizando o logótipo correspondente.

54. Essas diferenças explicam a dificuldade de exigir que os titulares dos selos de qualidade elaborem um regulamento, na aceção do artigo 75.o do Regulamento 2017/1001, uma vez que, por um lado, não se trata de membros que o devam respeitar, como nas marcas coletivas de certificação, e, por outro, a empresa titular da marca pode alterar, conforme quiser, os produtos sujeitos aos testes e os parâmetros destes últimos.

55. O órgão jurisdicional de reenvio salienta as diferenças entre esses selos e os selos de qualidade (como no Acórdão Gözze) que consistem, essencialmente: a) na aplicação dos testes a um grande número de produtos e serviços, e não apenas a um; b) na adaptação dos critérios às necessidades do consumidor e na alteração regular dos testes; c) no facto de o produtor não influenciar o organismo que faz os testes; e d) no facto de a autorização da utilização do selo não depender apenas do cumprimento de certos requisitos, mas conferir uma qualificação em função dos resultados dos testes ( 38 ).

56. A empresa cujos produtos tenham passado os testes de qualidade tem a faculdade de, após a celebração de um contrato de licença de utilização da marca, mencionar esse facto na descrição ou na embalagem desses produtos. No caso em apreço, se obtivesse o consentimento da Öko‑Test Verlag, a Dr. Liebe poderia legitimamente apor o sinal ÖKO‑TEST em lugar visível na sua pasta dentífrica, com a classificação obtida e com a referência ao número da revista em que foram publicados os resultados. Parece lógico pensar, como sublinha a Comissão, que a empresa cujos produtos são submetidos aos testes da Öko‑Test Verlag e obtêm um resultado satisfatório tem interesse em apor nos seus produtos o referido selo como elemento publicitário das qualidades das suas mercadorias.

57. Ao imprimir o selo ÖKO‑TEST, de forma visível, na embalagem de Aminomed, a Dr. Liebe procura, acima de tudo, reforçar a mensagem de qualidade do dentífrico, através da reputação e da fiabilidade que lhe são atribuídas pela marca ÖKO‑TEST, corroboradas pela classificação obtida (com distinção) e a referência à revista na qual foram publicados os resultados dos testes ( 39 ). Mas essa mesma conduta contribui, por sua vez, para difundir entre os consumidores a fiabilidade dos serviços prestados pela Öko‑Test Verlag, isto é, para identificar a origem empresarial da atividade de análise e avaliação dos produtos de consumo.

58. Por conseguinte, não se pode sustentar, como fez a Dr. Liebe na audiência, que o sinal ÖKO‑TEST foi utilizado de forma descritiva, na aceção do vigésimo primeiro considerando do Regulamento 2017/1001, como uma informação adicional sobre o produto. Não concordo com este argumento, uma vez que: — a forma como é feito esse uso demonstra a vontade de utilizar a marca para designar os serviços da Öko‑Test Verlag. Se a intenção fosse facultar uma simples informação sobre a classificação, ela poderia ter sido transmitido sem necessidade do logótipo. — o referido considerando permite utilizações descritivas desde que sejam leais e honestas, qualidades dificilmente apreciáveis na falta do consentimento que, num primeiro momento, tinha sido obtido.

59. Em suma, tendo em conta a estreita relação entre os serviços prestados pela empresa que outorga o selo de teste (ÖKO‑TEST) e os produtos que o incorporam (Aminomed), nos casos em que o mesmo é utilizado após ter sido registado como marca individual, a sua utilização tem dois efeitos importantes, no que respeita ao artigo 9.o, n.o 2, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001: por um lado, o selo reforça a indicação de qualidade dos produtos que estão autorizados a utilizá‑lo, pelo que se pode afirmar que é utilizado para esses produtos ( 40 ); por outro lado, também serve como publicidade para os serviços da empresa que confere o selo de teste. É, em última análise, a manifestação da utilização dual a que anteriormente fiz referência.

4) Perceção do consumidor

60. A apreciação do consumidor médio e a forma como apreende uma marca são questões de facto que cabem ao órgão jurisdicional de reenvio ( 41 ). O Tribunal de Justiça pode facultar‑lhe, não obstante, respostas úteis para a sua decisão ( 42 ).

61. Tanto a Öko‑Test Verlag como o Governo alemão e a Comissão (com algumas especificidades) estão de acordo em considerar que, para o público relevante, o uso da marca ÖKO‑TEST na apresentação da pasta dentífrica será visto como uma alusão aos serviços independentes da empresa titular da marca (Öko‑Test Verlag). O consumidor médio irá, por conseguinte, relacionar esse sinal com, pelo menos, os serviços de «prestação de conselhos e fornecimento de informações aos consumidores na escolha de produtos e serviços, com recurso a resultados de testes e de estudos» (classe 35) e os de «realização e avaliação de testes de produtos de base científica e análises de serviços» (classe 42).

62. É comum que, na embalagem de muitos produtos de consumo, figurem selos e marcas de qualidade (ou outras formas de certificação, de indicação de origem ecológica ou de comércio justo). Por conseguinte, num caso como o dos autos, o consumidor médio pode compreender, sem dificuldade, que a marca ÖKO‑TEST, tal como é utilizada pela Dr. Liebe, remete para os serviços fornecidos pela Öko‑Test Verlag, com a qual associa o selo de teste. Desta forma, a utilização que a Dr. Liebe faz dessa marca constitui um «uso como marca» ( 43 ), na medida em que garante que o serviço de análise de qualidade da pasta dentífrica foi realizado pela empresa titular da marca, a Öko‑Test Verlag.

5) Prejuízo para as funções da marca

63. Em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o direito exclusivo do titular da marca permite‑lhe proteger os seus interesses específicos, isto é, garantir que essa marca cumpre as funções que lhe são próprias. O exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca, bastando a mera ameaça desse dano ( 44 ).

64. Entre essas funções encontram‑se quer a (essencial) de identificar a proveniência do produto ou do serviço, quer a de assegurar a sua qualidade e ainda as de comunicação, investimento ou publicidade ( 45 ).

65. No que diz respeito à função essencial, a marca exerce, designadamente, a «garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles» ( 46 ).

66. Por conseguinte, tendo em consideração a descrição dos factos constantes do despacho de reenvio, a Dr. Liebe utilizou a marca sem o consentimento da Öko‑Test Verlag, e a classificação que indicou, embora tenha sido a que obteve nos testes de 2005, não podia estar relacionada com os testes de 2008, aos quais a sua pasta dentífrica não foi sujeita. Nessas condições, o consumidor médio poderia pensar que a Öko‑Test Verlag continuava a garantir a qualidade do produto dentífrico segundo o nível qualitativo prévio, atestado pelo selo de teste, quando, na verdade, ao não ter sido sujeito a novos testes, carecia já desse aval.

67. Partindo desta premissa, a utilização que a Dr. Liebe fez da marca ÖKO‑TEST podia induzir em erro, ao dar a impressão de que a classificação «com distinção» foi obtida na sequência de testes realizados sob o controlo da Öko‑Test Verlag. Desta forma, a função essencial da marca ( 47 ) foi desvirtuada, uma vez que, embora esta última empresa tenha em tempos realizado testes, a classificação apresentada na embalagem não corresponde aos últimos testes de dentífricos efetuados pela Öko‑Test Verlag, que esta deu a conhecer na sua revista, nem às licenças concedidas na sequência desses novos testes ( 48 ).

68. O contraste entre o resultado anunciado pela Dr. Liebe por meio do sinal ÖKO‑TEST e a realidade dos testes, nos termos que acabo de expor, poderia, além disso, prejudicar o prestígio alcançado pela Öko‑Test Verlag através da sua marca, prejudicando assim a função de investimento (definida como a possibilidade de o seu titular a utilizar para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar consumidores) ( 49 ).

b) Corolário

69. Conforme já salientei, preferi não me deter inicialmente pela aplicabilidade de uma das alíneas, a) ou b), do artigo 9.o, n.o 2, do Regulamento 2017/1001. No entanto, para dar uma resposta útil ao órgão jurisdicional de reenvio, as explicações que dei até este momento conduzem‑me às seguintes conclusões: — a Dr. Liebe procedeu a uma dupla utilização de uma marca que corresponde à original (ÖKO‑TEST), tanto para aumentar a atratividade da sua pasta dentífrica através do selo de teste (com a classificação de distinção), como para designar os serviços oferecidos pela Öko‑Test Verlag. Há, portanto, uma identidade de sinais e serviços, preenchendo‑se assim o requisito da «dupla identidade» do artigo 9.o, n.o 2, alínea a) do Regulamento 2017/1001. — na medida em que o consumidor médio não pensará que a marca ÖKO‑TEST indica que a análise da pasta dentífrica Aminomed foi feita pela Dr. Liebe, e, tendo em conta o elevado grau de conhecimento dessa marca pelo público alemão, também não pensará que a pasta dentífrica provém da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente, o que exclui o risco de confusão na aceção do artigo 9.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

70. Além disso, visto que a utilização da marca ÖKO‑TEST pela Dr. Liebe corre o risco de prejudicar, no mínimo, as funções de indicação de origem e de investimento da referida marca, estão preenchidos os requisitos de aplicação do artigo 9.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento 2017/1001, pelo que pode ser qualificada de ilícita.

71. Note‑se, por último, que a enumeração das modalidades de utilização que o titular da marca pode proibir nos termos do artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento 2017/1001 ( 50 ) não é exaustiva, podendo incluir‑se aquela que foi feita pela Dr. Liebe nas condições já descritas.

C. Segunda questão prejudicial: utilização ilícita de uma marca de prestígio

72. Como sugeri uma resposta afirmativa à primeira questão prejudicial e o órgão jurisdicional de reenvio coloca a segunda questão apenas em caso de a resposta ser negativa, não seria necessário prosseguir. No entanto, farei, a título subsidiário, a análise da segunda questão, para o caso de o Tribunal de Justiça decidir a primeira em sentido diferente ou considerar que a solução que proponho sobre a dupla identidade de sinais, por um lado, e de serviços e produtos, por outro, é demasiado artificial.

1. Síntese das observações das partes

73. A Öko‑Test Verlag recorda que a proteção especial concedida às marcas que gozam de prestígio vai para além da identidade ou da semelhança dos produtos e centra‑se no prejuízo e na exploração abusiva das referidas marcas. Não há dúvida quanto ao prestígio da marca ÖKO‑TEST e de que o público a associa ao sinal aposto pela Dr. Liebe nos seus produtos.

74. Para a Öko‑Test Verlag, bem como para a Comissão, é feito uso ilícito da marca de prestígio ÖKO‑TEST quando quem a apõe carece da respetiva licença, na medida em que esse uso afeta as funções da marca. Além disso, existe o risco de o público perder a confiança nos seus serviços se o produto defraudar as suas expectativas. O consumidor pode projetar a sua frustração no trabalho da Öko‑Test Verlag, demonstrado nos seus testes e nas suas publicações.

75. Tendo em conta a resposta afirmativa à primeira questão, o Governo alemão não se pronunciou sobre a segunda, por ser subsidiária.

76. A Comissão considera que estão preenchidos os requisitos de aplicação do artigo 9.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009 e do artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95 quando a marca individual goza de prestígio como selo de teste. A utilização ilícita, na aceção destas disposições, abrange a aposição, por um terceiro, da referida marca nos seus próprios produtos.

77. A Comissão recorda que uma parte significativa do público alemão, interessado pelos produtos ou serviços abrangidos pelo sinal, deve conhecer a marca ( 51 ). Considera que a forma como o sinal ÖKO‑TEST é utilizado pode conferir‑lhe prestígio enquanto marca. Através do contrato de licença, a Öko‑Test Verlag garante que, na consciência do público, a sua marca esteja relacionada com os seus serviços de informação e aconselhamento ao consumidor.

2. Apreciação

78. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se, na falta da proteção suscetível de ser atribuída à marca ÖKO‑TEST nos termos do artigo 9.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (EU) 2017/1001, poderia invocar‑se a proteção das marcas de prestígio da alínea c) do mesmo artigo.

79. O obstáculo com o qual, aparentemente, o tribunal a quo se depara consiste no facto de a marca individual ÖKO‑TEST só ser conhecida como selo de teste e o terceiro a utilizar enquanto tal. No entanto, não creio que esse fator seja relevante: — se isso significa que não houve «uso como marca» na aceção do Acórdão Gözze, remeto, para contestar essa tese, para o exposto anteriormente ( 52 ). — se, pelo contrário, se pretender estabelecer uma distinção entre o conhecimento que o público tem da marca e do «selo de teste», considero que será uma distinção artificial. A ÖKO‑TEST foi registada como marca individual, nacional ou da União, e, por conseguinte, deve beneficiar da proteção conferida a este tipo de marcas, independentemente de o público não a conhecer ou de um terceiro pretender utilizar uma marca apenas como selo. Se assim não fosse, estar‑se‑ia a privar as marcas da sua legítima proteção, que passaria a depender do grau do conhecimento do seu registo pelo público.

80. Por conseguinte, no fundo, o que se pretende saber com a segunda questão prejudicial é se o titular do selo ÖKO‑TEST pode beneficiar da proteção das marcas de prestígio para reagir à sua utilização, ilícita, por um terceiro. Evidentemente, deverá considerar‑se que essa marca goza do necessário prestígio, dado o conhecimento que os consumidores alemães têm desse selo. Esta é uma questão de facto, que cabe apenas ao órgão jurisdicional de reenvio ( 53 ).

81. O artigo 9.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento 2017/1001 determina, a favor das marcas de prestígio, uma proteção mais ampla do que a do n.o 2, alíneas a) e b). Os requisitos, cumulativos ( 54 ), para beneficiar dessa proteção são: a) que se verifique a utilização de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada; b) que essa utilização seja injustificada; c) que seja feita para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou não ( 55 ); e d) que com a referida utilização se tire, ou seja possível tirar, indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou lhes cause ou possa causar prejuízo ( 56 ).

82. Não existe controvérsia quanto aos requisitos a), b) e c): a utilização do selo de teste por parte da Dr. Liebe ocorreu sem o consentimento da Öko‑Test Verlag, pelo que foi injustificada, e para produtos ou serviços relativamente aos quais não é imprescindível verificar a sua identidade ou a sua semelhança.

83. Por conseguinte, há que averiguar apenas se a Dr. Liebe, ao utilizar a marca ÖKO‑TEST, realizou qualquer ( 57 ) um dos atos descritos no artigo 9.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento (EU) 2017/1001. Estes atos podem consistir em prejudicar o caráter distintivo da marca, em prejudicar o prestígio dessa marca ou ainda em tirar indevidamente partido caráter distintivo ou do prestígio da referida marca.

84. Na minha opinião, pelas razões que expus nos n.os 66 a 68 das presentes conclusões, a Dr. Liebe fez um uso da marca ÖKO‑TEST que pode prejudicar o prestígio desta última, ao criar no consumidor uma confusão suscetível de reduzir o poder de atração da referida marca ( 58 ).

85. Para além disso, a Dr. Liebe obteria uma vantagem com o uso injustificado da marca ÖKO‑TEST ao transferir as conotações favoráveis que a marca projeta, em termos publicitários e de qualidade já mencionados, para a pasta dentífrica, que não foi submetida a novos testes. Tratar‑se‑ia de uma exploração indevida do prestígio da marca na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça ( 59 ).

86. De qualquer modo, compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se os factos do litígio no processo principal se caracterizam pelo uso injustificado do sinal, com o qual se obtém um partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ÖKO‑TEST ( 60 ).

V. Conclusão

87. Tendo em consideração o exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia) o seguinte: «1) O artigo 9.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, e o artigo 5.o, n.o 1, segundo período, alínea a) da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, autorizam o titular de uma marca individual composta por um “selo de teste” e registada para “fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores na escolha de produtos e serviços, em especial com recurso a resultados de testes e de estudos, assim como através de avaliações da qualidade”, a opor‑se à utilização da sua marca sem o seu consentimento se: – um terceiro apuser a marca num produto para o qual não está registada; – o público apreender a marca como um “selo de teste”, no sentido de que o produto foi produzido e colocado no mercado por um terceiro, e não pelo titular da marca, mas que foi sujeito a determinados testes, na sequência dos quais foi avaliado e classificado com uma nota que é mencionada no selo de teste; e – a utilização afeta uma das funções da marca. 2) A utilização por um terceiro de uma marca individual com as características descritas, sem o consentimento do seu titular, constitui uma “utilização ilícita” na aceção do artigo 9.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento n.o 2017/1001 e do artigo 5.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95/CE, quando: – a marca goza de prestígio, mesmo que seja apenas como “selo de teste”; e – essa utilização causa prejuízo ao prestígio da marca e o terceiro tira indevidamente partido do uso do sinal, que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar.»

( 1 ) Língua original: espanhol.

( 2 ) Embora na maioria das traduções confrontadas o «Testsiegel» alemão tenha sido traduzido pela palavra «test» («label de test» em francês, «test seal» em inglês, «sigillo di test» em italiano, «testlabel» em neerlandês e «selo de teste» em português), irei utilizar a expressão «selo de teste», que me parece mais adequada. A Öko‑Test Verlag GmbH explicou, na audiência, que realiza mais análises comparativas aos diferentes produtos, do que análises isoladas às suas qualidades intrínsecas. A partir dessa comparação, atribui a cada um desses produtos uma classificação, em função do cumprimento de determinados critérios de qualidade predefinidos.

( 3 ) Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25). A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), com o mesmo objeto que a anterior, alterou esta última, mas não é aplicável ratione temporis ao caso em apreço.

( 4 ) A versão ora aplicável é, em princípio, a do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1). Existe, porém, uma versão posterior, codificada no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), que é aplicável ratione temporis aos factos do litígio no que respeita à ação inibitória pro futuro, e que é, por conseguinte, a de referência nas presentes conclusões.

( 5 ) Corresponde, no essencial, ao artigo 9.o, n.os 1 a 3, do Regulamento n.o 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.o 207/2009 e o Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 2869/95 da Comissão, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21).

( 6 ) Lei da proteção das marcas e de outros sinais distintivos, de 25 de outubro de 1994 (BGBl. I, p. 3082; 1995 I, p. 156; 1996 I, p. 682), alterada pela última vez pelo § 11, da Lei de 17 de julho de 2017 (BGBl. I, p. 2541).

( 7 ) Tendo em consideração a identidade entre os sinais, nacional e da União, registados pela Öko‑Test Verlag, doravante referir‑me‑ei à «marca», sem prejuízo de, em determinados momentos, se for adequado, distinguir a «marca nacional» ou a «marca da União».

( 8 ) Nos termos do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado em 28 de setembro de 1979.

( 9 ) Esta exigência decorre, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, da jurisprudência alemã em matéria de concorrência desleal, que subordina a licitude da publicidade dos resultados dos testes à menção da fonte.

( 10 ) Não existe acordo entre as partes no litígio principal relativamente à aplicação desta cláusula.

( 11 ) A seguir «Dr. Liebe».

( 12 ) Artigos 83.o e segs. do Regulamento 2017/1001, e, para a marca de certificação nacional, artigos 27.o e segs. da Diretiva 2015/2346.

( 13 ) Acórdão de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, a seguir «Acórdão Gözze, EU:C:2017:434, n.os 45 e segs.).

( 14 ) Remete para Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), e de 25 de março de 2010, Die BergSpechte (C‑278/08, a seguir «Acórdão BergSpechte, EU:C:2010:163).

( 15 ) Refere‑se ao Acórdão de 23 de outubro de 2003, Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582).

( 16 ) Ponto 8 do despacho de reenvio.

( 17 ) Sem prejuízo de, quando indispensável, referir especificamente normas da Diretiva 2015/2436.

( 18 ) Ponto 10 do despacho de reenvio. Não obstante, na audiência, a Dr. Liebe confirmou que, em seu entender, este contrato se mantinha em vigor à data dos factos.

( 19 ) O artigo 8.o da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [(Lei em matéria de concorrência desleal, de 3 de julho de 2004, na sua versão publicada em 3 de março de 2010 (BGBl. I, p. 254), e alterada pela última vez em 17 de fevereiro de 2016 (BGBl. I, p. 233)], não confere legitimidade ativa aos não concorrentes. A Dr. Liebe e a Öko‑Test Verlag operam em mercados diferentes.

( 20 ) Regulamento (CE) n.o 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1).

( 21 ) Será o caso, a priori, se a interpretação do contrato for indispensável para estabelecer o caráter lícito ou ilícito do comportamento imputado à parte demandada, matéria que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio. V. acórdãos do Tribunal de Justiça, de 13 de março de 2014, Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, n.os 23 a 25), e de 14 de julho de 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, n.os 21 e 22).

( 22 ) Acórdãos de 18 de abril de 2013, Comissão/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, n.o 66); e conclusões do advogado‑geral Cruz Villalón nesse processo (EU:C:2012:714, n.os 49 e 50). Nesse caso, embora os contratos tenham chegado ao seu fim, o Tribunal de Justiça declarou a incompetência da jurisdição da União para conhecer do pedido de responsabilidade extracontratual, devido, precisamente, ao contexto contratual que obrigava ao seu respetivo estudo para a resolução do litígio.

( 23 ) A Öko‑Test Verlag esclareceu que se tratava do sinal tal como tinha sido objeto da licença antes de ter sido submetido a várias alterações com vista à sua modernização e unificação.

( 24 ) Reguladas quer no artigo 27.o da Diretiva 2015/2436, quer no artigo 83.o do Regulamento 2017/1001, já referidos, respetivamente, nas notas 3 e 4 das presentes conclusões.

( 25 ) Acórdãos de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 58); de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.os 49, 77 e 79); e de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 38).

( 26 ) N.o 46.

( 27 ) Na audiência, o Governo alemão manteve este mesmo critério, afirmando que, se assim não fosse, seria dada proteção apenas às marcas de prestígio, deixando desprotegidas as menos conhecidas e as novas.

( 28 ) Recorrerei, para estes fins, ao termo «coincidência», mais em linha com o tratamento unitário das duas alíneas da disposição referida, que permite ainda evitar o uso das expressões «idêntico» e «similar».

( 29 ) Na alínea a) encontra‑se prevista a identidade, não a semelhança, da marca e dos produtos (frequentemente denominado como o requisito da «dupla identidade»).

( 30 ) Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.os 33 e 34 e jurisprudência aí referida). No entanto, a alínea b) da disposição em causa exige «risco de confusão» entre os sinais em conflito, tendo o Tribunal de Justiça deduzido que só é necessário apreciar se se prejudica a função essencial da marca (Acórdão BergSpechte, n.o 22).

( 31 ) A identidade de um sinal com o outro, no caso de o segundo incluir o uso da própria marca registada. V. Acórdão de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, n.o 38). Embora não refira expressamente, resulta igualmente do contexto do Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).

( 32 ) Acórdão de 8 de julho de 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416, n.os 47 e 48 e jurisprudência aí referida).

( 33 ) O Tribunal de Justiça reconheceu a mesma proteção a ambos os tipos de marcas, na falta de qualquer indicação expressa no Regulamento 2017/1001 que possa representar uma limitação da que é oferecida aos serviços. V. Acórdão de 16 de julho de 2009, American Clothing Associates/OAMI e OAMI/American Clothing Associates (C‑202/08 P e C‑208/08 P, EU:C:2009:477, n.os 75 a 78); e Conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas nesse processo (EU:C:2009:299, n.os 111 a 114).

( 34 ) Permito‑me tomar de empréstimo a tradução do «dual use», habitual para designar bens que podem ser utilizados para fins militares e civis.

( 35 ) Artigos 74.o e segs. do Regulamento n.o 2017/1001 e artigos 27.o e 29.o da Diretiva 2015/2436.

( 36 ) Artigos 83.o e segs. do Regulamento n.o 2017/1001 e artigos 27.o e 28.o da Diretiva 2015/2436. O artigo 27.o desta diretiva equipara os conceitos de marca de certificação e marca de garantia.

( 37 ) Acórdão Gözze, n.o 50.

( 38 ) N.o 14 do despacho de reenvio. O Governo alemão exclui a possibilidade de transpor a solução do referido acórdão para este processo, quer devido às disparidades salientadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, quer porque essa solução versa, essencialmente, sobre a interpretação do artigo 15.o do Regulamento n.o 207/2009.

( 39 ) A Dr. Liebe não se arroga a autoria do selo de teste, o que seria contraproducente, pois reduziria o impacto da classificação no consumidor.

( 40 ) Pelo menos parcialmente de acordo com a jurisprudência, nomeadamente jurisprudência relativa ao artigo 9.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento n.o 2017/1001; v. Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 60 e jurisprudência aí referida).

( 41 ) Acórdãos de 16 de novembro de 2004, Anheuser‑Busch (C‑245/02, EU:C:2004:717, n.os 60 e 61), e de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55, n.o 25).

( 42 ) Acórdão de 5 de junho de 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291, n.o 55 e jurisprudência aí referida).

( 43 ) Trata‑se de uma condição de aplicação não escrita; v. Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111, n.o 42).

( 44 ) Acórdão BergSpechte, n.o 29, e jurisprudência aí referida.

( 45 ) Acórdão de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, n.o 34 e jurisprudência aí referida).

( 46 ) Acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 48), e de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o. (C‑324/09, EU:C:2011:474, n.o 80).

( 47 ) V. definição desta função no Acórdão de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, n.o 35).

( 48 ) Poderia pensar‑se que afetava ainda a função de garantia da qualidade da marca ÖKO‑TEST. No entanto, concordo com o advogado‑geral M. Wathelet em que esta é uma consequência da função de indicação de origem, pois a garantia de qualidade está relacionada com a sua origem (Conclusões no processo Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, n.os 62 a 64).

( 49 ) V., sobre a função de investimento, Acórdão de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, n.o 36).

( 50 ) E o seu correspondente artigo 5.o, n.o 3, da Diretiva 2008/95.

( 51 ) Cita Acórdão de 14 de setembro de 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, n.o 31).

( 52 ) N.os 47 a 62 das presentes conclusões.

( 53 ) Acórdão de 6 de outubro de 2009, PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611 n.os 24 e 25).

( 54 ) Acórdão de 10 de dezembro de 2015, El Corte Inglés/IHMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, n.o 38).

( 55 ) Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49, n.o 34).

( 56 ) Acórdão de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.os 34 e 35 e jurisprudência aí referida).

( 57 ) Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 72 e jurisprudência aí referida).

( 58 ) Acórdão de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 40).

( 59 ) Acórdão de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 41).

( 60 ) Acórdão de 20 de julho de 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571, n.o 58 e jurisprudência aí referida).