Processo C‑206/04 P

Mülhens GmbH & Co. KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Risco de confusão – Marca nominativa ZIRH – Oposição do titular da marca comunitária SIR»

Conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas em 10 de Novembro de 2005

Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 23 de Março de 2006

Sumário do acórdão

1. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

2. Recurso – Fundamentos – Apreciação errada dos factos – Inadmissibilidade – Fiscalização pelo Tribunal de Justiça da apreciação da matéria de facto apresentada ao Tribunal de Primeira Instância – Exclusão excepto em caso de desvirtuação

(Artigo 225.° CE; Estatuto do Tribunal de Justiça, artigo 58.°, primeiro parágrafo)

1. Na apreciação do risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, entre dois sinais que não são semelhantes nos planos visual e conceptual mas que apresentam uma semelhança no plano fonético em certos países, não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas possa criar um risco de confusão na acepção da referida disposição. Todavia, a existência desse risco deve ser verificada no quadro de uma apreciação global no que diz respeito às semelhanças conceptual, visual e fonética dos sinais em causa. A este respeito, a apreciação de uma eventual semelhança fonética é apenas um dos factores pertinentes no quadro da referida apreciação global, de modo que não que existe necessariamente risco de confusão sempre que for provada a mera semelhança fonética entre dois sinais.

Além disso, esta apreciação global implica que as diferenças conceptuais e visuais entre dois sinais podem neutralizar as semelhanças fonéticas existentes entre eles, na medida em que, pelo menos, um desses sinais tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e preciso, por forma a que esse público consiga apreendê‑lo directamente.

(cf. n.os 19‑22, 35)

2. Decorre dos artigos 225.°, n.° 1, segundo parágrafo, CE e 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância.

(cf. n.os 28, 41)

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

23 de Março de 2006 ( )

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Risco de confusão – Marca nominativa ZIRH – Oposição do titular da marca comunitária SIR»

No processo C‑206/04 P,

que tem por objecto um recurso de um acórdão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, interposto em 6 de Maio de 2004,

Muelhens GmbH & Co. KG, com sede em Colónia (Alemanha), representada por T. Schulte‑Beckhausen e C. Musiol, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Laitinen e A. von Mühlendahl, na qualidade de agentes,

demandado em primeira instância,

Zirh International Corp., com sede em Nova Iorque (Estados Unidos), representada por L. Kouker, Rechtsanwalt,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (relator), e E. Levits, juízes,

advogado‑geral: D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 6 de Outubro de 2005,

ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 10 de Novembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

1 No presente recurso, a sociedade Muelhens GmbH & Co. KG pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 3 de Março de 2004, Muelhens/IHMI – Zirh International (ZIRH) (T‑355/02, Colect., p. II‑791, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual o Tribunal negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 1 de Outubro de 2002 (processo R 247/2001‑3) que negou provimento à oposição deduzida pela recorrente contra o pedido de registo do sinal nominativo «ZIRH» (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), prevê:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

3 O artigo 8, n.° 2, deste regulamento tem a seguinte redacção:

«São consideradas ‘marcas anteriores’, na acepção do n.° 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[…]

i) Marcas comunitárias;

[…]»

4 O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 está redigido em termos idênticos no essencial aos do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

Antecedentes do litígio

5 Em 21 de Setembro de 1999, a Zirh International Corp. (a seguir «Zirh Corp.») apresentou no IHMI um pedido de registo como marca comunitária do sinal nominativo «ZIRH» para produtos e serviços das classes 3, 5 e 42 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado (a seguir «acordo de Nice»).

6 Em 24 de Maio de 2000, a recorrente deduziu oposição, nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, ao registo da marca em relação a todos os produtos e serviços constantes do pedido. Essa oposição era fundamentada na existência de uma marca comunitária anterior, concretamente uma marca mista, nominativa e figurativa, constituída pelo elemento nominativo «SIR» acompanhado de uma figura heráldica, que tinha sido registada para produtos pertencentes à classe 3 na acepção do acordo de Nice e correspondentes à seguinte descrição: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, sabões» (a seguir «marca anterior»).

7 Foi negado provimento à oposição por decisão de 29 de Junho de 2001 da Divisão de Oposição do IHMI, que designadamente considerou que, embora os produtos e serviços em causa sejam comercializados pelos mesmos canais de distribuição ou nos mesmos pontos de venda, as diferenças entre as duas marcas superam manifestamente a semelhança fonética que possa existir entre estas marcas em certas línguas oficiais da União Europeia, de modo que não existe o risco de confusão entre as referidas marcas.

8 Em 10 de Julho de 2001, a recorrente interpôs recurso dessa decisão para a Segunda Câmara de Recurso do IHMI, que, através da decisão controvertida, negou provimento ao recurso confirmando a decisão da Divisão de Oposição pelos mesmos fundamentos.

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

9 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Dezembro de 2002, a recorrente interpôs recurso da decisão controvertida pedindo a anulação desta última com base num único fundamento, relativo à violação do conceito de risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

10 O Tribunal de Primeira Instância recordou antes de mais, nos n.os 33 a 43 do acórdão recorrido, as disposições aplicáveis e a jurisprudência apropriada em matéria de risco de confusão com uma marca anterior.

11 Em seguinte, o Tribunal de Primeira Instância procedeu à apreciação global de todos os factores pertinentes tendo em consideração, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes, após a qual considerou que a semelhança fonética existente entre as marcas em causa é neutralizada em larga medida. O Tribunal de Primeira Instância exprimiu‑se nos seguintes termos:

«44 No que respeita à comparação visual das marcas em litígio, há que referir, em primeiro lugar, que, embora os elementos nominativos destas duas marcas tenham em comum as segunda e terceira letras utilizadas, ou seja, as letras ‘ir’, apresentam diferenças visuais não negligenciáveis. Com efeito, as primeiras letras, que são respectivamente ‘s’ e ‘z’, são diferentes. Além disso, os referidos elementos nominativos são compostos por um número diferente de letras, sendo as letras ‘ir’ seguidas pela letra ‘h’ na marca pedida. Por outro lado, o sinal nominativo da marca anterior é acompanhado de uma figura heráldica, ao passo que a marca pedida é constituída exclusivamente por um sinal nominativo redigido em caracteres ordinários. Assim, na apreciação visual do conjunto dos sinais em causa, a existência de elementos específicos a cada sinal faz com que a impressão geral de cada sinal seja diferente.

45 Quanto à semelhança fonética, não é contestado pelo IHMI que os elementos nominativos contidos nas duas marcas apresentam semelhanças em certas línguas oficiais da União Europeia. Com efeito, como correctamente alegou o IHMI no n.° 26 da sua contestação, em vários Estados‑Membros a marca anterior é provavelmente pronunciada à inglesa, porque ‘sir’ é um termo inglês famoso, susceptível de ser conhecido, mesmo por um público não anglófono. Embora a marca comunitária pedida possa pronunciar‑se de diferentes maneiras em certas línguas, há que concluir que, como admite o IHMI, as marcas em causa são foneticamente semelhantes, pelo menos nos países anglófonos e em Espanha, tendo em conta que as respectivas diferenças entre as formas de pronunciar em inglês e em espanhol não são particularmente marcadas. No plano fonético, as marcas devem assim ser consideradas semelhantes nestes países.

46 No que respeita à comparação conceptual das marcas controvertidas, a recorrente não contesta as apreciações do IHMI sobre este aspecto. Com efeito, como o IHMI correctamente alega, não existe semelhança conceptual, tendo em conta que provavelmente o consumidor médio dos Estados‑Membros apreenderá a palavra ‘sir’ com o significado corrente deste termo na Europa. O termo ‘zirh’ não tem um significado aparente em nenhuma das onze línguas oficiais da União Europeia, pelo que o grande público apreenderá a palavra ‘zirh’ como um neologismo. Assim, há que declarar que, no plano conceptual, não existe semelhança entre as duas marcas.

47 Consequentemente, há que declarar que não existe semelhança entre as marcas SIR e ZIRH, nem no plano visual nem no plano conceptual. No plano fonético, as marcas em causa são semelhantes em certos países. A este respeito, há que referir que, de acordo com a jurisprudência, não se pode excluir que a mera semelhança fonética entre duas marcas possa criar um risco de confusão [acórdão (do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999,) Lloyd Schuhfabrik Meyer, (C‑342/97, Colect., p. I‑3819), n.° 28, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Colect., p. II‑43, n.° 42].

48 Ora, como já foi recordado nos n.os 39 e 42, supra, há que fazer uma apreciação global de todos os factores relevantes no caso em apreço baseada na impressão geral suscitada pelas marcas em causa, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.

49 Com efeito, segundo a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, as semelhanças fonéticas podem ser neutralizadas pelas diferenças conceptuais que separam as marcas em questão. Tal neutralização exige que pelo menos uma das marcas em questão tenha, na perspectiva do público‑alvo, um significado claro e preciso, por forma a que este público consiga apreendê‑la imediatamente (acórdão [do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335], n.° 54).

50 No caso em apreço, assim se verifica relativamente ao elemento nominativo da marca anterior SIR, como acaba de se referir no n.° 46. Esta análise não é infirmada pelo facto de este sinal nominativo não designar qualquer característica dos produtos para os quais foi efectuado o registo desta marca. Com efeito, esta circunstância não impede que o público‑alvo apreenda imediatamente o sentido deste elemento nominativo da marca anterior. Basta que uma das marcas em causa tenha esse significado para que, quando a outra marca não tenha um significado desse tipo ou tenha apenas um significado inteiramente diferente, sejam neutralizadas em larga medida as semelhanças fonéticas existentes entre estas marcas (v., neste sentido, acórdão BASS, [já referido], n.° 54).

51 No caso em apreço, esta neutralização é corroborada pelo facto de as marcas SIR e ZIRH apresentarem igualmente diferenças visuais. Neste contexto, é de assinalar, como o IHMI expôs com pertinência, que o grau de semelhança fonética entre duas marcas é pouco importante no caso de produtos comercializados de um modo que, habitualmente, o público‑alvo, no momento da compra, apreende a marca que os designa também de uma forma visual (v., neste sentido, acórdão BASS, [já referido], n.° 55).

52 É o que acontece com os produtos em causa no presente processo, contrariamente ao que sustenta a recorrente. Com efeito, os argumentos da recorrente, segundo os quais a venda dos produtos visados pela marca anterior não se faz exclusivamente com base no seu aspecto visual e segundo os quais um dos canais importantes de comercialização dos produtos da recorrente é constituído por perfumarias, cabeleireiros e salões de beleza, não infirmam esta conclusão.

53 A este respeito, há que referir que a recorrente não demonstrou de modo nenhum que os seus produtos são habitualmente comercializados de tal forma que o público não tem qualquer percepção visual da marca. Com efeito, a recorrente limita‑se a afirmar que existe uma via tradicional de comercialização através das perfumarias, dos cabeleireiros e dos salões de beleza, pelo que o produto apenas pode ser disponibilizado por intermédio de um vendedor e não retirado directamente pelo consumidor.

54 Mesmo admitindo que as perfumarias, os cabeleireiros e os salões de beleza possam constituir canais de comercialização importantes, é pacífico que, mesmos nestes locais, os produtos estão dispostos em prateleiras de forma a permitir um exame visual pelos consumidores. Assim, embora não se exclua que os produtos em causa possam ser igualmente vendidos por encomenda verbal, não se pode considerar esta modalidade o modo de comercialização habitual destes produtos.»

12 Assim, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, no n.° 55 do acórdão recorrido, que o grau de semelhança entre as marcas em causa não é suficientemente elevado para se considerar que o público‑alvo possa ser levado a pensar que os produtos em questão provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas e, por conseguinte, negou provimento ao recurso da recorrente.

O presente recurso

13 A recorrente pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido, bem como a decisão controvertida e condene o IHMI nas despesas. Em apoio do seu recurso, invoca um único fundamento, dividido em duas partes, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Cada uma das partes do fundamento contém duas críticas distintas.

14 O IHMI conclui pedindo que seja negado provimento ao recurso e a condenação da recorrente nas despesas.

Quanto à primeira parte do fundamento único (risco de confusão)

Primeira crítica

– Argumentos das partes

15 A recorrente sustenta que a semelhança e a identidade parciais entre os produtos e os serviços em causa, por um lado, e a semelhança fonética entre as marcas em causa, por outro, conduzem à conclusão da existência de um risco de confusão entre essas marcas. Segundo a recorrente, que invoca a este respeito o n.° 28 do acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 pressupõe que a semelhança manifesta num dos critérios sensoriais prova a existência do risco de confusão. No caso em apreço, este risco resulta da semelhança fonética.

16 O IHMI não contesta a análise da recorrente no respeitante à semelhança das marcas. Todavia, considera que o alcance do acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, consiste exclusivamente em admitir a possibilidade de a semelhança fonética ser suficiente para provar o risco de confusão.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

17 Em primeiro lugar, há que recordar que, nos termos do sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, a apreciação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados.

18 A existência do risco de confusão no espírito do público deve, portanto, ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto (v., neste sentido, a propósito da Directiva 89/104, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 22, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C‑425/98, Colect., p. I‑4861, n.° 40).

19 Esta apreciação global deve, no que diz respeito à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida por essas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v., nomeadamente, a propósito da Directiva 89/104, acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25).

20 A este respeito, depois de ter apreciado a impressão de conjunto produzida pelos dois sinais em causa, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, no n.° 47 do acórdão recorrido, que esses sinais não são semelhantes nos planos visual e conceptual mas que, em contrapartida, os referidos sinais são semelhantes no plano fonético em certos países, não excluindo que essa única semelhança possa criar um risco de confusão.

21 Não se pode excluir que a simples semelhança fonética das marcas possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 (v., a propósito da Directiva 89/104, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 28). Todavia, há que recordar que a existência desse risco deve ser verificada no quadro de uma apreciação global no que diz respeito às semelhanças conceptual, visual e fonética entre os sinais em causa. A este respeito, a apreciação de uma eventual semelhança fonética é apenas um dos factores pertinentes no quadro da referida apreciação global.

22 Deste modo, não se pode deduzir do n.° 28 do acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, que existe necessariamente risco de confusão sempre que for provada a mera semelhança fonética entre dois sinais.

23 Foi portanto pertinentemente que o Tribunal de Primeira Instância examinou a impressão global produzida pelos dois sinais em causa, no respeitante às suas eventuais semelhanças conceptual, visual e fonética, no quadro da apreciação global do risco de confusão.

24 Conclui‑se daqui que a primeira crítica da primeira parte do fundamento único não é procedente.

Segunda crítica

– Argumentos das partes

25 Segundo a recorrente, a semelhança fonética é suficiente para provar a existência de um risco de confusão se os produtos designados pelas marcas em causa não forem exclusivamente comprados à vista. Ora, quanto aos produtos em questão, os consumidores não têm a possibilidade de se servir eles próprios em numerosas lojas onde os devem pedir expressamente. Além disso, estes produtos são frequentemente comprados pelo telefone. Segundo a recorrente, o consumidor, que tem, em todas estas situações, apenas uma percepção fonética da marca «SIR», não conhece as características visuais dos produtos designados por essa marca.

26 Segundo o IHMI, a semelhança fonética não é decisiva no caso em apreço porque os produtos em causa são normalmente comprados à vista. Com efeito, segundo o IHMI, esses produtos são comercializados de tal modo que, no momento da compra, o público interessado apreende a marca como designando de modo visual os referidos produtos. Assim, embora seja possível fazer verbalmente referência aos produtos em causa, o IHMI considera que o canal de distribuição que exige um pedido verbal não representa a situação típica ou normal de compra destes produtos. Consequentemente, conclui que não existe, no caso concreto, qualquer risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

27 No respeitante à segunda crítica formulada pela recorrente, relativa à incidência dos modos de comercialização dos produtos em causa, há que referir que o presente recurso é destinado, na realidade, a obter que o Tribunal de Justiça altere a apreciação dos factos feita pelo Tribunal de Primeira Instância.

28 Ora, a decisão do Tribunal de Primeira Instância, contida nos n.os 52 a 54 do acórdão recorrido, segundo a qual os produtos em causa são geralmente comercializados de modo a permitir o exame visual dos mesmos pelos consumidores, constitui uma apreciação de facto cuja fiscalização escapa ao Tribunal de Justiça no quadro do recurso de um acórdão do Tribunal de Primeira Instância. Com efeito, decorre dos artigos 225.°, n.° 1, segundo parágrafo, CE e 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v. acórdão de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C‑37/03 P, Colect., p. I‑0000, n.° 43, e jurisprudência aí referida).

29 Não tendo a recorrente invocado qualquer desvirtuação dos factos e elementos de prova apresentados ao Tribunal de Primeira Instância, é inadmissível a segunda crítica da primeira parte do fundamento único.

30 Assim, há que concluir, no que diz respeito à primeira parte do fundamento único, que o Tribunal de Primeira Instância teve em consideração o alcance do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

31 Resulta das considerações precedentes que a primeira parte do fundamento único é parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

Quanto à segunda parte do fundamento único (neutralização da semelhança fonética)

Primeira crítica

– Argumentos das partes

32 A recorrente sustenta que o ponto de partida do raciocínio do Tribunal de Primeira Instância, tal como foi expresso nos n.os 48 e 49 do acórdão recorrido, é errado. Com efeito, segundo a recorrente, a semelhança fonética não pode ser neutralizada pelas diferenças visuais e conceptuais.

33 O IHMI sustenta que, se o Tribunal de Justiça aceitar o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal de Primeira Instância no acórdão Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (já referido, n.° 54), segundo o qual as diferenças conceptuais e visuais que separam duas marcas podem neutralizar as semelhanças fonéticas na medida em que, pelo menos, uma dessas marcas tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e preciso, por forma a que esse público consiga apreendê‑lo imediatamente, deve aplicá‑lo ao presente processo.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

34 Como foi recordado no n.° 19 do presente acórdão, a apreciação global deve, no respeitante à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, ser baseada na impressão de conjunto produzida por estas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes.

35 Esta apreciação global implica que as diferenças conceptuais e visuais entre dois sinais podem neutralizar as semelhanças fonéticas existentes entre eles, na medida em que, pelo menos, um desses sinais tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e preciso, por forma a que esse público consiga apreendê‑lo directamente (v., neste sentido, acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz‑Picasso e o./IHMI, C‑361/04 P, Colect., p. I‑0000, n.° 20).

36 Assim, depois de ter enunciado de forma pertinente, nos n.os 48 e 49 do acórdão recorrido, que a apreciação global inclui também a apreciação dos elementos distintivos e dominantes dos sinais em causa e que as semelhanças fonéticas podem ser neutralizadas pelas diferenças conceptuais entre os referidos sinais, o Tribunal de Primeira Instância pôde, sem violar o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, decidir que o grau de semelhança entre os sinais em causa não é suficientemente elevado para que se possa considerar que o público pertinente pode ser levado a pensar que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

37 Conclui‑se daqui que a primeira crítica da segunda parte do fundamento único é improcedente.

Segunda crítica

– Argumentos das partes

38 A recorrente sustenta que o significado essencial da marca «SIR» só é claro se a marca for pronunciada à inglesa. A pronúncia em qualquer outra língua oficial da União Europeia não tem nenhum sentido e constitui um mero sinal de fantasia. Assim, segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância não podia considerar que, no caso em apreço, uma das marcas em causa tem um significado claro e determinado para decidir que a semelhança fonética é neutralizada pelas diferenças conceptuais e visuais que separam essas marcas. Consequentemente, o Tribunal cometeu um erro de direito na interpretação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

39 O IHMI considera que a marca figurativa «SIR» tem um significado claro e determinado, na acepção do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (já referido, n.° 54). Assim, o Tribunal não teria cometido um erro de direito na interpretação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

40 No que diz respeito à segunda crítica formulada pela recorrente, relativa à apreciação das diferenças conceptuais e visuais dos sinais em causa, é de notar que o presente recurso tem por objectivo, na realidade, obter do Tribunal de Justiça uma apreciação dos factos que substitua a apreciação feita pelo Tribunal de Primeira Instância.

41 Basta observar, a este respeito, que a decisão do Tribunal de Primeira Instância, contida nos n.os 50 e 51 do acórdão recorrido, segundo a qual as diferenças conceptuais e visuais entre os sinais em causa neutralizam a sua semelhança fonética, constitui uma apreciação de facto cuja fiscalização escapa ao Tribunal de Justiça no quadro do recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância. Com efeito, decorre do artigo 225.°, n.° 1, segundo parágrafo, CE e do artigo 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto no caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso (v. acórdão BioID, já referido, n.° 43, e jurisprudência aí referida).

42 Não tendo a recorrente invocado qualquer desvirtuação dos factos e elementos de prova apresentados ao Tribunal de Primeira Instância, é inadmissível a segunda crítica da segunda parte do fundamento único.

43 Deste modo, no que diz respeito à segunda parte do fundamento único, há que declarar que o Tribunal de Justiça teve em consideração o alcance do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

44 Resulta das considerações precedentes que a segunda parte do fundamento único é parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

45 Não sendo procedente nenhuma das partes do fundamento único invocado pela recorrente em apoio do seu recurso, há que negar‑lhe provimento.

Quanto às despesas

46 Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao recurso de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.° do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a Zirh Corp. pedido a condenação da recorrente e tendo esta última sido vencida, há que condená‑la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A sociedade Muelhens GmbH & Co. KG é condenada nas despesas.

Assinaturas