PT Jornal Oficial da União Europeia C 233/7

Recurso interposto em 15 de Julho de 2009 por Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG do acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância em 29 de Abril de 2009 no processo T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

(Processo C-265/09 P)

2009/C 233/11

Língua do processo: alemão

Partes

Recorrente: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (representante: G. Schneider)

Outra parte no processo: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Pedidos do recorrente

— Anular o acórdão impugnado

— Negar provimento ao recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Novembro de 2006 no processo R 808/2006-4 e, subsidiariamente, remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância;

— Condenar a outra parte no processo nas despesas do processo no Tribunal de Primeira Instância e do presente recurso

Fundamentos e principais argumentos

O presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância que anulou a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização, de 30 de Novembro de 2006, que indeferiu o pedido de registo, apresentado pela recorrente, do sinal «α» como marca comunitária. O Tribunal de Primeira Instância decidiu que a Câmara de Recurso aplicou incorrectamente o artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, na medida em que concluiu pela falta de carácter distintivo do sinal requerido com o fundamento de que o sinal nada altera ou acrescenta graficamente ao tipo normal de caracteres Times New Roman e em que não verificou concretamente a aptidão de os produtos em questão, do ponto de vista do público relevante, se distinguirem dos produtos oferecidos pelos concorrentes da requerente.

Como fundamento do presente recurso é alegada a violação do artigo 7.o, n.o 1, alínea b) do Regulamento n.o 40/94. O IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância interpretou incorrectamente esta disposição em três aspectos.

Em primeiro lugar, e contrariamente ao afirmado pelo Tribunal de Primeira Instância, para aplicação do artigo 7.o, n.o 1, alínea b) do Regulamento n.o 40/94 nem sempre é necessário determinar o carácter distintivo de um sinal através de uma análise concreta dos próprios produtos. A jurisprudência, relativamente a determinadas categorias de produtos, (por exemplo, sinais tridimensionais, marcas de cores, Slogans e nomes de domínios) admite a apreciação do carácter distintivo, na acepção do artigo 7.o, n.o 2, alínea b) do Regulamento n.o 40/94, com base em apreciações gerais sobre a percepção dos consumidores e o respectivo condicionamento, prescindindo frequentemente de uma apreciação concreta dos produtos e serviços objecto do pedido de registo. A jurisprudência reconheceu que, no caso de determinadas categorias de sinais, o carácter distintivo pode ser adquirido apenas com base no uso.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância ignorou que a apreciação do carácter distintivo constitui uma conjectura e portanto tem sempre o carácter de presunção.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância ignorou a repartição do ónus da prova no quadro da apreciação do artigo 7.o, n.o 1, alínea b) do Regulamento n.o 40/94, ao assumir que o Instituto deve provar sempre a falta de carácter distintivo do sinal requerido por referência a elementos concretos. O processo de registo é um processo administrativo e não um processo contraditório em que o Instituto tenha de provar ao requerente os factos que impedem o registo. Se um requerente alega no Instituto que uma marca requerida tem carácter distintivo é a ele que cabe provar, através de indicações concretas e fundadas, que a marca tem esse carácter distintivo intrinsecamente ou o adquiriu pelo uso.