Processo T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Desenho ou modelo comunitário – Processo de declaração de nulidade – Desenho ou modelo comunitário registado que representa um instrumento de escrita – Marca figurativa nacional anterior – Causa de nulidade – Uso no desenho ou modelo comunitário de um sinal anterior cujo titular tem o direito de proibir a sua utilização – Artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 – Pedido de prova do uso sério da marca anterior apresentado pela primeira vez na Câmara de Recurso»

Sumário do acórdão

1. Desenhos ou modelos comunitários – Processo de recurso – Recurso para o juiz comunitário – Competência do Tribunal Geral – Remessa para uma instância inferior do Instituto

(Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigos 60.°, n.° 1, e 61.°, n.os 3 e 6)

2. Desenhos ou modelos comunitários – Causas de nulidade – Uso de um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente – Uso de um sinal que apresenta uma semelhança com o sinal distintivo – Inclusão

[Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigo 25.°, n.° 1, alínea e)]

3. Desenhos ou modelos comunitários – Causas de nulidade – Uso de um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente – Prova do uso do sinal distintivo

[Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigo 25.°, n.° 1, alínea e)]

4. Desenhos ou modelos comunitários – Causas de nulidade – Uso de um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente – Prova do uso do sinal distintivo

[Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigo 25.°, n.° 1, alínea e)]

5. Desenhos ou modelos comunitários – Causas de nulidade – Uso de um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente – Percepção do desenho ou modelo pelo público como sendo um sinal distintivo – Falta de análise separada

[Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigo 25.°, n.° 1, alínea e)]

6. Desenhos ou modelos comunitários – Causas de nulidade – Uso de um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente – Comparação entre o desenho ou modelo impugnado e o sinal distintivo – Sinal tridimensional

[Regulamento n.° 6/2002 do Conselho, artigo 25.°, n.° 1, alínea e)]

7. Tramitação processual – Obrigação do juiz de respeitar o âmbito do litígio definido pelas partes – Obrigação do juiz de decidir a partir apenas dos argumentos invocados pelas partes – Inexistência

1. Nos termos do artigo 61.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, o Tribunal é competente para anular ou alterar a decisão do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). Por outro lado, nos termos do artigo 61.°, n.° 6, do mesmo regulamento, o Instituto é obrigado a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal. Decorre desta última disposição que não cabe ao Tribunal dirigir injunções ao Instituto, ao qual incumbe, com efeito, tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão do Tribunal.

Ao abrigo do disposto no artigo 60.°, n.° 1, do regulamento, a Câmara de Recurso, chamada a conhecer de um recurso interposto de uma decisão de uma instância inferior do Instituto pode, depois de examinar o mérito do recurso, remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

Resulta destas disposições e considerações que um pedido tendente a que o Tribunal, chamado a conhecer de recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto, remeta o processo à instância inferior, cuja decisão foi objecto de recurso para a Câmara de Recurso, não é inadmissível.

Com efeito, se fosse levado a acolher tal pedido, o Tribunal não condenaria o Instituto a qualquer obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, não dirigiria a este uma injunção. Tal pedido tende, antes, a que o Tribunal tome ele próprio uma decisão que a Câmara de Recurso deveria ou poderia ter tomado e, portanto, ao exercício, pelo Tribunal, do seu poder de reforma da decisão da Câmara de Recurso, perante ele impugnada.

(cf. n.os 40-43)

2. O artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento nº 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários deve ser interpretado no sentido de que ele pode ser invocado pelo titular de um sinal distintivo para pedir a declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário subsequente, quando, no referido desenho ou modelo, é feito uso de um sinal que apresente uma semelhança com o seu.

Em primeiro lugar, a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do referido regulamento não implica necessariamente a reprodução integral e detalhada de um sinal distintivo anterior num desenho ou modelo comunitário subsequente. Com efeito, mesmo quando alguns elementos do sinal em questão estiverem ausentes no desenho ou modelo comunitário contestado ou outros elementos a ele forem acrescentados, pode tratar‑se de um «uso» do referido sinal, nomeadamente quando os elementos omitidos ou acrescentados forem de importância secundária. De onde resulta que uma interpretação literal do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do regulamento não exclui necessariamente a sua aplicação no caso de, num desenho ou modelo comunitário subsequente, ser feito uso não de um sinal idêntico ao invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade, mas de um sinal semelhante.

Em segundo lugar, a referida interpretação do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do regulamento, é a única apta a assegurar, por um lado, uma protecção eficaz dos direitos do titular de uma marca anterior, comunitária ou registada num Estado‑Membro, contra qualquer violação dessa marca pela sua utilização num desenho ou modelo comunitário subsequente e, por outro, a coerência entre as disposições pertinentes do referido regulamento e as da Primeira Directiva 89/104 que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas ou dos Regulamentos n.os 40/94 e 207/2009 sobre a marca comunitária.

(cf. n.os 50, 52, 53, 59)

3. O artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários exige, nomeadamente, que o direito comunitário ou a legislação do Estado‑Membro que regula o sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade baseado nessa disposição confira ao titular do sinal o direito de proibir o uso do seu sinal num desenho ou modelo subsequente. Quando o direito comunitário ou a legislação do Estado-Membro em questão prevêem que o titular de uma marca anterior não está habilitado a alegar, contra terceiros, ou seus direitos decorrentes dessa marca se, no decurso do período de cinco anos que antecedem a invocação dos referidos direitos, a marca não foi utilizada para os produtos ou serviços em que o referido titular se baseia para invocar os seus direitos, a prova de tal uso deve ser feita.

(cf. n.os 63-65)

4. Na ausência de disposição específica, no Regulamento n.° 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, respeitante às modalidades de apresentação de um pedido de prova do uso sério do sinal anterior pelo titular de um desenho ou modelo comunitário posto em causa por um pedido de declaração de nulidade baseado nesse sinal, há que concluir que o referido pedido deve ser apresentado expressamente e em tempo útil no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). Em princípio, deve ser apresentado no prazo estabelecido pela Divisão de Anulação ao titular do desenho ou modelo comunitário posto em causa por um pedido de declaração de nulidade para apresentar as suas observações em resposta a esse pedido.

Em contrapartida, um pedido de prova do uso sério do sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário não pode ser apresentado pela primeira vez na Câmara de Recurso. Não pode admitir‑se que a Câmara de Recurso possa ser levada a decidir um processo diferente do submetido à Divisão de Anulação, a saber, um processo cujo alcance tenha sido alargado pelo aditamento da questão prévia do uso sério do sinal anterior invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade.

(cf. n.os 67, 68, 71)

5. Um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário, baseado na causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, só pode vingar se se concluir que o público pertinente considerará que, no desenho ou modelo comunitário que é objecto desse pedido, se faz uso do sinal distintivo invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade. Na hipótese de se concluir que o público pertinente não perceberá que, no desenho ou modelo comunitário referido pelo pedido de declaração de nulidade, se faz uso do sinal distintivo invocado em apoio desse pedido, qualquer risco de confusão pode, evidentemente, ser excluído. Em contrapartida, não é necessário analisar de forma separada a questão de saber se o público pertinente perceberá o desenho ou modelo comunitário que é objecto do pedido de declaração de nulidade como sendo um sinal distintivo.

(cf. n.os 105-107)

6. O exame da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, deve basear‑se na percepção pelo público pertinente do sinal distintivo invocado em apoio dessa causa, bem como na impressão de conjunto que o referido sinal produz nesse público.

Ora, uma marca tridimensional não é necessariamente apreendida, pelo público pertinente, da mesma forma que uma marca figurativa. No primeiro caso, o referido público apreende um objecto tangível, que ele pode examinar sob vários ângulos, ao passo que, no segundo, o público vê apenas uma imagem.

Na verdade, não pode excluir‑se que, na hipótese da existência de uma semelhança entre dois objectos tridimensionais, a comparação entre um desses objectos e uma imagem do outro possa também conduzir à verificação da existência de uma semelhança. Não é menos verdade que o exame da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do referido regulamento implica uma comparação entre o desenho ou modelo comunitário contestado e o sinal distintivo invocado em apoio dessa causa.

Em contrapartida, uma semelhança entre o desenho ou modelo contestado e o sinal invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade não pode ser simplesmente presumida, apenas pelo facto de o referido desenho ou modelo apresentar uma semelhança com outro sinal, ainda que este último apresente uma semelhança com o sinal invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade.

(cf. n.os 120-123)

7. Embora deva conhecer apenas dos pedidos das partes, às quais cabe delimitar o quadro do litígio, o juiz não pode estar limitado unicamente pelos argumentos invocados em apoio das suas pretensões, sob pena de se ver constrangido a, eventualmente, fundamentar a sua decisão em considerações jurídicas erradas.

(cf. n.° 130)

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

12 de Maio de 2005 ( )

«Desenho ou modelo comunitário – Processo de declaração de nulidade – Desenho ou modelo comunitário registado que representa um instrumento de escrita – Marca nacional figurativa anterior – Causa de nulidade – Uso no desenho ou modelo comunitário de um sinal anterior cujo titular tem o direito de proibir a sua utilização – Artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 – Pedido de prova do uso sério da marca anterior apresentado pela primeira vez perante a Câmara de Recurso»

No processo T‑148/08,

Beifa Group Co. Ltd, com sede em Ningbo, Zhejiang (China), representada por R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard‑Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, com domicílio em Heroldsberg (Alemanha), representada por U. Blumenröder e H. Gauß, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 31 de Janeiro de 2008 (processo R 1352/2006‑3), relativa a um processo de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário entre a Schwan‑Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG e a Ningo Beifa Group Co., Ltd,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: M. Vilaras (relator), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de Abril de 2008,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de Setembro de 2008,

vistas as alegações da interveniente apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 11 de Setembro de 2008,

após a audiência de 18 de Novembro de 2009,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.° 6/2002

1 O Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1), conforme alterado, estabelece, no seu artigo 1.°:

«Um desenho ou modelo que preencha as condições previstas no presente regulamento será a seguir designado por ‘desenho ou modelo comunitário’.

2. Um desenho ou modelo comunitário será protegido:

[…]

b) Enquanto ‘desenho ou modelo comunitário registado’, caso seja registado nos termos do presente regulamento.

[…]»

2 O artigo 3.° do Regulamento n.° 6/2002 dispõe:

«Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as seguintes definições:

a) ‘Desenho ou modelo’ designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação;

[…]»

3 O artigo 10.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002 dispõe:

«O âmbito da protecção conferida por um desenho ou modelo comunitário abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente.»

4 O artigo 19.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2001 dispõe:

«Um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.»

5 Os artigos 24.° e 25.° do Regulamento n.° 6/2002 prevêem:

«Artigo 24.°

Declaração de nulidade

1. Um desenho ou modelo comunitário registado será declarado nulo mediante a apresentação de um pedido ao [IHMI], de acordo com o procedimento previsto nos Títulos VI e VII […]

Artigo 25.°

Causas de nulidade

1. Um desenho ou modelo comunitário só pode ser declarado nulo nos seguintes casos:

[…]

e) Se for utilizado um distintivo num desenho ou modelo subsequente e o direito comunitário ou a legislação do Estado‑Membro que regulamenta esse distintivo conferir ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir esse uso;

[…]

3. As causas de nulidade previstas nas alíneas d), e) e f) do n.° 1 apenas poderão ser invocadas pelo requerente ou pelo titular do direito anterior.

[…]»

6 O Título IV do Regulamento n.° 6/2002 (artigos 35.° a 44.°) tem por epígrafe «Pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário». Prevê‑se, nomeadamente, no artigo 36.°, n.° 2, desse regulamento que o pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário «deve incluir igualmente a indicação dos produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aplicado». Além disso, por força dos artigos 41.° a 44.° do Regulamento n.° 6/2002, o requerente de um desenho ou modelo comunitário registado goza, em certas condições, de um direito de prioridade, cujo efeito consiste, de harmonia com o artigo 43.° desse mesmo regulamento, em que a data de prioridade seja considerada a data do depósito do pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário.

7 No Título VI do Regulamento n.° 6/2002, intitulado «Renúncia e nulidade do desenho ou modelo comunitário registado», o artigo 52.°, n.° 1, desse regulamento prevê que «[s]ob reserva dos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 25.°, qualquer pessoa singular ou colectiva, ou qualquer entidade pública habilitada para o efeito, pode apresentar ao [IHMI] um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário registado»

8 O Título VII do Regulamento n.° 6/2002, intitulado «Recursos» estabelece, nos artigos 55.° a 60.° desse regulamento, o processo de recurso na Câmara de Recurso. A redacção dessas disposições é idêntica ou análoga à dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), cujos artigos 58.° a 64.° correspondem aos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94].

9 Além disso, sob o Título VII do Regulamento n.° 6/2002, o artigo 61.° desse mesmo regulamento dispõe:

«1. As decisões das câmaras de recurso sobre um recurso são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso pode ter por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular ou alterar a decisão impugnada.

4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na câmara de recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.

5. O recurso será interposto no Tribunal de Justiça, no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão da câmara de recurso.

6. O [IHMI] deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.»

Primeira Directiva 89/104/CEE

10 O artigo 4.°, n.° 4, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) [revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25)], dispõe:

«Os Estados‑Membros podem […] prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:

[…]

c) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.° 2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:

[…]

iv) um direito de propriedade industrial.[...]»

11 O artigo 5.°, n.os 1 e 2, da Primeira Directiva 89/104 dispõe:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, o risco de confusão que compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

12 Os artigos 10.° a 12.° da Primeira Directiva 89/104 dispõem:

«Artigo 10.°

Uso da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado‑Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.° 1:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca em produtos ou na respectiva embalagem no Estado‑Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

3. O uso da marca com o consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou certificação será considerado feito pelo titular.

[…]

Artigo 11.°

Sanções pelo não uso de uma marca em processos judiciais ou administrativos

[…]

3. Sem prejuízo da aplicação do artigo 12.° em caso de pedido reconvencional que tenha por fundamento uma marca cujo registo seja passível de caducidade, um Estado‑Membro pode prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia igualmente ficar sujeito a caducidade por força do n.° 1 do artigo 12.°

4. Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera‑se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços.

Artigo 12.°

Causas de caducidade

1. O registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objecto de uso sério no Estado‑Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso […]»

Markengesetz

13 A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei sobre a protecção de marcas e outros sinais distintivos alemã) de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. I, 1994, p. 3082, a seguir, «Markengesetz»), conforme alterada, prevê, no seu § 13, (2), ponto 6, que uma marca registada é susceptível de ser declarada nula quando o seu uso puder ser proibido por força, nomeadamente, de um direito de propriedade industrial anterior. Nos termos do § 51, (1), da Markengesetz, a nulidade é declarada mediante recurso do titular do direito anterior.

14 O § 14, (2), da Markengesetz dispõe:

«No comércio, é proibida a terceiros, na falta do consentimento do titular da marca

1. utilizar um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada,

2. utilizar um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou serviços cobertos pela marca e pelo sinal, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreende o risco de associação entre o sinal e a marca, ou

3. utilizar um sinal idêntico à marca ou semelhante para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca está registada, quando a marca gozar de prestígio dentro do país e o uso dos sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhe cause prejuízo»

15 O § 25, (1), da Markengesetz dispõe:

«O titular de uma marca registada não pode invocar, contra terceiros, direitos na acepção dos §§ 14 e 18 [e] 19, se, nos últimos cinco anos anteriores à invocação dos referidos direitos, em relação aos produtos ou serviços, a que ele recorre para fundamentar o seu direito, não foi usada em conformidade com o disposto no § 26, desde que a marca esteja registada, nessa data, há pelo menos cinco anos.»

16 Nos termos do § 25, (2), da Markengesetz, se os direitos do titular de uma marca decorrentes, nomeadamente, do § 14 da Markengesetz forem invocados no quadro de um recurso, o recorrente deve, mediante pedido do recorrido, fornecer a prova do uso sério da sua marca.

17 O § 26 da Markengesetz, que diz respeito ao uso da marca, transpõe para o direito alemão as disposições dos artigos 10.° a 12.° da Primeira Directiva 89/104.

Regulamento n.° 40/94

18 O artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009) dispõe:

«Artigo 9.°

Direito conferido pela marca comunitária

1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[…]»

19 O artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 42.° do Regulamento n.° 207/2009) dispõe:

«Artigo 43.°

Exame da oposição

[…]

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

[…]»

20 O artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009) dispõe:

«Artigo 52.°

Causas de nulidade relativa

[…]

2. A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior, e nomeadamente:

[…]

d) De um direito de propriedade industrial,

nos termos [...] do direito nacional que regula a respectiva proteção.»

21 O artigo 56.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 57.° do Regulamento n.° 207/2009) dispõe:

«Artigo 56.°

Exame do pedido

[…]

2. A pedido do titular da marca comunitária, o titular de uma marca comunitária anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação, a marca comunitária anterior foi objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de anulação, ou que existem justos motivos para a sua não utilização, desde que nessa data a marca comunitária anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a marca comunitária anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca comunitária, o titular da marca comunitária anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no n.° 2 do artigo 43.° Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado. Se a marca comunitária anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera‑se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de anulação.

[…]»

22 O artigo 92.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 96.° do Regulamento n.° 207/2009) dispõe que os tribunais das marcas comunitárias, designados pelos Estados‑Membros, por força do disposto no artigo 91.°, n.° 1, do mesmo regulamento (actual artigo 95.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009), «têm competência exclusiva: […] d) para os pedidos reconvencionais de extinção ou de nulidade da marca comunitária referidos no artigo 96.°». Nos termos do artigo 96.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 100.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009), «[o] pedido reconvencional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado com base nos motivos de extinção ou de nulidade previstos no presente regulamento».

Antecedentes do litígio

23 Em 27 de Maio de 2005, a recorrente, Beifa Group Co. Ltd (antigamente Ningo Beifa Group Co., Ltd), apresentou um pedido de registo de diversos desenhos ou modelos comunitários ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto no Regulamento n.° 6/2002.

24 Era, nomeadamente, visado por esse pedido o desenho ou modelo representado como se segue (a seguir, «desenho ou modelo contestado»):

25 Em conformidade com o disposto nos artigos 41.° a 43.° do Regulamento n.° 6/2002, a recorrente invocou no seu pedido de registo um direito de prioridade para o desenho ou modelo contestado, baseado num pedido de registo anterior do mesmo desenho, apresentado à autoridade chinesa competente, em 5 de Fevereiro de 2005.

26 Em conformidade com o disposto no artigo 36.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, o pedido indicava, como produtos em que o desenho ou o modelo contestado se destinava a ser incorporado ou nos quais se destinava a ser aplicado, os «instrumentos de escrita».

27 O desenho ou modelo contestado foi registado como desenho ou modelo comunitário sob o número 352315‑0007 e publicado no Boletim de desenhos ou modelos comunitários n.° 68/2005, de 26 de Julho de 2005.

28 Em 23 de Março de 2006, a interveniente, Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, de harmonia com o disposto no artigo 52.° do Regulamento n.° 6/2002, apresentou ao IHMI um pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo contestado, no qual alegou que a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 se opunha à manutenção deste último desenho ou modelo.

29 O pedido de declaração de nulidade era baseado, nomeadamente, na marca da interveniente reproduzida a seguir, registada na Alemanha em 14 de Dezembro de 2000 sob o número 300454708 para, nomeadamente, os «instrumentos de escrita», incluídos na classe 16 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir, «marca anterior»):

30 Por decisão de 24 de Agosto de 2006, a Divisão de Anulação do IHMI deferiu o pedido de declaração de nulidade da interveniente e, consequentemente, declarou a nulidade do desenho ou modelo contestado, com fundamento na causa referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002.

31 No essencial, a Divisão de Anulação considerou que, no desenho ou modelo contestado, se fazia uso da marca anterior, no sentido de que integrava um sinal que possuía todos os elementos característicos da forma tridimensional dessa marca e, portanto, que apresentava uma semelhança com esta. Uma vez que os produtos cobertos pelo desenho ou modelo contestado e pela marca anterior eram idênticos, existia, segundo a Divisão de Anulação, um risco de confusão para o público visado pelos referidos produtos, que conferem à interveniente o direito de proibir, de harmonia com o disposto no § 14, (2), ponto 2, da Markengesetz, a utilização do sinal de que se fazia uso no desenho ou modelo contestado.

32 Em 19 Outubro de 2006, a recorrente interpôs recurso, de harmonia com o disposto nos artigos 55.° a 60.° do Regulamento n.° 6/2002, da decisão da Divisão de Anulação.

33 Por decisão de 31 de Janeiro de 2008 (a seguir, «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 21 de Fevereiro seguinte, a Terceira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da recorrente. Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que, uma vez que a marca anterior não tinha sido declarada nula em conformidade com as disposições pertinentes da Markengesetz pelas autoridades alemãs competentes, devia ser considerada um sinal distintivo, na acepção do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 (ponto 15 da decisão impugnada).

34 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou que, para efeitos da aplicação desta última disposição, o sinal anterior invocado não devia ser reproduzido de maneira idêntica no desenho ou modelo comunitário subsequente contestado, bastando que esse sinal fosse integrado, como tal, no referido desenho ou modelo (ponto 16 da decisão impugnada).

35 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que, apesar da existência de algumas diferenças entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, os elementos característicos dessa marca podiam ser identificados no desenho ou modelo contestado, de forma que a sua utilização constituía uma violação dos direitos exclusivos conferidos à interveniente, titular da marca anterior, pelo § 14 da Markengesetz, e que o artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 era aplicável (pontos 17 e 18 da decisão impugnada).

36 Em último lugar, tida em conta a conclusão precedente, a Câmara de Recurso considerou que não tinha que se pronunciar sobre a pertinência de outros elementos invocados pela interveniente em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, entre os quais um acórdão de 18 de Janeiro de 2007 do Oberlandesgericht Frankfurt‑am‑Main (Tribunal Regional de Segunda Instância de Frankfurt‑am‑Main, Alemanha) (ponto 19 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

37 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

– anular a decisão impugnada;

– remeter o processo à Divisão de Anulação com vista ao exame das outras causas de nulidade invocadas pela interveniente e não examinadas por ela;

– condenar o IHMI nas despesas.

38 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade do segundo pedido da recorrente

39 O IHMI alega que o segundo pedido da recorrente é inadmissível, uma vez que esta requer, em substância, ao Tribunal que dirija uma injunção ao IHMI, o que escapa à competência do Tribunal Geral.

40 Deve recordar‑se que, nos termos do artigo 61.°, n.° 3, do Regulamento n.° 6/2002, o Tribunal é competente para anular ou alterar a decisão impugnada. Por outro lado, nos termos do artigo 61.°, n.° 6, do mesmo regulamento, o IHMI é obrigado a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal. Decorre desta última disposição que não cabe ao Tribunal dirigir ordens ao IHMI, ao qual incumbe, com efeito, tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão do Tribunal [v., por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 15 de Março de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/IHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Colect., p. II‑785, n.° 15, e a jurisprudência citada].

41 Deve recordar‑se igualmente que, de harmonia com o disposto no artigo 60.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002, a Câmara de Recurso, chamada a conhecer de um recurso interposto de uma decisão de uma instância inferior do IHMI pode, depois de examinar o mérito do recurso, remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

42 Resulta dessas disposições e considerações que um pedido tendente a que o Tribunal, chamado a conhecer de recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, remeta o processo à instância inferior, cuja decisão foi objecto de recurso para a Câmara de Recurso, não é inadmissível [v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Colect., p. II‑723, n.os 17 a 20].

43 Com efeito, se fosse levado a acolher tal pedido, o Tribunal não condenaria o IHMI a qualquer obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, não dirigiria a este uma injunção. Tal pedido tende, antes, a que o Tribunal tome ele próprio uma decisão que a Câmara de Recurso deveria ou poderia ter tomado e, portanto, ao exercício, pelo Tribunal, do seu poder de reforma da decisão da Câmara de Recurso, perante ele impugnada [v., neste sentido e por analogia, acórdãos do Tribunal Geral de 11 de Fevereiro de 2009, Bayern Innovativ/IHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, ainda não publicado na Colectânea, n.° 15, e de 14 de Setembro de 2009, Lange Uhren/IHMI (Motivos geométricos no mostrador de um relógio), T‑152/07, ainda não publicado na Colectânea, n.° 39].

44 De onde resulta que, contrariamente ao que alega o IHMI, o segundo pedido da recorrente é admissível.

Quanto ao mérito

45 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos. O primeiro fundamento respeita a uma interpretação errada do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002. O segundo fundamento respeita a um erro de direito que vicia o indeferimento do pedido de prova do uso sério da marca anterior, apresentado pela recorrente no IHMI. O terceiro fundamento respeita a uma aplicação errada do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma interpretação errada do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002

– Argumentos das partes

46 A recorrente alega que resulta da própria redacção do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 que, contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso, essa disposição não pode ser invocada pelo titular de um sinal distintivo quando, num desenho ou modelo subsequente, não se faz uso do sinal em questão, mas de um sinal semelhante. Essa interpretação da referida disposição é confirmada não só pelo facto de um desenho ou modelo comunitário dizer respeito apenas à aparência de um produto, não se referindo especificamente a um dado produto, mas também pela prática decisória anterior do IHMI.

47 O IHMI e a interveniente alegam que o conceito de uso, na acepção do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, pode cobrir situações em que o sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário registado é apenas imitado no desenho ou no modelo contestado, sem ser integralmente reproduzido nos mais pequenos detalhes.

48 O quadro da comparação entre o desenho ou modelo contestado e o sinal anterior limita‑se unicamente aos elementos do referido desenho ou modelo que violam os direitos conferidos pelo referido sinal anterior ao seu titular, sem ter em conta os elementos adicionais do desenho ou modelo contestado. Em contrapartida, o alcance da protecção do sinal anterior depende do direito que regula esse sinal.

49 A causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 é, portanto, aplicável a desenhos ou modelos que apresentem um carácter novo e individual e, neste sentido, distingue‑se da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento. Contrariamente às afirmações da recorrente, a prática decisória do IHMI confirma essa interpretação.

– Apreciação do Tribunal Geral

50 Em primeiro lugar, deve salientar‑se que, como alegam com razão o IHMI e a interveniente, a causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 não implica necessariamente a reprodução integral e detalhada de um sinal distintivo anterior num desenho ou modelo comunitário subsequente. Com efeito, mesmo quando alguns elementos do sinal em questão estiverem ausentes no desenho ou modelo comunitário contestado ou outros elementos a ele forem acrescentados, pode tratar‑se de um «uso» do referido sinal, nomeadamente quando os elementos omitidos ou acrescentados forem de importância secundária.

51 Isto é tanto mais verdadeiro uma vez que, tal como resulta de jurisprudência bem assente, o público retém na memória apenas uma imagem imperfeita das marcas registadas nos Estados‑Membros ou das marcas comunitárias [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 26, e acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.° 33]. Esta consideração é válida para qualquer tipo de sinal distintivo. Por conseguinte, em caso de omissão de alguns elementos secundários de um sinal distintivo, utilizado num desenho ou modelo comunitário subsequente, ou em caso de junção de tais elementos a esse mesmo sinal, o público pertinente não se dá necessariamente conta dessas alterações do sinal em questão, Pelo contrário, poderá pensar que se faz uso do referido sinal tal como o reteve na memória, no desenho ou modelo subsequente.

52 De onde resulta que, contrariamente ao que alega a recorrente, uma interpretação literal do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 não exclui necessariamente a sua aplicação no caso de, num desenho ou modelo comunitário subsequente, ser feito uso não de um sinal idêntico ao invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade, mas de um sinal semelhante.

53 Em segundo lugar, deve salientar‑se que a interpretação do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, considerada na decisão impugnada, é a única apta a assegurar, por um lado, uma protecção eficaz dos direitos do titular de uma marca anterior, comunitária ou registada num Estado‑Membro, contra qualquer violação dessa marca pela sua utilização num desenho ou modelo comunitário subsequente e, por outro, a coerência entre as disposições pertinentes do Regulamento n.° 6/2002 e as da Primeira Directiva 89/104 ou dos Regulamentos n.os 40/94 e 207/2009.

54 A este propósito, deve recordar‑se que o titular de uma marca anterior, comunitária ou registada num Estado‑Membro, tem o direito de proibir o uso de um desenho ou modelo comunitário subsequente tanto na hipótese de ser feito uso no referido desenho ou modelo de um sinal idêntico à marca anterior e de os produtos ou serviços visados, respectivamente, pelo desenho ou modelo em questão e pela marca anterior serem idênticos, como na hipótese de ser feito uso no desenho ou modelo comunitário em causa de um sinal que apresente tal semelhança com a marca anterior que, tida em conta igualmente a identidade ou a semelhança dos produtos ou serviços em questão, respectivamente, pela marca e pelo desenho ou modelo em causa, exista um risco de confusão no espírito do público [v. artigo 5.°, n.° 1, alíneas a) e b), da Primeira Directiva 89/104, o § 14, (2), pontos 1 e 2, da Markengesetz e artigo 9.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 9.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009]].

55 Tendo em conta esse direito do titular de uma marca anterior, comunitária ou registada num Estado‑Membro, de proibir a utilização de um desenho ou modelo comunitário subsequente que faz uso tanto de um sinal idêntico à sua marca como de um sinal semelhante, exclui‑se que, ao adoptar o artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, o legislador comunitário tenha tido a intenção de permitir a apresentação, pelo referido titular, de um pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo em questão, somente na hipótese de ser feito uso no desenho ou modelo de um sinal idêntico à marca anterior, e de proibir a apresentação de tal pedido quando for feito uso no referido desenho ou modelo de um sinal a tal ponto semelhante que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão.

56 Deve salientar‑se ainda que o titular de uma marca comunitária ou registada num Estado‑Membro não pode invocar as disposições evocadas no n.° 54 supra para proibir o uso de um desenho ou modelo comunitário anteriormente registado, que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca acima referida, uma vez que o titular do referido desenho ou modelo comunitário pode defender‑se contra tal proibição solicitando, sendo caso disso, através de um pedido reconvencional, a anulação da marca subsequente em causa [v. artigo 4.°, n.° 4, alínea c), iv, da Primeira Directiva 89/104, § 13, (2), ponto 6, e § 51, (1), da Markengesetz, bem como artigo 52.°, n.° 2, alínea d), artigo 92.°, alínea d), e artigo 96.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 53.°, n.° 2, alínea d), 96.°, alínea d), e 100.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009)].

57 Se o titular de uma marca anterior, comunitária ou registada num Estado‑Membro, apenas pudesse apresentar um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário subsequente na hipótese de ser feito uso no referido desenho ou modelo de um sinal idêntico à sua marca e não na hipótese de ser feito uso de um sinal semelhante, o referido titular não poderia defender‑se contra uma eventual tentativa do titular do desenho ou modelo subsequente em que é feito uso de um sinal semelhante, de proibir, de harmonia com o disposto nos artigos 10.°, n.° 1, e 19.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002, o uso da marca anterior.

58 Ora, pode deduzir‑se do considerando 31 do Regulamento n.° 6/2002, segundo o qual este regulamento «não exclui a aplicação aos desenhos ou modelos protegidos pelo desenho ou modelo comunitário das regulamentações relativas […] às marcas comerciais», que os direitos que um desenho ou modelo comunitário conferem ao seu titular de modo algum põem em causa os direitos que um titular de uma marca anterior adquiriu por virtude dessa marca.

59 Resulta das considerações expostas que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao interpretar o artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, no sentido de que ele pode ser invocado pelo titular de um sinal distintivo para pedir a declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário subsequente, quando, no referido desenho ou modelo, é feito uso de um sinal que apresente uma semelhança com o seu. Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser considerado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a um erro de direito que vicia o indeferimento do pedido de prova do uso sério da marca anterior, apresentado pela recorrente no IHMI.

– Argumentos das partes

60 A recorrente alega que resulta do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, conjugado com o § 25 da Markengesetz, que o titular de uma marca alemã que pede a declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário por nele se fazer uso da marca em questão deve, em caso de contestação, provar que ele fez uso sério da referida marca. Por conseguinte, a Câmara de Recurso deveria ter examinado o pedido de prova do uso da marca anterior, apresentado pela recorrente, uma vez que a marca anterior tinha sido registada mais de cinco anos antes da apresentação do pedido de declaração de nulidade. Ora, embora a interveniente tenha vendido, durante o período de cinco anos que precedeu a apresentação do pedido de declaração de nulidade, inúmeros instrumentos de escrita da classe 16, tais vendas não provam de forma alguma o uso da marca anterior, uma vez que os produtos em causa foram vendidos sob uma forma diferente, contendo o nome e o logótipo da interveniente. Por outro lado, a marca anterior não é uma marca tridimensional, mas uma marca figurativa.

61 O IHMI e a interveniente alegam que, contrariando, nomeadamente, as disposições do artigo 43.°, n.° 2, e do artigo 56.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 42.°, n.° 2, e 57.°, n.° 2 do Regulamento n.° 207/2009), o Regulamento n.° 6/2002 não permite ao titular de um desenho ou modelo comunitário objecto de um pedido de declaração de nulidade apresentar um pedido de prova do uso do sinal anterior invocado em apoio desse pedido. Por isso, a Câmara de Recurso não podia examinar o pedido de prova do uso sério da marca anterior apresentada pela recorrente. Todavia, esta não sofreria qualquer prejuízo, uma vez que, se considerasse que a marca anterior não fora objecto de tal uso, poderia ter apresentado, nas instâncias competentes alemãs, um pedido destinado a que a referida marca fosse declarada nula. De qualquer forma, o simples aditamento do nome e do logótipo da interveniente aos instrumentos de escrita vendidos por ela é irrelevante para a apreciação do uso sério da marca anterior bem como quanto à existência de um risco de confusão no caso em apreço.

62 A interveniente acrescenta que, embora a recorrente pudesse, de facto, ter apresentado um pedido de prova do uso sério da marca anterior no IHMI, deveria já tê‑lo apresentado na Divisão de Anulação e, por conseguinte, o pedido de prova do uso sério da marca anterior, apresentado pela recorrente pela primeira vez na Câmara de Recurso é inadmissível. De qualquer forma, a interveniente considera que provou o uso sério da sua marca anterior.

– Apreciação do Tribunal Geral

63 Deve recordar‑se que o artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 exige, nomeadamente, que o direito comunitário ou a legislação do Estado‑Membro que regula o sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade baseado nessa disposição «confer[e] ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir» o uso do seu sinal num desenho ou modelo subsequente.

64 No caso em apreço, o sinal anterior é uma marca alemã, regulada pelas disposições da Markengesetz. Como já foi salientado, o § 14, (2), ponto 2, da Markengesetz confere ao titular de tal marca o direito de proibir o uso de qualquer sinal em relação ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca em questão e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou serviços cobertos por essa marca e pelo sinal em causa, exista um risco de confusão no espírito do público.

65 Todavia, o § 25, (1), da Markengesetz dispõe que o titular de uma marca anterior não está habilitado a alegar, contra terceiros, ou seus direitos decorrentes, nomeadamente, do § 14, se, no decurso do período de cinco anos que antecedem a invocação dos referidos direitos, a marca não foi utilizada, em conformidade com o disposto no § 26, para os produtos ou serviços em que o referido titular se baseia para invocar os seus direitos, na medida em que, nessa data, pelo menos cinco anos tenham decorrido desde o registo da marca. Ao inserir essa disposição na Markengesetz, o legislador alemão fez uso de uma faculdade que lhe é reconhecida no artigo 11.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104. O § 25, (2), da Markengesetz deixa expressamente à parte contra a qual os direitos do titular de uma marca anterior são invocados o cuidado de exigir que esse titular aduza a prova do uso sério da sua marca. Na falta de tal pedido, essa prova não tem de ser aduzida.

66 Resulta dessas disposições que, contrariamente ao que alegam o IHMI e a interveniente, quando, como no caso em apreço, uma marca anterior alemã, invocada em apoio da causa de nulidade prevista no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, estiver registada há pelo menos cinco anos antes da apresentação do pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário, o titular dessa marca deve, mediante pedido do titular do desenho ou do modelo comunitário posto em causa pelo pedido de declaração de nulidade, aduzir a prova de que fez um uso sério da sua marca no decurso dos cinco anos que precedem a apresentação do pedido de declaração de nulidade. Na falta dessa prova, o titular da marca anterior alemã em causa não pode, em conformidade com a legislação alemã que regula o seu sinal, proibir o uso deste no desenho ou modelo comunitário posto em causa pelo pedido de declaração de nulidade, o que implica que a causa de nulidade extraída do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 não pode aplicar‑se.

67 Na ausência de disposição específica, no Regulamento n.° 6/2002, respeitante às modalidades de apresentação de um pedido de prova do uso sério do sinal anterior pelo titular de um desenho ou modelo comunitário posto em causa por um pedido de declaração de nulidade baseado nesse sinal, há que concluir que o referido pedido deve ser apresentado expressamente e em tempo útil no IHMI [v., por analogia, acórdãos do Tribunal Geral de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Colect., p. II‑965, n.° 38, de 16 de Março de 2005, L’Oréal/IHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Colect., p. II‑949, n.° 24, e de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI – REWE‑Zentral (Salvita), T‑303/03, Colect., p. II‑1917, n.° 77]. Em princípio, deve ser apresentado no prazo estabelecido pela Divisão de Anulação ao titular do desenho ou modelo comunitário posto em causa por um pedido de declaração de nulidade para apresentar as suas observações em resposta a esse pedido (v., neste sentido e por analogia, acórdão FLEXI AIR, já referido, n.os 25 a 28).

68 Em contrapartida, um pedido de prova do uso sério do sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário não pode ser apresentado pela primeira vez na Câmara de Recurso.

69 Com efeito, resulta de jurisprudência constante que o pedido de prova do uso sério da marca anterior invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária, prevista no artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 42.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009), não pode ser apresentado pela primeira vez na Câmara de Recurso [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Março de 2007, Saint‑Gobain Pam/IHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Colect., p. II‑757, n.° 41, e de 18 de Outubro de 2007, AMS/IHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Colect., p. II‑4265, n.° 114].

70 Segundo essa jurisprudência, o pedido de prova do uso sério da marca anterior acrescenta ao processo na Divisão de Oposição a questão específica e prévia do uso sério da marca anterior e, neste sentido, altera o conteúdo da oposição. Ora, incumbe à Divisão de Oposição decidir, em primeira instância, sobre a oposição, tal como definida pelos diferentes actos e pedidos processuais das partes, incluindo, se for caso disso, o pedido de prova do uso sério da marca anterior. A Câmara de Recurso é unicamente competente para decidir sobre os recursos interpostos das decisões das divisões de oposição e não para decidir ela mesma, em primeira instância, sobre uma nova oposição Admitir o contrário implicaria o exame, pela Câmara de Recurso, de um pedido inteiramente específico, ligado a considerações jurídicas e factuais novas e que sai do âmbito do processo de oposição, tal como submetido e tratado pela Divisão de Oposição (acórdãos PAM PLUVIAL, n.° 69 supra, n.os 37 a 39, e AMS Advanced Medical Services, n.° 69 supra, n.os 111 a 113).

71 Estas considerações são igualmente válidas, por analogia, quando, como no caso em apreço, o titular de um desenho ou modelo comunitário, posto em causa por um pedido de declaração de nulidade baseado na causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, pode pedir que o titular do sinal anterior, invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade, aduza a prova do uso sério do seu sinal. Não pode admitir‑se, neste contexto igualmente, que a Câmara de Recurso possa ser levada a decidir um processo diferente do submetido à Divisão de Anulação, a saber, um processo cujo alcance tenha sido alargado pelo aditamento da questão prévia do uso sério do sinal anterior invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade.

72 Resulta das considerações que precedem que a recorrente podia, no caso em apreço, apresentar, na Divisão de Anulação, um pedido destinado a que a interveniente aduzisse a prova do uso sério da marca anterior.

73 Há que salientar, a este propósito, que a Câmara de Recurso se limitou a considerar, no ponto 15 da decisão impugnada, que o IHMI não era competente para pôr em causa a validade da marca anterior e que se a recorrente considerava que essa marca tinha sido registada em violação das disposições da Markengesetz ou que devia ser anulada por não uso, incumbia‑lhe apresentar um pedido de declaração de nulidade da referida marca, em conformidade com o disposto na Markengesetz.

74 Ora, resulta dos n.os 63 a 66 supra que, embora essa consideração da Câmara de Recurso na decisão impugnada seja correcta em si mesma, não é suficiente para justificar o indeferimento do pedido de prova do uso sério do sinal anterior invocado em apoio de um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário, baseado no disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, quando, como no caso em apreço, o direito que regula o sinal anterior em questão prevê que, na falta de uso sério desse sinal, o seu titular não pode proibir a terceiros e, portanto, ao titular do desenho ou modelo comunitário subsequente posto em causa pelo pedido de declaração de nulidade, a utilização do referido sinal ou de um sinal semelhante.

75 É por isso que a recorrente, partindo da premissa de que apresentara regularmente ao IHMI um pedido de prova do uso sério da marca anterior, atribui à decisão impugnada um erro de direito, na medida em que a Câmara de Recurso não examinou o seu pedido.

76 Importa, todavia, reconhecer que essa premissa é errada. Com efeito, como alega com razão a interveniente, as observações da recorrente apresentadas em 22 de Junho de 2006 na Divisão de Anulação em resposta ao pedido de declaração de nulidade e que constam dos autos do processo no IHMI transmitidos por este ao Tribunal Geral, em conformidade com o disposto no artigo 133.°, n.° 3, do seu Regulamento de Processo, não só não contêm qualquer pedido expresso destinado a que a interveniente aduza a prova do uso sério da marca anterior, como também não fazem qualquer referência à questão do uso sério da marca anterior.

77 Só no articulado que contém os fundamentos do seu recurso na Câmara de Recurso a recorrente, pela primeira vez, evocou esta última questão. Na audiência, a recorrente confirmou que assim era, o que foi registado na acta da audiência. Ora, ainda que o articulado que contém os fundamentos do recurso da recorrente na Câmara de Recurso pudesse ser interpretado no sentido de que continha um pedido de prova do uso sério da marca anterior, tal pedido, apresentado pela primeira vez na Câmara de Recurso, seria inadmissível e não poderia ser tomado em consideração nem ser objecto de um exame pela Câmara de Recurso.

78 Nestas condições, também há que considerar improcedente o presente fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a uma aplicação errada do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002

– Argumentos das partes

79 A recorrente alega que, ainda que a interpretação, pelas instâncias do IHMI, do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 fosse correcta, a Câmara de Recurso fez uma aplicação errada dessa disposição, uma vez que não procedeu a uma apreciação da existência de um risco de confusão entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, análoga à apreciação exigida pela jurisprudência relativa à aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009].

80 Em primeiro lugar, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não tentou identificar o público pertinente no caso em apreço.

81 Em segundo lugar, também não teve em conta o facto de as marcas constituídas por uma forma serem dotadas de um carácter distintivo muito fraco. Ainda que a marca anterior fosse válida, ela apresentaria um carácter distintivo muito fraco, o que deveria ser tido em conta no exame da existência de um eventual risco de confusão.

82 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso não procedeu a uma comparação de conjunto entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado. Em vez de indicar os fundamentos pelos quais a decisão da Divisão de Anulação era correcta e proceder ao seu próprio exame da marca anterior, a Câmara de Recurso baseou‑se numa simples descrição dessa marca e limitou‑se a incluir, no ponto 17 da decisão impugnada, uma lista, retirada da decisão da Divisão de Anulação, com quatro características da marca anterior, as quais estavam também presentes no desenho ou modelo contestado. Ora, a presença dessas quatro características no desenho ou modelo contestado não era de forma alguma, certa. Por outro lado, existiam dez outras características da marca anterior que não estavam presentes no desenho ou modelo contestado, bem como seis características deste que não se encontravam na marca anterior.

83 Em quarto lugar, a Câmara de Recurso não examinou de forma alguma se existia um risco de confusão no caso em apreço. Se o Tribunal decidisse examinar ele próprio essa questão, concluiria pela inexistência de tal risco, tendo em conta o fraco carácter distintivo da marca anterior bem como as diferenças entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado.

84 Na audiência, a recorrente alegou que o artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 só podia aplicar‑se no caso em apreço na hipótese de o público em causa apreender o desenho ou modelo contestado como sendo um sinal distintivo. Ora, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não examinou se tal acontecia no caso em apreço. A recorrente acrescentou que, ainda que esta acusação não tivesse sido formalmente exposta na petição, não poderia ser qualificada de novo, uma vez que está ligada ao presente fundamento.

85 Em primeiro lugar, o IHMI alega que a fundamentação da decisão impugnada é, na verdade, sucinta, mas suficiente. Por outro lado, há que ter igualmente em consideração a fundamentação da decisão da Divisão de Anulação.

86 Em segundo lugar, as quatro características da marca anterior, identificadas no ponto 17 da decisão impugnada, estão efectivamente presentes nessa marca e constituem os seus elementos dominantes, estando igualmente presentes no desenho ou modelo contestado. As diferenças entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado, identificadas pela recorrente, não puderam pôr em causa a existência de uma semelhança entre eles.

87 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso teve razão ao confirmar a decisão da Divisão de Anulação quanto à existência de um risco de confusão no caso em apreço, tendo em conta a identidade dos produtos em causa, a semelhança existente entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado, bem como o nível pouco levado de atenção do público pertinente, a saber, o público em geral, sendo os produtos em questão de consumo corrente e de baixo preço.

88 Em quarto lugar, contrariamente ao que alega a recorrente, o carácter distintivo da marca anterior não é fraco, mas, pelo menos «médio». Com efeito, embora seja mais difícil, na prática, fazer registar uma marca tridimensional, o carácter distintivo de tal marca, uma vez registada, não pode ser posto em causa.

89 Em quinto lugar, dois acórdãos dos órgãos jurisdicionais alemães, em processos que opõem a recorrente e a interveniente, confirmam a existência de um risco de confusão no caso em apreço.

90 A interveniente alega que as quatro características da marca anterior, identificadas no ponto 17 da decisão impugnada, estão efectivamente presentes no desenho ou modelo contestado e são suficientes para concluir pela existência de uma semelhança entre este e a marca anterior. Em contrapartida, essa semelhança não pode ser posta em causa pelos elementos de diferenciação identificados pela recorrente, que são devidos a exigências de natureza técnica ou funcional. Além disso, o carácter distintivo da marca anterior não é fraco, tendo em conta a presença dos produtos cobertos por essa marca no mercado alemão durante um longo período. A própria recorrente invocou, no quadro de litígios entre as partes na Alemanha, um sondagem de opinião que prova que as diferentes marcas da interveniente são dotadas de elevado carácter distintivo.

91 Tendo em conta a identidade dos produtos em causa, o grau de atenção pouco elevado do público pertinente, no tocante a produtos de consumo corrente, o facto de esse mesmo público só raramente ter ocasião de proceder a uma comparação directa entre os dois sinais que designam os mesmos produtos bem como a semelhança existente entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado, deve concluir‑se pela existência de um risco de confusão no caso em apreço. Há igualmente que ter em conta o facto de a recorrente ter já violado várias vezes os direitos da interveniente decorrentes das suas marcas anteriores, o que, segundo a jurisprudência alemã, justifica que a recorrente observe uma maior «distância» em relação a esses direitos.

92 Além disso, a interveniente invoca uma marca não registada da qual é a titular e que protege igualmente os seus instrumentos de escrita, o § 14, (2), ponto 3, da Markengesetz, a protecção suplementar decorrente das disposições alemãs contra a concorrência desleal bem como a causa de nulidade extraída do artigo 25.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 6/2002.

93 Por fim, em resposta ao argumento da recorrente, avançado na audiência e resumido no n.° 84 supra, o IHMI e a interveniente salientam que se trata de um fundamento novo que não se baseia em elementos de direito e de facto revelados durante o processo e que é, portanto, inadmissível.

– Apreciação do Tribunal Geral

94 Nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, um desenho ou modelo comunitário pode ser declarado nulo a pedido do titular de um sinal distintivo anterior, se for feito uso do referido sinal num desenho ou modelo subsequente e se, nomeadamente, o direito comunitário ou a legislação do Estado‑Membro em causa que regulamenta esse sinal conferir ao seu titular o direito de proibir esse uso.

95 Tal como já foi salientado supra, quando o sinal invocado em apoio de uma causa de nulidade extraída dessa disposição for uma marca anterior alemã, que, sem ser idêntica ao desenho ou modelo comunitário posto em causa pelo pedido de declaração de nulidade, apresente uma semelhança com este, a legislação do Estado‑Membro em causa, a saber, o § 14, (2), ponto 2, da Markengesetz, confere ao titular da referida marca o direito de proibir o uso do seu sinal no desenho ou modelo subsequente unicamente se, devido à semelhança do referido desenho ou modelo com a marca em questão e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou dos serviços cobertos por essa marca e pelo desenho ou modelo posterior, existir um risco de confusão no espírito do público.

96 Deve igualmente recordar‑se que o § 14, (2), ponto 2, da Markengesetz constitui a transposição, para o direito alemão, do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104 e deve, portanto, ser interpretado tendo em conta a jurisprudência relativa a essa última disposição.

97 Constitui um risco de confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104 o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (acórdãos do Tribunal de Justiça Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 51 supra, n.° 17, de 6 de Outubro de 2005, Medion, C‑120/04, Colect., p. I‑8551, n.° 26).

98 A existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 51 supra, n.° 18, e Medion, n.° 97 supra, n.° 27).

99 A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção dos sinais que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A esse respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca ou outro sinal distintivo como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, SABEL, n.° 98 supra, n.° 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 51 supra, n.° 25, e Medion, n.° 97 supra, n.° 28).

100 Deve, portanto, examinar‑se se, no caso em apreço, a Câmara de Recurso fez uma aplicação correcta dessa jurisprudência, ao concluir, na decisão impugnada, que existia um risco de confusão entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado e que, por conseguinte, este devia ser declarado nulo. A esse propósito, deve tomar‑se igualmente em consideração a decisão da Divisão de Anulação, que chegou à mesma conclusão e que foi confirmada pela Câmara de Recurso.

101 Com efeito, quando a Câmara de Recurso confirma a decisão da instância inferior do IHMI na sua integralidade, essa decisão bem como a sua fundamentação fazem parte do contexto em que a decisão da Câmara de Recurso foi adoptada, contexto esse que é conhecido das partes e que permite ao juiz exercer plenamente o seu controlo de legalidade quanto à justeza da apreciação da Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Colect., p. II‑1927, n.° 47; v., igualmente, neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 21 de Novembro de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/IHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, não publicado na Colectânea, n.° 64].

102 Em primeiro lugar, no tocante à acusação da recorrente na audiência (v. n.° 84 supra), deve recordar‑se que, nos termos do artigo 48.°, n.° 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo.

103 Todavia, deve ser julgado admissível um fundamento que constitua a ampliação de um fundamento anteriormente deduzido, directa ou indirectamente, na petição inicial e que apresente uma nexo estreito com este (acórdão do Tribunal Geral de 3 de Maio de 2007, Espanha/Comissão, T‑219/04, Colect., p. II‑1323, n.° 46, e a jurisprudência citada).

104 Tal é efectivamente o caso da acusação acima referida da recorrente, que constitui uma ampliação do terceiro fundamento e que, como alega a recorrente, apresenta um nexo estreito com esse fundamento. É, portanto, admissível.

105 Quanto ao mérito, deve recordar‑se que um pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário, baseado na causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002, só pode vingar se se concluir que o público pertinente considerará que, no desenho ou modelo comunitário que é objecto desse pedido, se faz uso do sinal distintivo invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade.

106 Na hipótese de se concluir que o público pertinente não perceberá que, no desenho ou modelo comunitário referido pelo pedido de declaração de nulidade, se faz uso do sinal distintivo invocado em apoio desse pedido, qualquer risco de confusão pode, evidentemente, ser excluído.

107 Em contrapartida, contrariamente ao que parece sustentar a recorrente, não é necessário analisar de forma separada a questão de saber se o público pertinente perceberá o desenho ou modelo comunitário que é objecto do pedido de declaração de nulidade como sendo um sinal distintivo (v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C‑102/07, Colect., p. I‑2439, n.° 34).

108 Em segundo lugar, deve salientar‑se que é claro entre as partes que os produtos cobertos pela marca anterior e aqueles em que o desenho ou modelo contestado se destina a ser incorporado, a saber, os «instrumentos de escrita», são idênticos. Esses produtos, sendo de consumo corrente e, regra geral, de preço relativamente baixo, interessam todos os consumidores, o que, aliás, a recorrente não contesta. Importa, portanto, entender a referência da Divisão de Anulação (ponto 15 da decisão da Divisão de Anulação) ao «público» no sentido de que ela considerou, implícita mas indiscutivelmente, que há que ter em conta, para efeitos da apreciação do risco de confusão no caso em apreço, a percepção da marca anterior e do desenho ou modelo contestado pelo público em geral, ou seja, pelo consumidor médio [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 30 de Novembro de 2004, Geddes/IHMI (NURSERYROOM), T‑173/03, Colect., p. II‑4165, n.° 18]. Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não pôs em causa essa consideração da Divisão de Anulação. Por outro lado, tendo a marca anterior sido registada na Alemanha, é a percepção do consumidor médio alemão que deve ser tomada em consideração.

109 Em terceiro lugar, no tocante à comparação entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado, a Divisão de Anulação procedeu a uma comparação visual. Ela identificou, assim, no ponto 12 da sua decisão, quatro elementos da forma da marca anterior, que a caracterizavam, e considerou, no ponto 13 dessa mesma decisão, que o desenho ou modelo contestado incorporava um sinal que apresentava todos esses elementos característicos da marca anterior, o que teria por consequência que o referido desenho ou modelo apresenta uma semelhança com a marca anterior. A Divisão de Anulação considerou igualmente que a adição de outros elementos ao desenho ou modelo contestado, tais como «aros» ou «saliências», não impedia a identificação das características acima referidas da marca anterior nesse mesmo desenho ou modelo. Essas considerações da Divisão de Anulação foram reproduzidas e aprovadas pela Câmara de Recurso no ponto 17 da decisão impugnada.

110 A esse propósito, há que salientar, antes de mais, que as instâncias do IHMI agiram correctamente ao não procederem, no caso em apreço, a uma comparação fonética e a uma comparação conceptual entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado. Com efeito, por um lado, nem a marca anterior nem o desenho ou modelo contestado contêm um elemento nominativo. Também não se prestam a uma descrição nominativa simples e breve, susceptível de ser objecto de uma comparação fonética. Por outro lado, nem a marca anterior nem o desenho ou modelo contestado remetem para qualquer conceito particular, de forma que uma comparação conceptual entre eles não é também possível.

111 No tocante, em contrapartida, à comparação visual entre a marca anterior e o desenho ou modelo contestado, deve reconhecer‑se de imediato que, se bem que, no ponto 4 da sua decisão, a Divisão de Anulação faça alusão ao facto de a interveniente ter invocado outros sinais em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, menciona apenas no referido ponto a marca anterior, sem todavia precisar se se trata de uma marca figurativa ou de uma marca tridimensional. Por outro lado, a Divisão de Anulação refere‑se, nos pontos 12 e 13 da sua decisão, à «forma tridimensional» da referida marca.

112 Quanto à Câmara de Recurso, menciona, no ponto 2 da decisão impugnada, unicamente a marca anterior como sendo o sinal invocado pela interveniente em apoio do seu pedido de declaração de nulidade.

113 Ora, resulta do certificado de registo da marca anterior, que consta dos autos do processo no IHMI, que essa marca é uma marca figurativa, consistente na imagem reproduzida no n.° 29 supra. Na audiência e em relação a esse elemento, todas as partes estiveram de acordo quando disseram que a única marca tomada em consideração pelas instâncias do IHMI, no quadro do exame do pedido de declaração de nulidade controvertido, era a marca anterior, que é uma marca figurativa, o que foi registado na acta de audiência.

114 Na ausência de qualquer outra precisão na decisão da Divisão de Anulação, a referência, nessa mesma decisão, à «forma tridimensional» da marca anterior, referência que é à primeira vista paradoxal, tratando‑se de uma marca figurativa, só pode conduzir à conclusão segundo a qual, em vez de se basear numa comparação entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, a Divisão de Anulação procedeu a uma comparação entre o referido desenho ou modelo e uma marca tridimensional não identificada na sua decisão.

115 A esse propósito, deve salientar‑se que, tal como resulta dos autos do processo no IHMI, a interveniente tinha invocado em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, além da marca anterior, nomeadamente, uma marca tridimensional, registada na Alemanha sob o número 02911311 e correspondente à imagem que figura no n.° 29 supra.

116 O erro cometido pela Divisão de Anulação de modo nenhum foi rectificado pela Câmara de Recurso. Tal como foi já salientado, esta limitou‑se, no ponto 17 da decisão impugnada, a reproduzir as características atribuídas à marca anterior pela Divisão de Anulação sem indicar que essa Divisão se tinha referido, por engano, a uma marca tridimensional em vez de à marca anterior, nem que essas mesmas características estavam igualmente presentes na marca anterior.

117 De onde resulta que, uma vez que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão relativa à existência de um risco de confusão entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior numa comparação do referido desenho ou modelo com um sinal diferente da marca anterior, cometeu um erro de direito e a decisão impugnada deve ser anulada.

118 Essa conclusão não é posta em causa pela argumentação avançada na audiência pelo IHMI. Este sustentou que a comparação do desenho ou modelo contestado com a marca anterior não pode redundar num resultado diferente do obtido pela comparação do mesmo desenho ou modelo com um sinal tridimensional cuja forma é representada pela imagem que constitui a marca anterior.

119 Em particular, o IHMI salientou, por um lado, que os certificados de registo das marcas tridimensionais comportavam apenas uma representação bidimensional das referidas marcas e, por outro, que a jurisprudência relativa à existência ou à ausência de carácter distintivo de uma marca tridimensional constituída pela aparência do produto designado também é válida quando a marca pedida é uma marca figurativa constituída pela forma do referido produto [acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2007, Henkel/IHMI, C‑144/06 P, Colect., p. I‑8109, n.° 38, e acórdão do Tribunal Geral de 21 de Outubro de 2008, Cassegrain/IHMI ((Forma de uma carteira), T‑73/06, não publicado na Colectânea, n.° 22].

120 A esse propósito, importa sublinhar que o exame da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 deve basear‑se na percepção pelo público pertinente do sinal distintivo invocado em apoio dessa causa, bem como na impressão de conjunto que o referido sinal produz nesse público (v. n.° 99 supra).

121 Ora, uma marca tridimensional não é necessariamente apreendida, pelo público pertinente, da mesma forma que uma marca figurativa. No primeiro caso, o referido público apreende um objecto tangível, que ele pode examinar sob vários ângulos, ao passo que, no segundo, o público vê apenas uma imagem.

122 Na verdade, não pode excluir‑se que, na hipótese da existência de uma semelhança entre dois objectos tridimensionais, a comparação entre um desses objectos e uma imagem do outro possa também conduzir à verificação da existência de uma semelhança. Não é menos verdade que o exame da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento n.° 6/2002 implica uma comparação entre o desenho ou modelo comunitário contestado e o sinal distintivo invocado em apoio dessa causa.

123 Em contrapartida, uma semelhança entre o desenho ou modelo contestado e o sinal invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade não pode ser simplesmente presumida, apenas pelo facto de o referido desenho ou modelo apresentar uma semelhança com outro sinal, ainda que este último apresente uma semelhança com o sinal invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade.

124 A argumentação do IHMI equivale, portanto, a pedir ao Tribunal que proceda ele mesmo, pela primeira vez, a uma comparação entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, não tendo sido efectuada tal comparação nem pela Divisão de Anulação nem pela Câmara de Recurso. Ora, não cabe ao Tribunal conhecer de questões não examinadas quanto ao mérito pelo IHMI [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY‑DRY), T‑163/98, Colect., p. II‑2383, n.° 51].

125 A jurisprudência evocada pelo IHMI não pode conduzir a uma conclusão diferente. Se bem que essa jurisprudência especifique os critérios com base nos quais se deve apreciar o carácter distintivo intrínseco, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009], de um sinal figurativo constituído pela aparência do produto designado, de modo nenhum põe em causa o princípio segundo o qual o referido carácter deve ser apreciado tendo em conta a percepção, pelo público pertinente, do próprio sinal em questão e não de outro sinal (v., neste sentido, acórdãos Henkel/IHMI, n.° 119 supra, n.° 35, e Forma de uma carteira, n.° 119 supra, n.os 19 e 35).

126 A conclusão segundo a qual a decisão impugnada está viciada por um erro de direito e deve ser anulada também não é posta em causa pelo facto de a recorrente não ter invocado expressamente esse erro no quadro do seu terceiro fundamento.

127 Por um lado, na sua argumentação relativa ao segundo fundamento, a recorrente fez notar correctamente que a marca anterior era, na realidade, uma marca figurativa. Por outro lado, na audiência, a recorrente alega que, no exame do risco de confusão entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior, as instâncias do IHMI se tinham referido, por engano, a uma marca diferente da marca anterior.

128 Além disso e sobretudo, deve salientar‑se que, uma vez que a recorrente contesta a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual a marca anterior e o desenho ou modelo contestado apresentam uma semelhança suficiente para dar lugar a um risco de confusão, incumbe ao Tribunal Geral analisar todos os parâmetros da comparação entre a referida marca e o referido desenho ou modelo, constituindo a referida comparação o fundamento dessa conclusão. Neste quadro, o Tribunal deve, antes de tudo, verificar se as instâncias do IHMI procederam efectivamente a uma comparação entre o desenho ou modelo contestado e a marca anterior.

129 Com efeito, quando é chamado a apreciar a legalidade de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, o Tribunal Geral não pode estar vinculado por uma apreciação errada dos factos levada a cabo por esta câmara, na medida em que a referida apreciação faz parte das conclusões cuja legalidade é contestada no Tribunal Geral (acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Dezembro de 2008, Éditions Albert René/IHMI, C‑16/06 P, Colect., p. I‑10053, n.° 48).

130 Por outro lado, deve salientar‑se que, embora deva decidir apenas a pedido das partes, às quais cabe delimitar o quadro do litígio, o juiz não pode estar vinculado somente aos argumentos invocados por estas em apoio dos seus pedidos, sob pena de se ver obrigado, sendo caso disso, a basear a sua decisão em considerações jurídicas erradas (despachos do Tribunal de Justiça de 27 de Setembro de 2004, UER/M6 e o., C‑470/02 P, não publicado na Colectânea, n.° 69, e de 13 de Junho de 2006, Mancini/Comissão, C‑172/05 P, não publicado na Colectânea, n.° 41).

131 No tocante à argumentação da interveniente extraída, em primeiro lugar, do facto de ela ser titular de uma marca tridimensional não registada que apresenta uma semelhança com o desenho ou modelo contestado, em segundo lugar, do § 14, (2), ponto 3, da Markengesetz, em terceiro lugar, da protecção suplementar decorrente das disposições alemãs contra a concorrência desleal e, em quarto lugar, da causa de nulidade referida no artigo 25.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 6/2002, basta salientar que se trata, tal como resulta do ponto 19 da decisão impugnada, de questões que a Câmara de Recurso não julgou necessário examinar quanto ao mérito e que o Tribunal não pode, como foi já salientado, examinar ele próprio pela primeira vez.

132 Tendo em conta tudo o exposto, há que acolher o terceiro fundamento e, portanto, anular a decisão impugnada.

133 Finalmente, o Tribunal considera que os interesses da recorrente são suficientemente salvaguardados pela anulação da decisão impugnada, sem que seja necessário remeter o processo à Divisão de Anulação (v., neste sentido e por analogia, acórdão STREAMSERVE, n.° 42 supra, n.° 72). O segundo pedido da recorrente não é, portanto, acolhido.

Quanto às despesas

134 Por força do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená‑lo nas despesas, em conformidade com o pedido da recorrente.

135 Tendo a interveniente sido vencida nos seus pedidos, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

1) É anulada a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 31 de Janeiro de 2008, (processo R 1352/2006‑3).

2) É negado provimento ao recurso quanto ao resto.

3) O IHMI suportará as suas próprias despesas bem como as despesas efectuadas pela Beifa Group Co. Ltd. A Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG suportará as suas próprias despesas.

Vilaras Prek Ciucă

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Maio de 2010.

Assinaturas