ACORDAO DO TRIBUNAL DE 27 DE SETEMBRO DE 1988. - BAYER AG E MASCHINEFABRIK HENNECKE GMBH CONTRA HEINZ SUELLHOEFER. - PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL APRESENTADO PELO BUNDESGERICHTSHOF. - INTERPRETACAO DOS ARTIGOS 30. E 85. DO TRATADO CEE - LICITUDE DE UMA CLAUSULA DE NAO CONTESTACAO DA VALIDADE DE DETERMINADOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL CONTIDA NUM ACORDAO DE LICENCA. - PROCESSO 65/86.



Colectânea da Jurisprudência 1988 página 05249



Sumário

Partes

Fundamentação jurídica do acórdão

Decisão sobre as despesas

Parte decisória



Palavras-chave

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1. Concorrência - Acordos, decisões de associações de empresas e práticas concertadas - Acordos entre empresas - Noção - Acordos que têm por objecto pôr termo a um processo

(N.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE)

2. Concorrência - Acordos, decisões de associações de empresas e práticas concertadas - Afectação do comércio entre Estados-membros - Concessão recíproca de licenças relativas a direitos de propriedade industrial e comercial protegidos em diversos Estados-membros

(N.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE)

3. Concorrência - Acordos, decisões de associações de empresas e práticas concertadas - Restrição da concorrência - Critérios de apreciação - Cláusula de não contestação inserida num acordo de licença de patente

(N.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE)

Sumário

1. Ao proibir determinados "acordos" celebrados entre empresas, o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado não faz qualquer distinção entre os acordos que têm por objecto pôr termo a um processo e aqueles que prosseguem outras finalidades.

2. Um acordo de concessão recíproca de licenças relativas a direitos de propriedade industrial, que estão protegidos em diversos Estados-membros da Comunidade, é susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, mesmo quando as partes no acordo estejam estabelecidas no mesmo Estado-membro.

3. Uma cláusula de não contestação inserida num acordo de licença de patente pode, em função do contexto jurídico e económico, ter um carácter restritivo da concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado. Tal cláusula não tem, todavia, carácter restritivo da concorrência quando a licença que a integra foi concedida a título gratuito e quando o licenciado não tem, por conseguinte, de suportar as desvantagens de ordem concorrencial resultantes do pagamento de royalties ou ainda quando a licença foi concedida a título oneroso mas incide sobre um processo de fabrico tecnicamente ultrapassado que a empresa que aceitou a obrigação de não contestação, não utilizava.

Partes

No processo 65/86,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Bundesgerichtshof e destinado a obter, no processo pendente neste órgão jurisdicional

entre

Bayer AG, Leverkusen,

Sociedade de Construção de Equipamentos Mecânicos Hennecke GmbH, St. Augustin-Birlinghofen,

e

Heinz Suellhoefer, Niederrheinstrasse 58, Duesseldorf,

comerciante,

uma decisão a título prejudicial sobre a compatibilidade com os artigos 30.° e seguintes e 85.° do Tratado CEE, da inserção, num acordo de licença, de uma cláusula pela qual as partes acordam contratualmente que o licenciado se absterá de contestar a validade de certos direitos de propriedade industrial de conteúdo idêntico àqueles que lhe são conferidos em licença e que foram concedidos ao licenciante em diversos Estados-membros da Comunidade Europeia.

O TRIBUNAL,

constituído pelos Srs. Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, J. C. Moitinho de Almeida, e G. C. Rodríguez Iglesias, presidentes de secção, T. Koopmans, U. Everling, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, juízes,

advogado-geral: M. Darmon

secretário: D. Louterman, administradora

vistas as observações apresentadas

- em representação das sociedades Bayer AG, Leverkusen e Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St. Augustin-Berlinghoven, recorrentes no processo principal, representadas por Dietrich Hoffmann, advogado no foro de Duesseldorf,

- em representação de Heinz Suellhoefer, Duesseldorf, recorrido no processo principal, por Oliver Braendel, advogado no foro de Karlsruhe,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Norbert Koch, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência e após a realização desta em 7 de Maio de 1987,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 7 de Julho de 1987,

profere o presente

Acórdão

Fundamentação jurídica do acórdão

1 Por decisão de 4 de Fevereiro de 1986, entrada no Tribunal em 6 de Março seguinte, o Bundesgerichtshof submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 30.° e seguintes e do artigo 85.° do Tratado CEE, com vista a determinar a compatibilidade com essas disposições de uma cláusula inserida num acordo de licença, pela qual o licenciado se compromete a não contestar a validade de certos direitos de propriedade industrial de conteúdo idêntico aos que lhe são conferidos em licença e que foram concedidos ao licenciante em vários Estados-membros da Comunidade Europeia.

2 Essa questão foi levantada no âmbito de um processo entre H. Suellhoefer (a seguir designado por "Suellhoefer"), comerciante em Duesseldorf e as sociedades Bayer AG e Hennecke GmbH, cujo capital pertence totalmente à primeira (a seguir designada por "Baye"r e a "Hennecke") com sede na República Federal da Alemanha. O processo incide sobre a validade do acordo acima referido, bem como sobre a obrigação de essas sociedades prestarem contas e pagarem uma indemnização por perdas e danos a Suellhoefer.

3 Em 20 de Dezembro de 1950, a Bayer adquiriu uma patente ("Moroni") relativa aos sistemas e dispositivos destinados ao fabrico em linha contínua de painéis, linhas e folhas contínuas em substâncias espumosas à base, essencialmente de poliuretano. Em 22 de Julho de 1965, Suellhofer depositou um modelo de utilidade e apresentou um pedido de patente para o equipamento composto por uma dupla correia transportadora destinada ao fabrico de painéis à base de espuma rígida de poliuretano. O modelo de utilidade foi registado em 21 de Julho de 1966. Quanto ao pedido de patente, foi publicado em 17 de Outubro de 1967, data a contar da qual o prazo para deduzir oposição começava a correr.

4 Alguns processos judiciais opuseram em seguida Suellhoefer a Hennecke, de 1967 até aos começos de 1968. Suellhoefer invocando o modelo de utilidade já referido tinha posto a Hennecke de sobreaviso, tal como os clientes desta. A Hennecke pedia por sua parte que o referido modelo de utilidade fosse declarado nulo e Suellhoefer condenado a pagar uma indemnização por interpelação ilegal e dolosa.

5 Entretanto a Bayer e a Hennecke, que na altura eram duas empresas autónomas tinham-se oposto ao referido pedido de patente, apresentado por Suellhoefer.

6 O acordo em questão foi celebrado em 9 de Abril de 1968 para pôr termo aos referidos processos judiciais. Por esse acordo, Suellhoefer concedeu à Hennecke e à Bayer uma licença não exclusiva a título gratuito para a exploração do modelo de utilidade e da patente acima mencionados, com a possibilidade para ambas as sociedades de conceder sublicenças. Suellhoefer comprometeu-se também a conceder à Hennecke e à Bayer, por licença a título oneroso, a exploração dos direitos de propriedade industrial correspondentes, de que era titular em outros Estados-membros, com o direito para ambas as sociedades de concederem sublicenças.

7 Por sua parte, a Bayer concedeu a título oneroso a Suellhoefer uma licença, não exclusiva e não susceptível de cessão, de fabrico de painéis em espuma que constituem objecto de uma patente alemã de que era titular, renunciou a instaurar contra Suellhoefer um processo por contrafacção dessa patente e comprometeu-se com a Hennecke a não contestar a validade da patente solicitada por Suellhoefer relativa às duplas correias transportadoras acima referidas. As partes contratantes comprometeram-se, além disso, a desistir dos referidos processos judiciais.

8 Alguns anos depois, novos diferendos surgiram entre as partes, o que conduziu Suellhoefer a denunciar o acordo de 9 de Abril de 1968. Na sequência do seu recurso, o Landgericht de Duesseldorf declarou a nulidade desse acordo em virtude de ter sido baseado em manobras dolosas. Em recurso de apelação, o Oberlandesgericht de Duesseldorf considerou que a cláusula de não contestação era incompatível com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado, o que provocava a nulidade do acordo no seu conjunto, tendo em conta o disposto no artigo 139.° do Código Civil alemão, nos termos do qual "se uma parte do negócio jurídico é nula, esse negócio será nulo na sua totalidade, caso não seja de admitir que, mesmo sem a parte nula, o negócio" teria sido celebrado.

9 Considerando que o Tribunal não se pronunciou ainda sobre a compatibilidade com o Tratado CEE de uma cláusula de não contestação, por força da qual o licenciado se compromete a abster-se de contestar a validade de certos direitos de propriedade industrial de conteúdo idêntico àqueles que lhe são concedidos pela licença e dos quais o licenciante é titular em diversos Estados membros da Comunidade, o Bundesgerichtshof suspendeu a instância e apresentou ao Tribunal a seguinte questão prejudicial:

"Será compatível com o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia (artigos 30.° e seguintes e artigo 85.° do Tratado CEE) inserir num contrato de concessão de licença uma cláusula pela qual as partes acordam contratualmente que o licenciado se absterá de contestar a validade de certos direitos de propriedade industrial de conteúdo idêntico, que lhe são conferidos em licença e que foram concedidos ao licenciante em vários Estados-membros da Comunidade Europeia?"

10 Para mais ampla exposição dos factos do processo principal e das observações apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Esses elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto à compatibilidade da cláusula de não contestação com os artigos 30.° e seguintes do Tratado CEE

11 No que toca à questão de saber se a cláusula de não contestação de certos direitos de propriedade industrial é compatível com os artigos 30.° e seguintes do Tratado, há que referir que esses artigos fazem parte das regras que visam assegurar a livre circulação das mercadorias e eliminar, para esse efeito, as medidas dos Estados-membros que sejam susceptíveis, por qualquer forma que seja, de lhe constituir entraves. Em contrapartida, os acordos entre empresas são regidos pelas regras de concorrência que, consagrados pelos artigos 85.° e seguintes do Tratado tendem a manter uma concorrência eficaz no interior do mercado comum.

12 A questão prejudicial tem em vista a inserção, num contrato de licença de patente, de uma cláusula de não contestação. Não põe, portanto, em causa a aplicação de uma legislação nacional relativa ao exercício de um direito de propriedade industrial susceptível de constituir obstáculo à livre circulação das mercadorias entre os Estados-membros, mas a validade de um acordo entre empresas que possa ter por objecto ou por efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concorrência.

13 Por conseguinte, o problema de interpretação do direito comunitário suscitado pela questão prejudicial diz respeito ao artigo 85.° e não aos artigos 30.° e seguintes do Tratado.

Quanto à compatibilidade da cláusula de não contestação com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE

14 De acordo com a Comissão, a cláusula de não contestação de um direito de propriedade industrial inserida num acordo de licença deve, em princípio, ser considerada como uma restrição à concorrência. Todavia, tal cláusula será compatível com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado quando for inserida num acordo destinado a pôr termo a um litígio perante um órgão jurisdicional, na condição de a existência do direito de propriedade industrial que constitui objecto do litígio suscitar sérias dúvidas, de o acordo não conter outras cláusulas que restrinjam a concorrência e de a cláusula de não contestação ser relativa aos direitos em litígio.

15 O ponto de vista sustentado pela Comissão não poderá ser aceite. Ao proibir certos "acordos" celebrados entre empresas, o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado não faz qualquer distinção entre os acordos que têm por objecto pôr termo a um processo e aqueles que prosseguem outras finalidades. Há que acrescentar que a apreciação feita sobre um compromisso amigável desse tipo não prejudica a questão de saber se, e em que medida, uma transacção judicial ocorrida perante um órgão jurisdicional nacional, que constitui um acto processual, pode ser nula por ter violado o direito comunitário da concorrência.

16 Uma cláusula de não contestação inserida num acordo de licença de patente, atendendo ao contexto jurídico e económico, pode ter um carácter restritivo da concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado.

17 No que toca a este contexto, há que esclarecer que falta o carácter restritivo da concorrência quando a licença seja concedida a título gratuito dado que, nessas circunstâncias, o licenciado não tem de suportar as desvantagens de ordem concorrencial resultantes do pagamento de royalties.

18 Uma cláusula de não contestação contida numa licença concedida a título oneroso não tem, também, carácter restritivo da concorrência quando a licença incide sobre um processo técnico de fabrico ultrapassado a que não recorria a empresa interessada.

19 Convém todavia esclarecer que, na hipótese de o órgão jurisdicional nacional entender que a cláusula de não contestação, contida na licença concedida a título oneroso, provocar um atentado à liberdade de acção do licenciado, incumbir-lhe-ia ainda verificar se, tendo em conta a posição que ocupam as empresas interessadas no mercado dos produtos em causa, é susceptível de restringir a concorrência de forma sensível.

20 Há que esclarecer finalmente que, se essa condição for preenchida, um acordo de concessão recíproca de licenças incidente sobre direitos de propriedade industrial, objecto de protecção em vários Estados membros da Comunidade, é susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, mesmo se as partes no acordo estiverem estabelecidas no mesmo Estado-membro.

21 Tendo em conta esses elementos, convém responder à questão apresentada pelo órgão jurisdicional nacional que uma cláusula de não contestação inserida num acordo de licença de patente pode, atendendo ao contexto jurídico e económico, ter um carácter restritivo da concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado. Tal cláusula não tem, porém, carácter restritivo da concorrência quando a licença que a integra foi concedida a título gratuito e quando o licenciado não tem, por isso, de suportar desvantagens de ordem concorrencial resultantes do pagamento de royalties ou ainda quando a licença foi concedida a título oneroso mas incide sobre um processo de fabrico tecnicamente ultrapassado a que não recorria a empresa que aceitou a obrigação de não contestação.

Decisão sobre as despesas

Quanto às despesas

22 As despesas efectuadas pela Comissão das Comunidades Europeias que apresentou observações ao Tribunal não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Parte decisória

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL,

pronunciando-se sobre a questão que lhe foi submetida pelo Bundesgerichtshof, por decisão de 4 de Fevereiro de 1986, declara:

Uma cláusula de não contestação num acordo de licença de patente pode, atendendo ao contexto jurídico e económico, ter um carácter restritivo da concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado. Tal cláusula não tem todavia carácter restritivo da concorrência quando a licença que a integra foi concedida a título gratuito e quando, por isso, o licenciado não tem de suportar as desvantagens de ordem concorrencial resultantes do pagamento de royalties, ou ainda quando a licença foi concedida a título oneroso, mas incide sobre um processo de fabrico tecnicamente ultrapassado a que não recorria a empresa que aceitou a obrigação de não contestação.