Foi feita uma extensa referência aos n.os 36 a 39 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral F. Jacobs no processo Adidas I. Seria talvez útil reproduzir integralmente esses parágrafos ( 25 ). Aquele referiu o seguinte:

«O artigo 5.o, n.o 2, protege o titular de uma marca com prestígio contra a utilização de um sinal idêntico ou semelhante quando ‘o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique’. Assim, em princípio, podem ser destacados quatro tipos de utilização: utilização que permite tirar partido indevido do carácter distintivo da marca, utilização que permite tirar partido indevido do seu prestígio, utilização em prejuízo do carácter distintivo da marca e utilização em prejuízo do seu prestígio.

O conceito de prejuízo do carácter distintivo de uma marca reflecte o que é geralmente referido como diluição. O conceito foi pela primeira articulado por Schechter, que defendia que a protecção conferida ao titular de uma marca violada ia além da ofensa causada pela utilização de uma marca semelhante ou idêntica em relação a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes provocando confusão quanto à origem dos mesmos. Schechter descreveu o tipo de violação a que se estava a referir como ‘a diminuição gradual ou a dispersão da identidade e do conhecimento do público’ de determinadas marcas. Os tribunais dos Estados Unidos, nos quais os titulares de determinadas marcas obtiveram protecção contra a diluição por um determinado período de tempo, enriqueceram abundantemente o léxico da diluição, descrevendo-a em termos de ‘redução, dissolução, debilitação, enfraquecimento, destruição, ofuscamento, erosão e desgaste insidioso de uma marca’. A essência da diluição, nesta acepção clássica, consiste no ofuscamento do carácter distintivo da marca, que deixa de ser capaz de suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada ou utilizada. Assim, citando novamente Schechter, ‘por exemplo, se forem autorizados restaurantes e cafés com a marca Rolls Royce, calças com a marca Rolls Royce, e rebuçados Rolls Royce, no prazo de dez anos a marca Rolls Royce deixará de existir’.

Pelo contrário, o conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca, frequentemente referido como a degradação ou depreciação da marca, descreve a situação na qual — como resulta da conhecida decisão Claeryn/Klarein do Tribunal Benelux — os produtos para os quais o sinal lesivo é utilizado fazem apelo à percepção do público de tal forma que o poder de atracção da marca resulta afectado. Aquele processo referia-se a marcas cuja pronúncia é idêntica: a marca ‘Clareyn’, para uma genebra holandesa, e a marca ‘Klarein’, para um detergente líquido. Tendo-se concluído que a semelhança entre as duas marcas podia levar os consumidores a pensar num detergente enquanto bebiam genebra ‘Claeryn’, declarou-se que a marca ‘Klaerin’ violava a marca ‘Claeryn’.

Os conceitos de tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca devem, pelo contrário, ser entendidos no sentido de que incluem ‘casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma com notoriedade ou tentativa de tirar partido do seu prestígio’. Assim, por exemplo, a Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de uísque se sirva do prestígio da marca Rolls Royce com o objectivo de promover a sua marca. Não é evidente a existência de uma verdadeira diferença entre tirar partido do carácter distintivo de uma marca e tirar partido do seu prestígio; no entanto, dado que no caso dos autos essa distinção não é essencial, referir-me-ei aos dois casos como ‘aproveitamento’ (free-riding).»