Processo C‑196/11 P

Formula One Licensing BV

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e Global Sports Media Ltd

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Marca figurativa F1‑LIVE — Oposição do titular das marcas nominativas internacionais e nacionais F1 e de uma marca figurativa comunitária F1 Formula 1 — Falta de caráter distintivo — Elemento descritivo — Supressão da proteção reservada a uma marca nacional anterior — Risco de confusão»

Sumário do acórdão

Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Coexistência de marcas anteriores — Reconhecimento de um certo caráter distintivo de uma marca nacional

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigos 7.o, n.o 1, alínea b), 8.o, n.os 1, alínea b), e 2, alínea a), ii); Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.o, n.o 1, alínea b); Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 3.o, n.o 1, alínea b)]

Decorre da coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais, bem como do facto de o registo destas últimas não ser da competência do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), nem a sua fiscalização jurisdicional da competência do Tribunal Geral, que, num processo de oposição a um pedido de registo de uma marca comunitária, a validade das marcas nacionais não pode ser posta em causa.

Por conseguinte, no quadro de tal processo de oposição, também não é possível constatar, em relação a um sinal idêntico a uma marca protegida num Estado‑Membro, um motivo absoluto de recusa, tal como a falta de caráter distintivo, previsto no artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, bem como no artigo 3.o, n.o 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95 em matéria de marcas. A este propósito, deve reconhecer‑se que a caraterização de um sinal como descritivo ou genérico equivale a negar o seu caráter distintivo.

Na verdade, quando uma oposição, baseada na existência de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitária, o Instituto e, por conseguinte, o Tribunal Geral são obrigados a verificar de que modo o público relevante percebe o sinal idêntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o caso, o grau do caráter distintivo desse sinal.

Essas verificações têm, no entanto, os seus limites. As referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, interpretado conjuntamente com o n.o 2, alínea a), ii), desse mesmo artigo.

Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado como sendo desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento não respeitaria o sistema instituído pelo Regulamento n.o 40/94 que se baseia na coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais como o enuncia o quinto considerando deste regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional pode ser posta em causa em razão da falta de caráter distintivo unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado‑Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.o, n.o 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

Deve recordar‑se que o artigo 8.o, n.o 2, alínea a), ii) do Regulamento n.o 40/94 prevê explicitamente, no quadro de um processo de oposição, a tomada em consideração, como marcas anteriores, das marcas registadas num Estado‑Membro.

Daqui resulta que, para não infringir o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, se deve reconhecer um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.

(cf. n.os 40‑47)

Processo C‑196/11 P

Formula One Licensing BV

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e Global Sports Media Ltd

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Marca figurativa F1‑LIVE — Oposição do titular das marcas nominativas internacionais e nacionais F1 e de uma marca figurativa comunitária F1 Formula 1 — Falta de caráter distintivo — Elemento descritivo — Supressão da proteção reservada a uma marca nacional anterior — Risco de confusão»

Sumário do acórdão

Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Coexistência de marcas anteriores — Reconhecimento de um certo caráter distintivo de uma marca nacional

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigos 7.o, n.o 1, alínea b), 8.o, n.os 1, alínea b), e 2, alínea a), ii); Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.o, n.o 1, alínea b); Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 3.o, n.o 1, alínea b)]

Decorre da coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais, bem como do facto de o registo destas últimas não ser da competência do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), nem a sua fiscalização jurisdicional da competência do Tribunal Geral, que, num processo de oposição a um pedido de registo de uma marca comunitária, a validade das marcas nacionais não pode ser posta em causa.

Por conseguinte, no quadro de tal processo de oposição, também não é possível constatar, em relação a um sinal idêntico a uma marca protegida num Estado‑Membro, um motivo absoluto de recusa, tal como a falta de caráter distintivo, previsto no artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, bem como no artigo 3.o, n.o 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95 em matéria de marcas. A este propósito, deve reconhecer‑se que a caraterização de um sinal como descritivo ou genérico equivale a negar o seu caráter distintivo.

Na verdade, quando uma oposição, baseada na existência de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitária, o Instituto e, por conseguinte, o Tribunal Geral são obrigados a verificar de que modo o público relevante percebe o sinal idêntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o caso, o grau do caráter distintivo desse sinal.

Essas verificações têm, no entanto, os seus limites. As referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, interpretado conjuntamente com o n.o 2, alínea a), ii), desse mesmo artigo.

Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado como sendo desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento não respeitaria o sistema instituído pelo Regulamento n.o 40/94 que se baseia na coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais como o enuncia o quinto considerando deste regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional pode ser posta em causa em razão da falta de caráter distintivo unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado‑Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.o, n.o 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

Deve recordar‑se que o artigo 8.o, n.o 2, alínea a), ii) do Regulamento n.o 40/94 prevê explicitamente, no quadro de um processo de oposição, a tomada em consideração, como marcas anteriores, das marcas registadas num Estado‑Membro.

Daqui resulta que, para não infringir o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, se deve reconhecer um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.

(cf. n.os 40‑47)