Processo T‑301/03

Canali Ireland Ltd

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Marca figurativa CANAL JEAN CO. NEW YORK – Oposição do titular da marca nominativa nacional CANALI – Risco de confusão»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 28 de Junho de 2005

Sumário do acórdão

1. Marca comunitária – Processo de recurso – Recurso para o juiz comunitário – Pessoas que podem interpor recurso e ser partes no processo – Sub‑rogação do cessionário da marca anterior nos direitos do opositor

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 63.°, n.° 4)

2. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Marca figurativa que inclui as palavras «canal», «jean», «co» e «New York» e marca nominativa CANALI

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

1. O artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária prevê que o recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso «está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».

Quanto ao processo de oposição, os novos titulares de uma marca anterior podem interpor recurso para o Tribunal e devem ser admitidos como partes no processo desde que demonstrem ser titulares do direito invocado perante o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Quando o novo titular da marca anterior fez prova da cessão a seu favor e o Instituto registou essa cessão na sequência do processo perante a Câmara de Recurso, esse titular torna‑se, consequentemente, parte no processo perante o Instituto.

(cf. n.os 18‑20)

2. Não existe para o consumidor médio em Itália, risco de confusão entre o sinal figurativo que comporta, para além de um desenho com a forma de um tabuleiro de jogo de damas, os elementos nominativos «canal», «jeans», «co» e «New York», cujo registo como marca comunitária é pedido para «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25 na acepção do Acordo de Nice, e a marca nominativa CANALI, registada anteriormente em Itália para produtos e serviços incluídos nas classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e 42, na medida em que, mesmo que os produtos abrangidos pela marca pedida sejam idênticos aos produtos da marca anterior, a falta semelhança nos planos visual, fonético e conceptual dos sinais em questão é suficiente para afastar a existência do referido risco no espírito do público a tomar em consideração, pelo que o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não é de aplicar.

(cf. n.os 45, 51, 56, 60, 63‑65)

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

28 de Junho de 2005 ( )

«Marca comunitária – Marca figurativa CANAL JEAN CO. NEW YORK – Oposição do titular da marca nominativa nacional CANALI – Risco de confusão»

No processo T‑301/03,

Canali Ireland Ltd, com sede em Dublim (Irlanda), representada por C. Gielen e O. Schmutzer, avocats,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Apostolakis e S. Laitinen, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Canal Jean Co. Inc., com sede em Nova Iorque, Nova Iorque (Estados Unidos da América), representada por M. Cover, solicitor,

Que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Junho de 2003 (processo R 103/2002‑2), relativa ao processo de oposição 78859 entre Canali S.p.A. e Canal Jean Co. Inc.,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: J. D. Cooke, presidente, I. Labucka e V. Trstenjak, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Agosto de 2003,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Dezembro de 2003,

vistas as alegações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Dezembro de 2003,

vista a réplica entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Fevereiro de 2004,

após a audiência de 15 de Fevereiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 22 de Novembro de 1996, a interveniente apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) um pedido de registo de uma marca comunitária ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

2 O registo foi pedido para a marca figurativa seguinte:

3 Os produtos e serviços designados no pedido de registo pertencem à classe 25 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição:

– «Vestuário, calçado, chapelaria».

4 O pedido foi publicado no Boletim das marcas comunitárias n.° 42/98, de 8 de Junho de 1998.

5 Em 3 de Setembro de 1998 a Canali SpA apresentou, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, oposição ao registo da marca, invocando risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a marca requerida e a marca anterior de que é titular.

6 A marca anterior invocada como fundamento da oposição é a marca nominativa CANALI e abrange produtos e serviços das classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e 42.

7 A Canali SpA apresentou a sua oposição contra todos os produtos designados pelo pedido de marca comunitária.

8 Por decisão de 27 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição deferiu a oposição, recusando o registo da marca pedida pela razão de que, tendo em conta a identidade dos produtos designados por ambas as marcas e o carácter acentuadamente distintivo da marca anterior, o risco elevado de associação se sobreporia à reduzida semelhança dos sinais em causa, criando um risco de confusão.

9 Em 25 de Janeiro de 2002, a interveniente interpôs um recurso nos termos dos artigos 57.°, 58.° e 59.° do Regulamento n.° 40/94 e da regra 48 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), com vista a obter a anulação da decisão por violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

10 Por decisão de 17 de Junho de 2003 (a seguir, decisão impugnada), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso.

Tramitação processual e pedidos das partes

11 Com base no relatório do juiz relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu abrir a fase oral do processo e, no quadro das medidas de organização do processo, pediu às partes que respondessem a algumas questões. Em primeiro lugar, convidou as partes a apresentarem observações sobre a admissibilidade do recurso, tendo em conta o facto de que a parte que interveio perante o IHMI foi a Canali SpA e não a recorrente. As partes apresentaram as suas observações nos prazos fixados. O Tribunal solicitou igualmente ao IHMI e à parte interveniente que confirmassem se, tendo em conta os documentos apresentados pela recorrente no presente processo, a Canali Ireland SpA se tinha efectivamente sub‑rogado nos direitos da Canali SpA relativamente às medidas administrativas perante o IHMI, o que foi confirmado por este, sem objecção por parte da interveniente.

12 Foram ouvidas as alegações e as respostas das partes às questões colocadas oralmente na audiência de 15 de Fevereiro de 2005.

13 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

– Anular a decisão impugnada;

– Dar provimento à oposição apresentada contra o pedido de registo e recusar o registo da marca na íntegra e/ou ordenar as medidas que considerar adequadas;

– Condenar a interveniente no pagamento das despesas.

14 O IHMI concluiu pedindo ao Tribunal que se digne:

– Negar provimento ao recurso;

– Condenar a recorrente no pagamento das despesas.

15 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

– Negar provimento ao recurso;

– Decidir a seu favor relativamente às despesas ligadas à sua intervenção;

Quanto à admissibilidade

Argumentos das partes

16 No decurso da fase escrita do processo, o IHMI e a interveniente salientaram que a recorrente não era parte no processo perante o IHMI e que a mesma alegou ser a nova titular da marca anterior CANALI. Segundo eles, a recorrente não demonstrou ter legitimidade para interpor o presente recurso e, por outro lado, o contrato de cessão junto à petição inicial não tem por objecto a marca anterior invocada no processo de oposição.

17 Na réplica, a recorrente expõe que, embora o contrato de cessão não refira o número de registo originário da marca anterior CANALI, refere em qualquer caso o número e a data do certificado de renovação (n.° 822 119 de 3 de Maio de 1999) desta marca. O banco de dados do Ufficio marchi e brevetti (Instituto italiano das marcas e patentes) assinala o último número de renovação, pois o certificado de renovação indica os registos anteriores renovados. O certificado de renovação indica claramente que se refere à renovação da marca italiana CANALI, com o primeiro número de registo 513 948, datado de 2 de Outubro de 1989, ou seja, a marca anterior invocada como fundamento da oposição.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

18 O artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 prevê que o recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso «está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».

19 Ora, o Tribunal considera que, em conformidade com o n.° 4 do artigo 63.° Regulamento n.° 40/94, os novos titulares de uma marca anterior podem interpor recurso para o Tribunal e devem ser admitidos como partes no processo desde que demonstrem ser titulares do direito invocado perante o IHMI.

20 O Tribunal considera que, tendo o novo titular da marca anterior italiana feito prova da cessão a seu favor da marca em causa e o IHMI registado a cessão da marca italiana CANALI da Canali SpA a favor da recorrente na sequência do processo perante a Câmara de Recurso, a recorrente torna‑se parte no processo perante o IHMI.

Quanto ao mérito

21 Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada, a recorrente alega como único fundamento a violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

22 A recorrente alega que a decisão impugnada carece de fundamento, uma vez que a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela ausência de risco de confusão entre as duas marcas.

23 No que se refere à semelhança dos sinais, a recorrente considera que, tendo em conta a semelhança dos produtos e das marcas em presença, o risco de confusão deve ser determinado tomando em consideração o público relevante, no caso concreto, o consumidor médio italiano.

24 No que se refere aos sinais em presença, a recorrente sustenta que o termo «canal» é o elemento verbal dominante da marca requerida e que apresenta uma grande semelhança com a marca anterior. Segundo a recorrente, os elementos suplementares da marca requerida são demasiado correntes para desempenharem um papel decisivo que os levasse a serem percebidos como elementos distintivos pelo consumidor médio italiano.

25 Em primeiro lugar, no plano visual, a recorrente admite que a marca requerida comporta vários elementos diferentes da marca anterior.

26 Em segundo lugar, no plano fonético, a recorrente sustenta que os sinais em questão são semelhantes. Quando os consumidores falarem entre si ou com um retalhista sobre os produtos da interveniente é quase certo que os designarão por «canal» por «canal jean(s)». Segundo a recorrente, o elemento «canal» é assim o elemento mais saliente da marca requerida.

27 Em terceiro lugar, no plano conceptual, a recorrente considera que os sinais são semelhantes. O termo «canali» significa «canais» e um grande número de consumidores associa o termo «canal» constante da marca requerida à ideia de canal, que é o significado do termo num conjunto de dialectos do Norte da Itália.

28 Em quarto lugar, tendo em conta a semelhança conceptual e fonética dos sinais em causa, os elementos diferentes no plano visual que constam do pedido não permitem excluir o risco de confusão.

29 A recorrente indica ainda que é corrente no sector do vestuário ver a mesma marca representada de diferentes formas em função do tipo de produto em que está aposta e que é habitual ver o mesmo fabricante de vestuário utilizar marcas subordinadas.

30 A recorrente alega, finalmente, que há um risco de confusão dos sinais em causa em razão do acentuado carácter distintivo da marca anterior e da identidade ou do alto grau de semelhança dos mesmos.

31 O IHMI alega, em contrapartida, que as duas marcas apresentam diferenças consideráveis. Sustenta que a recorrente conclui pela semelhança dos sinais centrando‑se inteiramente apenas sobre o elemento nominativo «canal» da marca requerida e ignorando, pelo menos nos planos fonético e conceptual, os outros elementos desta marca.

32 Observa que o argumento essencial da Câmara de Recurso na decisão impugnada era o de que, para se concluir pela semelhança da marca requerida com a marca anterior, seria necessário decompor radicalmente a marca requerida, coisa que os consumidores não procuram fazer nem muito menos chegam a concretizar. O que tem como consequência, contrariamente ao que a recorrente alega, que os elementos suplementares da marca requerida também devem ser tidos em consideração na comparação dos sinais, visto que alguns deles são intrinsecamente distintivos.

33 Comparando os sinais em causa, o IHMI salienta que, no plano visual, a marca requerida contém alguns elementos diferentes da marca anterior. O desenho em tabuleiro de xadrez e as palavras suplementares «jean co. New York» constantes da marca requerida contrabalançam claramente a semelhança entre a marca anterior CANALI e a palavra «canal» da marca requerida.

34 No plano fonético, a marca requerida pronuncia‑se «Canal Jean Co. New York», visto não ser usual que os elementos figurativos sejam enunciados oralmente quando se refere um sinal. Existem, é certo, algumas semelhanças fonéticas entre os sinais em conflito, tendo em conta o facto que, em cinco das suas seis letras, a marca anterior CANALI coincide com a palavra «canal» da marca requerida. Contudo, uma vez que esta marca inclui quatro palavras suplementares, os consumidores não os ignoram completamente quando referem a marca, distinguindo‑a assim, no plano fonético, da marca anterior.

35 No plano conceptual, a marca anterior, poderá ser percebida como um patronímico ou como o plural da palavra italiana «canale». Tendo especialmente em conta os produtos em apreço, que são produtos de vestuário, e o mercado em causa, o sector italiano da moda, no qual os apelidos são largamente utilizados, é mais do que provável que o consumidor italiano apreenda esta marca mais como um nome do que como a referida palavra. Por outro lado, considerada no seu conjunto, e abstraindo dos seus elementos dominantes, a marca requerida será percebida como invocando uma sociedade e uma cidade.

36 O IHMI sustenta que, no caso concreto, os produtos designados no pedido de marca são vestuário, calçado e chapelaria, ou seja, produtos que não são encomendados ou designados oralmente, mas escolhidos pelos consumidores em função do seu aspecto, qualidade, cor e tamanho. Estes produtos são observados e experimentados ou, em qualquer caso, cuidadosamente examinados antes da compra. É evidente que a incidência fonética e conceptual da marca é menos importante. Daqui decorre, segundo o IHMI, que as diferenças visuais dos sinais em causa são particularmente importantes.

37 O IHMI conclui portanto que a Câmara de Recurso teve razão ao decidir que os sinais em conflito, globalmente, não são semelhantes.

38 No que se refere ao risco de que o público possa acreditar que os produtos em questão são provenientes da mesma empresa, o IHMI indica, desde logo, que a marca requerida não reproduz a marca anterior. Por definição, uma marca subordinada deveria incluir a própria marca original. O IHMI considera em seguida que a marca requerida inclui claramente demasiados elementos suplementares para que os consumidores possam crer que se trata de uma marca subordinada da marca da recorrente. Para que os consumidores estabeleçam uma relação entre a marca principal e a marca subordinada, esta deverá incluir uma indicação do tipo de vestuário destinado a ser comercializado com ela.

39 Por fim, no que se refere ao carácter distintivo adquirido pelo uso da marca anterior, o IHMI observa que a Câmara de Recurso não analisou na decisão impugnada se a apreciação da divisão de oposição era exacta, mas indicou, por razões de «economia processual», que a marca anterior tinha um acentuado carácter distintivo. Não tendo a recorrente contestado esta afirmação esta questão não é objecto do processo.

40 De todo o exposto decorre que foi acertadamente que a Câmara de Recurso decidiu que, não sendo os sinais semelhantes, e apesar da identidade dos produtos em causa e do acentuado carácter distintivo da marca anterior, não há risco de confusão por parte do público no domínio em que a marca anterior é protegida.

41 A interveniente considera, por seu lado, que não há risco de confusão das marcas em presença e sustenta os argumentos avançados pelo IHMI. A interveniente acrescenta que todos os elementos da marca requerida apontam para uma empresa de vestuário de Nova Iorque ligada ao bairro da moda Canal Street. A combinação de todos os elementos constitui uma sinergia que cria uma impressão de conjunto única nitidamente distinta da marca anterior.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

42 O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 estabelece que, havendo oposição do titular da marca anterior, o registo da marca requerida é recusado «quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida»; o «risco de confusão» inclui «o risco de associação com a marca anterior». Além disso, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, consideram‑se «marcas anteriores» as marcas registadas num Estado‑Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

43 Segundo jurisprudência constante, há risco de confusão quando exista a possibilidade de o público acreditar que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

44 Segundo esta mesma jurisprudência o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso, designadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.os 31 a 33, e a jurisprudência nele citada).

45 No caso concreto, tendo em conta que a marca anterior está registada em Itália e que os produtos são artigos de consumo corrente, ou seja, vestuário, o público a levar em consideração para apreciar o risco de confusão é o consumidor médio italiano.

46 É facto assente que os produtos designados pela marca requerida e os produtos abrangidos pela marca anterior são, pelo menos, semelhantes. É assim necessário comparar os sinais em presença nos planos visual, fonético e conceptual.

47 A apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 47).

48 Em primeiro lugar, no plano da comparação visual, a Câmara de Recurso considerou que seria necessário decompor radicalmente a marca requerida para se chegar à conclusão de que o que deve ser comparado são, no máximo, os elementos «canal» e «canali» (n.° 21 da decisão impugnada). A marca requerida inclui alguns elementos simultaneamente nominativos e figurativos que a diferenciam da marca invocada como fundamento da oposição, tais como «JEAN», «CO.», «NEW YORK» e o desenho em tabuleiro de xadrez. Estes elementos ajudarão o consumidor com uma memória mais fraca a distinguir as marcas em causa. O mesmo consumidor poderá lembrar‑se dos produtos da marca requerida como sendo de uma empresa de Nova Iorque ou como sendo os que têm o desenho do tabuleiro de xadrez.

49 O Tribunal de Primeira Instância observa que o facto de a marca anterior e a marca requerida incluírem as palavras «canali» e «canal», que têm uma certa semelhança, é pouco importante para a comparação global dos sinais em causa e não é suficiente, por si mesmo, para levar a concluir pela semelhança visual dos referidos sinais.

50 Com efeito, incluindo a marca requerida outros elementos nominativos, ou seja, as palavras «jean», «co.» e «New York», a impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa é diferente. Além disso, a marca requerida inclui um elemento figurativo, ou seja, o desenho de um tabuleiro de xadrez. Ora, o Tribunal recorda que, segundo a jurisprudência decorrente do acórdão GIORGIO BEVERLY HILLS, já referido (n.° 33), o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.

51 Daqui decorre que a Câmara de Recurso procedeu correctamente ao considerar que as diferenças entre os sinais em presença eram suficientes para concluir que os mesmos não são semelhantes se considerados visualmente no seu conjunto.

52 No que se refere à comparação fonética, a Câmara de Recurso não examinou especificamente os sinais em presença, limitando‑se a indicar que os elementos «JEAN», «CO.» e «NEW YORK» acentuavam igualmente as diferenças fonéticas das marcas em conflito (n.° 21 da decisão impugnada).

53 A este respeito, deve salientar‑se que a marca requerida é formada por seis sílabas, sendo que apenas uma delas, isto é, a sílaba «ca», é igual a uma das sílabas da marca anterior, formada por três sílabas. A palavra «canali», constante da marca anterior, coincide em cinco das suas seis letras com a primeira palavra da marca requerida, ou seja, «canal». O Tribunal considera, assim, que, como a marca requerida inclui quatro palavras suplementares, é improvável que os consumidores abstraiam dessas palavras, de tal forma que sempre distinguirão a marca anterior quando referirem a marca.

54 O Tribunal considera que a recorrente não tem razão ao invocar os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Colect., p. II‑4359) e Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Colect., p. II‑4335), em que este Tribunal constatou que o elemento nominativo dominante «fifties» estava presente em ambos os sinais. Todavia, no caso vertente, apenas uma parte da primeira palavra da marca anterior está presente na marca requerida.

55 A este respeito, como correctamente indicou o IHMI, o grau de semelhança fonética das duas marcas é pouco importante quando se trate de produtos cujo modo de comercialização incita o público visado a apreender visualmente a marca que os designa no momento da compra. Tal é o caso seguramente do vestuário (acórdão BASS, já referido, n.° 55).

56 Os sinais em presença têm, assim, menos elementos fonéticos comuns do que díspares. Portanto, as marcas em questão não são semelhantes no plano fonético.

57 Finalmente, no que diz respeito à comparação dos dois sinais no plano conceptual, a Câmara de Recurso não procedeu a uma apreciação dos sinais, mas indicou que os elementos atrás referidos acentuavam as diferenças conceptuais das marcas.

58 A marca anterior CANALI será apreendida como o plural da palavra italiana «canale», que significa canal, ou como um patronímico, o que é muito frequente no sector italiano da moda.

59 A palavra «canal» será apreendida pelo consumidor relevante como a palavra inglesa que significa «canal». A palavra «jean» pode ser entendida como referente a uma parte dos produtos abrangidos pela marca requerida. O elemento «co.» será reconhecido pelo público em causa como a abreviatura da palavra inglesa «company». A palavra «New York» é uma designação geográfica não descritiva dos produtos em questão e tem uma importância semântica que, em combinação com as palavras «canal jean co.», será entendida pelo público italiano como relativa a uma empresa de vestuário de Nova Iorque. No que se refere ao elemento figurativo que representa um tabuleiro de xadrez, o argumento da interveniente segundo o qual o público o associará aos táxis ou ao bairro de Canal Street de Nova Iorque não pode ser acolhido. De qualquer forma, a marca requerida, apreendida no seu conjunto, produz um efeito diferente da marca anterior no plano conceptual.

60 Por consequência, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela falta de semelhança dos sinais em questão no plano conceptual.

61 No que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual, no sector do vestuário, é corrente ver a mesma marca representada de maneiras diferentes e o mesmo fabricante utilizar marcas subordinadas para o mesma peça de vestuário, o Tribunal considera que o grau de semelhança das duas marcas não é suficientemente elevado para concluir que o público possa ser levado a acreditar que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas (v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, Colect., p. I‑5507, n.° 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 17 ; Fifties, já referido, n.° 25).

62 Quanto ao acentuado carácter distintivo da marca anterior, não tendo os sinais em conflito podido ser considerados como semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual, esse aspecto não poderá afectar a avaliação global do risco de confusão (neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Colect., p. II‑4625, n.° 61).

63 Por todo o exposto, o Tribunal de Primeira Instância considera que a Câmara de Recurso procedeu correctamente ao concluir, no n.° 21 da decisão impugnada, pela inexistência de risco de confusão, no espírito do público a tomar em consideração, da marca requerida com a marca anterior, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

64 Tendo em conta as diferenças entre as marcas em causa, esta conclusão não é invalidada pelo facto de os produtos abrangidos pela marca requerida serem idênticos aos produtos abrangidos pela marca anterior.

65 O fundamento baseado na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 é, assim, improcedente.

66 Daqui resulta que o pedido de anulação da decisão impugnada deve ser julgado improcedente.

67 No que diz respeito ao segundo pedido, no sentido de este Tribunal considerar procedente a oposição apresentada contra o pedido e rejeitar o pedido de registo da marca na sua totalidade, decorre do contexto dos pedidos formulados pela recorrente que este pedido pressupunha que o pedido de anulação fosse procedente, pelo menos parcialmente, e que, por consequência, ele só foi formulado para o caso de o primeiro pedido ser considerado procedente.

68 Tal como resulta do n.° 65, supra, não há qualquer razão para anular a decisão impugnada. Não tem portanto que decidir‑se sobre a admissibilidade ou o mérito do segundo pedido.

Quanto às despesas

69 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, deve ser condenada no pagamento das despesas do IHMI e da interveniente, de acordo com o peticionado.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada no pagamento das despesas.

Cooke Labucka Trstenjak

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 28 de Junho de 2005.

O secretário O presidente