Conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas em 21 de Março de 2002. - Robelco NV contra Robeco Groep NV. - Pedido de decisão prejudicial: Hof van Beroep te Brussel - Bélgica. - Directiva 89/104/CEE - Artigo 5.º, n.º 5 - Disposições relativas à protecção contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços - Alcance dessa protecção - Sinais semelhantes à marca. - Processo C-23/01.



Colectânea da Jurisprudência 2002 página I-10913



Conclusões do Advogado-Geral

1. Com o presente processo pretende-se determinar se a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «directiva relativa às marcas») , contém critérios para a aplicação da protecção face ao abuso ou uso lesivo de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, na acepção do seu artigo 5.° , n.° 5.

Matéria de facto no processo principal

2. Tal como consta do despacho de reenvio, a matéria de facto na origem do litígio no processo principal pode ser exposta da seguinte maneira.

3. A NV Robelco (a seguir «Robelco») foi constituída em 20 de Novembro de 1996 como sociedade anónima (naamloze vennootschap) por duas sociedades de investimento, com a denominação social «Robelco»; o seu objecto social consiste, designadamente, no seguinte:

«- a realização de qualquer tipo de operações que directa ou indirectamente estejam relacionadas com a aquisição, a cessão, a permuta, dar ou tomar de arrendamento, obras, loteamentos, a gestão e valorização de qualquer tipo de bens imóveis;

- a concessão de empréstimos, com ou sem hipoteca, o financiamento de projectos imobiliários, o fornecimento de meios e a prestação de serviços a empresas e sociedades;

- todas as operações possíveis de carácter imobiliário incluindo o arrendamento e o leasing.»

Segundo uns folhetos publicitários, a Robelco é conhecida pelas suas realizações imobiliárias no sector de parques industriais e de projectos «sob medida».

No final de 1998, o saldo da Robelco, cujo capital social inicial era de 6 milhões de BEF, ultrapassou os 1 400 milhões de BEF.

4. O NV Robeco Groep (a seguir «Robeco Groep») existe como grupo financeiro neerlandês desde 1929 e dedica-se à gestão de patrimónios. Comercializa produtos e serviços financeiros, principalmente sob a forma de fundos de investimento cotados na bolsa, e a nível internacional trabalha através de bancos e entidades de valores mobiliários.

Desde 1959 o Rotterdams Beleggings Consortium opera sob a denominação «Robeco» e, entretanto, registou como marcas, no Benelux Merkenbureau (Instituto do Benelux dos Desenhos e Modelos), numerosas palavras, entre as quais «Robeco», «Rorento», «Rolinco», «Rogiro», «Rotrusco» e «Roparco», que foram registadas na classe 36: Assuntos financeiros e monetários, serviços em matéria de poupança e investimento.

Em 1998, o Robeco Groep administrou mais de 170 000 milhões de florins, principalmente para investidores institucionais.

É pacífico que a marca Robeco goza de grande prestígio entre o público neerlandês.

5. Em 2 de Junho de 1999, o Robeco Groep accionou em juízo a Robelco com o objectivo de lhe ser proibido utilizar o nome «Robelco» como nome comercial e denominação social, ou de qualquer sinal semelhante a «Robeco», sob pena de uma multa de 100 000 francos por dia de atraso no cumprimento da ordem.

O Robeco Groep alegou uma infracção do artigo 13, A, n.° 1, alínea d), da lei uniforme do Benelux relativa às marcas (Benelux Merkenwet, a seguir «lei uniforme») e qualificou o acto de contrário aos usos leais do comércio.

A sentença deu provimento ao pedido.

Direito aplicável

Direito comunitário

6. O artigo 5.° , n.os 1, 2 e 5, da directiva relativa às marcas dispõe:

«Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

[...]

5. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

Direito nacional

7. Desde 1971 que os três Estados da União Económica do Benelux estão sujeitos à lei uniforme relativa às marcas .

8. O artigo 13.° , A, n.° 1, desse diploma tinha a seguinte redacção inicial:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca permite ao titular opor-se a:

1. qualquer uso da marca ou de sinal semelhante para designar produtos para os quais a marca foi registada ou similares;

2. qualquer outro uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça da marca ou de um sinal semelhante, em condições susceptíveis de causar prejuízo ao titular da marca.»

9. Em 1 de Janeiro de 1996, entrou em vigor a versão alterada da lei uniforme, após ter sido adaptada à directiva relativa às marcas.

10. O artigo 13.° , A, n.° 1, dispõe, desde então, o seguinte:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca permite ao titular opor-se a:

a) qualquer uso da marca, na vida comercial, para designar os produtos para os quais foi registada;

b) qualquer uso que, na vida comercial, se faça da marca ou de um sinal semelhante para designar os produtos para os quais foi registada ou similares, sempre que exista risco de o público associar o sinal à marca;

c) qualquer uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça de uma marca que goze de prestígio no interior do território do Benelux ou de um sinal semelhante para produtos que não sejam similares àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que com a utilização desse sinal se pretenda beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou se lhes cause prejuízo;

d) qualquer uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça de uma marca ou de um sinal semelhante para fins diversos dos que consistem na identificação de produtos, sempre que com a utilização desse sinal se pretenda beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou se lhes cause prejuízo (tradução livre).»

Questões prejudiciais submetidas

11. No quadro do recurso interposto do acórdão proferido em primeira instância, o Hof van Beroep te Brussel (tribunal de recurso) submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 5.° , n.° 5, da Directiva 89/104/CEE: Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que só pode conceder-se a possibilidade de protecção nele prevista por um Estado-Membro contra o uso de um sinal que seja idêntico à marca ou, se for caso disso, no sentido de que também se pode conceder contra o uso de um sinal que seja semelhante à marca?

2) No caso de também se poder conceder essa protecção contra um sinal que seja semelhante à marca, a semelhança que causa um prejuízo, no sentido do referido artigo, exige que simultaneamente se produza um risco de confusão ou basta o risco de associação, entendido no sentido de que quem se vê confrontado com a marca e o sinal evoca uma e outra coisa, sem que daí resulte um risco de confusão, ou exista sequer qualquer risco de associação?»

Argumentos das partes

12. Além da Comissão, ambas as partes no litígio apresentaram observações escritas.

13. O Robeco Groep alega que, em resposta à primeira das questões do órgão jurisdicional belga, se deve afirmar que o termo «sinal», utilizado no artigo 5.° , n.° 5, da directiva, abrange tanto os sinais idênticos como os similares e que, nos termos dessa mesma disposição, cabe ao direito interno precisar o nível de semelhança pretendido.

14. Em resposta à segunda pergunta, o Robeco Groep sustenta que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva enuncia com clareza as condições necessárias para a sua aplicação («utilização [...] sem justo motivo», «de um sinal», «tire partido indevido [...] ou os prejudique»), sem que possam inferir-se outras, como o risco de confusão ou de associação invocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio .

15. A Robelco, por seu turno, centra a sua argumentação na distinção entre o risco de confusão e o de simples associação. Existe «confusão» quando o público confunde o sinal e a marca (confusão directa) ou os titulares do sinal com os da marca (confusão indirecta). Existe mera associação quando a percepção do sinal evoca a marca, sem com ela se confundir.

16. A Robelco reconhece que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva não é uma disposição de direito de marcas. Mas afirma que, para que este tipo especial de protecção possa ser accionado, não basta a mera semelhança: o sinal tem de ser idêntico à marca. Caso contrário, é sempre necessário fazer prova da existência de risco de confusão.

17. Para a Robelco, o «sinal» a que se refere o n.° 5 tem de ser o mesmo a que alude o n.° 1, alínea b), ou seja, o que corresponde à marca. Esta interpretação, restritiva dos poderes dos Estados-Membros, é conforme ao objectivo de harmonização da directiva. Caso contrário, estar-se-ia a autorizar uma protecção de um sinal desconhecido, ao abrigo do n.° 5, comparável à concedida a uma marca de prestígio, por força do n.° 2.

18. A Comissão propõe que o Tribunal de Justiça responda que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva relativa às marcas visa excluir do âmbito da harmonização certas formas de protecção reconhecidas pelas ordens jurídicas dos Estados-Membros, como a prevista no artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da lei uniforme.

19. A instituição comunitária parte do pressuposto de que foi correctamente que o órgão jurisdicional de reenvio qualificou os factos em litígio - conflito entre o titular de uma marca e o de uma firma, sem que exista semelhança entre os respectivos produtos ou serviços - como uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir, pelo que o artigo 5.° , n.° 5, seria aplicável.

20. Depois de analisar a economia da disposição, e à luz dos trabalhos preparatórios, a Comissão conclui que o domínio do artigo 5.° , n.° 5, escapa inteiramente à harmonização comunitária. Por conseguinte, o órgão jurisdicional nacional pode interpretar livremente as normas nacionais adoptadas na matéria.

21. A título subsidiário, a Comissão sugere que se declare que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva não exige qualquer semelhança entre o sinal e a marca. Não seria assim necessário apreciar a existência de um risco de confusão ou de associação, mas antes de uma vantagem indevida, obtida graças ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca, ou do prejuízo causado à própria marca.

Análise das questões prejudiciais

22. O Hof van Beroep te Brussel pretende conhecer o grau de semelhança entre o sinal e a marca necessário à aplicação do artigo 5.° , n.° 5, da directiva (primeira questão) e se, para os mesmos efeitos, essa semelhança deve implicar um risco de confusão ou de associação (segunda questão).

23. As dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio encontram o seu fundamento não tanto no próprio texto comunitário, mas sim na incerteza quanto à correcta transposição dessa disposição para o direito do Benelux e quanto à subsistência da prática jurídica desenvolvida antes da entrada em vigor da directiva.

24. O artigo 5.° da directiva relativa às marcas - com a epígrafe «Direitos conferidos pela marca» - enuncia esquematicamente os níveis de protecção jurídica a que podem aspirar os titulares da marca e estabelece uma divisão clara de competências entre o que integra o âmbito comunitário, harmonizado, e o que continua a depender das ordens jurídicas nacionais.

25. O n.° 1 do artigo 5.° define o conteúdo típico do direito exclusivo à marca, que consiste na faculdade de proibir o uso de um sinal idêntico para os mesmos produtos ou serviços, como ocorre na hipótese de usurpação [alínea a)], e de um sinal semelhante para produtos ou serviços igualmente semelhantes, sempre que exista, no espírito do público, risco de confusão ou mesmo de mera associação [alínea b)].

26. É este o objecto típico do direito de marcas: a protecção da exactidão da informação, proporcionada pelo sinal registado, sobre a origem empresarial de determinados bens.

27. O n.° 2 do artigo 5.° amplia essa protecção, a favor das marcas que gozem de prestígio num território, permitindo que os Estados-Membros proíbam, nesses casos, o uso de um sinal semelhante, mesmo em relação a produtos ou serviços não similares, sempre que se pretenda tirar partido indevido do prestígio da marca ou se possa prejudicar o seu titular. Assim se protege, simultaneamente, o direito do público de conhecer a proveniência exacta dos produtos e o do titular da marca de preservar o seu fundo de comércio («goodwill»).

28. Por fim, o n.° 5 do mesmo artigo exclui do âmbito da directiva as disposições nacionais que concedem protecção relativamente ao uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos, quando desse uso resulte um benefício indevido, graças ao prestígio ou ao carácter distintivo do sinal, ou prejudique a marca.

29. As partes debruçaram-se, em grau diferente, sobre a pertença desta disposição ao direito de marcas. Pessoalmente, não penso que esta qualificação tenha um interesse fundamental. As disciplinas jurídicas, cuja utilidade para efeitos de conhecimento é incontestável, têm sempre algo de arbitrário e os seus contornos são pouco seguros, pelo que variam com frequência, tanto no espaço como no tempo. Por conseguinte, embora cumpra considerar que o direito de marcas só abrange as questões atinentes, essencialmente, à função distintiva deste instrumento, não repugna conceber uma categoria mais ampla que englobe o conjunto dos possíveis conflitos relacionados com a marca.

30. Em contrapartida, tem todo o interesse definir a fronteira que separa, em matéria de marcas, os âmbitos respectivos do direito comunitário e das ordens jurídicas nacionais. Esta fronteira não é sequer expressão de uma tentativa do legislador europeu de separar o direito das marcas propriamente dito de outras disciplinas relacionadas, uma vez que o objectivo de aproximação das legislações é parcial .

31. Pois bem, o artigo 5.° da directiva prevê uma dupla limitação: positiva e negativa. Em sentido positivo, consideram-se direitos harmonizados do titular de uma marca os de proibir o uso de sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes, quando haja risco de confusão. Em sentido negativo, não são objecto de aproximação comunitária a protecção reforçada do carácter distintivo e do fundo de comércio das marcas de prestígio, nem o regime de determinadas utilizações de um sinal que não visam designar a proveniência de bens ou serviços.

32. Devo reconhecer uma certa perplexidade perante a redacção do artigo 5.° , n.° 5, da directiva, que, como observou a Comissão, parece ter sido incluído para justificar uma disposição semelhante do direito uniforme do Benelux . Se um sinal não é utilizado, directa ou indirectamente, subliminar ou incidentalmente, para designar produtos ou serviços, não vejo que relevância possa ter no comércio para efeitos do direito das marcas. Algo diferente é a não utilização do referido sinal como marca, em sentido formal. Assim interpretado, o n.° 5 serviria, por exemplo, para excluir da harmonização as legislações nacionais relativas à publicidade comparativa ou abuso da firma .

33. O órgão jurisdicional de reenvio considerou que se estava perante este último caso, apreciação que nenhuma das partes contesta. Cinjo-me, portanto, a esta premissa. Não disponho de nenhum elemento que me permita ajuizar diferentemente, nem a análise das questões formuladas me impõe outra coisa. Não obstante, a questão de saber se uma firma serve, na vida comercial, para desempenhar, como a marca, uma função distintiva, principalmente no caso dos serviços, e as consequências que da resposta a essa questão decorrem para o direito comunitário não são destituídas de interesse nem de dificuldades. Creio que, mais do que a categorias pré-determinadas, dever-se-ia atender aos efeitos práticos das diferentes condutas .

34. Um pressuposto de facto que consiste na utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir a proveniência de um bem ou produto não tem cabimento no artigo 5.° , n.° 1, que se refere à identificação de produtos ou serviços, uma vez que está expressamente coberto pela reserva legislativa, a favor dos Estados-Membros, prevista no n.° 5. Fica fora do âmbito da directiva que, além disso, para dissipar quaisquer dúvidas, reconhece aos Estados-Membros competência legislativa na matéria.

35. A directiva acrescenta que o referido sinal, isento de utilidade distintiva, deve ser usado para aproveitar o prestígio alheio ou causar-lhe prejuízo. Esta é, em termos práticos, a hipótese mais provável mas, sem esta precisão, não vejo como a directiva possa aplicar-se a casos em que o sinal não é utilizado para distinguir.

36. O que não é discutível é que a reserva do n.° 5 não está sujeita a nenhuma outra condição. O preceito nada diz, em absoluto, sobre o grau de semelhança com a marca que o sinal deve apresentar. Nestas condições, é seguro que os Estados-Membros podem não adoptar nenhuma legislação, como podem exigir a identidade entre sinal e marca, ou bastar-se com uma semelhança, ainda que mínima, ou mesmo com qualquer outro vínculo referencial imaginável.

37. Não existe qualquer motivo para suprir, como deseja o órgão jurisdicional de reenvio, o silêncio do legislador a respeito da natureza do nexo entre o sinal contemplado e a marca; também não cabe transpor para o n.° 5 o teor do disposto nos números anteriores do artigo 5.° ou comparar o seu alcance com o do n.° 2, como pretendido pela Robelco.

38. Em primeiro lugar, qualificar a relação que deve existir entre o sinal e a marca pressupunha irremediavelmente a redução, sem qualquer fundamento de direito, da liberdade que o Conselho reconheceu aos Estados-Membros em áreas como a concorrência desleal, a protecção dos consumidores ou a responsabilidade civil.

39. Acresce, em segundo lugar, que embora seja certo que os n.os 1 e 2 do artigo 5.° da directiva se baseiem, para efeitos da sua aplicação, num certo grau de semelhança entre dois sinais, não é menos certo que o n.° 5 se inscreve numa lógica diferente e que, portanto, não há razão para transpor para o âmbito de protecção de uma marca face a um sinal utilizado com fins que não consistem em distinguir bens elementos que se justificam precisamente por essa função.

40. Por último, por razões semelhantes, não é necessário comparar os poderes reconhecidos aos Estados-Membros pelo n.° 2 do artigo 5.° com os do n.° 5, uma vez que os segundos só produzem efeitos no quadro limitado da utilização de um sinal com fins não distintivos.

41. Cumpre acrescentar que, em minha opinião, nada no artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da lei uniforme leva a pensar que o legislador do Benelux excedeu as competências que o direito comunitário das marcas expressamente lhe reserva.

Conclusão

Com base nas considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais submetidas pelo Hof van Beroep te Brussel declarando que:

«O artigo 5.° , n.° 5, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não exige, para ser aplicado, nenhum grau determinado de semelhança entre o sinal e a marca em questão, matéria que é da competência exclusiva dos Estados-Membros.»