CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

PAOLO MENGOZZI

apresentadas em 12 de março de 2015 ( 1 )

Processo C‑20/14

BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH, anteriormente BGW Marketing‑ & Management‑Service GmbH

contra

Bodo Scholz

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundespatentgericht (Alemanha)]

«Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 4.o, n.o 1, alínea b) — Outros motivos de recusa ou de nulidade — Marca posterior composta pela justaposição de uma sequência de letras que reproduzem o elemento nominativo da marca anterior e por um sintagma composto de palavras cujas iniciais são as letras da sequência — Risco de confusão — Critérios de apreciação»

1. O pedido de decisão prejudicial objeto do presente processo refere‑se à interpretação do artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE ( 2 ) e foi apresentado no quadro de um litígio relativo à rejeição da oposição deduzida pela sociedade BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH, anteriormente BGW Marketing‑ & Management‑Service GmbH (a seguir «BGW») ao registo da marca nominativa «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» pelo Deutsche Patent‑ und Markenamt (Instituto de patentes e marcas alemão, a seguir «DPMA»).

I – Quadro jurídico

2. A Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008, codificou a Diretiva 89/104/CEE ( 3 ).

3. O artigo 3.o da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe, no seu n.o 1, alíneas b) e c): «1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos: […] b) A marcas desprovidas de caráter distintivo; c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação de serviço, ou outras características dos mesmos; […]»

4. O artigo 4.o da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», prevê, no seu n.o 1, alíneas a) e b): «1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo: a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida; b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

II – Litígio no processo principal, questão prejudicial e tramitação processual no Tribunal de Justiça

5. Os factos na origem do litígio do processo principal, tal como resultam da decisão de reenvio, podem ser resumidos da forma seguinte.

6. Em 11 de dezembro de 2006, foi registada no DPMA a marca nominativa «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» (a seguir «marca posterior») para produtos das classes 16, 35, 41 e 43 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado ( 4 ). Foi deduzida oposição a esse registo, com base na seguinte marca nominativa e figurativa alemã, registada desde 21 de julho de 2004 para produtos e serviços das classes 16, 35 e 41 do referido Acordo de Nice (a seguir «marca anterior») ( 5 ).

7. Por decisão de 2 de outubro de 2009, a Secção de Marcas para a classe 44 do DPMA, tendo constatado um risco de confusão entre as marcas em conflito, anulou parcialmente a marca posterior e rejeitou a oposição quanto ao restante. Na sequência de um recurso interposto pelo titular da marca posterior, esta decisão foi revogada por decisão de 9 de janeiro de 2012 da Secção de Marcas para a classe 44 do DPMA, com o fundamento de que não tinha sido provado um uso da marca anterior que justificasse a manutenção dos direitos adquiridos.

8. A BGW interpôs recurso de anulação da referida decisão de 9 de janeiro de 2012 para o Bundespatentgericht.

9. Este órgão jurisdicional considera, com base nos documentos que lhe foram apresentados pela BGW, que foi demonstrado um uso da marca anterior suscetível de manter os direitos adquiridos, pelo menos no que se refere ao «material impresso» e aos serviços de «publicidade», «organização de seminários» e «organização de competições», na medida em que os referidos serviços foram prestados principalmente a empresas do setor da saúde, nomeadamente a empresas de ótica e a vendedores de aparelhos de correção auditiva. Concluiu que as marcas em conflito abrangem produtos idênticos, a saber, material impresso, e serviços parcialmente idênticos e parcialmente semelhantes.

10. No que respeita à semelhança das marcas em conflito, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a impressão de conjunto da marca anterior é exclusivamente dominada pela sequência das letras «BGW», sendo despicienda a componente figurativa dessa marca no plano visual e totalmente desprovida de pertinência a componente fonética. A impressão de conjunto da marca posterior também é dominada pela mesma sequência de letras. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, que se apoia a este respeito na jurisprudência do Bundesgerichtshof alemão (Supremo Tribunal de Justiça), o sintagma «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» («federação nacional das empresas do setor da saúde alemãs»), que figura na marca posterior, tem caráter descritivo e é desprovido de qualquer caráter distintivo. Este sintagma, com efeito, limita‑se a indicar que os produtos e serviços em causa são fornecidos por uma federação de empresas do setor da saúde que opera em todo o país, sem, aliás, permitir uma identificação precisa da origem comercial destes produtos e serviços. Em todo o caso, o Bundespatentgericht considera que, independentemente da avaliação a fazer do referido sintagma, se deve reconhecer que a sequência de letras «BGW» reveste, na marca posterior, pelo menos uma posição distintiva autónoma, na aceção do acórdão Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Por isso, segundo este órgão jurisdicional, o público pertinente, quando for confrontado com essa marca no mercado, reconhecerá a marca anterior, com a única diferença de que o acrónimo «BGW» — que, em si mesmo, não tem significado — passará a ser traduzido pela indicação explicativa (descritiva) «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».

11. Nestas circunstâncias, o órgão jurisdicional de reenvio conclui, citando o acórdão AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311), que não restam dúvidas de que, para o público pertinente, há um risco de confusão entre as marcas em conflito no que respeita aos produtos e serviços mencionados no n.o 9 das presentes conclusões.

12. Este órgão jurisdicional considera‑se, no entanto, impedido de se pronunciar nesse sentido pelo acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), no qual o Tribunal de Justiça considerou que o artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma marca nominativa composta pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras não descritiva em si mesma, se essa sequência, na medida em que reproduz a letra inicial de cada palavra desse sintagma, for entendida pelo público como uma abreviatura do referido sintagma, e na medida em que a marca em causa, considerada na sua globalidade, pode, assim, ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas descritivas. O Bundespatentgericht observa, além disso, que, no n.o 38 desse acórdão, se precisa que a sequência de letras que reproduz as iniciais das palavras que compõem o sintagma ocupa, relativamente a este, uma mera posição acessória. Ora, segundo este órgão jurisdicional, está fora de questão reconhecer a um componente de uma marca complexa ‐ neste caso à sequência das letras «BGW» na marca posterior, percebida como acrónimo ‐ um caráter dominante ou, pelo menos, uma posição distintiva autónoma, quando esse componente ocupa na referida marca uma mera posição acessória.

13. A circunstância de, no acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), terem sido apreciados motivos de recusa de registo na aceção do artigo 3.o da Diretiva 2008/95, não justifica, segundo o Bundespatentgericht, que se faça uma apreciação diferente no processo principal, no qual, em contrapartida, se trata de outro motivo de recusa, visado no artigo 4.o, n.o 1, alínea b), dessa diretiva. Segundo este órgão jurisdicional, só assim não seria se, na apreciação da impressão de conjunto da marca posterior, pudesse ser tido em conta o facto de a marca anterior ser efetivamente utilizada no mercado, o que, todavia, o Tribunal de Justiça excluiu, nomeadamente nos acórdãos Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488, n.os 53 e 58) e Ferrero/IHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, n.o 58).

14. Nestas circunstâncias, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: «Deve o artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE, ser interpretado no sentido de que, no caso de produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, é de presumir um risco de confusão para o público se uma sequência de letras com caráter distintivo médio que carateriza uma marca nominativa/figurativa anterior for utilizada numa marca nominativa posterior pertencente a um terceiro, na qual a sequência de letras inicial é complementada por um sintagma descritivo que define as letras da sequência enquanto abreviaturas do referido sintagma descritivo?»

15. Só a Comissão Europeia e a República da Polónia apresentaram observações escritas. Apoiando‑se em argumentações amplamente convergentes, ambas propõem que o Tribunal de Justiça responda afirmativamente à questão prejudicial.

III – Análise

16. Uma vez que o órgão jurisdicional de reenvio se interroga, em substância, sobre as consequências que se devem tirar do acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) para efeitos de apreciação da semelhança das marcas em conflito no processo principal, deve recordar‑se brevemente, antes de mais, o teor desse acórdão (parte A), e, em seguida, definir o seu alcance e apreciar a sua pertinência para a solução do litígio no processo principal (parte B). Recordarei em seguida os critérios à luz dos quais deve ser feita a análise da semelhança entre as marcas em conflito para chegar a uma eventual constatação de um risco de confusão na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea b) da Diretiva 2008/95 (parte C).

A – O acórdão Strigl e Securvita

17. Nos processos apensos em que foi proferido o acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), o Bundespatentgericht, em dois pedidos de decisão prejudicial apresentados em dois processos que tinham por objeto, o primeiro, o registo como marca nominativa do sinal «Multi Markets Fund MMF» e o segundo, um pedido de anulação da marca nominativa «NAI — Der Natur‑Aktien‑Index», perguntou ao Tribunal de Justiça se os motivos de recusa previstos no artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e/ou c), da Diretiva 2008/95 se aplicavam a uma marca nominativa composta pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras não descritiva em si mesma, mas que reproduzia as iniciais das palavras que compunham o sintagma.

18. Nesse acórdão, que se baseou na matéria de facto apurada pelo órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal de Justiça observou, em primeiro lugar, que os sinais em causa nos processos principais se compunham, por um lado, de sintagmas que designavam, no comércio, «um tipo de serviços, bem como certas características dos mesmos», que deviam ser considerados descritivos das características dos serviços oferecidos, na aceção do artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, e, por outro, de sequências de letras que, consideradas isoladamente, não tinham caráter descritivo na aceção dessa disposição, porque, «enquanto tais, não [eram] suscetíveis de designar uma característica dos serviços em causa» ( 6 ).

19. Em seguida, depois de, nos n.os 30 e 31 do referido acórdão, ter recordado os objetivos prosseguidos pelos motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, o Tribunal de Justiça fez uma apreciação dos sinais em causa nos processos principais considerados no seu conjunto. Neste contexto, o Tribunal de Justiça realçou que as três maiúsculas que figuravam em cada um destes sinais, a saber «MMF» e «NAI», representavam as iniciais das palavras dos sintagmas aos quais estavam acopladas e que «o sintagma e a sequência de letras, em cada caso, [se] destina[va]m a explicitar reciprocamente e a sublinhar a ligação existente entre eles». Cada sequência de letras «é, portanto, concebida para apoiar a perceção pelo público do sintagma, simplificando o seu uso e facilitando a sua memorização». A este respeito, o facto de a sequência de letras preceder ou seguir o sintagma não era relevante ( 7 ).

20. Finalmente, o Tribunal de Justiça precisou que, embora as sequências de letras em causa nos processos principais fossem entendidas pelo público relevante como abreviaturas dos sintagmas aos quais estão justapostas, as referidas sequências «não [podiam] prevalecer sobre a soma de todos os elementos da marca considerada na sua globalidade, mesmo quando se [considerasse] que tais sequências [apresentavam], em si mesmas, caráter distintivo». Pelo contrário, segundo o Tribunal de Justiça, que remete a este respeito para o n.o 56 das conclusões do advogado‑geral ( 8 ), a sequência de letras que retoma a letra inicial das palavras que compõem o sintagma apenas ocupa, relativamente a este, uma «posição acessória» ( 9 ).

B – Quanto ao alcance do acórdão Strigl e Securvita e à sua pertinência para a solução do litígio no processo principal

21. O órgão jurisdicional de reenvio considera‑se vinculado à aplicação dos princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) para apreciar a semelhança das marcas em conflito no litígio do processo principal. Baseia esta conclusão em duas premissas, a saber, por um lado, que a marca posterior, na sua globalidade, tem caráter descritivo, e, por outro, que a apreciação da impressão global que uma marca pode produzir no público pertinente não pode ser diferente consoante se trate de determinar a existência de motivos absolutos ou de motivos relativos («outros motivos», segundo os termos da Diretiva 2008/95) de recusa de registo.

22. Sem pôr em causa a validade destas premissas, entendo, todavia, fazer as precisões seguintes.

1. Quanto à premissa de que a marca posterior tem caráter descritivo

23. Os critérios para apreciar se se trata de um motivo de recusa de registo previsto pelo artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2007/95 ou do motivo idêntico previsto no artigo 7.o, n.o 1, alínea c) do Regulamento n.o 207/2009 ( 10 ), foram elaborados há muito tempo pela jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral à luz do interesse geral subjacente a este motivo de recusa, a saber, o de impedir que sinais ou indicações visados pelas referidas disposições fiquem reservados a uma única empresa em razão do respetivo registo como marca ( 11 ). Assim, foi afirmado que a apreciação do caráter descritivo de um sinal, só pode fazer‑se, por um lado, em relação aos produtos e serviços em causa e, por outro, em relação à perceção do público visado, constituído pelo consumidor destes produtos e serviços ( 12 ). Também foi precisado que os sinais e as indicações referidos nas disposições acima mencionadas são apenas os que podem servir, num uso normal do ponto de vista do consumidor, para designar, seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, um produto ou um serviço como aquele para o qual é pedido o registo ( 13 ) e que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessas disposições, é necessário que apresente com os produtos ou serviços em causa um nexo suficientemente direto e concreto suscetível de permitir ao público‑alvo perceber imediatamente, e sem refletir, uma descrição da categoria de produtos e serviços em causa ou de uma das suas características ( 14 ). Embora os referidos critérios tenham sido aplicados pelo órgão jurisdicional da União Europeia de modo por vezes rigoroso ( 15 ), também é verdade que só pode ser recusado o registo de um sinal em virtude do seu caráter descritivo, se for razoável considerar que será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas «características» dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é solicitado, ou seja, «uma propriedade, facilmente reconhecível pelos meios interessados» destes produtos ou serviços ( 16 ).

24. Em que medida estão preenchidos os critérios acima expostos no que respeita ao sintagma «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» que figura na marca posterior? Tendo em conta a descrição dos produtos e serviços para os quais esta marca foi registada ( 17 ), não é evidente que os mesmos, com exceção de um número muito limitado deles ( 18 ), se integrem no setor da saúde ou sejam destinados especificamente a este setor, de modo que se pode legitimamente perguntar se o sintagma em causa apresenta «um nexo suficientemente direto e concreto» com estes produtos e serviços, como exige a jurisprudência referida no número anterior, suscetível de permitir ao público‑alvo «perceber imediatamente, e sem refletir», uma descrição da categoria de produtos e serviços em causa ou de uma das suas características.

25. Como já expus no n.o 10 das presentes conclusões, o Bundespatentgericht conclui que o elemento «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» na marca posterior tem caráter descritivo, considerando que os sintagmas que se limitam a indicar que os produtos e serviços em causa são fornecidos por uma entidade que opera num determinado setor (no caso da marca posterior, uma federação de empresas que operam no setor da saúde) têm, pela sua própria natureza, caráter descritivo. Ora, esta conclusão — que, aliás, parece resultar mais de uma generalização do que de um exame concreto — deve ser entendida, no contexto do raciocínio do órgão jurisdicional de reenvio, no sentido de que se refere, não ao conjunto dos produtos e serviços para os quais a marca posterior foi registada, como constam da descrição reproduzida na nota 4 destas conclusões, mas apenas aos produtos e serviços relativamente aos quais as marcas aqui em conflito podem encontrar‑se concretamente no mercado, tal como foram circunscritos pelo órgão jurisdicional de reenvio, a saber o «material impresso» e os serviços de «publicidade», «organização de seminários» e «organização de competições»«prestados a empresas do setor da saúde, nomeadamente a empresas de ótica e a vendedores de aparelhos de correção auditiva».

26. Por conseguinte, pode colocar‑se a questão de saber se a marca posterior, tal como as marcas controvertidas nos processos principais em que foi proferido o acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), é abrangida pelo motivo de recusa de registo ou de nulidade previsto no artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, tal como foi interpretado e aplicado pelo Tribunal de Justiça nesse acórdão. Embora a resposta negativa a esta questão não seja, por si só, suscetível de excluir a pertinência das conclusões a que chegou o Tribunal de Justiça no acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) para a solução do litígio no processo principal, essa resposta milita, porém, contra uma identificação completa entre os processos principais em que foi proferido esse acórdão e o processo pendente perante o órgão jurisdicional de reenvio.

2. Quanto à premissa de que a apreciação da impressão global que uma marca pode produzir no público pertinente não é suscetível de mudar consoante se trate de demonstrar a existência de um motivo absoluto ou de um motivo relativo de recusa do registo

27. É de jurisprudência constante que tanto a apreciação do caráter descritivo e distintivo de um sinal como a apreciação da existência de um risco de confusão entre sinais devem ser feitas tendo em conta os mesmos parâmetros, a saber, por um lado, os produtos e/ou os serviços em causa e, por outro, a perceção do público pertinente ( 19 ). Além disso, em ambos os casos, quando se trata de sinais complexos, a apreciação deve ser feita tendo em conta a impressão de conjunto por eles produzida ( 20 ). O exame da existência de motivos absolutos de recusa e o da existência de motivos relativos de recusa, na aceção do artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 e do artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, respetivamente (bem como das disposições correspondentes do Regulamento n.o 207/2009), são, por conseguinte, feitos com base em elementos comuns.

28. No entanto, importa sublinhar, por um lado, que estas disposições prosseguem finalidades diferentes e visam proteger interesses distintos. Assim, relativamente ao artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 [e ao artigo 7.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009], o Tribunal de Justiça precisou que o interesse geral subjacente a esta disposição consiste em assegurar que os sinais descritivos de uma ou várias características dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo de marca possam ser livremente utilizados por todos os operadores económicos que ofereçam esses produtos ou serviços ( 21 ). Pelo contrário, a noção de interesse público subjacente ao artigo 3.o, n.o 1, alínea b), desta diretiva [e ao artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009] confunde‑se com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir sem confusão possível este produto ou este serviço dos que têm uma proveniência diferente ( 22 ). Os motivos relativos de recusa previstos no artigo 4.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95 [e no artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009] visam, por seu turno, os casos de falta de novidade do sinal, em razão do risco de confusão com marcas anteriores. Embora haja um nexo claro entre estes motivos de recusa de registo e a função de origem da marca ( 23 ), estes visam essencialmente proteger interesses individuais dos titulares das marcas anteriores que entrem em conflito com o sinal pedido, o que se conclui, nomeadamente, do facto de a sua apreciação se fazer apenas mediante oposição, ao passo que os motivos absolutos de recusa são examinados ex officio ( 24 ).

29. Por outro lado, ‐ como observa com razão o órgão jurisdicional de reenvio ‐ embora a perceção que o público pertinente tem de um sinal não possa depender do motivo de recusa de registo tomado em conta, a perspetiva sob a qual esta perceção é apreendida varia consoante se trate de apreciar o caráter descritivo de um sinal ou a existência de um risco de confusão entre dois sinais. Se, no primeiro caso, a atenção é focalizada nos processos mentais suscetíveis de levar a estabelecer as relações entre o sinal ou os seus diferentes componentes e os produtos e/ou os serviços em causa, no segundo caso o exame refere‑se antes ao processo de memorização, reconhecimento e evocação do sinal e aos mecanismos associativos ( 25 ). Para os sinais complexos, este exame implica que seja apreciada a potencialidade dos diferentes componentes do sinal para se imporem à atenção do público e criarem a sua impressão de conjunto, influindo assim sobre os referidos processos e mecanismos mentais.

30. As duas perspetivas acima evocadas não são, evidentemente, totalmente independentes uma da outra. Por exemplo, constitui jurisprudência assente que, em geral, o público não considerará um elemento descritivo que faça parte de uma marca complexa como o elemento distintivo e dominante na impressão de conjunto produzida por ela ( 26 ). As perspetivas em causa conservam, no entanto, a sua autonomia. Assim, apesar da regra que acabei de recordar, o Tribunal Geral precisou, todavia, que «o fraco caráter distintivo de um elemento de uma marca complexa ( 27 ) não implica necessariamente que este não possa constituir um elemento dominante, quando, nomeadamente devido à sua posição no sinal ou à sua dimensão, seja suscetível de se impor à perceção do consumidor e ser retido na sua memória» ( 28 ).

3. Quanto ao alcance do acórdão Strigl e Securvita

31. Decorre dos fundamentos do acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) que a impossibilidade de registo de um sinal composto por uma sequência de letras justaposta a um sintagma, deve, nos termos do artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, ser apreciada caso a caso, não com base em critérios objetivos e pré‑determinados, mas consoante a perceção que o público pertinente tem da interdependência entre os diferentes elementos do sinal e do sinal no seu conjunto. Assim, nos n.os 32 e 34 desse acórdão, o Tribunal de Justiça apoia‑se numa série de argumentos extraídos da análise empírica dos sinais em causa a fim de determinar se existe um nexo entre os diferentes elementos destes sinais suscetível de influir sobre a perceção dos mesmos pelo público pertinente e sobre o processo mental que leva à sua memorização. O referido acórdão não permite, pois, nenhum automatismo, mas, pelo contrário, remete para a aplicação das regras da perceção ( 29 ).

32. Na minha opinião, a afirmação constante do n.o 38 desse acórdão, evocada pelo órgão jurisdicional de reenvio, segundo a qual «a sequência de letras que retoma a letra inicial das palavras que compõem o sintagma apenas ocupa, relativamente a este, uma posição acessória» deve também ser entendida neste sentido. Com efeito, longe de constituir a expressão de uma regra de apreciação geral, esta afirmação limita‑se a precisar, para efeitos de aplicação dos motivos de recusa previstos no artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, que uma sequência de letras, mesmo que apresente em si mesma um caráter distintivo, também pode ter caráter descritivo quando inserida numa marca composta em que está combinada com uma expressão principal descritiva, da qual é percebida como abreviatura, circunstância a apurar numa avaliação caso a caso.

33. Além disso, tendo em conta o contexto em que se insere, a referida afirmação deve ser entendida no sentido de que visa excluir que, verificando‑se o nexo de interdependência descrito nos n.os 32 a 35 do acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) entre as sequências de letras em causa e os sintagmas a que estão acopladas, o caráter distintivo que as referidas sequências evidenciam, se consideradas isoladamente, possa refletir‑se no conjunto dos sinais em causa, conferindo‑lhes, apesar da natureza descritiva dos sintagmas, um caráter globalmente distintivo. A referência à «posição acessória» das sequências em causa não deve, pois, ser entendida como uma apreciação das potencialidades destas para, enquanto elementos de uma marca complexa, captarem a atenção do público pertinente e entrarem no processo de memorização e de evocação do sinal.

4. Conclusão sobre a pertinência do acórdão Strigl e Securvita para a solução do processo principal

34. Tendo em conta o contexto factual e jurídico diferente dos processos em que foi proferido o acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), bem como o caráter essencialmente empírico dos fundamentos desse acórdão, e o alcance que se lhe deve atribuir, não se afigura que as constatações feitas nesse acórdão possam ser automaticamente transpostas para o processo principal. A comparação dos sinais em conflito naquele processo, bem como a apreciação do risco de confusão deverão, por conseguinte, fazer‑se com base nos critérios usualmente aplicados nesta matéria e que recordarei brevemente a seguir.

C – Critérios à luz dos quais deve ser apreciado o risco de confusão das marcas em conflito no processo principal

35. O risco de confusão constitui a condição específica da proteção conferida pela marca registada, nomeadamente contra a utilização de sinais não idênticos por terceiros. O Tribunal de Justiça definiu esta condição como o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provenham da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas ( 30 ).

36. Segundo o décimo primeiro considerando da Diretiva 2008/95, a apreciação da existência desse risco «depende de numerosos fatores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados». O risco de confusão deve, pois, ser apreciado globalmente, atentos todos os fatores relevantes do caso em apreço ( 31 ).

37. A fim de apreciar o grau de semelhança entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança visual, auditiva e conceptual e, se necessário, avaliar a importância que se deve atribuir a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria dos produtos ou dos serviços em causa e as condições em que são comercializados ( 32 ).

38. As semelhanças visual, auditiva e conceptual entre os sinais em causa devem ser objeto de uma apreciação global, na qual desempenha um papel determinante a perceção das marcas pelo consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa ( 33 ). A este respeito, a jurisprudência tem precisado que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades ( 34 ). Assim, esta apreciação deve basear‑se na impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas ( 35 ). Em particular, o Tribunal de Justiça decidiu que a apreciação da semelhança entre duas marcas não pode limitar‑se a tomar em consideração um único componente de uma marca complexa e a compará‑lo com outra marca, mas, pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto ( 36 ).

39. Embora a impressão produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em certas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes, só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do elemento dominante ( 37 ). A este propósito, o Tribunal de Justiça precisou também, a partir do acórdão Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), citado pelo órgão jurisdicional de reenvio, que, mesmo quando o elemento de uma marca composta não possa ser considerado dominante, o mesmo deve ser tomado em consideração na apreciação da semelhança dessa marca com uma marca anterior, na medida em que constitua por si mesmo a marca anterior e conserve uma posição distintiva autónoma na marca composta. Com efeito, no caso de um elemento comum conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, a impressão de conjunto produzida por este sinal pode levar o público a crer que os produtos ou os serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas economicamente ligadas, caso em que deve considerar‑se que há risco de confusão ( 38 ). O Tribunal de Justiça também precisou que um elemento de um sinal composto não conserva essa posição distintiva autónoma se, com o outro ou outros elementos do sinal, considerados globalmente, constituir uma unidade com um sentido diferente dos sentidos desses elementos, considerados separadamente ( 39 ).

40. Finalmente, recordo que, em princípio, mesmo um elemento que tenha fraco caráter distintivo pode dominar a impressão de conjunto de uma marca composta ou ter nessa marca uma posição distintiva autónoma na aceção da jurisprudência Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), quando, devido à sua posição no sinal ou à sua dimensão, «seja suscetível de se impor à perceção do consumidor e ser retido na memória deste» ( 40 ).

41. É com base nos princípios acabados de enunciar que o órgão jurisdicional de reenvio deve apreciar a semelhança entre as marcas em conflito e a existência de um eventual risco de confusão.

42. Incumbe muito especialmente a este órgão jurisdicional analisar os diferentes componentes da marca posterior, o seu peso relativo nesta marca e as suas interações respetivas, a fim de determinar, num processo de síntese, a impressão global produzida por esta marca suscetível de ficar na memória do público pertinente. Para fazer essa análise, deverá, nas circunstâncias do processo principal, em que a marca posterior é composta por um sinal que reproduz a sequência de letras que constitui o único elemento nominativo da marca anterior e por um sintagma, ter em conta, entre outros fatores, a posição respetiva da sequência de letras e do sintagma dentro do sinal ( 41 ), bem como a extensão ( 42 ) e o caráter eventualmente descritivo ( 43 ) deste último, o nexo que o público pertinente é capaz de fazer entre a sequência e o sintagma — nomeadamente a possibilidade de a primeira ser percebida como um acrónimo do segundo ‑, a perceção imediata ou não desse nexo, e bem assim as consequências dessa perceção sobre a evocação do sinal ( 44 ), a tipologia dos produtos em causa e as caraterísticas do público pertinente e o seu nível de atenção, e o tipo de memória envolvida (a curto, a médio ou a longo prazo). Do mesmo modo, incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar, se necessário, se o facto de os elementos da marca posterior constituírem uma unidade lógica distinta, em virtude das relações que o público pertinente é capaz de estabelecer entre a sequência de letras e o sintagma, é suscetível de impedir que a referida sequência de letras, que constitui o elemento comum das marcas em conflito, possa ser percebida e memorizada por esse público de modo autónomo e, assim, contribuir de modo significativo para a criação da imagem de conjunto da marca posterior que o referido público guarda na memória. Nesta apreciação, para avaliar a semelhança conceptual entre as marcas em conflito, haverá também que ter em conta a probabilidade de os consumidores, que tenham visto a marca anterior, poderem atribuir à sequência de letras de que esta marca é composta o mesmo significado que tem na marca posterior ( 45 ).

43. Em contrapartida, como acima exposto, o órgão jurisdicional de reenvio, ao proceder a esse exame, não está vinculado pelas constatações feitas, num contexto factual e jurídico diferente, pelo Tribunal de Justiça no processo Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147).

IV – Conclusão

44. À luz de todas as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda do modo seguinte à questão submetida pelo Bundespatentgericht: «O artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que pode haver no espírito do público um risco de confusão entre dois sinais, em caso de produtos e serviços idênticos ou semelhantes, quando a sequência de letras que constitui o único elemento nominativo do sinal anterior é reproduzida no sinal nominativo posterior e justaposta a um sintagma descritivo composto por palavras cujas iniciais são as letras da referida sequência, de modo que esta é percebida pelo público pertinente como o acrónimo do sintagma a que está acoplada. A existência de risco de confusão deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço.»

( 1 ) Língua original: francês.

( 2 ) Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25).

( 3 ) Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).

( 4 ) Os produtos e serviços em causa correspondem à seguinte descrição:

‑ «Material impresso» da classe 16;

‑ «Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração de empresas; serviços de escritório (administrativos); serviços de consultoria empresarial; consultadoria relacionada com organização empresarial, consultadoria em gestão de negócios; organização de exposições e feiras com fins comerciais e publicitários, serviços de relações públicas» da classe 35;

‑ «Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais; organização de exposições para fins culturais ou educativos; Exploração de instalações recreativas; clubes de desporto; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências, congressos e simpósios; fornecimento de instalações desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de desporto; ensino de desporto e ginástica; organização e realização de seminários, workshops, apresentações, mesas redondas e cursos; consultadoria no domínio das atividades de tempos livres; organização e realização de ações de formação inicial e contínua; informação sobre atividades desportivas e culturais destinadas a clientes termais; serviços de aconselhamento em matéria de termalismo» da classe 41, e;

‑ «Serviços de restauração (alimentação) e alojamento; reserva e mediação de alojamento para clientes, em especial para clientes de estâncias termais; serviços de lares para idosos; serviços de acampamento de férias.», da classe 43.

( 5 ) Trata‑se de produtos e serviços correspondentes à descrição seguinte:

«Papel, papelão (cartão e produtos nestas matérias) incluídos na classe 16; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (exceto móveis); material de instrução e de ensino (exceto aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (incluídas na classe 16); […]» da classe 16;

«Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração de empresas; serviços de escritório (administrativos)» da classe 31, e;

«Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais; publicação e edição de jornais, revistas e livros; organização de feiras e exposições com fins recreativos, culturais e desportivos; serviços de produção de filmes; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de câmaras de vídeo; registos fonográficos; televisores e aparelhos de radiodifusão; cursos por correspondência; organização e realização de conferências, congressos e simpósios; publicação on‑line de livros e revistas eletrónicos; divertimento radiofónico; organização e realização de seminários e workshops; serviços de tradução; serviços de ensino e educação; organização e realização de colóquios; serviços de escrita de guiões; produção de videofilmes; organização de competições.», da classe 41.

( 6 ) V. n.os 25 a 28.

( 7 ) V. n.os 32 e 33.

( 8 ) Conclusões do advogado‑geral N. Jääskinen no processo Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147)

( 9 ) V. n.os 37 e 38.

( 10 ) Regulamento do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

( 11 ) V. acórdão Eurohypo/IHMI (C‑304/06 P, EU:C:2008:261, n.os 55 e 56 e jurisprudência referida).

( 12 ) V. acórdãos Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, n.o 24 e jurisprudência aí referida), e Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL) (T‑34/00, EU:T:2002:41, n.o 38).

( 13 ) V., entre outros, acórdão Procter & Gamble/IHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461, n.o 39).

( 14 ) V., entre outros, acórdão Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB) (T‑19/04, EU:T:2005:247, n.o 25).

( 15 ) Em certos casos foi considerada suficiente uma ligação, ainda que muito ténue; v., por exemplo, acórdão Ellos/IHMI (ELLOS) (T‑219/00, EU:T:2002:44).

( 16 ) V. acórdãos Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, n.o 31), Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, n.o 56), e Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, n.o 50).

( 17 ) A descrição é reproduzida na nota 4 das presentes conclusões.

( 18 ) Trata‑se dos serviços de «informação sobre atividades desportivas e culturais destinadas a clientes termais;»«serviços de aconselhamento em matéria de termalismo» e de «reserva e mediação de alojamento para clientes, em especial para clientes de estâncias termais;».

( 19 ) No que respeita à apreciação do caráter descritivo e distintivo de um sinal, v. n.o 23 das presentes conclusões. No que respeita à apreciação do risco de confusão, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral sublinharam reiteradamente que «a perceção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão», v., entre outros, acórdão SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, n.o 23).

( 20 ) V., entre outros, Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147, n.o 34). V. infra n.os 35 e segs.

( 21 ) V. acórdãos Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, n.o 25), IHMI/Wrigley (C‑191/01 P, EU:C:2003:579, n.o 31); Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, n.o 37 e jurisprudência aí referida); Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147, n.o 31), e Streamserve/IHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, EU:T:2002:43, n.o 36).

( 22 ) V., entre outros, acórdão Eurohypo/IHMI (C‑304/06 P, EU:C:2008:261, n.o 56 e jurisprudência aí referida).

( 23 ) V., entre outros, acórdão Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, n.o 27).

( 24 ) O acórdão adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217) exemplifica bem esta diferença de perspetiva, nomeadamente entre o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 3.o, n.o 1, alínea c) da Diretiva 2008/95 e o motivo relativo de recusa previsto no artigo 4.o, n.o 1, alínea b) desta diretiva. Depois de ter recordado que a apreciação do risco de confusão depende de numerosos fatores, o Tribunal de Justiça precisa, no n.o 30 desse acórdão, que «a circunstância de existir, para os operadores económicos, uma necessidade de o sinal estar disponível não pode fazer parte desses fatores relevantes». Com efeito, prossegue o Tribunal de Justiça, «como resulta da redação do artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da diretiva e da jurisprudência já referida, a resposta à questão de saber se existe um risco de confusão deve fundar‑se na perceção, pelo público, dos produtos cobertos pela marca do titular, por um lado, e dos produtos cobertos pelo sinal utilizado pelo terceiro, por outro».

( 25 ) O que implica tomar em conta, nomeadamente, o nível de atenção do público, a tipologia dos produtos, a possibilidade de fazer uma comparação direta entre as marcas e, portanto, as respetivas formas de comercialização; v., nomeadamente, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1998:522, n.os 26 a 27).

( 26 ) V., entre outros, acórdãos Alejandro/IHMI — Anheuser‑Busch (BUDMEN) (T‑129/01, EU:T:2003:184, n.o 53), e acórdão New Look/IHMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection) (T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, EU:T:2004:293, n.o 34).

( 27 ) Nesse caso tratava‑se de um elemento figurativo constituído por um desenho de uma pele de vaca, descritivo, por dedução, dos produtos em causa (laticínios).

( 28 ) V. acórdão AVEX/IHMI — Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, n.o 20).e Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca) (T 153/03, EU:T:2006:157, n.o 32).

( 29 ) Neste sentido, v. Sandri, S., «Serie di lettere e serie di parole», Giurisprudenza comunitaria del marchio e del design, Commento tematico II, 2012, pp. 39 a 45.

( 30 ) V., entre outros, acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, n.o 17), Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, n.os 24 e 26) e adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, n.o 28).

( 31 ) V. acórdãos SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, n.o 22); Marca Mode (C‑425/98, EU:C:2000:339, n.o 40); Medion (EU:C:2005:594, n.o 27), adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, n.o 29); IHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.o 34), e Nestlé/IHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539, n.o 33).

( 32 ) Acórdãos IHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.o 36) e Ferrero/IHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, n.o 85).

( 33 ) V., entre outros, acórdão, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, n.o 23).

( 34 ) V., entre outros, acórdãos SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, n.o 23), IHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.o 35) e Nestlé/IHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539, n.o 34).

( 35 ) V., entre outros, acórdãos SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, n.o 23), acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, n.o 25), IHMI/Shaker (EU:C:2007:333, n.o 35) e Aceites del Sur‑Coosur/Koipe (EU:C:2009:503, n.o 60).

( 36 ) V., entre outros, acórdãos IHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.o 41) e Aceites del Sur‑Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, n.o 61).

( 37 ) Acórdãos IHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.os 41 e 42), Nestlé/IHMI (EU:C:2007:539, n.os 42 e 43 e jurisprudência referida).

( 38 ) V., sobre esta formulação, o despacho ecoblue/IHMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑23/09 P, EU:C:2010:35, n.o 45). V. também acórdão Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, n.os 30 e 36), despacho Perfetti Van Melle/IHMI (C‑353/09 P, EU:C:2011:73, n.o 36); as minhas conclusões no processo Bimbo/IHMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:34, n.o 24), e também acórdão Bimbo/IHMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305, n.o 24).

( 39 ) V., neste sentido, despacho ecoblue/IHMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑23/09 P, EU:C:2010:35, n.o 47), acórdão Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368, n.os 37 e 38, bem como o despacho Perfetti Van Melle/IHMI (C‑353/09 P, EU:C:2011:73, n.os 36 e 37).

( 40 ) V., neste sentido, acórdãos AVEX/IHMI — Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, n.o 20) e Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca) (T‑153/03, EU:T:2006:157, n.o 32).

( 41 ) Não obstante o que o Tribunal de Justiça afirmou no n.o 33 do acórdão Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), o facto de uma sequência de letras preceder ou seguir o sintagma não me parece, a priori, desprovido de pertinência, podendo, pelo contrário, influir sobre o processo de conceptualização e de memorização do sinal pelo público. A este respeito, v. também o acórdão AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, nomeadamente o seu n.o 79).

( 42 ) V., nomeadamente, acórdão Klein Trademark Trust/IHMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147, n.o 42).

( 43 ) V. acórdão AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, n.o 81).

( 44 ) V., no que diz respeito ao aspeto fonético da marca, acórdão AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, n.o 84). V. igualmente acórdão Klein Trademark Trust/IHMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147, n.os 44 e 45).

( 45 ) V. acórdão AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, n.o 86).