Processo C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

contra

Pfahnl Backmittel GmbH

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberster Patent‑ und Markensenat)

«Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 12, n.o 2, alínea a) — Caducidade — Marca que, em virtude da atividade ou inatividade do seu titular, se tornou na designação usual no comércio de um produto ou serviço para o qual foi registada — Perceção do sinal nominativo ‘KORNSPITZ’ pelos vendedores e pelos utilizadores finais — Perda do caráter distintivo do ponto de vista apenas dos utilizadores finais»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 6 de março de 2014

[Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 12.o, n.o 2, alínea a)]

[Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 12.o, n.o 2, alínea a)]

Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Causas de caducidade da marca — Marca que se tornou numa designação usual no comércio — Perda do caráter distintivo imputável a atividade ou inatividade do titular da marca — Conceito de omissão

[Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 12.o, n.o 2, alínea a)]

Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Causas de caducidade da marca — Marca que se tornou numa designação usual no comércio — Perda do caráter distintivo imputável a atividade ou inatividade do titular da marca — Apreciação tendo em conta a perceção que do sinal têm apenas os consumidores finais

O artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que, numa situação como a que está em causa no processo principal, o titular de uma marca corre o risco da caducidade dos direitos que lhe são conferidos por essa marca para um produto para o qual aquela foi registada quando, devido à atividade ou inatividade desse titular, a referida marca se torne na designação usual desse produto do ponto de vista apenas dos seus utilizadores finais. O legislador da União Europeia consagrou esta função essencial da marca ao dispor, no artigo 2.o da Diretiva 2008/95, que os sinais suscetíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. São tiradas consequências desta condição, nomeadamente, nos artigos 3.° e 12.° da referida diretiva. Enquanto o artigo 3.o da mesma enumera situações em que a marca não desempenha, desde o início, a sua função de indicação de origem, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), dessa mesma diretiva refere‑se à situação em que a marca se tornou designação usual e perdeu portanto o seu caráter distintivo, deixando de desempenhar essa função. O titular dessa marca pode então perder os direitos que lhe são conferidos pelo artigo 5.o da Diretiva 2008/95. É certo que a questão de saber se uma marca se tornou na designação usual no comércio de um produto ou serviço para o qual está registada deve ser apreciada não apenas em função da perceção dos consumidores ou utilizadores finais mas também, consoante as características do mercado em causa, tendo em consideração a perceção de profissionais, como os vendedores. Contudo, a perceção dos consumidores ou dos utilizadores finais tem um papel determinante. O facto de os vendedores estarem conscientes da existência da referida marca e da origem por esta indicada não é suficiente, por si só, para excluir a caducidade. Assim, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, numa situação como a que está em causa no processo principal, o titular de uma marca corre o risco da caducidade dos direitos que lhe são conferidos por essa marca para um produto para o qual aquela foi registada quando, devido à atividade ou inatividade desse titular, a referida marca se torne na designação usual desse produto do ponto de vista apenas dos seus utilizadores finais. (cf. n.os 20 a 22, 28 a 30, disp. 1)

O artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que pode ser qualificado de «inatividade», na aceção desta disposição, o facto de o titular de uma marca se abster de incentivar os vendedores a utilizarem mais essa marca na comercialização de um produto para o qual a referida marca foi registada. A este respeito, o facto de o titular da marca não exercer em tempo útil o seu direito exclusivo previsto no artigo 5.o da mesma diretiva, a fim de requerer à autoridade competente que proíba terceiros interessados de utilizar o sinal relativamente ao qual existe risco de confusão com essa marca, pode ser abrangido pelo conceito de «inatividade», uma vez que esses pedidos têm precisamente por objeto preservar o caráter distintivo da referida marca. Contudo, a menos que se renuncie à procura do equilíbrio descrito no n.o 32 do presente acórdão, o referido conceito não está de modo algum limitado a este tipo de omissão, mas compreende todas as omissões pelas quais o titular de uma marca se mostra insuficientemente diligente quanto à preservação do caráter distintivo da sua marca. Assim, numa situação como a descrita pelo tribunal de reenvio, em que os vendedores do produto fabricado a partir do produto fornecido pelo titular da marca geralmente não informam os seus clientes de que o sinal utilizado para designar o produto em causa foi registado como marca, contribuindo assim para a mutação dessa marca em designação usual, a omissão do referido titular que não toma nenhuma iniciativa no sentido de incentivar os vendedores a utilizarem mais a dita marca pode ser qualificada de inatividade na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95. Assim, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que pode ser qualificado de «inatividade», na aceção desta disposição, o facto de o titular de uma marca se abster de incentivar os vendedores a utilizarem mais essa marca na comercialização de um produto para o qual a referida marca foi registada. (cf. n.os 32 a 34, 36, disp. 2)