Processo C‑100/11 P

Helena Rubinstein SNC

e

L’Oréal SA

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigo 8.°, n.o 5 — Marcas nominativas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL — Marcas figurativas e nominativas comunitárias e nacionais BOTOX — Declaração de nulidade — Motivos relativos de recusa — Afetação do prestígio»

Sumário do acórdão

Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de benefício indevido ou prejuízo

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.o 5)

Para beneficiar da proteção instituída pelo artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca cujo registo é pedido procura tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou pode prejudicá‑lo. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção do referido artigo 8.°, n.o 5. Com efeito, quando seja previsível que do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca resulte essa violação, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pela existência de um risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro.

Por outro lado, para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, há que proceder a uma apreciação global que tenha em conta todos os fatores relevantes do caso.

Assim, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, mas deve apresentar elementos que permitam concluir prima facie pela existência de um risco sério não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo e essa conclusão pode ser estabelecida, nomeadamente, com base em deduções lógicas que resultem de uma análise das probabilidades e que tenha em conta as práticas habituais no setor comercial relevante assim como qualquer outra circunstância do caso.

(cf. n.os 93, 95)

Processo C‑100/11 P

Helena Rubinstein SNC

e

L’Oréal SA

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigo 8.°, n.o 5 — Marcas nominativas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL — Marcas figurativas e nominativas comunitárias e nacionais BOTOX — Declaração de nulidade — Motivos relativos de recusa — Afetação do prestígio»

Sumário do acórdão

Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de benefício indevido ou prejuízo

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.o 5)

Para beneficiar da proteção instituída pelo artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca cujo registo é pedido procura tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou pode prejudicá‑lo. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção do referido artigo 8.°, n.o 5. Com efeito, quando seja previsível que do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca resulte essa violação, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pela existência de um risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro.

Por outro lado, para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, há que proceder a uma apreciação global que tenha em conta todos os fatores relevantes do caso.

Assim, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, mas deve apresentar elementos que permitam concluir prima facie pela existência de um risco sério não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo e essa conclusão pode ser estabelecida, nomeadamente, com base em deduções lógicas que resultem de uma análise das probabilidades e que tenha em conta as práticas habituais no setor comercial relevante assim como qualquer outra circunstância do caso.

(cf. n.os 93, 95)