Palavras-chave

Sumário



Palavras-chave

1. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

2. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

3. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

4. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

5. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 1,alínea b), e 8.°, n.° 5]

6. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

7. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

8. Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

9. Marca comunitária – Processo de recurso

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 62.°, n.° 1, e 74.°)

Sumário

1. O artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, deve ser interpretado no sentido de que pode ser invocado em apoio de uma oposição deduzida quer contra um pedido de marca comunitária visando produtos e serviços não idênticos e não semelhantes aos designados pela marca anterior quer contra um pedido de marca comunitária visando produtos idênticos ou semelhantes aos da marca anterior. Com efeito, não pode ser dada a esta disposição uma interpretação que, em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, tenha por consequência uma protecção das marcas de prestígio inferior à que é dada em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não similares em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

(cf. n. os 32, 33)

2. O artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, permite, designadamente, ao titular da marca anterior de renome opor-se ao registo de marcas que possam prejudicar o carácter distintivo da marca anterior. Este prejuízo pode verificar‑se quando a marca anterior já não conseguir suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e é utilizada. Este risco visa assim a «diluição» ou a «diminuição gradual» da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público. No entanto, o risco de diluição parece, em princípio, menos elevado se a marca anterior consistir num termo que, atendendo a um significado que lhe é próprio, está bastante difundido e é frequentemente utilizado, independentemente da marca anterior composta pelo termo em questão. Nesse caso, a inclusão desse termo na marca pedida tem menos probabilidade de conduzir a uma diluição da marca anterior.

(cf. n. os 37, 38)

3. O artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, permite, designadamente, ao titular da marca anterior de renome opor-se ao registo de marcas que possam prejudicar o renome da marca anterior. Este prejuízo verifica-se quando os produtos ou serviços para os quais a marca pedida é utilizada produzem no público uma impressão tal que a força de atracção da marca anterior sofre uma diminuição. O risco deste prejuízo pode, designadamente, produzir‑se quando os referidos produtos ou serviços possuem uma característica ou uma qualidade susceptível de exercer uma influência negativa na imagem de prestígio de uma marca anterior, em razão da sua identidade ou da sua semelhança com a marca pedida.

(cf. n.° 39)

4. O artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, permite, designadamente, ao titular da marca anterior de renome opor-se ao registo de marcas que possam aproveitar-se indevidamente do carácter distinto ou do renome da marca anterior. O conceito de proveito que o uso injustificado da marca pedida indevidamente retira do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação. Este último tipo de risco deve ser distinguido do risco de confusão previsto no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Nos casos previstos no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o público em causa estabelece uma ligação entre as marcas em conflito, mesmo não as confundindo. Portanto, a existência de um risco de confusão não é uma condição para a aplicação desta disposição.

(cf. n. os 40, 41)

5. A diferença entre o risco de obtenção de um benefício indevido, na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, e o risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n. 1, alínea b), do referido regulamento pode ser assim resumido: existe risco de confusão quando o consumidor relevante pode ser atraído para o produto ou o serviço designado pela marca pedida, considerando que se trata de um produto ou serviço que tem a mesma origem comercial que o designado pela marca anterior idêntica ou semelhante à marca pedida. Ao invés, o risco de que o uso injustificado da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior surge quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem comercial do produto ou do serviço em causa, é atraído pela própria marca pedida e comprará o produto ou serviço por esta visado pela razão de ostentar esta marca, idêntica ou semelhante a uma marca anterior de prestígio.

(cf. n.° 42)

6. O objectivo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goza de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, não é impedir o registo de qualquer marca idêntica a uma marca de prestígio ou que apresente semelhança com esta. O objectivo desta disposição é, designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional anterior de prestígio se oponha ao registo de marcas susceptíveis de causar prejuízo ao prestígio ou ao carácter distintivo da marca anterior ou de retirar indevidamente proveito desse prestígio ou desse carácter distintivo. A este respeito, importa precisar que o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir prima facie pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo.

É possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, não se pode presumir que seja sempre esse o caso.

(cf. n. os 46, 48)

7. A existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior é uma condição essencial para a aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, as violações referidas por esta disposição, quando se verificam, são a consequência de um determinado grau de semelhança entre a marca pedida e a marca anterior, em razão da qual o público em causa faz uma aproximação entre as duas, isto é, estabelece uma ligação entre ambas. A existência desta ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. A este respeito, quanto mais significativos forem o carácter distintivo e o prestígio da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação.

(cf. n.° 47)

8. A existência de um nexo entre os serviços designados pelo sinal nominativo VIPS, cujo registo como marca comunitária é pedido para «computadores e programas de computador registados em fitas e discos», «consultadoria em matéria de negócios comerciais; serviços no domínio da análise dos dados registados por computador» e «programação de computadores destinados a serviços hoteleiros, restaurantes (alimentação), cafés» abrangidos, respectivamente, pelas classes 9, 35 e 42 na acepção do Acordo de Nice, e os serviços designados pela marca nominativa VIPS, registada anteriormente em Espanha, em relação aos «serviços ligados ao fornecimento de géneros alimentícios e de bebidas susceptíveis de consumo imediato; restaurantes self service , cantinas, bares, cafetarias, serviços hoteleiros», abrangidos pela classe 42 do referido Acordo não basta, na falta de outros elementos pertinentes, para concluir prima facie pela existência de um risco futuro não hipotético de que o uso do referido sinal prejudica o carácter distintivo ou a reputação da marca anterior ou dela retira indevidamente proveito na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária.

Com efeito, em primeiro lugar, o termo «VIPS», uma vez que é a forma que reveste no plural, em inglês, a sigla VIP, que é de ampla e frequente utilização quer no plano internacional quer no plano nacional para designar pessoas célebres, o risco de se causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior através do uso da marca pedida afigura‑se limitado. Este mesmo risco afigura‑se tanto menos provável no caso vertente quanto a marca pedida visa serviços que são destinados a um público especial e, necessariamente, mais restrito. A ligação pretensamente existente entre os serviços designados pelas duas marcas controvertidas não releva neste contexto, não dependendo a diluição da identidade de uma marca de prestígio da semelhança dos produtos e dos serviços designados por esta marca com os visados pela marca pedida.

Em segundo lugar, os serviços visados pela marca pedida não apresentam nenhuma característica ou qualidade susceptível de demonstrar a probabilidade de que seja causado um prejuízo ao renome da marca anterior pelo uso da marca pedida. A este respeito, a mera existência de um nexo entre os serviços designados pelas marcas controvertidas não é nem suficiente nem determinante. É certo que a existência desse nexo reforça a probabilidade de que o público, confrontado com a marca pedida, pense também na marca anterior. Contudo, tal circunstância não é, só por si, suficiente para diminuir a força de atracção da marca anterior. Tal resultado só pode ocorrer quando se demonstre que os serviços visados pela marca pedida apresentam características ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestígio da marca anterior.

Por último, o risco de se retirar proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior apenas ocorrerá se o público relevante, sem confundir a origem dos serviços visados pelas marcas controvertidas, se sentir especialmente atraído pelo programa informático do requerente, pelo simples facto de ser designado por uma marca idêntica à marca anterior de renome. Na falta de uma exposição, por parte da recorrente, das características particulares reivindicadas pela sua marca anterior e o modo como seriam susceptíveis de facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida, as características habitualmente associadas a uma marca de prestígio de uma cadeia de restauração rápida não podem ser consideradas, por si só, aptas a conferir um proveito aos serviços de programação de computadores, mesmo destinados a hotéis ou a restaurantes.

(cf. n. os 61‑64, 67, 71‑73)

9. Se de uma decisão que julga procedente uma oposição for interposto recurso para uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), esta última é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto.

Caso a Câmara de Recurso considere que um dos motivos relativos de recusa invocados pela oponente na sua oposição e acolhido pela Divisão de Oposição na respectiva decisão não é procedente, a nova apreciação integral da oposição implica necessariamente que a Câmara de Recurso deve apreciar igualmente, antes de anular a decisão da Divisão de Oposição, se pode, eventualmente, acolher a oposição com base noutro motivo relativo de recusa invocado pela oponente perante a Divisão de Oposição, mas rejeitado ou não apreciado por esta.

(cf. n. os 96, 97)