ACORDAO DO TRIBUNAL (SEXTA SECCAO) DE 12 DE MAIO DE 1989. - KAI OTTUNG CONTRA KLEE & WEILBACH A/S E THOMAS SCHMIDT A/S. - PEDIDO DE DECISAO PREJUDICAL DO SOE-OG HANDELSRETTEN. - CONTRATO DI LICENCA - PATENTE - CLAUSULA DE PAGAMENTO E DE DENUNCIA - ARTIGO 85 DO TRATADO CEE. - PROCESSO 320/87.



Colectânea da Jurisprudência 1989 página 01177



Sumário

Partes

Fundamentação jurídica do acórdão

Decisão sobre as despesas

Parte decisória



Palavras-chave

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1. Concorrência - Acordos - Direitos de propriedade industrial e comercial - Direito de patente - Exercício do direito - Admissibilidade de princípio

(Tratado CEE, artigo 85.°, n.° 1)

2. Concorrência - Acordos - Direitos de propriedade industrial e comercial - Contrato de licença de patente - Obrigação de continuar a pagar um direito após a caducidade da patente - Admissibilidade de princípio

(Tratado CEE, artigo 85.°, n.° 1)

3. Concorrência - Acordos - Direitos de propriedade industrial e comercial - Contrato de licença de patente - Proibição de fabricar e de comercializar após a caducidade da patente e a rescisão do contrato - Ilicitude - Condição - Comércio entre os Estados-membros sensivelmente afectado

(Tratado CEE, artigo 85.°, n.° 1)

Sumário

1. As restrições que, por via contratual, o titular da patente impõe à reprodução, utilização ou exploração de uma invenção patenteada sem licença para esse efeito e que resultam da aplicação de legislações nacionais destinadas a proteger os direitos de propriedade industrial não podem, enquanto tais, considerar-se que impedem, restringem ou falseiam o jogo da concorrência no interior do mercado comum, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado.

2. Uma obrigação contratual pela qual o titular de uma licença relativa a uma invenção objecto de patente é obrigado a pagar direitos por tempo indeterminado, e, portanto, mesmo após caducar a patente, não constitui, em si, uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado, quando o contrato tenha sido celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão desta.

3. Uma cláusula, contida num contrato de licença de patente, que proíbe o fabrico e a comercialização dos produtos abrangidos pela patente após a caducidade desta e a denúncia do contrato só releva da proibição do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado se do contexto económico e jurídico no qual o contrato foi celebrado resultar que este é susceptível de afectar sensivelmente o comércio entre os Estados-membros.

Partes

No processo 320/87,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal, em aplicação do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Soe-og Handelsret de Copenhaga e destinado a obter, no litígio pendente nesse órgão jurisdicional entre

Kai Ottung,

e

1) Klee & Weilbach A/S

2) Thomas Schmidt A/S

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 85.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL (Sexta Secção),

constituído pelos Srs. T. Koopmans, presidente de secção, T. F. O' Higgins, G. F. Mancini, C. N. Kakouris e F. A. Schockweiler, juízes,

advogado-geral: G. Tesauro

secretário: H. A. Ruehl, administrador principal

vistas as observações apresentadas:

- em representação de Klee & Weilbach A/S e de Thomas Schmidt A/S, demandadas, por S. Lassen, advogado em Copenhaga,

- em representação do Governo do Reino Unido, por H. Purse, Solicitor, na qualidade de agente,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, pelo seu consultor jurídico A. McClellan e por I. Langermann, membro do seu Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência e após a realização desta em 9 de Novembro de 1988,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 25 de Janeiro de 1989,

profere o presente

Acórdão

Fundamentação jurídica do acórdão

1 Por decisão de 23 de Setembro de 1987, que deu entrada no Tribunal em 14 de Outubro do mesmo ano, o Soe-og Handelsret apresentou, ao abrigo do artigo 177.° do Tratado CEE, questões prejudiciais relativas à interpretação do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE, a fim de determinar a compatibilidade com esta disposição de algumas cláusulas de um contrato de concessão de licença.

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio acerca de algumas cláusulas de um contrato de licença pelo qual Kai Ottung, engenheiro civil, demandante no processo principal, autorizou A/S Anton Petersen & Henius Eftf (a seguir "concessionário") a explorar em exclusividade dois aparelhos de controlo por si concebidos e destinados a ser utilizados em cubas da indústria cervejeira, direitos esses nos quais sucederam as demandadas no processo principal. Aquando da celebração do contrato, as actividades do concessionário consistiam, entre outras, na venda de equipamentos para a indústria cervejeira.

3 Resulta dos pontos 1 e 2 do contrato em questão que o concessionário se comprometeu a pagar, por tempo indeterminado, uma importância por cada aparelho vendido. Nos termos do ponto 5 do contrato, na versão resultante de um aditamento, o contrato de licença só podia ser denunciado pelo concessionário, com pré-aviso de seis meses que expirava em 1 de Outubro de cada ano. Tal denúncia, a partir do momento em que se tornasse definitiva, teria o efeito de limitar o direito do concessionário a apenas fabricar aparelhos até ao limite máximo do número de exemplares encomendados até à data do termo do contrato, deduzindo-se eventuais exemplares em stock.

4 O contrato foi celebrado durante o período compreendido entre a apresentação do pedido de patente para um dos aparelhos de controlo, munido de uma válvula de compensação para a admissão de ar, e a concessão da referida patente na Dinamarca. Nos anos subsequentes à concessão da patente, o concessionário sempre pagou o direito acordado aquando da venda dos aparelhos desenvolvidos por K. Ottung, a maior parte dos quais comportava a válvula de compensação para admissão de ar. A validade da patente dinamarquesa expirou em 12 de Abril de 1977 e a da última patente concedida para os mesmos aparelhos noutro Estado-membro, em 15 de Março de 1980. A partir do final de 1980, as demandadas no processo principal deixaram de pagar o referido direito pelo facto de, entre outras razões, a validade de todas as patentes ter expirado; todavia, não denunciaram o contrato de licença em conformidade com o seu ponto 5, sustentando que a cessação de pagamento do direito equivalia a tal denúncia.

5 No litígio perante o órgão jurisdicional de reenvio, K. Ottung solicitou que as demandadas fossem condenadas a pagar, a partir de 1 de Janeiro de 1981, o direito previsto no contrato de licença e, subsidiariamente, um direito menos elevado a fixar pelo Tribunal. Em apoio dos seus pedidos, alegou, nomeadamente, que o contrato de licença fora celebrado por um período indeterminado e que não podia deixar de produzir efeitos a não ser que as demandadas o denunciassem em conformidade com o seu ponto 5.

6 Considerando que o litígio suscitava algumas questões relativas à interpretação do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE, o Soe-og Handelsret colocou as seguintes questões prejudiciais:

"1) Uma obrigação contratual segundo a qual o concessionário de uma licença relativa a uma invenção patenteada é obrigado a pagar direitos sem limite de tempo, portanto mesmo após a caducidade da patente, constitui uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado de Roma, quando o contrato tenha sido celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão da mesma?

É relevante, neste contexto, que o concedente não possa denunciar o contrato - ao passo que o concessionário dispõe dessa faculdade com pré-aviso - e que o concessionário não possa, nos termos do contrato, continuar a explorar o produto após a denúncia?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

Uma obrigação contratual segundo a qual o concessionário de uma licença relativa a um produto não patenteado é obrigado a pagar direitos especificamente para esse produto sem limite de tempo - portanto mesmo após ter caducado a patente dos produtos também abrangidos pelo contrato de licença - constitui uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado de Roma, quando está provado que o produto não patenteado é, do ponto de vista comercial, complementar do produto patenteado e que o contrato foi celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão da mesma?

É relevante, neste contexto, que o concessionário da licença apenas tenha concordado em pagar direitos pelo produto não patenteado porque, de outro modo, não teria obtido a licença da invenção patenteada?

3) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

Uma obrigação contratual segundo a qual o concessionário de uma licença de utilização de um modelo protegido pelo direito da propriedade industrial e comercial ou pela lei dinamarquesa da concorrência é obrigado a pagar direitos sem limite de tempo - portanto mesmo após a caducidade da patente concedida para o produto considerado - constitui uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado de Roma, quando está provado que o contrato foi celebrado após a apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão da mesma?

É relevante, neste contexto, que o concessionário apenas tenha concordado em pagar direitos com base na utilização da propriedade industrial ou comercial ou na protecção dos produtos quanto ao seu aspecto exterior, tal como se encontra prevista na lei dinamarquesa da concorrência, para obter a licença sobre a invenção patenteada?

4) Em caso de resposta negativa à primeira questão:

Uma cláusula, contida num contrato de licença, segundo a qual o concessionário não pode vender o produto em causa após o termo do contrato constitui uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado de Roma, quando o contrato de licença diga respeito a um produto patenteado e a patente tenha caducado, tendo o contrato sido celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão da mesma?"

7 Para mais ampla exposição da matéria de facto do litígio no processo principal e das observações apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos do processo apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto à primeira questão

8 No que toca à primeira parte desta questão, recorde-se, antes de mais, que são proibidos pelo n.° 1 do artigo 85.°, por serem incompatíveis com o mercado comum, os acordos entre empresas susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-membros e que tenham por objectivo ou por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum.

9 Impõe-se partir do pressuposto de que o órgão jurisdicional de reenvio considera que o comércio entre os Estados-membros é susceptível de ser afectado no caso em discussão no processo principal.

10 Convém igualmente salientar que as restrições que o titular da patente impôs à reprodução, utilização ou exploração de uma invenção patenteada sem licença para esse efeito e que resultam da aplicação de legislações nacionais destinadas a proteger os direitos de propriedade industrial não podem, enquanto tais, considerar-se que impedem, restringem ou falseiam o jogo da concorrência no mercado comum, na acepção do n.° 1 do artigo 85..

11 Não se pode excluir que uma cláusula de um contrato de licença que impõe uma obrigação de pagar um direito possa ter outra origem que não uma patente. Semelhante cláusula pode, com efeito, proceder antes de uma consideração de ordem comercial relativamente ao valor atribuído às possibilidades de exploração conferidas pelo contrato de licença. É tanto mais assim quando, como acontece no caso em discussão no processo principal, a obrigação de pagar direitos relativamente a dois aparelhos, dos quais um foi patenteado após o contrato e o outro dele constitui um complemento, está contida num contrato de licença celebrado antes da concessão da patente.

12 No caso de a obrigação de pagar direitos ter sido contraída por período indeterminado e de, assim, se defender que ela continua a vincular o devedor após expirar a validade da patente em causa, coloca-se a questão de saber se, tendo em conta o contexto económico e jurídico do contrato de licença, a obrigação de continuar a pagar o direito pode constituir uma restrição da concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.°

13 A este propósito, assinale-se que, enquanto tal, uma obrigação de continuar a pagar direitos após a caducidade da patente só pode resultar do contrato de licença quando este não confira ao concessionário o direito de denunciar o contrato com pré-aviso razoável ou quando tente restringir a liberdade de acção do concessionário após a denúncia. Se tal fosse o caso, o contrato seria susceptível, tendo em conta o seu contexto económico e jurídico, de restringir a concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.° Quando, no entanto, o concessionário pode livremente denunciar o contrato com pré-aviso razoável, uma obrigação de pagar direitos durante todo o período de validade do contrato não cabe no âmbito de aplicação da proibição resultante do n.° 1 do artigo 85.°

14 Para efeitos de apreciação da legalidade da cláusula em questão pelo juiz nacional pouco importa que, por seu lado, o concedente da licença esteja vinculado por uma cláusula que o impede de denunciar o contrato em questão.

15 Por conseguinte, há que responder à primeira parte da primeira questão apresentada pelo órgão jurisdicional nacional no sentido de que uma obrigação contratual pela qual o titular de uma licença relativa a uma invenção objecto de patente é obrigado a pagar direitos por tempo indeterminado, e, portanto, mesmo após caducar a patente, não constitui, em si, uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado, quando o contrato tenha sido celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão desta.

16 Tendo em conta a resposta acima dada, não há que responder em separado à segunda parte da primeira questão nem às segunda e terceira questões.

Quanto à quarta questão

17 Através da quarta questão, o órgão jurisdicional nacional pretende saber se uma cláusula de um contrato de licença que proíbe o concessionário de fabricar e de comercializar os produtos visados após a rescisão definitiva do contrato, constitui uma restrição da concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.°

18 Sublinhe-se que uma cláusula de um contrato de concessão de licença que proíbe o fabrico e a comercialização dos produtos objecto do contrato após a denúncia deste, consubstancia uma desvantagem concorrencial para o titular da licença, dado que tal proibição o desfavorece relativamente aos seus concorrentes que, uma vez caducada a patente, podem fabricar e comercializar livremente os produtos nela abrangidos. Nesta medida, a cláusula em questão pode, em função do contexto jurídico e económico no qual o contrato foi celebrado, restringir a concorrência na acepção do n.° 1 do artigo 85.°

19 Convém, todavia, esclarecer que compete ao órgão jurisdicional nacional verificar, com base nos elementos de que possa dispor, e tendo em conta, designadamente, a posição que ocupam as empresas interessadas no mercado dos produtos em causa, se o contrato de concessão de licença é susceptível de afectar sensivelmente o comércio entre os Estados-membros.

20 Por conseguinte, há que responder à quarta questão que uma cláusula contida num contrato de licença, que proíbe o fabrico e a comercialização dos produtos após a denúncia do contrato só releva da proibição do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado se do contexto económico e jurídico no qual o contrato foi celebrado resultar que este é susceptível de afectar sensivelmente o comércio entre os Estados-membros.

Decisão sobre as despesas

Quanto às despesas

21 As despesas efectuadas pela Comissão das Comunidades Europeias e pelo Governo do Reino Unido, que apresentaram observações ao Tribunal, não podem ser reembolsadas. Dado que o processo reveste, relativamente às partes no processo principal, a natureza de um incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, cabe a este decidir quanto às despesas.

Parte decisória

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Soe-og Handelsret, por decisão de 23 de Setembro de 1987, declara:

1) Uma obrigação contratual pela qual o titular de uma licença relativa a uma invenção objecto de patente é obrigado a pagar direitos por tempo indeterminado, e, portanto, mesmo após caducar a patente, não constitui, em si, uma restrição à concorrência, na acepção do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado, quando o contrato tenha sido celebrado posteriormente à apresentação do pedido de patente e imediatamente antes da concessão desta.

2) Uma cláusula, contida num contrato de licença, que proíbe o fabrico e a comercialização dos produtos após a denúncia do contrato só releva da proibição do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado se do contexto económico e jurídico no qual o contrato foi celebrado resultar que este é susceptível de afectar sensivelmente o comércio entre os Estados-membros.