Conclusões do advogado-geral Jacobs apresentadas em 24 de Outubro de 1996. - Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA. - Pedido de decisão prejudicial: Tribunal de commerce de Pontoise - França. - Artigos 30. e 36. do Tratado CE - Directiva sobre as marcas - Produto fitossanitário - Importação paralela - Esgotamento. - Processo C-352/95.



Colectânea da Jurisprudência 1997 página I-01729



Conclusões do Advogado-Geral

1 O presente caso de pedido de decisão prejudicial apresentado pelo tribunal de commerce de Pontoise levanta questões quanto ao princípio do esgotamento dos direitos do proprietário de uma marca, nos termos do direito comunitário.

Os factos e as questões prejudiciais

2 Existe muito pouca informação no pedido de decisão prejudicial. Os factos apresentados nesse pedido são os seguintes.

3 Em Junho de 1994, uma empresa chamada Jean Bourdon SA (a seguir «Jean Bourdon») remeteu uma ordem de compra à empresa Phytheron International SA (a seguir «Phytheron») de 3 000 litros de Previcur N, um pesticida à base de hidrocloreto de propamocarbe, que havia sido importado da Alemanha para a França, mas era originário da Turquia. Nos termos da questão prejudicial, «não se contesta que este produto tem por origem a sociedade de direito alemão Schering, filial do grupo químico alemão Hoechst, que fabrica o referido produto através de outra filial, sita na Turquia, e o importa para a Alemanha».

4 Antes da entrega, a Jean Bourdon cancelou a sua encomenda. Resulta da questão prejudicial que a Jean Bourdon alegou que a importação para a França de produtos fitossanitários originários de países terceiros é ilegal em França sem a autorização do proprietário da marca, que uma tal autorização não era do seu conhecimento e que se comprasse os produtos se exporia a que fosse intentada uma acção judicial pelo proprietário da marca por contrafacção. A Phytheron intentou subsequentemente uma acção de indemnização contra a Jean Bourdon por ruptura do contrato.

5 De acordo com o tribunal nacional, nos termos da lei francesa, só o titular da marca ou um seu licenciado podem comercializar um produto que ostente uma marca registada em França. A Jean Bourdon sustentou que, uma vez que a comercialização desses produtos não havia sido autorizada pelo titular da marca ou por um seu licenciado, aquela era, portanto, ilegal e que a obrigação de os comprar não era, consequentemente, vinculativa. A Phytheron, contudo, sustentou que o direito comunitário prevalece em caso de conflito com qualquer lei nacional e que, segundo o direito comunitário, uma vez que o produto seja licitamente importado e comercializado num Estado-Membro (no caso, a Alemanha), circula livremente no interior da União Europeia (e, por conseguinte, em França). Segundo o pedido de decisão prejudicial, a Phytheron sustentou que «o produto, cuja origem de fabrico turca não é contestada, adquire na Alemanha, logo que lá chega, o direito de livre circulação, por aplicação do sistema de esgotamento internacional». O tribunal nacional não fornece mais explicações sobre a argumentação das partes nem sobre a aplicação de tais argumentos aos factos.

6 Considerando que a resolução do litígio depende da interpretação das normas comunitárias relativas ao princípio da livre circulação de produtos com marca no interior do mercado comum, o tribunal nacional remeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões para decisão prejudicial:

«1) Um produto cuja marca é protegida, regularmente adquirido por um negociante de um Estado-Membro A num Estado-Membro B onde o produto está homologado e é comercializado sob essa mesma marca, pode ser licitamente importado do Estado-Membro B e comercializado no Estado-Membro A, quando se trata:

- de um produto autêntico que não sofreu qualquer transformação,

- cuja embalagem não foi alterada, com excepção do acrescento, na etiqueta, de determinadas menções destinadas a cumprir as exigências da legislação do Estado-Membro A,

- e que é também homologado no Estado-Membro A?

2) A proibição baseada no direito de propriedade industrial do Estado-Membro A não viola as disposições do artigo 30._ do Tratado?»

7 Em suma, portanto, a informação contida no pedido de decisão prejudicial e o modo pelo qual as questões estão formuladas sugerem que a situação factual tenha sido a seguinte. O produto Previcur N «teve origem» na sociedade alemã Schering (que presumivelmente, portanto, possui a marca Previcur N na Alemanha). A Schering, contudo, não fabricava ela própria o produto. Ao invés, ele era fabricado na Turquia por uma empresa do mesmo grupo da Schering. Foi então importado para (o que, a meu ver, implica ter sido colocado no mercado) a Alemanha pela Schering (ou, pelo menos, por uma sua filial). A Phytheron comprou certa quantidade do produto e importou-a da Alemanha para a França. A sociedade celebrou um contrato com a Jean Bourdon para venda de 3 000 litros do produto importado. A Jean Bourdon, contudo, cancelou a sua encomenda porque receou que o titular da marca Previcur N se opusesse à comercialização do produto em França.

8 Não foram dados detalhes sobre o lugar que as sociedades em causa ocupam na estrutura do grupo. Todavia, parece implícito que tanto a Schering como a filial turca do grupo Hoechst estavam, no momento dos factos, sob controlo da sociedade-mãe do grupo Hoechst. Também parece implícito que o titular da marca em França era a Schering, ou uma sociedade filial da Schering sob controlo da sociedade-mãe.

9 A Comissão sustenta que não é inteiramente claro se o específico lote dos produtos em questão (os 3 000 litros) foi importado para a Comunidade (Alemanha) por um membro do grupo Hoechst ou se foi importado por terceiros e o grupo Hoechst se limitou a importar outros lotes. No entanto, embora o pedido de decisão prejudicial aluda ao princípio do esgotamento internacional - segundo o qual, se o titular de uma marca consente na comercialização dos seus produtos noutro país, não se pode opor à subsequente importação de tais produtos por terceiros -, não há qualquer sugestão nos factos referidos no pedido de decisão prejudicial de que alguém não pertencente ao grupo Hoechst tenha importado o lote em questão para a Comunidade. Em minha opinião, deve, portanto, assumir-se que o lote em questão foi importado para a Comunidade pelo titular da marca ou, pelo menos, por uma sociedade filial sujeita ao mesmo controlo que ele.

10 Subsequentemente ao pedido de decisão prejudicial, o tribunal nacional sugeriu uma versão algo diferente dos factos. Afirmou que os produtos em questão circulavam legalmente na Alemanha pela única razão de que este país aplicava o princípio do «esgotamento internacional» de direitos, o que implica que os produtos haviam sido, de facto, importados por terceiros. Acresce que a Phytheron faz afirmações nas suas observações que são ora conflituantes ora complementares do pedido de decisão prejudicial. A Phytheron afirma, em particular, que havia adquirido o lote dos produtos em questão na Turquia através da filial turca do grupo Hoechst.

11 Tanto a carta subsequente do tribunal nacional como as observações da Phytheron sugerem, consequentemente, que, pelo menos, o lote dos produtos em questão pode ter sido comercializado na Comunidade sem o expresso consentimento do titular da marca. Nesse caso, a questão que se põe é a de saber, por um lado, se, circulando os produtos livremente num Estado-Membro unicamente pelo facto de esse Estado aplicar o princípio do esgotamento internacional dos direitos, o titular da marca pode impedir a comercialização desses produtos noutros Estados-Membros com base nos seus direitos de marca nesses Estados e se, por outro, é relevante para a análise da questão o facto de o titular da marca, não tendo consentido na importação para a Comunidade daquele específico lote, considerar ter autorizado, todavia, a importação de outros lotes.

12 Em minha opinião, contudo, os factos têm de ser tomados tal como são relatados no pedido de decisão prejudicial. A informação fornecida e as questões apresentadas em pedidos de decisão prejudicial têm que ser de tal modo formuladas que permitam não só ao Tribunal de Justiça responder eficazmente, mas também dar aos governos dos Estados-Membros e às outras partes interessadas a oportunidade de apresentarem observações segundo o artigo 20._ do Estatuto do Tribunal de Justiça CE (1). No caso presente, estes não tiveram a oportunidade de apresentar observações escritas sobre os factos descritos na carta subsequente do tribunal nacional nem sobre as observações da Phytheron. Além disso, um vez que a ré no processo no tribunal nacional, Jean Bourdon, não apresentou observações, não está claro se existe concordância com a apresentação dos factos feita pela Phytheron. Os factos e as questões devem, por isso, ser tomados tal como apresentados nos n.os 3 a 9 supra.

Admissibilidade

13 O Governo francês alega que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível porque a informação nele contida é incompleta. Sustenta que o pedido não diz quem é o titular da marca Previcur N, se os próprios produtos em questão foram comercializados na Alemanha pelo titular da marca ou com o seu consentimento, nem qual é exactamente o significado da referência, na primeira questão prejudicial, da junção à etiqueta de uma série de menções destinadas a dar cumprimento aos regulamentos do Estado-Membro para o qual foram importados os produtos.

14 Como já referi anteriormente, porém, considero estar implícito no pedido de decisão prejudicial que a marca é propriedade do grupo Hoechst tanto na França como na Alemanha e que o titular da marca ou outra sociedade dentro desse grupo colocou esses produtos no mercado alemão. Por razões que abordarei adiante (2), esta informação é suficiente quanto à propriedade da marca. Além disso, não foi sugerido que as menções acrescentadas à etiqueta eram susceptíveis de afectar os direitos do titular da marca, pelo que não considero que sejam necessários mais detalhes quanto à natureza dessas menções.

15 Tendo em vista a informação apresentada na carta do tribunal nacional, poder-se-ia objectar que a decisão sobre as questões levantadas pelo tribunal nacional no pedido de decisão prejudicial não é necessária para a resolução do litígio (3). Contudo, a informação contida na carta não é suficientemente clara para permitir que se chegue a essa conclusão, com alguma segurança, neste caso. Em minha opinião, portanto, o pedido de decisão prejudicial não pode ser indeferido por inadmissibilidade.

Questão de direito

16 Tal como observado no preâmbulo, este caso prende-se com o princípio do esgotamento dos direitos de marca: ou seja, o princípio, já bem estabelecido, segundo o qual o proprietário de uma marca protegida pela legislação de um Estado-Membro não pode, regra geral, apoiar-se nessa legislação para se opor à importação ou à comercialização de um produto que foi colocado no mercado de outro Estado-Membro por si ou com o seu consentimento (4).

17 Embora as questões do tribunal nacional se enquadrem no artigo 30._ do Tratado, o princípio do esgotamento dos direitos de marca foi consagrado no artigo 7._ da Directiva 89/104/CEE do Conselho (a seguir «directiva sobre as marcas») (5). Este artigo baseou-se na anterior jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos artigos 30._ e 36._ do Tratado e estatui que:

«1) O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2) O n._ 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

O artigo 7._ foi transposto para a lei francesa pelo artigo 15 III da Lei n._ 91-7 de 4 de Janeiro de 1991 (6).

18 Como afirmou o Tribunal de Justiça no recente acórdão no processo Bristol-Myers Squibb e o. (7), o artigo 7._ da directiva sobre as marcas «regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade». Contudo, essa directiva «deve... ser interpretada à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do artigo 36._» (8).

19 Como explicou o Tribunal de Justiça no acórdão IHT Internacionale Heiztechnik Danziger (9), o princípio do esgotamento de direitos «funciona quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador são idênticos ou quando, mesmo que sejam pessoas distintas, estão economicamente ligados. Várias situações estão abrangidas: produtos lançados em circulação pela mesma empresa ou por um licenciado ou por uma sociedade-mãe ou por uma filial do mesmo grupo ou ainda por um concessionário exclusivo» (10). O Tribunal de Justiça acrescentou, nesse acórdão, que «importa ainda sublinhar que o elemento determinante é a possibilidade de um controlo sobre a qualidade dos produtos e não o exercício efectivo desse controlo. É assim que uma lei nacional que confira ao licenciante a possibilidade de invocar a má qualidade dos produtos do licenciado para se opor à sua importação não deverá ser aplicada por contrária aos artigos 30._ e 36._: se o licenciante tolera a fabricação de produtos de má qualidade quando tem meios contratuais de o impedir, deve assumir a responsabilidade de tal situação. Da mesma forma, se a fabricação dos produtos for descentralizada no seio do mesmo grupo de sociedades e as filiais estabelecidas em cada um dos Estados-Membros fabricarem produtos cuja qualidade é adaptada às particularidades de cada mercado nacional, uma lei nacional que permita a uma filial do grupo invocar estas diferenças de qualidade para se opor no seu território à comercialização de produtos fabricados por uma sociedade-irmã também não deverá ser aplicada. Os artigos 30._ e 36._ impõem que o grupo sofra as consequências da sua escolha» (11).

20 Uma vez que se tem de assumir, pelas razões acima mencionadas (12), que os produtos em questão no presente caso foram comercializados na Alemanha pelo titular da marca ou com o seu consentimento, e que a marca era propriedade, tanto na Alemanha como em França, da mesma sociedade ou, pelo menos, de filiais do mesmo grupo sob o mesmo controlo, é, consequentemente, claro que a aplicação do princípio do esgotamento dos direitos de marca ao caso presente não pode ser excluída com fundamento que a marca era propriedade de titulares distintos na Alemanha e em França. A aplicação do princípio ao caso presente está, portanto, apenas sujeita à existência de um «motivo legítimo» na acepção do artigo 7._, n._ 2, da directiva sobre as marcas para que o titular da marca se possa opor à comercialização dos produtos em França.

21 Na primeira questão submetida pelo tribunal nacional afirma-se que os produtos em questão são produtos genuínos, que não sofreram qualquer processamento ou alteração na embalagem, «com excepção do acrescento, na etiqueta, de determinadas menções destinadas a cumprir as exigências da legislação do Estado-Membro de importação». Diferentemente de processos como o Bristol-Myers Squibb e o., portanto, no presente caso, o conteúdo do produto não foi alterado pelo importador paralelo, nem foi reembalado como tal. Além disso, em contraste com aquele processo, não é sugerido que os direitos do titular da marca tenham sido afectados pelo acrescento de tais menções. Deve, por isso, considerar-se que não há «motivos legítimos» para que o titular da marca se possa opor à importação dos produtos da Alemanha.

Conclusão

22 Consequentemente, sou de opinião de que as questões apresentadas ao Tribunal de Justiça devem ser respondidas da seguinte maneira:

«O artigo 7._ da primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido que, quando: a) quando um produto importado para um Estado-Membro A de um Estado-Membro B; b) que tenha sido colocado no mercado do Estado-Membro B pelo titular da marca no Estado-Membro B ou com o seu consentimento, c) que a marca seja propriedade, em ambos os Estados-Membros, da mesma sociedade ou de sociedades filiadas sob o mesmo controlo; d) que o produto não sofra, relativamente à sua comercialização no Estado-Membro A, qualquer outra transformação para além da junção à etiqueta de determinadas menções destinadas a cumprir as exigências legais do Estado-Membro A, e e) quando não seja alegado que os direitos do titular da marca são violados com a junção de tais menções, nem o titular da marca nem o seu licenciado podem invocar a legislação do Estado-Membro A para se oporem à comercialização desse produto naquele Estado-Membro.»

(1) - V., por exemplo, despacho do Tribunal de Justiça de 2 de Fevereiro de 1996, Bresle (C-257/95, Colect., p. I-233, n._ 19).

(2) - N.os 19 e 20.

(3) - V., por exemplo, despacho de 26 de Janeiro de 1990, Falciola (C-286/88, Colect., p. I-191); acórdão de 16 de Julho de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Colect., p. I-4673), e Meilicke (C-83/91, Colect., p. I-4871), e despacho de 16 de Maio de 1994, Monin Automobiles (C-428/93, Colect., p. I-1707).

(4) - V., por exemplo, acórdãos de 31 de Outubro de 1974, Winthorp (C-16/74, Colect., p. 499); de 22 de Junho de 1994, IHT Internazionale Heiztechnik e Danziger (C-9/93, Colect., p. I-2789); de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457); Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Colect., p. I-3603), e MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3457).

(5) - Primeira directiva do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

(6) - Journal officiel de la République française, 6 de Janeiro de 1991, p. 317. Este diploma foi revogado e incorporado no code de propriété intellectuelle, artigo L.713-4.

(7) - Referido na nota 4, n._ 26 do acórdão.

(8) - N._ 27 do acórdão.

(9) - Já referido na nota 4.

(10) - N._ 34 do acórdão.

(11) - N._ 38 do acórdão.

(12) - V. n.os 2 a 9 supra.