RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA

apresentado no processo C-30/90 ( *1 )

I — Enquadramento do litígio, processo pré-contencioso e processo contencioso

A — Enquadramento do litígio

1. Disposições dos Tratados

O presente litígio inscreve-se no âmbito das disposições dos artigos 30.o, 36.o e 222.o do Tratado CEE.

2. Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington em 2 de Junho de 1911, em Haia em 6 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934, em Lisboa em 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (Recueil des traités des Nations unies, volume 828, n.o 11851, p. 306)

Nos termos do artigo 5.o, A, desta convenção (a seguir «Convenção de Paris»):

«1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objectos fabricados em qualquer dos países da União não constitui fundamento de caducidade.

2) Cada um dos países da União terá, porém, a faculdade de adoptar providências legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para o caso de a concessão de licenças obrigatórias não ter sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta acção de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida concessão de licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inacção por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e apenas poderá ser transmitida, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore. ...»

3. Convenções sobre a patente europeia

a) Em 15 de Dezembro de 1975 foi assinada no Luxemburgo uma convenção sobre a patente europeia para o mercado comum (Convenção sobre a Patente Comunitária) (JO 1976, L 17, p. 1; EE Ol F6 p. 10). Esta convenção constitui um «acordo especial» na acepção do n.o 1 do artigo 142.o da Convenção sobre Concessão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973. Na sua redacção original (a seguir «Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária»), esta convenção não chegou a entrar em vigor por não ter sido ratificada por todos os Estados-membros.

b) Em 15 de Dezembro de 1989 foi assinado no Luxemburgo um acordo em matéria de patentes comunitárias (JO 1989, L 401, p. 1). Nos termos do n.o 4 do artigo 1.o desse acordo : «Ao entrar em vigor, o presente acordo substitui a Convenção sobre a Patente Comunitária na versão assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975.» Apenso a este acordo encontra-se o texto, modificado, da Convenção sobre a Patente Comunitária (a seguir «Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária»). Este acordo encontra-se em processo de ratificação.

c) No que se refere à patente comunitária, o artigo 46.o da primeira convenção e o artigo 45.o da Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária determinam nos respectivos n. os 1 : «É aplicável às patentes comunitárias a legislação de cada um dos Estados contratantes que preveja a concessão de licenças obrigatórias sobre as patentes nacionais. O alcance e o efeito das licenças obrigatórias concedidas para as patentes comunitárias são limitados ao território do Estado considerado...» O artigo 47.o da primeira convenção e o artigo 46.o da segunda convenção esclarecem, no entanto, que: «Não podem ser concedidas licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de patentes comunitárias se os produtos abrangidos por essas patentes, fabricados num Estado contratante, forem colocados no comércio de um outro Estado contratante para o qual tais licenças tenham sido solicitadas em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do território desse Estado. Esta disposição não é aplicável às licenças obrigatórias concedidas no interesse público.»

d) Estas convenções contêm também disposições relativas às patentes nacionais. O artigo 82.o da primeira convenção e o artigo 77.o da segunda convenção estabelecem assim, respectivamente, que as citadas disposições do artigo 47.o da primeira convenção e do artigo 46.o da segunda convenção são aplicáveis «à concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de uma patente nacional».

e) No entanto, o artigo 89.o da primeira convenção autoriza que os Estados-membros formulem reservas nas seguintes condições: «1) Qualquer Estado contratante pode, no momento da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, declarar que se reserva a faculdade de prever que os artigos 47.o e 82.o não são aplicáveis, no seu território, nem às patentes comunitárias, nem às patentes europeias concedidas para esse Estado, nem às patentes nacionais por ele concedidas. 2) Qualquer reserva feita por um Estado contratante em conformidade com o n.o 1 produz efeitos durante um período máximo de dez anos a contar da entrada em vigor da presente convenção. Todavia, o Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob proposta de um Estado contratante, pode prolongar esse período até a um máximo de cinco anos em relação a um Estado contratante que tenha feito uma tal reserva. Esta maioria é a prevista na alínea b) do n.o 5 do artigo 86.o. 3) Qualquer reserva feita em conformidade com o n.o 1 deixará de produzir os seus efeitos quando a regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias sobre uma patente comunitária for aplicável. ...» O artigo 83.o da segunda convenção é idêntico, no essencial, visto que estabelece: «1) Qualquer Estado signatário pode, aquando da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, declarar que se reserva a faculdade de prever que os artigos 46.o e 77o não são aplicáveis, no seu território, nem às patentes comunitárias, nem às patentes europeias concedidas para esse Estado, nem às patentes nacionais por ele concedidas. 2) Qualquer reserva feita por um Estado signatário nos termos do n.o 1 produz efeitos, no máximo, até ao final do décimo ano após a entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias. Todavia, o Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob proposta de um Estado signatário, pode prolongar esse período por um máximo de cinco anos para qualquer Estado signatário que tenha feito essa reserva. Esta maioria é a prevista no n.o 2, segundo parágrafo, segundo travessão, do artigo 148.o do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia. 3) Qualquer reserva feita nos termos do n.o 1 deixa de produzir efeitos sempre que seja aplicável a regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes comunitárias. ...»

f) Por último, o artigo 93.o da primeira convenção e o n.o 1 do artigo 2.o, do acordo do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1989, determinam que nenhuma disposição da convenção ou do acordo «poderá ser invocada para obstar à aplicação do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia».

4. Disposições nacionais

1. No Reino Unido, as patentes de invenção regem-se pelo Patents Act 1977 (a seguir «Patents Act»). O n.o 3 do artigo 48.o desta lei prevê que o Comptroller of Patents pode conceder licenças obrigatórias sobre uma patente em qualquer momento depois de expirado o prazo de direito comum de três anos contados da concessão da patente com os seguintes fundamentos: «a) quando a invenção patenteada pode ser comercialmente explorada no Reino Unido, não o sendo de todo em todo ou tão plenamente quanto é razoavelmente possível; b) no caso de a invenção patenteada ser um produto, a sua procura no Reino Unido i) não é satisfeita em condições razoáveis ou ii) é em larga medida satisfeita pela importação; c) no caso de a invenção patenteada poder ser comercialmente explorada no Reino Unido, essa exploração é impedida ou entravada, i) tratando-se de um produto, pela sua importação; ii) tratando-se de um processo, pela importação de um produto directamente obtido por esse processo ou ao qual ele é aplicado».

2. Nos termos do artigo 50.o do Patents Act: «1) A competência do Comptroller quanto ao pedido de patente apresentado nos termos do artigo 48.o supra deve ser exercida tendo em vista a consecução dos seguintes objectivos gerais: a) as invenções que no Reino Unido podem ser exploradas à escala nacional, e que devem ser no interesse público, deverão ser exploradas sem atraso indevido e tão amplamente quanto seja razoavelmente possível; b) o inventor ou qualquer outra pessoa com direito a beneficiar de uma patente deve receber uma remuneração razoável, de acordo com a natureza da invenção; c) os interesses de qualquer pessoa que explore ou desenvolva no Reino Unido uma invenção protegida por patente não devem ser injustamente prejudicados. 2) Sem prejuízo do número anterior, ao decidir se deve dar despacho ou proceder a uma inscrição com base no referido pedido, o Comptroller deverá atender aos seguintes elementos, a saber: a) natureza da invenção, prazo decorrido desde a publicação no jornal de um aviso relativo à concessão da patente e medidas já tomadas pelo titular da patente ou por um detentor de uma licença para utilizar em pleno a invenção; b) capacidade da pessoa a quem o referido despacho conceda uma licença para explorar a invenção em proveito público; c) riscos por essa pessoa assumidos ao fornecer o capital e explorar a invenção, caso o pedido seja aceite; o Comptroller não é, contudo, obrigado a atender aos factos supervenientes à apresentação do pedido».

3. O n.o 1 do artigo 53.o do Patents Act esclarece, por último, que as disposições relativas às licenças obrigatórias são aplicáveis sem prejuízo das disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária em matéria de concessão de licenças obrigatórias por inexistência ou insuficiência de exploração.

B — Processo pré-contencioso

1. Por carta de 20 de Março de 1989, a Comissão chamou a atenção das autoridades do Reino Unido para a incompatibilidade com o Tratado CEE de determinadas disposições dos artigos 48.o a 54.o do Patents Act relativas à concessão de licenças obrigatórias. Para a Comissão, estas disposições, designadamente o artigo 48.o, encorajam o titular da patente que pretenda conservar o exclusivo por ela atribuído a situar a sua produção no território britânico, em vez de fornecer o mercado nacional através de importação do produto coberto pela patente a partir do território de outros Estados-membros. Embora as referidas disposições não proíbam as importações, a concessão de uma licença obrigatória provoca a diminuição das vendas do produto importado. Estas disposições nacionais são, em consequência, incompatíveis com o artigo 30.o do Tratado, sem que se possam justificar pelas exigências de uma maior concorrência ou pela necessidade de protecção dos direitos de propriedade industrial e comercial.

2. Na sua resposta de 25 de Maio de 1989, o representante permanente do Reino Unido junto das Comunidades Europeias argumentou que as normas nacionais controvertidas, que têm por objecto a própria existência do direito de patente, são, nos termos dos artigos 222.o e 36.o do Tratado, da exclusiva competência nacional. Esta interpretação adequa-se, aliás, às disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária, uma vez que os Estados signatários consideraram necessário nela prever a harmonização das legislações nacionais. As disposições do Patents Act foram redigidas na previsão da harmonização prevista na convenção. Prevêem expressamente que as normas nacionais relativas à licença obrigatória serão sujeitas às disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária, a partir da sua entrada em vigor. A mera modificação das disposições nacionais relativas às licenças obrigatórias, na sequência de um processo por incumprimento, mais não pode do que gerar novas disparidades Assim, a supressão da obrigação de exploração local da patente significaria, por exemplo, que, na hipótese de uma patente relativa a um produto de determinado tipo poder ser obtida no Estado X mas näo no Estado Y, uma empresa que fabricasse esse produto no Estado Y poderia obter um monopólio desse produto no Estado X, apesar de nele não ser fabricado, enquanto que uma empresa do Estado X jamais teria possibilidade de obter no Estado Y um monopólio relativo a um produto do mesmo tipo. O Estado Y tornar-se-ia, então, num refúgio para a propriedade industrial, em que seriam encorajados os investimentos de plagiadores desejosos de explorar as possibilidades de exportação. O Reino Unido salienta, por fim, que uma nova lei espanhola contém, como a maior parte dos ordenamentos jurídicos dos outros Estados-membros, disposições idênticas às que são objecto de contestação. Ora, essa lei não é objecto de qualquer crítica por parte da Comissão. Conclui, assim, ser «inoportuno, discriminatório e injusto para a indústria britânica» exigir a alteração das disposições controversas antes da entrada em vigor das normas comuns previstas na Convenção sobre a Patente Comunitária.

3. Nos termos do primeiro parágrafo do artigo 169.o do Tratado, a Comissão formulou, em 28 de Agosto de 1989, um parecer fundamentado em que retoma, desenvol-vendo-a, a argumentação contida na carta de 20 de Março de 1989. Argumenta, de forma mais detalhada, que as disposições nacionais controvertidas não caem sob a alçada das disposições derrogatórias do artigo 36.o do Tratado. Da mesma forma, o artigo 222.o não pode ser invocado nos termos utilizados pelo Reino Unido sob pena de privar a Comunidade da sua competência para proceder à harmonização das legislações nacionais relativas às licenças obrigatórias. Em termos gerais, essa disposição não pode ser invocada para justificar disposições nacionais discriminatórias que favoreçam a produção nacional. No que se refere à Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária, ela própria prevê, no artigo 93.o, que nenhuma das suas disposições pode ser invocada em prejuízo das disposições do Tratado. Sem que tenha de se aguardar a harmonização prevista por esta convenção, torna-se necessário alterar as disposições controversas que têm um efeito discriminatório e criam um novo obstáculo ao estabelecimento do mercado comum. Essa alteração não gerará novas distorções, sendo enganador o exemplo fornecido pelo Reino Unido na resposta de 25 de Maio de 1989. A Comissão salienta, por último, que as licenças obrigatórias concedidas com base nas disposições controvertidas apenas autorizam o fabrico, utilização e venda no Reino Unido. Ora, o Tribunal de Justiça declarou já a incompatibilidade de tais licenças obrigatórias com as disposições do Tratado (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, 434/85, Colect., p. 1245).

4. Na sua resposta de 28 de Novembro de 1989, o Reino Unido dedica-se a demonstrar que os princípios estabelecidos na citada jurisprudência do Tribunal de Justiça não são susceptíveis de transposição para o caso vertente. Recorda também que, no estado actual do direito comunitário, as normas relativas às licenças obrigatórias não cabem no âmbito das disposições do Tratado.

C — Processo contencioso

Não tendo o parecer fundamentado produzido efeitos, a Comissão intentou a presente acção por incumprimento que deu entrada no Tribunal de Justiça em 30 de Janeiro de 1990.

Por despacho do Tribunal de 10 de Maio de 1990, o Reino de Espanha foi autorizado a intervir em apoio das conclusões do demandado.

Com base no relatório preliminar do juiz-relator, ouvido o advogado-geral, o Tribunal decidiu iniciar a fase oral do processo sem instrução. Além disso, convidou o Reino Unido e a Comissão a responder a determinadas questões.

II — Pedidos das partes

A Comissão conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar que o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.o do Tratado CEE, ao impor a concessão obrigatória de licenças de exploração quando uma patente não seja explorada no Reino Unido tão intensivamente quanto seja razoavelmente possível ou quando a procura no Reino Unido do produto patenteado esteja a ser satisfeita em larga medida por recurso a importações;

— condenar o demandado nas despesas do processo.

O Reino Unido conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar a acção improcedente;

— condenar a Comissão nas despesas do processo.

O Reino de Espanha, interveniente, conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar a acção improcedente;

— condenar a Comissão nas despesas do processo, incluindo as da interveniente.

III — Resumo dos fundamentos e argumentos das partes

Quanto ao objecto da acção

A Comissão esclarece que não contesta a faculdade de conceder licenças obrigatórias nem a obrigação de explorar uma patente ou de satisfazer a procura de um produto patenteado, previstas nas disposições do artigo 48.o e do artigo 50.o, n.o 1, alínea a), do Patents Act, mas apenas o facto de essas disposições considerarem que as obrigações do titular da patente não são cumpridas quando as necessidades do mercado nacional sejam satisfeitas por importações do produto abrangido pela patente provenientes de outros Estados-membros.

Quanto às disposições nacionais controvertidas

O Reino Unido argumenta que as disposições controvertidas apenas constituem uma parte das que o Patents Act consagra às licenças de direito (licences of right) e às licenças obrigatórias. O conjunto dessas disposições consta dos artigos 46.o a 54.o da lei.

Resulta, designadamente do n.o 1 do artigo 53.o da citada lei, que os artigos 48.o a 51.o são aplicáveis sem prejuízo das disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária, a partir do momento em que esta entrar em vigor.

As disposições da lei britânica estão redigidas por forma a que as disposições comunitárias relativas à concessão de licenças obrigatórias possam ter plena eficácia.

O demandado cita também o artigo 54.o da lei, que restringe a faculdade de concessão de licenças obrigatórias quando as necessidades do mercado nacional sejam satisfeitas por importações do produto abrangido pela patente provenientes de países terceiros que celebraram acordos de reciprocidade. Sublinha, na réplica, não ter esta disposição sido objecto de medidas de execução, não podendo, em consequência e contrariamente ao sustentado pela Comissão, ter por efeito conceder a países terceiros um tratamento mais favorável do que o aplicado pela legislação britânica aos Estados-membros.

Referindo-se mais especificamente às disposições controvertidas, o Reino Unido invoca os seguintes elementos no intuito de delimitar o alcance dessas disposições:

— nenhum pedido de licença obrigatória pode ser apresentado antes de expirado o prazo de três anos, que começa a correr a partir do momento da concessão da patente (n.o 1 do artigo 48.o);

— a concessão da licença obrigatória não está sujeita à condição exclusiva de que a procura no mercado nacional do produto patenteado seja satisfeita de forma suficiente pela importação. Terá também de se atender ao interesse público (n.o 1 do artigo 50.o) e às obrigações impostas ao Comptroller of Patents (n. os 1 e 2 do artigo 50.o). Assim, decorre de uma das raras decisões judiciais proferidas nesta matéria que um pedido de licença obrigatória pode ser rejeitado com fundamento no facto de o fabrico no Reino Unido do produto abrangido pela patente não ser economicamente viável tendo em consideração a dimensão do mercado nacional (acórdão de 20 de Janeiro de 1966 do Patents Appeal Tribunal, Kalle's Patent, FSR 112). Isto explica, como o sublinhou um autor (Blanco White, Encyclopedia of United Kingdom and European Patent Law, p. 1424), o número particularmente reduzido de pedidos de concessão de licença obrigatória.

— no caso de a licença obrigatória ser concedida, o titular da patente conserva o direito de se opor ao fabrico do produto patenteado por pessoas diversas do licenciado.

A Comissão subscreve, em geral, as observações do Reino Unido. Argumenta, contudo, que:

— as disposições derrogatórias do artigo 54.o do Patents Act parecem reservar um tratamento mais favorável à exploração de uma invenção em determinados países terceiros do que nos Estados-membros, pelo menos enquanto não entrar em vigor a Convenção sobre a Patente Comunitária, a que se refere o n.o 1 do artigo 53.o do Patents Act;

— o Reino Unido não pôde citar um único caso em que o pedido de licença obrigatória tenha sido rejeitado com fundamento no facto de não ser economicamente viável o fabrico no Reino Unido do produto patenteado. No processo Kalle's Patent, citado pelo demandado, o órgão jurisdicional rejeitou a argumentação do Reino Unido nesta matéria;

— os efeitos da legislação nacional controvertida não podem ser apreciados tendo exclusivamente em consideração o critério do número de pedidos de concessão de licenças obrigatórias.

Quanto a compatibilidade das disposições nacionais com as disposições do Tratado

A — A argumentação da Comissão visa provar, por um lado, a violação pelas disposições nacionais controvertidas do artigo 30.o do Tratado (1) e, por outro, a inexistência de elementos de direito ou de facto susceptíveis de justificar essas disposições nacionais (2).

1. Para a Comissão, as disposições controvertidas têm por efeito impedir o titular da patente de considerar o mercado comum como um mercado único em que pode escolher livremente o local de fabrico do seu produto. A concessão de uma licença obrigatória representa uma desvantagem significativa para o titular da patente, podendo mesmo ser considerada uma sanção. A perda do direito exclusivo daí resultante nunca pode ser plenamente compensada pelo pagamento de uma remuneração de montante razoável. Para evitar essa sanção, o titular da patente é obrigado a explorá-la no território nacional ou a autorizar a sua exploração nesse mesmo território por outra empresa. Aliás, o Reino Unido reconheceu na contestação que as disposições em causa incitam o titular da patente a fabricar o produto no Reino Unido. Tal constatação deve bastar para provar a existência de uma medida de efeito equivalente, na acepção do artigo 30.o do Tratado. Cabe recordar, a este respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de acordo com a qual constitui uma medida de efeito equivalente a mera incitação moral dos poderes públicos no sentido de favorecer a produção nacional (acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, 249/81, Recueil, p. 4005). Atendendo às graves consequências negativas resultantes, no âmbito das disposições controvertidas, da inexistência de exploração da patente no território nacional, tais disposições devem, a fortiori, ser consideradas como medidas de efeito equivalente. A Comissão salienta, também, que resulta do artigo 50.o, n.o 1, alínea a), do Patents Act que as licenças obrigatórias concedidas pelo Comptroller of Patents apenas autorizam o fabrico, utilização ou venda do produto patenteado no território do Reino Unido. Ora, o Tribunal de Justiça já considerou serem contrárias ao artigo 30.o do Tratado as licenças de direito previstas no artigo 46.o do Patents Act, que não autorizam o seu beneficiário a importar o produto (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, 434/85, já referido). Esta jurisprudência é susceptível de aplicação às licenças obrigatórias regidas pelo artigo 48.o do Patents Act. Na sua réplica, a Comissão sublinha, contudo, que: — os princípios decorrentes da citada jurisprudência não constituem o fundamento da sua acção; — as licenças obrigatórias podem por vezes não excluir as importações (a argumentação explanada sobre esta matéria na petição era, em consequência, demasiado simplista); — pelo contrário, a licença obrigatória, para ser útil, exclui necessariamente as importações quando o pedido de licença se baseie, precisamente, no facto de a procura no mercado nacional ser em larga medida satisfeita por importações.

2. A argumentação sustentada pela Comissão para provar a inexistência de elementos de direito e de facto que justifiquem as disposições nacionais controvertidas incide sobre os seguintes aspectos: a) Quanto às disposições do artigo 222o do Tratado O Reino Unido não pode sustentar de forma pertinente que as disposições nacionais controvertidas caem sob a alçada do artigo 222.o do Tratado. Na petição, a Comissão sustenta que o artigo 222.o protege as disposições nacionais que esclarecem quem pode ser proprietário mas não as que estabelecem as obrigações que podem ser impostas aos proprietários de determinados bens. Caso fosse aceite a tese do Reino Unido, a Comunidade, pesem embora as recomendações sobre este aspecto formuladas pelo próprio demandado, não teria competência para harmonizar as disposições nacionais em matéria de propriedade industrial e comercial. Na réplica, a Comissão salienta não ter sido ainda fixado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça o exacto significado do artigo 222.o do Tratado, que se refere exclusivamente ao regime da propriedade. Nos seus dois articulados, a Comissão sublinha que, seja como for, o artigo 222.o não pode ser invocado para justificar as disposições nacionais que operam uma discriminação entre os produtos fabricados no território nacional e os produtos fabricados no território de outros Estados-membros. Qualquer outra interpretação levaria a admitir, por exemplo, a possibilidade de uma legislação nacional proibir a posse de determinados bens importados ou tributar diversamente a posse desses bens. Não é também possível sustentar validamente que a obrigação de exploração da patente no território nacional está indissociavelmente vinculada à natureza territorial do próprio direito e da exclusividade por ele conferida. Tal raciocínio implicaria a limitação territorial do esgotamento do direito do titular da patente, após a primeira venda, o que contraria a jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, 15/74, Recueil, p. 1147). b) Quanto às disposições do artigo 30.o Ainda que, como sublinha o demandado, o artigo 30.o não tenha por finalidade encorajar os monopólios nacionais, as suas disposições proíbem contudo que as normas nacionais que regulam o direito exclusivo conferido pela patente operem uma discriminação entre a situação do titular da patente que fabrica o produto patenteado no território nacional e a situação do titular da patente que não fabrica o produto nesse território. c) Quanto às disposições do artigo 36.o As disposições do artigo 36.o não podem ser invocadas para justificar medidas nacionais que limitam e não protegem os direitos de propriedade industrial e comercial. Aliás, no processo pré-contencioso, o Reino Unido não invocou qualquer justificação baseada na artigo 36.o Mesmo que se admita serem essas disposições aplicáveis, cabe salientar que: 1) As disposições nacionais que afectam o comércio intracomunitário, mesmo as relativas ao direito de propriedade industrial, devem ser justificadas, na acepção do primeiro período do artigo 36.o do Tratado. No caso vertente, as medidas nacionais não se justificam, visto que a obrigação de fabricar o produto abrangido pela patente no território nacional não é necessária para garantir o abastecimento desse território. Este abastecimento pode ser garantido pelas importações. Aliás, o Reino Unido, que cita na contestação o artigo 36.o, não prova que as medidas controvertidas são justificadas na acepção das referidas disposições. 2) No que se refere às condições estabelecidas no segundo período do artigo 36.o, cabe salientar que o Tribunal de Justiça, embora admita que a legislação de um Estado-membro em matéria de patente «está, em princípio, incluída nas derrogações ao artigo 30.o admitidas pelo artigo 36.o», não deixa de controlar, contudo, se as disposições dessa legislação não constituem uma forma de discriminação arbitrária ou uma restrição disfarçada no comércio entre os Estados-membros (acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford, n.o 16, 35/87, Colect., p. 3585). No caso vertente, as disposições nacionais controvertidas são discriminatórias pois têm, efectivamente, um objectivo injustificado que é o de privilegiar a economia nacional. Aliás, o Reino Unido não dá qualquer esclarecimento sobre esta matéria. 3) A jurisprudência citada pelo demandado não invalida a argumentação da Comissão. Cabe, em especial, salientar que o acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e Metronome Video (158/86, Colect., p. 2605), não pode ser interpretado como pondo em causa a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, de acordo com a qual o objectivo essencial do Tratado consiste em fundir os mercados nacionais num mercado único. Além disso, esta jurisprudência não é susceptível de transposição, visto não estarem em causa naquele processo, como sucede no presente, medidas que operam uma discriminação entre os titulares de direitos em função do país em que os produtos são fabricados. d) Quanto às condições de aplicação das disposições nacionais controvertidas Ainda que se provasse serem, na prática, de pouca relevância as normas nacionais controvertidas, não existe regra «de minimis» susceptível de as subtrair à aplicação dos artigos 30.o e 36.o do Tratado. Além do mais, ainda que se mantenha diminuto o número de pedidos de licenças obrigatórias, as disposições nacionais controvertidas têm importantes efeitos no comportamento dos titulares de patentes. Para evitar a concessão de uma licença obrigatória, estes são incitados a fabricar o produto patenteado no território nacional ou a conceder voluntariamente uma licença de exploração da patente nesse território. Finalmente, o facto de o Reino Unido batalhar tanto para defender a manutenção dessas disposições na sua legislação revela a importância que lhes atribui. e) Quanto à necessidade de aguardar uma harmonização comunitária Contrariamente ao que sustenta o Reino Unido, as disposições nacionais controvertidas podem validamente ser objecto de acção por incumprimento fundada no artigo 30.o do Tratado, sem que seja necessário aguardar a adopção de normas comuns de harmonização em matéria de propriedade industrial e comercial. Em primeiro lugar, a presente acção tem por exclusiva finalidade que as disposições da legislação britânica relativas às licenças obrigatórias deixem de conter, como já sucede em determinadas legislações nacionais (por exemplo, na Bélgica e nos Países Baixos), disposições discriminatórias dos produtos fabricados no território de outros Estados-membros. A presente acção tende, assim, a suprimir uma discriminação, em vez de a criar. Em segundo lugar, o exemplo apresentado pelo demandado, durante o processo pré-contencioso, na carta de 25 de Maio de 1989, é relativamente enganador: a empresa do Estado Y apenas pode obter o monopólio sobre um produto no Estado X se o tiver inventado ou se tiver comprado os direitos ao inventor e não se for «plagiadora». Em termos gerais, a Comissão contesta que as licenças obrigatórias sejam necessárias para garantir uma satisfatória repartição dos investimentos produtivos na Comunidade. Contrariamente ao sustentado pelo Reino Unido, as empresas não são necessariamente incitadas a investir no território dos Estados-membros em que o produto não pode ser protegido por patente. Em terceiro lugar, cabe realçar que, embora as divergências entre legislações nacionais em matéria de patentes impliquem distorções da concorrência que serão suprimidas por ulteriores medidas de harmonização, as disposições nacionais controvertidas criam um novo obstáculo ao estabelecimento de um mercado comum sem resolver tais distorções. Além disso, essas distorções não podem de forma alguma justificar a manutenção de uma medida de efeito equivalente na acepção do artigo 30.o (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, já referido; ver em especial a resposta dada pelo Tribunal de Justiça à terceira questão prejudicial).

B — Em resposta, o Reino Unido, na qualidade de demandado, e o Reino de Espanha, na qualidade de interveniente, invocam os seguintes fundamentos e argumentos:

1. No estado actual do direito comunitário, decorre do Tratado, e mais especificamente do artigo 222.o, que as disposições que instituem um regime de licença obrigatória são da exclusiva competência do legislador nacional. O Reino Unido sustenta, quanto ao fundamento baseado no artigo 222.o do Tratado e na jurisprudência do Tribunal de Justiça, que são da exclusiva competência do legislador nacional as normas atinentes à própria existência dos direitos de propriedade industrial. O artigo 30.o do Tratado não tem, pois, qualquer efeito sobre tais normas (conclusões do advogado-geral K. Roemer, acórdão de 29 de Fevereiro de 1968, Parke Davis, 24/67, Recueil, pp. 81, 118; acórdãos de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, já referido, n.o 7; de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, 144/81, Recueil, p. 2853; de 30 de Junho de 1988, Thetford, já referido, e de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, n.o 11, 341/87, Colect., p. 79). De acordo com uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o objectivo específico da patente nacional consiste em «garantir ao titular, para recompensar o esforço criativo do inventor, o direito exclusivo de utilizar uma invenção para o fabrico e primeira colocação em circulação de produtos industriais...». Em si mesma, a mera existência de patentes nacionais favorece a produção nos Estados-membros em que são reconhecidas. Como o demonstram as disposições do artigo 36.o do Tratado, os direitos de propriedade industrial estão, portanto, numa situação especial, que justifica o facto de as normas que definem as condições e o processo de concessão da protecção conferida pela patente serem, na ausência de harmonização comunitária, da exclusiva competência do legislador nacional. Tais normas são basicamente estabelecidas de acordo com o que o Estado-membro em causa considera ser o interesse geral (conclusões do advogado-geral G. Mancini, acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, 19/84, Recueil, pp. 2281, 2289). Os critérios e condições a que está sujeita a concessão da patente nacional não podem, pois, ser objecto de contestação perante o órgão jurisdicional comunitário. No que se refere às disposições nacionais controvertidas, as obrigações nelas previstas de exploração da patente no território nacional, ou, na sua ausência, de concessão de uma licença justificam-se pela natureza territorial da patente. A concessão de uma patente nacional, que inclui o direito de impedir o fabrico nacional, justifica a obrigação imposta ao titular da patente de a explorar no território nacional. Tais obrigações são inerentes ao próprio direito, devendo a obrigação de explorar a patente no território nacional ser considerada como uma condição a que está subordinada a manutenção do direito. Convém esclarecer que essas obrigações são limitadas: por um lado, o titular da patente não tem de proceder ele próprio ao fabrico no território nacional do produto patenteado, que pode ser efectuado por qualquer adquirente do direito, obrigado ao pagamento de uma remuneração; por outro, o titular da patente pode legitimamente opor-se à exportação, a partir do território nacional, de produtos fabricados no âmbito da licença obrigatória (acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já referido). O Reino de Espanha salienta que as legislações de quase todos Estados-membros contêm disposições idênticas às controvertidas. Tais disposições prevêem, de acordo com a autorização contida no artigo 5.o da Convenção de Paris, a concessão de licenças obrigatórias em caso de inexistência ou insuficiência de exploração da patente. O interveniente admite, como sustenta a Comissão, que a concessão de uma licença obrigatória constitui uma circunstância desfavorável para o titular da patente, mesmo que em contrapartida receba uma remuneração justa. A concessão daquela licença não é, contudo, contrária à ordem jurídica comunitária (ver, neste sentido, as conclusões do ad-vogado-geral G. Mancini no processo Pharmon, já referido). Resulta tanto das disposições do artigo 222.o do Tratado como da jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, já referido) que a regulamentação dos direitos específicos de propriedade industrial e, por consequência, das condições e efeitos da sua atribuição é da exclusiva competência dos Estados-membros. Só o exercício destes direitos pode ser afectado pelas proibições do Tratado. A este respeito, a obrigação de explorar a invenção no território nacional, contida nas disposições controvertidas, deve ser considerada como condição a que está sujeita a obtenção da patente e não como obrigação relativa às condições de exploração comercial do produto sob patente. O que está, assim, em causa é a própria forma do direito e não as condições do seu exercício. No actual estado do direito comunitário, nenhuma obrigação é imposta aos Estados-membros no que se refere ao grau mínimo de protecção que por eles deve ser concedido às patentes nacionais. Assim, por exemplo, sob reserva das disposições da Convenção de Paris que se limitam a fixar prazos mínimos, é da exclusiva competência do legislador nacional determinar os prazos concedidos ao titular para exploração da patente, sob pena de extinção ou caducidade do direito. As discriminações que afectam a liberdade de circulação das mercadorias, eventualmente resultantes, não põem em causa a competência do legislador nacional para adoptar tais normas (conclusões do advo-gado-geral M. Darmon no processo EMI Electrola, já referido).

2. As disposições impugnadas não são incompatíveis com o artigo 30.o do Tratado Para o demandado, as disposições controvertidas não têm qualquer efeito directo nas importações no Reino Unido. É demasiado fácil a analogia com o acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, já referido. Embora as disposições nacionais controvertidas visem, em certa medida, encorajar o titular da patente a fabricar o produto no território nacional, o único efeito delas decorrente, quando tal finalidade não foi atingida, é privar o titular da patente do seu direito exclusivo. Neste caso, o pagamento pelo detentor da licença de uma remuneração razoável constituir compensação adequada. Se essa remuneração razoável não constitui uma compensação adequada, isso significa que o titular da patente não abastecia o mercado, através de importações, em condições razoáveis. Assim, a aplicação destas disposições apenas pode ter um efeito benéfico na concorrência. Cabe salientar, a este respeito, que o artigo 30.o não foi inserido no Tratado para favorecer os monopólios nacionais. O número extremamente reduzido dos pedidos de licença obrigatória justificados por o mercado ser abastecido por importações demonstra o diminuto efeito real das disposições controvertidas. O demandado interroga-se, aliás, sobre as razões que terão conduzido a Comissão a impugnar de forma fragmentada as idênticas disposições de diversos Estados-membros que, com excepção de um caso particular, não tiveram qualquer efeito negativo. No que se refere ao acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, citado pela Comissão, o demandado sublinha a diferença entre as licenças de direito, objecto do reenvio a título prejudicial que originou aquele acórdão, e as licenças obrigatórias em causa no presente processo. Contrariamente ao sustentado pela Comissão, cuja análise é demasiado redutora, a possibilidade de importação de produtos pelo titular da licença, no âmbito de uma licença obrigatória, não é obrigatoriamente excluída. Os fundamentos do citado acórdão não são, pois, susceptíveis de transposição. Para o Reino de Espanha, as disposições nacionais controvertidas não têm por efeito impedir as importações ou afectá-las no plano quantitativo, ou, pelo menos, afectá-las de forma contrária à ordem jurídica comunitária. A legislação britânica oferece ao titular da patente múltiplas possibilidades de a explorar. Pode, designadamente, fabricar ele próprio o produto no Reino Unido, ou fazê-lo por intermédio de um terceiro; pode fabricar o produto fora do território nacional e importá-lo sem qualquer limitação; pode obter do titular da licença obrigatória o pagamento de uma remuneração, continuando ao mesmo tempo a importar os produtos sob patente; pode, finalmente, fabricar o produto no território nacional e, ao mesmo tempo, importá-lo de outro Estado-membro. A argumentação defendida pela Comissão não visa garantir a liberdade de circulação das mercadorias, mas assegurar a manutenção de determinada protecção do direito de propriedade industrial em condições que, no âmbito do monopólio concedido pela patente, permitem reservar uma parte do mercado às importações. A liberdade de circulação das mercadorias mais não é do que um meio de obter uma maior concorrência entre os diversos agentes económicos no mercado intracomunitário. Ora, as disposições nacionais controvertidas favorecem essa concorrência entre produtos importados e produtos fabricados pelo titular da licença no território nacional. Tal concorrência não pode deixar de ser benéfica para os consumidores, cuja protecção constitui uma exigência imperativa susceptível de justificar restrições à liberdade de circulação das mercadorias (acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, dito «Cassis de Dijon», Rewe Zentral, 120/78, Recueil, p. 649).

3. Admitindo-se a aplicabilidade do artigo 30.o às disposições nacionais controvertidas, estas justificam-se por razões de protecção da propriedade industrial na acepção do artigo 36.o do Tratado. O Reino Unido argumenta, em primeiro lugar, que diversos elementos constitutivos do direito de propriedade, embora não abrangidos pelas disposições do primeiro período do artigo 36.o, não fazem parte, por esse facto, do número de medidas referidas no artigo 30.o ou no segundo período do artigo 36.o (acórdãos de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, já referido, e de 5 de Outubro de 1988, CICRA, 53/87, Colect., p. 6039). Em segundo lugar, o demandado sustenta que é da própria natureza das patentes constituir obstáculo, pelas suas características de exclusividade e territorialidade, à livre circulação das mercadorias no âmbito comunitário. Os artigos 30.o e 36.o têm precisamente por objecto conciliar as exigências contraditórias desses direitos exclusivos com a liberdade de circulação das mercadorias. A jurisprudência do Tribunal de Justiça sempre reconheceu o direito de o legislador nacional adoptar as normas reguladoras da existência desses direitos em função de considerações de política nacional (acórdão de 5 de Outubro de 1988, CICRA, já referido). Assim, o direito comunitário: — reconhece e defende os critérios de protecção dos modelos (acórdão de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, já referido) e a hipótese de serem objecto de patente em diversos Estados-membros (acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford, já referido); — admite a diferença de prazos de validade dos direitos de propriedade intelectual nos diversos Estados-membros (acórdão de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, já referido); — apenas prevê o esgotamento do direito do titular da patente quando os bens tenham sido comercializados no Estado-membro de origem com o consentimento explícito do titular da patente (acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já referido); — não admite o esgotamento de um direito não reconhecido pela legislação do Es-tado-membro de origem (acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e Metronome Video, já referido). Esta jurisprudência, e mais especificamente o acórdão de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, já referido, mostra que normas nacionais que garantem a protecção da propriedade industrial podem validamente constituir incitações ao fabrico ou à compra de produtos nacionais, sem por isso serem discriminatórias à luz das exigências do direito comunitário. A tese defendida pela Comissão inspira-se num acórdão de 20 de Janeiro de 1981, Membran (55/80 e 57/80, Recueil, p. 147), cujo n.o 14 contrapõe ao princípio da territorialidade da legislação em matéria de direitos de autor o objectivo essencial do Tratado que tende à fusão dos mercados nacionais num mercado único. Esta solução não foi, contudo, acolhida pelo Tribunal de Justiça, contrariamente às conclusões do advogado-geral, no acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e Metronome Video, já referido. Neste acórdão, o Tribunal de Justiça admite que direitos específicos, reconhecidos aos autores pela legislação nacional em matéria de aluguer de videocassetes podem, com base no artigo 36.o do Tratado, constituir obstáculo à livre circulação das mercadorias. Da mesma forma, o artigo 36.o do Tratado deve poder ser invocado para justificar disposições indistintamente aplicáveis a todos os que solicitem ou sejam titulares de patentes. No caso vertente, as disposições nacionais controvertidas não são de forma alguma discriminatórias pois aplicam-se indistintamente a todos os titulares de patente.

4. O objectivo prosseguido pela Comissão ao intentar a presente acção apenas poderá ser atingido no âmbito de uma harmonização comunitária relativa à totalidade das legislações dos Estados-membros. O Reino Unido argumenta que, há mais de 350 anos (desde o Statute of Monopolies de 1624), o objectivo principal da legislação britânica tem sido o de encorajar a inovação e a sua exploração no território nacional. Como demonstra o facto de ter assinado as duas convenções relativas à patente comunitária, o Reino Unido não coloca qualquer objecção de princípio ao alargamento a todo o território comunitário do âmbito em que deve ser analisado o cumprimento da obrigação de explorar uma patente. Tal transformação depende, contudo, da aplicação das disposições das citadas convenções. As acções por incumprimento relativas às disposições nacionais sobre concessões de licenças obrigatórias visam, na realidade, substituir um acordo entre Estados-membros por uma erosão das leis da maioria desses Estados. Esta atitude desconhece as disparidades existentes entre as legislações nacionais. Como o Reino Unido demonstrou no processo pré-contencioso, a concessão de uma licença obrigatória permite, na ausência de harmonização comunitária, obviar aos inconvenientes decorrentes do facto de produtores concorrentes terem tendência para investir no Estado-membro em que o produto em causa não é susceptível de patente. A contestação fragmentada das disposições nacionais mais não faz do que criar novas distorções. Uma acção por incumprimento apenas se justificaria caso decorresse seguramente das disposições do Tratado ser necessária e urgente a modificação das disposições nacionais. Tais condições não estão preenchidas no caso presente. O Reino de Espanha defende também que só no âmbito de uma harmonização comunitária se poderá exigir a alteração das disposições nacionais relativas às licenças obrigatórias.

Quanto às convenções sobre a patente comunitária

A Comissão salienta que o Tribunal de Justiça, se reconhecer o bem fundado da sua argumentação, será conduzido a considerar dispensáveis os artigos 47.o e 82.o da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária.

Esta interpretação está em conformidade com o artigo 93.o da citada convenção, que mostra que, desde a sua assinatura em 1975, os Estados-membros tinham dúvidas sobre a compatibilidade com o Tratado de determinadas disposições.

As razões pelas quais a Comissão não suscitou esta questão aquando da negociação da segunda convenção, que contém idênticas disposições nesta matéria, são as seguintes:

— os objectivos da conferência do Luxemburgo haviam sido limitados pelo Conselho «Mercado Interno» de 18 de Setembro de 1989: tratava-se de resolver problemas técnicos (repartição dos rendimentos provenientes das taxas, definição das regras aplicáveis em matéria de tradução e publicação) e questões suscitadas pela participação no acordo da Espanha e de Portugal;

— um pedido de reexame por parte da Comissão da questão das licenças obrigatórias era susceptível de comprometer o êxito da conferência;

— tal pedido não era ademais necessário, atendendo à disposição do n.o 1 do artigo 2.o do acordo de 15 de Dezembro de 1989, que retoma os termos do artigo 93.o da primeira convenção.

O Reino Unido manifesta o seu espanto por a Comissão não ter evocado a questão de um eventual conflito entre as disposições do Tratado e as da Convenção sobre a Patente Comunitária aquando da conferência do Luxemburgo de Dezembro de 1989.

Não são convincentes as razões invocadas pela Comissão para justificar a sua não intervenção nesta matéria. Foi referida durante a conferência a questão das reservas previstas no artigo 83.o Além disso, na data da conferência, a Comissão, que intentara já uma acção por incumprimento contra a Itália com base na pretensa incompatibilidade com o Tratado das disposições nacionais relativas às licenças obrigatórias, conhecia as dificuldades suscitadas pelas disposições do artigo 83.o da convenção. Finalmente, a Espanha e Portugal, obrigados a aderir à convenção lio âmbito da adesão aos tratados, não foram de forma alguma informados de que determinadas disposições da convenção eram contrárias ao Tratado.

A interpretação que se impõe é a de que as disposições das convenções não são incompatíveis com as do Tratado. E, com efeito, no âmbito da harmonização prevista por essas convenções, que se deverão eliminar as dificuldades decorrentes das disposições nacionais relativas às licenças obrigatórias.

O Reino de Espanha expõe os seguintes argumentos que visam provar que, no estado actual das convenções relativas à patente comunitária, o legislador nacional continua a ser competente para definir as normas relativas à existência dos direitos conferidos pelas patentes nacionais:

1) a primeira convenção não foi ratificada por todos os Estados-membros e não constitui, assim, uma norma vinculativa, tanto na ordem jurídica comunitária como nas ordens jurídicas nacionais;

2) esta convenção tem por objecto primordial a patente comunitária e não as patentes nacionais;

3) os Estados-membros podem continuar a conceder patentes nacionais sujeitas ao regime jurídico nacional (ver, neste sentido, o artigo 6.o da Convenção de Paris);

4) a convenção não pode ultrapassar os actuais limites da Comunidade em que a instauração de um mercado único apenas está prevista para final de 1992. Neste sentido, o n.o 1 do artigo 46.o da convenção estabelece que as licenças obrigatórias sobre patentes comunitárias estão limitadas ao território do Estado em causa;

5) uma resolução adoptada no âmbito da Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária prevê uma regulamentação comum das licenças obrigatórias. Enquanto se aguarda essa regulamentação, as autoridades nacionais mantêm a sua competência;

6) o artigo 89.o da primeira convenção autoriza os Estados-membros a formular reservas quanto à aplicação às patentes nacionais do artigo 47.o Esta reserva manter-se-á aplicável enquanto não tiver decorrido o prazo fixado no artigo 89.o ou não tiver sido adoptada a regulamentação comum relativa às licenças obrigatórias. Tais disposições serão supérfluas caso seja acolhida a argumentação da Comissão;

7) o artigo 93.o da primeira convenção podia ter sido omitido, visto que mais não faz do que recordar uma obrigação preexistente dos Estados-membros.

IV — Respostas às questões feitas pelo Tribunal de Justiça

A — Respostas da Comissão

1. a) Primeira questão

A Comissão é convidada, relativamente aos Estados-membros que não a Itália e o Reino Unido, a mencionar com exactidão o conteúdo das disposições nacionais referentes aos casos em que são concedidas licenças obrigatórias, em matéria de patentes, e às consequências da falta de exploração de uma patente no território nacional.

b) Resposta

As legislações dos Estados-membros, que não a Itália e o Reino Unido, relativas às licenças obrigatórias e às consequências da falta de exploração de uma patente comunitária no território nacional são as seguintes:

Bélgica

O n.o 1 do artigo 31.o da lei belga relativa às patentes de invenção, de 28 de Março de 1984, estabelece que pode ser concedida uma licença obrigatória quando tiver decorrido um prazo de quatro anos contados da data do depósito do pedido de patente ou de três anos contados da sua concessão, sem que a invenção patenteada tenha sido explorada na Bélgica por meio de fabrico sério e contínuo e sem que o titular da patente tenha apresentado razões legítimas para justificar a sua inacção.

Esta mesma disposição prossegue precisando expressamente não poder a licença obrigatória ser concedida por falta ou insuficiência de exploração sempre que o produto abrangido pela patente belga, fabricado num Estado que faça parte com a Bélgica de uma mesma União ou Comunidade Económica, seja comercializado no território belga em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades no território nacional.

A Comissão entende, por consequência, que as disposições belgas relativas às licenças obrigatórias não constituem um incitamento a fabricar na Bélgica em vez de noutros Estados-membros.

Dinamarca

O artigo 45.o da lei dinamarquesa relativa às patentes (Lei n.o 733, de 27 de Novembro de 1989) dispõe que, no caso de uma invenção patenteada não ser explorada de forma razoável na Dinamarca três anos após a concessão da patente ou quatro anos após a apresentação do pedido, qualquer pessoa que pretenda explorá-la na Dinamarca pode obter para esse efeito uma licença obrigatória, salvo se a falta de exploração for justificada por razões legítimas.

O n.o 2 deste mesmo artigo determina que o ministro da Indústria pode decretar, sob reserva de reciprocidade, que a exploração da invenção num país estrangeiro seja equiparada à exploração na Dinamarca.

O artigo 48.o da citada lei estabelece que qualquer pessoa que tenha explorado ou feito preparativos sérios para explorar na Dinamarca uma invenção que é objecto de um pedido de patente entretanto tornada acessível ao público pode, caso o pedido conduza à concessão da patente, obter uma licença obrigatória para a sua exploração, se circunstâncias especiais o justificarem e se essa pessoa não tiver nem puder ter tido conhecimento do pedido.

A Comissão enviou à Dinamarca, em 8 de Maio de 1991, um parecer fundamentado em que exprimia a opinião de que as disposições dinamarquesas relativas às licenças obrigatórias de patentes violavam o artigo 30.o do Tratado.

França

O artigo 32.o da Lei francesa n.o 1, de 2 de Janeiro de 1968, relativa às patentes de invenção — na versão dada pela Lei n.o 1052, de 26 de Novembro de 1990(Journal officiel de L Republique française de 28.11.1990) — prevê que, decorrido um prazo de três anos após a concessão de uma patente ou de quatro anos contados da data de apresentação do pedido, pode ser concedida uma licença obrigatória se, no momento do respectivo pedido e salvo fundamentos legítimos, o proprietário da patente não tiver começado a explorar a invenção, ou levado a cabo preparativos efectivos e sérios tendo em vista essa exploração no território de um Estado-membro da Comunidade Econômica Europeia ou não tenha comercializado o produto objecto da patente em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do mercado francês. Uma licença obrigatória pode também ser concedida quando a exploração ou comercialização tiver sido abandonada há mais de três anos.

A possibilidade de abastecimento do mercado francês a partir de unidades de produção situadas noutros Estados-membros foi instituída pela Lei n.o 1052, de 26 de Novembro de 1990, na sequência da instauração pela Comissão de um processo por infracção, nos termos do artigo 169.o do Tratado (processo que, por essa razão e nessa altura, a Comissão arquivou).

Alemanha

O n.o 1 do artigo 24.o da lei alemã relativa às patentes de invenção, de 16 de Novembro de 1980, determina que um terceiro pode obter uma licença obrigatória, quando o interesse público o exigir, caso o requerente ou titular de uma patente se recuse a conceder-lhe a licença que solicitou e pela qual oferece uma remumeração equitativa acompanhada de garantias.

O n.o 2 prevê que, salvo obrigações internacionais em sentido contrário, a caducidade de uma patente pode ser declarada no caso de a invenção ser exclusiva ou principalmente explorada fora da Alemanha. A caducidade apenas pode ocorrer dois anos após a concessão de uma licença obrigatória e somente no caso de a concessão de licenças obrigatórias não ser suficiente para salvaguardar o interesse público.

A Comissão pensa que estas disposições podem, nos termos em que as autoridades alemãs interpretam a condição relativa às obrigações internacionais, permitir a caducidade de uma patente ou a concessão de licenças obrigatórias no caso de a invenção patenteada ser explorada noutro Estado-membro, não sendo essa caducidade ou concessão possível se, nas mesmas condições quanto ao resto, a invenção for explorada na Alemanha.

Assim, a Comissão escreveu ao Governo alemão, em 17 de Abril de 1991, solici-tando-lhe que formulasse as suas observações.

Grécia

O n.o 1 do artigo 13.o da Lei grega n.o 1733/1987, relativa à transferência da tecnologia, das invenções e das inovações tecnológicas, determina a concessão de licenças obrigatórias quando:

a) tiver decorrido um prazo de três anos sobre a concessão de uma patente ou de quatro anos contados da entrega do pedido de patente;

b) a invenção em causa não tiver sido explorada na Grécia ou, caso o tenha sido, o fabrico dos produtos em causa for insuficiente para cobrir as necessidades locais;

c) o autor do pedido estiver em condições de garantir a exploração produtiva da invenção que é objecto da patente;

d) o autor do pedido tiver informado o titular da patente da sua intenção de solicitar uma licença obrigatória, um mês antes da instauração do processo judicial.

O n.o 2 do mesmo artigo prevê que a licença obrigatória não será concedida quando o titular da patente justificar a inexistência ou insuficiência de exploração no país. Contudo, esclarece-se expressamente que a importação de um produto não justifica a falta de exploração.

Além disso, o n.o 9 do mesmo artigo dispõe que a licença obrigatória não confere o direito de importar os produtos abrangidos por uma invenção.

A Comissão escreveu ao Governo helénico em 17 de Abril de 1990, nos termos do artigo 169.o do Tratado, expressando a opinião de que essas disposições eram contrárias ao artigo 30.o do Tratado CEE e convidando o Governo grego a apresentar as suas observações.

O Governo helénico informou a Comissão de que propusera ao Parlamento uma modificação da lei grega relativa às patentes, em que a incompatibilidade com o artigo 30.o do Tratado é eliminada.

Irlanda

Na Irlanda, o artigo 39.o do Patent Act 1964 determina que o Comptroller of Patents pode conceder uma licença obrigatória depois de expirado um prazo de quatro anos contados da data do pedido ou de três anos contados da concessão da patente, devendo ser aplicado a prazo que terminai mais tarde. Essa licença será concedida quando existir «abuso dos direitos exclusivos conferidos pela patente». O n.o 2 do artigo 39.o enumera as razões que podem levar a considerar-se existir abuso dos direitos exclusivos. Existe abuso quando a invenção patenteada não for comercialmente explorada na Irlanda, ou «não o for tão intensivamente quanto razoavelmente possível», ou quando a procura na Irlanda do artigo patenteado «for em larga medida satisfeita pela importação», ou ainda quando «a exploração comercial da invenção na Irlanda for impedida ou perturbada pela importação do artigo patenteado [alíneas b) e c)]. Da mesma forma, o n.o 2 do artigo 39.o prevê, in fine, que, para se determinar se existe abuso dos direitos exclusivos, «deve-se considerar que as patentes de novas invenções são concedidas não apenas para encorajar a inovação, mas também para que, na medida do possível, as novas invenções sejam exploradas comercialmente no território nacional».

A Comissão escreveu ao Governo irlandês em 8 de Março de 1990, nos termos do artigo 169.o do Tratado, expressando a opinião de que estas disposições eram contrárias ao artigo 30.o do Tratado e solicitando as observações do Governo irlandês. O Governo irlandês informou a Comissão de que seria posto termo à infracção aquando da adopção da modificação do Patent Act, actualmente em preparação.

Luxemburgo

O artigo 18.o da lei luxemburguesa relativa às patentes, de 30 de Junho de 1880, estabelece ser possível declarar a caducidade da patente decorridos três anos se o titular da patente a não tiver explorado de forma adequada no Grão-Ducado ou não tiver feito tudo quanto necessário para garantir a sua exploração.

O artigo 18.o prevê também a possibilidade de concessão de licença obrigatória se o interesse público exigir que o direito de explorar a invenção seja atribuída a outras pessoas que tenham o direito de a solicitar.

A Comissão não tem razões para considerar que estas disposições são interpretadas por forma a exigir o fabrico no Luxemburgo, de preferência a outros Estados-membros, não tendo até ao momento entendido ser necessário contactar o Governo luxemburguês sobre esta matéria.

Países Baixos

O n.o 2 do artigo 34.o da lei nerlandesa relativa às patentes, na versão de 13 de Dezembro de 1978, determina que, se, após expirado o prazo de três anos contados da data da patente, nem o seu titular, nem o beneficiário de uma licença, tiverem em funcionamento nos Países Baixos, ou noutro Estado designado por regulamento da administração pública, um estabelecimento industrial em que o produto em causa seja fabricado ou o processo em causa seja aplicado de boa fé e de forma adequada, o titular da patente deve conceder uma licença obrigatória, salvo se puder invocar razões legítimas para justificar a inexistência desse estabelecimento.

Um regulamento de 20 de Fevereiro de 1979 designa todos os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia como Estados em que a exploração de uma invenção patenteada impede a obtenção de licenças obrigatórias nos Países Baixos.

Portugal

O artigo 30.o do Código da Propriedade Industrial português, aprovado pelo Decreto n.o 30679, de 24 de Agosto de 1940, e modificado pelo Decreto-Lei n.o 40, de 27 de Janeiro de 1987, estipula que pode ser obrigado a conceder uma licença de exploração da invenção o titular de uma patente que, durante o prazo de três anos a contar da concessão da patente e sem justo motivo, não a explorar, por si ou seu representante legal, em qualquer parte do território português, ou o não fizer de modo a ocorrer às necessidades nacionais.

Em 4 de Junho de 1991, a Comissão enviou a Portugal um parecer fundamentado em que expressa a opinião de que a citada disposição viola o artigo 30.o do Tratado.

Espanha

O artigo 83.o da lei espanhola n.o 11, de 20 de Março de 1986, impõe ao titular da patente a obrigação genérica de explorar a invenção em território nacional, pessoalmente ou através de representante legal, nos quatro anos seguintes à entrega do pedido ou nos três anos seguintes à concessão da patente, sendo aplicado o prazo que terminar mais tarde, devendo fazê-lo de forma adequada a satisfazer a procura no mercado nacional.

O artigo 86.o da mesma lei determina que podem ser concedidas licenças obrigatórias com um dos seguintes fundamentos:

a) insuficiência de exploração;

b) necessidades de exportação;

c) dependência entre patentes;

d) interesse público.

O artigo 87.o autoriza as pessoas interessadas a solicitarem uma licença obrigatória decorrido o prazo previsto no artigo 83.o se, no momento do pedido e salvo motivo justificado, a exploração da patente não tiver começado, não tiver sido feito qualquer preparativo efectivo e sério para a sua exploração ou ainda se a exploração tiver sido interrompida durante mais de três anos.

O n.o 2 do artigo 101.o da mesma lei estipula, além disso, que o titular da licença obrigatória apenas está autorizado a importar o objecto da patente se a referida licença tiver sido concedida por razões de interesse público e se tiver sido expressamente autorizado a efectuar importações nesse mesmo interesse público.

A Comissão escreveu ao Governo espanhol em 30 de Outubro de 1989 e em 5 de Julho de 1991, nos termos do artigo 169.o do Tratado, expressando a opinião de que as citadas disposições eram contrárias ao artigo 30.o do Tratado e convidando-o a apresentar as suas observações.

2. a) Segunda questão

A Comissão é convidada a precisar se, e por que razões jurídicas, entende contestar a compatibilidade das disposições do artigo 48.o, n.o 3, alínea a) do Patents Act 1977 com o artigo 30.o do Tratado.

b) Resposta

O artigo 48.o, n.o 3, alinea a), do Patents Act 1977 estabelece que um dos fundamentos de concessão de licenças obrigatórias é o de que:

«a invenção patenteada pode ser comercialmente explorada no Reino Unido, não o sendo de todo em todo ou tão plenamente quanto é razoavelmente possível».

Dado que esta disposição fala de «invenção patenteada» (em vez de «patente») e admite a hipótese de essa invenção não ser «worked» no Reino Unido (aqui no sentido de aplicada industrialmente em vez de explorada, quer dizer, utilizada com intuitos lucrativos), a Comissão entende que, caso a invenção patenteada seja um processo de fabrico de um produto, tal processo terá de ser utilizado no território do Reino Unido.

A Comissão considera portanto que esta disposição, visto autorizar, interpretada desu forma, a concessão de uma licença obrigatória se a invenção patenteada não for utilizada no Reino Unido, ainda que o seja noutro Estado-membro e importada desse Estado-membro para o Reino Unido, é incompatível com o artigo 30.o do Tratado na medida em que constitui um incentivo ao fabrico em território nacional, de preferência à importação a partir de outros Estados-membros.

A Comissão refere ter o Tribunal de Justiça solicitado ao Reino Unido a confirmação ou refutação (de facto) da interpretação acima exposta desta disposição, reservando-se o direito de apresentar observações sobre esta matéria na audiência.

B — Resposta do Governo do Reino Unido

Questão

O Governo do Reino Unido é convidado a esclarecer se as disposições do artigo 48.o, n.o 3, alínea a), do Patents Act 1977 autorizam a concessão de uma licença obrigatória no caso de o titular da patente a explorar sob a forma de importações provenientes de outros Estados-membros.

Resposta

O artigo 48.o, n.o 3, alínea a), do Patents Act 1977 enuncia um dos fundamentos com base nos quais se pode solicitar do Comp troller a concessão de uma das licenças ou averbamentos enumerados no n.o 1 do artigo 48.o A competência atribuída ao Comptroller pelo artigo 48.o é discricionária e deve interpretar-se como estando submetida às condições definidas no artigo 50.o do citado diploma.

Para efeitos do artigo 48.o, n.o 3, alínea a), o facto de o titular de uma patente a explorar exclusivamente sob a forma de importações pode incentivar a apresentação de um pedido de licença obrigatória, não bastando porém para justificar a sua concessão. O Comptroller deve ter também a garantia de que a invenção patenteada pode ser comercialmente explorada no Reino Unido e o titular de uma patente no Reino Unido tem a faculdade de obstar a um pedido de licença obrigatória com fundamento no facto de o fabrico no Reino Unido não ser economicamente realizável. A competência conferida ao Comptroller pelo artigo 48.o deve ser exercida nos termos do artigo 50.o do mesmo diploma, que determina que o Comptroller atenderá à natureza da invenção e às medidas tomadas pelo titular da patente para garantir a sua plena utilização, à aptidão do requerente para explorar a invenção no interesse público e aos riscos que decorrerão para o requerente da exploração da invenção e do seu respectivo financiamento, caso o pedido seja deferido.

F. Grévisse

Juiz-relator

( *1 ) Língua do processo: inglês.

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

18 de Fevereiro de 1992 ( *1 )

No processo C-30/90,

Comissão das Comunidades Europeias, representada por Eric L. White e Giuliano Marenco, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo no gabinete de Roberto Hayder, representante do Serviço Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

demandante,

contra

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, representado por Rosemary Caudwell, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por Nicholas Pumfrey, QC, do Bar of England and Wales, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada do Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

demandado,

apoiado por

Reino de Espanha, representado inicialmente por Carlos Bastarreche Sagües, director-geral da coordenação jurídica e institucional comunitária, e, em seguida, por Alberto José Navarro González, director-geral da coordenação jurídica institucional comunitária, e por Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, do serviço do contencioso comunitário, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada de Espanha, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

interveniente,

que tem por objecto obter a declaração de que, ao impor a concessão obrigatória de licenças de exploração quando uma patente não seja explorada no Reino Unido tão intensivamente quanto razoavelmente possível ou quando a procura no Reino Unido do produto patenteado esteja a ser satisfeita em larga medida por recurso a importações, o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliét, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidentes de secção, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Diez de Velasco, M. Zuleeg e J. L. Murray, juízes,

advogado-geral: W. Van Gerven

secretário: D. Louterman-Hubeau, administradora principal

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações das partes na audiência de 16 de Outubro de 1991,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 13 de Dezembro de 1991,

profere o presente

Acórdão

1 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 30 de Janeiro de 1990, a Comissão das Comunidades Europeias propôs, nos termos do artigo 169.° do Tratado CEE, uma acção destinada a obter a declaração de que, ao impor a concessão obrigatória de licenças de exploração quando uma patente não seja explorada no Reino Unido tão intensivamente quanto razoavelmente possível ou quando a procura no Reino Unido do produto patenteado esteja a ser satisfeita em larga medida por recurso a importações, o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.

2 No Reino Unido, as patentes de invenção são reguladas pelo Patents Act 1977 (a seguir «Patents Act»). O artigo 48.° desta lei prevê que o Comptroller General of Patents (a seguir «Comptroller») pode conceder licenças obrigatórias sobre uma patente depois de expirado um prazo de direito comum de três anos contados a partir da concessão da patente nos seguintes casos, definidos no n.° 3 daquele artigo : «a) Quando a invenção patenteada pode ser comercialmente explorada no Reino Unido, não o sendo de todo em todo ou tão plenamente quanto é razoavelmente possível; b) no caso de a invenção patenteada ser um produto, a sua procura no Reino Unido ... ii) é em larga medida satisfeita pela importação; c) no caso de a invenção patenteada poder ser comercialmente explorada no Reino Unido, essa exploração é impedida ou entravada, i) tratando-se de um produto, pela sua importação; ii) tratando-se de um processo, pela importação de um produto directamente obtido por esse processo, ou ao qual ele é aplicado; ...»

3 O artigo 50.°, n.° 1, do Patents Act esclarece que o Comptroller deve, nomeadamente, exercer os seus poderes no sentido de fazer com que as invenções que possam ser exploradas à escala comercial no Reino Unido e que o devam ser no interesse público, o sejam sem atraso indevido e tão amplamente quanto seja razoavelmente possível.

4 Considerando que estas normas nacionais constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado, a Comissão propôs a presente acção por incumprimento.

5 Para mais ampla exposição das normas comunitárias e nacionais, da tramitação processual, fundamentos e argumentos das partes, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto ao objecto da acção

6 A Comissão esclarece, na argumentação da petição, que não contesta no seus princípios, nem a obrigação de o titular explorar a patente e satisfazer a procura, no mercado nacional, de um produto patenteado, nem a faculdade de as autoridades competentes de um Estado-membro concederem uma licença obrigatória quando essa obrigação não seja cumprida. Apenas são contestadas as normas já referidas do Patents Act na medida em que distinguem entre o fabrico do produto patenteado no território nacional e a importação desse produto do território de outro Estado-membro e em que prejudicam a importação por via das condições em que permitem às autoridades competentes conceder uma licença obrigatória, quando a patente seja explorada sob a forma de produtos importados. E este o objecto da acção, assim delimitado, sobre o qual o Tribunal deve decidir.

7 A Comissão refere igualmente a incompatibilidade com o artigo 30.° do Tratado das normas nacionais que limitam apenas ao território nacional o exercício dos direitos conferidos por uma licença obrigatória. A incompatibilidade assim invocada constitui uma acusação distinta que, não sendo objecto dos pedidos da acção, não será examinada pelo Tribunal no âmbito do presente litígio.

Quanto ao mérito da acção

8 Para decidir quanto ao mérito da acção, deve definir-se o alcance das regras instituídas pelas normas nacionais controvertidas e, em seguida, averiguar da compatibilidade dessas normas com o artigo 30.° do Tratado.

Quanto ao alcance das regras instituídas pelas normas nacionais controvertidas

9 O Reino Unido argumenta que as normas controvertidas apenas constituem uma parte do Patents Act, cujas disposições foram redigidas de modo a dar plena eficácia às normas de direito comunitário. Com efeito, resulta do artigo 53.°, n.° 1, do Patents Act que os artigos 48.° a 51.° desta lei, relativos às licenças obrigatórias, são aplicáveis sem prejuízo do disposto na Convenção sobre a Patente Comunitária, a partir do momento em que esta entre em vigor.

10 O demandado alega, além disso, que o facto de a procura do produto patenteado, no mercado nacional, ser satisfeita pela importação não basta, por si só, para justificar a concessão de uma licença obrigatória. Para conceder essa licença, o Comptroller tem que tomar em conta outros elementos, como o interesse público ou o interesse económico, que são inerentes ao fabrico do produto no território nacional.

11 Este argumento é irrelevante para a solução do litígio.

12 Em primeiro lugar, a referência feita no Patents Act à Convenção sobre a Patente Comunitária é, em qualquer caso, destituída de qualquer alcance jurídico, na medida em que a convenção não entrou em vigor. Ora, nem a Convenção sobre a Patente Comunitária, assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975 (a seguir «Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária»), que não foi ratificada por todos os Estados-membros, nem a convenção anexa ao acordo assinado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 (a seguir «Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária»), destinada a substituir a primeira convenção e cuja ratificação está em curso, entraram em vigor.

13 Em segundo lugar, ainda que se aceite, conforme sustenta o Reino Unido, que o Comptroller não é obrigado, em todos os casos em que a procura do produto patenteado, no mercado nacional, seja satisfeita por importações provenientes de outros Estados-membros, a conceder uma licença obrigatória, resulta, apesar disso, das normas já referidas do artigo 48.°, n.° 3, alíneas b) e c), do Patents Act que, quando as necessidades no território nacional sejam satisfeitas na totalidade ou em parte por importações, o titular da patente corre o risco de perder o seu direito exclusivo pela eventual concessão de uma licença obrigatória. Ora, é nomeadamente a existência deste risco e a sua influência no comportamento dos titulares de patentes que a Comissão contesta.

Quanto à compatibilidade das normas nacionais controvertidas com o artigo 30. ° do Tratado

14 Segundo a Comissão, as normas nacionais referidas favorecem a produção nacional ao efectuarem uma discriminação contra a exploração da patente sob a forma de importações para o território nacional. Essas normas, que têm por efeito incitar o titular da patente a produzir no território nacional em vez de importar do território de outros Estados-membros, constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas às importações. Tendo já reconhecido que uma mera campanha publicitária organizada pelas autoridades de um Estado-membro a favor dos produtos nacionais é uma medida de efeito equivalente (acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, 249/81, Recueil, p. 4005), o Tribunal deve a fortiori, tendo em conta a gravidade das consequências jurídicas que resultam da concessão de uma licença obrigatória, declarar a incompatibilidade das disposições controvertidas com o Tratado. Estas normas não podem ser justificadas pelas normas derrogatórias do artigo 36.° do Tratado, uma vez que a regulamentação em litígio não tem por objectivo garantir a protecção da propriedade industrial e comercial mas, pelo contrário, limitar os direitos conferidos por esta propriedade. Além disso, o objectivo prosseguido, que é o de favorecer a produção nacional, é diametralmente oposto aos do Tratado. Por último, as medidas adoptadas não são de forma alguma proporcionais a esse objectivo.

15 O Reino Unido, na qualidade de demandado, e o Reino de Espanha, na qualidade de interveniente, pedem que o Tribunal julgue a acção improcedente e, para o efeito, invocam diversos fundamentos ou argumentos. Em primeiro lugar, as condições em que pode ser instituído um regime de licença obrigatória em matéria de propriedade industrial ou comercial são, em conformidade com o disposto nos artigos 222.° e 36.° do Tratado, da competência exclusiva do legislador nacional. Em segundo lugar, as normas controvertidas estão em conformidade com o artigo 5.° da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, conforme revista em último lugar em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (a seguir «Convenção de Paris»). Em terceiro lugar, as disposições controvertidas não têm por efeito impedir ou restringir as importações. Em quarto lugar, a argumentação sustentada pela Comissão não se destina, na verdade, a garantir a livre circulação de mercadorias mas sim a reforçar os direitos do titular da patente em condições que ignoram as exigências da livre concorrência entre os operadores económicos dos diferentes Estados-membros. Em quinto lugar, a contestação das normas em causa é essencialmente teórica, uma vez que estas são, na prática, muito pouco aplicadas. Em sexto lugar, a finalidade prosseguida pela Comissão, ao propor a presente acção, apenas poderá ser alcançada, sem criar novas disparidades, no âmbito de uma harmonização comunitária que abranja a totalidade das legislações dos Estados-membros. Por último, o raciocínio da Comissão leva a considerar algumas cláusulas das convenções sobre a patente comunitária contrárias ao Tratado.

16 No presente estado do direito comunitário, as normas relativas às patentes ainda não foram objecto de uma unificação no âmbito da Comunidade nem de uma aproximação das legislações. A este respeito, há que salientar que, conforme indicado anteriormente, a Convenção sobre a Patente Comunitária não entrou em vigor.

17 Nestas condições, compete ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades da protecção conferida pela patente.

18 Contudo, as normas do Tratado, nomeadamente as do artigo 222.°, segundo as quais o Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-membros, não podem ser interpretadas no sentido de que reservam para o legislador nacional, em matéria de propriedade industrial e comercial, o poder de adoptar medidas que violem o princípio da livre circulação das mercadorias no mercado comum tal como ele está previsto e é organizado pelo Tratado.

19 Por um lado, as proibições e restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial apenas são admitidas no artigo 36.° do Tratado, com a reserva expressa de não constituírem nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

20 Por outro lado, segundo uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o artigo 36.° só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade (acórdão de 17 de Outubro de 1990, HAG, n.° 12, C-10/89, Colect., p. I-3711).

21 Em matéria de patentes, o objecto específico da propriedade industrial é, nomeadamente, assegurar ao seu titular o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista à fabricação e à primeira colocação em circulação de produtos industriais, seja directamente, seja pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer violação da patente (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, n.° 11, 434/85, Colect., p. 1245).

22 Há que aplicar estes princípios para apreciar a compatibilidade das normas nacionais controvertidas com os artigos 30.° e 36.° do Tratado.

23 Estas normas nacionais permitem, no âmbito da concessão de uma licença obrigatória, limitar a vantagem que constitui o direito exclusivo conferido pela patente nos casos em que esta seja explorada sob a forma de importações para o território nacional.

24 Deste modo, para evitar qualquer risco de perda do seu direito exclusivo que, em seu entender, pode não ser efectivamente compensada pelo pagamento, pelo concessionário da licença, da remuneração razoável prevista no artigo 50.°, n.° 1, alínea b), do Patents Act, o titular da patente é incitado a produzir no território do Estado em que foi concedida a patente, em vez de importar o produto patenteado do território de outros Estados-membros.

25 Independentemente do número de licenças obrigatórias concedidas, estas normas são susceptíveis de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente o comércio intracomunitário.

26 Do mesmo modo, conforme salientou o advogado-geral nas suas conclusões (n.° 10), a aplicação destas normas, quando leve à concessão de uma licença obrigatória a um fabricante nacional, tem necessariamente por efeito diminuir a importação do produto patenteado proveniente de outros Estados-membros e, deste modo, afectar o comércio intracomunitário.

27 Por isso, estas normas constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação, na acepção do artigo 30.° do Tratado (acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, n.° 5, 8/74, Recueil, p. 837).

28 Embora a sanção da falta ou da insuficiência de exploração da patente possa ser considerada a contrapartida necessária da exclusividade territorial conferida pela patente, não existe, pelo contrário, qualquer razão subjacente ao objecto específico da patente que justifique a discriminação efectuada pelas normas controvertidas entre a exploração da patente sob a forma de produção no território nacional e a exploração por via de importações provenientes do território de outros Estados-membros.

29 Com efeito, essa discriminação resulta, não de exigências específicas da propriedade industrial e comercial, mas sim, como de resto reconhece o Estado demandado, da preocupação do legislador nacional em favorecer a produção nacional.

30 Ora, essa consideração, que tem por efeito pôr em causa as finalidades da Comunidade tais como são, nomeadamente, enunciadas no artigo 2.° e desenvolvidas no artigo 3.° do Tratado, não pode ser acolhida para justificar a uma restrição ao comércio entre os Estados-membros.

31 Nem o disposto no artigo 5.° da Convenção de Paris, que se limita a conceder aos Estados signatários a faculdade de prever a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que possam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração, nem a preocupação de garantir uma maior concorrência entre os diferentes operadores económicos, através da limitação dos direitos exclusivos conferidos pelas patentes, podem, em todo o caso, justificar medidas que, pelo seu caracter discriminatório, são incompatíveis com o Tratado.

32 As regras assim enunciadas foram tomadas em conta pelos signatários das duas convenções sobre a patente comunitária. Os artigos 82.° da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária e 77° da segunda convenção prevêem, com efeito, a aplicação às patentes nacionais das regras relativas às patentes comunitárias que não autorizam a concessão de licenças obrigatórias no território de um Estado-membro, sempre que as necessidades desse Estado sejam satisfeitas por importações desse produto provenientes de um outro Estado-membro. E certo que o artigo 89.° da primeira convenção e o artigo 83.° da segunda convenção estipularam que os Estados-membros podem, em determinadas condições, formular reservas quanto à aplicação das cláusulas já referidas, podendo estas reservas revelarem-se incompatíveis com o disposto no artigo 30.°, tal como acabou de ser interpretado por este Tribunal. Contudo, a eventualidade dessa incompatibilidade foi expressamente prevista no artigo 93.° da primeira convenção e no artigo 2.°, n.° 1, do acordo do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1989, segundo os quais nenhuma disposição da convenção ou do acordo pode ser invocada em prejuízo da aplicação de uma norma do Tratado.

33 Por conseguinte, há que declarar que, ao equiparar aos casos em que uma licença obrigatória pode ser concedida por insuficiência de exploração da patente o caso de a procura do produto patenteado ser satisfeita, no mercado nacional, por importações provenientes de outros Estados-membros, o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.

Quanto às despesas

34 Por força do disposto no n.° 2 do artigo 69.° do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo o Reino Unido sido vencido, há que condená-lo nas despesas.

35 O Reino de Espanha, que interveio em apoio das conclusões apresentadas pelo Reino Unido, suportará, em conformidade com o artigo 69.°, n.° 4,^do Regulamento de Processo, as suas despesas.

Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA decide:

1) Ao equiparar aos casos em que uma licença obrigatória pode ser concedida por insuficiência de exploração da patente o caso de a procura do produto patenteado ser satisfeita, no mercado nacional, por importações provenientes de outros Estados-membros, o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.

2) O Reino Unido é condenado nas despesas.

3) O Reino de Espanha suportará as suas despesas.

Due Slynn Joliét Schockweiler Grévisse Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Diez de Velasco Zuleeg Murray Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Fevereiro de 1992. O secretário J.-G. Giraud O presidente O.Due

( *1 ) Lingua de processo: ingles.