Conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas em 18 de Janeiro de 2001. - Merz & Krell GmbH & Co.. - Pedido de decisão prejudicial: Bundespatentgericht - Alemanha. - Marcas - Harmonização das legislações - Artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE - Motivos de recusa ou de nulidade - Marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio - Necessidade de os sinais ou as indicações se terem tornado usuais para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais é apresentado o registo da marca - Não necessidade de os sinais ou indicações descreverem directamente as propriedades ou características dos produtos ou dos serviços relativamente aos quais tenha sido apresentado um pedido de registo da marca. - Processo C-517/99.



Colectânea da Jurisprudência 2001 página I-06959



Conclusões do Advogado-Geral

I - Introdução

1. A questão prejudicial do Bundespatentgericht tem por objecto a interpretação do artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «Primeira Directiva»).

2. O Bundespatentgericht pretende saber se os sinais ou indicações adoptados na linguagem corrente ou nos costumes comerciais de um determinado sector não podem ser registados como marcas ou se, pelo contrário, este impedimento só os afecta caso se tenham tornado usuais em relação aos produtos e serviços concretos que pretendem representar. Na hipótese de a resposta válida ser esta última, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se é necessário que os sinais ou as indicações descrevam directamente esses produtos ou serviços, ou as suas propriedades e características essenciais.

II - A matéria de facto no processo principal e a questão prejudicial

3. A sociedade Merz & Krell GmbH & Co. (a seguir «Merz & Krell») requereu o registo da marca verbal «Bravo» para designar «artigos de escritório». A Secção de Marcas para a classe 16 do Deutsche Patent- und Markenamt (serviço alemão de patentes e marcas) recusou o registo com o fundamento de que a denominação requerida constituía um reclame ou slogan publicitário dos produtos que pretendia proteger, o que impedia o seu registo como marca.

4. Inconformada com esta decisão, a Merz & Krell interpôs recurso para o Bundespatentgericht. Considerando que a sua decisão dependia da interpretação do artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva, este órgão jurisdicional submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva do Conselho (89/104/CEE), de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado de forma restritiva e contra o seu sentido literal, no sentido de que os motivos de recusa de registo se limitam apenas aos sinais e indicações que descrevem directamente os bens e serviços apresentados a registo, ou às suas propriedades e características essenciais? Ou deve entender-se a disposição normativa no sentido de que, para efeitos de registo da marca, também devem ser recusados, além dos sinais francos e das denominações genéricas, os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do sector do comércio a que se destina, ou de um sector semelhante, como termos publicitários, indicações de qualidade, promoções de venda, etc., sem descrever directamente as propriedades concretas dos bens e serviços apresentados a registo?»

III - O enquadramento jurídico

A - A regulamentação internacional

5. A Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial (a seguir «Convenção» ou «Convenção de Paris»), assinada em 20 de Março de 1883, e da qual todos os Estados-Membros são signatários , é e sempre foi o instrumento de base de regulamentação internacional da propriedade industrial. Desde então, criou-se um sistema internacional constituído por um conjunto de disposições de natureza multilateral .

6. A primeira disposição da Convenção cria a União para a Protecção da Propriedade Industrial (artigo 1.° , n.° 1), mais conhecida como União de Paris. A Convenção constitui uma referência que os Estados signatários devem respeitar nas suas próprias legislações e nos acordos e tratados que celebrem entre eles (artigos 25.° e 19.° ).

7. A Convenção assenta nos seguintes pilares:

1° ) O princípio do tratamento nacional, enunciado no artigo 2.° , segundo o qual os nacionais de cada um dos países da União gozam, em todos os outros Estados signatários, do mesmo tratamento que os próprios nacionais destes.

2° ) O princípio do tratamento unionista, contemplado nesse mesmo artigo 2.° , graças ao qual os cidadãos dos Estados da União gozam, além dos direitos derivados do princípio do tratamento nacional, das vantagens especialmente previstas na Convenção.

3° ) O princípio da prioridade, constante do artigo 4.° , que confere a quem solicite protecção para um objecto de propriedade industrial num dos Estados da União um direito de preferência para efeitos de depósito do pedido nos outros países signatários.

8. O artigo 6 quinquies, B, dispõe:

«Só poderá ser recusado ou anulado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

[...]

2. Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época de produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida;

[...]»

B - O direito comunitário

1. O Tratado que institui a Comunidade Europeia

9. O artigo 36.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 30.° CE) estabelece:

«As disposições dos artigos 30.° a 34.° inclusive [que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 29.° CE] são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de [...] protecção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.»

2. A Primeira Directiva

10. A Primeira Directiva tem como objectivo a harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas com vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno. Esta harmonização é parcial e limita-se às disposições nacionais com maior incidência no funcionamento deste mercado. De facto, limita a sua intervenção às marcas adquiridas por registo , deixando aos Estados-Membros liberdade para fixarem as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaracão de nulidade das marcas já registadas .

11. No artigo 2.° , a Primeira Directiva define os sinais susceptíveis de constituir uma marca nestes termos:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

12. No artigo 3.° , a Primeira Directiva enumera os casos em que o registo de uma marca pode ser recusado ou, eventualmente, declarado nulo:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaracão de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

a) aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) às marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de producão do produto ou da prestação do servico; ou

d) às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]

2. [...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.° 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

4. [...]»

3. O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho

13. Em 20 de Dezembro de 1993, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.° 40/94, sobre a marca comunitária (a seguir «regulamento»), com a finalidade de permitir que o mercado comunitário ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional e, em particular, condições que, numa perspectiva jurídica «[...] permitam às empresas adaptar à partida as suas actividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da Comunidade [...]» . Trata-se de criar «[...] marcas reguladas por um direito comunitário único, directamente aplicável em todos os Estados-Membros» . Este objectivo deve ser prosseguido sem se procurar substituir o direito de marcas dos Estados-Membros .

14. Seguindo a mesma técnica que a Primeira Directiva, o regulamento indica quais os sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária (artigo 4.° ) e enuncia, a seguir, os motivos de recusa do seu registo (artigos 7.° e 8.° ).

15. Com efeito, nos termos do artigo 4.° :

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de uma representação gráfica, especialmente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, os desenhos, as letras, os números, a forma do produto ou da sua apresentação, na condição de que tais sinais sejam apropriados para diferenciar os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

16. Por sua vez, o artigo 7.° do regulamento impõe a recusa de registo:

«[...]

d) de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio ;

[...]»

17. A versão alemã deste preceito do regulamento é diferente:

«[...]

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind .

[...]»

C - A legislação alemã

18. Para incorporar a Primeira Directiva na sua ordem jurídica, o legislador alemão adoptou a Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen, de 25 de Outubro de 1994 (lei alemã sobre a protecção das marcas e outros sinais, a seguir «lei sobre marcas»).

19. A lei sobre marcas define, no seu artigo 8.° , os motivos absolutos de recusa do registo de uma marca. O n.° 2 deste artigo dispõe:

«(2) Será recusado o registo das marcas:

[...]

3. constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou serviços

[...]»

IV - O processo perante o Tribunal de Justiça

20. Os Governos alemão e do Reino Unido, tal como a Comissão, apresentaram observações escritas dentro do prazo previsto para o efeito pelo artigo 20.° do Estatuto CE do Tribunal de Justiça.

21. Como nenhuma das partes solicitou, dentro do prazo, a apresentação de alegações orais, o Tribunal decidiu, de acordo com o artigo 104.° , n.° 4, do seu Regulamento de Processo , dispensar a fase oral do processo.

V - Análise da questão prejudicial

22. A dúvida de interpretação que o Bundespatentgericht submete ao Tribunal de Justiça é muito precisa . O que é menos claro, em compensação, é o quadro regulamentar no qual é necessário situar-se para responder.

A - A estrutura da ordem jurídica comunitária sobre marcas

23. Ninguém pode negar quão importante é, para o estabelecimento de um mercado único, a regulação da propriedade industrial, de que as marcas são apenas uma modalidade . Tanto assim é que o próprio constituinte comunitário se viu na necessidade de a elevar, entre outros valores relevantes , como limite de um dos pilares do direito comunitário, isto é, a livre circulação de mercadorias. Tal é o sentido do artigo 36.° do Tratado, ainda que esta excepção, como qualquer outra, deva ser interpretada restritivamente .

24. No que respeita às marcas, o legislador comunitário pôs em evidência a sua importância nos preâmbulos da Primeira Directiva e do regulamento, de cuja letra se depreende que, podendo embora ser um obstáculo ao estabelecimento de um mercado único, o direito das marcas pode igualmente, através de uma regulamentação adequada, constituir um instrumento da sua progressiva construção. Com efeito, a Primeira Directiva afirma que as disparidades entre as legislações dos Estados-Membros podem entravar tanto a livre circulação de mercadorias como a livre prestação de serviços e falsear as condições de concorrência no mercado comum e, no regulamento, pode ler-se que as marcas são um instrumento jurídico particularmente apropriado para permitir às empresas a adaptação das suas actividades ao mercado único . A Primeira Directiva e o regulamento mostram, pois, os dois lados de uma mesma moeda.

25. Com efeito, as intervenções do direito comunitário na figura jurídica que é a marca tinham que se efectuar segundo duas perspectivas distintas mas dirigidas ao mesmo objectivo e, portanto, complementares. Primeiro, aproximando, ainda que parcialmente, as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, através da técnica da harmonização, nos aspectos com maior incidência no mercado interno, deixando-lhes liberdade em tudo o resto. Foi o que fez a Primeira Directiva .

26. Em segundo lugar, como fez o regulamento, através do estabelecimento de normas directamente aplicáveis em cada Estado-Membro, criando um regime comunitário de marcas para que as empresas que o desejassem pudessem superar os obstáculos resultantes da territorialidade dos direitos reconhecidos pelas legislações nacionais aos titulares deste tipo de sinal distintivo. O legislador comunitário deixou assim a porta aberta à titularidade de marcas que gozam de uma protecção uniforme e que produzem os seus efeitos em todo o território da Comunidade .

27. O direito comunitário de marcas apresenta, assim, uma dupla dimensão: a que resulta desta dualidade de intervenções, por meio de instrumentos normativos distintos, dotados de efeitos jurídicos diferentes , mas com um único objecto e a mesma meta: o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

28. A esta dupla perspectiva junta-se ainda uma terceira visão, externa, mas não despicienda. É a que é proporcionada pela Convenção de Paris, de que todos os Estados-Membros são signatários, e que convém ter presente aquando da interpretação do direito comunitário de marcas. Se, no plano normativo, o legislador quis que as disposições da Primeira Directiva estivessem em completa harmonia com as da convenção , é preciso levar essa conformidade às fases de interpretação e aplicação das normas.

29. Tudo o que foi exposto não é nem pretende ser uma simples digressão teórica, mas sim a constatação de uma realidade que resulta numa consequência importante para dar ao Bundespatentgericht a resposta que espera do Tribunal de Justiça: as disposições da Primeira Directiva e, em particular, a que consta do artigo 3.° , n.° 1, alínea d), devem ser interpretadas num sentido integrador, tendo presente o conjunto de normas que, na ordem jurídica comunitária, têm por objecto as marcas .

B - A função do direito de marca

30. O direito de marca constitui «um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter» . Com as suas intervenções nesta matéria, o legislador comunitário tentou salvaguardar este sistema, procurando permitir que a função nuclear das marcas seja cumprida. A descrição desta função foi abordada pelo Tribunal de Justiça em várias ocasiões, trata-se de «garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa» .

31. Para construir essa protecção, reconhece-se ao titular da marca um feixe de direitos e faculdades, cuja função é a de lhe reservar o uso exclusivo do sinal distintivo e de o proteger contra os concorrentes que pretendam aproveitar-se da sua posição e reputação. É o que a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem denominado «objecto específico do direito de marca» .

32. Este fim imediato (reconhecimento ao titular da marca de uma situação jurídica com um determinado conteúdo) é um meio para chegar ao objectivo final (garantir um sistema de concorrência real, no qual não existam riscos de confusão entre produtos de proveniências diversas) .

33. Todas as normas de direito comunitário sobre marcas devem ser interpretadas em função do objectivo expresso, incluindo as que regulam a posição jurídica privilegiada que é reconhecida ao titular de uma marca pelo facto de o ser e as que definem os motivos pelos quais o registo de uma marca pode ser recusado ou, se for caso disso, anulado. Dito de outro modo e para utilizar os próprios termos do Tribunal de Justiça, «para determinar o alcance exacto deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca é necessário ter em atenção a função essencial desta» .

34. Importa, pois, ter em conta dois critérios de interpretação para responder à questão prejudicial: o critério teleológico, orientado pela função da marca, e o que visa dar à norma um sentido integrado, a que já nos referimos no n.° 29, supra.

C - As denominações e os sinais usuais na linguagem corrente ou nos costumes do comércio

35. A disposição cuja interpretação é pedida ao Tribunal de Justiça e que foi acima transcrita no n.° 12 reproduz quase ipsis verbis as frases finais do artigo 6 quinquies, B, n.° 2, da Convenção de Paris . Por sua vez, todas as versões linguísticas do regulamento incorporam no artigo 7.° , n.° 1, alínea d), uma disposição literalmente idêntica. A única excepção é a versão alemã, que liga o carácter habitual dos sinais e das indicações aos produtos ou serviços que a marca pretende representar .

36. Esta divergência é fácil de resolver. A versão alemã não pode ser considerada isoladamente, mas analisada à luz das outras versões linguísticas , sem esquecer em nenhum caso o contexto normativo constituído pela Primeira Directiva e pela Convenção de Paris. Como declarou a Comissão nas suas observações escritas, o texto alemão do artigo 7.° , n.° 1, alínea d), do regulamento é irrelevante para a interpretação do artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva.

37. Assim, o bloco normativo de referência obsta ao registo de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos costumes do comércio. Mais geralmente, este bloco fecha as portas do registo aos sinais que careçam de potencialidades diferenciadoras. Esta constatação permite que passemos directamente à questão suscitada pelo Bundespatentgericht.

1. A conexão necessária entre o sinal distintivo e os produtos ou serviços que designa

38. Uma marca tem por função individualizar. É evidente, mas é preciso enfatizá-lo para não perder de vista tal objectivo. O artigo 2.° da Primeira Directiva exprime-o claramente e sem rodeios, dado que condiciona a possibilidade de um sinal constituir uma marca à condição de que este seja adequado para «distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas» . É por esta razão que um sinal desprovido de potencialidade diferenciadora não pode constituir uma marca . Esta carência pode ser congénita ou adquirida; neste último caso, por já existir registado um sinal idêntico ou similar (ou uma marca de renome em uso) para designar os mesmos produtos ou produtos semelhantes. Esta distinção permite ao legislador comunitário diferenciar entre motivos absolutos de recusa de registo (os do artigo 3.° ) e relativos (os do artigo 4.° ) . Também pela mesma razão, o titular de uma marca registada pode opor-se a que outros utilizem sinais idênticos ou semelhantes ao seu, susceptíveis de gerar confusão . É nesta perspectiva que deve ser compreendido o artigo 3.° , n.° 1, da directiva e, em particular, as suas alíneas b), c) e d), que não podem ser consideradas isoladamente.

39. Deixando de lado a alínea a) que, conjugada com o artigo 2.° , impede a constituição como marca de qualquer sinal que não seja susceptível de representação gráfica, o sentido das restantes três alíneas é claro. Começa-se por declarar a inaptidão dos sinais desprovidas de caracter distintivo [alínea b)] para depois fixar dois casos particulares de indicações que carecem de capacidade diferenciadora: as indicações descritivas [alínea c)] e as usuais [alínea d)]. As restantes causas de recusa de registo têm fundamento em motivos distintos da inaptidão para distinguir.

40. Em qualquer caso, o que é relevante em relação ao objecto da presente questão prejudicial, é que o motivo de recusa definido no artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva tem a sua razão de ser no facto de as indicações a que se refere não cumprirem a condição imposta pelo artigo 2.° para poderem constituir uma marca: serem adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Isto mesmo é corroborado pelo facto de o n.° 3 do mesmo artigo 3.° permitir, por excepção, a este tipo de indicações [bem como às que são descritas nas alíneas b) e c)] que se constituam em marcas, caso tenham adquirido por efeito de uso o carácter distintivo de que careciam inicialmente.

41. O que deve entender-se por carácter distintivo? Como determinar se um sinal ou uma indicação permitem diferenciar um produto ou um serviço? O conceito de «carácter distintivo» é um conceito jurídico indeterminado que deve ser completado em cada caso concreto, à luz das circunstâncias e das suas características específicas .

42. Uma vez mais, esta conclusão é reforçada se se tiver presente a função essencial da marca, distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, por atribuição ao titular de uma marca de um direito exclusivo de utilização. Porém, esta atribuição não é a meta a atingir mas um estádio intermédio. O ponto a alcançar é que os consumidores possam escolher um produto ou um serviço em função da sua origem. Por outras palavras, que as empresas estejam «em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços» . Favorece-se deste modo o estabelecimento de um sistema de concorrência leal, não falseada, de que são excluídos os que abusam e os que se aproveitam do crédito alheio.

43. A natureza instrumental dos direitos que a titularidade de uma marca confere demonstra que estes não devem ultrapassar o estritamente necessário para o cumprimento desse objectivo essencial. É evidente que não é preciso atribuir ao titular de um determinado sinal um direito de utilização exclusivo relativamente a todos os sinais, mas apenas em relação àqueles que sejam susceptíveis de se prestar a confusão, o que obriga a ter em conta não só as denominações ou indicações em presença mas também os produtos que umas e outras pretendem representar. Podem aparecer duas marcas similares que protejam produtos ou serviços diferentes, cujos canais de produção e de distribuição nunca se cruzem, sendo o risco de confusão entre elas, portanto, praticamente inexistente. Inversamente, não é possível a coexistência de duas marcas menos parecidas mas com vocação a representar os mesmos produtos, pois, nesse caso, haveria perigo de confusão .

44. Por fim, para apreciar a aptidão diferenciadora de uma representação gráfica ou de uma denominação, importa ter presente a percepção que o consumidor médio tem do tipo de produto ou serviço em causa .

45. Consequentemente, para determinar se uma denominação ou uma representação gráfica têm a capacidade de diferenciação exigida para uma marca, não podemos abstrair dos produtos e serviços que essa marca pretende distinguir.

46. Tendo em conta as considerações que antecedem, há que concluir que o artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva faz depender a recusa de registo de uma marca ou, se for caso disso, a anulação do registo de uma marca já registada, da condição de que os sinais ou indicações que a constituem se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio relativamente aos produtos e serviços que a marca pretende representar .

2. A intensidade do vínculo entre os produtos ou os serviços e os sinais ou indicações que se tornaram usuais

47. A conclusão precedente não resolve contudo todas as dúvidas que o Bundespatentgericht transmitiu ao Tribunal de Justiça. É necessário ainda esclarecer se esses sinais ou indicações devem ser usuais na descrição directa dos produtos ou dos serviços ou das suas características ou propriedades essenciais, ou se é suficiente que apresentem uma conexão com estes e que tipo de conexão deve existir.

48. Em espanhol, «describir» (descrever) significa «delinear, dibujar, figurar una cosa, representándo de modo que dé cabal idea de ella» (delinear, esboçar, representar alguma coisa, de modo a dar desta uma ideia cabal) . Ao descrever algo, visa definir-se uma coisa não pelas suas características essenciais, mas dando uma ideia geral dos seus componentes ou propriedades . A exclusão, enquanto sinal distintivo, de qualquer indicação ou denominação que, para descrever o produto ou serviço a que respeita, careça de capacidade de diferenciação tem assento na previsão da alínea c) do n.° 1 do artigo 3.° da Primeira Directiva, nos termos da qual será recusado o registo (ou anulado, caso já tenha sido efectuado) das marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino ou outras características do produto ou da prestação de serviço.

49. Portanto, a proibição de marcas puramente descritivas não figura na alínea d) mas sim na alínea c) do artigo 3.° , n.° 1, da Primeira Directiva .

50. Em conclusão, o artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva não exige que os sinais ou indicações a que se refere descrevam directamente os produtos ou serviços concretos para os quais a marca é solicitada, ou as suas propriedades ou características essenciais. Exige unicamente que esses sinais ou indicações sejam usuais na linguagem corrente ou nos costumes do comércio relacionados com os produtos ou serviços que pretendem representar, sem concretizar o grau de conexão que deve existir entre uns e outros.

51. A resposta é mais uma vez facultada pela função essencial das marcas: garantir a origem de um produto ou de um serviço, permitindo distingui-lo, sem confusão possível, de outros, com a consequente proibição de qualquer denominação ou indicação desprovida de aptidão para diferenciar. Tal é o caso, designadamente, dos «sinais francos», das denominações genéricas e, em geral, de todas as representações gráficas (quer incluam fonemas quer não) que tenham passado, na percepção colectiva, de uma maneira ou doutra, a representar os produtos e os serviços a que se referem e que, consequentemente, não podem ser apropriadas de modo exclusivo por ninguém.

52. Carecem, portanto, de carácter distintivo os sinais e indicações que, por se terem tornado usuais na linguagem corrente ou nos usos do comércio relativamente a certos produtos ou serviços, os evoquem, traindo a percepção do consumidor médio que desse modo deles se lembra. É o que a Comissão designa por «conotação» nas suas observações escritas. O sinal é automaticamente e até inconscientemente, relacionado com o produto ou o serviço que ele representa .

VI - Conclusão

53. Tendo em atenção quanto precede, proponho ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo à questão suscitada pelo Bundespatentgericht:

«O artigo 3.° , n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, exige, para que o registo de uma marca possa ser recusado ou, sendo o caso, para que o registo já efectuado de uma marca possa ser anulado, que os sinais ou indicações que a constituem se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio relativamente aos produtos ou serviços que pretendem representar sendo suficiente que os evoquem para um consumidor médio. Contudo, não é necessário que os sinais ou indicações a que se refere o artigo descrevam directamente os produtos ou os serviços concretos para os quais a marca é solicitada, ou as suas propriedades ou características essenciais.»