Processo C‑231/16

Merck KGaA

contra

Merck & Co. Inc. e o.

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Landgericht Hamburg)

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Marca da União Europeia — Artigo 109.o, n.o 1 — Ações cíveis com base em marcas da União Europeia e em marcas nacionais — Litispendência — Conceito de “mesmos factos” — Utilização do termo “Merck” em nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet — Ação com fundamento numa marca nacional seguida de uma ação com fundamento numa marca da União Europeia — Declinação de competência — Alcance»

Sumário – Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 19 de outubro de 2017

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 109.o, n.o 1, alínea a)]

Marca da União Europeia–Ações cíveis com fundamento em várias marcas–Ações cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas da União e em marcas nacionais–Litispendência–Ações de contrafação, com fundamento numa marca da União e numa marca nacional, entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes–Dever de o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação se declarar incompetente–Requisitos – Marcas válidas para produtos ou serviços idênticos

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 109.o, n.o 1, alínea a)]

Marca da União Europeia–Ações cíveis com fundamento em várias marcas–Ações cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas da União e em marcas nacionais–Litispendência–Conceito de «mesmos factos»–Ações de contrafação, com fundamento numa marca da União e numa marca nacional, entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes–Inclusão–Requisitos–Ações relativas a uma alegada contrafação de marcas idênticas no território dos mesmos Estados‑Membros–Desistência parcial–Incidência

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 109.o, n.o 1, alínea a)]

Marca da União Europeia–Ações cíveis com fundamento em várias marcas–Ações cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas da União e em marcas nacionais–Litispendência–Ações de contrafação, com fundamento numa marca da União e numa marca nacional, entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes–Dever de o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação se declarar incompetente – Alcance da declinação de competência

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 109.o, n.o 1, alínea a)]

Marca da União Europeia–Ações cíveis com fundamento em várias marcas – Ações cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas da União e em marcas nacionais–Litispendência–Conceito de «mesmos factos»–Ações de contrafação, com fundamento numa marca da União e numa marca nacional, entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes–Inclusão–Requisitos–Ações relativas a uma alegada contrafação de marcas idênticas no território dos mesmos Estados‑Membros

O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando ações de contrafação, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, estão pendentes entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes, apenas na medida em que essas ações respeitem a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados‑Membros. (cf. n.o 44, disp. 1)

O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 sobre a marca da [União Europeia] deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes ações de contrafação com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado‑Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União Europeia, entre as mesmas partes, em órgãos jurisdicionais de Estados‑Membros diferentes, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar‑se incompetente em relação à parte do litígio relativa ao território do Estado‑Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação. (cf. n.o 53, disp. 2)

O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 sobre a marca da [União Europeia] deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», já não está preenchido quando, na sequência de uma desistência parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado‑Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilização dessa marca no território nacional, as ações em causa já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados‑Membros. (cf. n.o 58, disp. 3)