Processo C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Pedido de registo da marca nominativa comunitária FISHBONE — Processo de oposição — Marca figurativa nacional anterior FISHBONE BEACHWEAR — Utilização séria da marca anterior — Tomada em consideração de provas complementares não apresentadas no prazo fixado — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigos 42.°, n.os 2 e 3, e 76.°, n.o 2 — Regulamento (CE) n.o 2868/95 — Regra 22, n.o 2»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 18 de julho de 2013

Marca comunitária — Processo de oposição — Factos e provas não apresentados em apoio da oposição no prazo fixado para este efeito — Tomada em conta — Poder de apreciação da Câmara de Recurso

(Regulamento n.o 207/42 do Conselho, artigos 42.°, n.o 2, e 76.°, n.o 2; Regulamento n.o 2868/95 da Comissão, artigo 1.o, regra 22, n.o 2)

Resulta da redação do artigo 76.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca comunitária que esta disposição, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após a expiração dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita, nos termos das disposições do Regulamento n.o 207/2009, e que o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não está proibido de ter em conta factos e provas invocados ou apresentados tardiamente. Ao precisar que este último «pode», num caso destes, decidir não tomar em consideração essas provas, a referida disposição atribui com efeito ao Instituto um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em conta, devendo fundamentar a sua decisão quanto a este aspeto.

No que respeita, mais precisamente, à apresentação de provas da utilização séria da marca anterior no âmbito de processos de oposição, há que salientar que, embora o artigo 42.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 preveja que, a pedido do autor do pedido de registo, o titular de uma marca que tenha deduzido oposição provará a utilização séria desta, sendo certo que na falta dessa prova a oposição será rejeitada, o referido regulamento não contém disposições por meio das quais seja precisado o prazo no qual essas provas devem ser apresentadas. Em contrapartida, a regra 22, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95 relativo à execução do Regulamento n.o 40/94 sobre a marca comunitária, prevê, a este respeito, que, caso esse pedido seja apresentado, o Instituto de ao titular da marca anterior que forneça a prova da utilização da marca ou da existência de motivos justificados para a sua não utilização num prazo que precisa.

Assim, quando os elementos de prova considerados relevantes para efeitos da prova da utilização da marca em causa tiverem sido apresentados no prazo fixado pelo Instituto nos termos da regra 22, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95, a apresentação de provas suplementares dessa utilização continua a ser possível depois de o referido prazo ter expirado. Em tal caso, o Instituto não está proibido de tomar em consideração provas assim apresentadas tardiamente, fazendo para tal uso do poder de apreciação que o artigo 76.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 lhe confere.

Relativamente ao exercício deste poder de apreciação do Instituto para efeitos da eventual tomada em consideração de provas apresentadas tardiamente, há que recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que semelhante tomada em consideração pelo Instituto, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de oposição, é, em particular, suscetível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, suscetíveis de revestirem relevância real no que diz respeito ao resultado da oposição que nele foi apresentada e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração.

(cf. n.os 21-25, 30, 33)

Processo C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Pedido de registo da marca nominativa comunitária FISHBONE — Processo de oposição — Marca figurativa nacional anterior FISHBONE BEACHWEAR — Utilização séria da marca anterior — Tomada em consideração de provas complementares não apresentadas no prazo fixado — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigos 42.°, n.os 2 e 3, e 76.°, n.o 2 — Regulamento (CE) n.o 2868/95 — Regra 22, n.o 2»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 18 de julho de 2013

Marca comunitária — Processo de oposição — Factos e provas não apresentados em apoio da oposição no prazo fixado para este efeito — Tomada em conta — Poder de apreciação da Câmara de Recurso

(Regulamento n.o 207/42 do Conselho, artigos 42.°, n.o 2, e 76.°, n.o 2; Regulamento n.o 2868/95 da Comissão, artigo 1.o, regra 22, n.o 2)

Resulta da redação do artigo 76.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca comunitária que esta disposição, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após a expiração dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita, nos termos das disposições do Regulamento n.o 207/2009, e que o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não está proibido de ter em conta factos e provas invocados ou apresentados tardiamente. Ao precisar que este último «pode», num caso destes, decidir não tomar em consideração essas provas, a referida disposição atribui com efeito ao Instituto um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em conta, devendo fundamentar a sua decisão quanto a este aspeto.

No que respeita, mais precisamente, à apresentação de provas da utilização séria da marca anterior no âmbito de processos de oposição, há que salientar que, embora o artigo 42.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 preveja que, a pedido do autor do pedido de registo, o titular de uma marca que tenha deduzido oposição provará a utilização séria desta, sendo certo que na falta dessa prova a oposição será rejeitada, o referido regulamento não contém disposições por meio das quais seja precisado o prazo no qual essas provas devem ser apresentadas. Em contrapartida, a regra 22, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95 relativo à execução do Regulamento n.o 40/94 sobre a marca comunitária, prevê, a este respeito, que, caso esse pedido seja apresentado, o Instituto de ao titular da marca anterior que forneça a prova da utilização da marca ou da existência de motivos justificados para a sua não utilização num prazo que precisa.

Assim, quando os elementos de prova considerados relevantes para efeitos da prova da utilização da marca em causa tiverem sido apresentados no prazo fixado pelo Instituto nos termos da regra 22, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95, a apresentação de provas suplementares dessa utilização continua a ser possível depois de o referido prazo ter expirado. Em tal caso, o Instituto não está proibido de tomar em consideração provas assim apresentadas tardiamente, fazendo para tal uso do poder de apreciação que o artigo 76.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 lhe confere.

Relativamente ao exercício deste poder de apreciação do Instituto para efeitos da eventual tomada em consideração de provas apresentadas tardiamente, há que recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que semelhante tomada em consideração pelo Instituto, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de oposição, é, em particular, suscetível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, suscetíveis de revestirem relevância real no que diz respeito ao resultado da oposição que nele foi apresentada e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração.

(cf. n.os 21-25, 30, 33)