CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER

apresentadas em 23 de Março de 2006 1( )

Processo C‑24/05 P

August Storck KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância − Marca comunitária − Marca tridimensional − Forma ovalada de um rebuçado − Motivos absolutos de recusa − Falta de carácter distintivo − Aquisição do carácter distintivo pela utilização»

I – Introdução

1. Neste recurso impugna‑se o acórdão do Tribunal de Primeira Instância que, em 10 de Novembro de 2004 ( ), negou provimento ao recurso de anulação interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») ( ), que recusava o registo de uma marca tridimensional constituída pela forma de um rebuçado de cor castanha‑clara.

2. Com frequência, o tratamento deste tipo de sinais exige o exame do seu carácter distintivo, requisito fundamental para o registo, que deu lugar a jurisprudência acerca da interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária ( ), suficientemente abundante para decidir os pedidos da recorrente, que alargou, no entanto, o debate à aquisição, pela utilização, desse carácter diferenciador.

3. O recurso estende o litígio a determinados aspectos do processo nas Câmaras de Recurso do IHMI que serão também abordados nestas conclusões.

II – Quadro legislativo

4. As disposições necessárias para decidir este recurso encontram‑se no referido Regulamento n.° 40/94.

5. Nos termos do artigo 4.°, têm acesso ao registo comunitário «os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

6. Segundo o artigo 7.°, n.° 1, intitulado «Motivos absolutos de recusa», é recusado o registo:

«a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.°;

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

[…]»

7. O n.° 3 da referida disposição prevê que as alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis «se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo».

8. Sob a rubrica «Fundamentação das decisões», o artigo 73.° dispõe que «[a]s decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar‑se».

9. Sobre o exame oficioso dos factos, o artigo 74.° indica que,

«1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar‑se‑á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

[…]»

III – Antecedentes do presente recurso

A – Factos do litígio em primeira instância

10. Em 30 de Março de 1998, a August Storck KG apresentou um pedido de marca comunitária no IHMI, que consistia numa forma tridimensional que representa um rebuçado de cor castanha‑clara, reproduzido a seguir:

11. O registo foi pedido para «doçarias», pertencentes à classe 30 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.

12. Por considerar que o sinal não tinha carácter distintivo no sentido do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, o examinador recusou o pedido por decisão de 25 de Janeiro de 2001 e negou, além disso, que tivesse adquirido essa qualidade através da utilização.

13. Em 14 de Fevereiro de 2001, a recorrente interpôs recurso da referida decisão no IHMI, apoiando‑se no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Pedia a sua reforma parcial e a publicação da marca para as «doçarias, designadamente rebuçados de caramelo».

14. Em 14 de Outubro de 2002, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, porque o objecto tridimensional controvertido não tinha carácter distintivo e porque o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 também não se lhe aplicava.

15. A Câmara de Recurso considerou que a combinação de forma e de cor da marca solicitada não proporcionava intrinsecamente qualquer indicação sobre a origem do produto. Entendeu, além disso, que as provas apresentadas pela recorrente não demonstravam que tivesse adquirido capacidade diferenciadora, em especial, para os rebuçados de caramelo, pela sua utilização reiterada.

16. Esgotada a via administrativa, a August Storck KG interpôs um recurso de anulação, por requerimento entrado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Maio de 2003.

B – Acórdão recorrido

17. Para apoiar o seu pedido, a August Storck KG invocou dois fundamentos, baseados, respectivamente, na violação dos n.os 1, alínea b), e 3, ambos do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94.

18. O Tribunal de Primeira Instância examinou, antes de mais, o carácter distintivo relativamente aos produtos e serviços para os quais se tinha feito o pedido e à percepção do público a que se dirigem ( ).

19. Na primeira parte dessa análise, recordou que o sinal controvertido era constituído pela sua aparência, ou seja, pela representação de um rebuçado de forma oval e cor castanha‑clara, caracterizada por bordas arqueadas, uma cavidade circular no centro e uma face inferior chata. Também confirmou que as doçarias se destinam a uma clientela potencialmente ilimitada, de todas as idades, sendo produtos alimentares para todos os consumidores ( ).

20. Em seguida, depois de indicar que, segundo a jurisprudência, os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais baseadas na aparência do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às restantes categorias ( ), recordou, no entanto, a necessidade de ponderar o efeito diferente, algo confuso, em geral, que os sinais a três dimensões provocam nas pessoas, por comparação aos nominativos e figurativos, já que estes últimos são imediatamente apreendidos como referências ao produto ( ).

21. Depois, apreciou a impressão de conjunto ( ) provocada pela combinação da forma e da cor para determinar se produz a impressão de uma indicação de origem, corroborando a argumentação da Câmara de Recurso de que, face aos bens de consumo amplamente difundidos, o cliente não presta muita atenção ao aspecto ou à pigmentação das doçarias, pelo que é improvável que o utente médio escolha movido pela configuração do rebuçado ( ).

22. Para o Tribunal de Primeira Instância, a Câmara de Recurso tinha demonstrado que nenhuma das peculiaridades da marca em causa, tomada isoladamente ou combinada com outras, possuía carácter distintivo e que, além disso, o público interessado estava acostumado à cor castanha ou aos seus diversos tons nesse tipo de doces ( ).

23. Perante estas reflexões e o facto de a forma em causa não se destacar substancialmente de algumas figuras primárias habitualmente utilizadas no comércio, das quais é uma simples variante, concluiu que o comprador não diferenciava de maneira imediata e certa as guloseimas da recorrente das de outra origem comercial ( ). Logo, salientou a falta de capacidade individualizadora do sinal em causa, considerando improcedente o primeiro fundamento do recurso.

24. Também não acolheu o segundo fundamento, baseado na violação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, por a August Storck KG não ter justificado a aquisição dessa capacidade de identificação pela utilização.

25. Em primeiro lugar, recapitulou ( ) as exigências da jurisprudência para se obter essa peculiaridade, relativas à atribuição de uma proveniência empresarial expressa ( ); à menção da parte da União Europeia em que necessitava de carácter distintivo ( ); e à consideração de certos factores objectivos para apreciar a referida qualidade ( ).

26. Em segundo lugar, rebateu as alegações da August Storck KG apoiadas em dados sobre o volume de vendas e sobre os elevados custos em publicidade efectuados para a promoção do rebuçado «Werther’s Original» («Werther’s Echte»), que não demonstravam o carácter distintivo derivado da sua utilização. Além disso, considerou que o material publicitário fornecido não continha qualquer indício da utilização da marca, tal como fora pedida, sendo acompanhada de sinais nominativos e figurativos ( ).

27. Em terceiro lugar, não considerou que as sondagens apresentadas pela recorrente tivessem demonstrado que o conhecimento do rebuçado comercializado pela August Storck KG, enquanto título de propriedade industrial, se baseava na sua forma, e não na denominação «Werther’s» ( ).

IV – Processo no Tribunal de Justiça

28. O recurso da August Storck KG deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 26 de Janeiro de 2005; o IHMI contestou em 18 de Abril seguinte, não se tendo considerado necessária réplica ou tréplica.

29. A audiência, a que assistiram os representantes de ambas as partes, teve lugar em 16 de Fevereiro de 2006, conjuntamente com a do processo C‑25/05 P, em que as partes são as mesmas.

V – Análise dos fundamentos de recurso

30. A empresa recorrente invoca quatro fundamentos de recurso, denunciando a violação dos artigos 7.°, n.° 1, alínea b), 74.°, n.° 1, primeiro período, 73.° e 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

31. O IHMI pediu que fosse declarada a inadmissibilidade da segunda parte do primeiro fundamento e dos segundo e terceiro na totalidade, pelo que importa analisar previamente estas alegações.

A – Exame da admissibilidade de alguns dos fundamentos

1. Quanto à inadmissibilidade da segunda parte do primeiro fundamento de recurso

32. Na petição de recurso, a August Storck KG intitula esta secção «Apreciação do carácter distintivo» e critica o Tribunal de Primeira Instância por não ter averiguado se o sinal controvertido tinha carácter distintivo mínimo intrínseco. Censura o facto de ter considerado o rebuçado uma forma geométrica básica e ter apoiado a tese da Câmara de Recurso de que o consumidor médio não presta muita atenção à configuração e à cor das doçarias.

33. Segundo o IHMI, todas estas críticas referem‑se a apreciações sobre elementos não jurídicos, cuja ponderação escapa à competência do Tribunal de Justiça.

34. Nos termos do artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso é limitado às questões de direito, sendo‑lhe vedada, pois, qualquer incursão no âmbito da apreciação dos factos, salvo nos casos em que o Tribunal de Primeira Instância incorra numa inexactidão material ou na desvirtuação de dados e provas ( ).

35. Além de não se ter alegado esta última situação, a avaliação factual do Tribunal de Primeira Instância não deixa entrever um erro desse tipo; ao examinar o aspecto do doce em causa, descreve‑o simplesmente, considerando que pertence à geometria básica; quando reflecte sobre a percepção do público, ratifica a validade do raciocínio da Câmara de Recurso, no exercício legítimo do seu poder de apreciação. Não foi, pois, alterado o sentido de qualquer informação ou prova segundo a jurisprudência Hilti ( ).

36. Consequentemente, a recorrente pede que o Tribunal de Justiça substitua o exame do Tribunal de Primeira Instância, o que não é possível dadas as atribuições conferidas a cada um dos órgãos judiciais ( ). Portanto, esta parte do primeiro fundamento de recurso é inadmissível.

2. Quanto à inadmissibilidade dos segundo e terceiro fundamentos

37. A August Storck KG alega, por um lado, que a Câmara de Recurso não apresentou qualquer prova para fundamentar a natureza habitual da estrutura do rebuçado, violando assim o princípio da instrução oficiosa do artigo 74.°, n.° 1, primeiro período, do Regulamento n.° 40/94; por outro lado, no terceiro fundamento critica essa mesma apreciação, porque a falta de elementos que a demonstrassem a impediu de emitir a sua opinião, violando o artigo 73.° do referido regulamento e o seu direito de defesa. Afirma que o Tribunal de Primeira Instância, ao aprovar as considerações do IHMI, violou também as referidas normas.

38. Mas as críticas agora apresentadas no recurso não tinham sido formuladas no Tribunal de Primeira Instância, pelo que não são admissíveis.

39. Com efeito, nos termos do artigo 113.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o recurso jurisdicional não pode modificar o objecto do litígio dirimido no Tribunal de Primeira Instância.

40. A jurisprudência já declarou que permitir a uma das partes invocar pela primeira vez no recurso no Tribunal de Justiça um fundamento não esgrimido no Tribunal de Primeira Instância equivaleria a estender o âmbito do processo, ignorando o carácter limitado da competência do Tribunal de Justiça nesse recurso ( ).

41. Importa indicar que o acórdão recorrido abordou os dois fundamentos expressamente alegados pela recorrente em primeira instância, a saber, a violação dos n.os 1, alínea b), e 3 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 ( ). Além disso, resulta da petição de recurso que as alegações relativas à violação dos artigos 73.° e 74.° do referido regulamento se dirigem à Câmara de Recurso do IHMI, e só secundariamente ao Tribunal de Primeira Instância, por ter assumido os raciocínios do referido organismo.

42. Tendo tido ocasião, pois, de impugnar no Tribunal de Primeira Instância a decisão da referida Câmara, não se vislumbra qualquer justificação que lho impedisse, devendo a August Storck KG suportar as consequências de tal omissão.

43. Portanto, os segundo e terceiro fundamentos são manifestamente inadmissíveis, sem que seja necessário entrar na sua análise quanto ao mérito, mesmo que a título subsidiário.

44. No entanto, deixo expressa a minha convicção de que as Câmaras de Recurso do IHMI deveriam dispor de uma certa margem para trazer à colação factos notórios na instrução dos processos, que as dispensassem de apresentar sistematicamente provas de situações do domínio público.

B – Quanto aos restantes fundamentos de recurso

1. Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, baseada na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94

45. A recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância por ter aumentado as exigências relativas à capacidade diferenciadora da doçaria, ao sujeitá‑la a divergências substanciais relativamente aos outros tipos de rebuçados, quando do referido artigo 7.°, n.° 1, alínea b), se conclui que basta um pequeno carácter distintivo para registar um sinal comunitário.

46. O IHMI considera que esta crítica se apoia numa leitura parcial do acórdão que, quanto ao resto, se ajusta à jurisprudência reiterada em matéria de marcas tridimensionais.

47. É pacífico que o teor literal da norma controvertida parece defender o acesso ao registo de qualquer sinal com um mínimo poder de individualização ( ). No entanto, a evolução jurisprudencial posterior acerca das marcas a três dimensões superou essa discussão e não há, pois, que aprofundar mais a delimitação entre o carácter distintivo mínimo e a sua falta absoluta, questão ainda pendente quanto às marcas figurativas e nominativas ( ).

48. Embora os critérios para ponderar a capacidade distintiva dos sinais constituídos pela forma do produto não divirjam dos aplicáveis a outras categorias de sinais ( ), há um certo consenso quanto ao facto de, na prática, ser mais difícil demonstrá‑la do que numa marca nominativa ou figurativa ( ).

49. Além disso, o Tribunal de Justiça admitiu em várias ocasiões que a percepção do consumidor médio, parâmetro determinante para avaliar a capacidade identificadora dos sinais que se pretende registar, não é necessariamente a mesma num sinal tridimensional e nos de outra índole, que não coincidem com o aspecto dos produtos a que se referem, já que esses clientes não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na sua forma, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual ( ).

50. Pois bem, os n.os 35 a 44 do acórdão recorrido coincidem com o exposto nos números anteriores destas conclusões, adaptando‑os ao caso concreto sem tergiversar nem aumentar os requisitos das marcas tridimensionais, pelo que a crítica da August Storck KG é infundada.

51. Por conseguinte, proponho ao Tribunal de Justiça que julgue improcedente a primeira parte do primeiro fundamento.

2. Quanto ao quarto fundamento de recurso, a violação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94

52. No quarto fundamento, a recorrente critica o acórdão do Tribunal de Primeira Instância por ter sujeito os sinais tridimensionais a exigências de prova mais estritas para justificar a utilização que lhe atribui capacidade diferenciadora. Critica também o facto de esse acórdão se limitar apenas à percepção do rebuçado pelo público no momento da sua compra, quando teriam de ser apreciados outros momentos, em especial, o da sua difusão em anúncios e o da sua deglutição.

53. Antes de mais, importa rejeitar as críticas da recorrente quanto às apreciações factuais e probatórias do acórdão recorrido ( ), uma vez que a competência do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisões do Tribunal de Primeira Instância está limitada às questões jurídicas, como já referi. Não há, portanto, que censurar o Tribunal de Primeira Instância relativamente aos dados sobre o volume de vendas, os elevados custos com publicidade e as sondagens apresentadas pela recorrente, não se tendo demonstrado a sua desvirtuação. O mesmo raciocínio se aplica às afirmações vertidas sobre a impressão do sinal nas embalagens.

54. Circunscritas, pois, as críticas do recurso ao seu âmbito estritamente jurídico, importa focar o estudo das duas alegações fundamentais da August Storck KG.

55. A primeira critica o alegado erro de direito em que incorreu o Tribunal de Primeira Instância ao negar que se tivesse demonstrado, através das duas provas inicialmente referidas no n.° 53 destas conclusões, o carácter distintivo adquirido pela utilização da forma da doçaria, pois a documentação sobre a sua publicidade nunca o apresentou isolado como marca, mas sim em companhia de outros elementos, em particular do sinal nominativo «Werther». Censura‑o por, ao não aceitar a aquisição dessa capacidade distintiva, negar por princípio tal faculdade aos sinais tridimensionais quando aparecem justapostos a outros sinais tradicionais.

56. A interpretação do acórdão recorrido que a recorrente defende parece, pelo menos, singular, pois tal acórdão não impede os objectos tridimensionais de acederem ao registo através da sua utilização conjunta com outros sinais no mercado.

57. Uma afirmação dessa natureza seria contrária à jurisprudência recente do Tribunal de Justiça que, no processo Nestlé, declarou, no âmbito do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104/CEE ( ), que a aquisição do carácter distintivo não implica necessariamente a utilização independente do sinal, podendo resultar também do aproveitamento de um elemento como parte de uma marca registada ou da utilização de outra em combinação com uma marca registada ( ).

58. Mas, nos n.os 63 e 64 do acórdão recorrido, o órgão que o proferiu, no exercício da sua função jurisdicional, só apreciou as provas no caso concreto, sem intenção de instituir uma regra geral. Quanto ao restante, não incumbe ao Tribunal de Justiça avaliar a pertinência ou a exactidão dessas apreciações factuais, como já expliquei. Portanto, esta ideia não pode ser acolhida.

59. Além disso, a crítica ao momento decisivo em que o consumidor é confrontado com o sinal, para examinar o seu carácter distintivo pela utilização, tem a sua resposta no próprio acórdão Nestlé, ao considerar suficiente que, como corolário dessa utilização, os sectores interessados percebam que o produto ou o serviço, designado exclusivamente pela marca cujo registo é pedido, provém de uma empresa determinada ( ).

60. Para além de que esta discussão se me afigura mais adequada no âmbito do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, importa lembrar que, no acórdão Ruiz‑Picasso e o./IHMI, o Tribunal de Justiça corroborou a tese do Tribunal de Primeira Instância sobre o risco de confusão, de que o público relevante também apreende os produtos e seus sinais em circunstâncias alheias a qualquer acto de compra, embora mostrando, nessas ocasiões, um interesse menor, o que não obsta a que se tenha em conta o grau singularmente elevado de atenção que o consumidor médio demonstra quando prepara e adopta a sua escolha entre diferentes produtos da mesma gama ( ).

61. Num sistema sem distorções da concorrência, a que aspira o legislador comunitário, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.° 40/94, é óbvio que a protecção dos titulares deste tipo de direitos de propriedade industrial se concentra no momento culminante da decisão do consumidor, a compra do produto ou a contratação do serviço, sendo a publicidade prévia uma medida para o induzir a optar por alguma aquisição, de modo que dificilmente se compreende que esta seja tomada em consideração em pé de igualdade com o acto de comprar o bem.

62. Ainda menos inteligível parece a exigência da recorrente de analisar também, no contexto do carácter distintivo, o momento da degustação da doçaria, pois numa marca tridimensional como a controvertida, composta pelo produto, confundir‑se‑á o sabor obtido graças à qualidade da sua elaboração com a deglutição do sinal; contudo, suspeito que não se elogia a delicadeza desta última acção, mas sim a do rebuçado, louvando‑se, depois, a excelência da marca. Esta ideia foi exposta genericamente pelo Tribunal de Justiça no acórdão Mag Instrument/IHMI, ao indicar que quanto mais a forma cujo registo é pedido se aproxime da forma do objecto, mais se reduz a sua capacidade distintiva ( ).

63. Por conseguinte, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não errou ao ponderar a situação do cliente que compra o doce, para obter o carácter distintivo pela utilização.

64. Não se acolhendo a segunda alegação, o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

65. Perante o resultado da análise dos fundamentos do recurso, em parte manifestamente inadmissíveis e em parte improcedentes, há que negar provimento ao recurso, na totalidade.

VI – Despesas

66. Em virtude do disposto no artigo 122.°, conjugado com o artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao presente recurso por força do artigo 118.°, a parte vencida deve ser condenada nas despesas. Se, como recomendo, os fundamentos invocados pela recorrente forem considerados improcedentes, deve suportar as despesas do presente processo.

VII – Conclusão

67. Perante o exposto, sugiro ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao presente recurso interposto pela August Storck KG do acórdão do Tribunal de Primeira Instancia de 10 de Novembro de 2004, no processo T‑396/02, por ser em parte manifestamente inadmissível e em parte infundado, condenando a recorrente no pagamento das despesas efectuadas.