CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

PEDRO CRUZ VILLALÓN

apresentadas em 12 de setembro de 2013 ( 1 )

Processo C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

contra

Pfahnl Backmittel GmbH

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberster Patent‑ und Markensenats (Áustria)]

«Marcas — Artigo 12.o, n.o 2, alínea a) — Diretiva 2008/95/CE — Causas de extinção — Marca que se tornou a designação usual no comércio do produto para que foi registada — Condições objetivas e subjetivas da extinção — Determinação dos alvos comerciais de referência relevantes para a apreciação — Inatividade do titular da marca — Existência de designações alternativas — Ausência de referência por parte dos intermediários à existência da marca»

1. As marcas não caracterizam apenas o nosso sistema económico e o nosso comportamento como compradores. Elas deixam igualmente um cunho, subtil porém incontestável, na nossa língua. Certas marcas definem de tal modo a nossa conceção de um objeto que passam a integrar o nosso vocabulário para designar esse mesmo objeto ( 2 ).

2. A alteração do significado de uma marca não ocorre sem colocar problemas para os seus titulares. Nos termos do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE ( 3 ) (a seguir «diretiva»), o titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos quando a marca se transforma, como consequência da atividade ou inatividade do seu titular, na designação usual no comércio do produto para que foi registada. O presente processo oferece ao Tribunal de Justiça a oportunidade de clarificar as condições de aplicação deste motivo de extinção. Em particular, é necessário determinar para que alvo comercial de referência a marca se deve transformar na designação do produto, o momento a partir do qual a inatividade se torna relevante e se a existência de designações alternativas equivalentes para o produto constitui uma condição para a extinção da marca. Enquanto para o tema da primeira das questões referidas ( 4 ), o Tribunal de Justiça já tomou uma posição de fundo no processo Björnekulla Fruktindustrier e, quanto à segunda questão, já formulou certas observações liminares no processo Levi Strauss ( 5 ), no que diz respeito à terceira questão prejudicial o Tribunal de Justiça pisa, em larga medida, terreno desconhecido.

3. As questões colocam‑se no âmbito de um litígio relativo à validade da marca «Kornspitz», que opõe a titular da marca, a Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (a seguir «Backaldrin»), à sua concorrente, a Pfahnl Backmittel GmbH (a seguir «Pfahnl»). Embora a marca se tenha eventualmente transformado na designação genérica de um tipo de pão para os consumidores, o mesmo não aconteceu em relação aos padeiros.

I — Quadro jurídico

A — Direito da União

4. O artigo 2.o da Diretiva 2008/95/CE ( 6 ) (a seguir «diretiva») determina quais os sinais suscetíveis de constituir uma marca: «Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respetiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

5. Consequentemente, o artigo 3.o, n.o 1, da diretiva dispõe: «1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos: […] b) A marcas desprovidas de caráter distintivo; […] d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;»

6. O artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva estabelece o seguinte: «2. Sem prejuízo do disposto no n.o 1, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado: a) Como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;»

B — Direito nacional

7. O § 33 b, n.o 1, da Markenschutzgesetz (lei austríaca das marcas, a seguir «MSchG»), que transpõe o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, prevê: «Qualquer pessoa pode pedir o cancelamento de uma marca se, após a data em que o registo foi efetuado, como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada.»

II — Matéria de facto e processo principal

8. A Backaldrin é titular da marca nominativa austríaca «KORNSPITZ» (n.o 108 725), que se encontra registada com prioridade desde 13 de dezembro de 1984 na classe 30 do sistema de classificação de Nice ( 7 ), tanto para produtos de padaria e de pastelaria, preparada igualmente para ainda ir ao forno, como para produtos brutos e intermédios para a confeção dos produtos referidos em primeiro lugar (por exemplo, farinha e massas cruas). O presente processo diz apenas respeito ao registo da marca para produtos de padaria (acabados) e não ao registo para produtos brutos e intermédios.

9. A Backaldrin fabrica, sob a marca «Kornspitz», uma mistura composta por diferentes tipos de farinha e de cereais triturados, linhaça e sal, que fornece, em primeira linha, aos padeiros. Estes adicionam a esta mistura água, leite e fermento, moldam e cozem pão acabado, sendo o mesmo vendido sob a designação «Kornspitz», com o consentimento da Backaldrin, tanto pelos padeiros, como pelos estabelecimentos de géneros alimentícios por eles abastecidos.

10. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o produto final fabricado pelos padeiros apresenta um sabor e forma característicos. As partes não estão de acordo quanto à identidade do pão fabricado. A Backaldrin afirma que a receita, a formação e a licença não exclusiva concedida aos padeiros para a utilização da marca permitem‑lhe garantir um pão igual e com a mesma forma e sem adição de quaisquer outros ingredientes para além daqueles referidos no número anterior. Em contrapartida, a Pfahnl alega que os padeiros são livres quanto à preparação do pão e que estes não são controlados pela Backaldrin, o que implica uma grande heterogeneidade do produto final no que diz respeito à forma e aos ingredientes adicionados.

11. O pão vendido sob a marca «Kornspitz» é muito conhecido dos consumidores finais na Áustria e está à venda em vários locais: segundo as suas próprias indicações, a Backaldrin fornece a mistura para produtos de pastelaria a 1200 das 1500 padarias austríacas, bem como a numerosas padarias estrangeiras.

12. Segundo as conclusões da instância precedente — contestadas pela Backaldrin em sede de recurso —, a grande maioria dos consumidores finais entende o termo «Kornspitz» como a designação de um género de produtos de padaria e não como a indicação da proveniência de uma determinada empresa. Em contrapartida, os concorrentes da titular da marca e os padeiros sabem que a designação «Kornspitz» constitui uma marca.

13. De acordo com o apurado pelo órgão jurisdicional de reenvio, os padeiros que a Backaldrin fornece geralmente não informam os seus clientes de que o pão em causa é produzido a partir de uma mistura para produtos de padaria proveniente da Backaldrin.

14. A Backaldrin assegura ela própria o marketing e a publicidade da sua marca. Quanto à proteção da marca contra interferências de terceiros no direito de marca, o órgão jurisdicional de reenvio constatou que essas interferências não ocorreram em número relevante. Segundo as conclusões da Divisão de Anulação, só em quatro casos é que a Backaldrin não interveio ou agiu tardiamente contra padeiros, que vendiam um produto como «Kornspitz» sem o terem produzido a partir da mistura para produtos de padaria fornecida pela Backaldrin.

15. A Pfahnl alega que a Backaldrin não observa o mercado no que respeita a utilizações abusivas da sua marca. A designação «Kornspitz» foi incluída na 40.a edição do Österreichisches Wörterbuch (dicionário austríaco) e numa lista de termos austríacos publicada na Wikipédia. Em contrapartida, a Backaldrin argumenta que é disponibilizado material publicitário aos padeiros, que estes se referem, por vezes, à marca com a menção «®» ou através do termo «Kornspitz», e que nenhum dicionário menciona a palavra sem referência à sua qualidade de marca. Além disso, em zonas urbanas em que existem grandes padarias e filiais, os consumidores sabem que os produtos de padaria não são fabricados no local.

III — Pedido de decisão prejudicial e tramitação processual perante o Tribunal de Justiça

16. Em 14 de maio 2010, a Pfahnl solicitou, com base no § 33b, n.o 1, da MSchG, o cancelamento da marca «Kornspitz» tanto no que se refere aos produtos de padaria como aos respetivos produtos intermédios. Em 26 de julho de 2011, a Divisão de Anulação do Instituto das Patentes austríaco ordenou o cancelamento da marca em relação a todos os produtos mencionados. A Backaldrin impugnou esta decisão mediante o recurso interposto para o órgão jurisdicional de reenvio.

17. A Pfahnl fundamenta o seu pedido afirmando que o termo «Kornspitz» se transformou, para produtores, consumidores e comerciantes, na designação de um pão composto por farinha escura em forma de fuso (pontiagudo) em ambas as extremidades. Assim, esta marca deixou de poder distinguir os produtos da Backaldrin dos de outros fabricantes.

18. No que concerne o registo da marca para produtos brutos e intermédios, a Backaldrin retorque que o cancelamento se encontra, desde logo, excluído, pelo facto de os padeiros e os estabelecimentos de géneros alimentícios continuarem a considerar a designação «Kornspitz» uma marca. Em relação ao registo da marca para produtos finais, a Backaldrin contesta que os padeiros, os estabelecimentos de géneros alimentícios ou os consumidores entendam a marca como uma designação genérica. Ainda que os consumidores tenham perdido a consciência da existência de uma marca, no caso dos padeiros e dos estabelecimentos de géneros alimentícios a consciência da qualidade de marca exclui a sua transformação em designação genérica. O cancelamento da marca encontra‑se, além disso, excluído devido à existência de alternativas para designar o pão em causa, como «Knusperspitz», «Kerni», «Bio Urkornweckerl», «Kornstange», «Kornweckerl» ou «Alpenspitz». Ademais, o cancelamento da marca sem justificação viola a propriedade intelectual da Backaldrin, que é protegida como direito fundamental.

19. No seu pedido de decisão prejudicial, para determinar se a marca em causa se transformou na designação usual do produto, o Oberster Patent‑ und Markensenat (câmara superior das patentes e marcas) distingue entre os diferentes produtos para os quais a marca foi registada. Na medida em que a marca foi registada para produtos brutos e intermédios, o mercado do produto é constituído predominantemente por padeiros e estabelecimentos de géneros alimentícios, os quais estão conscientes de que a designação corresponde a uma marca. Neste contexto, excluiu‑se um cancelamento e deve alterar‑se a decisão da Divisão de Anulação do Instituto das Patentes austríaco, sem que seja necessário um reenvio prejudicial.

20. No entanto, no que se refere ao registo para «produtos de padaria» e «produtos de pastelaria», o mercado do produto é constituído principalmente pelos consumidores finais. Segundo as conclusões da instância precedente — contestadas pela Backaldrin —, os consumidores finais consideram que o termo «Kornspitz» designa um determinado género de produtos de padaria. A jurisprudência do Tribunal de Justiça não permite concluir se é possível uma transformação da marca em designação genérica quando os consumidores, e não os comerciantes e os intermediários, consideram o sinal como sendo um termo genérico. A doutrina em língua alemã e a jurisprudência austríaca rejeitam essa possibilidade.

21. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, da jurisprudência do Tribunal de Justiça é possível inferir que o entendimento dos intermediários apenas é relevante quando influencia a decisão de aquisição dos consumidores finais. No entanto, no presente caso, os padeiros não teriam qualquer interesse em indicar que utilizam uma mistura para produtos de padaria e que não trabalham de forma«tradicional». Por conseguinte, o conhecimento por parte dos padeiros de que o termo «Kornspitz» é uma marca não tem qualquer incidência sobre a decisão de aquisição dos consumidores. Se, contudo, se tiver em conta esta tese unicamente em relação aos consumidores, são precisamente as marcas de grande sucesso que se encontram fortemente ameaçadas pela extinção. Além disso, a extinção da marca relativamente ao pão põe em risco a marca para a mistura de produtos de padaria, uma vez que a perda da marca relativamente ao pão permitiria aos concorrentes fornecer o produto intermédio com a indicação «para Kornspitz». É questionável que esta situação seja compatível com a propriedade intelectual protegida como direito fundamental.

22. O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se ainda sobre se a Backaldrin pode ser acusada de uma inatividade relevante. A inatividade ou atraso em agir em quatro casos de violação do direito de marca não são suscetíveis de ser considerados como causa para a transformação de uma marca em designação genérica. Coloca‑se, contudo, a questão de saber se a Backaldrin deveria ter exigido aos padeiros a manutenção da notoriedade da marca ou se ela própria deveria ter apresentado a marca de forma ainda mais veemente como indicação da origem.

23. Por último, o órgão jurisdicional de reenvio sublinha que, por motivos de interesse geral, a jurisprudência austríaca declara extinta uma marca entendida como tal no comércio, quando os consumidores finais a considerem a designação usual do produto, não tendo o comércio à disposição qualquer designação alternativa. Neste caso, existe uma necessidade no comércio de utilizar livremente a designação.

24. Tendo em conta o exposto, em 11 de julho de 2012, o Oberster Patent‑ und Markensenat suspendeu a instância e, nos termos do artigo 267.o TFUE, submeteu à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais: «1) Uma marca transformou‑se na ‘designação usual no comércio do produto ou serviço’ na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE (diretiva sobre as marcas), quando a) os comerciantes estão conscientes de que se trata de uma indicação da origem, mas abstêm‑se, em regra, de informar desse facto os consumidores finais, e b) os consumidores finais deixam (designadamente) por este motivo, de entender a marca como uma indicação da origem, passando a considerá‑la a designação usual no comércio dos produtos ou serviços para que foi registada? 2) Para que exista uma ‘inatividade’ na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE, basta que o titular da marca permaneça inativo, embora os comerciantes não informem os clientes de que se trata de uma marca registada? 3) Deve considerar‑se que o registo de uma marca, que, devido à atividade ou à inatividade do seu titular, se tenha transformado para os consumidores finais, mas não no comércio, numa designação usual, apenas se extingue no caso de os consumidores finais só poderem utilizar esta designação, visto não existirem alternativas equivalentes?»

25. A Backaldrin, a Pfahnl, a República Federal da Alemanha, a República Francesa, a República Italiana e a Comissão apresentaram observações escritas.

26. A Backaldrin, a Pfahnl, a República Federal da Alemanha e a Comissão alegaram ainda na audiência de 29 de maio de 2013.

IV — Apreciação jurídica

A — Observações prévias

27. Como é frequente no direito das marcas, a solução para a resposta às questões colocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio encontra‑se na função que a proteção de uma marca desempenha. A função essencial da proteção das marcas consiste, como resulta do décimo primeiro considerando da diretiva e da jurisprudência do Tribunal de Justiça, na denominada «função de origem»: uma marca permite ao consumidor ou ao utilizador final identificar a origem do produto ( 8 ) que a mesma designa e distinguir esse produto daqueles que têm outra proveniência ( 9 ). O que está em causa, a este respeito, não é que o consumidor deva poder identificar o fabricante «físico» do produto, isto é, a empresa que fabrica o produto ( 10 ). Esta situação não corresponderia à realidade da economia atual marcada pela repartição do trabalho, na qual os produtos são fabricados ao abrigo de uma licença em cadeias de produção complexas. Pelo contrário, a marca garante que o produto é fabricado sob o controlo de uma empresa do titular da marca ( 11 ).

28. Porém, se uma marca visar permitir, antes de mais, a determinação da origem de um produto no sentido da empresa que controla a produção, é perfeitamente lógico que, nos termos do artigo 2.o da diretiva, apenas possam constituir marcas os sinais que sejam adequados a distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas. Os sinais desprovidos de qualquer caráter distintivo não podem ser registados ( 12 ). Carecem de tal caráter distintivo, por exemplo, os sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar o próprio produto. De acordo com o artigo 3.o, n.o 1, alínea d), da diretiva, a estes sinais opõe‑se um motivo de recusa do registo ( 13 ). O artigo 3.o da diretiva diz respeito a casos em que a marca não cumpre, desde o início, a função de origem. Contudo, um sinal que só após o seu registo como marca se tornou usual como designação genérica e deixou de ser entendido pelo público relevante como indicação da origem, não possui tão‑pouco qualquer caráter distintivo. O artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva prevê que essas marcas sejam declaradas extintas sob certas condições ( 14 ).

29. As disposições referidas constituem um conjunto legislativo coerente, que deve ser interpretado à luz do contexto em que se insere. Além da jurisprudência relativa à Diretiva 2008/95/CE e à Diretiva 89/104/CEE ( 15 ), que a primeira veio substituir, importa a este respeito ter igualmente em conta a jurisprudência relativa ao regulamento sobre a marca comunitária, o qual contém disposições equivalentes ( 16 ).

30. Embora a extinção de uma marca, que se transformou numa designação genérica, encontre uma justificação plausível no desaparecimento da função de origem da marca, há que reconhecer que a extinção representa uma consequência grave para o titular da marca, muito mais grave do que a recusa de registo de uma designação genérica como marca no início da sua existência em termos económicos. A entrada de uma marca na linguagem corrente enquanto termo que designa o próprio produto demonstra, por último, o sucesso do trabalho árduo levado a cabo, frequentemente durante vários anos, pelo titular da marca, cujo produto se tornou aos olhos do mundo na representação do próprio tipo de produto. Em muitos casos, mediante um produto particularmente inovador, o titular da marca cria literalmente pela primeira vez esse tipo de produto, que é agora designado pela sua marca.

31. O legislador teve por isso de fazer uma ponderação rigorosa dos interesses em jogo. Tratava‑se, a este respeito, de ter em consideração, por um lado, o interesse geral e da concorrência na livre utilização de um termo que o público interessado deixou de associar a uma origem e cuja monopolização obriga os concorrentes a absterem‑se de utilizá‑lo, substituindo‑o por vezes por uma alternativa aparentemente artificial. Por outro lado, era necessário incluir nesta ponderação o interesse dos titulares, cujas marcas também beneficiam, a título de propriedade intelectual, da proteção do artigo 17.o, n.o 2, da Carta dos Direitos Fundamentais e do artigo 1.o do Primeiro Protocolo adicional da Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais ( 17 ). Na sua ponderação, o legislador chegou à conclusão de que a transformação da marca em designação usual de um produto só pode ser oposta ao respetivo titular no caso de se ter ficado a dever à atividade ou inatividade do mesmo ( 18 ).

32. O artigo 12.o, n.o 2, da diretiva impõe, portanto, como condição objetiva da sua aplicação, que a marca se tenha transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada. Como condição subjetiva, esta disposição pressupõe que a transformação ocorra como consequência da atividade ou inatividade do titular da marca.

33. O presente processo proporciona ao Tribunal de Justiça a possibilidade de precisar estas duas condições. A primeira e terceira questões prejudiciais dizem respeito à condição objetiva, que analisarei em primeiro lugar; pelo contrário, a segunda questão refere‑se à condição subjetiva.

B — Condição objetiva (primeira e terceira questões prejudiciais)

1. Primeira questão prejudicial

34. Com a sua primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber qual o alvo comercial de referência para o qual uma marca se deve ter transformado na designação usual para que a condição objetiva se encontre preenchida e a marca seja ameaçada pela extinção nos termos do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva. Em especial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se é suficiente, a este respeito, que os consumidores finais tenham deixado de considerar a designação como indicação da origem, ao passo que os comerciantes mantêm este entendimento, embora normalmente não o divulgando aos consumidores finais.

35. A Backaldrin, a República Federal de Alemanha, a República Francesa e a Comissão sustentam que, em casos como o presente, quer os consumidores quer os intermediários devem ser considerados alvos comerciais de referência relevantes. Segundo a Pfahnl e a República Italiana, no caso em apreço, importa ter em conta apenas os consumidores.

a) Consideração da função de garantia de qualidade da marca

36. Antes de abordar a questão do alvo comercial de referência relevante, é necessário, todavia, analisar um argumento invocado neste contexto pela Backaldrin e pela República Federal da Alemanha.

37. A Backaldrin e a República Federal da Alemanha defendem que, aquando da análise da transformação da marca em designação genérica, há que ter em conta não só a função de identificação da origem, mas também a função de garantia da qualidade de uma marca, isto é, há que ter em conta igualmente a questão de saber se os meios interessados associam propriedades concretas e uma qualidade constante ao produto comercializado com essa marca.

38. A Comissão recusou este entendimento na audiência. Se, no quadro do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, se devessem ter em consideração todas as funções das marcas, a extinção seria impossível e a disposição em causa deixaria de ser aplicável. A consequência do domínio do processo de produção, em que o titular da marca dispõe de liberdade de conformação, é a reação correspondente por parte dos consumidores, mas não a perda da marca.

39. Não há qualquer dúvida de que as marcas, além da sua principal função já referida — a função de indicação da origem ( 19 ) —, cumprem uma série de outras funções ( 20 ). O Tribunal de Justiça esclareceu na sua jurisprudência que o titular da marca pode invocar o seu direito exclusivo decorrente do artigo 5.o, n.o 1, alínea a), da diretiva não só no caso de violação da função de indicação da origem damarca, mas também no caso de violação das funções de garantia da qualidade de um produto, de comunicação, de investimento ou de publicidade ( 21 ). O Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou até ao momento sobre a questão de saber se estas funções são igualmente relevantes para a apreciação da questão de saber se um sinal se transformou numa designação genérica.

40. A função de garantia da qualidade não é relevante no âmbito dessa apreciação.

41. Esta situação resulta, em primeiro lugar, de um correto entendimento da própria função de garantia da qualidade. Uma marca permite a uma empresa investir na qualidade do seu produto. Com efeito, a marca permite ao consumidor identificar a empresa responsável pelo fabrico do produto e, com base na sua experiência, recompensar um fabricante de alta qualidade mediante a compra do produto e punir um fabricante de qualidade inferior não adquirindo os seus produtos ( 22 ). Neste sentido, uma marca funciona como indicador das propriedades constantes de um produto ( 23 ).

42. A função de garantia de qualidade pressupõe assim que uma marca cumpra a sua função de indicação da origem. O advogado‑geral F. G. Jacobs observa, a este respeito, corretamente que «em virtude da sua função de origem, as marcas podem ser elementos patrimoniais que envolvem o goodwill de uma empresa (ou de um dos seus produtos específicos)» ( 24 ). A marca protege as expectativas do consumidor em relação ao produto de uma empresa e não em relação a um termo considerado pelo consumidor como designação genérica. Se a marca deixar de cumprir a sua função de origem, por se ter tornado na designação genérica do produto, esta deixa igualmente de poder desempenhar a sua função de qualidade.

43. Pelo contrário, se ao apreciar a transformação de uma marca em designação genérica se tiver igualmente em conta a função de garantia de qualidade, negando‑se portanto essa transformação no caso de marcas que perderam a sua função de indicação da origem, mas que conservaram a sua função de garantia da qualidade, então, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva jamais seria aplicável, como acertadamente afirmou a Comissão.

44. Assim, em primeiro lugar, os consumidores associam igualmente às designações genéricas (e não unicamente às marcas) determinadas propriedades constantes. Um croissant em forma de baguete ou desprovido do seu sabor característico não seria um croissant. Uma mesa com um tampo vertical não seria uma mesa.

45. Em segundo lugar, a função de qualidade não protege a expectativa de uma qualidade especialmente elevada, mas sim apenas a expectativa de uma determinado bem. O consumidor pode associar à marca A produtos de excelência, à marca B produtos de qualidade inferior, e à marca C produtos de qualidade variável ( 25 ). Nesta medida, afigura‑se totalmente incerto quando deve a função de qualidade, isolada da função de origem, deixar de existir.

46. Por conseguinte, há que concluir que, para apreciar a transformação de uma marca em designação genérica, se deve ter apenas em conta a função de indicação da origem da marca.

b) Alvo comercial de referência relevante

47. Com base na função de indicação da origem da marca, importa agora esclarecer quais os alvos comerciais de referência relevantes no âmbito do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva para apreciar se uma marca se transformou na designação usual de um produto.

48. O Tribunal de Justiça discutiu esta questão no processo Björnekulla Fruktindustrier. O litígio no processo principal subjacente ao processo no Tribunal de Justiça dizia respeito a uma marca de pepinos laminados marinados, que efetivamente, como demonstrou um estudo de mercado, se tinha transformado na designação genérica para os consumidores, mas não para o comércio alimentar, as cantinas ou as lojas de fritos.

49. O Tribunal de Justiça interpretou o então aplicável artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 89/104/CEE, de teor essencialmente idêntico ao artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva aqui em causa, de acordo com a redação, a economia geral e a finalidade da diretiva. O Tribunal de Justiça constatou que todo o processo de comercialização tem por objetivo a aquisição do produto pelos consumidores e os utilizadores finais. O papel dos intermediários consiste em detetar, antecipar, aumentar ou orientar a procura desse produto. Assim, o Tribunal de Justiça declarou que, «quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou dos utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto» ( 26 ).

50. As partes retiram conclusões diferentes desta jurisprudência para o presente processo. Segundo a Backaldrin, a República Federal da Alemanha, a República Francesa e a Comissão, os padeiros fazem parte, no caso em apreço, do alvo comercial de referência relevante, em função das características do mercado do produto em causa. Neste contexto, a República Francesa e a Comissão consideram determinante o facto de os padeiros participarem na escolha dos clientes. A República Francesa salienta que, na medida em que ocultam deliberadamente a qualidade de marca aos consumidores, os padeiros teriam uma influência ainda maior sobre a decisão de aquisição dos clientes. A República Federal da Alemanha refere como argumento o processo de fabrico utilizado pelos padeiros. A Comissão acrescenta que a influência dos intermediários aumenta à medida que estes reforçam a influência que exercem sobre o produto. A Backaldrin sustenta que a opinião dos comerciantes desempenha um papel fundamental no caso de produtos que são propostos ao consumidor final sem estarem embalados e que dificilmente oferecem a possibilidade de colocar uma indicação relativa aos direitos de marca. Em termos gerais, uma marca só se transforma numa designação usual quando apenas uma parte totalmente negligenciável dos meios interessados continua fazer a associação entre o sinal e uma ideia de origem.

51. Pelo contrário, a Pfahnl e a República Italiana defendem que os padeiros não fazem parte, no presente processo, do alvo comercial de referência relevante. A Pfahnl argumenta que os padeiros não têm qualquer influência sobre a decisão de aquisição dos consumidores, os quais escolhem o pão de forma autónoma e sem consultarem os padeiros. Além disso, os padeiros não são intermediários, mas sim fabricantes do produto, sendo o seu trabalho apenas facilitado pela utilização de uma mistura para produtos de padaria. A República Italiana considera o ponto de vista dos padeiros irrelevante, uma vez que o facto de estes estarem conscientes de que se trata de uma marca não tem qualquer incidência sobre a decisão de aquisição dos consumidores finais.

52. De acordo com a jurisprudência invocada supra, que subscrevo, na apreciação da questão de saber se uma marca se transformou num termo genérico importa ter em conta sobretudo os consumidores e, «em função das características do mercado», o conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização do produto. Deste modo, coloca‑se a questão de saber quais as características do mercado relevantes.

53. A redação do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, que o advogado‑geral P. Léger interpretou cuidadosamente no processo Björnekulla Fruktindustrier ( 27 ), não oferece qualquer indicação a este respeito.

54. O contexto normativo fornece argumentos no sentido de que o consumidor final deve ser colocado no centro da apreciação, mas não fornece qualquer indicação conclusiva relativamente à questão de saber quais as características do mercado que permitem considerar também os profissionais que intervêm na comercialização do produto como fazendo parte do alvo comercial de referência relevante.

55. No âmbito da interpretação sistemática, há que observar, de acordo com o referido supra, que o artigo 3.o, n.o 1, alínea d), da diretiva se opõe ao registo de marcas «constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio». Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o, este motivo de recusa — que é um caso especial da falta de caráter distintivo (artigo 3.o, n.o 1, alínea b), da diretiva) — pode ser ultrapassado mediante a aquisição de caráter distintivo.

56. A redação do artigo 3.o, n.o 1, alínea d), da diretiva («linguagem corrente»ou«hábitos leais e constantes») parece qualificar um termo como genérico, quando o mesmo é considerado como tal pelos consumidores e pelo comércio. Esta circunstância poderia conduzir a que, ao apreciar a transformação de um termo em genérico, se considerasse, em princípio, suficiente que a alteração do significado ocorresse junto dos consumidores. Neste sentido aponta igualmente o facto de, na apreciação das questões relativas ao caráter distintivo, o Tribunal de Justiça se referir reiteradamente ao consumidor, isto é, ao consumidor médio normalmente informado, atento e avisado ( 28 ). Todavia, é questionável até que ponto o Tribunal de Justiça pretendia, neste contexto, pronunciar‑se de forma definitiva sobre a inclusão ou a exclusão dos operadores comerciais no alvo comercial de referência relevante, apesar de também se terem encontrado exemplos em que o Tribunal de Justiça inclui o comércio nos meios interessados ( 29 ).

57. Por conseguinte, a finalidade da regulamentação é o critério relevante para a determinação das características do mercado perante as quais, na apreciação da transformação de uma marca em designação genérica, se deve ter igualmente em conta os profissionais que intervêm na comercialização do produto.

58. Como já acima observei, a função principal da marca consiste na função de indicação da origem. No âmbito da venda de um produto, a marca presta informações acerca da origem do produto. Deste modo, a marca — assim como a língua em geral — faz parte de um processo de comunicação, neste caso entre o vendedor e o comprador. Este processo de comunicação apenas alcança o resultado com ele pretendido e a marca apenas cumpre a função que justifica a sua existência quando ambas as partes intervenientes na comunicação «entendem» a marca como tal, isto é, estão conscientes da sua função de indicação da origem. Se um dos dois grupos considerar a marca como uma designação genérica, a transmissão da informação que se pretende comunicar através da marca fracassa. Assim, para o preenchimento da condição objetiva do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva é, em regra, suficiente que os consumidores considerem uma marca como designação genérica. Era isto que o Tribunal de Justiça perspetivava ao declarar que, em geral, «a apreciação do meio dos consumidores ou dos utilizadores finais tem um papel determinante», uma vez que o processo de comercialização tem por objetivo a aquisição do produto ( 30 ).

59. Deste processo de comunicação entre vendedor e comprador é fácil inferir as características que um mercado deve apresentar para que um intermediário se torne relevante para a apreciação do caráter genérico de uma marca. Com efeito, mesmo que o comprador ignore que se trata de uma marca, esta pode continuar a cumprir a sua função de origem quando um intermediário exerce uma influência determinante sobre a decisão de aquisição do comprador, contribuindo, assim, o seu conhecimento da função de origem da marca para o sucesso do processo de comunicação. É o que sucede quando, no respetivo mercado, é usual um aconselhamento determinante por parte do intermediário para a decisão de aquisição ou o intermediário toma, ele próprio, a decisão de aquisição pelo consumidor, como acontece no caso de farmacêuticos e médicos no que diz respeito a medicamentos sujeitos a receita médica ( 31 ).

60. No caso vertente, não se verifica a existência de uma influência determinante sobre a decisão de aquisição. Os clientes de uma padaria tomam a sua decisão de aquisição sem serem aconselhados ou mesmo influenciados de forma determinante.

61. O facto de os padeiros influenciarem a decisão dos clientes com a aquisição de determinadas misturas para produtos de pastelaria em nada altera esta conclusão. A aquisição de uma mistura para produtos de padaria não exerce qualquer influência sobre a aquisição do pão acabado, que é um produto diferente, que os padeiros propõem sob licença aos clientes depois de o terem fabricado a partir do produto intermédio.

62. A decisão dos padeiros relativa aos produtos que eles propõem e a falta de informação dos seus clientes sobre o caráter de marca da designação de um pão não representa tão‑pouco uma influência determinante sobre a decisão de aquisição dos consumidores no que se refere a este pão. De acordo com o acima exposto, uma tal influência pressuporia que a função de indicação de origem da marca fosse assumida pelos padeiros, os quais influenciariam, portanto, a decisão de aquisição do consumidor no quadro do processo de venda entre vendedores e consumidores. Porém, no presente caso, os padeiros só fabricam o produto acabado sob licença. Por conseguinte, os padeiros fazem parte dos produtores e não dos consumidores. Embora a restrição da gama de produtos propostos e a ausência de informação sobre a qualidade de marca influencie, de facto, a decisão de aquisição dos consumidores, os padeiros não exercem qualquer influência sobre essa decisão de aquisição no que se refere aos compradores, mas sim, pelo contrário, no que se refere aos vendedores.

63. O direito europeu das marcas não constitui, de modo algum, uma situação excecional ao ter fundamentalmente em conta os consumidores na apreciação da questão de saber se uma marca se tornou genérica. Nos Estados Unidos da América, o juiz Learned Hand concluiu bastante cedo que o critério decisivo consiste no entendimento que o consumidor tem da palavra em causa ( 32 ). Do mesmo modo, na apreciação da questão de saber se uma marca se transformou numa designação genérica, o Tribunal de Justiça da Comunidade Andina tem igualmente em conta o entendimento do consumidor, uma vez que este constitui o «objeto da proteção concedida às marcas» ( 33 ).

64. Pelo contrário, mesmo após a decisão do Tribunal de Justiça proferida no processo Björnekulla Fruktindustrier, o Oberster Gerichtshof austríaco continua, em princípio, a basear‑se numa «determinação global do entendimento de todos os meios interessados confrontados com a marca», o que, além dos consumidores finais, inclui igualmente os produtores e os comerciantes. Em apoio desta tese refere‑se que os consumidores finais tendem facilmente a utilizar as marcas como designações genéricas ( 34 ).

65. Este argumento não me convence. Embora os consumidores tendam a utilizar frequentemente as marcas como designação genérica, regra geral têm consciência de que se trata de uma marca, o que não é suficiente para preencher a condição objetiva. É relativamente raro que o consumidor perca essa consciência. Porém, verificando‑se a existência de um caso deste tipo, a marca deixa de cumprir a sua função de indicação de origem. Não se vislumbra por que motivo, nesse caso, a transformação de uma marca em designação genérica, que é portanto a condição objetiva da extinção, se deveria dificultar artificialmente invocando como público relevante um grupo de referência particularmente consciente da existência da marca. A proteção do direito de propriedade do titular da marca enquanto direito fundamental não justifica tão‑pouco essa exigência. Esta proteção é tida, desde logo, em consideração pelo facto de a realização da condição objetiva não implicar, por si só, a extinção da marca.

66. Por último, também a consideração do órgão jurisdicional de reenvio de que, no caso de extinção da marca «Kornspitz» para o pão acabado, os concorrentes passam a poder, nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da diretiva, utilizar as misturas para produtos de padaria com a designação «para o fabrico de Kornspitz», o que tem como consequência que a marca registada pela Backaldrin para as misturas de produtos de padaria o seu valor perde o seu valor. O risco da perda de valor da marca para o produto intermédio devido à extinção da marca para o produto final resulta da decisão de registar a marca para os dois grupos de produtos e da estrutura específica de produção e de comercialização do produto final, em especial, do seu fabrico por padeiros e da licença concedida aos mesmos para a venda do produto final ao abrigo da marca. A titular da marca é que tomou essas decisões, criando, assim, o risco correspondente. No entanto, a titular da marca é protegida pelo facto de a extinção da marca estar excluída no caso de a transformação em designação genérica não tiver sido causada pela atividade ou inatividade da titular.

67. Face ao exposto, deve responder‑se à primeira questão prejudicial que o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva deve ser interpretado no sentido de que os alvos comerciais de referência relevantes para a apreciação da questão de saber se uma marca se transformou na designação usual no comércio do produto para que foi registada, incluem sobretudo os consumidores e os utilizadores finais. Consoante as características do mercado, importa ter igualmente em consideração o conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização do produto. Uma característica que obriga em especial a essa tomada em consideração é o caso de os referidos profissionais exercerem um certo grau de influência sobre a decisão de aquisição do consumidor final. Se tal não se verificar, uma marca transforma‑se na designação usual do produto para que foi registada quando é considerada como tal pelos consumidores finais, ainda que os comerciantes que fabricam o produto a partir de um produto intermédio fornecido pelo titular da marca e o vendem ao abrigo da marca com o consentimento do seu titular estejam conscientes de que se trata de uma indicação da origem, abstendo‑se normalmente de informar os consumidores finais desse facto.

2. Terceira questão prejudicial

68. Com a sua terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se para se produzir a extinção de uma marca que, devido à atividade ou à inatividade do seu titular, se tenha transformado para os consumidores finais, mas não para os comerciantes, numa designação usual, é necessário que não existam quaisquer designações alternativas equivalentes para o produto, de tal forma que o consumidor final só pode utilizar a designação inicial.

69. Segundo o Oberster Patent‑ und Markensenat, o contexto da questão prejudicial é dado pela jurisprudência do Oberster Gerichtshof austríaco. De acordo com este tribunal, a transformação de uma marca em designação genérica está, em princípio, excluída, enquanto os comerciantes entenderem a marca como uma designação da origem. Porém, a situação é diferente quando o comércio não tem à disposição qualquer alternativa em relação a uma marca que se transformou, na perspetiva dos consumidores finais, numa designação genérica ( 35 ). Embora do ponto de visto do órgão jurisdicional de reenvio sta condição tenha qualquer apoio na letra da diretiva, esta interpretação permite assegurar um equilíbrio justo entre a posição do titular da marca protegida pelos direitos fundamentais e o interesse geral em dispor de sinais suscetíveis de designar os produtos e serviços.

70. Segundo a Backaldrin, a transformação de uma marca em designação genérica encontra‑se excluída quando existem designações alternativas para o produto em questão. Isto é igualmente assim quando as designações alternativas da marca não são equivalentes em todos os aspetos, especialmente no que concerne a amplitude da sua difusão.

71. A Pfahnl considera a referida exigência irrelevante para apreciar a extinção de uma marca. Esta exigência não encontra qualquer fundamento na letra, na economia geral ou na finalidade da diretiva. A Comissão apoia esta tese.

72. Do mesmo modo, a República Francesa não considera que a existência de termos alternativos seja uma condição para que uma marca se possa transformar em designação genérica, apesar de pretender reconhecer‑lhe um efeito indicativo. A República Italiana vê a ausência de designações alternativas simplesmente como um «fator de risco», que pode contribuir para a transformação de uma marca em designação genérica.

73. Na minha opinião, para analisar a extinção de uma marca não é necessário examinar se o comércio dispõe de designações alternativas equivalentes para o produto.

74. A este respeito, há em primeiro lugar que esclarecer o que pretende o órgão jurisdicional de reenvio ao afirmar «não existirem alternativas equivalentes». Isto não pode significar que deve «existir» um sinónimo em termos objetivos. A língua é um fenómeno social e não um espaço definido objetivamente. Um termo espontâneo inventado (pelo titular da marca) não pode constituir uma «alternativa equivalente». Com efeito, o significado de uma palavra consiste no uso que dela se faz na língua ( 36 ). Uma vez introduzido, um conteúdo está efetivamente sujeito a uma mudança na linguagem, porém, não é possível alterá‑lo sem mais deliberadamente. A questão de saber se uma palavra representa uma «alternativa» a uma outra palavra, se a palavra é totalmente «equivalente», é portanto determinada pela comunidade linguística e não por um tribunal. Esta pode entender de forma distinta uma palavra à primeira vista «equivalente», ou rejeitar completamente a sua utilização. O critério deve basear‑se portanto na procura de sinónimos para o termo em causa introduzidos na atual linguagem corrente. Esta situação corresponde igualmente ao entendimento do Oberster Gerichtshof austríaco, o qual se refere a um «termo alternativo em utilização» ( 37 ).

75. No entanto, a letra da disposição da diretiva não prevê tal critério, nem ele seria compatível com a finalidade da disposição. De acordo com o acima exposto, a extinção que há o risco de se verificar no caso de transformação de uma marca na designação usual de um produto, funda‑se no facto de a marca ter deixado de poder cumprir a sua função de indicação da origem. Através da extinção, a ordem jurídica satisfaz a necessidade da coletividade em utilizar livremente os sinais («imperativo de disponibilidade») ( 38 ). No entanto, a extinção não tem como requisito legal a demonstração da necessidade da coletividade em utilizar livremente o sinal, que pode ser mais fraca, se estiverem disponíveis outros sinais para o mesmo efeito. O requisito legal consiste apenas no facto de a marca se ter transformado na designação usual de um produto. Porém, esta questão é independente da questão de saber se foram introduzidos sinónimos na linguagem corrente.

76. Por último, deve rejeitar‑se o argumento de que o critério em discussão nesta questão prejudicial é necessário para proteger o direito fundamental de propriedade do titular da marca. Como referido, o legislador cumpriu o seu dever de ponderação dos interesses da coletividade e da posição do titular da marca baseada nos direitos fundamentais ao exigir para a extinção de uma marca, além da transformação da marca em designação genérica, o preenchimento da condição subjetiva do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva. Não cabe por isso acrescentar critérios objetivos não escritos adicionais à previsão da norma. .

77. Por conseguinte, à terceira questão prejudicial há que responder que para a apreciação da extinção de uma marca é irrelevante a questão de saber se os consumidores finais, na falta de alternativas equivalentes, podem utilizar a designação em causa.

C — Condição subjetiva (segunda questão prejudicial)

78. A segunda questão prejudicial do órgão jurisdicional de reenvio diz respeito à condição subjetiva do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, isto é, refere‑se à questão de saber se a alteração do significado do sinal deve ser imputada ao titular da marca. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, a este respeito, se para que exista uma inatividade basta que o titular nada faça quando os comerciantes não informam os clientes de que se trata de uma marca registada.

79. A Backaldrin considera que se deve responder a esta questão em sentido negativo. Verificar‑se‑ia uma inatividade relevante, se o titular da marca não agisse contra a utilização não autorizada da marca por terceiros. No entanto, no presente caso, a Backaldrin autorizou os seus clientes, ou seja os padeiros, no âmbito de uma licença não exclusiva, a comercializarem os produtos de padaria em causa sob a marca «Kornspitz». Obrigar os padeiros a informar os compradores do pão sobre o caráter de marca da designação «Kornspitz» seria inabitual e irrazoável no comércio com géneros alimentícios frescos. A colocação à disposição de meios publicitários, que podem ser expostos nas padarias, deveria ser suficiente.

80. Pelo contrário, a Pfahnl, a República Francesa, a República Italiana e a Comissão respondem afirmativamente à questão. Também no que se refere à proteção do caráter distintivo da sua marca, a titular deve ser suficientemente vigilante e explorar, no comércio, as suas possibilidades de ação contra a transformação em designação genérica. Assim, a titular da marca deveria incitar os padeiros a informarem os clientes sobre a sua marca. Se um titular de uma marca assim não o fizer, a República Francesa considera esta situação como indício de uma inatividade relevante.

81. Nos termos do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, a transformação de uma marca na designação usual de um produto não conduz, por si só, à sua extinção. Pelo contrário, esta transformação deve ocorrer «como consequência da atividade ou inatividade» do titular da marca. A redação da norma não prevê, a este respeito, qualquer restrição à inatividade relevante por cuja consequência uma marca se pode transformar em designação genérica.

82. No processo Levi Strauss, o Tribunal de Justiça teve oportunidade de se pronunciar sobre qual o tipo de inatividade suficiente no âmbito da condição subjetiva. O Tribunal de Justiça declarou que: «[Uma] [...] inatividade pode igualmente consistir no não recurso ao artigo 5.o, em tempo útil, pelo titular de uma marca, a fim de requerer à autoridade competente que proíba terceiros interessados de utilizar o sinal relativamente ao qual existe risco de confusão com essa marca, uma vez que esses pedidos têm precisamente por objeto preservar o poder distintivo da referida marca» ( 39 ). A utilização da palavra «igualmente» indica que o Tribunal de Justiça considera o caso por ele mencionado simplesmente como um exemplo de uma inatividade relevante.

83. O alcance das obrigações do titular da marca pode ser precisado com base no sentido e na finalidade da norma. A diretiva deve assegurar um equilíbrio entre os interesses do titular da marca e os dos restantes operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar um produto. Por conseguinte, a proteção dos direitos do titular da marca não é garantida de forma incondicional, devendo antes o titular da marca mostrar‑se vigilante no que se refere à proteção da sua marca ( 40 ). Na minha opinião, isto é válido em relação não só à defesa da marca contra violações, mas também relativamente ao risco de uma marca se tornar numa designação genérica. O dever de vigilância implica que o titular da marca observe o mercado e tome as medidas que razoavelmente lhe podem ser exigidas para proteger a sua marca de uma transformação em designação genérica.

84. Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais determinar, no caso concreto, quais as medidas apropriadas para o titular da marca e que lhe podem ser razoavelmente exigidas. Exemplos dessas medidas encontram‑se tanto na prática do IHMI, como na literatura científica. Deve ter‑se em conta, por exemplo, a publicidade, a afixação de advertências sob a forma de rótulo (ou tabuletas junto do produto com a referência ao nome do produto), ou a influência exercida sobre os editores de dicionários a fim de os incitar a introduzir uma referência à qualidade de marca de uma palavra neles mencionada ( 41 ). O próprio titular da marca deve evitar utilizar a marca como designação genérica ( 42 ) e tomar as medidas que lhe podem ser razoavelmente exigidas, ou seja, combater uma utilização nesse sentido por terceiros e advertir o comércio para o caráter de marca ( 43 ). Se se conceder uma licença para a utilização da marca, devem tomar‑se também neste âmbito as medidas que podem ser razoavelmente exigidas ao titular da marca para a proteção da mesma, isto é, estabelecer condições correspondentes na licença e vigiar de forma aceitável o seu cumprimento.

85. Por conseguinte, há que responder à segunda questão prejudicial no sentido de que existe uma inatividade na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, quando o titular da marca não toma as medidas que lhe podem ser razoavelmente exigidas para proteger a sua marca de uma transformação em designação genérica. Esta situação abrange igualmente uma influência correspondente sobre aqueles a quem concedeu licenças.

V — Conclusão

86. Pelas razões acima expostas, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões submetidas da seguinte forma: — O artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 CE deve ser interpretado no sentido de que os alvos comerciais de referência relevantes para a apreciação da questão de saber se uma marca se transformou na designação usual no comércio do produto para que foi registada englobam, antes de mais, os consumidores e os utilizadores finais. Em função das características do mercado, importa ter igualmente em consideração o conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização do produto. Uma característica que obriga em especial a essa tomada em consideração é o caso de os referidos profissionais exercerem um certo grau de influência sobre a decisão de aquisição do consumidor final. Se tal não se verificar, uma marca transforma‑se na designação usual do produto para que foi registada, quando é considerada como tal pelos consumidores finais, ainda que os comerciantes que fabricam o produto a partir de um produto intermédio fornecido pelo titular da marca e o vendem ao abrigo da marca com o consentimento do seu titular estejam conscientes de que se trata de uma indicação da origem, abstendo‑se normalmente de informar desse facto os consumidores finais. — Para a apreciação da extinção de uma marca é irrelevante a questão de saber se os consumidores finais, na falta de alternativas equivalentes, podem utilizar a designação em causa. — Existe uma inatividade na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da diretiva, quando o titular da marca não toma as medidas que lhe podem ser razoavelmente exigidas para proteger a sua marca de uma transformação em designação genérica. Esta situação abrange igualmente uma influência correspondente sobre aqueles a quem concedeu licenças.

( 1 ) Língua original: alemão.

( 2 ) Na língua alemã, este é o caso, por exemplo, das marcas «Fön» (Deutsches Patent‑ und Markenamt, registo n.o 739154) e «Heroin» (Zeichenrolle des Reichspatentamts, n.o 31650). Esta última marca deixou de poder ser utilizada a partir de 30 de setembro de 1950. De Ridder, M., Heroin — Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt/Main, 2000, pp. 63 e 64. Quanto a exemplos em língua francesa, v. as conclusões do advogado‑geral P. Léger apresentadas no processo Björnekulla Fruktindustrier, acórdão de 29 de abril de 2004 (C-371/02, Colet., p. I-5791, n.o 50).

( 3 ) Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25).

( 4 ) Acórdão de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Colet., p. I-5791)

( 5 ) Acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, Colet., p. I-3703, n.o 34)

( 6 ) Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25).

( 7 ) Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços aos quais se aplicam as marcas, de 15 de junho de 1957, com a última redação que lhe foi dada.

( 8 ) Como é evidente, as marcas também podem designar serviços. No entanto, uma vez que o presente caso diz respeito a produtos, referir‑me‑ei, por razões de simplicidade, ao longo das minhas conclusões apenas a estes.

( 9 ) Acórdãos de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, , Colet., p. I‑8701, n.o 71), de 4 de outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Colet., p. I-6959, n.o 22), de 29 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colet., p. I-5507, n.o 28).

( 10 ) V. as minhas conclusões apresentadas em 18 de abril de 2013 no processo Martin y Paz (C‑661/11, n.o 75).

( 11 ) Acórdãos Canon (já referido supra na nota 9, n.o 28) e de 17 de outubro de 1990, HAG II (C-10/89, Colet., p. I-3711, n.os 13 e 14).

( 12 ) Artigo 3.o, n.o 1, alínea b), da diretiva.

( 13 ) V. acórdão Merz & Krell (já referido supra na nota 9, n.os 31 e 28), conclusões do advogado‑geral Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas no processo Merz & Krell (já referido supra na nota 9, n.o 40).

( 14 ) Acórdão Björnekulla Fruktindustrier (já referido supra na nota 4, n.o 22).

( 15 ) Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).

( 16 ) V. artigos 4.°, 7.°, n.o 1, alínea d) e 51.° do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1). O Regulamento (CE) n.o 40/94, do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1) também continha disposições equivalentes.

( 17 ) TEDH, acórdão de 11 de janeiro de 2007, Anheuser‑Busch Inc. c. Portugal (petição n.o 73049/01, Recueil des arrêts et décisions 2007‑I).

( 18 ) Acórdão Levi Strauss (já referido supra na nota 5, n.o 19).

( 19 ) N.o 27 das presentes conclusões.

( 20 ) V., nomeadamente, as conclusões do advogado‑geral Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas no processo Arsenal Football Club, acórdão de 12 de novembro de 2002 (C-206/01, Colet., p. I-10273, n.o 46).

( 21 ) Acórdãos de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Colet., p. I-8625, n.o 38), de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, Colet., p. I-2417, n.o 77), de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C-487/07, Colet., p. I-5185, n.o 58), v. Cornish, W. e o., Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 7.a ed. 2010, pp. 658 a 661.

( 22 ) Jehoram, T. e o., European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, pp. 12 e 13.

( 23 ) Fezer, K.‑.H., Markenrecht, C.H. Beck, Munique, 4.a ed. 2009, Introdução n.o 8.

( 24 ) Conclusões do advogado‑geral F. G. Jacobs apresentadas no processo Parfums Christian Dior, acórdão de 4 de novembro de 1997 (C-337/95, Colet., p. I-6013, n.o 39). Sublinhado meu.

( 25 ) Quanto à questão distinta das sanções em matéria de direito das marcas relativamente a propriedades altamente variáveis de um produto, v. (no direito americano) Hennig‑Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, 445.

( 26 ) Acórdão Björnekulla Fruktindustrier (já referido supra na nota 4, n.os 24 e 26).

( 27 ) Conclusões do advogado‑geral P. Léger apresentadas no processo Björnekulla Fruktindustrier (já referido supra na nota 2, n.os 29‑43).

( 28 ) Acórdãos de 6 de maio de 2003, Libertel (C-104/01, Colet., p. I-3793, n.os 45 e 46), de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colet., p. I-2779, n.o 53); conclusões do advogado‑geral Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas no processo Merz & Krell (já referido supra na nota 9, n.o 44); conclusões do advogado‑geral Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas no processo Levi Strauss (já referido supra na nota 5, n.o 23).

( 29 ) Acórdão Windsurfing Chiemsee (já referido supra na nota 28, n.o 29).

( 30 ) Acórdão Björnekulla Fruktindustrier (já referido supra na nota 4, n.o 24).

( 31 ) Neste sentido, mas referente ao ao artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, v. acórdão de 26 de abril de 2007, Alcon/HABM (C-412/05 P, Colet., p. I-3569, n.o 56). V. igualmente as conclusões da advogada‑geral J. Kokott apresentadas no referido processo (n.os 48 a 52).

( 32 ) Bayer Co. c. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 p. 505. V. Berner Intern. Corp. c. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. e McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke?, 100 Georgetown L. J. S. 2055, 2066 a 2069 (2012).

( 33 ) Processo 11‑IP2002.

( 34 ) 4 Ob 128/04h — Memory. Este último argumento é igualmente invocado na jurisprudência alemã para uma interpretação restritiva: OLG Munique, GRUR‑RR 2006, 84, 85 «Memory».

( 35 ) OGH, 4 Ob 269/01i — Sony Walkman II de 29 de janeiro de 2002; v. OGH, 4 Ob 128/04h — Memory de 6 de julho de 2004.

( 36 ) Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlim 2011, § 43.

( 37 ) OGH, 4 Ob 128/04h — Memory de 6 julho de 2004.

( 38 ) Acórdão de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, Colet., p. I-2439, n.os 22 a 24).

( 39 ) Acórdão Levi Strauss (já referido supra na nota 5, n.o 34).

( 40 ) Acórdão Levi Strauss (já referido supra na nota 5, n.os 29 e 30).

( 41 ) Existindo um direito nesta matéria, este deve ser exercido. Diretivas relativas aos processos perante o IHMI: novembro de 2007, parte D, capítulo 2, p. 9.

( 42 ) BK 595/2008‑4 — 5HTP; De la Fuente García, E. in O’Callaghan Muñoz, X., Propiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 223.

( 43 ) Eisenführ, G. in Eisenführ, G. & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, Colónia, 3.a ed. 2010, Artigo 51.o n.o 22; Galli, C. e o. in Bonlini G. & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago 2011, p. 191.