Conclusões do advogado-geral Van Gerven apresentadas em 8 de Julho de 1992. - GENERICS (UK) LTD E HARRIS PHARMACEUTICALS LTD CONTRA SMITH KLINE AND FRENCH LABORATORIES LTD. - PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL: COURT OF APPEAL (ENGLAND) - REINO UNIDO. - PATENTES - LICENCAS OBRIGATORIAS - ARTIGOS 30. ET 36. DO TRATADO CEE. - PROCESSO C-191/90.



Colectânea da Jurisprudência 1992 página I-05335



Conclusões do Advogado-Geral

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Senhor Presidente,

Senhores Juízes,

1. A Court of Appeal, Queen' s Bench Division for the Supreme Court of England and Wales (a seguir "órgão jurisdicional de reenvio"), colocou ao Tribunal de Justiça um certo número de questões relativas à compatibilidade com os artigos 30. e 36. do Tratado CEE de uma prática das autoridades britânicas competentes, fundada no Patents Act de 1977, quanto às condições em que o titular de uma licença sobre uma patente com a menção "licences of right" (a seguir "licença obrigatória de exploração") pode importar produtos protegidos por essa patente em proveniência de países terceiros.

Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio entre a Generics (UK) Ltd (a seguir "Generics") e a Harris Pharmaceuticals Ltd (a seguir "Harris"), por um lado, e a Smith Kline and French Laboratories Ltd (a seguir "SKF"), titular de duas patentes britânicas com a menção "licença obrigatória de exploração" sobre o produto farmacêutico "Cimetidina", por outro. O litígio tem a sua origem no pedido dirigido pelas primeiras ao "Comptroller General of Patents" (a seguir "Comptroller") com vista a obter a autorização de importar no Reino Unido, na qualidade de titulares de uma licença, Cimetidina fabricada em países terceiros e igualmente em Espanha e em Portugal. Para uma boa compreensão do litígio, indicaremos antes de mais as disposições relevantes do Patents Act de 1977.

As disposições relevantes do Patents Act de 1977

2. O Patents Act de 1977 aumentou de 16 para 20 anos o período de validade de uma patente britânica. A certas patentes concedidas antes da entrada em vigor da lei aplicam-se disposições transitórias. Como em relação às novas patentes, o período de validade das patentes em causa é de 20 anos, mas, após 16 anos, são automaticamente acompanhadas da menção, mesmo contra a vontade do titular da patente, "licença obrigatória de exploração".

Nos termos da section 46 do Patents Act de 1977, a menção "licença obrigatória de exploração" implica que qualquer pessoa pode obter uma licença sobre a patente, sob certas condições estabelecidas por contrato ou, na sua falta, pelo Comptroller.

Segundo jurisprudência da House of Lords (1), o Comptroller pode, para fixar as condições de concessão de uma licença obrigatória de exploração, atender às disposições que regulam a concessão das licenças obrigatórias e, nomeadamente, às sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act de 1977.

Nos termos da section 48 (3) (a) do Patents Act de 1977, o Comptroller pode, após o termo de um prazo de três anos a contar da emissão da patente, conceder licenças obrigatórias (nomeadamente) pela seguinte razão:

"(a) quando a invenção objecto da patente pode ser explorada comercialmente no Reino Unido mas não o é ou não o é tão plenamente como é razoavelmente possível fazê-lo".

Nos termos da section (50) (1) (c) do Patents Act de 1977, o Comptroller deve exercer os poderes previstos na section 48 de modo a

"(c) ... que não sejam prejudicados os interesses de qualquer pessoa que explore ou desenvolva no Reino Unido uma invenção protegida por uma patente".

As referidas disposições do Patents Act de 1977 autorizam o Comptroller a proibir ao adquirente de uma licença obrigatória de exploração importar o produto protegido pela patente quando o titular da patente fabrica este produto no Reino Unido.

3. O Tribunal de Justiça já se debruçou duas vezes sobre as disposições em causa do Patents Act de 1977. No seu acórdão de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys (2), o Tribunal de Justiça declarou que os artigos 30. e 36. do Tratado CEE:

"proíbem às autoridades administrativas competentes a imposição de condições ao concessionário da licença que impeçam a importação de outros Estados-membros de um produto abrangido por uma patente com a menção 'licença obrigatória' se essas autoridades não puderem recusar a concessão de uma licença a uma empresa que fabrique o produto no território nacional e aí o comercialize".

Desde o acórdão do Tribunal de Justiça no processo Allen and Hanburys, não há qualquer dúvida de que o Comptroller não pode proibir o titular de uma licença de importar de outros Estados-membros o produto protegido pela patente, mesmo quando o titular da patente fabrica o produto objecto da patente no Reino Unido. A prática decisória do Comptroller em matéria de importações em proveniência de países terceiros continua todavia a basear-se nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act de 1977: a importação de países terceiros é proibida quando o titular da patente fabrica no Reino Unido o produto protegido pela patente, mas autorizada quando fabrica o referido produto noutro Estado-membro.

Ao passo que o acórdão Allen and Hanburys era conhecido do órgão jurisdicional de reenvio e das partes no processo principal no momento em que foram colocadas as questões prejudiciais, o mesmo não acontece com o recente acórdão de 18 de Fevereiro de 1992 no processo Comissão/Reino Unido (3). Neste acórdão, o Tribunal de Justiça considerou que as disposições do Patents Act de 1977 relativas às licenças obrigatórias eram incompatíveis com os artigos 30. e 36. do Tratado CEE na medida em que permitem a concessão de licenças obrigatórias quando a procura interna do produto objecto da patente é satisfeita, no mercado nacional, por importações em proveniência de outros Estados-membros. Mais adiante voltaremos a este acórdão.

O litígio principal e as questões prejudiciais

4. O litígio principal diz respeito aos direitos sobre o produto farmacêutico denominado "Cimetidina" que é utilizado no mundo inteiro para o tratamento das úlceras gástricas e duodenais. Resulta dos autos que uma filial da SKF fabrica o produto semiacabado na Irlanda. Este produto semiacabado é em seguida transportado para o Reino Unido onde a SKF efectua a dosagem e o acondicionamento da Cimetidina sob a forma de comprimidos ou de xarope.

No momento da decisão de reenvio, a SKF era titular na maior parte dos Estados-membros de uma ou várias patentes que a protegiam da contrafacção da Cimetidina. No Reino Unido, tinha obtido duas patentes em 9 de Março de 1972. Por força das disposições transitórias constantes do Patents Act de 1977 para as patentes concedidas antes da entrada em vigor da lei, as duas patentes foram revestidas da menção "licença obrigatória de exploração" a partir de 9 de Março de 1988 e até ao termo do prazo da sua validade, em 9 de Março de 1992.

A Generics e a Harris desejam obter uma licença obrigatória de exploração que lhes permita, nomeadamente, importar no Reino Unido Cimetidina sob a forma de produto semiacabado em proveniência de países terceiros bem como de Espanha e de Portugal. Na falta de acordo com a SKF, solicitaram ao Comptroller que fixasse as condições da licença em causa.

5. Por decisões de 15 de Março e de 8 de Abril de 1988, o "superintending examiner", agindo em nome do Comptroller, autorizou a Generics e a Harris a importar Cimetidina no Reino Unido, tanto sob a forma de produto semiacabado como de produto acabado, e fixou igualmente a royalty devida pelos titulares da licença à SKF. O montante da royalty não está aqui em causa e, assim, não examinaremos este ponto.

A SKF interpôs recursos destas decisões perante a Patents Court. Através de acórdãos de 1 e 2 de Março de 1989, a Patents Court autorizou a importação da Cimetidina sob a forma de produto semiacabado, mas proibia a importação sob a forma de produto acabado a partir de países terceiros bem como de Espanha e de Portugal, tendo em conta o facto de que a SKF termina o fabrico da Cimetidina no Reino Unido ao passo que importa da Irlanda o produto semiacabado.

A Generics e a Harris interpuseram recurso perante a Court of Appeal desta última proibição da Patents Court. Por seu turno, a SKF interpôs um recurso contra a possibilidade dada aos titulares de licenças de importar Cimetidina sob a forma de produto semiacabado a partir de países terceiros bem como de Espanha e de Portugal. No âmbito deste recurso, a Court of Appeal decidiu submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

"1) É compatível com os artigos 30. e 36. do Tratado CEE que a autoridade competente encarregada de fixar as condições de uma licença, tratando-se de uma 'licença obrigatória de exploração' de uma patente, recorra ao disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para determinar se deve ou não incluir como uma das condições dessa licença o direito de importar produtos patenteados do exterior da CEE? É contrário aos artigos 30. e 36. que essas autoridades apliquem normalmente o disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) no sentido de que estas exigem que se recuse a concessão da licença para importar de outro país quando o titular da patente a explore para a fabricação no Reino Unido, mas concedam a licença para importar de um país terceiro onde o titular da patente a explora importando produtos fabricados noutros Estados-membros da CEE?

2) a) A resposta à questão anterior é afectada pelo facto de as sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 se aplicarem à concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes e disporem que pode ser concedida uma licença obrigatória relativamente a uma patente se esta não estiver a ser explorada no Reino Unido?

b) A resposta à questão anterior é afectada se, ao exercer o seu poder discricionário para decidir se deve ou não permitir a importação de um país terceiro, a autoridade competente recorrer ao disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para estabelecer quais os factores relevantes a ter em conta?

3) Face às disposições dos tratados de adesão de Espanha e Portugal à CEE e ao acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo 434/85 [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd, Colect. 1988, p. 1245], é contrário aos artigos 30. e 36. do Tratado CEE que a autoridade competente para fixar as condições de uma licença obrigatória relativa a uma patente de um produto farmacêutico inclua uma condição que restrinja a importação desse produto em Espanha ou Portugal?"

Análise das questões colocadas em 1)

6. Em 1), o órgão jurisdicional de reenvio coloca duas questões distintas. Através da primeira pretende-se saber se os artigos 30. e 36. do Tratado CEE se opõem a que uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de uma licença obrigatória de exploração tenha o poder de autorizar ou não a importação do produto objecto da patente a partir de países terceiros. Através desta questão pretende-se essencialmente saber se os artigos 30. e 36. do Tratado são aplicáveis a restrições às trocas comerciais com os países terceiros. A segunda questão apresentada pelo órgão jurisdicional de reenvio pressupõe que os artigos 30. e 36. do Tratado CEE deixam à autoridade nacional em causa um poder discricionário para subordinar a concessão de uma licença a condições que constituem um entrave às trocas comerciais com países terceiros. Visa mais precisamente saber se este poder pode ser exercido no sentido de que as importações provenientes de países terceiros são proibidas quando o titular da patente fabrica os produtos objecto da patente no Reino Unido, mas são autorizadas quando fabrica os referidos produtos noutros Estados-membros e os importa em seguida para o Reino Unido.

i) A primeira questão colocada em 1)

7. No acórdão EMI Records (4), a que se referem a SKF, a Generics e o Reino Unido nas suas observações, o Tribunal de Justiça precisou o âmbito de aplicação territorial dos artigos 30. e 36. do Tratado CEE. Nos termos do artigo 30. do Tratado CEE, nota o Tribunal de Justiça no acórdão em questão (n. 8), as restrições quantitativas à importação, bem como as medidas de efeito equivalente, são proibidas "entre os Estados-membros". Segundo o artigo 36. , último período, do Tratado CEE, prossegue o Tribunal de Justiça (n. 9), as restrições à importação justificadas - designadamente - por razões de protecção da propriedade industrial e comercial não podem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio "entre os Estados-membros". Daí o Tribunal de Justiça deduz (n. 10) que:

"O exercício do direito de marca para impedir a comercialização de produtos provenientes de um país terceiro sob uma marca idêntica, mesmo constituindo uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, não afecta a livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros não sendo assim abrangida pelas proibições enunciadas nos artigos 30. e seguintes do Tratado."

O acórdão do Tribunal de Justiça no processo EMI Records demonstra que a proibição das medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação em questão no artigo 30. do Tratado CEE não é aplicável às trocas comerciais com países terceiros (5). Sem prejuízo das obrigações internacionais da Comunidade - que não estão todavia aqui em causa - os artigos 30. e 36. do Tratado CEE não se opõem assim que seja conferido a uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de concessão de uma licença obrigatória de exploração o poder de autorizar ou não a importação do produto objecto da patente em proveniência de países terceiros.

Como se pode deduzir do número dos fundamentos do acórdão EMI atrás citado, os artigos 30. e 36. do Tratado CEE são em contrapartida aplicáveis quando uma autoridade nacional, utilizando os seus poderes em relação às trocas comerciais com países terceiros, afecta a livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros. Examinaremos adiante, no âmbito da resposta à segunda questão colocada em 1), se a prática decisória do Comptroller em matéria de importações em proveniência de países terceiros afecta ou não o comércio intracomunitário.

ii) A segunda questão colocada em 1)

8. Através da segunda questão colocada em 1), o órgão jurisdicional de reenvio deseja saber se uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de concessão de uma licença obrigatória de exploração pode exercer o seu poder de tal forma que a importação em proveniência de países terceiros é proibida quando o titular da patente fabrica os produtos objectos da patente no país, mas é autorizada quando os fabrica noutro Estado-membro. Esta questão é determinante para a resolução do litígio principal. Fundando-se nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act de 1977, o Comptroller, e, em caso de contestação, o juiz britânico exercem com efeito normalmente os seus poderes neste sentido. Uma vez que a SKF fabrica o produto objecto da patente, a Cimetidina, sob a forma de produto semiacabado na Irlanda, uma resposta afirmativa significaria, então, que os adquirentes de licença estariam autorizados, por força desta prática decisória constante, a importar Cimetidina a partir de países terceiros sob a forma de produto semiacabado.

9. No acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido, já referido, n.os 16 a 21, como no acórdão do mesmo dia, Comissão/Itália (6) (n.os 12 a 17), o Tribunal de Justiça traçou os limites dentro dos quais convém examinar esta questão:

"No presente estado do direito comunitário, as normas relativas às patentes ainda não foram objecto de uma unificação no âmbito da Comunidade nem de uma aproximação das legislações. A este respeito, há que salientar que, conforme indicado anteriormente, a Convenção sobre a Patente Comunitária não entrou em vigor.

Nestas condições, compete ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades da protecção conferida pela patente.

Contudo, as normas do Tratado, nomeadamente as do artigo 222. , segundo as quais o Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-membros, não podem ser interpretadas no sentido de que reservam para o legislador nacional, em matéria de propriedade industrial e comercial, o poder de adoptar medidas que violem o princípio da livre circulação das mercadorias no mercado comum tal como ele está previsto e é organizado pelo Tratado.

Por um lado, as proibições e restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial apenas são admitidas no artigo 36. do Tratado, com a reserva expressa de não constituírem nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

Por outro lado, segundo uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o artigo 36. só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade (acórdão de 17 de Outubro de 1990, HAG, n. 12, C-10/89, Colect., p. I-3711).

Em matéria de patentes, o objecto específico da propriedade industrial é, nomeadamente, assegurar ao seu titular o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista à fabricação e à primeira colocação em circulação de produtos industriais, seja directamente, seja pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer violação da patente (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen & Hanburys, n. 11, 434/85, Colect., p. 1245)."

Além disso, convém verificar - v. igualmente Allen and Hanburys, n.os 12 e 13 - que, no caso em que uma patente tem a menção "licença obrigatória de exploração", o direito exclusivo do titular da patente tem um conteúdo especial. Resulta do disposto no Patents Act de 1977 que, no Reino Unido, o titular dessa patente não se pode opor à concessão de uma licença a um terceiro mediante o pagamento de uma remuneração equitativa. Resulta todavia da jurisprudência da House of Lords, já referida, bem como da prática decisória do Comptroller fundada nesta jurisprudência, que o titular da patente pode no entanto opor-se à importação pelo adquirente de licença do produto objecto da patente em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica este produto no Reino Unido.

Recorrendo a este quadro de referência, iremos agora verificar se a prática decisória em causa é compatível com os artigos 30. e 36. do Tratado CEE.

10. Esta prática decisória pode restringir a protecção jurídica do titular de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" que explora o produto objecto da patente no território nacional importando-o de outros Estados-membros. Com efeito, diferentemente do titular da patente que fabrica o produto objecto da patente no território nacional, ele não se pode opor à importação, pelo adquirente de licença, do referido produto a partir de países terceiros.

O titular de uma patente é assim incitado, para evitar qualquer risco de menor protecção jurídica, por exemplo porque considera que a remuneração devida pelo adquirente de licença não basta para compensar a perda do seu direito de oposição, a fabricar o produto objecto da patente no território do Estado onde foi concedida a patente, em vez de o importar a partir de outros Estados-membros (comparar com o acórdão Comissão/Reino Unido, já referido, n. 24). É, além disso, evidente que, quando é concedida ao titular de uma licença uma autorização de importação a partir de países terceiros, os produtos importados de países terceiros no Estado-membro em que foi concedida a patente entram em concorrência com os produtos importados de outros Estados-membros. Esta concorrência - que não existiria, por força da prática decisória em causa, em caso de fabrico dos produtos pelo titular da patente no território nacional - tem necessariamente por efeito diminuir as importações do produto objecto da patente em proveniência de outros Estados-membros e afectar assim a concorrência intracomunitária (comparar com o n. 26 do acórdão Comissão/Reino Unido).

Segundo os termos do acórdão Dassonville (7), qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário deve ser considerada uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas na acepção do artigo 30. do Tratado CEE. A prática decisória em causa releva, deste modo, do âmbito de aplicação do artigo 30. do Tratado CEE.

11. A derrogação à livre circulação de mercadorias acima indicada não pode ser justificada pela protecção da propriedade industrial e comercial prevista no artigo 36. do Tratado CEE ou por qualquer outra causa de justificação. Com efeito, o objecto específico da patente não é protegido por uma prática decisória discriminatória que proíbe a importação em proveniência de países terceiros quando o produto objecto da patente é fabricado no território nacional, mas autoriza a importação em proveniência destes países quando o referido produto é fabricado noutro Estado-membro. Como é demonstrado pelas decisões tanto da Patents Court como da Court of Appeal no litígio principal, essa discriminação não se destina a proteger a propriedade industrial e comercial, mas sim a favorecer a produção nacional. Como o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Comissão/Reino Unido (n. 30), essa consideração:

"que tem por efeito pôr em causa as finalidades da Comunidade tais como são, nomeadamente, enunciadas no artigo 2. e desenvolvidas no artigo 3. do Tratado, não pode ser acolhida para justificar uma restrição ao comércio entre os Estados-membros."

Tendo em conta o que precede chegamos, assim, à conclusão seguinte: os artigos 30. e 36. do Tratado CEE opõem-se a que uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de concessão de uma licença sobre uma patente com a menção "licença obrigatória" proíba normalmente a um adquirente de licença importar o produto objecto da patente em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica este produto no Estado-membro em causa, mas autorize a importação em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto noutro Estado-membro.

A posição acima adoptada não significa que a autoridade nacional competente deva recusar sempre a importação em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrique o produto objecto da patente num Estado-membro. Aquela é livre, no respeito das obrigações internacionais da Comunidade, de autorizar ou de recusar a importação em proveniência de países terceiros. Todavia, não pode, em caso algum, aplicar um critério discriminatório por força do qual a importação em proveniência de países terceiros seja proibida quando o titular da patente fabrique o produto no território nacional, mas seja autorizada quando fabrique este produto noutro Estado-membro.

Análise das questões colocadas em 2)

12. A diferença entre as questões colocadas em 2), alínea a), e em 2), alínea b), não se nos afigura clara. Além disso, não vislumbramos de modo claro o que é que estas questões acrescentam às colocadas em 1). São talvez inspiradas pelo argumento que a SKF invocou no processo principal, a saber, que as sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act de 1977 são incompatíveis com o direito comunitário na medida em que permitem a concessão de uma licença obrigatória de exploração quando a procura do produto objecto da patente é satisfeita, no mercado nacional, por importações em proveniência de outros Estados-membros, mas não a permitem quando o produto é fabricado no território nacional.

A razoabilidade deste argumento adiantado pela SKF foi reconhecida entretanto pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão Comissão/Reino Unido, já referido. Propomos assim que se responda às questões colocadas em 2) em conformidade com esse acórdão, mais precisamente no sentido de que os artigos 30. e 36. do Tratado CEE se opõem a uma regulamentação nacional que permite a concessão de uma licença obrigatória por insuficiência de exploração da patente quando a procura do produto é satisfeita, no mercado nacional, por importações em proveniência de outros Estados-membros.

Análise da questão colocada em 3)

13. A questão colocada em 3) tem a sua origem no pedido dirigido pela Generics e pela Harris ao Comptroller com vista a obter a autorização de importar Cimetidina (nomeadamente) de Espanha e de Portugal. Em Espanha e Portugal, não é possível, até hoje, obter uma patente para um produto farmacêutico (8).

O "superintending examiner" autorizou os titulares de licenças a importar Cimetidina de Espanha e de Portugal. Atendendo ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no processo Allen and Hanburys, considera que não lhe competia limitar as importações em proveniência de um Estado-membro. A Patents Court reformou esta decisão tendo em conta os artigos 47. e 209. do acto relativo às condições de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados (a seguir "acto de adesão"). Segundo o Patents Act, estas disposições têm por efeito colocar em pé de igualdade a importação de produtos farmacêuticos em proveniência de Espanha e de Portugal e a importação destes produtos em proveniência de países terceiros. Lord Justice Nicholls da Court of Appeal não partilhou desta interpretação das disposições em causa. Na sua opinião largamente fundamentada, considera no entanto razoável que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre este aspecto no prolongamento das questões prejudiciais acima analisadas a respeito da compatibilidade com o direito comunitário da prática decisória em matéria de importações em proveniência de países terceiros.

14. Os artigos 47. (para Espanha) e 209. (para Portugal) do acto de adesão derrogam os artigos 42. (para Espanha) e 202. (para Portugal) do referido acto, nos termos dos quais as restrições quantitativas à importação e à exportação, bem como qualquer medida de efeito equivalente existente entre a Comunidade e estes dois Estados são suprimidas em 1 de Janeiro de 1986. Esta derrogação tem a seguinte redacção:

"1. Em derrogação do disposto no artigo (42. ) ou (202. ), o titular, ou o seu substituto legal, de uma patente de um produto químico, farmacêutico, ou fitossanitário registada num Estado-membro numa época em que uma patente de produto não podia ser obtida (em Espanha) (ou) (em Portugal) para esse mesmo produto, pode invocar o direito que lhe confere tal patente para impedir a importação e a comercialização desse produto no ou nos Estados-membros actuais em que o produto esteja protegido por uma patente, mesmo que o referido produto tenha sido comercializado pela primeira vez (em Espanha) (ou) (em Portugal) pelo próprio titular ou com o seu consentimento.

2. Este direito pode ser invocado para os produtos referidos no n. 1 até três anos após a introdução por (Espanha) (ou) (Portugal) da possibilidade de patentear tais produtos".

Todas as partes salientam acertadamente que as disposições do acto de adesão acima referidas têm origem na jurisprudência constante do Tribunal de Justiça respeitante ao princípio do esgotamento dos direitos, como o mesmo foi formulado em especial no acórdão Merck (9).

15. A Generics e a Harris, o Governo do Reino Unido, o Governo espanhol, bem como a Comissão, consideram, como Lord Justice Nicholls da Court of Appeal, que os artigos 47. e 209. do acto de adesão não permitem, na situação actual, à autoridade nacional competente proibir as importações em proveniência de Espanha e de Portugal. Salientam que se trata no caso concreto de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração". No acórdão Allen and Hanburys (n. 13), prosseguem, o Tribunal de Justiça, referindo-se à análise do Patents Act de 1977 feita pelo órgão jurisdicional nacional, precisou que o titular dessa patente "não pode, ao contrário do titular de uma patente comum, opor-se à concessão de uma licença a um terceiro que a peça para efeitos de fabrico e comercialização do produto em causa nesse Estado-membro, apenas mantendo o direito ao pagamento de uma remuneração equitativa". Daí deduzem, como Lord Justice Nicholls, que os direitos do titular de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" não vão para além do direito de obter uma remuneração equitativa relativamente à utilização da patente e que, tendo em conta o alcance restrito dos seus direitos, o titular da patente em causa não pode invocar os artigos 47. e 209. do acto de adesão, que foram previstos para outra situação.

16. Os artigos 47. e 209. do acto de adesão só protegem, segundo os seus termos, os direitos conferidos pela patente em causa, ou seja, evidentemente os direitos que o titular da patente pode invocar ao abrigo da legislação do Estado-membro onde foi concedida a patente. Os artigos mencionados permitem portanto que o titular da patente impeça as importações de um produto farmacêutico em proveniência de Espanha e de Portugal desde que este direito de proibição faça parte da protecção conferida pela patente em causa. No presente caso, e supondo que o titular de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" só possa pretender, segundo o direito nacional em questão, a uma remuneração equitativa, como é defendido pela Generics e pela Harris baseando-se no acórdão Allen and Hanburys, o referido titular pode por conseguinte invocar os artigos 47. e 209. do acto de adesão unicamente a fim de se assegurar de que obterá uma remuneração equitativa do adquirente de licença que deseje importar o produto farmacêutico objecto da patente a partir de Espanha ou de Portugal.

Numa preocupação de clareza, queremos precisar, como segue, as considerações anteriores. Como o demonstra o n. 13 do acórdão, a decisão do Tribunal de Justiça no processo Allen and Hanburys, a respeito do alcance dos direitos conferidos pelo direito nacional em causa ao titular de uma patente, não era naturalmente fundada na sua própria análise da Patents Act 1977, mas sobre a análise desta lei feita pelo órgão jurisdicional de reenvio. Com efeito, não compete ao Tribunal de Justiça interpretar o direito nacional dos Estados-membros. Ora, no presente processo, a SKF pretende que, por força do Patents Act de 1977, o titular de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" tem o direito de se opor às importações em proveniência de países terceiros. Como explicamos atrás aquando da análise da segunda questão colocada em 1), cabe à autoridade nacional competente - e em caso de litígio, ao órgão jurisdicional nacional - decidir como o poder conferido a esta autoridade pela Patents Act de 1977 e pelo direito comunitário deve ser exercido em relação às importações em proveniência de países terceiros, entendendo-se que, ao agir deste modo, não pode aplicar qualquer critério discriminatório (n. 11 atrás). Tendo em conta esta última reserva, cabe, assim, no caso concreto, ao órgão jurisdicional nacional decidir se o Patents Act de 1977, além de um direito a uma remuneração equitativa, confere ou não à SKF o direito de se opor às importações em proveniência de países terceiros.

Só se a legislação nacional conferir tal direito ao titular da patente, como sustenta a SKF, é que ele pode invocar os artigos 47. e 209. do acto de adesão para impedir as importações em proveniência de Espanha e de Portugal para o período previsto nos referidos artigos, ou seja, até ao final do terceiro ano após a introdução por estes Estados-membros da possibilidade de se patentearem produtos farmacêuticos.

Conclusão

17. Propomos ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais da seguinte forma:

"1) Os artigos 30. e 36. do Tratado CEE não se opõem a que seja conferido a uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de concessão de uma licença sobre uma patente com a menção 'licença obrigatória de exploração' o poder de autorizar ou não a importação do produto objecto da patente em proveniência de países terceiros.

2) Os artigos 30. e 36. do Tratado CEE opõem-se a que uma autoridade nacional encarregada de fixar as condições de concessão de uma licença sobre uma patente com a menção 'licença obrigatória de exploração' proíba normalmente a um adquirente de licença importar o produto objecto da patente em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto no Estado-membro em causa, mas autorize a importação em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto noutro Estado-membro.

3) Os artigos 30. e 36. do Tratado CEE opõem-se a uma regulamentação nacional que permite a concessão de uma licença obrigatória por insuficiência de exploração da patente quando a procura do produto objecto da patente é satisfeita, no mercado nacional, através de importações em proveniência de outros Estados-membros.

4) Por força dos artigos 47. ou 209. do acto relativo às condições de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados, o titular de uma patente para um produto farmacêutico com a menção 'licença obrigatória de exploração' pode impedir a importação deste produto em proveniência de Espanha ou de Portugal até ao final do terceiro ano após a introdução por Espanha ou Portugal da possibilidade de se patentearem produtos farmacêuticos, mas apenas desde que tal proibição faça parte dos direitos conferidos ao titular da patente pela legislação do Estado-membro de importação onde foi concedida a patente."

(*) Língua original: neerlandês.

(1) - Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV (1986) RPC, p. 203, em especial pp. 248-249.

(2) - 434/85, Colect., p. 1245.

(3) - C-30/90, Colect., p. I-829.

(4) - De 15 de Junho de 1976 (51/75, Recueil, p. 811).

(5) - V. igualmente o acórdão de 11 de Outubro de 1979, Bouhelier, n. 6 (225/78, Recueil, p. 3151), bem como o acórdão de 9 de Fevereiro de 1982, Polydor, n. 18 (270/80, Recueil, p. 329).

(6) - C-235/89, Colect., p. I-777.

(7) - De 11 de Julho de 1974 (8/74, Recueil, p. 837).

(8) - Nas observações que apresentou ao Tribunal de Justiça, o Governo espanhol refere que os produtos farmacêuticos serão susceptíveis de ser objecto de patente em Espanha a partir de 7 de Outubro de 1992.

(9) - De 14 de Julho de 1981 (187/80, Recueil, p. 2063).