CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

ELEANOR SHARPSTON

apresentadas em 30 de Abril de 2009 ( 1 )

Processo C-301/07

PAGO International GmbH

contra

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

«Marcas — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigo 9.o, n.o 1, alínea c) — Marca que goza de prestígio na Comunidade — Alcance geográfico do prestígio»

1. O artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.o 40/94, do Conselho (a seguir «Regulamento») ( 2 ) permite ao titular de uma marca comunitária que goze de «prestígio na Comunidade» proibir a utilização de determinados sinais idênticos ou similares a essa marca, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca foi registada. No presente processo, o Oberster Gerichtshof (Supremo Tribunal), Áustria, pretende saber, em primeiro lugar, se se deve entender que uma marca comunitária goza de «prestígio na Comunidade» quando goze de prestígio num único Estado-Membro. Em segundo lugar, em caso de resposta negativa a esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se uma marca que goze de «prestígio» num único Estado-Membro está protegida nesse Estado-Membro nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, podendo ser imposta uma proibição de contrafacção limitada a esse Estado-Membro.

Regulamentação comunitária relevante

2. O Regulamento e a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho (a seguir «Directiva») ( 3 ) foram concebidos como medidas destinadas a remover os obstáculos à livre circulação de mercadorias, à livre prestação de serviços e à concorrência no mercado interno ( 4 ). Os dois instrumentos introduzem regimes complementares, e não concorrentes ( 5 ). Por conseguinte, o Tribunal de Justiça tem normalmente interpretado de modo idêntico as disposições paralelas do Regulamento e da Directiva ( 6 ).

O Regulamento

3. O artigo 1.o do Regulamento introduz o conceito de marca comunitária. O seu artigo 1.o, n.o 2, prevê que «a marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade […] e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade».

4. O artigo 9.o, n.o 1, dispõe: «A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial: a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada; b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

A Directiva

5. A Directiva procura aproximar as «disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» ( 7 ).

6. O artigo 5.o, n.o 2, da Directiva, que reflecte o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, prevê que: «Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes [ ( 8 )] àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

Matéria de facto e processo principal

7. A PAGO International GmbH (a seguir «Pago») é titular de uma marca comunitária, designadamente para bebidas de fruta e sumos de fruta. Elementos importantes da marca Pago são a imagem de uma garrafa de vidro verde (utilizada pela Pago há vários anos no marketing) com uma etiqueta e uma cápsula distintivas ao lado de um copo cheio de uma bebida de fruta, identificada com letras grandes e a denominação «PAGO».

8. A Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (a seguir «Tirolmilch») comercializa na Áustria uma bebida de fruta e soro de leite sob a designação «Lattella», em garrafas de vidro cujo «design» se assemelha em vários aspectos (forma, cor, etiqueta, cápsula) ao que apresenta a marca comunitária da Pago. Na publicidade da sua bebida, a Tirolmilch utiliza uma imagem que — à semelhança da marca comunitária da Pago — mostra uma garrafa junto de um copo cheio.

9. É pacífico que não existe risco de confusão, porque os rótulos de garrafa utilizados pela Pago e pela Tirolmilch ostentam, respectivamente, as designações «Pago» e «Latella», e as duas são muito conhecidas na Áustria. Resulta da síntese dos factos contida na decisão de reenvio que as partes no processo principal actuaram no pressuposto de que as condições do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), tinham sido satisfeitas, na medida em que, em primeiro lugar, o sinal controvertido é idêntico ou similar àquele relativamente ao qual a Pago detém a marca comunitária e, em segundo lugar, a bebida comercializada pela Tirolmilch não é considerada similar à comercializada pela Pago.

10. A Pago apresentou um pedido de medidas provisórias no Handelsgericht Wien para que a Tirolmilch fosse proibida de contrafaccionar a sua marca (i) publicitando, oferecendo, comercializando ou utilizando de qualquer outra forma a sua bebida nas garrafas em causa, e (ii) utilizando a imagem das garrafas junto de um copo cheio de sumo de fruta na publicidade da sua bebida. Aquele órgão jurisdicional ordenou a injunção, mas a sua decisão foi anulada pelo Landesgericht Wien. A Pago recorreu para o Oberster Gerichtshof.

11. O Oberster Gerichtshof entende que a eventual existência de uma violação da marca comunitária da Pago deve ser apreciada exclusivamente à luz do Regulamento. Contudo, uma vez que a marca da Pago é muito conhecida na Áustria, mas não necessariamente noutros Estados-Membros, o Oberster Gerichtshof considera que necessita de orientação sobre a forma como deve ser entendida a expressão «[goze de] prestígio na Comunidade» constante do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento. Submeteu, consequentemente, as seguintes questões prejudiciais: «1. Uma marca comunitária é protegida em toda a Comunidade, enquanto ‘marca que goza de prestígio’ na acepção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, quando ‘goza de prestígio’ apenas num Estado-Membro? 2. Em caso de resposta negativa à primeira questão: uma marca que ‘goza de prestígio’ num único Estado-Membro é protegida nesse Estado-Membro, nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, de modo que pode ser imposta uma proibição limitada a este Estado-Membro?»

12. Foram apresentadas observações escritas pela Pago, pela Tirolmilch e pela Comissão, as quais foram representadas na audiência.

A primeira questão

Observações preliminares

13. A primeira questão está formulada em termos que sugerem que a resposta deveria ser «sim» ou «não», implicando que seja qual for a resposta dada, esta será igualmente aplicável a todos os casos em que a marca em causa goze de prestígio num único Estado-Membro. Em meu entender, é necessário fazer uma abordagem mais flexível.

14. A Pago alega que a primeira questão deve ser respondida afirmativamente. A Tirolmilch sustenta que a resposta deve ser negativa. A Comissão faz uma abordagem mais matizada, mas conclui que, em casos excepcionais, uma marca que goze de prestígio num único Estado-Membro pode ser abrangida pelo artigo 9.o, n.o 1, alínea c).

15. As três partes concordam que o acórdão General Motors ( 9 ) oferece o ponto de partida para a análise.

O acórdão General Motors

16. No acórdão General Motors, o Tribunal de Justiça interpretou o artigo 5.o, n.o 2, da Directiva (disposição paralela ao artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento). A questão que se colocava era saber se uma marca gozava de «prestígio n[um] Estado-Membro», sendo o «Estado-Membro» em causa constituído pelos três países do Benelux, considerados um único território para efeitos de marcas.

17. O artigo 5.o, n.o 2, da Directiva e o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento contêm dois aspectos da «condição do prestígio», ambos os quais devem ser satisfeitos para uma marca poder beneficiar de protecção. Em primeiro lugar, a marca deve gozar de prestígio ( 10 ). Em segundo lugar, esse prestígio deve existir numa área geográfica definida ( 11 ). No acórdão General Motors, o Tribunal de Justiça analisou estas condições da seguinte forma. Em primeiro lugar, o público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio pode ser o grande público ou um público mais especializado ( 12 ). Em segundo lugar, a legislação não autoriza que se exija que a marca seja conhecida de uma quantidade abstracta ou de uma determinada percentagem do público ( 13 ). Em terceiro lugar, a marca cuja protecção é solicitada deve ser conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca ( 14 ). Finalmente, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pelo titular para a promover ( 15 ).

18. O Tribunal de Justiça entendeu que, para beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, uma marca registada deve ser conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos; e que bastava que o prestígio da marca Benelux existisse numa parte substancial do território Benelux, que podia corresponder a uma parte de um dos países do Benelux ( 16 ).

Deve o Tribunal de Justiça aplicar o acórdão General Motors por analogia?

19. Como já referi, o artigo 5.o, n.o 2, da Directiva e o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento são disposições paralelas; normalmente, o Tribunal de Justiça interpreta de modo idêntico as disposições paralelas destes dois instrumentos ( 17 ). Concordo, portanto, com todas as partes em que o acórdão General Motors deve ser aplicado por analogia. Daí resulta que o titular de uma marca não está obrigado a demonstrar que a sua marca goza de prestígio em todo o território da Comunidade para que possa ser desencadeada a protecção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento. Uma «parte substancial» do território é suficiente. Mas será que um Estado-Membro constitui uma «parte substancial»? Será esta, de facto, a forma correcta de abordar a questão?

Argumentos das partes

20. A Pago alega que se deve aplicar o acórdão General Motors e que a sua marca não tem de ser conhecida em todo o território da Comunidade. No processo principal foi dado como provado que a marca controvertida goza de prestígio em todo o território Áustria. Nada impede a Áustria de ser considerada uma parte substancial da Comunidade. A Pago alega que a sua marca deve, consequentemente, ser objecto de protecção nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c). Além disso, a Pago procura apoio para a sua tese no sistema da legislação e introduz um argumento baseado na interpretação do artigo 50.o, n.o1, alínea a), do Regulamento, onde também é utilizada a expressão «na Comunidade». Abordarei este último argumento depois de considerar as implicações do acórdão General Motors ( 18 ).

21. A Tirolmilch concorda que o acórdão General Motors deve ser aplicado por analogia, mas observa que a primeira questão está formulada de um modo que não distingue os diferentes Estados-Membros. Ora, os Estados-Membros variam enormemente em termos de dimensão e de população. A resposta afirmativa à primeira questão significaria que uma marca comunitária que gozasse de prestígio apenas em Malta, que representa 0,08% da população da UE e 0,04% da sua economia, seria protegida em todo o território da Comunidade como marca de prestígio. A Tirolmilch sustenta que é necessário determinar se o território em causa é substancial conforme explicado pelo Tribunal de Justiça no acórdão General Motors. Para os efeitos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), as fronteiras dos Estados-Membros são irrelevantes. A questão decisiva é saber se o território onde a marca goza de prestígio é um território significativo do ponto de vista económico para a Comunidade como um todo, o que justificaria a protecção em todo o território da Comunidade com base no prestígio nesse território. Assim, o território de um único Estado-Membro pode ser suficiente (de um ponto de vista económico) tratando-se de um Estado-Membro suficientemente grande, como a Alemanha, mas não tratando-se de um dos Estados-Membros mais pequenos.

22. Aplicando também o acórdão General Motors, a Comissão sustenta que uma marca comunitária goza de «prestígio na Comunidade» na acepção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), quando é conhecida de uma proporção significativa de todas as pessoas a quem se destina no território da Comunidade, enquanto potenciais compradores dos produtos ou serviços que protege. Ao considerar a questão de saber se uma marca goza de «prestígio», deve distinguir-se entre a determinação do público relevante e a determinação do grau de prestígio exigido.

23. A Comissão considera que o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), confere protecção quando a marca é conhecida de uma proporção significativa do público relevante. O público relevante deve ser identificado no território da Comunidade sem atender às fronteiras nacionais, e não considerando o público num único Estado-Membro.

24. A Comissão entende que o prestígio «na Comunidade» não pressupõe que a marca seja conhecida em todos os Estados-Membros. Em casos excepcionais, o prestígio num único Estado-Membro poderá ser suficiente quando o público relevante se encontre exclusivamente nesse Estado.

25. Assim, a Comissão associa os conceitos de público relevante e de território relevante.

Análise

26. Não considero os argumentos das partes principais de grande utilidade para a abordagem da primeira questão. Assim, a alegação da Pago de que a sua marca é bem conhecida na Áustria, embora confirmada pelo órgão jurisdicional de reenvio, não traz nada de novo à discussão. Não explica como se pode determinar o que constitui uma parte substancial da Comunidade em termos gerais, nem por que motivo a Áustria, em especial, deve ser considerada uma parte substancial da Comunidade. Uma vez que a Tirolmilch defende que as fronteiras nacionais são irrelevantes, a sua análise subsequente (baseada precisamente nessas fronteiras) parece-me non sequitur. Além disso, conduz à questão (odiosa) de saber o que é um Estado-Membro suficientemente importante para ser considerado «substancial».

27. Em termos gerais, considero a análise da Comissão um ponto de partida útil.

28. O artigo 9.o, n.o 1, alínea c), tem por objectivo permitir ao titular de uma marca comunitária proteger os direitos exclusivos conferidos pela marca face a terceiros, desde que aquele possa demonstrar que a sua marca comunitária goza de prestígio na Comunidade e que as outras condições previstas no artigo 9.o, n.o 1, alínea c), se encontram preenchidas.

29. O Regulamento baseia-se na premissa de que a marca comunitária tem carácter unitário ( 19 ). Na verdade, a marca comunitária foi criada para colocar à disposição das empresas «marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras» ( 20 ). Neste contexto, parece-me que o recurso a uma abordagem baseada nas fronteiras de um Estado-Membro para estabelecer o alcance do prestígio de uma marca comunitária está fundamentalmente mal formulada. Em vez disso, o ponto de partida deve consistir em considerar o território da Comunidade sem atender a fronteiras, como um todo único e indivisível. Como corolário, não é importante saber se o prestígio existe num único Estado-Membro, ou num determinado número de Estados-Membros. Também é irrelevante saber se estes Estados-Membros são «grandes», «médios» ou «pequenos» (independentemente da base em que estes termos são definidos).

Aplicação do acórdão General Motors

30. Em primeiro lugar, é necessário determinar se a marca goza de «prestígio». Para fazê-lo, o órgão jurisdicional nacional deve identificar o público interessado pela marca no contexto da Comunidade como um todo, sem atender às fronteiras dos Estados-Membros. Depois de identificar o público relevante ( 21 ), o órgão jurisdicional nacional deve determinar se o prestígio existe em relação a uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos pela marca.

31. O órgão jurisdicional nacional deve, em seguida, determinar se a marca goza de prestígio «na Comunidade». Deve começar por aceitar que o titular da marca não necessita de demonstrar que a marca goza de prestígio em todo o território a Comunidade. Para que o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), se aplique, basta que a marca goze de prestígio numa «parte substancial» da Comunidade ( 22 ). O acórdão General Motors não fornece outras indicações sobre a forma como deve ser entendida uma «parte substancial» do território relevante.

32. A jurisprudência do Tribunal de Justiça indica, no entanto, o que não é uma «parte substancial». No acórdão Nieto Nuño ( 23 ), foi estabelecido, em relação ao conceito de «notoriedade conhecida» de uma marca, na acepção do artigo 4.o, n.o 2, alínea d), da Directiva, que a cidade de Tarragona e os seus arredores, em Espanha, não constituem uma parte substancial deste Estado-Membro. Aplicando por analogia o mesmo raciocínio ao conceito de uma «parte substancial da Comunidade», resulta que sempre que a «parte», objectivamente considerada por referência à sua dimensão e ao seu peso económico, seja insignificante em comparação com a Comunidade como um todo, e quando o público relevante esteja repartido de uma forma mais alargada por todo o território da Comunidade ( 24 ), essa parte não pode ser considerada uma «parte substancial» da Comunidade. Esta conclusão decorre do significado comum do termo «substancial». Também é conforme com o senso comum.

33. Os cenários possíveis são muitos e diversificados. Numa ponta do espectro, uma marca que abrange um produto genérico comercializado para o público em geral, que goze de um prestígio significativo junto desse público, deveria ser conhecida em toda uma área geográfica alargada da Comunidade, para se poder afirmar que a mesma goza de «prestígio na Comunidade». Na outra ponta, a marca de determinado produto comercializado para um público regional especializado deveria ser conhecida numa área muito mais reduzida. Um produto que é comercializado para um público profissional poderia bem abranger uma área alargada (dependendo da amplitude da filiação nesta profissão) mas seria provavelmente conhecido de menos pessoas, em termos absolutos, do que um produto comercializado para o público em geral.

34. Tal como o conceito de público relevante, o aspecto territorial do «prestígio» não pode ser definido por referência a um número abstracto ou a um número determinado de Estados-Membros. O órgão jurisdicional nacional terá de avaliar vários factores para determinar se certa marca goza de prestígio numa parte substancial da Comunidade. Tais factores incluirão, designadamente, o significado económico do território na Comunidade, a extensão geográfica da área onde a marca goza de prestígio e a demografia do público em questão.

35. Para determinar se uma marca anterior goza de prestígio numa parte substancial da Comunidade, para os efeitos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, o órgão jurisdicional nacional deve, portanto, fazer uma avaliação global do caso em conjugação com a determinação do público de que essa marca anterior é conhecida. Tal critério deve necessariamente ser flexível.

36. Por último, devo examinar brevemente o argumento da Pago respeitante ao regime previsto no Regulamento. A Pago refere-se ao facto de o termo «na Comunidade» também aparecer no artigo 50.o, n.o1, alínea a), do Regulamento ( 25 ). Alega que é jurisprudência constante que a utilização da marca num único Estado-Membro é suficiente para os efeitos do artigo 50.o, n.o1, alínea a). A Pago argumenta que se o uso num Estado-Membro é suficiente para preservar os direitos relativos a uma marca comunitária, o prestígio gozado num Estado-Membro devia, por analogia, ser suficiente para desencadear a protecção nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c).

37. Este argumento não me convence.

38. Em primeiro lugar, a única «jurisprudência constante» referida pela Pago é a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (a seguir «OHIM») no processo Reno Schuhcentrum/Payless ShoeSource Worldwide ( 26 ), que analisa as circunstâncias em que a atribuição de uma marca a produtos para fins de exportação constitui «uso na Comunidade». Por conseguinte, este processo, com valor meramente indicativo para o Tribunal de Justiça, trata de uma questão bastante diferente. Não refere que o uso num Estado-Membro é suficiente, apenas que não é necessário que a marca seja usada «em toda a Comunidade». A decisão também foi objecto de recurso para o Tribunal de Primeira Instância ( 27 ).

39. Em segundo lugar, o artigo 50.o é relativo às causas de extinção de uma marca que, até aí, gozou de protecção. O artigo 9.o estabelece quais os direitos conferidos por uma marca comunitária e as condições em que são conferidos. O objecto das duas disposições é bastante diferente e não concordo em que um (ténue) argumento baseado no artigo 50.o, n.o 1, alínea a), possa ajudar a determinar a interpretação correcta do artigo 9.o, n.o 1, alínea c).

40. Resumindo: não é possível determinar se uma marca comunitária goza de prestígio na Comunidade com base no facto de tal marca gozar de prestígio num qualquer Estado-Membro. Resulta do carácter unitário da marca comunitária que o território da Comunidade deve ser considerado como um todo. O acórdão General Motors deve ser aplicado por analogia para determinar o que constitui uma parte substancial da Comunidade. Tal deve ser determinado no caso concreto, tendo em conta o público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos pela marca e a importância da área onde o prestígio existe, tal como definida por factores como a sua extensão geográfica, a sua população e o seu significado económico no contexto do território da Comunidade como um todo.

41. Consequentemente, proponho que o Tribunal de Justiça responda à primeira questão submetida nos seguintes termos: uma marca comunitária é protegida em toda a Comunidade com o fundamento de que goza de «prestígio na Comunidade» na acepção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.o 40/94 sobre a marca comunitária se gozar de prestígio numa parte substancial da Comunidade. O que constitui uma parte substancial da Comunidade, para esse efeito, não depende das fronteiras nacionais, mas deve ser determinado por uma avaliação de todas as circunstâncias relevantes do caso, tendo em conta, em especial, (i) o público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos pela marca e a proporção desse público que conhece a marca e (ii) a importância da área onde o prestígio existe, tal como definida por factores como a sua extensão geográfica, a sua população e o seu significado económico.

A segunda questão

42. Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se, no contexto do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, uma marca comunitária que goza de prestígio num único Estado-Membro, apesar de não ser protegida em toda a Comunidade, é, não obstante, protegida nesse Estado-Membro, pelo que poderá ser imposta uma proibição de contrafacção limitada a esse Estado-Membro.

43. Na resposta que proponho para a primeira questão, está implícito que uma marca que goze de prestígio num único Estado-Membro não pode ser considerada uma marca que goza de «prestígio na Comunidade» na acepção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c). Uma vez que a existência de «prestígio na Comunidade» é a condição específica exigida para se desencadear a aplicação do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, poder-se-ia pensar que a resposta à segunda questão é óbvia. Se essa condição não está satisfeita, não se constitui o direito à protecção. A resposta (automática) à segunda questão é, assim, que um órgão jurisdicional nacional não deve dar provimento a um pedido de protecção de um direito legal que não existe.

44. Por conseguinte, parece-me que a segunda questão deve ser entendida no sentido de se pretender saber se uma marca comunitária que goza de prestígio numa área que não constitui uma parte substancial da Comunidade para os efeitos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento 40/94, está, não obstante, protegida nessa área (que pode coincidir com o território de um ou mais Estados-Membros), de modo a poder ser imposta uma proibição de contrafacção limitada a essa área.

45. A Pago alega que, se tal protecção limitada não existisse, a marca comunitária não seria uma alternativa viável a uma marca nacional — um resultado incompatível com o objectivo do legislador comunitário ao introduzir a marca comunitária — porque o titular de uma marca comunitária de prestígio confinado a um único Estado-Membro nem sequer poderia proteger a sua marca nesse Estado-Membro, se não possuísse também uma marca nacional. Além disso, a Pago alega que raramente as marcas são contrafaccionadas na forma prevista no artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento — nomeadamente tirando partido indevido ou causando prejuízo ao carácter distintivo da marca, que é um tipo de concorrência desleal — à escala comunitária. Por conseguinte, é importante para um titular de marca poder obter protecção jurisdicional limitada ao Estado-Membro onde a contrafacção está em vias de ser cometida ou já foi cometida.

46. Não aceito estes argumentos.

47. Em primeiro lugar, é verdade que a marca comunitária e a marca nacional têm um objectivo idêntico ( 28 ), na medida em que tanto o artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, como o artigo 5.o, n.o 2, da Directiva (a disposição paralela), têm por objectivo conceder protecção contra os danos causados ao prestígio de uma marca. No entanto, atingem esse objectivo por diferentes vias ( 29 ) e operam em contextos diferentes.

48. Sempre que uma marca nacional goze de «prestígio no Estado-Membro», o titular poderá obter protecção em conformidade com o artigo 5.o, n.o 2, da Directiva, alargada a todo o território do Estado-Membro (v. acórdão General Motors). Sempre que uma marca comunitária goze de «prestígio na Comunidade», o carácter unitário da marca comunitária ( 30 ) significa que também está protegida em todo o território da Comunidade (e não apenas na «parte substancial» do território comunitário com base na qual foi emitida a decisão de que a marca em causa era, de facto, uma marca com «prestígio na Comunidade» para os efeitos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento) ( 31 ).

49. Precisamente porque a protecção conferida a uma marca comunitária é tão alargada, as condições previstas no Regulamento devem ser integralmente satisfeitas para que possa ser desencadeada. Existe uma ligação óbvia entre o requisito da prova de que o prestígio da marca existe numa parte substancial da Comunidade e a justificação da concessão da protecção alargada a todo o território a Comunidade.

50. Em segundo lugar, quando uma empresa pretende registar uma marca para usá-la (progressivamente) em vários Estados-Membros, é razoável supor que solicitará, em princípio, o registo de uma marca comunitária, em vez de uma multiplicidade de registos em diferentes Estados-Membros, salvo se houver um motivo específico para proceder de outra forma. Aceito que, quando tal marca goze de prestígio num Estado-Membro (ou numa parte substancial deste) mas não numa parte substancial da Comunidade, o registo nacional nesse Estado-Membro será necessário para proteger o prestígio da marca nesse Estado-Membro ( 32 ), porque a referida protecção não poderá ser obtida através da marca comunitária, nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento ( 33 ). Tal está em conformidade com a ideia de que a marca comunitária e as marcas nacionais operam a diferentes níveis, mas em paralelo.

51. O argumento final da Pago pode ser afastado muito rapidamente. A escala da contrafacção pode afectar o tipo de protecção solicitado pelo titular, mas isso é uma questão mais processual do que substantiva. Desde logo, não é relevante para a questão de saber se é conferida protecção nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c).

52. Por conseguinte, proponho que a segunda questão prejudicial submetida seja respondida no sentido de que uma marca comunitária que goze de prestígio numa área que não constitui uma parte substancial da Comunidade não goza, nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento 40/94, de protecção limitada a essa área. Consequentemente, não pode ser imposta uma proibição de contrafacção limitada a essa área.

Epílogo: uma leitura alternativa da segunda questão?

53. Dada a ênfase colocada na segunda questão, de saber se pode ser imposta uma proibição limitada a apenas um Estado-Membro, é possível que o órgão jurisdicional nacional esteja, de facto, a perguntar se, quando uma marca goza de protecção nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento, um órgão jurisdicional nacional pode impor uma proibição de contrafacção dessa marca, limitada no seu âmbito de aplicação a um único Estado-Membro. Embora, como indiquei na minha análise da primeira questão, uma marca que goze de «prestígio na Comunidade» seja, em princípio, bem conhecida do público relevante numa área que não coincide, e geralmente ultrapassa, as fronteiras de um único Estado-Membro, o titular da marca pode enfrentar uma ameaça de contrafacção da sua marca principalmente — ou talvez exclusivamente — num determinado Estado-Membro. Na verdade, isto é precisamente o que parece suceder neste caso.

54. Na perspectiva da resposta que propus para a primeira questão, a segunda questão (tal como aqui reformulada) poderá ser puramente teórica. Contudo, se a decisão do Tribunal de Justiça, no seu acórdão (ou do órgão jurisdicional de reenvio, quando o processo lhe for devolvido), significar que a protecção nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento é aplicável, a questão reformulada pode tornar-se pertinente. Indicarei, portanto, muito brevemente qual seria a minha resposta.

55. O título X do Regulamento contém disposições pormenorizadas relativas à competência e ao procedimento no que se refere a acções judiciais relativas a marcas comunitárias. Estas estão claramente concebidas para serem aplicadas em conjugação com outras regras comunitárias pertinentes em matéria de competência judiciária e de execução das decisões ( 34 ). Em conformidade com o carácter unitário da marca comunitária, é prevista a competência dos tribunais de marcas comunitárias em cada Estado-Membro ( 35 ), quando chamados a decidir em conformidade com as regras de competência previstas no artigo 93.o, n.os 1 a 4, relativamente aos actos de contrafacção cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro ( 36 ). Isto porque um tribunal de marcas comunitárias chamado a decidir nos referidos termos pode ter que exercer uma competência extraterritorial para conceder protecção efectiva ao titular da marca ( 37 ).

56. Dito isto, o Regulamento também prevê claramente a possibilidade de esse titular da marca pretender recorrer aos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a contrafacção tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida ( 38 ) e, nessas circunstâncias, a competência desses tribunais está expressamente limitada aos «actos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado» ( 39 ).

57. Será raramente adequado, se é que alguma vez será, que um órgão jurisdicional profira uma decisão em termos mais amplos do que os necessários. Quando a contrafacção da marca estiver confinada a um único Estado-Membro (neste caso, a Áustria), será, em princípio, suficiente que a decisão de proibição da contrafacção em causa também esteja confinada a esse Estado-Membro singular. Não vejo nada no Regulamento que possa impedir um órgão jurisdicional competente de proferir uma decisão limitada nesses termos.

58. Reitero, no entanto, que a análise que acabei de desenvolver só se aplica se a protecção nos termos do Regulamento for, de facto, desencadeada.

Conclusão

59. Consequentemente, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões submetidas pelo Oberster Gerichtshof, Áustria, nos seguintes termos: 1) Uma marca comunitária é protegida em toda a Comunidade com o fundamento de que goza de «prestígio na Comunidade», na acepção do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.o 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, se gozar de prestígio numa parte substancial da Comunidade. O que constitui uma parte substancial da Comunidade, para esse efeito, não depende das fronteiras nacionais, mas deve ser determinado por uma avaliação de todas as circunstâncias relevantes do caso, tendo em conta, em especial, (i) o público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos pela marca e a proporção desse público que conhece a marca e (ii) a importância da área onde o prestígio existe, tal como definida por factores como a sua extensão geográfica, a sua população e o seu significado económico. 2) Uma marca comunitária que goze de prestígio numa área que não constitui uma parte substancial da Comunidade não goza, nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento 40/94, de protecção limitada a essa área. Consequentemente, não pode ser imposta uma proibição de contrafacção limitada a essa área.

( 1 ) Língua original: inglês.

( 2 ) Regulamento CE n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1).

( 3 ) Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1), recentemente substituída (embora não substancialmente alterada) pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) (JO L 299, p. 25).

( 4 ) V. primeiros considerandos de cada medida.

( 5 ) V. Proposta de Regulamento do Conselho sobre marcas comunitárias, COM (80) 635, p. 23, primeiro parágrafo.

( 6 ) V., por exemplo, acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Maio de 2008, Eurohypo/IHMI (C-304/06 P, Colect., p. I-3297, n.o 54), respeitante ao âmbito de aplicação dos motivos absolutos de recusa de registo de uma marca, enunciados no artigo 7.o, n.o 1, alíneas b) a d), do Regulamento e no artigo 3.o, n.o1, da Directiva, e acórdão de 7 de Setembro de 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Colect., p. I-7605, n.o 22), onde são considerados o artigo 3.o, n.o 3, da Directiva e o artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento.

( 7 ) V. terceiro considerando.

( 8 ) No acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff (C-292/00, Colect., p. I-389, n.o 30), o Tribunal de Justiça interpretou o artigo 5.o, n.o 2, no sentido de que este também se aplica sempre que os produtos ou serviços abrangidos pelas duas marcas forem idênticos ou semelhantes.

( 9 ) Acórdão de 14 de Setembro de 1999, C-375/97, Colect., p. I-5421.

( 10 ) A razão de ser deste aspecto da condição é indicada no n.o 23 do acórdão, onde o Tribunal de Justiça explica que é necessário demonstrar um determinado grau de conhecimento pelo público da marca anterior relativamente à qual o titular pretende solicitar a protecção dos seus direitos, para mostrar que o público pode associar a marca cuja protecção é requerida e a marca posterior que o titular alega ser lesiva dos seus direitos.

( 11 ) Um «Estado-Membro», no artigo 5.o, n.o 2, da Directiva; a «Comunidade», no artigo 9.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento.

( 12 ) N.o 24.

( 13 ) N.o 25.

( 14 ) N.o 26.

( 15 ) N.o 27.

( 16 ) N.os 29 e 31.

( 17 ) V. n.o 3 supra e jurisprudência referida na nota 5.

( 18 ) V. n.o 35 infra.

( 19 ) V. primeiro e segundo considerandos e artigo 1.o, n.o 2, do Regulamento.

( 20 ) V. primeiro considerando (sublinhado meu).

( 21 ) V. acórdão General Motors, já referido na nota 9, n.os 24 e 25, quanto aos critérios a aplicar.

( 22 ) N.o 28.

( 23 ) Acórdão de 22 de Novembro de 2007, C-328/06, Colect., p. I-10093.

( 24 ) Não é impossível conceber uma situação em que, depois de examinar o público relevante, um órgão jurisdicional nacional tivesse podido, validamente, concluir que o prestígio gozado numa área geográfica limitada constituía, não obstante, «prestígio na Comunidade», se o público relevante estivesse (excepcionalmente) confinado a essa área. Assim, presumivelmente, uma marca que abrangesse produtos destinados a fabricantes de kilts poderia gozar de prestígio junto do público-alvo na Comunidade que estaria (provavelmente) confinado a (parte de) um único Estado-Membro. No entanto, suspeito que estes casos sejam raros.

( 25 ) O artigo 50.o, n.o1, alínea a), prevê, essencialmente, a extinção de uma marca comunitária quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objecto de utilização séria na Comunidade.

( 26 ) Processo R 1209/2005-1, decisão de 28 Fevereiro de 2007.

( 27 ) Processo Reno Schuhcentrum/IHIM, T-173/07, pendente.

( 28 ) V. nota 4.

( 29 ) V. proposta da Primeira Directiva do Conselho que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (COM (80) 635), p. 1, terceiro parágrafo: «A proposta de Regulamento pretende atingir os mesmos objectivos que a Directiva, mas por outra via […]».

( 30 ) V. n.os 3 e 29 supra e notas 19 e 20.

( 31 ) V. análise da primeira questão.

( 32 ) A Pago é, de facto, titular de uma marca nacional do seu produto. Um dos mistérios não resolvidos do presente pedido de decisão prejudicial — que não indagarei — é o motivo pelo qual o processo perante os órgãos jurisdicionais nacionais se baseou na marca comunitária da Pago e não na sua marca nacional.

( 33 ) A protecção dos direitos conferidos pelo artigo 9.o, n.o 1, alínea a), e pelo artigo 9.o, n.o 1, alínea b), não depende da prova de que a marca goza de «prestígio na Comunidade».

( 34 ) V. secção 1 do título X, cuja única disposição (artigo 90.o) refere directamente a Convenção relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial, assinada em Bruxelas em 27 de Setembro de 1968 (a seguir «Convenção de Bruxelas»). Uma versão consolidada da Convenção de Bruxelas, conforme modificada pelas quatro convenções de adesão foi publicada no Jornal Oficial 1998, C 27, p. 1. A Convenção de Bruxelas foi substituída pelo Regulamento (CE) n.o 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Regulamento de Bruxelas») (JO 2001 L 12, p.1). A Dinamarca e certos territórios específicos estão excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento de Bruxelas nos termos do artigo 299.o CE.

( 35 ) Designados em conformidade com o artigo 91.o do Regulamento.

( 36 ) V. artigo 94.o, n.o 1, e, quanto às medidas provisórias e cautelares, artigo 99.o, n.o 2, do Regulamento.

( 37 ) V. décimo quinto considerando do Regulamento, segundo o qual é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e lhe sejam extensivas. V. também acórdão de 14 de Dezembro de 2006, Nokia (C-316/05, Colect.,p. I-12083, n.os 25 e 33), que salienta que a protecção das marcas comunitárias deve ser uniforme em toda a Comunidade.

( 38 ) V. artigo 93.o, n.o 5, do Regulamento.

( 39 ) Artigo 94.o, n.o 2, do Regulamento.