CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

NILS WAHL

apresentadas em 24 de março de 2015 ( 1 )

Processo C‑125/14

Iron & Smith Kft

contra

Unilever NV

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Fővárosi Törvényszék (Hungria)]

«Marca — Registo de uma marca nacional idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior — Marca comunitária de prestígio — Alcance geográfico e económico do prestígio»

1. O presente processo versa sobre a interpretação correta do artigo 4.o, n.o 3, da Diretiva 2008/95/CE (a seguir «diretiva») ( 2 ).. Está em causa a inter‑relação entre as marcas nacionais, por um lado, e as marcas comunitárias, por outro, e o âmbito da proteção que se deve atribuir às marcas comunitárias anteriores que gozam de prestígio.

2. Nesse contexto, colocam‑se duas questões: i) como deve ser interpretada a expressão «prestígio na Comunidade», para efeitos do artigo 4.o, n.o 3? e ii) pode‑se recusar o registo de uma marca nacional posterior num Estado‑Membro, quando uma marca comunitária (que goza de prestígio noutras partes da União Europeia) não seja muito conhecida nesse Estado‑Membro?

I – Quadro jurídico

3. O considerando 10 da diretiva salienta a importância fundamental de providenciar para que as marcas registadas usufruam do mesmo nível de proteção em todos os Estados‑Membros. Contudo, é expressamente referido que este objetivo não deve privar os Estados‑Membros da faculdade de concederem uma proteção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.

4. O artigo 4.o, n.o 3, da diretiva estabelece um motivo relativo de recusa do registo de uma marca ou de declaração de nulidade desse registo, em caso de conflito com uma marca comunitária anterior que goze de prestígio. Essa disposição estabelece que o pedido de registo de uma marca será recusado (ou, tendo sido efetivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo) se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior na aceção do artigo 4.o, n.o 2, da diretiva e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá‑los.

5. O artigo 4.o, n.o 4, alínea a), da diretiva prevê um motivo semelhante (embora facultativo) de recusa em relação a marcas nacionais que gozem de prestígio no Estado‑Membro em causa.

II – Matéria de facto, tramitação processual e questões prejudiciais

6. Decorre do despacho de reenvio que, invocando a sua marca nominativa comunitária anterior IMPULSE, a Unilever NV deduziu oposição ao pedido de registo do sinal figurativo a cores «be impulsive» como marca húngara, apresentado pela Iron & Smith Kft. O Instituto da Propriedade Intelectual húngaro (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal) (a seguir «Instituto húngaro») constatou que a Unilever tinha promovido e vendido, em grande quantidade, no Reino Unido e em Itália, os produtos protegidos pela sua marca nominativa comunitária IMPULSE, gozando essa marca de uma quota de mercado de 5% no Reino Unido e de 0,2% em Itália. Com base nessa conclusão quanto à quota de mercado — que não se referia à Hungria — o Instituto húngaro considerou demonstrado o prestígio da marca comunitária numa parte substancial da União Europeia ( 3 ). Considerou igualmente que não podia ser excluído o risco de a marca posterior tirar partido indevido da marca anterior.

7. Uma vez que o Instituto húngaro indeferiu o pedido de registo da sua marca, a Iron & Smith interpôs recurso de anulação desta decisão no Fővárosi Törvényszék (Tribunal Municipal de Budapeste) (a seguir «órgão jurisdicional de reenvio»). Tendo dúvidas quanto à correta interpretação do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, o órgão jurisdicional de reenvio submeteu as seguintes questões prejudiciais: «1) Para demonstrar o prestígio de uma marca comunitária na aceção do artigo 4.o, n.o 3, da [diretiva] […], é suficiente que a referida marca goze de prestígio num único Estado‑Membro, mesmo no caso de o pedido de registo da marca nacional objeto da oposição deduzida com base nesse fundamento ter sido apresentado num país diferente do referido Estado‑Membro? 2) No contexto dos critérios territoriais utilizados na apreciação do prestígio da marca comunitária, podem ser aplicados os princípios estabelecidos pelo [Tribunal de Justiça] sobre o uso sério da marca comunitária? 3) Quando o titular da marca comunitária anterior demonstra o prestígio da sua marca em países — que abarcam uma parte substancial do território da União Europeia — diferentes do Estado‑Membro em que o pedido de registo da marca nacional foi apresentado, é possível impor‑lhe também, independentemente dessa situação, que faça prova suficiente relativamente ao referido Estado‑Membro? 4) Em caso de resposta negativa à [terceira questão], tendo em conta as especificidades do mercado interno, é possível que a marca utilizada de forma intensiva numa parte substancial da União Europeia seja desconhecida do consumidor nacional relevante e, por isso, não esteja preenchido o outro requisito necessário para o motivo de recusa do registo previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, por não existir o risco de a marca nacional prejudicar ou tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca? A ser assim, de que factos deve o titular da marca comunitária fazer prova para que o segundo requisito esteja preenchido?»

8. No presente processo, apresentaram observações escritas a Iron & Smith, a Unilever, os Governos húngaro, dinamarquês, francês, italiano e britânico, bem como a Comissão. À exceção do Governo italiano, todas as partes apresentaram observações orais na audiência que teve lugar em 4 de fevereiro de 2015.

III – Análise

A – Contexto

9. A aplicação do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: i) a marca comunitária anterior deve gozar de prestígio numa parte substancial da União Europeia (a seguir «primeiro requisito»); e ii) o uso da marca (nacional) posterior deve tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou prejudicá‑los (a seguir «segundo requisito»). Contudo, o titular da marca comunitária anterior não está obrigado a fazer prova do risco de confusão entre a sua marca e a marca nacional posterior ( 4 ).

10. Assim sendo, é evidente que a primeira, segunda e terceira questões estão estreitamente ligadas. Estas três questões dizem respeito ao primeiro requisito, mais concretamente aos critérios que devem ser utilizados para determinar se uma marca comunitária anterior goza de prestígio numa parte substancial da União Europeia. Nesse contexto, as dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio prendem‑se sobretudo com a eventual importância a atribuir às fronteiras geográficas para levar a cabo a referida análise. Nestas condições, começarei por abordar conjuntamente as três primeiras questões, passando depois à quarta, que diz respeito ao segundo requisito. Não obstante, antes de analisar estas questões, impõem‑se algumas observações breves sobre a lógica subjacente ao motivo relativo de recusa respeitante ao prestígio.

11. O motivo de recusa (e de nulidade) estabelecido no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva (e o correspondente artigo 8.o, n.o 5, do regulamento) traduz a ideia de que o valor de uma marca nem sempre se restringe à sua aptidão para indicar a origem: o valor das marcas pode residir, por exemplo, na imagem que a marca transmite. É o que tem sido apelidado de «função de publicidade» das marcas ( 5 ). Nesse sentido, o que é protegido não é tanto a indicação de origem, mas sim o sucesso económico de certas marcas. Tendo em conta estes aspetos, é óbvio que não se pode excluir a possibilidade de a imagem de uma determinada marca ser prejudicada se fosse permitido o uso de uma marca idêntica ou semelhante. Essa possibilidade existe mesmo (e em especial) quando os bens e serviços protegidos pela marca posterior não pertençam à mesma categoria dos abrangidos pela marca anterior. Possivelmente, é por este motivo que é necessário alargar a proteção das marcas comunitárias a categorias de bens e serviços diferentes daqueles para os quais a marca foi registada. Dada a natureza particularmente abrangente da proteção conferida a uma marca pelo artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, não admira que este motivo de recusa só possa ser invocado se a marca gozar de prestígio na União Europeia.

B – Primeiro requisito

12. Conforme já foi mencionado, o problema subjacente à primeira, segunda e terceira questões resulta do facto de tanto a diretiva como o regulamento serem completamente omissos em relação ao território geográfico da União Europeia que deve estar abrangido ou em relação a outros critérios que devem ser cumpridos para demonstrar que uma marca comunitária goza de prestígio para efeitos do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva. Deste modo, uma vez que a redação do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva é idêntica à do artigo 8.o, n.o 5, do regulamento, faz sentido que as duas disposições sejam interpretadas de forma coerente ( 6 ).

13. No entanto, creio que já existe jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a questão do prestígio, não obstante as dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio sobre a aplicabilidade dessa jurisprudência ao litígio que lhe foi submetido. A título exemplificativo, descreverei sucintamente os princípios básicos subjacentes a essa jurisprudência.

14. No acórdão General Motors ( 7 ), um processo sobre o prestígio no contexto das marcas nacionais (naquele caso, marcas do Benelux), o Tribunal de Justiça declarou que bastava que a marca gozasse de prestígio numa «parte substancial» do território de um Estado‑Membro ( 8 ). Especialmente relevante para o presente caso é o facto de o Tribunal de Justiça ter declarado igualmente que não se pode exigir que uma marca goze de prestígio na «totalidade» do território de um Estado‑Membro. No caso do Benelux, isto significava que o facto de a marca ser conhecida de uma parte significativa do público interessado numa parte substancial daquele território era suficiente para que a referida marca gozasse de prestígio. Nesse caso, «uma parte substancial do território» poderia também corresponder a uma parte de um dos países que o compõem ( 9 ).

15. Esse dictum do Tribunal de Justiça foi transposto para o âmbito da marca comunitária no acórdão PAGO International ( 10 ). Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça analisou a questão de saber se se podia considerar que uma marca comunitária (o modelo de uma garrafa de sumo de fruta) gozava de prestígio numa parte substancial da União Europeia quando se tivesse concluído que gozava de prestígio num único Estado‑Membro. Nesse contexto, o Tribunal de Justiça declarou que, para satisfazer o critério aplicável, uma marca comunitária deve ser conhecida por uma parte significativa do público interessado nos produtos ou serviços abrangidos por ela, numa parte substancial do território da União Europeia. Além disso, o Tribunal de Justiça considerou que, «dadas as circunstâncias do processo principal», se podia considerar que o território do Estado‑Membro em causa (Áustria) constituía uma parte substancial do território da União Europeia ( 11 ).

16. Apesar da reserva formulada pelo Tribunal de Justiça relativamente a essa última afirmação («dadas as circunstâncias do processo principal»), considero que se pode inferir do referido acórdão que, de um modo geral, para determinar se uma marca goza efetivamente de prestígio na União Europeia para efeitos do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, basta que a marca em causa goze de prestígio num único Estado‑Membro, desde que uma parte significativa do público interessado nos produtos e serviços por ela abrangidos coincida com o público relevante nesse Estado‑Membro ( 12 ).

17. Efetivamente, em última instância, a questão do prestígio depende do mercado relevante dos produtos e serviços em apreço. Por conseguinte, para determinar o que constitui uma parte substancial da União Europeia, é necessária uma análise dos factos, que apenas o órgão jurisdicional nacional competente pode realizar. Conforme referiu o Tribunal de Justiça, a quota de mercado detida pela marca anterior, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover, são fatores que devem ser tomados em consideração na referida análise ( 13 ). Por outras palavras, o prestígio exige um limiar mínimo de conhecimento, que deve ser avaliado com base em critérios quantitativos. Assim, para determinar se uma certa marca goza de prestígio numa parte substancial da União Europeia, é necessário combinar critérios geográficos e económicos. Por conseguinte, a importância do mercado relevante dos produtos ou serviços em causa deve ser um fator determinante na análise.

18. Mais concretamente, conforme resulta do acórdão Pago International, a resposta à questão de saber o que constitui uma parte substancial da União Europeia (e este é um ponto que nunca é demais salientar) depende necessariamente da marca específica que é descrita como gozando de prestígio e, como tal, do público interessado. Uma vez que, neste contexto, o que importa é a proporção e não os números absolutos, o facto de o mercado relevante ser, em termos globais, de pequena dimensão não impede, enquanto tal, que a marca adquira prestígio. Apesar de, no meu entender, o território de um Estado‑Membro (pequeno ou grande) poder, consoante os casos, corresponder a uma parte substancial da União Europeia, na análise conducente a essa conclusão não devem, ainda assim, ser tidas em conta as fronteiras geográficas ( 14 ).

19. É verdade que se podia afirmar que o acórdão PAGO International não constitui uma jurisprudência útil dado que, naquele processo (ao contrário do que acontece no presente processo), foi demonstrado o prestígio da marca comunitária no Estado‑Membro onde o seu titular invocava esse prestígio. Contudo, há que salientar que a marca comunitária assenta no princípio da uniformidade. Por outras palavras, quando um titular adquire uma marca comunitária, esta produz efeitos em todo o território da União Europeia (salvo algumas exceções enumeradas no regulamento) ( 15 ). Assim sendo, considero irrelevante o facto de ter sido ou não demonstrado que a marca nacional posterior goza de prestígio no território do Estado‑Membro em que é requerido o seu registo ( 16 ). Com efeito, a proteção uniforme em todo o território da União Europeia ficaria comprometida se uma marca comunitária que gozasse de prestígio só beneficiasse de proteção na área geográfica onde esse prestígio tivesse sido demonstrado ( 17 ). Contudo, tal não significa — conforme explicarei melhor adiante — que o titular de uma marca comunitária possa invocar esse prestígio em qualquer parte da União Europeia para, por exemplo, deduzir oposição ao registo de uma marca nacional.

20. Isto leva‑me a uma última questão: a relevância da declaração do Tribunal de Justiça sobre o conceito de «utilização séria». No acórdão Leno Merken ( 18 ), foi pedido ao Tribunal de Justiça que se pronunciasse sobre se a utilização de uma marca comunitária num único Estado‑Membro pode ou não ser considerada uma utilização séria na Comunidade. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça rejeitou claramente a ideia de aplicar a declaração enunciada no acórdão PAGO International sobre a questão do prestígio como critério para determinar a existência de uma utilização séria na Comunidade, essencialmente porque o artigo 8.o, n.o 5, do regulamento (prestígio) e o seu artigo 15.o (utilização séria) prosseguem objetivos completamente diferentes. Enquanto o primeiro diz respeito às condições que regulam a proteção alargada para além das categorias de produtos e serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a expressão «utilização séria» designa o requisito mínimo de utilização que todas as marcas têm de preencher para beneficiarem de proteção: segundo o artigo 15.o do regulamento, para evitar a utilização abusiva do registo, marca comunitária deve ser «utilizada seriamente […] na Comunidade» no prazo de cinco anos. Caso contrário, a marca poderá ser revogada ( 19 ).

21. É certo que, como referiram algumas das partes que apresentaram observações, é indiscutível que a declaração do Tribunal de Justiça no acórdão Leno Merken sobre a irrelevância das fronteiras geográficas (para determinar se a marca foi utilizada seriamente) também tem alguma importância marginal no presente processo. Tal deve‑se ao facto de essa declaração refletir a ideia de proteção unitária conferida pela marca comunitária num mercado interno. Não obstante esse facto, não me parece conveniente aplicar ao presente contexto, mesmo por analogia, esta linha jurisprudencial sobre os critérios aplicáveis para determinar se uma marca foi objeto de uma utilização séria. Com efeito, conforme o próprio Tribunal de Justiça observou, importa distinguir claramente os critérios para determinar se existe uma utilização séria dos critérios aplicáveis em relação ao prestígio ( 20 ).

22. Tendo presente que uma marca comunitária pode gozar de prestígio numa parte substancial da União Europeia, mesmo nos casos em que só tenha sido demonstrada a existência de prestígio num único Estado‑Membro (que não tem de ser necessariamente aquele onde foi deduzida oposição), compete agora ao órgão jurisdicional de reenvio determinar se a marca Unilever goza de prestígio numa parte substancial da União Europeia, tendo em conta, em especial, o público interessado nos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. Mesmo supondo que o requisito relativo ao prestígio comprovado da marca está preenchido (como parece ser o entendimento do órgão jurisdicional de reenvio), este terá ainda de determinar se o segundo requisito previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva está preenchido para julgar procedente a oposição deduzida pela Unilever no processo principal.

C – O segundo requisito

23. A quarta questão diz respeito ao segundo requisito previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva. Para decidir se o segundo requisito está preenchido, é necessário determinar se a marca nacional posterior tira (ou tirará) partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou se os prejudica (ou prejudicará).

24. São aqui suscitadas duas questões. Em primeiro lugar, quais os critérios que devem ser utilizados para determinar se existe um prejuízo mediante ofuscamento ( 21 ), obscurecimento ( 22 ) ou, com efeito, free‑riding ( 23 ), naquelas circunstâncias? Em segundo lugar, nesse contexto, que relevância deve ser eventualmente atribuída ao facto de a marca anterior que goza de prestígio não ser notoriamente conhecida (ou ser completamente desconhecida) no Estado‑Membro onde é apresentado o pedido de registo da marca nacional? Embora seja difícil responder a estas questões em abstrato, procurarei fornecer ao órgão jurisdicional de reenvio algumas orientações sobre os fatores que deve ter em consideração quando da sua análise.

1. Público relevante

25. A particularidade do presente caso reside na possibilidade de, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a marca comunitária anterior ser, na verdade, completamente desconhecida do público relevante na Hungria. Por motivos óbvios, compete ao órgão jurisdicional de reenvio determinar se a marca Unilever utilizada no Reino Unido e em Itália é (des)conhecida dos consumidores húngaros relevantes. Sobre esta questão, limitar‑me‑ei a observar que, mesmo que a marca anterior não goze de prestígio (ou não seja notoriamente conhecida) na Hungria, isso não significa necessariamente que seja completamente desconhecida do público relevante nesse Estado‑Membro ( 24 ).

26. Não obstante, é perfeitamente concebível que uma marca comunitária anterior cumpra o primeiro requisito previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, mas não o segundo. Como sugerem algumas das partes que apresentaram observações, para determinar se a marca comunitária anterior que goza de prestígio deve beneficiar de proteção alargada num Estado‑Membro específico, é necessário ter em conta a situação no Estado‑Membro onde é invocado o direito exclusivo concedido pela marca comunitária. No processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio, esse Estado‑Membro é a Hungria.

27. A este propósito, o Tribunal de Justiça já declarou, no acórdão General Motors, que o registo de uma marca posterior só pode prejudicar a marca de prestígio anterior quando o grau de conhecimento dessa marca for suficiente. Só então é que o público, confrontado com a marca posterior, poderá proceder a uma aproximação entre ambas as marcas, mesmo que sejam utilizadas para produtos ou serviços não semelhantes ( 25 ). Com efeito, quando as funções essenciais da marca anterior não são de modo algum afetadas, é duvidoso que essa marca tenha sofrido prejuízo.

28. Como observa o Governo britânico, isto sugere que, ainda que tenha sido demonstrado que a marca goza de prestígio (numa parte substancial da União Europeia, mas não necessariamente como expus acima, no Estado‑Membro onde é invocado o artigo 4.o, n.o 3), o conhecimento do público relevante no Estado‑Membro da marca posterior é fundamental para determinar se a marca nacional posterior é suscetível de prejudicar a marca anterior. É certo que se poderia alegar que essa posição é problemática, especialmente à luz do princípio da proteção uniforme: uma marca comunitária de prestígio anterior pode beneficiar de uma proteção acrescida (que abranja também produtos e serviços não semelhantes) em vinte e sete Estados‑Membros, mas não no vigésimo oitavo Estado‑Membro.

29. Porém, como o Tribunal de Justiça reconheceu no acórdão DHL Express France, o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária tem de ser contextualizado. Esse direito é conferido para que o titular possa proteger os seus interesses específicos, a fim de garantir a aptidão da marca para o desempenho das suas funções. Consequentemente, o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária e, por conseguinte, o âmbito territorial desse direito não podem ir além do que este direito permite ao seu titular para proteger a marca por ele detida, limitando‑se a proibir todo o uso suscetível de prejudicar as funções da marca ( 26 ) . É certo que essa declaração foi feita no âmbito da determinação do alcance territorial de uma proibição de prosseguir atos de contrafação ou de ameaça de contrafação de uma marca comunitária. No entanto, se essa declaração não fosse igualmente aplicável no âmbito do registo, o titular de uma marca comunitária anterior poderia, conforme observa a Comissão, opor‑se ao registo de uma marca posterior, mas não proibir o seu uso.

30. Nesta altura, importa também sublinhar que é necessário permitir a coexistência das marcas nacionais e das marcas comunitárias ( 27 ). Se não fosse atribuída a devida importância ao conhecimento do público relevante no Estado‑Membro onde é requerido o registo da marca posterior no contexto do segundo requisito previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, a coexistência dos dois sistemas de marcas seria um conceito vazio. Essa abordagem implicaria também inevitavelmente custos significativos para aqueles que pretendessem obter o registo com base apenas na legislação nacional em matéria de marcas (devido aos custos que seria necessário incorrer para ter a garantia da inexistência de uma marca comunitária anterior semelhante para qualquer categoria possível de produtos ou serviços).

31. Com efeito, para proteger os interesses dos titulares de marcas comunitárias anteriores o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva também pode ser aplicável depois do registo. Poderá dar‑se o caso de o titular de uma marca anterior de prestígio não ser bem‑sucedido na dedução de oposição ao registo de uma marca nacional para produtos ou serviços (não) semelhantes. Contudo, se o primeiro requisito estiver preenchido desde o início, isso não impede que, mais tarde, seja declarada a nulidade da marca nacional posterior, em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, desde que o segundo requisito esteja também preenchido.

2. Necessidade de estabelecer uma ligação

32. De um modo geral, pode‑se dizer que a questão do prejuízo exige uma avaliação global de todos os fatores pertinentes, incluindo, nomeadamente, a intensidade do prestígio da marca anterior, o público relevante e as categorias de produtos e serviços protegidos pela marca anterior e posterior. A este propósito, também é possível retirar alguns ensinamentos da jurisprudência.

33. Em especial, decorre do acórdão Intel Corporation ( 28 ), proferido um processo respeitante ao motivo facultativo de recusa previsto no artigo 4.o, n.o 4, da diretiva, que, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca de prestígio pela marca posterior, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca ou de lhes causar prejuízo ( 29 ). Quando não exista qualquer ligação entre a marca anterior e a marca posterior no espírito do público relevante ( 30 ) , o uso da marca posterior não é suscetível de tirar indevidamente partido da marca anterior ou de lhe causar prejuízo ( 31 ).

34. Um outro aspeto a salientar com base no acórdão Intel Corporation é o facto de, consoante as circunstâncias do caso concreto, não se poder excluir a possibilidade de o segmento do público interessado nos produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada não coincidir com o segmento do público interessado nos produtos ou serviços para os quais a marca posterior foi registada. Assim, a natureza dos produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito foram registadas deve ser tida em consideração para apreciar a existência de uma associação. É óbvio que, isto será mais fácil quando a marca anterior for conhecida do público em geral ou quando os consumidores dos produtos e serviços em causa se sobreponham em larga medida ( 32 ) .

35. Mais concretamente, da linha jurisprudencial que teve origem no acórdão Intel Corporation resulta que não pode existir uma ligação entre as duas marcas se a marca posterior não evocar a marca anterior no espírito do público relevante no Estado‑Membro onde é apresentado o pedido de registo da marca posterior. Com efeito, se não for possível estabelecer essa ligação, afigura‑se que seria ilógico alegar que o uso da marca posterior tiraria partido indevido do prestígio ou do caráter distintivo da marca anterior ou que os prejudicaria ( 33 ).

36. Não obstante, gostaria de salientar uma importante diferença entre o presente caso e a situação em causa no acórdão Intel Corporation: no presente caso, o ponto de partida é o facto de a marca Unilever anterior não ser muito conhecida (ou ser mesmo desconhecida) na Hungria. Por seu lado, no acórdão Intel Corporation, o Tribunal de Justiça parece ter baseado as suas conclusões no pressuposto de que a marca de prestígio anterior era bem conhecida em todo o território do Estado‑Membro em questão (o Reino Unido). É por esse motivo que o referido acórdão não forneceu uma orientação clara sobre a proporção do público relevante para as marcas em causa (ou seja, a magnitude do segmento desse público) que deve estabelecer a referida ligação.

37. Na minha opinião, os consumidores que estabelecem essa ligação devem representar uma proporção do público relevante no Estado‑Membro em causa suficientemente significativa para que as implicações comerciais sejam consideráveis («uma proporção comercialmente pertinente»). Caso contrário, o segundo requisito previsto no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva seria desprovido de qualquer conteúdo útil. Com efeito, só as pessoas que conhecem a marca anterior estarão em condições de estabelecer tal ligação. Assim, porquê exigir que uma proporção comercialmente pertinente desse público tenha sido confrontada com a marca comunitária anterior e, consequentemente, seja capaz de estabelecer a referida ligação?

38. Um aspeto que assume aqui uma importância inquestionável é o facto de o segundo requisito estabelecido no artigo 4.o, n.o 3, da diretiva visar o prejuízo real ou potencial para a marca anterior devido ao registo da marca nacional posterior. Obviamente, para que se produza prejuízo, a proporção do público que conhece a marca não tem de ser tão elevada quanto a exigida para demonstrar a existência de prestígio. No entanto, as consequências têm de ser percetíveis. Na minha opinião — e, mais uma vez, dependendo do tipo de produtos e serviços envolvidos — esse prejuízo só pode ocorrer se uma parte comercialmente pertinente do público relevante no Estado‑Membro em causa estabelecer a ligação. Só os consumidores desse grupo podem ser influenciados pela associação que fazem.

39. Seja como for, o mero facto de a parte que requer o registo da marca posterior ter conhecimento da existência da marca comunitária de prestígio anterior não é relevante para efeitos de determinação da existência de free‑riding. Com efeito, o facto de o requerente ter conhecimento da marca anterior não alarga a possibilidade de os consumidores médios estabelecerem a ligação entre as duas marcas em questão.

40. Volto a sublinhar que, embora o público relevante do Estado‑Membro onde foi requerido o registo da marca posterior não seja decisivo para determinar se a marca comunitária anterior goza de prestígio na União Europeia para os efeitos do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, esse público é, em contrapartida, de suma importância para determinar se a marca nacional posterior tiraria partido indevido ou prejudicaria a marca comunitária de prestígio anterior. Importa não esquecer que a proteção concedida a uma marca nacional está circunscrita, por uma questão de princípio, ao território do Estado‑Membro onde foi requerido o seu registo. É por esta razão que, na análise dos motivos de recusa relativamente às marcas nacionais, faz sentido que o público relevante para efeitos de determinação da existência de um prejuízo ou de um benefício indevido seja o público desse Estado‑Membro.

41. Com efeito, sobretudo numa situação de free‑riding (particularmente relevante no presente caso), afigura‑se difícil alegar que essa situação se verificou nos casos em que o público local não tem conhecimento da marca anterior de prestígio (facto que está sujeito à verificação do órgão jurisdicional de reenvio). Em qualquer caso, como observa, em especial, o Governo dinamarquês, ainda que o órgão jurisdicional de reenvio considere que o público relevante pode estabelecer uma ligação entre a marca Unilever e a marca nacional posterior, o risco de um efeito prejudicial ou de free‑riding não se pode basear numa simples presunção ( 34 ). No que respeita aos atos de oposição, em muitos casos (como parece acontecer no processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio), o alegado prejuízo ainda não ocorreu.

3. Intensidade do prestígio da marca anterior

42. Com a sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pede especificamente orientações sobre o tipo de elementos que o titular da marca anterior deve apresentar para demonstrar o risco de prejuízo para a sua marca. Porém, esta questão só é relevante se o órgão jurisdicional de reenvio apurar que a proporção do público relevante no Estado‑Membro em causa que faz a ligação exigida entre as duas marcas é suficientemente significativa para que existam implicações comerciais consideráveis, ou seja, se concluir que uma proporção comercialmente pertinente do público relevante no Estado‑Membro em causa estabelece a ligação exigida.

43. A este respeito, o Tribunal de Justiça considerou que a existência de uma ligação entre as marcas em conflito no espírito do segmento relevante do público não é suficiente para provar que provocou ou que irá provocar uma violação à marca anterior. É por esse motivo que o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca ou do risco sério de essa violação se verificar no futuro ( 35 ). Embora a prova do risco de obscurecimento pareça ser independente da categoria de produtos e serviços envolvidos, considero que, quanto maior for a semelhança entre os produtos e serviços em questão, mais fácil será demonstrar a possibilidade de ocorrência de ofuscamento (especialmente através da «generalização» ( 36 ) de uma indicação de origem, como sucedia no acórdão Interflora e Interflora British Unit ( 37 )).

44. Seja como for, o Tribunal de Justiça fixou um grau de exigência probatória bastante elevado em matéria de prejuízo (devido a ofuscamento e a obscurecimento). Para cumprir esse grau de exigência, é necessário demonstrar uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada como resultado do uso da marca posterior, ou um risco sério de que essa alteração venha a concretizar‑se no futuro. Conforme referi anteriormente, essa declaração só parece ser válida a respeito de prejuízos resultantes de ofuscamento e obscurecimento ( 38 ).

45. No meu entender, é duvidoso que esse critério possa ser diretamente transposto para o contexto do free‑riding. No caso do free‑riding, a perspetiva é diferente, na medida em que a análise incide sobre os consumidores médios da marca posterior e sobre o benefício que esta é suscetível de retirar da marca anterior. Além disso, a jurisprudência não parece exigir que esse benefício se traduza, por exemplo, num aumento das vendas.

46. Pelo contrário, tal como declarou o Tribunal de Justiça no acórdão L’Oréal e o. ( 39 ), é tirado partido indevido quando um terceiro procura, através do uso de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar‑se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca, devendo considerar‑se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca ( 40 ). Daqui resulta que o benefício obtido deve ser, de um modo ou de outro, indevido. Porém, a minha interpretação da jurisprudência leva‑me a concluir que o valor acrescentado desta qualificação é reduzido (ou mesmo inexistente) nos casos em que a parte que requer o registo da marca nacional posterior se coloca intencionalmente na esteira do prestígio da marca anterior.

47. De um modo geral, parece‑me que, nomeadamente nos casos em que os produtos e serviços são (muito) diferentes, a análise a realizar pelo órgão jurisdicional de reenvio deve centrar‑se no caráter distintivo da marca comunitária anterior que goza de prestígio: quanto maior for o prestígio e mais imediata e forte for a evocação da marca anterior pelo sinal que se pretende registar a nível nacional, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca ou de lhes causar prejuízo (especialmente através de ofuscamento) ( 41 ).

48. Embora o despacho de reenvio contenha apenas algumas das informações que me permitiriam formular observações mais concretas sobre o processo no órgão jurisdicional de reenvio, não excluiria, à partida, a possibilidade de a comercialização dos produtos e serviços designados pela marca nacional posterior poder ser facilitada devido à existência da marca Unilever anterior. Para determinar se existe um risco sério de a marca posterior tirar partido indevido, o órgão jurisdicional de reenvio deve examinar, em especial, o grau de notoriedade da marca Unilever e a imagem que transmite ( 42 ), e se foi (ou será) transferido qualquer benefício para a marca posterior. Com efeito, no caso de produtos idênticos ou semelhantes, a transferência do benefício dir‑se‑ia quase indiscutível ( 43 ). Em contrapartida, no caso de produtos e serviços não semelhantes, esse tipo de «polinização cruzada» ( 44 ) poderia, de um modo geral, ser mais difícil de provar.

49. Consequentemente, na sua análise sobre o segundo requisito do artigo 4.o, n.o 3, da diretiva, o órgão jurisdicional de reenvio deve atribuir especial importância ao conhecimento do público relevante na Hungria. A este respeito, quanto maior for o prestígio e mais imediata e forte for a evocação da marca Unilever pelo sinal que se pretende agora registar, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca, ou de lhes causar prejuízo.

IV – Conclusão

50. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões submetidas pelo Fővárosi Törvényszék nos seguintes termos: 1) Para efeitos do artigo 4.o, n.o 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, poderá ser suficiente — dependendo da marca que alegadamente goza de prestígio e, consequentemente, do público interessado — que uma marca comunitária goze de prestígio num único Estado‑Membro, que não tem de ser necessariamente o Estado onde a referida disposição é invocada. Nesse contexto, para determinar se uma marca goza de prestígio na aceção do artigo 4.o, n.o 3, não são pertinentes os princípios consagrados na jurisprudência sobre a exigência de demonstrar uma utilização séria da marca. 2) Quando a marca comunitária anterior não goze de prestígio no Estado‑Membro onde o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva é invocado, para demonstrar que, sem justo motivo, é tirado partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária, ou que estes são prejudicados, na aceção daquela disposição, é necessário provar que uma proporção comercialmente significativa do público relevante naquele Estado‑Membro estabelecerá uma ligação com a marca anterior. Nesse contexto, a intensidade do prestígio da marca anterior constitui um fator importante para demonstrar essa ligação.

( 1 ) Língua original: inglês.

( 2 ) Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

( 3 ) Não são especificados os produtos para os quais a marca Unilever foi registada nem aqueles a que as conclusões sobre a quota de mercado dizem respeito.

( 4 ) V., por exemplo, acórdãos Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582, n.os 27 a 31) e Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, n.os 57, 58 e 66 e jurisprudência aí referida). No caso de não existir risco de confusão, não é possível invocar os motivos de recusa previstos no artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da diretiva. No entanto, o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva não estabelece tal requisito. Por este motivo, o titular da marca anterior poderá ter especial interesse em invocar o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva para se proteger de atos que prejudiquem o caráter distintivo ou o prestígio da marca. V., também, recentemente, acórdão Intra‑Presse/IHMI (C‑581/13 P e C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, n.o 72 e jurisprudência aí referida), no que respeita ao atual artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1) (a seguir «regulamento»).

( 5 ) V. conclusões do advogado‑geral Niilo Jääskinen no processo Interflora e o. (C‑323/09, EU:C:2011:173, n.o 50).

( 6 ) De um modo geral, e neste contexto específico, disposições paralelas devem ser interpretadas do mesmo modo; v. acórdão PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611, n.o 22 e segs).

( 7 ) Acórdão General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408).

( 8 ) Ibidem, n.o 28.

( 9 ) Ibidem, n.o 31.

( 10 ) Acórdão PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611).

( 11 ) Ibidem, n.o 30.

( 12 ) Embora reconheça que os acórdãos General Motors e PAGO International se referiam ao «prestígio» no contexto de uma possível violação, entendo que os princípios neles enunciados também devem ser aplicados ao artigo 4.o, n.o 3, da diretiva. Com efeito, não vejo como estabelecer uma distinção entre o prestígio exigido nos casos de oposição ao registo com fundamento no conflito com marcas anteriores, por um lado, e nos casos de violação, por outro. Estas duas vias de recurso conferem proteção ao titular da marca anterior.

( 13 ) V. acórdão General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, n.os 23, 24 e 27).

( 14 ) V., no mesmo sentido, conclusões da advogada‑geral E. Sharpston apresentadas no acórdão PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:274, n.os 30 e segs).

( 15 ) V. considerando 3 do regulamento.

( 16 ) V., também, considerando 10 da diretiva.

( 17 ) V., nesse sentido, acórdão DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, n.o 44).

( 18 ) Acórdão Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816).

( 19 ) V. considerando 10 do regulamento. No que respeita à jurisprudência, v., por exemplo, acórdãos Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145) e Construcción, Promociones e Instalaciones/IHMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (T‑345/13, EU:T:2014:614).

( 20 ) V. acórdão Leno Merken (EU:C:2012:816, n.os 52 a 54).

( 21 ) Este tipo de dano refere‑se ao prejuízo causado ao caráter distintivo da marca, igualmente designado pelos termos «diluição» e «diminuição». Segundo o Tribunal de Justiça, «esse prejuízo existe quando a aptidão dessa marca em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada esteja enfraquecida, dado o uso do sinal idêntico ou semelhante pelo terceiro implicar uma dispersão da identidade da marca e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja em situação de o fazer» (acórdão L’Oréal e o., C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 39).

( 22 ) Este prejuízo causado ao prestígio da marca é igualmente designado por «degradação». De acordo com o Tribunal de Justiça, este tipo de dano verifica‑se «quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro suscitam no público uma impressão tal que a força de atração da marca sofre uma redução. O risco deste prejuízo pode resultar, nomeadamente, de os produtos ou serviços oferecidos pelo terceiro possuírem uma característica ou uma qualidade suscetíveis de exercer uma influência negativa na imagem da marca» (acórdão L’Oréal e o., C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 40).

( 23 ) No que respeita a este terceiro tipo de dano, igualmente designado por «parasitismo» ou «free‑riding», o termo designa o benefício que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. É aplicável, nomeadamente, às situações em que, devido à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio. V. o acórdão L’Oréal e o. (EU:C:2009:378, n.o 41).

( 24 ) Do despacho de reenvio, bem como das observações apresentadas durante a audiência no Tribunal de Justiça, resulta que a Unilever parece ter promovido os seus produtos na Hungria no passado. Na minha opinião, isso sugere (sem prejuízo da verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio) que a marca Unilever não pode, na verdade, ser completamente desconhecida do público relevante na Hungria.

( 25 ) Acórdão General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, n.o 23). V., também, acórdão Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582, n.o 29).

( 26 ) V. acórdão DHL Express France (EU:C:2011:238, n.os 47 e 48). V., também, nesse sentido, acórdão Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 37).

( 27 ) V. considerando 6 do regulamento.

( 28 ) Acórdão Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655).

( 29 ) Ibidem, n.o 67. Quanto aos fatores pertinentes a ter em consideração na determinação da existência ou inexistência dessa ligação, v., em especial, acórdãos Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582, n.o 30) e adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, n.o 42).

( 30 ) Importa salientar que o público relevante depende do tipo de danos em causa: ao passo que a existência de danos consistem em causar prejuízo deve ser analisada por referência aos consumidores dos produtos e serviços para os quais a marca de prestígio anterior foi registada, a existência de danos resultantes de free‑riding (embora se possa alegar que, neste caso, os danos são menos evidentes) deve ser analisada em relação aos consumidores dos produtos ou serviços para os quais a marca posterior foi registada. Em ambos os casos, o ponto de partida da análise é o consumidor médio, bem informado e razoavelmente atento e avisado. V. acórdão Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, n.os 35 e 36).

( 31 ) Ibidem, n.o 31.

( 32 ) Porém, nem sempre será esse o caso e, muitas vezes, poder‑se‑á presumir que uma marca poderá ter adquirido um tal prestígio que o mesmo vai além do público relevante em relação aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada. V., neste sentido, acórdão Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, n.os 48 a 51).

( 33 ) Nesse sentido, o titular de uma marca comunitária não teria de deduzir oposição ao registo para proteger o seu interesse. V., relativamente a esta questão, o acórdão DHL Express France (C‑253/09, EU:C:2011:238, n.os 46 e 47).

( 34 ) V., entre outros, despachos Aktieselskabet af 21. november 2001/IHMI (C‑197/07 P, EU:C:2008:721, n.o 21 e jurisprudência aí referida) e Japan Tobacco/IHMI (C‑136/08 P, EU:C:2009:282, n.o 42 e jurisprudência aí referida).

( 35 ) V. acórdão Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, n.o 38). No mínimo, esse risco não poderá ser puramente hipotético. V., também, acórdão Rubinstein e L’Oréal/IHMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, n.o 95).

( 36 ) Bently, L., and Sherman, B., Intellectual Property Law, 4.a Ed, Oxford University Press, 2014, p. 1004.

( 37 ) Acórdão Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604).

( 38 ) V. acórdão Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, n.o 77). V., igualmente, acórdão Environmental Manufacturing/IHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, n.os 36 e 37).

( 39 ) Acórdão L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378).

( 40 ) Ibidem., n.o 49.

( 41 ) Ibidem., n.o 44.

( 42 ) V., por exemplo, acórdãos Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS) (T‑215/03, EU:T:2007:93, n.o 35) e Antartica/IHMI‑Nasdaq Stock Market (nasdaq) (T‑47/06, EU:T:2007:131, n.o 60).

( 43 ) Já no acórdão Davidoff (C‑292/00, EU:C:2003:9), o Tribunal de Justiça tinha reconhecido que, embora a redação do que é atualmente o artigo 4.o, n.o 3, da diretiva parecesse sugerir o contrário, essa disposição poderia ser invocada não só contra sinais idênticos ou semelhantes utilizados em relação a produtos ou serviços não semelhantes como também em relação a produtos e serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos pela marca de prestígio. V., em especial, n.os 24, 25 e 30 do acórdão.

( 44 ) Bently e Sherman, op. cit., p. 1007.