CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

YVES BOT

apresentadas em 12 de Maio de 2011 ( )

Processos apensos C‑400/09 e C‑207/10

Orifarm A/S

Orifarm Supply A/S

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, em liquidação

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C‑400/09)

contra

Merck & Co. Inc.

Merck Sharp & Dohme BV

Merck Sharp & Dohme

e

Paranova Danmark A/S

Paranova Pack A/S (C‑207/10)

contra

Merck Sharp & Dohme Corp.

Merck Sharp & Dohme

Merck Sharp & Dohme BV

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Højesteret (Dinamarca)]

«Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artigo 7.°, n.° 2 – Reacondicionamento de um produto farmacêutico objecto de importação paralela – Critérios pertinentes para efeitos de apreciação das violações de um direito de marca»

1. Nos presentes processos, estão submetidos ao Tribunal de Justiça determinados pedidos de decisão prejudicial que têm por objecto a interpretação do artigo 7.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas ( ), e a jurisprudência a ela relativa, nomeadamente os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann‑La Roche ( ), de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer ( ), e de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma ( ), e Bristol‑Myers Squibb e o. ( ).

2. Nesses acórdãos, o Tribunal de Justiça precisou em que condições pode um importador paralelo comercializar medicamentos reacondicionados revestidos de uma marca, sem que o titular da marca se possa opor. As questões que o Højesteret (Supremo Tribunal) (Dinamarca) submete ao Tribunal de Justiça referem‑se a uma dessas condições, a de indicar na nova embalagem o autor do reacondicionamento. Estas questões visam, no essencial, determinar se essa condição exige a indicação do nome da empresa que tiver procedido fisicamente ao reacondicionamento ou se basta a indicação do nome do titular da autorização de colocação do medicamento importado paralelamente no mercado, quem dá as instruções de compra e de reacondicionamento à empresa que efectua o reacondicionamento.

3. Nas presentes conclusões, pronunciar‑nos‑emos a favor da segunda alternativa. Iremos sugerir, consequentemente, que o Tribunal de Justiça declare que o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o fundamento relativo à falta de menção na embalagem de um produto reacondicionado da empresa que tiver procedido concretamente ao seu reacondicionamento não permite que um titular de uma marca se oponha à comercialização desse produto quando, ao lado do nome do fabricante, figura o nome da empresa que controla a operação de reacondicionamento e quem assume a responsabilidade.

I – Quadro jurídico

4. O artigo 5.° da Directiva 89/104, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade.

[…]»

5. O artigo 7.° da directiva, intitulado ‘Esgotamento dos direitos conferidos pela marca’, determina:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.° 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

6. A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas ( ), que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008. No entanto, atendendo à data dos factos, as lides principais continuam a ser regidas pela Directiva 89/104.

7. Os artigos 5.° e 7.° da Directiva 89/104 foram transpostos para o direito dinamarquês, respectivamente, pelos artigos 4.° e 6.° da lei das marcas (Varemærkeloven) ( ).

II – Os litígios nos processos principais e as questões prejudiciais

A – Processo C‑400/09

8. As sociedades Orifarm A/S (a seguir «Orifarm»), Orifarm Supply A/S (a seguir «Orifarm Supply»), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, em liquidação, (a seguir «Handelsselskabet») e Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (a seguir «Ompakningsselskabet») fazem parte do grupo Orifarm, o maior importador paralelo de medicamentos dos países nórdicos e que era, em 2008, o maior fornecedor de medicamentos das farmácias dinamarquesas. O grupo tem a sede social em Odense (Dinamarca).

9. A Handelsselskabet e a Orifarm são ou foram titulares das autorizações de introdução no mercado e de venda dos medicamentos objecto do presente litígio, enquanto a Orifarm Supply e a Ompakningsselskabet, denominada Medipack A/S (a seguir «Medipack»), na altura do reacondicionamento e venda dos preparados em causa, procederam ao reacondicionamento e são ou foram titulares da autorização de reacondicionamento.

10. Todas as questões relativas ao aprovisionamento, apresentação, tratamento e venda são decididas pela Orifarm, enquanto a Medipack adquire e reacondiciona o produto e assume a responsabilidade de respeitar as directivas do Lægemiddelstyrelsen (Agência dinamarquesa dos medicamentos) dirigidas aos reacondicionadores. A Ompakningsselskabet (Medipack) tem 210 pessoas encarregues da logística, do armazenamento e do reacondicionamento efectivo, enquanto a Orifarm emprega de 15 a 20 pessoas nomeadamente na comercialização dos medicamentos.

11. A Merck & Co. Inc., a Merck Sharp & Dohme BV e a Merck Sharp & Dohme (a seguir, todas em conjunto, «Merck») fazem parte do grupo Merck. O grupo Merck é um dos maiores produtores mundiais de medicamentos originais.

12. O grupo Merck produziu os medicamentos objecto do litígio que o grupo Orifarm importou paralelamente para o mercado dinamarquês. O grupo Merck também é titular dos direitos de marca relativos a esses produtos ou tem o direito de acção ao abrigo de contratos de licença celebrados com os titulares dos direitos de marca.

13. Desde o início da importação paralela e da comercialização dos medicamentos, a Orifarm e a Handelsselskabet apresentaram‑se como reacondicionadores na embalagem dos medicamentos em causa, para os quais dispunham de autorizações de colocação no mercado, embora o reacondicionamento físico tenha sido realizado, consoante o caso e segundo as instruções dadas pela Orifarm e/ou pela Handelsselskabet, pela Ompakningsselskabet (Medipack), pela Orifarm Supply ou por reacondicionadores externos. Contudo, esta última situação não se verificou no caso presente.

14. Embora a partir de 2006, o grupo Orifarm tenha começado a apor a indicação «Reacondicionado por Medipack A/S pela Orifarm A/S» nos produtos do grupo Merck, a lide principal respeita a medicamentos em cuja embalagem não figura o autor efectivo do reacondicionamento, mas unicamente os nomes do titular da autorização de colocação no mercado e do fabricante, com uma menção do tipo:

«Importado e reacondicionado por Orifarm A/S […]

Fabricante: Merck, Sharp & Dohme»

15. A Merck propôs no Sø‑ og Handelsretten (Tribunal marítimo e comercial) duas acções contra, respectivamente, a Orifarm, a Orifarm Supply, a Handelsselskabet e a Ompakningsselskabet, opondo‑se à falta de menção do autor efectivo do reacondicionamento na embalagem dos medicamentos em causa. Nos acórdãos proferidos respectivamente em 21 de Fevereiro de 2008 e em 20 de Junho de 2008, o Sø‑ og Handelsretten declarou que as demandadas tinham violado os direitos de marca da Merck ao não indicarem o reacondicionador efectivo, condenando‑as a pagar uma reparação pecuniária à Merck.

16. A Orifarm, a Orifarm Supply, a Handelsselskabet e a Ompakningsselskabet interpuseram recurso desses acórdãos do Sø‑ og Handelsretten para o Højesteret, que suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1) Os acórdãos [já referidos] MPA Pharma […] e Bristol‑Myers Squibb e o. […] devem ser interpretados no sentido de que um importador paralelo, que é titular de uma autorização de introdução no mercado e possui informações sobre um medicamento importado paralelamente e que dá instruções a uma empresa autónoma a respeito da aquisição e do reacondicionamento de um medicamento, do modo de proceder ao acondicionamento do medicamento e [das] disposições [a tomar] relativas ao mesmo, viola os direitos do titular da marca caso indique que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento na embalagem externa do medicamento importado paralelamente – e não a empresa autónoma que é detentora da autorização para o reacondicionamento, a qual importou o medicamento e procedeu, na prática, a essa operação, incluindo a (re)aposição da marca do titular da mesma?

2) É relevante para a resposta à [primeira] questão […] o facto de se poder admitir que, quando o titular da autorização de introdução no mercado indica que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento, e não a [empresa] que, na prática, procedeu por sua ordem a esse reacondicionamento, isso não gera um risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento?

3) É relevante para a resposta à [primeira] questão […] o facto de se poder admitir que o risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento está excluído quando a [empresa] que, na prática, procedeu a esse reacondicionamento é indicada como tendo procedido a essa operação?

4) Para a resposta à [primeira] questão […] é relevante unicamente o risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento, ou devem ser tomados em conta outros interesses relevantes do titular da marca, como, […]:

a) o facto de a [empresa] que, na prática, procedeu à importação e ao reacondicionamento e (re)apôs a marca do seu titular na embalagem externa do medicamento ter violado potencialmente e de um modo autónomo os direitos de marca e

b) [o facto de, devido a circunstâncias da responsabilidade do autor do reacondicionamento, este poder afectar o estado original] do medicamento ou que a apresentação do reacondicionamento seja de uma qualidade tal que se possa considerar prejudicial à reputação do titular da marca, conforme enunciado, designadamente, no acórdão Bristol‑Myers Squibb e o. […]?

5) É relevante para a resposta à [primeira] questão […] o facto de o titular da autorização de introdução no mercado, o qual indicou que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento, no momento da notificação do titular da marca e antes da venda prevista do medicamento reembalado que foi importado paralelamente, pertencer ao mesmo grupo económico que a empresa que procedeu, na prática, ao reacondicionamento (empresa irmã)?»

B – Processo C‑207/10

17. A Paranova Danmark A/S (a seguir «Paranova Danmark») e a Paranova Pack A/S (a seguir «Paranova Pack») são filiais da Paranova Group A/S, que exerce uma actividade de importação paralela de medicamentos para a Dinamarca, para a Finlândia e para a Suécia. O grupo tem sede em Ballerup (Dinamarca) onde também estão estabelecidas as suas duas filiais.

18. A Paranova Danmark é titular da autorização de colocação no mercado dos medicamentos em causa.

19. A Paranova Pack assegura o reacondicionamento por todo o grupo, tendo, por isso, procedido ao reacondicionamento físico dos medicamentos em causa. É titular da autorização de reacondicionamento dos medicamentos.

20. Todas as questões relativas à selecção dos produtos para venda e para compra e aos pedidos de autorização de colocação no mercado, nomeadamente as formas de condicionamento, são decididas pela Paranova Danmark. A Paranova Pack procede às compras físicas e ao condicionamento efectivo dos medicamentos respeitando as condições impostas às sociedades de reacondicionamento pelo Lægemiddelstyrelsen e coloca‑os à venda de acordo com a lei farmacêutica, assumindo a responsabilidade. O especialista responsável final pela colocação do lote em circulação estava originariamente empregado na Paranova Danmark, mas em determinada altura foi transferido para a Paranova Pack. Em 2003, a Paranova Danmark tinha onze colaboradores e a Paranova Pack 164. Essa repartição prevaleceu igualmente nos outros anos relevantes para a presente lide.

21. A Paranova Danmark apresentou‑se como reacondicionador dos produtos controvertidos, dos quais detinha a autorização de introdução no mercado, apesar de o reacondicionamento físico ter sido efectuado, consoante os casos, pela Paranova Pack ou por reacondicionadores externos ao grupo Paranova. Contudo, esta segunda situação não se coloca no caso presente.

22. A Merck fabricou os medicamentos em causa que o grupo Paranova importou paralelamente para a Dinamarca. É também titular dos direitos de marca relativos aos produtos em causa importados paralelamente ou do direito de acção nos termos dos contratos de licença celebrados com os titulares das marcas.

23. A Merck propôs duas acções contra a Paranova Danmark e a Paranova Pack, opondo‑se à falta de menção do autor efectivo do reacondicionamento na embalagem dos medicamentos em causa. Na sequência dessas acções, a Paranova Danmark e a Paranova Pack – respectivamente por despacho de 26 de Outubro de 2004 proferido pelo Fogedretten i Ballerup, confirmado em recurso em 15 de Agosto de 2007 pelo Sø‑ og Handelsretten, e por acórdão deste mesmo tribunal de 31 de Março de 2008 – foram proibidas de vender esses medicamentos, devido ao facto de a sua embalagem não indicar o verdadeiro reacondicionador.

24. Chamado a conhecer dos recursos interpostos desses acórdãos do Sø‑ og Handelsretten pela Paranova Danmark e pela Paranova Pack, o Højesteret suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104/CEE […], e a jurisprudência com ele conexa, nomeadamente os acórdãos [já referidos] Hoffmann‑La Roche, […] Pfizer […] e Bristol‑Myers Squibb [e o]. devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode invocá[‑la] para se opor a que uma sociedade vendedora que é um importador paralelo e é titular de uma autorização de introdução no mercado de um medicamento num Estado‑Membro, o venda com a indicação de que o medicamento é reembalado pela sociedade vendedora, apesar de a reembalagem ser efectuada por outra sociedade, à qual a sociedade vendedora transmitiu orientações sobre a compra, o reacondicionamento, a forma precisa de acondicionamento dos medicamentos e demais disposições relativas ao medicamento, e que, como titular da autorização de reacondicionamento, repõe a marca na nova embalagem?

2) É relevante para a resposta à [primeira] questão […] o facto de se poder admitir que o consumidor ou utilizador final não é enganado no que se refere à origem do produto e não pode ser levado a crer que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento, devido à indicação pelo importador paralelo, na embalagem, do nome do produtor, a par da referida indicação do responsável pelo reacondicionamento?

3) É relevante apenas o risco de engano do consumidor ou utilizador final, que pode considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento, ou são também relevantes para a resposta à [primeira] questão […] outros interesses do titular da marca como, por exemplo:

a) o facto de a empresa que, na prática, procedeu à importação e ao reacondicionamento e repôs a marca do seu titular na embalagem exterior do medicamento violar potencialmente e de um modo autónomo os direitos de marca e que isto possa resultar de factores pelos quais a empresa que procedeu fisicamente ao reacondicionamento é responsável,

b) o facto de o reacondicionamento alterar o estado originário do medicamento ou

c) o facto de a apresentação do produto reacondicionado ser de uma qualidade tal que possa ser considerada prejudicial [à marca ou ]à reputação do titular da marca?

4) Caso o Tribunal de Justiça considere, na resposta à [terceira] questão, que também é relevante ter em conta que a sociedade que procede ao reacondicionamento viola potencialmente e de modo autónomo os direitos de marca do titular da mesma, é relevante para esta resposta o facto de a sociedade vendedora e a sociedade que procede ao reacondicionamento do importador paralelo serem, nos termos do direito nacional, solidária e autonomamente responsáveis pela violação dos direitos de marca do titular?

5) É relevante para a resposta à [primeira] questão o facto de o importador paralelo, que é titular da autorização de introdução no mercado e que se indicou a si próprio como responsável pelo reacondicionamento, quando da notificação do titular da marca anteriormente à venda prevista do medicamento reembalado, pertencer ao mesmo grupo económico que a empresa que procedeu na prática ao reacondicionamento (empresa irmã)?

6) É relevante para a resposta à [primeira] questão o facto de a sociedade que procedeu ao reacondicionamento ser indicada no folheto informativo (bula) como fabricante?»

III – A nossa análise

25. As questões que o Højesteret submeteu ao Tribunal de Justiça, que devem ser analisadas em conjunto ( ), dirigem‑se, no essencial, a determinar se o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o fundamento relativo à falta de menção da empresa que procedeu concretamente ao reacondicionamento de um produto na embalagem permite ou não a um titular de marca opor‑se à comercialização desse produto quando, ao lado do nome do fabricante, figura o nome da empresa que controla a operação de reacondicionamento e que assume a responsabilidade.

26. A jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao reacondicionamento de medicamentos revestidos de uma marca, feito por importadores paralelos sem autorização do titular da marca, tem as suas raízes no já referido acórdão Hoffmann‑La Roche, que consagrou os princípios directores na matéria. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça abordou a problemática sob o ângulo da proibição das medidas restritivas da importação, prevista no artigo 30.° do Tratado CEE e da justificação dessas medidas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, prevista no artigo 36.° do Tratado CEE.

27. O Tribunal de Justiça considerou aí que o artigo 36.° CEE só admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias entre os Estados‑Membros na medida em que sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituam objecto específico da propriedade industrial e comercial. Neste contexto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é de garantir ao consumidor ou ao utente final a identidade de origem do produto marcado, permitindo‑lhe distingui‑lo sem confusão possível dos que têm outra proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou o utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de uma intervenção efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca e que tenha afectado o produto no seu estado originário.

28. Assim, segundo o Tribunal de Justiça, o direito reconhecido ao titular de uma marca de se opor a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, faz parte do objecto específico do direito de marca, justificando‑se, portanto, nos termos do artigo 36.°, primeiro período, do Tratado CEE, que se reconheça ao titular o direito de se opor a que um importador de um produto de marca aponha a marca na nova embalagem, após o seu reacondicionamento e sem autorização do titular ( ).

29. Resulta do n.° 14 do acórdão Hoffmann‑La Roche, já referido, que, nos termos do artigo 36.°, primeiro período, do Tratado CEE, é justificada a oposição pelo titular de um direito de marca protegido simultaneamente em dois Estados‑Membros a que um produto, que licitamente ostente a marca num desses Estados, seja colocado no mercado do outro Estado‑Membro, depois de ter sido reacondicionado numa nova embalagem na qual a marca foi aposta por um terceiro. Daí resulta igualmente que tal oposição constitui, porém, uma restrição dissimulada no comércio entre os Estados‑Membros, na acepção do artigo 36.°, segundo período, do Tratado CEE, caso estejam reunidas as seguintes circunstâncias:

– se se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados dos Estados‑Membros;

– se se demonstrar que o reacondicionamento não poderá afectar o estado originário do produto;

– se o titular da marca for previamente avisado da colocação do produto reacondicionado no mercado, e

– se se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto ( ).

30. É a interpretação desta última condição que está no centro das presentes lides. No n.° 12 do já referido acórdão Hoffmann‑La Roche, o Tribunal de Justiça justificou a existência dessa condição e da condição de avisar previamente o titular da marca com o interesse deste último em que o consumidor não seja induzido em erro quanto à proveniência do produto.

31. Na sua jurisprudência posterior, o Tribunal de Justiça desenvolveu e precisou as condições que o importador paralelo deve respeitar para poder proceder ao reacondicionamento dos medicamentos revestidos de marca. Fê‑lo tendo em conta o artigo 7.° da Directiva 89/104 que veio regulamentar de forma completa a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos comercializados na União Europeia. O Tribunal de Justiça indicou, a esse respeito, que há que considerar que o artigo 7.° dessa directiva, assim como o artigo 36.° do Tratado CEE, se destina a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias no mercado comum, pelo que estas duas disposições, tendo por objectivo atingir o mesmo resultado, devem ser interpretadas de modo idêntico ( ).

32. Desenvolvendo e precisando os princípios resultantes do seu acórdão Hoffmann‑La Roche, já referido, o Tribunal de Justiça declarou, assim, no seu acórdão Bristol‑Myers Squibb e o., já referido, que o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor‑se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tiver reacondicionado o produto e voltado a apor a marca, a menos que estejam preenchidas várias condições, entre as quais, no que aqui nos interessa no âmbito dos presentes processos, «se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante [( )], devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca» ( ).

33. A justificação dessa condição surge claramente no n.° 70 do acórdão Bristol‑Myers Squibb e o., já referido. Consiste em proteger o interesse do titular da marca em que o consumidor ou o utilizador final não possa ser levado a crer que é ele o responsável pelo reacondicionamento.

34. Ora, somos de opinião de que esse interesse é preservado se figurarem claramente na embalagem do medicamento os nomes da empresa responsável pelo reacondicionamento ( ) e do fabricante. Essa diferenciação é susceptível de remover todas as dúvidas do espírito do consumidor quanto aos papéis respectivos dessas duas entidades no fabrico e no reacondicionamento do produto. O que importa é, por um lado, que o consumidor saiba quem é responsável pela operação de reacondicionamento e a quem podem ser imputados eventuais defeitos do produto causados por essa operação e, por outro, que ele esteja convencido de que a operação de reacondicionamento não foi efectuada sob o controlo do titular da marca.

35. A esse respeito, basta que se mencione o nome da empresa que controla a operação de reacondicionamento, dando à empresa executante as instruções a seguir, e que assume a responsabilidade dessa operação. Se for o importador paralelo, basta então a indicação de que o produto é reacondicionado por ele para evitar qualquer confusão no espírito dos consumidores e para lhes permitir, bem como ao titular da marca, saber quem teve o domínio da operação de reacondicionamento. Em contrapartida, se se verificar que essa operação foi realizada com total independência por uma empresa de reacondicionamento e que esta assume a responsabilidade, então é mesmo o seu nome que deve figurar na embalagem ao lado do nome do fabricante.

36. Uma vez que «o autor do reacondicionamento», na acepção da jurisprudência do acórdão Bristol‑Myers Squibb e o., já referido, visa a empresa que controla a operação de reacondicionamento e que assume a responsabilidade, é a esta última que cabe garantir que o reacondicionamento não afecta o estado original do produto contido na embalagem e que a apresentação do produto reacondicionado não é feita de uma forma que possa prejudicar a reputação da marca.

37. A questão de saber se, nos processos principais, a empresa indicada na embalagem dos medicamentos como autora do reacondicionamento teve o domínio da operação de reacondicionamento e assume a responsabilidade é uma questão de facto cujo conhecimento cabe ao tribunal de reenvio. A fim de delimitar as relações entre o importador paralelo e a empresa de reacondicionamento, é importante verificar quem determina as modalidades concretas do reacondicionamento. O facto de as duas empresas pertencerem ao mesmo grupo não nos parece, a esse respeito, determinante, podendo unicamente ter um valor indiciário quanto à natureza dessas relações.

38. Exigir que, quando a empresa que controla a operação de reacondicionamento e que assume a responsabilidade e a empresa que procede concretamente ao reacondicionamento constituem duas entidades diferentes, se indique o nome da segunda iria, em nosso entender, além do necessário para impedir que o consumidor possa ser levado a acreditar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento.

39. A Merck alega, pelo contrário, que a informação dos consumidores deveria ser tão completa quanto possível e que, consequentemente, a sua protecção exigiria que a embalagem de um medicamento mencionasse o nome do reacondicionador efectivo.

40. Face a essa tentativa de criar mais um fundamento que permita a um titular de marca opor‑se a importações paralelas de medicamentos, há que lembrar, como fizeram os advogados‑gerais F. G. Jacobs ( ) e E. Sharpston ( ) antes de nós, que, no contexto do direito das marcas, qualquer excepção ao princípio da livre circulação de mercadorias deve ser interpretada de forma estrita e só pode ser invocada para justificar restrições necessárias à salvaguarda do objecto específico de um direito de propriedade industrial. Como excepção ao princípio da livre circulação de mercadorias, o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve, portanto, ser sujeito a interpretação estrita.

41. Como claramente indicou o Tribunal de Justiça no seu acórdão de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o. ( ), «se se pode derrogar o princípio fundamental da livre circulação de mercadorias nos casos em que o titular de uma marca se opõe com fundamento nesta à reembalagem dos medicamentos importados paralelamente, tal derrogação apenas é possível na medida em que esta faculdade permite ao titular proteger direitos que constituem o objecto específico da marca entendidos à luz da função essencial desta» ( ). Quando um titular de marca invoca, para se opor ao reacondicionamento de medicamentos importados paralelamente, fundamentos que se afastam da estrita protecção do objecto específico e da função essencial da sua marca, esses fundamentos não são capazes de justificar uma excepção ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias.

42. Consequentemente, na medida em que nem o objecto específico da marca nem a sua função essencial enquanto garantia de proveniência são comprometidos pela menção conjugada dos nomes da empresa responsável pelo reacondicionamento e do fabricante, entendemos que um titular de marca não se pode basear no artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 para exigir a um importador paralelo uma reparação pela falta do nome do reacondicionador efectivo no produto reacondicionado, quando esse importador controla e assume a responsabilidade da operação de reacondicionamento.

43. Esta solução parece‑nos capaz de preservar o equilíbrio entre a protecção dos direitos de marca e a livre circulação de mercadorias, não deixando de permitir uma informação adequada dos consumidores. O titular da marca vê a função essencial dessa informação enquanto garantia de proveniência ser salvaguardada e a reputação da marca não poderá ser lesada por um reacondicionamento defeituoso. Simultaneamente, o titular da marca e os consumidores sabem a quem se pode imputar a operação de reacondicionamento em caso de defeito nesse reacondicionamento.

44. Em face do exposto, entendemos que o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o fundamento relativo ao facto de não ser mencionada na embalagem a empresa que procedeu concretamente ao reacondicionamento de um produto não permite a um titular de marca opor‑se à comercialização desse produto quando, ao lado do nome do fabricante, figura o nome da empresa que controla a operação de reacondicionamento e que assume a responsabilidade.

IV – Conclusão

45. Em face do exposto, propomos ao Tribunal de Justiça que responda da seguinte forma às questões apresentadas pelo Højesteret:

«O artigo 7.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o fundamento relativo ao facto de não ser mencionada na embalagem a empresa que procedeu concretamente ao reacondicionamento de um produto não permite a um titular de marca opor‑se à comercialização desse produto quando, ao lado do nome do fabricante, figura o nome da empresa que controla a operação de reacondicionamento e que assume a responsabilidade.»