CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

PEDRO CRUZ VILLALÓN

apresentadas em 25 de Março de 2010 1( )

Processo C‑51/09 P

Barbara Becker

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Marca nominativa ‘Barbara Becker’ – Oposição do titular das marcas nominativas comunitárias ‘BECKER’ e ‘BECKER ONLINE PRO’»

I – Introdução

1. Barbara Becker impugna, no presente recurso, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção), de 2 de Dezembro de 2008, proferido no processo Harman International Industries/IHMI ( ), que anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») ( ) que lhe reconheceu o direito a registar a marca comunitária «Barbara Becker».

2. O presente litígio tem origem na oposição que a empresa Harman International Industries, Inc. (a seguir «Harman Int. Industries») deduziu, com sucesso, na Divisão de Oposição do IHMI, alegando o possível risco de confusão entre a marca cujo registo a ora recorrente pede e os direitos anteriores daquela, isto é, os derivados tanto da marca comunitária «BECKER ONLINE PRO» como da marca comunitária «BECKER», cujo pedido foi depositado antes do da marca em litígio.

3. Sucede que, embora nos articulados a recorrente e o IHMI tenham baseado os seus pedidos nos vícios da fundamentação do acórdão recorrido, na audiência o debate evoluiu para uma crítica centrada no erro de direito decorrente, em especial, de uma errada interpretação da jurisprudência.

II – Regulamentação pertinente sobre marcas

4. Desde 13 de Abril de 2009 que a marca comunitária é fundamentalmente disciplinada pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 ( ), independentemente de, para decidir o presente recurso, serem aplicáveis ratione temporis as disposições do Regulamento (CE) n.° 40/94 ( ).

5. O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 (em termos que foram, aliás, reproduzidos na disposição correspondente do Regulamento n.° 207/2009) dispõe o seguinte:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

6. Em conformidade com o n.° 2 desse mesmo artigo 8.°, consideram‑se «marcas anteriores», entre outras, as marcas comunitárias cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

III – Os factos perante o Tribunal de Primeira Instância e o acórdão recorrido

A – Quadro factual e procedimento perante o IHMI

7. Em 19 de Novembro de 2002, a ora recorrente, Barbara Becker, pediu ao IHMI o registo do sinal constituído pelo seu próprio nome e apelido, como marca nominativa comunitária, em conformidade com o artigo 25.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 ( ).

8. Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 9, na acepção do Acordo de Nice ( ), correspondendo à descrição: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré‑pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores».

9. Em 24 de Junho de 2004, a Harman International Industries, Inc., deduziu oposição, perante a Divisão de Oposição do IHMI, ao registo da referida marca relativamente a todos os produtos abrangidos pela dita classe 9 do Acordo de Nice, ao abrigo do artigo 8.°, n.os 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.° 40/94. Baseou a sua oposição tanto na marca nominativa comunitária BECKER ONLINE PRO ( ), como na já pedida marca nominativa comunitária BECKER ( ). Os produtos cobertos pelas marcas anteriores integram‑se também na referida classe 9, sendo pacífica entre as partes ( ) a coincidência no que se refere aos produtos indicados.

10. A referida Divisão de Oposição, dado considerar que existia um risco de confusão entre os sinais em conflito, deferiu a oposição da Harman Int. Industries ( ). Declarou que os produtos designados por estas marcas eram idênticos e que as marcas eram globalmente semelhantes, na medida em que apresentavam, por um lado, um grau médio de semelhança visual e fonética e que eram, por outro, idênticas do ponto de vista conceptual, dado que se referiam ao mesmo apelido.

11. Tendo Barbara Becker interposto recurso para a Primeira Câmara de Recurso do IHMI, foi‑lhe concedido provimento, com anulação da decisão da Divisão de Oposição ( ). A Câmara de Recurso considerou que os produtos designados pelas marcas em conflito eram em parte idênticos e em parte semelhantes, distinguindo, em função da sua natureza e do seu objecto, entre os dirigidos ao grande público, os destinados aos profissionais e os de uma categoria intermédia, destinados a ambos os grupos de pessoas ( ).

12. No que respeita aos sinais em conflito, é de ter em conta que a Câmara de Recurso apenas tomou em consideração, por razões de economia processual, a marca nominativa anterior BECKER, por um lado, e o sinal pedido Barbara Becker, por outro. Considerou que existia simplesmente um certo grau de semelhança visual e fonética entre os sinais em conflito, tendo em conta o facto de que outro elemento, concretamente o nome próprio «Barbara», tinha sido colocado no início da marca cujo registo era pedido ( ).

13. No plano conceptual, pelo contrário, considerou que os sinais em confronto eram claramente distintos na Alemanha e nos outros países da União Europeia. No entender da Câmara de Recurso, o apelido Becker não é o elemento distintivo e dominante da marca apresentada a registo, devido ao facto de o público pertinente a ir percepcionar geralmente no seu todo, isto é, como «Barbara Becker», e não como uma combinação do nome e do apelido. A Câmara de Recurso também observou que Barbara Becker tinha «adquirido o estatuto de pessoa célebre» ( ) na Alemanha, ao passo que o nome Becker era geralmente reconhecido como um apelido frequente e comum. Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu que as diferenças conceptuais entre os sinais em causa eram suficientemente importantes para afastar o risco de confusão ( ).

14. Quanto ao restante, a Câmara de Recurso negou que estivesse preenchida a condição instituída pela jurisprudência para a aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, que exige que exista um grau de semelhança tal entre as marcas em conflito que o público em causa estabeleça uma ligação entre elas ( ).

B – Síntese do acórdão recorrido

15. Em 15 de Junho de 2007, a Harman Int. Industries interpôs um recurso no Tribunal de Primeira Instância, pedindo a anulação da decisão da Câmara de Recurso. Invocou dois fundamentos de recurso, um relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e outro à do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Dado que o presente recurso não incide sobre o segundo destes fundamentos, não se reproduz aqui a discussão em torno da aplicação do citado artigo 8.°, n.° 5, do regulamento citado.

16. O Tribunal de Primeira Instância acolheu o primeiro fundamento de anulação, ao entender que a Câmara de Recurso havia concluído erradamente que as marcas em conflito eram claramente distintas. Com efeito, independentemente das maiores ou menores diferenças entre as duas marcas nos planos visual e fonético ( ), o Tribunal não aceitou a apreciação da Câmara de Recurso acerca da importância relativa do elemento «becker» em relação ao elemento «barbara» na marca Barbara Becker, com base no raciocínio que a seguir se expõe ( ).

17. Em primeiro lugar, o Tribunal invocou um acórdão seu, no qual declarou que, muito embora a percepção de marcas constituídas por nomes de pessoas possa variar nos diferentes países da Comunidade, pelo menos em Itália os consumidores atribuem, regra geral, um maior carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio, quando ambos estão incluídos nas marcas ( ). Do exposto inferiu que, no caso da marca Barbara Becker, tinha cabimento atribuir‑se igualmente um carácter distintivo mais elevado ao apelido Becker do que ao nome próprio Barbara.

18. Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância entendeu que o estatuto de celebridade que Barbara Becker tinha na Alemanha, por ser a ex‑mulher de Boris Becker, não anulava a semelhança conceptual das marcas em conflito, pois ambas remetem para o mesmo apelido, Becker. Segundo o Tribunal, o facto de, numa parte da Comunidade, se atribuir ao elemento «becker» um carácter distintivo mais elevado do que ao elemento «barbara», o qual não constitui mais do que um simples nome próprio, reforçava essa semelhança.

19. Em terceiro lugar, referiu‑se ao acórdão Medion, deste Tribunal de Justiça ( ), segundo o qual uma marca composta, constituída pela justaposição de um elemento ao sinal de outra marca registada anterior, pode ser considerada semelhante a esta última marca quando esta ocupe uma posição distintiva autónoma na marca composta, ainda que não chegue a ser o seu elemento dominante. Aplicando este critério ao presente caso, o Tribunal de Primeira Instância considerou o elemento «becker» como um apelido, frequentemente utilizado para designar uma pessoa, assumindo uma posição distintiva e autónoma na marca Barbara Becker, suficiente para o reconhecimento de um risco de confusão.

20. Finalmente, dado que não eram contestadas nem a identidade nem a semelhança dos produtos para os quais se pretende utilizar cada uma das marcas em conflito, e tendo ainda em conta as semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais das marcas Barbara Becker e BECKER, o Tribunal de Primeira Instância constatou o risco de confusão entre ambas, mesmo que os produtos em causa sejam destinados a um público que tem um nível de atenção relativamente elevado. A este respeito, rejeitou o argumento do IHMI de que uma marca complexa e uma outra marca só podem ser consideradas semelhantes se o seu componente comum constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. Também não acolheu o argumento invocado por Barbara Becker sobre a inaplicabilidade aos nomes próprios da jurisprudência relativa às marcas compostas, no que diz respeito ao risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

IV – O processo perante o Tribunal de Justiça e os pedidos das partes

21. O presente recurso foi registado na Secretaria deste Tribunal de Justiça em 3 de Fevereiro de 2009. Nele, Barbara Becker pede ao Tribunal de Justiça a:

– anulação do n.° 1 da parte decisória do acórdão recorrido, pelo qual se anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso de 7 de Março de 2007;

– anulação do n.° 3 da parte decisória do acórdão recorrido, que condenou o IHMI a suportar, além das suas próprias despesas, as da Harman International Industries;

– condenação da Harman Int. Industries nas despesas.

22. A contestação da Harman Int. Industries deu entrada na mencionada Secretaria, em 27 de Março de 2009; essa empresa pede ao Tribunal de Justiça que:

– Confirme o acórdão recorrido na sua totalidade;

– Condene a recorrente nas despesas da Harman Int. Industries em todas as instâncias, perante o IHMI e perante os tribunais comunitários.

23. Por seu lado, o IHMI apresentou a sua contestação, em 8 de Maio de 2009 ( ), pedindo ao Tribunal de Justiça que:

– Anule o acórdão recorrido na sua totalidade;

– Condene a Harman Int. Industries nas despesas do IHMI.

24. Na audiência, celebrada em 11 de Fevereiro de 2010, os representantes de Barbara Becker, da Harman Int. Industries e do IHMI apresentaram as suas alegações orais e responderam às perguntas formuladas pelos membros da Secção e pelo advogado‑geral.

V – Análise do recurso

A – Definição de posições

25. Barbara Becker invoca um único fundamento de recurso, baseado na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Concretamente, imputa ao acórdão recorrido uma aplicação inadequada ao presente caso de uma conclusão a que o mesmo Tribunal de Primeira Instância chegou no acórdão Fusco, assim como um erro na aplicação ao presente litígio do acórdão Medion, ambos já referidos.

26. Quanto à primeira imputação, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por ter extrapolado para este processo uma afirmação feita no acórdão Fusco, segundo a qual, pelo menos em Itália, os consumidores atribuem, regra geral, um maior carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio quando presentes na mesma marca, ignorando uma sua decisão posterior, em que sustentou que não tem cabimento aplicar essa regra de forma automática, sem ter em conta as particularidades de cada caso ( ). Neste último acórdão, não obstante as duas marcas em causa nesse litígio conterem o mesmo apelido italiano «Rossi», este não foi considerado suficientemente dominante para causar um risco de confusão ( ).

27. Com a sua segunda imputação, Barbara Becker critica o acórdão recorrido por ter deduzido, em aplicação do acórdão Medion, que o elemento «Becker» conservava uma posição distintiva autónoma na marca composta, o que o levou a declarar a semelhança das marcas em conflito. A este respeito, Barbara Becker considera que o acórdão citado só pretendia evitar que um terceiro pudesse acrescentar o nome da sua empresa, provavelmente com pouco carácter distintivo, a uma marca já registada e reclamar protecção para o todo, em prejuízo da referida marca. Em qualquer caso, alega que o acórdão Medion não estabeleceu uma regra geral em virtude da qual qualquer elemento partilhado por duas marcas, ainda que não dominante na marca composta, deva ser considerado distintivo na acepção do referido acórdão, implicando com isso um risco de confusão.

28. A ora recorrente faz alusão, por fim, às diferenças de contexto em que foi proferido o dito acórdão, pois nele era discutida a aposição do nome de uma empresa a uma marca preexistente, enquanto no caso presente se trata do pedido de um nome completo, em que o apelido coincide com outra marca registada. Insiste em que o público percepciona o sinal «Barbara Becker» como o de uma pessoa do sexo feminino, mas que não é possível confundi‑lo, sem mais, com o apelido Becker, muito comum e, por conseguinte, pouco adequado a que se conclua por uma parecença conceptual entre as marcas em conflito. Na sua opinião, portanto, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao apodar de «simples nome próprio» ( ) o nome «Barbara», uma vez que este último, acrescentado ao apelido em questão, afecta de forma determinante a impressão de conjunto produzida pela sua marca, pois confere um significado conceptual completamente novo ao apelido «Becker».

29. O IHMI, por seu lado, sustenta, no essencial, as alegações da ora recorrente, em particular a circunstância de o Tribunal de Primeira Instância não ter tido em conta todas as características particulares do caso, como a celebridade da ex‑mulher do conhecido jogador de ténis, bem como os erros na aplicação do acórdão Medion, já citado. Tal como Barbara Becker, critica em última análise a fundamentação do acórdão recorrido, que lhe parece, pelas razões expostas, contraditória e insuficiente. Na audiência, no entanto, concentrou as suas censuras na aplicação automática dos postulados do acórdão Medion.

30. A Harman Int. Industries, pelo contrário, pede que seja negado provimento ao recurso, por considerar correcta a análise efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância, e que se mantenha na íntegra o acórdão objecto do presente recurso.

B – Exame do fundamento único do recurso

1. Quanto à admissibilidade do recurso

31. Antes de mais, importa recordar que, na falta de alegação por uma das partes no litígio, compete ao Tribunal de Justiça suscitar oficiosamente qualquer questão relativa à admissibilidade do recurso ou de alguns dos seus fundamentos ( ). A jurisprudência, pela sua parte, tem vindo a declarar com insistência que, nos termos dos artigos 225.°, n.° 1, segundo parágrafo, CE (actualmente artigo 256.° TFUE) e 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso das decisões proferidas pelo Tribunal de Primeira Instância se limita às questões de direito, devendo basear‑se em fundamentos derivados, em particular, da violação do direito comunitário pelo Tribunal de Primeira Instância ( ).

32. Nestes termos, e dadas as alusões, feitas na audiência pela Harman Int. Industries, à eventual inadmissibilidade das alegações da parte contrária, é oportuno proceder oficiosamente à análise da admissibilidade do fundamento único do presente recurso.

33. A questão é, em particular, suscitada pelas críticas da ora recorrente, e também do IHMI, a respeito da falta, no acórdão recorrido, de uma avaliação da requerida marca Barbara Becker, na perspectiva do efeito sobre a impressão de conjunto, que resulta de se acrescentar o nome ao apelido, bem como pelas relativas ao eventual carácter «corrente» ou comum do referido apelido. Na verdade, tais censuras levantaram uma certa suspeita de inadmissibilidade, na medida em que não viriam senão reclamar uma nova avaliação dos factos, exercício que está vedado ao Tribunal de Justiça quando se pronuncia por esta via processual ( ).

34. Não penso que seja esse o caso.

35. Em primeiro lugar, como o IHMI indica, o que a recorrente e o próprio Instituto põem em dúvida não é tanto o resultado dessas apreciações factuais, mas a fundamentação in extenso do acórdão recorrido. A sua crítica é suportada pela jurisprudência assente segundo a qual a falta e a insuficiência de fundamentação são questões de direito que fazem parte da violação de formalidades essenciais, na acepção do artigo 230.° CE (actualmente artigo 263.° TFUE), podendo ser invocadas no quadro de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância ( ) ou ser suscitadas, mesmo oficiosamente, como fundamentos de ordem pública ( ).

36. Em segundo lugar, como assinalei anteriormente, na audiência definiram‑se melhor os contornos do fundamento do presente recurso, pelo menos no que se refere ao IHMI, passando de uma crítica centrada nos vícios de fundamentação a outra, mais nítida, identificada com o erro de direito, no que concerne à aplicação do acórdão Medion.

37. Em conclusão de quanto foi exposto anteriormente, considero correcto reconduzir à categoria de erro de direito as censuras efectuadas ao acórdão recorrido.

2. Quanto ao mérito do recurso

38. As críticas que a recorrente verte na sua petição, lidas conjuntamente com as observações do IHMI, suscitam, antes de mais, a questão da adequação e da interpretação dos acórdãos (essencialmente os acórdãos Fusco e Medion) de que se serviu o acórdão recorrido para decidir o litígio, «partindo, fundamentalmente, do contexto do caso presente». Dado o pano de fundo deste recurso, isto é, o risco de confusão, bem como a base do fundamento, isto é, a interpretação e a aplicação erróneas do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é adequado trazer à colação os parâmetros legais e jurisprudenciais existentes para apreciar este tipo de litígios.

39. De acordo com a referida disposição, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Esse risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

40. Pelo seu lado, o sétimo considerando do Regulamento 40/94 assinala que a avaliação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que possa ser estabelecida entre ela e o sinal utilizado ou registado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal, assim como entre os produtos e os serviços designados.

41. Por sua vez, e concretamente pelo que toca à definição do risco de confusão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem afirmado repetidamente que constitui uma presunção de risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, o facto de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente ( ).

42. No que concerne à forma de determinar a existência do referido risco entre dois sinais no espírito do público, o Tribunal de Justiça declarou que esse risco deve ser apreciado globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes de cada caso concreto ( ).

43. Da mesma maneira, essa jurisprudência constante inclui, dentro da análise global, a análise da semelhança visual, fonética e conceptual das marcas em conflito, acrescentando que a apreciação global do risco de confusão deve basear‑se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. O Tribunal de Justiça tem insistido, além disso, em que a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, a jurisprudência tem mantido sempre que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades ( ).

44. No presente processo não está em discussão a semelhança dos produtos, nem tão pouco o grau de similitude entre as marcas em questão do ponto de vista visual ou fonético. O que, em conclusão, se discute é a semelhança conceptual, o que, no caso em análise, implicava, basicamente, que se tivesse averiguado o significado do apelido «Becker» e do nome completo «Barbara Becker», tentando, em particular, determinar a influência que exerce o nome próprio sobre o apelido.

45. Para se proceder dessa maneira, era indispensável, como afirma repetidamente a jurisprudência citada no n.° 43 destas conclusões, «ter em consideração todos os factores pertinentes nas circunstâncias do caso». Neste contexto, adquire particular relevância a circunstância de a decisão da Câmara de Recurso do IHMI, objecto do litígio perante o Tribunal de Primeira Instância, ter acolhido a diferença conceptual entre as marcas em conflito baseando‑se, em grande medida, na fragilidade da marca «Becker», por o apelido ser comum, e na popularidade de Barbara Becker na Alemanha ( ).

46. O acórdão recorrido, como adiante se desenvolve, segue, no entanto, uma exposição esquemática, construída a partir de acórdãos anteriores, tanto do Tribunal de Primeira Instância (acórdão Fusco) como deste Tribunal de Justiça (acórdão Medion), relativamente isolados, nos quais as circunstâncias concretas dos casos em questão tinham um peso específico, senão determinante.

47. Com efeito, ao longo dos seus n.os 34 a 43, o acórdão recorrido coloca a questão da semelhança no plano conceptual e dá‑lhe resposta. A conclusão de que o risco de confusão existe é construída essencialmente ao longo dos números 35 e 36, baseando‑se no acórdão Fusco, e 37 a 41, baseando‑se no acórdão Medion.

48. Em primeiro lugar, o acórdão recorrido conclui que o apelido «becker» tem «um carácter distintivo mais elevado» do que o elemento «barbara», com apoio no acórdão Fusco, no qual o Tribunal de Primeira Instância considerou existir um risco de confusão entre as marcas «Enzo Fusco» e «Antonio Fusco», partindo da observação, reiterada no acórdão recorrido, de que, pelo menos em Itália, os consumidores atribuem um maior carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio, no que se refere às marcas. A maior ou menor popularidade da recorrente na Alemanha não seria relevante a nível conceptual (n.os 34 e 35).

49. É, no entanto, difícil admitir uma extensão, cabe dizer tão automática, do acórdão Fusco ao caso que nos ocupa, dada a relevância que no mesmo se atribui às circunstâncias do caso, através de expressões como «nestas circunstâncias» e «no caso» ou «nas marcas em causa», contidas no seu n.° 54.

50. O peso das circunstâncias do caso neste último acórdão é posto em evidência, num acórdão proferido pouco tempo depois, pela mesma Secção do Tribunal de Primeira Instância, no processo Marcorossi, no qual também estavam em causa apelidos italianos. Com efeito, depois de recordar que a percepção dos sinais compostos por um nome e um apelido pode variar nos diferentes países da Comunidade Europeia e que não se pode excluir que em certos países os consumidores recordem melhor o apelido do que o nome, referindo‑se expressamente ao acórdão Fusco precisou que, «no entanto, esta regra geral [...] não se deve aplicar de forma automática, sem ter em conta as particularidades de cada caso».

51. Em segundo lugar, e aqui se concentram particularmente as minhas reservas, o acórdão recorrido invoca o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça na sua resposta à questão prejudicial no processo Medion.

52. Há que recordar que o risco de confusão suscitado naquela questão prejudicial surgia entre a marca LIFE, registada pela empresa alemã Medion para aparelhos electrónicos de entretenimento, e a denominação THOMSON LIFE, sob a qual a sociedade Thomson comercializava alguns dos seus produtos. No caso existia identidade de produtos, pelo menos parcial, entre ambas as marcas, razão pela qual a Medion pedia ao juiz nacional que a Thomson fosse proibida de utilizar a referida denominação para os produtos em que a referida identidade se manifestava ( ).

53. Nestes termos, o verdadeiro alcance da doutrina exposta no acórdão Medion resulta do contraste entre a redacção da pergunta formulada pelo órgão jurisdicional nacional e a da resposta dada por este Tribunal de Justiça. Com efeito, enquanto o órgão jurisdicional pergunta se «existe» risco de confusão nas circunstâncias do caso, tal como se acabam de descrever, o Tribunal de Justiça responde que tal risco «pode existir» em circunstâncias como as descritas. Por sua vez, o significado desta forma de o Tribunal se expressar na sua resposta depreende‑se sem dificuldade do n.° 30 do referido acórdão. No mesmo, com efeito, uma vez reiterada, como regra, a obrigação da «consideração de conjunto» ou da «impressão de conjunto», atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (n.° 28) na análise do risco de confusão, o Tribunal de Justiça admite a possibilidade, que deve ser considerada excepcional, de que uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto, possa conservar nele uma posição distintiva autónoma, sem por isso constituir o seu elemento dominante.

54. Com efeito, ao examinar, neste caso, os pressupostos do eventual risco de confusão, o Tribunal de Justiça, no n.° 30 do acórdão, declarou que «[t]odavia, fora dos casos habituais em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, e não obstante a circunstância de a impressão de conjunto poder ser dominada por um ou vários componentes de uma marca complexa, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que compreenda a denominação da empresa desse terceiro, possa conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante» ( ).

55. Foi deste modo que o Tribunal de Justiça respondeu ao órgão jurisdicional de reenvio naquele processo, relativo à verificação da existência de risco de confusão entre dois sinais nos casos em que uma marca composta incluia uma marca registada anterior como um dos seus elementos, e o compeliu a rejeitar a chamada «Prägetheorie» (teoria da impressão produzida) ( ).

56. Do anteriormente exposto, depreende‑se com toda a nitidez que, se o acórdão agora recorrido pretendia apoiar‑se de forma determinante na doutrina Medion para apreciar o risco de confusão entre as marcas em causa, devia argumentar em termos de excepção ( ), isto é, devia explicar porque é que aqui, excepcionalmente, se podia prescindir da exigência geral de examinar o pedido da marca composta a partir da impressão de conjunto, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. Dito de outra forma, deveria ter apresentado argumentos, no contexto da eventual semelhança conceptual entre «barbara becker» e «becker», sobre a razão de, neste caso, não ser necessário que o elemento «becker» assuma uma posição dominante no conjunto.

57. Nada disto, no entanto, se pode encontrar na argumentação do acórdão recorrido. Pelo contrário, só a custo se pode encontrar outra consideração (n.° 37) que não seja a de que «becker» corresponde a um apelido, o que não está em discussão e dificilmente se poderia refutar. A partir do que se concluiu directamente pela semelhança de «becker» e «barbara becker» (n.° 38) e, por conseguinte, pelo erro de direito em que teria incorrido a Câmara de Recurso (n.° 39).

58. O acórdão agora recorrido, importa repetir, não faz nenhuma observação nem investigação a respeito do apelido Becker para determinar se conserva essa posição distintiva autónoma, que não necessita de ocupar uma posição dominante no conjunto, a que se refere o acórdão Medion, pelo que, nas circunstâncias do caso, era primordial ter‑se procedido à verificação do carácter distintivo da primeira marca BECKER ( ). Com efeito, se esta última marca gozasse de um elevado grau de conhecimento entre o público, qualquer outra marca que se pretendesse colocar em produtos idênticos teria tido mais dificuldades em apropriar‑se do apelido.

59. Em conclusão, partindo de um entendimento generalizador e em parte incorrecto da conjugação dos acórdãos Fusco e Medion, o acórdão recorrido pode induzir à convicção, em si mesma errónea, de que, por princípio, qualquer apelido coincidente com uma marca anterior pode opor‑se com sucesso à inscrição de uma marca composta constituída por um nome e o apelido em questão, com base num risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

60. Por outras palavras, a síntese de uma pretensa regra de princípio extraída de um acórdão anterior do próprio Tribunal de Primeira Instância e de outra extraída de um acórdão deste Tribunal de Justiça parece conduzir a um resultado quase necessário, no qual a questão da semelhança conceptual fica praticamente contornada na medida em que o acórdão recorrido não teve em consideração todos os elementos de facto do processo, como estava obrigado a fazer por força da jurisprudência. Muito especialmente, contornou a análise da eventual influência do nome próprio na esfera conceptual da marca Barbara Becker e a maior ou menor capacidade distintiva de uma marca constituída por um único apelido.

61. Em conclusão do que foi exposto, entendo que o acórdão recorrido está viciado por um erro de direito, havendo que julgar procedente o fundamento único do presente recurso e anular o referido acórdão.

62. Como o erro detectado apenas parece poder ser sanado levando a cabo as apreciações de facto referidas no número precedente, e deixando de lado a circunstância de o acórdão recorrido, dados os seus termos, não ter dado resposta ao segundo dos fundamentos invocados pela então recorrente, considero que o processo não se encontra em condições de ser julgado pelo Tribunal de Justiça na acepção do artigo 61.°, primeiro parágrafo, do seu Estatuto, pelo que recomendo que seja remetido ao Tribunal Geral para que este proceda a essas verificações e se pronuncie de novo em consonância com as mesmas.

VI – Despesas

63. Dado que proponho que se remeta o processo ao Tribunal Geral, deve reservar‑se para final a decisão quanto às despesas correspondentes ao presente recurso.

VII – Conclusão

64. Em conclusão das considerações anteriores, proponho ao Tribunal de Justiça que:

1) Anule na totalidade o acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Primeira Secção) de 2 de Dezembro de 2008, Harman International Industries/IHMI (T‑212/07).

2) Remeta o processo ao Tribunal Geral da União Europeia.

3) Reserve para final a decisão quanto às despesas.