CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL

JULIANE KOKOTT

apresentadas em 8 de Março de 20071( )

Processo C‑334/05 P

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

contra

Shaker di L. Laudato & C. Sas

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Marca complexa nominativa e figurativa ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ – Oposição do titular da marca nominativa espanhola ‘LIMONCHELO’ – Recusa do registo»

I – Introdução

1. No presente recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI» ou «Instituto») impugna o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI ( ). A questão central do litígio consiste em saber como deve ser apreciado o risco de confusão entre uma marca nominativa e uma marca complexa nominativa e figurativa.

2. O Tribunal de Primeira Instância decidiu que não há nenhum risco de confusão entre as duas marcas, visto que o elemento dominante da marca complexa é um desenho, pelo que não existem semelhanças bastantes com a marca nominativa. Pelo contrário, o IHMI sustenta que decorre de uma apreciação global – em que também se levam em conta os aspectos fonéticos e conceptuais – que há risco de confusão.

II – Quadro jurídico

3. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária ( ) (a seguir «Regulamento n.º 40/94»), estabelece como motivo relativo de recusa do pedido de registo a existência de risco de confusão:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) [...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

4. O sétimo considerando explica o conceito de risco de confusão em caso de semelhança entre produtos e serviços: esse risco, «cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, constitui uma condição específica da protecção».

III – Antecedentes do litígio e acórdão do Tribunal de Primeira Instância

5. O Tribunal de Primeira Instância descreve os antecedentes do litígio nos n.os 1 a 13 do acórdão recorrido, nos seguintes termos ( ):

«1 Em 20 de Outubro de 1996, a recorrente [Shaker di L. Laudato & C. Sas (a seguir ‘Shaker’)] apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com a redacção em vigor (a seguir ‘Regulamento n.° 40/94’).

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:

3 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca incluem‑se nas classes 29, 32 e 33, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado (a seguir ‘acordo de Nice’), que correspondem [...] à seguinte descrição:

– classe 29: ‘Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis’;

– classe 32: ‘Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas’;

– classe 33: ‘Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)’.

4 [...]

5 [...]

6 [Por solicitação] do IHMI, a recorrente limitou o seu pedido, no atinente aos produtos da classe 33, ao licor de limões proveniente da costa amalfitana [e retirou o pedido para a classe 32].

7 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de marcas comunitárias n.º 30/00 de 17 de Abril de 2000.

8 Em 1 de Junho de 2000, a Limiñana y Botella, SL (a seguir ‘oponente’) deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida.

9 O fundamento invocado em apoio dessa oposição era o risco de confusão referido no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre, por um lado, a marca pedida na medida em que diz respeito aos produtos da classe 33 do acordo de Nice e, por outro, a marca nominativa da oponente, também relativa aos produtos da classe 33, registada em 1996 na Oficina Española de Patentes y Marcas do Ministerio de ciencia y tecnología (instituto espanhol de marcas e patentes), designada:

‘LIMONCHELO’

10 Por decisão de 9 de Setembro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI admitiu a referida oposição e, por conseguinte, recusou o registo da marca pedida [para os produtos da classe 33].

11 A Divisão de Oposição justificou a sua decisão indicando, essencialmente, que existia um risco de confusão no mercado espanhol, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a marca pedida e a marca anterior, dada a identidade dos produtos em causa e a semelhança entre as marcas. No que respeita a este último elemento, a Divisão de Oposição chegou a esta conclusão após uma análise das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais das marcas em causa, de onde resulta, segundo o IHMI, que há semelhanças visuais e fonéticas entre o elemento dominante da marca pedida, constituído pelo termo ‘limoncello’, e a marca anterior.

12 Em 7 de Novembro de 2002, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

13 Por decisão de 24 de Outubro de 2003 (a seguir ‘decisão impugnada’), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao pedido da recorrente. Em suma, a Câmara de Recurso considerou, após ter indicado que os produtos da marca anterior abrangiam os da marca pedida, que o elemento dominante da marca pedida era o termo ‘limoncello’ e que a marca pedida e a marca anterior eram muito próximas visual e foneticamente, de modo que existia um risco de confusão entre ambas.»

6. O Tribunal de Primeira Instância revogou a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2003, reformando‑a no sentido de ser dado provimento ao recurso interposto pela recorrente na Câmara de Recurso e, consequentemente, a oposição ser rejeitada.

7. O Tribunal de Primeira Instância entendeu que os produtos em causa eram idênticos.

8. Quanto à questão da semelhança entre as marcas, o Tribunal de Primeira Instância declarou que se devia ter em conta a particularidade de estarem em confronto uma marca complexa nominativa e figurativa e uma marca nominativa. Observou que uma marca complexa que tem uma componente igual ou semelhante a outra marca só poderá ser considerada semelhante a essa outra marca se a componente idêntica ou semelhante constituir o elemento dominante na impressão geral suscitada pela marca complexa.

9. Segundo o Tribunal de Primeira Instância, a representação de um prato redondo decorado com limões constitui claramente a componente dominante da marca pedida. Esta componente nada tem em comum com a marca anterior. Assim, não há nenhum risco de confusão entre ambas as marcas por parte do público espanhol de referência. A semelhança figurativa, fonética ou conceptual entre as expressões «limoncello» e «limonchelo» que figuram nas marcas em causa não altera em nada essa conclusão.

10. O Tribunal de Primeira Instância considerou ainda que, uma vez que não existia risco de confusão entre as marcas, era supérflua a apreciação do carácter distintivo da marca anterior.

IV – Recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância

11. Inicialmente, o IHMI baseou o seu recurso em dois fundamentos:

12. Por um lado, alegou que o Tribunal de Primeira Instância interpretou e aplicou erradamente o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que declarou que não existia risco de confusão, baseando‑se exclusivamente na apreciação dos elementos figurativos da marca pedida.

13. Além disso, o IHMI invocou, como segundo fundamento, o carácter manifestamente contraditório e «ilógico» do acórdão. Esta acusação reporta‑se a uma passagem da versão italiana do acórdão, que continha uma formulação contraditória, devido a um erro de tradução. Após o Tribunal de Primeira Instância, por despacho de 26 de Janeiro de 2006, proferido ao abrigo do artigo 84.º do seu Regulamento de Processo, ter rectificado o «lapso manifesto» quanto a esse ponto, o Instituto retirou o segundo fundamento de recurso, a pedido do Tribunal de Justiça.

14. O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

1. Anular o acórdão recorrido;

2. Condenar a sociedade Shaker di L. Laudato & C. nas despesas.

15. Ao invés, a Shaker alega que a apreciação da matéria de facto é da competência exclusiva do Tribunal de Primeira Instância, que efectuou uma análise correcta. Assim, a Shaker conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

1. Negar provimento ao recurso;

2. Condenar o recorrente nas despesas.

V – Apreciação

16. O Instituto invoca uma série de objecções contra o acórdão recorrido. Em meu entender, a objecção decisiva é a crítica à comparação de ambas as marcas que o Tribunal de Primeira Instância fez.

17. Resulta do sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 que a existência de risco de confusão «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados». O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço ( ).

18. No n.º 49 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância reconheceu a necessidade de uma apreciação global de ambas as marcas. Porém, no n.º 50 afirmou:

«Por conseguinte, deve entender‑se que uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa.»

19. O Tribunal de Primeira Instância estabeleceu esta premissa no acórdão MATRATZEN ( ) e aplicou‑a, desde então, numa série de decisões ( ). Porém, essa premissa suscita a questão de saber como se deve proceder se a marca não tiver nenhuma componente dominante ou se tiver várias componentes que a caracterizam.

20. Por isso, logo no acórdão MATRATZEN, o Tribunal de Primeira Instância relativizou a sua premissa. Esta não equivale a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes ( ).

21. O Tribunal de Justiça também se baseou nesta relativização, quando negou provimento ao recurso interposto contra o acórdão MATRATZEN ( ). A premissa de que só pode existir semelhança entre as marcas quando se verifica uma coincidência com a componente dominante só enquadra, pois, um determinado grupo de casos ( ). Este grupo de casos é concretizado através da definição de componente dominante da marca, no n.º 50 do acórdão recorrido. Esta componente tem de ser «susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida». Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante.

22. A premissa de base, quando restringida, desta forma, aos casos em que as marcas complexas são dominadas exclusivamente por uma componente que ofusca as demais, não é contraditada pelo acórdão posteriormente proferido pelo Tribunal de Justiça no processo Medion ( ). Neste acórdão, o Tribunal de Justiça deduziu duma componente não dominante a existência de um risco de confusão.

23. Na origem deste acórdão esteve a combinação de uma marca anterior (LIFE) com o nome de um fabricante (THOMSON LIFE), sendo o nome do fabricante considerado a componente dominante da marca complexa. Numa situação dessas, sobretudo se o nome do fabricante for do conhecimento geral, há o risco de o público também associar os produtos designados pela marca anterior à proveniência dos produtos abrangidos pelo sinal complexo ( ). Assim, o possível risco de confusão identificado no acórdão Medion devia‑se à percepção, a par da componente dominante, de uma outra componente, idêntica à marca anterior. Por conseguinte, na impressão geral suscitada pela marca, essa segunda componente não era de modo algum negligenciável. Consequentemente, nesse caso não era aplicável a premissa estabelecida no n.º 50 do acórdão recorrido.

24. Por conseguinte, no caso em apreço é decisiva a questão de saber se o Tribunal de Primeira Instância efectivamente identificou, com base na sua própria definição, uma componente dominante da marca pedida, ao lado da qual todas as outras componentes são negligenciáveis. Porém, o Tribunal de Primeira Instância não fez semelhante identificação.

25. Pelo contrário, no n.º 57 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância descreve o prato como sobressaindo relativamente às outras componentes e conclui, no n.º 58, que o mesmo cobre uma parte essencial dos dois terços inferiores da marca pedida, enquanto o termo «limoncello» apenas abrange uma grande parte do terço superior da marca pedida. Na subsequente comparação global das várias componentes da marca pedida, constante dos n.os 60 e seguintes do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância limita‑se a declarar que nenhuma das suas restantes componentes tem uma posição dominante. Porém, nenhuma destas fases da análise leva à conclusão de que o prato domina a marca pedida de tal forma que as restantes componentes são negligenciáveis.

26. Consequentemente, das conclusões do Tribunal de Primeira Instância resulta que a marca pedida não contém nenhuma componente que, de acordo com o método desenvolvido pelo Tribunal de Primeira Instância, justifique que a comparação entre ambas as marcas, para efeitos da apreciação do risco de confusão, seja restringida a essa componente. Pelo contrário, ambas as marcas deviam ter sido submetidas a uma apreciação global do risco de confusão. Uma vez que tal não sucedeu, o acórdão recorrido enferma de erro de direito, pelo que deve ser anulado.

VI – Quanto às consequências da anulação do acórdão recorrido

27. Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do seu Estatuto, o Tribunal de Justiça pode, caso anule a decisão do Tribunal de Primeira Instância, decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado. No caso contrário, o Tribunal de Justiça remete o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.

28. Se o Tribunal de Justiça pretender proferir uma decisão sobre a presente causa, terá de proceder a uma apreciação autónoma da matéria de facto, nomeadamente à comparação de ambas as marcas, sem se poder basear no acórdão recorrido. Porém, a apreciação da matéria de facto é da competência do Tribunal de Primeira Instância. Além disso, as partes tão‑pouco apresentaram ao Tribunal de Justiça observações sobre essas questões de facto. O Tribunal de Justiça poderia, quando muito, apreciar os articulados apresentados pelas partes no processo em primeira instância, mas não poderia reportar‑se às alegações destas na audiência de julgamento no Tribunal de Primeira Instância. Por isso, entendo que a presente causa não está em condições de ser julgada. Consequentemente, o Tribunal de Justiça deverá remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.

VII – Quanto às despesas

29. Quando o Tribunal de Justiça remete o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento, não lhe cabe proferir decisão sobre as despesas nos termos do artigo 122.º do Regulamento de Processo, ficando essa decisão reservada para o acórdão que puser termo à instância.

30. Só se afigura possível uma decisão diversa quanto às despesas no que respeita ao segundo fundamento de recurso. O Instituto retirou este fundamento, uma vez que o mesmo derivava de um erro de tradução do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, que só foi rectificado pelo mesmo tribunal, por despacho de 26 de Janeiro de 2006, proferido ao abrigo do artigo 84.º do seu Regulamento de Processo, após a interposição do recurso no Tribunal de Justiça. Poder‑se‑á, pois, perguntar se é legítimo onerar uma das partes com as despesas relativas a esse fundamento de recurso. Na verdade, no caso vertente esse fundamento de recurso é de tão escassa importância que não é necessário considerá‑lo separadamente na decisão sobre as despesas.

VIII – Conclusão

31. Pelo exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que decida o seguinte:

1. O acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (T‑7/04, Colect., p. II‑2305), é anulado.

2. O processo é remetido ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.

3. Reserva‑se para final a decisão sobre as despesas.