Processo T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia MACCOFFEE — Marca nominativa anterior da União Europeia McDONALD’S — Artigo 53.o, n.o 1, alínea a), e artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Família de marcas — Benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior — Declaração de nulidade»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 5 de julho de 2016

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 42.°, n.o 2, 57.°, n.o 2, e 78.°, n.o 1, alínea f); Regulamento n.o 2868/95 da Comissão, artigo 1.o, regras 22, n.o 4, e 40, n.o 6]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.o 5, e 53.°, n.o 1, alínea a)]

V. texto da decisão. (cf. n.os 14, 15)

V. texto da decisão. (cf. n.os 20, 21, 37)

Existe um sério risco de que a utilização sem motivo justificado da marca nominativa MACCOFFEE registada como marca da União Europeia para os produtos das classes 29, 30 e 32 na aceção do Acordo de Nice retire indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da marca nominativa anterior McDONALD’S anteriormente registada como marca da União Europeia para produtos e serviços das classes 29, 30, 32 e 42 na aceção do referido acordo. A marca McDONALD’S goza na União de um considerável prestígio para os serviços de restauração rápida. O seu prestígio estende‑se aos elementos característicos da família de marcas «Mc». Com efeito, a marca McDONALD’S é a marca original da família, com a qual todas as marcas derivadas estão ligadas por uma característica comum, concretamente, o prefixo «mc», e da qual todas se distinguem através do mesmo tipo de elemento final, que remete para um dos produtos alimentares que figura no menu dos estabelecimentos de restauração rápida da interveniente. Assim, o prefixo «mc» adquiriu um caráter distintivo próprio relativamente aos serviços de restauração rápida e aos produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida, pelo menos numa parte do território da União, de modo que este prefixo podia caracterizar a existência de uma família de marcas. A marca MACCOFFEE, conceptualmente semelhante à marca McDONALD’S e que reproduz a mesma estrutura, pode ser relacionada com a família de marcas «Mc». A respeito dos serviços e produtos para os quais as marcas em conflito são registadas, as mesmas têm um certo grau de semelhança devido aos estreitos nexos existentes entre eles. A este respeito, o público relevante, concretamente, o grande público da União Europeia, ou uma parte substancial deste, pode estabelecer mentalmente uma relação entre as marcas em conflito, na medida em que pode ser atraído pelo facto de esta marca ter praticamente o mesmo prefixo e reproduzir a mesma estrutura que a marca McDONALD’S e associar a referida marca à família de marcas «Mc». (cf. n.os 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 a 108)

O estabelecimento, no espírito do público relevante, de um nexo entre as marcas deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os fatores relevantes do caso em apreço. Entre os fatores pertinentes a este respeito figura a existência de uma família de marcas anteriores. Com efeito, caso o pedido de declaração de nulidade de uma marca seja baseado na existência de várias marcas anteriores que têm características comuns que permitem que as mesmas sejam consideradas como sendo da mesma família, o estabelecimento, no espírito do público em causa, de um nexo entre a marca cuja nulidade é pedida e as marcas anteriores pode resultar do facto de a primeira ter características que permitem ligá‑la à família das segundas. Várias marcas têm características que permitem considerá‑las como parte da mesma «família», nomeadamente quando reproduzem integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que as diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária. Não pode esperar‑se que o público em causa, na falta de utilização de um número de marcas suficiente para que possa compor uma família, detete características comuns na referida família e que estabeleça um nexo entre esta família e outra marca que contenha elementos que se aproximam das referidas características. Por conseguinte, para que o público em causa possa estabelecer um nexo entre uma marca cuja declaração de nulidade é pedida e uma «família» de marcas anteriores, as marcas que pertencem a esta última devem estar presentes no mercado. Incumbe assim ao titular das marcas anteriores, que pede a declaração de nulidade da marca da União Europeia posterior, fazer prova da utilização efetiva de algumas delas em número suficiente para constituir uma «família» de marcas e, por conseguinte, demonstrar a existência desta última para que se possa verificar se o público em causa estabelece um elo entre a marca cuja anulação é pedida e as marcas anteriores que compõem a referida «família». (cf. n.os 42‑45)

Para examinar o caráter efetivo da utilização das marcas suscetíveis de constituir uma família de marcas, importa realizar uma apreciação global dos elementos juntos aos autos, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto. Essa apreciação deve assentar em todos os factos e circunstâncias próprios para estabelecer a realidade da exploração comercial das marcas, em especial as utilizações destas consideradas justificadas no setor económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pelas marcas, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, bem como o alcance e a frequência da utilização das marcas. A utilização efetiva de uma marca não pode ser demonstrada através de probabilidades ou presunções, devendo sim assentar em elementos concretos e objetivos. Decorre contudo da regra 22, n.o 4, do Regulamento n.o 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.o 40/94 sobre a marca comunitária, aplicável mutatis mutandis nos processos de declaração de nulidade em conformidade com a regra 40, n.o 6, do referido regulamento, que as provas da utilização se limitam, em princípio, à apresentação de comprovativos como embalagens, etiquetas, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais bem como às declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, visadas no artigo 78.o, n.o 1, alínea f), do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia. (cf. n.os 52‑54)

V. texto da decisão. (cf. n.os 88, 93, 95)

V. texto da decisão. (cf. n.o 94)