2.

A HAG AG, os governos da República Federal da Alemanha, dos Países Baixos, do Reino Unido e da Espanha, bem como a Comissão, entendem que é necessário dar resposta afirmativa à primeira questão, concretamente, que o direito comunitário permite à HAG AG que se oponha à importação do café belga «HAG» para a Alemanha. a) A HAG AG afirma que o fio condutor de toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça com relevo para este caso é o de que o titular de direitos de propriedade industrial e comercial não se pode opor à importação de produtos legalmente protegidos provenientes de outro Estado-membro se a possibilidade de importação de produtos correspondentes aos seus direitos resultar do seu próprio consentimento — no sentido mais lato — ou lhe for imputável. Este mesmo princípio encontra-se consagrado na primeira Directiva (89/104/CEE) do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1). É certo que o Tribunal de Justiça, no acórdão HAG I, sublinhou a identidade de origem das marcas HAG em questão e, pelos termos em que está redigida a parte decisória, parece ter ido para além da questão que lhe foi submetida e das conclusões do advo-gado-geral Mayras, ao decidir igualmente sobre a marca originária no sentido da igualdade de tratamento com a marca resultante do fraccionamento. Todavia, de acordo com a HAG AG, o verdadeiro fundamento não foi claramente formulado no próprio acórdão: com a aquisição da marca HAG belga, na sequência de um fraccionamento, a família Van Oevelen e os seus sucessores no direito em questão tinham admitido que a mesma marca podia ser utilizada não só por eles próprios, mas também pelo respectivo titular original — o que equivale a um consentimento. Em contrapartida, o fraccionamento da marca belga não pode, de forma alguma, ser imputado à HAG AG. Com efeito, nem a constituição da filial belga, nem a transmissão das marcas belgas para aquela em 1935 podem ser consideradas actos da HAG AG equivalentes ao consentimento, pois nenhum destes factos teve influência sobre o surgimento, na sequência da expropriação, de vários objectos de referência para a função de indicação da origem de uma única marca. No entender da HAG AG, esta interpretação do acórdão é confirmada pelo acórdão de 22 de Junho de 1976, Terrapin, já citado, que respeita à situação de um direito de marca resultante de fraccionamento, voluntário ou por medida coerciva pública. Assim, a formulação demasiado ampla do acórdão HAG I foi precisada no sentido de que respeita apenas à situação do adquirente do direito. O adquirente de um direito «resultante» de um fraccionamento (ou seja, não de uma nova marca, mas de uma marca separada de várias outras anteriormente na titularidade de uma só pessoa), tal como o beneficiário de uma licença, aceitou, com conhecimento de causa, que várias empresas utilizem a mesma marca nos respectivos produtos. Isto não se aplica à vítima de uma medida coerciva pública. Por outro lado, a HAG AG invoca o acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já citado, que incide sobre uma licença obrigatória relativa a uma patente. Ao colocar no mesmo plano a expropriação e a licença obrigatória, por um lado, e o direito de marca e o direito de patente, por outro, a HAG AG pretende ver aplicado aquele acórdão no presente caso. Sublinha que o Tribunal de Justiça se baseou expressamente na falta de consentimento por parte do titular da patente. Além disso, se a licença obrigatória, que é acompanhada de uma remuneração, deixa ao titular originário o direito de impor uma proibição noutros Estados-membros, por maioria de razão tal terá que valer para o caso da expropriação sem indemnização. Quanto à assimilação do direito de marca ao direito de patente, a HAG AG, näo deixando de admitir que existem diferenças — referidas, aliás, nos acórdãos do Tribunal —, afirma que, contudo, a jurisprudência relativa aos artigos 30.o e 36.o nunca estabeleceu diferenças no tratamento dos diversos direitos de propriedade industrial e comercial. Não há diferenças importantes, sobretudo no que respeita à condição do consentimento no âmbito da presente problemática. Assim, a necessidade de consentimento garante a recompensa dos méritos do inventor, no caso das patentes, e a remuneração do autor, no caso dos direitos de autor. No que respeita à marca, está em causa não só assegurar a remuneração para a exploração do valor comercial como, antes de mais, exercer influência sobre a qualidade e a apresentação das mercadorias que ostentam a marca. O objecto específico da marca definido por esta forma seria posto em causa se terceiros fossem autorizados a usar marcas idênticas para mercadorias idênticas (mas de qualidade diferente) com origem diversa. Neste caso, está em causa a existência e não o exercício do direito. No que respeita ao artigo 222.o do Tratado, a HAG AG afirma que o não reconhecimento do direito de se opor, na República Federal da Alemanha, à importação de mercadorias que exibam a marca fraccionada em consequência de expropriação realizada em outro Estado constitui uma extensão extraterritorial da expropriação. Tal contraria não só princípios de direito internacional público como também o artigo 222.o, que tem por objectivo, nomeadamente, reservar aos Estados-membros o poder de legislar sobre o regime da propriedade e, portanto, sobre as medidas de expropriação. b) O Governo espanhol entende que uma cessão de marca em favor de terceiro completamente independente do titular originário através de medida de coacção implica a supressão da origem comum. A aplicação da teoria da origem comum a um caso como o presente, no qual se verifica que a HAG AG não pode exercer qualquer controlo sobre a qualidade dos produtos fabricados pela CNL-SUCAL, teria como efeito afectar os interesses da empresa e dos consumidores e a transparência do mercado. c) O Governo neerlandês sublinha que o direito invocado pela HAG AG não «resulta» (na acepção do acórdão de 22 de Junho de 1976, Terrapin, já citado) de fraccionamento de marcas, tratando-se antes de um direito legalmente protegido num Estado-membro, que nunca perdeu a sua função essencial de garantir a identidade de origem das mercadorias. d) O Governo britânico entende que a decisão no processo HAG I não é compatível com os acórdãos anteriores do Tribunal, e não deve ser seguida. Com efeito, de acordo com o acórdão HAG I, o titular da marca no Luxemburgo não se podia opor à venda neste país de produtos que não tinham sido fabricados por ele e nos quais tinha sido utilizada a marca sem o seu consentimento. Ora, de acordo com a jurisprudência posterior, a questão essencial é a de saber se o titular da marca no Estado-membro de importação consentiu na aposição da marca nos produtos em questão. O raciocínio do Tribunal no acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já citado, que incide sobre a licença obrigatória relativa a uma patente, aplica-se directamente à situação da HAG AG, que não pode ser considerada como tendo consentido na aposição da marca da qual foi desapossada coactivamente. O Reino Unido afirma que esta jurisprudência está em conformidade com a já citada primeira directiva sobre marcas, a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, revista pela última vez em 14 de Julho de 1967(Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, p. 305), bem como com a proposta de regulamento do Conselho sobre a marca comunitaria (JO 1980, C 351, p. 5; JO 1984, C 230, p. 1). Segundo o Reino Unido, a origem comum das marcas, sublinhada pelo Tribunal no acórdão HAG I, interessa apenas para saber se o exercício do direito conferido pela marca tem como consequência uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio, na acepção da segunda frase do artigo 36.o do Tratado, o que, no presente caso, parece manifestamente excluído, dada a ausência de qualquer ligação entre as duas sociedades. O Reino Unido propõe a seguinte resposta para a primeira questão: «No caso de, no Estado-membro A da Comunidade, a empresa A ser titular de uma marca e, no Estado-membro B, a empresa B ser titular de uma marca idêntica ou de uma marca similar susceptível de criar confusão, a empresa A pode opor-se à importação para o Estado-membro A de produtos com a marca que exibem legalmente no Estado-membro B, desde que 1) os produtos não exibam a marca no Estado-membro B com consentimento da empresa A e 2) não haja laços económicos ou outros entre as empresas A e B que possam conduzir a uma compartimentação do mercado para produtos com a mesma origem comercial. De qualquer modo, não tem importância que as marcas em questão tenham no passado sido propriedade comum, se são agora propriedade de empresas distintas sem qualquer laço económico, se os produtos a que as marcas são apostas não provêm da mesma empresa e se a ruptura dos laços económicos ou outros entre as empresas A e B não foi levada a cabo com a intenção de compartimentar artificialmente os mercados.» e) A Comissão salienta que o tribunal a quo tem razão ao sublinhar que, se nos ativermos estritamente aos termos do acórdão HAG I, os princípios ali expostos deviam aplicar-se igualmente às circunstâncias (inversas) do presente caso. Considera, todavia, que acórdãos mais recentes do Tribunal de Justiça permitem alimentar dúvidas quanto à justeza daquele raciocínio, que assenta unicamente na identidade de origem de duas marcas, baseadas em direitos nacionais diferentes, e não tem em conta as circunstâncias que deram lugar ao fraccionamento. A Comissão sugere que no acórdão HAG I o Tribunal talvez tenha querido resumir, na fórmula da identidade de origem, as seguintes considerações: em caso de aquisição derivada de um direito de propriedade industrial, a teoria do consentimento em sentido estrito não é aplicável. Com efeito, a limitação do direito do adquirente não decorre do seu consentimento, mas do facto de aquele que adquire um direito de terceiro ter que aceitar esse direito em estado que corresponda às regras fundamentais do mercado comum. Não pode, assim, invocar aquele direito para impedir a importação de produtos efectuada na sequência de outra utilização do direito originário pelo seu titular no campo de aplicação territorial do direito em causa. A teoria da identidade de origem seria assim apenas um complemento da teoria do consentimento destinado a definir a situação particular do adquirente de direito fraccionado. De qualquer modo, em caso de perda de um direito por expropriação, o expropriado não deveria ser tratado da mesma forma que aquele que renuncia ao direito de sua própria iniciativa. Com efeito, não só o titular do direito originário não manifesta a mínima vontade de o ceder, como ainda a expropriação é quase sempre acompanhada, em relação a ele, de desvantagens económicas graves que o direito comunitário não pode aumentar, permitindo ao beneficiário que intervenha ainda nos direitos residuais do titular original. Ao aplicar ao presente caso o raciocínio do acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já citado, a Comissão afirma que o titular originário de uma marca expropriada não deveria ser colocado em situação menos favorável que o titular de um direito de patente obrigado a conceder uma licença. Finalmente, a Comissão salienta que a solução que propõe afasta qualquer possibilidade de conflito entre as disposições relativas à livre circulação de mercadorias e à protecção do direito fundamental de propriedade, reconhecido pelo direito comunitário. A Comissão propõe que se responda à primeira questão da seguinte forma: «Os artigos 30.o e 36.o do Tratado CEE não se opõem a disposições nacionais que permitem a uma empresa invocar direitos à marca de que é titular num país para se opor à importação de mercadorias com origem noutro Estado-membro, no caso de estes produtos exibirem uma marca idêntica ou susceptível de ser confundida com a marca protegida e de a autorização de apor aquela marca ter sido adquirida noutro Estado-membro, na sequência da expropriação da empresa titular da marca ou de empresa que lhe pertença.» f) O Governo da República Federal da Alemanha entende que só a referida primeira directiva sobre as marcas pode dar respostas às questões colocadas, apesar do prazo (28 de Dezembro de 1991) de que os Estados-membros dispõem para a transpor para direito nacional. Uma vez que têm que regulamentar o respectivo direito das marcas em conformidade com aquela directiva, ao fazê-lo não podem estar a infringir as regras do Tratado sobre livre circulação de mercadorias, a menos que a directiva seja contrária ao Tratado, do que nada permite suspeitar. Nos termos dos artigos 5.o e 7.o daquela directiva, baseados na teoria do consentimento (e com a qual o direito alemão já se conformou), a HAG AG tem o direito de fazer proibir à CNL-SUCAL a importação dos seus produtos com utilização da marca HAG. No entender do Governo alemão, a directiva constitui uma harmonização completa do conteúdo material do direito sobre marcas. As questões que deixa em aberto não respeitam ao domínio de aplicação da teoria da identidade de origem. Esta, determinante no acórdão HAG I, foi afastada pela directiva. Subsidiariamente, o Governo alemão acrescenta que o acórdão HAG I não é aplicável à situação inversa; o titular da marca mais recente não pode invocar a identidade de origem das marcas em questão. Além disso, a jurisprudência posterior do Tribunal de Justiça baseou-se sempre no princípio da liberdade do consentimento, ausente no presente caso. Por outro lado, ao invés do que acontece no processo Pharmon (acórdão de 9 de Julho de 1985, já citado), os efeitos territoriais da expropriação deviam limitar-se ao Estado que a decidiu.