Processo T‑344/03

Saiwa SpA

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Pedido de marca figurativa que contém o elemento nominativo ‘SELEZIONE ORO Barilla’ – Oposição – Marcas nominativas anteriores ORO e ORO SAIWA – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Improcedência da oposição»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 5 de Abril de 2006

Sumário do acórdão

Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou similar registada para produtos ou serviços idênticos ou similares

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

Não existe, para o consumidor médio risco de confusão entre, por um lado, a marca figurativa que contém o elemento nominativo «SELEZIONE ORO Barilla», cujo registo como marca comunitária é pedido para «Massas alimentares, farinha e produtos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria; levedura e fermento em pó; molhos (condimentos)» abrangidos pela classe 30 na acepção do acordo de Nice e, por outro, a marca nominativa ORO registada anteriormente em Itália enquanto marca internacional com efeitos designadamente, na Áustria, Alemanha, Espanha, França e países do Benelux, para o «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinha e produtos à base de cereais, pão, biscoitos, tartes, pastelaria, bombons, confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos, especiarias, gelo» abrangidos pela classe 30, e a marca nominativa ORO SAIWA, registada anteriormente em Itália para «Bolachas de leite, biscoitos, pão, pastelaria e confeitaria» abrangidos pela mesma classe, não obstante a identidade substancial dos produtos. Com efeito, existem diferenças visuais e fonéticas significativas na percepção das marcas em conflito pelo consumidor e a simples presença do termo «oro» não é susceptível de criar uma semelhança entre elas. Além disso, a existência de um baixo grau de semelhança conceptual entre as marcas não é, por conseguinte, susceptível de compensar as suas diferenças visuais e fonéticas. Por último, que a palavra «oro», que serve principalmente para definir uma gama elevada de produtos que se distingue de uma gama‑padrão, não tem uma função distintiva autónoma na marca requerida mas deve ser compreendida como estando aposta ao termo descritivo «selezione» para indicar ao consumidor que se trata de um produto de alta gama pelo que o carácter distintivo do sinal se deve ao termo «Barilla».

(cf. n.os 30, 32, 39‑41)

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

5 de Abril de 2006 ( )

«Marca comunitária – Pedido de marca figurativa que contém o elemento nominativo ‘SELEZIONE ORO Barilla’ – Oposição – Marcas nominativas anteriores ORO e ORO SAIWA – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Improcedência da oposição»

No processo T‑344/03,

Saiwa SpA, com sede em Génova (Itália), representada por G. Sena, P. Tarchini, J.‑P. Karsenty e M. Karsenty‑Ricard, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por M. Capostagno e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Barilla Alimentare SpA, com sede em Parma (Itália), representada por A. Vanzetti e S. Bergia, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 18 de Julho de 2003 (R 480/2002‑4), relativa a um processo de oposição entre as sociedades Saiwa SpA e Barilla Alimentare SpA,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: J. D. Cooke, presidente, R. García‑Valdecasas e I. Labucka, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vistos os autos e após a audiência de 22 de Novembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 17 de Junho de 1996, a Barilla Alimentare SpA (a seguir «interveniente») apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada, um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo que contém o elemento nominativo «SELEZIONE ORO Barilla», a seguir reproduzido:

3 O registo foi pedido para produtos da classe 30 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Massas alimentares, farinha e produtos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria; levedura e fermento em pó; molhos (condimentos)».

4 Em 22 de Junho de 1998, a Saiwa SpA (a seguir «recorrente») deduziu oposição ao registo da marca comunitária requerida. A oposição abrangia todos os produtos designados no pedido de marca comunitária.

5 O fundamento da oposição é o risco de confusão previsto no artigo 8.°, n.os 1, alíneas a) e b), e 5, do Regulamento n.° 40/94 entre a marca requerida e duas marcas anteriores de que a recorrente é titular. A primeira é constituída pelo sinal nominativo ORO, objecto de registo na Itália sob o n.° 307 376, com efeitos a partir de 28 de Setembro de 1977, e do registo internacional n.° 435 773, de 13 de Abril de 1978, estendido, designadamente, à Áustria, à Alemanha, à Espanha, à França e ao Benelux, para os seguintes produtos da classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinha e produtos à base de cereais, pão, biscoitos, tartes, pastelaria, bombons, confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos, especiarias, gelo». A segunda é constituída pelo sinal nominativo ORO SAIWA, objecto de registo na Itália sob o n.° 332 864, com efeitos a partir de 25 de Junho de 1956, para os seguintes produtos da classe 30: «Bolachas de leite, biscoitos, pão, pastelaria e confeitaria».

6 Em 28 de Março de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI indeferiu a oposição, devido à inexistência de identidade dos sinais e dos produtos em causa. A Divisão de Oposição analisou as marcas em conflito no seu conjunto e considerou que a componente comum «oro» não tinha um carácter distintivo suficiente – nem intrínseco nem adquirido pelo uso – para que se pudesse concluir por uma semelhança entre essas marcas.

7 Em 31 de Maio de 2002, a recorrente interpôs recurso dessa decisão, ao qual foi negado provimento em 18 de Julho de 2003 pela decisão R 480/2002‑4 (a seguir «decisão recorrida»). A Câmara de Recurso considerou que não havia nenhum risco de confusão entre os sinais para o consumidor. Observou, contrariamente à Divisão de Oposição, que havia uma identidade substancial entre os produtos. Considerou que não podia ser reconhecido um carácter distintivo acrescido à marca ORO, uma vez que a recorrente não tinha provado que essa marca tinha sido objecto de uma utilização significativa antes da apresentação do pedido de registo de marca comunitária. Confirmou igualmente que a marca ORO possuía intrinsecamente um carácter pouco distintivo e que, no caso da marca ORO SAIWA, o elemento dominante era «SAIWA». Daí concluiu que a presença do termo «oro» nas marcas em conflito não era suficiente para estabelecer uma semelhança entre elas.

Tramitação do processo e pedidos das partes

8 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Outubro de 2003, a recorrente interpôs o presente recurso.

9 O IHMI e a interveniente apresentaram os seus articulados na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, respectivamente, em 22 e 13 de Janeiro de 2004.

10 No seu articulado de 13 de Janeiro de 2004, a interveniente requereu ao Tribunal de Primeira Instância que suspendesse o presente processo enquanto não fosse proferida uma decisão definitiva pelo Tribunale ordinario di Milano sobre a validade das marcas ORO e ORO SAIWA. Depois de o IHMI e a recorrente terem apresentado as suas observações, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) indeferiu esse pedido.

11 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de Fevereiro de 2004, a recorrente, nos termos do artigo 135.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, pediu autorização para apresentar réplica. Em 10 de Março de 2004, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu indeferir esse pedido.

12 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Novembro de 2005, a interveniente comunicou que foi proferida a decisão n.° 14002/2004 do Tribunale ordinario di Milano de 14 de Outubro de 2004, que declarou a nulidade das marcas ORO que a recorrente invoca no presente processo, concretamente, o registo nacional italiano n.° 307 376 e o registo internacional n.° 435 773, pedindo que essa decisão seja junta aos autos. O Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) deferiu esse pedido, bem como o pedido da recorrente de que fosse junto ao presente processo o recurso que foi interposto dessa decisão.

13 Com base no relatório do juiz‑relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu dar início à fase oral.

14 As partes apresentaram as suas alegações e responderam às perguntas do Tribunal de Primeira Instância na audiência de 22 de Novembro de 2005.

15 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

– anular a decisão recorrida;

– indeferir o pedido de registo da interveniente;

– condenar a interveniente nas despesas.

16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

17 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

18 No seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento de anulação, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, que respeita ao risco de confusão entre marcas semelhantes.

19 A recorrente alega, em primeiro lugar, que o IHMI decidiu mal ao distinguir entre a marca ORO e a marca ORO SAIWA para apreciar se o termo «oro» tinha adquirido carácter distintivo devido ao uso que dele tinha sido feito na Itália. A este respeito, refere que as suas campanhas publicitárias e as suas vendas, como resulta dos documentos que apresentou ao IHMI, visam indistintamente a totalidade dos produtos da gama ORO. Observa igualmente que as duas marcas sob as quais os seus produtos são comercializados contêm o termo «oro». Acrescenta que, na prática, no caso de um sinal distintivo único, é habitual que o operador que pretende protegê‑lo proceda não só ao simples registo da marca nominativa escolhida mas também a vários pedidos de registo dessa mesma marca nas suas diferentes representações – a preto e branco e em caracteres normais ou com uma grafia especial e a utilização de diferentes cores – ou combinações – por exemplo, sendo acrescentada a denominação do produtor. A recorrente contesta igualmente a pertinência da distinção entre o caso da utilização da marca constituída apenas pelo termo «oro», acompanhada, na embalagem, da denominação social «Saiwa», e o caso da utilização da marca complexa ORO SAIWA, uma vez que, em ambos os casos, o termo «oro» é utilizado na embalagem com o nome do fabricante, ou seja, Saiwa SpA.

20 Em segundo lugar, a recorrente considera que o termo «oro» tem um carácter distintivo intrínseco, o que foi admitido pela Câmara de Recurso, apesar de, segundo esta última, esse carácter ser diminuto. A recorrente invoca a decisão n.° 908/2000 da Divisão de Oposição de 22 de Maio de 2000, em que esta reconheceu que a palavra «oro», escrita em caracteres estilizados para designar café, tinha carácter distintivo, apesar de poder sugerir uma determinada qualidade dos produtos. Cita igualmente outros exemplos jurisprudenciais de sinais metafóricos utilizados para exprimir uma certa qualidade dos produtos cujo registo foi efectuado, como «ultraplus», «vitalité», «quick», «optimus», «golden» e «maxima».

21 A recorrente acrescenta que, devido ao princípio da interdependência, segundo o qual o risco de confusão deve ser avaliado levando em conta os diversos factores pertinentes e, em particular, o grau de semelhança entre os bens e o grau de capacidade distintiva dos sinais, uma eventual menor intensidade do carácter distintivo do sinal «oro» é compensado pela identidade dos sinais e dos produtos.

22 Em terceiro lugar, a recorrente considera que é necessário proceder, na análise comparativa dos sinais, a um exame do seu aspecto conceptual, ou seja, da mensagem que é transmitida ao consumidor. No caso em apreço, são‑lhe transmitidas duas mensagens: a primeira, resultante da palavra comum às marcas em conflito, ou seja, «oro», está ligada ao produto e é idêntica nas duas marcas em conflito, enquanto a segunda, determinada pelas denominações «Saiwa» e «Barilla», é diferente, pois respeita à indicação da empresa produtora. O consumidor é levado a considerar que os produtos são substancialmente idênticos, apesar de serem provenientes de fontes de produção diferentes, eventualmente ligadas por contratos de concessão, de troca de know‑how, ou, de um modo mais geral, de colaboração.

23 A recorrente refere que a particularidade do litígio é constituída pelo facto de as marcas em conflito mencionarem o nome da empresa produtora de modo a reduzir o risco de confusão acerca da origem dos produtos. Considera, porém, que a função essencial da marca não pode ser exclusivamente a indicação da origem dos produtos. Uma interpretação tão rigorosa teria por efeito excluir qualquer risco de confusão, mesmo em caso de reprodução de uma marca, uma vez que seriam mencionados, na embalagem, na etiqueta ou no próprio produto, os elementos que permitiriam excluir que o produto provém da mesma fonte de produção.

24 Segundo a recorrente, a inexistência de qualquer risco de confusão entre as fontes de origem não exclui automaticamente qualquer risco de confusão ou de associação entre os produtos e entre as respectivas características comerciais e qualitativas. Ora, a exclusão desse risco também faz parte das funções ligadas à marca. Baseando‑se nas conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas, em 13 de Junho de 2002, no processo em que foi proferido o acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Colect., pp. I‑10273, I‑10275), considera que a marca também tem por função a identificação de um produto específico com as suas características comercias e qualitativas. Esta última função é determinante no caso em apreço, cujo objecto é a utilização de um mesmo sinal especial que caracteriza o produto em associação com a denominação da empresa produtora. A recorrente considera que a presença da denominação das empresas produtoras não impede o risco de confusão para o público em causa no que diz respeito aos produtos.

25 O IHMI e a interveniente contestam a procedência do presente recurso. Na inexistência de semelhança, o IHMI e a interveniente consideram que não há nenhum risco de confusão entre as marcas em conflito, uma vez que um dos dois requisitos previstos no artigo 8, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não se encontra preenchido.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

26 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

27 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

28 De acordo com essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso, designadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.os 31 a 33, e jurisprudência aí referida].

Quanto ao público‑alvo

29 Os produtos em causa são produtos alimentares de consumo corrente e quotidiano. Por conseguinte, a Câmara de Recuso concluiu correctamente, no n.° 23 da decisão recorrida, que o público‑alvo era constituído pelo grande público, isto é, o consumidor médio.

Quanto à semelhança entre os produtos

30 A recorrente não contestou a afirmação da Câmara de Recurso de que existe uma identidade substancial entre os produtos (decisão recorrida, n.os 11 e 24). Com efeito, os produtos da classe 30 em causa no pedido de marca e correspondentes à descrição «Farinha e produtos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria» são idênticos aos da marca ORO e muito semelhantes aos da marca ORO SAIWA.

Quanto à semelhança entre os sinais

31 De acordo com jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em particular, aos seus elementos distintivos e dominantes. O consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 47, e de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, ainda não publicado na Colectânea, n.° 44, e jurisprudência aí referida].

32 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.° 22 da decisão recorrida, que a marca ORO possuía em si mesma um carácter pouco distintivo. Com efeito, como referiu a Câmara de Recurso (n.os 20 e 21 da decisão recorrida), o consumidor de produtos alimentares razoavelmente avisado atribuirá à palavra «oro» o significado de qualidade superior, uma vez que envolve uma alusão às características positivas de um produto sugerindo a sua qualidade, a sua utilidade e o seu valor superior. Em Itália, esse sinal tem um carácter distintivo muito fraco, uma vez que serve principalmente para definir uma gama elevada de produtos que se distingue de uma gama‑padrão e é um termo muito frequentemente utilizado por fabricantes de todo o tipo de produtos alimentares para enaltecer a alta qualidade dos seus produtos. Há uma grande variedade de sectores que, como o sector alimentar, utilizam, na linguagem comercial, o termo «oro», designadamente o dos cartões de crédito, do tabaco, dos produtos de higiene, dos produtos têxteis, ou ainda o domínio discográfico. Por outro lado, tanto perante as instâncias do IHMI como perante o Tribunal de Primeira Instância, a recorrente não carreou nenhum elemento susceptível de demonstrar a força distintiva intrínseca do sinal «oro» nos países onde vigora o registo internacional n.° 435 773.

33 Quanto ao argumento da recorrente relativo à existência de um carácter distintivo potenciado pela respectiva utilização na Itália, o Tribunal de Primeira Instância considera que a Câmara de Recurso considerou correctamente (decisão recorrida, n.° 19) que não se verificava qualquer utilização significativa da marca ORO antes da apresentação a registo da marca comunitária, não sendo os documentos apresentados susceptíveis de provar a utilização da marca ORO SAIWA na Itália.

34 No que diz respeito aos elementos que a recorrente juntou ao seu articulado na Câmara de Recurso, foi correctamente que esta não as levou em consideração devido, designadamente, ao facto de esses elementos descreverem factos ocorridos posteriormente à apresentação do pedido de registo de marca comunitária (decisão recorrida, n.° 18). Com efeito, esses documentos, nomeadamente a sondagem de opinião do mês de Junho de 2002 e o gráfico das vendas publicitárias, são posteriores em vários anos à data de apresentação do pedido de marca comunitária e, por conseguinte, não podem ser levados em consideração para demonstrar o prestígio de marcas anteriores no momento da apresentação do pedido de marca comunitária [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/IHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, ainda não publicado na Colectânea, n.os 71 e 72].

35 Quanto aos resultados da sondagem de opinião realizada em Janeiro de 2000, também não têm qualquer pertinência. A este respeito, há que observar que essa sondagem foi realizada três anos e meio depois da apresentação do pedido de marca comunitária. Além disso, como se refere na decisão recorrida nos n.os 13 e 14, as conclusões dessa sondagem não têm valor probatório, uma vez que a pergunta «Se tivesse que definir a qualidade superior de um produto, que expressão, numa única palavra utilizaria?» induz o consumidor a responder utilizando expressões correntes como «bom», «excelente», «delicioso», «melhor», mas não permite efectuar a análise do significado que pode ter para o consumidor o uso de uma expressão metafórica como «oro».

36 Por último, quanto aos outros documentos apresentados na Divisão de Oposição, concretamente, o gráfico estatístico que ilustra os investimentos publicitários realizados entre 1983 e 2000 e as campanhas publicitárias efectuadas, a Câmara de Recurso observou correctamente que os mesmos não permitem distinguir qual é a parte da utilização respeitante à marca ORO e qual a ligada à utilização da marca ORO SAIWA. Como referiu, os investimentos publicitários referem‑se, de um modo geral, aos produtos da «linha» ORO, sem fazer uma distinção consoante a marca em causa. Também foi correctamente que a Câmara de Recurso observou que, relativamente às campanhas publicitárias, os únicos produtos objecto de publicidade eram os biscoitos e que, nesses anúncios publicitários, o termo «oro» era sempre utilizado em estreita associação com o termo «Saiwa».

37 Ora, a recorrente não contestou essas considerações, limitando‑se a referir que os documentos que tinha apresentado no IHMI respeitavam indistintamente a todos os produtos da «gama» ORO. Assim, a recorrente não apresentou nenhum argumento susceptível de demonstrar que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação ao exigir uma distinção entre as marcas ORO e ORO SAIWA no que diz respeito à prova da utilização das suas marcas anteriores e à alegação de que a marca ORO, considerada isoladamente, adquiriu um carácter distintivo devido à sua utilização. O Tribunal de Primeira Instância observa, a este respeito, que a recorrente não pode utilizar as provas relativas à utilização da marca ORO SAIWA para demonstrar que a marca ORO adquiriu um carácter distintivo devido à utilização, sendo as duas marcas ORO e ORO SAIWA marcas distintas.

38 Daí decorre que foi correctamente que a Câmara de Recurso concluiu que, na marca ORO SAIWA, o elemento dominante era SAIWA.

39 Relativamente à comparação visual e fonética entre as marcas ORO e ORO SAIWA, por um lado, e SELEZIONE ORO Barilla, por outro, o Tribunal de Primeira Instância considera que há diferenças visuais e fonéticas significativas na percepção das marcas em conflito pelo consumidor e que a simples presença do termo «oro» não é susceptível de criar uma semelhança entre elas.

40 Quanto ao ponto de vista conceptual, o sentido ligado ao substantivo comum «oro» desempenha um papel secundário, ou mesmo insignificante, na percepção do consumidor, que não tem o hábito de atribuir essa palavra a um determinado fabricante, como referiu a Câmara de Recurso no n.° 25 da decisão recorrida. A existência de um baixo grau de semelhança conceptual entre as marcas em conflito não é, por conseguinte, susceptível de compensar as suas diferenças visuais e fonéticas.

41 Por último, também assiste razão à Câmara de Recurso ao considerar, no n.° 25 da decisão recorrida, que a palavra «oro» tem, na marca requerida, uma função descritiva em relação ao termo «selezione», para indicar ao consumidor que se trata de um produto Barilla de alta gama. Com efeito, pelo facto de estar imediatamente unido à palavra «selezione», a palavra «oro» não tem uma função distintiva autónoma, mas deve ser compreendida como estando aposta ao termo descritivo «selezione». Daí resulta que, na marca requerida, o carácter distintivo do sinal se deve ao termo «Barilla».

42 Resulta das considerações precedentes que a impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes, não é susceptível de criar entre elas uma semelhança suficiente para criar um risco de confusão no espírito do consumidor.

43 Por fim, os argumentos da recorrente sobre a função essencial da marca não têm fundamento.

44 Segundo jurisprudência assente, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Uma marca deve distinguir os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Colect., p. II‑4335, n.° 58; v. igualmente, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 28; de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Colect., p. I‑6959, n.° 22, e de 6 de Maio de 2003, Libertel, C‑104/01, Colect., p. I‑3793, n.° 62].

45 Contrariamente ao que sustenta a recorrente, as particularidades do presente litígio, concretamente, a utilização de um mesmo sinal que caracteriza o produto unindo‑o à denominação da empresa produtora, não podem modificar a impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa, nem induzir o consumidor em erro sobre os produtos em questão. Com efeito, como foi referido no n.° 41, supra, a palavra «oro» desempenha, na marca requerida, uma função descritiva ao estar aposta ao termo «selezione». Consequentemente, deve considerar‑se que qualifica as denominações «Saiwa» ou «Barilla», que, ao designarem as empresas produtoras, afastam qualquer risco de confusão para o consumidor.

46 Por último, a identificação de um produto específico não é a função essencial de uma marca, mas antes uma característica própria das marcas que gozam já de um grande prestígio e pelas quais, no espírito do público, o produto em causa pode ser designado ou identificado por simples referência à marca.

47 À luz de tudo o que precede, há que concluir pela inexistência de um risco de confusão entre as marcas em conflito e, por conseguinte, pela improcedência do fundamento relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

48 Consequentemente, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

49 Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

50 No caso vertente, a recorrente foi vencida e o IHMI e a interveniente pediram que esta fosse condenada nas despesas. Assim, há que condenar a recorrente nas despesas do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Cooke García‑Valdecasas Labucka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Abril de 2006.

O secretário O presidente