Processo C-363/99





Koninklijke KPN Nederland NV

contra

Benelux-Merkenbureau





(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Gerechtshof te’s‑Gravenhage)

«Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artigo 3.°, n.° 1 – Motivos de recusa de registo – Tomada em consideração de todos os factos e circunstâncias pertinentes – Proibição de registar uma marca para determinados produtos ou serviços na condição de não apresentarem uma característica determinada – Palavra composta por elementos, sendo cada um deles descritivo de características dos produtos ou serviços em causa»

Conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer apresentadas em 31 de Janeiro de 2002

Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 12 de Fevereiro de 2004

Sumário do acórdão

1. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Registo de uma nova marca – Exame do sinal pela autoridade competente – Tomada em consideração de todos os elementos de facto e circunstâncias pertinentes

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°)

2. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Registo de uma nova marca – Exame do sinal pela autoridade competente – Registo noutro Estado‑Membro de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes – Não incidência

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°)

3. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Recusa de registo ou nulidade – Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características dos produtos ou serviços – Existência de outros sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características – Número de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os mesmos sinais ou indicações – Não incidência – Registo que abrange, num regime de coexistência de várias línguas, as traduções de uma marca nominativa – Verificação das traduções pela autoridade competente

[Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°, n.° 1, alínea c)]

4. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Recusa de registo ou nulidade – Falta de carácter distintivo – Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características de um produto – Relação entre as disposições do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), e do artigo 3.°, n.° 1, alínea c)

[Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°, n.° 1, alíneas b) e c)]

5. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Recusa de registo ou nulidade – Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características de um produto – Conceito – Marca nominativa composta por elementos descritivos de características dos produtos ou serviços em causa – Inclusão na falta de carácter inabitual da combinação

[Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°, n.° 1, alínea c)]

6. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Registo de uma nova marca – Exame do sinal pela autoridade competente – Registo para determinados produtos ou determinados serviços na condição de estes não apresentarem uma característica determinada – Inadmissibilidade

(Directiva 89/104 do Conselho)

7. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Registo de uma nova marca – Exame do sinal pela autoridade competente – Recusa de registo limitada a marcas «manifestamente inadmissíveis» – Inadmissibilidade

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°)

1.

O artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideração, além da marca tal como é depositada, todos os factos e circunstâncias pertinentes.

A mesma autoridade deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca. No que se refere ao órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável.

(cf. n.° 37, disp. 1)

2.

O facto de uma marca ter sido registada num Estado‑Membro para determinados produtos ou serviços não tem qualquer incidência na apreciação, pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado‑Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

(cf. n.° 44, disp. 2)

3.

O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas opõe‑se ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é requerido, e isto mesmo quando existem sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características e independentemente do número de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os sinais ou indicações que compõem a marca.

Quando a legislação nacional aplicável prevê que o direito exclusivo conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem várias línguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa destas línguas abrange de pleno direito as traduções nas outras línguas, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma dessas traduções que a mesma não é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características desses produtos ou serviços.

(cf. n.° 61, disp. 3)

4.

O artigo 3.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços mas não das características de outros produtos ou serviços, na acepção da alínea c), desta disposição, não pode ser entendida como tendo necessariamente carácter distintivo relativamente a esses outros produtos ou serviços, na acepção da alínea b), da referida disposição.

É indiferente que uma marca seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços, na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, para efeitos da apreciação do carácter distintivo da mesma marca relativamente a outros produtos ou serviços, na acepção do mesmo número, alínea b).

(cf. n.° 79, disp. 4)

5.

O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituída por uma palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características dos referidos produtos ou serviços, na acepção da referida disposição, salvo se existir um afastamento perceptível entre a palavra e a simples adição dos elementos que a compõem, o que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos ou serviços, a palavra crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que a compõem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é próprio, pelo que é doravante autónoma relativamente aos elementos que a compõem. Neste último caso, há então que verificar se a palavra que adquiriu um significado próprio não é ela mesma descritiva na acepção da mesma disposição.

Para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo enunciado no artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, é indiferente que existam ou não sinónimos que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo ou que as características dos produtos ou serviços que são susceptíveis de serem descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial.

(cf. n.° 104, disp. 5)

6.

A Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas opõe‑se a que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registe uma marca para determinados produtos ou determinados serviços na condição de estes não apresentarem uma característica determinada.

(cf. n.° 117, disp. 6)

7.

O artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas opõe‑se à prática de uma autoridade competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o registo das marcas «manifestamente inadmissíveis».