CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

MELCHIOR WATHELET

apresentadas em 1 de dezembro de 2016 ( 1 )

Processo C‑689/15

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

contra

Verein Bremer Baumwollbörse

[pedido de decisão prejudicial submetido pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)]

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigo 9.o — Artigo 15.o — Utilização séria — Utilização de uma marca como marca de qualidade — Inexistência de controlos de qualidade regulares junto dos titulares de licença — Extinção dos direitos do titular da marca — Marca de certificação»

I – Introdução

1. Com o presente pedido de decisão prejudicial, o Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf, Alemanha) convida o Tribunal de Justiça a interpretar, por um lado, o artigo 9.o, n.o 1, e o artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), e, por outro, o artigo 52.o, n.o 1, alínea a), o artigo 7.o, n.o 1, alínea g), e o artigo 73.o, alínea c), do referido regulamento.

2. Para responder ao órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal de Justiça terá de se pronunciar sobre a questão de saber se uma marca de qualidade — ou seja, um sinal que tem por objeto garantir a matéria utilizada nos produtos em que é aposto, a sua qualidade ou o processo de fabrico — é suscetível de constituir uma marca individual da União Europeia.

II – Quadro jurídico

3. O Regulamento n.o 207/2009 codificou o Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Como o Tribunal de Justiça indicou, as interpretações relativas às regras do Regulamento n.o 40/94 são transponíveis para o Regulamento n.o 207/2009 quando as disposições pertinentes não tenham sofrido uma modificação substancial quanto à sua redação, ao seu contexto ou ao seu objetivo, aquando da adoção deste regulamento ( 2 ). É o que sucede no processo principal.

4. O Regulamento n.o 207/2009 foi também recentemente alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.o 207/2009 sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão, relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 2869/95 da Comissão, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21).

5. Tendo em conta a data dos factos no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve, todavia, ser apreciado à luz do Regulamento n.o 207/2009 conforme estava em vigor antes dessa alteração.

A – Regulamento n.o 207/2009

6. Nos termos do artigo 4.o do Regulamento n.o 207/2009: «Podem constituir marcas [da UE] todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

7. O artigo 7.o, n.o 1, deste regulamento prevê o seguinte: «Será recusado o registo: […] c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes; […] g) De marcas suscetíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços; […]»

8. O artigo 9.o, n.o 1, do referido regulamento dispõe o seguinte: «A marca [da UE] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial: a) Um sinal idêntico à marca [da UE] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada; b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da UE] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da UE] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; […]»

9. O artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 prevê o seguinte: «Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca [da UE] na [União], para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca [da UE] será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização. São igualmente consideradas como “utilização”, na aceção do primeiro parágrafo: a) A utilização da marca [da UE] sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada; b) A aposição da marca [da UE] nos produtos ou na respetiva embalagem na [União] apenas para efeitos de exportação.»

10. Nos termos do artigo 51.o, n.o 1, deste regulamento: «Será declarada a perda dos direitos do titular da marca [da UE], na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em ação de contrafação: a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização […]; b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada; c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.»

11. O artigo 52.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 estabelece o seguinte: «A nulidade da marca [da UE] é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação: a) Sempre que a marca [da UE] tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.o; […]»

12. Nos termos do artigo 73.o deste regulamento: «Para além das causas de extinção previstas no artigo 51.o, o titular da marca [da UE] coletiva é declarado destituído dos seus direitos mediante pedido apresentado ao Instituto ou pedido reconvencional em ação de contrafação, sempre que: a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca incompatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no registo; […] c) A alteração do regulamento de utilização tenha sido averbada no registo contrariamente ao disposto no n.o 2 do artigo 71.o, salvo se o titular da marca satisfizer, através de nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições.»

B – Regulamento 2015/2424

13. O considerando 27 do Regulamento 2015/2424 prevê o seguinte: «Em complemento das disposições existentes relativas a marcas comunitárias coletivas, e a fim de corrigir o atual desequilíbrio entre os sistemas nacionais e o sistema de marcas da UE, [tornou‑se] necessário acrescentar um conjunto de disposições específicas para proteger as marcas de certificação da União Europeia (“marcas de certificação da UE”) que permita que as instituições ou organizações de certificação autorizem os participantes no sistema de certificação a utilizar a marca como sinal para os produtos ou serviços que cumpram os requisitos de certificação.»

14. Para o efeito, o Regulamento 2015/2424 introduziu no Regulamento n.o 207/2009 o artigo 74.o‑A, com a seguinte redação: «1. Uma marca de certificação da UE é uma marca da UE designada como tal aquando do seu pedido de registo, e que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal. 2. Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode apresentar um pedido de marca de certificação da UE, desde que não exerça uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado. […]»

15. Nos termos do artigo 4.o do Regulamento 2015/2424, o artigo 74.o‑A do Regulamento n.o 207/2009 é aplicável a partir de 1 de outubro de 2017.

III – Factos do litígio no processo principal

16. O litígio no processo principal opõe a W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (a seguir «Gözze») e o seu gerente, Wolfgang Gözze (a seguir «W. Gözze»), à associação Verein Bremer Baumwollbörse (a seguir «VBB»).

17. A VBB é uma associação que defende os interesses de empresas do setor têxtil em algodão. É titular da seguinte marca figurativa da União Europeia (a seguir marca «fleur de coton»):

18. A marca «fleur de coton» foi depositada em preto e branco e registada em 22 de maio de 2008, nomeadamente para os têxteis.

19. A VBB celebra contratos de licença relativos à marca «fleur de coton» com empresas do setor têxtil. Estas empresas comprometem‑se a só utilizar esta marca para produtos de boa qualidade feitos a partir de fibras de algodão. O respeito deste compromisso pode ser controlado pela VBB.

20. A Gözze exerce as suas atividades no setor têxtil e comercializa, nomeadamente, toalhas nas quais apõe etiquetas soltas cujo verso, habitualmente impresso em verde e branco, é reproduzido em seguida:

21. A Gözze não faz parte dos licenciados da VBB. Esta não autorizou qualquer utilização, por parte da Gözze, de um sinal idêntico ou semelhante à marca «fleur de coton». Por conseguinte, a VBB intentou uma ação por contrafação contra a Gözze no tribunal das marcas da União Europeia competente, o Landgericht Düsseldorf (tribunal regional de Düsseldorf, Alemanha).

22. A Gözze apresentou um pedido reconvencional destinado a obter a declaração de nulidade da marca «fleur de coton» ou, a título subsidiário, a sua extinção. Em seu entender, o sinal figurativo «fleur de coton» é puramente descritivo e, por isso, desprovido de caráter distintivo. Este sinal não pode servir de indicação de origem e, por conseguinte, não devia ter sido registado como marca.

23. O Landgericht Düsseldorf (tribunal regional de Düsseldorf) julgou procedente a ação da VBB e indeferiu o pedido reconvencional da Gözze, que, subsequentemente, interpôs recurso no Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf).

24. Este órgão jurisdicional considera que o público compreende que o sinal «fleur de coton» cumpre uma função distinta da função que consiste simplesmente em indicar que a matéria utilizada no fabrico do produto é o algodão. Considera igualmente que, devido ao elevado grau de semelhança entre o sinal «fleur de coton» utilizado pela Gözze e a marca «fleur de coton» da VBB, existe um risco de confusão. A este respeito, conclui que tal sinal apenas se distingue da referida marca pela sua cor.

25. No entanto, daí não decorre necessariamente que a ação por contrafação deva ser julgada procedente. Com efeito, antes de mais, o público vê no sinal «fleur de coton» uma indicação relativa à qualidade do produto. Nestas condições, pode considerar‑se que a utilização do sinal e da marca «fleur de coton» não transmite qualquer mensagem quanto à origem do produto. Isto pode conduzir à conclusão de que a VBB deve ser destituída dos seus direitos e que a Gözze não comete um ato de contrafação.

26. Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que a utilização de uma marca individual como marca de qualidade pode, à semelhança da utilização de uma marca coletiva, ser considerada uma utilização como marca quando o público associa a essa marca a expectativa de que o titular efetua um controlo de qualidade.

27. Com efeito, neste caso, o público vê na utilização dessa marca a indicação de um produto cujo fabrico é controlado pelo titular. Assim, a marca cumpre a sua função essencial, que consiste em indicar que o produto provém de uma empresa que está sujeita à garantia de qualidade.

28. Neste caso, o órgão jurisdicional de reenvio considera que é possível aplicar mutatis mutandis o artigo 73.o do Regulamento n.o 207/2009 para marcas coletivas, segundo o qual a marca deve ser declarada extinta sempre que o titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca incompatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização.

29. Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio considerou que era útil suspender a instância e questionar o Tribunal de Justiça a título prejudicial.

IV – Pedido de decisão prejudicial e tramitação processual no Tribunal de Justiça

30. Por decisão de 15 de dezembro de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 21 de dezembro de 2015, o Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf) decidiu, assim, submeter ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 267.o TFUE, as seguintes questões prejudiciais: «1) Deve considerar‑se que a utilização de uma marca individual [como] marca de [qualidade] constitui uma utilização como marca na aceção do artigo 9.o, n.o 1 e do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento [n.o 207/2009] para [os] produtos para os quais é utilizada? 2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: [deverá] esta marca […] ser declarada nula nos termos do artigo 52.o, n.o 1, alínea a), [conjugado] com o artigo 7.o, n.o 1, alínea g), ou deverá ser declarada extinta, aplicando mutatis mutandis o artigo 73.o, alínea c), do Regulamento [n.o 207/2009], quando o titular da marca não assegura, através de controlos regulares de qualidade junto dos seus titulares de licenças, a satisfação das expectativas de qualidade que o público associa a esse sinal?»

31. A. Gözze, W. Gözze, a VBB, o Governo alemão e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas. Além disso, todos se pronunciaram na audiência realizada em 19 de outubro de 2016.

V – Análise

A – Quanto à primeira questão prejudicial

32. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se, em substância, sobre a possibilidade de reconhecer a uma marca de qualidade o direito exclusivo que o Regulamento n.o 207/2009 confere ao titular de uma marca individual.

33. Com efeito, segundo o Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf), o êxito da ação intentada pela VBB depende da questão de saber se a utilização de uma marca individual como marca de qualidade pode constituir uma utilização enquanto marca na aceção do artigo 9.o, n.o 1, e do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 ( 3 ).

34. O Regulamento n.o 207/2009 não reconhece, enquanto tais, as marcas de qualidade (título 1, infra). Por conseguinte, o problema apenas pode ser entendido sob a perspetiva das funções da marca (títulos 2 a 4, infra). Esta apreciação cabe, em definitivo, ao tribunal nacional (título 5, infra).

1. Inexistência de reconhecimento como marca da União Europeia das marcas de qualidade no Regulamento n.o 207/2009

35. A utilização de um sinal com o objetivo de garantir a matéria de um produto, o seu modo de fabrico ou a sua qualidade não está prevista, enquanto tal, no Regulamento n.o 207/2009. Resulta da evolução histórica da legislação relativa à marca da União Europeia que se tratava de uma escolha consciente do legislador.

36. Com efeito, as «marcas de certificação» estavam expressamente previstas pela Comissão desde as primeiras reflexões relativas à criação de uma marca comunitária, a par das marcas coletivas, além das marcas ditas «normais» ( 4 ). De resto, este tipo de marca figurava no artigo 86.o da Proposta de Regulamento (CEE) do Conselho sobre a marca comunitária sob a designação «marcas comunitárias de garantia» ( 5 ). Ora, o legislador não previu este tipo de marca no Regulamento n.o 40/94, nem no Regulamento n.o 207/2009.

37. Por conseguinte, não existe qualquer dúvida sobre a exclusão deste tipo de marca do âmbito de aplicação do Regulamento n.o 207/2009. Se necessário, o reconhecimento da sua existência na Primeira Diretiva 89/104 confirma o caráter deliberado da escolha em sentido contrário efetuada no referido regulamento ( 6 ).

38. Assim, só no Regulamento 2015/2424 é que a marca de certificação surge como marca da União Europeia.

39. Com efeito, o legislador explica expressamente no considerando 27 deste novo regulamento que é «[e]m complemento das disposições existentes relativas a marcas comunitárias coletivas, e a fim de corrigir o atual desequilíbrio entre os sistemas nacionais e o sistema de marcas da UE […]» ( 7 ) que se afigurou «necessário acrescentar um conjunto de disposições específicas para proteger as marcas de certificação da União Europeia».

40. Por conseguinte, é certo que a utilização de um sinal com o objetivo de garantir a matéria de um produto, o seu modo de fabrico ou a sua qualidade não pode ser abrangida, enquanto tal, pelo Regulamento n.o 207/2009. Trata‑se de um novo tipo de marca da União Europeia introduzido pelo Regulamento 2015/2424 sob a designação de «marca de certificação» ( 8 ).

41. Significa isto que um sinal dessa natureza nunca pode beneficiar da proteção conferida às marcas individuais pelo Regulamento n.o 207/2009? Creio que não.

42. Todavia, para conferir ao seu titular um direito exclusivo, o sinal que é utilizado como marca de qualidade deve necessariamente responder à função essencial da marca.

2. Necessidade de responder à função essencial da marca

43. Segundo jurisprudência constante, «a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Com efeito, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles» ( 9 ).

44. Esta função essencial da marca concretiza‑se na utilização que dela é feita, sendo que o artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 exige que a marca tenha sido «utilizad[a] seriamente». Com efeito, este conceito de «utilização séria» foi definido pelo Tribunal de Justiça como «um uso compatível com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem dum produto ou serviço, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa» ( 10 ).

45. Devido ao caráter essencial desta função, «uma marca deve, em princípio, cumprir sempre a sua função de indicação de origem, ao passo que apenas assegura as suas outras funções na medida em que o seu titular a explore nesse sentido […]» ( 11 ).

46. Assim, parece decorrer desta jurisprudência que, sob o regime do Regulamento n.o 207/2009, uma marca de qualidade deve, necessariamente, responder à função de origem da marca para que o seu titular possa exercer o direito exclusivo que o artigo 9.o do referido regulamento lhe confere.

47. Por outras palavras, se a utilização de um sinal como marca de qualidade estiver não só associada a uma indicação relativa à qualidade do produto mas também e simultaneamente a uma indicação de origem, estamos perante uma utilização do sinal como marca na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

3. Necessidade de prejudicar uma das funções da marca

48. Nesta última situação, ou seja, na hipótese de um sinal ser utilizado em conjugação com uma indicação relativa à qualidade do produto e com uma indicação de origem, é ainda necessário determinar se a utilização, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante à marca da União Europeia registada prejudica ou é suscetível de prejudicar os direitos do titular da marca.

49. A este respeito, o Tribunal de Justiça foi particularmente claro, no n.o 39, do seu acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604): «a função de indicação de origem da marca não é a única função desta digna de proteção contra violações por terceiros […]». Ora, entre estas outras funções, o Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a função que consiste em garantir a qualidade do produto ( 12 ).

50. Segundo o Tribunal de Justiça, o direito exclusivo previsto no artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 é concedido ao titular da marca para assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. Assim, pode ser exercido quando a utilização do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ( 13 ).

51. Por outras palavras, o titular da marca está habilitado a proibir tal utilização se a mesma for suscetível de causar prejuízo a uma das funções da marca, quer se trate da função de indicação de origem ou de uma das outras funções ( 14 ).

52. Assim, a contrario, a utilização do sinal para fins puramente descritivos está excluída do âmbito do artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 ( 15 ).

53. Todavia, importa sublinhar que o Tribunal de Justiça limita a possibilidade de impugnar o prejuízo causado a uma das funções da marca à hipótese de um sinal idêntico a uma marca da União Europeia ser utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta está registada, ou seja, o âmbito de aplicação do artigo 5.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2008/95 ou do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009.

54. Esta distinção foi expressamente sublinhada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 25 de março de 2010, BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163): — na hipótese visada no artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, «em que o terceiro faz uso de um sinal idêntico a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, o titular da marca está habilitado a proibir esse uso, se ele for suscetível de prejudicar uma das funções da marca» ( 16 ), — na outra hipótese referida no artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, «em que o terceiro utiliza um sinal idêntico ou semelhante a uma marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada, o titular da marca só pode opor‑se ao uso do mencionado sinal quando exista risco de confusão» ( 17 ).

55. Esta distinção decorre da redação do artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009. Com efeito, a proteção conferida pelo artigo 9.o, n.o 1, alínea a), deste regulamento é mais ampla do que a prevista no mesmo artigo, n.o 1, alínea b), uma vez que este exige expressamente a existência de um risco de confusão em caso de semelhança, ao contrário da primeira ( 18 ).

4. Conclusão intermédia

56. Atendendo ao exposto, considero que a utilização de um sinal como marca de qualidade pode constituir uma utilização como marca própria para assegurar ao seu titular a manutenção dos direitos que lhe são conferidos pela marca da União Europeia na aceção do artigo 15.o do Regulamento n.o 207/2009, desde que a utilização desse sinal cumpra simultaneamente a função essencial de indicação de origem da marca.

57. Nesta hipótese, o artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que autoriza o titular da marca da União Europeia que corresponda a uma marca de qualidade a proibir um concorrente de utilizar um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, quando essa utilização for suscetível de prejudicar uma das funções da marca, como a indicação de qualidade do produto.

58. Em contrapartida, quando um terceiro utiliza um sinal idêntico ou semelhante a uma marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais esta marca está registada, o artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que apenas autoriza o titular da marca da União Europeia a opor‑se à utilização desse sinal se existir um risco de confusão.

5. Papel do tribunal nacional

59. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar, em primeiro lugar, se a marca «fleur de coton» responde à função essencial da marca e, em segundo lugar, se existe um prejuízo, ou um risco de prejuízo, causado à função de indicação de origem de uma marca ou a uma das suas outras funções ( 19 ).

a) Quanto à função essencial de indicação de origem

60. Resulta do pedido de decisão prejudicial que o público deduz da utilização deste sinal uma indicação quanto à qualidade do produto ( 20 ).

61. Todavia, apesar de termos visto que a garantia de qualidade de um produto podia ser protegida enquanto função da marca, a indicação de qualidade referida pelo órgão jurisdicional de reenvio não tem como consequência a exclusão automática da possibilidade de a marca em causa também responder à função de indicação de origem.

62. Pelo contrário, partilho da opinião do órgão jurisdicional de reenvio segundo a qual um sinal em que o público vê uma indicação de um produto controlado pelo titular da marca serve para distinguir o produto com essa marca dos produtos de outras empresas não sujeitas a esse controlo ( 21 ).

63. Com efeito, o Tribunal de Justiça esclareceu que «para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles» ( 22 ).

64. Por conseguinte, se a garantia de qualidade é suscetível de ser protegida enquanto função da marca, isso pode ser uma consequência da função de indicação de origem. A garantia de qualidade está ligada à sua origem ( 23 ).

65. Com efeito, é razoável pensar que se a função de indicação de origem tem interesse, isso deve‑se aos efeitos que lhe estão associados. O que o consumidor espera de um produto em que está aposta uma marca que ele (re)conhece é uma qualidade constante. A partir desta expectativa de qualidade, criada pela marca, o seu titular pode preservar e consolidar a preocupação de qualidade relativamente ao consumidor, com vista a aumentar as suas futuras vendas ( 24 ).

66. Além disso, a referência a uma «única empresa» que é responsável pela qualidade do produto ou do serviço não deve ser entendida de forma literal.

67. Aparentemente, pode tratar‑se do titular da marca mas também de empresas «economicamente ligadas», uma vez que o Tribunal de Justiça reconheceu que a função de indicação de origem da marca era prejudicada quando um anúncio publicitário, sugerido através da utilização, num motor de buscas na Internet, de uma palavra‑chave idêntica a uma marca «não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro» ( 25 ).

68. No mesmo sentido, sublinho que o Tribunal de Justiça fez igualmente referência, na determinação de um prejuízo causado à função de indicação de origem da marca, aos revendedores autorizados do titular da marca ( 26 ) ou à pertença a uma mesma rede ( 27 ).

69. Por conseguinte, se o órgão jurisdicional de reenvio concluir que a indicação de qualidade induzida pela marca «fleur de coton» também remete para a VBB ou para um dos seus licenciados, então essa indicação responde igualmente à função de indicação de origem.

70. Em contrapartida, se o órgão jurisdicional de reenvio concluir que a confiança na qualidade do produto em que foi aposto o sinal «fleur de coton» apenas está ligada à matéria utilizada, independentemente do seu fabricante ou da associação que atribui essa marca de qualidade, impõe‑se concluir que o referido sinal não cumpre a função essencial de uma marca.

b) Quanto ao prejuízo ou ao risco de prejuízo causado à função de indicação de origem da marca ou a uma das suas funções

71. Na hipótese de o órgão jurisdicional de reenvio concluir que o sinal «fleur de coton» cumpre a função de indicação de origem, falta determinar se a utilização de um sinal idêntico ou semelhante por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar os direitos da VBB.

72. No caso em apreço, não parece que a marca «fleur de coton» e o sinal utilizado pela Gözze possam ser considerados idênticos, tendo em conta a diferença de cores entre os referidos sinais. Com efeito, um sinal só é idêntico a uma marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio ( 28 ).

73. No entanto, mais uma vez, é ao órgão jurisdicional nacional que cabe apreciar se o sinal utilizado pela Gözze é idêntico ou semelhante à marca «fleur de coton». No primeiro caso, a VBB tem o direito de proibir a utilização do sinal suscetível de prejudicar uma das funções da sua marca, como a indicação de qualidade do produto [aplicação do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009]. No segundo caso, a VBB apenas se pode opor à utilização do referido sinal se existir um risco de confusão quanto à origem do produto [aplicação do artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009].

B – Quanto à segunda questão prejudicial

74. Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se é possível declarar a extinção de uma marca individual utilizada como marca de qualidade, com base no artigo 52.o, n.o 1, alínea a), e no artigo 7.o, n.o 1, alínea g), do Regulamento n.o 207/2009, ou com base numa aplicação mutatis mutandis do artigo 73.o, alínea c), do referido regulamento, quando o titular da marca não assegura, através de controlos regulares de qualidade junto dos seus titulares de licenças, a satisfação das expectativas de qualidade que o público associa a esse sinal.

75. Esta questão explica‑se por uma premissa do órgão jurisdicional de reenvio. Segundo este, para que uma marca de qualidade seja reconhecida como marca da União Europeia, é necessário que o público associe a marca em questão à expectativa da realização de um controlo de qualidade efetuado pelo titular do sinal. Por conseguinte, para reconhecer a essa marca a proteção inerente à marca da União Europeia, é necessário que a ideia de «qualidade controlada» que o público associa a tal marca seja efetivamente assegurada ( 29 ).

76. Embora partilhe da premissa deste raciocínio, não concordo com a conclusão dele retirada.

77. Com efeito, conforme referi anteriormente, uma marca de qualidade não pode ser entendida sob o regime do Regulamento n.o 207/2009 marca de garantia ou de certificação — cujas condições de extinção se podem aproximar das condições aplicáveis à marca coletiva ( 30 ) — mas apenas como marca individual.

78. Ora, embora a ideia de um controlo da utilização de uma marca possa, eventualmente, ser inferida do artigo 73.o do Regulamento n.o 207/2009, o Regulamento n.o 207/2009 não impõe qualquer requisito deste tipo relativamente às marcas individuais.

79. Em conformidade com o raciocínio que desenvolvi no âmbito da apreciação da primeira questão prejudicial, uma marca de confiança deve responder, necessária e unicamente, à função de indicação de origem da marca para que o seu titular possa exercer o direito exclusivo que o artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009 lhe confere.

80. Neste contexto, a possibilidade de um controlo da qualidade do produto pode ser um elemento que permite associar o produto a um fabricante e às empresas que lhe estão economicamente ligadas. Em contrapartida, a efetividade do referido controlo não é exigida. De facto, o importante não é a efetividade do controlo mas a suscetibilidade de ligar a qualidade a uma determinada empresa, e a possibilidade de controlo que lhe está associada.

81. Por conseguinte, considero que nem os artigos 52.°, n.o 1, alínea a), e 7.°, n.o 1, alínea g), nem o artigo 73.o, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009 autorizam a declaração de nulidade ou a extinção de uma marca da União Europeia que seja igualmente uma marca de qualidade quando o titular desta marca não assegura, através de um controlo de qualidade efetivo ou regular junto dos seus titulares de licenças, a satisfação das expectativas de qualidade que o público associa a esse sinal.

VI – Conclusão

82. Tendo em consideração o exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf) o seguinte: «1) A utilização de um sinal como marca de confiança pode constituir uma utilização como marca própria para assegurar a manutenção dos direitos na aceção do artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia, desde que a utilização desse sinal cumpra simultaneamente a função essencial de indicação de origem da marca. Nesta hipótese, o artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que autoriza o titular da marca da União Europeia que corresponda a uma marca de qualidade a proibir um concorrente de utilizar um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, quando essa utilização for suscetível de prejudicar uma das funções da marca, como a indicação de qualidade do produto. Em contrapartida, quando um terceiro utiliza um sinal idêntico ou semelhante a uma marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais esta marca está registada, o artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que apenas autoriza o titular da marca da União Europeia a opor‑se à utilização desse sinal se existir um risco de confusão. 2) Nem os artigos 52.°, n.o 1, alínea a), e 7.°, n.o 1, alínea g), do Regulamento n.o 207/2009, nem o artigo 73.o, alínea c), do mesmo regulamento autorizam a declaração de nulidade ou a extinção de uma marca da União Europeia que seja igualmente uma marca de qualidade quando o titular desta marca não assegura, através de um controlo de qualidade efetivo ou regular junto dos seus titulares de licenças, a satisfação das expectativas de qualidade que o público associa a esse sinal.»

( 1 ) Língua original: francês.

( 2 ) V., neste sentido, acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 4). No mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça esclareceu igualmente que a jurisprudência relativa ao artigo 5.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) era igualmente pertinente para a interpretação do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94. Com efeito, esta interpretação «foi reiterada em diversas ocasiões e transposta para o artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94» [v., acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 38)]. Ora, a redação do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 é idêntica à do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94.

( 3 ) V. n.o 7 do pedido de decisão prejudicial.

( 4 ) V. memorando da Comissão sobre a criação de uma marca comunitária [Sec (76) 2462], Boletim CE, suplemento 8/76, n.o 69 (v., igualmente, n.os 53 e 71).

( 5 ) Proposta de Regulamento (CEE) do Conselho sobre a marca comunitária apresentada pela Comissão ao Conselho em 25 de novembro de 1980 (COM/80/635FINAL) (JO 1980, C 351, p. 5).

( 6 ) Nos termos do seu artigo 1.o, essa diretiva era aplicável «a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado‑Membro ou no Instituto de Marcas do Benelux, ou que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos num Estado‑Membro» (o sublinhado é meu; v., igualmente, artigo 15.o, sob a epígrafe «Disposições especiais relativas a marcas coletivas, marcas de garantia e marcas de certificação»). Esta tomada em consideração da marca de garantia ou de certificação foi mantida na Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25) e o conceito definido no artigo 27.o da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

( 7 ) O sublinhado é meu.

( 8 ) V., neste sentido, Rodhain, Ph., «La nouvelle marque de l’Union européenne: version 2.0 ou simple mise à jour?», Revue Lamy droit de l’immatériel, 2016, n.o 127, pp. 45 a 51, especialmente p. 49.

( 9 ) Acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 48 e jurisprudência referida).

( 10 ) Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, n.o 36).

( 11 ) Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 40). O sublinhado é meu.

( 12 ) V., neste sentido, acórdãos de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 58); de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 77); assim como de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 38). V., a propósito do reconhecimento destas novas funções da marca, Bonet, G., «Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice», Propriétés intellectuelles, 2012, n.o 43, pp. 154 a 160.

( 13 ) V., neste sentido, acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 51); de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 58); e de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 77).

( 14 ) V., neste sentido, acórdãos de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 65), e de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 79).

( 15 ) V., neste sentido, a propósito do artigo 5.o, n.o 1, da Diretiva 89/104, acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 54). Tal como definida pelo Tribunal de Justiça, a referência a fins puramente descritivos visa aqueles que se destinam a dar a conhecer as características do produto [acórdão de 14 de maio de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, EU:C:2002:287, n.o 16)].

( 16 ) N.o 21 [a propósito do artigo 5.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 89/104].

( 17 ) N.o 22 [a propósito do artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 89/104].

( 18 ) V., neste sentido, acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 78). A interpretação literal do artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009 é corroborada pelo considerando 8 deste regulamento. Com efeito, o referido considerando refere uma proteção «absoluta» da marca caso exista identidade entre a marca e o sinal, e entre os produtos ou serviços, mas apenas considera a proteção da marca em caso de semelhança relativamente ao risco de confusão [v., neste sentido, a propósito do artigo 5.o, n.o 1, da Diretiva 89/104, acórdão de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 59)].

( 19 ) V., neste sentido, acórdãos de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C‑487/07, EU:C:2009:378, n.o 63); de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 88); e de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 46).

( 20 ) V. n.o 9 do pedido de decisão prejudicial.

( 21 ) V. n.o 12 do pedido de decisão prejudicial. O impacto da efetividade do controlo é o objeto da segunda questão colocada.

( 22 ) V., neste sentido, acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 48 e jurisprudência referida).

( 23 ) V., neste sentido, Bonet, G., «Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice», Propriétés intellectuelles, 2012, n.o 43, pp. 154 a 160, especialmente p. 159. Alguns autores chegam mesmo a afirmar que a marca não exerce qualquer função autónoma de garantia de qualidade. Se a marca exerce essa função, fá‑lo através da função de garantia de identidade de origem, «uma vez que a proveniência garante, em princípio mas não necessariamente, uma constância da qualidade» (v., Passa, J., «Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la cour de justice: Portée? Utilité?», Cahiers de droit de l’entreprise, janeiro de 2012, dossiê 5). Nesta perspetiva, a função de qualidade constitui um aspeto ou um desmembramento da função de garantia da identidade de origem.

( 24 ) V., neste sentido, Riehle, G., Trade Mark Rights and Remanufacturing in the European Community, ICC Studies, vol. 22, Verlag C.H. Beck, Munique, 2003, p. 50.

( 25 ) V. acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, n.o 84). O sublinhado é meu.

( 26 ) V., neste sentido, acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, n.o 59).

( 27 ) V., neste sentido, acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, n.o 51).

( 28 ) V., neste sentido, acórdão de 25 de março de 2010, BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163, n.o 25).

( 29 ) V. n.os 12 e 13 do pedido de decisão prejudicial.

( 30 ) Como sucede no Regulamento 2015/2424.