CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

MELCHIOR WATHELET

apresentadas em 21 de abril de 2016 ( 1 )

Processo C‑280/15

Irina Nikolajeva

contra

OÜ Multi Protect

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Harju Maakohus (tribunal de primeira instância de Harju, Estónia)]

«Reenvio prejudicial — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigos 9.°, n.o 3, e 102.°, n.o 1 — Direitos conferidos pela marca — Litígio em matéria de contrafação — Obrigação de os tribunais de marcas comunitárias adotarem um despacho que proíba o prosseguimento dos atos de contrafação — Inexistência de um pedido destinado a obter esse despacho — Conceito de ‘indemnização razoável’ por factos posteriores à publicação de um pedido de marca comunitária e anteriores à publicação do registo dessa marca»

I – Introdução

1. O presente pedido de decisão prejudicial, de 2 de junho de 2015, apresentado na secretaria do Tribunal de Justiça em 10 de junho de 2015 pelo Harju Maakohus (tribunal de primeira instância de Harju), diz respeito à interpretação dos artigos 9.°, n.o 3, e 102.°, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária ( 2 ).

2. Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe I. Nikolajeva à OÜ Multi Protect (a seguir «Multi Protect»). I. Nikolajeva pediu ao órgão jurisdicional de reenvio que declarasse ilícita a utilização da sua marca «HolzProf» (marca comunitária n.o 009053811) pela Multi Protect e que condenasse esta última a pagar‑lhe uma indemnização.

II – Quadro jurídico

A – Direito da União

1. Regulamento n.o 207/2009

3. O artigo 8.o deste regulamento, intitulado «Motivos relativos de recusa», dispõe: «1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado: a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida; b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. [...]»

4. Nos termos do artigo 9.o do referido regulamento, intitulado «Direito conferido pela marca comunitária»: «1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial: a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada; b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; […] 2 Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.o 1: a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem; b) Oferecer os produtos, colocá‑los no comércio ou possuí‑los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal; c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal; d) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade. 3 O direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por atos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a ação não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.»

5. O artigo 14.o do Regulamento n.o 207/2009, intitulado «Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafação», dispõe: «1. Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infrações a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infrações a marcas nacionais nos termos do disposto no título X. 2 O presente regulamento não exclui que sejam intentadas ações respeitantes a marcas comunitárias com base no direito dos Estados‑Membros nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal. 3 As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.»

6. O artigo 41.o do Regulamento n.o 207/2009, intitulado «Oposição», prevê: «1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.o […]»

7. O artigo 101.o do regulamento, intitulado «Direito aplicável», prevê: «1. Os tribunais de marcas comunitárias aplicarão as disposições do presente regulamento. 2 Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado. 3 Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal da marca comunitária aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados‑Membros em cujo território estiverem situados.»

8. O artigo 102.o do referido regulamento, intitulado «Sanções», dispõe: «1. Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo‑o de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição. 2 Por outro lado, o tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado‑Membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação.»

2. Diretiva 2004/48/CE

9. O artigo 13.o da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45, e retificação JO 2004 L 195, p. 16), intitulado «Indemnizações por perdas e danos», prevê: «1. Os Estados‑Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo‑o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação. Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais: a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão. 2 Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados‑Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos.»

B – Direito estónio

10. O § 8, n.o 2, da Lei relativa às marcas (kaubamärgiseadus), na sua versão aplicável ao litígio do processo principal (a seguir «Lei relativa às marcas», prevê: «Uma marca registada goza de proteção jurídica a partir do dia da apresentação do pedido de registo da marca [...] e subsiste pelo prazo de dez anos a partir do dia do registo.»

III – Litígio no processo principal e questões prejudiciais

11. Em 24 de abril de 2010, I. Nikolajeva apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI). A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo HolzProf. O pedido de registo foi publicado em 31 de maio de 2010. Em 14 de setembro de 2010, a marca «HolzProf» foi registada e esse registo foi publicado em 16 de setembro de 2010.

12. Em 24 de abril de 2020, I. Nikolajeva celebrou um contrato de concessão de licença por força do qual dava à OÜ Holz Prof o direito de utilizar a sua marca. O montante da taxa mensal foi fixado em 1278 euros.

13. Em 18 de junho de 2013, I. Nikolajeva intentou uma ação no órgão jurisdicional de reenvio contra a Multi Protect na qual formulou três pedidos.

14. Em primeiro lugar, I. Nikolajeva pediu ao órgão jurisdicional de reenvio que declarasse ilícita a utilização da sua marca pela Multi Protect. Considera que a Multi Protect infringiu o artigo 9.o, n.os 1, alínea a), e 2, alínea d), do Regulamento n.o 207/2009 ao utilizar um sinal idêntico à sua marca enquanto «palavra‑chave dissimulada» num sítio web acessível na Internet. A este respeito, I. Nikolajeva alegou que a Multi Protect tinha violado o direito exclusivo conferido pela marca, durante o período compreendido entre 3 de maio de 2010 e 28 de outubro de 2011, a saber, um período de 17 meses e 25 dias.

15. Em segundo lugar, I. Nikolajeva pediu o pagamento pela Multi Protect de 22791 euros, em aplicação das normas do enriquecimento sem causa. Esta quantia foi calculada com base na taxa fixada no contrato de concessão de licença celebrado com a OÜ Holz Prof correspondente à duração da infração alegada ( 3 ).

16. Em terceiro lugar, I. Nikolajeva pediu a indemnização pelo prejuízo patrimonial. Alega que o processo penal instaurado em consequência dos mesmos factos e o recurso ao tribunal lhe tinham causado sofrimento moral. A este respeito, I. Nikolajeva sustentou que as ações da Multi Protect tinham «provocado uma deterioração do seu estado de saúde, que diversos parceiros comerciais se tinham afastado dela e que o litígio tinha chamado a atenção de uma maneira negativa».

17. O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a questão de saber se, no caso de este declarar ilícita a utilização da marca em causa, em conformidade com o primeiro dos pedidos de I. Nikolajeva, deve proferir um despacho a proibir os atos de contrafação em conformidade com o artigo 102.o, n.o 1. do Regulamento n.o 207/2009, embora I. Nikolajeva não o tenha pedido.

18. O órgão jurisdicional de reenvio tem igualmente dúvidas sobre a questão de saber quando é que a proteção conferida pela marca comunitária produz efeitos. Salienta que, nos termos do artigo 9.o, n.o 3, primeiro período, do Regulamento n.o 207/2009, o direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Acrescenta que esta disposição permite exigir uma indemnização razoável por factos posteriores à publicação de um pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força da mesma. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas sobre a questão de saber se os artigos 14.°, n.o 1, segundo período, e 101.°, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 permitem considerar que os direitos ligados à marca da demandante no processo principal produzem efeitos no momento previsto no artigo 8.o, n.o 2, primeiro período, da Lei relativa às marcas, isto é, a partir da apresentação do pedido de registo da marca.

19. Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a interpretação da expressão «indemnização razoável» que figura no artigo 9.o, n.o 3, segundo período, do Regulamento n.o 207/2009.

20. Foi nestas condições que o Harju Maakohus (tribunal de primeira instância de Harju) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) Deve um tribunal da marca comunitária proferir a decisão a que se refere o artigo 102.o, n.o 1, [do Regulamento n.o 207/2009] mesmo nos casos em que o demandante não o pede na sua petição e as partes não alegam que o demandado contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária depois de determinada data no passado, ou ocorre uma ‘razão especial’, na aceção do primeiro parágrafo dessa disposição, quando não é formulado um pedido nesse sentido e esta circunstância não é alegada? 2) Deve o artigo 9.o, n.o 3, [do Regulamento n.o 207/2009] ser interpretado no sentido de que o titular da marca comunitária apenas pode exigir a um terceiro, ao abrigo do artigo 9.o, n.o 3, segundo período, [do Regulamento n.o 207/2009,] uma indemnização razoável pela utilização de um sinal idêntico à marca no período entre a data da publicação do pedido de registo da marca e a data da publicação desse registo, não podendo, porém, exigir uma indemnização correspondente ao valor normal do benefício obtido com a contrafação, nem uma indemnização pelos danos sofridos, estando também excluído o direito a uma indemnização razoável relativamente ao período anterior à publicação do pedido de registo da marca? 3) Que tipo de despesas e outras compensações abrange a indemnização razoável fundada no artigo 9.o, n.o 3, segundo período, [do Regulamento n.o 207/2009]? É possível incluir nessa indemnização — e em que circunstâncias — uma reparação dos danos morais do titular da marca?»

IV – Tramitação do processo no Tribunal de Justiça

21. Foram apresentadas observações escritas pela Multi Protect, pelos Governos estónio e helénico, bem como pela Comissão Europeia. Concluída a fase escrita do processo, o Tribunal de Justiça considerou que dispunha das informações suficientes para se pronunciar sem audiência de alegações, em conformidade com o artigo 76.o, n.o 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

V – Análise

A – Observações preliminares

22. Em conformidade com o pedido do Tribunal de Justiça, as presentes conclusões centrar‑se‑ão na segunda e terceira questões prejudiciais submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio. Considero oportuno examinar as duas questões em conjunto.

B – Quanto à segunda e terceira questões prejudiciais

1. Período de proteção

23. O órgão jurisdicional de reenvio refere que I. Nikolajeva acusa a Multi Protect de ter violado, ao longo de três períodos, o direito exclusivo conferido pela sua marca HolzProf.

24. O primeiro período tem uma duração inferior a um mês. Começou em 3 de maio de 2010, ou seja, depois da data da apresentação do pedido de registo da marca e terminou em 31 de maio de 2010, a saber, na data de publicação desse pedido. O segundo período, de cerca de três meses e meio, estende‑se de 1 de junho de 2010 a 16 de setembro de 2010, a saber, desde a publicação do pedido de marca até à publicação do registo. Por último, o terceiro período, que é ligeiramente superior a um ano, começou em 17 de setembro de 2010, na sequência da publicação do registo da marca e terminou em 28 de outubro de 2011.

25. O órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre a proteção conferida pela marca comunitária ao seu titular durante os dois primeiros períodos.

26. O direito conferido pela marca comunitária está previsto no artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009. Nos termos do seu n.o 1, a marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. Além disso, o seu n.o 3 prevê inequivocamente que o direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca.

27. Por conseguinte, uma marca comunitária como a HolzProf não é oponível a terceiros durante o primeiro e o segundo períodos em causa no processo principal. Além disso, as sanções previstas pelo direito nacional dos Estados‑Membros ( 4 ) em conformidade com o artigo 102.o do Regulamento n.o 207/2009 não são aplicáveis durante esses períodos ( 5 ). Com efeito, as sanções em questão só são aplicáveis a partir da publicação do registo da marca comunitária.

28. Todavia, importa observar que o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 prevê igualmente um regime específico para a proteção de uma marca comunitária durante o período que separa a publicação do pedido de marca e a publicação do seu registo. Com efeito, na sequência da publicação do registo de uma marca comunitária, um tribunal pode fixar uma indemnização razoável por factos posteriores à publicação do pedido de marca que, após a publicação da marca, seriam proibidos ( 6 ) por força desta.

29. Daqui decorre que pode ser exigida uma indemnização razoável para o segundo período em causa no processo principal se durante esse período, um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, utilizar na vida comercial um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada ou um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público ( 7 ).

30. Resulta inequivocamente da própria redação do artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que a indemnização razoável prevista por esta disposição não é aplicável aos factos ocorridos entre a apresentação do pedido de marca comunitária ( 8 ) e a publicação desse pedido, a saber, durante o primeiro período em causa no litígio do processo principal.

31. Em minha opinião, esta apreciação não é posta em causa pelos artigos 14.°, n.o 1, e 101.°, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009.

32. Com efeito, embora o artigo 14.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 preveja que «as infrações a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infrações a marcas nacionais», esta mesma disposição prevê que os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto neste regulamento. Ora, os «efeitos» de uma marca são indissociáveis do seu período de proteção. Daqui decorre que esse período de proteção é exclusivamente determinado pelas disposições deste mesmo regulamento.

33. A este respeito, resulta da leitura conjugada dos n.os 1 e 3 do artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009 que o legislador da União Europeia excluiu conscientemente a oponibilidade de uma marca comunitária a terceiros antes da publicação do registo da marca e o direito a uma indemnização razoável antes da publicação do pedido de marca.

34. Por outro lado, dado que o direito conferido pela marca comunitária, incluindo o seu período de proteção, é regulado apenas pelo artigo 9.o do Regulamento n.o 207/2009, esse direito e a sua duração não fazem parte das questões às quais se deve aplicar o direito nacional em conformidade com o artigo 101.o, n.o 2, do referido regulamento que apenas respeita às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.o 207/2009.

35. Por conseguinte, os artigos 9.°, n.os 1 e 3, 14.°, n.o 1, e 101.°, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 opõem‑se a uma disposição nacional como o artigo 8.o, n.o 2, da Lei relativa às marcas que prevê que «[a] proteção jurídica de uma marca registada começa no dia da apresentação do pedido de registo da marca». Com efeito, o direito conferido pela marca comunitária por força dessa disposição nacional excede o que o Regulamento n.o 207/2009 autoriza.

36. A indemnização razoável prevista no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 só pode ser exigida por factos posteriores à publicação de um pedido de marca comunitária.

2. Indemnização razoável

37. O órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre o conceito de «indemnização razoável», previsto no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 ( 9 ). Este regulamento não contém nenhuma definição de «indemnização razoável» e não prevê a sua fórmula de cálculo.

38. A possibilidade de reclamar uma «indemnização razoável» na sequência da publicação de um pedido de registo também existe no domínio das patentes.

39. Com efeito, o artigo 67.o, n.o 2, da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, prevê que «[c]ada Estado Contratante pode determinar que o pedido de patente europeia não confere a proteção prevista pelo artigo 64.o Contudo, a proteção atribuída à publicação do pedido de patente europeia não pode ser inferior àquela que a legislação do Estado considerado atribui à publicação obrigatória dos pedidos de patente nacional não examinados. Em qualquer caso, cada Estado Contratante deve, pelo menos, prever que, a partir da publicação do pedido de patente europeia, o requerente pode exigir uma indemnização razoável, determinada segundo as circunstâncias, de qualquer pessoa que tenha explorado nesse Estado Contratante a invenção que constitui o objeto do pedido de patente europeia, em condições que, segundo o direito nacional, poriam em jogo a sua responsabilidade se se tratasse de uma contrafação de uma patente nacional» ( 10 ). A expressão «indemnização razoável» também não é definida por esta Convenção ( 11 ).

40. Além disso, o artigo 95.o do Regulamento (CE) n.o 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (JO L 227, p. 1), prevê que «[o] titular [de direitos comunitários de proteção de variedades vegetais] pode exigir uma indemnização adequada de qualquer pessoa que, no período compreendido entre a publicação do pedido de reconhecimento de um direito comunitário de uma variedade vegetal e a respetiva concessão, tenha praticado um ato cuja prática posterior seria ilícita» ( 12 ). A expressão «indemnização adequada» também não é definida pelo Regulamento n.o 2100/94 ( 13 ).

41. Por outro lado, contrariamente ao artigo 102.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009, que prevê a aplicação de sanções em conformidade com a legislação nacional ( 14 ) em caso de contrafação ou de ameaça de contrafação de uma marca, o artigo 9.o, n.o 3, do mesmo regulamento não prevê nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados‑Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance.

42. Por conseguinte, decorre das exigências, tanto da aplicação uniforme do direito da União como do princípio da igualdade, que essa expressão de «indemnização razoável» deve encontrar, em toda a União, uma interpretação autónoma e uniforme que deve ser procurada tendo em conta o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa ( 15 ).

43. Resulta do artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que, uma marca comunitária, embora não seja oponível a terceiros antes da publicação do seu registo, beneficia, apesar do seu caráter «embrionário», de proteção jurídica em relação ao período que separa a publicação do pedido dessa marca e a publicação do seu registo ( 16 ). A escolha do termo «indemnização» sugere necessariamente que deve tratar‑se de uma reparação pecuniária. Por conseguinte, estão excluídas outras medidas ou procedimentos por violação do direito de propriedade intelectual como as medidas inibitórias, a retirada dos circuitos comerciais ou a destruição de mercadorias contrafeitas. Além disso, a utilização do adjetivo «razoável» implica que a reparação pecuniária exigida seja equitativa e proporcionada, a fim de preservar um justo equilíbrio entre os direitos do titular da marca comunitária em via de aquisição e os do seu utilizador.

44. Consequentemente, o direito a uma «indemnização razoável», que só pode ser invocado na sequência da publicação do registo de uma marca comunitária, é aplicável às marcas comunitárias in status nascendi. Este direito reflete o facto de o legislador da União considerar que, a partir da publicação do pedido, uma marca comunitária entra em processo de aquisição e já deve ser protegida.

45. A este respeito, saliento que resulta do artigo 39.o do Regulamento n.o 207/2009 que a publicação do pedido de registo de uma marca comunitária pressupõe que todas as formalidades previstas por este regulamento e pelo Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária ( 17 ), para um pedido de registo de uma marca tenham sido cumpridas e que não haja motivos absolutos de recusa do registo dessa marca nos termos do artigo 7.o do Regulamento n.o 207/2009 ( 18 ). Além disso, em conformidade com o artigo 45.o do Regulamento n.o 207/2009 ( 19 ), na sequência da publicação de um pedido de registo, uma marca comunitária será necessariamente registada e o registo publicado, salvo se houver, após oposição, motivos relativos de recusa de registo na aceção do artigo 8.o do referido regulamento ( 20 ).

46. Tendo em consideração o que precede, há grandes convergências entre os requisitos que devem estar preenchidos antes da publicação de um pedido de marca comunitária e os que são exigidos antes da publicação do registo da marca. Por conseguinte, o direito a uma «indemnização razoável» de que dispõe o titular de uma marca comunitária entre a publicação do seu pedido de marca e a publicação do registo dessa marca constitui um direito muito semelhante ( 21 ) ao que lhe será reconhecido com a publicação do registo da marca, embora seja de menor amplitude ( 22 ). Daqui decorre que, para respeitar o princípio da proporcionalidade, a reparação pecuniária ou a «indemnização razoável» deve ser menos grave ou severa que a imposta em caso de violação de uma marca comunitária depois da publicação do registo da marca ( 23 ) ( 24 ).

47. O artigo 13.o da Diretiva 2004/48 estabelece as reparações pecuniárias mínimas que devem ser contempladas pela legislação nacional em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual previstos pela legislação comunitária e/ou pela legislação nacional do Estado‑Membro em causa. É verdade que as disposições do direito nacional, harmonizado em conformidade com a Diretiva 2004/48, só são aplicáveis às violações de uma marca comunitária que ocorram depois da publicação do registo da marca, a saber durante o terceiro período em causa no processo principal. Não obstante isso, o artigo 13.o desta diretiva pode dar alguns indícios úteis para definir a expressão «indemnização razoável».

48. A este respeito, esse artigo faz uma distinção clara entre o caráter intencional ou não intencional da violação cometida e exige a aplicação de reparações pecuniárias mais pesadas para as violações intencionais. Quando a violação é considerada intencional, o infrator deve pagar ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo efetivamente sofrido em consequência da violação ( 25 ). Esta disposição exige uma reparação integral de qualquer dano causado, o que, no meu entendimento, inclui o dano moral, com a condição de que seja provado ( 26 ).

49. Em contrapartida, quando a violação é considerada não intencional, as autoridades judiciais podem ordenar apenas a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos ( 27 ).

50. O artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 não estabelece nenhuma distinção entre o caráter intencional ou não intencional da violação cometida ( 28 ), antes parte da ideia de que a publicação do pedido de marca comunitária leva ao conhecimento do público o facto de o registo da marca pedida poder estar iminente e de poder ser pedida uma indemnização razoável pela utilização da marca ainda não registada.

51. Dado que a «indemnização razoável» prevista no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deve constituir uma reparação pecuniária menos grave ou severa que a imposta em caso de contrafação de uma marca registada, considero que há que verificar o caráter apropriado das reparações pecuniárias previstas no artigo 13.o, n.o 2, da Diretiva 2004/48 para as violações não intencionais.

52. O artigo 13.o, n.o 2, da Diretiva 2004/48 prevê dois tipos de reparações pecuniárias relativas às atividades de contrafação, a saber, «a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos».

53. Uma reparação pecuniária que visa o «pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos» carece de precisão por parte do legislador nacional e, consequentemente, é inapropriada tendo em conta a necessidade de fazer uma interpretação autónoma e uniforme da expressão «indemnização razoável».

54. Em contrapartida, «a recuperação dos lucros» prevista no artigo 13.o, n.o 2, da Diretiva 2004/48 é, em minha opinião, uma reparação pecuniária uniforme e previsível que tem em conta as circunstâncias específicas de cada processo. Acresce que considero que esta reparação pecuniária é apropriada, uma vez que procura eliminar a vantagem indevidamente adquirida ( 29 ) na sequência da publicação do pedido de marca. Por conseguinte, tal reparação pecuniária que representa os lucros injustamente obtidos pelo utilizador em causa é proporcionada à violação da marca (in status nascendi) cometida e permite também dissuadir outras violações semelhantes ( 30 ).

55. Contrariamente ao artigo 13.o, n.o 1, da Diretiva 2004/48, o n.o 2 deste mesmo artigo não prevê a reparação do dano moral. Parece‑me que esta omissão foi pretendida pelo legislador europeu e reflete o facto de o artigo 13.o, n.o 2, desta diretiva respeitar a atividades de contrafação menos censuráveis para as quais a referida diretiva não impõe uma reparação integral. Saliento que, com o seu terceiro pedido, I. Nikolajeva requereu a indemnização do prejuízo não patrimonial, a saber, a indemnização do dano moral. Considero que uma «indemnização razoável» não inclui este tipo de prejuízo. Semelhante indemnização seria desproporcionada no momento em que a marca comunitária ainda estava em processo de aquisição.

VI – Conclusão

56. Tendo em conta as considerações precedentes, convido o Tribunal de Justiça a responder à segunda e à terceira questões prejudiciais submetidas pelo Harju Maakohus (Tribunal de Primeira Instância de Harju) da seguinte forma: 1) Os artigos 9.°, n.os 1 e 3, 14.°, n.o 1, e 101.°, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, opõem‑se a uma disposição nacional que prevê que a proteção jurídica de uma marca registada começa no dia da apresentação do pedido de registo da marca. 2) O artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que não pode ser exigida uma indemnização razoável ao abrigo desta disposição por factos anteriores à publicação de um pedido de marca comunitária. 3) A expressão «indemnização razoável» prevista no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deve ser interpretada no sentido de que a recuperação dos lucros pode ser exigida por factos posteriores à publicação de um pedido de marca comunitária que, depois da publicação do registo da marca, serão proibidos por força da mesma. A expressão «indemnização razoável» excluiu o dano moral.

( 1 ) Língua original: francês.

( 2 ) JO L 78, p. 1.

( 3 ) A saber 22791 euros [17 meses x 1278 + 25 dias x (1 278:30)].

( 4 ) A Diretiva 2004/48 harmoniza as medidas, procedimentos e recursos aplicáveis em direito nacional em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual. Segundo o considerando 10 da Diretiva 2004/48, o seu objetivo «é aproximar [as legislações dos Estados‑Membros na matéria] a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno». O artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva 2004/48 prevê que «[s]em prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, […], a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado‑Membro em causa». O Tribunal de Justiça declarou que as disposições desta diretiva não se destinavam a reger todos os aspetos ligados aos direitos de propriedade intelectual, mas apenas os que são inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e, por outro, às infrações a estes últimos, impondo a existência de meios jurídicos eficazes destinados a impedir, cessar ou obviar a qualquer infração ao direito de propriedade intelectual existente (v. acórdão Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, n.o 73). Daqui decorre que a referida diretiva permite que subsistam entre as legislações dos Estados‑Membros divergências relativas às medidas, procedimentos e recursos aplicáveis por violação dos direitos de propriedade intelectual (v., por exemplo, artigo 13.o da Diretiva 2004/48 que prevê um verdadeiro leque de reparações pecuniárias que podem ser escolhidas pelos Estados‑Membros).

( 5 ) Por conseguinte, considero que as medidas corretivas (artigo 10.o), as medidas inibitórias (artigo 11.o) e as indemnizações por perdas e danos (artigo 13.o) previstas pela Diretiva 2004/48 não são aplicáveis antes da publicação do registo da marca.

( 6 ) Para uma lista indicativa das proibições, v. artigo 9.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009.

( 7 ) V., neste sentido, artigo 9.o, n.o 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.o 207/2009.

( 8 ) Todavia, a data de apresentação de um pedido de marca comunitária não é irrelevante. Com efeito, é de uma importância fundamental para a aplicação das regras relativas à prioridade das marcas. V., nomeadamente, título III, secção 2, do Regulamento n.o 207/2009, intitulado «Prioridade».

( 9 ) O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, ao abrigo do respetivo direito nacional, o titular de uma marca comunitária pode «reclamar a um terceiro que tenha infringido o direito exclusivo descrito no artigo 9.o, n.os 1 e 2, do Regulamento n.o 207/2009, pelo menos em relação ao período que decorre após a publicação do registo da marca, a reparação dos danos patrimoniais, entre os quais os lucros cessantes, bem como a reparação dos danos morais, mas também a restituição do valor normal de tudo o que adquiriu com a infração e, em certas circunstâncias, do lucro realizado com o que adquiriu através da infração. [Além disso], a obrigação de restituir tudo o que foi obtido sem causa não impende sobre o infrator que não tinha ou não tinha de ter conhecimento de que não tinha legitimidade, se, no momento em que teve ou devia ter conhecimento da ação intentada contra ele, deixou de enriquecer com o que obteve com a infração». Esse órgão jurisdicional «considera que é possível uma interpretação no sentido de que a indemnização razoável a que se refere o artigo 9.o, n.o 3, segunda frase, do Regulamento n.o 207/2009, à luz da lógica do regulamento, abrange direitos menos importantes do que o direito à proteção jurídica previsto no caso de uma infração posterior dos n.os 1 e 2 do mesmo artigo».

( 10 ) O sublinhado é meu.

( 11 ) V. igualmente, por analogia, artigo 32.o, n.o 1, alínea f), do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (JO 2013 C 175, p. 1) que prevê que o Tribunal Unificado de Patentes, criado pelo acordo, tem competência exclusiva para «[a]ções por danos ou pedidos de indemnização decorrentes da proteção provisória conferida por um pedido de patente europeia publicado».

( 12 ) O sublinhado é meu. Saliento que o Tribunal de Justiça interpretou a expressão «indemnização adequada» constante dos artigos 14.° e 94.° do Regulamento n.o 2100/94 no acórdão Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416). Todavia, dado que o Tribunal de Justiça interpretou o conceito de «indemnização adequada» no caso de utilização não autorizada de uma variedade vegetal registada, considero que a interpretação em causa não é transponível neste caso, uma vez que o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 não diz respeito a situações constitutivas de uma contrafação em direito.

( 13 ) Atendendo a que a expressão «indemnização razoável» e outras expressões semelhantes são utilizadas em diversos textos relativos à propriedade intelectual, a decisão do Tribunal de Justiça no presente processo pode ter consequências que excedam os seus limites.

( 14 ) A este propósito, considero que a lei nacional deve respeitar o nível de proteção mínimo previsto pela Diretiva 2004/48. Além disso, importa recordar que, em conformidade com o artigo 2.o, n.o 1, desta diretiva, podem ser atribuídos pela legislação nacional «meios» mais favoráveis aos titulares de direitos que as medidas, procedimentos e recursos previstos pela referida diretiva.

( 15 ) V. acórdão Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, n.o 21 e jurisprudência referida).

( 16 ) V. acórdão Imagination Technologies/IHMI (C‑542/07 P, EU:C:2009:362, n.o 57).

( 17 ) JO L 303, p. 1.

( 18 ) O artigo 7.o do Regulamento n.o 207/2009 contém uma longa lista de motivos absolutos de recusa de registo. Por exemplo, uma marca não pode ser registada se for desprovida de carácter distintivo, se for contrária à ordem pública ou aos bons costumes ou ainda se for suscetível de enganar o público.

( 19 ) O artigo 45.o do Regulamento n.o 207/2009 prevê que, «[s]e o pedido cumprir o disposto no presente regulamento e não tiver sido deduzida oposição no prazo [de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária], ou se a oposição tiver sido rejeitada por uma decisão definitiva, a marca será registada como marca comunitária». V. igualmente regra 23 do Regulamento n.o 2868/95, intitulada «Registo da marca» que dispõe que, «[n]o caso de não ter sido formulada oposição, ou de as oposições formuladas terem conduzido à retirada, rejeição ou qualquer outra conclusão, a marca objeto do pedido ser[á] inscrita no registo de marcas comunitárias». O segundo período em causa no processo principal era de cerca de três meses. Além disso, não há nenhum indício nos autos no Tribunal de Justiça de que tenha sido deduzida oposição contra a marca HolzProf.

( 20 ) O artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009 prevê que, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado: [...] sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida; [...] quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; […] o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Importa realçar que o direito de oposição ao registo de uma marca comunitária cabe apenas aos proprietários das marcas e aos licenciados habilitados pelos titulares das marcas, em conformidade com os artigos 8.° e 41.° do Regulamento n.o 207/2009.

( 21 ) Visto que os atos previstos no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 são os mesmos que os que serão proibidos após a publicação do registo.

( 22 ) V., a contrario, artigo 67.o, n.o 1, da Convenção sobre a Patente Europeia que prevê que «[a] contar da data da sua publicação, um pedido de patente europeia assegura provisoriamente ao requerente, nos Estados Contratantes designados no pedido, a proteção prevista no artigo 64.o», a saber, os mesmos direitos que os conferidos por uma patente nacional concedida nesse Estado.

( 23 ) Esta também é a posição da Multi Protect, da República da Estónia e da República Helénica que consideram que o conceito de «indemnização razoável» previsto no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deveria abranger um leque de pretensões mais reduzido que a proteção jurídica prevista em caso de contrafação de marcas já registadas. Também consideram que a reparação do dano não patrimonial não se enquadra neste conceito. A Multi Protect considera que «[p]or conseguinte, para determinar a dimensão exata da indemnização razoável, há que analisar e comparar os seguintes elementos: a) qual é a vantagem patrimonial obtida pelo autor dos atos de contrafação? […] b) quais são os contratos de concessão de licença comparáveis habitualmente utilizados no mercado? c) qual teria sido o ‘custo’, para o autor dos atos de contrafação, de uma solução que lhe tivesse permitido atingir o resultado pretendido sem utilizar o sinal idêntico ou semelhante à marca pedida».

( 24 ) Pelo contrário, a Comissão entende que «não se pode considerar justificado que, no caso de uma infração prevista no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 207/2009, a proteção seja menor que no caso de uma infração posterior, prevista nos n.os 1 e 2. Na sua opinião, o impacto da infração para o titular é o mesmo, quer tenha ocorrido entre a publicação do pedido e o registo quer depois da publicação do registo. Também salienta que «não há nenhuma razão para que um infrator se encontre numa situação mais favorável durante o período anterior ao registo». Não partilho desta tese, dado que por que razão teria então o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 feito uma diferença entre os dois períodos?

( 25 ) V. artigo 13.o, n.o 1, da Diretiva 2004/48.

( 26 ) V. as minhas conclusões no processo Liffers (C‑99/15, EU:C:2015:768, n.o 28).

( 27 ) V. artigo 13.o, n.o 2, da Diretiva 2004/48.

( 28 ) Em minha opinião, esta disposição impõe o pagamento de uma indemnização razoável mesmo no caso de violação de uma marca comunitária na ignorância da existência de uma publicação de pedido de marca.

( 29 ) Pelo utilizador da marca pedida mas ainda não registada.

( 30 ) Considero que, mesmo numa situação de desconhecimento da publicação do pedido de marca (violação não intencional), não é desproporcionado ordenar a recuperação dos lucros em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, da Diretiva 2004/48, dado que qualquer outra medida ou procedimento por violação do direito de propriedade intelectual está excluída em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 (não oponibilidade da marca antes da publicação do registo). V., também, n.o 43 das presentes conclusões.