CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

ELEANOR SHARPSTON

apresentadas em 12 de Março de 2009 ( 1 )

Processo C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contra

Franz Hauswirth GmbH

«Marca tridimensional comunitária — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigo 51.o, n.o 1, alínea b) — Critérios relevantes para efeitos de apreciação da ‘má fé’ do requerente no acto de depósito de um pedido de marca comunitária»

1. O Tribunal de Justiça é solicitado a pronunciar-se, pela primeira vez, sobre o conceito de má-fé na acepção da legislação comunitária em matéria das marcas.

2. Pode ser declarada a nulidade de uma marca comunitária, em especial, «[s]empre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca».

3. No caso vertente, o processo nacional teve origem numa situação em que uma série de empresas concorrentes inicialmente comercializava produtos semelhantes com formas e apresentações semelhantes. A dada altura, uma destas empresas registou a sua própria forma e apresentação especiais como marca comunitária tridimensional. Numa situação como a referida, que factores podem ser necessários e/ou suficientes para se concluir que a empresa agiu de má-fé ao pedir o registo de marca comunitária?

Regulamentação aplicável

4. O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do Regulamento sobre a marca comunitária ( 2 ). Contudo, o mesmo conceito é utilizado em contextos semelhantes, embora não idênticos, na directiva sobre a marca ( 3 ).

O regulamento sobre a marca comunitária

5. Ao abrigo do regulamento sobre a marca comunitária, as marcas comunitárias podem ser registadas mediante pedido depositado junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), criado pelo artigo 2.o do regulamento (também designado por «IHMI» ou «Instituto»).

6. Os artigos 7.o e 8.o do regulamento estabelecem os motivos de recusa do registo de marca comunitária ( 4 ).

7. O artigo 7.o, n.o 1, enumera os motivos «absolutos» de recusa. Em substância, pode ser recusado o registo a: a) sinais que não sejam susceptíveis de representação gráfica ou que não sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de determinada empresa; b) marcas desprovidas de carácter distintivo; c) marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que designem as características dos produtos ou serviços; d) marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que sejam habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; e) sinais exclusivamente compostos pela forma inerente dos produtos; f) marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; g) marcas susceptíveis de enganar o público sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços; h) insígnias de Estado, punções oficiais e insígnias de organismos internacionais intergovernamentais sem a autorização adequada; i) marcas que incluam outros emblemas, insígnias ou escudos que apresentem um interesse público particular sem a autorização adequada; j) marcas que incluam uma indicação geográfica destinada a identificar de vinhos ou bebidas espirituosas, para vinhos ou bebidas espirituosas que não possuem essa origem; k) marcas que incluam uma indicação de proveniência geográfica ou denominação de origem protegidas, para o mesmo tipo de produto.

8. Nos termos do artigo 7.o, n.o 3, o artigo 7.o, n.o 1, alíneas b), c) e d) não se aplica se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido carácter distintivo.

9. O artigo 8.o indica os motivos «relativos» com base nos quais um terceiro pode opor-se, com sucesso, ao registo de uma marca comunitária. O artigo 8.o, n.o 1 prevê que o titular de uma marca anterior ( 5 ) pode opor-se ao registo de a) uma marca idêntica, para produtos ou serviços idênticos ou b) uma marca idêntica ou semelhante, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, se a semelhança implicar risco de confusão. O artigo 8.o n.o 4 confere um direito de oposição semelhante ao titular de uma marca anterior não registada ou de outro sinal utilizado no comércio e cujo alcance não seja apenas local, se esse sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. E o artigo 8.o, n.o 5, no essencial, estende o direito visado no artigo 8.o, n.o 1, a situações em que os produtos ou serviços não são semelhantes mas a marca anterior goza de prestígio na Comunidade ou no Estado-Membro (conforme se trate de marca comunitária ou nacional), e o uso injustificado da marca pedida retira partido indevido ou causa prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior. Numa linha diferente, o artigo 8.o, n.o 3, permite que o titular de uma marca proíba o seu agente ou representante de registar a marca em seu próprio nome sem consentimento ou justificação.

10. O regulamento prevê também que, uma vez registada, uma marca comunitária pode ser declarada nula com base em motivos absolutos ou relativos.

11. O artigo 51.o indica as causas de nulidade absoluta. Os seus números pertinentes têm a seguinte redacção: «1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção: a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto […] no artigo 7.o; b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca. 2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.o 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.o, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.»

12. O artigo 52.o indica as causas de nulidade relativa. Os seus números pertinentes têm a seguinte redacção: «1. A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de um pedido reconvencional numa acção de contrafacção: a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.o 2 do artigo 8.o, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.o 1 ou no n.o 5 do mesmo artigo; b) Sempre que exista uma marca, referida no n.o 3 do artigo 8.o, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número; c) Sempre que exista um direito anterior, referido no n.o 4 do artigo 8.o, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número. 2. A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente: a) De um direito ao nome; b) De um direito à imagem; c) De um direito de autor; d) De um direito de propriedade industrial; nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respectiva protecção.»

13. Ao abrigo do artigo 53.o, n.os 1 e 2, do regulamento, o titular de uma marca comunitária anterior ou de uma marca nacional anterior ou de um sinal anterior, na acepção do artigo 8.o, n.o 4, não pode opor-se à utilização de uma marca comunitária posterior em conflito se dela tiver tido conhecimento e se tiver tolerado essa utilização durante cinco anos consecutivos «a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efectuado de má-fé».

14. Por último, o artigo 9.o, n.o 1, do regulamento sobre a marca comunitária confere ao titular de uma marca comunitária o direito de proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial: «a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada; b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; c) Um sinal idêntico ou semelhante à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

Directiva sobre a marca

15. Embora o presente processo tenha por objecto o regulamento e não a directiva, é útil recordar as disposições paralelas desta última.

16. A directiva visa harmonizar as legislações nacionais dos Estados-Membros em matéria de marcas, que se mantêm em vigor paralelamente ao regime da marca comunitária mas devem, no entanto, ser compatíveis com este regime. Contém disposições ( 6 ) globalmente equivalentes, mas em alguns aspectos subtilmente divergentes, às dos artigos do regulamento sobre a marca comunitária acima referidos.

17. O artigo 3.o intitula-se «Motivos de recusa ou de nulidade». O artigo 3.o, n.o 1, estatui sobre os motivos obrigatórios com base nos quais todos os Estados-Membros devem prever que «será recusado o registo ou ficar[á] sujeit[o] a declaração de nulidade, uma vez efectuad[o]». Estes motivos são idênticos aos motivos absolutos indicados artigo 7.o, n.o 1, alíneas a) a h), do regulamento sobre a marca comunitária. O artigo 3.o, n.o 2, acrescenta, em especial, que os Estados-Membros podem prever que «seja recusado o registo de marca ou que o seu registos, uma vez efectuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que: (a) O uso dessa marca possa ser proibido por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-Membro interessado ou da Comunidade; […] (d) O requerente tenha apresentado de má-fé o pedido de registo da marca»

18. O artigo 4.o da directiva enumera «[o]utros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», globalmente equivalentes aos motivos de recusa ou de nulidade relativos previstos nos artigos 8.o e 52.o do regulamento sobre a marca comunitária, mas com algumas alterações a fim de as adaptar ao contexto nacional. De novo, trata-se de motivos de recusa e de subsequente nulidade, alguns deles facultativos. Entre estes últimos conta-se o critério visado no artigo 4.o, n.o 4, alínea g), de que «[a] marca seja susceptível de confusão com uma marca utilizada num país estrangeiro no momento em que foi apresentado o pedido e que continue a ser utilizada nesse país, desde que o pedido tenha sido feito de má-fé pelo requerente.»

Legislação nacional

19. O órgão jurisdicional de reenvio invoca especialmente as disposições seguintes do direito austríaco e do direito alemão.

20. Nos termos do § 9, n.o 3, da lei austríaca contra a concorrência desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG), a apresentação dos produtos, a sua embalagem ou o seu invólucro gozam da mesma protecção que a designação específica de uma empresa se, nos círculos comerciais em causa, forem reconhecidos como sinais dessa empresa.

21. Nos termos do § 4, n.o 2, da lei alemã sobre as marcas (Markengesetz), a protecção como marca é conferida a qualquer sinal utilizado na vida dos negócios que tenha adquirido a reputação de marca junto do público relevante.

Matéria de facto, tramitação processual e questões prejudiciais

22. Faz parte da mitologia da Páscoa um animal carregando ovos, conhecido como coelho de Páscoa ( 7 ). Desde há muitas décadas, pelo menos nas áreas germanófonas da Europa, os fabricantes de chocolate têm produzido e comercializado coelhos de chocolate no período da Páscoa, com formas variadas e embrulhos de tipos e cores diferentes mas, frequentemente e em larga medida, em folhas de cor dourada, muitas vezes decorados com um laço e/ou guizo. Em especial, a partir do momento em que foi automatizado o processo de embalagem, nos anos 90, limitações de ordem técnica levaram a que as formas desses coelhos de chocolate se tenham tornado cada vez mais semelhantes ( 8 ).

23. Entre os fabricantes em causa, encontram-se a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (a seguir «Lindt»), uma sociedade estabelecida na Suíça, recorrente no processo principal, e a sociedade Franz Hauswirth GmbH (a seguir «Hauswirth»), uma sociedade austríaca, recorrida no processo principal.

24. A Lindt tem produzido e comercializado coelhos de Páscoa de chocolate desde o início dos anos cinquenta. A apresentação exacta destes coelhos modificou-se ligeiramente ao longo dos anos ( 9 ). A Lindt comercializou os seus coelhos de Páscoa de chocolate, na Áustria, pela primeira vez, em 1994. Em Junho de 2000, apresentou um pedido de registo, como marca comunitária tridimensional, da forma e da apresentação de um coelho de Páscoa embrulhado numa folha dourada, com dizeres em vermelho e castanho, tendo à volta do pescoço um laço vermelho com um guizo, e exibindo na coxa um desenho com as palavras «Lindt Goldhase». A marca foi registada em 6 de Julho de 2001:

25. A Hauswirth tem produzido e comercializado os seus próprios coelhos de chocolate desde 1962. Estes são normalmente decorados com um laço, mas sem guizo. Não exibem qualquer nome que os identifique, embora tenham uma etiqueta afixada na base do coelho, pelo que, normalmente, não está visível quando os produtos são exibidos em prateleira:

26. O órgão jurisdicional de reenvio refere que existe risco de confusão entre as duas apresentações. Acresce que, a partir dos anos trinta, foram comercializados outros modelos, possuindo maior ou menor grau de semelhança com a apresentação da Lindt. Antes de requerer o registo da sua marca, a Lindt tinha conhecimento de, pelo menos, alguns desses modelos.

27. O órgão jurisdicional de reenvio observa igualmente que, antes do pedido de registo, os diversos fabricantes, ou, pelo menos, alguns deles, gozavam de um «direito adquirido» ( 10 ) à protecção dos seus produtos nos termos da lei austríaca contra a concorrência desleal e da lei alemã sobre as marcas, embora nenhuma dessas apresentações tivesse sido objecto de qualquer registo.

28. Por último, o órgão jurisdicional de reenvio especifica que, com o registo da marca, a Lindt pretendia «criar uma base legal para poder agir contra os produtos já existentes de outros fabricantes, alguns dos quais, pelo menos, eram do seu conhecimento na Alemanha».

29. Após o registo, a Lindt instaurou um processo por contrafacção de marca contra a Hauswirth, procurando que esta última fosse condenada a abster-se de produzir e comercializar os seus coelhos de Páscoa com uma apresentação que a Lindt alegava podia ser confundida com a sua marca registada. A Hauswirth apresentou pedido reconvencional, com base no artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do regulamento, alegando que o registo tinha sido feito de má-fé e que, por conseguinte, devia ser declarada a nulidade da marca.

30. Em primeira instância, o Handelsgericht Wien (tribunal de comércio de Viena) julgou a acção principal improcedente e deu provimento ao pedido reconvencional. Este acórdão foi anulado em sede de recurso interposto pela Lindt para o Oberlandesgericht (tribunal regional superior), mas não com os fundamentos que deram vencimento de causa à Lindt. Segundo a Hauswirth, o órgão jurisdicional de recurso limitou-se a declarar que, uma vez que a apresentação da Lindt tinha adquirido prestígio antes mesmo de esta pedir o registo da marca, não se podia considerar que agira de má-fé; que, no entanto, embora negasse provimento ao pedido reconvencional da Hauswirth, o tribunal de recurso não dava provimento ao pedido principal da Lindt. Por conseguinte, ambas as partes interpuseram novo recurso para o Oberster Gerichtshof (tribunal supremo austríaco), o qual submete, agora, as seguintes questões prejudiciais: «1. O artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), deve ser interpretado no sentido de que age de má-fé o requerente de uma marca comunitária que, no momento em que apresenta o pedido de registo da marca, tem conhecimento de que um concorrente utiliza um sinal distintivo igual ou susceptível de confusão em, pelo menos, um Estado-Membro para produtos ou serviços iguais ou semelhantes, apresentando o pedido de marca para poder impedir o seu concorrente de continuar a utilizar esse sinal? 2. Em caso de resposta negativa à primeira questão: O requerente de uma marca age de má-fé [se] apresenta o pedido de registo da marca para poder impedir um concorrente de continuar a utilizar o sinal […] em causa, [quando,] no momento em que apresentou o pedido de registo da marca soubesse ou devesse saber que o concorrente, através da utilização de um sinal igual ou semelhante para produtos ou serviços iguais ou susceptíveis de confusão, já [gozava de] um [«direito adquirirdo»]? 3. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à segunda questão: Deve excluir-se a má-fé do requerente quando o seu sinal já tiver adquirido [reputação junto do público] e, por isso, gozar de protecção [ao abrigo do direito da] […] concorrência […]?»

31. As partes do processo principal, os Governos checo e sueco e a Comissão apresentaram observações escritas e alegações orais.

Apreciação

Âmbito das questões

32. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se determinados factores são suficientes para determinar ou excluir que um registo tenha sido feito de má-fé, na acepção do artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária, no contexto de um conjunto específico de factos que tenha dado como provados ou que considere tenham sido dado como provados por uma instância inferior. Considero que estes factos são, essencialmente, os seguintes: — antes de ter pedido o registo da sua marca, a Lindt e uma série de outros fabricantes de chocolate concorrentes fabricavam produtos semelhantes com apresentações semelhantes, em alguns casos com semelhança bastante para criar um risco de confusão; — essas diversas apresentações gozavam de algum grau de protecção ao abrigo do direito nacional da concorrência, porquanto constituíam um «direito adquirido»; — a Lindt não podia desconhecer nenhuma das circunstâncias referidas; — com o decurso do tempo, a apresentação da Lindt adquiriu especial prestígio junto do público; — a Lindt pediu o registo da sua apresentação como marca comunitária para poder impedir os concorrentes de continuarem a usar as respectivas apresentações, sempre que tal implicasse risco de confusão.

33. Os elementos pertinentes, relativamente aos quais o órgão jurisdicional de reenvio solicita orientação, são essencialmente: — o conhecimento pela Lindt da situação preexistente face aos seus concorrentes; — a intenção da Lindt de impedir os concorrentes de continuarem a usar as suas apresentações; — o prestígio já adquirido pela apresentação da Lindt antes de esta pedir o seu registo como marca.

34. Nesta base, parece-me útil apreciar as três questões em conjunto, prestando a devida atenção aos elementos assinalados. Começarei, antes de mais, por examinar o significado de má-fé no contexto presente.

O significado de má-fé no sistema da legislação comunitária

35. Tal com um banqueiro, a má-fé é indubitavelmente mais fácil de reconhecer do que definir ( 11 ). Trata-se de um conceito sobre o qual não apenas advogados mas também filósofos e teólogos se têm debruçado sem, no entanto, o terem conseguido dominar completamente. Na verdade, é bem possível que a má-fé não possa ser definida de todo, no sentido de se determinar os seus exactos limites.

36. O presente processo versa sobre a má-fé aquando da apresentação de um pedido de registo de uma marca. Este conceito não está definido, delimitado, nem sequer descrito de algum modo, na legislação, mas é possível que se possa retirar alguma orientação a partir da sua localização no sistema dessa legislação.

37. Segundo dispõe o regulamento sobre a marca comunitária, pode ser recusado o registo de uma marca ou, uma vez registada, esta pode ser declarada nula, com base em motivos absolutos ou motivos relativos.

38. No que se refere à recusa de registo ( 12 ), os motivos absolutos são, essencialmente, vícios inerentes à natureza da marca cujo registo é pedido e são suscitados oficiosamente pelo IHMI. Os motivos relativos são, essencialmente, direitos de propriedade intelectual anteriores que conferem ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais em conflito, e não são examinados oficiosamente, mas podem ser suscitados pelos titulares desses direitos.

39. Uma marca registada pode ser declarada nula também com base em motivos absolutos ou relativos ( 13 ). No presente caso, contudo, os dois grupos de motivos são ligeiramente mais amplos. A má-fé do requerente no momento do pedido de registo é um motivo absoluto adicional ( 14 ), e quatro outros tipos de direito acrescem à lista dos motivos relativos ( 15 ).

40. Acresce que o titular de um direito anterior não pode procurar obter a declaração de nulidade nem se pode opor à utilização de uma marca comunitária se tiver tolerado a utilização dessa marca durante, pelo menos, cinco anos consecutivos, a não ser que o depósito da marca tenha sido efectuado de má-fé (artigo 53.o).

41. Por conseguinte, a má-fé apresenta-se como uma falta inerente ao pedido de registo da marca (e não à marca), que vicia fundamentalmente o registo, independentemente de outras circunstâncias. Na directiva sobre a marca, o quadro global é praticamente o mesmo.

42. Atendendo ao modo como a legislação está organizada, tem de existir um conceito comunitário único de má-fé para o regulamento e para a directiva. O artigo 51.o do regulamento prevê que tanto o IHMI como os tribunais nacionais podem declarar a nulidade de uma marca comunitária com base em má-fé aquando da apresentação do pedido de registo da marca, e é óbvio que o mesmo conceito tem de ser usado por ambos. Também não parece apropriado, atendendo à necessidade de interacção harmoniosa entre os dois sistemas, que os tribunais nacionais usem um conceito para marcas comunitárias e outro para marcas nacionais.

43. Posto isto, examinarei algumas sugestões específicas apresentadas nas observações escritas e nas alegações orais relativamente à questão de saber o que essa má-fé envolve e procurarei chegar a uma conclusão à luz das diversas abordagens.

Limitação às circunstâncias do artigo 8.o?

44. Nas suas observações escritas, a Comissão alegou que o artigo 8.o do regulamento sobre a marca comunitária enumera exaustivamente todos os direitos anteriores que podem ser invocados para efeitos de oposição ao registo. Uma pessoa deve poder ter direito a registar a sua marca para assegurar a sua prioridade sobre outros direitos menores que, no momento do pedido de registo, não podiam ser invocados em oposição. Se os titulares desses direitos menores pudessem obter, subsequentemente, através de uma declaração de nulidade fundada em má-fé, aquilo que não tinham podido obter através da oposição ao registo, a intenção do legislador seria desvirtuada.

45. Este argumento não me convence, mas concordo, porém, que apresentar um pedido de registo da marca tendo conhecimento de um direito anterior em conflito, como enumerado no artigo 8.o do regulamento sobre a marca comunitária, envolve provavelmente má-fé.

46. Também é verdade que somente os direitos anteriores enumerados no artigo 8.o podem ser invocados para efeitos de oposição ao registo de uma marca comunitária. Contudo, isso não exclui necessariamente a possibilidade de um pedido de registo poder ser efectuado de má-fé relativamente a outros direitos que não possam ser invocados desse modo — e observo que, em qualquer caso, os direitos anteriores diferentes dos enumerados no artigo 8.o podem ser invocados como fundamento de um pedido de declaração de nulidade ( 16 ). Além disso, entendo que a abordagem da Comissão reduziria a questão da má-fé a um mero papel de suporte, um eventual reforço supérfluo do poder do concorrente já habilitado a obter uma declaração de nulidade com base no seu direito anterior (e anteriormente em posição de se opor ao registo), quando o regime dos artigos 51.o e 52.o revela que a má-fé constitui um motivo independente de anulação. É igualmente um motivo absoluto, que pode ser invocado por qualquer pessoa, incluindo, mas não exclusivamente, pelo titular de um direito anterior. Não está limitado, nem explicitamente nem de maneira necessariamente implícita, à má-fé a respeito de um aspecto em particular. Qualquer pessoa pode pedir uma declaração de nulidade, invocando o fundamento de que o pedido de registo da marca foi feito com má-fé, independentemente do contexto dessa má-fé.

47. O que pode constituir má-fé em relação a direitos anteriores em conflito mais fracos do que os enumerados nos artigos 8.o ou 52.o constitui uma questão distinta, que será examinada adiante ( 17 ), mas não posso concordar que essa categoria de má-fé esteja excluída do conceito tal como ele é usado no regulamento.

Inexistência de intenção de usar a marca?

48. Na audiência, a Comissão adoptou uma abordagem que pareceu diferente e mais restrita da que seguiu nas suas observações escritas. A Comissão alegou que somente um tipo de conduta podia ser classificado de má-fé na acepção da legislação — o registo de uma marca feito sem intenção de ser usada pelo próprio mas para impedir outros de usá-la. A Comissão apresentou o artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do regulamento como um corolário do artigo 50.o, n.o 1, alínea a), segundo o qual, podem ser considerados extintos os direitos do titular de uma marca comunitária que não tenha sido objecto de utilização séria durante um período de cinco anos. Em seu entender, o artigo 51.o, n.o 1, alínea b) permite, assim, que uma pessoa que usa ou pretende usar um sinal ou uma marca em conflito obtenha uma declaração de nulidade sem ter de esperar o decurso do período de cinco anos, caso o titular da marca não tenha qualquer intenção de utilizar, ele mesmo, a marca registada.

49. Esta argumentação também não me convence, embora, de novo, aceite que uma conduta dessa natureza envolve, quase de certeza, má-fé.

50. Em minha opinião, se a má-fé se limitasse às situações em que o titular da marca não tem intenção de a utilizar, o artigo 53.o, n.os 1 e 2, do regulamento não faria sentido. Estas disposições obstam a que o titular de uma marca anterior obtenha uma declaração de nulidade de uma marca comunitária posterior em conflito, no caso de ter tolerado a utilização dessa marca durante cinco anos consecutivos, a não ser que o depósito da marca posterior tenha sido efectuado de má-fé. Estas normas pressupõem, pois, que uma marca possa ser simultaneamente apresentada de má-fé a registo e usada durante cinco anos consecutivos. Por conseguinte, parece-me difícil conciliar a posição da Comissão com o teor claro da legislação.

Intenção subjectiva ou critérios objectivos?

51. Para sustentar o argumento de que não há má-fé sem intenção desonesta, a Lindt cita uma série de decisões do IHMI. Por exemplo: «má-fé é um conceito jurídico estrito no sistema do [regulamento sobre a marca comunitária]. Má-fé é o oposto de boa-fé, implicando ou envolvendo, geral mas não exclusivamente, uma fraude efectiva ou potencial, ou o propósito de induzir outrem em erro ou de enganá-lo, ou qualquer outro intuito danoso. Conceptualmente, má-fé pode ser entendida como ‘intenção desonesta’. Isto significa que má-fé pode ser entendida como prática desleal que envolve falta de intenção honesta por parte do requerente da [marca comunitária] no momento da apresentação do pedido de registo da marca.» ( 18 ). Ou: «Má-fé pode ser definida como o estado mental de alguém que, ao agir deliberadamente em contradição com reconhecidos princípios de comportamento ético ou práticas honestas em matéria comercial, obtém uma vantagem injustificada ou causa um prejuízo injustificado a outrem» ( 19 ). A mesma abordagem, alega a Lindt, é feita pelo Bundesgerichtshof (supremo tribunal de justiça) alemão ( 20 ).

52. A Hauswirth segue uma linha semelhante, evocando uma afirmação frequentemente citada de Lindsay J., na High Court inglesa: «Manifestamente [má-fé] inclui desonestidade e, como sustento, também algumas actuações que não correspondem aos padrões de um comportamento comercial aceitável, próprio de pessoas sensatas e experientes na área especial objecto de exame» ( 21 ).

53. Nas suas observações escritas, a Comissão sugere que a má-fé pode estar relacionada com uma conduta não «conforme com os usos honestos em matéria industrial ou comercial» ( 22 ), um exemplo do qual é a intenção de impedir terceiros de entrarem no mercado.

54. Do mesmo modo, o Governo checo considera que, em direito, o conceito de má-fé contém um elemento moral ou ético significativo; pressupõe uma infracção de normas de conduta aceites. O Governo checo considera que este tipo de má-fé existe, no essencial, num pedido de registo de uma marca para outra finalidade que não seja habilitá-la a «cumpr[ir] a sua função essencial, ou seja, a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência» ( 23 ). O registo com a mera intenção de impedir terceiros de utilizarem uma marca semelhante (o que constitui mera função acessória da marca) é, portanto, efectuado de má-fé.

55. Por outro lado, o Governo sueco argumenta que o mais importante não é a intenção do requerente da marca mas, sim, o seu conhecimento objectivo: a saber, se o mesmo tinha, ou devia ter, conhecimento de que outra pessoa já estava a utilizar a mesma marca ou uma marca semelhante. É neste sentido, afirma, que vários Estados-Membros utilizam o conceito de má-fé — os países do Benelux, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Itália e a própria Suécia ( 24 ).

56. Por conseguinte, foram apresentadas no Tribunal de Justiça uma série de observações, mais ou menos subtilmente matizadas. É necessário, portanto, decidir em certa medida entre as definições mais subjectivas e as definições mais objectivas de má-fé, embora creia que, de facto, se trata aqui de assegurar uma simbiose adequada entre as duas abordagens.

57. Parece-me manifesto que, numa utilização normal, o conceito de má-fé implica um estado mental subjectivo de natureza geral, tal como delineado nas diversas descrições citadas pela Lindt, pela Hauswirth e pela Comissão, mais do que a definição mais especializada proposta pelo Governo checo. Por uma questão de princípio, teria ainda maior relutância em confinar o conceito, para efeitos da marca, unicamente a essas circunstâncias específicas e definidas objectivamente, como o Governo sueco sustentou. E parece-me impossível fazê-lo quando a legislação comunitária não contém qualquer disposição explícita que limite o conceito desse modo, nem o menor indício de que tenciona fazê-lo.

58. Por outro lado, posso imaginar as dificuldades que resultariam se apenas a prova de uma intenção subjectiva fosse suficiente para demonstrar a má-fé — dificuldades que foram, indubitavelmente, decisivas na configuração da abordagem mais objectiva adoptada por alguns Estados-Membros. A este respeito, a Comissão sugeriu, tanto nas observações escritas como nas alegações orais, que, embora a intenção do requerente seja um elemento central na determinação da má-fé, essa intenção subjectiva deve ser determinada por referência às circunstâncias objectivas do caso em concreto. Concordo que — à excepção talvez do caso, improvável, em que o titular da marca reconheça a sua própria má-fé ( 25 ) — que a existência ou inexistência de má-fé deve, normalmente, ser deduzida de todas as circunstâncias objectivas.

59. Entre estas circunstâncias objectivas poderá figurar (inspirando-nos na sugestão do Governo checo) a capacidade da marca para cumprir a sua função essencial de distinguir produtos ou serviços de acordo com a sua proveniência. Contudo, embora este critério possa ser útil, quando aplicável, não considero que possa servir, por si só, como o único critério relevante.

Conclusão sobre a natureza da má-fé

60. Concluo, então, que o conceito de má-fé por parte do requerente de uma marca, na acepção da legislação comunitária, i) não pode ser confinado a uma categoria limitada de circunstâncias específicas, como a existência de um tipo especial de direito anterior, a inexistência de intenção de utilizar a marca ou o conhecimento actual ou presumido da utilização de uma marca semelhante, e ii) está relacionado com a motivação subjectiva do requerente da marca — uma intenção desonesta ou outro «intuito danoso» — que, não obstante, será determinada com base em critérios objectivos [dos quais as circunstâncias enumeradas em i) podem perfeitamente fazer parte]; envolve uma conduta que se afasta de princípios aceites de comportamento ético ou de usos honestos em matéria industrial ou comercial, que podem ser identificados mediante a apreciação dos factos objectivos de cada caso à luz desses padrões.

Relevância dos factores referidos nas questões

61. Nesta perspectiva, a má-fé deve ser apreciada caso a caso, tomando em consideração todos os elementos de prova disponíveis relativos aos factos relevantes. O órgão jurisdicional nacional solicita orientação, em especial, quanto à relevância de quatro aspectos dos elementos de prova que foram submetidos à sua apreciação: o conhecimento de que os concorrentes já utilizavam marcas semelhantes (em termos do formato e da apresentação de um produto), o conhecimento de que a utilização dessas marcas gozava de um certo grau de protecção jurídica ao abrigo do direito da concorrência ou das marcas, a intenção de impedir que essas marcas continuassem a ser utilizadas, e o prestígio bem como a protecção de que gozava a própria marca do requerente.

62. No que respeita ao conhecimento em geral, só é possível descrever um comportamento como contrário à ética, e a intenção como desonesta, se a parte em causa tiver conhecimento do contexto factual em que o qualificativo de «contrário à ética» ou «desonesto» é adequado. Por exemplo, o facto de se procurar obter um benefício não é, em si mesmo, contrário à ética ou desonesto; mas o facto de se procurar obter um benefício fornecendo informações insuficientes ou erróneas, contornando (mais do que, propriamente, violando) as normas aplicáveis ou antecipando o pedido do titular de um direito mais forte ou anterior pode ser qualificado assim — mas apenas se pessoa que procura o benefício souber que a informação é insuficiente ou errónea, que as normas estão a ser contornadas ou que a outra parte goza de um direito mais forte ou prioritário.

63. Quando este conhecimento pode ser directamente demonstrado, não há necessidade de recorrer ao conhecimento presumido. Em muitos casos, no entanto, pode ser difícil fornecer prova directa do conhecimento efectivo, mesmo quando as circunstâncias possam ser de molde a justificar uma presunção de conhecimento. O facto de se ter conhecimento de que a informação é insuficiente ou errónea pode resultar, por exemplo, da presunção de que existe um entendimento razoável das questões de natureza comercial e administrativa; o conhecimento de que as normas estavam a ser contornadas (embora não, de facto, violadas) pode resultar de uma presunção de conhecimento da lei; e o conhecimento dos direitos de outra parte pode ser deduzido da prova de que os direitos em causa eram do conhecimento público no sector relevante.

64. Por conseguinte, entendo que o pedido de registo de marca apresentado por uma parte na posição da Lindt não pode ser qualificado como tendo sido apresentado de má-fé, excepto se essa parte tivesse, pelo menos, conhecimento das circunstâncias susceptíveis de justificar a qualificação de má-fé — que, no caso em apreço, consistem alegadamente, na utilização de marcas semelhantes pelos concorrentes e na protecção dessas marcas ao abrigo do direito da concorrência. Contudo, é esse conhecimento suficiente para demonstrar a má-fé?

65. Em meu entender não é, pois tal equivaleria a considerar a intenção real irrelevante. No entanto, o referido conhecimento já fornece um contexto em que talvez não seja necessário muito mais provas para decidir a questão. É neste contexto que o órgão jurisdicional nacional deveria tomar em consideração o objectivo da Lindt de impedir terceiros de usarem as respectivas marcas semelhantes e o prestígio gozado pela sua própria marca. Creio, no entanto, que também deve ser tomado em consideração todo o histórico do contexto comercial.

66. Um aspecto que me parece relevante, no caso em apreço, é o facto de as «marcas» em causa consistirem no conjunto do formato e da apresentação do produto, em vez da concepção mais usual de uma marca como sinal aposto num produto. Por conseguinte, parece importante indagar em que medida os concorrentes actuais são livre de escolherem o formato e a apresentação, e em que medida é que, na sua escolha, estão sujeitos a limitações de ordem técnica ou comercial — o formato em que o produto pode ser moldado e/ou embrulhado automaticamente, as expectativas do consumidor em relação à apresentação, etc. Um pedido de registo de uma marca deste tipo, com conhecimento da situação existente, pode ser mais facilmente considerado como tendo sido feito de má-fé se a liberdade de escolha for limitada, pelo que o titular da marca poderá efectivamente impedir os seus concorrentes, não apenas de usarem uma marca semelhante, mas também de comercializar um produto semelhante.

67. A situação seria bem diferente se um exame do contexto revelasse, por exemplo, que o requerente da marca tinha tido êxito num sector comercial lucrativo e sabia que recém-chegados estavam a procurar tirar proveito disso imitando a sua apresentação, não existindo entretanto qualquer obstáculo à comercialização de apresentações distintas. Nestas circunstâncias, seria muito menos provável que a apresentação de um pedido de registo de marca com a finalidade de afastar tais parasitas parecesse desonesta, contrária à ética ou de qualquer outro modo desleal, pelo que, consequentemente, seria mais difícil considerar que tal pedido havia sido efectuado de má-fé.

68. Por conseguinte, a relevância da intenção de impedir os concorrentes de utilizarem marcas semelhantes que já utilizam deve ser apreciada à luz de todas as circunstâncias envolventes. Não pode ser considerada um indício automático de má-fé.

69. O quarto aspecto referido é o do prestígio adquirido junto do público pelo requerente da marca — que dá lugar a protecção ao abrigo do direito nacional — antes de o pedido de registo da marca ter sido apresentado. De novo, entendo que é um factor que deve ser apreciado no contexto, e que não pode excluir automaticamente a possibilidade de o pedido ter sido apresentado de má-fé.

70. O órgão jurisdicional de reenvio indica que a apresentação da Lindt tinha adquirido grande prestígio na Áustria e na Alemanha aproximadamente na época em que aquela registou a sua marca comunitária, com cerca de 50% ou mais da população a associar os coelhos de Páscoa de chocolate embrulhados em papel dourado com a Lindt. Este prestígio permitiu-lhe impedir os concorrentes de comercializarem apresentações idênticas, mesmo antes de registar a sua marca. O órgão jurisdicional de reenvio alude a duas destas acções, intentadas, respectivamente, em 1980 e 2000 ( 26 ), mas indica que uma tentativa de impedir a comercialização de apresentações não estritamente idênticas teria sido muita incerta — aspecto este confirmado pelo representante da Hauswirth na audiência. Por conseguinte, o órgão jurisdicional de reenvio afirma que o registo serviu apenas para facilitar o recurso a tribunal.

71. Todavia, não resulta claro dos documentos dos autos ou do que foi dito na audiência se o efeito do registo consiste, de facto, somente em ampliar os direitos processuais do titular ou se esse efeito não amplia, efectivamente, o alcance dos seus direitos substantivos, permitindo-lhe impedir a utilização não só de apresentações idênticas ou quase-idênticas, mas também daquelas que são apenas semelhantes bastante para criar um risco de confusão. Também não é claro (no caso de as outras apresentações gozarem igualmente de protecção) se uma apresentação pode adquirir maior protecção por força do nível do respectivo prestígio ou da duração do período em que tenha estado presente no mercado.

72. É óbvio que estes são assuntos que incumbe ao órgão jurisdicional nacional decidir. No entanto, podem pesar na balança, ao apreciar, no presente caso, se o pedido de registo da marca da Lindt foi apresentado de má-fé.

73. Se o registo como marca se limitar a confirmar a existência de um direito substantivo de impedir terceiros de utilizarem apresentações semelhantes, proporcionando tão-somente meios reforçados para fazer valer esse direito, e se apresentações com maior prestígio e presentes há mais tempo no mercado gozarem correspondentemente de maior protecção, então um pedido destinado a registar como marca a apresentação com maior prestígio e mais antiga, no mero intuito de consolidar e de afirmar direitos existentes, não parece ter sido efectuado de má-fé.

74. No outro extremo da escala, se todas as apresentações gozarem de direitos iguais, independentemente do prestígio ou da antiguidade, e se esses direitos forem sensivelmente mais limitados do que os conferidos pelo registo como marca comunitária, então um pedido de registo por um dos participantes no mercado pode ser visto como desleal e, consequentemente, mais facilmente considerado como tendo sido efectuado de má-fé, relativamente aos concorrentes — a fortiori tratando-se de um recém-chegado ao mercado e/ou alguém cuja apresentação goza unicamente de um prestígio relativamente reduzido.

75. Em suma, o elemento central da minha análise é que não existe um critério simples e decisivo para determinar se um pedido de registo de marca foi apresentado de má-fé. Os diversos tipos de circunstâncias invocadas no Tribunal de Justiça como delimitando exaustivamente o conceito de má-fé constituem, de facto, meros exemplos ilustrativos deste conceito. Má-fé é um estado subjectivo — uma intenção incompatível com padrões aceites de uma conduta honesta ou ética — que só pode ser estabelecida com base em elementos de prova objectivos e deve ser apreciada caso a caso. Requer, pelo menos, o conhecimento das circunstâncias a partir das quais se pode deduzir uma incompatibilidade com padrões aceites de uma conduta honesta ou ética. A questão de saber se o requerente da marca possui um conhecimento deste tipo pode ser determinada com referência ao estado normal de conhecimento no sector económico em causa, se faltarem elementos de prova directa. Indicia má-fé a intenção de impedir os concorrentes de continuarem a utilizar sinais não registados que, até aí, tinham sido autorizados a usar e de combater a concorrência desses outros sinais. Contudo, a apreciação deve ter em conta todos os elementos de facto e de direito relevantes que possam justificar uma intenção deste tipo ou que, pelo contrário, sublinhem a sua natureza desonesta ou contrária à ética.

Conclusão

76. Tendo em conta as considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais que lhe foram submetidas pelo Oberster Gerichtshof nos seguintes termos: Para determinar se «o titular da marca […] ag[iu] de boa fé no acto de depósito do pedido de marca», na acepção do artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos de prova disponíveis que permitam concluir se o titular da marca agiu ou não deliberadamente de forma incompatível com padrões aceites de conduta honesta ou ética. Em especial: — a intenção de impedir terceiros de utilizarem sinais semelhantes relativamente a produtos semelhantes pode ser incompatível com esses padrões, se o requerente tinha, ou devesse ter, conhecimento de que terceiros utilizavam legitimamente sinais semelhantes, em particular, se essa utilização era significativa e de longa data e gozava de um certo grau de protecção jurídica, e se a natureza do sinal era, em certa medida, ditada por limitações de ordem técnica ou comercial; — contudo, tal intenção não é necessariamente incompatível com esses padrões, se o próprio requerente da marca tivesse gozado de protecção jurídica semelhante ou maior relativamente à marca apresentada a registo e a tivesse utilizado de um modo, numa medida e durante um período de tempo tais que a utilização por terceiros dos respectivos sinais semelhantes possa ser vista como o aproveitamento indevido do sinal do requerente da marca, e se esses terceiros não estivessem limitados na sua possibilidade de escolherem sinais não semelhantes.

( 1 ) Língua original: inglês.

( 2 ) Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1, posteriormente modificado, a seguir «regulamento sobre a marca comunitária» ou «regulamento»).

( 3 ) Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), muito recentemente substituída (embora não substancialmente alterada) pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) (JO 2008, L 299, p. 25). Passarei a referir-me a estes dois diplomas como «directiva sobre a marca» ou «directiva».

( 4 ) Estas disposições são bastante extensas. Dado que, no presente processo, nada depende do teor literal das referidas disposições, irei resumi-las aqui.

( 5 ) A saber, nos termos do artigo 8.o, n.o 2, essencialmente, uma marca comunitária, uma marca nacional ou uma marca internacional com efeitos num Estado-Membro ou na Comunidade cuja data de depósito seja anterior à da marca objecto de oposição, ou uma marca «notoriamente conhecida» num Estado-Membro antes da data do pedido de registo.

( 6 ) O teor citado é o da versão consolidada da directiva, que não se distingue substancialmente do da versão original.

( 7 ) Em línguas diferentes, o animal é classificado ou como lebre ou como coelho e o termo inglês «bunny» é suficientemente flexível para abranger ambos. Na Austrália, onde os coelhos não são apreciados, o seu nicho mitológico tem sido parcialmente ocupado pelo pequeno marsupial australiano «bilby da Páscoa» (embora, atendendo à natureza provavelmente ovípara do animal, devêssemos antes esperar ver um «platypus da Páscoa»). O artigo comercializado com a marca em causa neste processo é designado pelo seu fabricante como «Goldhase» em alemão, «Gold bunny» em inglês, «Lapin d’or» em francês, «Coniglio d’oro» em italiano, etc. Felizmente, a classificação zoológica precisa deste (provável) lagomorpho é completamente irrelevante para qualquer das questões em apreço neste processo.

( 8 ) A selecção que foi exposta na audiência sugere a existência de duas formas básicas, que reflectem essas limitações técnicas, com o animal sentado em posição agachada ou erecto.

( 9 ) Por exemplo, em finais dos anos sessenta, o laço em redor do pescoço do coelho era castanho e não vermelho, e não tinha guizo.

( 10 ) Wertvoller Besitztand em alemão; o órgão jurisdicional de reenvio não indica uma definição legal precisa para este conceito.

( 11 ) «Like many other beings, a banker is easier to recognise than to define» (United Dominions Trust v Kirkwood [1966] 1 All ER 968 at 975, per Lord Denning MR). Não estou a sugerir que banqueiros e má-fé tenham algo mais em comum.

( 12 ) V. artigos 7.o e 8.o (v. n.os 6 a 9 supra).

( 13 ) V. artigos 51.o e 52.o (v. n.os 10 a 12 supra).

( 14 ) V. artigo 51.o, n.o 1.

( 15 ) V. artigo 52.o, n.o 2.

( 16 ) V. artigo 52.o, n.o 2, alíneas a) a d), do regulamento.

( 17 ) Em especial n.os 66 e segs.

( 18 ) A Lindt cita uma série de decisões da Divisão de Anulação que utilizam esta formulação, a mais recente (em inglês) foi provavelmente a decisão 1313C de 17 de Abril de 2007, Firstfind v China White, n.o 26 (a consultar em http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

( 19 ) Primeira Câmara de Recurso, decisão R 255/2006 de 31 de Maio de 2007, Johnson Pump, n.o 29.

( 20 ) Cita o acórdão, de 20 de Janeiro de 2005, no processo I ZR 29/02 «The Colour of Elegance».

( 21 ) Gromax Plasticulture v Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, n.o 47.

( 22 ) Uma expressão utilizada, em especial, no artigo 12.o do regulamento e no artigo 6.o, n.o 1, da directiva, segundo a qual o direito conferido pela marca não permite que o seu titular proíba a um terceiro a utilização de determinadas indicações, de acordo com esses usos.

( 23 ) V. acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI (C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.o 48).

( 24 ) O Governo sueco refere-se ao relatório Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries, elaborado em 2002 pela Associação Internacional da Marca. (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

( 25 ) O relatório da AIM, citado na nota 24, menciona na p. 13 o processo «Red Lobster» (lagosta vermelha), na Dinamarca, em que o requerente de uma marca confessou posteriormente numa entrevista a um jornal que tinha sido «fortemente inspirado pela cadeia americana da RED LOBSTER. Os americanos fazem um trabalho magnífico e, uma vez que não protegeram o conceito nem o nome na Escandinávia, não vejo qualquer obstáculo à minha inspiração.» Declarações tão espontâneas quanto estas não são provavelmente correntes.

( 26 ) As duas, aparentemente, ao abrigo do direito das marcas alemão, embora tivesse sido possível obter protecção semelhante ao abrigo do direito da concorrência austríaco (v. n.os 20 e 21 supra).