A circunstância de existir, para os operadores económicos, uma necessidade de o sinal estar disponível não pode fazer parte desses factores relevantes. Efectivamente, como resulta da redacção do artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da directiva, a resposta à questão de saber se existe um risco de confusão deve fundar-se na percepção, pelo público, dos produtos cobertos pela marca do titular, por um lado, e dos produtos cobertos pelo sinal utilizado pelo terceiro, por outro. Além disso, sinais que em princípio devem estar disponíveis para o conjunto dos operadores económicos podem ser utilizados de maneira abusiva com a finalidade de criar uma confusão no espírito do consumidor. Se, em tal contexto, o terceiro pudesse invocar o imperativo de disponibilidade para utilizar livremente um sinal semelhante à marca sem que o titular desta última a isso se pudesse opor, invocando um risco de confusão, ficaria prejudicada a aplicação efectiva da regra prevista no artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da directiva.

Segundo o décimo considerando da Primeira Directiva 89/104 em matéria de marcas, a apreciação da existência de um risco de confusão «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados». O risco de confusão deve, portanto, ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.

Como resulta do décimo considerando da directiva, esta apreciação do risco de confusão depende não só do grau de semelhança entre a marca e o sinal mas também da facilidade com que o sinal pode ser associado à marca tendo em conta, nomeadamente, o conhecimento desta no mercado. Com efeito, quanto mais a marca for conhecida, maior será o número de operadores que quererão utilizar sinais semelhantes. A presença no mercado de uma grande quantidade de produtos cobertos por sinais semelhantes pode causar prejuízo à marca na medida em que é susceptível de acarretar uma diminuição do carácter distintivo da marca e de pôr em perigo a sua função essencial, que é garantir aos consumidores a proveniência dos produtos em causa.

A percepção, pelo público, de um sinal como um elemento decorativo não pode constituir obstáculo à protecção conferida pelo artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, quando, mau grado o seu carácter decorativo, o sinal apresenta uma tal semelhança com a marca registada que o público em causa é susceptível de crer que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.

O imperativo de disponibilidade é estranho tanto à apreciação do grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro como à ligação que o público em causa possa fazer entre a referida marca e o mencionado sinal. Não pode, portanto, constituir um elemento pertinente para verificar se a utilização do sinal tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.

Os prejuízos a que se refere o artigo 5.o, n.o 2, da directiva, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca e o sinal, em razão do qual o público em causa efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre estes, embora não os confunda. Não se exige, portanto, que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro seja tal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal conduza a que o público em causa estabeleça uma ligação entre o sinal e a marca. A existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes.

O artigo 5.o, n.o 2, da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, institui, a favor das marcas de prestígio, uma protecção cuja concretização não exige a existência de risco de confusão. Efectivamente, esta disposição aplica-se a situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.

O artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva dispõe que o titular de uma marca não pode proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Ao limitar, assim, os efeitos do direito exclusivo do titular da marca, o artigo 6.o da directiva visa conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende estabelecer e manter.

Mais especificamente, o artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva visa salvaguardar a possibilidade de todos os operadores económicos utilizarem indicações descritivas. Esta disposição constitui, portanto, uma expressão do imperativo de disponibilidade. Todavia, o imperativo de disponibilidade não pode nunca constituir uma limitação autónoma dos efeitos da marca que acresce às expressamente previstas no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva. Deve, a este propósito, sublinhar-se que, para que um terceiro possa invocar as limitações dos efeitos da marca contidas no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva e prevalecer-se, nesse contexto, do imperativo de disponibilidade que subjaz a essa disposição, é necessário que a indicação que utiliza seja, como exigido pela referida disposição, relativa a uma das características do produto comercializado ou do serviço fornecido por esse terceiro.

(cf. n.os 44-47)