Palavras-chave

Sumário



Palavras-chave

1. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Preclusão por tolerância – Conceito

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1)

2. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Preclusão por tolerância – Prazo de preclusão – Início da contagem

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1)

3. Aproximação das legislações – Marcas – Directiva 89/104 – Motivos relativos de recusa ou de nulidade – Existência de uma marca anterior idêntica protegida para produtos idênticos – Excepção – Uso sério simultâneo e de longa duração que não prejudica a função essencial da marca

[Directiva 89/104 do Conselho, artigo 4.°, n.° 1, alínea a)]

Sumário

1. O conceito de tolerância, na acepção do artigo 9.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, é um conceito do direito da União e o titular de uma marca anterior não pode ser considerado como tendo tolerado o uso sério comprovado e por um longo período, de que tem conhecimento desde há muito, por parte de um terceiro, de uma marca posterior idêntica à desse titular, se este último estava privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso.

Com efeito, por um lado, o décimo primeiro considerando da referida directiva precisa que o titular da marca anterior deve ter «conscientemente tolerado» o uso de uma marca posterior à sua, durante um longo período, isto é, «intencionalmente», «com conhecimento de causa». Este mesmo considerando precisa que não se deve prejudicar «de forma discriminatória» os interesses do titular de uma marca anterior. Ora, seria injusto que para o titular da marca anterior precludisse o direito de pedir a nulidade ou de se opor ao uso de uma marca posterior idêntica, quando nem sequer teve a possibilidade de o fazer.

Por outro lado, a Directiva 89/104 visa equilibrar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais susceptíveis de designar os seus produtos e serviços. Este objectivo implica que, para salvaguardar essa função essencial, o titular de uma marca anterior deve estar em condições, no âmbito da aplicação do artigo 9.°, n.° 1, dessa directiva, de se opor ao uso de uma marca posterior idêntica à sua.

Qualquer acção administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o período previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Directiva 89/104 tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância.

(cf. n. os 47‑50, disp. 1)

2. O registo da marca anterior no Estado‑Membro em causa não constitui um requisito necessário para que comece a correr o prazo de preclusão por tolerância previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas. Os requisitos necessários para que esse prazo de preclusão comece a correr são, em primeiro lugar, o registo da marca posterior no Estado‑Membro em causa, em segundo lugar, o facto de o pedido de registo dessa marca ter sido feito de boa fé, em terceiro lugar, o uso da marca posterior pelo titular desta no Estado‑Membro onde foi registada e, em quarto lugar, o conhecimento, pelo titular da marca anterior, do registo da marca posterior e do uso desta após o seu registo.

(cf. n.° 62, disp. 2)

3. O artigo 4.°, n.° 1, alínea a), da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior não pode obter a anulação de uma marca posterior idêntica que designe produtos idênticos, em caso de uso honesto simultâneo e por um longo período de ambas as marcas, quando esse uso não prejudicar ou não for susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços. Esta última condição encontra-se preenchida quando, não obstante a identidade das marcas, os produtos são claramente identificáveis como sendo produzidos por empresas diferentes.

(cf. n. os 80‑81, 84, disp. 3)