Processo T-59/08

Nute Partecipazioni SpA e La Perla Srl

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marcas figurativas nacionais anteriores la PERLA — Motivo relativo de recusa — Prejuízo para o prestígio — Artigos 8.o, n.o 5, e 52.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 40/94 [actuais artigos 8.o, n.o 5, e 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009]»

Acórdão do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 7 de Dezembro de 2010 II - 5599

Sumário do acórdão

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigos 8.o, n.o 5, e 52.o, n.o 1, alínea a)]

Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Registo contrário ao artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 8.o, n.o 5)

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 8.o, n.o 5)

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 8.o, n.o 5)

Para beneficiar da protecção instituída pelo artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca posterior beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou pode prejudicá-los. Basta um destes três tipos de prejuízos para que o artigo 8.o, n.o 5, do dito regulamento seja aplicável. O titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, na acepção do artigo 8.o, n.o 5. Com efeito, quando seja previsível que esse prejuízo resultará do uso que o titular da marca posterior possa vir a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efectiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que esse prejuízo venha a concretizar se no futuro. Quando o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, ou, caso esta não exista, do risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado. (cf. n.os 31 e 34)

Para determinar se a utilização da marca posterior beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, no sentido do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os factores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do carácter distintivo da marca anterior, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou do serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do carácter distintivo da marca anterior, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação. Além disso, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca anterior pela marca posterior, mais significativo é o risco de o uso actual ou futuro do sinal beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de lhes causar prejuízo. No âmbito dessa apreciação global, também se pode tomar em consideração, se for caso disso, o risco de diluição ou obscurecimento da marca anterior. (cf. n.os 42 e 43)

O artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, sobre a marca comunitária, deve ser interpretado no sentido de que o benefício indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na acepção dessa disposição, não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio, ou, mais geralmente, ao seu titular. Um terceiro obtém um benefício indevido do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca quando usa uma marca semelhante a uma marca de prestígio procurando, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca anterior para gerar e manter a imagem desta. (cf. n.o 45)