Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 12 de Março de 2003. - Jean M. Goulbourn contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI). - Marca comunitária - Processo de oposição - Pedido de marca comunitária nominativa Silk Cocoon - Marca anterior nominativa COCOON - Prova de utilização séria da marca anterior - Artigo 43.º, n.os2 e 3, do Regulamento (CE) n.º40/94 - Direito de ser ouvido. - Processo T-174/01.



Colectânea da Jurisprudência 2003 página II-00789



Sumário

Partes

Fundamentação jurídica do acórdão

Decisão sobre as despesas

Parte decisória



Palavras-chave

1. Marca comunitária - Observações de terceiros e oposição - Exame da oposição - Prova da utilização da marca anterior - Utilização séria - Conceito

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 43.° , n.° 2)

2. Marca comunitária - Decisões do Instituto - Respeito do direito de defesa

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 73.° )

Sumário

1. A condição relativa à utilização séria da marca comunitária anterior, na acepção do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, exige que esta, tal como é protegida no território relevante, seja utilizada, publicamente e com relevância exterior, para se obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa.

( cf. n.° 39 )

2. Nos termos do artigo 73.° , segunda frase, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só podem apoiar-se em factos relativamente aos quais as partes tenham podido pronunciar-se. A equidade processual bem como o princípio geral da protecção da confiança legítima impõem que se interprete esta disposição no sentido de que a Câmara de Recurso é obrigada a indicar previamente à parte em causa a sua intenção de ter em conta um facto que, tendo sido invocado pela outra parte, após o termo do prazo concedido para o fazer no âmbito de um processo de oposição, não foi tido em conta na decisão da Divisão de Oposição, a fim de que a parte em causa possa avaliar a eventual utilidade de apresentar observações quanto ao mérito relativamente a esse facto. Essa obrigação existe mesmo se a outra parte invocou de novo esse facto no seu articulado apresentado à Câmara de Recurso.

( cf. n.os 46, 48-51 )

Partes

No processo T-174/01,

Jean M. Goulbourn, residente em Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila (Filipinas), representada por S. Jackermeier, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo interveniente no Tribunal de Primeira Instância:

Redcats SA, com sede em Roubaix (França), representada por A. Bertrand e T. Reisch, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 25 de Abril de 2001, no processo R 641/2000-3 relativo a um processo de oposição em que são partes Redcats SA e Jean M. Goulbourn,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 13 de Novembro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Fundamentação jurídica do acórdão

Enquadramento jurídico

1 O nono considerando do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado, dispõe:

«Considerando que apenas se justifica proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas.»

2 Os artigos 15.° , 43.° e 73.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 têm a seguinte redacção:

«Artigo 15.°

Utilização da marca comunitária

1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

[...]

Artigo 43.°

Exame da oposição

[...]

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição [...]. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. [...]

3. O n.° 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores [...], partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

[...]

Artigo 73.°

Fundamentação das decisões

As decisões do Instituto [...] só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

3 O oitavo considerando da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), conforme alterada, tem a seguinte redacção:

«Considerando que, a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade [...]»

4 O artigo 10.° da Directiva 89/104 tem a seguinte redacção:

«Artigo 10.°

Uso da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

[...]»

Antecedentes do litígio

5 Em 28 de Maio de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária, redigido em alemão, ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») nos termos do Regulamento n.° 40/94.

6 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo Silk Cocoon.

7 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca são abrangidos pela classe 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo das marcas, de 15 de Julho de 1957, conforme revisto e modificado, e correspondem à seguinte descrição: «Vestuário».

8 Em 20 de Julho de 1998, o pedido de marca foi publicado no Boletim de marcas comunitárias.

9 Em 20 de Outubro de 1998, a interveniente, actuando sob a sua anterior denominação «La Redoute SA», deduziu oposição nos termos do artigo 42.° , n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Esta oposição baseia-se na existência, por um lado, de uma marca registada em França em 21 de Fevereiro de 1989 e, por outro, de uma marca internacional, registada em 16 de Abril de 1984, que beneficia de protecção para os países do Benelux, a Itália, o Mónaco e a Suíça. As referidas marcas (a seguir «marcas anteriores») consistem no sinal nominativo COCOON e designam produtos abrangidos pela classe 25, na acepção do Acordo de Nice, correspondentes à seguinte descrição: «Vestuário, incluindo botas, sapatos e pantufas». Em apoio da oposição, a interveniente invocou o motivo relativo de recusa referido no artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

10 Em 17 de Maio de 1999, a recorrente solicitou que a interveniente fizesse prova, nos termos do artigo 43.° , n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, de que, durante os cinco anos que precederam a publicação do pedido de marca comunitária, as marcas anteriores foram objecto de uma utilização séria nos Estados-Membros nos quais as referidas marcas são protegidas. Por comunicação de 7 de Junho de 1999, a divisão de oposição do Instituto (a seguir «divisão de oposição») convidou a interveniente a apresentar a referida prova no prazo de dois meses.

11 Em 6 de Agosto de 1999, a interveniente enviou ao Instituto extractos dos seus catálogos de venda por correspondência dos anos de 1997 e 1998. Nos referidos catálogos, é apresentado vestuário com a marca COCOON.

12 Por carta de 26 de Outubro de 1999, enviada ao Instituto, a recorrente afirmou que os extractos dos catálogos apresentados pela interveniente não preenchiam os requisitos do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), na medida em que não fornecem qualquer indicação quanto ao local, ao período de tempo e à importância da utilização que foi feita das marcas anteriores.

13 Em 10 de Novembro de 1999, a interveniente informou o Instituto de que a sua denominação passava a ser Redcats SA.

14 Em 8 de Março de 2000, a interveniente, por carta enviada ao Instituto, referiu que é considerada a principal empresa europeia de venda por correspondência. Por outro lado, declarou que o catálogo cujos extractos apresentou é notoriamente conhecido, sendo distribuído numa tiragem de vários milhões de exemplares em diferentes países europeus, entre os quais a França e os países do Benelux. Por último, referiu que as compras realizadas pelos destinatários do catálogo atingem vários milhares de milhões de francos franceses.

15 Por comunicação de 30 de Março de 2000, o Instituto transmitiu a referida carta à recorrente. A comunicação continha a seguinte menção:

«Queira ter em atenção que não pode ser apresentada qualquer observação suplementar.»

(«Please note that no further observations may be submitted.»)

16 Por decisão de 14 de Abril de 2000, a divisão de oposição rejeitou a oposição ao abrigo do artigo 43.° , n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, pelo facto de a interveniente não ter feito prova de que as marcas anteriores foram objecto de uma utilização séria na acepção da referida disposição. A este respeito, considerou que podia deduzir-se dos extractos de catálogos apresentados pela interveniente que as marcas em causa se destinavam a ser utilizadas em França e, eventualmente, na Bélgica. Contudo, considerou não ser possível, com base nestas provas, apurar a importância da referida utilização.

17 Em 13 de Junho de 2000, a interveniente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da divisão de oposição. Os articulados com os fundamentos do recurso da interveniente, de 14 de Agosto de 2000, referem o seguinte:

«La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European countries that the opponent did not think it was necessary to submit information about this fact. [...T]he opponent submitted on 8 march 2000 abundant information about the La Redoute mail order catalogue, stating that several million copies thereof are distributed in many European countries, such as France, Belgium [...], and that the sales made as a consequence of mail orders sent by the persons receiving the catalogue amount to several milliards of French Francs.»

(«La Redoute é um catálogo de venda por correspondência de tal forma conhecido em vários países europeus que [a interveniente] não considerava que fosse necessário dar informações relativamente a este facto. [... A interveniente] apresentou, em 8 de Março de 2000, informação abundante sobre o catálogo de venda por correspondência La Redoute, de onde resulta que são distribuídos vários milhões de exemplares do mesmo em muitos países europeus, como a França, a Bélgica [...], e que as vendas feitas na sequência de encomendas por correspondência atingem vários milhares de milhões de francos franceses.»)

18 Em anexo aos referidos articulados, a interveniente apresentou o volume das vendas dos produtos COCOON constantes do seu catálogo, efectuadas em França, no Reino Unido, na Bélgica, nos Países Baixos, em Portugal, na Alemanha, na Áustria, na Suécia, em Espanha e na Suíça. Além disso, apresentou um exemplar da versão em inglês dos catálogos Primavera-Verão 1997 e Primavera-Verão 1998.

19 Na sua resposta ao articulado referido no n.° 17 supra, de 23 de Outubro de 2000, a recorrente refere que as alegações da interveniente relativamente à difusão do seu catálogo de venda por correspondência bem como as novas provas anexas ao articulado foram apresentadas tardiamente.

20 Por decisão de 25 de Abril de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 5 de Junho de 2001, a Terceira Câmara de Recurso do Instituto anulou a decisão da divisão de oposição. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que, em geral, deve entender-se por utilização séria, na acepção do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a utilização real da marca no mercado de forma a chamar a atenção dos potenciais clientes para os produtos ou serviços efectivamente oferecidos sob essa marca (n.° 15 da decisão impugnada). No caso concreto, no que respeita à importância da utilização feita das marcas anteriores, a Câmara de Recurso considerou que as provas apresentadas pela interveniente bem como as explicações dadas pela mesma eram suficientes para demonstrar o carácter sério da utilização em causa (n.° 21 da decisão impugnada). A este respeito, a Câmara de Recurso considerou, designadamente, que a interveniente indicou que tanto ela própria como o seu catálogo gozavam de notoriedade evidente no domínio da venda por correspondência, que vários milhões de exemplares do mesmo catálogo são distribuídos em numerosos países europeus, como a França, e que a recorrente não contestou estes factos (n.os 22 a 24 da decisão impugnada). Nestas condições, entendeu não ser necessário tomar em consideração as novas provas apresentadas pela interveniente no âmbito do processo perante a Câmara de Recurso (n.° 25 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

21 Por petição redigida em alemão e apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Julho de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso.

22 Por carta de 11 de Setembro de 2001, a interveniente solicitou que o inglês passasse a ser a língua do processo. Por carta de 1 de Outubro de 2001, a recorrente opôs-se a este pedido. Por decisão de 24 de Outubro de 2001, o presidente da Segunda Secção indeferiu o pedido.

23 O Instituto apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Janeiro de 2002. A interveniente apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 10 de Janeiro de 2002.

24 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o Instituto nas despesas.

25 O Instituto e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

26 Em apoio do recurso, a recorrente invoca três fundamentos. O primeiro fundamento assenta na violação do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, conjugado com o n.° 3 do mesmo artigo, no que se refere ao conceito de «utilização séria». O segundo fundamento assenta na violação do direito de ser ouvido. Quanto a este último fundamento, é de salientar que, ao contrário do que o Instituto alegou na audiência, o mesmo foi suscitado - embora de modo implícito - na petição inicial. Este fundamento foi, aliás, referido no relatório para audiência, que, por seu turno, não suscitou observações da parte do Instituto. O terceiro fundamento baseia-se no facto de a Câmara de Recurso ter erradamente fundado a sua decisão no facto de o catálogo de venda «La Redoute» ser largamente difundido nos Estados-Membros francófonos, quando esse facto não foi validamente evocado ao longo do processo.

Quanto ao fundamento assente na violação do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, conjugado com o n.° 3 do mesmo artigo

Argumentos das partes

27 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter interpretado incorrectamente o conceito de «utilização séria». A este respeito, afirma que a Câmara de Recurso equiparou erradamente o conceito de «utilização séria» ao de «utilização efectiva». No entender da recorrente, o conceito de «utilização séria» deve ser contraposto ao de «utilização fictícia», sendo o limite entre estes dois conceitos opostos definido pela importância da utilização.

28 Ora, no entender da recorrente, para apreciar, num caso concreto, a utilização séria de uma marca, há que ter em conta o tipo de produtos ou de serviços em causa. Assim, produtos de grande consumo deverão ter sido vendidos em número elevado, ao longo de um ano e no país no qual a marca está protegida, para que a utilização feita dessa marca possa ser considerada séria.

29 A este respeito, a recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter esclarecido, no que respeita aos produtos em causa no caso concreto, isto é, vestuário, a importância que deve assumir a utilização de uma marca para ser considerada séria.

30 O Instituto refere que a exigência da utilização da marca tem como objectivo limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo. A este respeito, a única função do conceito de utilização séria é permitir uma distinção em relação às utilizações meramente fictícias, isto é, formas de utilização de uma marca destinadas apenas a contornar as sanções previstas no caso da sua não utilização.

31 De modo geral, e remetendo para uma decisão do Tribunal de Justiça Benelux de 27 de Janeiro de 1981, no processo «Winston» (CJ Benelux, Jurisprudence 1980-81, p. 34), o Instituto esclarece que a utilização de uma marca deve ser considerada séria quando, tendo em conta o que é usual e comercialmente justificado no sector comercial em causa, tem por objecto criar ou conservar um lugar no mercado para os produtos dessa marca e não visa apenas a manutenção do direito à marca.

32 Ora, no entender do Instituto, as Câmaras de Recurso adoptaram uma prática coerente no que respeita à interpretação do conceito de «utilização séria». Neste contexto, o conceito de «utilização real» assume uma importância muito particular. A este respeito, o Instituto cita uma decisão proferida pela Segunda Câmara de Recurso em 27 de Setembro de 2000, no processo R 380/1999-2, na qual se esclarece que «há que distinguir a utilização séria da utilização meramente simbólica. A utilização séria implica uma utilização real para fins de comercialização dos produtos ou serviços em questão a fim de gerar um valor acrescentado, ao contrário da utilização artificial unicamente destinada a manter a marca no registo».

33 No presente caso, o Instituto afirma que o modo como a Câmara de Recurso interpretou o conceito de «utilização séria» é absolutamente conforme à posição acima referida e, ao contrário do que alega a recorrente, está isento de todo e qualquer erro de direito. Com efeito, no entender do Instituto, a Câmara de Recurso, longe de equiparar este conceito ao de «utilização efectiva», definiu-o, no n.° 15 da decisão impugnada, como a «utilização real da marca anterior no mercado, susceptível de atrair a atenção dos potenciais clientes para os produtos ou serviços efectivamente oferecidos sob essa marca» («real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under the mark»).

34 Neste contexto, o Instituto refere que o critério sugerido pela recorrente para delimitar a utilização séria da utilização fictícia, ou seja, a importância da utilização, não é, por si só, relevante. Contudo, no entender do Instituto, as indicações e provas relativas à importância da utilização são necessárias para apreciar, num caso concreto, a seriedade da utilização.

35 A interveniente não desenvolve qualquer argumentação específica a este respeito.

Apreciação do Tribunal

36 A fim de interpretar o conceito de «utilização séria» constante do artigo 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, bem como do artigo 15.° , n.° 1, do mesmo regulamento, há que proceder, em primeiro lugar, a uma análise comparativa das diferentes versões linguísticas destas disposições. A este respeito, é de salientar que as versões alemã («ernsthafte Benutzung»), francesa («usage sérieux»), italiana («seriamente utilizzata») e portuguesa («utilização séria») indicam a exigência de uma utilização séria. A versão inglesa («genuine use») vai no mesmo sentido. Em contrapartida, a versão espanhola utiliza a expressão «utilização efectiva» («uso efectivo»), o que corresponde, aliás, à redacção do nono considerando do Regulamento n.° 40/94 nas versões alemã, inglesa, espanhola, francesa e italiana. Por último, a versão neerlandesa («normaal gebruik») dá uma acentuação algo diferente, ou seja, no sentido da exigência de uma utilização normal.

37 Assim, ao contrário do que a recorrente afirma, não é possível contrapor o conceito de «utilização séria» ao de «utilização efectiva». Pelo contrário, há que definir o conceito de «utilização séria» tendo em conta as diferentes versões linguísticas, por um lado, dos artigos 15.° , n.° 1, e 43.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 e, por outro, do nono considerando do mesmo regulamento.

38 Além disso, é de salientar que, como o Instituto referiu correctamente na sua resposta, a ratio legis da exigência de que a marca anterior tenha sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado. Esta interpretação é confirmada pelo oitavo considerando da Directiva 89/104 que se refere expressamente a esse objectivo.

39 Assim, há que considerar que a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território relevante, seja utilizada publicamente e com relevância exterior, para se obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa (v., neste sentido, conclusões do advogado-geral D. Ruiz Jarabo-Colomer no processo Ansul, C-40/01, ainda não publicadas na Colectânea, n.° 58).

40 Por outro lado, revelou-se na audiência que a recorrente não contesta esta interpretação.

41 Ora, no caso presente, a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação numa interpretação correcta do conceito de «utilização séria». Efectivamente, no n.° 15 da decisão impugnada, definiu este conceito como a «utilização real efectiva da marca anterior no mercado, susceptível de atrair a atenção dos potenciais clientes para os produtos ou serviços efectivamente oferecidos sob essa marca».

42 Assim, improcede o primeiro fundamento.

Quanto ao fundamento assente na violação do direito de ser ouvido

Argumentos das partes

43 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter excedido as suas competências na medida em que, de modo surpreendente, baseou a sua decisão, em parte, no seu próprio conhecimento de determinados elementos de facto sem que estes tenham sido referidos pela interveniente no âmbito do processo de produção de prova, que, segundo a regra 22 do Regulamento n.° 2868/95, está organizado em regime de contraditório. Por outro lado, a recorrente afirma não ter tido conhecimento destes elementos de facto.

44 O Instituto refere que, no caso presente, a Câmara de Recurso pôde legitimamente basear a sua decisão no facto, de conhecimento geral, de o catálogo da interveniente ser largamente difundido bem como no facto de a interveniente ser uma das maiores empresas de venda por correspondência na Europa.

45 A interveniente salienta a circunstância de a recorrente ter tido conhecimento, desde o início do processo de oposição, dos extractos de catálogos de venda por correspondência que aquela tinha apresentado.

Apreciação do Tribunal

46 Nos termos do artigo 73.° , segundo período, do Regulamento n.° 40/94, as decisões do Instituto só podem apoiar-se em factos relativamente aos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

47 No caso concreto, como resulta dos n.os 22 a 24 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso baseou a sua decisão no facto de o catálogo de venda da interveniente ser largamente difundido, sob o nome «La Redoute», nos Estados-Membros francófonos (a seguir «facto controvertido»). Com efeito, este facto serve para demonstrar a aptidão dos extractos de catálogo apresentados pela interveniente para provar o local e a amplitude da referida utilização.

48 Além disso, resulta do processo que a interveniente invocou o facto controvertido pela primeira vez na sua carta de 8 de Março de 2000, ou seja, após o termo do prazo que o Instituto lhe tinha concedido para o fazer. A este respeito, é de notar que, já na sua comunicação de 30 de Março de 2000, o Instituto convidou expressamente a recorrente a abster-se de tomar posição sobre o facto controvertido. Assim, nessa fase do processo, a recorrente pôde legitimamente considerar que esse facto não seria tido em consideração pelo Instituto.

49 Contudo, no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso, datado de 14 de Agosto de 2000, a interveniente invocou novamente o facto controvertido. Assim, a recorrente tinha a possibilidade de se pronunciar sobre este facto durante a tramitação na Câmara de Recurso, o que não fez. Com efeito, na sua resposta de 23 de Outubro de 2000, limitou-se a referir que a invocação do facto controvertido pela interveniente era extemporânea, sem com isso formular, nem que fosse subsidiariamente, observações quanto ao mérito.

50 Contudo, é de salientar que o facto controvertido não foi tido em conta na decisão da divisão de oposição.

51 Ora, tratando-se de uma situação deste tipo, a equidade processual bem como o princípio geral da protecção da confiança legítima impõem que se interprete o artigo 73.° , segundo período, do Regulamento n.° 40/94 no sentido de que a Câmara de Recurso é obrigada a indicar previamente à parte em causa a sua intenção de ter em conta o facto em questão a fim de que esta possa avaliar a eventual utilidade de apresentar observações quanto ao mérito relativamente a esse facto.

52 No caso vertente, a Câmara de Recurso não indicou previamente à recorrente a sua intenção de tomar em conta o facto controvertido. Consequentemente, procede o segundo fundamento.

53 Nestas condições, não há que decidir quanto à questão de saber se, apesar da invocação extemporânea do facto controvertido, a Câmara de Recurso continuava a ter o direito, nos termos do artigo 74.° , n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, e independentemente da questão do respeito do direito de ser ouvido, de basear a sua decisão nesse facto, o que a recorrente contesta no âmbito do seu terceiro fundamento. Do mesmo modo, não é necessário decidir quanto à admissibilidade da crítica formulada pela recorrente na audiência e baseada no facto de a Câmara de Recurso ter erradamente considerado o facto controvertido como demonstrado, por ser notório.

54 Daqui resulta que a decisão impugnada deve ser anulada.

Decisão sobre as despesas

Quanto às despesas

55 Nos termos do n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o Instituto sido vencido, há que condená-lo nas despesas efectuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido deste.

Parte decisória

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) É anulada a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 25 de Abril de 2001 (processo R 641/2000-3).

2) O Instituto é condenado nas despesas.