Edição provisória

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

26 de outubro de 2022 ( )

«Marca da União Europeia – Processo de extinção – Marca da União Europeia tridimensional – Forma de um biberão – Uso sério da marca – Artigo 18.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), e artigo 58.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 – Natureza da utilização da marca – Forma que difere por elementos que não alteram o caráter distintivo – Dever de fundamentação»

No processo T-273/21,

The Bazooka Companies, Inc., com sede em Nova Iorque, Nova Iorque (Estados Unidos), representada por D. Wieddekind e D. Wiemann, advogados, admitida a substituir a The Topps Company, Inc.,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por R. Raponi e D. Gája, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Trebor Robert Bilkiewicz, residente em Gdansk (Polónia), representado por P. Ratnicki-Kiczka, advogada,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto, nas deliberações, por: D. Spielmann, presidente, R. Mastroianni e I. Gâlea (relator), juízes,

secretário: R. Ūkelytė, administradora,

vista a fase escrita do processo, nomeadamente o pedido de substituição, nos termos do artigo 174.° do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, apresentado pela The Bazooka Companies na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de maio de 2022 e as observações do EUIPO e da The Topps Company apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral, respetivamente, em 20 de maio e 29 de maio de 2022,

após a audiência de 31 de maio de 2022,

profere o presente

Acórdão ( )

[Omissis]

Questão de direito

[Omissis]

Pedido de anulação

[Omissis]

Quanto ao fundamento único, relativo à violação do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001

[Omissis]

– Quanto à primeira alegação, relativa à identidade entre a forma do produto e a forma da marca controvertida

[Omissis]

38 A título liminar, cumpre referir que a versão inglesa do regulamento 2017/2001 utiliza, por um lado, o termo «shape» no seu artigo 4.°, primeiro parágrafo, que prevê, que «[u]ma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos». Por outro lado, o termo «form» figura no artigo 18.°, n.°1, segundo parágrafo alínea a), do mesmo regulamento que faz referência «[à] utilização da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada». Ora, importa salientar que a versão [portuguesa] do referido regulamento emprega apenas o termo «forma» em ambas as disposições.

39 Por conseguinte, antes de mais, há que examinar se a forma que constitui a marca controvertida tal como é utilizada, ou seja, a forma tridimensional na aceção da palavra inglesa «shape», difere da forma sob a qual a marca controvertida foi registada. Em seguida, há que determinar se a junção de elementos nominativos e figurativos pôde conduzir a uma utilização sob uma forma (na aceção da palavra inglesa «form») que difere da marca controvertida tal como foi registada, unicamente por elementos que não alteram o caráter distintivo desta última. Com efeito, resulta da jurisprudência que uma situação como a que está em causa no presente processo, em que uma marca nominativa ou figurativa é sobreposta a uma marca tridimensional, se enquadra na hipótese prevista no n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), do artigo 18.° do Regulamento 2017/1001, a saber, a hipótese da utilização da marca sob uma forma que difere daquela sob a qual essa marca foi registada. (v., neste sentido, Acórdão de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12, EU:C:2013:497, n.° 19). Por último, há que sublinhar que a presente alegação incide unicamente sobre a primeira questão, ao passo que a segunda questão é examinada no âmbito da terceira alegação.

40 Desde logo, resulta do n.° 2, supra, que a marca controvertida como foi registada é constituída pela forma de um biberão com uma tetina, correspondendo uma tampa à forma da referida tetina e uma superfície estriada sob esta última.

41 Assim, há que examinar se a Câmara de Recurso reconheceu, como alega a recorrente, que a forma que constitui a marca controvertida como foi registada era idêntica à que constituía a referida marca como era utilizada. A este respeito, verifica-se que, na decisão impugnada, sob o título «Contexto jurídico», a Câmara de Recurso observou, citando o Acórdão de 8 de dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, n.° 34), que o Tribunal Geral fez referência às situações em que são utilizados vários sinais simultaneamente de maneira autónoma e em que, por conseguinte, o sinal como foi registado era percecionado de forma independente nessa combinação. Prosseguiu declarando que, «no caso em apreço», não se estava perante a situação em que o sinal como foi registado era utilizado sob uma forma diferente daquela sob a qual tinha sido registado, mas na situação em que vários sinais eram utilizados simultaneamente.

42 No que respeita à expressão «no caso em apreço» utilizada pela Câmara de Recurso, há que salientar que esta não constava da citação do Acórdão de 8 de dezembro de 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH (T-29/04, EU:T:2005:438). Assim, como alega a recorrente, poderia ser entendido que a Câmara de Recurso admitiu, nas circunstâncias do caso em apreço, que o sinal como foi registado e o sinal como era utilizado apresentavam uma forma idêntica. Todavia, na sua análise sob o título «Presente processo», a Câmara de Recurso sublinhou, em seguida, que as formas apresentadas nos elementos de prova diferiam da forma protegida pela marca controvertida através de variações significativas de natureza, extensão e posição sem descrever as referidas variações. Por conseguinte, resulta da decisão impugnada que esta não reconheceu que a forma protegida pela marca controvertida como foi registada e a forma que constitui a marca controvertida como era utilizada fossem idênticas.

43 Além disso, por um lado, o EUIPO alega que a tampa é transparente na marca controvertida como é utilizada, o que permite ver a tetina e o conjunto do padrão estriado do anel, contrariamente à marca controvertida tal como foi registada. Por outro lado, a referida tampa é menos estreita na marca controvertida como foi registada e ocupa uma proporção ligeiramente superior do que nas representações da marca controvertida como é utilizada reproduzidas abaixo:

44 No caso em apreço, tendo em conta a forma que constitui a marca controvertida como foi registada (isto é, a forma tridimensional na aceção da palavra inglesa «shape»), descrita no n.° 40, supra, verifica-se que nenhuma variação entre esta última e a forma que constitui a marca controvertida como é utilizada, acima reproduzida no n.° 43, pode ser considerada significativa. Com efeito, ambas apresentam a forma de um biberão, com uma tetina, uma superfície estriada e uma tampa. Assim, é praticamente impossível que o público pertinente composto pelo grande público que demonstre um nível de atenção médio percecione as diferenças evocadas pelo EUIPO, designadamente em matéria de proporção, uma vez que as mesmas são dificilmente percetíveis a olho nu. Por conseguinte, não obstante o caráter transparente da tampa, a forma do biberão que constitui a marca controvertida como é utilizada será percecionada pelo público pertinente como idêntica à forma protegida pela marca controvertida como esta foi registada.

45 Por conseguinte, há que salientar que a forma que constitui a marca controvertida como é utilizada (ou seja, a forma tridimensional na aceção da palavra inglesa «shape») é percecionada como idêntica à forma da marca controvertida como esta foi registada.

[Omissis]

– Quanto à terceira alegação, relativa, em substância, ao facto de a combinação de uma marca tridimensional com uma marca figurativa ou nominativa ou com outros elementos não altera o caráter distintivo dessa marca e de os referidos elementos não dominarem a impressão global

[Omissis]

71 A título liminar, resulta do n.°44 que a marca controvertida como é utilizada é composta pela forma de um biberão quase idêntico à marca controvertida conforme foi registada. Além disso, a esta última são frequentemente apostos elementos nominativos e figurativos coloridos suplementares como «big baby pop !» cuja letra «i» estilizada representa um biberão bem como uma figura de bébé e um elemento figurativo que especifica o sabor do produto.

72 Em primeiro lugar, há que salientar que, no âmbito de um processo de extinção de uma marca, é ao titular desta última que incumbe, em princípio, demonstrar a utilização séria da referida marca (v., neste sentido, Acórdão de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.° 63).

73 Em segundo lugar, note-se que o critério da utilização não pode ser considerado à luz de elementos diferentes consoante se trate de determinar se esse critério é adequado para fazer nascer direitos relativos a uma marca ou a assegurar a manutenção de tais direitos. Com efeito, embora seja possível adquirir a proteção enquanto marca para um sinal através de uma certa utilização que dele é feita, essa mesma forma de utilização deve ser suscetível de assegurar a manutenção dessa proteção. Por conseguinte, há que considerar que as exigências que prevalecem no que respeita à verificação da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2017/1001, são análogas às que dizem respeito à aquisição do caráter distintivo de um sinal em virtude da utilização com vista ao seu registo, na aceção do artigo 7.°, n.° 3, deste regulamento (v., por analogia, Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.os 33 e 34).

74 Ora, resulta da jurisprudência que essa identificação, e a consequente aquisição de caráter distintivo, tanto pode resultar do uso, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta como do uso de uma marca distinta em conjugação com uma marca registada. Em ambos os casos, basta que, em consequência desse uso, os meios interessados tenham uma perceção efetiva do produto ou do serviço, designado unicamente pela marca cujo registo foi pedido, como sendo proveniente de uma empresa determinada (v., por analogia, Acórdãos de 7 de julho de 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, n.° 30, e de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.° 27).

75 Por conseguinte, à luz dos n.os 73 e 74, supra, importa sublinhar que uma marca registada que é unicamente utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve continuar a ser entendida como uma indicação da origem do produto em causa, de modo a que essa utilização respeite o conceito de «utilizado seriamente» na aceção do artigo 18.°, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001 (v., por analogia, Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.° 35).

76 Além disso, resulta da jurisprudência relativa à aquisição do caráter distintivo de um sinal através da utilização, na aceção do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento 2017/1001, que, embora a marca controvertida possa ter sido objeto de uso enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca, não deixa de ser verdade que, para o registo da própria marca, o requerente do pedido de registo deve fazer prova de que essa marca indica por si só, por oposição a qualquer outra marca que também possa estar presente, que os produtos têm origem numa determinada empresa (v., neste sentido, Acórdão de 16 de setembro de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, n.° 66).

77 Deste modo, há que considerar que as exigências que prevalecem no que respeita à verificação da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2017/1001, são análogas às que dizem respeito à aquisição do caráter distintivo de um sinal em virtude da utilização com vista ao seu registo, na aceção do artigo 7.°, n.° 3, deste regulamento. Além disso, importa recordar que o Tribunal Geral interpretou a referida jurisprudência considerando que o facto de o público pertinente poder reconhecer a marca controvertida referindo-se a outra marca que designa os mesmos produtos, e que é utilizada conjuntamente, não significa que a marca controvertida em si mesma não seja utilizada como fonte de identificação [v., neste sentido, Acórdãos de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate), T-112/13, não publicado, EU:T:2016:735, n.º 99, e de 28 de fevereiro de 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, não publicado, EU:T:2019:119, n.º 74].

78 No caso em apreço, contrariamente ao que alega a recorrente, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o titular da marca controvertida devia demonstrar que a referida marca era sempre entendida como uma marca independente e que o facto de a conjugar com outra marca não alterava o seu caráter distintivo. Além disso, importa sublinhar que a recorrente apresentou, no decurso do processo no EUIPO, diferentes elementos como artigos e capturas de ecrã de sítios Internet que propõem para venda os produtos visados pela marca controvertida onde estes eram descritos diversas vezes como «rebuçados ou chupa-chupas em forma de biberão». Por outro lado, como alega a recorrente, o produto em causa é igualmente designado como «o célebre doce em forma de biberão».

79 Em terceiro lugar, importa recordar que, no âmbito do processo que deu origem ao Acórdão de 10 de outubro de 2017, Forma de um forno (T‑211/14 RENV, não publicado, EU:T:2017:715), o Tribunal Geral sublinhou que o requisito da utilização séria de uma marca na aceção do artigo 18.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001 podia ser preenchido quando uma marca era utilizada conjuntamente com outra marca, desde que a marca continuasse a ser percecionada como uma indicação da origem do produto em causa. Considerou que era esse o caso, uma vez que o aditamento da marca nominativa em causa no processo supramencionado não alterava a forma da marca controvertida na medida em que o consumidor podia sempre distinguir a forma da marca tridimensional, que continuava a ser idêntica, como indicação da origem dos produtos (v., neste sentido, Acórdão de 10 de outubro de 2017, Forma de um forno, T-211/14 RENV, não publicado, EU:T:2017:715, n.° 47). Além disso, o Tribunal de Justiça confirmou que uma marca tridimensional pode ser utilizada em conjugação com um elemento nominativo sem que isso ponha necessariamente em causa a perceção, pelo consumidor, da forma como indicação da origem comercial dos produtos (Acórdão de 23 de janeiro de 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, não publicado, EU:C:2019:48, n.° 47).

80 Em primeiro lugar, a este respeito, importa referir que a matéria de facto dos processos que deram origem aos Acórdãos de 23 de janeiro de 2019, Klement/EUIPO (C-698/17 P, não publicado, EU:C:2019:48), e de 10 de outubro de 2017, Forma de um forno (T-211/14 RENV, não publicado, EU:T:2017:715) é, na verdade, diferente da ora em causa. Todavia, o aditamento da marca BIG BABY POP! e de alguns outros elementos figurativos e nominativos na superfície da marca controvertida como é utilizada não altera a forma desta última, na medida em que o consumidor pode sempre distinguir a forma da marca tridimensional, que continua idêntica aos olhos desta última. Além disso, como resulta do n.° 78, supra, o produto em causa é descrito em diferentes ocasiões nos documentos apresentados no processo no EUIPO como um rebuçado em forma de biberão. A título de exemplo, é até por vezes designado como «o célebre doce em forma de biberão».

81 Em segundo lugar, a circunstância de a marca BIG BABY POP! poder facilitar a determinação da origem comercial dos rebuçados em causa não está em contradição com o facto de poder não alterar o caráter distintivo da marca tridimensional constituída pela forma ou a aparência dos referidos produtos, na aceção do artigo 18.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001. Caso contrário, o aditamento relativamente comum de um elemento nominativo a uma marca tridimensional, que pode sempre facilitar a determinação da origem comercial dos produtos visados, implicaria necessariamente uma alteração do caráter distintivo da referida marca tridimensional (v., neste sentido, Acórdão de 23 de janeiro de 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, não publicado, EU:C:2019:48, n.os 44 e 45).

82 Além disso, embora seja verdade que, no caso de utilização conjunta de uma marca tridimensional com outra marca, pode revelar-se mais fácil demonstrar a alteração do caráter distintivo de tal marca tridimensional que a do caráter distintivo de uma marca nominativa ou figurativa (v., neste sentido, Acórdão de 24 de setembro de 2015, Forma de um forno, T-317/14, não publicado, EU:T:2015:689, n.° 37), há igualmente que recordar que, no setor dos rebuçados, doces e guloseimas, é comum a conjugação de uma forma tridimensional com elementos nominativos ou figurativos adicionais.

83 A este respeito, importa salientar que é inconcebível do ponto de vista comercial e regulamentar vender os produtos em causa unicamente sob a forma que constitui a marca controvertida e desprovidos de qualquer rótulo na sua superfície, ainda que, como alega o EUIPO, o titular da marca controvertida continue livre de escolher o formato, a cor, a dimensão e o aspeto do rótulo que a reveste. Ora, no caso em apreço, há que sublinhar que os elementos figurativos e nominativos apostos na referida forma não impedem o consumidor médio de percecionar esta última na íntegra, bem como o seu interior.

84 Em terceiro lugar, no que respeita precisamente aos elementos figurativos e nominativos que figuram na marca controvertida como é utilizada, há que salientar que a marca BIG BABY POP!, embora ocupe, é certo, uma parte importante da superfície do produto, alude à forma de biberão que constitui a marca controvertida. Com efeito, a letra «i» estilizada em forma de biberão recorda a referida forma e a palavra «baby», ou seja bebé em inglês, faz referência aos utilizadores de biberões. Por outro lado, a palavra inglesa «pop» pode evocar a palavra «lollipop», ou seja, um chupa-chupa, e, portanto, é pouco distintiva relativamente aos produtos protegidos pela marca controvertida.

85 Além disso, no que respeita aos outros elementos figurativos ou nominativos frequentemente representados nos exemplos apresentados durante o processo no EUIPO, por um lado, importa sublinhar que a representação do bebé através dos traços de uma personagem de desenho animado, ainda que ocasionalmente substituído por outras personagens, faz igualmente referência ao campo lexical do biberão. Por outro lado, o elemento figurativo que precisa o sabor do produto, quando presente, tem uma finalidade informativa e possui, portanto, um caráter distintivo fraco relativamente aos produtos em causa. Por conseguinte, não se afigura contraditório considerar que uma parte dos elementos figurativos e nominativos faz alusão à forma de biberão que a marca controvertida constitui e que uma outra parte é pouco distintiva. Por conseguinte, uma vez que os referidos elementos são menos sensíveis do que a forma do próprio produto e à luz do n.° 81, supra, há que concluir de forma inequívoca que o consumidor pode associar a uma empresa determinada a forma protegida pela marca controvertida e que esta continua, portanto, a ser entendida, como a indicação da origem dos produtos. (v., neste sentido, Acórdãos de 28 de fevereiro de 2019, PEPERO original, T-459/18, não publicado, EU:T:2019:119, n.° 72, e de 23 de setembro de 2020, Forma de uma canícula colocada numa garrafa, T-796/16, EU:T:2020:439, n.° 147).

86 Em quarto lugar, no que respeita à alegação do interveniente segundo a qual as faturas apresentadas pela recorrente demonstram que os produtos visados pela marca controvertida estão associados à expressão «big baby pop», importa sublinhar que o facto de a forma que constitui a marca controvertida não figurar nas referidas faturas não permite infirmar que o consumidor identifica esta última como uma indicação da origem comercial dos produtos em causa. Com efeito, embora apenas a marca BIG BABY POP ou a sua abreviatura figurem nelas, esta prática não é invulgar no que respeita a esses documentos em que a utilização de um elemento nominativo facilita a vida comercial e em que é dificilmente concebível reproduzir a forma de biberão que constitui a marca controvertida ao lado de cada título que designa os produtos em causa.

87 Do mesmo modo, esta conclusão não pode ser alterada pelo facto de a marca controvertida tal como é utilizada estar revestida de diferentes cores vivas quando foi registada sem cor. A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, embora as cores sejam adequadas a veicular certas associações de ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas a dar informações precisas. É esse o caso, por maioria de razão, quando são habitual e amplamente utilizadas na publicidade e na comercialização dos produtos e dos serviços pelo seu poder atrativo, independentemente de qualquer mensagem precisa, incluindo para os produtos como os que estão em causa no caso em apreço. A isto, há que acrescentar que essas diferentes cores, embora vivas, são bastante banais e variam segundo os exemplos apresentados pela marca controvertida como esta é utilizada. Não são, em si mesmas, excecionais ao ponto de serem memorizadas para os produtos em causa. Serão captadas mais como elementos para fins puramente estéticos ou de apresentação e não como uma indicação da origem comercial dos produtos [v., neste sentido, Acórdão de 23 de outubro de 2017, Galletas Gullón/EUIPO – A O2 Holdings (Forma de uma embalagem de biscoitos), T-418/16, não publicado, EU:T:2017:746, n.° 33 e jurisprudência referida].

88 À luz de todo o exposto e tendo em conta o caráter distintivo médio da marca controvertida, há que concluir que os elementos figurativos e nominativos que revestem a marca controvertida como esta é utilizada, ainda que possam facilitar a determinação da origem comercial dos produtos visados, não alteram o caráter distintivo da marca controvertida na aceção do artigo 18.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001 e não põem em causa o facto de se poder considerar que o seu aditamento deu lugar a uma utilização, numa variante aceitável, da mesma. Como tal, a Câmara de Recurso considerou que a marca controvertida se tinha fundido com os elementos figurativos e nominativos suplementares para formar, aos olhos do consumidor pertinente, outro sinal, quando a forma que constitui a referida marca continuava a ser percecionada pelo público pertinente como uma indicação de origem comercial dos produtos em causa.

89 Face a todas as considerações anteriores, há que anular a decisão impugnada.

[Omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

declara:

1) The Bazooka Companies, Inc., é admitida a substituir-se à The Topps Company, Inc., na qualidade de recorrente.

2) É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 10 de março de 2021 (processo R 1326/2020-2).

3) O EUIPO é condenado a suportar, além das suas próprias despesas, as efetuadas pela The Bazooka Companies.

4) Trebor Robert Bilkiewicz suportará as suas próprias despesas.

Spielmann Mastroianni Gâlea

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de outubro de 2022.

Assinaturas