CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL

JULIANE KOKOTT

apresentadas em 27 de Janeiro de 2011 ( )

Processo C‑263/09 P

Edwin Co. Ltd

«Recurso – Marca comunitária – Marca nominativa ELIO FIORUCCI – Direito ao nome – Pedido de declaração de nulidade apresentado pelo titular do nome próprio contido na marca – Artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Indeferimento deste pedido pela Câmara de Recurso – Apreciação da aplicação do direito nacional pelo Tribunal Geral e pelo Tribunal de Justiça»

I – Introdução

1. A recorrente Edwin Co. Ltd e E. Fiorucci litigam acerca da questão de saber quem pode ser titular do marca nominativa comunitária ELIO FIORUCCI. E. Fiorucci invoca disposições de direito italiano que, na sua opinião, lhe conferem em exclusivo o direito de registar a marca controvertida.

2. E. Fiorucci e a recorrente começaram por litigar junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), no âmbito de um processo de declaração de nulidade e de um processo de recurso. E. Fiorucci invocou aí o seu direito ao respectivo nome próprio, alegando que o mesmo goza, segundo o direito italiano, de uma protecção especial. Discutiu‑se, principalmente, se essa protecção efectivamente existe e se E. Fiorucci pode impedir – ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária ( ), em conjugação com direito italiano – que um terceiro seja titular da marca nominativa comunitária ELIO FIORUCCI. E. Fiorucci não logrou fazer triunfar a sua tese no processo que correu termos junto da Câmara de Recurso.

3. Através de acórdão de 14 de Maio de 2009, Fiorucci/IHMI ( ) (a seguir «acórdão impugnado»), o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, impugnada nesse processo, «[…] na medida em que contém um erro de direito na interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do Codice della Proprietà Industriale (Código da Propriedade Industrial italiano) [a seguir ‘CPI’]» (ponto 1 do parte decisória). No acórdão impugnado procede‑se à apreciação e à interpretação desta disposição de direito italiano, em conjugação com o artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94, conforme alterado (a seguir «Regulamento n.° 40/94»).

4. A recorrente recorre deste acórdão e alega, em primeira linha, que o Tribunal Geral interpretou incorrectamente a referida disposição de direito italiano.

5. Porém, competirá ao Tribunal de Justiça pronunciar‑se, em sede de recurso, sobre questões de interpretação de disposições de direito nacional?

II – Quadro jurídico

A – Direito da União

1. Tratado da União Europeia (a seguir «TUE»)

6. O artigo 19.°, n.° 1, do TUE determina:

«O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e tribunais especializados. O Tribunal de Justiça da União Europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados.

Os Estados‑Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efectiva nos domínios abrangidos pelo direito da União.

[…]»

2. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir «TFUE»)

7. O artigo 256.°, n.° 1, segundo parágrafo, TFUE determina:

«As decisões proferidas pelo Tribunal Geral […] podem ser objecto de recurso para o Tribunal de Justiça limitado às questões de direito, nas condições e limites previstos no Estatuto.»

8. O artigo 263.° TFUE estatui:

«O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a legalidade dos actos legislativos, dos actos do Conselho, da Comissão e do Banco Central Europeu, que não sejam recomendações ou pareceres, e dos actos do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros. O Tribunal fiscaliza também a legalidade dos actos dos órgãos ou organismos da União destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros.

Para o efeito, o Tribunal é competente para conhecer dos recursos com fundamento em incompetência, violação de formalidades essenciais, violação dos Tratados ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, ou em desvio de poder, interpostos por um Estado‑Membro, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão.

[…]»

3. Estatuto do Tribunal de Justiça

9. O artigo 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça ( ) tem o seguinte teor:

«O recurso para o Tribunal de Justiça é limitado às questões de direito e pode ter por fundamento a incompetência do Tribunal Geral, irregularidades processuais perante este Tribunal que prejudiquem os interesses do recorrente, bem como a violação do direito da União pelo Tribunal Geral.»

4. Regulamento n.° 40/94

a) Redacção aplicável do Regulamento n.° 40/94

10. No presente processo releva, a nível substantivo, o Regulamento n.° 40/94, na redacção em vigor à data em que foi proferida a decisão que recaiu sobre o recurso.

11. Competia à Câmara de Recurso do IHMI atender à situação material e jurídica que existia no momento em que se pronunciou ( ). O recurso para o Tribunal Geral tinha por objecto a decisão da Câmara de Recurso, nos termos do artigo 63.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 ( ). Saber se esta decisão padece de algum erro de direito é algo que só podia ser apreciado à luz da situação jurídica que existia no momento em que foi proferida a decisão que recaiu sobre o recurso ( ). Nesta linha, o Tribunal Geral, no âmbito da sua apreciação, tomou em consideração o Regulamento n.° 40/94 na redacção em vigor à data em que foi proferida a decisão que recaiu sobre o recurso ( ). Esta redacção é também aplicável no presente processo de recurso.

b) Disposições aplicáveis

12. O artigo 50.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 ( ) prevê:

«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional em acção de contrafacção:

[…]

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços;

[…]»

13. O artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 ( ) determina:

«A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente:

a) De um direito ao nome;

b) De um direito à imagem;

c) De um direito de autor;

d) De um direito de propriedade industrial;

nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respectiva protecção.»

14. O artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94 ( ) determina:

«1. As decisões das câmaras de recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação [( )], ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

[…]

6. O instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.»

5. Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 ( ) (a seguir «regulamento de execução»)

15. Passa‑se a reproduzir, aqui, disposições do regulamento de execução, na redacção em vigor à data em que foi proferida a decisão da Divisão de Anulação ( ), bem como à data em que foi proferida a decisão que recaiu sobre o recurso ( ).

16. A Regra 37, sob a epígrafe «Pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade», determina:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao Instituto nos termos do artigo 55.° do regulamento deve incluir:

[…]

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[…]

iii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.° 2 do artigo 52.° do regulamento, indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem [( )] que o requerente é o titular de um direito anterior referido no n.° 2 do artigo 52.° do regulamento ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável,

[…].»

B – Direito nacional

17. Nos termos do artigo 8.°, n.° 3, do CPI ( ), na redacção aplicável no presente processo ( ), se forem notórios, os nomes de pessoas, os sinais utilizados nos domínios artístico, literário, científico, político ou desportivo, as denominações e siglas de manifestações e de organismos e associações sem fim lucrativo, assim como os seus emblemas característicos, podem ser registados como marca pelo titular, ou com o consentimento deste último ou dos sujeitos mencionados no n.° 1 ( ).

III – Antecedentes do litígio

18. O Tribunal Geral expôs os antecedentes do litígio nos seguintes termos:

«1. O recorrente, o estilista Elio Fiorucci, adquiriu nos anos 70, em Itália, uma certa notoriedade. Na sequência de dificuldades financeiras nos anos 80, a sua sociedade, Fiorucci SpA, foi submetida a um processo de insolvência.

2. Em 21 de Dezembro de 1990, a Fiorucci cedeu por contrato à interveniente, a Edwin Co. Ltd, uma multinacional japonesa, todo o seu ‘património criativo’. O artigo 1.° do contrato estipulava:

‘A sociedade Fiorucci cede, vende e transfere para a sociedade Edwin […] que, por sua vez, adquire:

– i) as marcas depositadas em qualquer local, ou que são objecto de pedidos de depósito em qualquer parte do mundo, e todas as patentes, modelos ornamentais e utilitários e todos os outros sinais distintivos que pertençam à sociedade Fiorucci […] enumerados no anexo do presente contrato […]

[…]

– iv) todos os direitos de utilizar de modo exclusivo a denominação 'FIORUCCI', de fabricar e de vender em exclusivo as roupas e outros produtos assinados 'FIORUCCI'’.

[…]

4. Em 23 de Dezembro de 1997, a interveniente apresentou no [IHMI] um pedido de registo da marca nominativa ELIO FIORUCCI como marca comunitária […]

5. Em 6 de Abril de 1999, a marca nominativa ELIO FIORUCCI foi registada pelo IHMI […]

6. Em 3 de Fevereiro de 2003, o recorrente apresentou um pedido de declaração de extinção e de nulidade dessa marca, nos termos dos artigos 50.°, n.° 1, alínea c), e 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento […] n.° 40/94 […], conforme alterado.

7. Por decisão de 23 de Dezembro de 2004, a Divisão de Anulação do IHMI considerou procedente o pedido de declaração de nulidade da marca ELIO FIORUCCI, por violação do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 […]

8. A Divisão de Anulação considerou que se aplicava o artigo 21.°, n.° 3, da Legge Marchi (lei italiana sobre as marcas) [que passou a artigo 8.°, n.° 3, do Codice della Proprietà Industriale (Código da Propriedade Industrial italiano)] e anulou o registo da marca em causa, porque estava demonstrada a notoriedade do nome Elio Fiorucci e não havia a prova do consentimento […] para o registo desse nome como marca comunitária. […]

9. A interveniente interpôs então um recurso na Câmara de Recurso do IHMI, destinado a que, reformando‑se a decisão impugnada, fosse rejeitado o pedido de declaração de nulidade da marca em causa e mantido o registo.

10. Por decisão de 6 de Abril de 2006 […], a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso da interveniente e anulou a decisão da Divisão de Anulação, concluindo que a causa de nulidade relativa, referida no artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, não se aplicava ao caso em apreço, que não se incluía nos casos previstos pela legislação nacional (artigo 8.°, n.° 3, do [CPI]). A Câmara de Recurso também negou provimento ao pedido de extinção da marca em causa, relativo à violação do artigo 50.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, apresentado pelo recorrente.

11. Em particular, a Câmara de Recurso precisou que a razão de ser do artigo 8.°, n.° 3, do [CPI] era impedir a exploração, por terceiros e com fins comerciais, do nome de uma pessoa famosa. […] A Câmara de Recurso indicou que não tinha conhecimento da existência de jurisprudência sobre este ponto, mas que a ‘melhor doutrina italiana’ parecia confirmar que a razão de ser da disposição referida viria a desaparecer no caso de este potencial comercial ser já amplamente explorado. A Câmara de Recurso indicou que, no caso em apreço, a notoriedade do nome Elio Fiorucci junto do público italiano não podia certamente definir‑se como o resultado de uma utilização primária no domínio extracomercial. […]

12. No que respeita ao pedido de extinção apresentado ao abrigo do artigo 50.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso precisou que […]

13. […] o público est[á] consciente da utilização que vulgarmente se faz dos patrónimos como marcas comerciais, sem que isso signifique que os referidos patrónimos correspondam a uma pessoa real. Além disso, a Câmara de Recurso indicou que o recorrente, com a cessão de 1990, tinha renunciado a todos os direitos de exploração correspondentes quer à marca FIORUCCI quer à marca ELIO FIORUCCI. […]

14. […] No caso em apreço, […] a marca ELIO FIORUCCI, representando simplesmente o nome de uma pessoa, não dava nenhuma indicação sobre virtudes qualitativas determinadas e não podia, portanto, levar o público ao engano.»

IV – Acórdão impugnado

19. No recurso por si interposto, E. Fiorucci pediu ao Tribunal Geral tanto a anulação da decisão da Câmara de Recurso como também a declaração de extinção ou de nulidade da marca comunitária controvertida. Alegou, para o efeito, violações do art. 50.°, n.° 1, alínea c), e do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94.

20. O recurso obteve vencimento parcial.

21. É certo que o Tribunal julgou improcedente o alegado fundamento de extinção assente no artigo 50.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, por entender não estarem preenchidos os pressupostos específicos do elemento constitutivo da indução em erro, aplicáveis a nomes de criadores ( ). Além disso, não tinha sido produzida prova de utilização enganosa da marca ( ).

22. No âmbito da apreciação do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal dedicou‑se a uma detalhada ( ) interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do CPI, tendo exposto, nomeadamente, o seguinte:

«50. Em primeiro lugar, há que observar que a interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do [CPI], adoptada pela Câmara de Recurso, não é confirmada pela redacção desta disposição, que se refere aos nomes de pessoas notórias, sem fazer distinção consoante o domínio em que essa notoriedade foi adquirida.

[…]

53. Em segundo lugar, contrariamente ao que deixa entender a Câmara de Recurso […], mesmo na hipótese de um nome de pessoa notório ter sido já registado ou utilizado como marca de facto, a protecção concedida pelo artigo 8.°, n.° 3, do [CPI] não é de modo nenhum supérflua ou desprovida de sentido.

[…]

55. [Pois] não se exclui que um nome de pessoa notório, registado ou utilizado como marca para certos produtos ou serviços, possa ser objecto de um novo registo, para produtos ou serviços diferentes, que não apresentem semelhança alguma com os abrangidos pelo registo anterior. […]

56. Há que observar, além disso, que o artigo 8.°, n.° 3, do [CPI] não estabelece, para a sua aplicação, nenhuma condição, além da relativa ao carácter notório do nome de pessoa em causa. […]

57. Em terceiro lugar, os excertos dos escritos de uma parte da doutrina citados [na] da decisão impugnada também não permitem concluir que a interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do [CPI], adoptada pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, é correcta.

58. Assim, A. Vanzetti, autor, com V. Di Cataldo, da obra citada [na] decisão impugnada, participou na audiência, na qualidade de advogado do recorrente, e declarou que a tese adoptada pela Câmara de Recurso de modo nenhum resultava do que tinha escrito na obra em questão […]

59. Segundo a Câmara de Recurso, M. Ricolfi […] refere‑se à ‘notoriedade [de um nome de pessoa] resultante de uma utilização primária que, muito frequentemente, é de carácter não empresarial’, o que de modo nenhum exclui a notoriedade resultante de uma utilização ‘empresarial’ […]

60. Só M. Ammendola […] evoca uma utilização num ‘domínio fora do mercado’, sem no entanto enunciar expressamente a conclusão segundo a qual o artigo 8.°, n.° 3, do [CPI] não pode ser invocado para proteger um nome de pessoa cuja notoriedade não foi adquirida nesse domínio. De qualquer modo, tendo em conta todas as considerações expostas, o Tribunal não pode, apenas com base na opinião deste único autor, sujeitar a aplicação da disposição em questão a uma condição que não resulta da sua redacção.

61. De onde resulta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito na interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do [CPI]. Este erro teve por consequência afastar, sem razão, a aplicação dessa disposição ao caso do nome do recorrente, ainda que seja pacífico que se trata de um nome de pessoa notório.

[...]»

23. Estas considerações motivaram o Tribunal Geral, nos termos do ponto 1 da parte decisória, a anular a decisão da Câmara de Recurso na medida em que considerou que continha um erro de direito na interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do CPI, mas não a declarar a nulidade da marca controvertida. Isto porque, de acordo com o Tribunal Geral, a alegação segundo a qual a marca ELIO FIORUCCI também estaria contida na cessão de todas as marcas e de todos os sinais distintivos não chegou a ser apreciada pela Câmara de Recurso. O pedido de reforma da decisão da Câmara de Recurso e de declaração de nulidade da marca controvertida, formulado pelo então recorrente, não podia ser acolhido, porque tal implicaria, no essencial, o exercício de funções administrativas e de investigação próprias do IHMI e seria, por isso, contrário ao equilíbrio institucional ( ).

V – Recurso e pedidos das partes

24. A ora recorrente, no seu recurso, censura o acórdão impugnado e pede a anulação do ponto 1 da parte decisória. A título subsidiário, fundamenta o pedido de anulação na alegada falta de fundamentação de que enferma o acórdão impugnado. Pede ainda, num segundo grau de subsidiariedade, que, ao menos, se remeta ao IHMI a apreciação deste argumento. Em novo grau de subsidiariedade, fundamenta o seu pedido de anulação numa alegada denegação de justiça, sob a forma de violação do artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94. Num último grau de subsidiariedade, entende que se deve remeter ao IHMI a apreciação deste argumento. A recorrente pede, por último, que se condene E. Fiorucci no pagamento da totalidade das despesas de ambas as instâncias ou, no caso de ser negado provimento ao recurso, que se ordene a compensação das ditas despesas.

25. O IHMI pede que se anule o acórdão impugnado e se condene E. Fiorucci nas despesas.

26. E. Fiorucci pede que se confirme os pontos 1, 3 e 4 da parte decisória do acórdão impugnado, que se reforme os seus n.os 33 a 35 e que lhe sejam reembolsadas as despesas da instância de recurso.

27. A recorrente pede que se indefira o pedido de reforma do acórdão, formulado por E. Fiorucci.

VI – Apreciação dos fundamentos do recurso

A – Primeiro e segundo fundamentos do recurso: violações do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 e do artigo 8.°, n.° 3, do CPI

28. Uma vez que as disposições ora em causa, em razão da estrutura normativa do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, se encontram imbricadas, e que nesta medida os argumentos das partes se sobrepõem, afigura‑se‑me fazer sentido apreciar conjuntamente os dois primeiros fundamentos do recurso. Em termos substantivos, os argumentos das partes dividem‑se, por um lado, na colocação em causa em geral da aplicabilidade do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 ao caso em apreço e, por outro lado, na discussão em torno da interpretação do artigo 8.° do CPI no contexto da aplicação do Regulamento n.° 40/94.

1. Inaplicabilidade do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94?

29. Importa começar por apreciar o âmbito de aplicação material do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94. A recorrente alega designadamente que a prerrogativa de registo conferida pelo artigo 8.° do CPI salvaguarda interesses puramente patrimoniais relativos aos sinais que tenham adquirido notoriedade fora do âmbito comercial. Ao invés, o artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 visa conferir protecção aos interesses relacionados com o direito ao nome, no contexto do direito da personalidade. Porém, ainda segundo a recorrente, E. Fiorucci não alegou a sua violação.

a) Âmbito de aplicação material do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94

30. Nos termos do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, o pedido de declaração de nulidade pode assentar «nomeadamente» num direito ao nome [alínea a)], num direito à imagem [alínea b)], num direito de autor [alínea c)], num direito de propriedade industrial [alínea d)] ou noutro direito anterior se, nos termos do direito que regula a respectiva protecção, se puder proibir a utilização da marca pretendida.

31. Deste modo, o âmbito de aplicação desta disposição encontra‑se concebido da forma mais ampla e aberta possível. Nenhum dos direitos que nela vêm expressa mas não taxativamente referidos são direitos específicos do direito das marcas. Para além disso, apenas têm em comum o facto de conferirem ao respectivo titular o direito de se oporem à utilização da marca, seja pela razão jurídica que for.

32. Atendendo ao teor literal da disposição em causa não se me afigura que se deva restringir o seu âmbito de aplicação aos casos em que são postos em perigo os interesses relacionados com o direito da personalidade ou os interesses de natureza criativa e imaterial do respectivo titular, desde logo porque o núcleo tanto do direito de autor como do direito da propriedade industrial se deverá situar no domínio material. Portanto, a interpretação gramatical e sistemática do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 apontam contra uma interpretação restritiva desta disposição.

33. A jurisprudência da Câmara de Recurso do IHMI confirma este entendimento. As decisões destas recaíram sobre pedidos de declaração de nulidade com fundamento em direitos sobre uma imagem ( ) e uma representação, protegida em sede de direitos de propriedade industrial, de uma folha de videira ( ) e apreciaram a aplicabilidade do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 a títulos de filmes ( ), sem terem entrado na discussão em torno de uma redução teleológica na acepção defendida pela recorrente.

b) Conclusão provisória

34. Por conseguinte, importa concluir que o artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 é aplicável ao presente caso, desde que efectivamente exista o direito previsto no artigo 8.° do CPI invocado por E. Fiorucci.

2. Violação do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 em virtude de uma apreciação incorrecta do artigo 8.° do CPI?

a) Argumentos das partes

35. A recorrente e o IHMI entendem que o artigo 8.° do CPI foi incorrectamente interpretado pelo Tribunal Geral, donde resulta necessariamente uma violação do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94.

36. Segundo a recorrente, o artigo 8.°, n.° 3, do CPI tornou‑se «parte integrante da ordem jurídica da União Europeia», em virtude da remissão feita no artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Porém, o artigo 8.°, n.° 3, do CPI não confere a E. Fiorucci, enquanto titular do nome, o direito de proibir a utilização de uma marca, mas sim apenas o primeiro direito de registar o nome como marca. E. Fiorucci já tinha registado marcas com o elemento FIORUCCI, entre as quais se incluem não só as marcas italianas FIORUCCI mas também a marca neozelandesa ELIO FIORUCCI. Posteriormente, alienou estas marcas à recorrente, através da Fiorucci SpA. Desde então, em razão de risco de confusão com as marcas já protegidas, E. Fiorucci deixou de poder proceder ao registo de outras marcas com o elemento FIORUCCI contra a vontade da titular das marcas ( ).

37. Além disso, a recorrente considera que o artigo 8.°, n.° 3, do CPI só se aplica a nomes cuja notoriedade tenha sido originariamente adquirida fora do âmbito comercial. Alega ser o que resulta tanto da doutrina italiana como da jurisprudência até ao momento proferida a propósito do artigo 8.°, n.° 3, do CPI, que apenas teria tido como objecto «sinais fora do comércio». A recorrente considera incompreensível que o Tribunal Geral não tenha considerado esta jurisprudência também referida em primeira instância.

38. O IHMI alega, no essencial, que o Tribunal Geral não apreciou em que medida a cedência de todas as marcas contendo o elemento FIORUCCI se repercute na interpretação do artigo 8.°, n.° 3, do CPI. Segundo o IHMI, estas marcas foram registadas com consentimento de E. Fiorucci, com o que se esgotou o direito que lhe cabia em decorrência do artigo 8.°, n.° 3, do CPI. O artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 remete para o artigo 8.°, n.° 3, do CPI. Por isso, a incorrecta apreciação da disposição de direito italiano pode implicar uma violação do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94.

39. E. Fiorucci contesta este argumento que considera ser, numa parte, inadmissível, uma vez que não se reporta a matéria já alegada na instância anterior e, noutra parte, infundado.

b) Questões a esclarecer

40. Uma vez que o artigo 8.° do CPI não constitui uma norma de direito da União, mas sim de direito italiano, irei começar por apreciar em que medida deve ser tomado em consideração, no âmbito da aplicação do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

41. Num segundo momento, irei incidir sobre a questão de saber se e em que medida, se pode invocar perante os órgãos jurisdicionais da União a alegação da incorrecta interpretação do artigo 8.° do CPI.

i) Estrutura normativa do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 em conjugação com direito nacional: não assimilação do direito nacional pelo direito da União

– Interpretação gramatical e sistemática da disposição

42. Analisando‑se o teor do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, chama a atenção o facto de esta disposição distinguir, quanto à origem do direito ao nome que obsta à utilização da marca, entre «legislação comunitária ou […] direito nacional» ( ). Resulta da consagração pelo legislador desta abordagem dupla que, no âmbito da aplicação do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, pode ser necessário apreciar o direito nacional, como questão prévia, quando esteja em causa analisar a relevância do direito ao nome em relação a uma marca mais recente.

43. Contudo, este facto não é suficiente para conferir ao direito nacional cunho de direito da União. Em particular, faz‑se notar que a jurisprudência segundo a qual o direito internacional pode constituir parte integrante do direito da União não é pertinente no caso em apreço ( ). Na verdade, é o teor da disposição que milita desde logo contra uma absorção do direito nacional pelo direito da União e que aponta para uma distinção entre ambas as matérias jurídicas. Assim sendo, o artigo 8.° do CPI mantém a sua qualidade de disposição de direito nacional, também no âmbito da apreciação do elemento constitutivo «direito ao nome».

– Posição especial do direito nacional à luz do regulamento de execução

44. Uma rápida leitura do regulamento de execução confirma que o direito nacional, para o qual se remete no artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, não é absorvido pelo direito da União, sendo antes de enquadrar num contexto normativo autónomo, distinto daquele.

45. É que de acordo com a Regra 37 o requerente deve apresentar «[…] indicações que comprovem que […] é o titular de um direito anterior referido no n.° 2 do artigo 52.° do regulamento ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável» ( ).

46. Portanto, é sobre o requerente que recai o ónus de alegar e provar, perante o IHMI, que o direito em causa, que invoca, permite proibir a utilização de uma marca posterior ( ).

47. Num primeiro momento, estranha‑se esta distribuição do ónus de alegação e da prova, uma vez que aproxima a situação jurídica nacional da alegação da matéria de facto ( ). Porém, procedendo‑se a uma análise mais aprofundada, esta solução acaba por se revelar acertada e adequada à função do direito nacional, nos casos em que lhe é feita referência em disposições de direito da União.

48. Nos processos do direito da União, o direito nacional e o direito da União não são equivalentes e apresentam, no seu tratamento, diferenças práticas significativas. Estas diferenças também se evidenciam na prática judiciária.

ii) Posição especial do direito nacional na prática judiciária dos órgãos jurisdicionais da União

– Nota prévia geral

49. Compete às jurisdições da União garantir «[…] o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados» ( ) (artigo 19.° TUE). A interpretação de direito nacional não cabe, em princípio, no seu espectro de competências. Essa interpretação constitui tarefa dos órgãos jurisdicionais dos Estados‑Membros. Contudo, como sucede no presente caso, podem colocar‑se questões relativas ao conteúdo e à interpretação de direito nacional, no âmbito da aplicação de disposições de direito da União.

50. Os órgãos jurisdicionais da União não dispõem, neste contexto, de quaisquer instrumentos específicos para apuramento do direito nacional aplicável a certo caso concreto. O direito da União não prevê, por exemplo, a possibilidade de se chamar a intervir os tribunais superiores nacionais ou outras autoridades nacionais para que esclareçam vinculativamente certo aspecto concreto de um regime jurídico nacional, à laia do que sucede, na direcção inversa, com o pedido de decisão prejudicial.

51. Do mesmo modo, o direito processual da União não prevê que, num caso destes, se tenha necessariamente de suspender a instância impondo às partes que suscitem a questão junto dos órgãos jurisdicionais dos Estados‑Membros para que estes, no âmbito de uma acção declarativa, possam esclarecer o referido regime jurídico. Por regra, por razões de ordem prática evidentes, os órgãos jurisdicionais da União e, por maioria de razão, as demais autoridades encarregues da aplicação do direito da União ( ), terão consideravelmente mais dificuldade em apurar correctamente o direito nacional aplicável a certo caso concreto do que em apreciá‑lo sob o ponto de vista do direito da União.

52. É certo que o artigo 24.°, segundo parágrafo, do Estatuto ( ) confere ao Tribunal de Justiça, em geral, a possibilidade de pedir aos Estados‑Membros «[…] todas as informações que considere necessárias à apreciação [de uma] causa»; mas, por um lado, esta disposição acaba por não ter utilidade quando o Tribunal de Justiça se vê confrontado com o direito nacional de um Estado que não seja membro e, por outro lado, não é a mesma coisa, por exemplo, pedir uma informação relativa ao conteúdo de certas disposições fiscais nacionais e pedir a um órgão jurisdicional que se pronuncie, em termos vinculativos, sobre o direito nacional aplicável a certo caso concreto.

– Direito nacional no contexto do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94

53. No entanto, os órgãos jurisdicionais da União foram poupados a este problema, pelo menos no que toca ao artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, em questão no caso em apreço. Pois, segundo o regulamento de execução, compete ao próprio requerente produzir a prova relativa ao direito por si invocado. Por conseguinte, ao IHMI e, se o processo prosseguir, aos órgãos jurisdicionais da União que tenham sido chamadas a intervir – apenas ( ) – cumpre apreciar os elementos de prova que o requerente tenha apresentado.

54. É verdade que inexiste, em relação ao processo judicial, uma disposição específica que corresponda à Regra 37 do regulamento de execução. Porém, nada aponta para que se afaste o seu princípio no processo judicial. Se o objecto do litígio é idêntico nas Câmaras de Recurso e no Tribunal Geral ( ), tem consequentemente de valer o mesmo também em matéria de distribuição e abrangência do ónus de alegação e da prova que recai sobre cada uma das partes.

55. Deste modo, sob o prisma do aplicador do direito da União, o direito nacional, a apreciar como questão prévia, abandona a esfera do que é matéria jurídica para se aproximar do que é matéria de facto susceptível de produção de prova ( ).

56. Por um lado, o direito da União, ao colocar o direito nacional, a apreciar como questão prévia, ao nível da matéria de facto sujeita a alegação e a prova ( ), está em sintonia com os princípios clássicos do direito internacional privado ( ). Por outro lado, esta solução que, em matéria de direito das marcas da União parece estar, implicitamente a propósito de casos concretos, positivada no regulamento de execução, corresponde também à prática seguida por tribunais internacionais e tribunais arbitrais ( ): o princípio iura novit curia aplica‑se, se tanto, em relação à matéria de direito internacional que estiver em causa, mas não ao direito nacional ( ), cujo conteúdo deve ser demonstrado, se necessário através de produção de prova, e que deve ser apreciado em função dos argumentos das partes, sem que sobre o tribunal recaia um dever de esclarecimento mais amplo.

– Conclusão provisória

57. Desta forma, ainda que a mera remissão para o direito nacional, no Regulamento n.° 40/94, não o transforme em direito da União, pode uma sua errada apreciação, quando adquira relevância enquanto questão prévia ao nível da análise dos elementos constitutivos do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, implicar que se confirme ou negue, erradamente, o preenchimento de um certo elemento constitutivo, como por exemplo o da existência de um direito ao nome impeditivo da utilização da marca.

58. A questão de saber se, contudo, o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça, no âmbito de um processo de recurso, podem apreciar uma alegação nesse sentido é a seguir analisada.

iii) Invocação da violação do artigo 8.°, n.° 3, do CPI perante os órgãos jurisdicionais da União

59. As alegações escritas tanto da recorrente como de E. Fiorucci incidem, em parte, detalhadamente, sobre as várias interpretações que a doutrina italiana faz da referida disposição e que pretendem adoptar para fundamentar as respectivas posições. Porém, neste contexto não se tratou a questão de saber se o Tribunal de Justiça, enquanto instância de recurso, pode sequer controlar a apreciação do direito nacional feita pelo Tribunal Geral, em primeira instância. No decurso da audiência, a recorrente pugnou pela susceptibilidade de se apreciar plenamente o direito nacional em instância de recurso, na medida em que o direito da União para ele remeta. Ao invés, o IHMI parece só admitir uma apreciação restringida a erros que sejam manifestos, à luz da prova apresentada ao Tribunal Geral. Já E. Fiorucci entende que a instância de recurso está estritamente limitada à fiscalização do direito da União.

60. Uma análise das disposições em matéria de direito das marcas e de direito processual revela, desde logo, que o critério de apreciação perante os órgãos jurisdicionais da União não tem de ser necessariamente o mesmo quando está em causa a questão de saber se a aplicação do direito nacional pode ser apreciada para se apurar se existe erro de direito. O processo em primeira instância, que corre termos perante o Tribunal Geral, e o processo de recurso, que corre termos perante o Tribunal de Justiça, estão sujeitos a princípios distintos. A existência destes princípios distintos justifica‑se pelo facto de o direito nacional, despido da sua natureza normativa ante as jurisdições da União, ser equiparado às alegações de matéria de facto, apresentadas pelas partes. Por isso, em conformidade com o seu tratamento como matéria de facto, só pode ser apreciado, em sede de recurso, em termos restritos.

– Apreciação do direito nacional pelo Tribunal Geral à luz do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 65.° do Regulamento n.° 207/2009)

61. Segundo o artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, o recurso das decisões das Câmaras de Recurso para o Tribunal de Justiça «terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder».

62. Nesta disposição, a expressão «Tribunal de Justiça» reporta‑se ao Tribunal de Justiça no seu todo, enquanto órgão, e não enquanto instância ( ). Por conseguinte, importa ler o artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 no sentido de que o recurso para o Tribunal Geral pode ter por fundamento, entre outros, a «violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação» ( ).

63. Importa começar por apreciar o que se deve entender por «qualquer norma jurídica sobre a […] aplicação [do Regulamento n.° 40/94]».

64. Numa interpretação literal, o conceito genérico «norma jurídica» abrange não apenas as disposições do direito da União, mas também as dos direitos nacionais dos Estados‑Membros. Efectivamente, o Regulamento n.° 40/94 contém várias referências ao direito nacional, em particular em circunstâncias nas quais, como sucede no caso em apreço, existem direitos mais antigos que colidem com a marca comunitária ( ).

65. Além disso, através da referência a normas jurídicas «sobre a sua aplicação» não se está a querer aludir apenas às disposições do regulamento de execução. Caso se adoptasse uma interpretação mais restritiva, que apenas abrangesse o regulamento de aplicação, não seriam abrangidas as remissões para direito nacional contidas no Regulamento n.° 40/94, que ficariam subtraídas ao controlo do Tribunal. Esta solução suscitaria reservas à luz do princípio da tutela jurisdicional efectiva.

66. As outras versões linguísticas ( ) confirmam que se deve optar pela interpretação do Regulamento n.° 40/94 que seja mais favorável à tutela jurisdicional. Assim, chama a atenção o facto de, por exemplo, a versão francesa se reportar, no artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a «violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur appplication» ( ). O pronome possessivo «leur», no plural, indica – mais claramente que a versão alemã – que se faz referência tanto à aplicação do Tratado como à do Regulamento n.° 40/94. Já só por esta razão, uma restrição do conceito «norma jurídica» a disposições do regulamento de execução, que se refere apenas ao Regulamento n.° 40/94 e não também ao Tratado enquanto tal, não faria sentido ( ). Deste modo, o conceito de norma jurídica abrange todas as disposições a considerar na interpretação e aplicação do Regulamento n.° 40/94 e do Tratado.

67. A título de conclusão provisória pode‑se, pois, ter por assente que, pelo menos junto do Tribunal Geral, é possível invocar uma interpretação juridicamente errada do direito nacional, desde que o mesmo seja chamado à colação no âmbito da aplicação do Regulamento n.° 40/94 ( ).

68. Atendendo a esta conclusão, o facto de no acórdão impugnado ( ) se ter procedido a uma análise detalhada do artigo 8.°, n.° 3, do CPI, à luz das provas apresentadas à Câmara de Recurso ( ), não pode, em princípio, ser posto em causa com base no artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94.

69. Mas isto ainda não esclareceu a questão decisiva no presente processo de recurso de saber se a apreciação do direito nacional, tal como foi e podia ser feita pelo Tribunal Geral, nos termos do artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, é passível de controlo pelo Tribunal de Justiça.

iv) Não apreciação do direito nacional em instância de recurso, atento o disposto no artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça

70. Segundo o artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso é limitado às questões de direito. Só pode ter por fundamento a incompetência do Tribunal Geral, irregularidades processuais perante este Tribunal que prejudiquem os interesses do recorrente, bem como a violação do direito da União pelo Tribunal Geral.

– Interpretação gramatical

71. Interpretando‑se literalmente o artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça está impedido de apreciar um fundamento de recurso consubstanciado na violação de direito nacional. Isto porque através de tal fundamento, não se alegaria a «violação do direito da União» pelo Tribunal Geral, mas sim pretensos erros na aplicação de direito nacional.

72. O facto de o artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 poder implicar que se recorra ao direito nacional, para se poder avaliar a eventual relevância de direitos ao nome mais antigos face a marcas mais recentes, não é suficiente para transformar o direito nacional aplicado em direito da União impugnável em sede de recurso ( ).

73. De resto, esta conclusão encontra sustento não apenas na estrutura e no teor da disposição de direito substantivo mas também numa consideração global das disposições de natureza processual, referentes tanto ao recurso para o Tribunal Geral como ao recurso para o Tribunal de Justiça.

– Interpretação sistemática

74. Uma contraposição do artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, por um lado, e do artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, por outro lado, deixa desde logo reconhecer que esta última disposição permite expressamente que qualquer norma jurídica sobre a aplicação do Regulamento n.° 40/94 seja susceptível de apreciação em sede do recurso de decisão da Câmara de Recurso, enquanto o Estatuto, ao nível do recurso para o Tribunal de Justiça, se baseia expressamente no conceito mais restrito do direito da União. O legislador podia ter adoptado facilmente a subtil distinção contida no artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 também no artigo 58.° do Estatuto, assim alargando o âmbito do que pode ser conhecido pela instância de recurso de modo a abranger não só o direito da União mas também, numa formulação paralela, «qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação».

75. Contudo, isso não sucedeu – diferentemente, de resto, do que também vem genericamente previsto no artigo 263.°, segundo parágrafo, TFUE, em relação aos recursos de primeira instância. Comparando‑se o artigo 263.°, segundo parágrafo, TFUE com o artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, por um lado, e com o artigo 58.° do Estatuto, por outro lado, percebe‑se facilmente que em instância de recurso o Tribunal de Justiça deve, por regra, abster‑se de apreciar normas jurídicas que não sejam originariamente de direito da União, diferentemente do que pode suceder em primeira instância.

76. Também o artigo 256.°, n.° 1, segundo parágrafo, TFUE não justifica outro resultado. É certo que concede, em geral, a possibilidade de recurso «limitado às questões de direito», expressão esta na qual, à primeira vista, também se poderiam subsumir as questões de direito relativas ao direito nacional. Porém, o recurso tem de cingir‑se às «condições e limites previstos no Estatuto», o que implica novamente a exclusão, no processo de recurso, da alegação de uma violação de direito nacional.

77. Portanto, a análise sistemática das disposições aplicáveis tanto ao recurso de primeira instância como ao recurso de uma decisão nela proferida também releva, em princípio, a favor de uma exclusão da apreciação de disposições de direito nacional no âmbito da instância de recurso. Esta conclusão também é coerente, pois as normas de direito nacional, na óptica do aplicador do direito da União, pertencem ao domínio das questões de facto, cuja apreciação não compete à instância de recurso, a menos que seja invocada a desvirtuamento manifesto pelo Tribunal Geral do conteúdo de peças processuais de primeira instância ou dos elementos de prova ( ).

78. Dito isto, os alegados erros de direito na aplicação do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, no que concerne ao alcance da protecção concedida ao «outro direito anterior», podem ser amplamente conhecidos pela instância de recurso, se esse direito anterior ancorar no direito da União, mas já só podem ser conhecidos em recurso de primeira instância se a protecção do outro direito anterior for regulada pelo direito nacional.

– Conclusão provisória

79. Tomando como boa esta interpretação rigorosa, deve‑se rejeitar, por inadmissível, o fundamento de recurso assente na violação do artigo 8.°, n.° 3, do CPI, sem que se conheça do mérito da causa. O direito processual da União consagra, pelo menos no contexto do regulamento sobre a marca comunitária, aplicável ao caso vertente, um sistema de recurso jurisdicional de duplo grau, cuja configuração é clara relativamente à amplitude do controlo: segundo este sistema, é admissível, ao abrigo do artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a interposição de recurso em primeira instância com fundamento no direito nacional, mas já não é, em princípio, admissível interpor‑se recurso para a segunda instância com esse mesmo fundamento.

– Inexistência de desvirtuamento

80. Não obstante, a aproximação da apreciação de direito interno à apreciação de factos, na aplicação do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, abre uma possibilidade, ainda que bastante limitada, de controlo em sede de recurso. Por regra, o Tribunal Geral é o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova ( ). Porém, está em causa uma questão de direito, que pode ser debatida no âmbito do recurso, quando se alega resultar, de forma manifesta, das peças apresentadas em primeira instância, que as conclusões da primeira instância são materialmente inexactas ( ) ou que o Tribunal desvirtuou os elementos de prova que lhe foram apresentados. Esta última situação foi já confirmada a propósito de casos em que a apreciação dos elementos de prova existentes é manifestamente incorrecta ( ), e ocorre, em todo o caso, quando esse desvirtuamento resulta de forma manifesta dos elementos dos autos, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e das provas ( ).

81. Não é possível sustentar com êxito padecer o acórdão impugnado de um tal desvirtuamento. Pelo contrário, o Tribunal Geral debruçou‑se pormenorizadamente sobre o teor da disposição de direito italiano em causa e apreciou, de forma lógica e compreensível, os elementos de prova, extraídos da doutrina italiana, apresentados tanto à Câmara de Recurso como ao próprio Tribunal Geral. Não existem indícios de desvirtuamento das alegações das partes ou dos elementos de prova.

82. O Tribunal Geral não tinha a obrigação de proceder a ulteriores averiguações por sua conta, relativamente ao regime jurídico nacional. Antes pelo contrário: uma vez que o objecto do litígio perante o Tribunal Geral é definido pelo objecto de litígio perante a Câmara de Recurso ( ), o Tribunal Geral tinha de se cingir, também em relação ao regime jurídico nacional, ao material já apresentado à Câmara de Recurso. É o que resulta, por um lado, da qualificação do direito nacional como uma questão de facto, sujeita ao ónus de alegação, e, por outro lado, do facto de a apreciação da legalidade da decisão da Câmara de Recurso só poder ser analisada com base nas provas que tenham sido previamente apresentadas junto da Câmara de Recurso ( ).

83. Ao Tribunal Geral competia avaliar se a apreciação do direito nacional, levada a cabo pela Câmara de Recurso era fundada ou se, pelo contrário, teria sido violada uma norma jurídica sobre a aplicação do Regulamento n.° 40/94 ( ). É irrelevante o facto de a recorrente agora alegar que, além de tudo, remetera em primeira instância para diversas decisões de órgãos jurisdicionais italianos, com relevância para o caso em apreço, que o Tribunal Geral ignorou. Com efeito, sendo o Tribunal Geral chamado a exercer o controlo sobre a legalidade da decisão da Câmara de Recurso, está impedido de avaliar elementos de prova que tenham sido apresentados, pela primeira vez, em anexo à petição ( ).

v) Delimitação em relação à cláusula compromissória (artigo 272.° TFUE)

84. No âmbito da cláusula compromissória inexiste um regime pleno de subtilezas e de ramificações como aquele que resulta da conjugação das disposições do direito das marcas e das disposições de natureza processual.

85. É característico dos casos em que se prevê uma cláusula compromissória os órgãos jurisdicionais da União serem «competente[s] para decidir com fundamento em cláusula compromissória constante de um contrato de direito público ou de direito privado, celebrado pela União ou por sua conta» (artigo 272.° TFUE), no qual habitualmente se estipula como aplicável o direito nacional substantivo de um Estado‑Membro.

86. No presente caso não se afigura necessário incidir sobre a questão de saber se a situação jurídica, relativa à possibilidade de apreciação do direito nacional na instância de recurso, seria diferente caso tivesse sido invocada, perante os órgãos jurisdicionais da União, a violação de direito nacional, com fundamento numa cláusula compromissória.

3. Conclusão quanto ao primeiro e ao segundo fundamentos do recurso

87. Tanto o primeiro como o segundo fundamentos do recurso devem ser julgados improcedentes, uma vez que na instância de recurso não pode alegar‑se nem a violação do artigo 52.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, nem a violação do artigo 8.° do CPI.

B – Terceiro e quarto fundamentos do recurso: falta de fundamentação e denegação de justiça ou violação do artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94

88. Também estes dois fundamentos do recurso podem ser apreciados conjuntamente, uma vez que ambos se prendem, no essencial, com a repartição de competências entre o Tribunal Geral e a Câmara de Recurso e, em especial, com a amplitude do poder de apreciação do Tribunal Geral.

1. Falta de fundamentação

89. A recorrente, a título subsidiário, fundamenta o seu pedido numa alegada falta de fundamentação, pelo facto de o Tribunal Geral não ter apreciado as alegações e as provas por si apresentadas, segundo as quais E. Fiorucci teria dado o seu consentimento ao registo da marca. Ainda segundo a recorrente, é, por um lado, de «presumir» esse pretenso consentimento, uma vez que o pedido de nulidade só foi apresentado vários anos depois do pedido e do registo da marca; por outro lado, foi fornecida à Câmara de Recurso uma declaração de um quadro dirigente da Fiorucci SpA, ao qual E. Fiorucci manifestou o seu consentimento.

90. Há que recordar, antes de mais, que a questão de saber se a fundamentação de um acórdão do Tribunal Geral é contraditória ou insuficiente constitui uma questão de direito que pode ser, enquanto tal, invocada no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral ( ).

91. Segundo o artigo 36.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, que nos termos do artigo 53.°, primeiro parágrafo, do mesmo Estatuto também se aplica ao Tribunal Geral, os acórdãos são fundamentados. A referida disposição não estabelece requisitos mais detalhados quanto a este dever de fundamentação.

92. Porém, segundo jurisprudência constante, o dever de fundamentação que incumbe ao Tribunal Geral não impõe que este forneça uma exposição que siga, de forma exaustiva e um a um, todos os raciocínios articulados pelas partes no litígio, e a fundamentação do Tribunal Geral pode, portanto, ser implícita, desde que permita aos interessados conhecerem as razões por que aquele Tribunal não acolheu os seus argumentos e ao Tribunal de Justiça dispor dos elementos suficientes para exercer a sua fiscalização ( ).

93. Como resulta dos n.os 64 e 65 do acórdão impugnado, o Tribunal Geral não apreciou o alegado pela recorrente acerca da relevância do consentimento de E. Fiorucci, uma vez que a Câmara de Recurso não julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade por essa razão e o Tribunal Geral não pode substituir pela sua própria fundamentação a fundamentação da instância competente.

94. Por esta via, o Tribunal Geral deu cumprimento ao seu dever de fundamentação. Saber se a sua apreciação é ou não correcta não releva, para o presente caso. Não se vislumbra, pois, que haja falta de fundamentação.

2. Denegação de justiça ou violação do artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94

95. Em novo grau de subsidiariedade, a recorrente sustenta ainda o seu pedido numa alegada denegação de justiça. Segundo alega, o Tribunal Geral, de forma incorrecta, não apreciou a problemática da aquisição da marca ELIO FIORUCCI, referindo a esse respeito o objecto do litígio na Câmara de Recurso e absteve‑se, erradamente, de alterar a decisão da Câmara de Recurso, em benefício da recorrente. Nesta medida, a recorrente entende ter sido violado o artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

96. Num último grau de subsidiariedade, deve‑se ordenar ao IHMI que aprecie esta alegação.

97. Porém, não merece crítica o facto de o acórdão impugnado não ter apreciado, em relação ao artigo 8.° do CPI, a alegada relevância ‑ também referida pelo IHMI ‑ da aquisição, por contrato, da marca e ter‑se abstido de alterar a decisão da Câmara de Recurso.

98. É certo que o artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 atribui competência ao Tribunal Geral não apenas para anular mas também para reformar as decisões da Câmara de Recurso.

99. No entanto, no caso em apreço não existiam razões para que o fizesse. Ao invés, atento o objecto do litígio o Tribunal estava impedido de reformar a decisão. A tutela jurisdicional no âmbito do direito das marcas prevê três instâncias e encontra‑se desenhada de modo a que ao nível da matéria de facto seja a Câmara de Recurso a exercer o papel central, assim configurando o objecto do litígio. É por isso que no n.° 64 do acórdão impugnado se refere, com razão, que a Câmara de Recurso não considerou o aspecto da aquisição da marca (e, assim, do artigo 8.° do CPI) como decisivo e negou provimento ao pedido de declaração de nulidade, com outro fundamento. Proceder a uma nova apreciação mais abrangente, que abarque esta questão, do direito nacional, o qual deve ser tratado como uma questão de facto e como tal fazer parte do objecto do litígio, porém, não compete aos órgãos jurisdicionais da União.

100. Tal como sucede com a denegação de justiça, alegada pela recorrente, também não se vislumbra aqui qualquer violação do artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

101. É um facto que o IHMI, segundo o artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, deve tomar as medidas necessárias à execução dos acórdãos dos órgãos jurisdicionais da União. A anulação total ou parcial de uma decisão da Câmara de Recurso pode implicar que, nos termos do artigo 1.°‑D, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno ( ), se proceda a uma «nova apreciação do processo em causa pelas câmaras de recurso». O que está aqui em causa é uma apreciação abrangente à luz do acórdão em questão, a qual deve ser levada a cabo pelo IHMI por sua livre iniciativa e independentemente de injunção dos órgãos jurisdicionais nesse sentido ( ).

102. Por isso, no presente caso seria à Câmara de Recurso, à qual fosse, agora, distribuído o processo, que competiria resolver a questão de saber se E. Fiorucci efectivamente consentiu no pedido da marca. Esta questão de facto, embora irrelevante para a questão de saber se foi violado o dever de fundamentação, ganha previsivelmente importância tendo em conta a interpretação do artigo 8.° do CPI que o Tribunal Geral pôs em causa, pelo que já não pode ficar por resolver. O mesmo se aplica à questão de saber com que extensão o contrato de cessão transmitiu marcas e sinais distintivos à recorrente.

103. Ainda que o pedido formulado pela recorrente, em último grau de subsidiariedade, tenha precisamente em vista impor‑se ao IHMI esta apreciação, o mesmo não pode ser julgado procedente. Com efeito, o dever de apreciação do IHMI resulta directamente das disposições aplicáveis. Ao invés, os órgãos jurisdicionais da União não podem dirigir injunções ao IHMI.

3. Conclusão provisória

104. Pelo exposto, também o terceiro e o quarto fundamentos do recurso devem ser julgados improcedentes.

C – Conclusão final em relação ao recurso

105. Uma vez que nenhum dos fundamentos do recurso procede, importa negar‑lhe provimento na sua totalidade.

VII – Pedido de reforma dos n.os 33 e 35 do acórdão, apresentado por E. Fiorucci

106. E. Fiorucci considera inexactas as exposições contidas nos números acima referidos. Nesta medida, requer uma espécie de «rectificação da decisão», sem se pronunciar acerca das consequências que daí resultariam em relação à parte decisória do acórdão em causa.

107. Porém, este requerimento não constitui um pedido admissível na resposta do recurso, uma vez que não se pede nem a anulação, pelo menos parcial, da decisão do Tribunal Geral, nem o provimento de um pedido apresentado em primeira instância ( ).

108. Pelas mesmas razões também não é possível convolar‑se este pedido num recurso subordinado ( ).

109. Por conseguinte, o pedido de E. Fiorucci deve ser rejeitado, com fundamento na sua inadmissibilidade.

VIII – Despesas

110. Nos termos conjugados do artigo 118.° e do artigo 69.°, n.° 3, ambos os artigos do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode, no processo de recurso, se cada parte obtiver vencimento parcial, ou em circunstâncias excepcionais, determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.

111. No presente caso constata‑se que E. Fiorucci obteve vencimento, excepto na parte em que pediu a reforma do acórdão. A recorrente, diferentemente, foi vencida na totalidade, excepto no que tange ao pedido que apresentou para que fosse indeferido o pedido de reforma do acórdão, formulado por E. Fiorucci. O IHMI foi vencido na totalidade.

112. Consequentemente, afigura‑se adequado condenar‑se o IHMI e a recorrente a suportarem três quartos das despesas do processo de E. Fiorucci, bem como as respectivas despesas do processo. Desta forma, recaem sobre E. Fiorucci um quarto das suas despesas do processo.

IX – Conclusão

113. Tendo em conta as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que:

1. Negue provimento ao recurso.

2. Julgue improcedente o pedido de reforma do acórdão, formulado por E. Fiorucci.

3. Condene a recorrente e o IHMI a suportar as suas próprias despesas do processo e, solidariamente, três quartos das despesas do processo de E. Fiorucci.

4. Condene E. Fiorucci a suportar um quarto das suas próprias despesas do processo.