CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL HENRI MAYRAS

apresentadas em 25 de Maio de 1976 ( *1 )

Senhor Presidente,

Senhores Juízes,

O problema colocado pelos conflitos que derivam da coexistência, no mercado comum, do princípio da livre circulação de mercadorias com o carácter territorial das leis nacionais que protegem a propriedade industrial e comercial em um ou vários Estados-membros, e especificamente do direito de marca, só começou a surgir, pouco a pouco, com a interpenetração dos mercados. Todas as autoridades, desejosas de eliminar das distorções criadas desta forma, se encontraram mais cedo ou mais tarde confrontadas com este problema. Tentaram resolvê-lo segundo modalidades diversas, quer por via de normas positivas quer deixando aos tribunais a incumbência de o fazer.

No plano comunitário, desde há longos anos que se começou a desenvolver um trabalho com vista a criar um regime «europeu» de patentes e de marcas. É bem a prova de que o estebelecimento de tal regime é indissociável de realização dos objectivos do Tratado. Mas, ao contrário do conceito de ordem pública e de saúde pública, o de protecção de propriedade industrial e comercial, exceptuando a matéria — bastante importante — das patentes, não foi objecto de qualquer diploma de aplicação ou execução à escala comunitária, se bem que numerosos e eruditos congressos lhe tenham sido consagrados e que seja objecto atento dos trabalhos da liga Internacional contra a Concorrência Desleal.

Quer dizer que o campo de actuação que se abre assim ao legislador e ao juiz comunitário é particularmente vasto.

É este problema que se coloca, uma vez mais, no presente processo prejudicial. O interesse que ele apresenta resulta igualmente do facto de todos os governos dos Estados-membros, à excepção dos da Itália e do Luxemburgo, terem formulado observações escritas, se bem que apenas o Governo da República Federal da Alemanha tenha estado representado na barra.

A questão que vos foi apresentada pelo Bundesgerichtshof, nos termos do artigo 177.o, último parágrafo, do Tratado CEE, foi suscitada no âmbito de um recurso de revista interposto pela firma britânica Terrapin (Overseas) Ltd, de Bletchley, de uma decisão proferida pelo Tribunal de Segunda Instância de Munique a favor da firma alemã Terranova Industrie CA Kapferer & Co., de Freihung, e que, sob pena de sanções, proíbe a empresa britânica de utilizar para fins comerciais no território da República Federal da Alemanha, incluindo Berlim-Oeste, a firma Terrapin (Overseas) Ltd e a da sua filial Terrapin Systembau Nordeuropa GmbH como marca e nome comercial para construções pré-fabricadas montadas no terreno a partir de elementos desmontáveis ou para células compostas por tais elementos.

Resulta dos autos, tal como os analisa o relatório para audiência, que Terrapin, construtora britânica de casas pré-fabricadas em madeira e de elementos de construção destinados a esta finalidade, tenta desde há vários anos implantar-se no mercado alemão. A supressão dos direitos aduaneiros, consecutiva à adesão, não pode senão fortalecê-la nas suas tentativas. Mas, neste mercado, esbarra com a oposição de um fabricante alemão de materiais de construção diversos, Terranova, que desde há muito tempo, nos termos do direito alemão sobre as marcas de fábrica, protege não só o seu nome comercial, mas também a designação genérica Terra e uma série de palavras derivadas que comportam o mesmo radical.

Trata-se, em especial, da marca nominativa Terra n.o 151654, da marca complexa n.o 359464 Terranova, que comporta a representação de um emblema e abrange os produtos seguintes: pinturas, vernizes, tintas, resinas, colas, pedras artificiais em forma de lages, materiais de construção, revestimentos simples e decorativos, revestimentos para fachadas, e da marca Terranova n.o 431118, com uma disposição especial das letras, que abrange os mesmos produtos e, ainda, rebocos para paredes e fachadas.

Não parece que Terranova, que existe desde há mais de 75 anos, tenha uma posição dominante no seu ramo de actividade, da mesma forma que Terrapin não parece usufruir de uma posição dominante em matéria de exportação de casas pré-fabricadas em madeira para a República Federal da Alemanha, se bem que se trate de uma empresa de dimensões relativamente mais importantes. Uma e outra firma vendem os seus produtos em vários Estados-membros.

Embora naqueles Estados não pareça ter-se levantado qualquer conflito entre estas duas firmas, o que as opõe na República Federal da Alemanha deu lugar a uma série de acções judiciais, que conheceram sortes diversas.

Após Terrapin ter apresentado um requerimento de inscrição da sua marca no registo gerido pela Repartição de Patentes, esta, por decisão de 28 de Dezembro de 1961, indeferiu uma oposição de Terranova. Mas, em recurso desta decisão, o Tribunal Federal das Patentes, por sentença de 3 de Fevereiro de 1967, anulou a decisão da Repartição de Patentes e proibiu o registo da marca Terrapin.

A sociedade britânica não desistiu de comercializar, por intermédio de diferentes agentes, sob as marcas Terrapin ou Tarapin, os produtos que fabrica e foi assim que o caso foi levado até ao Supremo Tribunal alemão.

No acórdão impugnado neste órgão jurisdicional, o Tribunal de Segunda Instância de Munique tinha decidido que os produtos vendidos por estas duas empresas eram similares, que existia uma semelhança entre as suas firmas e que, em consequência, existia um risco de confusão entre os seus respectivos produtos. Neste ponto, o Supremo Tribunal alemão subscreveu integralmente a decisão do juiz de segunda instância sem fundamentar mais amplamente o seu ponto de vista. Daí concluiu que, do ponto de vista do direito nacional, o acórdão do tribunal de segunda instância estabelecendo a interdição visando a firma britânica não poderia deixar de ser confirmado.

Mas este órgão jurisdicional pergunta se não seria possível transpor para o caso que é chamado a decidir a vossa jurisprudência em matéria de livre circulação de produtos com marca, contida designadamente nos vossos acórdãos Sirena, de 18 de Fevereiro de 1971 (Colect., p. 13), Deutsche Grammophon, de 8 de Junho de 1971 (Colect., p. 183), Hag, de 3 de Julho de 1974 (Colect., p. 377) e, por último, Winthrop, de 31 de Outubro de 1974 (Colect., p. 499).

Na realidade, este órgão jurisdicional parece pretender, mais que uma resposta a uma questão abstracta, receber a confirmação de que a sua maneira de ver está correcta.

É nestas circunstâncias que vos coloco uma única questão, que, em substância, se dirige a saber se a protecção resultante da legislação nacional sobre a marca e o nome comercial pode ser oposta à importação de um produto comercializado sob uma marca ou sob um nome comercial legalmente adquiridos num outro Estado-membro, susceptível de se prestar a confusão, no caso de não existir qualquer ligação entre as empresas interessadas e de os seus direitos terem nascido independentemente em Estados-membros diferentes.

Este último aspecto da questão liga-se directamente à vossa jurisprudência no caso Café Hag. Com efeito, a interpretação que nessa ocasião foi dada baseava-se no facto — determinante para alguns intérpretes — de a homonímia das marcas então em causa ter uma origem comum — se bem que já não existisse na altura qualquer espécie de ligação entre as duas firmas que usavam as marcas — e de, em tal caso, ser conveniente fazer prevalecer o princípio da unidade do mercado sobre o interesse dos titulares de marcas desmembradas contra vontade: só a aposição ilícita de uma marca por uma pessoa que dela não é de forma alguma titular constituiria, segundo alguns, uma contrafacção que justificasse uma restrição à livre circulação.

Se bem que a questão que agora vos é posta incida ao mesmo tempo sobre a marca e o nome comercial, limitaremos as nossas explicações à primeira, pois, tal como a Comissão, pensamos que devem bastar para solução do problema em apreço; além disso, pensamos que a mesma solução se deve aplicar à marca e ao nome comercial quando estão, como é o caso, praticamente confundidas.

Esta questão abstrai de qualquer acordo restritivo de concorrência entre os detentores das duas marcas, assim como de qualquer exploração abusiva de posição dominante por uma das firmas. Além disso, a boa fé de cada uma das empresas não pode ser posta em dúvida e não se poderá, nestas condições, falar de «contrafacção» no sentido próprio. Mas, enquanto que, no processo Hag, tínheis que conhecer de uma proibição de comercialização num Estado-membro de um produto que usava legalmente uma marca noutro Estado-membro, com o pretexto de que uma marca idêntica, com a mesma origem, existia no primeiro Estado, o presente caso distingue-se daquele na medida em que se trata de produtos e de marcas que não são idênticos e que não têm, por definição, a mesma origem.

1. O primeiro elemento, ausência de identidade dos produtos e das marcas, deveria a priori levar a pensar que tal proibição é incompatível com as disposições do Tratado. O segundo elemento, ausência de origem comum, que aparece necessariamente envolvido no caso de marcas estrangeiras não idênticas e de produtos que não são os mesmos, também não parece, pelo menos à primeira vista, opor-se ao reconhecimento da incompatibilidade de tal proibição. Ao invés, poder-se-ia sustentar que, se vós admitistes a coexistência das marcas no processo Hag em virtude da sua origem comum, e se assim fizestes uma excepção à proibição de coexistência, teríeis decidido de outra maneira na hipótese de marcas de origem diferente que incidissem sobre produtos similares e susceptíveis de criar um risco de confusão. De qualquer maneira, ainda não vos pronunciastes explicitamente sobre tal caso de marcas semelhantes de origem diferente. Não temos a pretensão, Senhores Juízes, de expor aqui uma teoria exaustiva sobre o objecto específico de marca: não obstante, é necessário definir alguns princípios sobre o assunto. Recordemos que, segundo o próprio Supremo Tribunal alemão (acórdão Cinzano, de 2 de Fevereiro de 1973), a marca não tem uma função de garantia: ela não garante obrigatoriamente a qualidade constante dos produtos marcados. Tem simplesmente uma função de indicação de origem-, tem como fim distinguir ou identificar os produtos de um fabricante ou de um comerciante, garantir a sua origem, autenticidade e proveniência ou, como dizem os autores ingleses, implica para o fabricante que dela é titular o direito de não ver fazer passar os produtos de outro fabricante por seus. O direito exclusivo de utilização conferido pelo legislador ao titular de marca apenas o protege contra a utilização desleal desta para outros produtos, essencialmente através de uma acção de contrafacção. Mas ao lado deste «objecto específico» da marca, nos termos da vossa jurisprudência Deutsche Grammophon (Colect. 1971, p. 183), a marca tem aquilo a que se chamou funções «adventícias»: sugere uma qualidade e destina-se a promover a venda do produto marcado. Neste sentido, coloca o seu titular em situação de proteger contra terceiros a posição económica que adquiriu graças aos seus esforços técnicos, financeiros e comerciais. Ao mesmo tempo, a marca é uma condicionante da escolha dos consumidores pela reputação que a ela se liga; serve portanto para proteger, mas também, ao mesmo tempo — é preciso reconhecê-lo —, para «condicionar» os consumidores. Assim, o direito à marca permite impedir que um concorrente, utilizando uma marca idêntica ou semelhante para produtos idênticos ou similares, crie um risco de confusão sobre a proveniência dos produtos e se aproveite, de maneira desleal, do capital de confiança representado pela marca; esta protecção exerce-se igualmente no interesse do público, que deve ser defendido das fraudes. Estas funções qualitativa e publicitária, particularmente importantes na era industrial, são apenas funções derivadas de funções de indicação de proveniência, se bem que se possa perguntar se elas podem igualmente ser juridicamente protegidas a título de propriedade industrial e comercial, se é mesmo o direito de marca que está destinado a assegurar esta protecção, ou se a protecção destas funções não depende antes do direito respeitante à concorrência desleal ou do direito respeitante à protecção dos consumidores. Segundo o professor Beier, que apresentou observações em nome de Terranova, «o interesse económico que apresenta, para um fabricante de artigos de marca, uma protecção contra a exploração desleal dos seus esforços em matéria de produção, de publicidade e de distribuição, não é protegido pelo direito das marcas. Só pode ser tomado em consideração no âmbito do direito respeitante à concorrência desleal, do direito contratual e dos princípios gerais de responsabilidade por facto ilícito» (Clunet, 1971, p. 5, «A territorialidade das marcas e as trocas internacionais»). Vós próprios não dissestes no vosso acórdão Winthrop (Colect. 1974, p. 499) «que, aliás, o objectivo específico de protecção de propriedade industrial e comercial é distinto do objectivo de protecção do público e das responsabilidades eventuais que esta pode implicar»? Poderíamos, assim, ser tentados a sustentar o seguinte raciocínio: Enquanto que, no caso Sterling Drug, o vosso acórdão afirma que um obstáculo à livre circulação de mercadorias, resultante de uma legislação nacional, «pode ser justificado por razões de protecção de propriedade industrial… na hipótese de existência de patentes cujos titulares originários são jurídica e economicamente independentes» (considerando n.o 11), o vosso acórdão Winthrop, proferido no mesmo dia e que versava sobre uma questão de marca, não contém a mesma passagem. Perante a consideração de que o «direito de marca pode distinguir-se… de outros direitos de propriedade industrial e comercial na medida em que os elementos por estes protegidos revestem na maior parte das vezes um interesse e um valor superiores aos que derivam de uma marca» (acórdão Sirena, considerando n.o 7), e o facto de, em virtude da sua longevidade, o seu exercício ser «particularmente susceptível de contribuir para a partilha dos mercados e desta forma causar prejuízo à livre circulação de mercadorias entre Estados, essencial ao mercado comum» (mesmo considerando), poder-se-ia daí deduzir que a protecção da propriedade comercial não poderá ser justificada em idêntica medida no caso das marcas cujos titulares são jurídica e economicamente independentes. O vosso acórdão Hag teria vindo confirmar e mesmo reforçar esta conclusão, uma vez que admitiu a livre circulação de um produto apresentando duas marcas homónimas que provinham da cisão ou do desmembramento de uma marca única, se bem que os seus titulares actuais fossem jurídica e economicamente independentes. O mesmo deveria suceder, por maioria de razão, em relação a marcas não idênticas (embora semelhantes) referentes a produtos não idênticos (ainda que similares ou pertencentes a um mesmo sector de produção) e cujos titulares são desde a origem jurídica e economicamente independentes. Finalmente, uma vez que em matéria de indicação de origem, função «específica» da marca, segundo a vossa jurisprudência, «a informação… dos consumidores pode ser assegurada por outros meios que não causem prejuízo à livre circulação de mercadorias» (acórdão Sirena, considerando n.o 14), não resultará daí que as outras funções menos «específicas» de marca, isto é, as funções qualitativa e publicitária, devem ceder o passo face à livre circulação e não podem, em caso algum, ser garantidas a título de protecção de propriedade comercial através de uma interdição de comercializar um produto com uma marca diferente?

2. Não pensamos que assim seja. Em primeiro lugar, porque as funções «derivadas» da marca dificilmente são dissociáveis da primeira, se bem que sejam de valor diferente. Além disso, admitir esta tese seria constatar um vazio no Tratado, quando o artigo 36.o tem precisamente como objectivo «reunir» todas as interdições ou restrições, designadamente à importação, as quais, embora afectando a livre circulação, podem ser «justificadas». É certo que a noção de concorrência desleal não nos parece, contrariamente ao que alega o Governo da RFA, directamente visada no preâmbulo do Tratado: «reconhecendo que a eliminação dos obstáculos existentes requer uma acção concertada tendo em vista garantir… a lealdade na concorrência», os autores do Tratado não visavam estabelecer uma protecção contra as práticas desleais de concorrência, mas, mais propriamente, proibir quaisquer práticas tendentes a falsear o livre jogo de concorrência, e portanto estabelecer a neutralidade desta. Contudo, mesmo que o Tratado e, até um passado recente, o direito comunitário derivado não tomem em consideração especificamente a protecção contra a concorrência desleal nem a protecção dos consumidores, tais preocupações não lhe são alheias; são em qualquer caso indissociáveis da realização dos objectivos do Tratado. Os trabalhos do grupo de trabalho «marcas», convocado há vários anos por iniciativa da Comissão, são disso testemunho. O próprio anteprojecto da convenção relativa ao direito europeu das marcas, elaborado por este grupo, se refere (artigos 11.o e 12.o) ao risco de confusão devido à semelhança das marcas e à semelhança dos produtos, mesmo não definindo estas expressões. Ora, estes critérios ligam-se sem qualquer dúvida, pelo menos indirectamente, à noção de concorrência desleal e à protecção dos consumidores. Não é pois necessário recorrer à noção de concorrência desleal ou de protecção dos consumidores como tal; basta referir-se a protecção da marca que, embora comporte vantagens e direitos para o seu titular, só é conferida em determinadas condições e implica também deveres e obrigações do titular, para com as outras marcas e para com os consumidores. Noutro acórdão, de 20 de Fevereiro de 1975 (Comissão/RFA, Colect., p. 95, considerando n.o 7), foi, aliás, decidido que a função específica dos certificados de origem e das indicações de proveniência é «assegurar não só a salvaguarda dos produtores interessados contra a concorrência desleal, mas também a dos consumidores contra as indicações susceptíveis de os induzir em erro». Será de pensar, como preliminar, que a protecção conferida a este título e as proibições de comercialização que a acompanham constituem medidas de efeito equivalente que caem na alçada do capítulo II do título I do Tratado? É duvidoso, uma vez que foi decidido no acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville (Colect., p. 423, considerando n.o 7), a propósito de medidas tomadas por um Estado para prevenir as práticas desleais e garantir aos consumidores a autenticidade do certificado de origem de um produto, que, «sem ter sequer que indagar se tais medidas estão ou não abrangidas pelo artigo 36 o, elas não poderão de qualquer forma, por força do princípio expresso na segunda parte deste artigo, constituir um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros». Contudo, como esta natureza de medida de efeito equivalente, que para o Bundesgerichtshof e para nós é evidente, não parece sê-lo para toda a gente, no sentido de que a proibição do artigo 30.o apenas atingiria as medidas de ordem legislativa, regulamentar ou administrativa e que destas medidas apenas visaria as que são «indistintamente aplicáveis» aos nacionais desse e de outros Estados-membros, faremos, com alguma redundância, as duas observações seguintes: Em primeiro lugar, parecendo-nos certo que não é a acção judicial como tal, mas sim a proibição de comercialização que poderá eventualmente ser ordenada em consequência de tal acção, que pode ter o efeito equivalente ao de uma restrição quantitativa, esta proibição constitui, a este título, uma medida abrangida pelo artigo 30.o, com reserva das derrogações, previstas no artigo 36.o Uma decisão judicial pode constituir uma medida de efeito equivalente nos termos dos artigos 30.o e 34.o do Tratado se incide sobre uma proibição de importar ou de exportar. É precisamente a questão que tínheis que julgar no processo Sirena. Em segundo lugar, para saber se existe medida de efeito equivalente nos termos do artigo 30.o, não é necessário indagar se, de facto, a mesma proibição de comercialização é oposta aos fabricantes alemães de produtos similares que apresentam uma marca semelhante: com efeito, o Tribunal decidiu que mesmo medidas «indistintamente aplicáveis» podem produzir efeitos equivalentes a uma restrição quantitativa: -basta que a medida em questão seja capaz de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, as importações entre Estados-membros (acórdão de 26 de Fevereiro de 1976, Tasca, Colect., p. 135, considerando n.o 13). Da mesma forma (acórdão de 20 de Fevereiro de 1975, Comissão/RFA, Colect., p. 95, considerando n.o 14), «não é necessário considerar que tais medidas restringem efectivamente as importações dos produtos respectivos, mas… apenas que podem constituir obstáculo às importações que poderiam ter lugar na sua ausência». Tal nos parece ser precisamente o caso de uma proibição que conduzisse a canalizar as importações no sentido de que só poderiam operar na República Federal os fabricantes ou os negociantes de produtos que não fossem similares aos da firma Terranova e cuja marca e nome não corressem o risco de se prestar a confusão com os desta firma, ou que apenas o pudessem fazer com a sua concordância e nas condições por ela impostas (neste sentido, acórdão de 30 de Abril de 1974, Sacchi, Colect., p. 223, considerando n.o 8). Mas, ao mesmo tempo, daí resulta que a protecção contra a concorrência desleal e a protecção dos consumidores não poderão servir para justificar não importa que atentado à livre circulação. Nos termos do artigo 36.o, «as disposições dos artigos 30.o a 34.o são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação… justificadas por razões… de protecção de propriedade industrial e comercial» e que não constituem «nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros». Tal como a noção de protecção da saúde pública ou de ordem pública, a noção de protecção da propriedade não é, pois, uma noção discricionária. Vós tivestes a ocasião de o afirmar por várias vezes em relação às primeiras: assim, no vosso acórdão Van Duyn, de 4 de Dezembro de 1974 (Colect., p. 567, considerando n.o 18), constatastes que o alcance da noção de ordem pública no sentido do artigo 48.o, n.o 3, não poderia ser determinado unilateralmente por cada um dos Estados-membros sem controlo das instituições da Comunidade. O vosso acórdão Rutili, de 28 de Outubro de 1975 (Colect., p. 415, considerando n.o 27), vai no mesmo sentido. O mesmo deve suceder em relação à protecção da propriedade industrial e comercial, que não nos parece ser um objectivo mais importante que a protecção da ordem pública ou da saúde pública. A protecção da marca, sob o ângulo que, no âmbito da sua competência própria, preocupa o juiz alemão, está ligada à de «similaridade de produtos», de «semelhanças de marcas» e de «risco de confusão». Daí resulta que, se o que dissemos acerca do conteúdo comunitário da protecção da propriedade comercial é exacto, o mesmo deve suceder quanto à determinação dos critérios que servem para definir o objecto dessa protecção; é pois essencial que tais critérios sejam aplicados de maneira uniforme.

3. Mas chegamos desta forma ao ponto central do presente caso: na ausência de um regime comunitário que proteja os consumidores e garanta a «lealdade» da concorrência, quais as autoridades a quem incumbe determinar as qualificações: «semelhança de marcas-, -semelhança de produtos» e «risco de confusão», e como garantir que os critérios segundo os quais são definidas tenham um conteúdo uniforme? Na linha traçada pelo vosso acórdão Van Duyn, de 4 de Dezembro de 1974 (Colect., p. 567, considerando n.o 18), pensamos que, na ausência de qualquer texto de aplicação comunitário, compete, em princípio, às autoridades dos Estados-membros decidir sobre o grau em que entendem dever garantir a protecção da marca, em particular decidir sobre o grau de similitude ou de semelhança exigido para que a presença simultânea de dois produtos de marca sobre um mesmo mercado ameace prestar-se a confusão. O que o Tribunal disse da noção de ordem pública parece-nos transponível para a protecção da marca: «as circunstâncias específicas que poderiam justificar o recurso a esta noção podem variar de um país para o outro e de uma época para outra, e assim torna-se necessário, a este respeito, reconhecer às autoridades nacionais competentes uma margem de apreciação nos limites impostos pelo Tratado». Esta consideração foi retomada no acórdão Rutili, de 28 de Outubro de 1975 (Colect., p. 415, considerando n.o 26): «no essencial os Estados-membros mantêm-se livres para determinar… de acordo com as suas necessidades nacionais, as exigências da ordem pública». Quanto aos critérios a utilizar para apreciar o risco de confusão, é preciso constatar que variam conforme os países: «a verdade aquém dos Pirinéus, o erro além». Em França, a imitação é apreciada tendo em consideração «o comprador de atenção mediana que não tem simultaneamente as duas marcas à vista»; por outro lado, neste país é adoptado o princípio de «especialidade de marca». Na Grã Bretanha é a regra de «honest concurrent user». A apreciação de risco de confusão tanto é uma questão puramente de facto como um problema complexo no qual se misturam questões de facto e de direito. Em França, os órgãos jurisdicionais que conhecem da matéria de facto são soberanos na apreciação do risco de confusão, de acordo com a fórmula estabelecida pela Cour de cassation: «os juízes limitaram-se a usar do seu poder soberano de apreciação ao decidir que esta semelhança era de natureza a criar uma confusão no espírito do consumidor de atenção mediana, que não tem as duas marcas simultaneamente sob a vista». Noutros países da Comunidade, pelo contrário, a qualificação é susceptível de controlo, mesmo quando a sua aplicação ao caso concreto implica previamente a indagação e a clarificação de determinados factos. No direito alemão, o risco de confusão reveste uma qualificação jurídica sujeita ao controlo do Supremo Tribunal. Outras jurisdições são muito mais exigentes quanto à apreciação da prova do risco de confusão. Citaremos dois exemplos: — O Supremo Tribunal da Irlanda decidiu, em 1 de Maio de 1967, que a firma americana Sterling Winthrop, que tinha adquirido a filial irlandesa de Farben-Fabriken Bayer AG e a marca Bayer em condições próximas das de Van Zuylen para a marca Hag, não podia obter uma injunção proibindo à firma alemã de vender na Irlanda produtos apresentados com a marca «Bayer Germany», pois que não existia qualquer confusão no espírito do público entre os produtos da firma americana marcados «Bayer» e os da firma alemã marcados «Bayer Germany», uma vez que esta última precisão estava claramente indicada e as embalagens eram diferentes. — No Reino Unido, o juiz Graham, num caso concreto em muitos aspectos próximo do presente (High Court of Justice, Chancery Division, Sirdar Ltd v. les Fils de Louis Mulliez, 19 de Março de 1975), decidiu que era de excluir prima facie qualquer probabilidade de confusão entre as marcas Sirdar e Phildar apostas sobre um produto idêntico (fio de tricotar), embora, com excepção do Reino Unido, tais marcas nunca tivessem entrado em conflito. E aconselhava as partes a resolver de forma amigável o seu diferendo com base no princípio «deixai-os viver», acrescentando, se necessário, às suas marcas um elemento distintivo suplementar. Com efeito, não será de pensar que uma proibição não beneficia da derrogação do artigo 36.o quando a propriedade industrial e comercial pode ser protegida de maneira igualmente eficaz através de medidas menos restritivas das trocas comunitárias que uma proibição radical de comercialização? Mostrastes-vos muito exigentes sobre este ponto no domínio da saúde pública: acabais de decidir, no acórdão de Peijper, de 20 de Maio de 1976, que incumbe às autoridades nacionais determinar se qualquer outra regulamentação ou prática que proteja de maneira igualmente eficaz a saúde pública e restrinja menos as trocas comunitárias ultrapassa manifestamente os meios razoáveis de uma administração normalmente activa. No domínio próximo do que nos interessa, o dos certificados de origem, afirmastes (acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, Colect., p. 423, considerando n.o 6) que, se um Estado-membro toma medidas para prevenir práticas desleais no que respeita às exigências de autenticidade dos certificados de origem, «é todavia na condição de que estas medidas sejam razoáveis e que os meios de prova exigidos não tenham como efeito entravar o comércio entre Estados-membros». Em matéria de marca decidistes no vosso acórdão de 3 de Julho de 1974, Hag (Colect., p. 377, considerando n.o 16), que, «quando num determinado mercado é útil a indicação de origem de um produto de marca, a informação dos consumidores a este respeito pode ser garantida por meios que nâo causem prejuízo à livre circulação de mercadorias». É esse o caso em matéria de luta contra a concorrência desleal? Em particular, perante o carácter restritivo das excepções permitidas pelo artigo 36.o ao princípio fundamental que a livre circulação constitui, podemo-nos contentar com um simples risco de confusão, mesmo indirecto? O artigo 36.o justifica uma medida aparentemente útil do ponto de vista da protecção de propriedade comercial, mas cujos elementos restritivos se explicam, pelo menos em parte, pelo facto de, tendo em conta a multiplicidade dos conflitos ou colisões possíveis entre marcas, o juiz pretender reduzir a complexidade da sua tarefa e poupar-se à apreciação — sempre difícil — da prova de uma confusão efectiva e presumindo a existência daquele risco? Não será de pensar que o acréscimo de trabalho que implicaria a indagação de uma confusão efectiva não ultrapassa manifestamente os meios razoáveis de um órgão jurisdicional normalmente activo? Bastantes vezes, aliás, os juízes têm tendência, neste domínio, a subestimar as capacidades de discernimento do consumidor e a argumentação apresentada pela indústria dos produtos de marca apenas serve para camuflar interesses em matéria de preços e de distribuição. Muito mais do que para assegurar uma garantia de proveniência, a marca é então utilizada para garantir o renome adquirido por um produto e para impedir a distribuição de um produto similar cuja concorrência seria arriscada. Supondo que se justifique proibir Terrapin de fazer comércio na República Federal com a sua marca e o seu nome comercial, poderia ser considerado excessivo não lhe permitir introduzir outras adaptações senão as que implicam uma renúncia pura e simples à sua firma actual. Não seria possível prever o aditamento de um sinal distintivo suplementar para permitir uma diferenciação? Duas marcas semelhantes poderiam assim ser seguidas ou precedidas de um outro sinal indicando a sua respectiva proveniência, tal como sugeria a Comissão no processo administrativo que a opunha à firma Sirdar (ofício de 10 de Fevereiro de 1975, apresentado no anexo IV ao recurso 34/75). Em sentido oposto, poder-se-ia sustentar que, segundo as previsões do Tratado, não é a livre circulação de marcas mas a de mercadorias que se impõe. Esta liberdade de circulação não pode, todavia, abstrair completamente do direito de marca, sobretudo uma vez que, nos nossos dias, os produtos são muitas vezes inseparáveis das marcas; em qualquer caso, é para o que tendem os esforços dos operadores económicos, mesmo dos que vendem produtos ditos «livres». É certo que a sociedade Terrapin poderia exportar os seus produtos para a República Federal com outra marca, da mesma forma que a Hag Bremen o fez em determinada época, antes de ter sido requerida a vossa intervenção, pelo juiz luxemburguês do conflito que a opunha a Van Zuylen. Mas, se nos colocarmos no ponto de vista da firma britânica, a utilização de uma marca diferente não a privaria — por seu turno — do benefício da sua publicidade, uma vez que não poderia exportar os seus produtos tais como os vende no seu próprio país? Na sua decisão de 5 de Março de 1975, Sirdar/Phildar (JO L 125 de 16.5.1975, p. 27), a Comissão entendeu que a restrição à concorrência resultante do acordo de partilha de marcas entre os dois concorrentes não é eliminada pelo facto de a sociedade francesa poder, em aplicação do acordo, exportar fios de tricotar para o Reino Unido com uma outra marca que não Phildar. Mas não pensamos que, ao decidir ao abrigo do artigo 177.o do Tratado, vós tenhais competência para apreciar todas estas questões: a apreciação daquilo que é indispensável para os objectivos de protecção dos consumidores e da luta contra a concorrência desleal, em vossa opinião, depende em primeiro lugar, das autoridades nacionais.

4. Não desconhecemos o que este estado de coisas pode ter de pouco satisfatório. As diversas modalidades das regulamentações em matéria de registo ou de cancelamento de marca, o carácter territorial da protecção que os tribunais reconhecem contra um concorrente desleal, os conceitos divergentes em matéria de critérios de confusão ou de protecção dos consumidores, para não dizer o «nacionalismo» das marcas, correm o risco de conduzir a decisões diametralmente opostas. As excepções à livre circulação, justificadas por razões de protecção da propriedade comercial, são susceptíveis de ter uma amplitude e um alcance diferentes conforme os Estados-membros. Mas, como o diz muito justamente o juiz Graham na sua decisão de 13 de Março de 1975 sobre o caso EMI/CBS, o direito comunitário encontra-se ainda, no que respeita à propriedade industrial e comercial — e, acrescentamos, à protecção dos consumidores e à protecção contra a concorrência desleal, num estádio de formação; a solução do conflito entre direitos nacionais territoriais e livre circulação das mercadorias ainda não foi elaborada de forma completa. Podem ser proferidas decisões por vezes inconsistentes e ilógicas pelos diversos órgãos jurisdicionais em causa, até que um direito comunitário mais amplo tenha substituído os direitos nacionais existentes. É inevitável que as coisas se passem assim actualmente, salvo se for criado um organismo jurisdicional comunitário regulador, incumbido de arbitrar essas questões. No estado actual dos textos legais, o Tribunal de Justiça não poderá ser esta jurisdição suprema em matéria de conflitos sobre direito de marca. Ao dizer isto não pensamos tanto no risco de ver o Tribunal submergido por questões prejudiciais relativas ao direito de marca: com efeito, ser-vos-ia sempre possível confiar a uma das secções a incumbência de julgar esta categoria de processos. Mas, como vós próprios reconhecestes no vosso acórdão Portelange (9 de Julho de 1969, Colect., p. 105), a vossa competência está limitada, pelo artigo 177.o, a interpretar o direito comunitário implicado nas questões que vos são postas pelos órgãos jurisdicionais nacionais. Não podeis apreciar os factos ou pronunciar-vos sobre os fundamentos do litígio na causa principal nem actuar como um tribunal supremo para conciliar as decisões contrárias proferidas pelos órgãos jurisdicionais dos diferentes Estados-membros: «o artigo 177.o do Tratado, baseado numa nítida separação das funções entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, não permite a este nem conhecer dos factos do caso concreto nem criticar os fundamentos dos pedidos de interpretação; a questão de saber se as disposições ou as noções do direito comunitário cuja interpretação é pedida são efectivamente aplicáveis ao caso concreto está fora da competência do Tribunal de Justiça e depende do órgão jurisdicional nacional». Esta consideração foi por vós retomada no vosso acórdão de 30 de Abril de 1974, Sacchi (Colect., p. 223, considerando n.o 3), ao relembrar que o artigo 177.o era «baseado numa nítida separação das funções entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça». No estado actual da Comunidade, que, segundo os agentes do Governo alemão, «ainda não chegou ao estádio de um Estado unitário» ou, conforme a decisão da Cour constitutionelle de 29 de Maio de 1974, «não é um Estado nem, especialmente, um Estado federal, mas uma Comunidade de natureza específica em vias de integração progressiva», uma «instituição interestatal», parece-nos que a soberania dos órgãos jurisdicionais nacionais não pode ser posta em causa. De resto, a solução que vos propomos parece-nos ir na esteira de uma jurisprudência já bem estabelecida, pela qual, ao decidir a título prejudicial, declinastes a vossa competência em benefício dos órgãos jurisdicionais nacionais. É o caso em matéria de classificação pautal. Limitemo-nos a citar o vosso acórdão Osram, de 8 de Maio de 1974 (Colect., p. 271): «considerando que a questão de saber se os produtos que são objecto de litígio na causa principal preenchem de facto estas condições diz respeito mais à aplicação do que à interpretação da PAC e depende, portanto, da competência do juiz nacional»; «considerando que, como já foi salientado, compete ao juiz nacional determinar se os objectos em litígio preenchem de facto as condições para ser classificados numa ou noutra posição pautal, e que o Tribunal apenas é competente, nos termos do artigo 177.o do Tratado CEE, para se pronunciar sobre a interpretação das disposições da pauta». Decidistes da mesma forma, relativamente a qualificações de natureza próxima das que estão em causa no presente caso concreto, quanto ao grau de atenção que é legítimo esperar de um negociante prudente e diligente (acórdão de 30 de Janeiro de 1974, Kampffmeyer, Colect., p. 63): «que, na ausência de uma disposição de direito comunitário, compete ao órgão jurisdicional nacional dizer se, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, determinado negociante efectuou ou não todas as diligências úteis»; «que se trata não de uma questão de interpretação, mas sim de aplicação reservada ao órgão jurisdicional nacional». Em matéria de competição desportiva, para decidir se, num determinado desporto, treinador e corredor constituem uma equipa (acórdão de 12 de Dezembro de 1974, Walrave, Colect., p. 595): «que, em face do que foi dito, compete ao órgão jurisdicional nacional qualificar a actividade submetida à sua apreciação». Em matéria de abuso de concorrência do artigo 86.o (acórdão de 30 de Abril de 1974, Sacchi, Colect., p. 223): «considerando que, na quarta questão, o órgão jurisdicional nacional referiu um certo número de comportamentos susceptíveis de constituir abusos nos termos do artigo 86.o…» «que compete, em cada caso, ao juiz nacional verificar a existência de tais abusos e à Comissão de os impedir no âmbito da suas competências», (acórdão de 21 de Março de 1974, BRT, Colect., p. 165): «que o carácter excessivo de tais estipulações deve ser apreciado pelo juiz, tendo em conta o efeito produzido por estas cláusulas, tanto em virtude da sua natureza intrínseca como da sua conjugação»; «que compete igualmente ao juiz apreciar se e em que medida as práticas abusivas eventualmente verificadas se repercutem nos interesses dos autores ou dos terceiros a que respeitam com vista a daí extrair as consequências sobre a validade e o efeito dos contratos litigiosos ou de algumas das suas cláusulas…» «que compete, portanto, ao juiz nacional averiguar se uma empresa que invoca as disposições do artigo 90.o, n.o 2, para se prevalecer de uma derrogação às regras do Tratado, foi efectivamente encarregada pelo Estado-membro da gestão de um serviço de interesse económico geral». Em matéria de segurança social, a propósito da cumulação de uma prestação de seguro por doença e de uma prestação de seguro por invalidez (acórdão de 15 de Maio de 1974, Kaufmann, Colect., p. 301): «que compete ao juiz nacional apreciar se, no caso concreto, se mostra existir o risco de tal cumulação». Finalmente em matéria de força maior (acórdão de 28 de Maio de 1974, Pfutzenreuter, Colect., p. 317): «que, nos limites da sua competência própria, os órgãos jurisdicionais nacionais podem portanto reconhecer a existência de um caso de força maior não só quando a situação invocada está abrangida pela enumeração do segundo parágrafo, ou quando foi reconhecida pelos Estados-membros nos termos do terceiro parágrafo, mas também noutros casos». Uma interpretação diversa correria aliás o risco de prejudicar os trabalhos relativos à marca europeia: No estado actual das nossas informações no dia em que apresentamos estas conclusões, resulta do texto publicado pela Comissão que, ao contrário da matéria referente à patente europeia, é um Tribunal Europeu das Marcas (previsto no artigo 4.o) que tem competência para anulação das decisões proferidas pela instância do recurso em matéria de exame e de atribuição das marcas (artigo 99 o) e pela instância de anulação em matéria de cancelamento e de nulidade da marca europeia (artigo 138.o) e é este mesmo Tribunal Europeu das Marcas quem, no caso de um processo por contrafacção da marca europeia, tem competência para interpretação tanto da convenção como das disposições comunitárias adoptadas em execução deste, assim como para apreciação da validade destas disposições (artigo 161.o), mesmo não estando excluído, segundo o projecto, que «esta instituição será anexada a um tribunal internacional já existente» (nota 1 ao artigo 4.o).

5. Contudo, esta situação não é totalmente irremediável. A solução pode ser procurada em diversos níveis. Em primeiro lugar, no próprio campo do artigo 36.o, não é admissível que as proibições ou restrições justificadas por razões de protecção de propriedade industrial e comercial constituam um meio de discriminação arbitrária e que a noção de «risco de confusão» seja aplicada, num mesmo Estado, de forma discriminatória conforme a nacionalidade das empresas: por isso, se existe num Estado o risco de confusão, este deve ser indistintamente estabelecido em relação a todas as sociedades nacionais que utilizam o mesmo radical «forte» para marcar produtos similares aos da firma de outro Estado. A este respeito, os órgãos jurisdicionais dos Estados-membros, que também garantem «o respeito do direito na interpretação e aplicação do Tratado» (artigo 164.o) devem fazer prova de uma vigilância tanto maior quanto se mantêm soberanos para interpretar a noção de «risco de confusão». Da mesma forma, a protecção conferida a este título não deve constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-membros e pensamos que a este respeito incumbe uma responsabilidade muito especial à Comissão, que é quem melhor pode detectar tais restrições. Como qualquer Estado-membro (artigo 170.o), a Comissão, caso entenda que a legislação de um Estado-membro em matéria de protecção de propriedade industrial e comercial ou a aplicação que dela é feita constitui violação do artigo 36.o, pode agir ao abrigo do artigo 169.o Existe contudo um tipo de solução contra o qual nunca será de mais estar atento: empresas que pretendam usar marcas que se prestam a confusão, real ou imaginária, poderiam ser tentadas a entender-se, partilhando o mercado ou procedendo a «Concentrações». Tal correria o risco de conduzir a práticas contrárias, já não à concorrência leal, mas à concorrência pura e simples, que é um aspecto pelo menos tão eminente como o da propriedade industrial e comercial. Assim, se a Comissão deu o seu aval a determinados acordos de partilha dos mercados (Nicholas Vitapointe/Vitapro, decisão de 30 de Julho de 1964, JO 13 de 26.8.1964, p. 2287), foi porque se tratava, na altura, de um país terceiro. Mas, posteriormente (v. a citada decisão Sirdar/Phildar), a Comissão deu claramente a entender que proibiria este tipo de acordo pelo qual os interessados procedessem entre si a uma partilha territorial dos mercados. De lege ferenda, no âmbito dos trabalhos relativos à marca europeia, será necessário prevenir os conflitos e adaptar as normas de registo e de publicidade de maneira a «matar à nascença»os eventuais conflitos antes que uma marca ou nome comercial susceptível de criar confusão com uma marca conhecida já protegida possa adquirir uma consistência real. Além disso, deverá ser concedido ao titular da marca anterior a possibilidade de, num determinado prazo, a partir do registo da nova marca, requerer o cancelamento desta se o registo foi efectuado por um terceiro de boa fé. É o que se prevê no artigo 12.o do anteprojecto de convenção relativa ao direito europeu das marcas. Mas nenhuma solução está prevista para as marcas antigas, supondo que não lhes seja oponível o cancelamento pelo não uso prolongado, e o projecto europeu deixa subsistir as marcas nacionais independentemente da marca europeia. Como diz a Comissão, não é portanto a aproximação das legislações — no estado actual dos projectos — que permitirá resolver o problema. Conviria ainda centralizar, em cada Estado-membro, os órgãos jurisdicionais chamados a conhecer das acções sobre concorrência desleal ou visando proteger os consumidores. Finalmente, para evitar que a apreciação incidindo sobre a existência de risco de confusão entre duas marcas seja divergente, num mesmo momento, de um país para outro — o que poderia conduzir a desvios de tráfego —, seria necessário que os órgãos jurisdicionais tivessem em conta os casos e as decisões ocorridos noutros Estados, uma vez que estes casos e decisões formam, na realidade, no âmbito do mercado comum, uma unidade com as situações que aqueles órgãos jurisdicionais têm de conhecer. A este respeito, poderíamos inspirar-nos na declaração comum anexa ao protocolo relativo à interpretação, pelo Tribunal de Justiça, da convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência jurisdicional e à execução de decisões em matéria civil e comercial e organizar, em ligação com este Tribunal de Justiça, uma troca de informações respeitante às decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais nacionais na matéria que nos interessa. Assim se dimensiona a amplitude da tarefa e não podemos infelizmente partilhar o optimismo do professor Beier. Transpondo para aqui o que dizia o acórdão Parke, Davis, de 29 de Fevereiro de 1968 (Colect. 1965-1968, p. 759), temos pois que nos resignar a constatar que, enquanto as normas relativas à protecção contra a concorrência desleal e à protecção dos consumidores não estiverem unificadas no quadro da Comunidade, os entraves à livre circulação de produtos devidos a uma diferente apreciação do grau que deve ser reconhecido a tais protecções constituirão um facto não criticável em si mesmo, sob reserva dos abusos a que aquelas protecções possam dar lugar. Não se poderá assim pôr a questão de, a coberto da interpretação das disposições re-lativas à eliminação das restrições quantitativas, proceder a uma unificação do direito das marcas e da protecção de propriedade industrial e comercial, mesmo bebendo nas fontes dos princípios gerais dos direitos comuns aos Estados-membros, e ainda menos a uma unificação do direito sobre a concorrência desleal e sobre a protecção dos consumidores, retirando efeito às interpretações dos juízes nacionais experimentados e apetrechados nesse domínio. Para além de uma chamada de atenção para as disposições finais do artigo 36.o, não tereis no presente caso que definir os princípios nos quais se deve inspirar a sua apreciação. Os critérios a fixar para determinar se existe um risco de confusão não devem ser extraídos da ordem jurídica comunitária, mas sim aplicados de maneira uniforme, o que é um conceito bem diferente.

Nestas condições, entendemos que o Tribunal deve declarar que os artigos 30.o e 36.o não obstam a que um órgão jurisdicional nacional, baseando-se na protecção da concorrência desleal e na protecção dos consumidores, determine que uma empresa se abstenha de comercializar num Estado-membro um produto sob uma marca legalmente aposta num outro Estado-membro, mas que corre o risco de se prestar a confusão com produtos similares vendidos sob uma marca semelhante por outra empresa do primeiro daqueles Estados, no caso de não existir qualquer ligação entre as empresas interessadas e os seus direitos à marca terem sido constituídos independentemente em Estados-membros diferentes, a menos que isso constitua uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-membros.

( *1 ) Língua original: francês.