Processo C‑148/17

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

contra

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundesgerichtshof)

«Reenvio prejudicial — Direito das marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 14.o — Verificação a posteriori da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção — Data em que se devem verificar os pressupostos da nulidade de uma marca ou da sua extinção — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Marca da União Europeia — Artigo 34.o, n.o 2 — Reivindicação da antiguidade de uma marca nacional anterior — Efeitos desta reivindicação na marca nacional anterior»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 19 de abril de 2018

Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Verificação a posteriori da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção — Determinação da data de verificação dos pressupostos para a extinção ou a nulidade de uma marca nacional anterior — Reivindicação da antiguidade da marca nacional anterior para a marca da União Europeia — Efeitos desta antiguidade após o cancelamento da marca nacional anterior

(Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 34.o, n.o 2; Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 14.o)

O artigo 14.o da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, em conjugação com o artigo 34.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação da legislação nacional segundo a qual a nulidade de uma marca nacional anterior ou a sua extinção, cuja antiguidade é reivindicada por uma marca da União Europeia, só pode ser constatada a posteriori se os pressupostos dessa nulidade ou extinção se verificassem não só à data da renúncia a essa marca nacional anterior ou à data da sua extinção, mas também à data da decisão judicial que procede a essa verificação.

Embora o artigo 14.o da Diretiva 2008/95 não especifique a data a considerar para analisar se se verificam os pressupostos da nulidade ou da extinção, resulta, no entanto, dos termos e do objeto desta disposição que a análise em questão visa determinar retrospetivamente se os pressupostos se verificavam à data em que se renunciou ou em que se extinguiu a marca nacional anterior. Consequentemente, o requisito segundo o qual os pressupostos da nulidade da marca nacional anterior ou da sua extinção devem, igualmente, verificar‑se à data da decisão sobre o pedido destinado à verificação a posteriori dessa nulidade ou dessa extinção, não está em conformidade com a referida disposição.

Com efeito, há que assinalar, antes de mais, que a possibilidade de utilizar uma marca nacional que foi objeto de renúncia não está, de todo, prevista na Diretiva 2008/95. Além disso, resulta do seu considerando 5 e do seu artigo 1.o que esta diretiva só se aplica às marcas que tenham sido objeto de um registo ou de um pedido de registo, de modo que uma marca cancelada já não existe à luz da mesma.

Em seguida, resulta do artigo 12.o, n.o 1, segundo parágrafo, da Diretiva 2008/95 que a utilização da marca só é tida em consideração até à data da introdução do pedido de extinção, eventualmente três meses antes na hipótese prevista no terceiro parágrafo desta disposição. Por conseguinte, não seria coerente com esta disposição ter em consideração, no âmbito de um processo destinado à verificação a posteriori da extinção do registo de uma marca, uma utilização posterior à data em que o titular declarou ele mesmo renunciar a essa marca ou a deixou caducar.

Por último, resulta do artigo 34.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 que o único efeito da antiguidade de uma marca nacional anterior reivindicada por uma marca da União Europeia é o de o titular dessa marca nacional anterior, que a ela renunciou ou que a deixou caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar, no Estado‑Membro no qual ou para o qual ela estava registada, dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada. Esta disposição cria, assim, uma ficção destinada a permitir ao titular da marca da União Europeia continuar a beneficiar, nesse Estado‑Membro, da proteção de que beneficiava a marca nacional anterior que foi cancelada e não a permitir a esta última continuar a existir enquanto tal. Daqui resulta, nomeadamente, que uma eventual utilização do sinal em causa após este cancelamento deve ser vista, nesse caso, como uma utilização da marca da União Europeia e não da marca nacional anterior cancelada.

(cf. n.os 26, 28‑30 e disp.)