Processo C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited

contra

Hutchison 3G UK Limited

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artigo 5.o, n.o 1 — Direito exclusivo do titular da marca — Uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca numa publicidade comparativa — Limitação dos efeitos da marca — Publicidade comparativa — Directivas 84/450/CEE e 97/55/CE — Artigo 3.o-A, n.o 1 — Requisitos de licitude da publicidade comparativa — Utilização da marca de um concorrente ou de um sinal semelhante a essa marca»

Conclusões do advogado-geral P. Mengozzi apresentadas em 31 de Janeiro de 2008 I - 4235

Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 12 de Junho de 2008 I - 4254

Sumário do acórdão

(Directivas do Conselho 89/104, artigo 5.o, n.o 1, alínea b), e 84/450, artigo 3.o-A)

[Directiva 89/104 do Conselho, artigos 4.o, n.o 1, alínea b), e 5.o, n.o 1, alínea b)]

(Directivas do Conselho 89/104, artigo 5.o, n.os 1 e 2, e 84/450, artigo 3.o-A, n.o 1)

A utilização por um anunciante, numa publicidade comparativa, de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente para efeitos de identificar os produtos ou os serviços oferecidos por este é considerada uso relativamente aos produtos ou aos próprios serviços do anunciante, na acepção do artigo 5.o, n.os 1 e 2, da Directiva 89/104 em matéria de marcas. Com efeito, por um lado, o artigo 5.o, n.os 1 e 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que visa o uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos comercializados ou serviços fornecidos pelo terceiro. Por outro lado, o objectivo de uma publicidade através da qual o anunciante compara os produtos e os serviços que comercializa com os de um concorrente é, obviamente, promover os produtos e os serviços desse anunciante. Através dessa publicidade, o anunciante procura distinguir os seus produtos e os seus serviços, comparando as suas características com as de produtos e de serviços concorrentes. Esta análise é confirmada pelo décimo quinto considerando da Directiva 97/55, no qual o legislador comunitário sublinhou que o objectivo da publicidade comparativa consiste em distinguir os produtos e os serviços do anunciante dos do seu concorrente. (cf. n.os 34-36)

Os artigos 5.o, n.os 1 e 2, da Primeira Directiva 89/104, em matéria de marcas, e 3.o-A, n.o 1, da Directiva 84/450, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, conforme alterada pela Directiva 97/55, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca registada não está habilitado a proibir o uso, por um terceiro, numa publicidade comparativa que preencha todas as condições de licitude previstas no referido artigo 3.o-A, n.o 1, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca. Todavia, quando estiverem preenchidos os requisitos previstos no artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Directiva 89/104 para proibir o uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada, está excluído que a publicidade comparativa na qual esse sinal é utilizado preencha a condição de licitude prevista no artigo 3.o-A, n.o 1, alínea d), da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva 97/55. Com efeito, por um lado, em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços, o risco de confusão constitui a condição específica da protecção. O artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Directiva 89/104 só é, assim, aplicável se, em razão da identidade ou da semelhança das marcas e dos produtos ou dos serviços designados, existir no espírito do público um risco de confusão. Por outro lado, resulta do artigo 3.o-A, n.o 1, alínea d), da Directiva 84/450 que uma publicidade comparativa não é lícita se existir um risco de confusão entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, os bens ou os serviços do anunciante e os de um concorrente. À luz dos décimo terceiro a décimo quinto considerandos da Directiva 97/55, deve dar-se a mesma interpretação ao conceito de «confusão» utilizado tanto no artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Directiva 89/104 como no artigo 3.o-A, n.o 1, alínea d), da Directiva 84/450. (cf. n.os 45-49, 51, disp. 1)

O conceito de risco de confusão é o mesmo nos artigos 4.o, n.o 1, alínea b), e 5.o, n.o 1, alínea b), da Directiva 89/104 em matéria de marcas. o oTodavia, no âmbito do artigo 4., n. 1, alínea b), da Directiva 89/104, está em causa um pedido de registo de uma marca. Uma vez que uma marca está registada, o seu titular tem o direito de a utilizar como lhe aprouver pelo que, para apreciar se o pedido de registo está abrangido pelo motivo de recusa previsto nesta disposição, deve verificar-se se existe um risco de confusão com a marca anterior do opositor em todas as circunstâncias nas quais a marca pedida, se devesse ser registada, seria susceptível de ser utilizada. Em contrapartida, na hipótese visada no artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da Directiva 89/104, o terceiro utilizador de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada não reivindica nenhum direito de marca sobre esse sinal, mas faz dela um uso pontual. Nestas condições, para efeitos de apreciar se o titular da marca registada se pode opor a esse uso específico, há que limitar-se às circunstâncias que caracterizam o referido uso, não sendo necessário investigar se um outro uso do mesmo sinal, ocorrendo em circunstâncias diferentes, seria igualmente susceptível de criar um risco de confusão. (cf. n.os 65-67)