Acórdão do Tribunal de 23 de Abril de 2002. - Merck, Sharp & Dohme GmbH contra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. - Pedido de decisão prejudicial: Oberlandesgericht Wien - Áustria. - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artigo 7.º, n.º 2 - Esgotamento do direito conferido pela marca - Medicamentos - Importação paralela - Reacondicionamento do produto portador da marca. - Processo C-443/99.



Colectânea da Jurisprudência 2002 página I-03703



Sumário

Partes

Fundamentação jurídica do acórdão

Decisão sobre as despesas

Parte decisória



Palavras-chave

Livre circulação de mercadorias Propriedade industrial e comercial Direito de marca Aproximação das legislações Marcas Directiva 89/104 Produto colocado em circulação num Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento Importação, após reacondicionamento e reaposição da marca, num outro Estado-Membro Oposição do titular Admissibilidade Condição Inexistência de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros Critérios de apreciação em caso de importação paralela de medicamentos

(Artigo 30.° CE; Directiva 89/104 do Conselho, artigo 7.° , n.° 2)

Sumário

$$Embora seja justificado, nos termos do artigo 30.° , primeiro período, CE e do artigo 7.° , n.° 2, da Primeira Directiva 89/104 em matéria de marcas, que o titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, se oponha a que um produto, licitamente portador da marca num desses Estados, seja colocado no mercado do outro Estado-Membro, depois de ter sido reacondicionado numa nova embalagem na qual foi aposta a marca por um terceiro, tal oposição constitui, no entanto, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30.° , segundo período, CE, se se demonstrar, designadamente, que a utilização do direito de marca pelo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros. No que respeita a medicamentos importados paralelamente, deve considerar-se que constitui um caso de tal compartimentação artificial, em determinadas condições, a oposição ao reacondicionamento quando este seja necessário para que o produto possa ser comercializado no Estado de importação.

Um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens, em vez da mera colocação de rótulos nas mesmas, é objectivamente necessário se, sem o mesmo, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.

( cf. n.os 23-24, 33 disp. )

Partes

No processo C-443/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234._ CE, pelo Oberlandesgericht Wien (Áustria), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Merck, Sharp & Dohme GmbH

e

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 7._, n._ 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente de secção, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretário: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisão,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Merck, Sharp & Dohme GmbH, por R. Subiotto, solicitor, e C. Annacker, Rechtsanwältin,

- em representação da Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, por R. Schneider, Rechtsanwalt,

- em representação do Governo belga, por A. Snoecx, na qualidade de agente,

- em representação do Governo norueguês, por B. Ekeberg, na qualidade de agente,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks bem como por S. Rating e M. Desantes Real, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Merck, Sharp & Dohme GmbH, representada por R. Subiotto e C. Annacker, da Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, representada por R. Schneider e por E. B. Pfeiffer, Geschäftsführer, do Governo norueguês, representado por B. Ekeberg, e da Comissão, representada por K. Banks e S. Rating, na audiência de 3 de Abril de 2001,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 12 de Julho de 2001,

profere o presente

Acórdão

Fundamentação jurídica do acórdão

1 Por despacho de 5 de Novembro de 1999, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 22 de Novembro seguinte, o Oberlandesgericht Wien submeteu, nos termos do artigo 234._ CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 7._, n._ 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «directiva»).

2 Esta questão foi suscitada no âmbito do litígio que opõe a Merck, Sharp & Dohme GmbH (a seguir «Merck»), sociedade austríaca detida pelo grupo farmacêutico Merck & Co Inc. (a seguir «grupo Merck»), com sede nos Estados Unidos, à Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (a seguir «Paranova»), relativamente à comercialização na Áustria de medicamentos produzidos pelo grupo Merck e importados paralelamente pela Paranova.

O direito comunitário

3 Por força do artigo 28._ CE, são proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. No entanto, nos termos do artigo 30._ CE, as proibições e restrições à importação entre os Estados-Membros que se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são autorizadas desde que não constituam nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

4 O artigo 7._ da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», determina:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n._ 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

5 Em conformidade com o artigo 65._, n._ 2, em conjugação com o anexo XVII, ponto 4, do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, o artigo 7._, n._ 1, da Directiva 89/104 foi alterado para efeitos do referido acordo, sendo a expressão «na Comunidade» substituída pela expressão «numa parte contratante».

O litígio no processo principal e a questão prejudicial

6 A Merck comercializa na Áustria, designadamente, medicamentos destinados ao tratamento da hiperplasia prostática benigna e vendidos com a marca Proscar, a qual é uma marca registada pelo grupo Merck.

7 A Paranova, cujo único accionista é o grupo dinamarquês Paranova A/S ( a seguir «grupo Paranova»), comercializa como a sua sociedade-mãe medicamentos originais, sendo especializada no domínio das importações paralelas. Compra os medicamentos nos Estados-Membros em que os preços são relativamente mais baixos para os vender noutros Estados-Membros em que os preços são mais elevados, tirando assim proveito da diferença de preço no seio da Comunidade.

8 Em 23 de Novembro de 1997, a Paranova obteve das autoridades austríacas uma licença para colocar no mercado austríaco o medicamento Proscar importado de Espanha por via paralela. Após a concessão da referida licença, a Paranova comprou o medicamento em Espanha e reembalou-o na Dinamarca através da Paranova-Park A/S, sociedade que faz parte igualmente do grupo Paranova. A reembalagem do produto consistia a dar ao produto uma nova embalagem externa, isto é, uma nova caixa, e em juntar novos anexos traduzidos em alemão, contendo indicações e precauções de utilização. As indicações exigidas para a colocação no mercado austríaco foram igualmente apostas. A embalagem utilizada na Áustria, como em Espanha, contêm dois blísteres com 14 comprimidos cada.

9 Em 15 de Julho de 1998, a Paranova comunicou à Merck a colocação no mercado do medicamento Proscar por via da importação paralela. A seu pedido, a Merck recebeu uma amostra do medicamento reembalado, conjuntamente com uma carta de 22 de Julho de 1998, na qual era pedido à Merck que comunicasse a suas eventuais reservas.

10 Por carta de 9 de Outubro de 1997 dirigida à Paranova, as autoridades austríacas, fazendo referência à jurisprudência comunitária, sublinharam a decisiva importância do aspecto externo dos medicamentos para os doentes respeitarem o tratamento, o que podia estar comprometido se as embalagens estivessem cobertas por rótulos.

11 A Merck opôs-se à utilização da marca Proscar pela aposição desta marca numa embalagem, se este produto for apresentado e vendido no Estado-Membro de origem na mesma composição (número de comprimidos) que na Áustria. Alega que a reembalagem efectuada representa uma violação inadmissível do direito de marca.

12 A Paranova sustentou que o medicamento só podia ser comercializado na Áustria se a sua embalagem externa contivesse determinadas indicações em língua alemã, nos termos do artigo 7, n._ 1, da Arzneimittelgesetz (lei austríaca sobre medicamentos). Alegou ainda que as autoridades austríaca recomendavam um reacondicionamento por substituição da embalagem e não uma simples aposição de rótulos. Segundo a Paranova, a aposição de um rótulo teria um influência sensível sobre a venda dos medicamentos, pois as embalagem estrangeiras nas quais foram colocados novos rótulos suscitariam tanto nos farmacêuticos como nos consumidores reacções de desconfiança e de rejeição.

13 O Handelsgericht Wien, ao qual foi submetido um pedido de condenação em abstenção formulado pela Merck em 22 de Julho de 1999, julgou procedente este pedido por decisão de 16 de Agosto de 1999. Considerou que era possível cobrir as seis faces da embalagem do medicamento Proscar de rótulos sem que isso prejudique a comercialização deste produto.

14 Em 7 de Setembro de 1999, a Paranova interpôs recurso desta decisão no órgão jurisdicional de reenvio.

15 Considerando que a solução do litígio depende de uma interpretação do direito comunitário, o Oberlandesgericht Wien decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 7._, n._ 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode opor-se à comercialização de um medicamento colocado no mercado sob essa marca quando o importador o reembalou e lhe reapôs a marca, tendo ainda cumprido as demais condições indicadas pelo Tribunal de Justiça no acórdão [de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457)] (não alteração do produto que se contém na embalagem, clara indicação do produtor e da origem, nenhum prejuízo acarretado à marca ou ao seu titular através de embalagem de má qualidade e aviso ao titular da marca sobre a colocação à venda do medicamento reembalado), e quando o sucesso comercial do produto, se não tivesse sido reembalado, seria ameaçado pelo facto de uma parte não negligenciável dos consumidores de medicamentos do Estado de importação ter suspeitas em relação a medicamentos que foram claramente produzidos para o mercado de outro Estado (cuja língua não seja o alemão) e cuja embalagem apenas foi coberta por etiquetas que, para efeitos da sua colocação à venda, o adaptaram à legislação interna do Estado de importação?»

Quanto à questão prejudicial

16 Com a questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o titular de uma marca pode opor-se ao reacondicionamento de um medicamento portador desta marca, efectuada por um importador paralelo sem a sua autorização, alegando que o reacondicionamento não é necessário para que o medicamento possa ser comercializado no Estado de importação, mesmo se, sem esse reacondicionamento, o sucesso comercial do produto seria afectado devido ao simples facto de uma parte não despicienda dos consumidores desse Estado ter uma atitude de desconfiança relativamente a medicamentos manifestamente destinados ao mercado de outro Estado.

17 O órgão jurisdicional de reenvio refere que os consumidores austríacos não estão habituados a que lhe sejam propostos medicamentos que foram manifestamente colocados em circulação noutro Estado, em que é utilizada outra língua. Afirma que é perfeitamente verosímil que um determinado número de consumidores teria relativamente a esse produto a mesma desconfiança que teria relativamente a produtos com uma embalagem de aspecto pouco cuidado ou de má qualidade. Nem sequer a aposição de rótulos, em particular no caso que lhe foi submetido, permitiria ultrapassar esta situação de desconfiança. Se resultasse que uma parte não desprezível dos consumidores tivesse efectivamente tal desconfiança, poderia, na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, considerar-se que a proibição da reembalagem levaria a uma compartimentação artificial dos mercados.

Observações apresentadas no Tribunal de Justiça

18 A Merck sustenta que o Tribunal de Justiça já respondeu à questão submetida e que o fez, pela última vez, no acórdão de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927). O inconveniente que consiste, por exemplo, em ultrapassar as reticências dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos não pode permitir a um importador paralelo reembalar um produto importado. No caso de o Tribunal de Justiça refutar esta tese, a Merck alega que a proibição oposta pelo titular de uma marca à substituição de uma embalagem é justificada quando for possível ao importador proceder simplesmente a uma adaptação da embalagem de origem, ainda que os consumidores prefiram os produtos cuja embalagem foi substituída. Numa economia de mercado, cabe ao importador paralelo ultrapassar esta tendência dos consumidores. Os interesses comerciais destes são subjectivos e não podem servir para apreciar a validade do seu comportamento sem se infringir o princípio da segurança jurídica. Acresce que o princípio da proporcionalidade exige que uma restrição de um direito fundamental não vá além do que é suficiente e necessário para alcançar o objectivo visado.

19 Segundo a Paranova, a obrigação de opor rótulos constitui um obstáculo à venda e leva a uma compartimentação indesejável dos mercados. A substituição das embalagens dos medicamentos provenientes de outros Estados-Membros é em princípio lícita, desde que o importador respeite as condições definidas pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência. O Tribunal de Justiça sublinhou, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, que os medicamentos se incluem num domínio sensível em que apresentação do produto é susceptível de inspirar ou destruir a confiança do público. Tratando-se de um mercado no qual as autoridades nacionais preferem os medicamentos reacondicionados por substituição da embalagem aos medicamentos cuja embalagem está coberta de rótulos, impor estes últimos representaria um entrave às trocas comerciais bem mais importante que o entrave que constituía, no processo em que o referido acórdão foi proferido, o tamanho diferente das embalagens. A condição relativa à «necessidade» do reacondicionamento carece de clareza e não constitui o critério decisivo. Se, contudo, fosse considerada aplicável, esta condição deveria ser entendida em sentido lato de forma a permitir um acesso efectivo ao mercado, o que excluiria unicamente as circunstâncias relativas à esfera subjectiva do próprio importador paralelo.

20 O Governo norueguês sustenta que a condição de necessidade está satisfeita quando uma parte importante dos consumidores tem tendência para não comprar produtos não reacondicionados porque tem desconfiança em relação a medicamentos manifestamente destinados ao mercado de outro Estado, em que outra língua é utilizada.

21 A Comissão alega que a «necessidade», que justifica objectivamente o reacondicionamento por um importador paralelo, pode resultar de circunstâncias de direito e de facto. Como esta necessidade fundamenta uma derrogação ao princípio que proíbe a violação da marca consagrada pelo direito comunitário, este conceito deverá ser interpretado de forma restritiva. O importador paralelo deve afectar o menos possível o objecto específico da marca. Não poderia, por exemplo, substituir a embalagem quando fosse possível colocar rótulos. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma proibição de reacondicionamento apenas contribui de forma injustificada para uma compartimentação artificial dos mercados no caso de a desconfiança em relação aos produtos importados for de tal forma que ao importador paralelo é de facto vedado o acesso efectivo ao mercado do Estado de importação. Assim, não parece que seja suficiente uma desconfiança, mesmo que importante, dos consumidores. Nada indica que, no caso concreto do processo principal, a substituição da embalagem responda juridicamente ou de facto a uma «necessidade» assim definida.

Apreciação do Tribunal de Justiça

22 Importa, a título liminar, recordar que a questão submetida visa uma situação em que o titular de uma marca se opõe a um reacondicionamento que consiste numa substituição da embalagem de origem por uma nova embalagem concebida pelo importador e exigiu que este se limite a uma nova rotulagem através de autocolantes.

23 Resulta do n._ 14 do acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391), que, nos termos do artigo 30._, primeiro período, CE, é justificada a oposição pelo titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, a que um produto, licitamente portador da marca num desses Estados, seja colocado no mercado do outro Estado-Membro, depois de ter sido reacondicionado numa nova embalagem na qual foi aposta a marca por um terceiro. Resulta também que tal oposição constitui, no entanto, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30._, segundo período, CE, se se demonstrar, designadamente, que a utilização do direito de marca pelo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros.

24 Em acórdãos posteriores ao acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, designadamente nos acórdãos Bristol-Myers Squibb e. o. e Upjohn, já referidos, o Tribunal de Justiça precisou o que pode constituir um caso de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. Deve ser considerada como tal, em determinadas condições, a oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento dos medicamentos quando este seja necessário para que o produto importado paralelamente possa ser comercializado no Estado de importação.

25 O Tribunal de Justiça declarou, a este propósito, que importa ter em conta as circunstâncias prevalecentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação que tornam o reacondicionamento objectivamente necessário para que o medicamento possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo. A oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento não é justificada se constituir um obstáculo ao acesso efectivo do produto importado ao mercado desse Estado (v., neste sentido, o acórdão Upjohn, já referido, n._ 43).

26 Tal obstáculo existe, por exemplo, quando os medicamentos comprados pelo importador paralelo não podem ser comercializados no Estado-Membro de importação na sua embalagem de origem devido a normas ou práticas nacionais relativas à embalagem, a normas em matéria de seguro de saúde que fazem depender de determinada embalagem o reembolso das despesas médicas ou práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designadamente, nas normas sobre as dimensões recomendadas por associações profissionais e por instituições de seguro de saúde. A este respeito, basta que o obstáculo exista em relação a uma das embalagens utilizadas pelo titular de uma marca no Estado-Membro de importação (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.os 53 e 54).

27 Em contrapartida, o titular de uma marca pode opor-se à reembalagem se esta for motivada exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma vantagem comercial (v., neste sentido, acórdão Upjohn, já referido, n._ 44).

28 Neste contexto, foi também considerado que o titular pode opor-se ao reacondicionamento por substituição da embalagem quando o importador paralelo tenha a possibilidade de reutilizar a embalagem de origem para comercialização no Estado-Membro de importação apondo rótulos nas embalagens (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n._ 55).

29 Assim, se o titular de uma marca pode opor-se a que o importador paralelo proceda ao reacondicionamento por substituição da embalagem, é na condição de o medicamento com novos rótulos poder ter efectivamente acesso ao mercado em causa.

30 As reticências em relação a medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos não constituem sempre obstáculos ao acesso efectivo ao mercado susceptível de tornar necessário, na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, um reacondicionamento por substituição das embalagens.

31 Contudo, pode existir num mercado ou em parte importante deste uma resistência de tal maneira forte de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos que o acesso efectivo ao mercado deve ser considerado dificultado. Nestas circunstâncias, o reacondicionamento dos medicamentos não seria unicamente explicado pela procura de uma vantagem comercial, mas destinar-se-ia a ter um acesso efectivo ao mercado.

32 Cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar se é isso o que se verifica no caso concreto.

33 Importa, assim, responder à questão submetida que um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens é objectivamente necessário na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça se, sem esse reacondicionamento, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.

Decisão sobre as despesas

Quanto às despesas

34 As despesas efectuadas pelos Governos belga e norueguês, assim como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes no processo principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Parte decisória

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Oberlandesgericht Wien, por despacho de 5 de Novembro de 1999, declara:

Um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens é objectivamente necessário na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça se, sem esse reacondicionamento, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.