CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL

ELEANOR SHARPSTON

apresentadas em 29 de Março de 2007 1( )

Processo C‑234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

«Recurso – Marca comunitária – Marca figurativa ‘Bainbridge’ – Oposição do titular de marcas nacionais nominativas, figurativas e tridimensionais englobando o elemento nominativo ‘Bridge’ – Rejeição da oposição – Conceitos de ‘registos de marcas defensivas’ e de ‘famílias’ ou ‘séries’ de marcas»

1. Na origem do presente recurso ( ) está o pedido de registo, como marca comunitária, de um sinal figurativo que inclui o termo «Bainbridge» para determinadas categorias de produtos, ao qual foi deduzida oposição pelo titular de diversas marcas nacionais para as mesmas categorias, todas incluindo o elemento «bridge».

2. Essa oposição foi rejeitada pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), essencialmente com os fundamentos de que (i) a utilização de algumas das marcas nacionais não tinha sido demonstrada e de que (ii) não havia semelhança suficiente entre as restantes marcas nacionais e a marca comunitária requerida para criar um risco de confusão. A rejeição foi confirmada pelo Tribunal de Primeira Instância.

3. As principais questões suscitadas no recurso referem‑se (i) aos critérios para avaliar se a marca foi objecto de uma «utilização séria», em especial se o conceito de «registo defensivo» de marcas semelhantes, que implica uma menor exigência de uso efectivo, tem aplicação no direito comunitário em matéria de marcas, e (ii) aos critérios para avaliar o risco de confusão entre marcas, tendo especialmente em conta a relevância da existência de uma «família» ou «série» de marcas semelhantes pertencentes ao mesmo titular.

Legislação comunitária em matéria de marcas

4. O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento sobre a Marca Comunitária ( ) dispõe, na parte que releva para efeitos do presente processo:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

5. Nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), são consideradas «marcas anteriores» na acepção do n.° 1 as marcas registadas num Estado‑Membro.

6. O artigo 15.° do Regulamento sobre a Marca Comunitária dispõe, na parte que releva para efeitos do presente processo:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

2. São igualmente consideradas como ‘utilização’, na acepção do n.° 1:

a) O emprego da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[...]»

7. As «sanções previstas no presente regulamento» não são, infelizmente, enumeradas enquanto tais, mas devem ser procuradas em diversas disposições subsequentes.

8. Por exemplo, nos termos do artigo 43.°, n.os 2 e 3:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.° 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alínea a), do artigo 8.°, partindo‑se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado‑Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

9. Além disso, o artigo 50.°, n.° 1, alínea a), prevê a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em acção de contrafacção, quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou aos serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização. Quanto ao procedimento de extinção, a formulação do artigo 56.°, n.os 2 e 3 é muito próxima da do artigo 43.°, n.os 2 e 3, acima referido.

10. A regra 22, «Prova de utilização» do Regulamento de execução sobre a marca comunitária ( ) previa, à data dos factos ( ) e na parte que releva para efeitos do presente processo:

«1. No caso de, em conformidade com os n.os 2 ou 3 do artigo 43.° do regulamento [sobre a Marca Comunitária], o opositor ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá‑lo‑á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

2. As indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.° 3.

3. Os comprovativos devem de preferência limitar‑se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas […]».

11. Quanto às marcas nacionais, encontram‑se disposições semelhantes às do Regulamento sobre a marca comunitária na Directiva relativa às marcas ( ). A redacção do seu artigo 10.°, n.os 1 e 2, é idêntica, mutatis mutandis, à do artigo 15.°, n.os 1 e 2, do Regulamento sobre a marca comunitária:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado‑Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.° 1:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[...]»

12. Neste caso, as sanções encontram‑se, em especial, nos artigos 11.° e 12.° da directiva. O artigo 11.°, n.os 1 e 2, prevê, respectivamente, que o registo de uma marca não pode ser declarado nulo em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição e que não satisfaça as condições de uso exigidas no artigo 10.°, e que qualquer Estado‑Membro pode prever que o registo de uma marca não possa ser recusado em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição que não satisfaça as mesmas condições de utilização. O artigo 12.°, n.° 1, prevê que o registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objecto de uso sério no Estado‑Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso.

Legislação italiana em matéria de marcas

13. A Directiva relativa às marcas foi transposta para o direito italiano pelo Decreto Legislativo n.° 480/1992 ( ), O seu artigo 39.° substituiu o artigo 42.° do Decreto Real n.° 929/1942 ( ) por um texto que regula as consequências da não utilização de uma marca registada. No essencial, os n.os 1 e 2 transpõem as disposições, respectivamente, do artigo 12.°, n.° 1, da directiva, relativa à caducidade por não utilização, e do artigo 10.°, n.° 2, alínea a), que prevê a tomada em consideração da utilização sob uma forma ligeiramente diferente.

14. Contudo, o artigo 42.°, n.° 4, introduz a possibilidade do registo «defensivo» de uma marca. Tem o seguinte teor:

«[...] não se verificará a caducidade por não utilização no caso de o titular da marca não utilizada ser simultaneamente titular de outra ou de várias outras marcas semelhantes ainda em vigor, quando pelo menos uma delas seja utilizada para designar os mesmos produtos ou serviços.»

Matéria de facto e tramitação processual no IHMI

15. Em 24 de Setembro de 1998, a Marine Enterprise Projects (actualmente F.M.G. Textiles srl) pediu o registo como marca comunitária de um sinal figurativo cujos principais elementos são a imagem de um rolo de tecido que se desenrola tomando a forma da vela de um pequeno barco à vela, contra uma linha horizontal grossa por cima da qual aparece em itálico a palavra «Bainbridge», para produtos incluídos nas Classes 18 e 25 do Acordo de Nice ( ). A Classe 18 abrange «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus‑de‑chuva, chapéus‑de‑sol e bengalas; chicotes e selaria», e a Classe 25 «vestuário, calçado, chapelaria». O pedido foi publicado em 14 de Junho de 1999.

16. Em 7 de Setembro de 1999, a sociedade Il Ponte Finanziaria SpA (a seguir «Ponte Finanziaria») deduziu oposição ao registo dessa marca, com base no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária, invocando várias marcas anteriores registadas em Itália. Para efeitos do presente recurso, tais marcas podem ser reunidas em três grupos.

17. Em primeiro lugar, três marcas figurativas registadas para produtos incluídos na Classe 25 – a n.º 704338, com efeitos desde 15 de Julho de 1964, para «artigos de vestuário, incluindo botas, sapatos e pantufas», a n.º 370836, com efeitos desde 11 de Maio de 1979, para «vestuário», e a n.º 606709, com efeitos desde 22 de Outubro de 1990, para «peúgas e gravatas» – e uma marca figurativa, a n.º 593651, registada com efeitos desde 12 de Junho de 1990 para produtos incluídos na Classe 18. As duas primeiras incluem o termo «Bridge» em itálico; as duas últimas, respectivamente, os termos «OLD BRIDGE» e «THE BRIDGE BASKET» em maiúsculas. A segunda e a terceira também incluem a imagem de uma ponte, e a quarta a imagem de uma rede de basquetebol com uma bola que passa através dessa rede.

18. Em segundo lugar, a marca nominativa «THE BRIDGE», registada sob o n.º 642952, com efeitos desde 14 de Junho de 1994, para produtos incluídos na Classe 25.

19. Em terceiro lugar, cinco marcas registadas para produtos incluídos nas Classes 18 e 25, e uma marca registada para produtos incluídos apenas na Classe 18. Para ambas as classes, há duas marcas tridimensionais – n.os 704372 e 633349, ambas com efeitos desde 22 de Junho de 1994 e ambas incluindo especialmente os termos «THE BRIDGE» em maiúsculas; duas marcas nominativas – n.os 630763 «OVER THE BRIDGE», com efeitos desde 24 de Dezembro de 1991, e 710102 «FOOTBRIDGE», com efeitos desde 7 de Dezembro de 1994; e a marca figurativa, N.° 721569, com efeitos desde 28 de Fevereiro de 1996, que inclui os termos «THE BRIDGE» e «WAYFARER» em maiúsculas, respectivamente acima e abaixo da imagem de uma rosa‑dos‑ventos atravessada por uma linha horizontal fina. Apenas para os produtos incluídos na Classe 18, o registo n.° 642953, com efeitos desde 26 de Outubro de 1994, da marca nominativa «THE BRIDGE».

20. Em 15 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição considerando que, apesar da necessidade de ter em conta a interdependência entre o grau de semelhança dos produtos em causa e o grau de semelhança dos sinais em conflito, qualquer risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a Marca Comunitária, podia razoavelmente ser excluído atendendo às dissemelhanças entre eles nos planos fonético e visual. A Ponte Finanziaria interpôs recurso da decisão de rejeição.

21. Por decisão de 17 de Março de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Excluiu da sua apreciação as marcas enumeradas no primeiro grupo supra ( ), com o fundamento de que não tinha sido demonstrada a utilização das correspondentes marcas ( ), e a marca n.° 642952 ( ), por insuficiência das provas de utilização produzidas pela opositora ( ). Comparando as restantes marcas – enumeradas no terceiro grupo supra ( ) – com a marca requerida, decidiu que não havia qualquer semelhança conceptual, visual ou fonética entre elas ( ). A Câmara de Recurso concluiu, portanto, pela inexistência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária. Negou qualquer relevância no caso vertente ao princípio da interdependência entre a semelhança dos produtos e a semelhança dos sinais, tendo em conta a inexistência do grau mínimo exigível de semelhança entre as marcas para justificar a aplicação do referido princípio ( ).

O acórdão recorrido

22. A Ponte Finanziaria interpôs recurso dessa decisão para o Tribunal de Primeira Instância, o qual agrupou os seus argumentos em dois fundamentos. O primeiro fundamento referia‑se à violação dos artigos 15.°, n.° 2, alínea a), e 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre a marca comunitária e da regra 22 do Regulamento de execução, relativa às marcas, que a Câmara de Recurso excluiu da sua apreciação. O segundo fundamento era relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária, no âmbito da apreciação do risco de confusão.

Exclusão de certas marcas da apreciação

23. O Tribunal de Primeira Instância identificou quatro argumentos, que apreciou da seguinte forma.

24. Em primeiro lugar ( ), a Ponte Finanziaria alegou que a Câmara de Recurso não devia ter afastado da sua apreciação as marcas registadas menos de cinco anos antes da apresentação da oposição, excluindo, assim, a protecção específica da «família de marcas».

25. O Tribunal de Primeira Instância observou que, de facto, a Câmara de Recurso tomou em consideração todas as marcas registadas durante o referido período de cinco anos. Foi só quando examinou o argumento de que devia considerar‑se que as marcas anteriores faziam parte de uma «família» que beneficia de uma protecção alargada, que a Câmara de Recurso constatou que os produtos «eram promovidos e vendidos essencialmente sob a marca THE BRIDGE e, em menor proporção, sob a marca figurativa THE BRIDGE WAYFARER», de modo que o consumidor italiano só estava efectivamente confrontado com estas duas marcas anteriores. Baseando‑se nesta constatação, a Câmara de Recurso concluiu que a protecção alargada com base numa «família de marcas» não se justificava, dado que o simples registo de numerosas marcas não acompanhado pela utilização destas no mercado era insuficiente.

26. Em segundo lugar ( ), a Ponte Finanziaria alegou que, nos termos da regra 22 do Regulamento de execução, a Câmara de Recurso não devia ter excluído da sua apreciação do risco de confusão a marca nominativa n.° 642952 «THE BRIDGE» ( ) com o fundamento de que a sua utilização não fora suficientemente comprovada. A regra 22 enumera os catálogos e os anúncios como provas admissíveis para a prova da utilização da marca. A Ponte Finanziaria apresentou esses documentos. Estes documentos foram erradamente considerados insuficientes pela Câmara de Recurso.

27. O Tribunal de Primeira Instância considerou que uma utilização séria se opõe a uma utilização mínima ou insuficiente para efeitos de identificação de produtos ou serviços. Independentemente da intenção do titular, só existe utilização séria da marca se esta última estiver objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal, de uma forma que possa ser considerada pelos consumidores como uma indicação de origem dos produtos ou dos serviços em causa ( ). Contudo, as únicas provas relativamente à utilização da marca nominativa THE BRIDGE para os artigos da classe 25 consistiam num catálogo Outono/Inverno 1994‑1995 e em anúncios publicitários publicados em 1995. Os demais catálogos não estavam datados. Tais provas eram muito limitadas relativamente a 1994 e inexistentes relativamente aos anos de 1996 a 1999. Não demonstravam que a marca tivesse estado presente no mercado italiano de modo constante, para os produtos para os quais foi registada, no decurso do período que precedeu a data de publicação do pedido de marca, contrariamente ao que exigem os n.os 2 e 3 do artigo 43.° do Regulamento sobre a marca comunitária. Por conseguinte, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que não fora provada a utilização séria da referida marca para os produtos em causa.

28. Em terceiro lugar ( ), a Ponte Finanziaria afirmou que a Câmara de Recurso afastou erradamente da sua apreciação do risco de confusão as marcas registadas sob os n.os 370836, 704338, 606709 e 593651 ( ), com o fundamento de que a sua utilização não fora provada. Tratava‑se de «marcas defensivas» na acepção da legislação italiana em matéria de marcas ( ), as quais têm por finalidade ampliar o âmbito de protecção da marca principal contra o risco de confusão, permitindo ao seu titular opor‑se ao registo de uma marca que não seja suficientemente semelhante à marca principal para permitir afirmar a existência de um risco de confusão. A Câmara de Recurso entendeu erradamente que as marcas anteriores em causa não constituíam «marcas defensivas», porque não tinham sido registadas simultânea ou posteriormente à marca principal anterior. A Ponte Finanziaria obteve a cessão, por terceiros, dos registos n.os 704338 e 607909 precisamente com o fim de os utilizar como «marcas defensivas»; além disso, todas as marcas envolvidas foram registadas depois da utilização de facto da marca anterior «THE BRIDGE», que remonta aos anos 70.

29. O Tribunal de Primeira Instância observou que o direito italiano prevê uma excepção à regra da caducidade da marca por falta de utilização quinquenal ( ), mas considerou que o regime de protecção da marca comunitária desconhece o conceito de «marca defensiva». Na economia do Regulamento sobre a marca comunitária, a utilização efectiva, no comércio, de um sinal para os produtos ou serviços para os quais foi registado constitui uma condição essencial para o reconhecimento da protecção a favor do seu titular. A excepção, no caso de haver «motivos que justifiquem» a sua não utilização, refere‑se a razões que assentam na existência de obstáculos à utilização da marca ou a situações em que a exploração comercial desta se revelaria excessivamente onerosa. O titular de um registo nacional não pode invocar uma disposição nacional que permite o registo como marca de sinais não destinados a ser utilizados no comércio em razão da sua função puramente defensiva relativamente a outro sinal que é efectivamente utilizado. Tais registos não são compatíveis com a regulamentação da marca comunitária, e o seu reconhecimento a nível nacional não pode constituir um «motivo justificado» para a não utilização de uma marca anterior em que se baseie a oposição a um pedido de marca comunitária.

30. Em quarto lugar ( ), a Ponte Finanziaria sustenta que os elementos que produziu a fim de provar a utilização das marcas nominativas n.os 642952 e 942953 «THE BRIDGE» ( ) eram susceptíveis de provar também a utilização séria da marca figurativa n.° 370836 «Bridge» ( ), que se diferenciava da marca «THE BRIDGE» unicamente por variações insignificantes. Invocou o artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária ( ) e a Lei italiana sobre as marcas, que contém uma disposição semelhante. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não devia ter excluído da sua apreciação do risco de confusão a marca anterior, com o fundamento de que a sua utilização não fora provada.

31. O Tribunal de Primeira Instância considerou que o objectivo do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), era permitir ao titular da marca acrescentar ao sinal variações que não lhe alterassem o carácter distintivo, mas o adaptassem às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou serviços em causa. De acordo com esse objectivo, o âmbito de aplicação material da disposição deve ser limitado às situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca constitui a forma sob a qual esta mesma marca é comercialmente explorada. Em tais situações, quando o sinal utilizado no comércio difere da forma sob que foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados globalmente equivalentes, a obrigação de utilização da marca registada pode ser cumprida fazendo a prova da utilização do sinal que constitui a forma com que essa marca é utilizada no comércio. Em contrapartida, o artigo 15.°, n.° 2, alínea a), não permite ao titular de uma marca registada subtrair‑se a essa obrigação invocando a utilização de uma marca semelhante que seja objecto de um registo distinto.

32. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância considerou o fundamento improcedente na sua totalidade.

Apreciação do risco de confusão

33. O Tribunal de Primeira Instância identificou três argumentos.

34. Em primeiro lugar ( ), a Ponte Finanziaria alegou que a Câmara de Recurso ignorou, erradamente, a existência de uma «família» ou «série» de marcas que contêm o termo «bridge», o que aumenta o risco de confusão entre as marcas em conflito. As suas marcas são complexas, tendo em comum a palavra inglesa «bridge», acompanhada de outros sinais. Nenhum dos elementos das referidas marcas tem qualquer relação com os produtos designados. Por conseguinte, tais marcas são dotadas de um forte carácter distintivo, reforçado pela utilização intensa feita da marca nominativa «THE BRIDGE». A jurisprudência, tanto italiana como comunitária, reconhece uma protecção alargada a este tipo de marcas. No acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon ( ) o Tribunal de Justiça declarou que «as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido».

35. Em segundo lugar ( ), a Ponte Finanziaria criticou a Câmara de Recurso por não ter tido em conta o princípio da interdependência entre a semelhança das marcas e a dos produtos. O risco de confusão deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, que devem ser considerados interdependentes ( ).

36. Em terceiro lugar ( ), a Ponte Finanziaria sustentou que a Câmara de Recurso considerou erradamente que as marcas anteriores e a marca requerida não eram semelhantes.

37. No que respeita à comparação no plano visual, a imagem junto do termo «Bainbridge» de um rolo de tecido que se desenrola tomando a forma de uma vela aumenta o risco de confusão com as marcas figurativas anteriores, que também contêm um elemento nominativo que inclui «bridge» e elementos gráficos. O público seria levado a crer que os produtos designados eram da mesma origem e se destinavam a pessoas interessadas no mundo da vela e dos desportos náuticos, especialmente porque o elemento figurativo da marca n.° 721569 reproduz uma rosa‑dos‑ventos. Existe também semelhança gráfica com a marca n.° 370836.

38. No que respeita à comparação do ponto de vista conceptual, a Câmara de Recurso errou ao considerar que o conhecimento das línguas estrangeiras do consumidor médio italiano lhe permitia ter uma percepção da diferença entre as marcas. A palavra inglesa «bridge» não tem assonância com a palavra italiana «ponte», mas é comummente utilizada em italiano para designar um jogo de cartas. Contudo, a Câmara de Recurso entendeu que o consumidor médio italiano compreenderia o significado do termo «bridge» quando utilizado nas marcas da Ponte Finanziaria, mas não o distinguiria na marca requerida, combinado com outro termo, «bain», que não tem qualquer significado em inglês. O argumento de que tal consumidor compreenderia «Bainbridge» como um nome de pessoa ou uma indicação geográfica não é credível. Ou o consumidor não compreenderia qualquer das palavras estrangeiras em questão ou reconheceria apenas «bridge», que identificaria em todas as marcas em questão. Nos dois casos existe risco de confusão.

39. O Tribunal de Primeira Instância apreciou estes argumentos da seguinte forma.

40. Em primeiro lugar, observou que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso, em especial a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados ( ). Para esse efeito, o público pertinente era constituído pelos consumidores médios em Itália; o pedido de marca e as marcas anteriores referiam‑se às mesmas classes de produtos; e, na sequência da rejeição do primeiro fundamento, apenas seis dessas marcas anteriores podiam ser tomadas em consideração. Contudo, tais marcas tinham um carácter distintivo elevado ( ).

41. Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância comparou as marcas anteriores e a marca requerida em termos visuais, fonéticos e conceptuais. Em termos visuais, o único elemento comum a todas as marcas – a sequência de seis letras «bridge» – não era suficientemente proeminente na impressão de conjunto para criar um risco de confusão. No entanto, em termos fonéticos, e ao contrário da apreciação sobre a pronúncia feita pela Câmara de Recurso, havia uma certa semelhança entre a marca requerida e quatro das marcas anteriores. No que respeita à semelhança conceptual, a Câmara de Recurso considerou correctamente que o consumidor médio italiano identificaria o significado do termo inglês «bridge» nas marcas anteriores, mas também considerou correctamente que o elemento não seria compreendido da mesma forma como parte do termo «Bainbridge», no contexto da marca figurativa requerida. Em termos globais, o grau de semelhança puramente fonética não era suficiente para criar, por si só, um risco de confusão ( ).

42. Por último, o Tribunal de Primeira Instância analisou os argumentos da Ponte Finanziaria relativos à relevância de uma «família» ou «série» de marcas anteriores. Embora tal conceito não conste do Regulamento sobre a marca comunitária, não pode ser afastado de antemão. O facto de uma oposição a um pedido de marca comunitária se ter baseado em várias marcas anteriores que podem ser consideradas parte de uma mesma «série» ou «família» (por exemplo, através da presença de um elemento partilhado) é pertinente para efeitos de apreciação da existência de um risco de confusão. Tal risco pode surgir se a marca requerida apresenta semelhanças com estas marcas susceptíveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte desta mesma série e, portanto, que os produtos cobertos por ambas as marcas têm a mesma origem comercial ou uma origem relacionada. Isto pode suceder mesmo quando a comparação da marca requerida com as marcas anteriores, tomadas isoladamente, não permite estabelecer a existência de um risco de confusão directo ( ).

43. Contudo, devem estar preenchidas duas condições cumulativas. Em primeiro lugar, deve ser feita prova da utilização de um número suficiente de marcas susceptível de constituir uma «série». Para que exista risco de confusão, as marcas que fazem parte da série devem estar presentes no mercado. Na falta de prova dessa utilização, o eventual risco de confusão deverá ser apreciado comparando as marcas em questão isoladamente. Em segundo lugar, a marca requerida deve não apenas ser semelhante às marcas que pertencem à série, mas ainda apresentar características susceptíveis de a relacionarem com a mesma. Tal pode não ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posição diferente daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo semântico distinto ( ).

44. No caso vertente, pelo menos a primeira dessas condições não foi cumprida. As únicas provas produzidas pela Ponte Finanziaria no decurso do processo de oposição referem‑se à marca «THE BRIDGE» e, em menor medida, à marca «THE BRIDGE WAYFARER». Uma vez que estas duas marcas eram as únicas marcas anteriores cuja presença no mercado a Ponte Finanziaria provou, a Câmara de Recurso afastou correctamente os argumentos pelos quais a Ponte Finanziaria invocava o benefício da protecção aplicável às «marcas de série» ( ).

45. O Tribunal de Primeira Instância concluiu que a Câmara de Recurso não cometeu erros de direito nem de apreciação e, por conseguinte, negou provimento ao recurso na sua totalidade.

O presente recurso

46. A Ponte Finanziaria invocou cinco fundamentos de recurso. O IHMI e a F.M.G. Textiles apresentaram resposta. Não houve qualquer pedido de apresentação de réplica ou de realização de uma audiência.

Admissibilidade

47. A F.M.G. Textiles sugere que o recurso poderá ser inadmissível por falta da procuração conferindo aos advogados da Ponte Finanziaria poderes especiais poderes para a representarem.

48. Contudo, tal parece ser um erro. O documento em causa foi, de facto, junto ao pedido apresentado no Tribunal de Primeira Instância, embora seja possível que não tenha sido notificado à F.M.G. Textiles ou à sua predecessora Marine Enterprise Projects.

Primeiro fundamento de recurso: Aplicação incorrecta do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária – risco de confusão

Argumentação

49. A Ponte Finanziaria sustenta que, mesmo com base nas marcas nacionais que considerou admissíveis para efeitos de comparação, e mesmo considerando tais marcas isoladamente e não como uma família ou série, o Tribunal de Primeira Instância decidiu erradamente que não havia risco de confusão com a marca requerida.

50. O Tribunal de Primeira Instância reconheceu que as marcas nacionais tinham um elevado carácter distintivo e uma semelhança fonética significativa com a marca requerida. Tal semelhança fonética devia ter prevalecido sobre qualquer ausência de semelhança visual ( ). Contudo, o Tribunal de Primeira Instância entendeu que a falta de semelhança conceptual era decisiva. Chegou a essa conclusão com base numa suposta familiaridade com a língua inglesa por parte do consumidor médio italiano. No entanto, a sua premissa era falsa. Apenas 15 a 20% dos Italianos, no máximo, conhecem o significado de «bridge», que deve, por conseguinte, ser considerado um elemento de fantasia. Em todo o caso, existia um grau suficiente de semelhança (pelo menos fonética e, no entender da Ponte Finanziaria, visual) para que fosse feita uma apreciação global das marcas, tendo em conta a interdependência entre os critérios da semelhança entre marcas, da semelhança entre os produtos abrangidos e do carácter distintivo ( ). Nesta apreciação, a exclusão de qualquer risco de confusão constituiu um erro de direito grave.

51. O IHMI observa que, de acordo com a jurisprudência, a apreciação do risco de confusão deve ser «sintética», procurando uma aproximação tão grande quanto possível à percepção de um sinal pelo consumidor médio. No caso em apreço, o Tribunal de Primeira Instância considerou que os produtos em questão eram «comercializados de tal modo que, habitualmente, o público pertinente, quando da sua compra, aperceba a marca que os designa de modo visual» ( ). Assim sendo, e uma vez que, de facto, tomou em consideração os três aspectos da semelhança – fonética, visual e conceptual – no seu próprio contexto, não se pode afirmar que o Tribunal de Primeira Instância tenha cometido um erro de direito ao considerar que a falta de semelhança visual prevalecia sobre o grau de semelhança fonética.

52. A F.M.G. Textiles não concorda com as observações da Ponte Finanziaria relativas às conclusões do Tribunal de Primeira Instância sobre a semelhança fonética. O Tribunal de Primeira Instância considerou que existia «uma certa semelhança fonética» entre as marcas e que estas, por conseguinte, «apresenta[va]m semelhanças significativas unicamente no plano fonético» ( ) – o que não é a mesma coisa que afirmar que havia uma «semelhança fonética significativa». A F.M.G. Textiles também contesta a validade das afirmações da Ponte Finanziaria quanto à capacidade do consumidor médio italiano para compreender a palavra inglesa «bridge». Com base nos factos dados como provados pelo Tribunal de Primeira Instância, a sua análise da apreciação global do risco de confusão é inatacável tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista lógico.

Apreciação

53. Em primeiro lugar, parece óbvio que este fundamento de recurso é inadmissível na parte em que contesta a matéria de facto dada como provada pelo Tribunal de Primeira Instância relativamente à capacidade do consumidor médio italiano para compreender o elemento «bridge» em termos conceptuais ou outros. O artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça dispõe: «O recurso para o Tribunal de Justiça é limitado às questões de direito.»

54. Quanto ao restante, o argumento da Ponte Finanziaria equivale a afirmar que, tendo reconhecido um certo grau de semelhança fonética (concordo, neste ponto, com a F.M.G. Textiles que a redacção do acórdão recorrido não indica a constatação de uma semelhança «significativa»), o Tribunal de Primeira Instância deveria ter dado uma importância preponderante a essa semelhança na sua apreciação global do risco de confusão, em especial à luz da interdependência dos critérios para apreciar o carácter distintivo das marcas anteriores, a semelhança com a marca requerida e a semelhança ou identidade dos produtos designados.

55. Um argumento muito semelhante foi apresentado noutro recurso recente, no processo Mülhens/IHMI ( ). Depois de ter apreciado a impressão de conjunto produzida pelos dois sinais em causa, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que esses sinais não eram semelhantes nos planos visual e conceptual, mas que eram semelhantes no plano fonético em certos países, não excluindo que essa única semelhança pudesse criar um risco de confusão, mas concluiu que, de facto, o grau de semelhança entre os sinais em causa não era suficientemente elevado para considerar que o público pertinente podia ser levado a pensar que os produtos provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas ( ). O Tribunal de Justiça faz uma descrição normativa que pode ser resumida da forma que se segue e que, na minha opinião, é aplicável ao caso em apreço.

56. A existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto ( ). Esta apreciação global deve, no que diz respeito à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida por essas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes ( ). Não se pode excluir que a simples semelhança fonética das marcas possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária ( ). Todavia, a existência desse risco deve ser verificada no quadro de uma apreciação global no que diz respeito às semelhanças conceptual, visual e fonética entre os sinais em causa. A este respeito, a apreciação de uma eventual semelhança fonética é apenas um dos factores pertinentes no quadro da referida apreciação global ( ). Deste modo, não se pode deduzir que existe necessariamente risco de confusão sempre que for provada a mera semelhança fonética entre dois sinais ( ). A apreciação global implica que as diferenças conceptuais e visuais entre dois sinais podem neutralizar as semelhanças fonéticas existentes entre eles, na medida em que, pelo menos, um desses sinais tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e preciso, por forma a que esse público consiga apreendê‑lo directamente ( ).

57. Assim, quando o Tribunal de Primeira Instância analisa a impressão de conjunto criada pelos sinais em questão, no que respeita às suas eventuais semelhanças no plano conceptual, visual e fonético, para efeitos da apreciação global do risco de confusão, pode, sem violar o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a Marca Comunitária, decidir que o grau de semelhança entre os sinais em causa não é suficientemente elevado para que se possa considerar que o público pertinente pode ser levado a pensar que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas ( ).

58. Não vejo motivos para pôr em causa esta jurisprudência, que parece ser totalmente coerente com a abordagem do Tribunal de Primeira Instância no caso em apreço. Considero, por conseguinte, que o primeiro fundamento de recurso deve ser julgado improcedente.

Segundo fundamento de recurso: Aplicação incorrecta do artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre a marca comunitária

Argumentação

59. A Ponte Finanziaria sustenta que o Tribunal de Primeira Instância excluiu erradamente da apreciação as suas outras marcas nacionais, em especial a marca nominativa n.° 642952 «THE BRIDGE» para produtos incluídos na classe 25. O período de referência durante o qual devia ser demonstrada a utilização séria compreendia os cinco anos de 1994 a 1999. A Ponte Finanziaria apresentou um catálogo Outono/Inverno 1994/1995 e anúncios de imprensa com datas de 1994 e 1995 – um tipo de prova expressamente previsto na regra 22, n.° 2, do Regulamento de execução, para efeitos do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento sobre a marca comunitária – demonstrando de forma inegável a utilização durante, pelo menos, parte desse período, juntamente com documentos mais recentes que comprovam que a marca permaneceu activa no sector dos produtos de couro (incluindo calçado e cintos da classe 25).

60. Assim, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito grave, e interpretou erradamente o artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre a marca comunitária, ao decidir que «foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que a utilização séria da referida marca para os produtos em causa não fora provada», porque as provas não demonstravam que a marca em questão «t[i]nha estado presente no mercado italiano de modo constante, para os produtos para os quais foi registada, no decurso do período de cinco anos que precedeu a data de publicação do pedido de marca» ( ). A prova da utilização num qualquer momento durante aquele período é, de facto, suficiente ( ).

61. O IHMI sustenta que a questão de saber se um determinado elemento de prova pode ser datado de forma fiável num determinado período constitui uma questão de facto e que as conclusões do Tribunal de Primeira Instância a esse respeito não podem ser postas em causa no recurso.

62. Quanto à questão de direito, o IHMI observa que, na sua alusão a provas de que a marca tenha estado «presente […] de forma constante» no mercado, o Tribunal de Primeira Instância não se referia a uma presença contínua, como a Ponte Finanziaria parece acreditar. De facto, o Tribunal de Primeira Instância limitou‑se a considerar que um único catálogo relativo a 1994/1995 era prova insuficiente da necessária presença constante no mercado e, por conseguinte, de utilização séria e efectiva durante o período de cinco anos.

63. A F.M.G. Textiles sustenta que a prova muito limitada em questão, constituída apenas por material publicitário, sem prova de vendas, é claramente insuficiente para demonstrar uma utilização substancial da marca ao longo do período pertinente.

Apreciação

64. Concordo com o IHMI que este fundamento de recurso deve ser julgado inadmissível na parte em que pretende questionar as conclusões de facto do Tribunal de Primeira Instância relativas à existência e identidade das provas que podiam ser datadas, de forma fiável, para efeitos de apreciação da utilização séria da marca nominativa nacional n.° 642952 «THE BRIDGE» nos cinco anos anteriores à publicação do pedido da marca comunitária «Bainbridge».

65. A questão de direito suscitada consiste em saber se o Tribunal de Primeira Instância podia legitimamente exigir uma utilização mais constante ao longo dos cinco anos do que aquela que resulta efectivamente dessas provas.

66. Nos termos do artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre a marca comunitária, a Ponte Finanziaria devia provar que, nos cinco anos compreendidos entre Junho de 1994 e Junho de 1999, a marca nacional anterior foi objecto de uma utilização séria em Itália em relação aos produtos ou serviços para que foi registada ( ). As provas datáveis admissíveis apresentadas incluíam um catálogo Outono/Inverno 1994‑1995 e anúncios publicados em 1995. O Tribunal de Primeira Instância descreveu tais provas como «muito limitadas no que respeita a 1994 e inexistentes quanto aos anos de 1996 a 1999», e considerou que as mesmas não demonstravam que a marca em questão tivesse estado presente de modo constante no mercado italiano no período pertinente.

67. A jurisprudência em matéria de apreciação da utilização séria ( ) foi exposta pelo Tribunal de Justiça, mais recentemente, no acórdão de 11 de Maio de 2006, Sunrider ( ), da forma seguinte.

68. Uma marca é objecto de «utilização séria» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados para estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca. A questão de saber se uma utilização é suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca depende, assim, de vários factores e de uma apreciação caso a caso. As características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou serviços idênticos do titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas relativas ao uso da marca que o titular tem de apresentar são alguns dos factores que podem ser tomados em consideração. Não é possível determinar a priori, de forma abstracta, qual o limite quantitativo que deve ser considerado para determinar se a utilização tem ou não carácter sério. Uma regra de minimis que não permita ao IHMI ou ao Tribunal de Primeira Instância apreciar a totalidade das circunstâncias do litígio que lhe é submetido não pode, por conseguinte, ser fixada. Quando corresponde a um propósito comercial autêntico, uma utilização, mesmo mínima, pode ser suficiente para comprovar a existência de uma utilização séria.

69. Observo especialmente, com base nesta jurisprudência, que, em primeiro lugar, uma utilização séria envolve mais do que meras utilizações de carácter simbólico, não existindo, no entanto, uma regra predeterminada quanto à amplitude da utilização necessária; e que, em segundo lugar, se trata de uma apreciação de facto que deve ser realizada pelo IHMI ou pelo Tribunal de Primeira Instância, conforme a situação, caso a caso e à luz de uma vasta gama de factores pertinentes ( ).

70. Neste contexto, penso que o Tribunal de Primeira Instância não pode ser criticado por ter aplicado um requisito de presença constante no mercado italiano nos cinco anos pertinentes. Não impôs, como salienta o IHMI, uma condição de utilização ininterrupta, mas seguiu o espírito da jurisprudência anterior ( ) no sentido de que não existe utilização séria da marca se esta última não estiver objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal, de uma forma que não possa ser considerada pelos consumidores como uma indicação de origem dos produtos ou dos serviços em causa. Tal abordagem não me parece, de forma alguma, incoerente com a letra ou o espírito das disposições do Regulamento sobre a marca comunitária que estipulam a condição de utilização sérianos cinco anos, ou com a jurisprudência do Tribunal de Justiça que as interpreta.

71. Assim sendo, parece‑me que a conclusão de facto a que o Tribunal de Primeira Instância chega com base na prova disponível recai totalmente no âmbito da apreciação caso a caso que lhe compete e não é, de forma alguma, contrariada por essa prova. Por conseguinte, entendo que o segundo fundamento de recurso não pode ser acolhido.

Terceiro fundamento de recurso: Aplicação incorrecta do artigo 15.°, n.° 2, alínea a) do Regulamento sobre a marca comunitária

Argumentação

72. A Ponte Finanziaria sustenta ainda que a mesma prova devia ter sido suficiente para demonstrar a utilização da marca figurativa n.° 370836 «Bridge», também para os produtos incluídos na Classe 25 ( ), cuja forma variava apenas ligeiramente em relação à da marca nominativa n.° 642952 «THE BRIDGE», enquadrando‑se, por conseguinte, na previsão do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária («uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada»). O Tribunal de Primeira Instância aplicou erradamente essa disposição ao limitar o seu alcance a «situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos ou os serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual esta mesma marca é comercialmente explorada», excluindo a utilização de uma marca semelhante coberta por um registo distinto ( ). Uma vez que a disposição tem por finalidade garantir que o titular da marca não seja obrigado a registar todas as variantes da sua marca que poderá utilizar no comércio, não deverá ser interpretada em detrimento de alguém que registou, de facto, tais variantes. Por conseguinte, o facto de a marca n.° 370836 «Bridge» ter sido registada separadamente da marca n.° 642952 «THE BRIDGE» não devia ter afectado a apreciação da sua utilização conjunta, na medida em que esta difere em elementos que não alteram o seu carácter distintivo.

73. O IHMI alega, em primeiro lugar, que o fundamento de recurso só poderá ser acolhido se tiver sido demonstrada a utilização da marca «THE BRIDGE», quod non; em segundo lugar, que o aditamento do artigo definido «the» altera efectivamente o carácter distintivo de uma marca; e, em terceiro lugar, que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância constitui uma conclusão de facto que não pode ser questionada em sede de recurso.

74. A F.M.G. Textiles também adianta os dois primeiros destes argumentos. Relativamente ao segundo, afirma que o simples facto de a Ponte Finanziaria ter registado separadamente as duas marcas indica que não considerava que uma das marcas fosse uma simples variação ligeira da outra, passível de ser coberta pelo mesmo registo.

Apreciação

75. Parece assente que, na Câmara de Recurso, a Ponte Finanziaria não apresentou quaisquer provas de utilização da marca n.° 370836 «Bridge», limitando‑se a alegar que se tratava de um registo defensivo face à marca n.° 642952 «THE BRIDGE» ( ). Contudo, na primeira instância e novamente no âmbito do recurso, sustenta que as provas da utilização da última marca que apresentou também deviam ter sido tomadas em consideração como prova de utilização da primeira, nos termos do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária, segundo o qual «o emprego da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada» também constitui utilização para efeitos de preclusão da caducidade por não utilização.

76. Contudo, conforme assinalam correctamente o IHMI e a F.M.G. Textiles, tal argumento só pode, em todo o caso, ser acolhido se houver, de facto, prova adequada da utilização séria da marca n.° 642952 «THE BRIDGE» – quod non. Uma vez que o Tribunal de Primeira Instância considerou que tal prova era inexistente e que entendo que tal conclusão não pode ser impugnada, parece‑me, inevitavelmente, que este fundamento de recurso também deverá ser rejeitado.

77. Por conseguinte, a questão de facto de saber se a diferença entre as duas é tão ligeira que não altera o carácter distintivo da marca, ainda que pudesse ser discutida no âmbito do recurso, é irrelevante. De igual modo, não é necessário apreciar a questão de saber se o registo de uma variante como uma marca autónoma exclui necessariamente essa variante do âmbito de aplicação do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária.

78. Refira‑se apenas, complementarmente, que teria sido mais correcto ‑ embora daí não advenham quaisquer consequências, uma vez que a redacção das duas disposições é idêntica para todos os efeitos – referir o artigo 10.°, n.° 2, alínea a), da Directiva relativa às marcas, em vez do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária, uma vez que as marcas em questão são nacionais e não comunitárias.

Quarto fundamento de recurso: Aplicação incorrecta do artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre a marca comunitária – marcas defensivas

Argumentação

79. A Ponte Finanziaria alega, em primeiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instância ultrapassou o âmbito do litígio que lhe foi submetido ao considerar que o conceito de registo defensivo não tinha cabimento no direito comunitário das marcas. A Câmara de Recurso não tinha tomado essa posição, mas apenas decidido que um registo, para ser qualificado como defensivo, deve ser realizado ao mesmo tempo que o registo principal ou em data posterior. A Ponte Finanziaria contestou este último entendimento. O IHMI só alegou que o conceito não tinha cabimento no direito comunitário na sua defesa perante o Tribunal de Primeira Instância. Por conseguinte, o argumento era inadmissível e não devia ter sido utilizado. Em vez disso, o Tribunal de Primeira Instância devia ter examinado – mas não examinou – a questão de saber se as marcas em questão satisfaziam as condições estabelecidas na legislação italiana ( ).

80. A título subsidiário, a Ponte Finanziaria alega que a objecção do IHMI era infundada. A legislação italiana exige que a marca defensiva seja muito semelhante à marca principal, que as duas estejam registadas para os mesmos produtos ou serviços e que a marca principal se encontre em utilização efectiva. Por conseguinte, o requisito de utilização do direito comunitário em matéria de marcas é respeitado. O conceito de registo defensivo constitui, de facto, um meio para facilitar a prova mediante uma presunção do risco de confusão, sem entrar em conflito com os requisitos da directiva relativa às marcas.

81. A marca figurativa n.° 370836 «Bridge» (juntamente com as marcas figurativas n.os 704338, 606709 e 593651) satisfaz todas as condições de um registo defensivo na acepção da legislação italiana, e devia, por conseguinte, ter sido tomada em consideração na apreciação. Apresenta grandes semelhanças visuais com a marca figurativa requerida «Bainbridge».

82. O IHMI alega, em primeiro lugar, que o argumento relativo às marcas defensivas só podia, em todo o caso, ser acolhido se fosse provada a utilização séria da marca principal n.° 642952 «THE BRIDGE».

83. Em segundo lugar, nega que o seu próprio argumento apresentado em primeira instância, relativo à ausência de qualquer conceito de marcas defensivas no direito comunitário em matéria de marcas, seja inadmissível. A questão suscitada na Câmara de Recurso era a de saber se a utilização da marca «THE BRIDGE» podia ser útil a outras marcas, partindo do pressuposto de que se tratava de marcas «defensivas» ( ). O argumento do IHMI em primeira instância referia‑se a esta questão.

84. No essencial, o IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância decidiu correctamente que o conceito de marcas defensivas era inexistente no direito comunitário e fundamentou adequadamente esta decisão com base nos artigos 15.°, n.° 1, e 50.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária. Salienta que a Directiva relativa às marcas contém disposições idênticas, mas que o direito italiano manteve o conceito nacional de marcas defensivas, mesmo após a transposição da directiva. Considera que este conceito é incompatível com o direito comunitário. O direito italiano prevê, correctamente, nos termos do artigo 10.°, n.° 2, alínea a), da directiva [equivalente ao artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do regulamento], que a utilização de uma marca pode incluir a utilização sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, mas tal não abrange o conceito de registo defensivo constante da legislação italiana em matéria de marcas ( ). Por último, as diversas marcas que a Ponte Finanziaria procura apresentar como registos defensivos, todas marcas figurativas, diferem significativamente, pela sua própria natureza, da marca nominativa n.° 642952 «THE BRIDGE».

85. A F.M.G. Textiles sustenta que o próprio conceito de registo defensivo implica que este deve ser efectuado na mesma data ou em data posterior ao registo da marca principal. Não é possível alargar a protecção concedida a uma marca que ainda não existe. Contudo, todas as marcas para as quais a Ponte Finanziaria pediu o estatuto de marca defensiva foram registadas antes da marca n.° 642952 «THE BRIDGE». De qualquer forma, o Tribunal de Primeira Instância afirmou correctamente que a tomada em consideração dos registos ditos «defensivos» não é compatível com o regime de protecção da marca comunitária definido pelo Regulamento sobre a marca comunitária.

Apreciação

86. Mais uma vez, como salienta o IHMI, este fundamento de recurso deve, em qualquer caso, ser rejeitado, tal como o anterior, na falta de prova adequada de utilização séria da marca n.° 642952 «THE BRIDGE». Mesmo aceitando como válidos todos os argumentos da Ponte Finanziaria relativos à existência e à natureza dos registos defensivos da marca, a marca principal só lhe poderá ser útil se puder ser demonstrada a sua utilização séria. No entanto, penso que as minhas observações que se seguem sobre a substância desses argumentos poderão ser úteis ao Tribunal de Justiça.

87. Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância não pode estar vinculado a qualquer conclusão jurídica incorrecta na qual a Câmara de Recurso tenha baseado a sua decisão, a fortiori se tal conclusão for meramente implícita. Se o conceito de registo defensivo da marca não tem, de facto, cabimento no direito comunitário em matéria de marcas, não só o Tribunal de Primeira Instância não pode ser criticado por ter baseado o seu acórdão nesse facto, como tinha a obrigação positiva de o fazer. A questão objecto do recurso só pode ser a de saber se tal opinião jurídica está correcta.

88. Em segundo lugar, a questão da prova dos fundamentos de oposição a um pedido de marca comunitária é regulada pelas disposições pertinentes do Regulamento sobre a marca comunitária, e não por qualquer disposição de direito nacional estabelecendo um aditamento à regra de que uma marca nacional pode caducar se não for objecto de utilização séria ao longo de um período de cinco anos.

89. Em terceiro lugar, não há nada no Regulamento sobre a marca comunitária e, em especial, no artigo 43.°, n.° 2 ou n.° 3, que estabeleça explícita ou implicitamente qualquer regra, princípio ou conceito de registo defensivo de uma marca do tipo previsto no direito italiano ( ).

90. Assim sendo, parece‑me bastante claro que a Ponte Finanziaria não identificou, no seu quarto fundamento de recurso, qualquer erro de direito no acórdão do Tribunal de Primeira Instância.

Quinto fundamento de recurso: Aplicação incorrecta do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária – série de marcas

Argumentação

91. A Ponte Finanziaria aceita a exposição do Tribunal de Primeira Instância sobre a forma como o facto de uma marca fazer parte de uma série pode ser relevante para a apreciação do risco de confusão. Discorda, contudo, das duas condições aplicadas pelo Tribunal de Primeira Instância e do modo como este as aplicou, em especial no que respeita à condição de que deve ser efectivamente utilizado um número suficiente de marcas para constituir uma série ( ).

92. No entender da Ponte Finanziaria, sempre que o titular de uma marca planeia e se dá ao trabalho de registar uma série de marcas, a existência da série deve ser tomada em consideração na apreciação do risco de confusão mesmo que as marcas ainda não estejam ou não estejam todas efectivamente em uso. A Ponte Finanziaria dá o exemplo de uma família de marcas com um elemento comum, que é registada por uma pessoa mas não utilizada imediatamente, e de outra marca contendo esse elemento comum, que é registada por outrem nos cinco anos seguintes porque não é considerada suficientemente semelhante a cada marca isoladamente considerada para criar um risco de confusão (embora tal risco se pudesse verificar se fosse tomada em consideração toda a família de marcas anteriores). Se posteriormente todas as marcas começarem a ser efectivamente utilizadas no mercado no referido prazo de cinco anos, o risco de confusão será, de facto, elevado, contrariando o objectivo da legislação. A Ponte Finanziaria afirma que este seria, porém, o resultado da abordagem do Tribunal de Primeira Instância.

93. O IHMI sustenta que a relevância jurídica de uma família ou série de marcas não é expressamente prevista pelo próprio Regulamento sobre a marca comunitária, enquanto protecção específica concedida aos operadores económicos que planearam e registaram essa série, mas foi deduzida pelo Tribunal de Primeira Instância do reconhecimento de que o risco de confusão entre duas marcas que partilham um determinado elemento, mas diferem noutros aspectos, pode ser aumentado se, no caso de uma dessas marcas, o elemento em questão for partilhado por uma série de outras marcas registadas pelo mesmo titular e presentes de facto no mercado. Neste contexto, o Tribunal de Primeira Instância afirmou correctamente que a marca requerida deve apresentar características susceptíveis de a associarem à série. Esta condição não é preenchida relativamente à marca «Bainbridge» e às marcas registadas da Ponte Finanziaria. Por último, o argumento desta última, a ser aceite, faria depender a apreciação do risco de confusão da mera intenção do titular da série de marcas registadas mas ainda não utilizadas.

94. A F.M.G. Textiles alega, de igual modo, que assim como o risco de confusão pode ser apreciado em abstracto relativamente a uma marca individual que, apesar de não ser utilizada, foi registada há menos de cinco anos e, por conseguinte, não é passível de caducidade por não utilização, qualquer protecção alargada concedida a uma série de marcas, devido ao risco de confusão acrescido resultante das suas características comuns, deve depender da utilização efectiva das marcas que constituem a série. A questão da possibilidade de caducarem é distinta da questão da protecção alargada conferida às marcas que constituem a série – um conceito que, além do mais, não é previsto pela legislação, mas constitui o resultado da interpretação do Tribunal de Primeira Instância.

Apreciação

95. A questão que aqui se coloca é a de saber se o Tribunal de Primeira Instância decidiu correctamente que a existência de uma família ou série de marcas só podia ser tomada em consideração pelo facto de aumentar provavelmente o risco de confusão com esta série de uma marca apresentada para registo e que contém um elemento comum às marcas da família ou série, no caso de estas últimas serem efectivamente utilizadas no mercado – enquanto o risco de confusão com uma marca individual que ainda não começou a ser utilizada no mercado pode ser apreciado em abstracto.

96. O conceito e o significado da existência de uma família de marcas ainda não foram abordados com alguma profundidade pelo juiz comunitário noutros processos para além do processo em apreço ( ), mas são bem conhecidos dos advogados especialistas em marcas, em todo o mundo ( ).

97. No Reino Unido, para dar apenas um exemplo, há muito que é aceite que uma objecção baseada na existência de uma família ou série de marcas deve fundamentar‑se na utilização de tais marcas, porque está subjacente a ideia de que os operadores económicos e o público adquiriram um conhecimento tal do elemento comum ou da característica da série que, quando deparam com outra marca com a mesma característica, associam‑na imediatamente à série de marcas que já lhes é familiar. Embora tal jurisprudência remonte a 1947, continua actualmente a ser aplicada no âmbito do Trade Marks Act 1994 (lei relativa às marcas, de 1994), que transpõe a Directiva relativa às marcas ( ).

98. A mesma abordagem é feita pelo IHMI, cujas Orientações relativas ao procedimento de oposição ( ) referem, designadamente:

«A presunção por parte do público de que determinadas marcas façam parte de uma série exige que o elemento comum das marcas comparadas possua, devido à utilização, o carácter distintivo necessário para poder constituir, aos olhos do público, o indicador principal de uma linha de produtos.

Para permitir ao Instituto reconhecer que as diferentes marcas invocadas pelo opositor constituem efectivamente uma família de marcas, este deve demonstrar não só que é o titular das marcas, mas também que o público em questão reconhece o elemento comum destas marcas como proveniente da mesma empresa. Este ‘reconhecimento’ pelo público só pode ser deduzido das provas produzidas da utilização da série de marcas»

99. Como é natural, este organismo não pode vincular o Tribunal de Justiça. Contudo, a sua lógica é convincente e deve, no meu entender, ser seguida.

100. Não existe uma disposição relativa ao registo de uma família de marcas enquanto tal – por exemplo, todas as marcas que incluem o elemento «bridge» relativamente a produtos incluídos nas classes 18 e 25. Só podem ser registadas marcas individuais, e a protecção é conferida às marcas individuais – mas apenas por cinco anos, salvo se forem objecto de utilização séria. Por esse motivo, quando é recebido um novo pedido de marca, pode ser apreciado em abstracto o risco de confusão com uma marca anterior registada há menos de cinco anos mas ainda não utilizada, colocando‑se a questão «qual seria a percepção do consumidor médio se fosse confrontado com as duas marcas?»

101. No caso de uma série de marcas contendo uma «assinatura» comum, a situação é diferente. A própria série não está registada enquanto tal e, portanto, não pode beneficiar de protecção como série. Contudo, a existência dessa série de marcas pode, se a sua utilização for suficientemente generalizada, afectar a percepção do consumidor médio na medida em que este poderá associar qualquer marca contendo o elemento comum às marcas da série (partindo do pressuposto de que cobrem produtos ou serviços semelhantes) e, assim presumir uma origem comum dos diversos produtos em questão. Em contrapartida, não é de esperar que algum consumidor detecte um elemento comum numa série de marcas que nunca foi utilizada no mercado, ou que associe a essa série outra marca contendo o mesmo elemento.

102. Consequentemente, o risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária pode ser apreciado tendo em conta a existência de uma família de marcas semelhantes, mas apenas se puder ser demonstrada a utilização efectiva de um número suficiente de marcas susceptível de ser apercebido pelo consumidor médio como constituindo uma série.

103. Entendo, por conseguinte, que o quinto fundamento de recurso e, consequentemente, o recurso na íntegra, devem ser julgados improcedentes.

Quanto às despesas

104. Nos termos do artigo 122.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decidirá sobre as despesas. Por força do artigo 69.°, n.° 2, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Nos termos do artigo 69.°, n.° 4, o Tribunal de Justiça pode condenar o interveniente a suportar as respectivas despesas. Nos termos do artigo 118.° do Regulamento de Processo, são aplicáveis ao recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância, entre outras, as disposições do artigo 69.º

105. O IHMI e a F.M.G. Textiles requereram, nas suas alegações de recurso, a condenação da recorrente nas despesas.

106. Uma vez que concluí que deverá ser negado provimento ao recurso, entendo que a Ponte Finanziaria deve ser condenada nas despesas, incluindo as da F.M.G. Textiles, cujo pedido de marca comunitária foi atrasado e cuja conduta no decurso do processo não justifica, de forma alguma, que seja condenada a suportar as suas próprias despesas.

107. Contudo, suscita‑se uma questão pouco habitual, pelo facto de a F.M.G. Textiles ter pedido a condenação da Ponte Finanziaria nas despesas «do presente processo e nas da primeira instância».

108. Em primeira instância, o IHMI e a Marine Enterprise Projects (a predecessora da F.M.G. Textiles no presente processo e interveniente em primeira instância) pediram a condenação da recorrente nas despesas. Os termos pertinentes do artigo 87.°, n.os 2 e 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância são idênticos aos do artigo 69.°, n.os 2 e 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância referiu no n.° 132: «Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, de acordo com o pedido pelo IHMI.» No n.° 2 do dispositivo, condenou a Ponte Finanziaria «nas despesas». As despesas da interveniente não são mencionadas.

109. Não é, portanto, claro que a Ponte Finanziaria tenha sido, de facto, condenada nas despesas da interveniente no acórdão recorrido. A interveniente não suscitou expressamente esta questão, mas solicitou a este Tribunal que lhe fossem pagas as despesas da primeira instância.

110. À luz do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, e do meu entendimento sobre o mérito do recurso que do mesmo foi interposto, parece‑me que seria justo que a Ponte Finanziaria tivesse sido condenada a pagar as despesas da interveniente na primeira instância.

111. Contudo, sempre que todos os fundamentos de um recurso (e de qualquer recurso incidental) forem improcedentes, não parece haver qualquer margem para que o Tribunal de Justiça decida quanto às despesas de forma diferente em relação à decisão da primeira instância. De facto, nos termos do n.° 2 do artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, não pode ser interposto recurso que tenha por único fundamento o montante das despesas ou a determinação da parte que as deve suportar. Além disso, o Tribunal de Justiça decidiu que, em sede de recurso, é incompetente para fixar as despesas da primeira instância ( ).

112. A via a seguir, caso seja necessário, será a apresentação de um pedido pela F.M.G. Textiles ao Tribunal de Primeira Instância de interpretação do seu acórdão, nos termos do artigo 129.° do seu Regulamento de Processo. Uma situação bastante semelhante, na qual um acórdão recorrido não referia expressamente que a decisão quanto às despesas incluía as do interveniente, foi decidida desta forma no Tribunal de Justiça ( ). Não é estabelecido qualquer prazo para formular tal pedido ( ).

Conclusão

113. À luz das considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que:

– negue provimento ao recurso;

– condene a recorrente no pagamento das despesas do IHMI e da F.M.G. Textiles referentes ao presente recurso.