Processo T‑304/16

bet365 Group Ltd

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia BET 365 — Motivo absoluto de recusa — Aquisição de caráter distintivo através da utilização — Prova — Utilização da marca para vários fins — Artigo 7.o, n.o 3, e artigo 52.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atuais artigo 7.o, n.o 3, e artigo 59.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção) de 14 de dezembro de 2017

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 7.°, n.os 1, alínea b) e alínea c), e 3, e 52.°, n.o 2]

Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Registo contrário ao artigo 7.o, n.o 1, alínea b) e alínea c), do Regulamento n.o 207/2009 — Exceção — Aquisição do caráter distintivo através da utilização — Marca nominativa BET 365

(Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 1.°, n.o 2, 7.°, n.os 2 e 3, e 52.°, n.o 2)

[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, alínea b) a alínea d), do Regulamento n.o elho, artigos 7.°, n.os 1, alínea b) a alínea d), e 3, e 52.°, n.o 2]

Nos termos do artigo 52.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia, uma marca que seja em si mesma descritiva e não distintiva que tenha sido registada em violação do artigo 7.o do Regulamento n.o 207/2009 não pode, todavia, ser declarada nula se, através da utilização que dela tenha sido feita, adquiriu após o seu registo caráter distintivo para os produtos ou serviços para os quais está registada. Com efeito, conforme foi em substância sublinhado no acórdão de 28 de setembro de 2016, European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, o processo de declaração de nulidade por motivos absolutos de recusa de registo previsto no artigo 52.o do Regulamento n.o 207/2009 remete diretamente para os motivos absolutos de recusa de registo que figuram no artigo 7.o do mesmo regulamento e para a exceção da aquisição de caráter distintivo através da utilização que as atenua, dizendo eventualmente a única diferença quanto ao mérito entre os dois processos respeito ao momento em que a aquisição de tal caráter distintivo deve ser apreciada. A este respeito, no acórdão de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate) (T‑112/13, o Tribunal Geral confirmou que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade por motivos absolutos de recusa, o titular da marca que estava a ser contestada podia provar que esta tinha adquirido caráter distintivo através da utilização antes do seu registo ou podia provar que esta tinha adquirido esse caráter entre o momento em que ocorreu o seu registo e a data em que foi apresentado o pedido de declaração de nulidade. (cf. n.o 23)

No que respeita ao território no qual deve ser provado que foi adquirido caráter distintivo através da utilização para que se apliquem as exceções referidas no artigo 7.o, n.o 3, e no artigo 52.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia, há que recordar que, nos termos do artigo 1.o, n.o 2, deste regulamento (atual artigo 1.o, n.o 2, do Regulamento n.o 2017/1001), a marca da União Europeia tem caráter unitário, o que implica que produz os mesmos efeitos em toda a União. Resulta do caráter unitário da marca da União Europeia que, para o registo ser aceite, um sinal deve possuir caráter distintivo em toda a União. É assim que, nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 (atual artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento n.o 2017/1001), deve ser recusado o registo de uma marca se esta for desprovida de caráter distintivo numa parte da União. Por conseguinte, é necessário fazer prova da aquisição de caráter distintivo através da utilização em todo o território no qual a marca estava desprovida ab initio de tal caráter, podendo este território ser constituído, se for caso disso, por um único Estado‑Membro. Contudo, declarou que seria excessivo exigir que a prova da aquisição de caráter distintivo através da utilização seja apresentada para cada Estado‑Membro considerado individualmente. A este respeito, a extrapolação da aquisição do caráter distintivo através da utilização em certos Estados‑Membros para outros Estados‑Membros não pode ser excluída quando os elementos objetivos e credíveis permitam concluir que estes mercados são comparáveis no que diz respeito à perceção da marca contestada pelo público pertinente. (cf. n.o 26)

O reconhecimento da aquisição de caráter distintivo através da utilização da marca exige que pelo menos uma fração significativa do público pertinente identifique, devido à marca, os produtos ou os serviços em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa. Todavia, as circunstâncias nas quais se pode considerar que está preenchida a condição relativa à aquisição de caráter distintivo através da utilização não podem ser demonstradas unicamente com base em dados gerais e abstratos. Há que tomar em consideração fatores como a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da utilização desta marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma determinada empresa graças à marca bem como as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. Há igualmente que recordar que resulta da jurisprudência que o caráter distintivo de uma marca, incluindo daquele que é adquirido através da utilização, deve também ser apreciado à luz dos produtos ou dos serviços para os quais o registo da marca é pedido ou obtido, tendo em conta a presumida perceção de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, da categoria dos produtos ou dos serviços em causa. Resulta igualmente da jurisprudência que a prova do caráter distintivo adquirido através da utilização não pode ser feita por meio de dados isolados como a mera apresentação dos volumes de vendas dos produtos ou dos serviços em causa e do material publicitário. Do mesmo modo, o simples facto de o sinal ter sido utilizado no território da União durante um determinado período de tempo também não é suficiente para demonstrar que o público‑alvo dos produtos ou dos serviços em causa o entende como uma indicação da origem comercial. A este respeito, a prova da aquisição de caráter distintivo através da utilização deve ser efetuada com a «utilização da marca enquanto marca», ou seja, a utilização da marca para efeitos da identificação pelos meios interessados dos produtos ou dos serviços visados pela marca como sendo provenientes da empresa que os utiliza. (cf. n.os 27‑30)

V. texto da decisão. (cf. n.os 31‑77)

A aquisição, por uma marca, de caráter distintivo através da utilização não implica necessariamente que esta tenha sido objeto de uma utilização independente, antes podendo resultar da sua utilização como parte de outra marca registada ou da sua utilização em conjunto com outra marca registada, desde que, nos dois casos, a utilização efetuada conduza os meios interessados a apreender que os produtos ou serviços que só são designados pela marca em exame provêm de uma determinada empresa que a utiliza como parte de outra marca registada ou em conjunto com outra marca. (cf. n.o 39)

A utilização de uma marca como nome de domínio Internet pode constituir uma utilização da marca enquanto marca. Tudo depende, com efeito, dos documentos e das informações apresentadas a este respeito e da prova que permitirem fazer para apreciar a perceção que o público pertinente tem quando vê ou utiliza a marca no âmbito da utilização da Internet. Deste modo, informações como o número de acessos ao sítio Internet do titular, a classificação deste em termos de frequência em diferentes países ou o número de vezes em que a marca contestada ou as suas marcas derivadas foram objeto de uma pesquisa em motores de pesquisa na Internet são dados suscetíveis de participar na demonstração da aquisição pela marca contestada de um caráter distintivo através da utilização. Sucede o mesmo com excertos de páginas do sítio Internet de titular ou de outros sítios Internet, em várias línguas, onde surgem a marca contestada ou as suas marcas derivadas, desde que o alcance dos elementos apresentados possa ilustrar uma utilização significativa da marca contestada enquanto marca. (cf. n.os 43, 46)