CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL

PAOLO MENGOZZI

apresentadas em 16 de fevereiro de 2012 ( 1 )

Processo C‑100/11 P

Helena Rubinstein SNC

e

L’Oréal SA

contra

IHMI

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Mercado comunitário — Marca que goza de prestígio nos termos do artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 — Requisitos para a proteção — Processo de nulidade — Regra 38 do Regulamento n.o 2868/95 — Obrigação de apresentar os documentos para fundamentar o pedido de nulidade na língua do processo — Decisão da Câmara de Recurso do IHMI — Fiscalização jurisdicional (artigo 63.° do Regulamento n.o 40/94) — Dever de fundamentação (artigo 73.° do Regulamento n.o 40/94)»

1. O presente recurso interposto por Helena Rubinstein SNC e L’Oréal SA (a seguir «Helena Rubinstein» e «L’Oréal» e, conjuntamente, «recorrentes») tem por objeto a anulação do acórdão do Tribunal Geral que negou provimento aos recursos que interpuseram das decisões da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) que declararam a nulidade das marcas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL de que são titulares.

I — Antecedentes do litígio, tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

2. A matéria de facto e o processo no IHMI, como descrito no acórdão recorrido, são expostos sucintamente da seguinte forma.

3. Em 6 de maio de 2002 e 9 de julho de 2002, Helena Rubinstein e L’Oréal, depositaram no IHMI um requerimento de registo de marca comunitária ao abrigo do Regulamento n.o 40/94 e suas sucessivas alterações ( 2 ). As recorrentes pediram o registo dos sinais nominativos BOTOLIST (Helena Rubinstein) e BOTOCYL (L’Oréal) para produtos da classe 3 na aceção do acordo de Nice ( 3 ), entre os quais, em especial, produtos cosméticos como cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos. As marcas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL foram registadas respetivamente, em 19 de novembro de 2003 e 14 de outubro de 2003. Em 2 de fevereiro de 2005, a Allergan, Inc. (a seguir «Allergan») apresentou no IHMI, em relação a cada uma das referidas marcas, um pedido de anulação baseado em diversas marcas anteriores, figurativas e nominativas, comunitárias e nacionais, que tinham por objeto o sinal BOTOX e registadas entre 12 de abril de 1991 e 7 de agosto de 2003, para produtos da classe 5 do Acordo de Nice, entre os quais, na parte que interessa, produtos farmacêuticos para tratamento das rugas. Os pedidos baseavam‑se no artigo 52.°, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94 em conjugação com o disposto no artigo 8.°, n.o 1, alínea b), e artigo 8.°, n.os 4 e 5, do mesmo regulamento. Por decisões de 28 de março de 2007 (BOTOLIST) e 4 de abril de 2007 (BOTOCYL) a Divisão de Anulação do IHMI negou provimento aos pedidos de nulidade. Em 1 de junho de 2007, a Allergan recorreu das decisões nos termos dos artigos 57.° e 62.° do Regulamento n.o 40/94. Por decisão de 28 de maio de 2008 (BOTOLIST) e de 5 de junho de 2008 (BOTOCYL) a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento aos recursos da Allergan na parte em que se baseavam no artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 (a seguir «decisões recorridas»).

4. A Helena Rubinstein e a L’Oréal pediram a anulação das referidas decisões no Tribunal Geral. Em apoio do seu recurso, as recorrentes invocaram dois fundamentos: o primeiro, relativo à violação do artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 e o segundo, relativo à violação do artigo 73.° do mesmo regulamento. O IHMI apresentou a contestação em ambos os processos, solicitando o não provimento dos recursos e a condenação das recorrentes nas despesas. A Allergan não se constituiu parte em juízo.

5. O Tribunal Geral procedeu à apensação dos processos e, por acórdão de 16 de dezembro de 2010 (a seguir «acórdão recorrido»), negou provimento aos recursos e condenou as recorrentes nas despesas ( 4 ). O acórdão recorrido foi notificado às recorrentes, ao IHMI, e também à Allergan.

II — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

6. Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 2 de março de 2011, a Helena Rubinstein e L’Oréal pediram a anulação do referido acórdão. O recurso foi notificado ao IHMI e à Allergan que, nas contestações respetivas, pediram que fosse negado provimento ao recurso e as recorrentes fossem condenadas solidariamente nas despesas. Os representantes das recorrentes e da Allergan e também o agente do IHMI foram ouvidos na audiência de 11 de janeiro de 2012.

III — Quanto à anulação

7. As recorrentes invocam quatro fundamentos de recurso. No primeiro fundamento, alegam a violação do artigo 52.°, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94 em conjugação com o artigo 8.°, n.o 5, do mesmo regulamento. No segundo fundamento, invocam a violação do artigo 115.° do Regulamento n.o 40/94 e da regra 38, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95. No terceiro fundamento, invocam a violação das disposições do artigo 63.° do Regulamento n.o 40/94: Por último, no quarto fundamento, as recorrentes invocam a violação do artigo 73.° do Regulamento n.o 40/94.

A — Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma violação do disposto nos artigos 8.°, n.o 5, em conjugação com o 52.° do Regulamento n.o 40/94

8. O artigo 52.° do Regulamento n.o 40/94, que tem por epígrafe «Causas de nulidade relativa», prevê, no n.o 1, alínea a), que «[a] marca comunitária é declarada nula […] [s]empre que exista uma marca anterior, referida no n.o 2 do artigo 8.°, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.o 1 ou no n.o 5 do mesmo artigo». O artigo 8.° do Regulamento n.o 40/94, que tem por epígrafe «Motivos relativos de recusa» dispõe, no n.o 5, que, após oposição do titular de uma marca anterior «será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado‑Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑los».

9. No seu primeiro fundamento, as recorrentes contestam o acórdão recorrido na parte em que o Tribunal Geral declarou a notoriedade das marcas anteriores e concluiu que o uso das marcas das recorrentes beneficia, sem justo motivo, do caráter distintivo ou da notoriedade das marcas anteriores ou lhes causa prejuízo. O fundamento divide‑se em quatro partes.

1. Quanto à primeira parte

a) Argumentos das partes e acórdão recorrido

10. No quadro do primeiro fundamento as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito, ao basear a sua análise em duas marcas anteriores registadas no Reino Unido que não foram tomadas em conta pela Câmara de Recurso. Esta, no entender das recorrentes, baseou‑se unicamente na marca nominativa e figurativa, n.o 2015832, registada em 12 de fevereiro de 2002 (a seguir «marca comunitária anterior» ou «marca comunitária BOTOX»). O IHMI interpreta esta alegação como a invocação de uma desvirtuação dos factos, que não decorre, todavia, da documentação dos autos. Salienta, além disso, que as recorrentes não indicaram de que modo a escolha das marcas anteriores a tomar em consideração tem repercussão na solução do litígio. Segundo a Allergan a crítica é infundada uma vez que resulta das decisões contestadas que a Câmara de Recurso se baseou em todos os direitos anteriores invocados em apoio do pedido de declaração de nulidade.

11. A alegação refere‑se aos n.os 38 a 40 do acórdão recorrido. No n.o 38, o Tribunal Geral salienta, a título preliminar, que os pedidos de nulidade apresentados no IHMI se baseiam sobretudo em marcas, comunitárias ou nacionais, figurativas ou nominativas, que contêm o sinal BOTOX, registadas, na quase totalidade, antes do pedido das marcas BOTOLIST e BOTOCYL. O Tribunal Geral esclarece que todas essas marcas e não só a marca comunitária anterior constituem os direitos anteriores invocados pela demandante da nulidade. No n.o 39, o Tribunal Geral observa que a Câmara de Recurso se distanciou «implícita, mas necessariamente» da perspetiva seguida pela Divisão de Anulação, que tinha baseado as suas decisões apenas na marca comunitária anterior. De acordo com o Tribunal Geral, a orientação da Câmara de Recurso é ilustrada pelo facto de que, nas decisões controvertidas, não se referiu ao elemento figurativo da marca comunitária anterior. No n.o 40 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral indicou que se limitou a considerar, entre os diversos direitos anteriores invocados, duas marcas registadas no Reino Unido ( 5 ) e justificou a sua escolha com a constatação de que a maior parte dos elementos de prova produzidos pela Allergan, se referiam ao território desse Estado‑Membro.

b) Análise

12. Observo, a título preliminar, que a definição dos direitos anteriores a ter em conta para avaliar a existência, no presente caso, dos requisitos de notoriedade previstos no artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 não é irrelevante, quanto ao resultado de tal exame. Com efeito, a marca comunitária BOTOX, que as recorrentes afirmam ser o único direito anterior tomado em consideração pela Câmara de Recurso, foi registada apenas alguns meses antes do depósito dos pedidos de registo das marcas BOTOCYL e BOTOLIST ( 6 ). A prova de que a referida marca tinha adquirido notoriedade no momento desse depósito é, portanto menos evidente do que seria para as marcas nacionais consideradas pelo Tribunal Geral ( 7 ).

13. Dito isto, observo que os argumentos aduzidos pelas recorrentes, no quadro da alegação em apreço se limitam a afirmações apodíticas, desprovidas de qualquer elemento que permita sustentar a tese formulada de acordo com a qual a Câmara de Recurso, tal como a Divisão de Anulação, basearam as suas análises unicamente na marca comunitária anterior. Aliás, tal tese parece contradizer‑se, ou no mínimo não encontra apoio, no texto das decisões controvertidas, uma vez que a Câmara de Recurso se refere genericamente à «marca BOTOX» para referir a globalidade dos direitos invocados pela Allergan. Isto resulta, em meu entender, claramente do n.o 3 das decisões controvertidas, em que, após ter enumerado as marcas comunitárias e nacionais invocadas pela Allergan, a Câmara de Recurso expõe os argumentos que esta última adiantou referindo‑se à «marca BOTOX» como abrangendo registos nacionais, comunitários e internacionais ( 8 ). A seguir, nas decisões a Câmara de Recurso refere‑se constantemente à «marca BOTOX», quer quando se refere aos argumentos da Allergan, quer quando desenvolve o seu próprio raciocínio (v., por exemplo, n.o 34 da decisão Helena Rubinstein e n.o 35 da decisão L’Oréal). Além disso, no n.o 23 das referidas decisões, a Câmara de Recurso afirma que «la marque contestée […] est à comparer avec la marque BOTOX, enregistrée sous différentes versions (verbale, figurative, accompagnée de la legende ‘Botulinum Toxin’)». Ora, tal afirmação opõe‑se ao sustentado pelas recorrentes — quer dizer que a Câmara de Recurso, como a Divisão de Anulação, tomaram em consideração apenas a marca comunitária n.o 2015832 — uma vez que esta é uma marca simultaneamente nominativa e figurativa e não é acompanhada de qualquer inscrição. Nesse número das decisões controvertidas, a Câmara de Recurso refere‑se claramente a todos os direitos invocados pela Allergan e não apenas à marca indicada pelas recorrentes. Por fim, como salienta quer o IHMI quer a Allergan, infirma a tese das recorrentes a circunstância de, na avaliação da semelhança das marcas em litígio, o Tribunal Geral não ter de modo algum atendido ao elemento figurativo da marca comunitária.

14. Com base nas considerações expostas, entendo que improcede a primeira alegação do primeiro fundamento de anulação.

2. Quanto à segunda alegação: a notoriedade das marcas anteriores

15. Na segunda alegação as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral cometeu diversos erros de direito ao concluir ter sido feita a prova da notoriedade das marcas anteriores. Tais alegações — que, em argumentação largamente convergente, o IHMI e a Allergan contestam a admissibilidade e a procedência — são a seguir examinadas separadamente.

a) Quanto ao público relevante

16. Em primeiro lugar, as recorrentes salientam que, não obstante ser pacífico entre as partes que o público relevante é constituído por atuais e potenciais utilizadores da terapia BOTOX e pelos profissionais da área da saúde, o Tribunal Geral não avaliou a notoriedade das marcas anteriores separadamente para estas duas categorias.

17. A este respeito, importa antes de mais esclarecer que, com base no que foi declarado pelo Tribunal Geral no n.o 26 do acórdão recorrido, as partes concordam em considerar que o público relevante é, neste caso, composto pelo grande público (e portanto não só, como as recorrentes invocam, pelos atuais ou potenciais utilizadores dos tratamentos com BOTOX) e pelos profissionais da saúde. Dito isto, a alegação feita pelas recorrentes não me parece aceitável, principalmente pela manifesta afirmação, subscrita pelo IHMI e pela Allergan, de que, dado que a categoria de profissionais da saúde faz parte da categoria mais ampla do grande público, não se afigura necessária diferente avaliação da notoriedade das marcas anteriores numa ou noutra categoria. De todo o modo, ao contrário do alegado pelas recorrentes, o Tribunal Geral manteve essa distinção, quando, ao analisar as provas apresentadas pela Allergan em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, examinou, em separado, as que têm em vista demonstrar a notoriedade de marcas anteriores junto do grande público (cobertura mediática por parte da imprensa generalista) e as que, pelo contrário, têm por objeto demonstrar tal notoriedade nos círculos médicos especializados (atividade promocional com a publicação de artigos em revistas especializadas).

b) Quanto ao território relevante

18. Em segundo lugar, as recorrentes alegam que o acórdão recorrido, como as decisões controvertidas, não contêm qualquer afirmação quanto ao território relativamente ao qual foi avaliada a notoriedade das marcas BOTOX.

19. Também esta alegação carece de fundamentos de facto. Ao invés do sustentado pelas recorrentes, o Tribunal Geral esclareceu, nos n.os 40 e 41 do acórdão recorrido, que os requisitos previstos no artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, foram examinados à luz da perceção dos consumidores do Reino Unido, território sobre o qual a Allergan apresentou o maior número de provas.

c) Quanto à prova da notoriedade

20. Em terceiro lugar, as recorrentes imputam ao Tribunal Geral uma série de erros cometidos na avaliação dos elementos de prova apresentados com o objetivo de demonstrar a notoriedade das marcas anteriores. Antes de examinar cada uma das imputações, é útil vincar que no acórdão recorrido, o Tribunal Geral examinou separadamente os já referidos elementos de prova no sentido de responder aos diversos argumentos das recorrentes com os quais contestavam a admissibilidade, a relevância ou a força probatória. Todavia, como foi corretamente salientado pelo IHMI e pela Allergan, resulta claramente dos fundamentos do acórdão recorrido que as conclusões a que o Tribunal Geral chegou quanto à notoriedade das marcas anteriores assentam numa avaliação global desses elementos, de modo que, mesmo que o Tribunal de Justiça considerar procedentes alguns dos argumentos aduzidos pelas recorrentes sobre alguns destes elementos, isso não desvirtua necessariamente as referidas conclusões, devendo‑se ainda determinar o peso, na avaliação global feita pelo Tribunal Geral, do elemento de prova a afastar. Ora, tal exercício não consta do recurso.

21. Dito isto, importa ainda observar, a título preliminar, que boa parte das alegações invocadas pelas recorrentes visam, no essencial, promover nova apreciação dos elementos de prova, apreciação que, exceto em caso de desvirtuação de provas, não é da competência do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso ( 9 ). São, por essa razão, em meu entender, inadmissíveis os argumentos invocados pelas recorrentes tendo em vista contestar a força probatória dos dados relativos ao volume de vendas no Reino Unido dos produtos cobertos pelas marcas anteriores (n.os 46 e 47 do acórdão recorrido), por um lado, e dos artigos publicados em revistas científicas (n.os 48 e 49 do acórdão recorrido), por outro.

22. Quanto à prova apreciada pelo Tribunal Geral nos n.os 50 a 54 do acórdão recorrido, constituída por alguns artigos publicados nas revistas Newsweek e The International Herald Tribune, as recorrentes sustentam que deveria ser acompanhada, sob pena de desvirtuação, de outros elementos como, em especial, a «área de distribuição» de tais revistas. Do mesmo modo, as recorrentes invocam uma desvirtuação das provas no que se refere a um estudo de mercado realizado em setembro e outubro de 2004 no Reino Unido e apresentado pela Allergan em anexo aos recursos na Câmara de Recurso do IHMI. Mais exatamente, as recorrentes contestam a relevância desse estudo na ausência de elementos que cabia à Allergan carrear, relativamente à capacidade de os dados que dele constam fornecerem indicações sobre a situação existente à data do depósito do pedido de registo das marcas controvertidas. Por fim, as recorrentes invocam uma distorção dos factos para contestar a importância da prova constituída pela introdução do vocábulo BOTOX em diversos dicionários publicados no Reino Unido, apreciada nos n.os 55 e 56 do acórdão recorrido.

23. No que se refere às alegações expostas no número anterior, lembro que, com base em jurisprudência assente, a desvirtuação deve resultar de forma manifesta dos elementos dos autos, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e das provas ( 10 ). No presente caso, longe de satisfazer o standard da prova exigido para considerar a existência de uma desvirtuação dos elementos de prova ou uma distorção dos factos por parte do Tribunal Geral, a argumentação aduzida pelas recorrentes limita‑se a afirmações genéricas e não circunstanciadas, o que desde logo põe em causa a sua admissibilidade por não corresponder aos requisitos de clareza e precisão que devem acompanhar a exposição dos fundamentos do recurso.

24. As recorrentes contestam também a relevância da decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office, proferida no âmbito de um procedimento intentado pela Allergan com o objetivo de obter a anulação do registo da marca BOTOMASK para cosméticos no Reino Unido. Esse serviço entende que não pode constituir um elemento de prova no litígio que o opõe à Allergan uma decisão adotada num procedimento diferente, intentado entre partes diferentes. Baseando‑se nessa decisão, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito.

25. Nestas circunstâncias, a segunda alegação deve ser julgada improcedente. Com efeito, se de acordo com jurisprudência assente, o Tribunal Geral não está vinculado pelo conteúdo dos órgãos jurisdicionais ou administrativos nacionais, tal não obsta a que, quando tais decisões tenham sido apresentadas pelas partes, as declarações nelas contidas possam, se forem relevantes, entrar em linha de conta na avaliação dos factos feita pelo Tribunal Geral, como elemento de prova objeto da sua livre apreciação. A circunstância de se tratarem de decisões proferidas no quadro de litígios com partes e com um objeto diferente do pendente no Tribunal Geral é, a esse propósito, irrelevante. Observo, no entanto, que as recorrentes não adiantaram qualquer argumento no sentido de contestar a correção das declarações contidas nessa decisão do United Kingdom Intellectual Property Office, nem no IHMI, nem no Tribunal Geral, como resulta do n.o 58 do acórdão recorrido. As recorrentes também não contestam, na presente instância, a interpretação que o Tribunal Geral deu ao conteúdo da referida decisão.

d) Conclusão sobre a segunda alegação

26. Com base no exposto, entendo que deve ser julgada improcedente a segunda alegação do primeiro fundamento de anulação.

3. Quanto à terceira alegação: existência de um nexo entre as marcas anteriores e as marcas das recorrentes

27. Com a terceira alegação do primeiro fundamento de anulação, as recorrentes contestam as conclusões do acórdão recorrido, segundo as quais o público relevante estabelece um nexo entre a marca anterior BOTOX e as marcas BOTOLIST e BOTOCYL, de que são titulares. Tal nexo não pode, em especial, basear‑se no elemento comum «BOT» ou «BOTO», dado tratar‑se de um elemento descritivo que remete para a toxina botulínica. As recorrentes reivindicam o direito de incluir na sua marca tal elemento, genericamente utilizado para indicar a toxina em questão, sem que com isso se vejam acusadas de procurar relacionar as suas marcas às marcas da Allergan.

28. Na medida em que têm por objetivo obter do Tribunal de Justiça uma decisão sobre o caráter alegadamente descritivo da marca BOTOX ou dos seus componentes, os argumentos invocados pelas recorrentes são inadmissíveis dado que implicam uma apreciação dos factos por parte do Tribunal de Justiça. Em contrapartida, suscita uma questão de direito o argumento de que as recorrentes têm legitimidade para utilizar nas suas próprias marcas um elemento comum de uma marca diferente, quando tal elemento tenha caráter descritivo. Todavia, este argumento baseia‑se na alegação de que o elemento BOT ou o elemento BOTO, comum às marcas das recorrentes e às marcas anteriores, tem efetivamente caráter descritivo, alegação que não só não encontra apoio no acórdão recorrido ( 11 ), como também foi perfeitamente contrariada nas decisões controvertidas ( 12 ) sobre as quais, como se observou, o Tribunal de Justiça não deve voltar a pronunciar‑se.

29. Com base no exposto, também, em meu entender, deve improceder a terceira alegação do primeiro fundamento.

4. Quanto à quarta alegação: prejuízo causado às marcas anteriores

30. No quadro do primeiro fundamento de recurso, as recorrentes contestam, por fim, as regras expostas no n.os 87 e 88 do acórdão recorrido sobre os «efeitos do uso» das marcas controvertidas. Antes de expor o conteúdo de tais alegações, importa voltar brevemente aos princípios em que assenta, na fase atual da jurisprudência, a proteção das marcas que gozam de prestígio, em especial no caso do chamado «parasitismo», por ser este o aspeto relevante no presente caso.

31. Esses princípios, na parte que aqui interessa, foram fixados pelo Tribunal de Justiça em três questões prejudiciais, objeto dos processos Intel, L’Oréal e Interflora ( 13 ), proferidos no contexto da interpretação dos artigos 4.°, n.o 4, alínea a), e 5.°, n.o 2, da Diretiva 89/104, que contêm, como é conhecido, disposições análogas ao artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94. Como se verá melhor seguidamente, as circunstâncias do presente processo não exigem uma análise pormenorizada de tais decisões nem a apreciação do mérito das escolhas feitas pelo Tribunal de Justiça, escolhas que não deixaram de suscitar críticas, em especial por parte da doutrina anglo‑saxónica, enquanto consideradas demasiadamente favoráveis aos titulares das marcas de prestígio ( 14 ). Basta recordar, em termos gerais que, nesses acórdãos, o Tribunal de Justiça esclareceu que as condições específicas da tutela concedida pelas referidas disposições da Diretiva 89/104 às marcas que gozam de prestígio «é constituída por uma utilização sem motivo justificativo da marca posterior que tira ou é suscetível de tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou causaria prejuízo» ( 15 ) O prejuízo para a marca anterior é, de acordo com o Tribunal de Justiça, «a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca anterior e a posterior, em razão do qual o público em causa efetua uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma ligação entre elas, embora não as confunda» ( 16 ). A existência de semelhante ligação no espírito do público interessado é uma condição necessária, mas não é suficiente, por si só, para concluir pela existência das condições para a proteção específica das marcas de prestígio ( 17 ). Além disso, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso do sinal ou da marca posterior «procura tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá‑los». Para o efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual mas mais exatamente «a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que a violação [ocorra] no futuro» ( 18 ). Feita tal prova, cabe ao titular do sinal ou da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado ( 19 ).

32. No que toca mais especificamente ao conceito de «partido indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca» (igualmente designado por «parasitismo» ou «free‑riding»), o Tribunal de Justiça esclareceu, no acórdão L’Oréal, que este conceito não está conexionado com o prejuízo sofrido pela marca, mas com «o benefício que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. De acordo com o Tribunal de Justiça este conceito engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio». Daqui resulta que «o partido tirado por um terceiro do caráter distintivo ou do prestígio da marca se pode revelar indevido, mesmo que a utilização do sinal idêntico ou semelhante não cause prejuízo ao caráter distintivo nem ao prestígio da marca ou, mais geralmente, ao titular desta» ( 20 ). O Tribunal de Justiça esclareceu, além disso, que, a partir do acórdão Intel, para determinar se a utilização do sinal tira partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca [anterior], há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa ( 21 ). No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca, o Tribunal de Justiça decidiu que quanto mais significativos forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será admitir a existência de violação ( 22 ) e que quanto mais forte e imediata for a evocação da marca, mais significativo é o risco de uso atual ou futuro da marca posterior tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de lhes causar prejuízo ( 23 ). No âmbito dessa apreciação global, também se pode tomar em consideração, se for caso disso, o risco de diluição ou degradação da marca ( 24 ). O Tribunal de Justiça esclareceu, por fim, que quando de uma apreciação global resultar que «um terceiro procura, através do uso de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar‑se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca, considera‑se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca» ( 25 ). No acórdão Interflora, o Tribunal de Justiça confirmou os princípios acima referidos ( 26 ). Em especial, sublinhou que o benefício referido deve considerar‑se indevidamente quando falta um «justo motivo» na aceção das disposições pertinentes da Diretiva 89/104 ( 27 ). Relativamente a esse caso submetido pelo órgão jurisdicional de reenvio, que tinha por objeto um anúncio publicitário acessível na Internet a partir de uma palavra‑chave correspondente a uma marca que goza de prestígio, o Tribunal de Justiça entendeu que, quando a publicidade proponha, sem uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca ( 28 ), sem causar uma diluição ou uma degradação e sem, de resto, violar as funções da referida marca, uma alternativa relativamente aos produtos ou serviços do titular da marca, deve concluir‑se que tal uso se enquadra, em princípio, numa concorrência sã e leal no setor dos produtos ou serviços em causa e que é portanto «justificado» na aceção das referidas disposições ( 29 ).

33. Nos números do acórdão recorrido que são objeto de crítica no recurso em análise, o Tribunal Geral, após ter definido «de modo lapidar» a fundamentação da decisão da Câmara de Recurso quanto à existência de um prejuízo na aceção do artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 (n.o 87), salientou que tal questão «constitui objeto de importantes desenvolvimentos no quadro do processo administrativo e no Tribunal Geral». O Tribunal Geral esclareceu posteriormente que a Allergan «indicou que a marca BOTOLIST como a marca BOTOCYL, registadas conjuntamente pelo grupo L’Oréal, pretendem concretamente beneficiar do caráter distintivo e da notoriedade do BOTOX no âmbito do tratamento das rugas, com o efeito de melhorar o valor de tal marca». De acordo com o Tribunal Geral, «tais riscos são suficientemente sérios e não hipotéticos para justificar a aplicação do artigo 8.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94». Foi recordado que durante a audiência, as recorrentes reconheceram que mesmo que os seus produtos não contivessem a toxina botulínica, pretendiam beneficiar da imagem associada a tal produto, concentrada na marca BOTOX, marca única a este respeito ( 30 ) (n.o 88).

34. O n.o 80 do acórdão recorrido completa a fundamentação exposta nos n.os 87 e 88. No referido número o Tribunal Geral observa, a título preliminar, que as recorrentes não apresentaram nenhum elemento no sentido de demonstrar que o uso das marcas BOTOCYL e BOTOLIST responde a um «justo motivo» e que, sendo este um meio de defesa, cabia às recorrentes indicar o seu conteúdo. Observo desde já que não foi apresentada nenhuma alegação das recorrentes contra a falta de invocação de um «justo motivo», nem contra a afirmação, no entanto conforme à jurisprudência ( 31 ), que a demonstração de semelhante fundamentação cabia às recorrentes ( 32 ). Por conseguinte, a questão de se verificar no presente caso um justo motivo para o uso das marcas das recorrentes fica fora do objeto do presente processo ( 33 ).

35. As críticas das recorrentes no quadro da alegação em análise constituem objeto de uma exposição extremamente sucinta no recurso. As recorrentes limitam‑se, no essencial, a alegar a falta de provas quanto à sua alegada intenção de obterem vantagens do caráter distintivo e da notoriedade da marca BOTOX. Além disso, alegam que o Tribunal Geral interpretou erradamente as afirmações dos seus advogados no decurso da audiência e que, embora as marcas pudessem eventualmente conter uma referência à toxina botulínica, não pretendiam associar‑se à marca BOTOX, nem pretendiam aspirar a tal associação, tratando‑se de uma marca registada para produtos farmacêuticos disponíveis apenas mediante prescrição médica.

36. Resulta do conjunto dos fundamentos do acórdão recorrido que a existência de uma intenção parasitária decorre de uma série de constatações que se referem, por um lado, à escolha pelas recorrentes da utilização nas suas marcas de um prefixo que reproduz a quase totalidade da marca anterior — escolha que, no entender do Tribunal Geral e, antes dele, da Câmara de Recurso ( 34 ), não é justificada com o propósito de remeter para a toxina botulínica, que, além disso, não entra na composição dos produtos abrangidos pelas marcas controvertidas ( 35 ) — e, por outro lado, pelas características da marca anterior, isto é, o seu forte caráter distintivo, devido também à sua unidade, e à sua ampla notoriedade. Contrariamente ao sustentado pelas recorrentes, o Tribunal Geral limitou‑se concretamente, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça acima referida, a uma avaliação global dos elementos relevantes do caso em apreço. Nessas circunstâncias, carece de fundamento o argumento das recorrentes segundo o qual a apreciação da existência de uma intenção parasitária não se apoia em nenhum elemento de prova. Quanto às constatações sobre as quais se baseia tal apreciação, dada a sua natureza factual ( 36 ), não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça.

37. Referindo‑se apenas às decisões da Câmara de Recurso, as recorrentes contestam a pertinência da referência à «especificidade» e à «unidade» da marca BOTOX, que, em seu entender, constituem elementos relevantes na hipótese de diluição da marca e não na hipótese de parasitismo. Se por acaso a crítica deve estender‑se ao acórdão recorrido, em que o Tribunal Geral se refere também a tais elementos e ao risco de uma «perda de valor da marca» (n.o 88), a mesma improcede. Como observei, de facto, o Tribunal de Justiça tinha já tido a oportunidade de esclarecer que o risco de um prejuízo ao caráter distintivo ou ao prestígio de uma marca, muito embora não constituísse condição necessária para o parasitismo, quando ocorre, constitui um elemento a ter em conta para apreciar uma vantagem indevida.

38. Com base nas considerações expostas entendo que improcede também a quarta alegação do primeiro fundamento de anulação.

5. Conclusão sobre o primeiro fundamento de anulação

39. Com base no conjunto das considerações precedentes, entendo que o quinto fundamento de recurso deve ser considerado integralmente improcedente.

B — Quanto ao segundo fundamento de anulação, relativo a uma violação do artigo 115.° do Regulamento n.o 40/94 em conjugação com o disposto na regra 38, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95 ( 37 )

1. Quadro normativo, argumentos das partes e acórdão recorrido

40. Segundo o artigo 115.°, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 o ato de oposição e o pedido de extinção ou de anulação deverão ser depositados numa das línguas do IHMI.

41. A regra 38, n.o 2, do Regulamento n.o 2868/95 prevê que no caso de os comprovativos em apoio do pedido não serem apresentados na língua do processo de extinção, nulidade ou anulação, o requerente deve apresentar uma tradução nessa língua no prazo de dois meses a contar da data de apresentação desses comprovativos. As disposições relativas a tais procedimentos não especificam as consequências do incumprimento de tal obrigação. No que se refere aos procedimentos de oposição, por seu turno, a regra 19, n.o 4, do Regulamento n.o 2868/95, alterado pelo Regulamento n.o 1041/2005 ( 38 ), prevê que «[o] [IHMI] não terá em conta pedidos escritos ou documentos ou cópia destes que não tenham sido apresentados (ou que não tenham sido traduzidos na língua do processo) no prazo estabelecido pelo [IHMI]».

42. As recorrentes entendem que, ao admitir como prova alguns artigos publicados em inglês na imprensa especializada e generalista e não traduzidos em francês, língua do processo, bem como baseando‑se em tais documentos, o Tribunal Geral violou o artigo 115.° do Regulamento n.o 40/94 e a regra 38 do Regulamento n.o 2868/95. O IHMI contrapõe que, contrariamente ao previsto na regra 19 do Regulamento n.o 2868/95 para os procedimentos da oposição, a regra 38, n.o 2, do mesmo regulamento não prevê qualquer sanção no caso de a requerente da declaração de caducidade ou nulidade não apresentar a tradução na língua do processo dos documentos apresentados como elementos de prova. No entender do IHMI tais documentos são no entanto admissíveis exceto se for pedida, oficiosamente ou a pedido da parte, a tradução num prazo estabelecido e que esta não tenha sido apresentada em tempo útil. O IHMI apoiado neste ponto pela Allergan observa, além disso, que a falta de tradução em causa não criou de modo algum obstáculos ao exercício por parte das recorrentes dos seus direitos de defesa nem no decurso do procedimento administrativo nem no Tribunal Geral.

43. No n.o 54 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral, nota que «a própria existência dos artigos em causa constitui um elemento pertinente com vista a estabelecer a notoriedade dos produtos comercializados sob a marca BOTOX junto do grande público, independentemente do conteúdo positivo o negativo de tais artigos». Em seguida afirmou que «o valor probatório de tais documentos não pode depender enquanto tal da tradução na língua do processo […]» e que «tal tradução […] não pode condicionar a admissibilidade do documento oferecido como prova».

2. Apreciação

44. A tese do IHMI — que por outro lado não se insere na linha de raciocínio do Tribunal Geral, o qual não se pronuncia sobre as consequências da falta de apresentação de uma tradução na aceção da regra 38 do Regulamento n.o 2868/95, mas se limita, no essencial, a afirmar que no presente caso, não era necessária uma tradução — não é convincente. Propõe uma interpretação da tal regra utilizando o argumento a contrario da regra 19 do mesmo diploma, alterada pelo Regulamento n.o 1041/2005. Ora, importa lembrar que este último alterou também a regra 98 do Regulamento n.o 2868/95, que tem por epígrafe «Tradução». Com base no novo texto de tal regra, salvo disposição em contrário do Regulamento n.o 40/94 ou do Regulamento n.o 2868/95, «um documento para o qual é requerida a apresentação da tradução considerar‑se‑á não recebido pelo Instituto se [este] receber a tradução após o termo do prazo previsto para apresentação do documento original ou da tradução». Assim, mesmo pressupondo que aos factos na causa seja aplicável a versão alterada do Regulamento n.o 2868/95, não é, em meu entender, possível, deduzir da ausência, na regra 38, de uma sanção expressa no caso de falta de apresentação da tradução de um documento ou do diferente regime previsto na regra 19 para os procedimentos de oposição, que tal documento é admissível, se o IHMI não decidir de outro modo. A uma tal interpretação opõe‑se de facto a referida regra 98, prevista como norma de que põe termo ao caso da apresentação tardia de uma tradução e aplicável, a fortiori, no caso de falta de apresentação da mesma. Importa, além disso, lembrar que, antes da sua alteração pelo Regulamento n.o 1041/2005, a regra 19 estava redigida em termos substancialmente idênticos à regra 38 e era interpretada pelo Tribunal Geral no sentido de que a falta de apresentação da tradução na língua do processo implicava a inadmissibilidade do documento ( 39 ).

45. Também o raciocínio seguido no acórdão recorrido não me parece aceitável, pelo menos aplicado às circunstâncias do caso vertente. Com efeito, embora não excluindo radicalmente a admissibilidade de provas documentais cujos textos não necessitem de tradução ou de uma tradução integral, quando a força probatória não depende efetivamente do conteúdo de tais elementos ou estes últimos sejam de imediata compreensão, não me parece todavia esse o caso dos artigos de jornal, que visam mostrar a divulgação de informações quanto às características terapêuticas de um produto farmacêutico bem como à existência de um amplo conhecimento de tais informações entre o público especializado e/ou junto do grande público já numa data anterior à da sua publicação (v. n.os 51 e 52 do acórdão recorrido).

46. Todavia, mesmo que fosse considerado, com base nas razões expostas que o Tribunal Geral cometeu um erro ao confirmar como prova os artigos em questão, esse erro, ao afetar a avaliação das provas ( 40 ) não é censurável no quadro do presente processo. E mesmo que fosse qualificado de erro de «direito», por si só, não seria suficiente para justificar a anulação do acórdão recorrido. Com efeito, a regra de acordo com a qual a prova em apoio das alegadas pretensões do oponente ou do requerente da nulidade ou da caducidade da marca devem ser apresentadas na língua do processo ou serem acompanhadas de uma tradução em tal língua é justificada pela necessidade de respeitar o princípio do contraditório bem como a igualdade de armas nos procedimentos interpartes ( 41 ). Ora, no caso em apreço, a ilegalidade cometida pela Câmara de Recurso, e não considerada como tal pelo Tribunal Geral, não impediu as recorrentes de se defenderem validamente em cada uma das instâncias. De facto estas compreenderam o conteúdo dos artigos em questão. Além disso, como resulta dos seus articulados apresentados no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça, as recorrentes tinham perfeitamente compreendido o significado probatório atribuído pela Câmara de Recurso, em primeiro lugar, e pelo Tribunal Geral, posteriormente, aos ditos artigos.

47. Em tais circunstâncias, entendo que o segundo fundamento de anulação deve ser julgado improcedente.

C — Quanto ao terceiro fundamento de anulação relativo a uma violação do artigo 63.° do Regulamento n.o 40/94

48. Com o terceiro fundamento de recurso as recorrentes contestam, no essencial, o facto de o Tribunal Geral ter substituído a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria avaliação, violando assim o artigo 63.° do Regulamento n.o 40/94, que define os limites do recurso jurisdicional do Tribunal de Justiça sobre as decisões do IHMI.

49. O Tribunal Geral substituiu, em primeiro lugar a Câmara de Recurso ao considerar como direitos anteriores pertinentes os registos britânicos da marca BOTOX. Esta alegação improcede porque é baseada na premissa errada de que, diversamente do Tribunal Geral, a Câmara de Recurso baseou a sua análise unicamente sobre uma das marcas comunitárias da Allergan ( 42 ).

50. No plano geral as recorrentes alegam que o Tribunal Geral fez uma apreciação autónoma das provas que veio substituir a apreciação deficitária da Câmara de Recurso. Parece‑me também que este argumento não procede. Com efeito, se os fundamentos do acórdão recorrido se referem a uma análise dos elementos de prova apresentados pela Allergan no IHMI mais detalhada do que a que transparece dos fundamentos da decisão controvertida, tal deve‑se ao facto de, em primeira instância, as recorrentes terem questionado a admissibilidade e/ou o valor probatório de cada um desses elementos. As conclusões a que chega o Tribunal Geral no termo de tal apreciação, isto é, que os documentos analisados atestam uma vasta cobertura mediática dos produtos BOTOX, não divergem da conclusão da Câmara de Recurso. Nessas circunstâncias, as recorrentes não demonstraram a procedência das suas alegações.

51. Por fim, mais especificamente, as recorrentes contestam o facto de o Tribunal Geral se ter baseado nalguns documentos — a declaração de um dirigente da Allergan e um estudo do mercado realizado em 2004 — apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso, que, de acordo com as recorrentes, não foram tomados com consideração por esta, dado o facto de terem sido considerados intempestivos. O Tribunal Geral ultrapassou os seus poderes de fiscalização ao concluir que a Câmara de Recurso tinha «tácita mas necessariamente» considerado admissíveis tais provas.

52. A este respeito observo que, no n.o 62 do acórdão recorrido, após ter recordado que, por força do artigo 74.°, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94, o IHMI goza de uma ampla margem de discricionariedade ao decidir sobre a admissibilidade de provas que não foram apresentadas dentro do prazo, o Tribunal Geral esclarece que, uma vez que a Câmara de Recurso não declarou expressamente inadmissíveis as provas constituídas pelos referidos documentos, necessariamente, e ainda que implicitamente, considerou‑os admissíveis. A conclusão contestada pelas recorrentes decorre, portanto, da aplicação ao caso concreto da interpretação do artigo 74.°, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94 adotada pelo Tribunal Geral no acórdão recorrido. Ora, das argumentações das recorrentes não resulta o modo como o Tribunal Geral pôde ultrapassar os limites da fiscalização jurisdicional sobre as decisões da Câmara de Recurso do IHMI prevista no artigo 63.° do Regulamento n.o 40/94, ao proceder simplesmente a essa interpretação e aplicação do direito. A alegação das recorrentes deve, pois, ser considerada improcedente.

53. Pelo contrário, o que suscita dúvidas é a justeza da interpretação do artigo 74.°, n.o 2, a que chega o Tribunal Geral no acórdão recorrido. Este parece de facto interpretar tais disposições no sentido de que impõem os órgãos do IHMI declarar expressamente a inadmissibilidade de uma prova não apresentada dentro do prazo e não a sua admissibilidade. Ora, tal interpretação contradiz aquela, mais aceitável dos interesses contrapostos que devem ser considerados nos procedimentos interpartes perante o IHMI, feita pelo próprio Tribunal de Justiça. Este, no acórdão Kaul, proferido pela Grande Secção, declarou claramente que o IHMI está obrigado a fundamentar a sua decisão quer decida no sentido de não ter em conta semelhante prova, quer no caso em que decida inversamente ( 43 ). Dado que no seu recurso as recorrentes não invocaram uma violação, pelas razões expostas, do artigo 74.°, n.o 2, Regulamento n.o 40/94 o erro de interpretação cometido pelo Tribunal Geral não é censurável no quadro do presente processo.

54. Atento o que precede, o terceiro fundamento, em meu entender, não é procedente.

D — Quanto ao quarto fundamento de anulação relativo a uma violação do artigo 73.° do Regulamento n.o 40/94

55. Com o quarto fundamento de anulação as recorrentes alegam uma violação do artigo 73.° do Regulamento n.o 40/94 por força do qual as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. O Tribunal Geral erradamente não criticou a falta de fundamentação das decisões contestadas em dois pontos: a constatação do prestígio das marcas BOTOX e a existência de um prejuízo para tais marcas em consequência do uso das marcas das recorrentes.

56. O âmbito de aplicação do artigo 73.° do Regulamento n.o 40/94 remete para a jurisprudência sobre o dever de fundamentação dos atos das instituições da União. Diga‑se o mesmo no que se refere aos princípios aplicáveis à verificação do cumprimento de tal dever. Assim, a fundamentação exigida por tal disposição deve expressar clara e inequivocamente o raciocínio do autor do ato. O dever de fundamentação imposto aos órgãos do IHMI tem um duplo objetivo, por um lado, permitir que os interessados tomem conhecimento das justificações da medida adotada a fim de poderem defender os seus direitos e, por outro, que o Tribunal possa fiscalizar a legalidade da decisão.

57. No n.o 93 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral afirma que os fundamentos da decisão controvertida permitem compreender as razões pelas quais, de acordo com a Câmara de Recurso, a marca BOTOX goza de prestígio. Os argumentos das recorrentes não permitem, em meu entender, pôr em causa tal afirmação. Resulta de facto da dita decisão que a Câmara de Recurso entendeu que a marca BOTOX goza de notoriedade em todos os Estados‑Membros, que tal notoriedade é consequência não só da comercialização dos produtos BOTOX, mas também da publicidade indireta de tais produtos realizada através dos media, e, por fim, que tal publicidade tinha familiarizado o grande público com a toxina botulínica e a sua utilização para o tratamento das rugas (n.o 35 do acórdão L’Oréal e n.o 34 do acórdão Helena Rubinstein). Esta fundamentação permite reconstruir o percurso lógico da Câmara de Recurso e identificar as razões que a levaram a declarar a notoriedade da marca anterior. Contrariamente ao afirmado pelas recorrentes, a Câmara de Recurso não estava obrigada a explicar o exame de cada elemento de prova apresentado pela Allergan, em especial considerando que resulta dos referidos fundamentos que a Câmara de Recurso considerou que grande parte de tais elementos contribuíam, na sua globalidade, para atestar o mesmo facto, isto é, a cobertura mediática dos produtos BOTOX.

58. No n.o 94 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral afirma que, não obstante a fundamentação das decisões impugnadas sobre os efeitos do uso das marcas das recorrentes ser «lapidária», apesar de tudo permitiu‑lhes dispor das informações necessárias para contestar as conclusões da Câmara de Recurso nesse aspeto. Em particular, as recorrentes limitam‑se a observar que o que o Tribunal Geral chama fundamentação reduz‑se a duas frases e a afirmar, em termos apodíticos, que tal não constitui uma «fundamentação em sentido jurídico». Contrariamente ao que afirmam as recorrentes, os n.os 42 e 43 do acórdão Helena Rubinstein e os n.os 44 e 45 do acórdão L’Oréal permitem compreender as razões que levaram a Câmara de Recurso, por um lado, a concluir pela falta de justo motivo para o uso das marcas das recorrentes e, por outro, a considerar que estas representavam uma vantagem indevida do caráter distintivo da marca BOTOX.

59. Atento o que precede, entendo que também o quarto e último fundamento de anulação não procede.

IV — Conclusão

60. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso e condene as recorrentes nas despesas.

( 1 ) Língua original: italiano.

( 2 ) Regulamento (CE) n.o 94/20 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). A partir de 13 de abril de 2009, o Regulamento n.o 40/94 foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

( 3 ) Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957.

( 4 ) Acórdão de 16 de dezembro de 2010, processo apensos T‑345/08 e T‑357/08, Rubinstein/IHMI‑Allergan (BOTOLIST).

( 5 ) Registos n.o 2255853 e n.o 2255854. Estão em causa as marcas nacionais mais importantes, entre as invocadas pela Allergan, que foram registadas, entre outras, para preparações farmacêuticas que são utilizadas tratamento das rugas.

( 6 ) Pouco menos de três meses no caso da marca BOTOLIST, e pouco mais de cinco meses no caso da marca BOTOCYL.

( 7 ) Registadas em 14 de dezembro de 2000.

( 8 ) Os trechos pertinentes têm a seguinte redação: «la demanderesse en nullité a expliqué que la marque BOTOX identifie un produit pharmaceutique vendu sous prescription, fabriqué à partir de la toxine botulique […]»«Elle a indiqué que sa marque a été enregistrée aux États‑Unis en 1991, qu’elle est utilisée dans I’Union européenne depuis 1992 et qu’elle est enregistrée dans la plupart des pays du monde (…)»

( 9 ) V. acórdãos de 6 de abril de 2006, General Motors/Comissão (C-551/03 P, Colet., p. I-3173, n.o 52); de 22 de maio de 2008, Evonik Degussa/Comissão (C-266/06 P, Colet., p. I-81, n.o 73), e de 18 de março de 2010, Trubowest Handel e Makarov/Conselho e Comissão (C-419/08 P, Colet., p. I-2259, n.o 31).

( 10 ) V. acórdão General Motors, n.o 54, Degussa, n.o 74 e Trubowest Handel e Makarov/Conselho e Comissão, n.o 32.

( 11 ) No Tribunal Geral, as recorrentes contestaram a análise da Câmara de Recuso por ter procedido à comparação das marcas em questão ao atender ao prefixo BOTO e não ao elemento BOT que tem caráter descritivo, dado que remete evidente e inequivocamente para o princípio ativo do produto farmacêutico comercializado sobre a marca BOTOX (a toxina botulínica). O Tribunal Geral respondeu a essa argumentação no n.os 72 e 73 do acórdão recorrido, rejeitando‑a. Observou, em especial, que o elemento BOT não tem nenhum significado específico e que as recorrentes não apresentaram qualquer justificação para a ser preferida na análise das semelhanças das marcas, em detrimento do prefixo «BOTO» tido em conta pela Câmara de Recurso. O Tribunal Geral acrescentou que, mesmo admitindo que a marca BOTOX fosse originariamente descritiva, ela adquiriu caráter distintivo com o uso, pelo menos no Reino Unido.

( 12 ) V. n.o 40 da decisão L’Oréal e n.o 39 da decisão Helena Rubinstein.

( 13 ) Acórdãos de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, Colet., p. I-8823); de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o. (C-487/07, Colet., p. I-5185), e de 22 de setembro de 2011, Interflora e o. (C-323/09, Colet., p. I-8625).

( 14 ) V., por exemplo, D. Gangjee e R. Burrell, «Because You’re Worth it: L’Oréal and the Prohibition on Free Riding», The Modern Law Review, Vol. 73 (2010), n.o 2, p. 282 a 304.

( 15 ) Acórdão Intel, n.o 26.

( 16 ) Acórdão Intel, n.o 30.

( 17 ) Acórdão Intel, n.os 31 e 32.

( 18 ) Acórdão Intel, n.os 37 e 38.

( 19 ) Acórdão Intel, n.o 39.

( 20 ) Acórdão L’Oréal, n.os 41 e 43. Trata‑se dos fundamentos que foram alvo das críticas da doutrina a que foi feita referência na nota 14 supra.

( 21 ) Acórdão Intel, já referido, n.os 67 a 69, e L’Oréal, n.o 44.

( 22 ) Acórdão L’Oréal, já referido, n.o 44.

( 23 ) Acórdão Intel, já referido, n.os 67 a 69.

( 24 ) Acórdão L’Oréal, já referido, n.o 45.

( 25 ) Acórdão L’Oréal n.o 49.

( 26 ) V., em especial, n.os 74 e 89.

( 27 ) N.o 89.

( 28 ) Situação que ocorria no caso do acórdão L’Oréal.

( 29 ) N.o 91.

( 30 ) O Tribunal Geral refere o n.o 56 do referido acórdão Intel, em que o Tribunal de Justiça afirmou que o caráter distintivo de uma marca ainda é mais forte quando essa marca é única, isto é, tratando‑se de uma marca nominativa «quando a palavra que a compõe nunca foi utilizada por ninguém para nenhum produto ou serviço para além do titular dessa marca para os produtos e serviços que comercializa».

( 31 ) V. acórdão Intel, já referido, n.o 39.

( 32 ) Em primeira instância as recorrentes limitaram‑se a alegar que o processo examinado pela Câmara de Recurso não continha nenhuma prova do facto de que tinham agido sem um «justo motivo» no momento do depósito do pedido de registo das suas marcas (acórdão recorrido, n.o 31). Como se verificou, todavia, a jurisprudência esclareceu que, quando seja fornecida por parte do titular da marca anterior a prova da notoriedade dessa marca e a existência de uma vantagem indevida em consequência do uso do sinal da marca posterior, cabe ao seu titular alegar justo motivo para tal uso.

( 33 ) Na audiência no Tribunal de Justiça o representante das recorrentes, questionado sobre este ponto, explicou que as recorrentes não estavam obrigadas a invocar nenhum justo motivo para o uso das suas marcas uma vez que negavam que no caso tivesse sido feita prova da notoriedade das marcas anteriores.

( 34 ) V., respetivamente, n.os 43 e 44 das decisões impugnadas.

( 35 ) Tal circunstância é referida no n.o 88 do acórdão recorrido, e não é contestada pelas recorrentes.

( 36 ) Neste sentido se pronunciou o Tribunal de Justiça no acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, Colet., p. I-1017, n.o 36).

( 37 ) Regulamento da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1).

( 38 ) Regulamento (CE) n.o 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4).

( 39 ) V. acórdão do Tribunal Geral de 13 de junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Colet., p. II-2749, n.os 31, 33, 36, 41 e 44), e acórdão de 30 de junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Colet., p. II-1845, n.o 72), relativo à falta de apresentação da tradução do certificado de registo.

( 40 ) Na medida em que tal erro consiste em não ter considerado que o valor probatório dos documentos em causa não dependia da sua tradução na língua do processo.

( 41 ) Neste sentido v. acórdão do Tribunal Geral, Chef Revival (n.o 42), e GE Betz Inc. (n.o 72), referidos nas notas anteriores.

( 42 ) A este respeito, v. a apreciação da primeira acusação do primeiro fundamento de recurso, n.os 12 e segs. supra.

( 43 ) Acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul (C-289/05 P, Colet., p. I-2213, n.o 43).