Parecer sobre :

- a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários, e

- a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos

(95/C 110/05)

Em 30 de Maio de 1994, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 23º do Regimento, elaborar a parecer sobre as propostas supramencionadas.

Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção de Indústria, Comércio, Artesanato e Serviços emitiu parecer em 3 de Fevereiro de 1995 (relator : J. Pardon).

Na 323ª Reunião Plenária, sessão de 22 de Fevereiro de 1995, o Comité Económico e Social adoptou, por maioria, com 3 abstenções, o presente parecer.

1. Introdução

Face ao anúncio de que o Parlamento Europeu, antes de ser dissolvido, emitiria parecer sobre a matéria, o Comité reputou oportuno emitir com a maior brevidade um primeiro parecer () parcial, mas definitivo, que contemplasse unicamente questões importantes e controversas.

Nesse contexto, o Comité examinou as disposições seguintes da proposta de regulamento :

- artigo 5º : novidade do desenho ou modelo,

- artigo 6º : carácter singular do desenho ou modelo,

- artigo 23º : a « cláusula de reparação ».

Na 317ª Reunião Plenária, sessão de 6 de Julho de 1994, foi esse parecer adoptado.

O aditamento a parecer contempla as outras questões suscitadas pelas propostas da Comissão.

2. Observações na generalidade

2.1. A Comissão apresenta dois documentos : uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários (doc. COM(93) 342 final, de 3 de Dezembro de 1993) e uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos (doc. COM(93) 344 final, de 3 de Dezembro de 1993).

3. Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários

3.1. O regulamento sub judice tem por objectivo instituir um sistema comunitário de protecção desta forma de propriedade industrial e comercial, para que os desenhos ou modelos industriais e os produtos com incorporação de um desenho ou modelo possam circular livremente e sujeitar-se ao livre jogo da concorrência.

3.2. O desenho ou modelo é entendido como as características da aparência de um produto susceptíveis de serem apreendidas pelos sentidos. Não são aplicados quaisquer critérios estéticos.

3.3. Ao longo do último decénio, a criação, com preocupações estéticas, de produtos industriais tem-se revestido da maior importância como elemento essencial da comercialização dos produtos de consumo. A procura dos consumidores em relação a muitos produtos baseia-se não só na sua função, mas também, e cada vez mais, na estética do desenho ou modelo.

3.4. A presente proposta de regulamento visa criar um direito único, válido em toda a Comunidade, que coexistirá com os diferentes sistemas nacionais de protecção, que têm uma aplicação exclusivamente territorial e impõem aos utilizadores a obrigação de depósitos múltiplos, o pagamento de taxas diferentes e a gestão dos direitos obtidos nos diferentes Estados-Membros.

3.5. A superioridade dos desenhos ou modelos constitui um dos principais trunfos das indústrias estabelecidas na Comunidade quando concorrem com indústrias de países terceiros, que frequentemente dispõem de custos de mão-de-obra inferiores.

A reprodução dos desenhos ou modelos é em geral fácil, tanto mais que, em muitos casos, não é necessário nenhum saber-fazer. O regulamento visa, portanto, satisfazer as exigências dos operadores económicos, criando um dispositivo jurídico que ofereça, pelo menos, alguma protecção contra a usurpação de desenhos e modelos.

No entender da Comissão, o único instrumento jurídico possível para atingir tais objectivos seria um regulamento.

O sistema comunitário de protecção dos desenhos ou modelos é um sistema a dois níveis que introduz, por um lado, uma protecção baseada no registo e, por outro, uma protecção automática na sequência da divulgação dos desenhos e modelos ao público.

3.6. Os requisitos básicos para obtenção da protecção são que o desenho ou modelo seja novo e possua carácter singular, o que significa que o desenho ou o modelo seja apreendido por um utilizador como diferente dos outros desenhos e modelos que se encontram no mercado.

O desenho ou modelo comunitário não registado confere ao titular do direito uma protecção contra a reprodução, enquanto o desenho ou modelo comunitário registado confere ao respectivo titular um verdadeiro direito exclusivo relativamente à utilização do desenho ou modelo.

3.7. A duração da protecção é de três anos no que se refere ao desenho ou modelo não registado e de cinco anos para o desenho ou modelo registado, sendo renovável por um período máximo de vinte e cinco anos.

3.8. A este período máximo de vinte e cinco anos, a proposta de regulamento da Comissão introduz uma derrogação, reduzindo-o para três anos no que respeita às peças sobresselentes utilizadas para fins de reparação. Dessa sorte, para os produtos complexos de custo elevado e longa duração, como, por exemplo, os veículos automóveis, caso em que a protecção dos desenhos ou modelos incorporados em determinados componentes do produto complexo poderia criar um verdadeiro mercado cativo a nível das peças sobresselentes, foi introduzida uma cláusula referente às reparações, que permite a reprodução dos desenhos e modelos para efeitos de produção de peças sobresselentes, passados três anos sobre a primeira comercialização do produto a que o desenho ou modelo foi aplicado. Deste modo, é concedido ao fabricante um direito exclusivo pelo período de três anos.

4. Directiva relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos

4.1. O sistema de protecção comunitário a ser instituído pelo regulamento não pode substituir de um dia para o outro os sistemas de protecção nacionais vigentes. Será necessária a coexistência, pelo menos, temporariamente. Isto porque, mesmo quando o desenho ou modelo comunitário entrar em vigor e se tornar o meio de protecção preferido para os criadores e seus sucessores, as autoridades nacionais deverão ainda manter os seus sistemas de registo para dar resposta a exigências relacionadas com os direitos adquiridos. Os registos já efectuados por titulares de direitos nacionais deverão continuar a poder ser renovados até ao período máximo de protecção previsto pela legislação do país em questão.

Além disso, mesmo depois de o desenho ou o modelo comunitário se ter tornado no sistema de protecção preferido, é inevitável que algumas empresas nacionais orientadas unicamente para os mercados locais continuem a pretender obter exclusivamente uma protecção de âmbito nacional.

Por último, a transição de uma solução que tem em conta um mercado nacional para uma outra que tome por referência o mercado comunitário pode estar sujeita a um processo lento para alguns titulares de desenhos e modelos, que necessitarão de algum tempo para se habituarem ao sistema comunitário.

4.2. A proposta de directiva procura reduzir os obstáculos de natureza jurídica à liberdade de circulação dos produtos com incorporação de um desenho ou modelo e ao estabelecimento de um sistema de concorrência sem distorções no mercado interno.

4.3. A proposta de directiva constitui um complemento essencial do regulamento relativo aos desenhos e modelos comunitários.

4.4. De acordo com o princípio da subsidiariedade, não é necessário que a aproximação abranja todos os aspectos das legislações nacionais em matéria de protecção específica, sendo suficiente harmonizar os aspectos necessários para permitir a coexistência da protecção específica dos desenhos e modelos a nível nacional e comunitário.

Estes aspectos dizem respeito à definição de « desenho ou modelo », aos requisitos para obtenção da protecção, incluindo as causas de exclusão, às divulgações não prejudiciais para os requisitos de carácter singular e de novidade, ao âmbito e duração da protecção, às causas de recusa ou nulidade e à definição dos direitos conferidos pelo desenho ou modelo, incluindo a limitação e a exaustão desses direitos.

5. Observações na especialidade sobre a proposta de regulamento

5.1.

Artigo 1º

A expressão « desenhos e modelos » não parece equivalente nas várias línguas. Conviria proceder a uma atenta revisão linguística, nomeadamente a bem da eficácia e da clareza da definição constante da alínea a) do artigo 3º.

5.2.

Artigo 2º

Cabe chamar a atenção para o vínculo existente entre este artigo e o Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária () que cria um Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

5.3.

Artigo 3º

As definições parecem genéricas, se bem que, na exposição de motivos, seja afirmado que a enumeração não pretende ser exaustiva, sendo feita a título meramente exemplificativo.

A definição, dada na alínea a) do artigo 3º, de desenho ou modelo deveria passar a ter a seguinte redacção : « ... a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante, nomeadamente, de características específicas das linhas, contornos, cores, forma, efeitos e ou materiais do próprio produto e ou da sua ornamentação. »

Os « programas de computador » e os « produtos semicondutores » devem ser explicitamente excluídos do âmbito de aplicação do regulamento.

5.4.

Artigo 4º

Importa verificar se os requisitos gerais referidos no artigo 4º são compatíveis com o artigo 25º do Acordo relativo aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual ligados ao comércio, incluindo o comércio de produtos de contrafacção.

O Comité aprova o conteúdo do nº 2 do artigo 4º, mas gostaria que lhe fosse dada uma melhor formulação para melhor pôr em evidência a recusa da protecção dos componentes de um artigo complexo que não satisfaçam os requisitos de novidade e carácter singular.

Sugere-se a substituição, no texto proposto, de « artigo complexo » por « produto complexo » e, no final da frase, « na medida em que ... de carácter singular » por « se participar na novidade e no carácter singular do produto complexo ».

5.5.

Artigo 7º

A « data » em que um desenho ou modelo foi divulgado ao público deveria ter carácter mais definido. Com efeito, a determinação desta data reveste-se de real importância.

A data assim determinada aplica-se em todas as partes do mundo ou unicamente no território da União Europeia ? Para que esta data possa ser tomada em consideração para fixar o início do período trienal de protecção, conviria precisar que a data de divulgação deve poder ser conhecida pelos meios interessados da União Europeia.

Conviria, por último, acrescentar uma terceira alínea com o seguinte texto : « Quem reivindica a propriedade de um modelo não registado deve, a pedido de um terceiro interessado em informações a esse propósito, indicar a data da divulgação do seu modelo ».

5.6.

Artigo 8º

As diferentes hipóteses nele previstas deveriam, para maior clareza, ser expostas separadamente.

5.7.

Artigo 9º, nº 1

Pode-se deduzir da exposição de motivos que o objectivo desta disposição é excluir da protecção os desenhos ou modelos cuja aparência é ditada na totalidade pela função que realizam. Não há qualquer possibilidade de variação e o desenho não tem características arbitrárias. Consequentemente, o texto deveria ser reformulado, suprimindo-se o termo « arbitrárias ».

5.8.

Artigo 9º, nº 2

Apenas são excluídas da protecção as partes do desenho ou do modelo absolutamente necessárias à ligação dos dois elementos para que cada um possa cumprir a sua função. Esta exclusão visa garantir a interoperabilidade de produtos de marcas diferentes. Por conseguinte, é lícito interpretar estritamente a formulação utilizada neste número, a saber, « montado mecanicamente ou ligado a outro produto ». O termo « montado » dá a impressão de que esta disposição deveria aplicar-se igualmente aos desenhos ou modelos ou às partes de desenhos ou modelos não pertencentes ao elemento que permite a ligação. Convém, portanto, para evitar erros de interpretação, suprimir « montado ... ou », dando a seguinte redacção « ligado mecanicamente a outro produto ».

Por exemplo, a porta de um veículo automóvel destina-se necessariamente a ser incorporada na carroçaria e, por esse motivo, as suas dimensões não podem ser objecto de um monopólio, embora a forma exterior da porta ou a sua ornamentação possam evidentemente ser protegidas.

O mesmo se passa com uma roda de veículo automóvel. Uma roda destina-se a ser instalada e montada numa determinada viatura. A roda tem um certo número de orifícios que devem imperativamente corresponder aos parafusos para que possa ser montada numa determinada viatura. O número de orifícios e a profundidade do aperto da roda não podem ser objecto de um monopólio. Em contrapartida, todos os outros elementos inerentes à forma, ao « estilo », são susceptíveis de protecção. Os fabricantes de rodas para automóveis são autorizados a fabricar rodas adequadas a um determinado modelo de veículo, na condição de o desenho ou modelo da roda ser diferente do original.

5.9.

Artigo 10º

Este princípio enunciado na Convenção de Paris refere-se aos desenhos ou modelos, mas não à « sua exploração ou publicação ». Para dar a este princípio toda a força e validade, conviria suprimir a frase atrás citada entre aspas.

5.10.

Artigo 12º

Sendo difícil, para um terceiro, determinar a data inicial de referência para a duração de protecção do desenho ou modelo comunitário não registado, sugere-se que o titular do desenho ou modelo comunitário não registado seja obrigado a informar os interessados que o solicitem da data de início do período de protecção.

5.11.

Artigo 14º

Conviria precisar, no nº 2, que se trata de uma derrogação ao princípio exposto no nº 1, que interessa a titularidade do direito.

Além disso, no nº 2 da versão em língua francesa, deveria substituir-se « obligations » (obrigações) por « fonctions » (funções).

5.12.

Artigo 15º

Este artigo define a pluralidade dos criadores e preconiza, com toda a justiça, que o direito pertence a todos em conjunto.

Não se pronuncia, todavia, sobre as modalidades de exercício do direito.

Em princípio, as modalidades de exercício do direito deveriam ser fixadas por contrato. Quando não sejam estipuladas por contrato, o direito deverá ser exercido conjuntamente, de acordo com a exposição de motivos.

Poder-se-ia, todavia, admitir que, à semelhança da legislação do Benelux (), cada um dos titulares pudesse agir independentemente.

5.13.

Artigo 16º, nº 1

Em vez de referir, na acção de reivindicação, uma transferência de direito a favor do titular do desenho ou modelo comunitário, seria preferível recorrer à variante proposta pela Comissão, em 11 de Janeiro de 1995, nos seguintes termos : « a pessoa habilitada ... pode ... reivindicar ser reconhecida como titular legítimo, desde a origem, do desenho ou modelo comunitário ».

5.14.

Artigo 16º, nº 5

O prazo de dois anos deveria também aplicar-se no caso de desenhos ou modelos comunitários não registados.

5.15.

Artigo 19º

Convém ter em conta o vínculo existente entre este artigo e o artigo 39º, nº 4.

5.16.

Artigo 20º

Este artigo confere ao titular de um desenho ou modelo comunitário não registado o direito de proibir que um terceiro utilize um desenho ou modelo idêntico se este resultar de um « acto de cópia ». Nomeadamente, para a indústria têxtil, esta disposição só é aceitável a inverter-se o ónus da prova. Por outras palavras, o titular de um desenho ou modelo deveria ter a vantagem do indício : se puder provar que é o criador do desenho ou modelo e que o desenho ou modelo de terceiro é substancialmente idêntico àquele de que é titular, deveria incumbir ao suposto infractor produzir a prova de que não copiou o desenho ou modelo do eventual lesado, titular do desenho ou do modelo.

O texto deveria ser simplificado e clarificado.

5.17.

Artigo 21º

Importa admitir que o titular do desenho ou modelo ao qual o produto é aplicado possa intentar uma acção de contrafacção directamente contra o fabricante dos meios de produção do desenho ou modelo contrafeito. (Ver a propósito a proposta de regulamento do Conselho () que estabelece medidas destinadas a proibir a colocação em livre prática, a exportação e o trânsito de mercadorias em contrafacção e de produtos de pirataria.)

O registo não pode, em qualquer caso, ter efeitos retroactivos.

5.18.

Artigo 27º, nº 1

O texto da alínea b) e, sobretudo, a referência ao artigo 9º, nº 2, leva a concluir que oferece a possibilidade de declarar a nulidade parcial de um desenho ou modelo comunitário.

As características de interconexão podem certamente satisfazer os requisitos de registo : novidade e carácter singular. Um desenho ou modelo é declarado nulo unicamente no caso em que a própria interconexão é objecto de um direito ao desenho e modelo comunitário a que faz referência o artigo 9º, nº 2, já citado.

Não obstante, na maioria dos casos, o desenho e modelo de uma característica de interconexão não constitui em si um desenho ou modelo independente mas faz parte do desenho ou modelo global. A protecção de que beneficia o desenho ou modelo não cobre o desenho ou modelo do elemento de interconexão, excluído, aliás, pelo artigo 9º, nº 2. Esta restrição não torna o desenho ou modelo nulo, limita simplesmente o âmbito de protecção de que beneficia.

Consequentemente, a referência ao artigo 9º, nº 2, mencionada no artigo 27º, nº 1, deveria cingir-se aos casos em que as características de interconexão constituem por si um desenho ou modelo independente. Acresce que, se é oferecida a possibilidade de declarar a nulidade parcial, as consequências daí advenientes deveriam ser consideradas. As normas processuais deveriam igualmente prever uma modificação do registo, para garantir que qualquer pessoa possa consultar este último com o objectivo de saber se um determinado desenho ou modelo comunitário registado foi declarado parcialmente nulo, o que não se afigura desejável na medida em que esse sistema obstaria ao objectivo de simplicidade visado pela proposta em apreço.

5.19.

Artigo 27º, nº 2

No atinente a esta disposição e às constantes dos artigos 56º e 88º sobre a matéria, não fica claramente estabelecida a razão por que um terceiro que, não sendo um contrafactor, está ao corrente de uma causa de nulidade tal como descrita na disposição em epígrafe não pode invocar o processo de declaração de nulidade do desenho ou modelo.

5.20.

Artigo 39º

A lista dos elementos enumerados no nº 3 é facultativa. Sugere-se que seja prevista a possibilidade de estabelecer uma lista detalhada das características do desenho ou modelo que são consideradas pelo requerente como novas e tendo carácter singular. Esta lista poderia ser útil ao titular do desenho ou modelo, bem como a terceiros, tendo em vista uma determinação ulterior da validade e da extensão da protecção.

5.21.

Artigo 40º

O pedido múltiplo está sujeito à condição de os produtos em que os desenhos ou modelos se destinam a ser incorporados pertencerem à mesma subclasse ou ao mesmo conjunto ou composição de artigos.

Esta limitação é muito estrita. Conviria suprimir a referência às subclasses.

A estrutura das taxas aplicadas aos pedidos deve ser tal que não dê azo à subvenção cruzada dos autores de pedidos múltiplos pelos autores de pedidos simples.

5.22.

Artigo 52º

Este artigo, quando contraposto ao artigo 21º, nº 2, faz ressaltar que, durante o período de adiamento, o titular do desenho ou modelo pode pretender unicamente aos direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário não registado.

O depósito de desenhos ou modelos que são objecto de um adiamento da publicação oferece interesse. Deveria, no entanto, prever-se a concessão da integralidade dos direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário registado mesmo no caso do depósito de um desenho ou modelo que é objecto de um adiamento da publicação, depósito operado segundo formalidades reduzidas e mediante taxas menos pesadas.

Conviria conceder aos desenhos e modelos cuja publicação foi adiada os mesmos direitos que aos registados.

A solução poderia consistir em clarificar o artigo 21º, nº 2, nos termos seguintes : desde que um desenho ou modelo seja objecto de uma medida de adiamento da publicação nos termos do artigo 52º, este desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular os direitos enunciados no artigo 20º.

Conviria prever a possibilidade de os interessados terem o direito de consulta ao Instituto, para os desenhos ou modelos cuja publicação tivesse sido adiada.

A fim de satisfazer a exigência eventual de sigilo, poder-se-ia prever, para os desenhos e modelos cuja publicação tivesse sido adiada, um depósito « aberto » - admitindo uma inspecção pública - e um depósito « fechado », sem possibilidade de inspecção.

5.23.

Artigo 89º, nº 2

O artigo 89º, nº 2, estabelece uma presunção de validade no sentido de que um desenho ou modelo comunitário deve ser considerado como novo, na acepção do artigo 5º, sempre que o seu titular apresentar provas que confirmem a reivindicação de que o desenho ou modelo possui carácter singular.

Isso significa que o desenho ou modelo é presumido novo, na acepção do artigo 5º, sempre que o carácter singular, na acepção do artigo 6º, possa ser justificado.

A interpretação a dar a « apresente provas que confirmem » é apresentada na exposição de motivos, na página 50 da proposta de regulamento.

As disposições previstas constituem de facto uma inversão do ónus da prova, a cargo do réu, autor do pedido reconvencional, isto é, do contrafactor potencial, e não do titular do direito.

Sempre que o titular justifique a sua reivindicação do carácter singular do desenho ou modelo, o desenho ou modelo será considerado como novo até que o infractor produza provas em contrário no processo de pedido reconvencional de anulação.

Assim, o desenho ou modelo é presumido, até prova em contrário, ter um « carácter singular », na acepção do artigo 6º, e ser novo, na acepção do artigo 5º.

5.24.

Artigo 93º

O nº 2 prevê que um tribunal de desenhos ou modelos comunitários possa ordenar ao contrafactor que apresente informações relativas à origem dos produtos de contrafacção.

Para certos sectores industriais, cujos produtos circulam muito rapidamente, pode ser necessário prestar uma informação imediata, que permita ao titular do desenho ou modelo conhecer a origem do produto de contrafacção o mais rapidamente possível. Se, para chegar à origem, o titular tiver de intentar uma acção contra um vendedor o processo será difícil, ineficaz, oneroso e inoperante, a fortiori, quando a acção se fundamente na protecção de um desenho não registado (que só confere direitos contra cópias executadas ou utilizadas de má fé) e o vendedor tiver agido de boa fé.

Conviria, assim, incorporar uma disposição suplementar que previsse a possibilidade de o titular do desenho ou modelo registado, e mais ainda do não registado, intentar uma acção de informação, independente da acção de contrafacção, a exemplo do previsto na legislação alemã, que permite obter informações úteis a fim de chegar à origem da cópia, isto é, até ao elemento intencional.

Para evitar a extorsão de informações concorrenciais, esta acção poderia ser acompanhada do depósito de uma garantia, similar à prevista no regulamento aduaneiro de luta contra a fraude.

6. Observações na especialidade sobre a proposta de directiva

O Comité aprova integralmente a proposta de directiva.

Bruxelas, 22 de Fevereiro de 1995.

O Presidente

do Comité Económico e Social

Carlos FERRER

() JO nº C 388 de 31. 12. 1994.

() Lei uniforme do Benelux sobre as marcas, assinada em Bruxelas, em 19. 3. 1962, alterada em 10. 11. 1983, alterada pela 21 vez em 2. 12. 1992. Esta segunda alteração não entrou ainda em vigor.

() JO nº L 341 de 30. 12. 1994, p. 8.

() JO nº L 11 de 14. 1. 1994, pp. 1-36.