Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde - A protecção dos modelos de utilidade no mercado interno»

(96/C 174/03)

Em 19 de Julho de 1995, a Comissão decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 198º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde - A protecção dos modelos de utilidade no mercado interno».

A Secção de Indústria, Comércio, Artesanato e Serviços, incumbida dos respectivos trabalhos, emitiu parecer em 8 de Março de 1996. Relator: G. Bernabei.

O Comité Económico e Social, na 334ª Reunião Plenária de 27 e 28 de Março de 1996 (sessão de 27 de Março de 1996), adoptou por 84 votos a favor, 2 contra e 2 abstenções, o seguinte parecer.

Síntese das recomendações do Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde - A protecção dos modelos de utilidade no mercado interno»

O Comité

a) Considerando que o Tratado compromete a Comunidade e os Estados-Membros a velarem por que sejam asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da indústria da Comunidade e, em particular, a fomentar uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação, de investigação e de desenvolvimento tecnológico (art. 130º do Tratado);

b) Considerando a importância de, em tal quadro, activar todos os instrumentos capazes de aumentar a competitividade da Europa em termos de IDT e de contribuir para inverter a tendência existente de há alguns anos a esta parte, devido à qual a posição concorrencial da Europa face à dos grandes parceiros-concorrentes (EUA e Japão) se tem vindo a degradar;

c) Tendo em conta que os institutos da propriedade industrial e intelectual são um dos instrumentos para incentivar a inovação e que, entre tais institutos, o da protecção de patente ocupa uma posição fulcral, como o Comité por várias vezes sublinhou;

d) Considerando que a importância do papel da propriedade industrial e intelectual no desenvolvimento do comércio mundial foi sublinhada pela inclusão de normas sobre esse domínio nos acordos que instituíram a Organização Mundial do Comércio (OMC) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods - TRIPS);

e) Considerando igualmente que, no domínio da inovação e da resposta rápida às solicitações do mercado, as PME desempenham um papel de importância estratégica;

f) Tendo em conta, portanto, que é sem dúvida oportuno o estudo empreendido pela Comissão sobre a possibilidade de harmonização dos sistemas de protecção das inovações técnicas, complementares da patente de invenção, na linha, também, de uma tradição largamente presente na maioria dos Estados-Membros da UE;

g) Considerando que a base jurídica para a aproximação das disposições legislativas nacionais relativas aos modelos de utilidade se encontra no artigo 100º-A do Tratado;

h) Considerando, ainda, que o Livro Verde preparado pela Comissão, embora recolhendo um conjunto de dados e de considerações de grande interesse, apresenta diversas lacunas importantes ou, pelo menos, pontos problemáticos;

recomenda:

1) um ulterior aprofundamento preventivo dos sistemas de protecção complementares da patente, que se pretendem classificar como «modelo de utilidade» (MU),com uma integração mais ampla dos elementos de avaliação até agora recolhidos, considerando-os em relação mais estreita com as lacunas do sistema de patentes da UE, ainda gravemente incompleto e não homogéneo, face aos grandes concorrentes que são os Estados Unidos e o Japão;

2) a garantia, em caso de posteriores propostas de harmonização dos vários sistemas nacionais de protecção complementares (MU), não só de medidas de harmonização do direito substantivo, como também dos procedimentos e dos prazos, relativos a esse instituto, tanto para obter como para fazer valer o MU registado;

3) a maior consideração pelo imperativo de fornecer às empresas, particularmente às PME, e aos investigadores um instrumento pouco oneroso, rápido e fácil de avaliar e de fazer valer, excluindo assim da elegibilidade para protecção as substâncias e os processos;

4) a concepção global e coerente do conjunto dos instrumentos para a protecção da propriedade industrial e intelectual, tendo em conta, nas eventuais medidas de harmonização para o chamado MU, também as harmonizações já existentes ou previstas para os direitos de protecção «conexos»;

5) a garantia de eligibilidade para protecção dos MU que preencham os requisitos de: a) «novidade absoluta»; b) «aplicabilidade industrial»; c) «actividade inventiva» - artigo 56º da Convenção da Patente Europeia - ou, em alternativa, vantagem prático--industrial relativamente ao estado anterior da técnica;

6) a previsão de que o âmbito de protecção resulte claramente de um número restrito de «reivindicações» e que a investigação de anterioridade seja facultativa em geral, e obrigatória para quem pretenda fazer valer o direito derivado do MU relativamente a terceiros;

7) o estudo da possibilidade de um papel activo de um organismo centralizado comunitário ou europeu na assistência, consulta e apoio às empresas, particularmente PME, nos processos nacionais de depósito e registo de MU, bem como da possibilidade de aplicação da linguagem digital informatizada ao sistema de patentes;

8) o adiamento de eventuais medidas de reconhecimento mútuo para uma fase ulterior a uma efectiva harmonização substantiva e interpretativa;

9) o estudo das possibilidades de criação de um MU comunitário que abranja todo o território europeu só após a realização da harmonização e do reconhecimento mútuo supracitados, bem como após uma aprofundada verificação da uniformidade da sua aplicação prática e das possibilidades de aplicação da linguagem digital ao sistema europeu de patentes.

1. Introdução - síntese do documento da Comissão

1.1. O Livro Verde sobre os modelos de utilidade faz parte das iniciativas da Comunidade que visam harmonizar os direitos de propriedade industrial e ou criar instrumentos de protecção a nível comunitário (ver as recentes propostas de directiva e de regulamento para os desenhos e modelos (doc. COM(93) 344 final e doc. COM(93) 342 final).

1.2. O documento sub judice compõe-se de três partes: uma primeira, de introdução, uma segunda sobre a necessidade de uma acção a nível comunitário no domínio da protecção dos modelos de utilidade e uma terceira em que se analisam as medidas adequadas para assegurar a harmonização das legislações nacionais e, eventualmente, a criação de um direito de protecção a nível comunitário.

1.3. No documento em apreço, considera-se «modelo de utilidade» um direito registado que confere protecção exclusiva a uma invenção técnica (a qual, para poder ser protegida, deve apresentar - tanto no caso do modelo de utilidade como no da patente - um carácter de novidade e um determinado grau de inventiva), mas que, contrariamente à patente, é concedido sem exame prévio da novidade e do grau de inventiva.

1.4. Há que observar que os sistemas de protecção mediante o modelo de utilidade, ou sistemas de alguma forma semelhantes, existem em doze dos quinze Estados-Membros da Comunidade e, conforme as suas características, podem ser classificados em três grupos:

1.4.1. um primeiro grupo, em que os requisitos de elegibilidade para ser protegido e obter o modelo são idênticos aos previstos para as patentes de invenção, de que o modelo de utilidade se distingue pela menor duração ou por outras características (caso do «certificat d'utilité» francês, da «brevet de courte durée» belga e do «zesjarige octrooi» holandês);

1.4.2. um segundo grupo que (simplificando) se pode caracterizar como um sistema de protecção das pequenas invenções que se consubstanciam numa forma tridimensional (caso do modelo de utilidade finlandês, grego, italiano, português e espanhol);

1.4.3. um terceiro grupo, para o qual se pode tomar como exemplo o «Gebrauchsmuster» alemão, que se pode dizer que é, simplificando igualmente, um sistema de protecção das pequenas invenções, incluídas as que não se consubstanciam numa forma tridimensional, mas com exclusão das invenções de processo.

1.5. Com base nos dados estatísticos disponíveis (que não existem nem em relação à França nem à Bélgica), o Livro Verde sublinha que o número de pedidos de modelos de utilidade é particularmente elevado sobretudo na Alemanha, na Itália e em Espanha.

1.6. O Livro Verde, fundamentando-se nos estudos encomendados ao Instituto IFO e que tiveram em consideração a opinião de peritos em patentes da Alemanha, da França, do Reino Unido e de Espanha, bem como de empresas industriais e de inventores independentes sediados em França, na Alemanha, no Reino Unido, em Itália e em Espanha, analisa a tendência dos peritos em propriedade industrial e dos agentes económicos para a forma de protecção que é o modelo de utilidade.

1.7. Entre as razões que motivariam o recurso ao modelo de utilidade estão a possibilidade de proteger as inovações técnicas «menores», um sistema de registo rápido e simples (importante sobretudo para as pequenas e médias empresas) e o menor custo relativamente às patentes de invenção.

1.8. Segundo o Livro Verde, as empresas teriam uma necessidade «relativamente grande» deste tipo de protecção.

1.9. O tipo de protecção proporcionado pelo modelo de utilidade corresponderia também à natureza do desenvolvimento tecnológico nos próximos anos, que se caracterizará cada vez mais por um número crescente de «pequenas invenções» de vida relativamente breve e por ciclos de produção cada vez mais curtos.

1.10. O interesse das empresas e dos inventores pelo sistema do modelo de utilidade, as grandes discrepâncias existentes entre os diferentes sistemas nacionais e os entraves à livre circulação de mercadorias e ao estabelecimento de uma concorrência «não falseada» tornariam imprescindível, de acordo com o Livro Verde, uma intervenção a nível comunitário.

1.11. O documento analisa as várias possibilidades de intervenção, nomeadamente:

1.11.1. a aproximação dos regimes nacionais de protecção vigentes e a criação de um sistema de protecção nos países que dele não dispõem (na prática, o Luxemburgo, o Reino Unido e a Suécia);

1.11.2. uma vez lançada a harmonização, o reconhecimento mútuo das protecções nacionais pelos Estados-Membros;

1.11.3. a criação, através de um regulamento, de um sistema de protecção comunitário, que não substituiria os sistemas de protecção nacionais, mas teria primazia sobre eles enquanto sistema supranacional/comunitário;

1.11.4. a combinação das diversas possibilidades e, em particular (como no domínio das marcas e dos desenhos e modelos), a harmonização dos direitos de protecção nacionais, pela via de uma directiva, e a criação de um sistema de protecção uniforme, mediante um regulamento.

1.12. Por fim, o documento analisa as características específicas que poderia apresentar um modelo de utilidade a nível comunitário, entre as quais:

1.12.1. um grau de inventiva inferior à da patente;

1.12.2. o carácter facultativo da forma tridimensional da descoberta;

1.12.3. os requisitos de novidade e de aplicação industrial;

1.12.4. um procedimento de «investigação facultativa» sobre o estado da técnica anterior, para aumentar a segurança jurídica.

O modelo de utilidade comunitário funcionaria como um direito de protecção complementar ao da patente; teria por objecto as invenções técnicas e seria registado sem exame prévio da novidade e da actividade inventiva.

2. A situação nos grandes parceiros-concorrentes: os Estados Unidos da América

2.1. O problema da necessidade - ou não - de um sistema de protecção das inovações técnicas, complementar do das patentes de invenção, deve enquadrar-se na estratégia das políticas de investigação e de desenvolvimento tecnológico da União Europeia.

2.2. Como se sabe, o Livro Branco de Delors identifica, entre as deficiências da UE em relação aos grandes concorrentes (Estados Unidos e Japão), a capacidade, comparativamente bastante mais limitada, de transformar rapidamente os avanços científicos e as realizações tecnológicas em êxitos industriais e comerciais.

2.2.1. O Livro Branco sublinha também o papel particularmente importante das PME, tanto as PME de alta tecnologia, como as PME transformadoras, como importante fonte potencial de crescimento da economia. Nos Estados Unidos, as tecnologias emergentes foram em parte muito significativa desenvolvidas primeiro por empresas de pequena dimensão, mais capazes de se anteciparem às necessidades do mercado e de reagir rapidamente [Livro Branco «Crescimento, Competitividade, Emprego», capítulo 4, 1º travessão do 2º parágrafo do ponto 4.3, a), i)].

2.3. Sublinhe-se ainda que a análise dos indicadores tecnológicos e industriais globais mostra que a posição competitiva da Europa relativamente aos Estados Unidos e ao Japão se tem vindo a deteriorar nos últimos anos.

2.3.1. A Europa, embora tenha desenvolvido um mercado único de bens, pessoas, capitais e serviços, está bem longe de ser um verdadeiro mercado unificado no domínio da investigação e da inovação tecnológica (cfr. parecer do CES sobre «Coordenação das políticas de investigação e desenvolvimento tecnológico», CES 570/95 fin-anexo, ponto 5.1 e seguintes).

2.4. Parece assim necessário examinar se, entre os factores principais que podem explicar a vantagem competitiva dos Estados Unidos e do Japão relativamente à Europa, não estarão também as modalidades de protecção das inovações técnicas, particularmente dos sistemas de protecção complementares das patentes de invenção (modelos de utilidade).

2.5. Tendo em consideração, antes de mais, os Estados Unidos, não há dúvida que o facto de formarem de há muito um mercado integrado, sobretudo em termos linguístico-culturais, proporciona às empresas inovadoras a possibilidade de aferirem, com bem maior rapidez do que na Europa, a reacção global do mercado a um produto inovador.

2.5.1. É também indubitável que o reforço dos mecanismos institucionais realizado nos últimos anos e, em particular, a criação do «National Science and Technology Council (NSTC)» e do «Office of Science and Technology Policy», sob a orientação directa da própria Casa Branca, foi um importante factor de estímulo à inovação.

2.6. O sistema americano de patentes é um dos mais importantes do mundo, com mais de 191 000 pedidos de patente depositados em 1993 e mais de 98 000 patentes concedidas nesse mesmo ano ().

2.6.1. Em termos numéricos só o Japão o ultrapassa, com cerca de 380 000 pedidos depositados e 88 000 patentes concedidas, no mesmo ano (1993).

2.6.2. Sabe-se também que a cultura do registo de patentes está consideravelmente implantada no universo empresarial e profissional americano.

2.7. Não parece, de resto, que nos Estados Unidos se tenha considerado - ou se esteja a considerar - secundar o sistema de protecção das inovações mediante patentes com um sistema complementar do tipo «modelo de utilidade»; pelo contrário, os meios profissionais várias vezes se mostraram contra a criação de um tal sistema, considerando-o não só desnecessário, como mesmo perigoso, se se pretender manter uma elevada qualidade da protecção por patente, e sublinharam a dificuldade em assentar um sistema do género num requisito de «grande inventividade» inferior ao das patentes, difícil de definir e de aplicar.

2.8. Assim, a experiência dos EUA não militaria em favor da criação de uma protecção pelo «modelo de utilidade», a secundar a protecção por patentes de invenção, mas sublinharia sobretudo a necessidade de procurar tornar mais eficaz o sistema de protecção por patentes, atenuando-lhe os inconvenientes conhecidos, nomeadamente a duração dos prazos de exame e concessão, bem como os custos.

3. Um relance aos grandes parceiros-concorrentes: o Japão

3.1. No que se refere ao Japão, sabe-se que é um país caracterizado por um modelo de sociedade altamente cooperativo, com um acentuado nível de coesão e de osmose entre os diversos agentes da actividade económica e com uma importante planificação da investigação a nível governamental («Conselho da Ciência e da Tecnologia - CST», que lançou um programa fundamental para a investigação científica e tecnológica a médio e longo prazo, baseado em 187 objectivos de IDT para os próximos dez anos).

3.2. A importância do instituto das patentes no Japão é bem demonstrada pelos números supramencionados.

3.2.1. Quanto ao «modelo de utilidade», a opinião dos meios profissionais japoneses é que este instituto - que existe no Japão há muitos anos e foi objecto de uma reforma em 1994 - contribuiu largamente para o desenvolvimento da indústria japonesa.

3.2.2. Em 1993 foram depositados no Japão mais de 77 000 pedidos de modelo de utilidade e foram concedidos mais de 53 000 registos de modelos (Estatísticas OMPI, supracitadas) ().

3.3. Conceptualmente, para os japoneses, este sistema de protecção das inovações técnicas, complementar do das patentes, tem razão de ser, essencialmente, porque:

3.3.1. se justifica ter um sistema de protecção, complementar do das patentes e de duração inferior (seis anos, em lugar de vinte), dado que a protecção pela patente de invenção das descobertas «menores» poderia representar uma «sobreprotecção» em detrimento do público;

3.3.2. a protecção pelo modelo de utilidade deve abranger descobertas para as quais a própria protecção possa ser delimitada e invocada com relativa facilidade e, portanto, deve ser aplicável a soluções inovadoras incorporadas em objectos tridimensionais, para os quais um «infringement» pode, em geral, ser facilmente descoberto (controlando os produtos presentes no mercado), ao passo que a constatação de «infringement» de inovações relativas a substâncias e processos é muito mais difícil (implicando, por exemplo, o acesso a laboratórios e instalações dos presumíveis contrafactores).

3.4. Vendo bem, a grande predilecção dos japoneses pelo «modelo de utilidade», bem como o nítido desfavor dos americanos, são menos contraditórios do que à primeira vista poderia parecer, tendo em conta que o sistema japonês prevê um modelo de utilidade destinado a um domínio de descobertas mais restrito do que o das patentes de invenção, se caracteriza pela «tridimensionalidade» e não constitui, assim, uma réplica (a nível inferior) do sistema de patentes.

4. Problemas e objectivos de um sistema europeu de incentivos e de protecção das inovações técnicas

4.1. Para o Comité é prioritário realizar acções para aumentar a competitividade do sistema «Europa» e, em particular, aumentar a sua capacidade de transformar rapidamente os avanços científicos e as realizações tecnológicas em êxitos industriais e comerciais.

4.2. Tal como recentemente sublinhou, o Comité «aprova o projecto da Comissão de criar, através do desenvolvimento de uma abordagem global, um enquadramento jurídico favorável para a propriedade intelectual e industrial, nomeadamente no domínio das patentes, das marcas, dos desenhos e modelos, bem como das denominações de origem. Os instrumentos de protecção da propriedade intelectual e industrial já estão quase todos disponíveis: a Convenção de Munique sobre a patente europeia, o acordo de cooperação sobre as patentes, o Regulamento CE sobre o direito de marcas, o Regulamento CE relativo aos desenhos ou modelos comunitários (ainda em preparação), diversas directivas sobre direitos de autor (programas de computador, direitos de locação e de empréstimo, prazo de protecção)...» ().

4.3. Os institutos da propriedade industrial e intelectual são considerados um instrumento clássico para incentivar a inovação e o desenvolvimento técnico-industrial, garantindo ao inventor-inovador uma exclusividade limitada no tempo, com base na comunicação e na divulgação da sua invenção/inovação, que, desse modo, se torna parte do património comum do conhecimento, constituindo - até ao termo do período de exclusividade - um incentivo para encontrar novas e melhores soluções e, seguidamente (mal termine o prazo de exclusividade), uma solução utilizável por todos.

4.4. A importância, a nível mundial, dos institutos da propriedade industrial e intelectual no incentivo à inovação é confirmada pelo prestígio de que a instituição «patente» goza na cultura industrial dos Estados Unidos e da frenética actividade de registo de patentes que caracteriza as empresas japonesas.

4.4.1. Outra confirmação da importância desses institutos adveio recentemente da sua inclusão nos acordos que instituíram a Organização Mundial do Comércio (OMC) («Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods - TRIPS»).

4.5. As realidades dos EUA e do Japão, de que se falou acima, indicam, de facto, que o desenvolvimento da inovação e a rápida passagem à fase de aplicação industrial dos resultados da investigação se explicam, antes de mais, pela existência de uma série de instrumentos eficazes, de que esses sistemas dispõem, e, provavelmente, também, por um sistema de protecção da propriedade industrial homogéneo e eficiente.

4.5.1. Aqui reside, precisamente, a maior diferença entre a Europa, por um lado, e os EUA e o Japão, por outro: nestes dois países o sistema de registo de patentes é «completo» e funciona de modo essencialmente uniforme nos respectivos territórios, enquanto, na União Europeia, o sistema de registo de patentes, por um lado, é «incompleto» e, por outro, não é homogéneo.

4.6. O sistema europeu de registo de patentes é incompleto porque, como é sabido, a OEP (Organização Europeia de Patentes) efectua um exame centralizado dos pedidos de patente, embora conceda patentes que têm o valor de patentes «nacionais» (por outro lado, o sistema supranacional, constituído pela «patente comunitária» ainda não está em vigor e, provavelmente, demorará a arrancar, dado o excessivo custo); mas o sistema europeu também não é homogéneo, porque, tendo as legislações nacionais sido consideravelmente harmonizadas sob o ponto de vista do direito substantivo, subsistem grandes diferenças no atinente aos procedimentos de concessão de patentes e aos procedimentos de acção judiciária («enforcement») relativamente às patentes.

4.6.1. A título de exemplo:

- a patente de invenção na República Federal da Alemanha é concedida mediante exame prévio da novidade e da actividade inventiva;

- em França, é concedida sem esse exame, mas com uma investigação obrigatória de anterioridade («avis documentaire»);

- em Itália, é concedida sem um verdadeiro exame nem de novidade, nem de actividade inventiva e sem qualquer investigação de anterioridade.

4.6.2. A diversidade de funcionamento dos vários sistemas nacionais é ainda maior se se considerarem as modalidades, a duração e os custos dos processos judiciários para fazer valer as patentes, que têm diferenças, por vezes macroscópicas, de país para país.

4.6.3. À luz do que atrás se diz, pode-se duvidar de que seja prioritário harmonizar uma coisa (os modelos de utilidade) que é complementar de outra coisa (as patentes de invenção), que, na prática, mostram ainda profundas disparidades.

4.7. Assim, a harmonização na UE dos «modelos de utilidade» - isto é, dos sistemas de protecção complementares da patente - parece desejável, sobretudo na perspectiva de fornecer às PME um instrumento «user friendly», que tenha em conta as experiências e as tradições das empresas europeias e, sobretudo, as suas necessidades prioritárias, havendo que sublinhar que o sector industrial para o qual o modelo de utilidade é de longe o mais importante é o das máquinas e do material mecânico ().

4.7.1. Será, entretanto, totalmente ilusório pensar que esta harmonização pode, por si só, obviar às insuficiências e à falta de homogeneidade do principal sistema de protecção das inovações, isto é, do sistema de patentes.

4.8. Esta harmonização, para ser válida, deve apresentar as seguintes características gerais:

4.8.1. permitir a protecção das inovações relativamente «simples» (ressalve-se que uma inovação simples nem sempre nem necessariamente é uma inovação «menor»);

4.8.2. permitir obter a protecção com rapidez e com processos simplificados (o período de cerca de dois meses actualmente necessário, na Alemanha, para se obter um modelo de utilidade, deveria tornar-se a norma europeia);

4.8.3. implicar custos limitados;

4.8.4. facilitar o «enforcement» do direito contra contrafactores;

4.8.5. facilitar, consequentemente, a avaliação do alcance efectivo de um modelo de utilidade alheio por um concorrente correcto que não queira incorrer em contrafacção.

5. Alguns pontos críticos do Livro Verde

5.1. No tratamento - embora amplo e estimulante - desta matéria complexa e difícil, o Livro Verde denota algumas lacunas, que se sublinham nos pontos infra.

5.2. Em primeiro lugar, parece não ter na devida consideração a realidade do «sistema de patentes incompleto» da UE, evocado acima. Corre, portanto, o risco de propor um sistema de protecção que, sendo complementar de um sistema de patentes ainda por realizar e harmonizar de forma adequada, viria a sofrer inevitavelmente das mesmas deficiências.

5.2.1. Também se não tem suficientemente em consideração a harmonização dos modelos de utilidade nacionais na sua relação com outros direitos de protecção «conexos» (por exemplo, a protecção dos desenhos funcionais como os «unregistered design rights» previstos pela legislação do Reino Unido).

5.3. Em segundo lugar, na comparação dos vários sistemas nacionais de protecção da inovação técnica, teria sido desejável um maior aprofundamento de alguns aspectos, nomeadamente:

5.3.1. Não é debatido nem considerado, com a amplitude que mereceria e em todas as suas implicações, o facto de que alguns dos sistemas nacionais, que o Livro Verde acolhe sob a designação de «modelo de utilidade», não são, na realidade, mais do que sistemas de patentes «sem exame» (de novidade e de actividade inventiva) e, portanto, são patentes «de registo» (mais do que com exame prévio do valor), porventura de duração menor do que a das patentes normais (caso da Bélgica, Holanda e França).

5.3.2. O facto de alguns países da UE terem previsto, a par das normais «patentes de invenção», outros títulos de protecção (na prática designados por «patentes de breve duração» ou, como em França, «certificats d'utilité»), para os quais são exigidos os mesmos requisitos de eligibilidade que para beneficiar de protecção por patentes, mas que são concedidos sem exame da novidade e da actividade inventiva (e sem investigação de anterioridade), é um fenómeno que - mais do que evidenciar a necessidade de uma protecção diferente e complementar da patente - parece sublinhar a importância fulcral do instituto das patentes e, ao mesmo tempo, as dificuldades de que ele se reveste pelos custos elevados e pela lentidão processual.

5.3.3. Por outras palavras, o ensinamento que se deve extrair da existência destas patentes nacionais «de breve duração» é que a necessidade prioritária na Europa é tornar mais eficiente (mais rápida e menos onerosa) a protecção pela patente, mais do que criar uma protecção complementar (modelo de utilidade) a nível comunitário.

5.4. Em terceiro lugar, o Livro Verde, ao propor um modelo de utilidade, que se caracterizaria por um grau de inventiva menor do que o necessário para obter uma patente de invenção, subestima a dificuldade e a complexidade de estabelecer vários níveis e graus de inventividade, sobretudo à luz de uma regulamentação europeia (art. 56º da Convenção sobre a Patente Europeia), nos termos da qual:

- ou, para um técnico de determinado sector, a descoberta resulta, de modo evidente, do estado da técnica e, então, não é invenção;

- ou a descoberta não resulta, de modo evidente, do estado da técnica e, então, há invenção;

sem que seja possível distinguir vários «graus» de inventiva.

5.4.1. Na realidade, se se quiser continuar a estabelecer como requisito de eligibilidade para protecção do modelo de utilidade a existência de uma «actividade inventiva», a única solução praticável será prever uma actividade inventiva nos mesmos termos da que é prevista para a patente de invenção.

5.4.2. Mas, em nossa opinião, impõe-se que o modelo de utilidade apresente também características próprias, diferentes das da patente, o que pode ser conseguido prevendo, em alternativa ao requisito de actividade inventiva, a «prova de uma vantagem prático-industrial» que premeie as descobertas susceptíveis de uma célere aplicação prática. A previsão de tal requisito teria o objectivo de estimular a capacidade de transformar os avanços científicos e as realizações tecnológicas em êxitos industriais e comerciais, domínio em que, como se viu no ponto 2.2 supra, a União Europeia é mais fraca do que os grandes parceiros-concorrentes, os Estados Unidos e Japão. A Comissão deverá procurar uma formulação deste requisito que garanta da melhor maneira a certeza jurídica tanto para o requerente como para terceiros interessados.

5.5. Tenha-se, também, presente que o Livro Verde se baseia em estudos e inquéritos, certamente amplos e interessantes, comunicados à Comissão, mas que não são tão inquestionavelmente fiáveis como os seus compiladores pensam.

5.5.1. Basta ter em consideração, por exemplo, que os questionários elaborados pelo IFO - «Institut fur Wirtschaftsforschung», de Munique, foram enviados exclusivamente a empresas e indivíduos que já tinham depositado pedidos para concessão de modelo de utilidade e não puderam, portanto, registar a opinião dos sectores industriais (nomeadamente a indústria química e farmacêutica) que notoriamente não recorrem, ou recorrem muito pouco, à protecção pelo modelo de utilidade.

5.5.2. É também importante salientar que nenhuma pergunta do questionário tinha o objectivo de averiguar, por assim dizer, a «outra face da medalha», isto é, se e em que medida a existência de protecção pelo modelo de utilidade podia representar, para os concorrentes, um obstáculo ou uma dificuldade na actividade normal de melhoria dos seus produtos.

5.6. Também as questões constantes do Livro Verde, embora sendo bastante mais amplas e articuladas do que as enviadas pelo Instituto IFO - como já se disse - pecam por não solicitar, explicitamente, a opinião dos destinatários relativamente a:

5.6.1. experiências e avaliação da possibilidade de fazer eficazmente valer em juízo títulos de protecção «não examinados», como os modelos de utilidade;

5.6.2. experiências e avaliações sobre os mencionados títulos de protecção na perspectiva, não dos titulares, mas na perspectiva inversa, isto é, dos concorrentes, no exercício da sua actividade normal de melhoramento e modernização dos produtos.

5.7. Uma das principais justificações avançadas pelo Livro Verde para a urgência da harmonização dos modelos de utilidade é a das distorções que se verificariam na livre circulação de mercadorias e na concorrência no interior da UE.

Este efeito de distorção, muitas vezes afirmado no Livro Verde, não assenta, no entanto, nesse mesmo documento, em qualquer dado empírico.

6. Conclusões

6.1. O Comité considera que a Comissão deve completar a recolha de elementos de avaliação até agora feita, sobretudo no tocante aos aspectos imperfeitos salientados nos pontos 5.5 e 5.6.

6.2. O Comité tem para si que o problema da eventual harmonização dos sistemas de protecção, que se pretendem classificar como «modelos de utilidade», deve ser considerado em relação mais estreita com o problema das lacunas do sistema de patentes e, nomeadamente, com o facto de, a nível europeu, esse sistema ser ainda seriamente incompleto e não ser homogéneo, constituindo, seguramente, um «calcanhar de Aquiles» da Europa face aos grandes concorrentes que são os Estados Unidos e o Japão.

6.3. O Comité considera essencial, muito em particular, que, ao propor medidas de harmonização dos sistemas de protecção complementares à patente (modelos de utilidade):

- seja assegurada, antes de mais, a harmonização do direito substantivo;

- seja assegurada, também, a harmonização dos procedimentos e dos prazos;

- não se repita o caso das patentes de invenção, que, embora harmonizadas a nível de direito substantivo, divergem profundamente, de um Estado-Membro para outro, quanto aos procedimentos, aos prazos e aos custos necessários para as obter e para as fazer valer;

- seja assegurado um sistema eficaz, simples e mais económico do que aquele com que actualmente se depara quem requer uma patente.

6.4. Ao propor tais medidas de harmonização, o Comité recomenda que se tenham em conta as necessidades prioritárias das PME, fornecendo-lhes um instrumento fácil de avaliar e fácil de fazer valer. A este respeito, há que estabelecer que a elegibilidade para protecção pelo modelo de utilidade não diz respeito às substâncias e processos químicos, cuja exclusão poderia ser conseguida ou prevendo - em conformidade com uma tradição existente em diversos países da UE - que a elegibilidade para protecção se limita aos objectos «tridimensionais» ou, eventualmente, de outra forma.

6.5. O Comité considera ainda que, nas propostas de harmonização, se deve também ter em consideração a harmonização já existente ou prevista para os direitos de protecção «conexos», nomeadamente os desenhos industriais.

6.6. O Comité sublinha a importância de, ao proceder à harmonização das legislações nacionais, se prever a protecção dos modelos de utilidade que satisfaçam os três requisitos seguintes: que sejam novidade, que sejam passíveis de aplicação industrial, no artesanato inclusive, que resultem da actividade inventiva na acepção do artigo 56º da Convenção sobre a Patente Europeia ou, em alternativa, que apresentem uma vantagem prática industrial, para o artesanato inclusive, relativamente ao estado anterior da técnica.

6.7. Em particular:

6.7.1. relativamente ao primeiro dos supramencionados requisitos, deve tratar-se de «novidade» no sentido de «novidade absoluta», isto é, sem limites nem de tempo nem de espaço, dada a crescente globalização dos mercados;

6.7.2. relativamente ao segundo requisito, deve tratar-se da possibilidade de ter aplicação no sector industrial, entendido no seu sentido mais lato e incluindo, também, a agricultura;

6.7.3. relativamente ao terceiro requisito, deve tratar-se:

- ou do requisito da «actividade inventiva» previsto como requisito para protecção das patentes de invenção (ver art. 56º da Convenção sobre a Patente Europeia),

- ou de um requisito próprio da protecção dos modelos de utilidade - conceptualmente diferente do de «actividade inventiva» supramencionado - e visando premiar as descobertas relativamente às quais os respectivos autores demonstrem, provando a vantagem prático-industrial, para o artesanato inclusive, ser capazes de passar rapidamente à sua aplicação prática e industrial.

6.8. Em contrapartida, segundo o Comité, deveria ser abandonada a ideia de prever, como requisito de elegibilidade para a protecção, apenas a «actividade inventiva», entendida como um nível de invenção inferior ao da patente. Por um lado, tal criaria grandes incertezas de interpretação e de aplicação (especialmente na fase de «enforcement» dos direitos, com consequências prejudiciais, sobretudo para as PME) e, por outro, deixaria de incentivar as descobertas que, embora podendo não resultar de uma actividade inventiva no verdadeiro e correcto sentido da palavra, se apresentam como inovações susceptíveis de célere aplicação prático-industrial, no artesanato inclusive.

6.9. Para que haja segurança jurídica e facilidade de avaliação dos outros MU, é importante prever que o âmbito de protecção do MU resulte claramente das «reivindicações», cujo número deverá ser sempre limitado (por exemplo, não mais de três ou cinco).

6.10. Sempre na perspectiva da segurança jurídica, há que prever uma investigação de anterioridade facultativa, em geral, e obrigatória para quem pretenda fazer valer o direito derivado do MU relativamente a terceiros;

6.11. O projecto de harmonização das legislações nacionais poderia prever, ulteriormente à própria harmonização, uma fase de reconhecimento mútuo das legislações nacionais, para a qual haveria que examinar, nomeadamente, se e em que medida seria possível obviar às interpretações divergentes que as várias jurisdições nacionais pudessem fazer das legislações nacionais harmonizadas.

6.12. À luz ainda do debate sobre o «Livro Verde sobre a Inovação» recentemente apresentado, a Comissão deveria analisar a possibilidade de confiar a um organismo centralizado como, por exemplo, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (Alicante), um papel activo de consultoria e de apoio às empresas, em particular às PME, nos procedimentos nacionais (harmonizados) de depósito e de registo dos modelos de utilidade (incluídas as traduções necessárias) a um custo nulo para a assistência de carácter geral e a tarifas controladas para os serviços mais específicos.

6.12.1. A própria Comissão poderia também estudar a possibilidade de aplicação da linguagem digital ao sistema de patentes, com base nos resultados das aplicações análogas no sector dos concursos públicos (vide sistemas Cals, Ted-Simap, etc.).

6.13. O Comité considera que só numa fase posterior se poderia estudar a possibilidade de criar, após a harmonização e o reconhecimento mútuo supramencionados e verificadas a uniformidade da sua aplicação prática e a aplicabilidade da linguagem informática digital, um modelo de utilidade comunitário que abranja todo o território da UE, sem acarretar custos proibitivos para os utilizadores e não alinhados com os principais concorrentes a nível mundial.

Bruxelas, 27 de Março de 1996.

O Presidente

do Comité Económico e Social

Carlos FERRER

() Cf. OMPI, «Statistiques de propriété industrielle», Genebra, Abril de 1995.

() Nesse mesmo ano, os pedidos de modelo de utilidade depositados na Alemanha foram cerca de 20 000 e os registos concedidos foram cerca de 6 000.

() JO nº C 39 de 12. 2. 1996.

() Livro Verde sobre «A protecção dos modelo de utilidade no mercado interno», p. 15.