Proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 40/94 sobre a marca comunitária, para ter em conta a adesão da Comunidade Europeia ao protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, adoptado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (96/C 300/09) COM(96) 372 final - 96/0198(CNS)

(Apresentada pela Comissão em 25 de Julho de 1996) O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e nomeadamente o seu artigo 235º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,

Considerando que o Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (1) (a seguir designado por «regulamento da marca comunitária»), baseado no artigo 235º do Tratado, tem por objectivo a criação de um mercado que funcione adequadamente e ofereça condições semelhantes às existentes num mercado nacional; que, com vista à criação de um mercado desse tipo e à sua transformação progressiva num mercado único, o referido regulamento instituiu o sistema da marca comunitária através do qual as empresas podem, por um processo único, obter marcas comunitárias que beneficiam de uma protecção uniforme e que produzem efeitos em todo o território da Comunidade Europeia;

Considerando que a Conferência diplomática para a conclusão de um protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas adoptou em Madrid, em 27 de Junho de 1989, o protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, a seguir designado por «protocolo de Madrid»;

Considerando que, com a adopção do protocolo de Madrid, se pretendeu introduzir alguns novos elementos no sistema vigente de registo internacional de marcas ao abrigo do Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas de 14 de Abril de 1891, com as alterações entretanto introduzidas, a seguir designado por «Acordo de Madrid» (2);

Considerando que uma das principais inovações introduzidas pelo protocolo de Madrid em relação ao Acordo de Madrid consiste na possibilidade, prevista no seu artigo 14º, de uma organização intergovernamental que tenha um serviço regional encarregado de registar marcas que produzam efeitos no território da organização aderir ao protocolo de Madrid;

Considerando que o protocolo de Madrid entrou em vigor em 1 de Dezembro de 1995 e começou efectivamente a ser aplicado em 1 de Abril de 1996, data em que também o sistema da marca comunitária passou a funcionar em pleno;

Considerando que o sistema da marca comunitária e o sistema de registo internacional estabelecido pelo protocolo de Madrid são complementares; que, a fim de dar às empresas a possibilidades de beneficiar das vantagens da marca comunitária através do protocolo de Madrid e vice-versa, é necessário autorizar os requerentes de marcas comunitárias e os titulares dessas marcas a requerer a protecção internacional das suas marcas por meio do depósito de um pedido internacional ao abrigo do protocolo de Madrid e, reciprocamente, autorizar os titulares de registos internacionais ao abrigo do protocolo de Madrid a requerer a protecção das suas marcas ao abrigo do sistema da marca comunitária;

Considerando que a articulação do sistema da marca comunitária com o sistema de registo internacional ao abrigo do protocolo de Madrid deverá promover o desenvolvimento harmonioso das actividades económicas, eliminar distorções da concorrência, permitir a redução dos custos e aumentar o nível de integração e funcionamento do mercado interno; que a adesão da Comunidade ao protocolo de Madrid é por conseguinte necessária para tornar mais atractivo o sistema da marca comunitária;

Considerando que, pelas razões acima apresentadas, o Conselho, sob proposta da Comissão (1), aprovou o protocolo de Madrid e autorizou o presidente do Conselho a depositar o instrumento de adesão junto do director-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a partir da data em que o Conselho adopte as medidas necessárias para tornar efectiva a adesão da Comunidade Europeia ao protocolo de Madrid; que essas medidas constam do presente regulamento;

Considerando que estas medidas serão incorporadas no regulamento da marca comunitária através da inclusão do novo título «Registo internacional de marcas»; que, por esta razão, a presente proposta tem que ter o mesmo fundamento jurídico que o regulamento da marca comunitária, ou seja, o artigo 235º do Tratado;

Considerando que é necessário estabelecer as regras aplicáveis ao depósito de um pedido internacional na Secretaria Internacional da OMPI por intermédio do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), a seguir designado por «Instituto de Harmonização»;

Considerando que os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia deverão, em princípio, estar sujeitos às mesmas regras e procedimentos que os pedidos de marca comunitária e as marcas comunitárias registadas; que, de acordo com este princípio, os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia estarão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa, a investigações no registo de marcas comunitárias e nos registos de marcas dos Estados-membros que tenham informado o Instituto de Harmonização da sua decisão de efectuar essa investigação, e poderão ser objecto de oposição nos mesmos termos que as marcas comunitárias publicadas; que os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia estarão sujeitos às mesmas regras que as marcas comunitárias em matéria de utilização e nulidade; que, no caso de serem recusados ou deixarem de produzir efeitos, os registos internacionais podem ser transformados em pedidos de marcas nacionais ou em extensões territoriais a Estados-membros que sejam partes no protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º

O Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária é alterado do seguinte modo:

a) Após o título XII, é inserido o seguinte título:

«TÍTULO XIII

REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 140º

Aplicação das disposições

Salvo disposição em contrário do presente título, do protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, adoptado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (a seguir designado por "protocolo de Madrid"), ou do regulamento de execução do protocolo de Madrid, o presente regulamento e quaisquer regulamentos adoptados em sua execução nos termos do artigo 159º aplicar-se-ão mutatis mutandis aos pedidos de registos internacionais ao abrigo do protocolo de Madrid (a seguir designados por "pedidos internacionais") com base num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária, bem como aos registos de marcas no registo internacional mantido pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir designados por, respectivamente, "registos internacionais" e "Secretaria Internacional") que designem a Comunidade Europeia.

SECÇÃO 2

REGISTO INTERNACIONAL COM BASE NUM PEDIDO DE MARCA COMUNITÁRIA OU NUMA MARCA COMUNITÁRIA

Artigo 141º

Depósito do pedido internacional

1. Os pedidos internacionais nos termos do artigo 3º do protocolo de Madrid que se baseiem num pedido de marca comunitária ou numa marca comunitária devem ser depositados no Instituto.

2. No caso de um registo internacional ser requerido com base numa marca comunitária, e se o pedido internacional for depositado antes do registo da marca como marca comunitária, considerar-se-á que o pedido internacional foi recebido na data de registo da marca comunitária.

Artigo 142º

Forma e conteúdo do pedido internacional

1. O pedido internacional pode ser depositado em qualquer das línguas autorizadas por força do protocolo de Madrid, desde que se trate de uma língua do Instituto. A língua do pedido internacional será a língua do processo perante o Instituto.

2. O depósito de um pedido internacional implica o pagamento de uma taxa ao Instituto. Nos casos referidos no nº 2 do artigo 141º, a taxa é exigível na data de registo. O pedido só será considerado depositado quando tiver sido paga a taxa aplicável.

3. O pedido internacional deve preencher as condições estabelecidas no regulamento de execução.

Artigo 143º

Inscrição no processo e no registo

1. A data e o número de um registo internacional baseado num pedido de marca comunitária serão inscritos no processo desse pedido. Caso o pedido dê origem a uma marca comunitária, a data e o número do registo internacional serão inscritos no registo.

2. A data e o número de um registo internacional baseado numa marca comunitária serão inscritos no registo.

Artigo 144º

Pedido de extensão territorial posterior ao registo internacional

Um pedido de extensão territorial feito posteriormente ao registo internacional, nos termos do nº 2 do artigo 3º ter do protocolo de Madrid, pode ser apresentado por intermédio do Instituto. O pedido deve ser apresentado na língua do pedido internacional.

Artigo 145º

Taxas internacionais

As taxas a pagar à Secretaria Internacional por força do protocolo de Madrid serão pagas directamente à Secretaria Internacional.

SECÇÃO 3

REGISTOS INTERNACIONAIS QUE DESIGNEM A COMUNIDADE EUROPEIA

Artigo 146º

Efeitos dos registos internacionais que designem a Comunidade Europeia

1. Um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária, a partir da data de registos nos termos do nº 4 do artigo 3º do protocolo de Madrid ou da data da designação posterior da Comunidade Europeia nos termos do nº 2 do artigo 3º ter do protocolo de Madrid.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º do protocolo de Madrid, ou se tal recusa tiver sido retirada, o registo internacional de uma marca que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária a partir da data referida no nº 1.

3. Para efeitos de aplicação do nº 3 do artigo 9º, a publicação dos elementos do registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos do nº 1 do artigo 147º equivalerá à publicação de um pedido de marca comunitária, e a publicação nos termos do nº 2 do artigo 147º equivalerá à publicação do registo de uma marca comunitária.

Artigo 147º

Publicação

1. O Instituto publicará a data de registo de uma marca que designe a Comunidade Europeia nos termos do nº 4 do artigo 3º do protocolo de Madrid, ou a data da designação posterior da Comunidade Europeia nos termos do nº 2 do artigo 3º ter desse mesmo protocolo, o número do registo internacional e a data de publicação desse registo no boletim editado pela Secretaria Internacional.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa da protecção resultante de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º do protocolo de Madrid, ou se tal recusa tiver sido retirada, o Instituto publicará esse facto juntamente com o número do registo internacional e, se for caso disso, a data de publicação desse registo no boletim editado pela Secretaria Internacional.

Artigo 148º

Antiguidade

O requerente ou titular de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia pode reivindicar, no pedido internacional ou directamente perante o Instituto, a antiguidade de uma marca anterior registada num Estado-membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-membro, conforme previsto nos artigos 34º e 35º

Artigo 149º

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia serão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária.

2. A protecção resultante de um registo internacional não será recusada sem que tenha sido dada ao respectivo titular a possibilidade de renunciar à protecção relativamente à Comunidade Europeia ou de limitar essa protecção, ou de apresentar as suas observações.

3. A recusa da protecção equivalerá à recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção resultante de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão final ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia nos termos do nº 2, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

Artigo 150º

Investigação

1. Após ter recebido a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto elaborará um relatório de investigação comunitária nos termos previstos no nº 1 do artigo 39º

2. Logo que tenha recebido a notificação de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o Instituto transmitirá uma cópia da mesma ao serviço central da propriedade industrial de cada Estado-membro nos termos previstos no nº 2 do artigo 39º

3. O disposto nos nºs 3, 4 e 5 do artigo 39º aplicar-se-á mutatis mutandis.

4. O Instituto informará os titulares de marcas comunitárias ou de pedidos de marcas comunitárias anteriores mencionadas no relatório de investigação comunitária da publicação do registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos termos previstos no nº 1 do artigo 147º Artigo 151º

Oposição

1. Os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia podem ser objecto de oposição nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária publicados.

2. O acto de oposição deve ser apresentado no prazo de nove meses a contar da data de publicação nos termos previstos no nº 1 do artigo 147º Só se considerará que a oposição deu entrada em devida forma quando tiver sido paga a taxa de oposição.

3. A recusa da protecção equivalerá à recusa de um pedido de marca comunitária.

4. No caso de a protecção resultante de um registo internacional ser recusada por meio de uma decisão final ao abrigo do presente artigo, ou de o titular do registo internacional ter renunciado à protecção relativamente à Comunidade Europeia antes da adopção de uma decisão final ao abrigo do presente artigo, o Instituto restituirá ao titular do registo internacional uma parte da taxa individual a definir no regulamento de execução.

Artigo 152º

Substituição de uma marca comunitária por um registo internacional

Mediante pedido, o Instituto anotará no registo o facto de se considerar que uma marca comunitária foi substituída por um registo internacional em conformidade com o disposto no artigo 4º bis do protocolo de Madrid.

Artigo 153º

Anulação dos efeitos de um registo internacional

1. Os efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia podem ser declarados nulos.

2. O pedido de anulação dos efeitos de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia equivalerá a um pedido de declaração de extinção ou nulidade nos termos previstos, respectivamente, no artigo 50º e no artigo 51º

Artigo 154º

Transformação de um registo internacional em pedido de marca nacional ou em extensão territorial aos Estados-membros

1. No caso de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia ter sido recusado ou deixar de produzir efeitos, o titular pode requerer a sua transformação em pedido de marca nacional, ou em extensão territorial a um Estado-membro que seja parte contratante no protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, adoptado em Madrid em 14 de Abril de 1891, na sua versão revista e alterada (a seguir designado por "Acordo de Madrid"), nos termos do nº 2 do artigo 3º ter do protocolo de Madrid ou do nº 2 do artigo 3º ter do Acordo de Madrid. O disposto nos artigos 108º a 110º aplicar-se-á mutatis mutandis.

2. Não obstante o disposto no nº 2 do artigo 3º ter do protocolo de Madrid e no nº 2 do artigo 3º ter do Acordo de Madrid, o pedido de marca nacional e a extensão territorial a um Estado-membro que seja parte contratante no protocolo de Madrid ou no Acordo de Madrid resultantes da transformação de um registo internacional que designe a Comunidade beneficiarão, relativamente ao Estado-membro em questão, da data do registo internacional nos termos do nº 4 do artigo 3º do Protocolo de Madrid, da data da designação da Comunidade Europeia nos termos do nº 2 do artigo 3º ter do protocolo de Madrid se esta tiver sido feita posteriormente ao registo internacional ou da data de prioridade desse registo e, quando aplicável, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 148º

3. O pedido de transformação será publicado.

Artigo 155º

Utilização de uma marca que seja objecto de um registo internacional

Para efeitos de aplicação do nº 1 do artigo 15º, do nº 2 do artigo 43º, do nº 1, alínea a), do artigo 50º e do nº 2 do artigo 56º, a data de publicação nos termos do nº 2 do artigo 147º equivalerá à data de registo.

Artigo 156º

Transformação

1. Sob reserva do disposto no nº 2, as disposições aplicáveis aos pedidos de marca comunitária aplicar-se-ão mutatis mutandis aos pedidos de transformação de um registo internacional num pedido de marca comunitária nos termos do artigo 9º quinquies do protocolo de Madrid.

2. Se o pedido de transformação se referir a um registo internacional que designe a Comunidade Europeia cujos elementos tenham sido publicados nos termos do nº 2 do artigo 147º, não se aplicará o disposto nos artigos 38º a 43º

Artigo 157º

Línguas

1. A língua em tenha sido depositado um pedido internacional que designe a Comunidade Europeia ou um pedido posterior de extensão territorial à Comunidade será considerada como língua do pedido nos termos do artigo 115º

2. O requerente de um registo internacional que designe a Comunidade Europeia deve indicar no seu pedido internacional uma segunda língua, que deverá ser uma língua do Instituto, que aceita como eventual língua de processeo a utilizar em processos de oposição, extinção ou nulidade.

3. Caso o requisito previsto no nº 2 não seja satisfeito, a língua em que o registo internacional que designe a Comunidade Europeia tenha sido traduzido pela Secretaria Internacional será a segunda língua prevista no nº 3 do artigo 115º»;

b) No nº 2, alínea a), do artigo 8º, é aditada a nova subalínea seguinte:

«iv) marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos na Comunidade;»;

c) O título XIII passa a título XIV;

d) Os artigos 140º, 141º, 142º e 143º são numerados de novo do seguinte modo:

- o artigo 140º passa a artigo 158º,

- o artigo 141º passa a artigo 159º,

- o artigo 142º passa a artigo 160º,

- o artigo 143º passa a artigo 161º;

e) A referência ao artigo 140º no nº 3 do artigo 26º é substituída por uma referência ao artigo 158º;

f) As referências ao artigo 141º no nº 3 do artigo 139º e no nº 3 do artigo 140º são substituídas por uma referência ao artigo 159º

Artigo 2º

Entrada em vigor

O presente regulamento entrará em vigor na data em que o protocolo de Madrid entrar em vigor relativamente à Comunidade Europeia. A data de entrada em vigor do presente regulamento será publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-membros.

(1) JO nº L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.

(2) O Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, na versão revista em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e alterada em 2 de Outubro de 1979.

(1) Proposta de decisão do Conselho, adoptada pela Comissão em . . ., que aprova a adesão da Comunidade Europeia ao protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, adoptado em Madrid em 27 de Junho de 1989 [COM(96) 367 final].