Appellanten, hierna gezamenlijk aangeduid als EGP cs, zijn in hoger
beroep gekomen van het door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen
partijen gewezen provisionele vonnis van 29 oktober 1997 en hebben zes
grieven tegen dat vonnis aangevoerd met conclusie tot vernietiging van
het vonnis voor zover daarbij de provisionele vorderingen zijn afgewezen
en tot toewijzing alsnog van die vorderingen.
Bij memorie van antwoord hebben geïntimeerden, hierna gezamenlijk
aangeduid als BS, de grieven bestreden en onder aanvoering van negen
grieven incidenteel appèl ingesteld.
EGP cs hebben bij memorie van antwoord in het incidenteel appèl de
grieven van BS bestreden.
Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van 10 maart
1998. Beide partijen hebben bij die gelegenheid producties in het geding
gebracht. Partijen hebben, EGP cs onder overlegging van de stukken met
inbegrip van de pleitnotities, arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
1. De door de rechtbank in haar vonnis onder 1 opgesomde feiten zijn
niet bestreden, zodat van deze feiten ook in hoger beroep kan worden
uitgegaan.
In het incidenteel appèl
2. De grieven in het incidenteel appèl betreffen de bevoegdheid van de
rechtbank tot kennisneming van de provisionele vorderingen van EGP cs
en de ontvankelijkheid van EGP cs in verband met de spoedeisendheid
en de ingewikkeldheid van de zaak. Daarover overweegt het hof het
volgende.
Bevoegdheid in verband met grensoverschrijdende verboden
3. In de inleidende dagvaarding hebben EGP cs gevorderd bij provisioneel
vonnis "gedaagden ieder afzonderlijk te verbieden om direct dan wel
indirect inbreuk te maken op Europees octrooi 0 335 341, met name door
het aanbieden, verkopen, leveren, althans verhandelen van de NIR-stent,
niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met betrekking tot
directe of indirecte inbreuken in andere landen waarvoor het octrooi van
toepassing is, zulks met uitzondering van Duitsland".
4. De formulering van het petitum wekt misverstanden. De schijn wordt
gewekt dat sprake is van één Europees octrooi dat geldt voor een aantal
staten. Dat is echter niet het geval.
Het bewuste Europese octrooi is verleend voor: Oostenrijk, België,
Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland,
Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Van een
enkel Europees octrooi, een eenheidsoctrooi, dat gelding heeft in het
gezamenlijke territoir van alle landen waarvoor het is verleend, is geen
sprake. Een Europees octrooi bestaat namelijk volgens de algemeen
gangbare terminologie uit een bundel nationale octrooirechten, in casu
uit nationale octrooien geldend in elk van de zojuist genoemde landen.
Deze afzonderlijke nationale octrooirechten hebben met elkaar gemeen
dat zij overeenkomstig de regels van het Europees Octrooiverdrag (EOV)
door middel van een enkele verleningsprocedure door het Europees
Octrooibureau in München zijn verleend en na de verlening - behalve
aan in belangrijke mate geharmoniseerde, maar onderling niet geheel
identieke nationale octrooiwetgevingen - onderworpen zijn aan een aantal
bepalingen van het EOV. Vergelijk art. 2 lid 2 EOV dat bepaalt:
"Het Europees octrooi heeft in elk der Verdragsluitende Staten, waarvoor
het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde
bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die Staat is verleend, voor
zover dit Verdrag niet anders bepaalt." en art. 64 lid 1 EOV luidende:
"Behoudens het bepaalde in het tweede lid, heeft de houder van het
Europees octrooi, vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening
daarvan is gepubliceerd, in elk der Verdragsluitende Staten, waarvoor het
is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die Staat
verleend nationaal octrooi."
5. EGP c.s. vorderen, zo begrijpt het Hof, dat de afzonderlijke
gedaagden niet alleen wordt verboden inbreuk te maken op de nationale
octrooirechten die hun oorsprong vinden in het door het Europees
Octrooibureau verleende Europese octrooi en die gelden in de landen
waarin die afzonderlijke gedaagde rechtspersonen zijn gevestigd, maar
tevens op alle andere tot de bundel behorende nationale octrooirechten in
de gedesigneerde landen.
6. Het Hof begrijpt verder dat EGP c.s. in deze procedure niet aan de orde
willen stellen mogelijke inbreuken op het Duitse octrooi uit de Europese
bundel. EGP c.s. hebben hun vordering voorzover deze de inbreuk op het
Britse octrooi betreft, niet langer gehandhaafd.
7. De in het buitenland gevestigde BS rechtspersonen zijn uitsluitend
verschenen om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten.
8. Het standpunt van EGP c.s. is dat de Nederlandse rechter bevoegd is
kennis te nemen van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde
gedaagden op grond van art. 2 van het Verdrag van Brussel betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (EEX-Verdrag) en dat de Nederlandse rechter
ook bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen de overige
gedaagden, "zulks op grond van het ten aanzien van overdaging bepaalde
in art. 6 sub 1, EEX/EVEX, althans art. 126(7) Rv., en (waar het gaat om
de provisionele voorzieningen) juncto art. 24 EEX/EVEX."
9. De internationale bevoegdheid in octrooizaken staat in verscheidene
landen ter discussie. De Court of Appeal te Londen heeft hierover in zijn
beslissing van 27 oktober 1997 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof
van Justitie (zie BIE 1998, p. 53).
10. Gezien de vorderingen en de landen waar de gedaagde partijen
gevestigd zijn, dient de bevoegdheid te worden vastgesteld
overeenkomstig het EEX-verdrag onderscheidenlijk het Verdrag van
Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EVEX-verdrag). Het Hof
zal eerst onderzoeken of de bevoegdheid van de Nederlandse rechter
gebaseerd kan worden op art. 6(1) EEX/EVEX-verdrag, luidende:
"Deze verweerder kan ook worden opgeroepen:
1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de
woonplaats van een hunner;"
11. Het Hof stelt voorop dat overeenkomstig de hoofdregel van
beide verdragen zoals neergelegd in art. 2 in verbinding met art. 53,
vennootschappen en rechtspersonen gedagvaard dienen te worden
voor de gerechten van de Staat waar zij zijn gevestigd. Art. 6(1) is een
bijzondere bevoegdheidsregel.
12. Art. 6(1) lijkt naar de letterlijke tekst geen beperkingen te stellen aan
de mogelijkheden die een eisende partij heeft om door middel van het
dagvaarden van gedaagden uit verschillende landen de rechter in het door
de eiser gewenste land te kiezen. De eiser lijkt aldus evenveel keuzes te
hebben als er verschillende landen zijn waar de gedaagden zijn gevestigd.
Dat is niet het geval.
13. Over de verhouding tussen deze regel van bijzondere bevoegdheid ten
opzichte van de hoofdregel heeft het Hof van Justitie in de zaak Kalfelis/
Schröder c.s. (189/87, Jurispr. 1988, blz. 5565, NJ 1990, 425 (NIPR 1990,
483, red.)) onder 8 overwogen:
"Opgemerkt zij, dat het Executieverdrag uitgaat van het beginsel dat de
gerechten van de Staat van de woonplaats van de verweerder bevoegd
zijn en dat de in art. 6, sub 1, voorziene bevoegdheid daarop een
uitzondering vormt. Bijgevolg moet een dergelijke uitzondering aldus
worden uitgelegd, dat het beginsel zelf daardoor niet op losse schroeven
komt te staan."
14. In het zojuist genoemde Kalfelis/Schröder-arrest heeft het Hof van
Justitie voorts overwogen dat vereist is "dat er een band bestaat tussen
de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen" (overweging 9).
Vervolgens overwoog het Hof het volgende:
"(10) Om de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en
verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende
personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zoveel mogelijk te
verzekeren, moet de aard van die band verdragsautonoom worden
uitgelegd.
(11) In dit verband zij erop gewezen, dat in genoemd rapport (bedoeld
is het rapport van het comité van deskundigen dat het Executieverdrag
heeft opgesteld (PB 1979, C 59), Hof) uitdrukkelijk wordt verklaard
dat art. 6, sub 1, is ingegeven door de wens te vermijden 'dat in
de verdragsluitende landen onderling onverenigbare beslissingen
worden gewezen'. Die zelfde bekommernis komt overigens tot uiting
in art. 22 van het Executieverdrag zelf; dit artikel regelt het geval
van samenhangende vorderingen die bij gerechten van verschillende
verdragsluitende Staten zijn aangebracht.
(12) Art. 6, sub 1, is derhalve van toepassing wanneer tussen de tegen
verschillende verweerders ingestelde vorderingen een verband bestaat
op het tijdstip waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer
een goede rechtsbedeling vraagt om haar gelijktijdige behandeling
en berechting, ten einde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting
onverenigbare uitspraken worden gegeven. Het staat aan de nationale
rechter, in elk concreet geval te onderzoeken of aan die voorwaarde is
voldaan."
Zoals uit overweging 11 van het Hof van Justitie blijkt, vertoont de
hier aan de orde zijnde problematiek grote verwantschap met die van
art. 22 EEX-verdrag welke bepaling betrekking heeft op connexiteit.
In de zaak Tatry (406/92, Jurispr. 1994, blz. I-5460, NJ 1995, 659
(NIPR 1995, 403, red.)) overwoog het Hof van Justitie dat de uitleg
van het begrip "samenhang" ruim moet zijn en alle gevallen dient te
omvatten waarin gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al
kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de
rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit (overweging 53).
15. Uit het voorgaande blijkt dat hoewel dit in de tekst van art. 6(1) zelf
niet tot uitdrukking komt, de mogelijkheden van toepassing van deze
bepaling wel degelijk aan beperkingen onderhevig zijn.
16. Gelet op de motivering van de beslissing van de Rb. rijst de vraag of
van een verband als waarvan het Hof van Justitie in de Kalfelis/Schröder
zaak gewag maakt, sprake is wanneer in een procedure de vorderingen
van de houder van een Europees octrooi erop gericht zijn bijvoorbeeld
een in Nederland gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken
op het Nederlandse octrooi uit het Europese bundeloctrooi door het
in Nederland op de markt brengen van een bepaald product en een in
Frankrijk gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het
Franse octrooi uit hetzelfde Europese bundeloctrooi door het in Frankrijk
op de markt brengen van een identiek product.
17. Het Hof is van oordeel dat deze vraag ontkennend beantwoord
moet worden. Ook als de uitspraken in Nederland en Frankrijk een
andere uitkomst zouden hebben - hetgeen mogelijk is ondanks het
feit dat dezelfde regels van materieel octrooirecht worden toegepast
- kan niet worden gezegd dat de uitspraken onverenigbaar zijn. De
nationale octrooien uit het Europese bundeloctrooi bestaan namelijk
onafhankelijk van elkaar. Het is dus zeer wel mogelijk dat het ene
nationale octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk zal worden
nietig verklaard en het andere niet. Het is voorts niet uitgesloten dat
de beschermingsomvang van het ene octrooi anders blijkt te zijn dan
die van het andere. Men zou kunnen zeggen dat de octrooien die hun
oorsprong vinden in een Europees octrooi, met name het verleden
met elkaar gemeen hebben en na de verlening een eigen leven leiden.
Het is ontegenzeggelijk waar dat het in een voorbeeld als dit voor een
octrooihouder die een einde wenst te maken aan de inbreuk in Nederland
en Frankrijk, bezwaarlijk is dat hij gedwongen wordt in beide landen
procedures te entameren en daarbij bovendien het risico loopt dat het
oordeel over dezelfde inbreuken in beide landen anders uitvalt. Gelet
op de centrale betekenis van art. 2 van het EEX-/EVEX-verdrag en het
uitzonderingskarakter van art. 6(1) behoort het belang van de gedaagde
om te worden gedagvaard voor de rechter in het land waar hij woonachtig
of gevestigd is, echter zwaarder te wegen dan het ongemak voor de
octrooihouder, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling
afwijkende oordelen in de aard van het Europese octrooi besloten ligt.
Het Hof tekent hierbij aan dat de landen die het EOV hebben gesloten, dit
ongemak voor octrooihouders moeten hebben voorzien en niet hebben
opgeheven.
18. Indien echter in het zojuist besproken voorbeeld de Nederlandse
en Franse gedaagde tot hetzelfde concern zouden behoren, kan een
andere benadering geboden zijn. Indien verschillende tot één concern
behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale
markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk
handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een
goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om een gelijktijdige
behandeling en berechting, waarvoor art. 6(1) EEX-/EVEX-verdrag de
mogelijkheid verschaft. Daarmee is echter niet gezegd dat de eisende
partij de mogelijkheid moet hebben alle tot het concern behorende
partijen te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één
van de tot het concern behorende ondernemingen van zijn keuze. Dat
zou naar het oordeel van het Hof strijdig zijn met de door de verdragen
beoogde voorspelbaarheid van de bevoegde rechter (vergelijk de
conclusie van Advocaat-Generaal Darmon bij de zaak 68/93 (Shevill/
Presse Alliance, Jurispr. 1995, blz. I-415, NJ 1996, 269 (NIPR 1995,
533, red.)) onder 75, en het arrest van het Hof van Justitie in de zaak
38/81 (Effer/Kantner, Jurispr. 1982, p. 825, NJ 1983, 508 (NIPR 1983,
345, red.)) onder 6). De belangen die art. 2 en art. 6(1) EEX-/EVEX-
verdrag beogen te dienen, worden het best met elkaar in harmonie
gebracht indien in een dergelijk geval de vorderingen in hun totaliteit
naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van art.
5(3) EEX-verdrag (zie Hof van Justitie in de genoemde Shevill/Presse
Alliance-zaak onder 19 e.v.) slechts kunnen worden aan- gebracht bij
de rechter van de plaats van vestiging van het betreffende hoofdkantoor
dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan.
Tussen de vorderingen en deze rechter bestaat het meest nauwe verband.
Deze oplossing heeft het voordeel dat zij vermijdt dat meerdere fora
bevoegd zijn en derhalve de mogelijkheden van forum shopping verkleint,
hetgeen volgens Advocaat-Generaal Darmon in zijn conclusie bij de eerder
genoemde Shevill/Presse Alliance-zaak (onder 57 en 67) door het EEX-
verdrag is beoogd.
19. Het bovenstaande heeft voor de aan het Hof voorgelegde zaak de
volgende consequenties.
20. In de pleitaantekeningen van mr. Ebbink in eerste aanleg (blz. 9-10)
is te lezen:
"BSC is een Amerikaanse onderneming die vestigingen over de hele
wereld heeft. In Europa is de ondernemingsstructuur van BSC - voor
zover in deze zaak van belang - als volgt.
Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Parijs onder de naam BS
Internationaal B.V. BS Parijs vormt de centrale leiding van de Europese
vestigingen van BSC. Dit geldt voor het Europese management,
marketing, stafdiensten, contact met en rapportage aan BSC Amerika etc.
De Nederlandse vestiging van BS International B.V. is een klein kantoor.
Het 'centrum van de activiteiten van het BSC concern buiten Amerika',
zoals J & J (bedoeld zijn : Johnson & Johnson, welke onderneming recent
Cordis heeft gekocht, Hof) dat noemt, is niet in Nederland, maar in
Parijs. Dat BS Parijs de rechtsvorm van een Nederlandse b.v. heeft
gekozen, heeft een fiscale achtergrond. De Nederlandse vestiging van BS
International B.V. fungeert als magazijn voor de continentaal Europese
markt. In Nederland (Beek, Limburg) staan de stents te wachten op
verdere distributie.
De gedaagde lokale BS vestigingen (BS B.V., S.P.R.L., S.A., Ltd., GmbH,
Ltd. A/S, SpA, etc.) houden zich bezig met de lokale marketing en
verkoop van de NIR stent, aangestuurd, zoals gezegd, door BS Parijs.
De lokale vestigingen hebben een grote mate van zelfstandigheid.
Zij promoten de stents in hun land c.q. regio, benaderen (potentiële)
afnemers, bestellen vervolgens de NIR stents rechtstreeks bij de
distributeur (BS International B.V., Nederlandse vestiging) en factureren
rechtstreeks aan hun klanten."
Hieruit laat zich afleiden dat BS International BV, wat partijen noemen:
de spin in het web is. Vanuit deze rechtspersoon worden in Europa alle
andere gedaagde BS rechtspersonen aangestuurd. Hier is sprake van een
gezamenlijk handelen van al deze rechtspersonen onder leiding van BS
International BV. De vorderingen gericht op een inbreukverbod, kunnen in
dit geval in hun totaliteit worden aangebracht bij de rechter van de plaats
van vestiging van BS International BV.
21. Partijen verschillen van mening over de vraag waar BS International
BV is gevestigd. Volgens EGP c.s. is dit Nederland, volgens BS Frankrijk.
22. Het Hof overweegt dienaangaande het volgende.
De tweede volzin van art. 53 EEX luidt:
"Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past de rechter evenwel de
regels van het voor hem geldende internationale privaatrecht toe."
Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de statutaire zetel - en
niet de "siège réel" waarop BS kennelijk doelt - als plaats van vestiging
aangemerkt. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister is de statutaire
zetel van BS International Maastricht (productie 17 EPG in eerste aanleg).
BS International BV is dus in Nederland gevestigd.
De Nederlandse rechter is derhalve bevoegd van de inbreukvorderingen
kennis te nemen.
23. Nu gaat het in deze procedure niet om een bodemprocedure maar
om provisionele vorderingen. Al hetgeen hierboven is overwogen, heeft
betrekking op de bevoegdheid in bodemprocedures. Naar het oordeel van
het Hof is in een geval waarin de Nederlandse rechter bevoegd is kennis
te nemen van vorderingen in een bodemprocedure, de Nederlandse
rechter tevens bevoegd provisionele vorderingen te beoordelen.
24. In deze zaak doet zich nog een complicatie voor. BS stelt zich op het
standpunt dat het Europees octrooi waar het in deze procedure om gaat,
ten onrechte is verleend. Weliswaar heeft BS geen oppositieprocedure
aangespannen voor de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau,
maar zij is tal van nietigheidsprocedures begonnen in tal van landen.
25. Volgens BS moet het gevolg daarvan zijn dat de Nederlandse
rechter niet langer bevoegd is van de inbreukvorderingen betreffende de
buitenlandse octrooien kennis te nemen. BS beroept zich op art. 16(4) in
verbinding met art. 19 van het EEX-/EVEX-verdrag.
26. De exclusieve bevoegdheid tot kennisneming van vorderingen gericht
op nietigverklaring van buitenlandse octrooien komt op grond van art.
16(4) EEX-/EVEX-verdrag niet toe aan de Nederlandse rechter maar
aan de rechter van de landen waarvoor de bewuste octrooien gelden.
Zou een vordering tot nietigverklaring van een buitenlands octrooi
bij de Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt, dan zou de
Nederlandse rechter zich op grond van art. 19 ambtshalve onbevoegd
moeten verklaren.
27. De vorderingen, die door EGP c.s. zijn ingesteld, zijn
inbreukvorderingen. Ten aanzien van deze vorderingen gaat de
bevoegdheid niet van rechtswege verloren zodra vorderingen tot
nietigverklaring worden ingesteld. De bevoegdheid moet namelijk naar
het oordeel van het Hof worden vastgesteld op de grondslag van de bij
dagvaarding ingestelde eis.
Gevolgen van het instellen van nietigheidsvorderingen voor de
bevoegdheid
28. Het instellen van nietigheidsvorderingen kan wel gevolgen hebben
voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en
nietigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een
nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering
onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in
een bodemprocedure de rechter aan wie gevraagd wordt over de inbreuk
een oordeel uit te spreken, zich ten aanzien van de inbreukvordering
terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van
de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid door de
buitenlandse rechter.
29. Het spreekt voor zich dat de gescheiden beoordeling van inbreuk en
nietigheid door twee verschillende nationale rechters verre van ideaal
is. Wenselijk ware dat de inbreuk en nietigheid door dezelfde rechter
worden beoordeeld. Wenselijk ware eveneens dat een geconcentreerde
beoordeling van inbreuken op en nietigheid van verscheidene uit een
Europees bundeloctrooi voortkomende octrooirechten mogelijk is. Art.
16(4) EEX-/EVEX-verdrag blokkeert een en ander evenwel. Nationale
rechters kunnen genoemde wensen niet in vervulling doen gaan.
Verdragswijzigingen lijken onvermijdelijk.
30. Ook de beoordeling van de in deze procedure ingestelde provisionele
inbreukvorderingen wordt naar het oordeel van het Hof beïnvloed
door de nietigheidsvorderingen. Hierbij past een niet minder grote
terughoudendheid.
31. Zoals hieronder zal blijken zijn de argumenten die BS aanvoert ter
staving van de stelling dat de nationale, uit het Europees bundeloctrooi
voortvloeiende, octrooien nietigverklaard dienen te worden, allerminst bij
voorbaat als ontoereikend aan te merken. Het gevolg hiervan moet zijn
dat de Nederlandse rechter de provisionele vorderingen die betrekking
hebben op inbreukverboden op buitenlandse octrooien, zal moeten
afwijzen.
Bevoegdheid op grond van art. 24 EEX-/EVEX-verdrag
32. Voorzover EGP c.s. zich op het standpunt stellen dat art. 24
EEX-/EVEX-verdrag soelaas biedt, kan het Hof dit standpunt niet
onderschrijven. Dit artikel biedt de mogelijkheid voorlopige of bewarende
maatregelen op te leggen zelfs in gevallen waarin de rechter van een
andere verdragsluitende Staat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te
nemen. Het Hof is van oordeel dat in een dergelijk geval de op te leggen
maatregelen slechts effect kunnen hebben binnen het territoir van de
Staat van de rechter. Dit oordeel baseert het Hof op het arrest van het Hof
van Justitie in de zaak 125/79 (Denilauler/Couchet Frères, Jurispr. 1980,
p. 1553, NJ 1981, 184). Uit overweging 16 van dit arrest volgt dat de
rechtvaardiging van deze extra bevoegdheid gelegen is in het feit dat de
plaatselijke rechter het best in staat is de omstandigheden te beoordelen
op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan
of geweigerd. Daarmee is onverenigbaar dat de Nederlandse rechter die
zijn bevoegdheid uitsluitend kan baseren op art. 24, ordenend optreedt in
het buitenland.
Bevoegdheid op grond van art. 126(7) Rv.
33. Art. 126(7) Rv. mist toepassing nu de gedaagde partijen in landen zijn
gevestigd die partij zijn bij het EEX- dan wel EVEX-verdrag. De bepalingen
van deze verdragen hebben voorrang.
Conclusie ten aanzien van de gevorderde grensoverschrijdende verboden
34. De conclusie uit het voorgaande is dat de Nederlandse rechter
weliswaar bevoegd is kennis te nemen van de inbreukvorderingen
ingesteld tegen alle gedaagde BS-rechtspersonen, maar dat de
provisionele vorderingen gericht op inbreukverboden met betrekking
tot de buitenlandse octrooien moeten worden afgewezen omdat
gerede kansen bestaan dat de buitenlandse octrooien zullen worden
nietigverklaard zoals hieronder zal blijken.
Bevoegdheid ten aanzien van het gevorderd inbreukverbod op het
Nederlandse octrooi 35. Op dezelfde gronden die hierboven zijn vermeld
met betrekking tot de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen
gericht op grensoverschrijdende verboden, bestaat de bevoegdheid tot
kennisneming van de vordering gericht op een verbod van inbreuk op het
Nederlandse octrooi.
Gevolgen van de gevorderde nietigverklaring van het Nederlandse octrooi
36. Hieronder zal blijken dat een gerede kans bestaat dat het Nederlandse
octrooi zal worden nietigverklaard. In verband daarmee dient het
provisionele inbreukverbod op het Nederlandse octrooi achterwege te
blijven.
Ontvankelijkheid
37. In het voorgaande is veronderstellenderwijs uitgegaan van de
ontvankelijkheid van EGP cs in haar provisionele vorderingen. Door BS is
aangevoerd dat EGP cs niet ontvankelijk zijn in die vorderingen wegens
het ontbreken van spoedeisend belang.
38. Gelet op het voorgaande behoeft het hof op deze kwestie niet meer
in te gaan. Het hof wil slechts opmerken dat het spoedeisend belang dat
volgens de rechtbank ontbrak toen de vordering werd ingesteld, niet
"herleeft" door het enkele feit dat BS op de eerstdienende dag niet is
verschenen. Aan EGP cs was toestemming verleend om te procederen
volgens de regels van het zogenaamde versnelde regime. Het door de
gedaagde partij niet in alle opzichten meewerken aan het aan de eisende
partij eenzijdig verleende verlof om op korte termijn te dagvaarden,
brengt in casu niet mee dat een spoedeisend belang ontstaat voor
provisionele voorzieningen.
39. Tenslotte deelt het hof niet de opvatting van BS dat de zaak te
ingewikkeld is om de toewijsbaarheid van provisionele vorderingen te
beoordelen.
In het principaal appèl
40. In eerste aanleg heeft BS een tweetal inhoudelijke verweren naar
voren gebracht. In de eerste plaats stelde zij zich op het standpunt dat de
NIR-stents niet onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi
0.335.341 vallen. In de tweede plaats betoogde zij dat de nationale
octrooien die hun oorsprong vinden in dit Europese octrooi, nietig zijn.
41. De rechtbank is in haar vonnis tot de conclusie gekomen dat
de provisionele vorderingen moeten worden afgewezen omdat de
kans groot is dat in de bodemprocedure geen inbreuk op het octrooi
aanwezig zal worden geacht. Om die reden heeft de rechtbank de
nietigheidsargumenten onbesproken gelaten.
42. In hoger beroep heeft BS haar verweren onverkort gehandhaafd.
Het hof geeft er de voorkeur aan eerst het meest verstrekkende verweer
te beoordelen. Het hof zal onderzoeken of een gerede kans bestaat dat
de nationale octrooien zullen worden nietigverklaard. Bestaat die kans
dan dienen de provisionele vorderingen afgewezen te worden en behoeft
niet te worden ingegaan op de vraag of de NIR-stents van BS onder de
beschermingsomvang van Europees octrooi 0.335.341 vallen.
43. De aanvrage die heeft geleid tot Europees octrooi 0.335.341,
is ingediend op 28 maart 1989. Prioriteit werd ingeroepen vanaf 28
maart 1988. Het octrooi is verleend op 4 maart 1992. Oppositie is niet
ingesteld. Gezien de titel heeft het octrooi betrekking op een "Expandable
intraluminal graft (ook wel "stent" genoemd, hof) and apparatus for
implanting an expandable intraluminal graft". Voorbeelden van een
dergelijke stent zijn in de vakwereld bekend onder de benamingen "The
Balloon Expandable Palmaz-Schatz 2 t/m 21 articulated slotted tube
coronary stent-153 Series", "The Balloon Expandable Spiral articulated"
en "Improved Spiral articulated Palmaz-Schatz 2 t/m 21 Coronary
Stent" (zie Handbook of Coronary Stents, eerste editie, 1997, p. 21-28,
productie 55 mr Ebbink).
44. Door BS is gewezen op een aantal publicaties daterend van
vóór de voorrangsdatum van het Europees octrooi, welke tijdens de
verleningsprocedure buiten beschouwing zijn gebleven. (Zie productie
26 van mr Ebbink, de in de "Opinion" van de octrooigemachtigde K.J.
Metman genoemde documenten E2 tot en met E11, producties 30 tot
en met 39 van mr Ebbink.) Van deze publicaties hebben de volgende
betrekking op een zelfexpanderende stent die in de vakwereld bekend
staat als de "Gianturco-stent":
- E2: M.J. Wallace et al., Radiology 1986; 158: 309-312;
- E3: C. Charnsangavej et al., Radiology 1986; 161: 295-298;
- E4: J. Rösch et al., Radiology 1987; 162: 481-485;
- E5: D.D. Lawrence et al., Radiology 1987; 163: 357-360;
- E6: J. Rösch et al., Cancer 1987; 60: 1243-1246, en
- E7: J. Rösch et al., Annales des Radiologie 1988, Vol. 31, No 2,
100-103.
De eenvoudigste Gianturco-stent bestaat uit een roestvrijstalen, eindloze
draad die zigzagvormig is gebogen en in een denkbeeldig cilindrisch vlak
is gelegen.
45. In de beschrijvingsinleiding van het octrooi (zie kolom 1, regels
3-12 en kolom 15, regels 1-5) wordt uitgegaan van de eigen Europese
octrooiaanvrage 0.221.570, waaruit een stent bekend is zoals die
in de aanhef van conclusie 1 is omschreven. Deze stent kan worden
gekarakteriseerd als een enkelvoudige stent, in de vakwereld bekend als
de "Palmaz PS 153 slotted tube stent" (zie productie 55 van mr Ebbink).
In de inleiding wordt voorts ook secundaire stand van de techniek
uitgebreid besproken waaronder de Gianturco-stent (zie kolom 1, regels
28-29).
Na deze bespreking wordt als nadeel van de bekende (enkelvoudige) stent
vermeld (kolom 3, regels 17-34):
"For repairing blood vessels narrowed or occluded by disease, or repairing
other body passageways, the length of the body passageway which
requires repair, as by the insertion of a tubular prosthetic graft, may
present problems if the length of the required graft cannot negotiate
the curves or bends of the body passageway through which the graft is
passed by the catheter. In other words, in many instances, it is necessary
to support a length of tissue within a body passageway by a graft,
wherein the length of the required graft exceeds the length of a graft
which can be readily delivered via a catheter to the desired location within
the vascular system. Some grafts do not have the requisite ability to
bend so as to negotiate the curves and bends present within the vascular
system, particularly prostheses or grafts which are relatively rigid and
resist bending with respect to their longitudinal axes."
Hieruit volgt dat als een zeer belangrijk probleem wordt beschouwd dat
de bekende stent een gebrek aan longitudinale flexibiliteit heeft.
46. BS heeft ook gewezen op document E11. Het is een artikel van
J.C. Palmaz et al. in Radiology 1985, 156: 73-77. Het artikel gaat over
de enkelvoudige stent, zoals bekend uit de als uitgangspunt genomen
Europese octrooiaanvrage 0.221.570. De auteurs onderkennen reeds het
probleem dat deze bekende stent longitudinale flexibiliteit mist en geven
daarvoor ook al een oplossing (zie p. 76, linkerkolom):
"One disadvantage inherent in this graft configuration is the lack of
longitudinal flexibility, which limits its use to straight arterial segments or,
in the case of curved arteries, requires the use of short grafts lengths. In
two of our experiments (grafts 3 and 5) an excessively long graft caused
kinking and immediately thrombosis. This problem was later solved by
using shorter grafts or grafts in tandem."
Op grond hiervan zal het voor de gemiddelde vakman duidelijk zijn dat
het in het octrooi gesignaleerde probleem van de longitudinale flexibiliteit
in wezen reeds is opgelost: door een lange stijve stent te verdelen in
afzonderlijke, korte stents wordt een maximale flexibiliteit tussen de korte
stents verkregen. De korte stents kunnen vervolgens, telkens na elkaar of
tegelijkertijd in tandem, in een lange vernauwde lichaamsopening worden
geplaatst.
Het hof is van oordeel dat E11 het onderwerp van het octrooi meer nabij
staat dan de als uitgangspunt gekozen Europese aanvrage 0.221.570.
Als uitgegaan wordt van E11 dan dient het gedeelte van het kenmerk
"the vascular graft or prosthesis (70) comprises a plurality (of) tubular
members" in de aanhef van conclusie 1 te worden opgenomen en
resteert als kenmerk dat "at least one connector member (100) (is) being
disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent
tubular members".
47. Bij de keuze van E11 als meest nabij gelegen prior art wordt een
herformulering van het (objectieve) probleem dat aan het octrooi ten
grondslag ligt, noodzakelijk. De vakman leest immers in het octrooi niets
over de nadelen wanneer in plaats van een lange stijve stent korte stents
worden gebruikt die na elkaar of tegelijkertijd in tandem met behulp van
een ballonkatheter worden aangebracht.
De vakman leest in het octrooi wel dat het probleem van de
longitudinale flexibiliteit niet het enige probleem is. Aan het slot van
de beschrijvingsinleiding (kolom 3, regel 50 - kolom 4 regel 11) wordt
namelijk ook een opsomming gegeven van andere problemen die bij het
gebruik van stents kunnen optreden. Als algemene problemen kunnen
daaruit onder meer worden afgeleid:
- verwijdering (migratie) van de stent vanuit de gewenste plaats;
- beschadiging van de lichaamsdoorgang door de geëxpandeerde stent,
en
- ongelijkmatige ondersteuning van een lange vernauwde
lichaamsopening.
Het hof is van oordeel dat met de in E11 voorgestelde oplossing: een
lange stijve stent opdelen in een reeks afzonderlijke korte stents ter
verbetering van de flexibiliteit, het voor de gemiddelde deskundige direct
duidelijk is dat hij daarmee de genoemde andere problemen van migratie,
beschadiging en ongelijkmatige ondersteuning zal vergroten. Het hof
deelt dan ook de mening van BS dat bij vergelijking van het octrooi met
E11 als objectief probleem kan worden afgeleid dat "het gaat om het
achter elkaar plaatsen van meerdere stents (bekend uit onder meer
Palmaz" eigen publicatie - E11) op zodanige wijze dat deze dicht - maar
niet te dicht - bij elkaar worden gehouden (ter vermijding van migratie
en in elkaar schuiven), terwijl die verbinding de flexibiliteit niet te zeer
beperkt (omdat anders de stent niet geplaatst kan worden)" (vergelijk de
pleitnota van mr Ebbink, p. 29 § 104).
Voor het oplossen van dit probleem is de stent volgens het octrooi - indien
afgebakend van E11 - daardoor gekenmerkt dat "at least one connector
member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members to
flexibly connect adjacent tubular members".
48. Genoemd resterend kenmerk blijkt echter bekend uit de literatuur
E2-E7 die betrekking heeft op de Gianturco-stent. In deze literatuur
zijn uitvoeringsvormen van de Gianturco-stent beschreven die uit ten
minste twee stents bestaan met - tussen de afzonderlijke stents - een
verbindingsorgaan. Deze uitvoeringsvormen worden aldaar "multiple
stents" genoemd.
In de ene uitvoeringsvorm van een dergelijke meervoudige Gianturco-
stent is het verbindingsorgaan uitgevoerd als een draadstuk van
metaal ("wire-strut"; zie bijvoorbeeld E2, E3 en E5). In de andere
uitvoeringsvorm bestaat het verbindingsorgaan uit een draad die in
de stentomtreksrichting is geleid door ogen die aan de naar elkaar
toegekeerde einden van naburige stents zijn aangebracht.
49. Over de voordelen van deze meerdelige Gianturco-stents ten opzichte
van eendelige stents is uit de genoemde literatuur onder meer bekend:
- "These stents are versatile: They can be made in various sizes,
diameters, lengths and degrees of expansile force and can be connected
together depending on the anatomic needs" (E4, p. 485, linkerkolom);
- "For a long stenosis, two stents of similar length were connected by
wire-struts (Fig. 1b). They provided a greater expansile force than a
single long stent and beter stabilization" (E2, p. 295, rechterkolom);
- "To avoid early migration, double stents and barbed stents were used.
Als the leading stent was released from the catheter, the other remained
within it, which allowed slight manipulation or change in position and thus
better stabilization" (E3, p. 298, linkerkolom);
- "The length of the stent body is selected to correspond to the area
of stenosis to be dilated and is mostly 2 or 3 cm long. If the stenosis
is longer than 3 cm, we feel that it is preferable to combine 2 cm long
stent bodies together rather than use 4 cm long, for increased expansion
force. This is particularly important in case of stenting a stenosis which
is in a slightly curved vessel. The two-body stent, connected with a
monofilament line, is less rigid and presumably allows for some motion,
more than a single body, 4 cm long stent" (E7, p. 101 rechterkolom).
Op grond van de publicaties E2-E7, in onderling verband gelezen, in het
bijzonder in het licht van de hierboven genoemde passages, is het hof van
oordeel dat het ten tijde van de voorrangsdatum van het octrooi tot de
normale vakkennis van de gemiddelde deskundige op het onderhavige
vakgebied behoorde, dat het bij een lange vernauwde doorgang en bij een
bochtige doorgang de voorkeur verdient een meerdelige Gianturco-stent
met (ten minste) een relatief flexibel verbindingsorgaan te gebruiken,
omdat een dergelijke stent in de longitudinale richting minder stijf is dan
een eendelige stent. Bij het aanbrengen van een meerdelige stent kan
ook beter worden gemanipuleerd, hetgeen resulteert in minder migratie of
meer stabilisatie van de stent.
50. Het hof is gezien het vorenstaande van oordeel dat de gemiddelde
vakman die wordt geconfronteerd met het hierboven onder 47
gedefinieerde probleem - kort gezegd: op welke wijze een reeks korte
(enkelvoudige) Palmaz-Schatz-stents flexibel bij elkaar gehouden kunnen
worden - met zijn vakkennis wat betreft de Gianturco-stents, zonder
meer zal inzien dat het aanbrengen van een flexibel verbindingsorgaan
tussen de naburige korte Palmaz-Schatz-stents, de oplossing van het
probleem is omdat deze constructieve maatregel reeds ter oplossing van
hetzelfde probleem ten aanzien van de nauw verwante Gianturco-stents
is voorgesteld. Uit dit oordeel vloeit voort dat de stent volgens conclusie 1
niet op uitvinderswerkzaamheid berust.
51. EGP cs hebben er nog op gewezen dat in de uitvoeringsvorm van
bijvoorbeeld een tweeledige Gianturco-stent het tussen de beide mono-
stents aanwezige draadstuk relatief rigide moet zijn (zie de pleitnota van
mr Hendrick, p. 51 § 4.22).
Het moge juist zijn dat bij het aanbrengen van de Gianturco-multi-stent
via een buisvormige katheter het draadstuk in longitudinale richting de
kracht van het uitdrukken moet kunnen weerstaan. Doch hiermee is
nog niet gezegd dat het draadstuk niet flexibel zou zijn in die zin dat de
daardoor verbonden mono-stents niet ten opzichte van elkaar zouden
kunnen scharnieren.
BS heeft gewezen op productie 30, de figuren 3a en 3b van E2 en op
productie 54, de afbeeldingen 17-18. Figuur 3a toont dat de mono-stents
(onmiddellijk na plaatsing in de trachea en bronchus van een hond) onder
een hoek ten opzichte van elkaar zijn georiënteerd, terwijl figuur 3b
de hoekoriëntatie van de mono-stents toont na één maand. Op grond
hiervan is aannemelijk dat het draadstuk tussen de mono-stents flexibel
is in de zin van het octrooi zowel in de geëxpandeerde als in de niet
geëxpandeerde stand van de mono-stents.
Deze stelling van EGP cs doet aan het bovenstaande dan ook niets af.
52. Ten aanzien van die uitvoeringsvorm van de Gianturco-multi-stent
waarin het verbindingsorgaan tussen de mono-stents is uitgevoerd
als een eindloze draad die is geleid door ogen aan de naar elkaar
toegekeerde einden van naburige stents, hebben EGP cs opgemerkt, dat
weliswaar in E7 is vermeld dat deze draad (die de zelfexpansie van de
stent beperkt) mogelijk enige beweging toelaat, doch dat deze uitspraak
is gedaan voor de geëxpandeerde toestand van de stent en derhalve niets
leert omtrent het verplaatsen van de stent naar de plaats van aanbrengen
(zie pleitnota mr Hendrick, p. 52 § 4.23).
Deze stelling acht het hof niet geheel juist. In de eerste plaats wordt
in E 7 duidelijk vermeld dat "The two-body stent, connected with a
monofilament line, is less rigid ... than a single body, 4 cm long stent".
In de tweede plaats moge juist zijn dat in de geëxpandeerde toestand
de draad de mono-stent uiteinden (vrij) strak bij elkaar houdt en weinig
scharnierbeweging zal toelaten vooral omdat de geëxpandeerde stent
met de vaatwand in contact is, doch dit alles is niet het geval wanneer de
niet rigide multi-stent zich in samengedrukte toestand in de katheterbuis
bevindt. In die toestand is de eindloze draad min of meer ontspannen,
zodat aannemelijk is dat een scharnieren van de mono-stents plaatsvindt
tijdens het verplaatsen van het katheteruiteinde met daarin de multi-
stent naar de licht gekromde, lange stenosis (vergelijk de pleitnota van
mr Ebbink, p. 25, § 83).
53. met betrekking tot conclusie 5 overweegt het hof nog het volgende.
Deze conclusie is naast conclusie 1 als onafhankelijke conclusie
geredigeerd. Deze conclusie is gericht op een inrichting bestaande
uit een op zichzelf bekende katheter met daarop aangebracht de
onderhavige stent. Nu een combinatie van een ballonkatheter en een
ballon expandeerbare stent reeds bekend is uit de eigen Europese
octrooiaanvrage 0.221.570, berust een dergelijke combinatie van katheter
en de ballon expandeerbare stent volgens het octrooi evenmin op
uitvinderswerkzaamheid.
54. Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat een gerede
kans bestaat dat het octrooi in de gedesigneerde landen zal worden
nietigverklaard. Een oordeel over de afhankelijke conclusies 2-4 en 6 kan
achterwege blijven.
Conclusies
In het incidenteel appèl
55. De grieven falen. Het incidenteel appèl zal worden verworpen. BS zal
dan ook in de kosten worden veroordeeld.
In het principaal appèl
56. Aangezien het verweer wordt gehonoreerd dat een gerede kans
bestaat dat de nationale octrooien die hun oorsprong hebben in het
Europees octrooi 0.335.341, zullen worden nietigverklaard, behoeven
de grieven die betrekking hebben op overwegingen ten aanzien van een
ander verweer van BS, geen bespreking meer. Het vonnis zal worden
bekrachtigd, met veroordeling van EGP cs in de kosten van het hoger
beroep.
Beslissing
Het gerechtshof:
In het principaal appèl:
bekracht het vonnis waarvan beroep
(...);
In het incidenteel appèl:
verwerpt het incidenteel beroep.