Hof 's-Gravenhage, 15 februari 2001:
Beoordeling van het hoger beroep
1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven
onder 1 van het vonnis waarvan beroep, zijn niet weersproken, zodat ook
het hof daarvan zal uitgaan.
2. In dit geding hebben P. c.s. zoals in hoger beroep geformuleerd, kort
aangeduid, gevorderd op straffe van dwangsommen en uitvoerbaar bij
voorraad:
1) R. c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen
die direct dan wel indirect inbreuk maken op het Europees octrooi
0131627, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd;
2) hen te bevelen aan hun ("P.") raadsman een door een onafhankelijke
registeraccountant gecontroleerde lijst te verschaffen houdende de
namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende preparaten,
onder vermelding van de datum van de transactie en de hoeveelheden
inbreukmakende producten, de verkoopprijs en de daarbij gemaakte
netto-winst;
3) hen te bevelen alle aan derden geleverde inbreukmakende preparaten
terug te halen, althans aan de onder 2 bedoelde afnemers schriftelijk te
verzoeken alle geleverde preparaten aan hen (P. c.s.) te retourneren,
onder aanbod tot terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de
(transport)kosten;
4) hen te bevelen de in voorraad zijnde alsmede de teruggehaalde/
teruggezonden inbreukmakende preparaten voor eigen rekening te doen
vernietigen.
R. c.s. hebben de bevoegdheid van de rechtbank betwist en in eerste
aanleg de voeging verzocht van deze zaak met de onder rolnummer
99/121 tussen partijen aanhangige (nietigheids)zaak.
3. De rechtbank heeft bij vonnis in het incident verklaard dat zij
bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen van P. c.s., heeft in het
voedingsincident de gevraagde voeging afgewezen en in de hoofdzaak
geoordeeld dat de door R. c.s. in het verkeer gebrachte Cobas Core CEA
EIA-kit (nader te noemen: R.-kit) geen inbreuk maakt op het octrooi,
Immunomedics niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen en voor
het overige de vorderingen afgewezen.
4. R. c.s. hebben in eerste aanleg een beroep gedaan op onbevoegdheid
van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen jegens R. sub
2 tot en met sub 9 voor zover betreft de gevorderde grensoverschrijdende
maatregelen, welk beroep door de rechtbank in haar incidenteel vonnis is
verworpen.
R. c.s., die in hoger beroep op de dagvaarding zijn verschenen, hebben
geen incidenteel beroep ingesteld noch van het incidenteel vonnis noch
van het vonnis in de hoofdzaak.
In de memorie van antwoord is uitdrukkelijk vermeld dat R. c.s. de "niet-
inbreukargumentatie" en het verweer dat het octrooi nietig is, ten volle
wensen te handhaven, maar de memorie maakt geen melding van het
beroep op onbevoegdheid en bevat evenmin een algemene verwijzing
naar de stukken van de eerste aanleg. Integendeel, R. c.s. merken in de
memorie van antwoord op dat P. c.s. in de memorie van grieven tevens
grieven hebben geformuleerd tegen het vonnis in de nietigheidszaak maar
daarbij per abuis rechtsoverwegingen uit het thans bestreden vonnis
betreffende de bevoegdheid hebben opgenomen, terwijl die grieven
(betreffende de nietigheidszaak) blijkens de toelichting betrekking hebben
op de beschermingsomvang. ("Verschrijvingen komen kennelijk niet alleen
in vonnissen, maar ook in stukken van partijen voor", aldus R. c.s.)
Eerst bij pleidooi hebben R. c.s. in hoger beroep (wederom) een beroep
op onbevoegdheid gedaan. P. c.s. hebben hiertegen bezwaar gemaakt.
Gelet op het bovenstaande mochten P. c.s. redelijkerwijs ervan uitgaan
dat R. sub 2 tot en met sub 9 in hoger beroep alsnog de rechtsmacht van
de Nederlandse rechter op de voet van artikel 18 EEX stilzwijgend hadden
aanvaard, en is er in feite sprake van een koerswijziging die zodanig
tardief is dat P. c.s. daarop niet behoorlijk hebben kunnen reageren. Het
hof acht dit in strijd met een goede procesorde en gaat daarom aan dit
beroep voorbij.
Ook ambtshalve oordelend gaat het hof uit van een stilzwijgende
aanvaarding van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter door R. sub
2 tot en met 9.
5. De door P. c.s. aangevoerde grief bestrijdt het oordeel van de
rechtbank betreffende de beschermingsomvang en de inbreuk van de R.-
kit.
R. c.s. handhaven in hoger beroep hun beroep op nietigheid van het
octrooi.
6. Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi
betreft, waarvan de vermelding overeenkomstig artikel 97, vierde lid,
van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor 1 april 1995, zodat
ingevolge artikel 103, lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bij en
krachtens de Rijksoctrooiwet van toepassing is.
7. Ingevolge artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag wordt de
beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de
conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen
tot uitleg van die conclusies dienen en wel - in overeenstemming met het
Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 - zodanig dat zowel een billijke
bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan
derden wordt geboden.
8. P. en Goldenberg zijn houders van het Europees octrooi 0 131 627,
dat is verleend op een aanvrage van 20 januari 1984, voor Specific CEA-
family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use.
De geldigheid van het octrooi is onderwerp geweest van de
nietigheidsprocedure (rolnummer 99/121) tussen (een deel van de)
partijen, welke procedure bij dit hof aanhangig is geweest. Het hof heeft
in die procedure uitspraak gedaan bij arrest van 25 januari 2001, waarbij
het octrooi gedeeltelijk nietig is verklaard.
Het hof neemt hier over het oordeel en de motivering, weergegeven in de
rechtsoverwegingen 7 tot en met 25 van het arrest van 25 januari 2001,
welk arrest aan dit arrest is gehecht.
Het hof heeft in die nietigheidsprocedure geoordeeld dat het Europees
octrooi 0 131 627 voor zover verleend voor Nederland, nietig is voor zover
de beschermingsomvang van de conclusies daarvan uitgaat boven die
welke toekomt aan:
1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically
binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody
being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to
an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either
meconium antigen or non-specific crossreacting antigen, the binding of
the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-
CEA antiserum.
2. Pure meconium antigen, characterised in that:
it has a molecular weight of 185,000;
it has the Ó1, ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma 1
site.
3. An immunoassay method for determining carcinoembryonic antigen
(CEA) in a serum or plasma sample, said method comprising the steps of:
(1) contacting a sample with a capture antibody bound to a solid support,
for a time sufficient to permit antibody binding to CEA in said sample, said
capture antibody being a hybridomaderived Class 1 anti-CEA monoclonal
antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA, meconium
antigen and non-specific crossreacting antigen; and
(2) contacting the resultant solid support, having the CEA bound to said
capture antibody thereon, with a detectably labelled anti-CEA probe
antibody for a time sufficient for the probe antibody to bind to CEA bound
to said capture antibody, and determining the extent of binding of said
probe antibody to said bound CEA, wherein said probe antibody is the
antibody of claim 1.
4. A method as claimed in claim 2, wherein said probe antibody is labelled
with a radioisotope, a fluorescent marker or an enzyme.
5. An immunoassay kit, suitable for determining the amount of
carcinoembryonic antigen (CEA) in an unextracted serum or plasma
sample, comprising amounts sufficient to perform said immunoassay of:
(1) a capture antibody bound to a solid support, said capture antibody
being a hybridomaderived Class I anti-CEA monoclonal antibody which
specifically binds to an epitope shared by CEA, meconium antigen and
non-specific crossreacting antigen; and
(2) a detectably labelled anti-CEA probe antibody whose binding to CEA
is not appreciably ionic strenght-dependent, said probe antibody being
different from said capture antibody and being the antibody of claim 1.
6. A kit as claimed in claim 4, wherein said probe antibody is labelled with
a radioisotope, a fluorescent marker or an enzyme.
In deze procedure wordt uitgegaan van de geldigheid van het octrooi
volgens bovengenoemde conclusies.
9. Vast staat dat in de door R. c.s., althans R. sub 1 en sub 3 tot en met 9
in het verkeergebrachte R.-kits gebruik wordt gemaakt van monoklonale
antilichamen (MAbs) en wel van de MAbs C19 als zogenaamd capture MAb
en T84.66 als zogenaamd probe MAb.
In hoger beroep staat de vraag centraal of het antilichaam T84.66 van R.
c.s. valt onder de beschermingsomvang van het octrooi
10. Partijen zijn het er over eens, dat het antilichaam C19 (het capture
MAb) niet valt onder de beschermingsomvang van conclusie 1 zoals
oorspronkelijk verleend. Het hof gaat derhalve ervan uit dat het capture
Mab ook niet voldoet aan de omschrijving gegeven in de herziene
conclusie 1 van het octrooi, zoals hierboven aangegeven.
11. Het antilichaam volgens de herziene conclusie 1 van het octrooi is een
monoklonaal anti-CEA klasse III antilichaam, dat specifiek bindt aan een
epitoop op CEA; het heeft de volgende eigenschappen:
a) het bindt specifiek aan een epitoop op "200 000 dalton" CEA;
b) het bindt niet specifiek aan meconium antigeen (MA) of niet-specifiek
kruisreagerend antigeen (NCA);
c) de binding aan CLA wordt volledig verhinderd door polyklonaal geiten
anti-CEA antiserum.
Door R. c.s. wordt niet betwist dat het Mab T84.66 een monoklonaal
antilichaam is, dat specifiek bindt aan een epitoop op CEA, R. c.s.
bestrijden evenwel dat het Mab T84.66 een klasse III anti-CEA
antilichaam is en dat het de onder a), b) en c) genoemde eigenschappen
bezit.
ad a) R. c.s. wijzen erop, dat T84.66, evenals het uit het Amerikaanse
octrooi 4 349 528 (het Wistar-octrooi) bekende antilichaam, bindt het CEA
van 180 000 dalton en niet specifiek aan CEA van 200 000 dalton.
Hierbij rijst de vraag of de vermelding in conclusie 1, dat het antilichaam
specifiek bindt aan een epitoop op 200 000 dalton CEA, beperkend is
bedoeld.
Het hof is van oordeel, dat dit niet het geval is. Immers, uit het
octrooischrift (p. 10, reg. 31-39) blijkt dat het moleculair gewicht
van het CEA waarop het octrooi betrekking heeft is geschat door
middel van interpolatie onder gebruikmaking van een calibratie-curve,
opgenomen met eiwitten waarvan het molecuulgewicht wel bekend is.
Uit de processtukken blijkt verder dat CEA een ongewoon hoge mate
van heterogeniteit in de molecuulgrootte bezit. Gewezen kan worden
op het door P. c.s. aangehaalde artikel van Prof. Von Kleist, waarin
een moleculair gewicht van 180 ± 20 kdalton (10%) wordt genoemd.
Hieruit leidt het hof af, zoals het ook in de nietigheidszaak betreffende
de geldigheid van het octrooi heeft gedaan, dat het 200 000 dalton CEA
volgens conclusie 1 van het octrooi niet is een andere stof dan 180 000
dalton CEA en dat de aanduiding 200 000 dalton in conclusie 1 in feite
nietszeggend is en reeds daarom niet als beperkend kan worden opgevat.
Het hof is daarom van oordeel dat het MAb T84.66 eigenschap a) bezit.
ad b) R. c.s. stellen dat het MAb T84.66 niet de genoemde eigenschap
heeft dat het niet specifiek bindt aan meconium antigeen of niet-specifiek
reagerend antigeen.
P. c.s. stellen dat de documentatie, die is gevoegd bij de CEA-kits
van R. c.s. reeds aangeeft, dat aan deze eigenschap is voldaan. Die
documentatie vermeldt namelijk: "No cross-reactivity was observed with
Meconium-antigen, NCA, NCA-2 and biliary glycoprotein-I"
Volgens R. c.s. dient dit zo verstaan te worden, dat de gebruikte MAb's
een hoge specificiteit voor CEA-specifieke epitopen hebben en dat er geen
kruisreactiviteit met stoffen zoals MA en NCA werd waargenomen. Het
toont, aldus R. c.s. niet aan dat de gebruikte MAb's in het geheel niet
aan MA en NCA kunnen binden. R. c.s. bestrijden voorts de interpretatie,
die P. c.s. geven aan het door P. c.s. overgelegde proevenrapport van Dr.
Thomas.
Het hof kan R. c.s. in zoverre volgen, dat de documentatie niet éénduidig
is. Het capture MAb (C19) en het probe MAb (T84.66) worden in die
documentatie gezamenlijk besproken. Onduidelijk is waarom het capture
MAb een klasse I antilichaam is, zoals door P. c.s. wordt erkend, en
waarom het probe MAb dan niet ook een Mab klasse I zou (kunnen) zijn.
Ad c) Door P. c.s. is bij pleidooi een proevenrapport van Kevin Tompkins
overgelegd, waaruit volgens hen blijkt, dat het MAb T84.66 de genoemde
eigenschap c) heeft.
De inhoud van dit rapport en de conclusie, die P. c.s. daaraan verbinden
is door R. c.s. niet bestreden. Het hof gaat er daarom van uit, dat de
binding van T84.66 aan CEA volledig wordt verhinderd door polyklonaal
geiten anti-CEA antiserum.
12. Uit het voorgaande kan niet zonder meer worden geconcludeerd,
dat het MAb T84.66 een klasse III antilichaam is met eigenschap
b). Ook overigens vindt het hof in de gewisselde stukken en de door
partijen gegeven toelichting onvoldoende aanknopingspunten om
voorshands ervan uit te gaan, dat het probe MAb van R. c.s. een klasse
III antilichaam volgens de herziene conclusie 1 van het octrooi is.
De bewijslast dat dat probe MAb onder de beschermingsomvang van het
octrooi van P. c.s. valt, rust in beginsel op P. c.s.
De onduidelijkheid, die bestaat is evenwel in hoofdzaak het gevolg van
de documentatie van R. c.s. Het hof acht het daarom aangewezen, dat
partijen alsnog in de gelegenheid worden gesteld, eerst R. c.s. en daarna
P. c.s., om zich bij akte respectievelijk antwoordakte nader uit te laten
over de vraag of T84.66 (het probe MAb) een klasse III antilichaam is.
Desgewenst kunnen partijen tevens een nadere toelichting geven op het
rapport van Dr. Thomas en de daaraan te geven uitleg.
Daar niet uitgesloten moet worden geacht dat, indien de toelichtingen
onvoldoende duidelijkheid mochten geven, het hof zal besluiten het
geschilpunt alsnog aan een deskundige/deskundigen voor te leggen
teneinde daaromtrent al dan niet door middel van proefnemingen
uitsluitsel te kunnen verkrijgen, wordt partijen verzocht bij hun toelichting
opgave te doen, bij voorkeur na onderling overleg, van de persoon
(personen) van de deskundige(n), en het aantal deskundige(n).
13. Aan P. wordt - in verband met hetgeen hierboven onder 4 is
overwogen - spoedshalve verzocht stukken in het geding te brengen
waaruit blijkt van validering van het octrooischrift in de betrokken
gedesigneerde landen.
Hof 's-Gravenhage, 27 juni 2002
Beoordeling van het hoger beroep
1. Het hof neemt over hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen,
met dien verstande dat in rechtsoverweging 4 van dat arrest in de laatste
volzin, na "sub 2 tot en met 9" wordt ingevoegd: "althans verenigt het hof
zich met het oordeel van de rechtbank omtrent de bevoegdheid van deze,
in 1997 aangebrachte zaak kennis te nemen op de in het vonnis vermelde
gronden".
2. De vraag, waarover thans nog beslist moet worden is of T84.66 een
klasse III anti-CEA antilichaam is. Zo één der partijen mocht menen,
dat het hof heeft beoogd de bij het tussenarrest reeds beantwoorde
vragen opnieuw ter discussie te stellen, berust zulks op een onjuiste
lezing van het tussenarrest. Voor zover daarop nog inhoudelijk door
partijen in hun aktes wordt ingegaan (akte van 22 maart 2001 van R. c.s.
onder A behoudens het Plan van Behandeling, onder C en D), zal het hof
het daarin gestelde buiten beschouwing laten. Dit laatste geldt ook ten
aanzien van hetgeen "ten overvloede" is gesteld in de nadere akte van 12
juli 2001 van P. c.s. onder 1-18, nu daarin wederom wordt gereageerd op
de akte van 22 maart 2001 en die van 17 mei 2001 van R. c.s.
3. Met betrekking tot de onder 2 bedoelde vraag heeft de discussie tussen
partijen zich toegespitst op de vraag of T84.66 bindt aan NCA (niet-
specifiek kruisreagerend antigeen) en/of MA (meconium antigeen). Het
hof overweegt als volgt:
Ter adstructie van hun stelling, dat het MAb T84.66 niet een klasse
III anti-CEA antilichaam is, verwijzen R. c.s. naar een aantal
proevenverslagen van door of in opdracht van R. c.s. verrichte proeven.
Voorts wijzen zij op een aantal in het geding zijnde publicaties.
P. c.s. betogen, dat uit genoemde literatuur juist blijkt, dat het MAb
T84.66 een klasse III anti-CEA antilichaam is. Daarnaast verwijzen zij
naar proevenverslagen van Dr. Thomas (productie 28 bij akte van 8
augustus 1997 en productie 13 bij antwoordakte van 19 april 2001) en
van P. (productie 14 bij laatstgenoemde akte).
4. De door R. c.s. bedoelde proevenverslagen overtuigen niet. De
verslagen zijn, naar het het hof voorkomt, onvolledige, doordat daarin
niet wordt aangegeven hoe de proeven precies zijn uitgevoerd. Voorts
zijn, zoals door P. c.s. reeds werd opgemerkt, onzuivere NCA en NCA-2
mengsels gebruikt, hetgeen niet, zoals R. c.s. stellen, een "loze bewering"
van P. c.s. is, doch blijkt uit de productdocumentatie van de leverancier
van die materialen, Crystal Chem Inc. (productie 7 bij antwoordakte P.
c.s. van 19 april 2001). Om die reden is het naar het oordeel van het
hof niet mogelijk eenduidige conclusies uit de testresultaten te trekken.
Het is het hof voorts opgevallen, dat de door R. c.s. in de proeven
gebruikte concentraties hoog zijn. Dit brengt het inherente gevaar mee,
dat antilichamen niet alleen specifiek zullen binden aan "hun" antigenen,
maar ook aspecifiek aan andere eiwitten (vgl. het commentaar van R.
c.s. in de akte uitlating producties van 17 mei 2001 onder 5: alleen bij de
hoge concentraties NCA werd een band waargenomen). Samenvattend
is het hof van oordeel, dat uit de proevenverslagen van R. c.s. niet de
eigenschappen van het MAb T84.66 kunnen worden afgeleid.
5. Uit de proevenverslagen van Dr. Thomas volgt naar het oordeel van
het hof, dat T84.66 niet bindt met NCA. R. c.s. hebben de conclusies, die
Dr. Thomas uit zijn proeven trekt, bestreden door er op te wijzen, dat
Thomas geen proeven heeft gedaan met het MAb C-19 en met MA. Dit is
evenwel voor de vraag of het MAb T84.66 wellicht specifiek bindt met NCA
niet relevant. R. c.s. hebben voorts kritiek geuit op de door Dr. Thomas
gebruikte methoden en condities.
Het hof vermag R. c.s. hierin niet te volgen. Voorzover uit de
proevenverslagen naar voren komt, heeft Dr. Thomas in de literatuur
beschreven, aanvaarde methoden en condities gebruikt. In ieder geval
kan uit de proeven van Dr. Thomas (anders dan Prof. Huber in zijn
als productie F bij de akte van R. c.s. van 22 maart 2001 overgelegde
Verklaring stelt) niet geconcludeerd worden, dat het MAb T84.66 specifiek
bindt met NCA. Evenmin volgt dit uit de proeven van P..
6. Door R. c.s. is aangevoerd, dat het Amerikaanse octrooi 4 873 313
(door P. c.s. overgelegd als productie 9 bij akte van 19 april 2001), dat is
gericht op het monoklonale antilichaam T84.66, leert dat het T84.66 niet
alleen aan CEA moleculen bindt, maar ook aan niet-CEA moleculen.
Het hof kan zich met deze stelling niet verenigen, nu in kolom 5, reg.
59-62 van het octrooi uitdrukkelijk is vermeld: "The epitope specificity
testing revealed that the T84.66-A3.1-H11 monoclonal antibody
recognizes a unique single epitope in CEA, and that the epitope is of
a protein, not carbohydrate nature", terwijl nergens in het octrooi
melding wordt gemaakt van enige binding met een epitoop van NCA.
Juist is, dat het octrooi - zoals R. c.s. opmerken - aangeeft, dat "the
immunocytological staining reaction of neutrophils provides an alternative
method of assessing the NCA cross-reactivity of monoclonal antibodies to
CEA", maar dit heeft betrekking op zogenaamde positieve "staining". Dit
blijkt ook uit het door R. c.s. nog aangevoerde artikel van Wagener et al.
(productie 8 bij de genoemde akte van P. c.s.), waarin op pag. 2306/2307
wordt opgemerkt: "Antibody T84.66-A3.1-H11, which exhibited a very
weak binding to granulocytes, showed no reaction with cross reacting
antigens in binding studies (...)".
7. Door P. c.s. is een artikel van Börmer over de R. CEA assay kit
(productie 5 bij eerdergenoemde akte) overgelegd, waarnaar in de
bijsluiter van R. kit wordt verwezen en waaruit zou blijken, dat T84.66
niet bindt aan MA. R. c.s. bestrijden deze uitleg door te stellen, dat het
in de R. CEA assay kit gebruikte T84.66 in gelabelde vorm verkeert en
daardoor een zeer lage affiniteit voor MA heeft, maar dat dit niet geldt
voor ongelabeld T84.66. Deze stelling wordt door R. c.s. niet onderbouwd.
Bij Börmer gaat het om de interpretatie van de piek in de desbetreffende
figuur. Bepalend is naar het oordeel van het hof, hetgeen de auteur
hierover zegt op pag. 1737, rechterkolom van bedoeld artikel: " Gel
filtration of the meconium extract (Figure 1, lower panel) revealed that
the small amount found by the R. assay had a molecular size similar
to that of the labeled purified CWA (...), whereas the large amounts of
antigen measured by the other assays were eluted as would be the case
for a slightly smaller molecular size." Börmer geeft aan, dat de R. test
iets anders herkent dan de andere antilichamen en dat "dat andere" van
een molecuulgewicht is dat identiek is aan zuiver CEA. Het argument, dat
dit iets van doen zou hebben met de labeling van het T84.66 (waardoor
affiniteit zou veranderen) gaat naar het oordeel van het hof niet op,
aangezien dit niets te maken heeft met verschillende molecuulgewichten
van de herkende antigenen.
Van belang is voorts dat Börmer zonder enig voorbehoud op pag. 1738
van zijn artikel stelt: "The results presented here show that the R. assay
is CEA-specific, owing to the restricted reactivity of the tracer MAb used".
8. Het voorgaande, nog gevoegd bij de ondubbelzinnige mededeling in de
bijsluiter bij de R. kit "No cross reactivity was observed with MA, NCA (...)
leidt het hof tot de slotsom, dat thans genoegzaam is gebleken, dat het
antilichaam T84.66 van R. c.s. niet specifiek bindt aan meconium antigeen
(MA) of niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). De overige door P.
c.s. nog geciteerde literatuur en de door R. c.s. daartegen aangevoerde
argumenten kunnen daarom onbesproken blijven.
9. Het hof acht thans - na bedoelde nadere producties en toelichtingen
van partijen - geen redenen meer aanwezig om een deskundigenbericht
te gelasten. Aan het bewijsaanbod van partijen wordt voorbij gegaan, nu
dit in het licht van al het vorenstaande niet meer ter zake dienende is.
10. De conclusie van het voorgaande dient te zijn dat het MAb T84.66
een klasse III anti-CEA antilichaam is, dat voldoet aan conclusie 1 van
het octrooi van P. c.s. Dit betekent dat R. c.s. door de R.-kit, waarin
van T84.66 als zogenaamde probe MAb wordt gebruik gemaakt, in het
verkeer te brengen in één van de landen, waar het octrooi van kracht is,
direct inbreuk maken op dat octrooi in dat land. Door P. c.s. zijn stukken
overgelegd (productie 1 bij akte na tussenarrest), waaruit blijkt, dat het
octrooi in de gedesigneerde Europese landen is gevalideerd. De juistheid
van die stukken is door R. c.s. niet bestreden, zodat het hof er van
uitgaat, dat het octrooi in de gedesigneerde landen van kracht is. Door
R. c.s. is evenmin bestreden, dat de R.-kit door de R. vennootschappen
afzonderlijk in de gedesigneerde landen direct of indirect in het verkeer
wordt gebracht.
11. Uit een en ander vloeit voort dat het vonnis - behoudens de niet-
ontvankelijkverklaring van Immunomedics Inc. (appellante sub 3)
waartegen geen grief is gericht - niet in stand kan blijven en dat het
gevorderde inbreukverbod in voege als na te melden toewijsbaar is. Het
hof gaat daarbij uit het petitum van de appèldagvaarding, nu de wijziging
van eis bij akte van 2 maart 2000 destijds bij pleidooi is ingetrokken.
Bij de beoordeling of een verbod zal worden opgelegd wordt het door R.
c.s. gestelde belang van een goede behartiging van de volksgezondheid
door het beschikbaar blijven van de R.-kit - zonder nadere toelichting
die ontbreekt - niet aangemerkt als een zwaarwegend maatschappelijk
belang op grond waarvan de onrechtmatige gedragingen van R. c.s.
behoren te worden geduld, als bedoeld in artikel 6:168 BW.
Voor toewijzing van het verbod om betrokken te zijn bij handelingen die
indirect inbreuk maken op het octrooi is door P. c.s. onvoldoende gesteld.
De vordering strekkende tot veroordeling tot vergoeding van schade,
nader op te maken bij staat, is jegens R. sub 1 toewijsbaar, voor zover
zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben
gehandeld, terwijl de mogelijkheid van schade tengevolge van inbreuk op
het octrooi aannemelijk is. Het hof ziet in de gegeven omstandigheden
geen aanleiding om R. c.s. te veroordelen tot winstafdracht.
Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde
R.-vennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het hof geen termen
aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde R.-vennootschappen voldoen aan
de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de
wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Daarenboven
is enige terughoudendheid van de nationale rechter jegens de in het
buitenland gevestigde vennootschappen op dit punt op zijn plaats. Het
desbetreffende bewijsaanbod van P. c.s. wordt daarom gepasseerd.
12. Het hof acht, gezien de daarbij betrokken belangen van partijen en
de omstandigheden van het onderhavige geval, als middel om inbreuk te
beteugelen en om de omvang van de schade vast te stellen, passend, dat
aan P. c.s. opgave wordt gedaan van de namen en adressen van afnemers
van inbreukmakende producten, de desbetreffende transacties en de aan
die afnemers geleverde aantallen (vordering sub 2).
Het sub 2 gevorderde gevorderde bevel zal evenwel jegens de buiten
Nederland gevestigde vennootschappen R. sub 2 tot en met 9 worden
afgewezen, daar gesteld noch gebleken is dat de rechtstelsels van de
landen, waarin die vennootschappen zijn gevestigd en de leveringen
plaatsvinden, voorzien in de mogelijkheid in dit geval een dergelijke
maatregel op te leggen.
Voorts acht het hof de sub 3 en 4 gevorderde bevelen om
inbreukmakende producten terug te nemen, terug te halen en/of terug
te roepen en te vernietigen, op straffe van dwangsommen, niet passend,
in aanmerking genomen dat daarmee voor R. sub 1 dan wel R. c.s.
grote inspanningen zijn gemoeid en die maatregelen onevenredig veel
schade zullen meebrengen. Daarbij heeft het hof het genoemde belang
van de goede behartiging van de volksgezondheid niet als belang in
aanmerking genomen, omdat het beschermen van zodanig belang niet
behoort te geschieden door middel van het toelaten van octrooiinbreuk
(vgl. HR 21 april 1995, NJ 1996, 462). Voorts is gesteld noch gebleken
dat de rechtstelsels in de landen, waarin R. sub 2 tot en met 9 zijn
gevestigd en leveren, voorzien in de mogelijkheid in dit geval de sub 3
en 4 gevorderde maatregelen op te leggen, zodat die vorderingen ook
daarom niet toewijsbaar zijn jegens bedoelde R.-vennootschappen.
Het hof merkt in dit verband nog op dat de Agreement on Trade-related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) op het stuk van de
nevenvorderingen geen (dwingendrechtelijke) bepalingen bevat die in
het onderhavige geval rechtstreeks en direct toepasbaar zijn. Aan de
uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal in verband met het risico van
restitutie van schade tengevolge van de tenuitvoerlegging van dit arrest
- bij gebreke van precieze cijfers onder meer omtrent omzet van R. c.s. -
na te melden zekerheidsstelling worden verbonden.
Hoge Raad
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweerders in cassatie - verder te noemen: P. c.s. - en de vennootschap
naar Amerikaans recht Immunomedics Inc., gevestigd te M. P., New
Jersey, Verenigde Staten van Amerika, hierna: Immunomedics, hebben
bij exploiten van 24 maart 1997 eiseressen tot cassatie - verder te
noemen: R. c.s. - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te
's-Gravenhage en verkort weergegeven - gevorderd bij vonnis, voorzover
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, R. c.s. te verbieden op enigerlei wijze
betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk
maken op het Europees octrooi 0 131 627, niet alleen met betrekking tot
Nederland, maar ook met betrekking tot directe of indirecte inbreuk in alle
andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is. Daarnaast hebben
zij enkele nevenvorderingen en subsidiaire vorderingen ingesteld, die in
cassatie niet meer aan de orde zijn.
De buitenlandse R. c.s. (verweersters in cassatie onder 2 tot en met
9) hebben vóór alle verweren de exceptie van onbevoegdheid van de
Nederlandse rechter op geworpen. R. Nederland BV en de buitenlandse
R. c.s. hebben, de laatsten subsidiair, de vorderingen in de hoofdzaak
bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 1 oktober 1997 in het incident
tot onbevoegdheid zich bevoegd verklaard tot kennisneming van de
vorderingen. In de hoofdzaak heeft de rechtbank Immunomedics niet-
ontvankelijk verklaard in haar vorderingen en de vorderingen voor het
overige afgewezen.
Tegen dit vonnis hebben P. c.s. en Immunomedics hoger beroep ingesteld
bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Daarbij hebben zij hun eis gewijzigd
en samengevat in hoger beroep gevorderd bij arrest, uitvoerbaar bij
voorraad en op straffe van dwangsommen:
a. R. c.s. te verbieden om op enigerlei wijze betrok ken te zijn bij
handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op genoemd
Europees octrooi, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd;
b. R. c.s. te bevelen om aan de raadsman van P. c.s. een door een
onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde lijst met de namen en
adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten en enige
andere gegevens te verschaffen;
c. R. c.s. te bevelen om alle aan derden afgeleverde preparaten welke
inbreuk maken op genoemd Europees octrooi terug te halen, althans de
afnemers aan te schrijven tot terugzending van deze preparaten tegen
terugbetaling van de koopprijs op kosten van R. c.s.;
d. R. c.s. te bevelen om de nog in voorraad zijnde, teruggehaalde en
teruggezonden preparaten welke inbreuk maken op genoemd Europees
octrooi voor eigen rekening te vernietigen, en
e. R. c. s. te veroordelen tot vergoeding van de door P. c.s. geleden
schade dan wel, zulks ter keuze van hen, tot afdracht van de door hen
door de octrooi-inbreuk genoten winst, op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet.
Bij tussenarrest van 15 februari 2001 heeft het hof de zaak naar de rol
verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van R. c.s.
Het hof heeft bij eindarrest van 27 juni 2002 het vonnis waarvan beroep
vernietigd, behoudens voor zover Immunomedics daarbij niet-ontvankelijk
is verklaard, welke niet-ontvankelijkverklaring werd bekrachtigd, en, in
zoverre opnieuw rechtdoende:
1. R. c.s. verboden onmiddellijk na de betekening van het arrest iedere
directe inbreuk op het Europees octrooi 0 131 627, zulks in alle landen die
in dit octrooi zijn gedesigneerd;
2. R. Nederland bevolen om binnen zestig dagen na betekening van
het arrest aan de raadsman van P. c.s. te verstrekken een door een
onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde lijst houdende de
namen en adressen van de afnemers aan wie de preparaten, die inbreuk
maken op het Europees octrooi 0 131 627 zijn geleverd, onder vermelding
van de datum van de transactie met deze afnemers en de hoeveelheden
van de inbreukmakende producten die het onderwerp vormen van deze
transacties;
3. R. c.s. veroordeeld bij iedere overtreding door een of meer van hen van
het sub 1 vermelde verbod te betalen aan P. c.s. een dwangsom van € 10
000;
4. R. Nederland veroordeeld bij overtreding van het sub 2 bedoelde bevel
aan P. c.s. te betalen een dwangsom van € 10 000 per dag dat zij in
gebreke blijft aan dat bevel te voldoen;
5. R. Nederland veroordeeld tot betaling aan P. c.s. van de door hen door
de inbreuk door R. Nederland op het Europees octrooi 0 131 267 geleden
schade, nader te bepalen bij staat en te vereffenen volgens de Wet;
6. het meer of anders gevorderde afgewezen;
7. het vonnis voor het overige bekrachtigd, en
8. dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, mits tegen
zekerheidsstelling door P. c.s. van € 2 miljoen.
(...)
2. Het geding in cassatie
Tegen beide arresten van het hof hebben R. c.s. bij exploit van 19 juli
2002 (rolnr. C02/228) en bij exploit van 27 september 2002 (rolnr.
C02/280) beroep in cassatie ingesteld. P. c.s. heeft in de zaak (C62/228)
incidenteel cassatieberoep ingesteld.
(...)
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt in beide
zaken tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen over de in deze conclusie aangeduide
onderwerpen.
De advocaat van P. c.s. heeft bij brief van 19 juni 2003 op de conclusie
gereageerd.
3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het principale beroep
3.1 R. c.s. hebben te kennen gegeven dat het cassatiemiddel in de door
haar op 19 juli 2002 uitgebrachte - en niet door haar, doch door P. c.s.
aangebrachte - dagvaarding kan worden genegeerd. P. c.s. hebben de
niet-ontvankelijkheid van R. c.s. in het bij dagvaarding van 27 september
2002 ingestelde cassatieberoep ingeroepen. P. c.s. voeren daartoe aan
dat R. c.s. met het uitbrengen van de eerste dagvaarding, zonder daarbij
enig voorbehoud te maken voor een nader cassatieberoep, jegens P.
c.s. te kennen hebben gegeven te berusten in de bestreden uitspraken,
voor zover zij daartegen in dat eerste beroep geen bezwaren hadden
gericht. P. c.s. hebben voorts aangevoerd dat R. c.s. met het uitbrengen
van de tweede dagvaarding in strijd met een goede procesorde hebben
gehandeld.
3.2 Het beroep op niet-ontvankelijkheid is door P. c.s. niet bij conclusie
van antwoord en derhalve, gelet op art. 411 lid 2 Rv., te laat gedaan,
zodat daaraan moet worden voorbijgegaan.
3.3 Nu de middelen in de beide - binnen de cassatietermijn uitgebrachte
- dagvaardingen deels op hetzelfde neerkomen - zonder onderling
onverenigbaar te zijn - en P. c.s. niet hebben aangevoerd dat zij op
enigerlei wijze in hun verweer in cassatie of in het instellen van hun
incidentele cassatieberoep zijn benadeeld, verzetten de eisen van
een goede procesorde zich niet tegen het uitbrengen van de tweede
cassatiedagvaarding binnen de cassatietermijn. Ingevolge het verzoek van
R. c.s. zal de Hoge Raad het in de eerste dagvaarding opgenomen middel
als ingetrokken beschouwen.
4. Beoordeling van het middel in het principale beroep
4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) P. c.s. zijn rechthebbenden op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op
20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d. 20 januari 1984,
voor "specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their
methods of use". In de octrooiaanvrage is beroep gedaan op prioriteit
vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende
landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.
(ii) De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse
tekst:
"1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically
binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody
being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to
an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either
meconium antigen or non-specific crossreacting antigen.
2. Pure meconium antigen, characterized in that:
it has a molecular weight of 185,000;
it has the a1 and sz1 and sz2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma1
site."
De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-
werkwijze voor het bepalen van carcino-embryonaal antigeen (CEA) in
een serum- of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder
7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting ("immuno-
assay kit").
(iii) Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositie-afdeling van
het Europees Octrooibureau is het door een derde (B. AG) ingestelde
verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het
oorspronkelijk was verleend.
(iv) Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij
wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd doordat
een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed, in aanraking wordt
gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht dat
specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w.
"vangt" en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel
aangeduid als "capture antibody". Een reactie tussen een monoclonaal
antilichaam en een antigeen vindt plaats doordat het desbetreffende
antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats
(epitoop) bezit.
Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van
capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof
waarin zich vrije antilichamen bevinden - eveneens specifiek voor het te
detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-
met-enzym (ook wel aangeduid als "probe-antibody") bindt aan het op
de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat
toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-
(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden
omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid "gevangen"
antigeen kan worden gemeten.
(v) Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden
onderverdeeld in drie klassen:
Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA;
Klasse II:reageert alleen met CEA en NCA;
Klasse III:reageert uitsluitend met CEA.
(vi) R. c.s., althans R. Nederland BV, brengen CEA-kits in het verkeer
onder de merknaam Cobas Core CEA EIA. In deze kits wordt gebruik
gemaakt van monoclonale antilichamen (MAb = monoclonal antibody)
en wel: van de MAbs C 19 (als capture MAb) en T 84.66 (als probe
MAb). In de bijsluiter bij hun Cobas Core CEA EIA-kits vermelden de R.-
vennootschappen:
"Two monoclonal antibodies are used as catcher and tracer antibodies.
Both are highly specific for CEA-epitopes. No cross-reactivity was
observed with Meconium antigen, NCA, NCA-2 and bilary glycoprotein I."
4.2.1 De Hoge Raad ziet aanleiding eerst onderdeel 5 te behandelen.
Het richt zich tegen 's hofs beslissing (in rov. 4 van het tussenarrest
en rov. 1 van het eindarrest) zich bevoegd te achten tot kennisneming
van de vorderingen, ingesteld tegen de buiten Nederland gevestigde R.-
vennootschappen. Hoewel het onderdeel zulks niet met zoveel woorden
vermeldt, neemt de Hoge Raad aan dat de desbetreffende klachten zich
keren tegen de beslissingen tot bevoegdverklaring voor zover het betreft
de vorderingen tot grensoverschrijdende maatregelen, overeenkomstig
hetgeen R. c.s. in het kader van de exceptie hebben gevorderd.
4.2.2 Het hof heeft het door R. c.s. bij pleidooi herhaalde beroep
op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te nemen
van de vorderingen tegen de buitenlandse R.-vennootschappen tot
grensoverschrijdende maatregelen verworpen op de grond dat R. c.s.,
nadat de rechtbank zich bevoegd had verklaard, geen incidenteel beroep
tegen die beslissing hebben ingesteld, in hun memorie van antwoord wel
hebben vermeld hun verweer van niet-inbreuk en het nietigheidsverweer
te handhaven, maar het beroep op onbevoegdheid niet hebben genoemd,
noch een algemene verwijzing naar de stukken van de eerste aanleg
hebben opgenomen, doch daarentegen aldaar wel een opmerking hebben
gemaakt over een door P. c.s. in hun memorie van grieven gemaakte
vergissing door te verwijzen naar overwegingen van de rechtbank omtrent
de bevoegdheid. Het heeft daaraan de gevolgtrekking verbonden dat P.
c.s. redelijkerwijs ervan hebben mogen uitgaan dat de buitenlandse R.-
vennootschappen alsnog de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
wat betreft de grensoverschrijdende maatregelen op de voet van art. 18
EEX stilzwijgend hadden aanvaard, zodat R. c.s. in strijd met een goede
procesorde handelen door bij pleidooi alsnog die onbevoegdheid in te
roepen.
4.2.3 Het onderdeel klaagt (in 5.1 en 5.2) terecht dat het hof aldus
de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend. Tenzij
de desbetreffende R.-vennootschappen hun bevoegdheidsverweer
ondubbelzinnig hadden prijsgegeven, diende het hof dat in eerste aanleg
verworpen verweer alsnog te onderzoeken, nu in hoger beroep de
toewijsbaarheid van de vorderingen van P. c.s. wederom aan de orde
was. Uit de hiervoor in 4.2.2 vermelde, door het hof vastgestelde feiten
en omstandigheden heeft het hof niet kunnen afleiden dat van zodanig
prijsgeven sprake is geweest.
4.2.4 Onderdeel 5.3 richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen
het oordeel van het hof dat de meerbedoelde R.-vennootschappen de
rechtsmacht van de Nederlandse rechter op de voet van art. 18 EEX
stilzwijgend hebben aanvaard. Voor zover het van de veronderstelling
uitgaat dat het hof dat oordeel heeft gebaseerd op het feit dat die
partijen ook verweer ten principale hebben gevoerd, mist het feitelijke
grondslag, aangezien die veronderstelling, gelet op hetgeen hiervoor
onder 4.2.2 is overwogen, onjuist is. Voor zover het onderdeel klaagt
over de uitleg die het hof aan art. 18 EEX (en daarmee aan art. 18 EVEX)
heeft gegeven, hebben R. c.s. bij die klacht geen belang, nu uit hetgeen
naar aanleiding van de onderdelen 5.1 en 5.2 is overwogen voorvloeit
dat, indien mocht blijken dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter
niet op art. 6 onder 1 EEX/EVEX kan stoelen - waaromtrent nader
hierna onder 4.3.4 e.v. - het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen
het bevoegdheidsverweer van die R.-vennootschappen ingevolge de
devolutieve werking van het appel alsnog zal dienen te behandelen.
4.3.1 In rov. 1 van zijn eindarrest heeft het hof een tweede grond voor de
verwerping van het bevoegdheidsverweer opgenomen, door zich mede te
verenigen met hetgeen de rechtbank dienaangaande had overwogen. Het
hof heeft daarbij kennelijk het oog gehad op rov. 6 tot en met 14 van het
vonnis van 1 oktober 1997.
4.3.2 Onderdeel 5.4 klaagt dat het hof aldus miskend heeft dat in zijn
tussenarrest een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing
omtrent het bevoegdheidsverweer was vervat, waaraan het daarom niet
een extra grond mocht toevoegen.
4.3.3 Deze klacht faalt, nu het hof niet van zijn in het tussenarrest
gegeven beslissing is teruggekomen. Geen rechtsregel belette het hof de
verwerping van het bevoegdheidsverweer in zijn eindarrest mede op een
aldaar alsnog bijgebrachte grond te doen steunen.
4.3.4 Onderdeel 5.5 is gericht tegen dat oordeel van het hof, dat zich,
gelet op de hiervoor in 4.3.1 genoemde overwegingen van de rechtbank,
aldus laat samenvatten:
- Naar de tekst van art. 6 onder 1 EEX, art. 6 onder 1 EVEX en art.
126 (oud) Rv. was de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van
de vorderingen tegen de medegedaagde R.-vennootschappen (rov. 6
rechtbankvonnis).
- Die vennootschappen hebben, onder verwijzing naar HvJEG 27
september 1988, nr. 189/87, NJ 1990, 425, aangevoerd dat een goede
rechtsbedeling niet vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting
teneinde te vermijden dat, bij afzonderlijke berechting, onverenigbare
uitspraken worden gegeven. Ter toelichting hebben zij gesteld dat voor elk
land een afzonderlijk octrooi geldt. Dit argument gaat niet op. Het octrooi
moet ingevolge art. 69 EOV in alle aangesloten landen op dezelfde wijze
worden uitgelegd. Daarmee zou strijdig zijn dat in het ene aangewezen
land wél een inbreuk wordt aangenomen en in het andere land niet.
Bovendien behoren alle R.-vennootschappen tot hetzelfde concern,
hetgeen de samenhang tussen de vorderingen onderstreept (rov. 7-8
vonnis).
- Het Hof van Justitie heeft in rov. 11 en 12 van het arrest van 27
september 1988 verband gelegd met het begrip "samenhangende
vorderingen" in art. 22 EEX. In een uitspraak over art. 22 EEX heeft het
Hof van Justitie overwogen:
"Om een goede rechtsbedeling te verzekeren moet deze uitlegging ruim
zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige
uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer
worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit." (HvJ
EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659, rov. 53).
Nu in dat geval door het Hof van Justitie voldoende samenhang werd
aangenomen, valt niet in te zien waarom de onderhavige vorderingen,
betrekking hebbend op gestelde inbreuken op verschillende doch
gelijkluidende Europese octrooien, niet voldoende zouden samenhangen
om een beroep op art. 6 onder 1 EEX te rechtvaardigen (rov. 9 vonnis).
- Dit zou anders zijn indien de vordering tegen de gedaagden was
ingesteld enkel met het doel een of meer van die gedaagden af te trekken
van de rechter van het land van zijn woon- of vestigingsplaats (vgl. HvJEG
27 september 1988, rov. 9). Daarvan is in dit geval geen sprake (rov. 10
vonnis).
- De R.-vennootschappen hebben zich in dit verband beroepen op HvJ EG
7 maart 1995, C-68/93, NJ 1996, 269, waarin het Hof van Justitie een
restrictieve uitleg voorstond. Dat beroep gaat niet op omdat in dit arrest
de uitleg van art. 5 onder 3 EEX aan de orde was. Bovendien, zelfs al zou
uit dit arrest worden afgeleid dat uitzonderingen op de hoofdregel - de
bevoegdheid van het forum rei - beperkt moeten worden uitgelegd, dan
nog geldt dat, in dit geval, de vordering is aangebracht bij het forum rei
van een der gedaagden. Bovendien zou bij een zó beperkte uitleg van art.
6 onder 1 EEX, daaraan vrijwel iedere betekenis worden ontnomen (rov.
11-12 vonnis).
- Al het vorenstaande geldt mede voor art. 6 onder 1 EVEX.
- Met betrekking tot R. Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de USA,
spelen EEX en EVEX geen rol en bestaat bevoegdheid op grond van art.
126 lid 7 (oud) Rv.
4.3.5 Het onderdeel stelt vragen van uitleg van art. 6 onder 1 EEX aan
de orde, waaromtrent geen duidelijkheid bestaat. De Hoge Raad zal
daarom, op de voet van het Protocol betreffende de uitlegging door het
Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, terzake prejudiciële vragen stellen aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De door dat Hof te
geven uitleg zal mede gelden voor art. 6 onder 1 EVEX, van belang voor
de verweerders sub 7, 8 en 9.
4.3.6 Het Hof van Justitie kan bij beantwoording van de hierna onder
6 te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor
zijn vermeld onder 4.1. Als in cassatie vaststaande kan tevens gelden
dat ieder van de R.-vennootschappen sub 3 tot en met 9 de hiervoor in
4.1. sub (vi) bedoelde CEA-kits in het land waarin zij gevestigd is, in het
verkeer brengt.
4.4 De in 4.3.5 bedoelde prejudiciële vragen hebben geen betrekking
op de zaken tegen de verweerders onder 1 en 2, zodat in die zaken de
overige onderdelen van het middel thans bespreking behoeven. Hetgeen
hierna daaromtrent wordt overwogen geldt ook in de zaken tegen de
overige verweerders, indien en voor zover de uitspraak van het Hof
van Justitie niet zal leiden tot onbevoegdverklaring ten aanzien van die
verweerders.
4.5 De onderdelen 1 tot en met 4 richten zich tegen rov. 11 van het
tussenarrest, dat door het hof in zijn eindarrest is overgenomen.
Daarin wordt onderzocht of het in de CEA-kits van R. c.s. voorkomende
monoclonale antilichaam MAb T84.66 onder de beschermingsomvang
valt van conclusie 1 van het octrooi. Het middel behelst - gelet op HR
13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391, terecht - geen klacht over de
maatstaf die het hof blijkens rov. 7 heeft gehanteerd voor de bepaling
van de beschermingsomvang van een octrooi, aangezien die de juiste
is. In rov. 11 heeft het hof allereerst vastgesteld welke eigenschappen
het antilichaam volgens conclusie 1 van het octrooi bezit, die het daarbij
heeft aangeduid met a, b en c, en heeft het vervolgens het in de CEA-
kits van R. c.s. voorkomende monoclonale antilichaam MAb T84.66 op die
eigenschappen onderzocht.
4.6.1 Het hof heeft daarbij de tekst van conclusie 1 van het octrooi
gebezigd zoals het die heeft vastgesteld in zijn arrest van 25
januari 2001 in een door twee R.-vennootschappen aangespannen
nietigheidsprocedure. Tegen het aldus door het hof gedeeltelijk verworpen
nietigheidsverweer van R. c.s. richt zich onderdeel 7, dat is voorgesteld
voor het geval de onderdelen 1 tot en met 6 niet of slechts gedeeltelijk
gegrond worden geoordeeld, welk geval zich, blijkens hetgeen hierna
wordt overwogen, voordoet.
4.6.2 Het tegen 's hofs arrest van 25 januari 2001 gerichte cassatieberoep
wordt door de Hoge Raad bij uitspraak van heden verworpen. Nu
de in onderdeel 7 vervatte klachten zich niet onderscheiden van
de cassatieklachten die R. c.s. in die nietigheids-procedure hebben
geformuleerd, kunnen deze op de in het arrest van heden in de
nietigheidsprocedure vermelde gronden niet tot cassatie leiden.
4.7.1 Onderdeel 1 heeft betrekking op eigenschap (a) van conclusie 1.
Het hof heeft naar aanleiding van het betoog van R. c.s. dat het door haar
gebruikte MAb T84.66 bindt aan CEA van 180.000 Da en niet specifiek
aan CEA van 200.000 Da onderzocht of de vermelding in conclusie 1 dat
het geclaimde antilichaam specifiek bindt aan de epitoop op 200.000
Da-CEA beperkend is bedoeld. Het is vervolgens tot een ontkennende
beantwoording van die vraag gekomen, kort gezegd, door vast te stellen
dat uit het octrooischrift blijkt dat het molecuulgewicht op een schatting
berust en ten processe is gebleken dat CEA een ongewoon hoge mate
van heterogeniteit in zijn molecuulgrootte kent in het bereik van 180.000
- 20.000 Da. Daaraan heeft het hof de gevolgtrekking verbonden dat
het 200.000 Da-CEA van conclusie 1 niet een andere stof is dan de CEA
van 180.000 Da. Het hof heeft er daarbij op gewezen dat het ook in de
nietigheidsprocedure tot die slotsom gekomen is.
4.7.2 Het onderdeel, dat zich tegen die gevolgtrekking keert met een
beroep op het verleningsdossier van het octrooi waaruit blijkt dat de
vermelding van het molecuulgewicht juist is opgenomen om het gevonden
antilichaam te onderscheiden van het uit het Amerikaanse octrooi
4.349.528 (Wistar) bekende antilichaam, verliest uit het oog dat de
nietigheidsprocedure heeft geleerd dat die tijdens de verleningsprocedure
nagestreefde afbakening niet deugdelijk is geweest, juist omdat naar
het onherroepelijke oordeel van het hof in die zaak CEA met een
molecuulgewicht van 200.000 Da zich niet onderscheidt van dat met
een molecuulgewicht van 180.000 Da. Hierop stuiten de klachten van dit
onderdeel af.
4.8 De klachten van onderdeel 2 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit
behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten
niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4.9 Onderdeel 3 betreft de beslissing omtrent eigenschap (c) van
conclusie 1.
Het hof heeft zijn oordeel dat MAb T84.66 uit de R.-kit aan die eigenschap
beantwoordt, doen steunen op een bij pleidooi in hoger beroep door
P. c.s. overgelegd wetenschappelijk rapport waaromtrent het heeft
overwogen dat de inhoud daarvan en de daaraan door P. c.s. verbonden
conclusie door R. c.s. niet zijn bestreden. Het onderdeel klaagt terecht
dat het hof daarmee in de eerste plaats heeft miskend dat eigenschap
(c) eerst sedert 's hofs arrest in de nietigheidsprocedure, dat van 25
januari 2001 dateert, deel uitmaakt van conclusie 1 en dat R. c.s. in
de onderhavige inbreukprocedure nadien, tot het thans bestreden
tussenarrest, niet meer aan het woord zijn geweest. Van R. c.s. kon
immers niet worden gevergd dat zij in het onderhavige geding op die
beslissing van het hof in de nietigheidsprocedure in die zin vooruitliepen
dat zij een op dat nieuwe onderdeel van conclusie 1 betrekking hebbend,
nog niet in het geding gebracht rapport bestreden. Terecht betoogt het
onderdeel voorts dat het hof heeft gehandeld in strijd met de eisen
van een goede procesorde door te oordelen dat R. c.s. het rapport
niet bestreden hebben, nu het rapport eerst bij pleidooi in het geding
is gebracht en het hier, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, om een
biochemisch onderzoeksrapport gaat, waarvan bezwaarlijk kan worden
verwacht dat het bij pleidooi en zonder nadere bestudering inhoudelijk
wordt bestreden.
4.10 Onderdeel 4 richt de klachten van de voorgaande onderdelen ook
tegen rov. 10 van het eindarrest, zodat het gegrond is, voor zover het
hof aldaar heeft geoordeeld dat MAb T84.66 een klasse III anti-CEA
antilichaam is dat ook voldoet aan eigenschap (c) van conclusie 1 van het
octrooi.
4.11.1 Onderdeel 6 bestrijdt hetgeen het hof in rov. 10 en 11 van
het eindarrest heeft beslist, voor zover het betreft inbreuken op de
buitenlandse octrooien in de bundel van het Europese octrooi.
4.11.2 Onderdeel 6.1 voert aan dat het hof daarbij uit het oog heeft
verloren dat de inbreukvraag voor de respectieve landen waar de
buitenlandse R.-vennootschappen zijn gevestigd dient te worden
beoordeeld op basis van het in elk van die landen geldende octrooi,
terwijl het hof, naar het in rov. 8 van het tussenarrest ook heeft
overwogen, is uitgegaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in
de nietigheidsprocedure geldig heeft bevonden, welke uitspraak evenwel
slechts gelding heeft voor het Nederlandse (deel van het) octrooi.
4.11.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft ook de door de buitenlandse
R.-vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte
CEA-kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi,
zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing
geldt, mede gelet op art. 16 lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland.
4.11.4 Onderdeel 6.2 betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent
inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op 's hofs
eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden
dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het
was verleend, nietig zijn.
4.11.5 Deze klacht mist doel. De enkele omstandigheid dat er serieuze
aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees
octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van
een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te
wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend
octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd.
4.11.6 Onderdeel 6.3 kan niet tot cassatie leiden, nu de daaraan ten
grondslag liggende opvatting, te weten dat voor de toewijzing van een
grensoverschrijdend verbod voldaan dient te zijn aan zekere eisen van
efficiency, geen steun vindt in het recht.
5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
5.1.1 Het middel in het incidentele beroep richt zich tegen hetgeen het
hof in rov. 11 van zijn eindarrest heeft overwogen. Het eerste onderdeel
klaagt dat het hof - indien moet worden aangenomen dat het hof dat
inderdaad in rov. 11 en onderdeel 5 van het dictum heeft bedoeld te doen
- R. Nederland BV enkel heeft veroordeeld tot vergoeding van de schade,
veroorzaakt door inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi en dat
het die vennootschap ook had behoren te veroordelen tot vergoeding
van schade voor inbreuken in de andere gedesigneerde landen, althans
dat onbegrijpelijk is dat het dat niet heeft gedaan, nu het hof in rov. 10
heeft vastgesteld dat de R.-vennootschappen afzonderlijk - dus ook R.
Nederland - de inbreukmakende kits in de gedesigneerde landen in het
verkeer hebben gebracht.
5.1.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat rov. 11 en het dictum sub
5 aldus moeten worden begrepen dat de veroordeling van R. Nederland
BV slechts betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door inbreuk
op het Nederlandse gedeelte van het octrooi. Het mist evenwel feitelijke
grondslag, voor zover het in rov. 10 leest dat het hof zou hebben
geoordeeld dat ook R. Nederland BV zich buiten Nederland aan octrooi-
inbreuk heeft schuldig gemaakt. Het hof heeft, mede gelet op het gebruik
van het woord "afzonderlijk" in rov. 10, kennelijk bedoeld vast te stellen
dat alle R.-vennootschappen (met uitzondering van verweerder sub 2
die niet in een Europees land is gevestigd) in het land van haar vestiging
op de respectieve gedeelten van het Europees octrooi inbreuk hebben
gemaakt.
5.1.3 Uit het vorenstaande vloeit voort dat het tweede onderdeel,
waaraan de veronderstelling ten grondslag ligt dat het hof R. Nederland
BV tot vergoeding van schade ook ten aanzien van de inbreuken
buitenslands heeft veroordeeld, feitelijke grondslag mist.
5.2.1 Onderdeel 3 keert zich tegen 's hofs beslissing dat de vordering
tot schadevergoeding tegen R. Nederland BV toewijsbaar is, voor zover
zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben
gehandeld. Blijkens de toelichting bij repliek in cassatie strekt het
onderdeel ten betoge dat de door het hof toegepaste, in art. 43 lid
2 van de Rijksoctrooiwet (1910) neergelegde regel dat ter zake van
octrooi-inbreuk slechts schadevergoeding kan worden gevorderd van een
inbreukmakende partij die desbewust gehandeld heeft, buiten toepassing
dient te blijven, wegens onverenigbaarheid met art. 45 lid 1 van het
TRIPs-verdrag.
5.2.2 Art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag luidt:
"The judicial authorities shall have the authority to order the infringer
to pay the right holder damages adequate to compensate for the
injury the right holder has suffered because of an infringement of that
person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with
reasonable grounds to know, engaged in infringing activity",
zodat daarin in een van die van art. 43 lid 2 ROW (1910) afwijkende
maatstaf voor de toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding
is voorzien.
5.2.3 De klacht treft doel. De bepaling van art. 45 lid 1 van het TRIPs-
verdrag - waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de
Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen
- dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse
rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te
worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan
verbinden, zodat het bepaalde in art. 43 lid 2 ROW (1910) - evenals dat
in het gelijkluidende art. 70 lid 3 ROW 1995 - ingevolge art. 94 Gr.w moet
wijken voor het voorschrift van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het
daarmee niet verenigbaar is.
5.3.1 Onderdeel 4 is gericht tegen de beslissing van het hof de tegen R.
c.s. ingestelde vordering tot winstafdracht af te wijzen omdat het hof
tot een dergelijke veroordeling in de gegeven omstandigheden geen
aanleiding zag. Het onderdeel klaagt dat het hof, wat de inbreuken hier
te lande aangaat, niet begrijpelijk heeft gemotiveerd waarom het die
vordering heeft afgewezen, in aanmerking genomen dat de octrooihouder
ingevolgde de wet in beginsel recht op winstafdracht heeft.
5.3.2 Mede gelet op de in de conclusie van de Advocaat-Generaal in
4.12 geciteerde wetsgeschiedenis, moet worden aangenomen dat de
octrooihouder recht heeft op afdracht van de door de inbreukmaker
genoten winst - volgens art. 43 lid 3 ROW (1910) in plaats van,
volgens art. 70 lid 3 ROW 1995 naast schadevergoeding - en dat
de rechter niettemin slechts tot vergoeding van geleden schade kan
veroordelen indien hij van oordeel is dat billijkheidsgronden, gelegen in de
omstandigheden van het geval, voor een veroordeling tot winstafdracht
geen aanleiding geven. Dat brengt mee dat de rechter die tot dat oordeel
komt, inzicht dient te geven in de gronden die daartoe hebben geleid. In
dat opzicht schiet de motivering van het hof tekort, mede in aanmerking
genomen dat dit onderdeel van de vordering geen onderwerp van het
processuele debat is geweest.
5.3.3 Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de
vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen,
behoeft het thans geen bespreking, op de grond, hierna naar aanleiding
van het vijfde onderdeel vermeld.
5.4.1 Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot
vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse R.-
vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen omdat, kort
gezegd, niet was gebleken dat ten aanzien van die vennootschappen is
voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht
van de landen van vestiging van de desbetreffende vennootschappen
gelden.
5.4.2 Dit onderdeel is slechts van belang voor de zaken tegen de
verweerders 2 tot en met 9. Nu de vraag naar de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter ten aanzien van die verweerders onderwerp van de
te stellen prejudiciële vragen vormt, zal de bespreking van dit onderdeel
worden aangehouden tot na de uitspraak van het Hof van Justitie.
6. Vragen van uitleg
De vragen van uitleg van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (EEX), waarvan de Hoge Raad, blijkens het
hiervoor in 4.3.5 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het
cassatieberoep, zijn de volgende:
A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk
die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in
de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds
en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de
aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de
octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer
andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid
van art. 6, aanhef en onder 1 EEX?
B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend
luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en
is daarbij bijvoorbeeld van belang
- of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern?
- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan
een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de
plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is?
- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende
verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?
7. Beslissing
De Hoge Raad
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met
betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te
doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van
Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.