Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 24 oktober 1996. - Phytheron International SA tegen Jean Bourdon SA. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de commerce de Pontoise - Frankrijk. - Artikelen 30 en 36 EG-Verdrag - Merkenrichtlijn - Fytosanitair product - Parallelimport - Uitputting. - Zaak C-352/95.



Jurisprudentie 1997 bladzijde I-01729



Conclusie van de advocaat generaal

1 De onderhavige zaak, die bij wege van een verzoek van het Tribunal de commerce de Pontoise om een prejudiciële beslissing aanhangig is gemaakt, stelt vragen aan de orde over het beginsel van de uitputting van de rechten van een merkhouder naar gemeenschapsrecht.

De feiten en de prejudiciële vragen

2 De verwijzingsbeschikking bevat zeer weinig gegevens. De daarin weergegeven feiten zijn de volgende:

3 In juni 1994 plaatste de vennootschap Jean Bourdon SA (hierna: "Bourdon") bij de vennootschap Phytheron International SA (hierna: "Phytheron") een order voor 3 000 liter Previcur N, een pesticide op basis van propamocarbe-hydrochloride, die vanuit Duitsland in Frankrijk was ingevoerd maar oorspronkelijk uit Turkije kwam. Volgens de verwijzingsbeschikking wordt "niet betwist, dat het product afkomstig is van de vennootschap naar Duits recht Schering, dochter van de Duitse chemiegroep Hoechst die het door een andere dochter in Turkije laat vervaardigen en het vervolgens in Duitsland importeert".

4 Nog vóór de levering annuleerde Bourdon de bestelling. Volgens de verwijzingsbeschikking stelde Bourdon, dat uit derde landen afkomstige phytosanitaire producten niet in Frankrijk mochten worden ingevoerd zonder de toestemming van de merkhouder, dat die toestemming bij haar weten niet was verleend en dat zij zich aan een actie van de merkhouder wegens merkinbreuk zou blootstellen indien zij de betrokken producten zou kopen. Hierop stelde Phytheron een vordering tot schadevergoeding in tegen Bourdon wegens eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

5 Volgens de nationale rechter mogen naar Frans recht enkel de merkhouder of diens licentiehouder een product in de handel brengen dat is voorzien van een in Frankrijk geregistreerd merk. Volgens Bourdon was het onrechtmatig de producten in de handel te brengen, aangezien noch de merkhouder noch zijn licentiehouder hiertoe toestemming had verleend, en kon de verplichting om de producten te kopen bijgevolg niet worden afgedwongen. Phytheron stelde echter, dat in geval van conflict gemeenschapsrecht voorgaat boven nationaal recht, en dat wanneer een product rechtmatig in een Lid-Staat (in dit geval Duitsland) is ingevoerd en in de handel is gebracht, het zich naar gemeenschapsrecht in het vrije verkeer bevindt in de Europese Gemeenschap (en dus ook in Frankrijk). Volgens de verwijzingsbeschikking stelde Phytheron, dat een product "waarvan niet wordt betwist dat het in Turkije is vervaardigd, volgens het systeem van de internationale uitputting bij zijn binnenkomst in Duitsland aldaar een recht van vrij verkeer krijgt". Meer vermeldt de nationale rechter niet over de argumenten van partijen en de toepassing van die argumenten op de feiten.

6 Van oordeel dat de oplossing van het geschil afhankelijk was van de uitlegging van de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het vrije verkeer van merkproducten, heeft de nationale rechter het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

"1) Kan een product met een beschermd merk, dat een in Lid-Staat A gevestigd handelaar op reguliere wijze heeft gekocht in Lid-Staat B, waar het gehomologeerd is en onder hetzelfde merk wordt verkocht, rechtmatig uit Lid-Staat B worden ingevoerd en in Lid-Staat A worden verkocht, wanneer het gaat om

- een authentiek product dat geen enkele bewerking heeft ondergaan,

- waarvan de verpakking, behoudens toevoeging op het etiket van enkele vermeldingen om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving van Lid-Staat A, niet is gewijzigd,

- en dat ook in Lid-Staat A gehomologeerd is?

2) Is een op het merkenrecht van Lid-Staat A gebaseerd verbod niet in strijd met het bepaalde in artikel 30 van het Verdrag?"

7 De gegevens in de verwijzingsbeschikking en de wijze waarop de vragen zijn geformuleerd, suggereren, kort gezegd, dat de feitelijke situatie als volgt lag. Het product Previcur N "was afkomstig" van de vennootschap naar Duits recht Schering (die dan ook vermoedelijk in Duitsland houdster was van het merk Previcur N). Schering vervaardigde het product echter niet zelf. Het werd in Turkije vervaardigd door een vennootschap die tot hetzelfde concern behoorde als Schering. Vervolgens werd het door Schering (of althans een daarmee geaffilieerde vennootschap) in Duitsland geïmporteerd (hetgeen mijns inziens impliceert, dat het daar in het verkeer werd gebracht). Phytheron kocht een bepaalde hoeveelheid van dit product en importeerde het vanuit Duitsland naar Frankrijk. Zij sloot een overeenkomst met Bourdon voor de levering van 3 000 liter van het geïmporteerde product. Bourdon annuleerde de bestelling echter, omdat zij vreesde dat de houder van het merk Previcur N in Frankrijk zich tegen de verhandeling van het product zou verzetten.

8 Over de structuur van het concern waartoe de vennootschappen behoren, worden geen details verschaft. Uit de gegevens lijkt echter impliciet te volgen, dat de moedermaatschappij van het Hoechst-concern ten tijde van de feiten zeggenschap had over zowel Schering als de Turkse dochtermaatschappij van het Hoechst-concern. Ook lijkt impliciet uit de gegevens te volgen, dat de houder van het merk in Frankrijk ofwel Schering was, ofwel een daarmee geaffilieerde vennootschap die ook door die moedermaatschappij werd beheerst.

9 Volgens de Commissie is niet geheel duidelijk, of de concrete partij Previcur N (dat wil zeggen de 3 000 liter) door een onderneming van het Hoechst-concern in de Gemeenschap (Duitsland) was geïmporteerd, dan wel of zij door een derde was geïmporteerd en Hoechst enkel andere partijen invoerde. Hoewel de verwijzingsbeschikking melding maakt van het beginsel van internationale uitputting van rechten, volgens hetwelk een merkhouder die toestemming geeft voor de verhandeling van zijn product in een ander land, zich er niet tegen kan verzetten dat dat product vervolgens door een derde wordt ingevoerd, wordt in de uiteenzetting van de feiten in de verwijzingsbeschikking nergens gesuggereerd, dat de betrokken partij Previcur N door een ander dan het Hoechst-concern in de Gemeenschap zou zijn ingevoerd. Mijns inziens moet daarom op grond van de verwijzingsbeschikking worden aangenomen, dat de betrokken partij in de Gemeenschap is geïmporteerd door de merkhouder of althans door een daarmee geaffilieerde vennootschap die onder hetzelfde algemene toezicht stond.

10 Na de verwijzingsbeschikking stuurde de nationale rechter het Hof een brief waarin werd gesuggereerd, dat de feiten enigszins anders lagen. Daarin werd verklaard, dat de betrokken producten in Duitsland enkel rechtmatig in het verkeer waren omdat Duitsland het beginsel van internationale uitputting van rechten toepaste, hetgeen impliceerde, dat de betrokken producten de facto door een derde waren ingevoerd. Verder stelt Phytheron in haar opmerkingen een aantal dingen die ten dele in strijd zijn met en ten dele een aanvulling vormen op de verwijzingsbeschikking. Zo verklaart zij in het bijzonder, dat zij de onderhavige partij had betrokken van een vennootschap met de naam Chembico GmbH, die het product in Turkije had gekocht van de Turkse dochteronderneming van het Hoechst-concern.

11 Zowel volgens de latere brief van de nationale rechter als volgens de opmerkingen van Phytheron is het dus zeer wel mogelijk, dat in elk geval de partij Previcur N waar het hier om gaat, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht. Zo dat juist is, rijst de vraag, of in het geval van producten die in een Lid-Staat enkel in het vrije verkeer zijn omdat die Lid-Staat het beginsel van internationale uitputting van rechten toepast, de merkhouder met een beroep op zijn merkrecht in andere Lid-Staten kan beletten, dat die producten in die andere staten in de handel worden gebracht, en of het dienaangaande relevant is, dat de merkhouder weliswaar geen toestemming had verleend voor de invoer in de Gemeenschap van de betrokken partij, maar wel voor die van andere partijen van het betrokken product.

12 Mijns inziens moet echter worden uitgegaan van de feiten zoals weergegeven in de verwijzingsbeschikking. De in verwijzingsbeschikkingen verstrekte inlichtingen en gestelde vragen moeten niet alleen het Hof in staat stellen om een nuttig antwoord te geven, doch moeten ook de regeringen van de Lid-Staten en de andere belanghebbende partijen de mogelijkheid bieden om overeenkomstig artikel 20 van 's Hofs Statuut-EG opmerkingen te maken.(1) In deze zaak hebben zij niet de gelegenheid gehad om schriftelijke opmerkingen te maken over de feiten die zijn weergegeven in de latere brief van de nationale rechter en in de opmerkingen van Phytheron. Aangezien verweerster in het hoofdgeding, Bourdon, geen opmerkingen heeft ingediend, is het bovendien niet duidelijk, of de feiten zoals weergegeven door Phytheron worden ontkend. Uitgegaan moet dus worden van de feiten en de vragen zoals die hierboven onder de punten 3 tot en met 9 zijn weergegeven.

Ontvankelijkheid

13 De Franse regering stelt, dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet ontvankelijk is omdat de gegevens in de verwijzingsbeschikking onvolledig zijn. Daarin zou niet worden vermeld, wie houder is van het merk Previcur N, of de partij Previcur N waar het in casu om gaat, door de merkhouder of met diens toestemming in Duitsland in de handel was gebracht, en wat precies wordt bedoeld met de zinsnede in de eerste vraag, dat op het etiket enkele vermeldingen waren toegevoegd om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving van de Lid-Staat van invoer.

14 Zoals reeds gezegd, volgt mijns inziens uit de verwijzingsbeschikking impliciet, dat het merk zowel in Frankrijk als in Duitsland wordt gehouden door een vennootschap van het Hoechst-concern en dat de merkhouder of een andere onderneming binnen dat concern de producten in Duitsland op de markt heeft gebracht. Zoals ik hieronder uiteen zal zetten(2), kan met deze gegevens betreffende de eigendom van het merk worden volstaan. Bovendien wordt niet gesuggereerd, dat de vermeldingen die op het etiket zijn toegevoegd, van dien aard waren, dat zij de rechten van de merkhouder aantastten; verdere details over de aard van die vermeldingen lijken mij daarom niet noodzakelijk.

15 Gelet op de gegevens die de nationale rechter later in zijn brief heeft verstrekt, zou ook nog kunnen worden gesteld, dat een beslissing op de in de verwijzingsbeschikking gestelde vragen van de nationale rechter niet noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil.(3) De gegevens in die brief zijn echter niet duidelijk genoeg om met enige zekerheid te kunnen zeggen dat dit hier het geval is. Om die redenen kan het verzoek om een prejudiciële beslissing mijns inziens niet niet-ontvankelijk worden verklaard.

In rechte

16 Zoals ik aan het begin reeds zei, gaat deze zaak over het beginsel van de uitputting van het merkrecht, dat wil zeggen over het algemeen aanvaarde beginsel, dat de houder van een merk dat door de wetgeving van een Lid-Staat wordt beschermd, zich in de regel niet op die wetgeving kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer of de verhandeling van een product dat in een andere Lid-Staat door hem of met zijn toestemming in het verkeer was gebracht.(4)

17 Bij de formulering van zijn vragen is de nationale rechter uitgegaan van artikel 30 van het Verdrag; het beginsel van de uitputting van het merkrecht is echter neergelegd in artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad (hierna: "merkenrichtlijn").(5) Dit artikel, dat is gebaseerd op de eerdere rechtspraak van het Hof met betrekking tot de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, bepaalt:

"1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

Artikel 7 is in Frans recht omgezet bij artikel 15 III van wet nr. 91-7 van 4 januari 1991.(6)

18 Volgens het recente arrest Bristol-Myers Squibb e.a.(7) bevat artikel 7 van de merkenrichtlijn "een sluitende regeling (...) van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht", maar moet die richtlijn "worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van artikel 36".(8)

19 Zoals het Hof heeft uiteengezet in het arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danziger(9), sorteert het uitputtingsbeginsel effect "wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger."(10) Het Hof benadrukte vervolgens, dat "de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de produkten en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle" uiteindelijk beslissend was. "Een nationale wet die de licentiegever de mogelijkheid zou bieden, zich met een beroep op de slechte kwaliteit van de produkten van de licentiehouder tegen de invoer van die produkten te verzetten, zou derhalve wegens strijd met de artikelen 30 en 36 buiten toepassing moeten worden gelaten: indien de licentiegever de vervaardiging van produkten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. Is de vervaardiging van produkten binnen een zelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de onderscheiden Lid-Staten gevestigde dochtermaatschappijen produkten waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan zou een nationale wet op grond waarvan het een tot het concern behorende dochtermaatschappij zou zijn toegestaan, zich met een beroep op die kwaliteitsverschillen tegen de verhandeling op haar gebied van door een zustermaatschappij vervaardigde produkten te verzetten, eveneens buiten toepassing moeten worden gelaten. De artikelen 30 en 36 dwingen het concern, de consequenties van zijn keuze te dragen."(11)

20 Omdat wij om de hierboven uiteengezette redenen(12) ervan moeten uitgaan, dat de onderhavige producten in Duitsland in de handel zijn gebracht door de Duitse merkhouder of met diens toestemming en dat het merk zowel in Duitsland als in Frankrijk in handen is van dezelfde vennootschap of althans van geaffilieerde vennootschappen die onder dezelfde algemene controle staan, is het duidelijk, dat de toepassing van het beginsel van de uitputting van het merkrecht in het onderhavige geval niet kan worden uitgesloten op gronden die verband houden met het feit, dat het merk in Duitsland en in Frankrijk in handen is van verschillende eigenaren. Het beginsel geldt dus voor het onderhavige geval, tenzij er voor de merkhouder "gegronde redenen" in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn zijn om zich tegen de verhandeling van de producten in Frankrijk te verzetten.

21 In de eerste vraag verklaart de verwijzende rechter, dat het betrokken product een authentiek product is dat geen enkele bewerking heeft ondergaan en waarvan de verpakking, "behoudens toevoeging op het etiket van enkele vermeldingen om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving van [de Lid-Staat van invoer], niet is gewijzigd". Anders dan in zaken als Bristol-Myers Squibb heeft de nevenimporteur het product in casu inhoudelijk niet gewijzigd en heeft hij het ook niet als zodanig opnieuw verpakt. Anders dan in die zaak wordt hier ook niet gesuggereerd, dat de rechten van de merkhouder door de toevoeging van genoemde "vermeldingen" zijn aangetast. Aangenomen moet daarom worden, dat er voor de merkhouder geen "gegronde redenen" zijn om zich tegen de invoer van de producten uit Duitsland te verzetten.

Conclusie

22 Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden als volgt:

"Artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer, a) een product vanuit Lid-Staat B in Lid-Staat A wordt ingevoerd; b) dit product in Lid-Staat B door de merkhouder of met diens toestemming in de handel is gebracht; c) het merk in beide Lid-Staten in handen is van dezelfde vennootschap of van geaffilieerde vennootschappen die onder dezelfde algemene controle staan; d) het product met het oog op zijn verhandeling in Lid-Staat A geen andere bewerking ondergaat dan de toevoeging op het etiket van enkele vermeldingen om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving van Lid-Staat A, en e) niet wordt gesuggereerd, dat door de toevoeging van die vermeldingen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de merkhouder, de merkhouder noch zijn licentiehouder zich op het merkenrecht van Lid-Staat A kan beroepen om zich tegen de verhandeling van dat product in die Lid-Staat te verzetten."

(1) - Zie bijvoorbeeld beschikking Hof van 2 februari 1996, zaak C-257/95, Bresle, Jurispr. 1996, blz. I-233, r.o. 19.

(2) - Punten 19 en 20.

(3) - Zie bijvoorbeeld beschikking van 26 januari 1990, zaak C-286/88, Falciola, Jurispr. 1990, blz. I-191; arresten van 16 juli 1992, zaak C-343/90, Lourenço Dias, Jurispr. 1992, blz. I-4673, en zaak C-83/91, Meilicke, Jurispr. 1992, blz. I-4871, en beschikking van 16 mei 1994, zaak C-428/93, Monin Automobiles, Jurispr. 1994, blz. I-1707.

(4) - Zie bijvoorbeeld arresten van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183; 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, Jurispr. 1994, blz. I-2789; 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a., Jurispr. 1996, blz. I-3457, en zaak C-232/94, MPA Pharma, Jurispr. 1996, blz. I-3671.

(5) - Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1).

(6) - Journal officiel de la République française van 6 januari 1991, blz. 317. Dit artikel is inmiddels ingetrokken en de inhoud ervan is overgenomen in artikel L.713-4 van de Code de la propriété intellectuelle.

(7) - Aangehaald in voetnoot 4, r.o. 26.

(8) - R.o. 27

(9) - Aangehaald in voetnoot 4.

(10) - R.o. 34.

(11) - R.o. 38.

(12) - Zie de punten 2-9 van deze conclusie.