Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 14 mei 2002. - DKV Deutsche Krankenversicherung AG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen). - Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Woord 'Companyline' - Absolute weigeringsgrond - Onderscheidend vermogen. - Zaak C-104/00 P.



Jurisprudentie 2002 bladzijde I-07561



Conclusie van de advocaat generaal

Inleiding

1. De onderhavige procedure van hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 januari 2000, DKV/BHIM (Companyline), houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de Eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM") om het woord Companyline" als merk voor diensten betreffende verzekeringen en financiële zaken in te schrijven.

2. In deze zaak wordt het Hof verzocht te preciseren, aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of een teken dat uit meer dan een woord bestaat, als merk kan worden ingeschreven.

In deze sector, waarin veel aanvragen om een gemeenschapsmerk worden ingediend, is de weg gebaand door het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, beter bekend als het arrest Baby-dry". Toch staat de rechtspraak terzake nog in een beginfase en moet zij voor een groot deel nog worden ontwikkeld.

3. Was in de zaak Baby-dry het voorwerp van het beroep de inschrijving van een combinatie van twee bekende woorden met een verbindingsstreepje, nu gaat het, althans formeel, om een neologisme, verkregen door het naast elkaar plaatsen van twee in de betrokken economische sector gangbare termen. Waarschijnlijk zal elke zaak nieuwe, beweerde of werkelijke, formele of semantische bijzonderheden vertonen. Daarom moet het Hof zijn opdracht als hoogste uitleggingsinstantie vervullen en voldoende abstracte interpretatiemaatstaven ontwikkelen, zodat de tot inschrijving bevoegde autoriteiten en het Gerecht vervolgens concrete toepassingsrichtlijnen kunnen opstellen.

4. Ofschoon het strikt genomen voor het eerst is dat de beginselen van het arrest Baby-dry moeten worden toegepast, zijn de hier relevante vragen voor een groot deel reeds gerezen in de prejudiciële procedure Koninklijke KPN Nederland (overeenkomstig het daar bedoelde merk hierna: zaak Postkantoor"), waarin ik op 31 januari van dit jaar conclusie heb genomen. Dat de daar onderzochte bepalingen die van de merkenrechtrichtlijn waren en niet de overeenkomstige voorschriften van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, is niet van betekenis, omdat beide teksten op dezelfde wijze dienen te worden toegepast.

Ik zal dus op tal van punten die conclusie volgen.

5. Ten slotte moet ik erop wijzen dat het bestreden arrest begin 2001 is gewezen, zodat het de in het arrest Baby-dry ontwikkelde beginselen nog niet overneemt.

Toepasselijke bepalingen

De verordening inzake het gemeenschapsmerk

6. Volgens de verordening vormt het gemeenschapsmerk een eenheid en heeft het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap (artikel 1). Bij deze verordening wordt een gemeenschapsmerkenbureau ingesteld - met de eigenaardige benaming Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen); hierna: Bureau" - (artikel 2). Het gemeenschapsmerk wordt verkregen door inschrijving (artikel 6), en dus nooit door het gebruik alleen. De onderzoekers zijn bevoegd om namens het Bureau beslissingen te nemen over aanvragen om inschrijving van gemeenschapsmerken (artikel 126). Over beroepen tegen beslissingen van de onderzoekers spreken de uit onafhankelijke leden samengestelde kamers van beroep zich uit (artikelen 130 en 131). Tegen de beslissingen van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (artikel 63), tegen welks arresten hogere voorziening bij het Hof openstaat.

7. Volgens artikel 4 van de verordening kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden"

8. Artikel 7 van de verordening vermeldt onder meer de navolgende absolute weigeringsgronden:

1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan."

9. Artikel 12, betreffende de beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen, bepaalt:

Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

10. Artikel 38 van de verordening, betreffende het onderzoek van absolute weigeringsgronden, bepaalt:

[...]

2. Wanneer het merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de bescherming van het merk, kan het Bureau als voorwaarde voor de inschrijving van het merk verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel. Deze verklaring wordt tegelijk met de aanvrage of, in voorkomend geval, tegelijk met de inschrijving van het gemeenschapsmerk gepubliceerd.

3. De aanvrage kan pas worden afgewezen nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvrage in te trekken of te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken."

De merkenrechtrichtlijn

11. De in artikel 4 van de verordening gegeven definitie is dezelfde als die in artikel 2 van de richtlijn, en artikel 7, lid 1, sub a tot en met d, van de verordening stemt ook overeen met artikel 3, lid 1, sub a tot en met d, van de richtlijn, zodat de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk in principe op dezelfde gronden zou moeten worden geweigerd als de inschrijving ervan als nationaal merk in de lidstaten.

12. Omdat echter het onderscheidend vermogen of het beschrijvend karakter van termen van taal tot taal kan verschillen, betekent zulks niet dat een merk dat in bepaalde lidstaten niet kan worden ingeschreven en op die grond, ingevolge artikel 7, lid 2, van de verordening, ook niet als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, niet in andere lidstaten zou kunnen worden geregistreerd.

13. Artikel 12 van de verordening stemt geheel overeen met artikel 6, lid 1, van de richtlijn.

Volkenrecht

14. Het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag") bevat geen definitie van merken zoals artikel 4 van de verordening.

15. Het Unieverdrag, artikel 6 quinquies, sub B, bepaalt:

Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

[...]

2. Wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;

[...]".

16. Artikel 15, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst) bepaalt:

Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. [...]"

De feiten en de procedure

17. Rekwirante diende op 23 juli 1996 een aanvraag om een gemeenschapsmerk in bij het BHIM. De inschrijvingsaanvraag betrof het woordmerk Companyline.

18. De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, waren verzekeringen en financiële zaken", behorende tot klasse 36.

19. Bij beslissing van 17 april 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen.

20. Op 13 mei 1998 heeft rekwirante bij het BHIM tegen de beslissing van de onderzoeker beroep ingesteld, dat bij beslissing van 18 november 1998 werd verworpen.

21. Op 21 januari 1999 heeft DKV Deutsche Krankenversicherung AG (hierna: DKV") bij het Gerecht beroep tot vernietiging van die beslissing ingesteld.

22. In het kader van de maatregel tot organisatie van de procesgang van 15 juni 1999 heeft rekwirante haar primaire vordering gewijzigd; zij vordert thans, de bestreden beslissing in dier voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, het teken Companyline" als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) in het Blad van gemeenschapsmerken te publiceren tezamen met de verklaring van rekwirante, dat zij geen exclusieve rechten op de bestanddelen company" of line" zal doen gelden. Ter terechtzitting heeft rekwirante haar primaire vordering ingetrokken.

Het bestreden arrest

23. Rekwirante voerde in wezen drie middelen aan: ten eerste schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ten tweede onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening, uitgelegd in samenhang met artikel 12, sub b, en ten derde misbruik van bevoegdheid.

24. Ten aanzien van het eerste middel heeft het Gerecht vastgesteld dat in de betrokken economische sector het teken uitsluitend was samengeteld uit de in Engelstalige landen gebruikelijke termen company" en line". Terwijl company" aangeeft dat het hier om diensten voor ondernemingen of firma's gaat, betekent het woord line" een verzekeringstak of een productenpakket of -groep.

Het gaat hier dus om twee generieke termen, waarvan het eenvoudig naast elkaar plaatsen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, geen extra kenmerk oplevert waardoor het teken in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van rekwirante te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Omdat het woord Companyline" in het Engels taalgebied niet vatbaar is voor bescherming, is de aanvraag terecht afgewezen.

25. Ten aanzien van het tweede middel was het Gerecht van oordeel dat het niet behoefde te worden onderzocht omdat het bestaan van slechts een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.

26. Ten aanzien van de grief misbruik van bevoegdheid ten slotte overwoog het Gerecht dat er geen objectieve en precieze aanwijzingen waren, dat met het nemen van de bestreden beslissing andere dan de aangegeven doeleinden werden beoogd.

27. Op die gronden is het beroep verworpen.

De middelen

28. DKV baseert haar hogere voorziening op vijf middelen, waarmee zij het Gerecht verwijt dat het:

- niet heeft bepaald aan de hand van welke criteria het ontbreken van elk onderscheidend vermogen" in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening moet worden beoordeeld, dat begrip niet heeft afgebakend ten opzichte van het begrip minimaal onderscheidend vermogen", en evenmin de door het teken opgeroepen totaalindruk heeft onderzocht (eerste middel);

- niet de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening heeft onderzocht (tweede middel);

- niet de matiging van de uitlegging door artikel 12, sub b, van de verordening in aanmerking heeft genomen (derde middel);

- artikel 7, lid 2, heeft toegepast zonder rekening te houden met het standpunt van de gewone ontvangers van de waren en diensten die het merk zal gaan aanduiden, en zonder rekening te houden met de praktijk van de merkenbureaus van de lidstaten (vierde middel);

- niet de objectieve aanwijzingen voor het bestaan van het verweten misbruik van bevoegdheid in overweging heeft genomen (vijfde middel).

Beoordeling van de middelen

Eerste middel: onjuiste beoordeling van het vereiste van het onderscheidend vermogen

29. Met dit middel voert rekwirante in wezen aan, dat het criterium elk onderscheidend vermogen missen" in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in het bestreden arrest veel te strikt en zonder acht te slaan op de totaalindruk van het teken is beoordeeld.

30. Artikel 7, lid 1, sub b, vraagt slechts een minimaal onderscheidend vermogen. Slechts deze interpretatie kan leiden tot harmonisering van de inschrijvingspraktijk in de gehele Gemeenschap.

Het litigieuze woordteken bestaat volgens rekwirante uit de afkorting van beschrijvende aanduidingen, waarvan de betekenis door de afkorting wordt verhuld. Door het teken niet in deze zin op te vatten, heeft het Gerecht ten onrechte een zeer hoog onderscheidend vermogen verlangd.

31. Rekwirante betoogt dat het bestreden arrest ook geen analyse bevat van de totaalindruk die het teken oproept. Een dergelijk onderzoek, waaraan een samengesteld teken volgens haar onderworpen moet worden, zou tot de slotsom hebben geleid dat Companyline" niet een duidelijke beschrijving van een bepaalde dienst in de betrokken sector is, maar verschillende associaties en interpretaties mogelijk maakt.

32. BHIM werpt tegen dat de argumenten van rekwirante in wezen bestaan in feitelijke vaststellingen die niet relevant zijn in hogere voorziening.

33. In ieder geval bestaat het onderhavige teken slechts uit de enkele samenvoeging van twee beschrijvende termen zonder enig bijkomend verbeeldingselement, zodat het zonder meer beschrijvend is. Het arrest van het Gerecht is derhalve niet gebaseerd op een onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

34. Om te beginnen moet worden erkend dat het Europese merkenrecht en in het bijzonder de uitlegging van de verordening zich nog in een moeizame beginfase bevinden. Aangezien, zoals wel meer gebeurt, in het werk van de wetgever duidelijke aanwijzingen ontbreken, is het de taak van de rechterlijke instanties en in het bijzonder van het Hof de regeling met richtsnoeren aan te vullen.

35. In het kader van deze hogere voorziening wil ik hierna een paar van deze basisvragen behandelen, en wel de juiste kwalificatie van de absolute weigeringsgronden, de aard van het onderzoek ervan, de bepaling van de kring van betrokkenen en de rol van het Hof als rechter in hogere voorziening in dergelijke zaken. Ik richt mij daarbij naar het arrest Baby-dry, dat, naar het mij voorkomt, algemeen bruikbare richtlijnen bevat.

36. Daarentegen zal ik - daar die vraag in de onderhavige zaak niet is opgeworpen - er niet op ingaan of in het gemeenschapsmerkenrecht, naast het beletsel van het eventueel ontbreken van onderscheidend vermogen, nog andere overwegingen van algemeen belang bestaan, die het wenselijk maken de inschrijving van bepaalde tekens te beperken, zodat deze vrij beschikbaar blijven voor gebruik door alle marktdeelnemers (vrijhoudingsbehoefte). Terwijl dit in het arrest Windsurfing Chiemsee van 4 mei 1999 nog werd erkend, doet het stilzwijgen op dit punt van het arrest Baby-dry een onzekerheid ontstaan die het Hof zou moeten ophelderen.

De kwalificatie van de absolute weigeringsgronden

37. In het arrest Baby-dry behandelde het Hof de weigering om een woordcombinatie als gemeenschapsmerk in te schrijven. Voorzover hier van belang, was het BHIM daar van opvatting dat de woordcombinatie Baby-dry" uitsluitend bestond uit woorden die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de betrokken waar, en dat zij onderscheidend vermogen miste, zodat zij op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening ongeschikt was om te worden ingeschreven.

38. In het kader van een daartegen gericht beroep bevestigde het Gerecht het oordeel van het BHIM betreffende het beschrijvende karakter van het teken (artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening) zonder het onderscheidend vermogen ervan te toetsen (sub b), omdat het bestaan van één absolute weigeringsgrond volstond om de inschrijving te kunnen weigeren.

39. In hogere voorziening verwees het Hof naar artikel 7, lid 1, sub b en c, alsmede - niet zonder een zekere onduidelijkheid - naar artikel 12 van de verordening. Het arrest in eerste aanleg werd uitsluitend op basis van punt c vernietigd.

40. Het lijkt mij evenwel de voorkeur te verdienen dat de gemeenschapsrechter bij de kwalificatie van de weigeringsgronden met dezelfde strengheid optreedt als de met de inschrijving belaste autoriteit. Ieder inschrijvingsvereiste van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, bepalende dat het teken onderscheidend vermogen moet hebben voor de betrokken waren of diensten, niet beschrijvend mag zijn en niet mag bestaan uit generieke termen voor die waren en diensten, is onafhankelijk van de andere en moet afzonderlijk worden onderzocht. Dat neemt niet weg dat een en hetzelfde teken in de praktijk kan struikelen over meer dan een vereiste. Zo zal een uitsluitend beschrijvend teken in het algemeen geen onderscheidend vermogen in de zin van punt b hebben.

41. Uit het in wezen afzonderlijk onderzoek van deze inschrijvingsvereisten volgt, dat een teken niet reeds deswege geschikt is om een merk te vormen, omdat het bijvoorbeeld niet beschrijvend is. Aangezien het arrest Baby-dry het arrest van het Gerecht en de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM uitsluitend heeft vernietigd omdat zij gebaseerd waren op een onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, blijft de vraag open of de weigeringsgrond inzake ontbrekend onderscheidend vermogen, vastgesteld in punt b, waarop de met de inschrijving belaste autoriteit zich bij haar beslissing eveneens baseerde, nog bestaat.

42. Ook in de onderhavige procedure zijn er kwalificatieproblemen. De beslissing van de kamer van beroep van 18 november 1998, waarbij de inschrijving werd geweigerd en de beslissing van de onderzoeker werd bevestigd, is gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub b en c. Haar motivering concentreert zich in feite op het beschrijvende karakter van het teken: terwijl company" aangeeft voor welke groep de diensten bestemd zijn, staat line" voor bepaalde soorten verzekeringen. Het aangevraagde merk beschrijft dus de diensten waarvoor het zal worden gebruikt.

Ook het Gerecht heeft vastgesteld dat het teken uitsluitend is samengesteld uit de in het Engelse taalgebied gebruikelijke termen company" en line". Terwijl company" duidelijk maakt dat het gaat om diensten voor bedrijven, staat line" voor een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het eenvoudig naast elkaar plaatsen van de beide woorden is irrelevant, zodat Companyline geen onderscheidend vermogen heeft.

43. Volgens de opbouw van de argumentatie zowel van het BHIM als van het Gerecht, kon de inschrijving in een eerste stap op grond van artikel 7, lid 1, sub c, worden geweigerd, en kon pas na vaststelling van het uitsluitend beschrijvende karakter van het teken een beroep worden gedaan op punt b. Anders gezegd, het ontbreken van het onderscheidend vermogen blijkt uit het beschrijvende karakter van het teken en niet omgekeerd. Zo zal het bij woordmerken in het algemeen gaan.

De aard van het onderzoek van de absolute weigeringsgronden

44. Met betrekking tot de principiële vraag hoe de bepalingen van artikel 7, lid 1, van de verordening moeten worden toegepast - dus met betrekking tot de voorwaarden voor de inschrijving van een teken - stonden de met de inschrijving belaste autoriteiten - en nu ook de gemeenschapsrechter - voor een complexe keuze, ofschoon de tekst van deze bepalingen verhoudingsgewijs eenvoudig is: ofwel aanvaardt men dat aan die vereisten ook op minimale wijze kan worden voldaan, ofwel verlangt men dat zij worden nagekomen op een wijze die rekening houdt met de verschillende betrokken belangen. Deze laatste lezing vereist dan weer dat bepaalde aanvullende uitvoeringsbeginselen worden gedefinieerd.

45. In het kader van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening - evenals in het kader van de overeenkomstige bepalingen van de richtlijn - was het eigenlijk de vraag, welke precieze graad van onderscheidend vermogen of beschrijvend karakter toereikend is voor de weigering tot inschrijving.

46. Dit was duidelijk een probleem bij samengestelde woordmerken. Daarbij ging het om de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een teken kan worden ingeschreven, dat bestaat uit meerdere bestanddelen die elk afzonderlijk niet als merk voor de betreffende producten zouden kunnen worden ingeschreven.

47. Een combinatie van bestanddelen, elk zonder onderscheidend vermogen (in ruime zin, dat wil zeggen als synoniem voor de mogelijkheid om te worden ingeschreven) kan toch dat vermogen hebben wanneer het meer biedt dan eenvoudig de som van de delen. Daarbij draait alles om de vraag wanneer, in het kader van het merkenrecht, een combinatie een teken oplevert dat verschilt van de eenvoudige samenvoeging van haar bestanddelen.

48. In het arrest Baby-dry stelde het Hof vast, dat in het geval van samengestelde woordmerken een eventueel beschrijvend karakter niet alleen moet worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt gevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om het product of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.

Voor wat betreft het concrete geval van de woordcombinatie Baby-dry besliste het Hof dat deze vanuit het perspectief van de Engelstalige consument uit termen bestaat die, ofschoon op zichzelf beschrijvend, op ongebruikelijke wijze gecombineerd zijn, zodat het geheel geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van hun essentiële kenmerken; derhalve kan die woordcombinatie een onderscheidende rol spelen en kan de inschrijving ervan niet worden geweigerd.

49. Naar het oordeel van het Hof is elk merkbaar verschil" tussen de in de omgangstaal gebruikelijke wijze om het product of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden en de betrokken woordcombinatie, voldoende om aan deze laatste onderscheidend vermogen te verlenen.

50. De betekenis van het adjectief merkbaar" is niet volkomen duidelijk. Het wijst op een zekere graad van betrekkelijkheid: wat vanuit een bepaalde gezichtshoek merkbaar is, is dat misschien niet vanuit een andere. Het is in ieder geval niet hetzelfde als minimaal". Als dat de wil van het Hof was geweest, zou het Hof dit criterium hebben gebruikt of in het geheel geen criterium hebben vermeld. Onder merkbaar verschil" moet derhalve naar mijn mening een verschil worden verstaan dat niet slechts onbetekenende elementen van een teken betreft.

51. Zoals in de zaak Postkantoor stel ik daarom voor - hier met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening - een verschil als merkbaar in te schatten als het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het aangevraagde merk.

Wat de vorm betreft, zal er altijd een dergelijk verschil zijn indien het neologisme, door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie, sterker is dan de som van de bestanddelen ervan.

Wat de betekenis betreft, zal het verschil slechts merkbaar zijn indien hetgeen het samengestelde teken oproept niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen.

52. Ook voor wat betreft het verbod op de inschrijving van functionele vormen ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn en het daarmee overeenkomende artikel 7, lid 1, sub e, van de verordening heb ik een oplossing voorgesteld die op dezelfde filosofie is gebaseerd.

Terwijl volgens deze bepaling tekens die uitsluitend bestaan uit [een bepaalde vorm]", van inschrijving zijn uitgesloten, staat punt c in de weg aan de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die [...] kunnen dienen tot aanduiding". Het verdient aanbeveling, gelet op het parallellisme tussen de teksten, om voor beide gevallen dezelfde oplossing te kiezen.

53. Onder een louter functionele vorm in de zin van punt e, tweede streepje, moet naar mijn mening worden verstaan een vorm waarvan de essentiële kenmerken dienen ter bereiking van een technisch resultaat. Wanneer ik mijn interpretatie nuanceer door naar de essentiële kenmerken" te verwijzen, dan doe ik dat om duidelijk te maken dat een vorm die slechts een willekeurig element bevat, dat vanuit functioneel oogpunt van ondergeschikt belang is, niet aan het verbod ontsnapt.

54. Ook voor de toepassing van punt c kan niet om het even welk verschil als afdoend worden aanvaard, doch alleen de voor de beschrijving relevante en derhalve in dat opzicht ook merkbare verschillen.

De bepaling van de kring van betrokkenen

55. In het arrest Baby-dry werd terecht eraan herinnerd dat de bepalingen van artikel 7, lid 1, van de verordening volgens lid 2 ook van toepassing zijn indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Als een woordcombinatie in een van de talen van de Gemeenschap een zuiver beschrijvend karakter heeft, dan is dit voldoende om haar als ongeschikt voor een inschrijving als gemeenschapsmerk aan te merken.

Daarop aansluitend stelt het Hof vast, dat teneinde te beoordelen of een woordcombinatie als Baby-dry onderscheidend vermogen kan hebben, men zich dus dient te verplaatsen in de positie van de Engelstalige consument."

56. Naar mijn mening moeten bij de keuze van deze beoordelingsmaatstaf formele criteria worden vermeden en moet belang worden gehecht aan de werkelijke kenmerken van de ideële kring van betrokkenen. Dat talrijke aangevraagde merken uit begrippen van Engelse origine bestaan, is op zichzelf reeds een aanwijzing voor het feit, dat aanvragers uitgaan van een zeker begripsniveau van die taal, ook bij consumenten met een andere moedertaal.

Is de onderzoeker van mening dat een bepaald teken voor een bepaalde groep sprekers beschrijvend is, dan volgt daaruit - of is tenminste denkbaar - dat hij dat teken zonder verder onderzoek van inschrijving uitsluit. Komt hij tot de tegenovergestelde slotsom, dan moet hij vanwege de uniforme bescherming van het gemeenschapsmerk onderzoeken of datzelfde ook voor andere mogelijke betrokkenen geldt. Daartoe moet hij zich in de plaats van deze betrokkenen stellen. Hij mag zijn beslissing niet op formele uitgangspunten baseren, maar moet uitgaan van de totale kennis die bij deze consumenten mag worden vermoed.

57. Aldus moet de verplichting worden begrepen om het onderscheidend vermogen te beoordelen vanuit de optiek van de gewone consument van de betreffende categorie van waren of diensten, die gemiddeld geïnformeerd, omzichtig en oplettend" is.

De controle door het Hof in hogere voorziening

58. In het arrest Baby-dry beperkte het Hof zich niet tot het onderzoek van de rechtmatigheid van de door het Gerecht toegepaste uitleggingsbeginselen, maar velde het een concreet oordeel over de mogelijkheid voor het betrokken teken om de beletselen voor inschrijving te overwinnen. Ofschoon het daarmee vermoedelijk beoogde doel (de proceseconomie) instemming verdient, ben ik er toch niet zeker van dat het de gekozen oplossing rechtvaardigt.

59. Het Hof heeft in het gemeenschapsmerkenrecht de taak van hoogste uitleggingsinstantie. Uit dien hoofde is het zijn functie het Gerecht en de met inschrijving belaste autoriteiten, maar ook alle betrokken marktdeelnemers, algemeen toepasselijke beginselen aan te reiken, waarbij het Gerecht en die autoriteiten tot taak hebben, die beginselen in de praktijk te ontwikkelen. Deze onontbeerlijke controle betreft uitsluitend het - beperkte - aspect van de wettigheid. Aldus blijven niet alleen de ware aard van de hogere voorziening, maar ook de beslissingsbevoegdheid zowel van het Gerecht als van de organen van het BHIM behouden.

Indien wordt toegestaan dat een rekwirant het Hof een controle laat verrichten die in ieder opzicht lijkt op wat de onderzoeker heeft gedaan, dan zou vermoedelijk een groot deel van de onsuccesvolle aanvragers deze hoogste instantie inschakelen, hetgeen voor een ordentelijke rechtspleging (of de proceseconomie in objectieve zin) schadelijke gevolgen zou hebben.

60. Overigens geloof ik ook niet dat het Hof over de vereiste middelen beschikt om dit soort controle uit te voeren.

Toepassing van de beginselen in de onderhavige zaak

61. Past men nu alle voorgaande overwegingen toe op het argument, dat het Gerecht met zijn vaststelling dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen bezit, artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft geschonden, dan blijkt het navolgende.

62. Companyline" vertoont, wat de structuur betreft, twee bepalende elementen: enerzijds het gebruik van twee betekenisdragende woorden en anderzijds het naast elkaar plaatsen daarvan.

63. Het Gerecht is tot de slotsom gekomen dat het teken uitsluitend bestond uit begrippen die in het Engelse taalgebied gebruikelijk zijn. Company" geeft de aard van de dienstverlening aan, door te verwijzen naar de doelgroep, en line" betekent een verzekeringstak of productenpakket of -groep.

64. Dit is een feitelijke vaststelling, en rekwirante heeft niets aangevoerd dat deze zou kunnen ontzenuwen. Zelfs als men ervan uit zou gaan dat beide woorden andere dan de genoemde betekenissen kunnen hebben, mocht het Gerecht haar beslissing baseren op de betekenis die het met betrekking tot de betrokken waren of diensten als maatgevend beschouwde.

Weliswaar bevat het bestreden arrest geen uitspraak over het beschrijvende karakter van het teken als geheel. In het kader van de hier verrichte beschrijvende analyse wettigt echter niets de conclusie dat de uitdrukking company line", als geheel gelezen, de opvatting van het Gerecht zou weerspreken, eerder het tegendeel.

65. Het Gerecht was verder van oordeel dat het eenvoudig naast elkaar plaatsen van twee generieke termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, geen extra kenmerk oplevert waardoor het teken in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van rekwirante van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

66. Het oordeel van het Gerecht lijkt mij juist: De verbinding van twee beschrijvende termen leidt niet tot een merkbaar verschil, in bovengenoemde zin, tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt gevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebruikt ter aanduiding van het product of de dienst.

67. In die omstandigheden geloof ik dat het Gerecht geen enkele fout heeft gemaakt door te overwegen dat het voorgestelde teken geen onderscheidend vermogen had voor het Engelstalige publiek, en dat de weigering tot inschrijving gerechtvaardigd was.

68. Toch wil ik, om de zin van mijn redenering te verduidelijken, nog enige aanvullende opmerkingen maken.

69. Vanuit logisch en didactisch oogpunt vind ik het ongelukkig dat het Gerecht zijn onderzoek op artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft gebaseerd. Juister ware geweest om eerst te onderzoeken of het aangevraagde merk in zijn wezenlijke elementen uitsluitend beschrijvend was, en dan op die grondslag het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen.

Dit gebrek aan logica kan echter niet tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, omdat het eindoordeel rechtens juist is.

70. Indien het Gerecht of de organen van het Bureau de opvatting waren toegedaan dat het merk in de ogen van de Angelsaksische consument voldoende onderscheidend vermogen heeft, dan hadden zij vervolgens moeten onderzoeken of datzelfde ook voor andere taalgebieden geldt. Bijvoorbeeld valt te overwegen dat in de taal van het land waar rekwirante gevestigd is, het aaneenschrijven van zelfstandige naamwoorden gebruikelijk en derhalve minder merkbaar is.

Slechts op deze wijze kan de verplichting om het onderscheidend vermogen van een teken te beoordelen vanuit de optiek van de gewone consument van de betrokken waren of diensten, worden nagekomen. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van verzekeringsproducten (voor ondernemingen) zal namelijk, ook als zijn moedertaal niet het Engels is, naar alle waarschijnlijkheid bepaalde begrippen uit die taal kennen. Dit zal bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen in aanmerking moeten worden genomen.

71. Op grond van het voorgaande, moet het eerste middel van de hogere voorziening naar mijn mening worden afgewezen.

Tweede middel: verzuim de weigering op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening te onderzoeken

72. Met haar tweede middel keert DKV zich tegen de weigering van het Gerecht om de tegen haar inschrijvingsaanvraag aangevoerde weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, te onderzoeken.

73. Verder beschrijft rekwirante echter uitsluitend de manier waarop het Gerecht naar haar mening dit onderzoek had moeten uitvoeren.

74. Dit betoog is niet-ontvankelijk, want irrelevant, omdat het, ook indien het zou worden aanvaard, niet tot vernietiging van het bestreden arrest zou leiden.

Het Gerecht heeft slechts vastgesteld dat ingevolge artikel 7, lid 1, van de verordening het bestaan van slechts één van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Bijgevolg behoefde over het middel ontleend aan schending van punt b van die bepaling geen uitspraak te worden gedaan.

75. In het kader van het eerste middel van de hogere voorziening heb ik de problemen beschreven die de juiste kwalificatie van de weigeringsgronden meebrengt, en in het bijzonder de praktische gevolgen die voor de onderhavige zaak daaruit kunnen voortvloeien. Ik verwijs dus naar die uiteenzetting.

76. Overigens blijkt uit de tekst van artikel 7, lid 1, van de verordening overduidelijk, dat voor het weigeren van de inschrijving van het teken als merk het bestaan van slechts één absolute weigeringsgrond voldoende is. De beslissing om zich te beperken tot de vraag of een van deze weigeringsgronden bestaat, is een procesrechtelijke afweging waarvan de doelmatigheid misschien discutabel kan zijn, maar niet de rechtmatigheid.

77. Het tweede middel faalt naar mijn mening eveneens.

Derde middel: er is geen rekening gehouden met artikel 12, sub b, van de verordening

78. Rekwirante meent dat het Gerecht de regeling van artikel 12, sub b, van de verordening in acht had moeten nemen, die de rechtsgevolgen van het gemeenschapsmerk in dier voege beperkt, dat zij de houder van het merk verbiedt de in het merk vervatte beschrijvende aanduidingen te monopoliseren, hetgeen een minder strenge toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, sub b, mogelijk maakt. Anders gezegd, ook de inschrijving van het teken zou de concurrenten van rekwirante niet verhinderd hebben, de woorden company" en line" verder te gebruiken voor het beschrijven van de betrokken waren en diensten.

79. Daar komt bij dat rekwirante uitdrukkelijk de in artikel 38, leden 2 en 3, van de verordening bedoelde verklaring van afstand heeft afgelegd.

80. Naar de mening van het BHIM volstaan de beweringen van rekwirante niet om een inbreuk op de inschrijvingsregeling te bewijzen. Allereerst betreft artikel 12, sub b, de omvang van de bescherming van een reeds ingeschreven merk en niet de inschrijvingsvoorwaarden. Ten tweede zou ook de op grond van artikel 38 gedane verklaring van afstand er niets aan kunnen veranderen of een teken onderscheidend of beschrijvend is.

81. Ik sluit mij zonder enig voorbehoud aan bij dit verweer van het BHIM: niets in de verordening schrijft een mildere" beoordeling voor, wegens het bestaan van andere bepalingen die de virtuele bescherming van een beschrijvend teken beperken.

82. Zoals reeds opgemerkt, verwijst het arrest Baby-dry, bij het vaststellen van de rechtsgrondslagen voor zijn verdere redenering, naar artikel 12 van de verordening. Daaruit wordt in het arrest zelf echter geen enkele praktische consequentie getrokken.

83. Naar de mening van rekwirante brengt artikel 12 tot uitdrukking dat de verordening aan het onderzoek van de absolute voorwaarden om een merk te zijn, slechts minimale eisen wil stellen. Het gevaar dat ondernemers het alleenrecht op bepaalde beschrijvende benamingen kunnen verwerven, wordt geneutraliseerd door de beperking van de werking van een merk krachtens artikel 12.

84. Deze theorie draagt de beoordeling van het beschrijvende karakter van een merk in feite over, van de organen van het Bureau ten tijde van de inschrijving, aan de rechterlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de daadwerkelijke uitoefening van de rechten die uit het merk voortvloeien.

85. Zoals gezegd, pleit niets in de verordening ervoor, dat uit artikel 12 dergelijke gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt. Integendeel, de lange lijst van weigeringsgronden in de artikelen 4 en 7 en het uitgebreide systeem van beroepen die in geval van weigering openstaan, wijzen erop dat het onderzoek van de inschrijvingsvoorwaarden meer dan slechts oppervlakkig van aard moet zijn.

86. Ook om redenen van jurisprudentieel beleid voel ik weinig voor de opvatting van rekwirante. Ontegenzeggelijk bevindt de merkgerechtigde zich, in procedures waarin een beroep op artikel 12 wordt gedaan, steeds een gunstige uitgangspositie, zowel wegens de inertie die het vertrouwen in schriftelijk gewaarborgde exclusieve rechten teweegbrengt, als wegens de inherente moeilijkheid om de grens te trekken tussen beschrijvend en niet beschrijvend.

87. Ik geef dus in overweging dit middel af te wijzen.

Vierde middel: verzuim de praktijk van de merkenbureaus van de lidstaten in aanmerking te nemen

88. Rekwirante klaagt dat in het arrest van het Gerecht de kring van betrokkenen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de diensten waarnaar het teken verwijst, niet correct is bepaald. In het bijzonder is bij de toepassing van artikel 7, lid 2, van de verordening de inschrijvingspraktijk van de merkenbureaus in de lidstaten niet in aanmerking genomen.

89. Het Engels is voor een groot deel van de Europese consumenten een gebruikelijke taal, en de merkenbureaus van de lidstaten beoordelen de inschrijfbaarheid van een teken dus ook op grond van deze taalkundige realiteit. Het Gerecht had deze omstandigheid bij zijn oordeel moeten betrekken. Dan had rekwirante kunnen aantonen dat voor producten van klasse 36 talrijke ingeschreven merken eindigen op het achtervoegsel -line.

90. Het BHIM voert aan, dat uit artikel 7, lid 2, van de verordening blijkt dat het voor het weigeren van de inschrijving volstaat dat de onverenigbaarheid met betrekking tot een enkele taal van een lidstaat bestaat, zonder dat moet worden onderzocht of zij ook in andere delen van het grondgebied van de Gemeenschap bestaat.

91. Ten eerste is er geen bepaling in de verordening die het BHIM ertoe verplicht om hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale merkenbureaus en zeker niet om dezelfde uitleggingsbeginselen te hanteren. In zoverre de inschrijvingspraktijk van een lidstaat voor de beoordeling op gemeenschapsniveau relevant kan zijn, heeft zij slechts de waarde van een nuttige aanwijzing waarmee het BHIM bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken rekening kan houden.

92. Ten tweede moet de inschrijving van een merk volgens artikel 7, lid 2, ook worden geweigerd indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Aangezien het Gerecht - zoals blijkt uit het onderzoek van het eerste middel - terecht heeft geoordeeld dat het betrokken teken voor ten minste een deel van het gebied van de Gemeenschap een beschrijvend karakter had, hoefde het niet verder te onderzoeken welke indruk dat teken kon oproepen bij de sprekers van andere gemeenschapstalen.

Het zou anders zijn geweest, indien de met de inschrijving belaste autoriteit tot de tegenovergestelde uitkomst zou zijn gekomen en zou hebben geoordeeld dat voor de bevolking met als moedertaal die waarin het teken is opgesteld, geen problemen met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening bestonden. In dat geval zou niets zich ertegen verzetten, de geschiktheid van het teken te onderzoeken met inaanmerkingneming van de voorstelling die dat teken bij de consumenten in het overige gebied van de Gemeenschap kan oproepen. Gezien het met de regeling van het gemeenschapsmerk beoogde doel ligt een dergelijk onderzoek zelfs voor de hand. Het beschrijvende karakter van een teken wordt immers niet formeel of abstract bepaald, maar rekening houdend met de aangeduide producten en derhalve met de typische perceptie van de consumenten van die producten. Op dit probleem ben ik echter al in verband met het eerste middel ingegaan.

93. De verordening brengt dus voor de tot inschrijving bevoegde autoriteit van de Gemeenschap niet de verplichting mee om de inschrijvingspraktijk van de nationale merkenbureaus in aanmerking te nemen, a fortiori wanneer zij er reeds van overtuigd is dat het teken in een van de delen van de Gemeenschap niet voor inschrijving in aanmerking komt.

Vijfde middel: misbruik van bevoegdheid

94. Met haar laatste middel voert rekwirante aan dat het BHIM, door te weigeren het merk Companyline in te schrijven, terwijl het de inschrijving van andere tekens met het achtervoegsel -line heeft toegestaan, van zijn richtsnoeren is afgeweken en daarmee zijn bevoegdheid heeft misbruikt. In werkelijkheid wenst het BHIM tot iedere prijs de inschrijving van het onderhavige teken te verhinderen, teneinde te voorkomen dat rekwirante een bestand van merken met dat achtervoegsel verwerft.

95. Het BHIM betoogt dat rekwirante - afgezien van het feit dat het hier slechts om feitelijke speculaties gaat - slechts de stelling verkondigt die zij voor het Gerecht heeft verdedigd, zonder het concrete oordeel te betwisten dat het Gerecht in zijn arrest heeft uitgebracht.

Overigens is geen enkel van de door rekwirante aangevoerde tekens met het onderhavige vergelijkbaar, omdat zij niet hetzelfde beschrijvend karakter hebben.

96. In zoverre kan worden volstaan met vast te stellen dat het betoog van rekwirante geen afbreuk kan doen aan het in punt 33 van het bestreden arrest uitgebrachte oordeel, dat er geen objectieve en duidelijke aanwijzingen zijn dat met de weigering andere dan de aangegeven doeleinden zijn beoogd. De omstandigheid dat het BHIM andere tekens met het achtervoegsel -line verschillend heeft behandeld - als dat al zo is -, volstaat niet om aan te nemen dat de bevoegdheid met willekeur is uitgeoefend en op grond daarvan een misbruik van bevoegdheid vast te stellen.

97. Ook het vijfde middel moet derhalve worden afgewezen, en daarmee de gehele hogere voorziening.

Kosten

98. Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat volgens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien, zoals ik in overweging geef, de middelen van rekwirante in hun geheel moeten worden afgewezen, dient rekwirante in alle kosten te worden verwezen.

Conclusie

99. Aangezien ik van mening ben dat geen van de middelen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 januari 2000 in zaak T-19/99 doel treft, geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante in de kosten te verwijzen.