CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. WATHELET

van 21 april 2016 ( 1 )

Zaak C‑280/15

Irina Nikolajeva

tegen

OÜ Multi Protect

[verzoek van de Harju Maakohus (rechtbank van eerste aanleg te Harju, Estland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 9, lid 3, en 102, lid 1 — Rechten verbonden aan het merk — Inbreukprocedure — Verplichting van rechtbanken voor het gemeenschapsmerk om staking van inbreukmakende handelingen te gelasten — Ontbreken van vordering om dit bevel te verkrijgen — Begrip ‚redelijke vergoeding’ wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een aanvraag voor een gemeenschapsmerk en vóór de publicatie van de inschrijving van dat merk”

I – Inleiding

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing van 2 juni 2015 dat op 10 juni 2015 door de Harju Maakohus (rechtbank van eerste aanleg te Harju) ter griffie van het Hof is neergelegd, betreft de uitlegging van de artikelen 9, lid 3, en 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. ( 2 )

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen I. Nikolajeva en OÜ Multi Protect (hierna: „Multi Protect”). Nikolajeva verzoekt de verwijzende rechter om vaststelling van het onrechtmatige gebruik van haar merk HolzProf (gemeenschapsmerk nr. 009053811) door Multi Protect en om veroordeling van deze laatste tot betaling van een schadevergoeding.

II – Toepasselijke bepalingen

A – Recht van de Unie

1. Verordening nr. 207/2009

3. Artikel 8 van deze verordening, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt: „1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd: a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven; b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. [...]”

4. Artikel 9 van deze verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn/haar toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; [...] 2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. 3. Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.”

5. Artikel 14 van die verordening, met als opschrift „Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk”, preciseert: „1. De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X. 2. Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie. 3. De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.”

6. Artikel 41 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Oppositie”, luidt: „1. Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd. [...]”

7. Artikel 101 van de verordening, met als opschrift „Toepasselijk recht”, bepaalt: 1. De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk passen de bepalingen van deze verordening toe. 2. Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht. 3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”

8. Artikel 102 van die verordening, met als opschrift „Sancties”, luidt als volgt: „1. Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. 2. Overigens past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het recht, met inbegrip van het internationale privaatrecht, toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.”

2. Richtlijn 2004/48

9. Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16) bepaalt onder het opschrift „Schadevergoeding”: „1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden. De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen: a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden; of b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. 2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.”

B – Ests recht

10. Artikel 8, lid 2, van de merkenwet (kaubamärgiseadus), in de versie die van toepassing is in het hoofdgeding (hierna: „merkenwet”), bepaalt: „De rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk [...] en duurt tien jaar vanaf de dag van inschrijving. [...]”

III – Hoofdgeding en prejudiciële vragen

11. Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken „HolzProf”. De merkaanvraag is gepubliceerd op 31 mei 2010. Op 14 september 2010 is het merk HolzProf ingeschreven en deze inschrijving is gepubliceerd op 16 september 2010.

12. Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een licentieovereenkomst gesloten waarmee zij OÜ Holz Prof toestemming heeft gegeven haar merk te gebruiken. De maandelijkse licentievergoeding (royalty’s) is gesteld op 1278 EUR.

13. Op 18 juni 2013 heeft Nikolajeva bij de verwijzende rechter beroep tegen Multi Protect ingesteld en daarbij drie vorderingen geformuleerd.

14. Ten eerste heeft Nikolajeva de verwijzende rechter verzocht om vast te stellen dat Multi Protect haar merk onrechtmatig gebruikte. Volgens haar heeft Multi Protect inbreuk gemaakt op artikel 9, lid 1, onder a), en lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009 door een teken dat gelijk is aan haar merk als „verborgen trefwoord” te gebruiken op een via internet toegankelijke website. Nikolajeva heeft in dit verband aangevoerd dat Multi Protect inbreuk had gemaakt op het door het merk verleende uitsluitende recht in de periode van 3 mei 2010 tot en met 28 oktober 2011, dat wil zeggen gedurende 17 maanden en 25 dagen.

15. Ten tweede heeft Nikolajeva betaling door Multi Protect gevorderd van 22791 EUR, op grond van de voorschriften betreffende ongerechtvaardigde verrijking. Dit bedrag is berekend op basis van de vergoeding die in de licentieovereenkomst met OÜ Holz Prof was vastgesteld voor de duur van de beweerde inbreuk. ( 3 )

16. Ten derde heeft Nikolajeva vergoeding van de immateriële schade gevorderd. Zij stelt dat de naar aanleiding van dezelfde feiten gehouden strafrechtelijke procedure en de aanzoeking van de rechter haar psychische klachten hebben bezorgd. Nikolajeva beweert dienaangaande dat het optreden van Multi Protect „een verslechtering van haar gezondheid heeft veroorzaakt”, dat „verschillende zakenpartners haar om uitleg hebben verzocht” en dat „het geschil in negatieve zin de aandacht heeft getrokken”.

17. De verwijzende rechter vraagt zich af of hij, ingeval hij overeenkomstig de eerste vordering van Nikolajeva moet constateren dat het betrokken merk onrechtmatig is gebruikt, de inbreukhandelingen dient te verbieden overeenkomstig artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ook al heeft Nikolajeva dat niet gevorderd.

18. De verwijzende rechter heeft ook twijfels met betrekking tot de ontstaanstijd van de rechtsbescherming van het gemeenschapsmerk. Hij wijst erop dat artikel 9, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd. Hij voegt hieraan toe dat deze bepaling echter de mogelijkheid opent een redelijke vergoeding te verlangen wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag van een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk verboden zouden zijn krachtens deze publicatie. De verwijzende rechter twijfelt of de artikelen 14, lid 1, tweede volzin, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het mogelijk maken ervan uit te gaan dat de met het merk van verzoekster in het hoofdgeding verbonden rechten werken vanaf het tijdstip dat in artikel 8, lid 2, eerste volzin, van de merkenwet is bepaald, namelijk vanaf de indiening van de merkaanvraag.

19. Bovendien vraagt de verwijzende rechter zich af welke uitlegging moet worden gegeven aan de woorden „redelijke vergoeding” in artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009.

20. In die omstandigheden heeft de Harju Maakohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een ‚speciale reden’ in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd? 2) Moet artikel 9, lid 3, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat? 3) Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, [van verordening nr. 207/2009] en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?”

IV – Procedure bij het Hof

21. Multi Protect, de Estse en de Griekse regering alsook de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Het Hof achtte zich aan het einde van deze schriftelijke fase van het proces voldoende voorgelicht om uitspraak te doen zonder pleitzitting, overeenkomstig artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

V – Analyse

A – Opmerkingen vooraf

22. Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mijn aandacht in deze conclusie toespitsen op de tweede en de derde prejudiciële vraag van de verwijzende rechter. Volgens mij is het passend om deze twee vragen samen te onderzoeken.

B – Tweede en derde prejudiciële vraag

1. Tijdvak van bescherming

23. De verwijzende rechter geeft aan dat Nikolajeva Multi Protect verwijt in drie periodes inbreuk te hebben gemaakt op het uitsluitend recht dat haar door haar merk HolzProf wordt verleend.

24. De eerste periode was korter dan een maand. Dit tijdvak nam een aanvang op 3 mei 2010, dus ná de datum van indiening van de merkaanvraag, en werd beëindigd op 31 mei 2010, namelijk op de dag van de publicatie van deze aanvraag. De tweede periode van ongeveer drie en een halve maand strekte zich uit van 1 juni 2010 tot 16 september 2010, te weten van de publicatie van de merkaanvraag tot de publicatie van de inschrijving van het merk. De derde periode, ten slotte, die iets langer dan een jaar heeft geduurd, begon op 17 september 2010, na de publicatie van de merkinschrijving, en eindigde op 28 oktober 2011.

25. De verwijzende rechter stelt het Hof vragen over de bescherming die een gemeenschapsmerk de houder ervan gedurende de eerste twee tijdvakken verleent.

26. De rechten die verbonden zijn aan het gemeenschapsmerk worden geregeld door artikel 9 van verordening nr. 207/2009. Volgens lid 1 van dit artikel geeft het gemeenschapsmerk de houder ervan een uitsluitend recht. Voorts bepaalt lid 3 van dit artikel in duidelijke bewoordingen dat op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is.

27. Bijgevolg kan op een gemeenschapsmerk zoals HolzProf geen beroep worden gedaan tijdens de eerste twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde periodes. Bovendien zijn de sancties waarin het nationale recht van de lidstaten ( 4 ) overeenkomstig artikel 102 van verordening nr. 207/2009 voorziet, in die periodes niet van toepassing. ( 5 ) Deze sancties gelden immers pas vanaf de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk.

28. Aangetekend zij evenwel dat artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ook voorziet in een specifieke regeling voor de bescherming van een gemeenschapsmerk in de periode tussen de publicatie van de merkaanvraag en de publicatie van de inschrijving van het merk. Na de publicatie van de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan een rechter namelijk een redelijke vergoeding toekennen wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de merkaanvraag, die na de publicatie van de inschrijving van het merk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. ( 6 )

29. Bijgevolg kan een redelijke vergoeding worden verlangd voor de tweede in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode indien een derde zonder toestemming van de houder van het merk in het economisch verkeer een teken gebruikt van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten dan die waarvoor dit merk is ingeschreven, dan wel een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. ( 7 )

30. Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 blijkt duidelijk dat de redelijke vergoeding waarin deze bepaling voorziet, niet van toepassing is op feiten die zich voordoen tussen de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag ( 8 ) en de publicatie van die aanvraag, namelijk in de eerste periode waarover het in het hoofdgeding gaat.

31. Volgens mij doen de artikelen 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet af aan die vaststelling.

32. Artikel 14, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt weliswaar dat „bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is]”, maar deze bepaling preciseert immers eveneens dat de rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door deze verordening. De „rechtsgevolgen” van een merk echter zijn onlosmakelijk verbonden met het tijdvak van bescherming ervan. Hieruit volgt dat dit tijdvak van bescherming uitsluitend door de bepalingen van deze verordening wordt geregeld.

33. In dit verband volgt uit artikel 9, leden 1 en 3, van verordening nr. 207/2009, in onderlinge samenhang gelezen, dat de wetgever van de Europese Unie willens en wetens heeft uitgesloten dat een gemeenschapsmerk tegen een derde kan worden ingeroepen vóór de publicatie van de inschrijving van het merk en dat aanspraak op een redelijke vergoeding kan worden gemaakt vóór de publicatie van de merkaanvraag.

34. Aangezien de door het gemeenschapsmerk verleende rechten, daaronder begrepen het tijdvak van bescherming ervan, uitsluitend worden geregeld door artikel 9 van verordening nr. 207/2009, behoren deze rechten en de duur ervan bovendien niet tot de zaken waarop overeenkomstig artikel 101, lid 2, van deze verordening het nationale recht moet worden toegepast, welk recht enkel geldt voor vragen die niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009 vallen.

35. Bijgevolg verzetten de artikelen 9, leden 1 en 3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 zich tegen een nationale bepaling zoals artikel 8, lid 2, van de merkenwet dat bepaalt dat „[d]e rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk”. De volgens deze nationale bepaling uit het gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten zouden dan immers verder reiken dan verordening nr. 207/2009 toestaat.

36. De redelijke vergoeding waarin artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voorziet, kan slechts worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.

2. Redelijke vergoeding

37. De verwijzende rechter verzoekt het Hof om verduidelijking van het begrip „redelijke vergoeding” van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009. ( 9 ) Deze verordening geeft niet aan wat onder een „redelijke vergoeding” moet worden verstaan en bepaalt niet hoe deze vergoeding moet worden berekend.

38. De mogelijkheid om na de publicatie van een inschrijvingsaanvraag een redelijke vergoeding te eisen bestaat ook op het gebied van de octrooien.

39. Artikel 67, lid 2, van het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) bepaalt namelijk dat „[e]lke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat een Europese octrooiaanvrage niet de in artikel 64 bedoelde bescherming waarborgt. De uit publicatie van een Europese octrooiaanvrage voortvloeiende bescherming mag echter niet geringer zijn dan de bescherming die de wetgeving van de desbetreffende Staat toekent aan de verplichte publicatie van de nog niet onderzochte nationale octrooiaanvragen. In ieder geval dient elke Staat er ten minste op toe te zien, dat de aanvrager met ingang van de datum van publicatie van een Europese octrooiaanvrage een gezien de omstandigheden redelijke vergoeding kan eisen van eenieder die in die Staat de uitvinding heeft toegepast, onder omstandigheden die hem volgens het nationale recht aansprakelijk zouden doen zijn, indien het een inbreuk op een nationaal octrooi zou hebben betroffen”. ( 10 ) Het begrip „redelijke vergoeding” wordt hier dus evenmin nader gedefinieerd. ( 11 )

40. Verder bepaalt artikel 95 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227, blz. 1) dat „[d]e houder [...] van eenieder die in de tijd tussen de bekendmaking van de aanvraag tot het communautaire kwekersrecht en de verlening daarvan een handeling verricht die hem na die tijd uit hoofde van het communautaire kwekersrecht verboden zou zijn, een passende vergoeding [kan] eisen”. ( 12 ) De woorden „passende vergoeding” worden ook in verordening nr. 2100/94 niet gedefinieerd. ( 13 )

41. Anders dan artikel 102, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat voor handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een merk in de oplegging van sancties overeenkomstig de nationale wetgeving voorziet ( 14 ), verwijst artikel 9, lid 3, van deze verordening bovendien niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten om de opzet en draagwijdte daarvan aan te geven.

42. Bijgevolg vereist zowel de eenvormige toepassing van het recht van de Unie als het gelijkheidsbeginsel dat de betrokken bewoordingen „redelijke vergoeding” in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling. ( 15 )

43. Uit artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volgt dat een gemeenschapsmerk weliswaar niet tegen derden kan worden ingeroepen voordat het merk is ingeschreven, maar dat het – ondanks de „embryonale” aard ervan – rechtsbescherming biedt voor de periode tussen de publicatie van de aanvraag van dit merk en de publicatie van de inschrijving ervan. ( 16 ) De keuze van de term „vergoeding” suggereert noodzakelijkerwijs dat het om een geldelijke compensatie dient te gaan. Andere maatregelen of procedures betreffende schending van intellectuele-eigendomsrechten zoals rechterlijke bevelen, terugtrekking van goederen uit de distributiekanalen of de vernietiging van inbreukmakende waren zijn dus uitgesloten. Bovendien impliceert het gebruik van het adjectief „redelijk” dat de verlangde geldelijke compensatie billijk en evenredig is, teneinde het juiste evenwicht te warborgen tussen de rechten die de houder van het gemeenschapsmerk geleidelijk verwerft en de rechten van de gebruiker ervan.

44. Het recht op een „redelijke vergoeding”, dat een benadeelde pas na de publicatie van de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan doen gelden, is bijgevolg van toepassing op gemeenschapsmerken „in status nascendi”. Dit recht beantwoordt aan de opvatting van de wetgever van de Unie dat een gemeenschapsmerk geleidelijk wordt verkregen vanaf de publicatie van de aanvraag en dus reeds vanaf dat tijdstip in aanmerking kan komen voor bescherming.

45. Ik wijs er in dit verband op dat uit artikel 39 van verordening nr. 207/2009 volgt dat de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag vooronderstelt dat is voldaan aan alle vormvoorwaarden die door deze verordening en door verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk ( 17 ) worden opgelegd met betrekking tot een aanvraag voor inschrijving van een merk en dat er geen absolute gronden tot weigering van de inschrijving van dit merk in de zin van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 bestaan. ( 18 ) Bovendien volgt uit artikel 45 van verordening nr. 207/2009 ( 19 ) dat een gemeenschapsmerk na de publicatie van de merkaanvraag in ieder geval moet worden ingeschreven behoudens indien na oppositie blijkt van het bestaan van relatieve weigeringsgronden in de zin van artikel 8 van deze verordening. ( 20 )

46. Gelet op een en ander zijn er dus grote gelijkenissen tussen de voorwaarden die moeten zijn vervuld voordat een gemeenschapsmerkaanvraag wordt gepubliceerd en die waaraan moet zijn voldaan voordat de inschrijving van het merk wordt gepubliceerd. Bijgevolg betreffen het recht op een „redelijke vergoeding” waarover de houder van een gemeenschapsmerk tussen de publicatie van zijn merkaanvraag en de publicatie van de inschrijving van dit merk beschikt en het desbetreffende recht dat hij door de publicatie van de inschrijving van het merk zal verkrijgen, zeer soortgelijke rechten ( 21 ), ook al is het eerstgenoemde recht wat minder omvangrijk. ( 22 ) Teneinde het evenredigheidsbeginsel te eerbiedigen, dient de geldelijke compensatie of de „redelijke vergoeding” dus minder zwaar of rigoureus te zijn dan die welke in geval van schending van een gemeenschapsmerk na de publicatie van de inschrijving van het merk wordt opgelegd. ( 23 ) ( 24 )

47. Artikel 13 van richtlijn 2004/48 stelt de minimale geldelijke vergoedingen vast waarin de nationale wetgeving moet voorzien voor inbreuken die worden gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten die worden geregeld door de communautaire wettelijke bepalingen en/of door de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat. Het is juist dat de overeenkomstig richtlijn 2004/48 geharmoniseerde bepalingen van het nationale recht enkel gelden voor schendingen van een gemeenschapsmerk die na de publicatie van de inschrijving van het merk plaatsvinden, meer bepaald gedurende de derde in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode, maar dit neemt niet weg dat artikel 13 van deze richtlijn enkele nuttige aanwijzingen kan verstrekken om het begrip „redelijke vergoeding” te definiëren.

48. Dat artikel maakt in dit verband een onderscheid tussen de al dan niet opzettelijke aard van de gepleegde inbreukhandeling en verlangt oplegging van zwaardere schadevergoedingen voor opzettelijke inbreuken. Wanneer de inbreuk wordt geacht opzettelijk te zijn begaan, dient de pleger ervan te worden gelast de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden. ( 25 ) Deze bepaling verlangt volledige vergoeding van alle veroorzaakte schade, waartoe volgens mij dus ook morele schade behoort, mits deze wordt bewezen. ( 26 )

49. Wanneer de inbreuk daarentegen wordt geacht niet opzettelijk te zijn gepleegd, kunnen de lidstaten bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten. ( 27 )

50. In artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 wordt evenwel geenszins een onderscheid gemaakt naargelang de al dan niet opzettelijke aard van de gepleegde inbreukhandeling ( 28 ) maar deze bepaling gaat uit van de gedachte dat de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt geacht het publiek ervan op de hoogte te brengen dat het aangevraagde merk mogelijkerwijs spoedig zal worden ingeschreven en dat een redelijke vergoeding verschuldigd kan zijn voor het gebruik van dit nog niet ingeschreven merk.

51. Aangezien de „redelijke vergoeding” van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in beginsel een minder zware of strenge geldelijke compensatie dient te zijn dan die welke voor een inbreuk op een ingeschreven merk wordt opgelegd, moet volgens mij worden onderzocht of de geldelijke vergoedingen waarin artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48 voor niet-opzettelijke inbreuken voorziet, geschikt zijn.

52. Artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48 voorziet in twee types van vergoedingen voor inbreukmakende handelingen, namelijk „invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding”.

53. Een geldelijke compensatie strekkende tot „betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding” dient nader te worden gespecificeerd door de nationale wetgever en zou bijgevolg ongeschikt zijn gelet op het vereiste van een autonome en uniforme uitlegging van het begrip „redelijke vergoeding”.

54. De in artikel 13, lid 2, van de richtlijn 2004/48 vermelde „invordering van winsten” vormt volgens mij daarentegen een uniforme en voorzienbare geldelijke compensatie waarvoor rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Bovendien is deze geldelijke compensatie mijns inziens passend, aangezien zij ertoe strekt het na de publicatie van de merkaanvraag zonder grond verkregene ( 29 ) te vergoeden. Een dergelijke geldelijke compensatie die overeenkomt met de winst die de betrokken gebruiker op ongerechtvaardigde wijze heeft verkregen is dan ook evenredig aan de inbreuk die is gemaakt op het merk (in status nascendi) en biedt tevens een afschrikking voor het plegen van andere, soortgelijke inbreuken. ( 30 )

55. Anders dan artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48, voorziet lid 2 van dit artikel niet in de vergoeding van morele schade. Het ontbreken daarvan lijkt mij gewild door de Europese wetgever en vloeit voort uit het feit dat artikel 13, lid 2, van deze richtlijn betrekking heeft op minder laakbare inbreukmakende handelingen waarvoor deze richtlijn geen volledige vergoeding oplegt. Ik wijs erop dat Nikolajeva met haar derde vordering vergoeding verlangt van immateriële schade, namelijk betaling van een vergoeding voor haar morele schade. Volgens mij omvat een „redelijke vergoeding” niet dit type schade. Betaling van een dergelijke schadevergoeding zou onevenredig zijn op een tijdstip waarop het gemeenschapsmerk nog niet volledig is verkregen.

VI – Conclusie

56. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de tweede en de derde prejudiciële vraag van de Harju Maakohus te beantwoorden als volgt: „1) De artikelen 9, leden 1 en 3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk verzetten zich tegen een nationale bepaling die erin voorziet dat de rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk. 2) Artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een redelijke vergoeding in de zin van deze bepaling niet kan worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag. 3) Het begrip ‚redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat invordering van winsten kan worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag wanneer die feiten na de publicatie van de inschrijving van het merk verboden zouden zijn op grond van deze publicatie. Voor die ‚redelijke vergoeding’ kan geen immateriële schade in aanmerking worden genomen.”

( 1 ) Oorspronkelijke taal: Frans.

( 2 ) PB L 78, blz. 1.

( 3 ) Namelijk 22791 EUR [17 maanden x 1278 + 25 dagen x (1 278:30)].

( 4 ) Richtlijn 2004/48 harmoniseert de in het nationale recht toepasselijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in geval van schending van intellectuele-eigendomsrechten. Volgens overweging 10 van richtlijn 2004/48 is het doel van deze richtlijn „de onderlinge aanpassing van [de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied] teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen”. Artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48 bepaalt dat „[o]nverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, [...] de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing [zijn] op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat”. Het Hof heeft geoordeeld dat de bepalingen van richtlijn 2004/48 niet beogen alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtswegen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen (zie arrest Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punt 73). Hieruit volgt dat deze richtlijn tussen de wetgevingen van de lidstaten verschillen laat bestaan betreffende in het nationale recht toepasselijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in geval van schending van intellectuele-eigendomsrechten (zie bijvoorbeeld artikel 13 van richtlijn 2004/48 dat voorziet in een echte waaier van geldelijke vergoedingen waaruit de lidstaten kunnen kiezen).

( 5 ) Ik ben dan ook van oordeel dat de corrigerende maatregelen (artikel 10), de rechterlijke bevelen (artikel 11) en de schadevergoeding (artikel 13) waarin richtlijn 2004/48 voorziet, niet van toepassing zijn vóór de publicatie van de inschrijving van het merk.

( 6 ) Voor een indicatieve lijst van de verboden, zie artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

( 7 ) Zie in die zin artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009.

( 8 ) De datum van de indiening van een gemeenschapsmerkaanvraag is echter niet volkomen irrelevant. Deze datum is immers van fundamenteel belang voor de toepassing van de voorschriften betreffende de voorrang van merken. Zie met name titel III, afdeling 2, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Voorrang”.

( 9 ) De verwijzende rechter merkt op dat de houder van een gemeenschapsmerk op grond van het nationale recht „van een derde die inbreuk maakt op het in artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 beschreven uitsluitende recht, vergoeding van de vermogensschade [kan] verlangen, waaronder de gederfde winst, maar ook afgifte van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en onder bepaalde omstandigheden van de winst uit het dankzij de inbreuk verkregene, ten minste voor de periode vanaf de publicatie van de inschrijving van het merk. Voorts is de inbreukmaker die niet wist of had moeten weten dat hij zonder recht handelde, niet gebonden aan de verplichting het zonder grond verkregene te vergoeden voor zover hij, op het moment dat hij kennis kreeg of had moeten krijgen van de tegen hem ingestelde vordering, niet meer in de omvang van de waarde van het dankzij de inbreuk verkregene verrijkt is”. De betrokken rechter „meent dat de redelijke vergoeding in de zin van artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 aldus kan worden uitgelegd dat zij, in overeenstemming met het stelsel van de verordening, geringere rechten behelst dan de bij een latere inbreuk op de leden 1 en 2 van dat artikel in het vooruitzicht gestelde rechtsbescherming”.

( 10 ) Cursivering van mij.

( 11 ) Zie eveneens, naar analogie, artikel 32, lid 1, onder f), van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (PB 2013, C 175, blz. 1), dat bepaalt dat het bij deze overeenkomst ingestelde eengemaakt octrooigerecht bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van „vorderingen tot schadevergoeding op grond van de voorlopige bescherming die wordt verleend door een gepubliceerde Europese octrooiaanvraag”.

( 12 ) Cursivering van mij. Ik wijs erop dat het Hof de in de artikelen 14 en 94 van verordening nr. 2100/94 gebruikte woorden „billijke vergoeding” heeft uitgelegd in het arrest Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416). Aangezien het Hof het begrip „billijke vergoeding” in die zaak evenwel heeft uitgelegd met betrekking tot een plantenras dat reeds was ingeschreven, kan de betrokken uitlegging mijns inziens niet worden toegepast in de onderhavige zaak, daar artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet ziet op situaties die een inbreuk rechtens opleveren.

( 13 ) Aangezien de woorden „redelijke vergoeding” en soortgelijke uitdrukkingen in verschillende regelingen inzake intellectuele eigendom worden gebruikt, kan de wijze waarop het Hof in casu beslist, een impact hebben die de onderhavige zaak overstijgt.

( 14 ) Ik ben dienaangaande van oordeel dat de nationale wet het bij richtlijn 2004/48 ingevoerde minimale beschermingsniveau in acht dient te nemen. Voorts zij eraan herinnerd dat volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn het nationale recht van de betrokken lidstaten mag voorzien in „middelen” die voor de rechthebbenden gunstiger zijn dan de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen.

( 15 ) Zie arrest Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, punt 21en aldaar aangehaalde rechtspraak).

( 16 ) Zie arrest Imagination Technologies/BHIM (C‑542/07 P, EU:C:2009:362, punt 57).

( 17 ) PB L 303, blz. 1.

( 18 ) Artikel 7 van verordening nr. 207/2009 bevat een lange lijst van absolute gronden tot weigering van de inschrijving. Zo kan een merk niet worden ingeschreven indien het elk onderscheidend vermogen mist, indien het in strijd is met de openbare orde of met de goede zeden, of indien het merk het publiek kan misleiden.

( 19 ) Artikel 45 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[w]anneer de aanvrage voldoet aan deze verordening en geen oppositie is ingesteld binnen [drie maanden na de dag waarop de gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd] of wanneer de oppositie bij onherroepelijke beslissing is verworpen, wordt het merk ingeschreven als gemeenschapsmerk”. Zie ook regel 23 van verordening nr. 2868/95, met als opschrift „Inschrijving van het merk”, die bepaalt dat „[i]ndien geen oppositie is ingesteld of indien de oppositie door intrekking, afwijzing of enige andere maatregel definitief is beëindigd, [...] het aangevraagde merk [...] in het register van gemeenschapsmerken [wordt] ingeschreven”. De tweede periode waarover het in hoofdgeding gaat, duurde ongeveer drie maanden. Uit geen enkel gegeven in de aan het Hof overgelegde stukken blijkt overigens dat oppositie tegen het merk HolzProf is ingesteld.

( 20 ) Artikel 8 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk [...] inschrijving van het aangevraagde merk [wordt] geweigerd: [...] wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven; [...] wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Daarbij moet worden benadrukt dat het recht om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk alleen toekomt aan merkhouders en aan licentiehouders die daartoe zijn gemachtigd overeenkomstig de artikelen 8 en 41 van verordening nr. 207/2009.

( 21 ) Temeer daar de handelingen waarop artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke zullen zijn verboden na de publicatie van de inschrijving van het merk.

( 22 ) Zie, a contrario, artikel 67, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag dat bepaalt dat „[v]anaf de datum van publicatie [...] de Europese octrooiaanvrage de aanvrager voorlopig de bescherming [waarborgt] bedoeld in artikel 64 in de Verdragsluitende Staten die in de aanvrage zijn aangewezen”, dat wil zeggen dezelfde rechten als die welke in deze staat voortvloeien uit een nationaal octrooi.

( 23 ) Dat is ook het standpunt van Multi Protect, de Republiek Estland en de Helleense Republiek die van mening zijn dat het begrip „redelijke vergoeding” van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 op een beperkter aantal vorderingen dient te zien dan de rechtsbescherming die wordt geboden ingeval inbreuk wordt gemaakt op reeds ingeschreven merken. Zij stellen tevens dat de vergoeding van immateriële schade niet onder het begrip „redelijke vergoeding” valt. Multi Protect meent dat „[o]m de juiste omvang van de betaling van een redelijke schadevergoeding te kunnen bepalen, bijgevolg de volgende gegevens moeten worden onderzocht en vergeleken: a) Welk economisch profijt heeft de inbreukmaker uit zijn gedrag getrokken? [...] b) Welke soortgelijke licentieovereenkomsten worden gewoonlijk gebruikt op de betrokken markt? c) Welke zouden voor de inbreukmaker de ‚kosten’ zijn van een oplossing die hem in staat zou hebben gesteld om hetzelfde resultaat te bereiken zonder dat hij het teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk?”

( 24 ) De Commissie is daarentegen van mening dat „niet ervan mag worden uitgegaan dat het gerechtvaardigd is om in geval van een inbreuk in de zin van artikel 9, lid 3, van verordening nr. (EG) nr. 207/2009 minder bescherming te bieden dan bij een latere inbreuk in de zin van de leden 1 en 2 van dit artikel. Volgens haar is de impact van de inbreuk voor de merkhouder dezelfde, ongeacht het tijdstip waarop deze wordt gepleegd, tussen de publicatie van de aanvraag en de inschrijving van het merk dan wel na de publicatie van de inschrijving van het merk. Zij beweert tevens dat „er geen enkele reden is waarom een overtreder zich in een gunstiger situatie zou bevinden in het tijdvak dat aan de inschrijving van het merk voorafgaat”. Ik deel deze opvatting niet, want waarom zou in artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dan een onderscheid tussen de twee periodes worden gemaakt?

( 25 ) Zie artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48.

( 26 ) Zie mijn conclusie in de zaak Liffers (C‑99/15, EU:C:2015:768, punt 28)

( 27 ) Zie artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48.

( 28 ) Deze bepaling verlangt mijns inziens betaling van een redelijke vergoeding zelfs wanneer het gaat om een inbreuk die is gepleegd zonder dat de betrokkene op de hoogte was van het bestaan van een publicatie van een merkaanvraag.

( 29 ) Door de gebruiker van het reeds aangevraagde maar nog niet ingeschreven merk.

( 30 ) Ik ben van oordeel dat het zelfs in geval van onwetendheid betreffende de publicatie van de merkaanvraag (niet-opzettelijke inbreuk) niet onevenredig zou zijn om overeenkomstig artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48 invordering van winsten te gelasten, aangezien elke andere maatregel of procedure betreffende schending van intellectuele-eigendomsrechten volgens artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is uitgesloten (niet-inroepbaarheid van het merk vóór de publicatie van de inschrijving ervan). Zie eveneens punt 43 van de onderhavige conclusie.