Zaak T‑120/16

Tulliallan Burlington Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk Burlington – Oudere nationale woordmerken BURLINGTON en BURLINGTON ARCADE – Oudere Uniebeeldmerken en ouder nationaal beeldmerk BURLINGTON ARCADE – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001) – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 december 2017

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk Burlington – Woordmerken BURLINGTON en BURLINGTON ARCADE en beeldmerken BURLINGTON ARCADE

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Voorwaarden

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Beeldmerk Burlington – Woordmerken BURLINGTON en BURLINGTON ARCADE en beeldmerken BURLINGTON ARCADE

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Beoordelingscriteria

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door de houder te leveren bewijzen – Niet-hypothetische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Overeenstemming van de betrokken merken – Vereiste mate van overeenstemming

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden

Zie de tekst van de beslissing. (zie punt 20)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 21‑23)

Gelet op de bewoordingen van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice omvat het begrip „detailhandelsdienst” zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, Praktiker, C‑418/02, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten. Het kan immers niet anders dan dat het in dit punt vermelde begrip „verschillende prestaties” ook betrekking heeft op de door een winkelgalerij georganiseerde diensten om de aantrekkelijkheid en de praktische voordelen van een dergelijke plaats voor handel te bewaren, overigens volgens de bewoordingen zelf van klasse 35, waarbij het doel erin bestaat klanten die geïnteresseerd zijn in een breed scala aan goederen in de gelegenheid te stellen „die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een reeks winkels” en aldus de toeloop van klanten die geïnteresseerd zijn in de aankoop van deze goederen te verhogen, in plaats van dat deze goederen worden gekocht bij „een andere concurrent” die zijn winkel niet in de desbetreffende winkelgalerij heeft. (zie punten 33, 34)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 37, 39, 42)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 38, 40, 41)

De houdster van de oudere merken, waaronder het woordmerk BURLINGTON en het woordmerk en het beeldmerk BURLINGTON ARCADE, eerder ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk voor diensten van de klassen 35, 36 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het Uniebeeldmerk BURLINGTON ARCADE, dat is ingeschreven voor dezelfde diensten, heeft voor de kamer van beroep of voor het Gerecht geen coherente elementen overgelegd op basis waarvan kan worden besloten dat door het gebruik van het beeldmerk Burlington, waarvan om inschrijving als Uniemerk wordt verzocht voor de waren van de klassen 3, 14, 18 en 25, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken. De houdster van de oudere merken benadrukt weliswaar dat haar oudere merken „nagenoeg uniek” zijn en een „aanzienlijke en exclusieve” bekendheid genieten, maar opgemerkt zij immers dat zij geen specifieke elementen heeft verstrekt die argumenten kunnen leveren voor het feit dat het gebruik van het aangevraagde merk de aantrekking van haar oudere merken vermindert, met name in het licht van de criteria volgens welke dergelijke gevolgtrekkingen moeten berusten „op een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”. Het feit dat een ander economisch subject toestemming kan krijgen om een merk met de term „burlington” te gebruiken voor waren die soortgelijk zijn aan die welke worden verkocht in de Londense galerij van de houdster van de oudere merken, kan op zich in de ogen van de gemiddelde consument niet afdoen aan de commerciële aantrekkelijkheid van deze plaats. Dit kenmerk is immers nauw verbonden aan de „verschillende” commerciële „prestaties” die de huurders van de winkels in deze galerij verrichten en niet uitsluitend aan de naam daarvan, die bovendien – zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt – overeenstemt met de namen van andere plaatsen die ook zeer bekend zijn en zich vlakbij deze galerij bevinden, zoals BurlingtonGardens of Burlington House. (zie punten 43‑45)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 54, 55)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punt 56)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 66, 67)