CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

Y. BOT

van 12 mei 2011 ( )

Gevoegde zaken C‑400/09 en C‑207/10

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidatie,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C‑400/09)

tegen

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme

en

Paranova Danmark A/S,

Paranova Pack A/S (C‑207/10)

tegen

Merck Sharp & Dohme Corp.,

Merck Sharp & Dohme,

Merck Sharp & Dohme BV

[verzoek van het Højesteret (Denemarken) om een prejudiciële beslissing]

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 7, lid 2 – Ompakking van parallel ingevoerd farmaceutisch product – Relevante criteria voor beoordeling van inbreuken op merkrecht”

1. In de onderhavige zaken wordt het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten( ), alsook van de daarop betrekking hebbende rechtspraak, met name de arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche( ); 3 december 1981, Pfizer( ), en 11 juli 1996, MPA Pharma( ) en Bristol-Myers Squibb e.a.( ).

2. In die arresten heeft het Hof de voorwaarden gepreciseerd waaronder een parallelimporteur omgepakte merkgeneesmiddelen kan verhandelen zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten. De door het Højesteret (Denemarken) aan het Hof voorgelegde vragen betreffen een van die voorwaarden, te weten de voorwaarde dat op de nieuwe verpakking wordt vermeld wie het product heeft omgepakt. De vragen strekken er in wezen toe te vernemen of die voorwaarde de vermelding vereist van de naam van de onderneming die het product fysiek ompakt dan wel dat kan worden volstaan met de vermelding van de naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het parallel ingevoerde geneesmiddel die aan de ompakkende onderneming instructies geeft voor de koop en de ompakking.

3. In de onderhavige conclusie zal ik pleiten voor het tweede alternatief. Ik zal het Hof dan ook in overweging geven voor recht te verklaren dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.

I – Toepasselijke bepalingen

4. Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk” bepaalt artikel 5 van richtlijn 89/104:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]”

5. Artikel 7 van de richtlijn heeft als opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht” en luidt als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6. Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten( ), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog richtlijn 89/104 van toepassing.

7. De artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 zijn in de Deense rechtsorde uitgevoerd bij de artikelen 4 respectievelijk 6 van de Varemærkeloven (Deense merkenwet)( ).

II – Hoofdgedingen en prejudiciële vragen

A – Zaak C‑400/09

8. De vennootschappen Orifarm A/S (hierna: „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (hierna: „Orifarm Supply”), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidatie (hierna: „Handelsselskabet”), en Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (hierna: „Ompakningsselskabet”) behoren tot het concern Orifarm, dat de grootste parallelimporteur van geneesmiddelen in Scandinavië is en in 2008 de grootste leverancier was van geneesmiddelen aan Deense apotheken. Het concern heeft zijn hoofdkantoor te Odense (Denemarken).

9. Orifarm en Handelsselskabet zijn of waren houders van vergunningen voor het op de markt brengen en verkopen van de in geding zijnde geneesmiddelen, terwijl Orifarm Supply en Ompakningsselskabet (ten tijde van de ompakking en verkoop van de in geding zijnde middelen bekend onder de naam Medipack A/S; hierna: „Medipack”) deze fysiek hebben omgepakt en houders zijn of waren van de ompakkingsvergunning.

10. Alle beslissingen met betrekking tot de aankoop, aanbieding, verwerking en verkoop worden door Orifarm genomen, terwijl Ompakningsselskabet de middelen aanschaft en ompakt en moet voldoen aan de vereisten die het Lægemiddelstyrelse (Deens agentschap voor geneesmiddelen) aan ompakkers stelt. Ompakningsselskabet (Medipack) heeft 210 werknemers, die actief zijn op het gebied van logistiek, voorraad houden en fysieke ompakking, terwijl Orifarm 15 à 20 werknemers heeft die zich onder meer bezighouden met de verkoop van de geneesmiddelen.

11. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV en Merck Sharp & Dohme (hierna tezamen: „Merck”) zijn alle ondernemingen van het Merck-concern, een van ’s werelds grootste oorspronkelijke fabrikanten van geneesmiddelen.

12. Het Merck-concern is de fabrikant van de hier in geding zijnde geneesmiddelen die door Orifarm parallel zijn ingevoerd in Denemarken. Het Merck-concern is tevens houder van de merkrechten op die middelen, of is de partij die in rechte kan optreden in geschillen die voortvloeien uit licentieovereenkomsten met merkhouders.

13. Orifarm en Handelsselskabet hebben vanaf het begin van de parallelimport en het in de handel brengen van de geneesmiddelen zichzelf als de ompakker vermeld op de verpakking van de in geding zijnde geneesmiddelen waarvoor zij beschikten over vergunningen voor het in de handel brengen, maar de middelen werden al naar gelang van het geval en volgens de instructies van Orifarm en/of Handelsselskabet fysiek omgepakt door Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm Supply of door niet tot het concern behorende ompakkers. Dit laatste is in de onderhavige zaak echter niet aan de orde.

14. Hoewel het Orifarm-concern vanaf het jaar 2006 de vermelding „Omgepakt door Medipack A/S voor Orifarm A/S” heeft aangebracht op middelen van het Merck-concern, betreft het hoofdgeding geneesmiddelen waarvan de verpakking niet de fysieke ompakker vermeldde maar enkel de naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en die van de fabrikant, middels een vermelding zoals:

„Ingevoerd en omgepakt door Orifarm A/S [...]

Fabrikant: Merck Sharp & Dohme”.

15. Merck heeft voor het Sø‑ og Handelsret twee beroepen ingesteld, tegen Orifarm en Orifarm Supply respectievelijk tegen Handelsselskabet en Ompakningsselskabet, waarmee zij opkwam tegen het feit dat de fysieke ompakker niet was vermeld op de verpakking van de in geding zijnde geneesmiddelen. In zijn uitspraken van 21 februari 2008 respectievelijk 20 juni 2008 heeft het Sø‑ og Handelsret vastgesteld dat de verwerende partijen inbreuk hadden gemaakt op de merkrechten van Merck door de niet-vermelding van de fysieke ompakker, en heeft het hen veroordeeld tot betaling van een geldelijke vergoeding aan Merck.

16. Nadat Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet en Ompakningsselskabet bij het Højesteret cassatieberoep hadden ingesteld tegen deze uitspraken van het Sø‑ og Handelsret, heeft het Højesteret de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een onafhankelijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de onafhankelijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?

2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?

3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?

4) Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld (a) dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en (b) dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?

5) Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

B – Zaak C‑207/10

17. Paranova Danmark A/S (hierna: „Paranova Danmark”) en Paranova Pack A/S (hierna: „Paranova Pack”) zijn dochterondernemingen van Paranova Group A/S, die zich bezighoudt met de parallelinvoer van geneesmiddelen naar Denemarken, Finland en Zweden. De groep heeft haar hoofdkantoor te Ballerup (Denemarken), waar ook de twee dochtervennootschappen zijn gevestigd.

18. Paranova Danmark is houdster van de vergunning voor het in de handel brengen van de in geding zijnde geneesmiddelen.

19. Paranova Pack is ompakker voor het hele concern en verzorgt dus het fysieke ompakken van de betrokken geneesmiddelen. Zij is houdster van de vergunning voor het ompakken van de geneesmiddelen.

20. Alle beslissingen aangaande de keuze van de producten voor verkoop en inkoop en de aanvraag van vergunningen voor het in de handel brengen, daaronder begrepen de vormgeving van de verpakking, worden door Paranova Danmark genomen. Paranova Pack zorgt voor de fysieke inkoop en de feitelijke ompakking van de geneesmiddelen, met inachtneming van de door het Lægemiddelstyrelse aan de ompakkingsondernemingen gestelde eisen, en brengt de geneesmiddelen in overeenstemming met de geneesmiddelenwetgeving en op eigen verantwoordelijkheid terug in de handel. De deskundige die belast was met de uiteindelijke vrijgave van het lot, was aanvankelijk in dienst van Paranova Danmark, maar is op een gegeven moment overgeplaatst naar Paranova Pack. In 2003 waren 11 personen in dienst van Paranova Danmark en 164 in dienst van Paranova Pack. Deze verhouding was gelijk in de overige voor de onderhavige zaak relevante jaren.

21. Paranova Danmark vermeldde zichzelf als ompakker op de in geding zijnde geneesmiddelen, waarvoor zij over een vergunning voor het in de handel brengen beschikte, ook al vond de fysieke ompakking plaats door Paranova Pack of door niet tot het Paranova-concern behorende ompakkers. Dit laatste is in de onderhavige zaken echter niet aan de orde.

22. Merck is de producent van de litigieuze geneesmiddelen die de groep Paranova parallel in Denemarken heeft ingevoerd. Merck is ook houdster van de merkrechten met betrekking tot de parallel ingevoerde litigieuze producten of is de partij die in geschillen over licentieovereenkomsten met de merkhouders in rechte kan optreden.

23. Merck heeft twee beroepen ingesteld tegen Paranova Danmark en Paranova Pack, waarmee zij opkwam tegen het feit dat de fysieke ompakker niet was vermeld op de verpakking van de in geding zijnde geneesmiddelen. Naar aanleiding van deze beroepen is bij beschikking van 26 oktober 2004 van het Fogedret te Ballerup, in hoger beroep bevestigd op 15 augustus 2007 door het Sø‑ og Handelsret, alsook bij arrest van deze laatste instantie van 31 maart 2008, aan Paranova Danmark en Paranova Pack het verbod opgelegd om bedoelde geneesmiddelen te verkopen, op grond dat de werkelijke ompakker niet was vermeld op de verpakking ervan.

24. Nadat Paranova Danmark en Paranova Pack tegen deze arresten van het Sø‑ og Handelsret bij het Højesteret cassatieberoep hadden ingesteld, heeft deze rechterlijke instantie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten artikel 7, lid 2, van [...] richtlijn 89/104[...], en de daarop betrekking hebbende rechtspraak, inzonderheid de [reeds aangehaalde] arresten [...] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer, en [...] Bristol Myers Squibb e.a., aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk zich op zijn merk kan beroepen om een verkooponderneming van een parallelimporteur, die houder is van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen in een lidstaat, te beletten dat geneesmiddel te verkopen met de vermelding dat het is omgepakt door de verkooponderneming, ofschoon de verkooponderneming het fysieke ompakken heeft laten verrichten door een andere onderneming, de ompakkende onderneming, waaraan de verkooponderneming instructies geeft met betrekking tot de inkoop, het ompakken, de nadere vormgeving van de geneesmiddelenverpakking en overige details in verband met het geneesmiddel, en die houder is van de vergunning voor het ompakken en het handelsmerk bij de ompakking weer op de nieuwe verpakking aanbrengt?

2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat kan worden aangenomen dat de consument of de eindgebruiker niet wordt misleid met betrekking tot de herkomst van het geneesmiddel en niet in de waan kan worden gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking, doordat de parallelimporteur op de verpakking de naam van de fabrikant vermeldt naast de genoemde vermelding van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming?

3) Is voor de beantwoording van de eerste vraag alleen van belang dat er gevaar bestaat voor misleiding van de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de vraag of de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking, of zijn ook andere factoren ten aanzien van de merkhouder relevant, bijvoorbeeld (a) dat de onderneming die feitelijk inkoopt, ompakt en het handelsmerk van de merkhouder weer op de verpakking van het geneesmiddel aanbrengt daardoor zelf inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouder en dat dit kan berusten op omstandigheden waarvoor de onderneming die fysiek heeft omgepakt verantwoordelijk is, (b) dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel aantast, of (c) dat het omgepakte geneesmiddel zodanig wordt gepresenteerd dat kan worden aangenomen dat het handelsmerk of de reputatie van de merkhouder erdoor wordt geschaad?

4) Zo het Hof bij de beantwoording van de derde vraag de opvatting huldigt dat ook in aanmerking moet worden genomen of de ompakkende onderneming zelf de merkrechten van de merkhouder kan schenden, is dan voor die beantwoording van belang of de verkooponderneming van de parallelimporteur en de ompakkende onderneming naar nationaal recht hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de merkrechten van de merkhouder?

5) Is voor de beantwoording van de eerste vraag relevant dat de parallelimporteur, die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen en die de verantwoordelijkheid voor het ompakken op zich heeft genomen, op het tijdstip waarop de merkhouder vooraf in kennis werd gesteld van de voorgenomen verkoop van het omgepakte geneesmiddel behoorde tot hetzelfde concern als de onderneming die het geneesmiddel heeft omgepakt (zusteronderneming)?

6) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de ompakkende onderneming op de bijsluiter als fabrikant wordt vermeld?”

III – Mijn beoordeling

25. De door het Højesteret aan het Hof voorgelegde vragen, die tezamen moeten worden onderzocht( ), strekken er in wezen toe te vernemen, of artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een merkhouder zich tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid wordt omgepakt.

26. De rechtspraak van het Hof betreffende de ompakking van merkgeneesmiddelen door parallelimporteurs zonder toestemming van de merkhouder, vindt zijn oorsprong in voormeld arrest Hoffmann-La Roche, waarin de ter zake geldende basisbeginselen zijn geformuleerd. In dat arrest heeft het Hof de kwestie benaderd vanuit de invalshoek van het verbod van invoerbeperkingen van artikel 30 van het EEG-Verdrag en van de rechtvaardiging van dergelijke beperkingen uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, als bedoeld in artikel 36 van het EEG-Verdrag.

27. In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat artikel 36 van het EEG-Verdrag slechts afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten toelaat voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen. In die context moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het merkproduct de identiteit van herkomst van het product wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop kan vertrouwen, dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgaande fase zonder toestemming van de merkhouder hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden merkproduct.

28. Volgens het Hof behoort het aan de merkhouder toegekende recht om zich te verzetten tegen ieder gebruik van het merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de aldus verstane herkomstgarantie, derhalve tot het specifieke voorwerp van het merkrecht en ligt het bijgevolg in de lijn van artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag dat aan de merkhouder het recht wordt toegekend zich ertegen te verzetten dat de importeur van een merkproduct na de ompakking van dit product zonder toestemming van de merkhouder het merk op de nieuwe verpakking aanbrengt.( )

29. Uit punt 14 van het arrest Hoffmann-La Roche volgt dat het in de zin van artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag gerechtvaardigd is dat de houder van een merk dat in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, zich ertegen verzet dat een product waarop in een van die staten rechtmatig het merk is aangebracht, op de markt van de andere lidstaat wordt gebracht na te zijn omgepakt en nadat het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht. Uit dit punt volgt tevens dat dit verzet evenwel als een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het EEG-Verdrag is te beschouwen, wanneer:

– komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen;

– wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het product bij ompakking ongemoeid blijft;

– de merkhouder tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld, en

– op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product werd omgepakt( ).

30. Centraal in de onderhavige zaken staat de uitlegging van deze laatste voorwaarde. In punt 12 van het arrest Hoffmann-La Roche heeft het Hof geoordeeld dat die voorwaarde en de voorwaarde dat de merkhouder van tevoren op de hoogte wordt gebracht, werden gerechtvaardigd door het belang dat de merkhouder erbij heeft dat de consument niet wordt misleid over de herkomst van het product.

31. In zijn latere rechtspraak heeft het Hof de voorwaarden die de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken nader uitgewerkt en verduidelijkt. Het heeft dit gedaan ten opzichte van artikel 7 van richtlijn 89/104, waarmee is voorzien in een sluitende regeling van het probleem van uitputting van het merkrecht voor waren die in de Europese Unie in de handel zijn gebracht. In dat verband heeft het Hof verklaard dat artikel 7 van die richtlijn, evenals artikel 36 van het EG-Verdrag, moeten worden geacht ertoe te strekken de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en dat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, dus op identieke wijze moeten worden uitgelegd.( )

32. In het kader van de nadere uitwerking en verduidelijking van de in zijn arrest Hoffmann-La Roche geformuleerde beginselen heeft het Hof aldus in voormeld arrest Bristol-Myers Squibb e.a. voor recht verklaard dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij is voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder, voor zover van belang voor de onderhavige zaken, de voorwaarde dat „op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant[( )], met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.”( )

33. De rechtvaardiging van die voorwaarde blijkt duidelijk uit punt 70 van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. Het gaat om de bescherming van het belang dat de merkhouder erbij heeft dat de consument of de eindverbruiker niet in de waan kan worden gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking.

34. Volgens mij wordt dit belang evenwel beschermd zodra op de verpakking van het geneesmiddel duidelijk is vermeld welke onderneming verantwoordelijk is voor de ompakking( ) en wie de fabrikant is. Door het maken van dit onderscheid kan bij de consument geen twijfel meer bestaan over de respectieve rollen van die twee entiteiten bij de productie en de ompakking van het product. Van belang is, enerzijds, dat de consument weet wie verantwoordelijk is voor het ompakken en aan wie de eventuele daarbij optredende aantasting van het product kan worden toegerekend, en anderzijds, dat hij tot het inzicht wordt gebracht dat de ompakking niet onder controle van de merkhouder is verricht.

35. In dat verband is het voldoende dat de naam van de onderneming die het ompakken controleert door instructies te geven aan de uitvoerende onderneming, en die daarvoor verantwoordelijkheid draagt, wordt vermeld. Indien dit de parallelimporteur is, volstaat de vermelding dat hij het product heeft omgepakt, om elke verwarring bij de consument te voorkomen, en om hem, alsook de merkhouder, in staat te stellen te weten onder wiens controle het ompakken plaatsvond. Blijkt daarentegen dat het ompakken in volledige onafhankelijkheid door een ompakkingsonderneming is uitgevoerd en dat zij daarvoor verantwoordelijk is, dient op de verpakking naast de naam van de fabrikant de naam van deze ompakkingsonderneming te worden vermeld.

36. Aangezien met „[degene die] heeft omgepakt” in de zin van de met het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. ingezette rechtspraak, de onderneming wordt bedoeld die het ompakken controleert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt, staat het aan deze onderneming om ervoor te zorgen dat de ompakking geen gevolgen heeft voor de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking en dat het omgepakte product niet aldus wordt aangeboden dat afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de reputatie van het merk.

37. De vraag of, in de hoofdgedingen, de onderneming die op de verpakking van de geneesmiddelen is vermeld als degene die heeft omgepakt, het ompakken controleerde en daarvoor verantwoordelijkheid draagt, is een feitelijke vraag die de verwijzende rechter dient te beantwoorden. Om de verhoudingen tussen de parallelimporteur en de ompakkende onderneming te bepalen, moet worden nagegaan wie de concrete ompakkingsmodaliteiten vaststelt. De omstandigheid dat de twee ondernemingen deel uitmaken van hetzelfde concern lijkt mij in dat verband niet doorslaggevend te zijn, en kan slechts indicatieve waarde hebben voor de aard van de verhoudingen tussen deze ondernemingen.

38. Zou, indien de onderneming die het ompakken controleert en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, en de onderneming die de ompakking feitelijk verricht, twee verschillende entiteiten zijn, worden geëist dat de naam van deze laatste onderneming wordt vermeld, dan zou dat mijns inziens verder gaan dan noodzakelijk is om de consument niet in de waan te brengen dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking.

39. Merck betoogt daarentegen dat de informatieverstrekking aan de consumenten zo volledig mogelijk dient te zijn en dat de consumentenbescherming dus vereist dat de verpakking van een geneesmiddel de naam van de fysieke ompakker vermeldt.

40. Betreffende deze poging om een extra grond in het leven te roepen waarmee de merkhouder zich kan verzetten tegen de parallelinvoer van geneesmiddelen, zij eraan herinnerd, zoals de advocaten-generaal Jacobs( ) en Sharpston( ) dit reeds hebben gedaan, dat in de context van het merkenrecht, elke afwijking van het beginsel van het vrije verkeer van goederen, eng moet worden uitgelegd en enkel kan worden ingeroepen voor beperkingen die noodzakelijk zijn om het specifieke voorwerp van een recht van industriële eigendom veilig te stellen. Als uitzondering op het beginsel van het vrije verkeer van goederen moet artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 dus restrictief worden uitgelegd.

41. Zoals het Hof duidelijk heeft verklaard in zijn arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a.( ), „[mag weliswaar worden afgeweken] [v]an het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen […] in gevallen waarin de merkhouder zich op basis van het merk tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verzet, maar dit geldt slechts voor zover deze bevoegdheid de houder in staat stelt rechten te beschermen die het specifieke voorwerp van het merk betreffen, begrepen tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk”( ). Wanneer de gronden waarop een merkhouder zich beroept om zich te verzetten tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verder gaan dan de loutere bescherming van het specifieke voorwerp en de wezenlijke functie van zijn merk, kunnen zij een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen niet rechtvaardigen.

42. Aangezien het specifieke voorwerp noch de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg in het gedrang komen door de vermelding van zowel de naam van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming als van de naam van de fabrikant, kan een merkhouder zich mijns inziens dus niet baseren op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 om van een parallelimporteur vergoeding te vorderen wegens het ontbreken op het omgepakte product van de naam van de fysieke ompakker, terwijl deze importeur het ompakken controleert en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

43. Deze oplossing kan volgens mij het evenwicht tussen de bescherming van de merkrechten en het vrije verkeer van goederen waarborgen, en maakt het tegelijkertijd mogelijk de consumenten naar behoren te informeren. Voor de merkhouder blijft de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg behouden en kan de reputatie van het merk niet worden aangetast door een gebrekkige verpakking. Tegelijkertijd weten de merkhouder en de consumenten aan wie het ompakken kan worden toegerekend wanneer de nieuwe verpakking gebreken vertoont.

44. Gelet op een en ander moet artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 mijns inziens aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt, die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.

IV – Conclusie

45. Op grond van de voorafgaande beschouwingen, geef ik het Hof in overweging als volgt te antwoorden op de vragen van het Højesteret:

„Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.”