CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. POIARES MADURO

van 22 september 2009 ( )

Gevoegde zaken C‑236/08, C‑237/08 en C‑238/08

Google France

Google Inc.

tegen

Louis Vuitton Malletier









Google France

tegen

Viaticum

Luteciel









Google France

tegen

CNRRH

Pierre‑Alexis Thonet

Bruno Raboin

Tiger, werkend onder de franchise Unicis

[verzoeken van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]





1. Het invoeren van een zoekwoord in een internetzoekmachine is een deel van onze cultuur geworden en we zijn onmiddellijk vertrouwd met de resultaten ervan. Er kan echter worden aangenomen dat het grote publiek meestal niet weet hoe die resultaten eigenlijk tot stand komen. Het is meer een kwestie van vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden.( )

2. In werkelijkheid worden voor elk in een zoekmachine ingevoerd zoekwoord, dat wil zeggen voor elke reeks van ingegeven woorden, normaal twee soorten resultaten getoond: een reeks op het zoekwoord betrekking hebbende sites („natuurlijke resultaten”) en daarnaast reclame voor bepaalde sites („advertenties”).( )

3. De natuurlijke resultaten worden verstrekt op basis van door de zoekmachine bepaalde objectieve criteria. Voor advertenties geldt dit evenwel niet. Advertenties worden getoond omdat adverteerders betalen opdat hun sites verschijnen wanneer bepaalde zoekwoorden worden ingegeven. Dit is mogelijk omdat de exploitant van de zoekmachine deze zoekwoorden voor selectie ter beschikking stelt aan adverteerders.

4. De onderhavige zaken betreffen zoekwoorden die overeenkomen met ingeschreven merken. Meer specifiek willen de houders van de merken( ) verhinderen dat adverteerders dergelijke zoekwoorden selecteren. Zij proberen ook te verbieden dat exploitanten van zoekmachines bij het invoeren van deze zoekwoorden advertenties doen verschijnen, aangezien dit ertoe kan leiden dat sites voor concurrerende waren of zelfs namaakproducten verschijnen naast de natuurlijke resultaten voor hun eigen sites. Aan het Hof wordt gevraagd of het gebruik van een met een merk overeenkomend zoekwoord als zodanig kan worden aangemerkt als een gebruik van dit merk waarvoor de toestemming van de merkhouder is vereist.

5. Het antwoord zal bepalen in welke mate met merken overeenkomende zoekwoorden kunnen worden gebruikt buiten het toezicht van de merkhouders. Anders gesteld: wanneer een met een merk overeenkomend zoekwoord wordt ingegeven, wat kan worden getoond en wat kan er worden gevonden in cyberspace?

I – Feiten en toepasselijke bepalingen

6. In de onderhavige zaken worden drie verzoeken van de Franse Cour de cassation gebundeld, die allemaal betrekking hebben op het advertentiesysteem „AdWords” van Google.

7. Omdat zowel communautaire als Franse merken erbij betrokken zijn, wordt in de verzoeken verzocht om uitlegging van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten( ) en verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk( ). Ook wordt verzocht om uitlegging van richtlijn 2000/31 inzake diensten van de informatiemaatschappij.( )

8. Eerst zal ik beschrijven hoe AdWords werkt, met name hoe het interacteert met de zoekmachine van Google, en stilstaan bij de rechtszaken waartoe dergelijke advertentiesystemen hebben geleid in een aantal lidstaten. Vervolgens zal ik de achtergrond van elk verzoek schetsen en de prejudiciële vragen uiteenzetten. Ten slotte zal ik de in de onderhavige zaken aan de orde zijnde wettelijke bepalingen vermelden.

A – Zoekmachine van Google, haar advertentiesysteem „AdWords” en daarop betrekking hebbende rechtszaken in lidstaten

9. Google Inc. en Google France SARL (hierna zowel samen als individueel: „Google”) bieden internetgebruikers gratis toegang tot de zoekmachine van Google. Bij ingave van zoekwoorden in deze zoekmachine krijgen internetgebruikers een lijst met natuurlijke resultaten. Deze natuurlijke resultaten worden geselecteerd en gerangschikt volgens de relevantie ervan voor de zoekwoorden. Een en ander geschiedt met behulp van automatische algoritmes waarop het programma van de zoekmachine is gebaseerd en die zuiver objectieve criteria hanteren.

10. Google heeft ook een advertentiesysteem genaamd „AdWords”, waarmee na ingave van zoekwoorden advertenties kunnen worden getoond naast de natuurlijke resultaten. Advertenties bestaan doorgaans uit een korte reclameboodschap en een link naar de site van de adverteerder. Zij worden onderscheiden van de natuurlijke resultaten doordat zij verschijnen onder de rubriek „lien(s) commercial(aux)” (Nederlandse Google-versie: „gesponsorde links”), ofwel boven aan de pagina tegen een gele achtergrond, ofwel aan de rechterkant.( ) De belangrijkste concurrenten van Google (Microsoft en Yahoo!) beschikken over vergelijkbare advertentiesystemen.( )

11. Door middel van AdWords biedt Google adverteerders de mogelijkheid om zoekwoorden te selecteren zodat hun advertenties aan internetgebruikers worden getoond na ingave van deze zoekwoorden in de zoekmachine van Google.( ) Telkens wanneer een internetgebruiker vervolgens op de link van de advertentie klikt, wordt Google vergoed op basis van een vooraf overeengekomen prijs („prijs per klik”). Het aantal adverteerders dat een zoekwoord kan selecteren, is niet beperkt, en indien alle advertenties met betrekking tot dat zoekwoord niet tegelijkertijd kunnen worden getoond, worden zij gerangschikt volgens de prijs per klik en op basis van het aantal keer dat internetgebruikers al op de link van de adverteerder hebben geklikt.

12. Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van zoekwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt: adverteerders geven de zoekwoorden in, stellen de reclameboodschap op en voeren de link naar hun site in. In het kader van deze geautomatiseerde procedure biedt Google facultatieve informatie aan over het aantal zoekopdrachten in haar zoekmachine met de geselecteerde zoekwoorden, evenals gerelateerde zoekwoorden en het overeenkomende aantal adverteerders. Adverteerders kunnen dan hun selectie van zoekwoorden verfijnen om hun advertenties zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

13. Google financiert haar zoekmachine evenals een reeks gratis applicaties met haar inkomsten uit AdWords.

14. Advertentiesystemen zoals AdWords zijn in meerdere lidstaten het voorwerp geweest van rechtszaken op het gebied van het merkenrecht. Daarin was de rechtmatigheid van het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden aan de orde. Google heeft gewezen op een aantal beslissingen waaruit blijkt dat dit rechtmatig is (zij het op verschillende gronden) in Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

15. In hun opmerkingen vermelden de partijen slechts één lidstaat, namelijk Frankrijk, waar de rechtmatigheid van dergelijke advertentiesystemen wordt betwist. De lagere rechterlijke instanties zijn er verdeeld over het onderwerp. De drie verzoeken in de onderhavige zaken zijn afkomstig van de Franse Cour de cassation, waarop een beroep is gedaan om het pleit te beslechten.

B – Achtergrond van de verzoeken en de prejudiciële vragen

16. Google heeft verklaard dat zij naar aanleiding van de onzekerheid die in de drie verwijzingszaken is ontstaan over de rechtmatigheid van haar activiteiten in Frankrijk, de mogelijkheid voor adverteerders om met sommige van de betrokken merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, heeft geblokkeerd totdat het Hof de prejudiciële vragen beantwoordt.

i) Zaak C‑236/08 („het eerste verzoek”)

17. Het eerste verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Google en Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „LV”). LV is de houder van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”. Al deze merken worden geacht een zekere bekendheid te genieten.

18. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van de merken van LV in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop namaakversies van waren van LV werden aangeboden. Tevens is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, met het oog daarop niet alleen met de merken van LV overeenkomende zoekwoorden te selecteren, maar deze zoekwoorden ook te combineren met woorden die op namaak duiden, zoals „nabootsing”, „reproductie” en „kopie”.( )

19. Voor deze feiten werd Google veroordeeld wegens merkinbreuk, een beslissing die in beroep is bevestigd. Google stelde daarop cassatieberoep in bij de Cour de cassation, die het Hof drie prejudiciële vragen heeft gesteld.

20. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de mogelijke inbreuk op zowel communautaire als nationale merken door mogelijk te maken dat met deze merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd en door reclame te maken voor sites waarop namaakproducten worden aangeboden. In de tweede vraag wordt een en ander benaderd vanuit de invalshoek van de bijzondere bescherming voor bekende merken. De derde vraag heeft betrekking op de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting”:

„1) Moeten artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a en b, van [verordening nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden (‚keywords’) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop namaakproducten worden aangeboden, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien het gaat om bekende merken, kan de houder ervan zich verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening nr. 40/94]?

3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

ii) Zaak C‑237/08 („het tweede verzoek”)

21. Het tweede verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Google en anderzijds Viaticum SA (hierna: „Viaticum”) en Luteciel SARL (hierna: „Luteciel”). Viaticum en Luteciel zijn houders van de Franse merken „bourse des vols”, „bourse des voyages” en „BDV”.

22. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van de merken van Viaticum en Luteciel in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren werden aangeboden. Vastgesteld is ook dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, met het oog daarop met deze merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren. Het verschil met de feiten van het eerste verzoek is echter dat de verkochte waren op de sites waarvoor reclame werd gemaakt, geen inbreuk maakten op de betrokken merken: gedurende het geding zijn zij toegeschreven aan concurrenten van Viaticum en Luteciel.

23. Ondanks dit feitelijke verschil werd Google toch ook veroordeeld wegens merkinbreuk en in beroep wegens medewerking aan merkinbreuk. Daarop stelde Google cassatieberoep in bij de Cour de cassation, die het Hof twee prejudiciële vragen heeft gesteld.

24. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de vraag of sprake kan zijn van een merkinbreuk door mogelijk te maken dat met de betrokken merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd en door reclame te maken voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden. De tweede vraag betreft de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” (zoals de derde vraag in het eerste verzoek):

„1) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden (‚keywords’) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

iii) Zaak C‑238/08 („het derde verzoek”)

25. Het derde verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Google, Bruno Raboin en Tiger SARL (hierna: „Tiger”) en anderzijds Pierre‑Alexis Thonet en Centre national de recherche en relations humaines SARL (hierna: „CNRRH”). CNRRH is de houder van een licentie van het Franse merk „Eurochallenges”, die is verleend door Pierre‑Alexis Thonet, de houder van dit merk.

26. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van „Eurochallenges” in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren werden aangeboden. Daarnaast is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om met het oog daarop dit woord te selecteren als zoekwoord. Zoals in het tweede verzoek maakten de op deze sites aangeboden waren geen inbreuk op dit merk en zijn zij toegeschreven aan concurrenten.

27. Google, Raboin en Tiger werden veroordeeld wegens merkinbreuk, een beslissing die in beroep is bevestigd. Google en Tiger stelden daarop afzonderlijk beroep in bij de Cour de cassation, die het Hof drie prejudiciële vragen heeft gesteld.

28. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de vraag of sprake kan zijn van een merkinbreuk door een met het merk overeenkomend zoekwoord te selecteren voor reclamedoeleinden. Ook de tweede vraag heeft betrekking op een mogelijke merkinbreuk, maar in dit geval door deze selectie mogelijk te maken en door reclame te maken voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden (zoals de eerste vraag in het tweede verzoek). De derde vraag betreft de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” (zoals de laatste vraag in het eerste en het tweede verzoek):

„1) Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [richtlijn 89/104] toekent aan de merkhouder, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet, een trefwoord (‚keyword’) reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?

2) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

C – Relevante wettelijke bepalingen

29. De zesde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt dat:

„[...] deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit”.

30. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 wordt in alle verzoeken vermeld en bepaalt wanneer er sprake is van merkinbreuk:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

31. Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 heeft betrekking op de bijzondere bescherming die kan worden verleend aan bekende merken:

„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

32. In artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 zijn een aantal voorbeelden opgenomen van gebruik dat een merkinbreuk kan vormen:

„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

33. Artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 is voor gemeenschapsmerken de pendant van artikel 5 van richtlijn 89/104:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

34. Artikel 14 van richtlijn 2000/31, waarnaar eveneens in alle verzoeken wordt verwezen, voorziet in een vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting”‑activiteiten:

„1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:

a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

[...]

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

35. Artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 definieert „diensten van de informatiemaatschappij” met verwijzing naar artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34( ), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48( ), en dus als:

„elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.

Artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 (zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48) luidt verder:

„In deze definitie wordt verstaan onder:

– ‚op afstand’: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn;

– ‚langs elektronische weg’: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;

– ‚op individueel verzoek van een afnemer van diensten’: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd.”

36. Krachtens artikel 15 van richtlijn 2000/31 hoeven verleners van diensten van de informatiemaatschappij niet toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan:

„1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

37. Artikel 21 van richtlijn 2000/31 ziet op de door de Commissie voor te leggen verslagen over de toepassing van de richtlijn:

„1. Uiterlijk op 17 juli 2003, en vervolgens om de twee jaar, legt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag voor over de toepassing van deze richtlijn, dat zo nodig vergezeld gaat van voorstellen tot aanpassing aan de wettelijke, technische en economische ontwikkelingen op het gebied van de diensten van de informatiemaatschappij, in het bijzonder met betrekking tot misdaadpreventie, de bescherming van minderjarigen, de consumentenbescherming en het goed functioneren van de interne markt.

2. Wanneer wordt nagegaan of de richtlijn aangepast moet worden, moet in dat verslag met name worden onderzocht of er voorstellen moeten worden gedaan ten aanzien van de aansprakelijkheid van aanbieders van superkoppelingen en zoekinstrumenten, de procedures voor kennisgeving en verwijdering, alsmede de aansprakelijkstelling na verwijdering van inhoud. Ook dient in het verslag de noodzaak te worden geanalyseerd van aanvullende voorwaarden voor de vrijstelling van aansprakelijkheid, zoals voorzien in de artikelen 12 en 13, in het licht van de technische ontwikkelingen en de mogelijkheid om de beginselen van de interne markt toe te passen op ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post.”

II – Beoordeling

38. In alle drie verzoeken van de Cour de cassation wordt dezelfde kernvraag gesteld, namelijk vormt het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden in haar advertentiesysteem AdWords een inbreuk op deze merken? De verzoeken zijn weliswaar wat anders geformuleerd, maar er wordt telkens verzocht om uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en dus betreffen alle verzoeken de kernvraag of er sprake is van merkinbreuk door Google.

39. Google heeft aangevoerd dat er geen sprake is van gebruik van de betrokken merken, aangezien zoekwoorden geen tekens vormen die merken voorstellen. Indien dit argument wordt aanvaard, zou de vraag of er sprake is van een inbreuk, niet eens rijzen. De onderhavige zaken zijn echter helemaal niet zo eenvoudig. Het is juist dat zoekwoorden geen tekens in de klassieke zin zijn: zij worden niet aangebracht op waren en evenmin doen ondernemingen zaken aan de hand daarvan. Geen van deze factoren is evenwel doorslaggevend om te bepalen of bepaalde activiteiten kunnen worden opgevat als gebruik van een merk.

40. Er is sprake van gebruik van een merk wanneer het merk wordt voorgesteld, met name wanneer een teken wordt gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.( ) Gesteld kan worden dat ook met merken overeenkomende zoekwoorden deze merken voorstellen. Anders dan Google betoogt, is er in de onderhavige zaken dan ook sprake van gebruik van de betrokken merken. De vraag of dit gebruik betrekking heeft op waren of diensten – nog een punt dat Google betwist – impliceert voorts dat één van de voorwaarden voor de vaststelling dat dit gebruik een merkinbreuk vormt, dient te worden beoordeeld.( )

41. Alvorens deze voorwaarden te onderzoeken, moet worden stilgestaan bij de verschillen tussen de drie verzoeken van de Cour de cassation om de omvang van eventuele inbreuken te begrijpen.

42. Alle drie verzoeken betreffen het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden. In het derde verzoek wordt de vraag of er sprake is van merkinbreuk evenwel uitgebreid naar het gebruik door adverteerders: vormt hun selectie van dergelijke zoekwoorden op zich een inbreuk (de eerste vraag)? Deze vraag zal ik pas op het einde behandelen, nadat er duidelijkheid is ontstaan over het gebruik door Google.

43. Het eerste verzoek heeft een aantal bijzondere kenmerken. In de eerste plaats heeft het betrekking op zowel nationale als gemeenschapsmerken. Bijgevolg wordt niet alleen om uitlegging van richtlijn 89/104 verzocht, maar ook van verordening nr. 40/94 (de eerste vraag). Daar op grond van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 dezelfde voorwaarden voor een merkinbreuk gelden, zal mijn antwoord op de vraag of er sprake is van een dergelijke inbreuk in beide gevallen hetzelfde zijn.( )

44. In het eerste verzoek wordt voorts verzocht om uitlegging van de in bovengenoemde richtlijn en verordening opgenomen bepalingen betreffende bekende merken (de tweede vraag). Bij de behandeling van de vraag of er sprake is van een inbreuk, zal ik dan ook eveneens stilstaan bij de bijzondere bescherming voor dergelijke merken.

45. Ten slotte heeft het eerste verzoek in het bijzonder de aandacht getrokken omdat de feiten ervan „namaaksites” betreffen, dat wil zeggen sites waarop namaakproducten worden aangeboden (de eerste vraag). Bij de andere verzoeken daarentegen gaat het om „sites van concurrenten”, waarop waren worden aangeboden die geen inbreuk maken op merken. De merkhouders hebben, daarin gesteund door Frankrijk, met klem gewezen op de mogelijkheid voor sites met namaakproducten om gebruik te maken van AdWords – hetgeen volgens de feiten van het eerste verzoek is gebeurd – en daarin een sprekend voorbeeld gezien van de redenen waarom zoekwoorden onder hun toezicht dienen te vallen. Gelet hierop dien ik op een aantal punten een belangrijk onderscheid te maken.

46. Alle verzoeken betreffen het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords. Zoals aangegeven bestaat dit gebruik in het selecteren van deze woorden zodat advertenties verschijnen als zoekresultaten en in het tonen van advertenties naast de natuurlijke resultaten voor die woorden. De verzoeken hebben geen betrekking op het gebruik van merken op de sites van de adverteerders, noch op de op deze sites verkochte waren, en hebben evenmin betrekking op het gebruik van merken in de tekst van de getoonde advertenties.( ) Deze types van gebruik zijn allemaal onafhankelijk van elkaar en de rechtmatigheid ervan moet telkens afzonderlijk worden beoordeeld.( ) In de onderhavige zaken dient het Hof alleen de rechtmatigheid van het gebruik van zoekwoorden te beoordelen.

47. De merkhouders stellen dat al deze types van gebruik weliswaar verschillend zijn, maar op de één of andere manier ook verbonden zijn. Bijvoorbeeld bij inbreukmakend gebruik op een site met namaakproducten zal elk soort gebruik in AdWords met betrekking tot deze site betroffen zijn en door de merkhouder kunnen worden verboden. Anders zou AdWords in feite de op deze site gepleegde inbreuk faciliteren. Hoewel het betoog van de merkhouders niet tot dit voorbeeld beperkt is, zoals zal blijken, staat het centraal in hun redenering door de suggestieve kracht ervan.

48. Merkhouders beogen de omvang van de merkrechtelijke bescherming uit te breiden tot handelingen van een partij die kunnen bijdragen tot een door een derde gepleegde merkinbreuk. In de Verenigde Staten wordt dit gewoonlijk „contributory infringement” (inbreuk door medewerking) genoemd( ), maar bij mijn weten bestaat een dergelijke benadering niet in de context van merkenrechtelijke bescherming in Europa, waar normaal het aansprakelijkheidsrecht wordt toegepast.( )

49. De merkhouders dringen bij het Hof aan om nog verder te gaan en in wezen te beslissen dat de loutere mogelijkheid dat een systeem – in de onderhavige zaken AdWords – door een derde kan worden gebruikt om inbreuk te maken op een merk, inhoudt dat het systeem zelf inbreukmakend is. De merkhouders willen hun vorderingen immers niet beperken tot zaken waarin AdWords daadwerkelijk wordt gebruikt door sites met namaakproducten. Zij willen deze mogelijkheid in de kiem smoren door te voorkomen dat Google met hun merken overeenkomende zoekwoorden beschikbaar kan stellen voor selectie. Aan het bestaan van een gevaar dat AdWords kan worden gebruikt om reclame te maken voor deze namaaksites, leiden zij een algemeen recht af om het gebruik van hun merken als zoekwoorden te verbieden. Indien de inbreuk bestaat in het gebruik van deze zoekwoorden in AdWords, zoals de merkhouders stellen, dan is dat zo ongeacht of de na ingave getoonde sites daadwerkelijk inbreuk maken op het merk.

50. Het Hof wordt dus gevraagd om de omvang van de merkenrechtelijke bescherming aanzienlijk uit te breiden. Ik zal duidelijk maken waarom ik van mening ben dat het Hof dit niet moet doen. Uit mijn onderzoek van de vraag of er sprake is van een merkinbreuk zal blijken dat, ten eerste, het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords als zodanig geen merkinbreuk vormt en, ten tweede, dat het verband met andere (potentieel inbreukmakende) soorten gebruik beter kan worden onderzocht vanuit de invalshoek van het aansprakelijkheidsrecht, zoals tot dusver is gebeurd.

51. Ik zal daarom de vraag moeten behandelen die in alle verzoeken subsidiair is gesteld voor het geval dat er geen merkinbreuk wordt vastgesteld: vallen de activiteiten van Google in het kader van AdWords onder de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” waarin richtlijn 2000/31 voorziet?

52. Partijen zijn het niet eens over de betekenis van deze subsidiaire vraag. Volgens sommige heeft zij betrekking op een mogelijke vrijstelling van Google met betrekking tot merkinbreuken. De Cour de cassation heeft de vraag echter uitdrukkelijk zo geformuleerd dat zij alleen aan bod komt wanneer geen dergelijke inbreuken worden vastgesteld. Mijns inziens heeft de Cour de cassation dit zo gedaan omdat, indien merkhouders AdWords kunnen verbieden om met hun merken overeenkomende zoekwoorden te gebruiken, de bij haar aanhangige zaak daadwerkelijk opgelost is. Zo het Hof echter van oordeel is dat er geen inbreuk is en AdWords haar huidige modus operandi mag voortzetten, moet nog altijd worden onderzocht of Google mogelijk aansprakelijk is voor de inhoud van AdWords. Om die reden kan de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” relevant zijn voor de onderhavige zaken.

53. Derhalve zal ik in de onderhavige zaken eerst ingaan op A) de kernvraag of het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords een merkinbreuk vormt, daarna op B) de subsidiaire vraag of de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” geldt voor de door Google in AdWords vermelde inhoud, en ten slotte op C) de resterende vraag of het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door adverteerders in AdWords een merkinbreuk vormt.

A – Eerste vraag in het eerste en het tweede verzoek, en tweede vraag in het eerste en het derde verzoek: kunnen merkhouders het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords verbieden?

54. Volgens vaste rechtspraak zijn er vier cumulatieve voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat merkhouders het gebruik van hun merken krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 kunnen verbieden (of, met andere woorden, opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk). Aan één daarvan is duidelijk voldaan: voor het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords is kennelijk geen toestemming gegeven door de merkhouders. Bijgevolg dient te worden nagegaan of de resterende drie voorwaarden zijn vervuld, namelijk: i) gebruik in het economisch verkeer; ii) gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben, en iii) afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens verwarringsgevaar bij het publiek.( )

55. Alvorens deze voorwaarden te onderzoeken, is een precisering vereist met betrekking tot het aantal soorten gebruik door Google. Tot dusver heb ik het steeds gehad over „het gebruik” van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords. In werkelijkheid gaat het niet om één, maar om twee soorten gebruik: a) wanneer Google adverteerders de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren (dit gebruik behoort in zekere mate tot de interne werking van AdWords)( ), zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden, en b) wanneer Google dergelijke advertenties doet verschijnen naast de na ingave van deze zoekwoorden getoonde natuurlijke resultaten. Ik zal daarom afzonderlijk onderzoeken of elke soort gebruik voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.

56. Beide soorten gebruik zijn nauw, zo niet onlosmakelijk, met elkaar verbonden: doordat bepaalde zoekwoorden kunnen worden geselecteerd, kunnen de advertenties onmiddellijk na ingave van deze zoekwoorden worden getoond. Ondanks dit verband is er sprake van verschillende soorten gebruik. Zij vinden op verschillende tijdstippen plaats: gebruik a) vindt plaats wanneer adverteerders zoekwoorden selecteren en gebruik b) wanneer internetgebruikers de resultaten van hun zoekopdrachten zien verschijnen. De doelgroep is niet dezelfde: bij gebruik a) bestaat de doelgroep uit adverteerders die gebruik willen maken van AdWords, en bij gebruik b) gaat het om internetgebruikers die de zoekmachine van Google gebruiken. Ten slotte hebben beide soorten gebruik betrekking hebben op verschillende waren of diensten: gebruik a) betreft Googles eigen dienst AdWords en gebruik b) betreft de waren en diensten die worden aangeboden op de sites waarvoor reclame wordt gemaakt.

57. Uit de prejudiciële vragen blijkt dat er twee verschillende soorten gebruik bestaan, ook al zijn zij niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. In de vragen van de Cour de cassation met betrekking tot Google wordt gewag gemaakt van „de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders zoekwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze zoekwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites” (cursivering toegevoegd).

58. Indien beide soorten gebruik tot één enkel gebruik lijken te zijn verworden, komt dat volgens mij omdat de merkhouders eigenlijk willen aantonen dat er sprake is van een bepaalde vorm van „contributory infringement”. Zoals reeds aangegeven dient het Hof in de onderhavige zaken te oordelen of de merkenrechtelijke bescherming in die zin moet worden uitgebreid. Dit aspect zal uitvoeriger worden behandeld in deel d), waarin ik zal nagaan of de eventuele medewerking van Google, via AdWords, aan merkinbreuken door derden als zodanig een merkinbreuk vormt. Voorlopig zal ik het bij de vaste rechtspraak van het Hof houden en elk van beide soorten gebruik afzonderlijk onderzoeken.

59. Ik zal in deel c) ook onderzoeken of Googles gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden afbreuk doet aan andere functies van het merk dan de wezenlijke functie ervan die erin bestaat de herkomst van de waren en diensten te waarborgen. Zoals vermeld is een afbreuk aan deze wezenlijke functie één van de voorwaarden voor een merkinbreuk. Het Hof heeft echter deze vaste rechtspraak aangevuld door te stellen dat ook wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, sprake kan zijn van inbreuk op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 indien afbreuk wordt gedaan aan andere functies van het merk.( ) Zoals ik duidelijk zal maken, spelen deze andere functies een rol bij de bescherming waarin artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, van deze richtlijn voorzien. De tweede vraag in het eerste verzoek, die de bijzondere bescherming voor bekende merken betreft, zal derhalve ook in dit deel worden behandeld.

a) Gebruik door Google bestaande in het mogelijk maken voor adverteerders om in AdWords met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden

i) Gebruik in het economisch verkeer?

60. Met deze voorwaarde voor merkinbreuk wordt beoogd een onderscheid te maken tussen particulier gebruik en een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.( ) De merkhouder kan alleen het laatste verbieden.

61. Wanneer Google adverteerders, door middel van AdWords, de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, is er sprake van een handelsactiviteit. Hoewel de bijbehorende vergoeding pas later tot stand komt (wanneer internetgebruikers op de link van de advertentie klikken), wordt met de dienst van Google een „economisch voordeel nagestreefd”. Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

ii) Gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben?

62. Door de ruime formulering van „gebruik voor waren of diensten” houdt deze voorwaarde voor merkinbreuk in dat de merkhouder vele soorten gebruik kan verbieden naast het louter aanbrengen van het merk op waren. Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet het gebruik evenwel verband houden met dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop het merk betrekking heeft.

63. Artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 bevat een niet-uitputtende lijst van soorten gebruik die kunnen worden verboden. De merkhouders zien de vermelding in artikel 5, lid 3, van het gebruik „in advertenties” als de bevestiging dat zij alle activiteiten van Google door middel van AdWords mogen verbieden. Google stelt dat haar activiteiten geen gebruik „in advertenties” vormen, aangezien de zoekwoorden geen deel uitmaken van de advertenties zelf.

64. Mijns inziens is de verwijzing in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 naar een gebruik „in advertenties” bedoeld voor het meer klassieke geval dat het merk in de advertentie zelf wordt gebruikt. Er kan wel sprake zijn van een dergelijk gebruik in de via AdWords getoonde advertenties, maar – zoals hierboven reeds is gezegd – worden aan het Hof geen vragen gesteld over de tekst van dergelijke advertenties. Het dient enkel uitspraak te doen over de zoekwoorden. De artificiële omschrijving van alle AdWords-activiteiten van Google als gebruik „in advertenties” zou verhullen wat deze voorwaarde beoogt te bepalen, namelijk op welke waren of diensten elk soort gebruik betrekking heeft. Dit kan uiteraard variëren afhankelijk van het gebruik.

65. Relevant is dus het begrip „gebruik voor waren of diensten”; gebruik „in advertenties” is daar slechts een illustratie van. Het Hof heeft terecht de nadruk gelegd op dit begrip door te preciseren dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer een met een merk overeenkomend teken „op zodanige wijze [wordt] gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken [...] en de [in de handel gebrachte] waren of de [verrichte] diensten”.( )

66. Essentieel is dus het verband dat ontstaat tussen het merk en de verkochte waren of diensten. In het klassieke voorbeeld van een gebruik in advertenties ontstaat het verband tussen het merk en de aan het grote publiek verkochte waren of diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de adverteerder waren onder het merk verkoopt. Dit geldt niet voor het gebruik door Google bestaande in het mogelijk maken voor adverteerders om zoekwoorden te selecteren zodat hun advertenties verschijnen als resultaten. Daarbij is er geen sprake van aan het grote publiek verkochte waren of diensten. Het gebruik is beperkt tot een selectieprocedure binnen AdWords en heeft alleen betrekking op Google en de adverteerders.( ) De dienst die wordt aangeboden, en waarmee het gebruik van de met de merken overeenkomende zoekwoorden in verband staat, is dus Googles eigen dienst AdWords.

67. Het lijkt vanzelfsprekend dat AdWords niet gelijk is of soortgelijk is aan een van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben. Aan deze voorwaarde is dan ook niet voldaan. Het gebruik waarbij adverteerders met merken overeenkomende zoekwoorden kunnen selecteren in AdWords, zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden, vormt derhalve geen merkinbreuk.

iii) Afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar bij het publiek?

68. Aangezien Google de merken gebruikt om AdWords te doen functioneren, zonder verband met dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop deze merken betrekking hebben, en bijgevolg niet is voldaan aan de vorige voorwaarde, behoeft deze voorwaarde niet uitvoerig te worden onderzocht. Allereerst en vooral mag niet worden vergeten dat de vier voorwaarden voor vaststelling van een merkinbreuk cumulatief zijn.( )

69. Bovendien is het in zaken waarin niet is voldaan aan de vorige voorwaarde, weinig waarschijnlijk dat aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, afbreuk is gedaan of kan worden gedaan.( ) Daar het gebruik door Google geen betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, kan er in principe geen gevaar zijn voor verwarring bij de consument. Aan deze voorwaarde is dus in elk geval evenmin voldaan.

b) Gebruik bestaande in het tonen van advertenties door Google, door middel van AdWords, naast de na ingave van de met merken overeenkomende zoekwoorden getoonde natuurlijke resultaten

70. Alvorens te onderzoeken of dit gebruik een merkinbreuk vormt, moet worden stilgestaan bij de eventuele gevolgen van de onderhavige zaken voor de zoekmachine van Google.

71. Aan de orde is het verschijnen van advertenties door het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden. Indien een dergelijk gebruik wordt geacht een merkinbreuk te vormen, kan het echter moeilijk blijken om te voorkomen dat deze uitspraak ook wordt toegepast op het gebruik van zoekwoorden in de zoekmachine van Google. Hoewel de prejudiciële vragen alleen betrekking hebben op AdWords, blijkt uit de memories van partijen dat zij zich bewust zijn van dit risico. Het is juist dat Googles huidige activiteiten door middel van AdWords te onderscheiden zijn van haar activiteiten als exploitant van een zoekmachine. Er is evenwel geen wezenlijk verschil tussen het gebruik dat Google zelf maakt van de zoekwoorden in haar zoekmachine en het gebruik dat zij daarvan maakt in AdWords: zij doet na ingave van deze zoekwoorden een bepaalde inhoud verschijnen.

72. Het is juist dat Google de sites van de adverteerders extra onder de aandacht brengt door advertenties te associëren met bepaalde zoekwoorden via AdWords. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat dergelijke sites, ook die met namaak, tussen de natuurlijke resultaten van dezelfde zoekwoorden kunnen staan (afhankelijk van de door de automatische algoritmes van de zoekmachine bepaalde relevantie ervan). Daarnaast hebben advertenties en natuurlijke resultaten sterk overeenkomstige kenmerken: een korte boodschap en een link. Het verschil tussen advertenties en natuurlijke resultaten is dan ook niet zozeer of advertenties al dan niet onder de aandacht komen, maar eerder de mate daarvan. Ik twijfel eraan of dit verschil in intensiteit, uit het oogpunt van de merkenrechtelijke bescherming, voldoende is om een onderscheid te maken tussen het tonen van advertenties enerzijds en natuurlijke resultaten anderzijds, aangezien beide verschijnen na ingave van dezelfde zoekwoorden.

73. Ik vind het met name moeilijk om te pleiten voor een dergelijk onderscheid op basis van de door het Hof gestelde voorwaarden voor de vaststelling van een merkinbreuk, die niet afhankelijk zijn van het soort activiteit zolang het gebruik in het economisch verkeer plaatsvindt. Niettemin wil ik duidelijk stellen dat deze moeilijkheid op zich niet volstaat om de mogelijkheid van een merkinbreuk in de onderhavige zaken uit te sluiten. De reden waarom ik de aandacht van het Hof hierop wil vestigen, is om alle eventuele gevolgen van de onderhavige zaken te benadrukken. Zo het Hof van oordeel is dat het doen verschijnen van sites door Google na ingave van bepaalde zoekwoorden een merkinbreuk vormt, kan het moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen het geval van AdWords en het geval van de zoekmachine van Google.

74. Ter illustratie van het gevaar voor „overlapping” tussen beide zal ik de toepassing van de voorwaarden voor merkinbreuk op het verschijnen, na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden, van respectievelijk advertenties en natuurlijke resultaten, vergelijken. Deze vergelijking zal bovendien van nut zijn bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

i) Gebruik in het economisch verkeer?

75. Zoals ik reeds heb aangegeven, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer er sprake is van gebruik als een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.( )

76. Dat is het geval bij het doen verschijnen van advertenties door Google. Wanneer internetgebruikers klikken op de links van deze advertenties, betalen de adverteerders daarvoor. Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

77. Ter vergelijking, ook bij het verschijnen van natuurlijke resultaten na ingave van dezelfde zoekwoorden „[wordt] een economisch voordeel nagestreefd”. Natuurlijke resultaten worden niet getoond uit liefdadigheid. Zij worden getoond omdat AdWords, zoals reeds vermeld, binnen hetzelfde kader werkt door bepaalde sites extra aandacht te bieden. De waarde van deze aandacht is afhankelijk van het gebruik van de zoekmachine door internetgebruikers. Hoewel het gebruik daarvan voor Google niet direct iets opbrengt, ligt het toch duidelijk aan de basis van de inkomsten die Google haalt uit AdWords, waarmee zij dan weer haar zoekmachine kan financieren. Het verschijnen van natuurlijke resultaten in de zoekmachine van Google voldoet als zodanig ook aan deze voorwaarde.

ii) Gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben?

78. Zoals reeds uiteengezet is deze voorwaarde afhankelijk van het bestaan van een verband tussen het gebruik van het merk en de in de handel gebrachte waren of de verrichte diensten.( )

79. Dit is wat Google doet met AdWords: door advertenties te doen verschijnen na ingave van de met merken overeenkomende zoekwoorden, creëert zij een verband tussen deze zoekwoorden en de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, met inbegrip van de via deze sites verkochte waren of diensten. Hoewel de zoekwoorden niet worden vermeld in de advertenties zelf, valt dit gebruik onder het begrip van gebruik „in advertenties” als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub d, van richtlijn 89/104. Het verband bestaat tussen het merk en de waren of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt. Op de betrokken sites worden dezelfde of soortgelijke waren verkocht als die waarvoor het merk is ingeschreven (met inbegrip van namaakproducten). Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

80. Dezelfde link ontstaat tussen met merken overeenkomende zoekwoorden en de als natuurlijke resultaten getoonde sites. Betoogd zou kunnen worden dat de link anders is omdat advertenties en natuurlijke resultaten er anders uitzien. Dit is echter niet zo: beide bestaan uit een korte boodschap en een link naar een site. AdWords volgt doelbewust de zoekmachine van Google na, omdat de functie van de zoekmachine juist erin bestaat, een verband te leggen tussen zoekwoorden en sites.

81. Er zou ook kunnen worden aangevoerd dat er geen sprake is van gebruik „in advertenties” in de zin van artikel 5, lid 3, sub d van richtlijn 89/104, aangezien Google geen vergoeding ontvangt voor het verschijnen van natuurlijke resultaten en eigenaars van sites geen invloed hebben op de inhoud van de begeleidende korte boodschap. Deze kwestie behoeft niet te worden onderzocht( ): er is een link gecreëerd tussen de zoekwoorden en de waren of diensten die worden verkocht via de als natuurlijke resultaten getoonde sites, en dit volstaat opdat het verschijnen van natuurlijke resultaten voldoet aan deze voorwaarde.

iii) Afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar bij het publiek?

82. Zoals ik reeds heb aangegeven, houdt deze voorwaarde in dat wordt beoordeeld of er gevaar is voor verwarring bij de consument met betrekking tot de herkomst van de waren of diensten.( )

83. Er dient in herinnering te worden gebracht dat het Hof slechts uitspraak dient te doen over het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden. Er worden het Hof geen vragen gesteld over het gebruik van de merken in advertenties of in de waren die worden verkocht via de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. Beide laatstgenoemde soorten van gebruik door derden kunnen leiden tot verwarring en op zich een inbreuk vormen. Dit heeft echter enkel gevolgen voor het gebruik van zoekwoorden door Google indien de leer van „contributory infringement” wordt aanvaard: het gebruik door Google zou een inbreuk vormen louter op basis van haar medewerking aan een inbreuk door een derde. Zoals reeds vermeld zal deze mogelijkheid afzonderlijk worden onderzocht. Voorlopig zal ik mijn aandacht richten op het mogelijke gevaar voor verwarring als gevolg van het gebruik van de zoekwoorden voor het verschijnen van advertenties, ongeacht de aard van deze advertenties en de betrokken sites.

84. Zoals uiteengezet doet het verschijnen van advertenties een verband ontstaan tussen de met het merk overeenkomende zoekwoorden en de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. De vraag is of door dit verband bij de consument verwarring kan ontstaan over de herkomst van de op deze sites aangeboden waren of diensten, zelfs vóór inaanmerkingneming van de inhoud van deze sites. Wil er sprake zijn van een dergelijk gevaar, moeten consumenten, louter omdat bepaalde sites worden geassocieerd met dergelijke zoekwoorden, ervan uitgaan dat deze sites „van dezelfde onderneming [als de merkhouders] of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen”( ) afkomstig zijn.

85. Een dergelijk verwarringsgevaar kan niet worden vermoed; het moet positief worden vastgesteld.( ) De vraag of er sprake is van verwarringsgevaar wordt normaal overgelaten aan de verwijzende rechter, aangezien ingewikkelde feitelijke beoordelingen vereist kunnen zijn.( ) Partijen hebben het Hof echter met aandrang verzocht om dit gevaar te beoordelen, namelijk of internetgebruikers advertenties „verwarren” met natuurlijke resultaten.( ) Zelfs indien het Hof in staat zou zijn om deze specifieke feitelijke beoordeling te maken, zou dat mijns inziens nergens toe leiden – de vraag zelf is immers misleidend.

86. Wanneer partijen advertenties met natuurlijke resultaten vergelijken, gaan zij ervan uit dat natuurlijke resultaten staan voor „echte” resultaten, met andere woorden, dat zij afkomstig zijn van de merkhouders zelf. Dit is echter niet zo. Net als de getoonde advertenties, zijn natuurlijke resultaten slechts informatie die Google, op basis van bepaalde criteria, na ingave van zoekwoorden doet verschijnen. Vele sites die verschijnen zijn in werkelijkheid geen sites van de merkhouders.

87. Partijen zijn beïnvloed door de overtuiging, waarnaar ik in het begin van mijn uiteenzetting heb verwezen, dat indien een internetgebruiker iets zoekt in de zoekmachine van Google, hij het ook zal vinden. Het betreft echter geen blinde overtuiging. Internetgebruikers zijn zich ervan bewust dat zij de natuurlijke resultaten van hun zoekopdrachten zullen moeten uitpluizen, en vaak gaat het daarbij om grote aantallen. Zij kunnen verwachten dat sommige van deze natuurlijke resultaten overeenkomen met de site van de merkhouder (of een economisch verbonden onderneming), maar zullen zeker niet denken dat dit voor alle natuurlijke resultaten geldt. Daarenboven zullen zij soms zelfs niet op zoek zijn naar de site van de merkhouder, maar wel naar andere sites die betrekking hebben op de onder het merk verkochte waren of diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zij niet geïnteresseerd zijn in de aankoop van de waren van de merkhouder, maar alleen in het vinden van sites waarop deze waren worden beoordeeld.

88. De zoekmachine van Google helpt bij het uitpluizen van de natuurlijke resultaten door ze te rangschikken volgens de relevantie ervan voor de gebruikte zoekwoorden. Internetgebruikers kunnen, op basis van hun beoordeling van de kwaliteit van de zoekmachine van Google, verwachten dat de meest relevante resultaten de site van de merkhouder of een andere gezochte site omvatten. Dit is echter niet meer dan een verwachting. Bevestiging komt er pas wanneer de link van de site verschijnt, de bijbehorende beschrijving is gelezen en de link is aangeklikt. Vaak zal de verwachting op een teleurstelling uitlopen en zullen internetgebruikers teruggaan en het volgende relevante resultaat uitproberen.

89. De zoekmachine van Google is slechts een instrument. Het verband dat ontstaat tussen met merken overeenkomende zoekwoorden en natuurlijke resultaten, zelfs de meer relevante sites, volstaat niet om verwarring te creëren. Internetgebruikers nemen pas een beslissing over de herkomst van de waren of diensten die op de sites worden aangeboden door het lezen van de bijbehorende beschrijving en uiteindelijk door het verlaten van Google en het aanklikken van die sites.

90. Internetgebruikers verwerken advertenties op dezelfde manier als natuurlijke resultaten. Door AdWords te gebruiken proberen adverteerders in feite voor hun advertenties voordeel te halen uit dezelfde verwachting dat zij relevant zijn voor de zoekopdracht. Daarom verschijnen zij naast de meer relevante natuurlijke resultaten. Zelfs indien wordt aangenomen dat de internetgebruikers op zoek zijn naar de site van de merkhouder, is er evenwel geen gevaar voor verwarring wanneer er ook advertenties verschijnen.

91. Zoals bij natuurlijke resultaten zullen internetgebruikers de herkomst van de waren of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, pas beoordelen op basis van de inhoud van de advertentie en na het bezoeken van de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. Beoordelingen zijn nooit alleen gebaseerd op het feit dat de advertenties verschijnen na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden. Het gevaar voor verwarring schuilt in de advertentie en in de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, maar zoals reeds aangegeven worden het Hof geen vragen gesteld over dergelijk gebruik door derden. Het dient slechts uitspraak te doen over het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google.

92. De conclusie moet dan ook luiden dat noch het verschijnen van advertenties noch het verschijnen van natuurlijke resultaten na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden leidt tot gevaar voor verwarring met betrekking tot de herkomst van waren en diensten. Noch AdWords noch de zoekmachine van Google doet afbreuk of dreigt derhalve afbreuk te doen aan de wezenlijke functie van het merk.

c) Afbreuk aan andere functies van het merk dan de wezenlijke functie ervan door Googles gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden, in het bijzonder ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken?

93. Bekende merken genieten bijzondere bescherming in vergelijking met gewone merken: het gebruik ervan kan worden verboden niet alleen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, maar ook voor waren of diensten die ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.( )

94. Het Hof heeft bevestigd dat deze bijzondere bescherming voor bekende merken niet afhankelijk is van het bestaan van verwarringsgevaar bij de consument.( ) Die bescherming staat dus los van de wezenlijke functie van het merk die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten te waarborgen, en houdt verband met andere functies van het merk.

95. Het Hof heeft verklaard dat dergelijke andere functies van het merk het waarborgen van de kwaliteit van waren of diensten en de communicatie‑, de investerings‑ en de reclamefunctie omvatten. Het heeft tevens gesteld dat deze functies niet beperkt zijn tot bekende merken, maar voor alle merken gelden.( )

96. In dit verband heeft het Hof twee belangrijke preciseringen gegeven. Ten eerste heeft het bevestigd dat merken niet alleen beogen te voorkomen dat consumenten worden misleid, maar ook dienen om innovatie en zakelijke investeringen te bevorderen. Een merk beschermt de investeringen die de merkhouder heeft gedaan voor de betrokken waren of diensten en zorgt daardoor voor economische stimulansen voor verdere innovatie en investering. De andere door het Hof vermelde functies van het merk hebben betrekking op die bevordering van innovatie en investeringen.

97. Ten tweede heeft het Hof een schaal voor de mate van bescherming van innovatie en investeringen gehanteerd. Er bestaat geen dergelijke schaal bij het voorkomen van misleiding van de consument: bij verwarringsgevaar is er steeds sprake van merkinbreuk.( ) Buiten het geval van verwarringsgevaar variëren de voorwaarden voor de vaststelling van een inbreuk.

98. Aan de top van de schaal bevindt zich de bijzondere bescherming die op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aan bekende merken wordt verleend. Op basis van de „commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden”, mag deze merkhouder tal van associaties verbieden, van de negatieve associaties die de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk kunnen schaden tot de positieve associaties waarbij voordeel wordt getrokken uit de investeringen van de merkhouder.( )

99. In het midden van de schaal bevindt zich de bescherming die krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 wordt verleend met betrekking tot dezelfde waren of diensten als die van het merk. Het was met betrekking tot identieke waren of diensten dat het Hof heeft geoordeeld dat de merkhouder het gebruik ervan kan verbieden dat afbreuk doet aan de functie die erin bestaat „de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie‑, de investerings‑ en de reclamefunctie”.( )

100. Aan de voet van de schaal bevindt zich de bescherming die op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 wordt verleend met betrekking tot soortgelijke waren of diensten als die van het merk. Deze bescherming is volgens het Hof niet dezelfde als de bescherming door artikel 5, lid 1, sub a: aangezien er louter sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten, „[vormt] het gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming”.( ) Derhalve kan alleen in zeer specifieke, nog door het Hof te bepalen gevallen afbreuk worden gedaan aan de andere functies van het merk.

101. Al deze soorten bescherming hebben, ongeacht de plaats die zij op de schaal innemen, te maken met de bevordering van innovatie en investeringen. De reeks associaties die kan worden verboden, varieert afhankelijk van wat rechtmatig wordt geacht in het licht van deze innovatie en investeringen: meer bescherming voor bekende merken dan voor gewone merken en meer bescherming voor dezelfde waren of diensten dan voor soortgelijke waren of diensten.( )

102. Welke bescherming ook wordt verleend voor innovatie en investeringen, zij is evenwel nooit absoluut. Zij dient steeds te worden afgewogen tegen andere belangen, net zoals de merkenrechtelijke bescherming zelf daartegen wordt afgewogen. Mijns inziens vergen de onderhavige zaken een dergelijke afweging met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer.( )

103. Deze vrijheden zijn bijzonder belangrijk in deze context omdat de bevordering van innovatie en investeringen ook mededinging en vrije toegang tot ideeën, woorden en tekens vereist. Die bevordering is steeds het resultaat van een afweging tussen stimulansen, in de vorm van particuliere goederen voor degenen die innoveren en investeren, en het publieke karakter van de goederen die nodig zijn om de innovatie en investeringen te ondersteunen en te handhaven. Die afweging staat centraal in de merkenrechtelijke bescherming. Hoewel merkrechten verbonden zijn met de belangen van de merkhouder, kunnen zij dus niet worden opgevat als klassieke eigendomsrechten die de merkhouder in staat stellen om elk ander gebruik uit te sluiten.( ) De transformatie van bepaalde woorden en tekens – die van nature publiek zijn – in particuliere goederen is het resultaat van rechtsregels en is beperkt tot de legitieme belangen die volgens het recht het beschermen waard zijn. Daarom kunnen alleen bepaalde soorten van gebruik door de merkhouder worden verboden, terwijl vele andere moeten worden aanvaard.( )

104. Een gebruik dat moet worden aanvaard, is gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden. Het Hof heeft geoordeeld dat het gebruik van een merk om de kenmerken van waren of diensten te beschrijven, niet door de merkhouder kan worden verboden, indien de herkomst van de betrokken waren of diensten duidelijk is aangegeven.( ) Aldus heeft het Hof duidelijk gemaakt dat gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden „geen van de belangen die [artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104] beoogt te beschermen, aantast[...]”.( ) Per definitie vallen daaronder de functies van het merk die betrekking hebben op innovatie en investeringen.( ) Bijgevolg mag gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden, zelfs wanneer het betrekking heeft op bekende merken.( )

105. Nog zo’n geval is vergelijkende reclame in de zin van richtlijn 84/450( ), in het kader waarvan ondernemingen tekens kunnen gebruiken die identiek zijn aan merken van concurrenten om hun waren en diensten te vergelijken.( ) Door de aard zelf ervan trekken vergelijkende advertenties voordeel uit eerdere innovatie en investeringen door merkhouders, om reclame te maken voor concurrerende producten. Uit de geoorloofdheid daarvan blijkt het belang van de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer, die de concurrentie bevorderen en de consument ten goede komen.( ) Daarom zijn zelfs de aan bekende merken verbonden investeringen niet immuun voor dergelijke reclame.( )

106. In de onderhavige zaken rijst de vraag of de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer ook voorrang dienen te hebben op de belangen van de merkhouders in het kader van het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden. Daarbij is er geen sprake van gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden( ), en evenmin van vergelijkende reclame. AdWords creëert echter op een daarmee vergelijkbare wijze een verband met het merk, opdat consumenten informatie verkrijgen die geen verwarringsgevaar inhoudt. Dit gebeurt zowel indirect, door de mogelijkheid te bieden om zoekwoorden te selecteren, als direct, door het doen verschijnen van advertenties.

107. Het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google staat los van het gebruik van het merk in de advertenties die verschijnen en op de sites waarvoor in AdWords reclame wordt gemaakt. Het is beperkt tot de verstrekking van informatie aan de consument. Google doet dit op een wijze waarvan kan worden gesteld dat zij nog minder indruist tegen de belangen van de merkhouders dan gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden of vergelijkende reclame. Zoals ik hierna zal uiteenzetten, wordt dit duidelijker wanneer men bedenkt hoe absurd het zou zijn wanneer sites merken voor zuiver beschrijvende doeleinden of vergelijkende reclame mogen gebruiken, maar Google wordt verboden om een link naar deze sites te tonen. Mijns inziens moet dan ook hetzelfde beginsel worden toegepast: daar er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat, hebben merkhouders geen algemeen recht om dit soort gebruik te verbieden.

108. Het baart mij zorgen dat merkhouders, indien zij dit soort gebruik zouden mogen verbieden op grond van merkenrechtelijke bescherming, een absoluut recht op toezicht op het gebruik van hun merken als zoekwoorden zouden verkrijgen. Een dergelijk absoluut recht van toezicht zou de facto betrekking hebben op alles wat er met betrekking tot de met het merk verbonden waren of diensten kan worden getoond en gezegd in cyberspace.

109. In de onderhavige zaken beperken de merkhouders hun vordering weliswaar tot het gebruik door Google in AdWords, maar zodra de idee van „verwarring” tussen advertenties en natuurlijke resultaten uit de weg is geruimd, is het louter nog een kwestie van standpunt. Merkhouders kunnen ook proberen om het verschijnen van natuurlijke resultaten naast advertenties te verbieden. Het door hen geclaimde recht van toezicht heeft betrekking op alle resultaten van met hun merken overeenkomende zoekwoorden.

110. Dit absolute recht van toezicht zou geen rekening houden met het specifieke karakter van het internet en de rol van zoekwoorden daarbij. Het internet werkt zonder centraal toezicht en misschien is juist dit de sleutel voor de groei en het succes ervan. Het is afhankelijk van de vrijwillige input van de verschillende gebruikers.( ) Zoekwoorden zijn een van de instrumenten – en misschien wel het belangrijkste instrument – door middel waarvan deze informatie wordt georganiseerd en toegankelijk wordt gemaakt voor internetgebruikers. Zoekwoorden zijn op zich dan ook inhoudelijk neutraal: zij bieden internetgebruikers de mogelijkheid om te surfen naar sites die met deze woorden geassocieerd worden. Veel van deze sites zullen volstrekt legitiem en wettig zijn, ook al zijn het geen sites van de merkhouder.

111. De toegang van internetgebruikers tot informatie over het merk mag dan ook niet worden beperkt tot of door de merkhouder. Dit geldt niet alleen voor zoekmachines zoals Google. Door aanspraak te maken op het recht om toezicht uit te oefenen op met merken overeenkomende zoekwoorden in advertentiesystemen zoals AdWords, zouden merkhouders de facto kunnen voorkomen dat internetgebruikers de advertenties van derden voor volstrekt legitieme activiteiten in verband met de merken bekijken. Dit zou bijvoorbeeld gevolgen hebben voor sites waarop waren worden beoordeeld, prijzen worden vergeleken of tweedehandsgoederen worden verkocht.

112. Er mag niet worden vergeten dat deze activiteiten legitiem zijn juist omdat merkhouders geen absoluut recht van toezicht hebben op het gebruik van hun merken. Het Hof heeft daarin een doorslaggevende rol gespeeld door te oordelen dat de belangen van merkhouders niet voldoende waren om te beletten dat consumenten voordeel halen uit een competitieve interne markt.( ) Het zou paradoxaal zijn indien het Hof nu een einde zou maken aan de mogelijkheid voor de consument om als internetgebruiker toegang te hebben tot deze voordelen via het gebruik van zoekwoorden.

113. De conclusie moet dan ook luiden dat het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords geen afbreuk doet aan de andere functies van het merk, namelijk het waarborgen van de kwaliteit van de waren of diensten of de communicatie‑, de investerings‑ of de reclamefunctie. Wegens deze functies hebben bekende merken recht op bijzondere bescherming, maar zelfs in dit geval kan niet worden geoordeeld dat aan deze functies afbreuk is gedaan. Het gebruik door Google kan derhalve niet worden verboden, ook al zijn daarbij bekende merken betrokken.

d) Vormt de eventuele medewerking van Google, via AdWords, aan merkinbreuken door derden als zodanig een merkinbreuk?

114. Ik heb reeds erop gewezen dat de merkhouders in hun argumenten geen onderscheid lijken te maken tussen het gebruik van hun merken door Google en het gebruik ervan door derden. Voor hun betoog dat Google een merkinbreuk heeft gepleegd, benadrukken de merkhouders de mogelijkheid dat het merk „in verkeerde handen” valt, namelijk die van sites met namaak, wanneer Google de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren of advertenties doet verschijnen na ingave van deze zoekwoorden.

115. Juridisch gezien is er geen probleem voor merkhouders om sites met namaakproducten aan te pakken, aangezien dergelijke sites duidelijk betrokken zijn bij merkinbreuken. De daaraan verbonden praktische problemen mogen evenwel niet worden onderschat. Vaak is het moeilijk om te bepalen wie de eigenaar van een site is, welke wettelijke regeling van toepassing is en wie de bevoegde rechter is. Ook het voortzetten van de verschillende procedures is doorgaans niet eenvoudig. Bovendien is duidelijk dat merkhouders denken dat de inbreukmakende sites snel kunnen worden vervangen door andere. Bijgevolg hebben zij hun aandacht gericht op AdWords. Om een bekende metafoor te gebruiken, zij geloven dat de meest efficiënte manier om de boodschap tegen te houden, het tegenhouden van de boodschapper is („the most effective way to stop the message is to stop the messenger”).

116. Hierboven ben ik tot de conclusie gekomen dat geen van de soorten gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords een merkinbreuk vormt. Deze soorten gebruik kunnen duidelijk worden onderscheiden van gebruik door derden op hun sites, op de op deze sites verkochte waren en in de tekst van de in AdWords getoonde advertenties. Het Hof is alleen verzocht om het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden te beoordelen. Wat de merkhouders willen bereiken, is dat eventueel gebruik door derden een doorslaggevende factor in deze beoordeling wordt.

117. Het beginsel dat de merkhouders naar voren brengen is het volgende: aangezien het gebruik door Google mogelijk kan bijdragen aan inbreuken door derden, moet dit gebruik ook worden aangemerkt als inbreukmakend, ondanks het feit dat dit gebruik als zodanig niet voldoet aan de voorwaarden voor vaststelling van een inbreuk. Zoals reeds is opgemerkt, zou dit een aanzienlijke uitbreiding van de omvang van de merkenrechtelijke bescherming betekenen, in de richting van wat in de Verenigde Staten „contributory infringement” wordt genoemd.( ) Een dergelijke uitbreiding zou nieuw zijn voor de meeste lidstaten, die in dergelijke gevallen traditioneel het aansprakelijkheidsrecht toepassen. Ook de rechtspraak van het Hof, dat tot dusver zijn aandacht heeft gericht op afzonderlijk, individueel gebruik, kent dit beginsel niet.( )

118. Het is duidelijk waarom de merkhouders hun aandacht richten op mogelijke inbreuken door derden: indien effectieve inbreuken door sites met namaakproducten zijn vereist, blijven de praktische problemen inzake de vervolging ervan in belangrijke mate bestaan.( ) Zelfs indien de merkhouders dit nog niet hadden gedaan, dan nog zou het idee van een merkinbreuk op basis van effectieve inbreuken door derden moeten worden afgewezen. Een gebruik mag niet noodzakelijk afhangen van een daaropvolgend gebruik. Wanneer Google de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren of wanneer zij advertenties doet verschijnen na ingave van deze zoekwoorden, is dit gebruik hetzelfde, ongeacht of er sites met namaak daarbij betrokken zijn. Zoals uiteengezet heeft het Hof zijn rechtspraak terecht zo ontwikkeld dat afzonderlijk, individueel gebruik wordt behandeld, en ik zie geen reden om deze aanpak radicaal te veranderen, met grotendeels onvoorzienbare gevolgen.

119. Vooral wijs ik het idee af dat medewerking aan een merkinbreuk door een derde − of deze nu effectief of mogelijk is − als zodanig een inbreuk vormt. De aan een dergelijke medewerking verbonden risico’s zijn inherent aan de meeste systemen die voorzien in toegang tot en verstrekking van informatie. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor goede en kwade doeleinden.

120. Dit geldt ook voor de zoekmachine van Google, maar er zijn ook niet-digitale voorbeelden. De uitvinding van de boekdrukkunst bijvoorbeeld vermenigvuldigde de mogelijke inbreuken op intellectuele‑eigendomsrechten, en toch zou het absurd zijn om te stellen dat om die reden pakweg kranten moeten worden verboden of dat op z’n minst de reclamerubrieken of kleine advertenties moeten worden verboden.( ) De logica en de gevolgen van „contributory infringement” worden duidelijk wanneer in herinnering wordt gebracht dat in een van de beroemdste rechtszaken in de Verenigde Staten op grond van deze leer, toegepast op het auteursrecht, werd geprobeerd om de vervaardiging en verkoop van videorecorders te verbieden.( )

121. De aanspraken van de merkhouders zouden ernstige obstakels creëren voor elk systeem van informatieverstrekking. Eenieder die zo’n systeem creëert of beheert, zou het meteen ernstig moeten verzwakken teneinde de loutere mogelijkheid van inbreuken door derden uit te sluiten. Als gevolg daarvan zouden zij geneigd zijn tot overbescherming om de kans op aansprakelijkheidsclaims en dure rechtszaken te verkleinen.

122. Hoeveel woorden zou Google moeten censureren in AdWords om zeker te zijn dat er geen sprake is van een merkinbreuk? En, zo het gebruik van zoekwoorden kan bijdragen tot merkinbreuken, hoe ver is Google dan verwijderd van de verplichting om deze woorden ook in haar zoekmachine te censureren? Zonder overdrijving kan worden gesteld dat, indien Google een dergelijke onbeperkte verplichting wordt opgelegd, het wezen van het internet en van zoekmachines, zoals wij die nu kennen, zou veranderen.

123. Dit wil niet zeggen dat de bezwaren van de merkhouders niet in aanmerking kunnen worden genomen, maar alleen dat dit buiten de werkingssfeer van de merkenrechtelijke bescherming moet gebeuren. Aansprakelijkheidregels zijn geschikter omdat zij de gedecentraliseerde aard van het internet niet wezenlijk wijzigen door merkhouders een algemeen – en nagenoeg absoluut – toezicht te verlenen op het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden in cyberspace. In plaats van elk mogelijk gebruik – daaronder begrepen, zoals opgemerkt, vele rechtmatige en zelfs wenselijke soorten gebruik – te kunnen verbieden op grond van merkenrechtelijke bescherming, zouden merkhouders melding moeten maken van specifieke gevallen die leiden tot aansprakelijkheid van Google in verband met onrechtmatige schade aan hun merken. In die gevallen zou dan moeten zijn voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid die, op dit gebied, door het nationale recht worden bepaald.

124. In het kader van eventuele aansprakelijkheid zou rekening kunnen worden gehouden met specifieke aspecten van de rol van Google, zoals haar procedure die adverteerders de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren in AdWords. Google biedt adverteerders bijvoorbeeld facultatieve informatie aan die hen kan helpen om hun advertenties zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Zoals sommige partijen hebben opgemerkt, is het mogelijk dat informatie over met merken overeenkomende zoekwoorden ook (als gerelateerde zoekwoorden) informatie bevat over woorden die op namaak duiden.( ) Op basis van deze informatie kunnen adverteerders beslissen om deze woorden als zoekwoorden te selecteren om internetgebruikers te lokken. Het is mogelijk dat Google aldus ertoe bijdraagt dat internetgebruikers naar sites met namaakproducten worden geleid.

125. In dat geval is het mogelijk dat Google aansprakelijk wordt gesteld voor medewerking aan een merkinbreuk. Hoewel er sprake is van een geautomatiseerd proces, houdt niets Google tegen om beperkte uitsluitingen toe te passen met betrekking tot de informatie die zij adverteerders aanbiedt over associaties met woorden die duidelijk op namaak duiden. De voorwaarden waaronder Google aansprakelijk kan worden gesteld, moeten evenwel worden beoordeeld volgens het nationale recht. Zij vallen niet onder richtlijn 89/104 of verordening nr. 40/94, en vallen dus buiten het kader van de onderhavige zaken.

B – Derde vraag in het eerste en het derde verzoek en tweede vraag in het tweede verzoek: geldt de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” voor de door Google getoonde inhoud in AdWords?

126. Google doet twee soorten inhoud verschijnen in AdWords: de teksten van de advertenties en de bijbehorende links. Beide zijn het resultaat van een geautomatiseerde procedure waarbij adverteerders overeenkomstig bepaalde richtsnoeren de tekst opstellen en de link invoeren die zij wensen.

127. Zoals opgemerkt is het mogelijk dat Google op grond van het nationale recht aansprakelijk wordt gesteld voor het doen verschijnen van inhoud die merkinbreuken bevat. Bovendien is de aansprakelijkheid van Google niet beperkt tot merkinbreuken; zij kan aansprakelijk worden gesteld voor elke handeling die uit civiel‑ of strafrechtelijk oogpunt onrechtmatig is.

128. De vraag is of Google krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 vrijgesteld is van deze aansprakelijkheid.( ) Deze vrijstelling geldt wanneer: i) er sprake is van een dienst van de informatiemaatschappij; ii) deze dienst bestaat in de opslag van informatie, verstrekt door de afnemer van de dienst, op verzoek van deze afnemer, en iii) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van het onwettige karakter van de informatie, of van feiten waaruit dit onwettige karakter duidelijk zou blijken, en naar behoren handelt om de informatie te verwijderen zodra hij van het onwettige karakter daarvan kennis krijgt.

129. De merkhouders hebben, daarin gesteund door Frankrijk, met betrekking tot de eerste twee voorwaarden aangevoerd dat: i) het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines – en bijgevolg het aanbieden van de zoekmachine van Google en de ermee verbonden dienst AdWords – niet valt onder richtlijn 2000/31 en ii) de reclameactiviteiten in AdWords geen „hosting” kunnen zijn in de zin van artikel 14 van deze richtlijn. Wat de derde voorwaarde betreft, hebben zij niet aangevoerd dat Google daadwerkelijk kennis heeft van merkinbreuken of dat deze inbreuken duidelijk zijn, hetgeen hoe dan ook door de verwijzende rechter zou moeten worden beoordeeld.( ) Ik zal beide argumenten van de merkhouders apart bespreken.

i) Valt het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines en bijgevolg het aanbieden van AdWords onder richtlijn 2000/31?

130. Richtlijn 2000/31 is van toepassing op diensten van de informatiemaatschappij. Deze diensten zijn gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 als „elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.( )

131. Niets in de formulering van de definitie van diensten van de informatiemaatschappij wijst erop dat het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines, en dus de zoekmachine van Google en AdWords, daar niet onder vallen. De woorden „gewoonlijk tegen vergoeding” kunnen voor enige twijfel zorgen wat de zoekmachine van Google betreft, maar zoals uiteengezet is de zoekmachine gratis omdat verwacht wordt dat vergoeding volgt via AdWords.( ) Daar beide diensten ook „langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten” worden verricht, voldoen zij aan alle voorwaarden om te worden aangemerkt als diensten van de informatiemaatschappij.

132. De ontstaansgeschiedenis van de richtlijn toont echter een complexer beeld( ), zoals blijkt uit het eerste verslag van de Commissie over de toepassing van richtlijn 2000/31:

„de Commissie [zal] overeenkomstig artikel 21 [van richtlijn 2000/31] de nieuwe ontwikkelingen, inclusief de nationale wetgeving, jurisprudentie en administratieve praktijken betreffende de aansprakelijkheid van tussenpersonen, verder volgen en grondig analyseren, en zij [zal] nagaan of het bestaande kader in de toekomst moet worden aangepast in het licht van deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld of er aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen nodig zijn voor andere activiteiten zoals het aanbieden van hyperlinks en zoekinstrumenten”.

133. Dit verslag werd door de Commissie opgesteld overeenkomstig artikel 21 van richtlijn 2000/31, volgens hetwelk zij verplicht is om te onderzoeken „of er voorstellen moeten worden gedaan ten aanzien van de aansprakelijkheid van aanbieders van superkoppelingen en zoekinstrumenten”. Artikel 21 kan op twee manieren worden uitgelegd: het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines valt niet onder deze richtlijn en de Commissie moet beoordelen of dit aanbieden binnen de werkingssfeer van de richtlijn moet worden gebracht, of deze diensten vallen reeds onder de richtlijn en de eventuele voorstellen van de Commissie betreffen de aanpassing van de regels aan specifieke behoeften op dit vlak.

134. Volgens mij is de laatste uitlegging correct. In zowel richtlijn 2000/31 als richtlijn 98/34 worden vele activiteiten uitdrukkelijk uitgesloten van de werkingssfeer van diensten van de informatiemaatschappij.( ) Het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines wordt, ondanks de expliciete verwijzing in artikel 21 van richtlijn 2000/31, niet vermeld als een van de uitdrukkelijke uitsluitingen. Het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines valt hoe dan ook volledig onder het begrip „diensten van de informatiemaatschappij” en, nog belangrijker – zoals ik meteen zal stellen –, dit sluit aan bij de doelstellingen van richtlijn 2000/31.

135. De Commissie zelf heeft haar standpunt over de werkingssfeer van richtlijn 2000/31 gewijzigd door in de onderhavige zaken te stellen dat de vrijstelling van artikel 14 van toepassing is op AdWords. De zienswijze van de Commissie in haar verslag kan hoe dan ook nooit bepalend zijn voor de uitlegging van de richtlijn door het Hof, en de merkhouders hebben nauwelijks andere argumenten dan dit verslag aangevoerd.

136. Dit argument van de merkhouders moet dan ook worden afgewezen en zowel de zoekmachine van Google als AdWords moet worden geacht een dienst van de informatiemaatschappij te zijn die onder richtlijn 2000/31 valt.

ii) Vormen de reclameactiviteiten in het kader van AdWords „hosting” in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31?

137. De cruciale vraag is dus of de activiteiten van Google kunnen worden aangemerkt als „hosting” in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31, dat wil zeggen, of AdWords een dienst is die bestaat in de opslag, op verzoek van de afnemer van de dienst, van door deze afnemer verstrekte informatie.

138. Zoals reeds is opgemerkt, bevat AdWords een bepaalde inhoud, namelijk de tekst van advertenties en de bijbehorende links, die beide worden verstrekt door de afnemers van de dienst (de adverteerders) en op hun verzoek worden opgeslagen. Daaruit volgt dat de voorwaarden om onder het begrip „hosting” te vallen, zoals vastgesteld in artikel 14 van richtlijn 2000/31, in theorie vervuld zijn.

139. De merkhouders stellen niettemin dat „hosting” een louter technisch proces inhoudt. Door „hosting” deel te laten uitmaken van reclameactiviteiten, valt AdWords buiten het bereik van artikel 14 van richtlijn 2000/31.

140. Terecht kan de vraag worden gesteld waarom reclameactiviteiten dit effect zouden hebben. Er verandert niets aan het feit dat bepaalde inhoud wordt opgeslagen in het kader van diensten van de informatiemaatschappij, of dit nu gebeurt voor reclame of voor andere activiteiten waarop deze diensten betrekking hebben. Diensten van de informatiemaatschappij bestaan zelden uit activiteiten die uitsluitend technisch zijn, en zullen normaal verbonden zijn aan andere activiteiten die zorgen voor de financiële ondersteuning ervan.

141. In de onderhavige zaken hebben we evenwel te maken met een bijzondere reclamecontext, waardoor de „hosting”‑activiteit een apart karakter verkrijgt. Om die reden ben ik het eens met de merkhouders – ook al neem ik niet automatisch hun argumenten over – dat de vrijstelling van aansprakelijkheid van artikel 14 van richtlijn 2000/31 niet mag gelden voor AdWords. Dit standpunt is gebaseerd op het doel dat ten grondslag ligt aan artikel 14 en aan richtlijn 2000/31 in haar geheel.

142. Mijns inziens beoogt richtlijn 2000/31 een gratis en toegankelijk publiek domein op het internet te creëren. Dit wordt nagestreefd door in de artikelen 12 tot en met 14 ervan de aansprakelijkheid van degenen die informatie doorgeven of opslaan, te beperken tot de gevallen waarin zij zich bewust zijn van een onwettigheid.( )

143. Cruciaal om dit doel te bereiken is artikel 15 van richtlijn 2000/31, dat lidstaten verbiedt om verleners van diensten van de informatiemaatschappij een verplichting op te leggen om toe te zien op de doorgegeven of opgeslagen informatie of om op actieve wijze het wettige karakter ervan te controleren. Ik interpreteer artikel 15 van deze richtlijn niet louter als het opleggen van een negatieve verplichting aan de lidstaten, maar als de uitdrukking van het beginsel dat dienstverleners die vrijgesteld willen worden van aansprakelijkheid, neutraal moeten blijven wat de informatie betreft die zij doorgeven of opslaan.

144. Dit punt wordt het best geïllustreerd aan de hand van een vergelijking met de zoekmachine van Google, die neutraal is met betrekking tot de informatie die zij doorgeeft.( ) De natuurlijke resultaten komen tot stand door automatische algoritmes die objectieve criteria hanteren om sites te doen verschijnen die waarschijnlijk van belang zijn voor de internetgebruiker. Het verschijnen van deze sites en de volgorde waarin zij zijn gerangschikt, is afhankelijk van de relevantie ervan voor de ingegeven zoekwoorden, en niet van Googles belangen in of band met een of andere site in het bijzonder. Google heeft weliswaar belang, en zelfs financieel, bij het doen verschijnen van de meer relevante sites voor de internetgebruiker, maar zij heeft er geen belang bij om een specifieke site onder de aandacht van de internetgebruiker te brengen.

145. Dit geldt niet voor de in AdWords getoonde inhoud. Het tonen van advertenties door Google is het gevolg van de band van Google met de adverteerders. AdWords is dan ook geen neutraal informatie‑instrument: Google heeft er direct belang bij dat internetgebruikers klikken op de links van de advertenties (in tegenstelling tot de door de zoekmachine getoonde natuurlijke resultaten).

146. Derhalve mag de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosts” waarin artikel 14 van richtlijn 2000/31 voorziet, niet worden toegepast op de inhoud van AdWords. De vraag of er in de eerste plaats sprake is van aansprakelijkheid, is, zoals ik reeds heb aangegeven, een zaak van het nationale recht.

C – Eerste vraag in het derde verzoek: kunnen merkhouders het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords verbieden?

147. Ik kwam hierboven tot de conclusie dat geen enkel gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google inbreuk maakt op deze merken en dat een dergelijke inbreuk niet mag afhangen van daaropvolgend gebruik door derden. De laatste resterende vraag is of het gebruik van deze zoekwoorden door adverteerders, wanneer zij ze selecteren in AdWords, een inbreuk vormt.

148. Het komt erop aan te weten of er sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Zoals ik reeds heb uiteengezet, houdt deze voorwaarde in dat het gebruik niet particulier is, maar deel uitmaakt van een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.( )

149. Wanneer Google adverteerders de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, doet zij dit – zoals ik ook reeds heb gesteld – in het kader van haar dienst AdWords. Zij verkoopt deze dienst aan adverteerders. De adverteerders handelen dus louter als consumenten.

150. Gesteld kan worden dat adverteerders de dienst AdWords kopen om deze te gebruiken in het kader van hun handelsactiviteiten en dat deze activiteiten de vervolgens weergegeven advertenties omvatten. Deze weergave (en het al dan niet gebruik van merken daarbij) verschilt evenwel van de selectie van zoekwoorden, niet alleen omdat deze later plaatsvindt, maar ook omdat deze bestemd is voor een publiek van consumenten, namelijk de internetgebruikers.( ) Van een dergelijk publiek is er geen sprake wanneer de adverteerders de zoekwoorden selecteren. De selectie van zoekwoorden is bijgevolg geen handelsactiviteit, maar een particulier gebruik door de adverteerders.

151. Dit particuliere gebruik door adverteerders is de keerzijde van het – hierboven rechtmatig geachte – gebruik door Google dat erin bestaat, adverteerders de mogelijkheid te bieden om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren. Het zou tegenstrijdig zijn om in het ene geval een inbreuk uit te sluiten en in het andere geval deze vast te stellen. Dit zou in feite betekenen dat Google het mogelijk mag maken om zoekwoorden te selecteren die niemand mag selecteren.

152. Er wordt nogmaals op gewezen dat met merken overeenkomende zoekwoorden door adverteerders in AdWords kunnen worden geselecteerd voor vele legitieme doeleinden (gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden, vergelijkende reclame, productbeoordelingen, enz.). Indien wordt geoordeeld dat een dergelijke selectie als zodanig een merkinbreuk vormt, zouden al deze rechtmatige soorten gebruik worden uitgesloten.( )

153. Daarnaast zijn merkhouders ook niet volledig machteloos wanneer met hun merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd. Zij kunnen optreden telkens wanneer de gevolgen echt schadelijk zijn, dat wil zeggen wanneer de advertenties aan internetgebruikers worden getoond. Hoewel het Hof geen vragen zijn voorgelegd over het gebruik van merken in advertenties, dient te worden gesteld dat merkhouders dit gebruik kunnen verbieden indien er sprake is van verwarringsgevaar. Ook zonder een dergelijk gevaar kan dit gebruik worden verboden wanneer het afbreuk doet aan andere functies van het merk, zoals die in verband met de bescherming van innovatie en investeringen. Het is echter niet het gebruik in advertenties of op de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, dat in de onderhavige zaken aan de orde is.

154. Zoals ik in deze conclusie misschien al te vaak heb herhaald, is het belangrijk dat niet wordt toegestaan dat de legitieme doelstelling van verhindering van bepaalde merkinbreuken ertoe leidt dat alle soorten merkgebruik worden verboden in het kader van cyberspace.

III – Conclusie

155. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de Cour de cassation te antwoorden als volgt:

„1) Wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet, een zoekwoord selecteert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst voor dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk, wordt niet als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat aan de merkhouder wordt toegekend op grond van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2) Artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst niet kan verbieden om adverteerders zoekwoorden ter beschikking te stellen die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, of om in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst te zorgen voor het creëren en bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites op basis van deze zoekwoorden.

3) Indien het gaat om bekende merken, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

4) De verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst kan niet worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (‚richtlijn inzake elektronische handel’).”