De kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) schendt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wanneer zij, gelet op het feit dat de gevolgen van de krachtens de Overeenkomst van Lissabon bij de Wereldorganisatie voor Intellectuele eigendom (WIPO) voor bier geregistreerde benaming van oorsprong „bud” bij vonnis van een Franse rechterlijke instantie ongeldig zijn verklaard, oordeelt dat de oppositie die is ingesteld tegen de beeld- en woordtekens BUD, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor waren van de klassen 16, 21, 25 en 32, respectievelijk 32, 33, 35, 38, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, niet kan slagen op basis van een recht „dat als een benaming van oorsprong [wordt] voorgesteld”, maar „er [in feite] geen [is]”, terwijl tegen dit vonnis hoger beroep is ingesteld dat opschortende werking heeft.

Indien het Bureau serieuze twijfels heeft over de kwalificatie van het oudere recht als „benaming van oorsprong”, en dus over de bescherming die volgens het ingeroepen nationale recht aan deze benaming dient te worden verleend, terwijl deze kwestie nu net het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaakt in de betrokken verdragsluitende staat, heeft het de mogelijkheid om de oppositieprocedure, overeenkomstig regel 20, lid 7, sub c, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, op te schorten tot ter zake een eindbeslissing is genomen.

Wanneer de gevolgen van een benaming van oorsprong in een land dat partij is bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong, niet definitief ongeldig zijn verklaard, dient het Bureau overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 rekening te houden met het relevante nationale recht en met de krachtens de Overeenkomst van Lissabon verrichtte registratie, zonder het feit dat het ingeroepen oudere recht een „benaming van oorsprong” vormt, ter discussie te kunnen stellen.

Hieruit volgt dat het door verordening nr. 40/94 gecreëerde systeem veronderstelt dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) rekening houdt met het bestaan van op nationaal niveau beschermde oudere rechten. Zo bepaalt artikel 8, lid 1, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dat de houder van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis met werking in een lidstaat onder de bij deze verordening gestelde voorwaarden oppositie kan instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk. Teneinde deze bescherming te verzekeren, gewaagt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 juist van „het voor dat [ingeroepen oudere recht] geldende recht van de lidstaat”.

Zoals uit de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijkt, treedt het gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Op basis daarvan heeft het Gerecht geoordeeld dat de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk.

Zoals uit de bewoordingen van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijkt, hoeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) geen rekening te houden met feiten of bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd. Uit voornoemde bewoordingen volgt dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen volgens de bepalingen van verordening nr. 40/94 moeten worden aangevoerd, en dat het het Bureau niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.

Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag worden ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van deze verordening, inzonderheid wanneer het gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van een bilateraal verdrag beschermde benaming van oorsprong.

In het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kunnen de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. Een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong kan niet worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikelen 6 en 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moet de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, ook aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volgt niet dat het teken in kwestie moet worden gebruikt op het grondgebied van de staat wiens recht ter bescherming van dit teken wordt ingeroepen. De in dit artikel bedoelde tekens kunnen op een specifiek grondgebied worden beschermd, hoewel zij niet op dit specifieke grondgebied maar enkel op een ander grondgebied zijn gebruikt.

Geverifieerd moet worden of de door de opposant tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wijzen dat de betrokken tekens worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij worden gebruikt.

Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is de oppositie, ten slotte, gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Uit deze bepaling volgt niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(cf. punten 163, 166-169)