Ik heb al in extenso verwezen naar de punten 36 tot en met 39 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Adidas I. Toch kan het nuttig zijn om deze punten nog eens integraal te hernemen. ( 25 )

„Artikel 5, lid 2, beschermt de houder van een bekend merk tegen gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken wanneer ‚door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’. Er zijn dus in beginsel vier soorten gebruik waartegen bescherming wordt geboden: gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk; gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk; gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk en gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk wordt in het algemeen als verwatering aangeduid. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Schechter, voorstander van een verder gaande bescherming van de merkhouder tegen merkinbreuk dan inbreuk door gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor herkomstverwarring ontstaat. Schechter omschreef het soort inbreuk waarmee hij zich bezighield, als het ‚geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek’ van bepaalde merken. De rechterlijke instanties in de Verenigde Staten, waar houders van bepaalde merken reeds geruime tijd tegen verwatering worden beschermd, hebben rijkelijk bijgedragen tot de vocabulaire van verwatering, met omschrijvingen als achteruitgang, afzwakking, uitputting, verzwakking, ondermijning, vervaging, verslechtering, en het stiekem knagen aan een merk. De essentie van verwatering in deze klassieke betekenis is dat de vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk meebrengt dat het niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt. Dus, om Schechter nog maar eens te citeren, ‚indien je bijvoorbeeld Rolls Royce restaurants en cafetaria’s toestaat, en Rolls Royce broeken en snoep, bestaat er over 10 jaar geen Rolls Royce merk meer’.

Bij afbreuk aan de reputatie van een merk, dikwijls ook degeneratie of aantasting van het merk genoemd, gaat het daarentegen om een situatie — zoals uiteengezet in de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de bekende zaak Claeryn/Klarein — waarin de waren waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. In die zaak ging het om de op dezelfde wijze uitgesproken merken ‚Claeryn’ voor Nederlandse jenever en ‚Klarein’ voor een schoonmaakmiddel. Aangezien door de gelijkenis tussen de twee merken bij het publiek de gedachte aan een schoonmaakmiddel kon opkomen bij het drinken van ‚Claeryn’-jenever, maakte het merk ‚Klarein’ volgens het Benelux-Gerechtshof inbreuk op het merk ‚Claeryn’.

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat ‚waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan’. Zo zou Rolls Royce een whiskyfabrikant dus bijvoorbeeld kunnen verhinderen om de reputatie van het Rolls Royce merk te gebruiken om reclame te maken voor zijn merk van whisky. Het verschil tussen voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk en voordeel trekken uit de reputatie ervan is niet echt duidelijk; aangezien een dergelijk verschil in de onderhavige zaak echter niet van belang is, zal ik naar beide verwijzen als meeliften.”