Zaak T‑318/09

Audi AG en Volkswagen AG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TDI – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Ontbreken van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, sub c, en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 75 en 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009”

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merk dat onderscheidend vermogen mist – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b, en 3)

1. Het woordteken TDI, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „vervoermiddelen en constructiedelen ervan” van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice, kan dienen tot aanduiding, in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, van de wezenlijke kenmerken van de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten.

Voor vervoermiddelen duidt dit woordteken, dat de afkorting is van „turbo diesel injection” of „turbo direct injection”, de kwaliteit ervan aan aangezien het feit te zijn voorzien van een „turbo diesel injection”- of „turbo direct injection”-motor een wezenlijk kenmerk van een voertuig is. Voor onderdelen die verband houden met de bouw van voertuigen, duidt het woordteken TDI het type ervan aan.

Bovendien is het teken TDI voor de betrokken waren beschrijvend in de gehele Unie. Aangezien de voertuigen in beginsel in de gehele interne markt onder dezelfde benamingen in de handel worden gebracht, bestaan er tussen de verschillende delen van de Unie immers geen verschillen ter zake van de wijze waarop de betekenis van dat teken en het verband tussen dit teken en de in de merkaanvraag opgegeven waren door het relevante publiek worden opgevat.

(cf. punten 18‑19)

2. Een merk kan op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Unie kan, in voorkomend geval, uit slechts één lidstaat bestaan.

Het is dus in alle lidstaten van de Unie waarin het aangevraagde merk ab initio onderscheidend vermogen miste, dat het door het gebruik onderscheidend vermogen moet hebben verkregen opdat het op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeschreven. Bovendien kunnen de bewijzen die zijn overgelegd voor een aantal lidstaten, niet dienen als bewijs dat het teken in de overige lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen.

(cf. punten 46‑47)

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

6 juli 2011 ( )

„Gemeenschapsmerk – Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord TDI – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, sub c, en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 75 en 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009”

In zaak T‑318/09,

Audi AG, gevestigd te Ingolstadt (Duitsland),

Volkswagen AG, gevestigd te Wolfsburg (Duitsland),

vertegenwoordigd door P. Kather, advocaat,

verzoeksters,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 14 mei 2009 (zaak R 226/2007‑1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken TDI als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: O. Czúcz (rapporteur), kamerpresident, I. Labucka en K. O’Higgins, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 14 augustus 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 27 november 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 5 februari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

na de terechtzitting op 8 december 2010,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 22 mei 2003 hebben verzoeksters, Audi AG en Volkswagen AG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken TDI.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Vervoermiddelen en constructiedelen ervan”.

4 Bij beslissing van 1 februari 2007 heeft de onderzoeker de merkaanvraag voor alle geclaimde waren afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009). Hij heeft eveneens geoordeeld dat artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009) niet van toepassing was omdat niet afdoende was bewezen dat het aangevraagde teken bij het publiek als merk was ingeburgerd.

5 Op 5 februari 2007 hebben verzoeksters beroep tegen de beslissing van de onderzoeker ingesteld.

6 Bij beslissing van 14 mei 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen op grond dat het teken TDI alle betrokken waren beschreef in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, zoals het Gerecht had geoordeeld in zijn arrest van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI) (T‑16/02, Jurispr. blz. II‑5167). Bovendien heeft de kamer van beroep inzake de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 geoordeeld dat door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen bewezen moest zijn in de gehele Europese Unie. Zij heeft vastgesteld dat verzoeksters voor het merk TDI dat bewijs niet hadden geleverd. Wat Denemarken, Nederland en Ierland betreft heeft zij geoordeeld dat de documenten die bij het dossier waren gevoegd, onvoldoende waren. Voor de overige lidstaten heeft zij erop gewezen dat met de overgelegde stukken niet kon worden bewezen dat het aangevraagde merk was ingeburgerd aangezien uit deze stukken niet bleek dat de consumenten van deze landen aan de hand van dit merk in staat waren de commerciële herkomst van de betrokken waren te identificeren.

Conclusie van de partijen

7 Verzoeksters concluderen dat het het Gerecht behage:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het BHIM te verwijzen in de kosten.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

– het beroep te verwerpen;

– verzoeksters te verwijzen in de kosten.

In rechte

9 Ter onderbouwing van hun beroep voeren verzoeksters vier middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Het tweede middel is ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening. Het derde en het vierde middel betreffen schending van artikel 76, lid 1, respectievelijk artikel 75 van verordening nr. 207/2009.

10 Het Gerecht acht het nuttig eerst het tweede middel, daarna het eerste middel en tot slot het derde en het vierde middel te onderzoeken.

Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009

Argumenten van de partijen

11 In de eerste plaats stellen verzoeksters dat voor het teken TDI verschillende nationale inschrijvingen en een internationale inschrijving bestaan, hetgeen aantoont dat dit teken niet beschrijvend is en wel degelijk onderscheidend vermogen bezit.

12 In de tweede plaats merken verzoeksters op dat het BHIM hun aanvraag tot inschrijving van het teken TDI anders heeft beoordeeld dan aanvragen tot inschrijving van soortgelijke tekens, namelijk de tekens CDI en HDI, die zijn ingediend door twee andere autoconstructeurs, aangezien het BHIM niet heeft vereist dat voor inschrijving ervan werd aangetoond dat deze tekens door gebruik onderscheidend vermogen hadden verkregen. Onder verwijzing naar de beschikking van het Hof van 12 februari 2009, Bild digital (voorheen Bild.T-Online.de) (C‑39/08 en C‑43/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17), voeren verzoeksters aan dat het BHIM rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en bijzondere aandacht moet besteden aan de vraag of een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, ook al is het BHIM in geen geval door deze beslissingen gebonden. Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat de kamer van beroep de beslissingen om de tekens CDI en HDI als gemeenschapsmerk in te schrijven in overweging heeft genomen.

13 Het BHIM betwist verzoeksters’ argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

14 Vooraf zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep de bestreden beslissing alleen op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 heeft gebaseerd. Verzoeksters’ argumenten betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 missen dus hun doel.

15 Ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

16 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 doelt op tekens en aanduidingen die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd [arresten Gerecht van 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T‑19/04, Jurispr. blz. II‑2383, punt 24, en 9 juni 2010, Hoelzer/BHIM (SAFELOAD), T‑315/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15].

17 Hieruit volgt dat een teken onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren of diensten heeft dat het betrokken publiek in staat stelt hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van een van de kenmerken ervan, te zien (arresten PAPERLAB, punt 16 supra, punt 25, en SAFELOAD, punt 16 supra, punt 16).

18 Aangaande het woordteken TDI heeft het Gerecht in zijn arrest TDI, punt 6 supra (punt 31), geoordeeld dat dit de afkorting is van „turbo diesel injection” of „turbo direct injection”. Bovendien duidt dit woordteken voor vervoermiddelen de kwaliteit ervan aan, aangezien het feit te zijn voorzien van een „turbo diesel injection”- of „turbo direct injection”-motor een wezenlijk kenmerk van een voertuig is. Met betrekking tot onderdelen die verband houden met de bouw van voertuigen heeft het Gerecht erop gewezen dat het woordteken TDI het type ervan aanduidt (arrest TDI, punt 6 supra, punt 34).

19 Bovendien heeft het Gerecht in hetzelfde arrest geoordeeld dat het teken TDI voor de betrokken waren beschrijvend is in de gehele Unie. Aangezien de voertuigen in beginsel in de gehele interne markt onder dezelfde benamingen in de handel worden gebracht, bestonden er tussen de verschillende delen van de Unie immers geen verschillen ter zake van de wijze waarop de betekenis van dat teken en het verband tussen dit teken en de in de merkaanvraag opgegeven waren door het relevante publiek worden opgevat (arrest TDI, punt 6 supra, punt 38).

20 In de eerste plaats kan verzoeksters’ argument dat voor het teken TDI nationale inschrijvingen en een internationale inschrijving bestaan, niet slagen. Volgens vaste rechtspraak is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem en moet de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend op basis van verordening nr. 207/2009 worden beoordeeld [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T‑122/01, Jurispr. blz. II‑2235, punt 41; 15 september 2005, Citicorp/BHIM (LIVE RICHLY), T‑320/03, Jurispr. blz. II‑3411, punt 95, en 12 maart 2008, Suez/BHIM (Delivering the essentials of life), T‑128/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].

21 In de tweede plaats dient verzoeksters’ grief betreffende schending van het gelijkheidsbeginsel te worden onderzocht.

22 Ten eerste zij er in dit verband aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arrest Hof van 15 september 2005, BioID/BHIM, C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punt 47; arresten Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T‑36/01, Jurispr. blz. II‑3887, punt 35, en 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T‑207/06, Jurispr. blz. II‑1961, punt 40].

23 Ten tweede zij met betrekking tot de argumenten die verzoeksters ontlenen aan de beschikking Bild digital (voorheen Bild.T-Online.de), punt 12 supra, opgemerkt dat het Hof in punt 17 van deze beschikking, betreffende de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), heeft verklaard dat een ter zake van inschrijving bevoegde nationale autoriteit bij het onderzoek van een inschrijvingsaanvraag en voor zover zij over informatie daaromtrent beschikt, rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig moet onderzoeken of een soortgelijke beslissing moet worden genomen. Gesteld dat deze overweging mutatis mutandis geldt voor het onderzoek door de instanties van het BHIM in het kader van verordening nr. 207/2009, het Hof heeft echter ook gepreciseerd dat de betrokken autoriteit in geen geval gebonden kan zijn door beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen. Overigens heeft het Hof in punt 18 van deze beschikking er ook aan herinnerd dat het gelijkheidsbeginsel samen met het wettigheidsheidsbeginsel moet worden geëerbiedigd, zodat een onderneming zich voor de bevoegde autoriteit niet kan beroepen op een voor haar voordelige beslissingspraktijk van deze autoriteit die in strijd is met de toepasselijke wettelijke regeling of ertoe leidt dat deze autoriteit een onwettige beslissing neemt.

24 Bijgevolg kunnen verzoeksters zich niet op goede gronden beroepen op de inschrijving van andere tekens als gemeenschapsmerk teneinde aan te tonen dat de bestreden beslissing onwettig is.

25 Ten overvloede zij daaraan toegevoegd dat verzoeksters niet hebben aangetoond dat er een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat dat het betrokken publiek in staat stelt in de tekens HDI en CDI onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van auto’s en hun constructiedelen dan wel een van hun kenmerken te zien. Zoals in punt 18 hierboven is opgemerkt, heeft het Gerecht evenwel geoordeeld dat het teken TDI door het relevante publiek wordt opgevat als de afkorting van de termen „turbo diesel injection” of „turbo direct injection” en dus een aanduiding is van de kwaliteit of het soort van geclaimde waren. Zo hebben verzoeksters niet aangetoond dat hun situatie vergelijkbaar is met die van de aanvragers van inschrijving van de merken HDI en CDI. Er is echter pas sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer vergelijkbare situaties verschillend worden behandeld of wanneer verschillende situaties gelijk worden behandeld (arresten Hof van 13 december 1984, Sermide, 106/83, Jurispr. blz. 4209, punt 28, en Gerecht van 4 juli 2006, Hoek Loos/Commissie, T‑304/02, Jurispr. blz. II‑1887, punt 96).

26 Derhalve dient het tweede middel te worden afgewezen.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009

Argumenten van de partijen

27 In de eerste plaats stellen verzoeksters dat niet in alle lidstaten moet zijn bewezen dat het merk is ingeburgerd. Bovendien moeten de beginselen die gelden inzake de bekendheid van een merk in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, worden toegepast bij de beoordeling of een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het is dus voldoende dat wordt aangetoond dat het merk in een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Unie is ingeburgerd. In dit verband verwijzen verzoeksters ook naar het arrest van het Gerecht van 15 december 2005, BIC/BHIM (Vorm van aansteker met vuursteentje) (T‑262/04, Jurispr. blz. II‑5959, punt 69), en het arrest van het Hof van 6 oktober 2009, PAGO International (C‑301/07, Jurispr. blz. I‑9429).

28 Voorts betogen verzoeksters dat bij de uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ook rekening dient te worden gehouden met het feit dat een beoordeling volgens een onderzoek land per land niet strookt met het gedachtegoed van een gemeenschappelijke markt en een economische unie. Veeleer moet worden aangetoond of het merk een aanzienlijk deel van de bevolking van de Unie in staat stelt de betrokken waren of diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

29 Verzoeksters betwisten het argument van het BHIM dat de geografische grenzen relevant zijn, aangezien het gaat om taalgrenzen. Volgens verzoeksters wordt het teken TDI, dat uit drie letters bestaat, in alle talen op dezelfde wijze waargenomen.

30 Met betrekking tot het argument van het BHIM dat zij voor Denemarken, Nederland en Ierland geen andere bewijsstukken hebben overgelegd dan die waarin naar de marktaandelen wordt verwezen, beroepen verzoeksters zich op het arrest van het Gerecht van 14 september 2009, Lange Uhren/BHIM (Geometrische velden op wijzerplaat van polshorloge) (T‑152/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 126). In dat arrest heeft het Gerecht, volgens verzoeksters, geoordeeld dat het marktaandeel van het merk een relevante factor kon zijn bij de beoordeling of dat merk door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. Verzoeksters sluiten zich hierbij aan en menen dat uit de marktaandelen van de waren waarop het teken TDI is aangebracht, kan worden afgeleid wat de mate van bekendheid is van dat teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, aangezien dat teken systematisch op de achterklep van het voertuig wordt aangebracht. De „verspreiding” van het teken TDI kan dus rechtstreeks worden afgeleid uit dat marktaandeel.

31 Verzoeksters merken eveneens op dat de inschrijving van het merk TDI in een aantal lidstaten geldt als bewijs dat dit merk in deze landen is ingeburgerd. Pas wanneer het merk niet volgens de met het gemeenschapsstelsel geharmoniseerde regels van nationaal recht is ingeschreven, is vereist dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. In casu vormt de bevolking van de landen waarin het merk TDI is ingeschreven, nagenoeg twee derde van de bevolking van de Unie op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken TDI als gemeenschapsmerk.

32 In de tweede plaats zijn verzoeksters het eens met de beoordeling van de kamer van beroep dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument bij de aankoop van een wagen hoog is. Zij komen evenwel op tegen de vaststelling in punt 28 van de bestreden beslissing dat het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt wanneer het om technische aanwijzingen gaat. In geval van zeer dure, hoogtechnologische waren bestudeert de consument alle informatie, waaronder het merk van de wagen, met bijzondere aandacht.

33 In de derde plaats betogen verzoeksters dat zij de onderzoeker in de loop van de procedure gegevens hebben verschaft waaruit blijkt dat hun voertuigen die het teken TDI dragen, op de automobielmarkt van de Unie een aanzienlijk marktaandeel vertegenwoordigden op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag, alsmede het met de verkoop van deze wagens gerealiseerde omzetcijfer. Het feit dat elke wagen met het teken TDI op de achterklep rondrijdt, is een vorm van mobiele reclame, hetgeen het belang van het meegedeelde omzetcijfer doet toenemen. Bovendien zijn verzoeksters van mening dat de mate van bekendheid van het aangevraagde merk in verhouding staat tot het omzetcijfer en een belangrijke factor is bij de beoordeling of dat merk is ingeburgerd. Ten slotte verwijzen zij naar het reclamemateriaal dat en de verklaringen van automobielclubs die zij in de procedure voor de onderzoeker hebben overgelegd.

34 Verzoeksters verwijzen voorts naar de verklaringen van concurrenten waaruit blijkt dat zij het teken TDI niet gebruiken en dit teken met verzoeksters wordt geassocieerd. Verzoeksters merken op dat een aantal automobielconstructeurs motors bij hen aankoopt, zij het gebruik van het merk TDI door deze automobielconstructeurs hebben toegestaan en een van hen vóór 2009 geen dieselauto’s in de handel heeft gebracht.

35 Dat de concurrenten afzonderlijke tekens gebruiken om hun dieselauto’s aan te duiden, versterkt bovendien de perceptie van de consument dat het teken TDI verzoeksters’ benaming voor hun dieselauto’s is.

36 In de vierde plaats verwijten verzoeksters de kamer van beroep te hebben geoordeeld dat zij het teken TDI in de handel niet als merk, maar als een „beschrijvende afkorting” gebruiken. Volgens de rechtspraak impliceert het gebruik als merk niet dat het betrokken teken alleen wordt gebruikt. Het gebruik van dit teken samen met andere tekens is ook relevant. In casu stellen verzoeksters het gebruik van het teken TDI samen met andere merken te hebben bewezen.

37 Verzoeksters komen op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat dient te worden aangetoond dat het betrokken publiek het betrokken teken als een merk waarneemt. Het volstaat evenwel aan te tonen dat de betrokken kringen de waar of de dienst, alleen aangeduid door het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Verzoeksters verwijten de kamer van beroep een cirkelredenering, daar zij heeft verklaard dat het teken TDI een beschrijvende aanduiding is en de betrokken kringen dit teken bijgevolg niet met een bepaalde onderneming associëren. Een dergelijke redenering impliceert dat een intrinsiek beschrijvend teken nooit door gebruik onderscheidend vermogen kan verkrijgen omdat dit teken door het relevante publiek niet kan worden waargenomen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten waarop dit teken is aangebracht. Een dergelijke benadering maakt artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 tot een dode letter. In dit verband verwijzen verzoeksters naar het arrest van het Hof van 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 40). Bovendien is het begrip „inburgering van een merk” juist bedoeld om de „vermeende tekortkoming van een beschrijvende aanduiding” weg te nemen.

38 Het BHIM betwist verzoeksters’ betoog.

Beoordeling door het Gerecht

39 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 staan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

40 Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van dit artikel moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden (arrest Geometrische velden op wijzerplaat van polshorloge, punt 30 supra, punt 121; zie eveneens en naar analogie arrest Hof van 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Jurispr. blz. I‑7605, punt 21).

41 Bovendien is volgens de rechtspraak voor de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het merk vereist dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert [arrest Gerecht van 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van bierfles), T‑399/02, Jurispr. blz. II‑1391, punt 42, en arrest Geometrische velden op wijzerplaat van polshorloge, punt 30 supra, punt 122].

42 Bovendien heeft het Hof in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779, punt 49), geoordeeld dat om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, de bevoegde autoriteit globaal alle factoren moet onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

43 Dienaangaande moet met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken (zie arrest Vorm van bierfles, punt 41 supra, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44 In casu heeft de kamer van beroep op basis van het arrest TDI, punt 6 supra, geoordeeld dat aangezien het teken TDI uit de beginletters van de woorden van de uitdrukking „turbo direct injection” of „turbo diesel injection” bestaat, de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 voor de gehele Unie gold en het merk TDI dus in elk van de 15 lidstaten van de Unie op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, zijnde 22 mei 2003, door het gebruik onderscheidend vermogen moest hebben verkregen (punten 32 en 33 van de bestreden beslissing). Volgens de kamer van beroep hadden verzoeksters evenwel niet bewezen dat het merk door het gebruik was ingeburgerd in Denemarken, Nederland en Ierland (punt 40 van de bestreden beslissing). Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het teken TDI in de overige lidstaten niet als merk, doch uitsluitend als een beschrijvende aanduiding was gebruikt, zodat het door dit gebruik geen onderscheidend vermogen kon verkrijgen (punten 41 en 44 van de bestreden beslissing).

45 Verzoeksters betwisten in de eerste plaats de verklaring van de kamer van beroep dat het bewijs van inburgering van het merk TDI moet worden geleverd voor elke lidstaat van de Unie. Volgens hen is het voldoende dat is aangetoond dat dit merk is ingeburgerd in een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Unie.

46 Volgens de rechtspraak kan een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Unie kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan (arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 83).

47 Het is dus in alle lidstaten van de Unie waarin het aangevraagde merk ab initio onderscheidend vermogen miste, dat het door het gebruik onderscheidend vermogen moet hebben verkregen opdat het op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeschreven [zie in die zin arrest Gerecht van 12 september 2007, Glaverbel/BHIM (Textuur van glazen oppervlak), T‑141/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38]. Bovendien kunnen de bewijzen die zijn overgelegd voor een aantal lidstaten, niet dienen als bewijs dat het teken in de overige lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen (zie in die zin arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 39).

48 Daaruit volgt dat aangezien het teken TDI intrinsiek beschrijvend is in de gehele Unie, voor elke lidstaat van de Unie moet worden aangetoond dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

49 Deze conclusie kan niet worden ontkracht door verzoeksters’ argumenten.

50 Ten eerste blijkt met betrekking tot de argumenten die zijn ontleend aan het arrest Vorm van aansteker met vuursteentje, punt 27 supra, uit de punten 68 en volgende van dat arrest dat het Gerecht zich niet heeft willen uitspreken over welke beginselen moeten worden toegepast bij de afbakening van het relevante grondgebied voor de beoordeling of door het gebruik onderscheidend vermogen is verkregen, maar alleen heeft vastgesteld dat in deze zaak „[het bewijs van het gebruik] [moest] worden geleverd voor een wezenlijk deel van de Gemeenschap”. Bovendien heeft het Gerecht in deze zaak geoordeeld dat het overgelegde bewijs van inburgering van het aangevraagde driedimensionale merk ontoereikend was, zodat voor de beslechting van het geding niet behoefde te worden nagegaan of inschrijving op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 al dan niet was uitgesloten doordat voor een aantal landen niet was bewezen dat door het gebruik onderscheidend vermogen was verkregen.

51 Verzoeksters kunnen zich derhalve niet op het arrest Vorm van aansteker met vuursteentje, punt 27 supra, beroepen ter betwisting van de oplossing van de kamer van beroep, die strookt met de in punt 45 supra aangehaalde rechtspraak.

52 Ten tweede voeren verzoeksters aan dat de kamer van beroep hetzelfde criterium diende toe te passen als het criterium dat zij hanteert om uit te maken of het merk bekend is in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, en diende te oordelen dat toereikend was bewezen dat in een aanzienlijk deel van de Unie onderscheidend vermogen was verkregen.

53 Ingevolge artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 is de houder van een gemeenschapsmerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk ingeschreven is, indien het een in de Unie bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat gemeenschapsmerk.

54 Verzoeksters kunnen zich niet met succes beroepen op rechtspraak betreffende een andere bepaling van verordening nr. 207/2009 ter betwisting van de oplossing van de kamer van beroep, die strookt met de specifieke rechtspraak betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik op grond van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

55 Gelet op het verschil in logica die eigen is aan de toepassing van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, betreffende de bekendheid, enerzijds en aan de toepassing van artikel 7, lid 3, van deze verordening, betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik, anderzijds, en mede gelet op de plaats van deze artikelen in de algemene systematiek van deze verordening, kan bij de toepassing van deze twee artikelen met name niet dezelfde toetsing voor het relevante grondgebied gelden.

56 Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 beschermt immers de rechtmatige belangen van merkhouders wier merk dankzij hun commerciële en reclame-inspanningen bekend is geworden. Zo kan een andere onderneming door van het merk gebruik te maken ongerechtvaardigd voordeel halen uit of afbreuk doen aan de reputatie van het merk, ook al is dat merk slechts bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in een enkele lidstaat bekend.

57 Bij de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dient daarentegen voor ogen te worden gehouden dat deze bepaling een uitzondering vormt op het verbod van inschrijving van met name een beschrijvend teken als gemeenschapsmerk en dat dit verbod volgens lid 2 van deze bepaling ook van toepassing is wanneer de weigeringsgrond slechts in een deel van de Unie bestaat. Indien wordt ingestemd met de door verzoeksters voorgestane uitlegging, zou dit evenwel betekenen dat een beschrijvend merk kan worden ingeschreven op grond dat het in een aanzienlijk deel van de Unie door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, terwijl het merk in de overige delen van de Unie beschrijvend zou blijven. De door verzoeksters voorgestane uitlegging is dus in strijd met de bewoordingen zelf van verordening nr. 207/2009.

58 Derhalve kan niet worden ingestemd met het argument waarmee verzoeksters de kamer van beroep verwijten voor het bewijs dat door het gebruik onderscheidend vermogen is verkregen, het relevante grondgebied niet op dezelfde wijze te hebben uitgelegd als het Hof in de arresten betreffende het bewijs van de bekendheid van een merk in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

59 Ten derde kunnen verzoeksters niet op goede gronden stellen dat gelet op de totstandbrenging van één enkele economische ruimte binnen de Unie de geografische grenzen niet langer van belang zijn.

60 In zijn arrest Textuur van een glasplaat, punt 47 supra (punt 40), heeft het Gerecht geoordeeld:

„[Het argument] dat de benadering waarbij wordt geteld uit hoeveel landen bewijsstukken afkomstig zijn, haaks staat op de noodzaak om de [Unie] te beschouwen als een interne markt, kan niet worden aanvaard. Ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening [nr. 207/2009], gelezen in samenhang met lid 2 van dit artikel, moet inschrijving van een merk immers worden geweigerd wanneer het onderscheidend vermogen mist in een deel van de [Unie] en het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de [Unie] kan in voorkomend geval bestaat uit één enkele lidstaat [...]. De kamer van beroep heeft de bewijsstukken betreffende het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen dus terecht voor elke lidstaat afzonderlijk onderzocht.”

61 Gelet op het voorgaande dient te worden aangenomen dat de kamer van beroep op correcte wijze heeft vastgesteld dat aangezien het teken in de gehele Unie beschrijvend was, verzoeksters voor elk van de 15 lidstaten van de Unie op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag moesten bewijzen dat het teken door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

62 Verzoeksters stellen in de tweede plaats dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, zij voor elke lidstaat, daaronder begrepen Ierland, Denemarken en Nederland, het bewijs van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik hebben geleverd.

63 In dit verband dient te worden vastgesteld dat het enige relevante bewijs dat verzoeksters voor deze drie lidstaten hebben overgelegd, ziet op hun marktaandeel in die staten.

64 De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld [zie arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 47 supra, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Jurispr. blz. II‑2883, punt 131].

65 Met name informatie over het marktaandeel als zodanig bewijst niet dat het doelpubliek van de betrokken waren een beschrijvend teken waarneemt als een aanduiding van de commerciële herkomst (zie naar analogie van de overlegging van informatie betreffende omzet en reclame, arrest Textuur van glazen plaat, punt 47 supra, punt 41). Bovendien hebben verzoeksters voor voornoemde lidstaten geen volledige informatie per geval overgelegd betreffende met name de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik of betreffende de omvang van hun investeringen om het merk TDI te promoten.

66 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat ontoereikend was bewezen dat in Ierland, Denemarken en Nederland onderscheidend vermogen door het gebruik was verkregen.

67 Aangezien verzoeksters moesten bewijzen dat in elk van de 15 lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen was verkregen door het gebruik (zie de conclusie in punt 61 supra), is het ontbreken van toereikend bewijs voor deze drie lidstaten op zich een afdoende grond voor afwijzing van de inschrijvingsaanvraag door de kamer van beroep.

68 Derhalve behoeft niet te worden onderzocht of verzoeksters’ argumenten betreffende de motivering in de bestreden beslissing van de bevinding dat het teken TDI niet als merk is gebruikt, gegrond zijn.

69 Ten overvloede zij evenwel vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 53 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat niet kon worden geconcludeerd dat het teken TDI als merk was gebruikt omdat dat teken hetzij rechtstreeks beschrijvend hetzij op reclamemateriaal samen met andere onderscheidende merken van verzoeksters werd gebruikt.

70 Wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik betreft, moeten volgens de rechtspraak de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk. De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie naar analogie arrest Hof van 7 juli 2005, Nestlé, C‑353/03, Jurispr. blz. I‑6135, punten 26 en 29).

71 Anders dan verzoeksters stellen, heeft de kamer van beroep niet op basis van een cirkelredenering, door aan te nemen dat het teken, doordat het beschrijvend is, niet als merk kon worden gebruikt, geconcludeerd dat het teken niet als merk was gebruikt.

72 In de overwegingen 45 tot en met 52 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verschillende soorten door verzoeksters overgelegd reclamemateriaal onderzocht. Zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, wekt dat reclamemateriaal bij het relevante publiek de indruk dat het teken TDI niet was gebruikt om de commerciële herkomst van de betrokken waren te identificeren, maar om een daarin vermeld kenmerk van de auto’s te beschrijven, te weten de auto’s zijn uitgerust met een motor met rechtstreekse dieselinjectie.

73 Bovendien komt het teken TDI in het door verzoeksters overgelegde reclamemateriaal dat bij het administratieve dossier is gevoegd, steeds voor samen met een ander merk waarvan verzoeksters houders zijn, zoals Audi, VW of Volkswagen. Het Gerecht heeft meermaals geoordeeld dat reclamemateriaal waarop een teken zonder intrinsiek onderscheidend vermogen steeds wordt afgebeeld samen met andere merken die wel intrinsiek onderscheidend vermogen bezitten, geen bewijs vormt dat het publiek het aangevraagde teken waarneemt als een merk dat de commerciële herkomst van de waren aanduidt (arresten Vorm van bierfles, punt 41 supra, punt 51, en Vorm van aansteker met vuursteentje, punt 27 supra, punt 77). Door te verwijzen naar een internetsite die aangeeft dat het Spaanse publiek het teken TDI waarneemt als een afkorting van het soort motor met rechtstreekse dieselinjectie, los van de autoconstructeur, heeft de kamer van beroep in elk geval aangetoond dat het relevante publiek ondanks alle reclame-inspanningen van verzoeksters in Spanje dit teken niet waarneemt als een identificatie van de commerciële herkomst van de betrokken waren, maar als een beschrijvende en algemene term.

74 Gelet op het voorgaande dient het eerst middel te worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009

Argumenten van de partijen

75 Verzoeksters stellen dat de onderzoeker niet is ingegaan op hun verzoeken om een onderhoud met het oog op de bespreking van de noodzaak en de omvang van een opiniepeiling die zou aantonen dat het merk TDI voor de betrokken waren onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen. Hun verzoek was ingegeven door het feit dat opiniepeilingen met aanzienlijke kosten gepaard gaan en zij, indien geen akkoord over de parameters van de peiling wordt bereikt, overbodig werk moeten leveren, hetgeen hun taak noch de taak van het BHIM vereenvoudigt. Bovendien had het BHIM, wil het het beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten eerbiedigen, contact met hen moeten opnemen in verband met de parameters van deze opiniepeiling. Aangezien geen overleg is gepleegd, heeft het BHIM artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 geschonden.

76 Bovendien komen verzoeksters op tegen het oordeel van de kamer van beroep in punt 55 van de bestreden beslissing dat, zakelijk weergegeven, het feit dat de onderzoeker niet is ingegaan op hun verzoek om overleg over de voorwaarden van een opiniepeiling, betreurenswaardig is, doch voor verzoeksters niet het risico uitsluit dat de bewijsstukken ontoereikend blijven wanneer geen dergelijke opiniepeiling wordt uitgevoerd. Ingevolge het beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten moet het BHIM antwoorden op het „verzoek om richtlijnen” teneinde de verzoekende partij in staat te stellen haar opiniepeiling van meet af aan die kenmerken te geven die deze peiling voor hem aanvaardbaar zullen maken. Ten slotte zijn verzoeksters van mening dat de kamer van beroep, wanneer zij een onjuiste beoordeling van de onderzoeker vaststelt, hetgeen zij in casu heeft gedaan door de term „betreurenswaardig” te gebruiken, zijn bevoegdheden kan uitoefenen en deze onjuiste beoordeling kan rechtzetten.

77 Het BHIM betwist verzoeksters’ argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

78 Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[t]ijdens de procedure [...] het [BHIM] ambtshalve de feiten [onderzoekt]”.

79 Verzoeksters verwijten het BHIM dat de onderzoeker niet heeft geantwoord op hun verzoeken om een onderhoud met het oog op een bespreking van de noodzaak en de omvang van een opiniepeiling waaruit zou blijken dat voor de betrokken waren het merk TDI door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat geen opiniepeiling is uitgevoerd, is ook door de kamer van beroep in overweging genomen bij haar beslissing om verzoeksters’ beroep te verwerpen, zodat het verzuim van de onderzoeker om te antwoorden de geldigheid van de bestreden beslissing aantast.

80 Dit middel van verzoeksters mist feitelijke grondslag.

81 Bij brief van 20 oktober 2004 heeft de onderzoeker immers aan verzoeksters meegedeeld, in de zin van regel 11, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), dat het teken TDI niet voor inschrijving in aanmerking kwam. In deze brief heeft de onderzoeker verklaard dat „opiniepeilingen nagenoeg altijd onontbeerlijk [waren] voor een onderzoek of [het merk] is ingeburgerd”.

82 In antwoord op de mededeling van de weigeringsgronden hebben verzoeksters bij brief van 20 januari 2005 voorgesteld dat hun raadsman „tijdens een eerstvolgende zakenreis in Spanje van de gelegenheid gebruik zou maken om met de onderzoekers van het BHIM een afspraak te maken om rechtstreeks het vervolg van de procedure te bespreken; de ervaring toont aan dat een rechtstreeks onderhoud over het vervolg van de procedure efficiënter is en meer kosten bespaart dan lange schriftelijke stukken”.

83 In de brief van 20 januari 2005 wordt echter geen gewag gemaakt van een aanbod om een opiniepeiling over te leggen, waarvan de inhoud met de onderzoeker had kunnen worden besproken tijdens een „zakelijke afspraak”; in deze brief hebben verzoeksters het over het „te verwachten gering nut” van opiniepeilingen op Europees niveau en verklaren zij dat volgens de praktijk van het BHIM en de Unierechter van opiniepeilingen kan worden afgezien.

84 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de onderzoeker duidelijk heeft verklaard dat opiniepeilingen „nagenoeg altijd onontbeerlijk” waren om te bewijzen dat het merk is ingeburgerd. Uit verzoeksters’ brief van 20 januari 2005 blijkt daarentegen niet dat zij het aanbod hebben gedaan om opiniepeilingen over te leggen of dat zij wensten de omvang ervan te verduidelijken vóór overlegging, te meer daar zij te kennen hadden gegeven dat volgens de praktijk van het BHIM en de rechtspraak van opiniepeilingen kan worden afgezien.

85 Verzoeksters kunnen dus niet op goede gronden aanvoeren dat de omstandigheid dat geen zakelijke bijeenkomst met verzoeksters’ raadsman is gehouden teneinde over de inhoud van de over te leggen opiniepeilingen te spreken, een onrechtmatigheid uitmaakt die de geldigheid van de bestreden beslissing aantast.

86 Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen.

Vierde middel: schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009

Argumenten van de partijen

87 Volgens verzoeksters berust de bestreden beslissing in wezen op het oordeel van de kamer van beroep dat verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik niet mogelijk is doordat het merk beschrijvend is. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat een opiniepeiling noodzakelijk was (punt 54 van de bestreden beslissing).

88 Voorts stellen verzoeksters dat de kamer van beroep hun niet heeft meegedeeld dat zij zich op dit punt aansloot bij het standpunt van de onderzoeker. Gelet op hun bewijsaanbieding had de kamer van beroep hun moeten melden dat ook naar haar oordeel de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik slechts kon worden bewezen aan de hand van een opiniepeiling. De kamer van beroep heeft de bestreden beslissing evenwel genomen zonder op voorhand ook maar enige aanwijzing over de noodzaak van een opiniepeiling te geven.

89 Het BHIM betwist verzoeksters’ argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

90 Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

91 Dienaangaande behoeft slechts eraan te worden herinnerd dat verzoeksters’ betoog berust op de onjuiste veronderstelling dat een aanbod tot overlegging van een opiniepeiling is gedaan. Zoals in punt 84 supra is vastgesteld, blijkt uit verzoeksters’ brief van 20 januari 2005 evenwel niet dat zij hebben aangeboden een opiniepeiling over te leggen of dat zij wensten de omvang ervan vóór overlegging te preciseren.

92 Overigens hebben verzoeksters niet verwezen naar een rechtsregel op grond waarvan de kamer van beroep verplicht zou zijn alvorens de bestreden beslissing te nemen hen op de hoogte te brengen van haar voornemen om er rekening mee te houden dat geen gebruik zou worden gemaakt van het bewijsmiddel van de opiniepeiling, waarvan het belang reeds door de onderzoeker was benadrukt.

93 Derhalve dient het vierde middel te worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

94 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoeksters in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Audi AG en Volkswagen AG worden verwezen in de kosten.

Czúcz Labucka O’Higgins

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 juli 2011.

ondertekeningen