Zaak C-196/11 P

Formula One Licensing BV

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Global Sports Media Ltd

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk F1-LIVE — Oppositie door houder van internationale en nationale woordmerken F1 en van gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend bestanddeel — Ontnemen van bescherming aan ouder nationaal merk — Verwarringsgevaar”

Samenvatting van het arrest

Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Co-existentie van oudere merken – Erkenning van zekere mate van onderscheidend vermogen van nationaal merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b, en 8, leden 1, sub b, en 2, sub a-ii; richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, sub b; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b)

Doordat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, de inschrijving van nationale merken niet tot de bevoegdheid van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) behoort en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht, kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de geldigheid van nationale merken niet worden betwist.

In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en artikel 3, lid 1, sub b, van merkenrichtlijnen 89/104 en 2008/95. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijkstaat met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan.

Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het Bureau en derhalve het Gerecht nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan dit nationale merk, percipieert in het aangevraagde merk en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen.

Dit onderzoek is evenwel niet onbegrensd. Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii.

Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt verklaard, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.

Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 bepaalt expliciet dat in het kader van een oppositieprocedure in een lidstaat ingeschreven merken in aanmerking worden genomen als oudere merken.

Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te schenden, moet derhalve erkend dat een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd, een zekere mate van onderscheidend vermogen heeft.

(cf. punten 40-47)

Zaak C-196/11 P

Formula One Licensing BV

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Global Sports Media Ltd

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk F1-LIVE — Oppositie door houder van internationale en nationale woordmerken F1 en van gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend bestanddeel — Ontnemen van bescherming aan ouder nationaal merk — Verwarringsgevaar”

Samenvatting van het arrest

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Co-existentie van oudere merken — Erkenning van zekere mate van onderscheidend vermogen van nationaal merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b, en 8, leden 1, sub b, en 2, sub a-ii; richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, sub b; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b)

Doordat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, de inschrijving van nationale merken niet tot de bevoegdheid van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) behoort en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht, kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de geldigheid van nationale merken niet worden betwist.

In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en artikel 3, lid 1, sub b, van merkenrichtlijnen 89/104 en 2008/95. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijkstaat met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan.

Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het Bureau en derhalve het Gerecht nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan dit nationale merk, percipieert in het aangevraagde merk en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen.

Dit onderzoek is evenwel niet onbegrensd. Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii.

Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt verklaard, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.

Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 bepaalt expliciet dat in het kader van een oppositieprocedure in een lidstaat ingeschreven merken in aanmerking worden genomen als oudere merken.

Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te schenden, moet derhalve erkend dat een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd, een zekere mate van onderscheidend vermogen heeft.

(cf. punten 40-47)