NL Publicatieblad van de Europese Unie C 101/12

Hogere voorziening ingesteld op 8 februari 2013 door Getty Images (US), Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 21 november 2012 in zaak T-338/11, Getty Images (US), Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-70/13 P)

2013/C 101/26

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Getty Images (US), Inc. (vertegenwoordiger: P. Olson, advokat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

— het arrest waartegen hogere voorziening is ingesteld, vernietigen;

— de bestreden beslissing vernietigen voor zover daarbij het door Getty Images tegen de beslissing van de onderzoeker van het BHIM van 2 augustus 2010 ingestelde beroep wordt verworpen;

— het BHIM verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan: (i) schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk (1), (ii) schending van artikel 7, lid 1, sub c, en (iii) schending van het beginsel van gelijke behandeling.

Volgens artikel 7, lid 1, sub b, wordt de inschrijving geweigerd van merken die „elk onderscheidend vermogen” missen. Een minimaal onderscheidend vermogen volstaat voor de niet-toepasselijkheid van de in deze bepaling genoemde weigeringsgronden. In casu doet het feit dat een gelijk merk voor dezelfde en soortgelijke waren/diensten tweemaal werd geacht het vereiste onderscheidend vermogen te hebben, een zeer sterk vermoeden ontstaan dat PHOTOS.COM het noodzakelijke minimale onderscheidend vermogen heeft. De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen heeft. Als combinatie van PHOTOS +.COM krijgt het merk een betekenis los van de individuele betekenis van die elementen. Het relevante publiek begrijpt dit duidelijk als een commerciële domeinnaam. Domeinnamen zijn uniek door hun aard. Als zodanig wijst PHOTOS.COM de consument erop dat het een unieke bron van waren en diensten is, die kan worden onderscheiden van andere bronnen van waren of diensten met een andere naam. Zo vervult het het doel van een merk en bereikt het de drempel voor onderscheidend vermogen van artikel 7, lid 1, sub b.

Het algemeen belang waarmee bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, rekening moet worden gehouden, bestaat erin te onderzoeken of het merk de consument de identiteit van de oorsprong van de waren/diensten kan waarborgen doordat hij zonder gevaar voor verwarring de dienst van andere diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Vaststaat dat elke domeinnaam uniek is en dat een domeinnaam die eindigt op.com een commerciële website aanduidt. In punt 22 van de bestreden beslissing heeft het Gerecht erkend dat het relevante publiek het element.com onmiddellijk zal herkennen als een verwijzing naar een commerciële internetsite. Het Gerecht heeft ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat de domeinnaam een goede manier is om de consument in staat te stellen de waren/diensten van de aanvrager te onderscheiden van die van de concurrenten van de aanvrager. Het algemeen belang dat bestaat in de bescherming van de consument is bereikt en artikel 7, lid 1, sub b, is niet geschonden.

Wat artikel 7, lid 1, sub c, betreft, heeft het Gerecht besloten deze kwestie niet te behandelen. Niettemin is dit artikel niet geschonden doordat het algemeen belang dat aan die bepaling ten grondslag ligt, bestaat in de bescherming van rekwirantes concurrenten, die geen van alle getroffen zijn door de inschrijving aangezien het gaat om een domeinnaam van rekwirante. Het merk is evenmin objectief beschrijvend voor de waren/diensten.

Het beginsel van gelijke behandeling vereist dat het BHIM bij de beoordeling van gelijke merkaanvragen gebonden is aan zijn eigen eerdere beslissingen, behoudens enige aanwijzing dat de oudere merken ten onrechte werden ingeschreven. Overeenkomstig dit beginsel moet het Gerecht overgaan tot vernietiging van het besluit van het BHIM dat PHOTOS.COM niet kon worden ingeschreven. Het Gerecht stelt dat deze beginselen moeten worden afgewogen tegen de „eerbiediging van de legaliteit” en dat merkaanvragers zich niet mogen baseren op eerdere beslissingen teneinde een identieke beslissing te krijgen, omdat de eerdere beslissing een „eventuele onwettigheid (was) die in het voordeel van een derde speelt”; derhalve oordeelde het Gerecht dat „een dergelijk onderzoek in elk concreet geval moet gebeuren” (punt 69 van het bestreden arrest).

Het beginsel van gelijke behandeling staat op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel. Sinds het arrest in de zaak STREAMSERVE (zie arrest van 27 februari 2002, T-106/00, Streamserve/BHIM) kreeg het legaliteitsbeginsel de overhand. Als gevolg daarvan is sprake van rechtsonzekerheid en een stroom van beroepen. In het licht van deze ervaring is het gerechtvaardigd het beginsel van gelijke behandeling meer te benadrukken. Onderzoekers van het BHIM hebben de plicht om consequent te handelen, gemeenschappelijke normen toe te passen, analoge zaken te identificeren en deze op dezelfde manier te behandelen. Wanneer merkaanvragers verwijzen naar eerder ingeschreven merken mogen onderzoekers van het BHIM niet zonder meer verwijzen naar het arrest in de zaak STREAMSERVE zonder rekening te houden met het fundamentele beginsel van gelijke behandeling. In plaats van een legaliteitsbeginsel waarbij eerdere inschrijvingen letterlijk als vergissingen worden beschouwd, is het een veel meer haalbare werkwijze om te veronderstellen dat de oudere merken correct werden ingeschreven. In geen enkel geval is de plicht om het beginsel van gelijke behandeling toe te passen zo duidelijk als wanneer, zoals in casu, de merken gelijk en de waren dezelfde zijn.

Besluit: het merk PHOTOS.COM heeft hetzelfde onderscheidend vermogen voor de waren en diensten die het aanduidt als de twee eerder ingeschreven merken. Dit merk kan op dezelfde grond worden ingeschreven als de oorspronkelijke merken, en dit is vereist op grond van het beginsel van gelijke behandeling.

(1) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).