Zaak T-116/06

Oakley, Inc.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk O STORE — Ouder nationaal woordmerk THE O STORE — Vergelijking van in kader van detailhandel verrichte diensten met overeenkomstige waren — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Vordering tot herziening ingediend door interveniënte — Artikel 134, lid 3, van Reglement voor procesvoering van Gerecht”

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 september 2008 II ‐ 2457

Samenvatting van het arrest

Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en 52, lid 1, sub a)

Het woordmerk O STORE had niet als gemeenschapsmerk mogen worden ingeschreven voor „Detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken” en voor „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, gelet op het bestaan van de relatieve weigeringsgrond bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, aangezien er op het Franse grondgebied voor de gemiddelde consument gevaar voor verwarring in de zin van dit artikel bestaat tussen het merk O STORE en het woordmerk THE O STORE, dat in Frankrijk eerder is ingeschreven voor waren van de klassen 18 en 25 in de zin van deze overeenkomst.

Hoewel de „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles”, waarop het bestreden gemeenschapsmerk betrekking heeft, en de door het oudere merk aangeduide „kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, rugzakken, multifunctionele sporttassen, reistassen, portefeuilles” verschillen wat de aard, de bestemming en het gebruik ervan betreft, zijn deze diensten en waren ontegenzeglijk soortgelijk, aangezien zij complementair zijn en deze diensten doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden. Zo kunnen de „detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken”, gelet op de zeer ruime omschrijving, eveneens alle waren omvatten, waaronder ook de door het oudere merk aangeduide waren. Bijgevolg zijn deze diensten soortgelijk aan de betrokken waren. Bovendien stemmen de conflicterende tekens in hoge mate overeen, aangezien zij hetzelfde element „o store” bevatten en het enige verschil erin bestaat dat het niet-onderscheidende lidwoord „the” is weggelaten in het bestreden gemeenschapsmerk.

Het valt niet uit te sluiten dat de betrokken waren in dezelfde verkooppunten worden verkocht als die waar de in het kader van de detailhandel verrichte diensten worden aangeboden, hetgeen met name kan gebeuren wanneer de door het merk THE O STORE aangeduide waren worden verkocht via de diensten O STORE, waarop het bestreden gemeenschapsmerk betrekking heeft, waardoor aldus bij de consument verwarringsgevaar ontstaat. Gesteld dat de door het oudere merk THE O STORE aangeduide waren niet werden verkocht via de diensten O STORE, waarop het bestreden gemeenschapsmerk betrekking heeft, het relevante publiek kan wanneer het in aanraking komt met de diensten die worden verricht in het kader van de detailhandel, met name in kledingstukken of schoeisel waarop het merk O STORE is aangebracht, aannemen dat deze diensten worden aangeboden door dezelfde onderneming als die welke diezelfde waren onder het merk THE O STORE verkoopt of door een verbonden onderneming.

(cf. punten 45, 47, 57, 61, 71, 74-75)