Zaak T‑450/09

Simba Toys GmbH & Co. KG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Kubus met vlakken die roosterstructuur hebben — Absolute weigeringsgronden — Artikel 76, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen — Artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 207/2009) — Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald — Artikel 7, lid 1, sub e‑i, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e‑i, van verordening nr. 207/2009) — Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft — Artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 207/2009) — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) — Geen beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009) — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 25 november 2014

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)

De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk genoemde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het aan artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van deze verordening ten grondslag liggende belang bestaat erin te verhinderen dat als gevolg van het merkenrecht een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. De door de wetgever vastgestelde regels weerspiegelen in dit verband de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel. Enerzijds waarborgt het opnemen in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 van het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan. Wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geoctrooieerde technische oplossing verwerkt, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. In het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. Bovendien zou de merkhouder op grond van de merkinschrijving van een zuiver functionele vorm van een waar de andere ondernemingen niet alleen het gebruik van dezelfde vorm kunnen verbieden, maar ook het gebruik van overeenstemmende vormen. Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen. (cf. punten 32‑37)

Bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk worden de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken” moet aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken. De identificatie van die wezenlijke kenmerken moet per geval worden verricht, zonder dat er sprake is van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten. De bevoegde autoriteit kan in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken opgeroepen totaalindruk, hetzij eerst een achtereenvolgend onderzoek van elk bestanddeel van het teken verrichten. In het bijzonder kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 40/94, al naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend. Zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn geïdentificeerd, dient het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) nog na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar. Artikel 7, lid 1, sub e‑ii, van verordening nr. 40/94 is immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. In dit geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouder worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm. (cf. punten 38‑41)

Zie de tekst van de beslissing. (cf. punten 44‑77)

Krachtens artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk „wordt inschrijving [geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”. Voor deze weigeringsgrond is vereist dat het betrokken teken uitsluitend bestaat uit een vorm en dat de esthetische kenmerken ervan, te weten de uiterlijke verschijningsvorm ervan, in zeer grote mate de keuze van de consument en dus de commerciële waarde van de betrokken waar bepalen. Wanneer de vorm aldus een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is het irrelevant dat andere kenmerken van deze waar, zoals de technische kwaliteiten ervan, ook een belangrijke waarde aan die waar kunnen geven. (cf. punten 86, 87)

Krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord‑ of beeldmerk dat bestaat in een van de verschijningsvorm van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord‑ of beeldmerk. Bovendien wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. In deze omstandigheden heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling. Voor de beoordeling van de vraag of de combinatie van de elementen waaruit een vorm is samengesteld, door het relevante publiek kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst, dient ten slotte de door deze combinatie opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht, wat niet onverenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende gebruikte elementen van de aanbiedingsvorm. (cf. punten 92‑94, 96‑99)

Zie de tekst van de beslissing. (cf. punten 103, 104, 106‑110)

Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk belet dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen als gevolg van de inschrijving ervan als merk voorbehouden blijven aan één onderneming. Deze bepaling streeft het met het algemeen belang strokende doel na, dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder vrij kunnen worden gebruikt. Deze tekens en aanduidingen zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Hieruit volgt dat een teken onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren of diensten heeft dat het betrokken publiek in staat stelt hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren en diensten, of van een van de kenmerken ervan, te zien. Ten slotte kan het beschrijvend karakter van een teken alleen worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het door het betrokken publiek wordt opgevat en met betrekking tot de betrokken waren of diensten. Of een merk beschrijvend is, moet immers worden beoordeeld met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren en diensten. (cf. punten 116‑120)

Zie de tekst van de beslissing. (cf. punten 123‑125)