Partijen

Overwegingen van het arrest

Dictum



Partijen

In zaak T‑342/12,

Max Fuchs, wonende te Freyung (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Onken, advocaat,

verzoeker,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Les Complices SA, gevestigd te Montreuil-sous-Bois (Frankrijk),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 8 mei 2012 (zaak R-2040/2011‑5) inzake een oppositieprocedure tussen Les Complices SA en Max Fuchs,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, president, S. Gervasoni (rapporteur) en L. Madise, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 1 augustus 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 november 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 13 maart 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

na de terechtzitting op 4 juni 2014,

het navolgende

Overwegingen van het arrest

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1. Op 28 december 2006 heeft verzoeker, Max Fuchs, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2. De inschrijvingsaanvraag betrof het volgende beeldteken:

>image>103

3. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 18, 24, 25 en 26 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

– klasse 18: „Sport- en vrijetijdsartikelen, te weten tassen, schoudertassen, rugzakken”:

– klasse 24: „Weefsels en textielproducten, te weten etiketten van voornoemde goederen”;

– klasse 25: „Kledingstukken, met name outdoor-kleding, broeken, jasjes, overhemden, T-shirts, vesten, anoraks, pullovers, sweatshirts, mantels, sokken, onderkleding, doekjes, sjaals en handschoenen, hoofddeksels, schoenen, laarzen, ceintuurs”;

– klasse 26: „Knopen, ritssluitingen, insignes, linten, gespen voor ceintuurs”.

4. De gemeenschapsmerkaanvraag is op 23 juli 2007 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 36/2007 gepubliceerd.

5. Op 22 oktober 2007 heeft Les Complices SA op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 3 hierboven bedoelde waren.

6. De oppositie was in de eerste plaats gesteund op het bestaan van het hierna weergegeven oudere gemeenschapsbeeldmerk, dat waren aanduidt van met name de klassen 18 en 24 met de volgende omschrijving:

– klasse 18: „Leder en kunstleder, handtassen, enveloptassen voor ‘s avonds, sporttassen, reistassen, aktetassen, enveloptassen, portefeuilles, houders voor creditcards, chequeboekjes, portemonnees, schooltassen, reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols, lijnen (voor dieren)”;

– klasse 24: „Weefsels en textiel; gordijnen en wandbekleding van textiel; badlinnen, badhanddoeken, washandjes en afschminkdoekjes van textiel; bedlinnen, dekens, lakens, kussenslopen, dekbedden, reisdekens, donsdekens; tafellinnen niet van papier, tafellakens niet van papier, placemats, niet van papier en tafelservetten van textiel”.

>image>104

7. In de tweede plaats was de oppositie gesteund op het bestaan van het hierna weergegeven Franse oudere beeldmerk, dat waren van met name klasse 25 aanduidt met de volgende omschrijving: „Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels”.

>image>105

8. De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) en op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009).

9. Op 17 februari 2011 heeft verzoeker zijn inschrijvingsaanvraag beperkt tot de volgende waren:

– klasse 18: „Vrijetijdsartikelen, met name tassen, schoudertassen, rugzakken, met uitzondering van sporttassen”;

– klasse 24: „Weefsels en textielproducten, te weten etiketten van voornoemde goederen”;

– klasse 25: „Militaire kledingstukken en outdoor-kleding, gemaakt met technische weefsels en andere technische bestanddelen, waaronder broeken, jasjes, overhemden, T-shirts, vesten, anoraks, pullovers, sweatshirts, mantels, sokken, onderkleding, doekjes, sjaals en handschoenen; hoofddeksels, ceintuurs”.

10. Op 30 juni 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen voor de waren van klasse 24 en toegewezen voor alle andere waren.

11. Op 9 augustus 2011 heeft verzoeker krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling voor zover hij daarbij in het ongelijk was gesteld.

12. Bij beslissing van 8 mei 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Van oordeel dat het revelante publiek bestond uit de gemiddelde consument van alle lidstaten van de Europese Unie voor de waren van klasse 18 en uit de Franse gemiddelde consument voor de waren van klasse 25, heeft deze kamer van beroep beslist dat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens voor de waren van de klassen 18 en 25, aangezien de waren dezelfde of soortgelijk waren en de tekens visueel overeenstemden en begripsmatig gelijk waren, en op fonetisch vlak de consumenten naar de conflicterende tekens konden verwijzen door ze aan te duiden met de term „ster” ook al is in beginsel geen vergelijking mogelijk. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de oudere merken heeft de vijfde kamer van beroep geoordeeld dat een vijfp untige ster weliswaar het meest gangbare teken was om een ster weer te geven, maar dat de geringe visuele verschillen tussen de tekens en hun begripsmatige gelijkheid bij een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau verwarringsgevaar bleven doen ontstaan.

Conclusies van de partijen

13. Verzoeker concludeert tot:

– vernietiging van de bestreden beslissing;

– afwijzing van de oppositie in haar geheel;

– verwijzing van het BHIM en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in de kosten.

14. Het BHIM concludeert tot:

– verwerping van het beroep;

– verwijzing van verzoeker in de kosten.

15. Bij op 18 november 2013 ter griffie van het Gerecht ingekomen brief heeft verzoeker het Gerecht op de hoogte gebracht van de beslissing van 24 oktober 2013, waarbij de nietigheidsafdeling van het BHIM het oudere gemeenschapsmerk vervallen heeft verklaard met ingang van 24 juni 2013, en bovendien zijn aandacht erop gevestigd dat de oppositie zonder voorwerp was geraakt voor zover zij was gesteund op het bestaan van het oudere gemeenschapsmerk. Het Gerecht heeft het BHIM gevraagd om zijn opmerkingen over dit verzoek om afdoening zonder beslissing.

16. Bij op 26 november 2013 ter griffie van het Gerecht ingediende akte heeft het BHIM erop gewezen dat tegen de beslissing van 24 oktober 2013 van de nietigheidsafdeling nog beroep mogelijk was bij de kamer van beroep en zij niet definitief was geworden. Het BHIM heeft benadrukt dat het in ieder geval aan het Gerecht stond om over de bestreden beslissing uitspraak te doen voor zover de oppositie was gesteund op het bestaan van het Franse oudere merk.

17. Op een vraag van het Gerecht heeft het BHIM bij op 13 januari 2014 ter griffie ingediende akte daarenboven geantwoord dat de beslissing van 24 oktober 2013 van de nietigheidsafdeling van het BHIM definitief was geworden, aangezien de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM geen beroep tegen deze beslissing had ingesteld binnen de termijn van artikel 60 van verordening nr. 207/2009. Het BHIM heeft niet gepreciseerd welke procedurele gevolgen het Gerecht moest trekken uit het feit dat deze beslissing definitief was geworden.

18. Bij beschikking van 9 januari 2014 heeft het Gerecht de exceptie bij de zaak ten gronde gevoegd.

In rechte

Voorwerp van het geding

19. Bij beslissing van 24 oktober 2013 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM het oudere gemeenschapsmerk met ingang van 24 juni 2013 vervallen verklaard op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009. Deze beslissing is definitief geworden aangezien de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep – de vennootschap Les Complices – geen beroep tegen deze beslissing heeft ingesteld binnen de termijn van artikel 60 van verordening nr. 207/2009. Bovendien zij eraan herinnerd dat de oppositie die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep had ingesteld voor de waren van klasse 18, uitsluitend op dit oudere gemeenschapsmerk was gesteund.

20. Bij op 18 november 2013 ter griffie van het Gerecht ingekomen brief heeft verzoeker erop gewezen dat de oppositie zonder voorwerp was geraakt voor zover zij was gesteund op het bestaan van het oudere gemeenschapsmerk. Ter terechtzitting heeft hij verduidelijkt dat hij niettemin al zijn vorderingen tot vernietiging van de bestreden beslissing handhaafde, ook voor zover deze beslissing was gesteund op het bestaan van het oudere gemeenschapsmerk.

21. Ter terechtzitting heeft het BHIM eveneens de aandacht erop gevestigd dat het oudere gemeenschapsmerk vervallen was verklaard nadat de bestreden beslissing was genomen en dat het Gerecht dus nog steeds uitspraak moest doen op het beroep in zijn geheel.

22. Het Gerecht moet evenwel ambtshalve nagaan of verzoekers procesbelang blijft bestaan voor zover bij de bestreden beslissing uitspraak is gedaan op de oppositie die is gesteund op het bestaan van het oudere gemeenschapsmerk voor de waren van klasse 18. Daar de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een beroep, met name het ontbreken van procesbelang, een niet-ontvankelijkheidsgrond van openbare orde zijn (beschikkingen van 7 oktober 1987, d. M./Raad en ESC, 108/86, Jurispr., EU:C:1987:426, punt 10, en 10 maart 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commissie, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00–T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00–T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00–T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 en T‑296/00, Jurispr., EU:T:2005:90, punt 22), is het de taak van het Gerecht om ambtshalve na te gaan of verzoeker belang bij vernietiging van de bestreden beslissing behoudt.

23. Derhalve dient te worden uitgemaakt of verzoeker na vervallenverklaring van het oudere gemeenschapsmerk nog voordeel kan halen uit vernietiging van de bestreden beslissing voor zover deze is gesteund op het bestaan van dat merk. Volgens vaste rechtspraak moet het procesbelang van een verzoeker, gelet op het voorwerp van het beroep, op straffe van niet-ontvankelijkheid immers bestaan in het stadium van de instelling van het beroep. Dit voorwerp van het geding moet, evenals het procesbelang, op straffe van afdoening zonder beslissing blijven bestaan tot aan de rechterlijke beslissing, hetgeen onderstelt dat de uitkomst van het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld (beschikking van 9 februari 2007, Wilfer/BHIM, C‑301/05 P, EU:C:2007:91, punt 19, en arrest van 7 juni 2007, Wunenburger/Commissie, C‑362/05 P, Jurispr., EU:C:2007:322, punt 42). Indien het procesbelang van de verzoeker in de loop van het geding verdwijnt, kan een uitspraak van het Gerecht ten gronde hem evenwel geen voordeel opleveren (arrest Wunenburger/Commissie, reeds aangehaald, EU:C:2007:322, punt 43). De omstandigheid dat de bestreden beslissing is komen te vervallen nadat het beroep was ingesteld, brengt op zich evenwel niet de verplichting voor het Gerecht mee om de zaak af te doen zonder beslissing op grond dat het beroep zonder voorwerp is geraakt of geen procesbelang bestaat op de datum van uitspraak van het arrest (arrest Wunenberger/Commissie, reeds aangehaald, EU:C:2007:322, punt 47).

24. In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat wanneer de vervallenverklaring van het merk waarop de oppositie is gesteund, dateert van na de beslissing van de kamer van beroep waarbij de oppositie op basis van dat merk is toegewezen, dit intrekking noch opheffing van laatstbedoelde beslissing inhoudt. Zoals het BHIM ter terechtzitting overigens eraan heeft herinnerd, wordt het vervallen verklaarde gemeenschapsmerk ingevolge artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 immers geacht niet de in deze verordening bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring. Daarentegen heeft het gemeenschapsmerk tot aan die datum wel alle in titel II van deze verordening bedoelde gevolgen van de merkenrechtelijke bescherming genoten. Bijgevolg genoot het oudere gemeenschapsmerk op de datum waarop de bestreden beslissing is genomen, wel alle in deze bepalingen bedoelde gevolgen. Wanneer zou worden aangenomen dat het geding zonder voorwerp raakt wanneer in de loop van het geding een merk vervallen wordt verklaard, zou dat dus erop neerkomen dat het Gerecht rekening houdt met gronden waarvan na de vaststelling van de bestreden beslissing is gebleken en die noch invloed hebben op de gegrondheid van deze beslissing, noch gevolgen voor de oppositieprocedure die tot het onderhavige geding heeft geleid.

25. Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat het in het kader van een beroep tegen een beslissing van de kamer van beroep inzake een oppositieprocedure geen rekening behoeft te houden met een latere beslissing tot vervallenverklaring van het merk waarop de oppositie was gesteund aangezien de beslissing tot vervallenverklaring geen gevolgen voor de periode daarvóór kon hebben [arrest van 4 november 2008, Group Lottuss/BHIM – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, EU:T:2008:473, punten 47‑50]. In een ander arrest, waarin de inschrijving van het oudere merk was verstreken nadat de kamer van beroep haar beslissing had genomen [arrest van 15 maart 2012, Cadila Healthcare/BHIM – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, EU:T:2012:124, punten 21‑23], dat is bevestigd door het Hof (beschikking van 8 mei 2013, Cadila Healthcare/BHIM, C‑268/12 P, EU:C:2013:296, punt 33), heeft het Gerecht eveneens geoordeeld dat het verzoek om afdoening zonder beslissing moest worden afgewezen.

26. In de tweede plaats kan, in geval van vernietiging van de bestreden beslissing door het Gerecht, de verdwijning ex tunc van deze beslissing de verzoeker een voordeel opleveren dat hij niet zou verkrijgen bij vaststelling dat de zaak zonder beslissing moet worden afgedaan. Indien het Gerecht de zaak ten dele zonder beslissing afdoet voor de waren van klasse 18, rest verzoeker immers alleen de mogelijkheid om bij het BHIM een nieuwe aanvraag tot inschrijving van zijn merk in te dienen zonder dat tegen deze aanvraag nog oppositie kan worden ingesteld op grond van het oudere gemeenschapsmerk dat vervallen is verklaard. Indien het Gerecht daarentegen ten gronde uitspraak doet en het beroep voor deze waren gegrond verklaart op grond dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, bestaat er alsdan geen beletsel tegen inschrijving van het aangevraagde merk.

27. In de derde plaats dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het geval waarin op initiatief van de opposant de oppositie wordt ingetrokken, waardoor elk beletsel tegen inschrijving van het aangevraagde merk wordt opgeheven, en het geval waarin op vordering van een derde een merk vervallen wordt verklaard, met de door artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 beperkte gevolgen vandien. De oplossing die het Gerecht aan het geding geeft in geval van intrekking van de oppositie in de loop van het voor hem aanhangige geding, waarbij wordt verklaard dat de vordering tot vernietiging van een beslissing van een kamer van beroep die op de oppositie uitspraak heeft gedaan, zonder voorwerp is geraakt [beschikking van 3 juli 2003, Lichtwer Pharma/BHIM – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Jurispr., EU:T:2003:182, punten 14‑17], kan dus niet op het onderhavige geding worden toegepast.

28. In de laatste plaats is de enkele omstandigheid dat de beroepen tegen de beslissingen van de oppositieafdeling en van de kamer van beroep schorsende werking hebben krachtens de bepalingen van de artikelen 58, lid 1, tweede volzin, en 64, lid 3, van verordening nr. 207/2009, geen voldoende grond om te betwisten dat verzoeker in casu procesbelang heeft. Overeenkomstig artikel 45 van verordening nr. 207/2009 wordt een aangevraagd merk immers pas na afwijzing van de oppositie bij een definitieve beslissing als gemeenschapsmerk ingeschreven. Wanneer de oppositieafdeling of de kamer van beroep de oppositie toewijst, wordt het aangevraagde merk als gevolg van deze beslissing bijgevolg niet ingeschreven zolang geen uitspraak is gedaan op het tegen deze beslissing ingestelde beroep.

29. Hoewel het oudere gemeenschapsmerk waarop de oppositie was gesteund, bij definitieve beslissing vervallen is verklaard, behoudt verzoeker bijgevolg belang erbij om de bestreden beslissing aan te vechten, ook voor zover daarbij uitspraak is gedaan op de op dat merk gesteunde oppositie voor de waren van klasse 18.

Ten gronde

30. Verzoeker voert ter ondersteuning van zijn beroep één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

31. Verzoeker is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens ook al zijn de betrokken waren dezelfde. Allereerst is een zelfs minimaal verschil tussen de oudere merken en het aangevraagde merk voldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten aangezien de oudere merken een zeer gering onderscheidend vermogen hebben. Voorts vertonen de conflicterende tekens visuele verschillen die des te aanzienlijker zijn daar zij geen betrekking hebben op het bestanddeel van de oudere merken dat onderscheidend vermogen mist. Volgens verzoeker is geen fonetische vergelijking van de tekens mogelijk aangezien het gaat om zuivere beeldmerken. Ten slotte zijn de conflicterende tekens op begripsmatig vlak niet gelijk aangezien de enige elementen die gemeenschappelijk zijn, onderscheidend vermogen missen.

32. Het BHIM betwist verzoekers betoog.

33. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Het gevaar voor verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

34. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr., EU:T:2003:199, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

35. Tegen de achtergrond van deze beginselen dient te worden onderzocht hoe de kamer van beroep het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens heeft beoordeeld.

Relevant publiek

36. Volgens de rechtspraak dient bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr., EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

37. In casu heeft de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld, zonder op dit punt te zijn weersproken door verzoeker, dat aangezien de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, producten voor courant gebruik zijn, het doelpubliek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Zoals de kamer van beroep in dat punt terecht heeft opgemerkt, moest het verwarringsgevaar met betrekking tot de waren van klasse 18, aangezien het oudere merk een gemeenschapsmerk is, worden beoordeeld uit het oogpunt van het publiek van alle lidstaten. Met betrekking tot de waren van klasse 25 heeft de kamer van beroep eveneens terecht vastgesteld dat aangezien het oudere merk een Frans nationaal merk is, het verwarringsgevaar moest worden beoordeeld uit het oogpunt van het publiek van het Franse grondgebied.

Vergelijking van de waren

38. In punt 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tevens terecht geoordeeld, zonder op dit punt te zijn weersproken door verzoeker, dat de betrokken waren, die behoren tot de klassen 18 en 25, dezelfde of soortgelijk zijn.

Vergelijking van de tekens

39. Allereerst zij eraan herinnerd dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr., EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

40. In de punten 17 tot en met 19 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de betrokken tekens visueel overeenstemmen en begripsmatig gelijk zijn en dat op fonetisch vlak, ook al is in beginsel geen vergelijking mogelijk, de consument naar de betrokken tekens kan verwijzen door ze aan te duiden met het woord „ster”.

– Visuele overeenstemming

41. In punt 17 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de conflicterende tekens worden afgebeeld door een identieke vijfpuntige ster in een cirkel, waarbij de verhouding tussen de grootte van de ster en die van de cirkel voor beide tekens dezelfde is. De enige verschillen tussen de tekens zijn de kleur van de ster – wit in de oudere merken en zwart in het aangevraagde merk –, de zwarte achtergrond van de cirkel in de oudere merken en het feit dat de cirkel in het aangevraagde teken is weergegeven door een onderbroken lijn en niet door een doorlopende lijn zoals voor de oudere merken. Deze punten van overeenstemming compenseren de verschillen tussen de tekens, die in hun geheel beschouwd overeenstemmen.

42. Verzoeker is van mening dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen. Hij beroept zich met name op een beslissing van 18 december 2002 van de oppositieafdeling van het BHIM inzake een geding tussen de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep en een derde, waarbij de oppositieafdeling heeft geoordeeld dat de in die zaak aan de orde zijnde conflicterende tekens visueel niet overeenstemden.

43. Zonder dat behoeft te worden aangegeven welke verschillen bestaan tussen de conflicterende tekens en de tekens in de zaak die heeft geleid tot de door verzoeker aangevoerde beslissing van de oppositieafdeling, zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep van het BHIM krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van deze beslissingen moet derhalve alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arresten van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr., EU:C:2007:252, punt 65, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 71].

44. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de conflicterende tekens klopt het dat zij in hun geheel visueel overeenstemmen aangezien zij een vijfpuntige ster in een cirkel weergeven en de verhouding van elk van de twee elementen daarin dezelfde is. Op basis van het gegeven dat de cirkel in het aangevraagde merk een onderbrok en lijn is, kan niet worden aangenomen dat het niet gaat om een cirkel. De omstandigheid dat in het aangevraagde merk een zwarte ster op een witte achtergrond wordt afgebeeld terwijl de oudere merken een witte ster op een zwarte achtergrond weergeven, vormt bovendien slechts een klein verschil dat niet kan leiden tot de conclusie dat de twee beeldelementen niet overeenstemmen.

45. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft besloten dat de conflicterende tekens in hun geheel visueel overeenstemmen.

– Fonetische overeenstemming

46. Verzoeker verwijt de kamer van beroep de conflicterende tekens fonetisch te hebben vergeleken, hetgeen bij beeldmerken nochtans onmogelijk is.

47. Volgens de rechtspraak is een fonetische vergelijking in beginsel irrelevant bij het onderzoek naar de overeenstemming van beeldmerken zonder woordelementen [arresten van 25 maart 2010, Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe), T‑5/08–T‑7/08, Jurispr., EU:T:2010:123, punt 67, en 7 februari 2012, Dosenbach-Ochsner/BHIM – Sisma (Weergave van olifanten in een rechthoek), T‑424/10, Jurispr., EU:T:2012:58, punten 45 en 46].

48. In casu blijkt uit punt 18 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat een fonetische vergelijking niet mogelijk was bij beeldmerken. Hoewel zij in datzelfde punt ook heeft opgemerkt dat de conflicterende tekens een ster afbeelden en de consumenten eventueel ernaar als zodanig verbaal verwijzen, gaat deze overweging niet gepaard met de vaststelling van de kamer van beroep dat deze tekens fonetisch overeenstemmen. Bovendien heeft de kamer van beroep bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet verwezen naar een fonetische vergelijking van deze tekens.

49. Verzoekers argument mist dus feitelijke grondslag.

– Begripsmatige overeenstemming

50. Verzoeker stelt dat de conflicterende tekens begripsmatig niet gelijk zijn aangezien de enige elementen die gemeenschappelijk zijn, onderscheidend vermogen missen. Dienaangaande verwijst hij naar een beslissing van 15 april 2011 van de kamer van beroep, waarin is geoordeeld dat het bestaan van een gemeenschappelijke commerciële herkomst niet kan worden afgeleid uit geometrische figuren.

51. Aangaande de door verzoeker aangevoerde beslissing van de kamer van beroep zij eraan herinnerd, zonder dat behoeft te worden onderzocht of die beslissing in casu relevant is, dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 207/2009 en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep (zie punt 43 hierboven).

52. Ook al zou verzoekers argument dat een vijfpuntige ster onderscheidend vermogen mist bewezen zijn, op basis van een dergelijk argument kan bovendien in geen geval worden geoordeeld dat de conflicterende tekens, die elk een ster in een cirkel weergeven met kleine grafische verschillen, verschillende begrippen overbrengen. De kamer van beroep heeft in punt 19 van de bestreden beslissing dus terecht geoordeeld dat deze tekens begripsmatig gelijk zijn.

53. Gelet op het voorgaande dient te worden ingestemd met het besluit van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen en begripsmatig gelijk zijn en dat een fonetische vergelijking van deze tekens niet relevant is.

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

54. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang van de in aanmerking te nemen factoren, met name van de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arresten van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr., EU:C:1998;442, punt 17, en 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, Jurispr., EU:T:2006:397, punt 74].

55. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing gemeend dat een vijfpuntige ster weliswaar het meest gangbare teken is om een ster weer te geven, maar dat de geringe visuele verschillen tussen de conflicterende tekens en de begripsmatige gelijkheid ervan bij een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau verwarringsgevaar blijven doen ontstaan.

56. Verzoeker stelt dat de oudere merken onderscheidend vermogen missen, maar hij erkent dat aangezien deze merken reeds zijn ingeschreven, er in de oppositieprocedure ervan moet worden uitgegaan dat zij een minimaal onderscheidend vermogen bezitten. Ter betwisting van de argumenten in de punten 16 en 17 van de memorie van antwoord voert verzoeker aan dat het BHIM reeds heeft geoordeeld dat dergelijke merken onderscheidend vermogen missen.

57. Dienaangaande zij allereerst eraan herinnerd dat het de taak van het Gerecht is om de wettigheid van de bestreden beslissing te toetsen en niet om uitspraak te doen op de gegrondheid van de memorie van antwoord.

58. Zoals verzoeker zelf erkent, dient vervolgens te worden opgemerkt dat hij zich in een oppositieprocedure niet kan beroepen op een absolute weigeringsgrond die zich verzet tegen geldige inschrijving door een nationale instantie of het BHIM. De in artikel 7 van verordening nr. 207/2009 bedoelde absolute weigeringsgronden kunnen immers niet worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure en dit artikel maakt geen deel uit van de bepalingen waaraan de wettigheid van de bestreden beslissing moet worden getoetst [arresten van 9 april 2003, Durferrit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Jurispr., EU:T:2003:107, punten 72 en 75, en 30 juni 2004, BMI, Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Jurispr., EU:T:2004:197, punt 71]. Zo verzoeker van mening is dat het oudere gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met het bepaalde in dat artikel, dan had hij krachtens artikel 51 van deze verordening een vordering tot nietigverklaring moeten instellen. Met betrekking tot het Franse oudere merk zij bovendien eraan herinnerd dat de geldigheid van de inschrijving van een teken als nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM, C‑196/11 P, Jurispr., EU:C:2012:314, punten 40‑47), maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure (arrest DIESELIT, reeds aangehaald, EU:T:2004:197, punt 71).

59. Verzoeker is daarenboven van mening dat, aangezien het onderscheidend vermogen van de oudere merken uiterst zwak is zoals het BHIM zelf heeft erkend in andere zaken, een zelfs miniem verschil tussen de oudere merken en het aangevraagde merk voldoende is om elk verwarringsgevaar uit te sluiten.

60. In dit verband zij eraan herinnerd dat wanneer wordt erkend dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, dit op zich niet belet dat verwarringsgevaar wordt vastgesteld (zie in die zin beschikking van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, punten 42‑45). Hoewel met het onderscheidend vermogen van het oudere merk rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de vele factoren die bij deze beoordeling een rol spelen. Ook al is het onderscheidend vermogen van een ouder merk zwak, er kan dus sprake zijn van verwarringsgevaar met name omdat de tekens overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn [zie arresten van 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Jurispr., EU:T:2005:102, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

61. Ten slotte kan niet worden ingestemd met verzoekers argument dat de kamer van beroep het feit dat de oudere merken slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben, niet voldoende naar waarde heeft geschat. Verzoekers stelling zou ertoe leiden dat de factor overeenstemming van de merken wordt geneutraliseerd door de factor die verband houdt met het onderscheidend vermogen van de oudere gemeenschapsmerken, waaraan buitensporig veel belang zou worden gehecht. Het gevolg daarvan zou zijn dat wanneer de oudere gemeenschapsmerken slechts een zwak onderscheidend vermogen hebben, alleen dan verwarringsgevaar zou bestaan wanneer deze volkomen worden overgenomen door het aangevraagde merk, ongeacht in welke mate de betrokken tekens overeenstemmen (beschikking L’Oréal/BHIM, punt 60 supra, EU:C:2006:271, punt 45). Een dergelijk resultaat zou evenwel niet stroken met de aard zelf van de globale beoordeling die de bevoegde instanties krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 moeten verrichten (arrest van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, punt 41).

62. Derhalve bestaat in casu verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn en de conflicterende tekens overeenstemmen. Zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, zullen de kleine verschillen tussen deze tekens het relevante publiek, met een gemiddeld aandachtsniveau, dat niet de kans heeft de merken naast elkaar te onderzoeken en bijgevolg een onvolkomen herinnering van de merken zal hebben, wellicht niet bijblijven.

63. Gelet op al het voorgaande heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) niet geschonden door te oordelen dat gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond.

64. Op grond van al deze overwegingen dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van verzoekers tweede vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht de oppositie in haar geheel afwijst [zie in die zin arresten van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, punt 70, en 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Jurispr., EU:T:2009:14, punten 35 en 67].

Kosten

65. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

Dictum

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Max Fuchs wordt verwezen in de kosten.