NL Publicatieblad van de Europese Unie C 171/18

Hogere voorziening ingesteld op 28 maart 2013 door Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 24 januari 2013 in zaak T-474/09, Fercal/BHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Zaak C-159/13 P)

2013/C 171/36

Procestaal: Portugees

Partijen

Rekwirante: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (vertegenwoordiger: A. J. Rodrigues, advocaat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

a) vernietiging van het arrest dat op 24 januari 2013 is gewezen, en op 25 januari 2013 is betekend, door de Vijfde kamer van het Gerecht in zaak T-474/09 en bijgevolg vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 augustus 2009 in zaak R 1253/2008-2 inzake de vordering tot nietigverklaring nr. 2004 C (gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1077858, JACKSON SHOES), die aan rekwirante is betekend op 30 september 2009, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het gemeenschapsrecht,

b) bevestiging van de geldigheid van rekwirantes merk,

c) verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Hoewel tussen de benamingen JACKSON en JACSON grafische en fonetische gelijkenissen bestaan, moeten de conflicterende tekens worden vergeleken door ze in hun geheel te beschouwen: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Uit artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (1) volgt dat de perceptie van de merken door de gemiddelde consument bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van doorslaggevend belang is.

Een gemiddelde consument die de betrokken tekens globaal beoordeelt, zal gemakkelijk vaststellen dat het gaat om twee onderscheidende tekens van een andere soort: een merk en een handelsnaam — in casu door toevoeging van het teken „AB”, dat ertoe bijdraagt dat voor de gemiddelde consument geen mogelijkheid meer tot verwarring door het merk „JACKSON SHOES” bestaat.

Volgens rekwirante is dit aspect van belang, aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) bepaalt dat de perceptie van de merken door de gemiddelde consument bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van doorslaggevend belang is.

Het gaat om tekens die welbepaalde en verschillende functies vervullen: het merk is een teken dat geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (artikel 4, in fine, van de gemeenschapsmerkenverordening), terwijl de handelsnaam dient tot aanduiding van een onderneming in dier voege dat zij wordt onderscheiden van andere ondernemingen.

Bovendien kan het gebruik van overeenstemmende namen — die gangbaar zijn in verschillende landen —, geen verwarringsgevaar doen ontstaan wanneer zij worden gecombineerd met andere elementen, zodat dit gebruik niet leidt tot verwarring bij de gemiddelde consument en geen oneerlijke concurrentie tussen de rekwirantes waren en die van verwerende partij veroorzaakt.

Er kan (op basis van een gewone handelsnaam in Zweden) geen recht op uitsluitend gebruik (in alle lidstaten van de Europese Unie) worden verleend aan een naam die in vele andere landen van de EU gemeenzaam wordt gebruikt door miljarden personen en ook door andere ondernemingen.

Evenmin kan verwerende partij het recht krijgen om rekwirante te verhinderen het merk JACKSON SHOES in te schrijven voor waren van klasse 25, wanneer er in feite reeds andere gemeenschapsmerken bestaan die met deze naam zijn ingeschreven voor waren van klasse 25.

Daarenboven heeft verwerende partij erkend dat de verschillende merken die rekwirante heeft opgesomd en omschreven, naast elkaar op de markt bestaan, zonder dat zij ooit deze merken heeft betwist of heeft aangevoerd dat enkele ervan bij de gemiddelde consument verwarring konden doen ontstaan, of dat sommige in conflict waren.

Wie als onderscheidend teken een element met gering onderscheidend vermogen gebruikt, dat ook in vele andere onderscheidende tekens van derden voorkomt, kan niet beletten dat ditzelfde (of een overeenstemmend) teken opnieuw door derden wordt gebruikt in combinatie met andere elementen.

Niets belet dat onderscheidende tekens met overeenstemmende gemeenschappelijke namen naast elkaar bestaan — hetgeen overigens al het geval is — voor zover zij in hun geheel beschouwd van elkaar verschillen.

Anders dan verwerende partij stelt, heeft rekwirante afdoend bewijs overgelegd van haar bestaan en handelsactiviteit, niet alleen in het gehele gemeenschapsgebied maar ook in landen van Noord-Amerika en Noord-Afrika, waarbij dit bewijs niet de vorm van een catalogus heeft, zoals verwerende partij stelt, die uitsluitend in de moedertaal is opgesteld en dus een beperkt geografisch gebied bestrijkt, maar duidt op een meertalige activiteit met aanwezigheid op ‘s werelds belangrijkste schoenenbeurzen.

Het gemeenschapsmerk JACKSON SHOES kan niet worden verward met de handelsnaam JACSON OF SCANDINAVIA AB, des te minder daar beide namen reeds geruime tijd naast elkaar bestaan en geen van de partijen heeft gesteld schade als gevolg daarvan te hebben geleden, zonder dat de concurrentie tussen de waren daaronder heeft geleden, waarbij de consument, wanneer hij met de betrokken tekens wordt geconfronteerd, gemakkelijk merkt dat het gaat om een merk en een handelsnaam, zijnde ontegenzeggelijk twee onderscheidende tekens van een verschillende soort.

Zoals het Gerecht in zijn arrest heeft erkend en ook de partijen hebben erkend, is er bovendien geen sprake van verwarring wanneer de gemiddelde consument met beide tekens wordt geconfronteerd, en kunnen beide tekens niet worden verwisseld; „[…] bij het onderzoek of de merken overeenstemmen [moet] rekening […] worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen” (arrest Gerecht van 12 november 2009, Spa Monopole/BHIM — De Francesco Import (SpagO), T-438/09, Jurispr. blz. II-4112, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Voorts heeft de verwerende partij, zijnde het BHIM, en dit is van zeer groot belang voor de beslechting van het geding, de inschrijving toegestaan van verschillende merken met de uitdrukking „JAKSON”, die schoenen aanduiden, zodat het BHIM niet aan deze realiteit kan voorbijgaan wanneer het beslist op een verzoek tot inschrijving van een nieuw gemeenschapsmerk met dezelfde (gangbare) naam „JAKSON”.

Wanneer het BHIM deze realiteit negeert, handelt het willekeurig en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Het bestreden arrest is in strijd met de artikelen 8, lid 4, en 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 (2) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk.

(1) Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

(2) PB L 78, blz. 1.