Zaak T‑45/16

Nelson Alfonso Egüed

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BYRON – Niet-ingeschreven ouder merk BYRON – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Regeling inzake de common law-vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming (action for passing off) – Goodwill – Bewijs van de verkrijging en het voortbestaan van het oudere recht”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 18 juli 2017

Nationaal recht – Verwijzing naar het nationale recht – Engels recht – Regeling inzake de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming (action for passing off)

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Gebruik van het teken in het economische verkeer – Tijdscriterium – Bewijs van de verkrijging en het voortbestaan van het oudere recht

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Beeldmerk BYRON en niet-ingeschreven merk BYRON

Nationaal recht – Verwijzing naar het nationale recht – Engels recht – Regeling inzake de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming (action for passing off)

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Toezicht door de bevoegde instanties van het Bureau en door het Gerecht met betrekking tot het toepasselijke nationale recht – Omvang

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Teken dat de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een recenter merk te verbieden – Bewijslast

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Voorwaarden – Uitlegging tegen de achtergrond van het Unierecht – Toetsing aan de nationaalrechtelijke criteria die gelden voor het aangevoerde teken

Een vordering, ingediend in het kader van een beroep tegen een beslissing in een oppositieprocedure, die strekt tot wijziging van de bestreden beslissing in die zin dat het aangevraagde merk wordt ingeschreven, is niet-ontvankelijk. De ter zake bevoegde instanties van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie nemen geen formele beslissing tot vaststelling van inschrijving van een Uniemerk waartegen beroep openstaat. Bijgevolg is de kamer van beroep niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot inschrijving van een Uniemerk. In die omstandigheden staat het evenmin aan het Gerecht om kennis te nemen van een vordering tot herziening die ertoe strekt dat de beslissing van een kamer van beroep in die zin wordt gewijzigd. (zie punten 18‑21)

Op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk kan de houder van een niet-ingeschreven merk zich verzetten tegen de inschrijving van een Uniemerk als dit niet-ingeschreven merk aan vier voorwaarden voldoet. Het niet-ingeschreven merk moet worden gebruikt in het economisch verkeer, het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben, de rechten op dit merk moeten zijn verworven overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het merk is gebruikt vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en, ten slotte, dit merk moet de houder ervan het recht geven om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een merk niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, niet kan slagen. De eerste twee voorwaarden, namelijk die betreffende het gebruik en de meer dan alleen plaatselijke betekenis van het oudere merk, volgen uit de tekst zelf van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en dienen dan ook te worden uitgelegd in het licht van het Unierecht. Aldus stelt verordening nr. 207/2009 uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen. Daarentegen volgt in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 uit de zinsnede „indien en voor zover krachtens [...] het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” dat de twee andere bij deze verordening vastgestelde voorwaarden, in tegenstelling tot de vorige, worden beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld bij het recht dat het aangevoerde teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het aangevoerde teken beheerst, wordt echter volkomen gerechtvaardigd door het feit dat op basis van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het Uniemerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een Uniemerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het aangevoerde teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het Uniemerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen. (zie punten 23‑27, 29)

Overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk is het de opposant die bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie moet bewijzen dat volgens het recht van de lidstaat dat op het krachtens artikel 8, lid 4, onder b), van die verordening ingeroepen teken toepasselijk is, dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden. Op grond van de ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale regelgeving en de in de betrokken lidstaat gegeven rechterlijke beslissingen staat het aan de opposant om te bewijzen dat het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de lidstaat valt en dat dit teken hem het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden. (zie punt 31)

In de context van een oppositie op grond van een ouder recht dat wordt beschermd door een nationale rechtsregel, kunnen het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Gerecht controleren of de door de opposant overgelegde gegevens relevant zijn voor het door hem te leveren bewijs van de inhoud van het nationale recht. Bijgevolg is de rol van de bevoegde instanties van het Bureau die zijn verzocht om in eerste instantie uitspraak te doen, niet beperkt tot louter validatie van het nationale recht waarop de opposant zich heeft beroepen. Het Bureau kan ambtshalve inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van een ingeroepen oppositiegrond, en met name voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken. Het Gerecht, dat in tweede instantie rechtspreekt, moet dan weer, om effectief toezicht uit te oefenen, niet uitsluitend op basis van de overgelegde documenten kunnen nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de rechtsregels waarop de opposant zich beroept. (zie punten 33‑35)

Uit de nationale rechtspraak vloeit voort dat de opposant moet aantonen dat overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens onrechtmatig gebruik is voldaan aan drie voorwaarden, te weten, ten eerste, de verworven goodwill (dat wil zeggen de aantrekkingskracht die klanten oplevert) van het niet-ingeschreven merk of van het betrokken teken, ten tweede, de misleidende presentatie door de houder van het jongere merk en, ten derde, de daaruit voortvloeiende schade voor de goodwill. (zie punt 43)

Zie de tekst van de beslissing. (zie punten 68, 81, 90, 103, 118, 122)

Regel 19, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk bepaalt dat een opposant die zich baseert op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk het bewijs moet leveren van niet alleen de verkrijging van het oudere recht en de daaraan verbonden bescherming, maar ook van het voortbestaan van dat recht. Dat betekent normaal gesproken dat het betrokken teken nog moet worden gebruikt op het moment dat de oppositie wordt ingesteld. (zie punten 83, 84)