CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

V. TRSTENJAK

van 10 februari 2010( )

Zaak C‑569/08

Internetportal und Marketing GmbH

tegen

Richard Schlicht

[Verzoek van het Oberste Gerichsthof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Internet – .eu-topniveaudomein – Verordening (EG) nr. 874/2004 – Artikel 21 – Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven teneinde deze registratie mogelijk te maken gedurende eerste deel van stapsgewijze registratie – Begrip ‚recht’ – Begrip ‚gewettigd belang’ – Begrip ‚kwade trouw’ – Artikel 11 – Transcriptieregels van speciale tekens – Te kwader trouw ingeschreven merk”

I – Inleiding

1. De onderhavige zaak is het gevolg van een verwijzingsbeslissing krachtens artikel 234 EG van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk), waarbij de verwijzende rechter het Hof vijf prejudiciële vragen omtrent de uitlegging van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004( ) heeft voorgelegd.

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding betreffende de domeinnaam „reifen.eu”, tussen de onderneming Internetportal und Marketing GmbH, die websites beheert en via internet waren verkoopt (hierna: „verzoekster”), enerzijds, en Richard Schlicht, houder van het Benelux-woordmerk „Reifen”, dat hij wil gebruiken voor nieuwe reinigingsmiddelen, met name voor ruiten( ) (hierna: „verweerder”), anderzijds.

3. De vragen hebben in wezen betrekking op de criteria om vast te stellen of er sprake is van een „recht”, van een „gewettigd belang” en van „kwade trouw” in de zin van genoemd artikel 21 van verordening nr. 874/2004.

II – Rechtskader

4. Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein( ) bevat, volgens artikel 1 ervan, de algemene voorwaarden voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

5. Volgens punt 16 van de considerans ervan moet dit algemene beleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan ervoor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen („sunrise period”); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen „uitsluitend gereserveerd” voor deze overheidsinstanties en deze houders van oudere rechten.

6. Artikel 5 („Beleidskader”) van verordening nr. 733/2002 luidt als volgt:

„1. De Commissie stelt [...] regels vast met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-TLD, alsmede de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Het overheidsbeleid omvat onder meer:

a) het beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen;

b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren;

[...]”

7. Verordening nr. 874/2004, die overeenkomstig genoemd artikel is vastgesteld, bepaalt in punt 12 van de considerans ervan:

„Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. [...] Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn, die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam vervolgens op basis van het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’ te gebeuren.”

8. Artikel 3 („Aanvragen tot registratie van domeinnamen”) van verordening nr. 874/2004 bepaalt:

„De aanvraag tot registratie van een domeinnaam bevat te allen tijde:

[...]

c) een verklaring langs elektronische weg van de partij die de aanvraag indient, dat de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, voor zover haar bekend, te goeder trouw wordt ingediend en geen inbreuk maakt op rechten van een derde;

[...]”

9. Artikel 10 („In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt:

„1. De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld [...] kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.

Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken.

[...]

2. De registratie op basis van oudere rechten omvat de registratie van de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan.

[...]”

10. Artikel 11 („Speciale tekens”) van verordening nr. 874/2004 bepaalt het volgende:

„Bij de registratie van volledige namen die bestaan uit verschillende woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, wordt identiteit geacht te bestaan met deze volledige namen wanneer de overeenkomstige domeinnaam wordt gevormd door de woorden of woorddelen met een koppelteken te verbinden of zonder spatie aan elkaar te schrijven.

Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.

De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ‘ , . ?

[...] In alle andere opzichten dient de domeinnaam identiek te zijn aan de woorddelen of woorden in de naam met oudere rechten.”

11. Artikel 12 („Beginselen voor stapsgewijze registratie”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt:

„1. De stapsgewijze registratie begint niet voordat aan het vereiste van artikel 6, eerste alinea, wordt voldaan.

Het register publiceert ten minste twee maanden van tevoren de datum waarop de stapsgewijze registratie begint, en stelt alle geaccrediteerde registrators daarvan in kennis.

[...]

2. De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen [‚landrush period’] begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.

Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.

Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam worden aangevraagd door de houders van oudere rechten op deze namen.

3. In de aanvraag tot registratie van een domeinnaam op basis van oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en 2, wordt een verwijzing opgenomen naar de rechtsgrondslag in het nationale of communautaire recht voor het recht op de naam, alsmede andere relevante informatie zoals het registratienummer van een merk, informatie over de publicatie in een staatsblad of staatscourant en informatie over de registratie bij beroeps‑ of bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel.

[...]

6. Voor de beslechting van geschillen over domeinnamen zijn de in hoofdstuk VI opgenomen regels van toepassing.”

12. Artikel 21 („Speculatieve en onrechtmatige registratie”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt:

„1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

2. Een gewettigd belang in de zin van lid 1, sub a, kan worden aangetoond wanneer:

a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen;

b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht;

c) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

3. Kwade trouw in de zin van lid 1, sub b, kan worden aangetoond wanneer:

a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:

i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond, of

ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of

iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de ADR‑procedure heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR‑procedure heeft gedaan;

c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren, of

d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of

e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.

[...]”

13. Artikel 22 [„Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR)”; hierna: „ADR‑procedure”]( ) van verordening nr. 874/2004 bepaalt het volgende:

„1. Een ADR‑procedure kan door elke partij worden ingeleid wanneer:

a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of

b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002.

[…]

11. In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR‑panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002.

[...]

13. De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR‑procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.”

III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

14. Verzoekster beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie domeinnamen te kunnen registreren, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 Duitse soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter of tussen alle letters. Verzoeksters aanvraag van 11 augustus 2005 betrof de inschrijving van het woordmerk „&R&E&I&F&E&N&” in internationale klasse 9 (veiligheidsriemen), die op 25 november daaropvolgend heeft plaatsgevonden.

15. Verzoekster is nooit van plan geweest om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken, maar veronderstelde op basis van een verklaring van PricewaterhouseCoopers, een onderneming die door de European Registry for Internet Domain (hierna: „EURID”) was belast met het onderzoek van domeinnaamaanvragen, dat bij de registratie van dit merk als domeinnaam onder het .eu-topniveaudomein overeenkomstig de „transcriptieregel” de „&”-tekens moesten worden geschrapt zodat het woord „banden” overbleef, dat volgens haar als soortnaam in geen geval kon worden beschermd op grond van het merkenrecht.

16. De facto is voor verzoekster gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie het domein „www.reifen.eu” geregistreerd op basis van haar Zweedse merk „&R&E&I&F&E&N&”. Verzoekster heeft verzoeken tot registratie ingediend van 180 uit soortnamen samengestelde domeinen. Verzoekster heeft de bedoeling om het domein „www.reifen.eu” te gebruiken voor de exploitatie van een website voor de handel in banden, maar heeft daartoe volgens de verwijzende rechter nog geen noemenswaardige voorbereidingshandelingen verricht gelet op het aanhangige geding en de daaraan voorafgaande arbitrageprocedure. Op het tijdstip van de registratie van het domein kende verzoekster verweerder niet.

17. Verweerder is houder van het op 10 november 2005 bij het Benelux-merkenbureau aangevraagde en op 28 november 2005 ingeschreven woordmerk „Reifen” (banden) voor de klassen 3 (was‑ en bleekmiddelen; […] reinigingsmiddelen, in het bijzonder reinigingsmiddelen met nano-partikelen voor de reiniging van ruiten) en 35 (verkoopondersteuning inzake de handel in dergelijke reinigingsmiddelen).

18. Voorts heeft verweerder op 10 november 2005 het gemeenschapswoordmerk „Reifen” aangevraagd voor de klassen 3 (reinigingsmiddel voor ruitoppervlakken en oppervlakken van zonnekrachtcentrales, in het bijzonder middelen die nano-partikelen bevatten) en 35 (reiniging van ruitoppervlakken en zonnekrachtcentrales voor derden). Hij wil onder dit merk in heel Europa „reinigingsmiddelen voor oppervlakken die verwant zijn aan ruiten” op de markt brengen, en hij heeft de onderneming BERGOLIN GmbH & Co KG belast met de ontwikkeling ervan. Op 10 oktober 2006 was reeds een staal van het reinigingsmiddel I (REIFEN A) beschikbaar.

19. Verweerder is bij de Tsjechische arbitrage‑instantie opgekomen tegen de registratie van het domein „www.reifen.eu” voor verzoekster, dat bij beslissing van 24 juli 2006( ) zijn vordering heeft toegewezen, verzoekster het domein „reifen” heeft ontnomen en dit aan verweerder heeft overgedragen.

20. Gelet op het beginsel van rechtsanalogie was de arbitrage‑instantie van oordeel dat de rechtspraak inzake arbitrageprocedures tegen het Register (EURID) ook in aanmerking diende te worden genomen in de onderhavige procedure tegen de houder van de domeinnaam. Volgens die rechtspraak dient het in een merk opgenomen teken „&” niet te worden geschrapt, maar getranscribeerd. Verzoekster heeft duidelijk in een heel aantal gevallen de technische regel van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 willen omzeilen. Bij de registratie van het omstreden domein was zij derhalve te kwader trouw.

21. Met haar op 23 augustus 2006 – binnen de termijn van artikel 22, lid 13, van verordening nr. 874/2004 – ingeleide gerechtelijke procedure verzoekt verzoekster derhalve om vast te stellen dat de domeinnaam „reifen” onder het .eu-topniveaudomein niet wordt overdragen aan verweerder en haar niet wordt ontnomen; subsidiair verzoekt zij vast te stellen dat de beslissing van de arbitrage‑instantie van 24 juli 2006 ongeldig is en, in het bijzonder, vast te stellen dat verzoekster de domeinnaam „reifen” onder het .eu-topniveaudomein niet kan overdragen aan verweerder en dat haar de domeinnaam „reifen” niet wordt ontnomen.

22. Voor de lagere nationale rechters hadden de argumenten van partijen in wezen betrekking op de volgende vragen.

23. Volgens verzoekster heeft zij met de registratie van het Zweedse merk „&R&E&I&F&E&N&” op basis van de transcriptieregel van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004, die regel enkel benut om de best mogelijke uitgangspositie te hebben gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie. Gelet op dit oogmerk, is er geen sprake van „kwade trouw” in de zin van artikel 21 van verordening nr. 874/2004 of van rechtsmisbruik.

24. Verzoekster beschikt immers over een ingeschreven merk, op basis waarvan zij volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” het domein „www.reifen.eu” heeft verkregen. Verzoekster heeft bovendien een gewettigd belang bij de soortnaam „Reifen”, aangezien zij onder deze benaming een thematische website wil opzetten. Verzoekster heeft daarenboven „reifen.eu” ook niet laten registreren teneinde verweerder te hinderen bij zijn gebruik van het internet, temeer daar zij zijn activiteiten en zijn product helemaal niet kende. Het aantal door haar geregistreerde merken en domeinen alsmede het gebruik ervan zijn ten slotte irrelevant voor het onderhavige geval.

25. Verzoekster is eveneens van mening dat de stapsgewijze registratie uitsluitend als doel had de houders van oudere rechten te beschermen, maar niet beoogde dat soortnamen pas in de fase van algemene registratie werden aangevraagd. Niets stond dus eraan in de weg dat reeds gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie soortnamen als domeinnamen werden aangevraagd. Artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 werd niet onjuist toegepast, aangezien de drie erin vastgestelde mogelijkheden (volledige schrapping, vervanging door koppeltekens of transcriptie) gelijkwaardig zijn en de uitdrukking „indien mogelijk” enkel betekent dat het derde onderdeel van het alternatief niet altijd werkt.

26. Verweerder concludeert tot afwijzing van de vordering, voor zover verzoekster de opzet van verordening nr. 874/2004, die erin bestaat systematische massaregistratie van domeinnamen te verhinderen en de registratie van soortnamen slechts in de fase van algemene registratie mogelijk te maken, op onrechtmatige wijze en te kwader trouw heeft omzeild. Door derhalve om inschrijving van niet voor gebruik in het handelsverkeer bestemde „pseudomerken” in grote aantallen te verzoeken, teneinde op basis daarvan reeds gedurende het voor houders van oudere merkrechten voorbehouden eerste deel van de stapsgewijze registratie generieke domeinen aan te vragen en ze dan via websites in de handel te kunnen brengen, heeft verzoekster gehandeld als een „domain grabber”.

27. Zij heeft eveneens doelbewust gebruikgemaakt van een kennelijk onjuiste uitlegging van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004, aangezien het speciale teken „&” normaliter niet had mogen worden geschrapt, maar had moeten worden getranscribeerd. Daarom is er sprake van een registratie te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004. Een „pseudomerk” dat enkel werd aangevraagd met het oog op een bevoorrechte registratie van een domein, is geen ouder recht in de zin van artikel 10, lid 1, van verordening nr. 874/2004, zodat intrekking van het domein ook mogelijk is op grond van artikel 21, lid 1, sub a, van genoemde verordening.

28. In eerste aanleg heeft de rechter de vordering afgewezen en de appèlrechter heeft het arrest in het hoofdgeding bevestigd.

29. Verzoekster heeft bij het Oberste Gerichtshof buitengewoon beroep tot Revision ingesteld tegen de beslissing van de appèlrechter. Van mening dat de oplossing van het geding afhangt van de uitlegging van het gemeenschapsrecht en, met name, van artikel 21 van verordening nr. 874/2004, heeft de verwijzende rechter de procedure geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 […] aldus te worden uitgelegd, dat tevens sprake is van een recht in de zin van deze bepaling

a) wanneer een merk, zonder het oogmerk om het voor waren of diensten te gebruiken, enkel werd ingeschreven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie te kunnen aanvragen van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam?

b) wanneer het merk waarop de domeinregistratie is gebaseerd en dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam, afwijkt van de domeinnaam voor zover het merk speciale tekens bevat die uit de domeinnaam werden geschrapt, hoewel de speciale tekens konden worden getranscribeerd en de schrapping ervan ertoe leidt dat de domeinnaam zonder enig gevaar voor verwarring van het merk kan worden onderscheiden?

2) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel sprake is van een gewettigd belang in de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen?

Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:

3) Is ook sprake van een gewettigd belang in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de houder van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam, deze domeinnaam wil gebruiken voor een thematische website?

Indien de eerste en de derde vraag bevestigend worden beantwoord:

4) Dient artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel in de sub a tot en met e van dat artikel genoemde gevallen sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004?

Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:

5) Is ook sprake van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de domeinnaam gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie werd geregistreerd op basis van een merk dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam en dat de houder van de domeinnaam enkel heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie van de domeinnaam te kunnen aanvragen en aldus andere belanghebbenden, en in elk geval ook de houders van rechten op het teken te snel af te zijn?”

IV – Procesverloop voor het Hof

30. Van de verwijzingsbeschikking is op 23 december 2008 kennisgegeven aan het Hof.

31. Binnen de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie vastgestelde termijn, zijn overeenkomstig dat artikel door verzoekster, verweerder, de Tsjechische Republiek, de Italiaanse Republiek en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, schriftelijke opmerkingen ingediend.

32. Ter terechtzitting van 10 december 2009 zijn vertegenwoordigers van verzoekster, verweerder, de Tsjechische regering en de Commissie verschenen teneinde mondelinge opmerkingen in te dienen.

V – Belangrijkste argumenten van partijen

A – Ter inleiding

33. Verzoekster voert ter inleiding aan dat haar uit het merk „&R&E&I&F&E&N&” voortvloeiende legitimatie door EURID bij de registratie van het domein „www.reifen.eu” is aanvaard. Mogelijke gebreken dienaangaande zouden derhalve door verweerder moeten zijn aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gerichte procedure, en niet in het kader van een tegen de houder van het domein zelf gerichte procedure. De beslissing van EURID om het domein „www.reifen.eu” voor verzoekster te registreren, zou derhalve niet meer opnieuw kunnen worden onderzocht in een procedure inter partes.

B – Eerste prejudiciële vraag, sub a

34. Volgens verzoekster hebben de overwegingen van de verwijzende rechter omtrent de eerste prejudiciële vraag, sub a, uitsluitend betrekking op de procedure tegen het register. Wanneer de verzoeker in een procedure tegen een houder van een domeinnaam van mening is dat het register ten onrechte de legitimiteit van de houder van de domeinnaam voor de sunrise-periode heeft erkend, had hij versneld een procedure tegen het register moeten voeren. Afgezien daarvan stelt verzoekster voor om op het eerste onderdeel van de eerste prejudiciële vraag bevestigend te antwoorden.

35. Volgens verweerder is er sprake van een „pseudomerk”, wanneer een merk, zonder het oogmerk om het te gebruiken, enkel is geregistreerd om te profiteren van bepaalde wettelijke voordelen. Erkenning van dit soort merken als rechten in de zin van artikel 10, lid 1, of van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 zou neerkomen op het goedkeuren en zelfs aanmoedigen van het omzeilen en misbruiken van specifieke bepalingen van deze verordening, die juist zijn vastgesteld ter bescherming van de houders van „echte” oudere rechten. Het argument dat deze doelstelling niet wordt bedreigd wanneer een „soortnaam” als domeinnaam wordt geregistreerd, houdt geen rekening met het feit dat de oudere geldende rechten, in de zin van artikel 10, lid 1, of van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004, eveneens op soortnamen betrekking kunnen hebben.

36. De Tsjechische Republiek, op de hoofdlijnen van haar betoog ondersteund door de Italiaanse Republiek, stelt dat om te beginnen moet worden nagegaan of het in het hoofdgeding litigieuze merk te kwader trouw is ingeschreven. Dat het merk uitsluitend is ingeschreven met het oogmerk om deelname aan de eerste stap van de registratie van domeinnamen te verzekeren, bewijst dat verzoekster vanaf het begin oneerlijke bedoelingen koesterde en een ander doel nastreefde dan dat waarvoor merken zijn bestemd. Verzoekster heeft aldus getracht om een ongerechtvaardigd voordeel te behalen of om de mededinging te benadelen.

37. Bovendien heeft verzoekster opzettelijk – op een ongewone en taalkundig absurde wijze – de tekens „&” in de merknaam gebruikt. Het speculatieve en opportunistische karakter van de tekens „&” wordt eveneens aangetoond door het feit dat verzoekster in totaal 33 merken voor soortnamen heeft laten inschrijven en telkens het teken „&” tussen de afzonderlijke letters heeft gebruikt. Aangezien de nationale rechter tot de conclusie komt dat de litigieuze inschrijving van het merk niet te goeder trouw is geschied, kan volgens de Tsjechische Republiek en de Italiaanse Republiek niet worden geoordeeld dat het uit dit merk voortvloeiende recht, een recht is in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening 874/2004.

38. De Commissie voert aan dat noch richtlijn 89/104/EEG( ), noch verordening (EG) nr. 40/94( ) voor de inschrijving van een teken als merk vereisen dat de vermeende houder van het merk het oogmerk heeft om het teken als merk te gebruiken voor de waren of de diensten die het omvat. Bijgevolg is het feit dat een merk uitsluitend is verworven met het oogmerk om op grond daarvan om de registratie van een domeinnaam te kunnen verzoeken gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie, niet van belang voor de vaststelling of de houder van de domeinnaam, die gelijktijdig een merk bezit, aanspraak kan maken op een uit dat merk voortvloeiend recht in de zin van de in artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 voorziene eerste mogelijkheid.

39. Wat betreft het feit dat de op grond van het merk geregistreerde domeinnaam overeenkomt met een soortnaam in een officiële taal van de Gemeenschap, benadrukt de Commissie dat hoewel een dergelijke omstandigheid relevant kan zijn in de context van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van richtlijn 89/104 of artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening nr. 40/94, namelijk om vast te stellen of een absolute weigeringsgrond zich verzet tegen de inschrijving van het merk zelf, deze omstandigheid niet van belang is in het kader van de toepassing van verordening nr. 874/2004.

40. De Commissie herinnert er bovendien aan dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.( )

C – Eerste prejudiciële vraag, sub b

41. Verzoekster is van mening dat de drie onderdelen van het in artikel 11 van verordening nr. 874/2004 voorziene alternatief, zoals blijkt uit de bewoordingen van genoemd artikel, gelijkwaardig zijn. Afgezien daarvan stelt verzoekster eveneens de goede trouw van verweerder bij de inschrijving van zijn merk ter discussie. Volgens verzoekster zou deze enkel zijn geschied om zich een betere uitgangspositie te verschaffen voor het verkrijgen van het domein „www.reifen.eu”.

42. Verweerder is van mening dat het ingeschreven merk en de litigieuze domeinnaam niet identiek zijn, omdat volgens hem het speciale teken „&” door „und” [„en”] had moeten worden getranscribeerd en niet had mogen worden geschrapt. Dientengevolge had verzoekster geen enkel recht op de domeinnaam „www.reifen.eu”.

43. Volgens de Tsjechische Republiek is het om vast te stellen of er sprake is van een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 niet van belang welke transcriptieregels verzoekster heeft gekozen om het merk in een domeinnaam te transcriberen. Artikel 11 van verordening nr. 874/2004 geeft aan geen van de mogelijkheden om speciale tekens te transcriberen de voorkeur.

44. Volgens de Italiaanse Republiek is er van geen enkel recht sprake wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, van de domeinnaam afwijkt, voor zover het speciale tekens bevat die zijn geschrapt.

45. De Commissie suggereert een gemeenschappelijk antwoord op een deel van de eerste prejudiciële vraag, sub b, en op de tweede tot en met de vijfde prejudiciële vraag (zie hierboven). Deze instelling merkt ter inleiding op dat het bestaan van een gewettigd belang in de zin van de tweede mogelijkheid die is voorzien in artikel 21, lid 1, sub a, juncto lid 2, van verordening nr. 874/2004, enerzijds, en het ontbreken van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, ervan, anderzijds, in ieder geval een en hetzelfde feit vormen. Dat gezichtspunt wordt bevestigd doordat de houder van de domeinnaam het gebruik van de domeinnaam als relevant criterium kiest, zowel wat lid 2, sub a, als lid 3, sub b-ii en -iii, van artikel 21 van verordening nr. 874/2004 betreft.

D – Tweede prejudiciële vraag

46. Verzoekster, de Tsjechische Republiek en de Commissie zijn van mening dat de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet limitatief zijn. Verweerder en de Italiaanse Republiek zijn daarentegen een tegengestelde mening toegedaan.

E – Derde prejudiciële vraag

47. Verzoekster en de Tsjechische Republiek zijn van mening dat, hoewel verzoekster de domeinnaam voorafgaand aan het geding niet heeft gebruikt of niet heeft aangetoond dat zij voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen, in de zin van artikel 21, lid 2, sub a, van verordening nr. 874/2004 en gelet op het indicatieve en niet-limitatieve karakter van genoemde bepaling, het oogmerk om een website te beheren kan volstaan om een gewettigd belang aan te tonen.

48. Volgens verweerder volstaat het niet het voornemen te kennen te geven om de domeinnaam te gebruiken om een gewettigd belang te hebben. Een eenvoudige verklaring dat er sprake is van gebruik komt met geen enkel in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, voorzien geval overeen.

F – Vierde prejudiciële vraag

49. Verzoekster en verweerder, evenals de Tsjechische Republiek en de Commissie, zijn van mening dat de in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet-limitatief zijn.

G – Vijfde prejudiciële vraag

50. Verzoekster stelt dat wanneer artikel 21 van verordening nr. 874/2004 aldus zou worden uitgelegd dat zelfs na het verstrijken van de daartoe vastgestelde beroepstermijn van 40 dagen, beroep kan worden ingesteld tegen fouten van het register („sunrise appeal period”), zulks in strijd zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.

51. Overigens ontkent zij te kwader trouw te hebben gehandeld, aangezien de gevallen van „kwade trouw” van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 zijn bedoeld om „domain grabbing” te bestrijden. In het onderhavige geval gaat het om de registratie van uit soortnamen bestaande domeinen die op geen enkele wijze inbreuk kunnen maken op rechten van derden, omdat soortnamen geen voorwerp van exclusieve rechten kunnen zijn. „Domain grabbing” is derhalve per definitie uitgesloten in het geval van registratie van uit soortnamen bestaande domeinen. Verzoekster heeft bijgevolg niet te kwader trouw gehandeld in de zin van artikel 21, lid 3, van genoemde verordening.

52. Verweerder en de Tsjechische Republiek zijn van mening dat kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 vaststaat, wanneer de domeinnaam is geregistreerd gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie, op grond van een merk dat de houder van de domeinnaam slechts heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel om registratie van een domeinnaam te kunnen verzoeken en aldus de andere betrokkenen, met inbegrip van de houders van rechten op het merk, voor te zijn.

53. Wanneer volgens de Commissie de persoon die de intrekking van de domeinnaam eist, zelf gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie een aanvraag tot registratie van dezelfde domeinnaam heeft ingediend en wanneer deze aanvraag is afgewezen, gezien de eerder door de houder van de domeinnaam ingediende aanvraag, overeenkomstig het in artikel 14 van verordening nr. 874/2004 genoemde beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”, kan de houder van de litigieuze domeinnaam zich slechts tegen genoemde intrekking verzetten met een beroep op de tweede, in artikel 21, lid 1, sub a, voorziene mogelijkheid en artikel 21, lid 1, sub b, juncto leden 2 en 3, van verordening nr. 874/2004 wanneer de registratie overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV, en met name artikel 11, van genoemde verordening heeft plaatsgevonden. Wat dit laatstgenoemde artikel betreft, is de Commissie van mening dat de drie daarin voor de behandeling van speciale tekens voorziene mogelijkheden als volgt kunnen worden gerangschikt:

– wanneer een speciaal teken een bepaalde semantische lading bezit – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: $ % & + = –, kan enkel de transcriptie ervan worden overwogen;

– wanneer een speciaal teken geen semantische lading bezit, maar ter separatie dient – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: # < > { } [ ] \ /: ; , . ? –, moet het door een koppelteken worden vervangen;

– alleen wanneer een speciaal teken noch een semantische lading bezit, noch ter separatie dient – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: ~ ^ * ’ –, moet het volledig worden geschrapt.

54. In het onderhavige geval had het speciale teken „&”, dat herhaaldelijk voorkomt in het merk, tijdens de registratie van de domeinnaam derhalve niet volledig behoren te worden geschrapt, maar had het moeten worden getranscribeerd [door „und” (en)]. De registratie van de litigieuze domeinnaam „www.reifen.eu” voldoet derhalve niet aan artikel 11 van verordening nr. 874/2004.

VI – Juridische beoordeling

A – Inleidende opmerkingen van verzoekster

55. Met haar inleidende opmerkingen voert de verzoekende partij in wezen aan dat men haar mogelijke, door het register begane fouten met betrekking tot de registratie van de domeinnaam niet kan tegenwerpen; in ieder geval zouden deze fouten moeten zijn aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gevoerde procedure en niet in het kader van een tegen de houder van het domein zelf gerichte procedure.

56. De stellingen van verzoekster doen de vraag rijzen van het onderlinge verband tussen de ADR‑procedure en gerechtelijke procedures, met name de vraag of het feit dat niet overeenkomstig artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 een procedure tegen een door het register genomen beslissing is ingeleid, vanwege het verval van recht, een beroep uitsluit op grieven die tijdens de ADR‑procedure tegen genoemde beslissing hadden kunnen worden aangevoerd.

57. Hoewel deze vraag door de verwijzende rechter formeel niet is gesteld, kan een antwoord nuttig zijn voor hem,( ) aangezien de eerste prejudiciële vraag, zowel sub a (omtrent de voorwaarden voor de registratie van het merk in Zweden) als sub b (omtrent de mogelijke onjuiste toepassing van de transcriptieregels voor speciale tekens), betrekking heeft op grieven die voorwerp hadden kunnen zijn van een procedure tegen een beslissing van het register. Omdat verweerder zich alleen tegen verzoekster heeft gericht, moet het eventuele verval van het recht op het aanvoeren van genoemde grieven worden beoordeeld.

58. In dit verband merk ik op dat de bij verordening nr. 874/2004 ingestelde ADR‑procedure enerzijds niet als een arbitrageprocedure in strikte zin is vormgegeven, maar veeleer als een soort administratieve procedure, die niet uitsluit dat tegelijkertijd of later een procedure voor de nationale rechter wordt ingeleid.( ) Bovendien ontbreken in deze ADR‑procedure bewust bepaalde voor gerechtelijke procedures typerende kenmerken, zoals het ter zitting horen van partijen en de maatregelen van instructie met het oog op de bewijsvoering, hetgeen de reikwijdte van de rechten van de verdediging vermindert ten gunste van de doeltreffendheid.( )

59. Deze bijzondere vormgeving van de ADR‑procedure is enerzijds te verklaren uit de zorg van de wetgever om te voorzien in korte procedures, zodat de kosten voor de ondernemers minimaal zijn, zoals de WIPO (World Intellectual Property Organization, in het Nederlands: Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom) reeds had voorgesteld omtrent de UDPR(Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy)-regels van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).( ) Anderzijds is de doelstelling het beschermen van houders van „oudere rechten”, in de zin van artikel 10 van verordening nr. 874/2004, met name tegen het gevaar van „domain grabbing”, hetgeen heeft geleid tot het vaststellen van een procedure waarvan de structuur zelf de houders van deze oudere rechten neigt te bevoordelen( ) ten opzichte van houders van domeinnamen.( )

60. Gelet op het bovenstaande zou het in strijd zijn met het begrip rechtsstaat zelf om te menen dat bepaalde grieven slechts in het kader van de ADR‑procedure zouden kunnen worden aangevoerd en dat zij, wanneer zij niet in een dergelijke procedure zijn aangevoerd, niet meer ontvankelijk zouden zijn voor de nationale rechter. Een dergelijke uitlegging zou artikel 22, lid 13, juncto artikel 21, lid 1, van verordening nr. 874/2004, volgens welke een domeinnaam eveneens voor de gerechtelijke instanties en na afloop van de ADR‑procedure kan worden ingetrokken, zijn nuttige werking ontnemen.

61. De niet‑ontvankelijkheid van grieven tegen het EURID-register, die niet in het kader van een ADR‑procedure krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, zijn aangevoerd, zou bovendien in strijd zijn met het karakter van deze bepaling. Krachtens dat artikel kan immers elke partij een ADR‑procedure inleiden, hetzij tegen een speculatieve of onrechtmatige registratie, hetzij tegen het register. Wanneer een partij, die slechts een procedure tegen een onrechtmatige registratie inleidt, het risico zou lopen de grieven niet meer tegen het register te kunnen aanvoeren, zou zij dus altijd beide procedures aanhangig moeten maken teneinde eveneens voor de gerechtelijke instanties haar argumenten te kunnen aanvoeren. Uit de bewoordingen van genoemd artikel 22, lid 1, vloeit evenwel geen enkele verplichting voort om, op straffe van niet‑ontvankelijkheid van de grieven die niet voor de Tsjechische arbitrage‑instantie zijn aangevoerd, beide procedures in te leiden.

62. Ik concludeer dat verzoeksters inleidende opmerkingen irrelevant zijn en derhalve buiten beschouwing moeten blijven.

B – Eerste prejudiciële vraag

1. Antwoord op de eerste prejudiciële vraag, sub a

63. Met de eerste prejudiciële vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of zijn twijfel of het merk „&R&E&I&F&E&N&” in Zweden te goeder trouw is ingeschreven, ertoe leidt dat er van een formeel bestaan van dit recht op het merk geen sprake is, zodat hij het begrip „recht” in artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 aldus kan uitleggen dat hij het bestaan ervan in de omstandigheden van het onderhavige geval kan ontkennen.

64. Ik moet daaromtrent om te beginnen vaststellen dat, zoals de Commissie in haar opmerkingen terecht stelt, noch richtlijn 89/104, noch de verordening inzake het gemeenschapsmerk voor de inschrijving van een teken vereisen dat de houder ervan het oogmerk heeft om het te gebruiken voor de gevraagde waren of diensten. Bovendien kent artikel 10 van genoemde richtlijn evenals artikel 15 van verordening nr. 207/2009 aan elke houder van respectievelijk een nationaal merk of een gemeenschapsmerk een termijn toe van ten hoogste vijf jaar vanaf de inschrijving van het merk, gedurende welke het hem vrijstaat het niet normaal te gebruiken.( )

65. Daarenboven verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 89/104 zich volgens de rechtspraak van het Hof niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen. Het is immers mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen heeft of niet beschrijvend is.( )

66. Kwade trouw is bovendien niet een absolute weigeringsgrond van het gemeenschapsmerk (artikel 7 van verordening nr. 207/2009), en kan volgens artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 op nationaal niveau een weigeringsgrond of reden tot nietigverklaring vormen. Uit de inhoud van genoemd artikel 3, lid 2, volgt dat de lidstaten niet verplicht zijn om de kwade trouw als absolute weigeringsgrond of als grond tot nietigverklaring in hun nationale merkenrecht op te nemen.

67. Hieruit volgt dat, gesteld dat het Zweedse recht de mogelijkheid kent om een ingeschreven merk wegens kwade trouw nietig te verklaren, en gegeven de constitutieve werking van de inschrijving van merken, het uitsluitend aan de nationale administratieve autoriteiten, in casu de Zweedse, is om het merk, dat voorwerp is van het hoofdgeding, nietig te verklaren volgens de daartoe in het nationale recht voorziene procedures, of door de nationale rechter door middel van een daartoe strekkende vordering of vordering in reconventie in een voor hem aanhangig gemaakt geding.

68. Dit standpunt lijkt eveneens meer in overeenstemming met de eerder beschreven behoefte aan snelheid van de ADR‑procedure, aangezien artikel 21, lid 1, sub a, juncto artikel 22, van verordening nr. 874/2009 niet beoogt aan de Tsjechische arbitrage‑instantie de bevoegdheid toe te kennen om zich uit te spreken over de geldigheid van de rechten van intellectuele of industriële eigendom die ten grondslag liggen aan de registratie van een domeinnaam, maar eenvoudigweg om het bestaan ervan vast te stellen, zelfs wanneer dit slechts formeel zou zijn.

69. Het volstaat aldus dat een merk nog geen voorwerp is geweest van een vervallen‑ of nietigverklaring, zelfs wanneer het voorwerp zou moeten zijn van daartoe strekkende procedures, om het te beschouwen als een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004. Daarentegen betekent het simpele feit dat een aanvrage om inschrijving van een merk is ingediend niet dat er sprake is van een recht, maar hoogstens van een gewettigd belang.( )

70. Ik zal er kortom van uitgaan dat de twijfel omtrent de mogelijke inschrijving te kwader trouw van een merk niet het bestaan van dit soort recht van industriële eigendom ter discussie kan stellen, zodat de houder van een domeinnaam, wanneer hij deze naam heeft gebaseerd op een nationaal merk, over een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 beschikt. Deze twijfel, die met name voortvloeit uit de omstandigheden waarin in het hoofdgeding de inschrijving van het nationale merk heeft plaatsgevonden, zoals het feit dat het gaat om een soortnaam in de Duitse taal, kan in voorkomend geval in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b.

71. Uit het voorgaande volgt dat op de eerste prejudiciële vraag, sub a, moet worden geantwoord dat artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang het merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.

2. Antwoord op de eerste prejudiciële vraag, sub b

72. Met zijn eerste prejudiciële vraag, sub b, wenst het Oberste Gerichtshof te vernemen of verzoekster in het hoofdgeding, wanneer het gebrek aan identiteit tussen het merk waarvan zij houdster is en de domeinnaam die zij heeft verkregen, te wijten is aan een onjuiste toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004, nog kan worden geacht een „recht” te hebben in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van genoemde verordening.

73. Daaromtrent merk ik het volgende op.

74. In de eerste plaats is het feit dat de als merk gebruikte term een soortnaam is in een van de talen van de Gemeenschap, in casu de Duitse taal, niet relevant om de gevolgen van de onjuiste toepassing van de transcriptieregels te beoordelen, nu de toekenning van .eu-domeinnamen, die bestaan uit soortnamen in de talen van de Gemeenschap, niet is verboden door verordening nr. 874/2004, noch door verordening nr. 733/2002.

75. In de tweede plaats blijkt duidelijk uit artikel 11 van verordening nr. 874/2004, met name uit de laatste zin ervan( ), dat het beginsel bij de registratie van uit oudere rechten voortvloeiende domeinnamen, de identiteit of de grootst mogelijke overeenkomst tussen beide is.

76. Wat in de derde plaats de alternatieven voor de transcriptie van speciale tekens van genoemd artikel 11, tweede en derde alinea, betreft, merk ik op dat, anders dan de Commissie stelt, de bewoordingen van deze bepaling geen hiërarchie vaststellen tussen de drie oplossingen (schrapping, vervanging of transcriptie), maar alleen met betrekking tot de derde, de transcriptie. Het vereiste om in dit geval „indien mogelijk” over te gaan tot transcriptie, moet immers worden uitgelegd als de oplossing die de voorkeur van de wetgever geniet, boven de twee andere mogelijkheden.( )

77. Het zinnetje „indien mogelijk” moet evenwel niet aldus worden uitgelegd dat speciale tekens telkens verplicht moeten worden vervangen wanneer het betrokken speciale teken, in het onderhavige geval „&”, een semantische lading bezit, in het onderhavige geval „and” (in de Engelse taal). Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de gedachte die, volgens de eerste alinea daarvan, de basis vormt van artikel 11 met name het bieden van een bevredigende oplossing is voor volledige namen die bestaan uit verschillende woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, zoals het merk „X&Y”. Dit soort naam heeft duidelijk een probleem met technische beperkingen bij de registratie van de domeinnaam. De transcriptieregels zijn bijgevolg vastgesteld met het doel om deze hinderpalen weg te nemen.

78. In deze omstandigheden, al verdient de transcriptie van speciale tekens de voorkeur boven de andere oplossingen, wordt zij niet automatisch toegepast wanneer het register een aanvrage die een dergelijk teken bevat, krijgt voorgelegd. Bij de toepassing moet integendeel niet alleen rekening worden gehouden met de mogelijkheid om het technisch met domeinnamen onverenigbare teken te transcriberen, maar eveneens met het feit dat de vertaling leidt tot een resultaat dat een zekere samenhang met het oudere recht biedt.

79. Hoewel het juist is dat het teken „&”, dat gewoonlijk wordt gebruikt als verbindingsteken tussen twee woorden, een gemakkelijk in alle talen van de Gemeenschap te vertalen semantische lading kan hebben, zou aldus het nagenoeg onrechtmatige gebruik ervan door verzoekster kunnen worden opgevat als een vervorming van genoemde semantische lading. Immers, het voor en na elk van de letters die het Duitse woord „Reifen” („&R&E&I&F&E&N&”) vormen, plaatsen van dit teken is gespeend van elke logica, met name ten opzichte van de wijze waarop het symbool „&” gewoonlijk wordt gebruikt. Al deze vaststellingen vergen feitelijke beoordelingen, waartoe het Hof niet bevoegd is.

80. Hieruit volgt dat, wanneer naar de mening van de nationale rechter, die in de prejudiciële procedure als enige bevoegd is om de feiten van het bij hem aanhangige geding te onderzoeken, het teken „&” in de omstandigheden van het onderhavige geval geen semantische lading heeft gehad of die heeft verloren, het register niet kan worden verweten genoemd teken te hebben verwijderd bij de registratie van de domeinnaam. In dat geval is het verschil tussen het als merk ingeschreven teken en de domeinnaam gerechtvaardigd, zodat de registratie juist is en verzoekster haar oudere recht naar behoren heeft geregistreerd, waardoor zij houder van een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 is geworden.

81. Op de eerste prejudiciële vraag, sub b, moet derhalve worden geantwoord dat ook dan sprake is van een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam ten gevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens die genoemd merk bevatte. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.

C – Tweede en derde prejudiciële vraag

82. Met zijn tweede en derde prejudiciële vraag, die ik gezamenlijk bespreek, vraagt de verwijzende rechter zich af hoe in de omstandigheden van het bij hem aanhangige geval een „gewettigd belang” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 kan worden aangetoond; hij vraagt of de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van de verordening genoemde gevallen limitatief zijn en, zo niet, of de enkele wens om een domeinnaam te gebruiken voor een thematische website volstaat om te voldoen aan de voorwaarden voor genoemd gewettigd belang.

83. Om te beginnen, nu uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag voortvloeit dat er sprake is van een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, van verordening nr. 874/2004, en voorts dat dat „recht” en het „gewettigd belang” alternatieven zijn om te voldoen aan de eerste toepassingsvoorwaarde van genoemde bepaling, heeft het antwoord op de tweede en de derde prejudiciële vraag praktisch zijn nut verloren voor de verwijzende rechter. De hiernavolgende uiteenzetting is derhalve louter subsidiair.

84. Wat het limitatieve karakter betreft van de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen, kan ik onmiddellijk vaststellen dat uit een vergelijking van de verschillende taalversies van de bewoordingen van genoemde bepaling blijkt dat er een fout staat in de Duitse taalversie. Deze luidt immers als volgt: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: […]”. Deze formulering, die letterlijk zou kunnen worden vertaald door „er is sprake van een gewettigd belang in de zin van lid 1, sub a, wanneer […]”, brengt een stellig onderscheid aan, inhoudende dat van een gewettigd belang slechts sprake kan zijn in de, hierna uiteengezette, uitdrukkelijk genoemde gevallen.

85. De bewoordingen van verscheidene andere taalversies tonen juist aan dat de communautaire wetgever er niet naar heeft gestreefd om het bewijs dat er mogelijk sprake is van dat gewettigd belang tot de sub a, b, en c, beschreven gevallen te beperken. Dat blijkt duidelijk uit het gebruik van het werkwoord „kunnen”, hetgeen juist het niet-limitatieve karakter van genoemde voorbeelden aantoont.( )

86. Deze letterlijke uitlegging van de bewoordingen vindt steun in een teleologisch argument; van de door verordening nr. 874/2004 nagestreefde doelstellingen kan immers de snelheid van de procedures voor de ADR‑panels worden benadrukt. In deze context moeten de uitleggingsregels, met name van begrippen met een zware juridische lading zoals „gewettigd belang” of „kwade trouw” worden beschouwd als steun van de wetgever aan de ADR‑panels, aangezien deze kunnen zijn samengesteld uit één persoon( ) en hun leden niet noodzakelijkerwijs jurist zullen zijn.( )

87. Daarenboven is het noemen van gevallen waarin er sprake kan zijn van een gewettigd belang uit systematisch oogpunt noodzakelijk geworden, omdat de verordening, in artikel 10 ervan, waarnaar artikel 21, lid 1, verwijst, reeds een zeer rekbare omschrijving van het begrip „recht” bevat, met name betreffende de oudere rechten, dan wel naar nationaal en communautair recht verwijst. In de verordening is geen omschrijving te vinden van „gewettigd belang”, een begrip dat buiten artikel 21 van genoemde wettekst niet wordt genoemd. Om de taak van de panels te vergemakkelijken, en omdat een bepaling met voor de toepassing van de verordening relevante omschrijvingen ontbreekt, was het enige artikel dat kon voorzien in richtsnoeren omtrent dat begrip, dus bedoeld artikel 21. Daarenboven, aangezien de opsomming van rechten, naar haar aard, open en niet-limitatief is, zie ik niet in waarom het bij de opsomming met betrekking tot het „gewettigd belang”, anders zou moeten zijn.

88. Nu dus is geconcludeerd dat de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet-limitatief zijn, moet worden ingegaan op de vraag of het enkele oogmerk om een domeinnaam te gebruiken, volstaat om aan de voorwaarde inzake het gewettigd belang te voldoen.

89. In deze context moet ik opmerken dat de drie in deze bepaling genoemde gevallen het gebruik van de naam uitdrukkelijk verlangen of veronderstellen. Alleen het eerste geval biedt de mogelijkheid dat gebruik niet te eisen, wanneer de houder van deze naam kan aantonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen om goederen of diensten aan te bieden.

90. De simpele verklaring het voornemen te hebben om de domeinnaam te gebruiken, kan evenwel niet worden beschouwd als voorbereiding om een dergelijk aanbod van goederen of diensten te realiseren; de rechtszekerheid vereist het bewijs dat er sprake is van een actieplan dat voorziet in concrete maatregelen teneinde op de kortst mogelijke termijn met de voorgenomen activiteiten te beginnen. Hoewel bijvoorbeeld een gedetailleerd „businessplan” als bewijs ter zake zou moeten worden aanvaard, zouden eveneens andere documenten, die deel uitmaken van een minder gedetailleerde voortgangsrapportage, zoals concepten van overeenkomsten, de ontwikkeling van een website, enz. als bewijs kunnen gelden dat er sprake is van genoemd gewettigd belang.( )

91. Wat verzoeksters argument betreft dat zij ten tijde van de feiten van het hoofdgeding de voorbereiding van haar activiteit nog niet zou hebben aangevat in afwachting van de beslechting van dit geschil, moet ik opmerken dat deze houding, al zou zij voorzichtig kunnen worden genoemd, er evengoed op zou kunnen wijzen dat verzoekster geen ander doel dan de registratie van de domeinnaam nastreeft. Bij gebreke van elke inhoudelijke steun, zou dat enige doel gedurende de „sunrise period” niet als „legitiem” kunnen worden beschouwd, maar uitsluitend tijdens de „landrush period”, waarin aan de aanvragen geen eisen werden gesteld.

92. Aangezien deze beoordeling van de plannen en van het aanvangen van activiteiten ter ondersteuning van de domeinnaam betrekking heeft op de feiten, is het echter aan de nationale rechter om in het licht van alle feitelijke gegevens van de bij hem aanhangige zaak, te onderzoeken of de houder van de domeinnaam daadwerkelijk het bestaan van een dergelijk plan heeft aangetoond, dan wel documenten of andere bewijzen heeft aangevoerd, bij gebreke waarvan een gewettigd belang niet zou kunnen worden afgeleid uit het enkele oogmerk de domeinnaam te exploiteren.

D – Vierde en vijfde prejudiciële vraag

93. Met deze twee vragen, die ik gezamenlijk bespreek, wenst het Oberste Gerichtshof in wezen enerzijds te vernemen, of verzoeksters handelwijze te kwader trouw is, in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 en anderzijds, of de in artikel 21, lid 3, genoemde opsomming van criteria die dienen als bewijs van kwade trouw, limitatief is of niet.

94. In de eerste plaats moet ik wat het uitputtende karakter betreft van de opsomming van criteria van artikel 21, lid 3, ten bewijze van kwade trouw, opmerken dat de Duitse taalversie van verordening nr. 874/2004 wederom een fout bevat. Zoals bij de tweede prejudiciële vraag( ), wordt uit een eenvoudige vergelijking van de taalversies duidelijk dat de bewoordingen in de Duitse taal „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn” te stellig blijken te zijn en uit grammaticaal oogpunt de gevallen van kwade trouw beperken tot de in artikel 21, lid 3, genoemde. De andere talen( ) brengen daarentegen een belangrijk onderscheid aan door het werkwoord „kunnen” toe te voegen, zodat de genoemde gevallen als voorbeeld dienen, zonder dat deze derhalve limitatief zijn. In deze omstandigheden moet de Duitse taalversie in het licht van de andere taalversies worden uitgelegd.( )

95. Deze letterlijke uitlegging van de bewoordingen vindt in de eerste plaats steun in hetzelfde teleologische argument dat ik met betrekking tot de uitlegging van lid 2 van genoemde bepaling heb aangevoerd, wat betreft de snelheid van de ADR‑procedures en het mogelijk ontbreken van een juridische opleiding bij de leden van de panels, hetgeen de wetgever ertoe zou hebben aangezet hen te willen helpen door middel van het verschaffen van voorbeelden.( )

96. Op het punt van de kwade trouw moet ik toevoegen dat, gelet op het doel van de verordening om domain grabbing te voorkomen of te vermijden, de Europese wetgever aan genoemde panels kenmerkende voorbeelden van dit soort handelwijzen, die hij in ieder geval met de goede trouw in strijd acht, heeft willen verschaffen.

97. Uit systematisch oogpunt moet dus worden vastgesteld dat in artikel 3, eerste alinea, sub c, van verordening nr. 874/2004, de goede trouw wordt vereist in de vorm van een verklaring bij de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, als noodzakelijk element voor de geldigheid van genoemde aanvraag. Daar het register, krachtens artikel 20, eerste alinea, sub c, van dezelfde verordening, immers een domeinnaam uit eigen beweging kan intrekken wanneer de houder de registratievoorwaarden niet heeft nageleefd, veronderstelt de intrekking wegens het ontbreken van goede trouw derhalve dat het register nagaat of er sprake is van kwade trouw; er is niet voorzien in beperkingen wat de mogelijke gronden van kwade trouw betreft. Aangezien het om een algemene bepaling gaat, valt moeilijk in te zien dat de wetgever aan het register de bevoegdheid om ambtshalve en zonder beperkingen de kwade trouw uit te leggen, heeft toegekend, terwijl hij, gesteld dat de opsomming in artikel 21, lid 3, limitatief zou zijn, de bevoegdheid van de buitengerechtelijke of gerechtelijke instanties om de kwade trouw uit te leggen zou beperken tot de in laatstgenoemde bepaling uitdrukkelijk genoemde gevallen.

98. De door de verwijzende rechter gestelde vraag was niettemin van belang, aangezien hij twijfelt of verzoeksters handelwijze overeenkomt met een van de in artikel 21, lid 3, uitdrukkelijk genoemde gevallen. Wanneer deze gevallen, die overigens allemaal behoren tot kenmerkende handelwijzen bij domain grabbing, een limitatieve opsomming zou zijn, had de verwijzende rechter dus moeten concluderen dat er van kwade trouw geen sprake was.

99. In de tweede plaats leidt de aanvaarding van andere gevallen waarop kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 kan worden gebaseerd, ons er dus toe dat wij de relevante criteria moeten vaststellen om verzoeksters kwade trouw te beoordelen.

100. Het Hof heeft daarover reeds uiteengezet dat de vraag of er sprake is van kwade trouw globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.( ) Hoewel het aldus heeft geoordeeld in het kader van een merkenrechtzaak omtrent de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, verzet niets zich tegen de analoge toepassing van dezelfde argumentatie. Het gaat immers in beide gevallen om het verkrijgen van rechten (hetzij op een merk, hetzij op het exclusieve gebruik van een domeinnaam) door middel van registratie bij een officieel register.

101. Betreffende de in de prejudiciële vragen vermelde omstandigheden die van belang kunnen zijn bij het onderzoek van verzoeksters kwade trouw, namelijk:

– de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met het oogmerk om de registratie van de domeinnaam tijdens het eerste deel te kunnen aanvragen;

– het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en

– het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken „&” teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,

wil ik het volgende preciseren.

102. Vooraf merk ik op dat het feit dat de houder van een merk, door de registratie van het merk in een lidstaat waar hij geen met dat merk verbonden beroepsbezigheden beoogde, slechts het oogmerk heeft gehad om zich te verzekeren van een betere positie ten opzichte van zijn concurrenten bij het verkrijgen van een domeinnaam, op zichzelf niet het bewijs vormt van zijn kwade trouw.

103. Verordening nr. 874/2004 zelf, door te voorzien in de „sunrise period”, staat immers houders van oudere rechten toe, van wie de merken zijn ingeschreven, om de met dat oudere recht overeenkomende domeinnaam aan te vragen, met voorrang boven aanvragers die niet over dat soort rechten beschikken. Derhalve kan de omstandigheid dat iemand een gunstiger positie heeft verworven, alleen als „kwade trouw” worden beschouwd wanneer een cumulatie van andere factoren zou aantonen dat dat voordeel hem in normale omstandigheden niet zou zijn toegekomen en dat deze gunstige positie het gevolg is van een bewust met eerlijke handelspraktijken strijdige handelwijze. Het gaat er juist om deze andere omstandigheden, die verzoeksters kwade trouw zouden kunnen aantonen, te beoordelen.

104. Wat de omstandigheden bij het verkrijgen van het merk „&R&E&I&F&E&N&” betreft, hoewel het de houder van een teken vrijstaat om het in het land van zijn keuze in te schrijven, neemt dit niet weg dat een merk dat is ingeschreven in een land waar de houder ervan het in geen geval beoogt te gebruiken, zoals uit het door de verwijzende rechter aan het Hof overgelegde dossier lijkt te volgen, niet zijn wezenlijke functie zal vervullen, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen.( ) Aangezien verzoekster niet aanwezig is op de Zweedse markt, zal genoemd merk op deze markt immers geen waar of dienst beschermen.

105. Dat feit op zichzelf kan echter niet worden gebruikt om verzoeksters handelwijze als kwade trouw te kwalificeren, aangezien, zoals ik heb opgemerkt, richtlijn 89/104 de houder van een merk niet verplicht het gedurende een periode tot vijf jaar na de datum van inschrijving te gebruiken. Het duidelijke oogmerk, zoals in het onderhavige geval, om geen waren of diensten, met name veiligheidsgordels, in Zweden te verkopen, aangezien hij banden wilde verkopen, kan evenwel een andere aanwijzing zijn dat het merk is verkregen met een oogmerk dat vreemd is aan de wezenlijke functie ervan of zelfs aan de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van de betrokken waar of dienst te garanderen, of de communicatie‑, de investerings‑ en de reclamefunctie.( )

106. In deze context verdient de inschrijving in Zweden, een niet‑Duitstalig land, van een aan het Duits ontleend woordmerk, bijzondere aandacht.

107. Deze omstandigheid toont aldus zonder twijfel aan dat het merk met het oog op het verkrijgen van de domeinnaam, slechts een bijkomende, maar noodzakelijke, functie vervulde. Bij een eerlijke handelwijze, zou verzoekster het merk „Reifen” in een Duitstalig land niet hebben kunnen inschrijven, omdat soortnamen als teken onderscheidend vermogen missen, met name wanneer zij beschrijvend zijn.( ) Het is juist in deze landen dat de bescherming van het merk zou moeten voldoen aan de behoeften van de houder, aangezien zijn operationele markt, die van banden, volgens de verwijzende rechter tot genoemde Duitstalige landen beperkt is.

108. Soortnamen zijn inderdaad niet uitgesloten van de „.de”- of „.at”-registers, net zo min als dat het geval is voor het „.eu”-register.( ) Maar aangezien verzoekster de soortnaam „Reifen” niet als merk kon inschrijven voor de Duitstalige markten, waar zij van plan was haar activiteiten te ontwikkelen, zou zij hebben moeten wachten tot het begin van de zogenaamde „landrush”-periode om, op voet van gelijkheid met de andere personen die dezelfde naam wensten te registreren, te trachten haar domeinnaam te verkrijgen, met toepassing van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”( ), een moderne versie van het Romeinse adagium „prior tempore potior iure”( ).

109. Door middel van de kunstgreep om een merk in te schrijven dat zij niet van plan was te gebruiken, heeft verzoekster uitsluitend vermeden te moeten wachten tot de algemene openstelling („landrush period”), ten nadele van andere belanghebbenden bij dezelfde domeinnaam, en derhalve in strijd met de geest van verordening nr. 874/2004, die inhoudt dat het begrip „wie het eerst komt, het eerst maalt” eveneens in deze periode wordt toegepast.

110. Ten slotte moet eveneens het mogelijk onrechtmatige gebruik door verzoekster van het teken „&”, teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden, in aanmerking worden genomen.

111. De tweede omstandigheid die ertoe heeft bijgedragen dat verzoekster de domeinnaam heeft verkregen, terwijl zij de concurrentie van de „landrush”-periode heeft vermeden, is immers de inschrijving van het merk met een onevenredig en niet-logisch gebruik van het teken „&” geweest. In het merk „&R&E&I&F&E&N&” zou het teken „&” de neiging hebben om zijn gebruikelijke betekenis („and”, „en”) te verliezen, om slechts een soort decorstuk, een decoratieve achtergrond voor het werkelijk gewenste woord te worden, hetgeen bij de registratie het schrappen ervan zou rechtvaardigen, maar niet de transcriptie ervan.

112. Overigens kan de massale inschrijving, 33 in getal, van merken in het Zweedse register, allemaal volgens dezelfde methode, met gebruikmaking van het teken „&”, eveneens een aanwijzing vormen om het gebrek aan goede trouw van de houder van de domeinnaam te bevestigen, aangezien deze inschrijvingen in voorkomend geval onder een van de in artikel 21, lid 3, sub a, sub b, of sub d, beschreven situaties zouden kunnen vallen, hetgeen voor „domain grabbing” kenmerkende handelwijzen zijn.

113. Al deze omstandigheden doen denken aan het begrip „misbruik van recht”, waarover het Hof reeds voor recht heeft verklaard dat om te kunnen vaststellen dat het om een misbruik gaat, een geheel van objectieve omstandigheden is vereist waaruit blijkt, dat in weerwil van de formele naleving van de door gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, en een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.( )

114. Gelet op het bovenstaande, kan op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag worden geantwoord dat voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking moet nemen, en met name:

– de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name met het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht;

– het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en

– het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken „&” teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,

aangezien het enige oogmerk van de inschrijving het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen („sunrise period”).

VII – Synthese

115. De beoordeling in deze conclusie leidt mij tot het voorstellen van een oplossing die inhoudt dat, al kan het bestaan van een recht van verzoekster in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 moeilijk worden ontkend, een geheel van omstandigheden niettemin haar kwade trouw kan aantonen.

116. Zo vormt de verkrijging van een nationaal merk een recht, waardoor zij de door genoemde bepaling vereiste rechtspositie verkrijgt, die zij alleen kan verliezen wanneer dat merk volgens de relevante nationale procedure nietig wordt verklaard. Het verschil tussen het merk en de domeinnaam zou te wijten zijn aan een wellicht juiste toepassing van de transcriptieregels, zodat dat verschil haar niet meer kan worden verweten met het oog op de vernietiging van haar recht in de zin van genoemd artikel 21, lid 1, sub a.

117. De verschillende door verzoekster ondernomen stappen vormen echter schakels van een keten, aan het eind waarvan zich de registratie van de domeinnaam bevindt. Hoewel al deze stappen, afzonderlijk beschouwd, formeel geldig zijn, laat het proces in zijn geheel de opzet doorschemeren om zich te onttrekken aan de bepalingen van de verordening, via een merk dat zij slechts nodig heeft om te kunnen profiteren van het eerste deel van de registratie van domeinnamen. Door op die manier te handelen, verkrijgt verzoekster een voordeel jegens andere belanghebbenden bij dezelfde domeinnaam, bovendien een soortnaam in het Duits, dat zij niet zou hebben gehad wanneer zij zich eerlijk had gedragen.

118. Zij verhindert door haar misleidende handelwijze immers de andere betrokkenen om deel te nemen aan de verkrijging van een domeinnaam met toepassing van de regel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Deze handelwijze aanvaarden als een „geniale ingeving”, zou neerkomen op het vervangen van de wedloop van de snelste door de wedloop van de handigste, die de kortste weg zou vinden, in strijd met de geest van de verordening.

VIII – Conclusie

119. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging op de volgende wijze te antwoorden op de door het Oberste Gerichtshof gestelde prejudiciële vragen:

„1) Artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang bedoeld merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.

Er is ook dan sprake van dat recht wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam ten gevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens in genoemd merk. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.

2) Voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking nemen, en met name:

– de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht;

– het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en

– het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken ‚&’ teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,

aangezien het enige oogmerk van de inschrijving van het merk het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen (‚sunrise period’).”