Zaak T‑203/02

The Sunrider Corp.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Ouder woordmerk VITAFRUT – Aanvraag tot inschrijving van woordmerk VITAFRUIT als gemeenschapsmerk – Normaal gebruik van ouder merk – Soortgelijkheid van waren – Artikel 8, lid 1, sub b, artikel 15 en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 8 juli 2004

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Onderzoek van beroep door kamer van beroep – Omvang – Oppositieprocedure

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 3, 43, leden 2 en 3, 61, lid 1, en 62, lid 1)

2. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Begrip – Uitlegging rekening houdend met ratio legis van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

3. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

4. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Toepassing van criteria op concreet geval

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

5. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar van verwarring met ouder merk – Soortgelijkheid van waren of diensten – Geconcentreerde vruchtensappen en dranken op basis van kruiden‑ en vitaminen

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. In het kader van bij een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingestelde beroepen hangt de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing niet af van de omstandigheid dat de insteller van het beroep een specifiek middel tegen deze beslissing aanvoert waarin hij bezwaar maakt tegen de uitlegging of de toepassing die de instantie van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, van een rechtsregel heeft gegeven, of tegen de wijze waarop die instantie een bewijs heeft beoordeeld. Zelfs ingeval de insteller van het beroep bij de kamer van beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep dus verplicht, met inachtneming van alle beschikbare ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen.

In het kader van een door de houder van een ouder merk ingestelde oppositieprocedure betreft dit onderzoek ook de vraag of, gelet op de feiten en bewijselementen die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft aangevoerd, deze laatste het bewijs heeft geleverd van een normaal gebruik, hetzij door de houder van het oudere merk, hetzij door een derde met toestemming in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94. Daarentegen dient in het kader van het onderzoek ten gronde de relevantie te worden beoordeeld van de stelling van het Bureau dat de merkaanvrager noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep het bestaan van toestemming van de houder van het oudere merk heeft betwist.

(cf. punten 21‑22)

2. Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, erin bestaat het aantal conflicten tussen twee merken te beperken voorzover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Daarentegen beoogt deze bepaling niet, het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

(cf. punt 38)

3. Van een gemeenschapsmerk wordt een normaal gebruik gemaakt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsmede met de frequentie van deze handelingen.

(cf. punten 39‑41)

4. Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

(cf. punt 42)

5. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

In die zin zijn de geconcentreerde vruchtensappen waarvoor een ouder merk wordt beschermd, en de in een merkaanvraag opgegeven kruiden‑ en vitaminedranken soortgelijke waren. Deze waren hebben immers dezelfde bestemming, te weten het lessen van de dorst, en zij zijn in belangrijke mate concurrerend. Wat de aard en het gebruik ervan betreft, gaat het in beide gevallen om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken, doch waarvan de samenstelling in de meeste gevallen verschillend is. De verschillende samenstelling van deze waren kan evenwel geen verandering brengen in de vaststelling dat deze waren onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

(cf. punten 65, 67)