NL Publicatieblad van de Europese Unie C 113/27

Hogere voorziening ingesteld op 17 februari 2010 door Media-Saturn-Holding GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 15 december 2009 in zaak T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-92/10 P)

2010/C 113/42

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Media-Saturn-Holding GmbH (vertegenwoordigers: C.-R. Haarmann en E. Warnke, advocaten)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

— het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 december 2009, T-476/08, in zijn geheel vernietigen,

— de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 augustus 2008 in zaak R 591/2008-4 vernietigen, en

— verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De onderhavige hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht waarbij is verworpen het beroep van rekwirante tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 28 augustus 2008 houdende weigering van de aanvraag van rekwirante voor inschrijving van het beeldmerk „BEST BUY”. Rekwirante betoogt dat het Gerecht de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening inzake het gemeenschapsmerk”), neergelegde absolute weigeringsgrond voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist heeft uitgelegd. Het middel bestaat uit drie onderdelen.

In de eerste plaats heeft het Gerecht ten onrechte uit de beoordeling van een ander merk dan het merk dat eigenlijk was aangevraagd, afgeleid dat er geen onderscheidend vermogen was. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is het Gerecht uitgegaan van een teken dat het woordelement „BEST BUY” in juist geschreven vorm omvat en het voorwerp van een andere procedure voor het Gerecht was. In tegenstelling tot dit andere teken, wordt bij het aangevraagde merk van rekwirante een zogenaamd woordelement „BEST BUY” pas na een theoretische tussenstap gevormd, aangezien de letter „B”, die de eerste letter van zowel het woord „BEST” als het woord „BUY” is, op de voorgrond wordt geplaatst. Aangezien het onderscheidend overschot, dat uit de afwijkende, in strijd met de voorschriften zijnde schrijfwijze volgt, kan volstaan voor een minimum aan onderscheidend vermogen, kon het Gerecht zich bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen niet baseren op een vroegere beslissing over een teken dat deze bijzonderheid niet vertoonde.

In de tweede plaats heeft het Gerecht het beginsel geschonden dat voor de beantwoording van de vraag of een gecombineerd merk al dan niet onderscheidend vermogen bezit, het gehele merk moet worden onderzocht. In het bestreden arrest heeft geen dergelijke globale beoordeling plaatsgevonden. Het Gerecht heeft voor elk element afzonderlijk onderzocht of het — alleen — onderscheidend vermogen kan verlenen aan het teken, hetgeen automatisch ontkennend werd beantwoord wanneer het bestanddeel volgens het Gerecht op zich onderscheidend vermogen miste. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden van het gehele merk, dat niet kan uitsluiten dat de som van elementen die afzonderlijk beschouwd niet in aanmerking komen voor bescherming, een merk oplevert dat in zijn geheel gezien in aanmerking komt voor bescherming.

In de derde plaats heeft het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen een te streng criterium gehanteerd. Het acht het reeds voldoende dat het merk „in de eerste plaats” als reclameslogan wordt opgevat, om te stellen dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk voorligt. Het Gerecht heeft daarbij echter blijk gegeven van een onjuiste opvatting van de juridische beginselen van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. De lovende connotatie van een woordmerk sluit niet uit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Het is mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een reclameslogan en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. In dit verband had het Gerecht op zijn minst moeten motiveren waarom dit voor het aangevraagde merk evenwel niet het geval is.