Gevoegde zaken C‑344/10 P en C‑345/10 P

Freixenet SA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Hogere voorzieningen – Aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken die witte gematteerde fles en zwarte gematteerde fles afbeelden – Weigering van inschrijving – Ontbreken van onderscheidend vermogen”

Samenvatting van het arrest

Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Merk bestaande in specifieke uiterlijke verschijningsvorm van oppervlak van vloeistofverpakking

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)

De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden.

Bij de toepassing van deze criteria dient er evenwel rekening mee te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord‑ of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, zodat het in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord‑ of beeldmerk.

In die omstandigheden bezit alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en daardoor de wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

Deze rechtspraak, die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf of in de verpakking van de waren, zoals vloeistoffen, die vanwege de aard van de waar in de handel zijn verpakt, geldt ook wanneer het aangevraagde merk een „overig” merk is dat in de specifieke uiterlijke verschijning van het oppervlak van de verpakking van een vloeistof bestaat. In een dergelijk geval bestaat het merk immers evenmin in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.

(cf. punten 45‑48)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

20 oktober 2011 ( )

„Hogere voorzieningen – Aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken die een witte gematteerde fles en een zwarte gematteerde fles afbeelden – Weigering van inschrijving – Ontbreken van onderscheidend vermogen”

In de gevoegde zaken C‑344/10 P en C‑345/10 P,

betreffende hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 7 juli 2010,

Freixenet SA, gevestigd te Sant Sadurní d’Anoia (Spanje), vertegenwoordigd door F. de Visscher, E. Cornu en D. Moreau, avocats,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (rapporteur) en T. von Danwitz, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 18 mei 2011,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorzieningen vordert Freixenet SA (hierna: „Freixenet”) de vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 27 april 2010, Freixenet/BHIM (Witte gematteerde fles) (T‑109/08; hierna: „arrest T‑109/08”) en Freixenet/BHIM (Zwarte gematteerde fles) (T‑110/08; hierna: „arrest T‑110/08”) (hierna samen: „bestreden arresten”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroepen tegen respectievelijk de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 oktober 2007 (zaak R 97/2001‑1) en van 20 november 2007 (zaak R 104/2001‑1) betreffende aanvragen tot inschrijving van de tekens die een witte gematteerde fles en een zwarte gematteerde fles afbeelden, als gemeenschapsmerken (hierna: „litigieuze beslissingen”).

Rechtskader

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum van de feiten blijft verordening nr. 40/94 evenwel op de hoofdgedingen van toepassing.

3 Ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen geweigerd.

4 Krachtens artikel 7, lid 3, van deze verordening verzet de in artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening genoemde absolute weigeringsgrond zich niet tegen de inschrijving van een merk indien dit als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd.

5 Artikel 38, lid 3, van diezelfde verordening bepaalt dat de aanvraag pas kan worden afgewezen nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag in te trekken of te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken.

6 Artikel 73 van verordening nr. 40/94 bepaalt het volgende:

„De beslissingen van het [BHIM] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

Aan de gedingen ten grondslag liggende feiten

7 Op 1 april 1996 heeft Freixenet bij het BHIM twee verzoeken om inschrijving als gemeenschapsmerk ingediend voor de litigieuze afbeeldingen. Freixenet had in deze verzoeken aangegeven dat de merken waarvan inschrijving werd verzocht, onder de categorie „overige” vielen en bestonden in een aanbiedingsvorm van een product. In het verzoek dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest T‑109/08 maakte Freixenet aanspraak op de kleur „matte goudkleur” en omschreef zij het merk als een „witte gematteerde fles die, wanneer zij met wijn gevuld is, een matte goudkleur krijgt alsof zij bevroren is”. In het verzoek dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest T‑110/08 maakte Freixenet aanspraak op de kleur „mat zwart” en omschreef zij het merk als een „zwarte gematteerde fles”. Bij deze verzoeken was voorts een verklaring gevoegd waarin Freixenet bevestigde dat „het merk niet beoogde particuliere en exclusieve bescherming te verkrijgen voor de vorm van de fles, maar voor de specifieke uiterlijke verschijning van het oppervlak daarvan”.

8 De waren waarvoor om inschrijving werd verzocht, vallen onder klasse 33 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd, en beantwoorden aan de omschrijving „Mousserende wijnen”.

9 Bij beslissingen van 29 november 2000 heeft de onderzoeker van het BHIM de ingediende verzoeken om inschrijving van de merken afgewezen op grond dat de betrokken merken onderscheidend vermogen misten en dat op basis van het door Freixenet overgelegde bewijs niet kon geconcludeerd dat de merken onderscheidend vermogen hadden verkregen door het gebruik ervan, in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

10 Bij beslissingen van 11 februari 2004, gegeven in de zaken R 97/2001‑4 en R 104/2001‑4, heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de door Freixenet ingestelde beroepen tegen de beslissingen van genoemde onderzoeker verworpen.

11 Bij arresten van 4 oktober 2006, Freixenet/BHIM (Vorm van een witte gematteerde fles) (T‑190/04) en Freixenet/BHIM (Vorm van een zwarte gematteerde fles) (T‑188/04), heeft het Gerecht deze beslissingen vernietigd. Daarbij oordeelde het dat deze kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 en het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging had geschonden.

12 Bij beschikking van 12 december 2006 heeft het presidium van de kamers van beroep van het BHIM de zaken verwezen naar de eerste kamer van beroep.

13 Zich rekenschap gevend van het feit dat het Gerecht de vierde kamer van beroep van het BHIM had verweten dat deze haar beslissingen had gegrond op bewijs dat niet van tevoren ter kennis van Freixenet was gebracht, heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM bij brieven van 18 juni 2007 aan Freixenet de afbeeldingen van flessen toegezonden die waren aangehaald in de beslissingen van de vierde kamer van beroep die door het Gerecht waren vernietigd, alsook de adressen van de internetlinks die in de beslissingen van de onderzoeker van 29 november 2000 waren aangehaald.

14 Bij brieven van 9 augustus 2007 heeft Freixenet haar opmerkingen over de hierboven genoemde gegevens ingediend.

15 Bij de litigieuze beslissingen heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de bij haar aanhangig gemaakte beroepen verworpen.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arresten

16 Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 28 februari 2008, heeft Freixenet twee beroepen ingesteld, waarbij zij verzocht de litigieuze beslissingen te vernietigen en te beslissen dat de verzoeken om inschrijving als gemeenschapsmerk met betrekking tot de litigieuze afbeeldingen, voldeden aan de voorwaarden voor publicatie van artikel 40 van verordening nr. 40/94.

17 Ter ondersteuning van deze beroepen heeft Freixenet drie middelen aangevoerd, ontleend aan schending van respectievelijk artikel 73 van verordening nr. 40/94, artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening en artikel 7, lid 3, van genoemde verordening.

18 Bij de bestreden arresten heeft het Gerecht de drie middelen afgewezen en de beroepen in hun geheel verworpen.

19 Wat meer bepaald het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, ontleend aan schending van de motiveringsplicht genoemd in artikel 73, eerste volzin, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 20 van de bestreden arresten geoordeeld dat de kamer van beroep geen precieze verwijzingen naar gegevens in het dossier hoefde op te nemen toen het uitdrukkelijk verwees naar de praktijkervaring die in het algemeen is opgedaan bij het op de markt brengen van massaconsumptiegoederen om te concluderen dat de merken waarvan inschrijving werd gevraagd, voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening onderscheidend vermogen misten. Het Gerecht heeft dit eerste onderdeel derhalve verworpen in de punten 21 van deze arresten.

20 In het kader van ditzelfde onderdeel heeft het Gerecht tevens opgemerkt, in de punten 22 van de bestreden arresten, dat de kamer van beroep haar stelling dat het dagelijkse gebruik de idee bevestigde dat het ware merk van de mousserende wijn door het etiket werd weergegeven, had onderbouwd met de opmerking dat „[d]e afbeeldingen die in de beslissing van de vierde kamer van beroep waren aangehaald, die aan [Freixenet] waren toegezonden, en die welke [Freixenet] zelf [had] kunnen aantreffen in de loop van haar onderzoek, er het beste bewijs van [waren]”. Het Gerecht heeft in de punten 23 van deze arresten geoordeeld dat deze afbeeldingen ook daadwerkelijk de idee bevestigden dat het ware merk van de mousserende wijn door het etiket werd weergegeven en niet door de vorm van de verpakking ervan, hetgeen de door de kamer van beroep aangevoerde motivering vormde voor de litigieuze beslissingen.

21 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, ontleend aan schending van het recht om te worden gehoord als bedoeld in artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 44 van de bestreden arresten opgemerkt dat volgens de eerste kamer van beroep van het BHIM de essentiële factor op grond waarvan de herkomst van het betrokken product kon worden vastgesteld voor de betrokken consument het op de fles mousserende wijn aangebrachte etiket was, eerder dan de vorm van de fles of de uiterlijke verschijning ervan. Het Gerecht heeft in de punten 45 van deze arresten gepreciseerd dat deze beoordeling het uiteindelijke door het BHIM ingenomen standpunt vertegenwoordigde en deze in beginsel dus niet voor opmerkingen aan Freixenet hoefde te worden voorgelegd. Volgens het Gerecht berustte die beoordeling niet op feiten die de kamer van beroep ambtshalve had verzameld, maar lag zij in het verlengde van de argumentatie van de onderzoeker van 19 november 1998, waarin Freixenet te kennen was gegeven dat het merk waarvan inschrijving werd gevraagd eruitzag als een gewone fles mousserende wijn en dat het krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening onderscheidend vermogen miste.

22 In het kader van dit tweede onderdeel van het eerste middel heeft het Gerecht tevens opgemerkt, in de punten 46 van genoemde arresten, dat hetgeen uit de praktijkervaring is afgeleid, namelijk het belang van het etiket dat op een mousserende wijn is aangebracht als gegeven die het de betrokken consument mogelijk maakt om de herkomst van het product vast te stellen en de verscheidenheid van de aanbiedingsvormen, door eenieder, en met name Freixenet, bekend mochten worden verondersteld. Volgens het Gerecht behoorden die gevolgtrekkingen tot de categorie van algemeen bekende feiten, waarvan de juistheid niet door het BHIM behoefde te worden aangetoond. Het Gerecht heeft voorts opgemerkt dat deze primair door de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen ontwikkelde argumentatie geplaatst moest worden in de context van de discussies die tussen Freixenet en het BHIM waren gevoerd over de factoren die in aanmerking moesten worden genomen bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen van de merken waarvan inschrijving werd verzocht.

23 In de punten 47 van de bestreden arresten heeft het Gerecht aangegeven dat de idee dat het etiket het referentiepunt is voor de consument van mousserende wijn, dat niet van andere factoren afhangt zoals de kleur van het glas van de fles of de uiterlijke verschijning van het oppervlak ervan, een centraal gegeven is in de redenering van het BHIM en slechts een vaststelling op grond van de praktijkervaring. In aanmerking nemend dat Freixenet niet onkundig kon zijn van deze idee, heeft het Gerecht geoordeeld dat zij dus zeer wel in staat was geweest om de idee te weerleggen waarvan de onderzoeker en vervolgens de eerste kamer van beroep van het BHIM zijn uitgegaan om vast te stellen dat de merken waarvan inschrijving werd verzocht onderscheidend vermogen misten en dus had kunnen betogen dat niet het etiket maar de verpakking van de mousserende wijn gewoonlijk door de betrokken consument in aanmerking werd genomen bij de keuze voor dit product.

24 Na te hebben vastgesteld dat Freixenet in de gelegenheid was gesteld om opmerkingen te maken ten aanzien van de afbeeldingen van de flessen die in de beslissingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM waren aangehaald in de litigieuze beslissingen, heeft het Gerecht in de punten 48 van deze arresten bovendien geoordeeld dat zij dienaangaande dus geen schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 kon inroepen.

25 Het Gerecht heeft in de punten 49 van de bestreden arresten geconcludeerd dat Freixenet conform artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 was gehoord, in die zin dat zij een standpunt heeft kunnen innemen ten aanzien van de redenen waarom het BHIM voornemens was om de inschrijvingsaanvragen af te wijzen, namelijk het ontbreken van het in dit verband vereiste onderscheidend vermogen. Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 50 van deze arresten geoordeeld dat Freixenet dus ten onrechte had betoogd dat de kamer van beroep deze bepaling had geschonden door haar niet uit te nodigen om opmerkingen te maken ten aanzien van algemeen bekende feiten waarvan zij niet onkundig kon zijn en die het uiteindelijke standpunt van het BHIM vormden of ten aanzien van genoemde afbeeldingen van de flessen. Het Gerecht heeft derhalve het tweede onderdeel van het eerste middel verworpen.

26 Wat het tweede middel betreft, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft het Gerecht onder meer opgemerkt, in respectievelijk de punten 75 en 74 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 dat, aangaande de eigenlijke beoordeling van het onderscheidend vermogen van de merken waarvan inschrijving werd verzocht, de kamer van beroep van het BHIM zich op het standpunt had gesteld dat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren”. Het Gerecht heeft voorts in respectievelijk de punten 76 en 75 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 aangegeven dat Freixenet zich in die context had beroepen op de originaliteit van deze merken op 1 april 1996, hetgeen als zodanig niet door genoemde kamer van beroep is betwist in de litigieuze beslissingen. Volgens het Gerecht volstaat zulke originaliteit niet om het onderscheidend vermogen van genoemde merken aan te tonen wat de betrokken producten en het relevante publiek betreft.

27 In respectievelijk de punten 79 en 78 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 heeft het Gerecht geoordeeld dat de beide, niet als zodanig door Freixenet betwiste feitelijke beoordelingen door de kamer van beroep van het BHIM, die eraan waren ontleend dat geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht en dat Freixenet ook zelf het merk FREIXENET gebruikte op de flessen waarvan zij inschrijving als merken vroeg, de idee kunnen bevestigen die uit de praktijkervaring is afgeleid, namelijk dat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk kunnen functioneren” wat het relevante publiek betreft.

28 In het kader van dit tweede middel heeft het Gerecht er daarnaast aan herinnerd, in respectievelijk de punten 81 en 80 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08, dat de originaliteit van de merken waarvan inschrijving werd verzocht niet werd betwist. Wel werd betwist dat de overgrote meerderheid van de consumenten de verschijningsvorm van de flessen niet als dienstig beschouwen om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, maar bij voorkeur letten op het etiket.

29 Bovendien heeft het Gerecht in respectievelijk de punten 82 en 81 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08, geoordeeld ten aanzien van het feit dat geen van de afbeeldingen van de flessen die in de litigieuze beslissingen werden genoemd een weergave waren van flessen die in de handel waren ten tijde van de inschrijvingsaanvraag, dat het volstond op te merken dat dit argument niet kon slagen daar de kamer van beroep van het BHIM terecht in haar beslissingen had benadrukt dat „er geen precedent [was] van wijnbouwbedrijven die het publiek wijn hadden aangeboden in flessen zonder opschriften, en daarbij enkel of hoofdzakelijk vertrouwden op de verschijningsvorm van de fles als aanwijzing voor de industriële of commerciële herkomst van het product”. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat zelfs gesteld dat Freixenet de eerste was die gebruik had gemaakt van de verpakking waarvan om inschrijving als merk werd verzocht, daaraan hoe dan ook niet afdeed dat de originaliteit van deze verpakking alleen niet volstond, aangezien de consument, ongeacht het tijdvak, rekening houdt met een andere factor om zijn aankoopkeuze te maken, onder meer gelet op de grote verscheidenheid aan de in de winkels aangeboden verschijningsvormen.

30 Bijgevolg heeft het Gerecht in respectievelijk de punten 85 en 84 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 geoordeeld dat de kamer van beroep terecht van oordeel was dat de merken waarvan inschrijving werd verzocht onderscheidend vermogen misten en derhalve het tweede middel afgewezen.

31 Wat het derde middel betreft, ontleend aan schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht onder meer opgemerkt, in respectievelijk de punten 113 en 108 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08, dat niet kon worden betwist dat negen van de vijftien lidstaten waaruit de Europese Gemeenschap bestond ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvragen, niet door de door Freixenet overgelegde marktstudies waren gedekt.

32 Het Gerecht heeft voorts in respectievelijk de punten 122 en 118 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 gepreciseerd dat aangezien de merken waarvan inschrijving werd verzocht bestonden in de verschijningsvorm van een product, er taalkundig niets op tegen was om ze in te schrijven en dat dus in beginsel in het gehele deel van de Gemeenschap waar het intrinsieke onderscheidend vermogen ontbrak, moest worden aangetoond dat onderscheidend vermogen door het gebruik was verkregen om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.

33 Het Gerecht heeft in respectievelijk de punten 123 en 119 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 geconcludeerd dat bij gebreke van voldoende overtuigend bewijs voor veertien van de vijftien betrokken lidstaten, de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik in Spanje niet als afdoende kon worden beschouwd om de inschrijving te verkrijgen van een gemeenschapsmerk dat een eenheid had gevormd en gevolgen had gesorteerd in de gehele Gemeenschap. Het Gerecht heeft evens overwogen dat Freixenet zich niet met dat oogmerk en naar analogie kon beroepen op het arrest van 6 oktober 2009, PAGO International (C‑301/07, Jurispr. blz. I‑9429), betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en de vraag naar de bescherming die werd verleend uit hoofde van de bekendheid van een reeds ingeschreven gemeenschapsmerk. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep van het BHIM terecht van oordeel was dat het door Freixenet overgelegde bewijs niet volstond om aan te tonen dat onderscheidend vermogen was verkregen door het gebruik van de tekens waarvan inschrijving werd verzocht en derhalve het derde middel afgewezen.

Conclusies van partijen en procesverloop voor het Hof

34 Freixenet verzoekt het Hof:

– de bestreden arresten te vernietigen;

– de vorderingen bij het Gerecht toe te wijzen, en

– het BHIM te verwijzen in de kosten.

35 Het BHIM verzoekt het Hof:

– de hogere voorzieningen af te wijzen, en

– Freixenet te verwijzen in de kosten.

36 Bij beschikking van de president van het Hof van 10 november 2010 zijn de zaken C‑344/10 P en C‑345/10 P gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

Hogere voorzieningen

37 Ter ondersteuning van haar hogere voorzieningen voert Freixenet drie middelen aan, ontleend aan, respectievelijk, in de eerste plaats, schending van de artikelen 38, lid 3, en 73 van verordening nr. 40/94 evenals artikel 296 VWEU en artikel 6 van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de tweede plaats, schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, en in de derde plaats, schending van artikel 7, lid 3, van genoemde verordening. Als eerste moet het tweede middel worden onderzocht.

Argumenten van partijen

38 Met haar tweede middel betoogt Freixenet dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door in de bestreden arresten te oordelen dat de kamer van beroep van het BHIM niet gehouden was om concrete gegevens aan te reiken ter onderbouwing van haar weigeringen tot inschrijving en kon volstaan met de bevestiging van een vermeend algemeen bekend feit om te oordelen dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen misten, terwijl zij concrete aanwijzingen had verstrekt, die zij had onderbouwd met bewijzen van de originaliteit van deze merken op de relevante datum, zodanig dat zij significant afweken van de norm of van wat gangbaar was in de betrokken sector. Aangezien het onderscheidend vermogen volgens de rechtspraak daarom concreet had moeten worden beoordeeld, was het BHIM verplicht in te gaan op de concrete gegevens die de aanvrager had overgelegd en had het niet mogen volstaan met vage en algemene betwistingen, zoals het Gerecht ten onrechte heeft gebillijkt in de bestreden arresten.

39 Freixenet dringt bovendien aan op het feit dat de merken waarvan inschrijving wordt verzocht zich aanzienlijk onderscheiden van de normen in de sector op 1 april 1996 en zij merkt in dit verband op dat de originaliteit van deze merken als zodanig is erkend door zowel de kamer van beroep van het BHIM als het Gerecht in de punten 76 en 81 van arrest T‑109/08 en de punten 75 en 80 van arrest T‑110/08. Zij geeft te kennen dat aangezien volgens de rechtspraak enkel een vermogen om de herkomst van het product te onderscheiden volstaat om toepassing van de weigeringsgrond bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 achterwege te laten en dat, gelet op het feit dat deze merken een minimum aan onderscheidend vermogen bezaten, hetgeen het Gerecht heeft erkend door deze als origineel te kwalificeren, dit laatste blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in strijd met deze bepaling te weigeren te erkennen dat genoemde merken onderscheidend vermogen bezaten, ondanks dat aan het criterium voor bescherming was voldaan.

40 Freixenet verwijt het Gerecht tevens dat het artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden als gevolg van het belang dat het heeft gehecht aan de noodzaak om een woordelement te combineren met de merken waarvan inschrijving wordt verzocht door in respectievelijk de punten 82 en 81 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 de overweging van de kamer van beroep van het BHIM over te nemen dat „er geen precedent is van wijnbouwbedrijven die het publiek wijn hadden aangeboden in flessen zonder opschriften, en daarbij enkel of hoofdzakelijk vertrouwden op de verschijningsvorm van de fles als aanwijzing voor de industriële of commerciële herkomst van het product”. Het Gerecht is er dus ten onrechte van uitgegaan dat een ander teken dan een woord geen enkel onderscheidend vermogen heeft wanneer het niet in combinatie met een woordelement wordt gebruikt, terwijl noch in deze verordening noch in de rechtspraak de inschrijving van een merk bestaande uit de aanbiedingsvorm van een product of de uiterlijke verschijning van de verpakking ervan, ondergeschikt wordt gemaakt aan het voorhanden zijn van opschriften of woordelementen.

41 Het BHIM bestrijdt dit betoog van Freixenet en geeft te kennen dat het tweede middel moet worden afgewezen.

Beoordeling door het Hof

42 Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in dat het merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie onder meer arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C‑456/01 P en C‑457/01 P, Jurispr. blz. I‑5089, punt 34; 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C‑136/02 P, Jurispr. blz. I‑9165, punt 29, en 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C‑238/06 P, Jurispr. blz. I‑9375, punt 79).

43 Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek (zie onder meer arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 35; arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 25, en arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punt 79).

44 Zoals het Gerecht heeft opgemerkt in respectievelijk de punten 69 en 68 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08, wordt in casu niet betwist dat de betrokken waren, namelijk mousserende wijnen, gewone consumptiegoederen zijn en dat het beoogde publiek bestaat uit het grote publiek in de vijftien lidstaten waaruit de Gemeenschap bestond ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvragen.

45 Volgens eveneens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden (zie onder meer arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punt 30; arrest van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 27; arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C‑144/06 P, Jurispr. blz. I‑8109, punt 36).

46 Bij de toepassing van deze criteria dient er evenwel rekening mee te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord‑ of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord‑ of beeldmerk (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Mag Instrument/BHIM, punt 30; Deutsche SiSi-Werke/BHIM, punt 28, en Storck/BHIM, punt 27).

47 In die omstandigheden bezit alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Mag Instrument/BHIM, punt 31; Deutsche SiSi-Werke/BHIM, punt 31, en Storck/BHIM, punt 28).

48 Deze rechtspraak, die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf of in de verpakking van de waren, zoals vloeistoffen, die vanwege de aard van de waar in de handel zijn verpakt (zie reeds aangehaald arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, punt 29, en reeds aangehaald arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, punt 38), geldt ook wanneer – zoals in casu – het aangevraagde merk een „overig” merk is dat in de specifieke uiterlijke verschijning van het oppervlak van de verpakking van een vloeistof bestaat. In een dergelijk geval bestaat het merk immers evenmin in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken (zie in die zin arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 29).

49 Ofschoon het Gerecht in respectievelijk de punten 63 tot en met 67 en 62 tot en met 66 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 de in de rechtspraak neergelegde criteria juist heeft geïdentificeerd, blijkt evenwel uit deze arresten dat het Gerecht deze rechtspraak niet heeft gevolgd bij de beoordeling van het onderhavige geval.

50 In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afweken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er immers toe beperkt om in algemene termen vast te stellen in respectievelijk de punten 79 et 78 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt.

51 Een dergelijke beoordeling leidt er stelselmatig toe dat merken in de vorm van de uiterlijke verschijning van de verpakking van de waar zelf die geen opschrift of woordelement omvat, worden uitgesloten van de bescherming die mogelijk door verordening nr. 40/94 wordt verleend.

52 Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden (zie in die zin arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C‑383/99 P, Jurispr. blz. I‑6251, punt 45).

53 In die omstandigheden slaagt het als tweede door Freixenet aangevoerde middel en moeten de bestreden arresten worden vernietigd, zonder dat de overige middelen in hogere voorziening behoeven te worden onderzocht.

Beroep bij het Gerecht

54 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in de onderhavige zaak het geval.

55 De vorderingen die Freixenet bij het Gerecht heeft ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissingen en gesteund op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moeten worden toegewezen om de redenen die in de punten 45 tot en met 52 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet. De kamer van beroep van het BHIM heeft immers blijk gegeven van dezelfde onjuiste rechtsopvatting als het Gerecht door in respectievelijk de punten 34 en 37 en 31 en 34 van de beslissingen van 30 oktober en van 20 november 2007 te oordelen dat „de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel”, en door niet te onderzoeken of de aangevraagde merken niet zodanig significant afweken van de norm of van wat gangbaar was in de sector dat zij onderscheidend vermogen bezaten.

56 In die omstandigheden moeten de litigieuze beslissingen worden vernietigd, zonder dat de overige middelen die door Freixenet in het kader van haar beroepen bij het Gerecht zijn aangevoerd behoeven te worden onderzocht.

Kosten

57 Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van dit Reglement, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Freixenet worden verwezen in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in die van de hogere voorzieningen.

Het Hof (Derde kamer) verklaart:

1) De arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 27 april 2010, Freixenet/BHIM (Witte gematteerde fles) (T‑109/08) en Freixenet/BHIM (Zwarte gematteerde fles) (T‑110/08), worden vernietigd.

2) De beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 oktober 2007 (zaak R 97/2001‑1) en van 20 november 2007 (zaak R 104/2001‑1) worden vernietigd.

3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in zowel de kosten van de procedures in eerste aanleg als die van de hogere voorzieningen.

ondertekeningen