De houder van een merk kan de door artikel 9 van verordening nr. 207/2009 verleende rechten derhalve verliezen wanneer, ten eerste, dit merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is en, ten tweede, deze verandering toe te rekenen is aan het handelen of nalaten van die merkhouder. Het gaat daarbij om cumulatieve voorwaarden.

Terwijl artikel 7 van verordening nr. 207/2009 dus de gevallen opsomt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen, betreft artikel 51, lid 1, onder b), van diezelfde verordening de situatie waarin het gebruik van het merk zo algemeen is geworden dat het teken dat het betrokken merk vormt de categorie, soort of aard van de bij de inschrijving bedoelde waren of diensten en niet meer de specifieke waren of diensten van een bepaalde onderneming aanduidt. Het merk dat de gebruikelijke benaming van een waar is geworden heeft bijgevolg zijn onderscheidend vermogen verloren, zodat het die functie niet meer vervult.

De Uniewetgever heeft de herkomstaanduidende functie van het merk vastgelegd door in artikel 4 van verordening nr. 207/2009 te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol. Zij maakt het mogelijk om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waar of dienst dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit is de onderneming die toeziet op de verkoop van de waar of de dienst.

Uit de rechtspraak van het Hof die mutatis mutandis voor artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk geldt, blijkt dat dit artikel betrekking heeft op de situatie waarin het merk niet meer in staat is zijn herkomstaanduidende functie te vervullen.

De rechtspraak stelt dat wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaren die optreden bij de afzet van deze waar.

Het merk maakt immers deel uit van een communicatieproces tussen kopers en verkopers. Dat communicatieproces leidt alleen dan tot het beoogde resultaat en het merk vervult alleen dan de functie die zijn bestaan rechtvaardigt, wanneer beide bij de communicatie betrokken partijen het merk „begrijpen” en zich bijgevolg bewust zijn van de herkomstaanduidende functie ervan. Wanneer een van beide groepen het merk als soortnaam opvat, faalt de overdracht van de door het merk gecommuniceerde informatie.

Zelfs wanneer de koper niet weet dat hij met een merk te maken heeft, kan dit merk toch zijn herkomstaanduidende functie blijven vervullen wanneer een tussenpersoon een doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing van de koper uitoefent en zijn bekendheid met de herkomstaanduidende functie van het merk aldus tot het slagen van het communicatieproces leidt. Dat is het geval wanneer in de desbetreffende markt een advies van de tussenpersoon, dat een doorslaggevende rol speelt bij de aankoopbeslissing, gebruikelijk is of wanneer de tussenpersoon de aankoopbeslissing helemaal zelf voor de consument neemt, zoals dat bij apothekers en artsen met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen het geval is.

Indien de betrokken kringen dus in de eerste plaats de consumenten en eindverbruikers omvatten, moeten de tussenpersonen die een rol spelen bij de beoordeling van het gebruikelijke karakter van het merk eveneens in aanmerking worden genomen.

Uit deze rechtspraak volgt dat de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking dient te worden genomen om te beoordelen of het betwiste merk in de handel de gebruikelijke benaming is geworden van de onder dat merk verkochte waar, moeten worden afgebakend met inachtneming van de kenmerken van de markt van die waar.

(zie punten 31‑35)