Zaak C‑228/03

The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy

tegen

LA-Laboratories Ltd Oy

(verzoek van de Korkein oikeus om een prejudiciële beslissing)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 6, lid 1, sub c – Beperkingen van door merk verleende bescherming – Gebruik van merk door derde wanneer dit nodig is om bestemming van product of dienst aan te geven”

Conclusie van advocaat-generaal A. Tizzano van 9 december 2004

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 maart 2005.

Samenvatting van het arrest

1. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Voorwaarde voor geoorloofdheid – Noodzaak van gebruik – Beoordelingscriteria – Toetsing door nationale rechter – Toepassing van zelfde criteria op accessoires en onderdelen als op andere categorieën van mogelijke bestemmingen

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Voorwaarde voor geoorloofdheid – Gebruik in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – Beoordelingscriteria – Toetsing door nationale rechter

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Verhandeling niet alleen van onderdelen of accessoires, maar ook van hoofdproduct – Voorwaarden voor geoorloofdheid – Noodzaak van gebruik van merk en overeenstemming van gebruik van merk met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

1. De geoorloofdheid van het gebruik van een merk door een derde om de bestemming van een product of dienst aan te geven krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van het product aan te geven. Dit is het geval wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren. Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of deze voorwaarde is vervuld, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien die bepaling voorts geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

(cf. punt 39, dictum 1)

2. De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van merkenrichtlijn 89/104 brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,

- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

(cf. punt 49, dictum 2)

3. Wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van merkenrichtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

(cf. punt 53, dictum 3)