Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 21 maart 2002. - Robelco NV tegen Robeco Groep NV. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Hof van Beroep te Brussel - België. - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 5 - Bepalingen betreffende bescherming tegen gebruik van teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten - Omvang van deze bescherming - Tekens die overeenstemmen met merk. - Zaak C-23/01.



Jurisprudentie 2002 bladzijde I-10913



Conclusie van de advocaat generaal

1. In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde, of de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: merkenrichtlijn") criteria bevat voor de toepassing van de bescherming tegen misbruik of schadeveroorzakend gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van artikel 5, lid 5, ervan.

De feiten van het hoofdgeding

2. Blijkens het verwijzingsarrest kunnen de feiten van het hoofdgeding worden weergegeven als volgt.

3. NV Robelco (hierna: Robelco") werd op 20 november 1996 door twee investeringsvennootschappen opgericht als een naamloze vennootschap met als vennootschapsnaam Robelco". Haar maatschappelijk doel bestaat onder meer uit:

- het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen;

- het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur en leasing".

Blijkens een aantal reclamefolders profileert Robelco zich met vastgoedrealisaties in de sector van bedrijvenparken en projecten op maat".

Het balanstotaal van Robelco, met een beginkapitaal van 6 miljoen BEF, bedroeg eind 1998 ruim 1,4 miljard BEF.

4. NV Robeco Groep (hierna: Robeco Groep") is een vermogensbeheerder en bestaat als Nederlandse financiële groep sinds 1929. Zij brengt financiële producten en diensten op de markt, voornamelijk in de vorm van beursgenoteerde beleggingsfondsen, en is internationaal actief via banken en effectenhuizen.

Het Rotterdams Beleggings Consortium is sedert 1959 actief onder de benaming Robeco" en heeft sindsdien bij het Benelux-Merkenbureau tal van woordmerken laten inschrijven, waaronder Robeco", Rorento", Rolinco", Rogiro", Rotrusco" en Roparco", die werden gedeponeerd voor klasse 36, met name financiële en monetaire zaken, diensten met betrekking tot sparen en beleggen.

In 1998 beheerde Robeco Groep ruim 170 miljard NLG overwegend voor institutionele beleggers.

Vaststaat dat het merk Robeco grote bekendheid geniet bij het Nederlandse publiek.

5. Op 2 juni 1999 heeft Robeco Groep Robelco gedagvaard teneinde haar verbod te horen opleggen om gebruik te maken van het teken Robelco" als handelsnaam en maatschappelijke benaming, of van enig met Robeco" overeenstemmend teken, op straffe van een dwangsom van 100 000 BEF per dag vertraging om het bevel uit te voeren.

Robeco Groep voerde schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: eenvormige wet") aan en bestempelde dit als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.

Het vonnis wees de vordering toe.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsrecht

6. Artikel 5, leden 1, 2 en 5, van de merkenrichtlijn bepaalt:

Rechten verbonden aan het merk

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

Nationaal recht

7. Sinds 1971 is in de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie de Eenvormige Beneluxwet op de merken van kracht.

8. Artikel 13, A, lid 1, van deze wet luidde in zijn oorspronkelijke versie als volgt:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht."

9. Per 1 januari 1996 trad de gewijzigde versie van de eenvormige wet in werking, na aanpassing ervan aan de merkenrichtlijn.

10. Artikel 13, A, lid 1, bepaalt thans:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

De prejudiciële vragen

11. In de beroepsprocedure tegen het vonnis van de eerste rechter heeft het Hof van Beroep te Brussel het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing verzocht over de volgende vragen:

1) Dient artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden begrepen dat de aldaar bedoelde mogelijkheid tot bescherming door een lidstaat alleen kan worden verleend tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk of kan zij in dat geval ook worden verleend tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken?

2) Indien die bescherming ook kan worden verleend tegen een met het merk overeenstemmend teken, vereist de inbreukmakende overeenstemming in de zin van bedoeld artikel dan dat hierdoor verwarring kan ontstaan, of volstaat associatierisico, aldus begrepen dat bij wie met het merk en het teken wordt geconfronteerd het éne het andere oproept zonder dat hieruit verwarring voortvloeit, of dient hierbij zelfs geen associatierisico voorhanden te zijn?"

Argumenten van partijen

12. Naast de Commissie hebben beiden partijen in het hoofdgeding schriftelijke opmerkingen ingediend.

13. Robeco Groep voert aan dat de eerste vraag van de Belgische rechter aldus dient te worden beantwoord, dat de term teken" in artikel 5, lid 5, van de richtlijn zowel de aan het merk gelijke als de met het merk overeenstemmende tekens omvat, en dat overeenkomstig deze bepaling het nationale recht moet preciseren welke graad van overeenstemming vereist is.

14. Met betrekking tot de tweede vraag stelt Robeco Groep dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn op duidelijke wijze de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing ervan verwoordt (gebruik zonder geldige reden" van een teken" waardoor ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het merk") zonder dat daaruit andere voorwaarden, zoals het door de verwijzende rechter vermelde verwarrings- of associatiegevaar, kunnen worden afgeleid.

15. Het betoog van Robelco daarentegen draait om het onderscheid tussen verwarringsgevaar en louter associatiegevaar. Er is sprake van verwarring" wanneer het publiek het teken en het merk met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar) of wanneer het de gerechtigden op het teken en die op het merk met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar). Er is loutere associatie wanneer de waarneming van het teken de herinnering aan het merk oproept zonder dat teken en merk met elkaar worden verward.

16. Robelco erkent dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn geen merkenrechtelijke bepaling is. Zij voegt er evenwel aan toe dat voor de toepassing van deze bijzondere vorm van bescherming de loutere overeenstemming niet volstaat: het teken moet gelijk zijn aan het merk. Zo niet, moet altijd het bestaan van verwarringsgevaar worden aangetoond.

17. Volgens Robelco dient het teken" als bedoeld in lid 5 hetzelfde te zijn als dat waarvan sprake in lid 1, sub b, met name het teken dat overeenkomt met het merk. Deze uitlegging, die de bevoegdheden van de lidstaten beperkt houdt, strookt met de harmonisatiedoelstelling van de richtlijn. Anders zou aan een weinig bekend teken ingevolge lid 5 een vergelijkbare bescherming worden verleend als de ingevolge lid 2 aan een bekend merk verleende bescherming.

18. De Commissie geeft het Hof van Justitie in overweging te antwoorden dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn tot doel heeft bepaalde door het interne recht van de lidstaten verleende vormen van bescherming van de harmonisatie uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld de door artikel 13, A, lid 1, sub d, van de eenvormige wet op de merken verleende bescherming.

19. Zij gaat ervan uit, dat de verwijzende rechter de omstreden feiten - geschil tussen de houder van een merk en de houder van een handelsnaam, waarbij de respectieve waren of diensten niet soortgelijk zijn - correct heeft gekwalificeerd als gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding, waarop artikel 5, lid 5, van toepassing is.

20. Op basis van een analyse van het doel van de bepaling tegen de achtergrond van de wordingsgeschiedenis ervan, concludeert de Commissie dat het door artikel 5, lid 5, bestreken rechtsgebied volledig ontsnapt aan de communautaire harmonisatie. De nationale rechter mag derhalve de in dit gebied vastgestelde nationale bepalingen vrij interpreteren.

21. Subsidiair geeft de Commissie in overweging te verklaren dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn geen enkele overeenstemming tussen het teken en het merk vereist. Er hoeft dus niet te worden beoordeeld of er verwarrings- of associatiegevaar is, maar wel of er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Onderzoek van de prejudiciële vragen

22. Het Hof van Beroep te Brussel wenst te vernemen welke graad van overeenstemming tussen het teken en het merk vereist is voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van de richtlijn (eerste vraag), en of daarvoor vereist is dat deze overeenstemming gepaard gaat met verwarrings- of associatiegevaar (tweede vraag).

23. De vragen van de verwijzende rechter vloeien niet zozeer voort uit de tekst van de gemeenschapsbepaling zelf, maar uit zijn onzekerheid over de juiste omzetting van deze bepaling in het Beneluxrecht en over het voortbestaan van de vóór de inwerkingtreding van de richtlijn ontwikkelde rechtspraktijk.

24. Artikel 5 van de merkenrichtlijn - met als titel rechten verbonden aan het merk" - zet schematisch uiteen op welke niveaus van rechtsbescherming merkhouders aanspraak kunnen maken, en het trekt een duidelijke scheidingslijn tussen de bevoegdheden die onder de communautaire, geharmoniseerde regeling vallen en die welke tot de nationale rechtsstelsels blijven behoren.

25. Lid 1 van artikel 5 omschrijft wat het uitsluitend recht op een merk in wezen inhoudt, met name de mogelijkheid om het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten te verbieden, zoals bij namaak (sub a), of om het gebruik van een overeenstemmend teken te verbieden voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring, of zelfs loutere associatie kan ontstaan (sub b).

26. Dit is het eigenlijke doel van het merkenrecht: de juistheid waarborgen van de inlichtingen die het ingeschreven teken verschaft over de onderneming waarvan bepaalde waren afkomstig zijn.

27. Lid 2 van artikel 5 breidt deze waarborg uit ten gunste van merken die bekendheid genieten in een bepaald gebied, door de lidstaten toe te staan het gebruik van een overeenstemmend teken te verbieden, zelfs voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk of schade wordt toegebracht aan de houder van het merk. Aldus worden tegelijkertijd twee rechten gewaarborgd, te weten dat het publiek de juiste herkomst van de aangeboden waren kent, en dat de merkhouder zijn handelszaak (goodwill") vrijwaart.

28. Ten slotte sluit lid 5 van dit artikel van het toepassingsgebied van de richtlijn de nationale bepalingen uit die bescherming bieden tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

29. Partijen zijn, soms uitvoerig, ingegaan op de vraag of deze laatste bepaling deel uitmaakt van het merkenrecht. Mijns inziens is deze kwalificatie niet van wezenlijk belang. De indeling in rechtsgebieden, waarvan het nut voor studiedoeleinden vaststaat, heeft altijd iets willekeurigs en is niet welomlijnd, omdat zij geregeld zowel in ruimte als tijd verandert. Hoewel kan worden geoordeeld dat onder het merkenrecht alleen de kwesties vallen die hoofdzakelijk de onderscheidende functie van dit rechtsinstrument betreffen, is het niet ondenkbaar dat een ruimere categorie wordt bedacht waarin alle mogelijke geschillen met betrekking tot het merk worden ondergebracht.

30. Daarentegen is het wel van belang om de scheidingslijn tussen het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht en dat van de nationale rechtsstelsels inzake merken te bepalen. Deze scheidingslijn drukt op geen enkele wijze uit dat de Europese wetgever het eigenlijke merkenrecht heeft willen afscheiden van andere verwante rechtsgebieden, aangezien er slechts een gedeeltelijke aanpassing van de normen is.

31. Artikel 5 van de richtlijn bevat een dubbele begrenzing: een positieve en een negatieve. In positieve zin heeft de harmonisatie betrekking op het recht van de merkhouder om het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren te verbieden indien er verwarringsgevaar is. In negatieve zin heeft de communautaire aanpassing geen betrekking op de grotere bescherming van het onderscheidend vermogen en de goodwill van bekende merken en evenmin op de regeling bij gebruik van een teken anders dan ter aanduiding van de herkomst van de waren of diensten.

32. Ik moet toegeven dat ik enigszins verbaasd ben over de redactie van artikel 5, lid 5, van de richtlijn dat, zoals de Commissie heeft opgemerkt, in het bijzonder lijkt te zijn toegevoegd om een soortgelijke bepaling van de Eenvormige Beneluxwet mogelijk te maken. Wanneer een teken niet rechtstreeks of onrechtstreeks, onbewust of toevallig wordt gebruikt ter aanduiding van waren of diensten, zie ik niet in welk belang dat teken in het economisch verkeer kan hebben uit het oogpunt van het merkenrecht. Anders is het wanneer dat teken niet wordt gebruikt als merk in formele zin. Aldus opgevat zou lid 5 bijvoorbeeld ertoe dienen, nationale bepalingen inzake vergelijkende reclame of misbruik van handelsnaam van de harmonisatie uit te sluiten.

33. De verwijzende rechter is uitgegaan van deze laatste hypothese, en geen enkele van de partijen heeft deze beoordeling betwist. Ik zal dit dus als uitgangspunt nemen. Ik beschik over geen enkel element om tot een ander oordeel te komen en het onderzoek van de gestelde vragen verplicht mij evenmin daartoe. Toch is het niet zonder belang en evenmin eenvoudig te weten, of een handelsnaam zoals een merk in het economisch verkeer dient ter onderscheiding, in het bijzonder bij diensten, en welke gevolgen het antwoord op deze vraag heeft voor het gemeenschapsrecht. Ik ben van mening dat daarvoor niet zozeer moet worden uitgegaan van vooraf vastgestelde categorieën, maar dat rekening moet worden gehouden met de praktische gevolgen van de verschillende handelwijzen.

34. Het geval, dat een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van de herkomst van een waar, valt niet onder artikel 5, lid 1, betreffende de identificatie van de waren of diensten, en bovendien wordt die materie door lid 5 uitdrukkelijk voorbehouden aan de wetgever van de lidstaten. Het blijft buiten het toepassingsgebied van de richtlijn, die bovendien de wetgevende bevoegdheid van de lidstaten op dit punt erkent om alle twijfel weg te nemen.

35. De richtlijn voegt hieraan toe dat dit teken, zonder onderscheidende functie, moet worden gebruikt om voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan de reputatie van een derde. Praktisch gezien is dit de meest waarschijnlijke hypothese, maar zelfs bij gebreke van deze verduidelijking zie ik niet in hoe de richtlijn van toepassing zou kunnen zijn op gevallen waarbij het teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding.

36. Dat de door lid 5 voorbehouden bevoegdheid aan geen enkele andere voorwaarde is onderworpen, kan niet worden betwist. Deze bepaling zegt helemaal niets over de graad van overeenstemming die tussen het teken en het merk moet bestaan. In deze omstandigheden staat vast dat de lidstaten de mogelijkheid hebben geen enkele wettelijke regeling vast te stellen, of te eisen dat het teken gelijk is aan het merk, of genoegen te nemen met een overeenstemming, hoe gering ook, of zelfs met om het even welk ander verband dat een verwijzing zou kunnen inhouden.

37. Er is geen enkele reden waarom het stilzwijgen van de wetgever inzake de aard van het verband tussen het betrokken teken en het merk zou hoeven te worden verduidelijkt, zoals de verwijzende rechter verlangt. Evenmin mag de inhoud van de voorafgaande leden van artikel 5 van overeenkomstige toepassing worden verklaard op lid 5 ervan of de strekking van lid 5 worden vergeleken met die van lid 2, zoals Robelco betoogt.

38. Om te beginnen zou het vastleggen van het verlangde verband tussen het teken en het merk onherroepelijk inhouden dat de door de Raad aan de lidstaten erkende vrijheid in materies als oneerlijke concurrentie, consumentenbescherming en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zonder enige rechtsgrond wordt beperkt.

39. Hoewel de leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn voor de toepassing ervan een zekere graad van overeenstemming tussen twee tekens vereisen, is het evenwel voorts ook zo dat lid 5 door een andere logica is ingegeven, zodat er geen aanleiding is om op het gebied van bescherming van een merk tegen een teken dat anders dan ter onderscheiding van waren wordt gebruikt, elementen toe te passen die juist zijn ingegeven door die onderscheidingsfunctie.

40. Ten slotte hoeft om soortgelijke redenen geen vergelijking te worden gemaakt tussen de door lid 2 van artikel 5 aan de lidstaten toegekende bevoegdheden en die als bedoeld in lid 5, aangezien deze laatste alleen gevolgen hebben in het beperkte kader van het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding.

41. Ik zou hieraan willen toevoegen dat mijns inziens niets in artikel 13, A, lid 1, sub d, van de eenvormige wet erop wijst dat de Benelux-wetgever de bevoegdheden zou hebben overschreden die hem door de communautaire merkenregeling uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

Conclusie

Gelet op een en ander, geef ik het Hof van Justitie in overweging, de door het Hof van Beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

Voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, is niet een bepaalde graad van overeenstemming tussen het betrokken teken en het betrokken merk vereist; deze kwestie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten."