NL Publicatieblad van de Europese Unie C 90/19

Hogere voorziening ingesteld op 23 februari 2009 door Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill en Andreas Herden tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 16 december 2008 in zaak T-335/07, Volker Mergel e.a./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-80/09 P)

2009/C 90/29

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwiranten: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill en Andreas Herden (vertegenwoordiger: G. P. Friderichs, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

— de beslissing van de Tweede kamer van het Gerecht van eerste aanleg van 16 december 2008 (zaak T-335/07-33), die rekwiranten ter kennis is gebracht bij telefax van 18 december 2008, vernietigen;

— de beslissing van de vierde kamer van beroep van verweerder van 25 juni 2007 (beroepsprocedure R0299/2007-4) vernietigen;

— verweerder verwijzen in de kosten;

Middelen en voornaamste argumenten

Het voorwerp van het geding betreft de vraag of het begrip „Patentconsult” voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 als merk kan worden beschermd. Het Gerecht van eerste aanleg was van oordeel dat „Patentconsult” een aanduiding is die rechtstreeks en concreet de betrokken diensten aanduidt.

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voeren rekwiranten onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 aan.

Met hun eerste middel verwijten zij het Gerecht, het litigieuze merk ten onrechte te hebben gekwalificeerd als een neologisme dat niet merkbaar verschilt van de loutere som van de beschrijvende elementen. Het Gerecht heeft het ontbreken van onderscheidend vermogen van het litigieuze merk gemotiveerd door te stellen dat het merk „Patentconsult” de gebruikelijke structuur van soortgelijke aanduidingen als „patent consulting” of „patent consultancy” volgt. Deze kwalificatie is evenwel onjuist, aangezien „Patentconsult” juist niet de gebruikelijke — namelijk grammaticaal juiste — structuur volgt, maar daarvan afwijkt en aldus een opvallend neologisme vormt dat zich merkbaar onderscheidt van de loutere som van de elementen „patent” en „consult”.

Als tweede middel voeren rekwiranten aan dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het merk „Patentconsult” uitsluitend beschrijvend is. Het Gerecht heeft zich op het standpunt gesteld dat het voor het beschrijvend karakter irrelevant is of andere begrippen kunnen worden gebruikt voor de beschermde diensten. Rekwiranten zijn daarentegen van mening dat juist een ander begrip dan „Patentconsult” moet worden gebruikt om een vrijhoudingsbehoefte te kunnen aanvoeren. Het grammaticaal onjuiste begrip „Patentconsult” is juist niet geschikt.

Ten slotte wordt als derde middel aangevoerd dat het Gerecht de door verweerder vastgestelde eerdere beslissing met betrekking tot het merk „Netmeeting” en het arrest van het Hof in de zaak C-383/99 P inzake het merk „Baby-dry” ten onrechte als niet ter zake dienend heeft beschouwd. Volgens laatstgenoemd arrest is een merkbaar verschil tussen de formulering en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd, geschikt om onderscheidend vermogen te verlenen. Deze rechtspraak moet in acht worden genomen teneinde de continuïteit en betrouwbaarheid van de beslissingen van de gemeenschapsrechters te waarborgen.