Zaak C-363/99

Koninklijke KPN Nederland NV

tegen

Benelux-Merkenbureau

(verzoek van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage om een prejudiciële beslissing)

„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1 – Weigeringsgronden – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden – Verbod om merk in te schrijven voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van betrokken waren of diensten”

Samenvatting van het arrest

1. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Inschrijving van nieuw merk – Onderzoek van teken door bevoegde autoriteit – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Inschrijving van nieuw merk – Onderzoek van teken door bevoegde autoriteit – Inschrijving in andere lidstaat van overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten – Geen invloed

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Merken uitsluitend bestaande uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waren of diensten – Bestaan van andere tekens of benamingen die gebruikelijker zijn om zelfde kenmerken aan te duiden – Aantal concurrenten die belang kunnen hebben bij gebruik van zelfde tekens of benamingen – Geen invloed – Inschrijving die zich uitstrekt over vertalingen van woordmerk in regeling waarbij verschillende talen naast elkaar bestaan – Onderzoek van vertalingen door bevoegde autoriteit

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub c)

4. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Merken uitsluitend bestaande uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar – Verband tussen artikel 3, lid 1, sub b, en artikel 3, lid 1, sub c

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b en c)

5. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Merken uitsluitend bestaande uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar – Begrip – Woordmerk waarvan bestanddelen kenmerken van betrokken waren of diensten beschrijven – Daaronder begrepen bij gebreke van ongebruikelijke combinatie

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub c)

6. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Inschrijving van nieuw merk – Onderzoek van teken door bevoegde autoriteit – Inschrijving voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Ontoelaatbaarheid

(Richtlijn 89/104 van de Raad)

7. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Inschrijving van nieuw merk – Onderzoek van teken door bevoegde autoriteit – Weigering van inschrijving beperkt tot „evident ontoelaatbare” merken – Ontoelaatbaarheid

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3)

1. Artikel 3 van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.

Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regeling.

(cf. punt 37, dictum 1)

2. De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

(cf. punt 44, dictum 2)

3. Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

Wanneer de toepasselijke nationale wettelijke regeling bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

(cf. punt 61, dictum 3)

4. Artikel 3, lid 1, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

(cf. punt 79, dictum 4)

5. Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

(cf. punt 104, dictum 5)

6. De Eerste merkenrichtlijn (89/104) verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

(cf. punt 117, dictum 6)

7. Artikel 3 van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.

(cf. punt 126, dictum 7)