Zaak C‑148/17

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

tegen

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesgerichtshof)

„Prejudiciële verwijzing – Merkenrecht – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 14 – Vaststelling achteraf van de nietigheid of het verval van een merk – Tijdstip waarop aan de voorwaarden voor nietigheid of verval moet zijn voldaan – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Uniemerk – Artikel 34, lid 2 – Inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk – Rechtsgevolgen van dit inroepen voor het oudere nationale merk”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 april 2018

Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95 – Vaststelling achteraf van de nietigheid of het verval van een merk – Vaststelling van de datum waarop is voldaan aan de voorwaarden voor nietigheid of verval van een ouder nationaal merk – Inroepen van de anciënniteit van het oudere nationaal merk voor het Uniemerk – Gevolgen van die anciënniteit na doorhaling van het oudere nationale merk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 34, lid 2; richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 14)

Artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of het verval van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of dit verval is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.

Hoewel artikel 14 van richtlijn 2008/95 niet preciseert welk tijdstip relevant is voor het onderzoek of aan de voorwaarden voor nietigheid of verval is voldaan, blijkt evenwel uit de bewoordingen en het doel van deze bepaling dat dit onderzoek erop is gericht om achteraf te bepalen of aan die voorwaarden was voldaan op de datum waarop afstand werd gedaan van het oudere nationale merk of op de datum waarop dit is komen te vervallen. Derhalve is het vereiste dat eveneens aan de voorwaarden voor de nietigheid of verval van het oudere nationale merk moet zijn voldaan op het tijdstip waarop op de vordering tot vaststelling achteraf van nietigheid of verval wordt beslist, niet in overeenstemming met bovengenoemde bepaling.

Allereerst moet immers worden opgemerkt dat richtlijn 2008/95 geenszins voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van een nationaal merk waarvan reeds afstand is gedaan. Verder blijkt uit overweging 5 en artikel 1 van deze richtlijn dat zij alleen van toepassing is op merken die het voorwerp zijn van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving, zodat een doorgehaald merk niet meer bestaat volgens deze richtlijn.

Voorts volgt uit artikel 12, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/95 dat alleen gebruik van het merk in aanmerking wordt genomen dat voorafgaat aan de datum van instelling van de vordering tot vervallenverklaring, eventueel verkort met drie maanden in het geval bedoeld in de derde alinea van deze bepaling. Het zou bijgevolg niet in lijn met deze bepaling zijn om in het kader van een procedure strekkende tot vaststelling achteraf van het verval van een merk een gebruik in aanmerking te nemen dat plaatsvindt na het tijdstip waarop de houder van het merk zelf heeft verklaard hiervan afstand te doen of het heeft laten vervallen.

Ten slotte blijkt uit artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat het enige rechtsgevolg van het inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk voor een Uniemerk erin bestaat dat wanneer de houder van dat oudere nationale merk hiervan afstand doet of het laat vervallen, hij wordt geacht in de lidstaat waar of waarvoor dit merk was ingeschreven, dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer dit merk ingeschreven zou zijn gebleven. Deze bepaling creëert aldus een fictie die erop is gericht dat de houder van het Uniemerk in die lidstaat dezelfde bescherming kan blijven genieten als die welke was toegekend aan het doorgehaalde oudere nationale merk, maar niet dat laatstgenoemd merk als zodanig kan blijven bestaan. Hieruit volgt onder meer dat een eventueel gebruik van het betrokken teken na de doorhaling van dat oudere nationale merk in een dergelijk geval moet worden beschouwd als een gebruik van het Uniemerk en niet van het doorgehaalde oudere nationale merk.

(zie punten 26, 28‑30 en dictum)