Hogere voorziening, ingesteld op 21 december 2018 door The Yokohama Rubber Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — uitgebreid) van 24 oktober 2018 in zaak T-447/16: Pirelli Tyre/EUIPO

(Zaak C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: The Yokohama Rubber Co. Ltd (vertegenwoordigers: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Pirelli Tyre SpA

Conclusies

— het bestreden arrest vernietigen;

— indien nodig de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;

— Pirelli Tyre S.p.A. verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor het Gerecht en de kamer van beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

Eerste onderdeel van het eerste middel: is het merk de vorm van de waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 (1) ?

Het Gerecht heeft geoordeeld dat Pirelli niet heeft betwist dat bepaalde van haar bandmodellen op het loopoppervlak ervan een groef met de door het litigieuze teken weergegeven vorm hebben, ook al zijn er geen contouren te zien op de grafische voorstelling die het litigieuze teken vormt en is bij dit teken geen aanvullende beschrijving gevoegd. De aan de bevoegde autoriteit geboden mogelijkheid om rekening te houden met de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een litigieus driedimensionaal teken, geldt ook voor het onderzoek van tweedimensionale tekens. Het Gerecht is aan het einde van zijn redenering tot de volgende slotsom gekomen: „Vastgesteld dient te worden dat bij een objectieve en concrete analyse van het litigieuze merk dit geen patroon van een loopvlak weergeeft. Het geeft hooguit een op zichzelf staande groef van een loopvlak weer.” Het Hof van Justitie heeft herhaald dat de rechtspraak die is ontwikkeld in verband met driedimensionale merken die bestaan in de verschijningsvorm van de waar of een deel daarvan, ook van toepassing is wanneer het aangevraagde merk — zoals in casu — een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van die waar of dat deel ervan. In een dergelijk geval bestaat het merk evenmin in een teken dat geen verband houdt met de verschijningsvorm van de waren waarop dat merk betrekking heeft. De grafische voorstelling van het betwiste merk vormt een exacte weergave van de vorm van de waar (namelijk het patroon) die het merk aanduidt dan wel van de vorm van de waar waaraan het merk om technische redenen is verbonden. De uitlegging van het Gerecht dat het teken geen belangrijk deel van de waar vormt, is willekeurig en in strijd met de rechtspraak van zowel het Hof van Justitie als het Gerecht. De vraag is niet of het teken een belangrijk deel van de waar is, maar of het teken deel uitmaakt van de waar.

Tweede onderdeel van het eerste middel: heeft de kamer van beroep aan de vorm elementen toegevoegd die geen bestanddelen van het teken zijn en die daaraan dus vreemd zijn?

Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep is afgeweken van de door het litigieuze teken weergegeven vorm en dat zij die vorm heeft gewijzigd. De kamer van beroep heeft de aard van het teken met andere woorden gewijzigd, waarbij zij heeft verklaard of verondersteld dat er sprake was van kenmerken of eigenschappen die vreemd zijn aan dat teken. In werkelijkheid heeft de kamer van beroep echter geen elementen aan het teken toegevoegd, maar heeft zij de vorm van de betrokken waren — en geen abstracte vorm — beoordeeld. Indien het teken, zoals het Gerecht oordeelt, een realistische weergave is van een deel van de door het teken aangeduide waren, is het nodig de uit de grafische voorstelling voortvloeiende eigenschappen van de vorm te analyseren uit het oogpunt van de functie van de waren in kwestie. Het Gerecht lijkt te overwegen dat het EUIPO verborgen kenmerken probeerde te vinden die niet zichtbaar zijn in de weergegeven vorm. Hoewel deze beoordeling op het eerste gezicht zonder twijfel dient te worden beperkt tot de analyse van de aangevraagde vorm, vereist de samenhang tussen die vorm (groef) en de functie van de waar (band) dat rekening wordt gehouden met extra informatie. De analyse van het aangevraagde teken is betrekkelijk eenvoudig omdat het merk op de waren voorkomt als een seriële weergave van het teken. De relevante vraag is dan ook „Is de afbeelding onmiskenbaar de weergave van een functioneel element van een deel van de waar?” en niet — anders dan het Gerecht vaststelt — „Is de afbeelding onmiskenbaar de weergave van een belangrijk dan wel van een klein deel van de waar?”.

Tweede middel: onjuiste opvatting van de feiten

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting doordat het alle door Yokohama aangevoerde feiten en overgelegde documenten heeft beoordeeld. Wij hebben het door het Gerecht onjuist opgevatte bewijsmateriaal nauwkeuring geïdentificeerd en hebben aangetoond welke beoordelingsfouten het Gerecht tot die onjuiste opvatting hebben gebracht. Een dergelijke onjuiste opvatting blijkt duidelijk uit de stukken in het dossier van het Hof, waarbij het niet nodig is de feiten en het bewijsmateriaal opnieuw te beoordelen.

(1) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).