Zaak T-137/08

BCS SpA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Relatieve weigeringsgrond — Niet ingeschreven ouder nationaal merk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel — Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009] — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 [thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009]”

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 28 oktober 2009 II ‐ 4050

Samenvatting van het arrest

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, leden 1, sub b, en 3, en 51, leden 1, sub a, en 2)

Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik

Ofschoon een gemeenschapsmerk dat in de gehele Gemeenschap onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreffende het gemeenschapsmerk valt, alleen kan worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van deze verordening indien het eveneens in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, is geenszins vereist dat voor elke lidstaat dezelfde soorten bewijselementen worden overgelegd. Zo sluit het ontbreken van een opiniepeiling ter beoordeling van de perceptie van het betrokken merk door het relevante publiek in de Europese Unie niet uit dat wordt aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, daar zulks ook met andere elementen kan worden aangetoond. Het houden van een opiniepeiling is immers niet absoluut noodzakelijk om te kunnen concluderen dat een teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik. (cf. punten 39-41)

Op een markt waarop de waren productiegoederen zijn met een hoge aanschafprijs, die de consument pas aanschaft nadat hij het aanbod op de markt aandachtig heeft bestudeerd door de diverse concurrerende modellen te vergelijken en te inspecteren, hoeft een merk geen groot marktaandeel te hebben verworven opdat kan worden geconcludeerd dat de relevante consument het heeft onthouden. Daartoe volstaat het dat wordt aangetoond dat het betrokken merk langdurig sterk op de markt aanwezig is geweest. (cf. punten 43-44)

Voor het beeldmerk dat een combinatie van de kleuren groen en geel weergeeft had inschrijving als gemeenschapsmerk voor „Werkmachines voor de landbouw en de bosbouw, voortgetrokken of gemotoriseerd” en „Gemotoriseerde werkmachines voor de landbouw en de bosbouw, inzonderheid tractoren, kleine tractoren, motorploegen en aanhangers” vallende onder respectievelijk de klassen 7 en 12 van de Overeenkomst van Nice niet moeten worden geweigerd op grond van de absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreffende het gemeenschapsmerk, voorzover rechtens genoegzaam is aangetoond dat het merk op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van voormelde verordening. (cf. punt 62)