Trefwoorden

Samenvatting



Trefwoorden

1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door houder te leveren bewijs

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

4. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5, en 52, lid 1, sub a)

Samenvatting

1. Om de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk het bewijs leveren dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Zodra sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 8, lid 5, van deze verordening van toepassing.

De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van voornoemd artikel 8, lid 5. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, hetzij, in het andere geval, dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt.

(cf. punten 31‑34)

2. Om uit te maken of door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moet een algehele beoordeling worden verricht met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van de betrokken waren en diensten en de mate waarin deze gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk kunnen worden vastgesteld. Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter bovendien de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

In het kader van een dergelijke algehele beoordeling kan zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het oudere merk in aanmerking worden genomen.

(cf. punten 42‑43)

3. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat sprake is van gevaar voor verwarring, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een merk dat overeenstemming vertoont met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

(cf. punt 45)

4. Het bewijs is geleverd dat de houder van het woordmerk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, dat als gemeenschapsmerk is ingeschreven voor „parels” behorende tot klasse 14 in de zin van de Overeenkomst van Nice, ongerechtvaardigd voordeel trok, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, uit de reputatie van het beeldmerk la PERLA, dat eerder in Italië is ingeschreven voor „Badpakken, sportkleding en algemene kleding” behorende tot klasse 25 in de zin van voornoemde Overeenkomst, of minstens dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Aangetoond is immers dat het oudere merk la PERLA een reputatie bezit voor lingerie en voor badpakken en dat die reputatie zelfs als zeer groot kan worden beschouwd. Bovendien stemmen de conflicterende merken in bepaalde mate overeen en behoren de door het oudere merk aangeduide waren, te weten vrouwenkleding, en de door het jongere merk aangeduide waren, te weten parels, tot aangrenzende marktsegmenten.

Ten slotte kunnen parels worden gebruikt voor de productie van badpakken en andere vrouwenkleding. Het is niet uitgesloten dat afnemers van juwelierswaren – en inzonderheid van parels – de door de houder van het oudere merk verhandelde lingerie en badpakken kennen.

(cf. punten 36, 56‑58)