Zaak T‑30/09

Engelhorn KGaA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk peerstorm – Oudere communautaire en nationale woordmerken PETER STORM – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van oudere merken – Artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 15 en 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009)”

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij gemeenschapsrechter – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 21; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, sub c)

2. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Begrip – Uitlegging op basis van ratio legis van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

3. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

4. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Toepassing van criteria op concreet geval

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

5. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Beoordelingscriteria – Vereiste van concrete en objectieve bewijselementen

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 2, sub a, en 43, leden 2 en 3)

6. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. Ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Ofschoon de tekst van het verzoekschrift op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld met verwijzingen naar passages in bijgevoegde stukken, kan een algemene verwijzing naar andere geschriften het ontbreken van wezenlijke elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten voorkomen, niet opheffen.

Het is niet de taak van het Gerecht om in de plaats van de partijen de relevante elementen te gaan zoeken in de stukken waarnaar deze verwijzen.

(cf. punten 18‑19)

2. De ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, bestaat erin de conflicten tussen twee merken te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet, het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

(cf. punt 23)

3. Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de specifieke oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen.

(cf. punten 24‑26)

4. Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd.

Voorts mogen de aldus gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

(cf. punten 27‑28)

5. Het normale gebruik van een merk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Bovendien omvat het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, volgens artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening ook het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet aantast.

(cf. punten 29‑30)

6. Voor de gemiddelde consument van de Europese Unie is sprake van gevaar voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen het woordteken peerstorm, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „schoeisel, kledingstukken, hoofddeksels” behorende tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het eerder voor dezelfde waren als gemeenschapsmerk ingeschreven woordmerk PETER STORM.

Deze merken stemmen visueel en fonetisch in zekere mate overeen. Visuele overeenstemming is voor de betrokken kledingartikelen van bijzonder belang, aangezien wordt erkend dat bij de aankoop van kleding in de regel naar de merken wordt gekeken.

Niet aangetoond is dat het in de kledingsector in zijn geheel gebruikte oudere merk op het grondgebied van de Unie een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

Gesteld al dat het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, gelet op het feit dat het oudere merk en het aangevraagde merk dezelfde waren aanduiden en rekening houdend met de geconstateerde punten van visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens, kan niet worden uitgesloten dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat. Dit is te meer het geval daar de betrokken merken ook begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

(cf. punten 50‑51, 75, 78‑80)

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

8 juli 2010 ( )

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk peerstorm – Oudere communautaire en nationale woordmerken PETER STORM – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van oudere merken – Artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 15 en 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009)”

In zaak T‑30/09,

Engelhorn KGaA, gevestigd te Mannheim (Duitsland), vertegenwoordigd door W. Göpfert en K. Mende, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

The Outdoor Group Ltd, gevestigd te Northampton (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, barrister,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 28 oktober 2008 (zaak R 167/2008‑5) inzake een oppositieprocedure tussen The Outdoor Group Ltd en Engelhorn KGaA,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro, kamerpresident, N. Wahl en A. Dittrich (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 21 januari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 juni 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 1 juni 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 12 november 2004 heeft verzoekster, Engelhorn KGaA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken peerstorm.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Schoeisel, kledingstukken, hoofddeksels”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is op 20 juni 2005 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 25/2005 gepubliceerd.

5 Op 19 september 2005 heeft interveniënte, The Outdoor Group Ltd, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren.

6 De oppositie was met name gebaseerd op:

– het oudere gemeenschapswoordmerk PETER STORM (hierna: „oudere merk”) ter aanduiding van waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, broeken, korte broeken, rokken, jurken, jasjes, hemden, t-shirts, sweatshirts, blouses, truien, gebreide vesten, mantels, jumpsuits, trainingspakken, overalls, ceintuurs, jeans, joggingbroeken, jakken, onderkleding, skikleding, gilets, schoeisel, sokken en hoofddeksels”;

– het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere woordmerk PETER STORM ter aanduiding van waren van klasse 18 die zijn omschreven als volgt: „Artikelen in leder of kunstleder, handtassen, rugzakken, knapzakken, reiskoffers, bagageartikelen, valiezen, reistassen, ceintuurs, portefeuilles”.

7 Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.

8 Op verzoeksters vordering van 30 mei 2006 is interveniënte op 4 juli 2006 door het BHIM verzocht, overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009) en regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), in de ten tijde van de feiten toepasselijke versie ervan, vóór 5 september 2006 het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk te leveren. Deze termijn is door het BHIM tot 5 november 2006 verlengd. Om het bewijs van het normale gebruik van het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merk is niet verzocht.

9 Op 6 november 2006 heeft interveniënte een getuigenverklaring overgelegd van een medewerker van het advocatenkantoor dat haar vertegenwoordigt. In deze verklaring deelde bedoelde medewerker mee dat interveniënte de moedermaatschappij is van de ondernemingen M. en B. en dat het oudere merk was gebruikt in de periode van vijf jaar die de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag voorafging. Tevens heeft interveniënte de in het Verenigd Koninkrijk verschenen cataloog herfst/winter 2002 van de onderneming M. overgelegd, met daarin een assortiment onder het merk PETER STORM verkochte kledingstukken, de prijzen daarvan, alsook een lijst van winkels in het Verenigd Koninkrijk waar deze artikelen worden verkocht. Verder heeft interveniënte ook de in het Verenigd Koninkrijk verschenen cataloog lente/zomer 2004 van de onderneming M. overgelegd, met daarin een onder het merk PETER STORM verkocht assortiment schoenen en hun prijzen.

10 Nadat verzoekster op 20 februari 2007 opmerkingen had ingediend, waarin zij stelde dat het normale gebruik van het oudere merk onvoldoende was bewezen, heeft interveniënte, door het BHIM verzocht op haar beurt opmerkingen in te dienen, op 4 mei 2007 een getuigenverklaring van haar secretaris overgelegd. In deze verklaring geeft bedoelde secretaris aan dat interveniënte via haar kleinhandelwinkelketens M. en B. actief is in het volledige Verenigd Koninkrijk en dat de verkoop van de door het oudere merk aangeduide kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels over de vier weken van december 2004 meer dan 11 miljoen Britse pond (GBP) had bedragen. Bij deze verklaring was een financieel verslag over de commerciële verrichtingen gevoegd, met een lijst van de verkoop van door een code geïdentificeerde waren in de vier weken van december 2004.

11 Op 30 november 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.

12 Op 14 januari 2008 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

13 Bij beslissing van 28 oktober 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen. Deze kamer heeft inzonderheid geoordeeld dat het normale gebruik van het oudere merk was geleverd voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Gelet op het feit dat de door het aangevraagde merk en het oudere merk aangeduide waren dezelfde zijn en de twee betrokken tekens visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemmen en rekening houdend met het matige aandachtsniveau van de gemiddelde consument bij de aankoop van deze waren, heeft deze kamer geconcludeerd dat sprake is van gevaar voor verwarring tussen deze twee tekens.

Conclusies van partijen

14 Verzoekster vordert dat het Gerecht:

– de bestreden beslissing vernietigt;

– de oppositie in haar geheel afwijst;

– het BHIM verwijst in de kosten.

15 Het BHIM vordert dat het Gerecht:

– het beroep verwerpt;

– verzoekster verwijst in de kosten.

16 Interveniënte vordert dat het Gerecht:

– het beroep verwerpt;

– verzoekster verwijst in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van verzoeksters algemene verwijzing naar de bij het BHIM ingediende schrifturen

17 Verzoekster verwijst naar alle argumenten die zij in de loop van de procedure voor het BHIM schriftelijk heeft aangevoerd.

18 Ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Ofschoon de tekst van het verzoekschrift op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld met verwijzingen naar passages in bijgevoegde stukken, kan volgens vaste rechtspraak een algemene verwijzing naar andere geschriften het ontbreken van wezenlijke elementen van het betoog rechtens, die volgens voornoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten voorkomen, niet goedmaken [arresten Gerecht van 14 september 2004, Applied Molecular Evolution/BHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Jurispr. blz. II‑3113, punt 11; 19 oktober 2006, Bitburger Brauerei/BHIM – Anheuser-Busch (BUD, American Bud en Anheuser Busch Bud), T‑350/04–T‑352/04, Jurispr. blz. II‑4255, punt 33, en 15 oktober 2008, Air Products and Chemicals/BHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix en Alumix), T‑305/06–T‑307/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21].

19 Het is niet de taak van het Gerecht om in de plaats van de partijen de relevante elementen te gaan zoeken in de stukken waarnaar deze verwijzen [arrest Gerecht van 17 april 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./BHIM – Pelikan (Weergave van pelikaan), T‑389/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 19]. Hieruit volgt dat het verzoekschrift niet-ontvankelijk is voor zover het naar de bij het BHIM ingediende schrifturen verwijst, aangezien die algemene verwijzing in het verzoekschrift niet met de daarin uiteengezette middelen en aangevoerde argumenten in verband kan worden gebracht.

Ten gronde

20 Verzoekster voert twee middelen aan: schending van artikel 15 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 15 van verordening nr. 207/2009) en artikel 43, lid 2, van deze verordening, en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van diezelfde verordening.

Eerste middel: schending van de artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94

21 Verzoekster stelt in wezen dat de door interveniënte verstrekte bewijsmiddelen buiten de gestelde termijn zijn overgelegd en niet volstonden als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd. In de eerste plaats zijn de door interveniënte op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen buiten de gestelde termijn verstrekt, aangezien deze termijn op 5 november 2006 verstreek. Bovendien zijn deze bewijzen ontoereikend, aangezien zij geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van het oudere merk bevatten. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep de door interveniënte op 4 mei 2007 overgelegde bewijzen ten onrechte in aanmerking genomen, aangezien deze zijn overgelegd nadat de door het BHIM voor de indiening van bewijsmateriaal gestelde termijn was verstreken.

22 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

23 Volgens vaste rechtspraak volgt uit artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009), gelezen tegen de achtergrond van de negende overweging van de considerans van deze verordening (thans punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009), alsook uit regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat de conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet, het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Jurispr. blz. II‑2811, punten 36‑38, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24 Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie, naar analogie, arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C‑40/01, Jurispr. blz. I‑2439, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 39; zie eveneens in die zin, naar analogie, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37).

25 Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 40; zie eveneens, naar analogie, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43).

26 Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen [arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 41, en arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Jurispr. blz. II‑2787, punt 35].

27 Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (reeds aangehaalde arresten VITAFRUIT, punt 42, en HIPOVITON, punt 36).

28 Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (reeds aangehaalde arresten VITAFRUIT, punt 42, en HIPOVITON, punt 36).

29 Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Jurispr. blz. II‑5233, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Jurispr. blz. II‑3445, punt 28].

30 Bovendien dient te worden gepreciseerd dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009], juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [zie arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Jurispr. blz. II‑5309, punt 30, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 Gelet op een en ander, moet worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de door interveniënte in de loop van de procedure voor het BHIM overgelegde bewijsmiddelen het normale gebruik van het oudere merk aantoonden.

32 Aangezien de door verzoekster ingediende gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd op 20 juni 2005 strekt de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 zich uit van 20 juni 2000 tot en met 19 juni 2005 (hierna: „relevante periode”).

33 Volgens artikel 15, lid 1, ervan, gelden de sancties van deze verordening enkel voor de merken waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt. Een merk ontsnapt dus aan deze sancties, zodra het gedurende een gedeelte van de relevante periode is gebruikt.

34 Wat de door interveniënte op 6 november 2006 verstrekte bewijsmiddelen betreft, voert verzoekster om te beginnen aan dat die te laat zijn overgelegd en derhalve niet-ontvankelijk hadden moeten worden verklaard.

35 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de oppositieafdeling interveniënte voor het leveren van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk een termijn heeft verleend die verstreek op 5 november 2006 (zie punt 8 supra). Regel 72, lid 1, van verordening nr. 2868/95 preciseert dat indien een termijn verstrijkt op een dag waarop het Bureau niet geopend is voor inontvangstneming van stukken of op een dag waarop, om andere dan de in lid 2 van deze regel genoemde redenen, op de plaats waar het Bureau gevestigd is, geen normale postbestellingen plaatsvinden, de termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden. Aangezien 5 november 2006 een zondag was, is deze termijn dus verlengd tot de eerstvolgende dag waarop stukken bij het BHIM konden worden neergelegd, te weten maandag 6 november 2006. Bijgevolg zijn de op 6 november 2006 verstrekte bewijzen tijdig overgelegd.

36 Verzoekster stelt verder dat de op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen ontoereikend waren, aangezien zij geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van het oudere merk verstrekten. Er werden geen aanvullende bewijsstukken overgelegd, zoals verpakkingen, etiketten of tekeningen, waaruit zou blijken dat de waren daadwerkelijk te koop zijn aangeboden.

37 Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd, de door interveniënte op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen volstaan als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.

38 Interveniënte heeft met name twee in het Verenigd Koninkrijk verschenen catalogi van de kleinhandelaar in het Verenigd Koninkrijk, de onderneming M., overgelegd. De ene dateerde van het seizoen herfst/winter 2002 en de andere van het seizoen lente/zomer 2004. In dit verband zij eraan herinnerd dat de ten bewijze van het normale gebruik van het betrokken merk overgelegde bewijsmiddelen overeenkomstig regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 ook catalogi kunnen zijn. Verzoekster heeft de authenticiteit van deze catalogi niet ter discussie gesteld. Vaststaat derhalve dat deze authentiek en betrouwbaar zijn.

39 Wat de 36 bladzijden tellende herfst/winter 2002-cataloog betreft, dient erop te worden gewezen dat deze behalve door diverse merken ontworpen kledingstukken meer dan 80 verschillende onder het merk PETER STORM te koop aangeboden artikelen bevat. Het gaat om jassen voor mannen en vrouwen, pullovers, broeken, t-shirts, schoenen, sokken, hoeden en handschoenen waarvan de respectieve kenmerken kort worden beschreven. Het oudere merk staat in gestileerde letters naast elk artikel. In deze cataloog zijn de prijzen van de artikelen in GBP vermeld en is van elk artikel het artikelnummer aangegeven. De cataloog bevat een bestelbon en met het oog op postorderverkoop zijn een telefoonnummer, een faxnummer, een postadres en een internetadres vermeld. Voorts wordt gedetailleerde informatie verstrekt over de verschillende wijzen waarop een bestelling kan worden geplaatst en over de algemene verkoopvoorwaarden, onder meer over de mogelijkheid om artikelen te ruilen en retourzendingen. Bovendien bevat de cataloog een lijst met meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk waar de kledingstukken kunnen worden gekocht. De respectieve postadressen en telefoonnummers daarvan staan eveneens gedrukt.

40 In de uit zes bladzijden bestaande lente/zomer 2004-cataloog staan enkel schoenen. Naast door andere merken aangeboden artikelen bevat deze cataloog zeven onder het merk PETER STORM te koop aangeboden artikelen waarvan de respectieve kenmerken kort worden beschreven. Het oudere merk staat ook hier in gestileerde letters naast elk artikel. In deze cataloog worden de prijzen van de artikelen in GBP vermeld en wordt van elk artikel het artikelnummer meegedeeld. Voor postorderverkopen worden een telefoonnummer en een internetadres vermeld.

41 Door deze catalogi over te leggen heeft interveniënte rechtens genoegzaam aangetoond dat het oudere merk is gebruikt om afzet voor de betrokken waren te creëren of te behouden, ook al was de onderneming M., anders dan de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, geen derde voor interveniënte, aangezien deze laatste in feite de moedermaatschappij van die onderneming was.

42 Uit deze catalogi van de kleinhandelaar in het Verenigd Koninkrijk, de onderneming M., die eveneens onder andere merken aangeboden artikelen bevatten, blijkt immers duidelijk dat het merk PETER STORM gedurende een groot deel van de relevante periode, te weten tijdens de seizoenen herfst/winter 2002 en lente/zomer 2004, op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk voor kledingartikelen is gebruikt. Het merk werd aangebracht op een groot aantal waren die per postorder of in bepaalde winkels konden worden gekocht. Deze voor de eindconsument bestemde catalogi bevatten nauwkeurige informatie over de onder dit merk te koop aangeboden waren, over de prijzen van deze waren en over de wijze waarop zij in het Verenigd Koninkrijk werden verhandeld. Gelet op de voor de postorderverkoop vermelde telefoon- en faxnummers, post- en internetadressen, alsook op de nauwgezette gegevens over het grote aantal winkels waar de betrokken producten in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden aangekocht, moet worden geconstateerd dat onder het merk PETER STORM kledingartikelen aan de eindconsument te koop zijn aangeboden.

43 Wat de omvang van het gebruik van het oudere merk betreft, is het juist dat deze catalogi geen informatie bevatten over de hoeveelheid waren die door interveniënte onder het merk PETER STORM daadwerkelijk is verkocht. In dit verband moet er evenwel rekening mee worden gehouden dat in deze catalogi een groot aantal door het merk PETER STORM aangeduide artikelen wordt aangeboden en dat deze artikelen gedurende een groot deel van de relevante periode beschikbaar waren in meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Bij de globale beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk kan op basis van deze gegevens worden geconcludeerd dat dit gebruik een zekere omvang had. In dit verband moet er ook aan worden herinnerd dat het vereiste van het normale gebruik van het oudere merk er niet toe strekt, het commerciële succes van de betrokken onderneming te beoordelen (zie punt 23 supra).

44 Hieruit volgt dat interveniënte door de overlegging van deze catalogi voldoende informatie heeft verstrekt over de plaats, de duur, de aard en de omvang van het gebruik van het merk PETER STORM. Aan de hand van deze informatie kan, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing terecht heeft aangegeven, worden uitgesloten dat een louter symbolisch gebruik van het merk werd gemaakt waarmee enkel werd beoogd, de door dit merk verleende rechten te behouden.

45 In die omstandigheden moet het eerste middel worden afgewezen, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de kamer van beroep de door interveniënte op 4 mei 2007 overgelegde bewijsmiddelen op goede gronden kon aanvaarden.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

46 Ter onderbouwing van dit middel stelt verzoekster in wezen dat de door het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merk en de door het aangevraagde gemeenschapsmerk aangeduide waren slechts in zeer geringe mate soortgelijk zijn. Rekening houdend met de fonetische, visuele en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens en het zwakke onderscheidend vermogen van het merk PETER STORM is volgens haar bovendien geen sprake van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

47 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

48 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑i en a-ii, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 2, sub a‑i en a-ii, van verordening nr. 207/2009] onder oudere merken worden verstaan, de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken.

49 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 30‑33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

50 Wat de afbakening van het relevante publiek betreft, moet worden geconstateerd dat de door de betrokken merken aangeduide waren voor alle consumenten bestemd zijn, zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

51 Wat het betrokken grondgebied betreft, is het grondgebied ten aanzien waarvan het gevaar voor verwarring dient te worden beoordeeld het grondgebied van de Europese Unie, aangezien het door de kamer van beroep in aanmerking genomen oudere merk een gemeenschapsmerk is.

– Vergelijking van de waren

52 In casu staat vast dat de door het oudere merk en de door het aangevraagde merk aangeduide waren dezelfde zijn, aangezien het in beide gevallen om kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels gaat.

53 Gelet op deze identiteit van de waren waarop het aangevraagde merk en het oudere merk betrekking hebben, hoeven de waren die door het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk en die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid, niet te worden vergeleken.

– Vergelijking van de tekens

54 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 35, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

55 De kamer van beroep heeft in de punten 26 tot en met 28 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de twee betrokken tekens, te weten de tekens peerstorm en PETER STORM, visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemmen. Begripsmatig zou er daarentegen geen overeenstemming tussen deze twee tekens bestaan.

56 Verzoekster betoogt in wezen dat de conflicterende tekens visuele, fonetische en begripsmatige verschillen vertonen. Zij benadrukt dienaangaande dat het merk PETER STORM uit twee woorden bestaat, namelijk een voornaam en een familienaam, terwijl het aangevraagde merk wordt gevormd door één enkel woord dat niet in een voornaam en een familienaam kan worden opgedeeld.

57 Het BHIM en interveniënte betwisten de desbetreffende argumenten van verzoekster.

58 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking van de betrokken merken, te weten het oudere merk en het aangevraagde merk, betreft, moet worden vastgesteld dat er twee verschillen tussen deze merken bestaan. Enerzijds bestaat het oudere merk namelijk uit twee woorden die worden gescheiden door een spatie, terwijl het aangevraagde merk door één enkel woord wordt gevormd. Wat anderzijds het eerste deel van de betrokken merken betreft, staat in het oudere merk – in tegenstelling tot wat het geval is bij het aangevraagde merk – de letter „t” tussen de twee letters „e” van het eerste bestanddeel. Afgezien van deze verschillen moet worden geconstateerd dat de twee conflicterende merken uit dezelfde letters in dezelfde volgorde bestaan, en inzonderheid dat hun bestanddeel „storm” hetzelfde is.

59 In dit verband moet worden opgemerkt dat het eerste deel van woordmerken mogelijkerwijs inderdaad meer de aandacht van de consument trekt dan de volgende delen [zie in die zin arresten Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 en T‑184/02, Jurispr. blz. II‑965, punt 81, en 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Jurispr. blz. II‑949, punten 64 en 65]. Deze overweging gaat evenwel niet in alle gevallen op [zie in die zin arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 50, en 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Jurispr. blz. II‑2073, punt 48].

60 Volgens de in punt 54 supra aangehaalde rechtspraak neemt de gemiddelde consument een merk weliswaar gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [arrest VITAKRAFT, reeds aangehaald, punt 51, en arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr. blz. II‑449, punt 57].

61 In casu moet worden vastgesteld dat het in beide merken voorkomende bestanddeel „storm” in het bijzonder de aandacht van de gemiddelde Engelstalige consument zal trekken omdat het om een herkenbaar woord gaat waarvan deze consument bovendien de betekenis begrijpt. Deze consument zal het aangevraagde merk bijgevolg in de twee bestanddelen „peer” en „storm” ontleden, zodat het verschil wegens de blanco spatie in het oudere merk van minder belang wordt.

62 Wat het verschil wegens de letter „t” in het eerste woord van het oudere merk betreft, zij erop gewezen dat, zoals de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd, deze letter voor de relevante consument minder zichtbaar zal zijn doordat zij tussen de twee letters „e” is geplaatst. De kamer van beroep heeft dan ook op goede gronden geconcludeerd dat de twee betrokken merken – in hun geheel beschouwd – visueel in zekere mate overeenstemmen.

63 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking van de betrokken merken betreft, heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het bestanddeel „storm” in deze twee merken op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Betreffende de respectievelijk van het aangevraagde merk en van het oudere merk deel uitmakende bestanddelen „peer” en „peter” moet samen met de kamer van beroep worden opgemerkt dat de letters „ee” in het bestanddeel „peer” en de letter „e” in de eerste lettergreep van het bestanddeel „peter” in verschillende talen hetzelfde klinken, of het nu gaat om de klank „ie” in het Engels, om de lange „éé” in het Nederlands en in het Duits, dan wel om de „é” in het Frans. Het enige verschil is de letter „t” in het eerste bestanddeel van het oudere merk. Doordat die letter, die in de regel duidelijk en hard wordt uitgesproken, daar staat, bestaat dit merk immers uit drie lettergrepen. Het aangevraagde merk bestaat daarentegen slechts uit twee lettergrepen.

64 Dienaangaande dient erop te worden gewezen dat het woord „peter” wordt uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep, waardoor de letter „t” en de tweede lettergreep van dit woord minder hoorbaar worden. Dat de letter „t” niet voorkomt in het eerste deel van het aangevraagde merk, kan de conclusie van de kamer van beroep dat een zekere fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat, niet op losse schroeven zetten.

65 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking van de betrokken merken betreft, onderstreept verzoekster dat het oudere merk, in tegenstelling tot het aangevraagde merk, uit een voornaam en een familienaam bestaat. De Engelstalige en de Duitstalige consument zullen het bestanddeel „peer” in het aangevraagde merk geenszins met een noordse voornaam associëren, maar dit bestanddeel opvatten in de betekenis van „lord” .

66 In dit verband moet worden gepreciseerd dat de twee merken in kwestie uit een voornaam en een familienaam bestaan. Met betrekking tot het in beide merken voorkomende bestanddeel „storm” staat immers vast dat dit bestanddeel een familienaam kan vormen. Inzake de respectievelijk in het aangevraagde merk en in het oudere merk opgenomen bestanddelen „peer” en „peter” heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht geconstateerd dat deze bestanddelen voornamen vormden. Stellig kan het bestanddeel „peer” door de Engelstalige consument worden begrepen als „lord”. Onder meer in de noordse landen en in Duitsland is Peer evenwel een voornaam. Het feit dat het aangevraagde merk in één enkel woord wordt geschreven, doet niet af aan de vaststelling dat beide merken in kwestie uit een voornaam en een familienaam bestaan. Interveniënte heeft immers terecht opgemerkt dat de relevante consument eraan gewend is dat tussen de voornaam en de familienaam die een merk vormen, geen spaties worden gelaten, zodat het merk als internetadres kan dienen.

67 Hieraan moet in casu worden toegevoegd dat, zoals verzoekster heeft opgemerkt, de Engelstalige consument de familienaam Storm zal associëren met slecht weer. Doordat het in beide merken voorkomende bestanddeel „storm” in het bijzonder de aandacht van de gemiddelde Engelstalige consument zal trekken omdat het een herkenbaar woord betreft waarvan deze consument bovendien de betekenis begrijpt (zie de punten 60 en 61 supra), suggereren deze merken dat de betrokken waren, te weten schoeisel, kleding en hoofddeksels, beschermen tegen noodweer.

68 Rekening houdend met het feit dat beide merken in kwestie uit een voornaam en een familienaam bestaan en dat zij suggereren dat de betrokken waren tegen noodweer beschermen, moet worden vastgesteld dat, anders dan de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd, de twee betrokken merken begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

69 Gelet op een en ander, heeft de kamer van beroep dus op goede gronden geconcludeerd dat er een zekere visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat. Anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, is bovendien ook sprake van een zekere begripsmatige overeenstemming tussen deze merken.

– Verwarringsgevaar

70 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, Jurispr. blz. II‑5409, punt 74].

71 De kamer van beroep heeft in punt 30 van de bestreden beslissing geoordeeld dat, gelet op het feit dat betrokken waren dezelfde zijn en een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens bestaat, voor het relevante publiek sprake was van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

72 Volgens verzoekster heeft het merk PETER STORM een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen, aangezien het relevante publiek gewend is aan merken die uit een voornaam en een familienaam bestaan ter aanduiding van kledingartikelen, en de voornaam Peter en de familienaam Storm gebruikelijk zijn en niet in het oog springen. Inzonderheid de familienaam Storm zal door de Engelstalige consument met slecht weer worden geassocieerd. Gevaar voor verwarring is dus onbestaande.

73 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

74 In dit verband dient in de eerste plaats inderdaad te worden erkend dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (zie, naar analogie, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 20). Maar ook al zou worden erkend dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk zwak is, dan nog staat dit niet in de weg aan de vaststelling dat er in de onderhavige zaak verwarringsgevaar bestaat. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar in aanmerking worden genomen, maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [zie arrest Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Jurispr. blz. II‑5213, punt 70, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

75 In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat verzoekster in casu niet heeft aangetoond dat het in de kledingsector in zijn geheel gebruikte oudere merk op het grondgebied van de Unie een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

76 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die uit een persoonsnaam bestaan, dezelfde zijn als de criteria die voor andere categorieën merken gelden. Op deze merken kunnen geen striktere algemene criteria worden toegepast die bijvoorbeeld verband houden met een vooraf bepaald aantal personen met dezelfde naam, boven welk aantal deze naam kan worden geacht geen onderscheidend vermogen meer te hebben, en met het al dan niet courante gebruik van familienamen in de betrokken sector. Het onderscheidend vermogen van een merk moet, ongeacht de categorie merken waartoe het behoort, concreet worden beoordeeld (zie, naar analogie, arrest Hof van 16 september 2004, Nichols, C‑404/02, Jurispr. blz. I‑8499, punten 25‑27).

77 Ook al is het juist dat het in de kledingsector een gangbare praktijk is om tekens te gebruiken die uit een voornaam en een familienaam bestaan, kan op basis van verzoeksters argumenten betreffende respectievelijk het woord „peter” en het woord „storm” niet worden geconcludeerd dat het oudere merk een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Het betrokken oudere merk betreft immers het teken PETER STORM dat weliswaar uit twee bestanddelen bestaat, maar dat dient te worden beschouwd in zijn geheel. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie de in punt 54 supra aangehaalde rechtspraak). De omstandigheid dat de gemiddelde consument een woordteken zal ontleden in woordbestanddelen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie in die zin de in punt 60 supra aangehaalde rechtspraak) impliceert evenwel geenszins dat hij die bestanddelen als afzonderlijke tekens zal opvatten. Wanneer zij verklaart dat de woorden „peter” en „storm” gebruikelijk zijn en niet in het oog springen en dat het woord „storm” wordt gebruikt om merken te vormen, gaat verzoekster eraan voorbij dat de bestanddelen „peter” en „storm” daadwerkelijk één enkel teken vormen. Verzoeksters argumenten met betrekking tot het woord „peter” en het woord „storm” afzonderlijk, volstaan dus niet als bewijs dat het oudere merk PETER STORM een zwak onderscheidend vermogen zou hebben.

78 Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat de betrokken merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemmen. Visuele overeenstemming is voor de betrokken kledingartikelen, te weten kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, bijzonder van belang, aangezien in de regel wordt erkend dat merken bij de aankoop van kleding nauwlettend worden bekeken [zie in die zin arrest Gerecht van 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

79 Gesteld al dat het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, dan nog heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing op goede gronden geconcludeerd dat, gelet op het feit dat het oudere merk en het aangevraagde merk dezelfde waren aanduiden (zie punt 52 supra) en rekening houdend met de door de kamer van beroep met name in visueel opzicht geconstateerde punten van overeenstemming tussen de betrokken tekens, niet kan worden uitgesloten dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

80 Dit is te meer het geval daar, anders dan de kamer van beroep heeft geconstateerd, de betrokken merken ook begripsmatig in zekere mate overeenstemmen. In dit verband moet erop worden gewezen dat het Gerecht niet gebonden kan zijn door de onjuiste beoordeling door de kamer van beroep van de begripsmatige overeenstemming tussen de twee merken in kwestie, aangezien die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (zie in die zin arrest Hof van 18 december 2008, Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, Jurispr. blz. I‑10053, punt 48).

81 In die omstandigheden volgt uit al het voorgaande dat het beroep moet worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van verzoeksters conclusies strekkende tot afwijzing van de oppositie in haar geheel [zie in die zin arresten Gerecht van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en 11 juni 2009, Hedgefund Intelligence/BHIM – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 58].

Kosten

82 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Engelhorn KGaA wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en van The Outdoor Group Ltd.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2010.

ondertekeningen