Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk wordt na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het, in het kader van een ouder nationaal merk, een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Ten aanzien van bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven merken moet het grondgebied van de Benelux worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde dat het merk bekend is in een lidstaat, kan voor een Benelux-merk dus niet worden verlangd dat het op het gehele grondgebied van de Benelux bekend is. Het is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn.

De inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk zijn, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze tekens, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk” wordt ook aangeduid als „aanhaken”. Het verwijst niet naar de schade die het oudere merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik zonder geldige reden van het teken dat daarmee overeenstemt of daaraan gelijk is. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Bovendien, hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Het is mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. De houder van het oudere merk hoeft voorts niet aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet enkel bewijzen overleggen waaruit prima facie tot het besluit kan worden gekomen dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.

(cf. punten 51, 52)