CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL G. REISCHL

VAN 3 JUNI 1981 ( 1 )

Mijnheer de President,

mijne heren Rechters,

Het Hof heeft zich reeds herhaaldelijk uitgesproken over de verhouding tussen de door de rechtsstelsels van de afzonderlijke Lid-Staten erkende bescherming van de industriële en commerciële eigendom en het door het gemeenschapsrecht gewaarborgde beginsel van het vrije verkeer van goederen. Het thans door mij te bespreken verzoek om een prejudiciële beslissing biedt wederom de gelegenheid om de bestaande rechtspraak inzake deze problematiek te preciseren en eventueel verder te ontwikkelen.

De feiten kunnen worden samengevat als volgt:

De te Rahway (New Jersey) gevestigde Amerikaanse vennootschap Merck & Co. Inc. — hierna Merck te noemen — is houdster van twee Nederlandse octrooien uit 1973 en 1974 die een geneesmiddel, bekend onder de naam „Modu-retic”, en de bereidingswijze daarvan beschermen. In alle Lid-Staten van de Gemeenschap, met uitzondering van Luxemburg en Italië, bestaan ten minste met één dezer octrooien overeenkomende parallelle octrooien. Het preparaat dat onder meer dient voor de behandeling van hoge bloeddruk, wordt naast andere produkten geproduceerd en in de handel gebracht door een in Nederland gevestigde 100 % dochteronderneming van de Amerikaanse vennootschap. Het middel wordt met name ook in Italië op de markt gebracht, waar ingevolge artikel 14 lid 1, van de Italiaanse octrooiwet (RD van 29 juni 1939, nr. 1127) geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan niet octrooieerbaar waren. Hoewel deze bepaling bij arrest nr. 20 van het Italiaanse constitutionele Hof van 20 maart 1978 ongrondwettig is verklaard (Gazzetta Ufficiale van 29 maart 1978), kon Merck in Italië ook daarna geen octrooibescherming krijgen, daar er tot op heden geen behoorlijke overgangsregeling met terugwerkende kracht bestaat.

De te Rotterdam gevestigde vennootschap Stephar BV, waarvan Exler directeur en aandeelhouder is — hierna te noemen Stephar — koopt dit door Merck in Italië op de markt gebrachte preparaat in bij groothandelaren aldaar en importeert het in Nederland om het daar in de handel te brengen. Bij deze parallelimport profiteert zij van een aanzienlijk prijsverschil, daar het preparaat in Italië tegen een lagere prijs wordt verkocht.

Merck heeft zich in kort geding voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam met een beroep op haar Nederlandse octrooien tegen deze importen gekeerd. Zij doet haar vordering steunen op artikel 30 van de Nederlandse Rijksoctrooiwet, volgens hetwelk een octrooihouder het uitsluitende recht heeft het geoctrooieerde voortbrengsel te vervaardigen en te gebruiken en de verkrijger of latere houder geen inbreuk maakt op het octrooi, wanneer hij het in Nederland rechtmatig in het verkeer gebrachte voortbrengsel gebruikt.

De president van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam heeft hierop bij vonnis van 2 juli 1980 de procedure geschorst en het Hof overeenkomstig artikel 177 EEG-Verdrag de volgende vragen ter prejudiciële beslissing voorgelegd:

„Aangenomen dat:

1. een onderneming eigenaresse is van een octrooi in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen voor een geneesmiddel en bereidingswijzen daarvan,

2. door of met toestemming van die onderneming dat geneesmiddel in het verkeer is gebracht in Italië, alwaar die onderneming voor dat geneesmiddel rechtens geen octrooi heeft kunnen verkrijgen op grond van het (later bij arrest van 20 maart 1978 door het Italiaanse Constitutionele Hof ongrondwettig verklaarde) artikel 14, lid 1, van de Italiaanse octrooiwet (RD 29 juni 1939, nr. 1127) dat octrooiverlening voor geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan verbood,

3. een derde het sub 2 bedoelde geneesmiddel vanuit Italië in de sub 1 bedoelde Lid-Staat importeert en daar verhandelt,

4. en de octrooiwetgeving in laatstgenoemd land aan de octrooihouder het recht geeft er zich met rechtsmaatregelen tegen te verzetten dat aldaar door het octrooi beschermde voortbrengsels door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land door of met toestemming van de octrooihouder rechtmatig in het verkeer worden gebracht,

verhinderen dan de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde, dat de octrooihouder van het hierboven onder 4 bedoelde recht gebruik maakt?”.

In deze prejudiciële zaak, waarin de Franse en de Britse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen opmerkingen hebben gemaakt, neem ik het volgende standpunt in:

De vraag houdt in, of en in hoeverre de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag eraan in de weg staan dat de houder van een nationaal octrooi zich daarop beroept om de invoer en de verhandeling te beletten van het geoctrooieerde voortbrengsel, dat afkomstig is uit een andere Lid-Staat, waar octrooibescherming niet mogelijk is en waar het voortbrengsel door de octrooihouder zelf of althans met diens toestemming op de markt was gebracht.

I —

Ik moge hierbij eerst globaal recapituleren hoe het Hof in zijn inmiddels vaste rechtspraak, die bekend mag worden verondersteld, heeft gepoogd de eisen van het door het gemeenschapsrecht gewaarborgde vrije verkeer van goederen te verzoenen met de aan het territorium van de Lid-Staten gebonden rechten ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Daarbij gaat het Hof ervan uit, dat de desbetreffende nationale rechten in beginsel moeten worden bezien in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, met name artikel 30 e.V., volgens welke kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen Lid-Staten verboden zijn. Volgens artikel 36 EEG-Verdrag vormen deze bepalingen echter geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industríele en commerciële eigendom. Uit de tekst — met name van de tweede volzin — en uit de plaatsing van het artikel volgt dat het Verdrag weliswaar niet raakt aan het bestaan van de rechten die ingevolge de wetgeving van een Lid-Staat inzake de industriële eigendom zijn verleend, doch dat de uitoefening van die rechten naar gelang van de omstandigheden wel degelijk door de verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt. Want als uitzondering op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt laat artikel 36 slechts beperkingen van het vrije verkeer van goederen toe, voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter verzekering van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen. In aansluiting op deze constatering wordt dan in de betrokken arresten gedefinieerd wat als het specifieke voorwerp van de betrokken rechten moet worden beschouwd en wordt hieruit afgeleid welke handelsbarrières op grond van het gemeenschapsrecht kunnen worden aanvaard en welke niet. Volgens vaste rechtspraak van het Hof (zie daarvoor van de recentere zaken met name het arrest van het Hof van 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039; arrest van 20 januari 1981, gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH, nog niet gepubliceerd, en het arrest van 22 januari 1981, zaak 58/80, Dansk Supermarked A/S, nog niet gepubliceerd) is een exclusief recht dat door de wetgeving inzake de industriële eigendom wordt beschermd in ieder geval dan uitgeput, wanneer het produkt door de rechthebbende zelf of met zijn toestemming op de markt van een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht.

Dit beginsel dat in het algemeen voor alle soorten industriële en commerciële eigendom geldt, kan ook bij de beoordeling van deze zaak niet buiten beschouwing blijven, daar het onderhavige geneesmiddel „Moduretic” door een dochtermaatschappij van de octrooihoudster en met toestemming van laatstgenoemde in Italië op de markt is gebracht.

Wanneer mocht blijken dat het niet „gerechtvaardigd” is in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag, dat verzoekster in het hoofdgeding zich, met een beroep op haar Nederlandse octrooi, verzet tegen een invoer van de betrokken produkten uit Italië, dan kan nu al worden gezegd dat, anders dan verzoekster in het hoofdgeding en de Franse en Britse regering menen, het door het Hof met name in de arresten van 23 mei 1978 (zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139) en van 10 oktober 1978 (zaak 3/78, Centrafarm BV, Jurispr. 1978, blz. 1823) eveneens gehanteerde toetsingscriterium van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in het onderhavige geval niet meer aan de orde hoeft te komen. In beide zaken, die betrekking hadden op de bescherming door het merkenrecht, was het Hof namelijk tot de conclusie gekomen dat het recht van de merkgerechtigde om op te komen tegen elk onbevoegd aanbrengen van het merk op zijn produkt, tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort en dat de bescherming die het nationale merkenrecht de merkgerechtigde daartegen biedt, dus„gerechtvaardigd” is in de zin van artikel 36, eerste volzin EEG-Verdrag. Pas nadat het Hof had vastgesteld dat het gerechtvaardigd was om met een beroep op het merkrecht op te komen tegen een invoer, heeft het verder nog getoetst of de uitoefening van dit recht een „verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten” kan vormen in de zin van artikel 36, tweede volzin. Een dergelijke toetsing is echter niet nodig wanneer het beroep op een recht van industriële eigendom al niet „gerechtvaardigd” is in de zin van artikel 36, eerste volzin.

II —

Na deze algemene inleidende beschouwing, kom ik thans tot de rechtspraak van het Hof, die betrekking heeft op de handhaving van nationale octrooien.

1. In zijn arrest in zaak 24/67, arrest van 29 februari 1968, (Parke, Davis & Co., Jurispr. 1968, blz. 82) kreeg het Hof voor het eerst de gelegenheid zich, zij het vanuit een oogpunt van mededingingsrecht, uit te spreken over het vraagstuk van het gebruik van nationale octrooien tegen parallelimporten van farmaceutische artikelen uit Italië, dat voor de vervaardiging en verhandeling van deze produkten geen exclusieve rechten toekende. Hoewel het Hof dit niet duidelijk tot uiting bracht, schijnt het destijds ervan te zijn uitgegaan, dat de houder van een Nederlands octrooi gerechtigd was, ook in het licht van de artikelen 30 e.v. EEG-Verdrag parallelimporten van farmaceutische produkten uit Italië te verbieden, het Hof is destijds echter niet ingegaan op de vraag of deze produkten in Italië door de Nederlandse octrooihouder zelf of met diens toestemming waren vervaardigd of in het verkeer gebracht.

2. Aan dit kenmerk werd daarentegen beslissende betekenis toegekend in het arrest van het Hof van 8 juni 1971 (zaak 78/70, Deutsche Grammophon-Gesellschaft GmbH, Jurispr. 1971, blz. 487), dat eveneens in de beoordeling van deze zaak moet worden betrokken. Destijds ging het om een aan het auteursrecht verwant recht betreffende de verveelvoudiging van geluidsdragers. Het Hof moest beslissen over de vraag of een Duitse producent van geluidsdragers op grond van een dergelijk recht binnen de Bondsrepubliek Duitsland de handel kon verbieden in geluidsdragers, die zij zelf aan haar juridische zelfstandige, doch economisch volledig afhankelijke dochteronderneming in Frankrijk had geleverd. Opmerking verdient hierbij, dat er in Frankrijk toentertijd weliswaar een zekere bescherming tegen oneerlijke mededinging bestond, doch geen met het betrokken Duitse recht vergelijkbaar parallel exclusief recht voor de vervaardiger van geluidsdragers. Het Hof achtte deze omstandigheid echter van geen belang voor zijn beslissing en nam, rekening houdend met het specifieke voorwerp van het betrokken exclusieve recht, alleen als uitgangspunt dat een dergelijk exclusief recht niet kan worden ingeroepen om parallelimporten te verbieden van voortbrengselen die door of met toestemming van de rechthebbende op het grondgebied van een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht.

3. Dat de houder van een recht van industriële of commerciële eigendom dit uitsluitende recht niet mag gebruiken om de invoer van een beschermd voortbrengsel in een Lid-Staat te verhinderen, wanneer dit voortbrengsel door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, en wel los van de vraag of aldaar een parallel recht bestaat of niet, volgt mijns inziens eveneens uit het arrest van het Hof van 31 oktober 1974 (zaak 15/74, Sterling Drug BV, Jurispr. 1974, blz. 1147). Anders dan in voornoemde casus en in de onderhavige zaak, ging het daar om de invoer in Nederland van farmaceutische produkten uit Groot-Brittannië, bezat de houdster van de Nederlandse octrooien in het Verenigd Koninkrijk parallelle octrooien en waren de overeenkomstige produkten aldaar door haarzelf of met haar toestemming in het verkeer gebracht. Na een definitie te hebben gegeven van het specifieke voorwerp van het octrooi vervolgt het Hof, zonder in te gaan op het bestaan van parallelle octrooien: „dat een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan voortvloeien uit het bestaan, in een nationale wetgeving op het stuk van industriële en commerciële eigendom, van bepalingen inhoudende dat het recht van de octrooihouder niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van het door het octrooi beschermde voortbrengsel in een andere Lid-Staat, zodat de octrooihouder zich tegen de invoer in zijn eigen staat van een in een andere staat in het verkeer gebracht voortbrengsel kan verzetten; dat een dergelijke belemmering van het vrije verkeer weliswaar kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wanneer die bescherming wordt ingeroepen tegen een produkt, afkomstig uit een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is en is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder, evenals in het geval van octrooien wier oorspronkelijke houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn ...” Deze constatering, die onmiskenbaar de situatie van een octrooivrij gebied op het oog heeft, maakt mijns inziens duidelijk dat — zoals ook de Commissie en verweerster in het hoofdgeding betogen — een octrooihouder, los van de vraag of een paralleloctrooi aanwezig is of niet, zich slechts dan tegen de invoer uit een andere Lid-Staat kan verzetten wanneer het betrokken voortbrengsel aldaar door een derde zonder zijn toestemming is vervaardigd of in het verkeer is gebracht. Omgekeerd volgt hieruit, dat octrooihouders importen van goederen niet kunnen verbieden, wanneer deze uit een octrooivrije Lid-Staat komen waar zij door de octrooihouder of met diens toestemming door een derde op de markt zijn gebracht. Dat het Hof zijn overwegingen in zaak 15/74 (Sterling Drug) niet alleen heeft gebaseerd op de aanwezigheid van parallelle octrooien, blijkt ten slotte ook uit het feit dat de aanwezigheid van parallelle octrooien slechts als voorbeeld wordt genoemd, terwijl ook in het dictum van dit arrest uitsluitend wordt ingegaan op de wijze waarop het geoctrooieerde voortbrengsel in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht.

4. Uit de weergegeven hoofdlijnen van de rechtspraak, en met name uit het arrest van 8 juni 1971 (zaak 78/70, Deutsche Grammophon-Gesellschaft GmbH, Jurispr. 1971, blz. 487) volgt verder, dat bij het onderzoek van het vraagstuk van parallelimporten uit een Lid-Staat, die voor de betrokken produkten geen octrooibescherming kent, ook niet, zoals verzoekster in het hoofdgeding meent, hoeft te worden teruggegrepen op de uitleggingscriteria van het arrest van 20 februari 1979 (zaak 120/78, Rewe, Jurispr. 1979, blz. 649) dat niet over de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ging maar over een zonder onderscheid toepasselijke commercialisatieregeling.

III —

Hierna hoeft dus alleen nog maar te worden nagegaan of de concrete omstandigheden van het onderhavige geval een afwijking van de bestaande rechtspraak ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom kunnen rechtvaardigen.

Met een beroep op de door het Hof in het arrest Sterling Drug (zaak 15/74) gegeven definitie van het specifieke voorwerp van het octrooi, voeren Merck, en de Franse en Britse regering in dit verband in wezen hetzelfde argument aan, namelijk dat dit recht vooral ten doel heeft de creatieve arbeid van de uitvinder te belonen. Hiertoe wordt de uitvinder het uitsluitende recht tot gebruik van zijn uitvinding en daarmee de mogelijkheid gegarandeerd, de prijs van een geoctrooieerd produkt te bepalen, onafhankelijk van de concurrentie die zonder de door het octrooi verleende exclusieve rechten zou bestaan. Alleen een dergelijk uitgangspunt zou een rechtvaardiging vormen voor het feit dat het Hof in zijn rechtspraak op grond van de in verschillende Lid-Staten bekende leer van de uitputting van octrooien, tot dusverre een dergelijke uitputting heeft aanvaard wanneer het geoctrooieerde voortbrengsel in een andere Lid-Staat, waar een parallel recht bestond, door of met toestemming van de octrooihouder in het verkeer was gebracht. De ratio van deze leer zou namelijk zijn, dat de octrooihouder niet meer dan eenmaal een monopoliewinst mag opstrijken. Het is dus voldoende dat hij zijn beloning ontvangt in één van de Lid-Staten waar hij houder is van een octrooi. De leer van de uitputting van rechten zou echter niet kunnen worden toegepast en overigens ook tot onaanvaardbare resultaten leiden, wanneer, zoals in casu in Italië, de octrooiering van de betrokken produkten wettelijk is uitgesloten. Dan zou de octrooihoudster namelijk geen vergoeding ontvangen voor haar creatieve arbeid, daar zij in Italië is blootgesteld aan de concurrentie van andere ondernemingen, die geen researchkosten af te schrijven hebben. Wanneer produkten die onder dergelijke mededingingsvoorwaarden in het verkeer zijn gebracht, op het grondgebied terecht zouden komen van de staten waar octrooien bestaan, zou de beloning voor de creatieve arbeid en daarmee het bestaan van het octrooirecht niet meer gewaarborgd zijn.

Deze redenering is mijns inziens om verschillende redenen onhoudbaar.

1. Ten dezen zij er allereerst op gewezen dat één van de grondslagen van een gemeenschappelijke markt is, dat een produkt dat in een Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht, binnen de Gemeenschap vrij mag worden verhandeld, tenzij de bescherming van een recht of belang dat door de rechtsorde van de Gemeenschap als van hogere orde wordt beschouwd, een andere regeling vereist. Volgens de rechtspraak van het Hof geldt daarom voor de afwijkingen op dit beginsel, die ingevolge artikel 36 EEG-Verdrag bij wijze van uitzondering zijn toegelaten ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom, het voorbehoud dat zij gerechtvaardigd moeten zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen. De industriële eigendom heeft, volgens het Hof in het arrest Sterling Drug (Zaak 15/74), wat het octrooirecht betreft, tot specifiek eigendom: „de octrooihouder, ter beloning van des uitvinders creatieve inspanning, het uitsluitende recht te verschaffen om een uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten”. Zoals Stephar en de Commissie mijns inziens terecht beklemtonen, heeft het Hof met deze definitie duidelijk gemaakt, dat de essentie van het octrooi inzonderheid erin bestaat, de uitvinder een exclusief recht tot vervaardiging en verhandeling van de betrokken produkten te verzekeren. Dit uitsluitende recht omvat noodzakelijkerwijs ook de bevoegdheid om zich te verzetten tegen de verhandeling van het geoctrooieerde produkt, indien dit door derden is vervaardigd of zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht. Deze bevoegdheden vormen evenwel geen doel op zichzelf, doch moeten, zoals het Hof in zijn definitie doet uitkomen, de rechthebbende de mogelijkheid bieden een beloning voor zijn creatieve arbeid te ontvangen. Dit door het octrooirecht nagestreefde doel is mijns inziens echter niet immanent aan dit recht als zodanig, doch moet los daarvan worden gezien, daar het iedere octrooihouder vrij staat zijn uitvinding op de markt te brengen en daarbij af te zien van de geschetste beloning. Voorts mag ook niet worden vergeten dat het bij de compensatie van researchkosten uitsluitend om een kans gaat, waarvan de verwezenlijking afhangt van een groot aantal marktfactoren, zoals de aanwezigheid van vervangende produkten, de commerciële bruikbaarheid en dergelijke. Uit de definitie van het Hof volgt indirect echter stellig ook, dat het doel van het recht van industriële eigendom is bereikt wanneer het produkt voor het eerst rechtmatig in het verkeer wordt gebracht, daar hiermee de kans om monopoliewinst te maken, kan worden aangegrepen en het beschermde doel voorbij zou worden geschoten als de houder controle over de verdere verhandeling zou worden gegeven. Daarom huldigen de meeste Lid-Staten bij het begrip uitputting van een octrooi, ook het beginsel, dat de uit het octrooi voortvloeiende rechten binnen het grondgebied waar het octrooi geldt, niet meer kunnen worden uitgeoefend wanneer het produkt aldaar door of met toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht, daalde octrooihouder van de voordelen van het octrooi heeft genoten en daarmee zijn recht heeft verwerkt. Zoals advocaat-generaal Trabucchi in zijn conclusie van 18 september 1974 in zaak 15/74 (Sterling Drug, Jurispr. 1974, blz. 1169) heeft geconstateerd, kan deze leer, die gebaseerd is op het nationale octrooi weliswaar niet van rechtstreeks nut zijn voor de communautaire regeling, maar toch blijft het een feit dat ook volgens deze theorie uitsluitend wordt gezien naar het in het verkeer brengen van de geoctrooieerde produkten. Dienovereenkomstig heeft ook het Hof in zaak 15/74 (Sterling Drug) uitgemaakt dat wanneer een octrooihouder het geoctrooieerde voortbrengsel in één Lid-Staat op regelmatige wijze in het verkeer brengt, het voortbrengsel voor de verdere verkoop op die markt „vrij” wordt en dat het aldus vrij geworden voortbrengsel ingevolge het beginsel van het vrije verkeer van goederen ook op de andere markten van de Gemeenschap vrij moet kunnen worden verhandeld.

2. Als men van de juiste veronderstelling uitgaat, dat de mogelijkheid om een beloning voor de creatieve arbeid te krijgen als verwezenlijkt moet worden beschouwd, zodra het geoctrooieerde voortbrengsel op regelmatige wijze in het verkeer is gebracht, dan kan het niet meer van belang zijn, of de octrooihouder in de betrokken Lid-Staat al dan niet de mogelijkheid tot octrooiering heeft gehad. Merck meent nu wel, dat zij wegens de in Italië — als gevolg van het ontbreken van octrooibescherming — in theorie bestaande concurrentie van andere ondernemingen geen adequate beloning voor haar creatieve prestatie kan krijgen, doch er zij nogmaals aan herinnerd, dat het octrooirecht geen bepaalde winst garandeert, doch uitsluitend een door de octrooihouder te verwezenlijken winstmogelijkheid. Uit het hiervoor genoemde doel van het octrooirecht volgt verder — met name advocaat-generaal Trabucchi heeft hierop reeds in de door mij geciteerde conclusie gewezen — dat negatieve effecten van het vrije verkeer van goederen op de winst, die een producent kan behalen, het eigenlijke octrooi niet raken. Bij de beschouwing van de onderhavige zaak mag in dit verband niet worden vergeten, dat Merck als octrooihoudster binnen de door het vrije verkeer van goederen en diensten gekenmerkte gemeenschappelijke markt in staat was, vrij te beslissen over de vraag, in welke Lid-Staat zij het in Nederland geoctrooieerde produkt op de markt wilde brengen. Kennelijk heeft zij overeenkomstig haar belangen en rekening houdend met het in Italië gewaarborgde vergoedingsniveau en met andere marktfactoren, een keuze gemaakt die haar verzekerde van een redelijke winst op de deelmarkt aldaar, waar zij voor het betrokken produkt overigens nog altijd een feitelijk monopolie bezit. Zou men haar toestaan om met een beroep op het Nederlandse octrooi de met haar toestemming op de Italiaanse markt gebrachte produkten van de Nederlandse markt te weren, dan zou dit leiden tot een afgrendeling en daarmee tot een isolering van de nationale markten, die het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap nu juist wil opheffen. Zoals het Hof echter in zijn arrest in zaak 15/74 (Sterling Drug) heeft overwogen en in het arrest in de gevoegde zaken 55/80 en 57/80 (Musik-Vertrieb membran GmbH en K-tel) heeft herhaald, kan een verschil tussen nationale wettelijke regelingen waardoor de mededinging tussen de Lid-Staten kan worden vervalst niet rechtvaardigen, dat een Lid-Staat wettelijke bescherming verleent aan praktijken van een particuliere instelling die onverenigbaar zijn met de voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen. In dit verband is ook interessant, dat het blijkens de ons meegedeelde prijzen voor het middel „Moduretic” in de verschillende Lid-Staten, niet mogelijk is een oorzakelijk verband aan te wijzen tussen octrooieerbaarheid en prijsniveau. De prijsvorming op de markt voor geneesmiddelen wordt alom juist sterk beïnvloed door overheidsoptreden of andere ingrepen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de grondstoffen- en loonkosten, de normale winst, de vervaardigingskosten, de distributie van het geneesmiddel, researchkosten en andere speciale factoren. Deze prijsvorming is er kennelijk ook de oorzaak van dat de prijzen voor „Moduretic” zowel in Italië, dat geen octrooibescherming kent, als in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk die wel een dergelijke bescherming kennen, relatief laag zijn vergeleken met de prijzen in Nederland. Zou men parallelimporten uit beide laatstgenoemde Lid-Staten in Nederland toelaten terwijl zulke importen uit Italië met een beroep op de in Nederland bestaande octrooibescherming ongeoorloofd zouden zijn, dan zou dit leiden tot een objectief niet gerechtvaardigde en derhalve door het Verdrag verboden ongelijke behandeling van parallelimporten uit Italië.

3. Ik zie ten slotte ook geen reden, het Hof voor te stellen om met het oog op de economische gevolgen in het onderhavige geval af te wijken van zijn eerdere rechtspraak. De Britse regering meent dat handhaving van deze rechtspraak uiteindelijk alleen de handelaren ten goede zou komen, ten nadele van de producent en zonder duidelijk voordeel voor de consument. Hierover kan in het algemeen worden gezegd, dat het één der wezenlijke aspecten van de gemeenschappelijke markt is, dat produkten op die plaats kunnen worden geproduceerd, respectievelijk in het verkeer gebracht, waar de kosten het laagst zijn. Het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan daarom altijd tot een economisch voordeel voor de handelaren leiden. In het onderhavige geval kan ik echter niet inzien waarom het economische voordeel voor de importeurs als gevolg van de verschillende prijsstructuren, gezien de geschetste bijzonderheden van de farmaceutische markt, verschillend moeten worden beoordeeld al naar gelang het door het octrooi beschermde produkt in Nederland wordt ingevoerd vanuit Italië, waar geen octrooimogelijkheid bestaat, of uit andere Lid-Staten die, hoewel zij octrooibescherming kennen, een even laag prijsniveau hebben. De Franse regering vreest, dat de Italiaanse industrie door een dergelijke rechtspraak enerzijds zou kunnen worden bevoordeeld, daar haar exportmogelijkheden door de lage marktprijzen groter zouden worden, doch anderzijds ook wordt benadeeld, omdat de octrooihouders in dat geval de Italiaanse markt zouden kunnen gaan mijden. Hiertegen kan echter worden aangevoerd, dat geoctrooieerde voortbrengselen, die niet op rechtmatige wijze in een octrooivrij gebied in het verkeer zijn gebracht, krachtens nationaal octrooirecht zonder meer kunnen worden geweerd uit de gebieden waar octrooibescherming bestaat. Bovendien blijkt juist uit het voorbeeld van Frankrijk en van het Verenigd Koninkrijk, twee landen waar de marktprijzen voor het betrokken produkt vergelijkbaar zijn met de prijzen op de Italiaanse markt, dat het gesignaleerde gevaar in concreto niet bestaat.

IV —

In verband met een laatste argument van de in de procedure optredende partijen meen ik ten slotte dat het onderhavige geval ook niet anders kan worden behandeld op grond van het op 15 december 1975 door de Lid-Staten ondertekende verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (76/76 EEG, PB L 17 van 1976, blz. 1). Ook al is dit Gemeenschapsoctrooiverdrag nog niet in werking getreden, omdat nog niet alle ondertekenende Staten de bekrachtigingsoorkonde hebben gedeponeerd — voor zover ik weet is de ratificatieprocedure in de Bondsrepubliek, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk afgesloten — toch kan het, zoals alle betrokkenen terecht aanvoeren, waardevolle aanwijzigingen verschaffen over de vraag hoe de Lid-Staten het geval van parallelimport van een door nationale octrooien beschermd produkt uit een octrooivrij gebied behandeld willen zien.

Artikel 32 van dit verdrag regelt de uitputting van de uit het gemeenschapsoctrooi voortvloeiende rechten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de door nationale octrooien geboden bescherming andere gevolgen heeft dan de bescherming door het gemeenschapsoctrooi, zagen de opstellers van het verdrag zich in het belang van het vrije verkeer van goederen genoodzaakt ook met betrekking tot nationale octrooien dezelfde regeling vast te leggen, en wel in artikel 81, waarvan het hier relevante lid 1 het volgende bepaalt:

„De rechten voortvloeiend uit een nationaal octrooi in een verdragsluitende staat, strekken zich niet uit tot handelingen die een door dit octrooi beschermd voortbrengsel betreffen en op het grondgebied van die staat worden verricht, nadat dit voortbrengsel door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming in een van de verdragsluitende staten in het verkeer is gebracht, tenzij er redenen bestaan die het volgens de regels van het gemeenschapsrecht rechtvaardigen dat de uit het octrooi voortvloeiende rechten zich tot die handelingen uitstrekken.”

Merck, en de Franse en Britse regering zijn van mening dat het onderhavige geval model kan staan voor de toepassing van de uitzonderingsregeling van de tweede zinsnede van artikel 81, lid 1, waarin afwijkingen worden toegelaten op het beginsel dat de uit een nationaal octrooi voortvloeiende rechten zijn uitgeput, zodra het door het octrooi beschermde voortbrengsel door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming voor het eerst in één van de verdragsluitende staten in het verkeer is gebracht.

Beziet men de systematiek van het verdrag en de ontstaansgeschiedenis ervan, dan blijkt echter dat deze uitlegging niet kan worden gevolgd. Men moet namelijk niet uit het oog verliezen dat ingevolge artikel 93 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag geen bepaling van dat verdrag kan worden ingeroepen om de toepassing van een bepaling van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap te beletten. Deze bepaling komt in zoverre bijzondere betekenis toe, dat zij in het verdrag is opgenomen toen het arrest van het Hof in zaak 15/74 (Sterling Drug), waarin was gepoogd een compromis te vinden in het spanningsveld tussen de eisen van het vrije verkeer van goederen en het nationale octrooirecht, reeds bekend was.

Tijdens de onderhandelingen voorafgaande aan de Conferentie van Luxemburg, die ten slotte tot ondertekening van het verdrag leidde, en tijdens de Conferentie zelf, waren de meningsverschillen over inhoud en strekking van de bepalingen inzake de uitputting van het octrooi echter weer opgelaaid, zoals valt te lezen in de voorstukken en in het algemeen verslag van 14 december 1975 (document LUX/106) van de hoofdrapporteur van de Conferentie, Professor Savignon. De Franse delegatie en in haar kielzog de Britse, hadden reeds in hun opmerkingen over de eerste voorbereidende conferentiedocumenten (zie voorbereidend document nr. 17 en document R/21/73/74) erop aangedrongen, dat de uitputtingsregeling zou worden beperkt tot de gevallen waarin het geoctrooieerde voortbrengsel door of met toestemming van de octrooihouder in een Lid-Staat in het verkeer was gebracht, waar het octrooi zelf van kracht was, terwijl uitputting niet zou mogen intreden, wanneer het geoctrooieerde voortbrengsel voor het eerst in een octrooivrij gebied in het verkeer was gebracht. In die gevallen zou het octrooi volgens beide delegaties die hierin door een reeks delegaties van waarnemers van de federaties werden gesteund, in zijn volle omvang moeten kunnen worden ingeroepen ter afwering van leveringen uit het octrooivrije gebied naaar het gebied met octrooibescherming. Evenals het onderhavige betoog werd dit voorstel vooral daarmee gemotiveerd, dat men begripsmatig pas van uitputting van een octrooirecht kan spreken wanneer er een octrooi bestaat. In het octrooivrije gebied is de octrooihouder daarentegen met zijn voortbrengselen blootgesteld aan een volledige mededinging en zou hij derhalve de mogelijkheid moeten hebben zich tegen wederinvoer van zijn voortbrengselen in het gebied met octrooibescherming te verzetten. Met name de Commissie, maar ook de Duitse delegatie meende, gezien het gemeenschapsrecht en de rechtspraak hierover, niet met dit voorstel te kunnen instemmen (zie hiervoor het advies van de Commissie van 26 september 1975, 75/597/EEG, PB L 261 van 1975, blz. 26). Daar men op de hoogte was van de rechtspraak van het Hof en de problematiek van parallelimporten uit octrooivrije gebieden, werd men het, na intensief overleg tenslotte eens over de genoemde verdragstekst, die is ontleend aan een voorstel van de Duitse delegatie (document LUX/48). Opmerking verdient daarbij dat volgens deze tekst principieel niet wordt bezien of en in hoeverre de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van parallelle octrooien in de verschillende verdragsluitende staten, doch uitsluitend wordt bepaald dat het uit het nationale octrooi voortvloeiende recht niet kan worden ingeroepen tegen parallelimporten wanneer het door het octrooi beschermde voortbrengsel in een der verdragsluitende staten door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming in het verkeer is gebracht.

Aan dit beginsel werd vervolgens een uitzonderingsregel toegevoegd, volgens welke dit rechtsgevolg niet intreedt wanneer zulks volgens de regels van het gemeenschapsrecht niet gerechtvaardigd voorkomt.

Uit het algemeen verslag van Savignon kan worden afgeleid, dat deze uitzonderingsregel, met het oog op een rechtspraak die alle bijzondere omstandigheden van een concreet geval in aanmerking moet nemen, ten doel had geen starre regels vast te stellen „met betrekking tot de vraag of de uitputting van het recht zich in ieder geval moet uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Gemeenschap, met name ingeval in een deel van dit gebied het octrooi helemaal geen bescherming biedt”. Daarom moest de uitzonderingsbepaling met name in gevallen van wederinvoer uit octrooivrije gebieden, de mogelijkheid bieden, rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het concrete geval. Wat de toepassing van deze bepaling betreft, werd tijdens de conferentie — weer blijkens het algemene verslag — met nadruk duidelijk gemaakt dat het begrip „regels van het gemeenschapsrecht” zowel de uitdrukkelijke bepalingen van het EEG-Verdrag en de aanvullende bepalingen hierop omvat, alsook de rechtspraak van het Hof en die beginselen die aan het nadonale recht van alle Lid-Staten gemeen zijn. Hiertoe behoren bij voorbeeld het beginsel van de goede trouw, het verbod van misbruik van recht, beginselen als „pacta sunt servanda” of „volenti non fit injuria”, het verbod van het „venire contra factum proprium” en soortgelijke algemene rechtsbeginselen.

Gezien de onderhavige feiten en mijn voorafgaande opmerkingen behoeven deze algemene beginselen, die een afwijking van de hoofdregel zouden kunnen rechtvaardigen, niet in aanmerking te worden genomen. Daarentegen zou veeleer van een „venire contra factum proprium” sprake zijn, wanneer Merck de wederinvoer van een produkt, dat haar dochteronderneming heeft vervaardigd en naar Italië heeft uitgevoerd, met een beroep op haar Nederlandse octrooi wil beletten.

V —

Ik concludeer derhalve de gestelde vraag te beantwoorden als volgt:

Het is onverenigbaar met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een octrooihouder zijn ingevolge de wettelijke bepalingen van een Lid-Staat toekomende recht uitoefent, om zich ertegen te verzetten dat aldaar door het octrooi beschermde voortbrengselen door anderen in het verkeer worden gebracht, die in een andere Lid-Staat, waar voor deze voortbrengselen geen octrooi kan worden verkregen, door de octrooihouder zelf of met zijn uitdrukkelijke toestemming in het verkeer zijn gebracht.

( 1 ) Vertaald uit hec Duits.