CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

van 17 januari 2019 ( 1 )

Zaak C‑690/17

ÖKO‑Test Verlag GmbH

tegen

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

[verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Aan het merk verbonden rechten – Recht om zich te verzetten tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken door een derde – Zonder toestemming aanbrengen van een merk als kwaliteitstestlabel op een waar”

1. Deze prejudiciële verwijzing heeft betrekking op de vraag of de houder van een merk (ÖKO‑TEST), dat bestaat in een testlabel ( 2 ) en is ingeschreven ter aanduiding van een reeks diensten, het recht heeft om het gebruik daarvan door een derde die dat merk zonder zijn toestemming heeft gebruikt op de verpakking van een tandpasta (Aminomed), te verbieden.

2. Heeft het in een situatie als de onderhavige, waarin de waren voor tandverzorging en de door de houder van het testlabel verrichte diensten niet gelijk of overeenstemmend lijken te zijn, enige zin om een vordering wegens merkinbreuk in te stellen? Dit is kort samengevat de vraag van de verwijzende rechter, waarmee hij beoogt een oplossing te vinden voor de moeilijkheden die voortvloeien uit het feit dat de houder van het merk ÖKO‑TEST geen vordering uit overeenkomst kan instellen tegen de persoon die dit label zonder zijn toestemming gebruikt, noch enige andere vordering op grond van de Duitse bepalingen inzake oneerlijke mededinging.

I. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht

3. De rechtsregeling ter bescherming van merken bestaat uit enerzijds de maatregelen tot harmonisatie van de nationale regelingen (inzonderheid richtlijn 2008/95 ( 3 )), en anderzijds de bepalingen inzake het Uniemerk (verordening nr. 207/2009 ( 4 )), die gelden voor marktdeelnemers die kiezen voor dit industriële-eigendomsrecht.

1. Richtlijn 2008/95

4. Artikel 5, leden 1 tot en met 3, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; [...]”

2. Verordening 2017/1001

5. Artikel 9, leden 1 tot en met 3 ( 5 ), bepaalt: „1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht. 2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer: a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven; b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk; c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk. 3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking van die waren; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; [...]”

B. Duits recht: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

6. In § 14, lid 2, punt 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ( 6 ) heeft de Bondsrepubliek Duitsland gebruikgemaakt van de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 verleende mogelijkheid voor bekende merken.

II. Aan het geding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen

7. Öko‑Test Verlag GmbH is uitgever van het in heel Duitsland verschijnende tijdschrift „ÖKO‑TEST”, waarin naast algemene informatie voor de consument door onafhankelijke laboratoria uitgevoerde waren‑ en dienstenonderzoeken worden gepubliceerd. De onderzoeken en tests worden uitgevoerd zonder dat de desbetreffende fabrikanten daarvan op de hoogte zijn.

8. Öko‑Test Verlag is houdster van de volgende, respectievelijk op 23 april 2012 bij het Deutsches Patent‑ und Markenamt (Duits octrooi‑ en merkenbureau) en sinds 31 augustus 2012 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingeschreven nationale en Uniebeeldmerken ( 7 ):

9. De door het merk aangeduide diensten ( 8 ) die het meest relevant zijn voor het geding behoren tot de klassen 35 (consumenteninformatie en ‑advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test‑ en onderzoeksresultaten; [uitvoering] en evaluatie van opiniepeilingen en opiniepeilingen) en 42 (uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderbouwde warentests en onderzoeken van diensten; uitvoering en evaluatie van kwaliteitsonderzoeken; uitvoering en evaluatie van technische tests en proeven).

10. Öko‑Test Verlag wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit de inkomsten van de distributie van haar tijdschrift en die van de licentieovereenkomsten inzake het gebruik van het merk die zij sluit met fabrikanten van waren nadat deze waren zijn getest. De licentienemers ontvangen een bestand met het ÖKO‑TEST-label, dat zij gebruiken voor hun waren, waarbij zij in het lege vak binnen het label het testresultaat en de vindplaats opnemen. ( 9 )

11. De licentieovereenkomst eindigt wanneer een recentere test (met nieuwe parameters) het resultaat van eerdere tests van de waar van de licentienemer verandert, ook als die waar zelf niet aan de nieuwe test is onderworpen ( 10 ), of wanneer de eigenschappen of kenmerken van die waar werden gewijzigd.

12. De vennootschap Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG ( 11 ) vervaardigt tandpasta, onder meer de waar Aminomed. Öko‑Test Verlag heeft een aantal tandpasta’s getest, waaronder Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (tandpasta Aminomed met kamille-extract en fluoride) en de testresultaten gepubliceerd in het Jahrbuch Kosmetik 2005 (cosmeticajaarboek 2005), waarbij de waar de rating „sehr gut” („zeer goed”) kreeg.

13. In augustus 2005 sloten beide ondernemingen een licentieovereenkomst inzake het gebruik van het (toen nog niet als merk ingeschreven) ÖKO‑TEST-label, dat Dr. Liebe begon te gebruiken voor het maken van reclame voor haar waar.

14. In oktober 2014 kwam het Öko‑Test Verlag ter kennis dat Aminomed werd verkocht zoals hieronder afgebeeld: De verpakking was gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke verpakking.

15. Öko‑Test Verlag stelde bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een vordering wegens merkinbreuk in. Volgens Öko‑Test Verlag verleende de licentieovereenkomst Dr. Liebe niet het recht om het ÖKO‑TEST-label te gebruiken, aangezien a) dit label niet onder de overeenkomst viel, b) in 2008 een nieuw onderzoek met betrekking tot tandpasta was gepubliceerd waarin nieuwe parameters waren gebruikt, zodat Dr. Liebe reeds om die reden niet gerechtigd was dat teken te gebruiken, en c) het bij de onder dat teken aangeboden waar van Dr. Liebe niet meer ging om een met het onderzoek overeenstemmende waar in de zin van de licentieovereenkomst, aangezien op zijn minst de benaming en de beschrijving van de waar alsmede de verpakking ervan waren gewijzigd.

16. Dr. Liebe voerde daartegen aan dat de licentieovereenkomst nog van kracht was en zij het ÖKO‑TEST-label mocht gebruiken. Voorts stelde Dr. Liebe dat zij de merken sinds de inschrijving ervan als nationaal en als Uniemerk niet meer had gebruikt.

17. Het Landgericht oordeelde dat Dr. Liebe het litigieuze merk gebruikte voor de dienst „consumenteninformatie en ‑advies” en dat zij zich niet meer kon beroepen op de licentieovereenkomst. Aangezien Dr. Liebe geen nadere inlichtingen had verstrekt ten aanzien van de beëindiging van de productie, moest volgens de rechter ervan worden uitgegaan dat Dr. Liebe ook na de inschrijving van het merk nog tandpasta onder dat label had verkocht. Het Landgericht veroordeelde Dr. Liebe derhalve tot staking van het gebruik van het ÖKO‑TEST-label voor Aminomed in het economische verkeer en tot het uit de handel nemen van de waar.

18. Dr. Liebe heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland), dat in de verwijzingsbeslissing a) zoals de rechter in eerste aanleg van oordeel is dat de licentieovereenkomst reeds geruime tijd is afgelopen, en b) bijgevolg ervan uitgaat dat Dr. Liebe het merk zonder toestemming van de houder ervan heeft gebruikt in het economische verkeer.

19. De verwijzende rechter is van oordeel dat: – indien men ervan uitgaat dat het litigieuze merk is gebruikt voor een waar (tandpasta), de vorderingen van Öko‑Test Verlag op grond van artikel 9, lid 2, onder a) en b), van verordening 2017/1001 dienen te worden afgewezen, aangezien geen van de twee inschrijvingen van ÖKO‑TEST betrekking had op tandpasta of „overeenstemmende waren”. – Öko‑Test Verlag zich slechts kan beroepen op haar recht als merkhouder, dat is verankerd in voornoemd artikel, indien het gebruik van een testlabel voor een waar kan worden gelijkgesteld met gebruik ervan voor een van de door dat merk beschermde diensten, zoals „consumenteninformatie en ‑advies over de keuze van goederen en diensten”.

20. De verwijzende rechter wijst er tevens op dat, gelet op de onderlinge verschillen, testlabels niet kunnen worden gelijkgesteld met kwaliteitslabels en niet geschikt zijn om te worden ingeschreven als certificeringsmerk. ( 12 ) De verwijzende rechter merkt echter op dat, zoals in de zaak Gözze ( 13 ), consumenten een testlabel opvatten op soortgelijke wijze als een kwaliteitslabel. Het aanbrengen van het teken op de waar waarborgt een bepaalde – gecontroleerde – kwaliteit, maar niet dat de waar is vervaardigd onder de controle van de houder van het merk dat wordt gevormd door het label. Dientengevolge identificeert het publiek het merk ÖKO‑TEST niet met de fabrikanten van de geanalyseerde waren, omdat het publiek weet dat Öko-Test Verlag onafhankelijk is van die fabrikanten en daaraan grote waarde hecht.

21. Indien het aanbrengen van het testlabel wordt beschouwd als gebruik voor de ingeschreven dienst, heeft Dr. Liebe inbreuk gemaakt op het merk ( 14 ), zowel wat de herkomstaanduidingsfunctie als de kwaliteitsfunctie betreft. Mocht de eerste prejudiciële vraag echter ontkennend wordt beantwoord, rijst volgens de verwijzende rechter een tweede vraag, die betrekking heeft op artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001 en op artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95.

22. Het merk ÖKO‑TEST geniet bekendheid op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, zij het niet als teken van industriële eigendom, maar als testlabel. In het licht van het arrest Gözze kan derhalve moeilijk worden gesteld dat Dr. Liebe het merk heeft gebruikt voor tandpasta en niet voor de door Öko‑Test Verlag verrichte dienst. Derhalve rijst de vraag of er sprake kan zijn van een bekend individueel merk wanneer de reputatie ervan is gebaseerd op de aard ervan als testlabel.

23. De verwijzende rechter voegt daaraan toe dat de rechtspraak inzake bekende merken ( 15 ) onvoldoende aanwijzingen bevat om vast te stellen of het in de handel brengen van de tandpasta waarop het label is aangebracht, een inbreukmakend gebruik vormt, en in het bijzonder of dit ook het geval is wanneer het gaat om een gebruik niet als merk. Tot slot merkt de verwijzende rechter op dat misbruik van bekendheid of imagotransfer, welke handelingen bij de genoemde bepalingen zijn verboden, ook kan optreden wanneer de derde het individuele merk niet gebruikt om de identiteit van oorsprong van de waren van zijn onderneming te waarborgen.

24. In deze context verzoekt het Oberlandesgericht Düsseldorf het Hof om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Is er sprake van inbreukmakend gebruik van een individueel merk in de zin van artikel 9, lid [2], onder b), van [...] verordening [2017/1001] of artikel 5, lid 1, tweede zin, onder a), van [richtlijn 2008/95], wanneer – het individuele merk is aangebracht op een waar waarvoor het individuele merk niet is ingeschreven, – het aanbrengen door een derde van het individuele merk door het publiek wordt opgevat als een zogenoemd ‚Testsiegel’ (testlabel), dus in die zin dat de waar is vervaardigd en in de handel is gebracht door een niet onder de controle van de merkhouder vallende derde, maar de merkhouder deze waar heeft onderzocht ten aanzien van bepaalde eigenschappen en op grond daarvan heeft beoordeeld met een bepaalde, op het testlabel vermelde score, – en het individuele merk onder meer is ingeschreven voor ‚consumenteninformatie en ‑advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test‑ en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen’? 2) Voor het geval dat het Hof de eerste vraag ontkennend beantwoordt: Is er dan sprake van inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 9, lid [2], onder c), van [verordening 2017/1001] en van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 2008/95], wanneer – het individuele merk slechts als – onder punt 1 beschreven – testlabel bekend is en – het individuele merk door de derde als testlabel wordt gebruikt?”

III. Procedure bij het Hof

25. De verwijzingsbeslissing is op 8 december 2017 bij de griffie van het Hof ingekomen. Er zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Öko‑Test Verlag, de Duitse regering en de Europese Commissie, die, naast Dr. Liebe, hebben deelgenomen aan de terechtzitting op 7 november 2018.

IV. Juridische beoordeling

A. Voorafgaande opmerkingen

26. Ofschoon de verwijzende rechter vraagt naar de toepasselijkheid van artikel 9 van verordening 2017/1001 en artikel 5 van richtlijn 2008/95, benadrukt hij dat de vordering die ten grondslag ligt aan het geding betrekking heeft op het Uniemerk, en slechts subsidiair op het nationale merk. ( 16 ) Om die reden, en om de lezing te vergemakkelijken, zal ik mijn analyse met voorrang baseren op de bepalingen van verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk, ook wanneer de resultaten van die analyse mutatis mutandis extrapoleerbaar zijn naar de analoge bepalingen van richtlijn 2008/95. ( 17 )

27. Zoals ik reeds heb uiteengezet, heeft de verwijzende rechter van de hand gewezen dat de rechtsbescherming die Öko‑Test Verlag verlangt kan worden verleend langs contractuele weg (door te verklaren dat de licentieovereenkomst de partijen reeds geruime tijd niet meer bindt) ( 18 ) of via een vordering wegens oneerlijke mededinging, aangezien een dergelijke vordering vereist dat verzoekster en verweerster met elkaar concurreren, hetgeen in casu niet het geval is. ( 19 )

28. Terwijl ik ten aanzien van de belemmering voor de stakingsvordering op grond van het Duitse recht inzake oneerlijke mededinging geen enkel voorbehoud wens te maken, dient wellicht toch de haalbaarheid van een vordering uit overeenkomst te worden onderzocht in het licht van enkele arresten van het Hof, volgens welke: – moet worden nagegaan, teneinde vast te stellen of een vordering voortvloeit uit een „verbintenis uit overeenkomst” en niet uit een „verbintenis uit onrechtmatige daad” in de zin van artikel 5, punten 1 en 3, van de Brussel I-verordening ( 20 ), of de verweten gedraging kan worden beschouwd als niet-nakoming van de contractuele verbintenissen zoals deze kunnen worden bepaald aan de hand van het voorwerp van de overeenkomst ( 21 ); – om uitspraak te kunnen doen op een vordering tot schadevergoeding wegens niet-contractuele aansprakelijkheid van de instellingen van de Unie, moet worden nagegaan of er tussen de partijen sprake is van een werkelijke contractuele context, verband houdend met het voorwerp van het geding, ook indien de contractuele verbintenis is beëindigd, waarvan diepgaand onderzoek noodzakelijk blijkt om dat geding te kunnen beslechten ( 22 ).

29. Het is duidelijk dat het juridische kader van deze zaak verschilt van dat van de door mij in de voetnoten 21 en 22 aangehaalde arresten. De in die arresten toegepaste methodologische benadering zou evenwel ook in casu naar analogie nuttig kunnen zijn. Hoewel uit de verwijzingsbeslissing het tegendeel lijkt voort te vloeien, hebben partijen in het hoofdgeding ter terechtzitting bevestigd dat er in het kader van de contractuele verbintenis toestemming was verleend voor het gebruik van het logo ( 23 ). Als, zoals kan worden opgemaakt uit de stukken, Dr. Liebe het betrokken label is blijven gebruiken, zou zij inbreuk maken op de (eventueel impliciete) contractuele verplichting om het label na beëindiging van de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenis niet meer op de verpakking van haar tandpasta aan te brengen.

30. Indien de verwijzende rechter dit opportuun acht, zou hij die benadering dus kunnen hanteren als grondslag voor een mogelijke vordering uit overeenkomst ten gunste van Öko‑Test Verlag. Ik wil deze mogelijkheid hier echter slechts aanstippen, aangezien ik er mij van bewust ben dat in het kader van deze prejudiciële verwijzing antwoord moet worden gegeven op de geformuleerde vragen, in plaats van alternatieve oplossingen aan te dragen, die per slot van rekening onder het nationale recht vallen.

B. Eerste prejudiciële vraag: inbreukmakend gebruik

1. Samenvatting van de opmerkingen van partijen

31. Volgens Öko‑Test Verlag wordt haar label niet gebruikt als merk voor tandpasta, maar voor een (door haar verrichte) dienst, en dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Öko‑Test Verlag voert aan dat een testlabel niet kan worden gelijkgesteld met een kwaliteitslabel, aangezien een testlabel informatie geeft over het feit dat een waar voldoet aan bepaalde vooraf vastgestelde standaardvereisten, terwijl een kwaliteitslabel de consument in één oogopslag duidelijkheid verschaft over een eigenschap van de waar. Zij is het met de verwijzende rechter en de Duitse regering eens dat er geen enkele overeenkomst is met garantie‑ en certificeringsmerken. ( 24 )

32. Öko‑Test Verlag stelt dat het relevante publiek het gebruik van ÖKO‑TEST op de tandpasta zal opvatten als een door de houder ervan toegestaan gebruik, waarmee wordt aangegeven dat a) aan deze waar de kwalificatie „sehr gut” (zeer goed) is toegekend in de tests waaraan Öko‑Test Verlag de waar heeft onderworpen, en b) die kwalificatie overeenstemt met de inhoud van haar publicatie en met haar neutrale, objectieve en deskundige normen. Bijgevolg doet het gebruik van ÖKO‑TEST door Dr. Liebe afbreuk aan de herkomstaanduidende functie van het merk, alsook aan andere in de rechtspraak van het Hof erkende functies. ( 25 )

33. Volgens de Duitse regering ziet de eerste vraag niet op de dubbele gelijkheid van artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95, maar op het gevaar voor verwarring als bedoeld onder b) van datzelfde lid, aangezien er bepaalde verschillen bestaan tussen het oorspronkelijke teken ÖKO‑TEST en het teken dat wordt aangebracht op de tandpasta (inzonderheid de testresultaten en de verwijzing naar de publicatie). De Duitse regering stelt voor om de vraag bevestigend te beantwoorden, op grond dat een merk dat is ingeschreven voor een dienst kan worden gebruikt voor een waar wanneer het voor het publiek duidelijk is dat het gaat om een afzonderlijke dienst, die verband houdt met de waar.

34. De Duitse regering is van mening dat het doorslaggevende element de perceptie door het publiek is, dat eraan gewend is dat niet aan de fabrikanten verbonden organisaties waren voor dagelijks gebruik testen en de consument daar vervolgens over informeren. Deze consument kon uit het label moeiteloos afleiden dat Öko‑Test Verlag de tandpasta had beoordeeld en de kwalificatie „zeer goed” had toegekend. Bovendien is de presentatie van dergelijke waren met verschillende merken en tekens een gebruikelijke ondernemingspraktijk, zoals bijvoorbeeld het geval is bij kwaliteits‑ of certificeringslabels (biologische landbouw, energie-efficiëntie in de Unie, eerlijke handel) of door het aanbrengen van merken van een leverancier als aanduiding van de kwaliteit van de bestanddelen van het eindproduct (zoals Intel Inside voor computerprocessors).

35. Volgens de Commissie heeft de vraag daarentegen in werkelijkheid betrekking op punt a), en niet op punt b), van zowel artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 als artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95. Zij aanvaardt dat het aanbrengen van het merk ÖKO‑TEST op de verpakking van de tandpasta noodzakelijkerwijs verwijst naar de diensten die de merkhouder (Öko‑Test Verlag) verricht, maar acht die verwijzing inherent aan de reclame voor de waar voor tandverzorging, zonder dat dit impliceert dat Dr. Liebe dezelfde diensten als Öko‑Test Verlag aankondigt.

36. De Commissie onderstreept het door de fabrikant van de tandpasta gewenste reclame-effect van het gebruik van het label ÖKO‑TEST, te weten bij het publiek de dienst in herinnering te brengen die is verricht door de houder van het label, de enige aan wie een onafhankelijke beoordeling kan worden toegeschreven. De bepalingen van de licentieovereenkomst strekken ertoe dat wordt voorkomen dat kwaliteitsverlies van de geteste waar negatieve gevolgen heeft voor het merk van Öko‑Test Verlag zelf, hetgeen het geval zou zijn indien die mindere kwaliteit van de waar wordt geassocieerd met de onderneming die de test heeft uitgevoerd.

2. Beoordeling

37. Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter kort gezegd te vernemen of het als ingeschreven merk beschermde testlabel ÖKO‑TEST, op de wijze waarop het door Dr. Liebe wordt gebruikt op de verpakking van de tandpasta, dient ter identificatie van de diensten van de houder van dat merk en niet enkel ter identificatie van de waren die Dr. Liebe in de handel brengt.

38. In het arrest Gözze heeft het Hof verklaard dat „het gebruik van een teken niet een overeenkomstig de wezenlijke functie van het individuele merk verricht gebruik kan vormen wanneer het aanbrengen ervan op de waren louter dient als aanduiding van de kwaliteit daarvan en daarnaast niet ertoe strekt te waarborgen dat de waren afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming onder [wier] controle zij zijn vervaardigd en die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan”. ( 26 )

39. Indien deze formulering naar de letter zou worden gevolgd, zou het geding op relatief eenvoudige wijze kunnen worden beslecht, aangezien Öko‑Test Verlag de tandpasta niet vervaardigt en haar merk niet op de verpakking wordt aangebracht om de herkomst van de waar aan te duiden. Bijgevolg zou de mogelijkheid voor die onderneming om Dr. Liebe op grond van artikel 9, lid 2, onder a) en b), van verordening 2017/1001 het gebruik van het merk ÖKO‑TEST in het economische verkeer te verbieden, moeten worden afgewezen.

40. Hoewel deze oplossing in casu zou kunnen worden bijgestuurd (zoals ik verderop zal voorstellen) door toepassing van punt c) van dezelfde bepaling, gegeven de bekendheid van ÖKO‑TEST op de Duitse markt, dienen naar mijn mening ook houders van niet-bekende tekens kunnen beschikken over een merkenrechtelijk rechtsinstrument om op te komen tegen het gebruik zonder toestemming ervan door een derde in omstandigheden als die van de onderhavige zaak. ( 27 ) Misschien kan een onderzoek van de verschillen tussen het kwaliteitslabel en het testlabel een antwoord opleveren dat verder gaat dan de oplossing die in het arrest Gözze wordt geboden.

41. Bij de uitlegging van de prejudiciële vraag liepen de opvattingen van partijen uiteen met betrekking tot de vraag of deze zaak valt onder a) of onder b) van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 uiteen. Het verdient de voorkeur te schetsen welke criteria gelden om te bepalen of is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden die beide varianten gemeen hebben ( 28 ), op basis waarvan een keuze voor een van beide kan worden gemaakt.

a) Relevante elementen

1) Uitgangspunt

42. In beginsel kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik van een teken door een derde slechts verbieden op grond van artikel 9, lid 2, onder a) en b), van verordening 2017/1001, wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: – het teken moet gelijk zijn aan ( 29 ) of overeenstemmen met het ingeschreven merk van de houder; – het gebruik van het ingeschreven merk moet a) zich voordoen in het economische verkeer, b) plaatsvinden zonder toestemming van de merkhouder, c) betrekking hebben op waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het merk is ingeschreven, en d) afbreuk doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk. ( 30 )

43. Uit het door de verwijzende rechter toegezonden dossier blijkt dat het (eerste) vereiste, inzake de gelijkheid van het teken ( 31 ), geen problemen zou mogen opleveren, aangezien Dr. Liebe niet ontkent het ÖKO‑TEST-label te hebben gebruikt op de verpakkingen van haar tandpasta.

44. In dit verband is de opvatting van de Duitse regering, dat tussen het ingeschreven merk ÖKO‑TEST en de afbeelding op de tandpastaverpakking van Dr. Liebe verschillen bestaan, mijns inziens niet overtuigend. Dat op die verpakking in het merk de testresultaten en de verwijzing naar de publicatie zijn opgenomen, is om twee redenen irrelevant: ten eerste omdat het publiek eraan gewend is dat het merk ÖKO‑TEST dergelijke gegevens bevat (zonder welke de vermelding ervan in advertenties voor de waar weinig of geen zin zou hebben), en ten tweede, volgend uit de eerste reden, omdat die verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen, in de zin dat de gemiddelde consument niet zal denken dat het om een ander merk gaat (ofschoon het aan de verwijzende rechter staat om dit punt, als feitelijke vraag, te onderzoeken). ( 32 )

45. Evenmin staat ter discussie dat is voldaan aan de voorwaarden inzake het gebruik in het economische verkeer en het ontbreken van toestemming van de merkhouder. Deze laatste hoeft geen concurrent van de fabrikant van de waar te zijn: artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 verleent de houder van het merk het recht om „iedere derde” te verbieden dat merk zonder zijn toestemming te gebruiken, zodat de hoedanigheid van concurrent geen noodzakelijkheid is. Dat de punten a) en b) van deze bepaling in de eerste plaats op concurrenten worden toegepast, betekent niet dat de wetgever de eventuele reactie van de merkhouder tot deze categorie heeft beperkt.

46. Rest de vraag of de waren en diensten met elkaar samenvielen en, na beantwoording daarvan, of het gebruik van het merk ÖKO‑TEST door Dr. Liebe volstond om afbreuk te doen aan een van de kenmerkende functies van dat merk.

2) Aard van het merk

47. Het ÖKO‑TEST-label is een merk dat is ingeschreven voor diensten. Dit soort tekens verschilt van tekens voor waren vanwege het immateriële karakter van diensten, waardoor zij niet tastbaar zijn, anders dan waren die worden beschermd door fabrieks‑ of handelsmerken. ( 33 )

48. Het immateriële karakter van diensten maakt een wisselwerking tussen deze diensten en de waar mogelijk. Wanneer diensten de aandacht vestigen op eigenschappen van de waar, kunnen naast de warenmerken dienstmerken bestaan die dat feit over het voetlicht brengen. Dit is het geval bij het wijdverbreide gebruik van labels waarnaar de Duitse regering verwijst.

49. Normaliter worden warenmerken die labels (zoals testlabels) omvatten, gebruikt op grond van een overeenkomst die onder meer voorziet in de verlening van een gebruikslicentie. In die overeenkomst wordt aan de fabrikant, als licentienemer, toestemming verleend voor het gebruik van het label, hetgeen zal bijdragen tot een stijging van het aanzien van de waar. Het testlabel wordt immers juist gebruikt om aan het publiek mee te delen dat de betrokken waren, na aan de nodige tests te zijn onderworpen, een gunstige beoordeling hebben verkregen van de onderneming die de houder van het label is (in casu Öko‑Test Verlag).

50. Wanneer het label als merk is ingeschreven, staat de overeenkomst de licentienemer toe dat label als merk aan te brengen op zijn eigen waren. Diezelfde overeenkomst draagt er evenwel ook voor de merkhouder toe bij dat zijn eigen diensten bij het publiek bekend worden gemaakt, in een voor hem en de verschillende licentienemers gunstige symbiose. Zoals ik zal uiteenzetten bij het beschrijven van de kenmerken van het testlabel, wordt een soort „duaal gebruik” gecreëerd. ( 34 )

51. Dit impliceert dat Dr. Liebe, indien zij naar behoren toestemming heeft verkregen, het testlabel als merk op haar eigen waren kan aanbrengen, maar dat het gebruik van ÖKO‑TEST op die waren tezelfdertijd zorgt voor een ruimere verspreiding van de diensten die Öko‑Test Verlag verricht voor ondernemingen en consumenten.

3) Kenmerken van de door Öko‑Test Verlag verrichte diensten

52. In verordening 2017/1001 en richtlijn 2015/2436 wordt gewag gemaakt van collectieve merken ( 35 ) en certificeringsmerken ( 36 ): – collectieve merken dienen om de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen. – certificerings‑ of garantiemerken vervullen hun functie van herkomstaanduiding doordat zij „de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken [...] kunnen [...] onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd”. ( 37 )

53. Het testlabel vertoont weliswaar bepaalde gelijkenissen met het certificeringsmerk, maar kan daar niet mee worden geïdentificeerd en wordt ook in geen van beide regelingen vermeld. In het algemeen kan een testlabel worden ingeschreven als individueel merk door iedere onderneming die zich bezighoudt met de objectieve en onafhankelijke beoordeling van waren en die een brede waaier aan marktdeelnemers de mogelijkheid biedt om, door middel van een licentieovereenkomst, te wijzen op de kwaliteit van hun waren door gebruik te maken van het overeenkomstige logo.

54. Deze verschillen verklaren waarom van houders van testlabels moeilijk kan worden geëist dat zij een reglement in de zin van artikel 75 van verordening 2017/1001 opstellen, aangezien er enerzijds geen sprake is van leden die dat reglement moeten eerbiedigen, zoals dat wel het geval is bij collectieve certificeringsmerken, en anderzijds de onderneming die merkhouder is, de geteste waren en de gehanteerde testparameters naar eigen goeddunken kan veranderen.

55. De verwijzende rechter benadrukt de verschillen tussen testlabels en kwaliteitslabels (zoals het kwaliteitslabel dat is geanalyseerd in het arrest Gözze), die in wezen de volgende zijn: a) de tests worden uitgevoerd voor een groot aantal waren en diensten, en niet slechts voor één waar, b) de criteria worden aangepast aan de behoeften van de consument en de tests worden regelmatig gewijzigd, c) de producent oefent geen invloed uit op de organisatie die de tests verricht, en d) de toestemming voor het gebruik van het label hangt niet louter af van het voldoen aan bepaalde vereisten, maar een rating wordt toegekend op basis van de testresultaten. ( 38 )

56. De ondernemer van wie de waren aan deze kwaliteitstests zijn onderworpen, is na sluiting van een licentieovereenkomst voor het gebruik van het merk gerechtigd om daarvan kennis te geven in de beschrijving of op de verpakking van die waren. Indien in casu Dr. Liebe toestemming van Öko‑Test Verlag heeft verkregen, mag zij het teken ÖKO‑TEST op een zichtbare plaats op haar tandpasta aanbrengen, met vermelding van de verkregen rating en het nummer van het tijdschrift waarin de resultaten zijn gepubliceerd. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, lijkt het logisch dat de onderneming wier waren door Öko‑Test Verlag zijn getest, met een bevredigend resultaat, er belang bij zal hebben om dat label op haar waren aan te brengen als onderdeel van de reclame voor de goede eigenschappen van haar waren.

57. Door het ÖKO‑TEST-label zichtbaar op de verpakking van Aminomed af te drukken, streeft Dr. Liebe in de allereerste plaats naar versterking van de boodschap betreffende de kwaliteit van de tandpasta, met behulp van de reputatie en de betrouwbaarheid die aan het merk ÖKO‑TEST zijn verbonden en die worden bevestigd door de verkregen rating („zeer goed”) en de verwijzing naar het tijdschrift waarin de testresultaten zijn gepubliceerd. ( 39 ) Tegelijkertijd draagt diezelfde gedraging er evenwel toe bij dat de kennis van de betrouwbaarheid van de door Öko‑Test Verlag verrichte diensten wordt verspreid onder de consumenten, dat wil zeggen dat de commerciële herkomst van de activiteit bestaande in het testen en beoordelen van de verbruiksgoederen wordt geïdentificeerd.

58. Bijgevolg kan de stelling die Dr. Liebe ter terechtzitting heeft geponeerd en volgens welke het teken ÖKO‑TEST beschrijvend is gebruikt in de zin van overweging 21 van verordening 2017/1001, als aanvullende informatie over de waar, geen stand houden. Ik deel deze opvatting niet, en wel om de volgende redenen: – de wijze waarop dat gebruik heeft plaatsgevonden, wijst op de wil om het merk te gebruiken om de diensten van Öko‑Test Verlag aan te duiden. Indien zou zijn beoogd om louter informatie over de rating te verstrekken, kon dit zonder plaatsing van het logo. – voornoemde overweging staat toe dat beschrijvende aanduidingen worden gebruikt op voorwaarde dat dit gebruik eerlijk en billijk is, eigenschappen die, bij gebreke van de toestemming die op een eerder moment was verkregen, moeilijk kunnen worden vastgesteld.

59. Bijgevolg kan worden gesteld dat, gelet op het nauwe verband tussen de diensten die worden verricht door de onderneming die het testlabel (ÖKO‑TEST) toekent en de waren waarop dat label is aangebracht (Aminomed), het gebruik van het label na de inschrijving ervan als individueel merk twee belangrijke gevolgen heeft wat artikel 9, lid 2, onder a) en b), van verordening 2017/1001 betreft: enerzijds versterkt dit gebruik de aanduiding van de kwaliteit van de waren waarvoor het label op basis van de verleende toestemming kan worden gebruikt, zodat kan worden gesteld dat het label wordt gebruikt voor die waren ( 40 ), en anderzijds maakt het label ook reclame voor de diensten van de onderneming die het testlabel toekent. Het betreft hier, kortom, het duale gebruik waaraan ik eerder heb gerefereerd.

4) Perceptie door de consument

60. Hoe de gemiddelde consument een merk percipieert en beoordeelt is een feitelijke vraag, waarvan de beantwoording aan de verwijzende rechterlijke instantie staat. ( 41 ) Het Hof kan de verwijzende rechterlijke instantie echter wel nuttige aanwijzingen geven. ( 42 )

61. Öko‑Test Verlag, de Duitse regering en de Commissie (deze laatste met enkele nuanceringen) zijn het erover eens dat het relevante publiek het gebruik van het merk ÖKO‑TEST op de verpakking van de tandpasta zal opvatten als een verwijzing naar de onafhankelijke diensten van de onderneming die houdster van dat merk is (Öko‑Test Verlag). De gemiddelde consument zal dat teken derhalve ten minste in verband brengen met de diensten „consumenteninformatie en ‑advies over de keuze van goederen en diensten, met gebruikmaking van test‑ en onderzoeksresultaten” (klasse 35) en „uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderbouwde warentests en onderzoeken van diensten” (klasse 42).

62. Het is gebruikelijk dat op de verpakkingen van vele goederen testlabels en kwaliteitslabels (of andere wijzen van certificering van aanduiding van biologische oorsprong of eerlijke handel) worden aangebracht. In een situatie als die in het hoofdgeding kan de gemiddelde consument daarom probleemloos begrijpen dat het merk ÖKO‑TEST, zoals het door Dr. Liebe wordt gebruikt, verwijst naar de diensten van Öko‑Test Verlag, met welke onderneming die consument het testlabel zal associëren. De wijze waarop Dr. Liebe dat merk gebruikt, vormt derhalve een „gebruik als merk”, ( 43 ) aangezien wordt gewaarborgd dat de kwaliteitsanalyse van de tandpasta is verricht door de onderneming die houdster van dat merk is, te weten Öko‑Test Verlag.

5) Afbreuk aan de functies van het merk

63. Volgens vaste rechtspraak van het Hof biedt het uitsluitend recht van de merkhouder de mogelijkheid zijn specifieke belangen te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat dat merk zijn functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, waarbij het loutere risico van een dergelijke afbreuk volstaat. ( 44 )

64. Tot die functies behoren niet alleen de (wezenlijke) functie van het merk om de herkomst van de waar of de dienst te identificeren, maar ook die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, investerings‑ en reclamefunctie. ( 45 )

65. Wat de wezenlijke functie betreft, dient het merk met name „de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan”. ( 46 )

66. Volgens de beschrijving van de feiten in de verwijzingsbeslissing heeft Dr. Liebe het merk zonder toestemming van Öko‑Test Verlag gebruikt en kon de vermelde rating, die zij weliswaar had verkregen na de tests in 2005, geen verband houden met de tests in 2008, waarin haar tandpasta niet was onderzocht. In die omstandigheden zou de gemiddelde consument kunnen denken dat Öko‑Test Verlag nog steeds de kwaliteit van de tandpasta beoordeelt op het niveau dat in de eerdere tests was vastgesteld en door het testlabel werd bevestigd, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van een dergelijke bevestiging, daar de tandpasta niet aan de nieuwe tests was onderworpen.

67. Uitgaande van deze premisse kon het gebruik van het merk ÖKO‑TEST door Dr. Liebe misleidend, zijn, door de indruk te wekken dat de rating „zeer goed” was verkregen na de uitvoering van tests onder controle van Öko‑Test Verlag. De wezenlijke functie van het merk is daardoor aangetast ( 47 ), aangezien laatstgenoemde onderneming de tandpasta indertijd weliswaar heeft getest, maar de op de verpakking weergegeven rating niet in overeenstemming was met de resultaten van de meest recente door Öko‑Test Verlag uitgevoerde tandpastatests, die Öko‑Test Verlag in haar tijdschrift bekend heeft gemaakt, noch werd gedekt door de licenties die na die nieuwe tests zijn verleend. ( 48 )

68. Het door mij hierboven geschetste contrast tussen het resultaat waarmee Dr. Liebe reclame maakt via het teken ÖKO‑TEST en de werkelijke testresultaten, zou daarenboven schade kunnen berokkenen aan het prestige dat Öko‑Test Verlag heeft verworven dankzij haar merk, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de investeringsfunctie (gedefinieerd als de mogelijkheid voor de merkhouder om zijn merk te gebruiken ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden). ( 49 )

b) Corollarium

69. Zoals ik reeds heb onderstreept, heb ik mij in eerste instantie niet willen uitspreken over de toepasselijkheid van punt a) of b) van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001. Om de verwijzende rechter evenwel een nuttig antwoord te verschaffen, kom ik op basis van bovenstaande overwegingen tot de volgende gevolgtrekkingen: – het gebruik door Dr. Liebe betreft een duaal gebruik van een merk dat samenvalt met het oorspronkelijke merk (ÖKO‑TEST), zowel om de aantrekkelijkheid van haar tandpasta te vergroten door middel van het testlabel (met de rating „zeer goed”) als ter aanduiding van de door Öko‑Test Verlag aangeboden diensten. Derhalve is er sprake van gelijkheid wat de tekens en diensten betreft, zodat is voldaan aan de vereiste van „dubbele gelijkheid” in de zin van punt a) van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001. – aangezien de gemiddelde consument niet zal denken dat het merk ÖKO‑TEST erop wijst dat de test van de tandpasta Aminomed is uitgevoerd door Dr. Liebe, zal die consument, gelet op de grote bekendheid van dit merk bij het Duitse publiek, evenmin denken dat de tandpasta afkomstig is van diezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, waardoor verwarringsgevaar als bedoeld onder b), van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 is uitgesloten.

70. Aangezien het gebruik van het merk ÖKO‑TEST door Dr. Liebe bovendien het risico in zich draagt dat ten minste afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie en de investeringsfunctie van dit merk, is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 en kan dit gebruik worden aangemerkt als inbreukmakend.

71. Ten slotte zij opgemerkt dat de in artikel 9, lid 3, van verordening 2017/1001 ( 50 ) vervatte opsomming van de wijzen van gebruik die de merkhouder kan verbieden, niet uitputtend is, en dat het door Dr. Liebe gemaakte gebruik in de hierboven beschreven omstandigheden daartoe dient te worden gerekend.

C. Tweede prejudiciële vraag: inbreukmakend gebruik van een bekend merk

72. Daar ik een bevestigende beantwoording van de eerste prejudiciële vraag heb voorgesteld en de verwijzende rechter de tweede vraag slechts stelt indien die eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, zijn verdere overwegingen niet strikt noodzakelijk. Niettemin zal ik subsidiair deze tweede vraag analyseren, voor het geval het Hof de eerste vraag op andere wijze zal beantwoorden of de door mij voorgestelde oplossing inzake de dubbele gelijkheid van tekens enerzijds en waren en diensten anderzijds als te gekunsteld zal bestempelen.

1. Samenvatting van de opmerkingen van partijen

73. Öko‑Test Verlag herinnert eraan dat de bijzondere bescherming die aan bekende merken wordt verleend, verder gaat dan de gevallen van gelijkheid of overeenstemming van waren en zich toespitst op het afbreuk doen aan en misbruiken van die merken. De bekendheid van het merk ÖKO‑TEST staat buiten kijf en het publiek zal dit merk associëren met het teken dat door Dr. Liebe is aangebracht op haar waren.

74. Volgens Öko‑Test Verlag en de Commissie, is sprake van inbreukmakend gebruik van het bekende merk ÖKO‑TEST wanneer de gebruiker van dat merk daar geen toestemming voor heeft verkregen, voor zover daarbij afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk. Bovendien bestaat het gevaar dat het publiek het vertrouwen in haar diensten verliest als de waar niet voldoet aan de verwachtingen. De consument zou zijn frustratie kunnen projecteren op de werkzaamheden van Öko‑Test Verlag zoals die tot uiting komen in haar tests en publicaties.

75. De Duitse regering is van mening dat de eerste vraag bevestigend dient te worden beantwoord en heeft zich daarom niet uitgesproken over de tweede, subsidiair gestelde vraag.

76. De Commissie is van mening dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 9, lid 2, onder c), van verordening nr. 207/2009 en van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 zijn vervuld wanneer het individuele merk bekendheid geniet als testlabel. Het aanbrengen door een derde van dat merk op diens eigen waren vormt inbreukmakend gebruik in de zin van voornoemde voorschriften.

77. De Commissie wijst erop dat een aanmerkelijk deel van het Duitse publiek waarvoor de door het teken aangeduide waren en diensten bestemd zijn, het merk moet kennen. ( 51 ) Zij is van mening dat de wijze waarop het teken ÖKO‑TEST wordt gebruikt, het teken aanzien als merk kan verlenen. Dankzij de licentieovereenkomst bereikt Öko‑Test Verlag immers dat haar merk zich in het bewustzijn van het publiek nestelt als een verwijzing naar haar diensten van consumenteninformatie en ‑advies.

2. Beoordeling

78. De verwijzende rechter wenst te vernemen of voor het merk ÖKO‑TEST, indien de bescherming van bekende merken krachtens artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 niet kan worden verleend, de door punt c) van datzelfde artikel geboden bescherming kan worden ingeroepen.

79. Het probleem dat volgens de verwijzende rechter lijkt te bestaan is het feit dat het individuele merk ÖKO‑TEST enkel bekend is als testlabel en door de derde als zodanig wordt gebruikt. In mijn ogen is deze factor evenwel niet relevant: – indien bedoeld wordt dat er geen „gebruik als merk” in de zin van het arrest Gözze heeft plaatsgevonden, verwijs ik voor een weerlegging van deze stelling naar de uiteenzetting hierboven. ( 52 ) – indien het daarentegen gaat om het maken van een onderscheid tussen de bekendheid van het merk en die van het „testlabel” bij het publiek, dan is dat onderscheid naar mijn mening kunstmatig. ÖKO‑TEST is ingeschreven als individueel, nationaal of Uniemerk, waardoor het de bescherming geniet die aan dit soort merken wordt verleend, ongeacht of het publiek hiervan op de hoogte is en of een derde een merk slechts als testlabel beoogt te gebruiken. Anders zouden merken hun rechtmatige bescherming verliezen, die afhankelijk zou worden gesteld van de mate waarin het publiek bekend is met de inschrijving ervan.

80. Bijgevolg wordt met de tweede prejudiciële vraag in wezen gevraagd of de houder van het ÖKO‑TEST-label de bescherming van bekende merken kan inroepen om op te komen tegen het inbreukmakende gebruik ervan door een derde. Gelet op de bekendheid van dat label bij de Duitse consument, lijkt ervan te kunnen worden uitgegaan dat dit merk de vereiste bekendheid geniet. Het betreft hier een feitelijke beoordeling die uitsluitend aan de verwijzende rechter staat. ( 53 )

81. Artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001 biedt bekende merken een ruimere bescherming dan die van lid 2, onder a) en b), van dat artikel. De cumulatieve voorwaarden ( 54 ) voor die bescherming zijn: a) dat er sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, b) dat dit gebruik plaatsvindt zonder geldige reden, c) dat het teken wordt gebruikt voor waren of diensten, ongeacht of het gaat om dezelfde, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten ( 55 ), en d) dat met het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of dat daaraan afbreuk wordt of zou worden gedaan. ( 56 )

82. De voorwaarden a), b) en c) staan niet ter discussie: het testlabel is door Dr. Liebe gebruikt zonder toestemming van Öko‑Test Verlag, zodat geen sprake is van een geldige reden, en voor waren of diensten waarvan niet hoeft te worden vastgesteld of zij gelijk aan elkaar zijn of met elkaar overeenstemmen.

83. Derhalve moet enkel worden nagegaan of Dr. Liebe, door haar gebruik van het merk ÖKO‑TEST, een van de in artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001 beschreven handelingen heeft verricht. ( 57 ) Deze handelingen kunnen erin bestaan dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk, dat de reputatie van dat merk wordt aangetast of dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

84. Om de redenen die ik heb uiteengezet in de punten 66 tot en met 68 van de onderhavige conclusie, ben ik van mening dat het gebruik dat Dr. Liebe van het merk ÖKO‑TEST heeft gemaakt, afbreuk kan doen aan het prestige van dat merk, door bij de consument verwarring te veroorzaken die de aantrekkingskracht van dat merk kan verminderen. ( 58 )

85. Bovendien zou Dr. Liebe door het gebruik van het merk ÖKO‑TEST een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgen door de positieve publicitaire en kwalitatieve connotaties die aan dit merk zijn verbonden, over te dragen naar haar tandpasta, die niet aan de nieuwe tests is onderworpen. Aldus zou ongerechtvaardigde exploitatie van de bekendheid van het merk in de zin van de rechtspraak van het Hof ( 59 ) plaatsvinden.

86. Hoe dan ook staat het aan de verwijzende rechter om te beoordelen of gelet op de feiten in het hoofdgeding sprake is van gebruik van het teken, zonder geldige reden, waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk ÖKO‑TEST. ( 60 )

V. Conclusie

87. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt: „1) Artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, en artikel 5, lid 1, tweede zin, onder a), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten verlenen de houder van een individueel merk dat bestaat in een ,testlabel’ en is ingeschreven voor ,consumenteninformatie en ‑advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test‑ en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen’, het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk, zonder zijn toestemming, wanneer: – een derde het merk aanbrengt op een waar waarvoor het merk niet is ingeschreven; – het publiek het merk opvat als een ,testlabel’, in de zin dat de waar is vervaardigd en in de handel is gebracht door een derde en niet door de merkhouder, maar de merkhouder de waar aan bepaalde onderzoeken heeft onderworpen en op grond daarvan aan de waar een bepaalde, in het testlabel vermelde rating heeft toegekend, en – het gebruik afbreuk doet aan een van de functies van het merk. 2) Het gebruik door een derde van een individueel merk met de beschreven eigenschappen, zonder toestemming van de merkhouder, vormt inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 wanneer: – het merk bekend is, zelfs louter als ,testlabel’, en – afbreuk wordt gedaan aan het prestige van het merk en die derde een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt uit het gebruik van het teken, hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie dient na te gaan.”

( 1 ) Oorspronkelijke taal: Spaans.

( 2 ) Hoewel het Duitse woord „Testsiegel” in de meeste vergeleken vertalingen is vertaald met behoud van het woord „test” („label de test” in het Frans, „test seal” in het Engels, „sigillo di test” in het Italiaans, „testlabel” in het Nederlands en „selo de teste” in het Portugees), zal ik in het Spaans de term „distintivo de calidad” hanteren, die ik passender acht. Öko‑Test Verlag GmbH heeft ter terechtzitting toegelicht dat zij vergelijkende analyses van de verschillende waren verricht, en niet afzonderlijke analyses van de intrinsieke eigenschappen ervan. Op basis van de vergelijking kent Öko‑Test Verlag GmbH aan elk van die waren een rating toe, afhankelijk van de vervulling van bepaalde vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria.

( 3 ) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25). Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 336, blz. 1), met dezelfde benaming als richtlijn 2008/95, strekte tot wijziging van die laatste, maar is ratione temporis niet van toepassing op deze zaak.

( 4 ) In beginsel is in casu verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1) van toepassing. Er bestaat een latere versie, die is gecodificeerd bij verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1), die ratione temporis van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding in verband met de stakingsvordering pro futuro en daarom de referentieversie voor de onderhavige conclusie zal zijn.

( 5 ) Deze bepaling komt in wezen overeen met artikel 9, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21).

( 6 ) Wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082; 1995 I, blz. 156; 1996 I, blz. 682), zoals laatstelijk gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 17 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2541).

( 7 ) Aangezien deze door Öko‑Test Verlag ingeschreven nationale en Unietekens aan elkaar gelijk zijn, zal ik in het vervolg verwijzen naar „het merk”, hetgeen onverlet laat dat er soms onderscheid dient te worden gemaakt tussen deze tekens, in welke gevallen ik zal spreken van „het nationale merk” of „het Uniemerk”.

( 8 ) Overeenkomstig de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals gewijzigd op 28 september 1979.

( 9 ) Dit vereiste vloeit volgens de verwijzende rechterlijke instantie voort uit de Duitse rechtspraak op het gebied van oneerlijke mededinging, die de rechtmatigheid van reclame met testresultaten afhankelijk stelt van het vermelden van de vindplaats.

( 10 ) Over de toepassing van deze clausule bestaat geen overeenstemming tussen de partijen in het hoofdgeding.

( 11 ) Hierna: „Dr. Liebe”.

( 12 ) Artikelen 83 e.v. van verordening 2017/1001, en voor het nationale certificeringsmerk de artikelen 27 e.v. van richtlijn 2015/2436.

( 13 ) Arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434; hierna: „arrest Gözze”), punten 45 e.v.

( 14 ) De verwijzende rechter verwijst naar de arresten van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08 EU:C:2010:159), en 25 maart 2010, Die BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163; hierna: „arrest BergSpechte”).

( 15 ) De verwijzende rechter verwijst naar het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582).

( 16 ) Punt 8 van de verwijzingsbeslissing.

( 17 ) Wat niet wegneemt dat ik, wanneer dit onontbeerlijk is, specifiek naar de bepalingen van richtlijn 2015/2436 zal verwijzen.

( 18 ) Punt 10 van de verwijzingsbeslissing. Ter terechtzitting heeft Dr. Liebe evenwel bevestigd dat de overeenkomst volgens haar op het moment van de feiten nog van kracht was.

( 19 ) § 8 van de Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [Duitse wet inzake oneerlijke mededingingspraktijken van 3 juli 2004, in de versie van de mededeling van 3 maart 2010 (BGBl. I, blz. 254), zoals laatstelijk gewijzigd op 17 februari 2016 (BGBl. I, blz. 233)], verleent geen procesbevoegdheid aan niet-concurrenten. Dr. Liebe en Öko‑Test Verlag zijn op verschillende markten actief.

( 20 ) Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).

( 21 ) Dit is a priori het geval indien de uitlegging van de overeenkomst noodzakelijk is om de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de aan verweerster verweten gedraging vast te stellen. Het staat aan de verwijzende rechter om dit te bepalen. Zie arresten van 13 maart 2014, Brogsitter (C‑548/12; EU:C:2014:148), punten 23‑25, en 14 juli 2016, Granarolo (C‑196/15; EU:C:2016:559), punten 21 en 22.

( 22 ) Arrest van 18 april 2013, Commissie/Systran en Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245), punt 66, en conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in deze zaak (EU:C:2012:714), punten 49 en 50. In die zaak oordeelde het Hof dat, hoewel de overeenkomsten waren afgelopen, de rechterlijke instanties van de Unie niet bevoegd waren om kennis te nemen van de vordering wegens niet-contractuele aansprakelijkheid, juist vanwege de contractuele context die noopte tot onderzoek van de overeenkomsten om het geding te kunnen beslechten.

( 23 ) Öko‑Test Verlag heeft gepreciseerd dat het ging om het teken zoals dat in licentie was gegeven, voordat het meerdere wijzigingen heeft ondergaan om het te moderniseren en daarin een grotere eenheid te brengen.

( 24 ) Geregeld in artikel 27 van richtlijn 2015/2436 en artikel 83 van verordening 2017/1001, waarnaar respectievelijk in de voetnoten 3 en 4 van deze conclusie wordt verwezen.

( 25 ) Arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378), punt 58; 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punten 49, 77 en 79, en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), punt 38.

( 26 ) Punt 46.

( 27 ) Ter terechtzitting stelde de Duitse regering zich op ditzelfde standpunt, waarbij zij aanvoerde dat anders de bescherming uitsluitend aan bekende merken zou worden verleend, terwijl minder bekende en nieuwe merken geen bescherming zouden genieten.

( 28 ) Daartoe zal ik gebruikmaken van de term „samenvallen”, die beter aansluit bij de uniforme behandeling van de twee punten van genoemde bepaling, met als bijkomstig voordeel dat het gebruik van uitdrukkingen als „gelijk zijn aan” en „overeenstemmen met” kan worden vermeden.

( 29 ) Punt a) ziet op de gelijkheid van, en niet de overeenstemming tussen, het merk en de waren (ook wel het vereiste van de „dubbele gelijkheid” genoemd).

( 30 ) Arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), punten 33 en 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak. Punt b) van de litigieuze bepaling vereist echter „gevaar voor verwarring” tussen de conflicterende tekens, waaruit het Hof heeft afgeleid dat enkel hoeft te worden beoordeeld of de wezenlijke functie van het merk wordt aangetast (arrest BergSpechte, punt 22).

( 31 ) De gelijkheid van een teken met een ander teken, voor zover dat laatste teken als ingeschreven merk wordt gebruikt. Zie arrest van 23 februari 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82), punt 38. Hoewel het niet uitdrukkelijk wordt verklaard, kan dit tevens worden afgeleid uit de context van het arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).

( 32 ) Arrest van 8 juli 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416), punten 47 en 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 33 ) Het Hof heeft geoordeeld dat beide soorten merken dezelfde bescherming moeten genieten, bij gebreke van enige uitdrukkelijke beperking van de bescherming van dienstmerken in verordening 2017/1001. Zie arrest van 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates (C‑202/08 P en C‑208/08 P, EU:C:2009:477), punten 75‑78, en de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in die zaak (EU:C:2009:299), punten 111‑114.

( 34 ) In dit kader maak ik gebruik van de vertaling van „dual use”, een begrip dat gewoonlijk wordt gebruikt ter aanduiding van waren die worden gebruikt voor zowel militaire als civiele doeleinden (dubbel gebruik).

( 35 ) Artikelen 74 e.v. van verordening 2017/1001 en artikelen 27 en 29 van richtlijn 2015/2436.

( 36 ) Artikelen 83 e.v. van verordening 2017/1001 en artikelen 27 en 28 van richtlijn 2015/2436. In artikel 27 van deze richtlijn worden garantie‑ en certificeringsmerken aan elkaar gelijkgesteld.

( 37 ) Arrest Gözze, punt 50.

( 38 ) Punt 14 van de verwijzingsbeslissing. De Duitse regering verwerpt de mogelijkheid om de in dat arrest geboden oplossing te extrapoleren naar het onderhavige geding, niet alleen vanwege de door de verwijzende rechter gesignaleerde verschillen, maar ook omdat dat arrest voornamelijk strekt tot uitlegging van artikel 15 van verordening nr. 207/2009.

( 39 ) Dr. Liebe pretendeert niet de houder van het testlabel te zijn, hetgeen overigens contraproductief zou werken, aangezien dat het effect van de rating op de consument zou verminderen.

( 40 ) Minstens gedeeltelijk in overeenstemming met de rechtspraak, inzonderheid in verband met artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001; zie arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 41 ) Arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C‑245/02, EU:C:2004:717), punten 60 en 61, en 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), punt 25.

( 42 ) Arrest van 5 juni 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291), punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 43 ) Het betreft een niet-schriftelijk vastgelegde toepassingsvoorwaarde; zie beschikking van 19 februari 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111), punt 42.

( 44 ) Arrest BergSpechte, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 45 ) Arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594), punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 46 ) Arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), punt 48, en 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474), punt 80.

( 47 ) Zie de omschrijving van deze functie in het arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594), punt 35.

( 48 ) Gesteld zou kunnen worden dat ook afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsfunctie van het merk ÖKO‑TEST. Ik ben het echter eens met advocaat-generaal Wathelet dat die functie een gevolg is van de herkomstaanduidingsfunctie, omdat de kwaliteitsgarantie is gebonden aan de herkomst van het merk (conclusie in de zaak Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, punten 62‑64).

( 49 ) Zie met betrekking tot de investeringsfunctie het arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594), punt 36.

( 50 ) En het daarmee samenhangende artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95.

( 51 ) De Commissie verwijst naar het arrest van 14 september 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408), punt 31.

( 52 ) Punten 47 tot en met 62 van deze conclusie.

( 53 ) Arrest van 6 oktober 2009, PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611), punten 24 en 25.

( 54 ) Arrest van 10 december 2015, El Corte Inglés/BHIM (C‑603/14 P, EU:C:2015:807), punt 38.

( 55 ) Arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), punt 34.

( 56 ) Arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378), punten 34 en 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 57 ) Arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), punt 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

( 58 ) Arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378), punt 40.

( 59 ) Arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378), punt 41.

( 60 ) Arrest van 20 juli 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571), punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak.