Zaak C-218/01

Procedure aanhangig gemaakt door Henkel KGaA

(verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciële beslissing)

„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub b, c en e – Weigeringsgronden – Driedimensionaal merk bestaande in verpakking van waar – Onderscheidend vermogen”

Samenvatting van het arrest

1. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Driedimensionale merken bestaande in verpakking van waar die om met aard van waar verband houdende redenen wordt verpakt – Gelijkstelling van verpakking met vorm van waar – Gevolg – Verpakking die vorm van waar kan zijn in zin van artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn en kan dienen ter aanduiding van kenmerken van waar in zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub c en e)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Driedimensionale merken bestaande in verpakking van waar die om met aard van waar verband houdende redenen wordt verpakt – Beoordeling van onderscheidend vermogen – Criteria

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Beoordeling door bevoegde autoriteit – Onderzoek uitsluitend aan hand van gebruiken in binnenlandse handel – Inschrijving in andere lidstaat van gelijk merk voor zelfde waren – Mogelijkheid van inaanmerkingneming, maar niet bepalend – Inschrijving in andere lidstaat van overeenstemmend merk voor soortgelijke waren – Geen invloed

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b)

1. Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdende met de aard van die waar in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104), en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van de kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn.

(cf. punten 37, 44, dictum 1)

2. Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, dient het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

cf. punt 53, dictum 2)

3. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) kan uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan.

De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

(cf. punt 65, dictum 3)