De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Evenwel dient er bij de toepassing van deze criteria rekening mee te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk. Alleen een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen, heeft onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk.

Deze criteria, die zijn ontwikkeld met betrekking tot merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar, zijn ook van toepassing in het geval van een teken bestaande in een patroon dat is toegepast op het oppervlak van een waar.

In dit verband is een teken dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, bijzonder geschikt voor gebruik als oppervlaktepatroon. In beginsel is het dus eigen aan dit teken dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon, ongeacht of de merkaanvrager het teken heeft aangeduid als een beeldmerk, een driedimensionaal merk, een oppervlaktepatroon of een ander soort merk. In deze omstandigheden kan een dergelijk teken enkel dan niet als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren worden beschouwd, wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon weinig waarschijnlijk is gelet op de aard van de betrokken waren. In alle andere gevallen kan worden geoordeeld dat het teken, dat de typische kenmerken van een oppervlaktepatroon heeft wegens de repetitieve sequentie van de elementen ervan, daadwerkelijk een oppervlaktepatroon is. Het gaat om een objectief criterium dat niet afhangt van de commerciële bedoelingen van de betrokken onderneming.

De in de rechtspraak vastgestelde criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar, zijn van toepassing op oppervlaktepatronen die worden aangebracht op de verpakking van waren die gewoonlijk in een verpakking worden verkocht en die normaliter pas juist vóór de consumptie ervan uit de verpakking worden gehaald.

Evenwel is de toepassing van die rechtspraak niet gerechtvaardigd wanneer een oppervlaktepatroon is aangebracht op een gewone verzendverpakking. Een oppervlaktepatroon dat is aangebracht op een gewone verzendverpakking, kan immers niet worden gelijkgesteld met de verschijningsvorm van een waar.

(zie punten 23, 24, 26, 54, 55, 57, 66, 67)