CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

V. TRSTENJAK

van 3 februari 2011 ( )

Zaak C‑482/09

Budějovický Budvar, národní podnik

tegen

Anheuser-Busch, Inc.

[verzoek van de Court of Appeal of England and Wales (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Richtlijn 89/104/EEG – Aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten – Artikelen 4, lid 1, sub a, en 9, lid 1 – Rechtsverwerking wegens gedogen – Begrip ‚gedogen’ – Unierechtelijk begrip – Mogelijkheid om nationaal merkenrecht toe te passen, inclusief de bepalingen inzake eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken”





Inhoud





I – Inleiding

II – Rechtskader

A – Unierecht

B – Nationaal recht

III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

IV – Procedure voor het Hof

V – Belangrijkste argumenten van partijen

A – Eerste prejudiciële vraag

B – Tweede prejudiciële vraag

C – Derde prejudiciële vraag

VI – Juridische beoordeling

A – Inleidende opmerkingen

B – Onderzoek van de prejudiciële vragen

1. Het Unierechtelijk begrip „gedogen”

a) Geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten

b) Harmonisatie van de rechten verbonden aan het merk, en van de desbetreffende verweren

c) Noodzaak van een uniforme regeling

d) Resultaat

2. De rechtsverwerkingsregeling van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104

a) Definitie van het begrip „gedogen”

b) Uitsluiting van de mogelijkheid van „gedwongen passiviteit”

c) Inrichting van de rechtsverwerkingsregeling

i) Voorwaarden voor het begin van de termijn van vijf jaar van gedogen

ii) Wetenschap van de houder van het oudere merk als subjectief kenmerk

iii) Geen noodzaak van de inschrijving van het oudere merk

iv) Resultaat

3. Verenigbaarheid van het beginsel van het eerlijk parallel gebruik met het Unierecht

C – Overige relevante rechtsvragen

1. Temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn

a) Algemeen

b) De merkinschrijvingszaak

i) Temporele aanknopingspunten

ii) Geen terugwerkende kracht van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn

iii) Geen toepasselijkheid vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de richtlijn

c) De zaak met betrekking tot de geldigheid van het ingeschreven merk

d) Resultaat

2. Verwijt van rechtsmisbruik

VII – Resultaten

VIII – Conclusie

I – Inleiding

1. De onderhavige zaak komt voort uit een prejudicieel verzoek van de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (hierna: „verwijzende rechter”) overeenkomstig artikel 234 EG( ), waarmee het Hof verschillende vragen worden gesteld over de uitlegging van de artikelen 4, lid 1, sub a, en 9, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten.( )

2. Het verzoek vindt zijn oorsprong in een geschil tussen de brouwerij Budĕjovický Budvar, národní podnik (hierna: „BB”), gevestigd in de stad Česke Budějovice (het in Bohemen gelegen vroegere Budweis, Tsjechië), en de brouwerij Anheuser-Busch (hierna: „AB”), gevestigd in de stad Saint Louis (Missouri, Verenigde Staten), naar aanleiding van een door AB bij het Patent Office/Trade Marks Registry (hierna: „nationaal merkenbureau”) ingestelde vordering tot nietigverklaring van het voor BB ingeschreven merk „Budweiser”, waarvan AB eveneens sinds vele jaren houder is. Door deze vordering is een einde gekomen aan een tijdvak van bijna vijf jaar waarin de twee gelijkluidende merken op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar werden gebruikt.

3. De belangrijkste rechtsvraag in het hoofdgeding is of BB tegen AB’s vordering kan inbrengen dat AB haar uit een ouder merk voortvloeiende rechten heeft verwerkt. Voor de beantwoording van deze vraag moet evenwel eerst worden nagegaan of de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 voorgeschreven termijn van vijf jaar, waarna er sprake is van rechtsverwerking wegens gedogen, daadwerkelijk afgelopen is. De bijzonderheid van de zaak in het hoofdgeding is namelijk dat volgens de inlichtingen van de verwijzende rechter de vordering tot nietigverklaring precies één dag voor de afloop van deze termijn van vijf jaar is ingesteld. Hierover moet evenwel nog volledige duidelijkheid worden verkregen. Het Hof wordt dan ook gevraagd aan te geven onder welke voorwaarden er sprake is van rechtsverwerking, vanaf welk tijdstip de termijn van vijf jaar begint en of het Unierecht in voorkomend geval een beginsel kent op basis waarvan een ouder en een jonger merk met dezelfde naam maar betrekking hebbend op verschillende waren rechtens naast elkaar kunnen bestaan.

II – Rechtskader

A – Unierecht( )

4. Uit de eerste en de derde alinea van haar considerans blijkt dat richtlijn 89/104 tot doel heeft de merkenwetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen. De richtlijn beperkt zich evenwel niet tot de bepalingen van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, doordat zij het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren of de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

5. In de elfde alinea van de considerans van de richtlijn wordt verklaard dat „ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd”.

6. Artikel 4 van richtlijn 89/104 bepaalt onder het kopje „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten” het volgende:

„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het ouder merk is ingeschreven;

[...]

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) Gemeenschapsmerken;

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven merken;

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat:

[...]

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

[...]

4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het ouder merk ingeschreven is, indien het ouder merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ouder merk;

b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

c) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in de leden 2 en 4, onder b), vermelde rechten, met name van:

i) een recht op een naam;

ii) een recht op een portret;

iii) een auteursrecht;

iv) een recht van industriële eigendom;

[...]

5. De lidstaten kunnen toestaan dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard behoeft te worden wanneer de houder van het ouder merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

6. Elke lidstaat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, de gronden voor weigering en nietigheid welke in die Staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvraag gedeponeerd is.”

7. Artikel 5 van de richtlijn, „Rechten verbonden aan het merk”, luidt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

[...]”

8. Artikel 9 van de richtlijn, „Rechtsverwerking wegens gedogen”, bepaalt het volgende:

„1. De houder in een lidstaat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het ouder merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. Elke lidstaat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a), of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b) of c).

[...]”

9. Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij de op 28 november 2008 in werking getreden richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (gecodificeerde versie).( ) Aangezien de feiten van het hoofdgeding dateren van vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van richtlijn 2008/95, wordt de onderhavige zaak evenwel enkel beheerst door richtlijn 89/104.

B – Nationaal recht

10. Richtlijn 89/104 is in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act (merkenwet) 1994. De artikelen 4, lid 1, sub a, en 9 van richtlijn 89/104 corresponderen met respectievelijk de artikelen 6, lid 1, en 48 van de merkenwet van 1994.

11. Section 7 van de merkenwet van 1994( ) regelt de procedure van inschrijving van een merk en verwijst naar het in het Engelse merkenrecht bekende beginsel van eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken („honest concurrent use”):

„Inroeping van relatieve weigeringsgronden in geval van eerlijk parallel gebruik

(1) Deze Section is van toepassing wanneer bij de aanvraag tot inschrijving van een merk de houder van het merkenregister het vermoeden heeft dat er

(a) een ouder merk bestaat, waarvoor de voorwaarden van section 5, leden 1, 2 of 3, zijn vervuld, dan wel

(b) een ouder merk bestaat, waarvoor de voorwaarde van section 5, lid 4, is vervuld,

maar de aanvrager kan aantonen dat een eerlijk parallel gebruik heeft plaatsgevonden van het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd.

(2) In dat geval kan de houder van het merkenregister de aanvraag niet afwijzen wegens het bestaan van een ouder merk of een ander ouder recht, voor zover de houder van dat andere oudere merk of dat andere oudere recht geen bezwaar op deze grond heeft gemaakt in een oppositieprocedure.

(3) Voor de toepassing van dit artikel moet onder ‚eerlijk parallel gebruik’ worden verstaan het gebruik van een merk in het Verenigd Koninkrijk, door een aanvrager of met zijn toestemming, dat oorspronkelijk als eerlijk parallel gebruik in de zin van section 12, lid 2, van de Trade Marks Act [merkenwet] 1938 zou zijn beschouwd.

(4) Deze section laat onverlet

(a) de weigering van de inschrijving op de in section 3 genoemde gronden (absolute weigeringsgronden) of

(b) de instelling van een vordering tot nietigverklaring overeenkomstig section 47, lid 2 (gebaseerd op relatieve weigeringsgronden indien niet is toegestemd in de inschrijving).”

III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

12. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het begin van de activiteiten van BB en AB op de Britse markt dateren van respectievelijk 1973 en 1974. Zowel BB als AB verhandelt bier onder een merk dat uit het woord „Budweiser” bestaat dan wel dit woord bevat.

13. Verder kan uit de verwijzingsbeslissing worden opgemaakt dat hoewel de namen gelijk zijn, de bieren van elkaar verschillen. Hun smaak, prijs en presentatie zijn altijd verschillend geweest. Op de markten waar zij naast elkaar aanwezig zijn, zijn consumenten zich in het algemeen bewust van de verschillen, ofschoon altijd sprake zal blijven van enige mate van verwarring.

14. In november 1976 diende BB een aanvraag in tot inschrijving van de benaming „Bud” als merk. AB deed oppositie.

15. In 1979 sprak AB BB aan wegens misbruik en eiste een verbod tegen haar om de benaming „Budweiser” nog langer te gebruiken. BB vorderde in reconventie een verbod tegen AB om nog langer misbruik te maken van het woord „Budweiser”. Tijdens deze procedure rustte de oppositieprocedure. De vordering en de reconventionele vordering leverden evenwel niets op, aangezien de rechters beslisten dat geen van de partijen een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven, daar „Budweiser” als merk en naam een tweevoudige reputatie bezat.

16. Op 11 december 1979 diende AB een aanvraag in tot inschrijving van het woord „Budweiser” voor „bier, ale en porter”. BB deed oppositie. Op 28 juni 1989 diende BB op haar beurt een aanvraag in tot inschrijving van „Budweiser”, waartegen AB zich oppositie deed.

17. De Court of Appeal wees in februari 2000 beide opposities af. Bijgevolg konden beide partijen de benaming „Budweiser” laten inschrijven. Deze beslissing werd genomen op de grondslag van de oude merkenwet van het Verenigd Koninkrijk van 1938, die uitdrukkelijk de mogelijkheid bood van parallelle inschrijving van identieke of verwarrende gelijkenis vertonende merken in geval van eerlijk parallel gebruik of andere bijzondere omstandigheden. Na deze beslissing werden elk van beide partijen op 19 mei 2000 in het merkenregister ingeschreven als houder van het woordmerk „Budweiser”. Een en ander heeft uiteindelijk ertoe geleid dat BB houder is van twee inschrijvingen, namelijk een voor „Bud” (aangevraagd in november 1976) en een voor „Budweiser” (aangevraagd in juni 1989). AB is houder van de inschrijving voor de benaming „Budweiser” (aangevraagd in december 1979).

18. Op 18 mei 2005, dat wil zeggen vier jaar en 364 dagen na de inschrijving van de Budweiser-merken van partijen, stelde AB bij het nationale merkenbureau een vordering in tot nietigverklaring van de Budweiser-inschrijving van BB. Haar vordering was onderbouwd als volgt:

– Hoewel de merken van beide partijen op dezelfde dag zijn ingeschreven, is het merk van AB het „ouder merk” in de zin van artikel 4, lid 2, aangezien de aanvraag hiervoor eerder is gedaan, wat doorslaggevend is.

– Aangezien de merken en de waren gelijk zijn, kan het merk van BB nietig worden verklaard krachtens artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

– Er is geen sprake van gedogen, aangezien de in artikel 9 bepaalde termijn van vijf jaar niet afgelopen is.

19. Het merkenbureau was van mening dat AB nietigverklaring kon vorderen aangezien de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde gedoogtermijn van vijf jaar was ingegaan vanaf het tijdstip van de inschrijving van het jongere merk. Bijgevolg wees het merkenbureau de vordering tot nietigverklaring toe.

20. Tegen deze beslissing heeft BB beroep ingesteld bij de High Court of Justice (England and Wales). Deze oordeelde in het bijzonder dat overeenkomstig artikel 48 van de merkenwet van 1994 de houder van het oudere merk, dat wil zeggen AB, het gebruik van een ingeschreven merk zou moeten hebben gedoogd en niet bijvoorbeeld het gebruik van een niet‑ingeschreven merk, waarvan de inschrijving weliswaar was aangevraagd, maar nog niet had plaatsgevonden. Aangezien AB het gebruik niet had gedoogd, wees de rechter de vordering tot nietigverklaring toe.

21. Vervolgens is BB in beroep gekomen bij de Court of Appeal. Deze heeft twijfel over de betekenis van het begrip „gedogen” in artikel 9, vooral in verband met de vraag vanaf welk tijdstip het „gedogen” van het gebruik van een jonger merk door de houder van een ouder merk begint. Zijn twijfels over de juiste uitlegging betreffen evenwel ook de uitlegging van artikel 4 van richtlijn 89/104. Om die reden heeft deze rechter de behandeling van de zaak geschorst en de volgende prejudiciële vragen aan het Hof voorgelegd:

„1) Wat is de betekenis van ‚gedogen’ in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 van de Raad, in het bijzonder:

a) Is ‚gedogen’ een gemeenschapsrechtelijk begrip of is de nationale rechter vrij om ter zake nationale regels toe te passen (zoals betreffende de duur of langdurig eerlijk parallel gebruik)?

b) Indien ‚gedogen’ een gemeenschapsrechtelijk begrip is, kan de merkhouder dan worden geacht een eerlijk langdurig gebruik van een identiek merk te hebben gedoogd, wanneer hij al lange tijd van het gebruik op de hoogte was maar niet in staat om het te verhinderen?

c) Is, hoe dan ook, vereist dat de merkhouder zijn merk heeft ingeschreven voordat de periode van gedogen van het gebruik door een ander van (i) een identiek of (ii) een merk van verwarringwekkende gelijkenis kan ingaan?

2) Wanneer begint de termijn van ‚vijf opeenvolgende jaren’ en, in het bijzonder, kan deze termijn beginnen (en, zo ja, kan zij eindigen) voordat de houder van het oudere merk daadwerkelijk inschrijving van het merk heeft verkregen; en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze termijn te doen aanvangen?

3) Moet artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd, dat de houder van een ouder merk zijn merkrecht ook kan doen gelden, wanneer er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken voor identieke waren, zodat de herkomstgarantie van het oudere merk niet inhoudt dat het merk enkel en alleen de waren van de houder van het oudere merk aanduidt, maar integendeel zijn waren dan wel die van de andere gebruiker?”

IV – Procedure voor het Hof

22. De verwijzingsbeslissing van 20 oktober 2008 is op 30 november 2008 ter griffie van het Hof ingekomen.

23. Schriftelijke opmerkingen zijn binnen de termijn van artikel 23 van het Statuut van het Hof ingediend door AB, BB, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische, de Italiaanse, de Slowaakse en de Portugese regering alsmede de Europese Commissie.

24. Aan de mondelinge behandeling op 24 november 2010 is deelgenomen door vertegenwoordigers van AB, BB, de Tsjechische regering en de Commissie.

V – Belangrijkste argumenten van partijen

A – Eerste prejudiciële vraag

25. BB is van mening dat het begrip „gedogen” in artikel 9 van richtlijn 89/104 een autonoom Unierechtelijk begrip is. Volgens haar valt hieronder mede de nagelaten verhindering van het gebruik van een merk door derden, wanneer hiertoe de mogelijkheid bestond.

26. AB is eveneens van mening dat het begrip „gedogen” een autonoom Unierechtelijk begrip is en dat de rechterlijke instanties van de lidstaten niet de bevoegdheid hebben nationale regels toe te passen om dit begrip te definiëren.

27. Ingevolge de definitie van dit begrip kan er pas sprake zijn van een gedogen van het gebruik, wanneer de houder van een ouder merk ook werkelijk in staat is geweest om het gebruik van een jonger merk te verhinderen. Hij kan niet worden geacht het eerlijke langdurige gebruik van een jonger merk te hebben gedoogd, wanneer hij het merk weliswaar kende, maar niet in staat was om het gebruik ervan te verhinderen. AB betoogt voorts dat pas sprake kan zijn van „gedogen” in de zin van artikel 9 van richtlijn 89/104, wanneer de houder van een merk de inschrijving ervan heeft verkregen vóór het begin van het eigenlijke gedogen van een identiek of een verwarrende gelijkenis vertonend merk.

28. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk gaat het bij „gedogen” om een autonoom Unierechtelijk begrip. De houder van een merk kan niet worden geacht het eerlijke langdurige gebruik van een identiek merk door derden te hebben gedoogd, wanneer hij het gebruik weliswaar kende, maar er geen einde aan kon maken. Voorts is niet vereist dat de houder zijn merk heeft laten inschrijven voordat het gedogen van het gebruik van een identiek of gelijkenis vertonende merk begint.

29. De Italiaanse regering betoogt dat het begrip „gedogen” in de zin van artikel 9 van richtlijn 89/104 een geharmoniseerd Unierechtelijk concept is en de juridische mogelijkheid impliceert voor de houder van een ouder merk om op te komen tegen het gebruik door derden van een jonger merk dat identiek is of een bedrieglijke gelijkenis vertoont.

30. Aangezien het begrip „ouder merk” zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 2, van richtlijn 89/104, niet de inschrijving ervan vereist, is het niet noodzakelijk dat de houder van het oudere merk dit heeft laten inschrijven om te beginnen met het „gedogen” van het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk door derden. Artikel 9, lid 2, van richtlijn 89/104 verzet zich niet ertegen dat de lidstaten bepalen dat er reeds sprake is van een situatie van gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, vóór de inschrijving van het oudere merk, inclusief in de in artikel 4, lid 4, sub a, b, en c, beschreven gevallen.

31. De Portugese regering is van mening dat wanneer er sprake is van een langdurig naast elkaar bestaan van twee merken op de markt, het in het belang is van de goede trouw en de rechtszekerheid dat de rechtsverwerkingstermijn van artikel 9 van richtlijn 89/104 overeenstemt met het moment waarop het feitelijke gebruik van de merken is begonnen, alsmede met het moment waarop de houder van het oudere merk reeds gebruik kon maken van de middelen – bijvoorbeeld die voorzien in de regelingen inzake oneerlijke mededinging – om een einde te maken aan een voor de merkhouder mogelijk schadelijk gebruik.

32. De Commissie betoogt dat het begrip „gedogen” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat eenvormig moet worden uitgelegd.

33. De houder van een ouder merk kan niet worden geacht een jonger ingeschreven merk te hebben gedoogd voordat laatstgenoemd merk is ingeschreven, en zulks ook in die gevallen waarin hij het gebruik ervan kende en niets hiertegen kon ondernemen. Voorts hoeft het oudere merk volgens artikel 4, lid 2, niet noodzakelijkerwijs te zijn ingeschreven voordat de houder ervan het gebruik van het in die lidstaat ingeschreven jonger merk heeft gedoogd.

B – Tweede prejudiciële vraag

34. Volgens BB begint de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde gedoogtermijn vanaf het moment dat de betrokkene op de hoogte is van het gebruik door derden. Of deze termijn vóór of na de inschrijving van het oudere merk begint, is niet van belang.

35. AB is daarentegen van mening dat de termijn van „vijf opeenvolgende jaren” ingaat zodra aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: het oudere merk is ingeschreven; de houder van het oudere merk is op de hoogte van het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk, en het jongere merk is eveneens ingeschreven. Deze termijn kan niet beginnen noch eindigen vóór de daadwerkelijke inschrijving van het oudere merk.

36. De regering van het Verenigd Koninkrijk wijst erop dat de termijn van „vijf opeenvolgende jaren” begint zodra het jongere merk is ingeschreven en wordt gebruikt en de houder op de hoogte is van dit gebruik.

37. De Slowaakse regering staat om te beginnen stil bij de tweede prejudiciële vraag alvorens in te gaan op de eerste prejudiciële vraag. Volgens haar begint de termijn van vijf jaar vanaf het moment van de inschrijving van het jongere merk, voor zover de houder van het oudere merk op de hoogte is van het gebruik van het jongere merk en de inschrijving ervan te goeder trouw is aangevraagd, en zulks ongeacht of het oudere merk reeds bij het merkenbureau is ingeschreven of aangevraagd.

38. De Italiaanse regering geeft in overweging om de prejudiciële vraag aldus te beantwoorden dat de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde gedoogtermijn begint, en mogelijk ook kan eindigen, voordat de houder van het oudere merk de inschrijving van zijn merk heeft verkregen, maar niet vóór de inschrijving van het jongere merk, noch voordat de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het ingeschreven jongere merk.

39. De Commissie is van mening dat de gedoogtermijn begint vanaf het moment dat de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere ingeschreven merk. De termijn gaat dus op zijn vroegst in vanaf het moment van de inschrijving van het jongere merk, voor zover dit merk vanaf dat moment wordt gebruikt en de houder van het oudere merk van dit gebruik kennis krijgt vanaf dat moment. De datum van de inschrijving van het jongere merk wordt in elke lidstaat bepaald volgens de toepasselijke bepalingen inzake de inschrijvingsprocedure. Voorts kan de gedoogtermijn beginnen nog voordat de houder van het oudere merk de inschrijving van zijn merk heeft verkregen.

C – Derde prejudiciële vraag

40. BB betoogt dat wanneer er sprake is van parallel, eerlijk en langdurig gebruik van twee identieke merken voor twee identieke producten, zodanig dat het merk niet alleen de waren van de houder van het oudere merk, maar ook de waren van de houder van het jongere merk aanduidt, en wanneer er geen groot gevaar van verwarring bestaat, de hoofdfunctie van het oudere merk niet wordt geschonden door het jongere merk, zoals artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 vereist.

41. AB is van mening dat artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 absolute bescherming verleent en derhalve de houder van een ouder merk de bevoegdheid geeft zijn rechten te doen gelden, ook als er sprake is van parallel, eerlijk en langdurig gebruik van twee identieke merken voor twee identieke producten, zodat de herkomstgarantie van het oudere merk niet inhoudt dat het merk niet enkel en alleen de waren van de houder van het oudere merk aanduidt, maar integendeel in gelijke mate de waren van deze gebruiker en die van de andere gebruiker.

42. De regering van het Verenigd Koninkrijk geeft in overweging de vraag aldus te beantwoorden dat, onverminderd de artikelen 6, lid 2, en 9, de regeling van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in zoverre van toepassing is dat zij de houder van het oudere merk in staat stelt zijn rechten te doen gelden, ook als er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van twee merken voor identieke waren.

43. Volgens de Tsjechische regering is artikel 4 van richtlijn 89/104 niet van toepassing op een situatie als die in het hoofdgeding, aangezien de richtlijn ervan uitgaat dat wanneer er sprake is van twee algemeen bekende identieke of op zijn minst overeenstemmende merken, geen van deze merken formele juridische bescherming kan verkrijgen, dat wil zeggen dat beide merken in dezelfde mate bescherming genieten, zodat zij naast elkaar kunnen worden gebruikt overeenkomstig het nationale en internationale recht inzake niet‑ingeschreven merken.

44. Subsidiair betoogt de Tsjechische regering dat artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat de hierin opgenomen termijn voor rechtsverwerking wegens gedogen niet vóór de datum van de inschrijving van het betwiste merk begint te lopen.

45. Volgens haar kan in het geval van rechtsmisbruik geen beroep worden gedaan op artikel 4 van richtlijn 89/104. Onder rechtsmisbruik moet worden verstaan de poging om in strijd met het door de rechtsnorm beoogde doel voordelen te behalen ten nadele van derden. De vraag of er sprake is van rechtsmisbruik moet door de nationale rechter worden beantwoord.

46. De Slowaakse regering is van mening dat richtlijn 89/104 eraan in de weg staat dat de houder van het oudere merk zijn rechten in de zin van artikel 4 doet gelden, wanneer dit zou neerkomen op rechtsmisbruik.

47. Om een dergelijk rechtsmisbruik te kunnen aannemen, moet in de eerste plaats vaststaan dat effectuering van het recht op nietigverklaring, ondanks dat voldaan is aan de formele criteria van de richtlijn ter zake en de nationale regelingen ter omzetting ervan, een tactisch voordeel oplevert, waarvan de toekenning in strijd is met de doelen van de richtlijn. In de tweede plaats moet uit de beoordeling van alle feiten en omstandigheden blijken dat het primaire doel van de vordering tot nietigverklaring de verkrijging van een tactisch voordeel is. Het staat evenwel aan de nationale rechter om na te gaan of er in het concrete geval sprake is van rechtsmisbruik.

48. De Italiaanse regering benadrukt dat artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 de houder van een blijkbaar ouder merk niet het recht verleent om aan het gebruik van een blijkbaar jonger merk een einde te maken of zelfs het merk nietig te laten verklaren. In een situatie waarin er sprake is van een eerlijk parallel en langdurig gebruik van identieke of verwarrende gelijkenis vertonende merken verzet zich richtlijn 89/104 daarom niet tegen de beslissing van een lidstaat om de houders van twee merken het recht op nietigverklaring van het andere merk of het verbieden van het gebruik ervan te weigeren, en zulks onafhankelijk van de volgorde van de inschrijving en zelfs ook van een eventueel gedogen.

49. De Commissie betoogt dat wanneer er sprake is van een langdurig gebruik te goeder trouw, artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 zich niet verzet tegen het naast elkaar bestaan van twee identieke merken voor twee identieke maar door verschillende producenten verhandelde waren, voor zover de primaire functie van het oudere merk, de oorsprong van het betrokken product aan te duiden, niet hieronder lijdt.

VI – Juridische beoordeling

A – Inleidende opmerkingen

50. De ontwikkeling van in de gehele Unie geldende standaarden voor de bescherming van intellectueel eigendom is op het gebied van het merkenrecht het verst gevorderd. De eenmaking van het recht op dit terrein berust op twee verschillende, naast elkaar toegepaste regelingen die evenwel gekenmerkt worden door een waaier van elkaar aanvullende dwarsverbanden.( ) In de eerste plaats is er het bij verordening (EG) nr. 40/94( ) ingevoerde stelsel van het gemeenschapsmerk als supranationaal industrieel-eigendomsrecht, dat met de inwerkingtreding van de verordening op 15 maart 1994 een transnationaal, in de gehele Europese Unie geldend uniform merkenrecht in het leven heeft geroepen. In de tweede plaats is er de convergentie van de nationale rechtstelsels door onderlinge aanpassing van de wetgeving, de weg die de richtlijn inslaat. Deze methode van de aanpassing van de nationale wetgevingen doet weliswaar niet af aan het territorialiteitsbeginsel( ), dat wil zeggen de binding van de juridische werking van een merk aan het grondgebied van de respectieve lidstaat waardoor het merkenrecht sinds jaar en dag wordt gekenmerkt, maar draagt er niettemin aan bij bestaande verschillen tussen de nationale regelingen en de hieruit voortkomende belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten op de gemeenschappelijke markt uit de weg te ruimen.( )

51. Zoals blijkt uit de eerste alinea van de considerans is dit ook het doel dat de wetgever van de Unie beoogde met de vaststelling van richtlijn 89/104. De derde alinea van de considerans vermeldt dat met de vaststelling van de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten werd nagestreefd. Veeleer werd het voldoende geacht om slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Zoals de zevende alinea van de considerans aangeeft, behoren hiertoe in het bijzonder de voorwaarden voor de „verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk”. Hierbij gaat het met name om de weigerings‑ of nietigheidsgronden van het recht op een merk, die in zoverre limitatief moeten worden vastgelegd. De totstandbrenging van gelijke voorwaarden op dit gebied wordt in deze alinea van de considerans uitdrukkelijk gezien als voorwaarde voor het verwezenlijken van de beoogde doelen. Zoals in de vijfde alinea van de considerans valt te lezen, blijven de lidstaten echter grotendeels vrij om de inschrijvingsprocedure, het verval of de nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk te regelen.

52. Tegen de achtergrond van een slechts gedeeltelijke harmonisatie van het nationale merkenrecht rijst de voor de onderhavige zaak relevante vraag, of en in hoeverre het in artikel 9 van richtlijn opgenomen begrip „gedogen” gebonden is aan Unierechtelijke grenzen. Met vraag 1a wenst de verwijzende rechter te vernemen of dit begrip in beginsel als een fundamenteel Unierechtelijk begrip moet worden gekwalificeerd, terwijl de vragen 1b tot en met 2 de inhoud van dit begrip alsmede de precieze inrichting van de regeling inzake de verwerking van uit een ouder merk voortvloeiende rechten wegens gedogen als voorwerp hebben. Anders daarentegen de derde vraag, die op haar beurt primair betrekking heeft op de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn alsmede de verenigbaarheid van de tot nu toe in het Engelse merkenrecht bekende figuur van de „honest concurrent use” („eerlijk parallel gebruik”) met het Unierecht. Omwille van de overzichtelijkheid zal ik de voorgelegde vragen herschikken naar de drie zojuist genoemde aandachtsgebieden en ook in die nieuwe volgorde beantwoorden. Tot slot moet worden stilgestaan bij het aspect van de temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn in het hoofdgeding, alsook het door de Tsjechische en de Slowaakse regering aangevoerde verwijt dat AB misbruik heeft gemaakt van haar rechten.

B – Onderzoek van de prejudiciële vragen

1. Het Unierechtelijk begrip „gedogen”

53. Ik begin met de vraag of het in artikel 9 van de richtlijn opgenomen begrip „gedogen” een Unierechtelijk begrip is, dat autonoom en uniform moet worden uitgelegd. De richtlijn zelf bevat geen definitie van dit begrip. De vraag is of deze omstandigheid zich ertegen verzet om „gedogen” als een Unierechtelijk begrip te kwalificeren.

a) Geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten

54. Vóór een dergelijke kwalificatie pleit in elk geval de inmiddels toch wel vaste rechtspraak van het Hof( ), dat de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel vereisen dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling. Verwijst daarentegen de wetgever van de Unie in een handeling van de Unie stilzwijgend naar de nationale gewoonten( ), dan staat het niet aan het Hof om het gebruikte begrip een uniforme Unierechtelijke definitie te geven.

55. Dienaangaande stel ik vast dat de richtlijn geen uitdrukkelijke verwijzing naar het nationale recht bevat, die de conclusie zou kunnen rechtvaardigen dat het de bedoeling was de lidstaten de bevoegdheid te geven om dit onbepaalde rechtsbegrip te definiëren.( )

b) Harmonisatie van de rechten verbonden aan het merk, en van de desbetreffende verweren

56. Een nationale bevoegdheid ligt ook niet besloten in de omstandigheid dat de derde alinea van de considerans van richtlijn 89/104 vermeldt dat deze richtlijn slechts een gedeeltelijke harmonisatie beoogt. Zoals het Hof reeds heeft verklaard, sluit deze omstandigheid niet uit dat met name die bepalingen van nationaal recht volledig worden geharmoniseerd die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.( ) Dit nu is het geval bij de in casu relevante, in artikel 9 van de richtlijn geregelde verwerking van uit een ouder merk voortvloeiende rechten. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt( ), verklaart de zevende alinea van de considerans duidelijk dat de met de richtlijn beoogde harmonisatie van het merkenrecht die aspecten omvat die betrekking hebben op de „verkrijging” en het „behoud” van een ingeschreven merk in alle lidstaten. Dit laat de conclusie toe dat de harmonisatie met name op die aspecten is gericht die betrekking hebben op zowel het „bestaan”( ) als de „handhaving” van het recht dat voortvloeit uit een ingeschreven merk.

57. De artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van de richtlijn bevatten regelingen ter zake van de „handhaving” van de aan het merk verbonden rechten. Beide bepalingen weerspiegelen het in het merkenrecht geldende „prioriteitsbeginsel” dat inhoudt dat op basis van een ouder recht kan worden opgekomen tegen alle jongere conflicterende tekens en merken.( ) Artikel 4, lid 1, verleent de merkhouder het recht om de nietigverklaring te vorderen van een jonger merk dat, doordat het gelijk is aan of overeenstemt met het eigen merk, bij het publiek tot verwarring kan leiden. Artikel 5, lid 1, geeft de merkhouder het uitsluitend recht op het merk, alsmede het recht om iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden.( )

58. De te harmoniseren aspecten zouden zich evenwel ook noodzakelijkerwijs moeten uitstrekken tot de materieelrechtelijke verweren van de houder van een jonger merk, die een inbreuk op een ouder recht wordt verweten. De in artikel 9 van de richtlijn geregelde rechtsverwerking vormt namelijk een dergelijk verweer tegen het in artikel 4, lid 1, sub a, verankerde recht van de merkhouder om de nietigverklaring van het andere merk te vorderen.

59. Deze benadering vindt steun in de rechtspraak van het Hof met betrekking tot artikel 7 van de richtlijn, dat de uitputting van de rechten van de merkhouder regelt en in zoverre eveneens een verweer tegen de rechten van artikel 5. Het Hof heeft bijgevolg terecht verklaard dat de richtlijn met betrekking tot dit onderdeel van het merkenrecht een volledige harmonisatie tot stand brengt.( ) Ik zie geen enkele grond om in het geval van rechtsverwerking tot een andere slotsom te komen.( )

60. In rechtsmethodisch opzicht is rechtsverwerking een concretisering van het beginsel van de goede trouw, meer in het bijzonder van de in het adagium venire contra factum proprium tot uitdrukking komende rechtsgedachte, dat een rechthebbende die handelt in strijd met eigen eerder gedrag, zijn recht niet meer tegenover de debiteur behoort te kunnen uitoefenen.( ) Volgens het recht van de lidstaten is er in de regel sprake van rechtsverwerking wanneer de rechthebbende gedurende een bepaalde tijd (tijdsmoment) zijn recht niet geldend heeft gemaakt (stilzitten van de rechthebbende) en de debiteur zich daarop heeft ingesteld en, bij objectieve beoordeling van het gedrag van de rechthebbende, ervan mocht uitgaan (opgewekt vertrouwen) dat hij zijn recht ook in de toekomst niet zou inroepen. Het beginsel van de goede trouw wordt dan geschonden wanneer het betrokken recht tegen het opgewekte vertrouwen in alsnog wordt uitgeoefend. Wat wordt beschermd, is het vertrouwen in het voortbestaan van een bepaalde rechtstoestand door degene die in beginsel de debiteur is, welk vertrouwen de rechtsorde in de specifieke omstandigheden van het individuele geval als gerechtvaardigd aanmerkt.

61. Deze rechtsgedachte heeft op het specifieke terrein van het merkenrecht ingang gevonden. Zoals het Hof in het arrest Levi Strauss( ) heeft verklaard, streeft richtlijn 89/104 in het algemeen naar een evenwicht tussen het belang van de merkhouder bij de handhaving van de wezenlijke functie van zijn merk, en het belang van de andere marktdeelnemers bij de beschikbaarheid van tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Dit blijkt duidelijk uit de elfde alinea van de considerans van de richtlijn: ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan vorderen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik ervan heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

c) Noodzaak van een uniforme regeling

62. Niet op de laatste plaats vanwege de wezenlijke functie van de figuur van de rechtswerking voor het scheppen van rechtszekerheid( ) heeft de wetgever van de Unie uniforme regels vastgesteld in artikel 9 van de richtlijn. De gedetailleerde aard van deze regels, met name met betrekking tot de voorwaarden waaraan concreet moet zijn voldaan om de rechtswerking rechtens effect te laten sorteren – waarover ik mij bij het onderzoek van de tweede categorie problemen zal buigen( ) – wijst erop dat de wetgever van de Unie zoveel mogelijk uniforme regelingen in de lidstaten tot stand wilde brengen. Een bevoegdheid van de lidstaten om eigen – mogelijkerwijs onderling uiteenlopende – bepalingen vast te stellen die het gedogen van de houders van het ouder merk definiëren, zou niet bijdragen aan de harmonisatiedoelstelling, noch aan de doelstelling van rechtszekerheid op de gemeenschappelijke markt.

63. Wat betreft de definitie van „gedogen”, dat een bepaald gedrag van de merkhouder kwalificeert, ben ik van mening dat de betekenis ervan moet worden bezien in de totale samenhang van het merkenrecht. De wezenlijke functie van het merk is de consument in staat te stellen ondernemingen en hun waren of diensten op de markt van elkaar te onderscheiden.( ) Hiermee vervult het merk evenwel tegelijkertijd een groot aantal economische en juridische functies( ) in de mededinging tussen de marktdeelnemers, die in de rechtspraak van het Hof zijn erkend. Het Hof heeft verklaard( ) dat het merkenrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging is dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun klanten door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

64. Zoals het Hof herhaaldelijk heeft verklaard( ), heeft het merkrecht dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Een merk is juridisch gezien echter ook de afspiegeling van het intellectuele-eigendomsrecht van de houder ervan( ), dat door de wettelijke erkenning van de mogelijkheid van rechtsverwerking per saldo aanzienlijk wordt beperkt. In de elfde alinea van de considerans van de richtlijn wordt uitdrukkelijk gesproken van schade aan de belangen van de houder van een ouder merk. Bijgevolg lijkt het gerechtvaardigd om te eisen dat het door het merk verleende uitsluitende recht enkel bij uitzondering en zulks onder wettelijk nauwkeurig bepaalde voorwaarden kan worden verwerkt. Gelet op de zwaarwegende gevolgen van de rechtsverwerking voor de rechtspositie van de merkhouder is het daarom niet erg aannemelijk dat de wetgever van de Unie ervoor zou hebben gekozen om alle voorwaarden voor rechtswerking in de richtlijn vast te leggen, met uitzondering van het begrip „gedogen”. Een dergelijke uitlegging zou niet stroken met de doelstellingen van de richtlijn.

d) Resultaat

65. Na deze systematische en teleologische uitlegging van richtlijn 89/104 kom ik tot de conclusie dat het begrip „gedogen” in de zin van artikel 9, lid 1, ervan een Unierechtelijk begrip is dat autonoom en uniform moet worden uitgelegd.( )

2. De rechtsverwerkingsregeling van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104

66. Zoals ik hierboven heb uiteengezet, hebben de vragen 1b en 1c alsook de tweede vraag betrekking op de normatieve inhoud van dit begrip en de precieze inrichting van de regeling van verwerking van uit een ouder merk voortvloeiende rechten door gedogen.

a) Definitie van het begrip „gedogen”

67. Overeenkomstig de logische volgorde van de vragen moet om te beginnen worden nagegaan wat juridisch moet worden verstaan onder „gedogen” als bedoeld in deze bepaling. Uit de wijze waarop vraag 1b is geformuleerd, kan worden afgeleid dat de verwijzende rechter met name twijfelt of het onvermogen van de houder van een ouder merk om het gebruik van een identiek jonger merk door derden te verhinderen, van belang is voor de vraag of er in het concrete geval sprake is van „gedogen”. Hij maakt in zijn verwijzingsbeslissing( ) onderscheid tussen een „beperkte” uitlegging van het begrip, inhoudend dat een partij het gedrag van een andere partij slechts kan gedogen wanneer zij in staat is om hieraan een einde te maken, en een „ruime” uitlegging, waarbij er tevens sprake is van gedogen wanneer niets aan een bepaalde situatie kan worden gedaan. De verwijzende rechter verklaart dat wanneer de context van artikel 9 zou nopen tot een ruime uitlegging van het begrip, AB en BB redelijkerwijs moeten worden geacht elkaars gebruik van het merk Budweiser sinds meer dan 30 jaar te hebben gedoogd.

68. De afbakening van de normatieve inhoud van dit begrip vergt een uitlegging die rekening houdt met zowel de bewoordingen als de systematische plaats en het doel van artikel 9, lid 1, van de richtlijn. Volgens de traditionele uitleggingsbeginselen zijn de bewoordingen van een bepaling zowel uitgangspunt als begrenzing van elke uitlegging.( ) De grammaticale uitlegging gaat uit van het algemene taalgebruik en de betekenis ervan. Uit dit algemene taalgebruik worden de mogelijke betekenis van de woorden en de inhoud van een norm afgeleid.( ) Kenmerkend voor het Unierecht is evenwel dat niet op de laatste plaats door het grote aantal talen( ) kleine verschillen tussen taalversies kunnen optreden.( ) Niettemin is een rechtsnorm in alle officiële talen van de Unie authentiek met als gevolg dat bij de uitlegging ervan alle authentieke taalversies gelijkelijk in aanmerking moeten worden genomen.( ) In geval van twijfel vereist de uitlegging van een rechtsnorm van de Unie derhalve een gedifferentieerde aanpak die een vergelijkend onderzoek van de afzonderlijke taalversies impliceert.( )

69. Met betrekking tot het litigieuze begrip „gedogen” wijs ik erop dat de Engelse taalversie van de richtlijn twee verschillende uitdrukkingen gebruikt om het gedrag van de houder van het oudere merk te omschrijven. Ook de verwijzende rechter maakt hierop attent. Terwijl in het kopje alsook in lid 1 van artikel 9 wordt gesproken van „acquiescence” respectievelijk „to acquiesce”, is in de voor het juiste begrip van deze regeling doorslaggevende considerans van de richtlijn sprake van „to tolerate”. Laatstgenoemde uitdrukking, die aan het Latijnse werkwoord „tolerare” is ontleend, wordt ook telkens en uniform in alle Romaanse taalversies gebruikt. Voor zover ik kan vaststellen, is in geen van de andere taalversies sprake van een vergelijkbare afwijkende woordkeuze.( ) Deze afwijkingen hebben uiteindelijk evenwel geen gevolgen voor de uitlegging, temeer omdat een semantisch onderzoek van de respectieve uitdrukkingen duidelijk aan het licht brengt wat de wetgever van de Unie daadwerkelijk heeft bedoeld.

70. Met de in de verschillende taalversies gebruikte uitdrukkingen wordt telkens een vorm van individueel gedrag beschreven dat wordt gekarakteriseerd door toegeeflijkheid en ontbrekend verzet tegen een niet noodzakelijkerwijs gewenste toestand. Kenmerkend voor deze houding is in zoverre een zekere passiviteit, aangezien de gedogende, hoewel hij op de hoogte is van deze omstandigheid, afziet van tegenmaatregelen.( ) Dit aspect wordt juist in de Deense en de Zweedse taalversies in het bijzonder benadrukt.( ) Tegenover deze passiviteit staat de activiteit van een derde, wiens handelen door de passiviteit van de gedogende welhaast wordt gestimuleerd.( ) Het gedogen eindigt bijgevolg pas wanneer de betrokkene in alle duidelijkheid in verzet komt.

71. Een en ander sluit niet uit dat uit deze passieve houding onder omstandigheden zelfs een impliciete toestemming van de gedogende kan worden afgeleid. Dit verklaart ook waarom de rechtsorde aan de passiviteit het rechtsgevolg van de verwerking van het formeel aan de gedogende toekomende recht verbindt. Niettemin moet het enkele „gedogen” duidelijk worden onderscheiden van de „toestemming” die, zoals het Hof heeft verklaard( ), moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt om afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke verlening van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen impliciet voortvloeit uit elementen en omstandigheden die naar het oordeel van de nationale rechter eveneens met zekerheid aantonen dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

b) Uitsluiting van de mogelijkheid van „gedwongen passiviteit”

72. Het valt evenwel niet te rijmen met deze opvatting van dit begrip wanneer ook een door externe factoren veroorzaakte situatie, bijvoorbeeld een juridische of feitelijke onmogelijkheid om tegenmaatregelen te treffen, als „gedogen” zou worden aangemerkt. „Gedogen” impliceert immers juist dat de gedogende theoretisch de mogelijkheid had om op te komen tegen een ongewenste toestand, maar dit bewust nalaat. Gedwongen passiviteit strookt mijns inziens niet met de natuurlijke betekenis van dit begrip, noch met het reeds omschreven concept van rechtsverwerking.( ) Bovendien moet niet worden vergeten dat de wetgever van de Unie in de elfde alinea van de considerans van de richtlijn heeft aangegeven dat beperking van de rechten van de houder van het oudere merk enkel toelaatbaar is onder de voorwaarde dat deze „redelijk” is. Gelet op het feit dat niemand rechtens tot het onmogelijke gehouden is („impossibilium nulla obligatio est”( )) zou het onredelijk zijn om de rechten van de houder van het oudere merk op grond van verwerking uit te sluiten omdat hij niet is opgekomen tegen het onrechtmatig gebruik van zijn merk door derden, wanneer hij hiertoe helemaal niet in staat was.

c) Inrichting van de rechtsverwerkingsregeling

73. De vragen 1c en 2 hebben betrekking op de inrichting van de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 opgenomen regeling en strekken er in wezen toe om van het Hof te vernemen wanneer de in deze regeling genoemde termijn van vijf jaar begint en aan welke voorwaarden hierbij moet zijn voldaan.

i) Voorwaarden voor het begin van de termijn van vijf jaar van gedogen

74. Zowel de formulering van artikel 9, lid 1, van de richtlijn als de strekking ervan wijst er volgens mij op dat het begin van de termijn van vijf jaar van gedogen afhangt van de vervulling van drie voorwaarden. In de eerste plaats moet het jongere merk zijn ingeschreven, in de tweede plaats moet dit merk zijn gebruikt en in de derde plaats moet de houder van het oudere merk kennis van de inschrijving en het gebruik van dit jongere merk hebben gehad. Deze regeling is zo opgezet dat alle drie voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.

ii) Wetenschap van de houder van het oudere merk als subjectief kenmerk

75. Wat de onderhavige rechtsproblematiek betreft, komt aan de laatstgenoemde voorwaarde bijzonder belang toe en moet daarom nader worden bezien.

76. Om te beginnen moet worden geconstateerd dat de wetgever van de Unie bij de formulering van artikel 9, lid 1, heeft gekozen voor rechtsverwerking wegens gedogen en dus zeer waarschijnlijk met opzet niet voor de rechtsfiguur van de verjaring. Beide figuren vertonen namelijk wezenlijke verschillen. Een van de kenmerken van verjaring is dat deze figuur enkel een inactiviteit van de rechthebbende vereist gedurende een bepaalde periode (objectief criterium), terwijl rechtsverwerking wegens gedogen ook een subjectief criterium vertoont. Om dit subjectieve criterium gaat het in het onderhavige geval. Ingevolge hiervan moet de merkhouder gedurende een bepaalde termijn bewust passief zijn gebleven, hoewel hij op de hoogte was van inbreukmakende handelingen van derden.( ) Het belang van dit criterium mag bij de uitlegging van artikel 9 van de richtlijn, en vooral bij de beantwoording van de vraag wanneer de termijn van vijf jaar begint, niet uit het oog worden verloren. Bijgevolg geldt de eis dat het moment waarop de merkhouder kennis krijgt van de inbreuk, en het begin van de termijn van de rechtsverwerking temporeel samenvallen.

77. Van de andere kant geeft deze omstandigheid geen antwoord op de vraag of de termijn van vijf jaar pas mag beginnen vanaf het moment waarop de houder van het oudere merk feitelijk kennis krijgt van de inschrijving en het gebruik van het jongere merk („feitelijke kennis”). Denkbaar is namelijk ook om uit te gaan van het tijdstip vanaf hetwelk hij naar verwachting op de hoogte had kunnen zijn („potentiële kennis”).

78. Dienaangaande wijs ik er evenwel op dat de wetgever van de Unie klaarblijkelijk het tijdstip van de inschrijving van het jongere merk („het gebruik van een [...] later ingeschreven merk”) als doorslaggevend heeft aangemerkt, anders zou hij voor het verlenen van bescherming tegen de rechten van de houder van het oudere merk reeds de aanvraag tot inschrijving van het jongere merk voldoende hebben geacht. Niettemin wil ik benadrukken dat de richtlijn zelf enkel in de bescherming van ingeschreven merken voorziet( ), al blijven de lidstaten bevoegd om de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk te beschermen, zoals ondubbelzinnig blijkt uit de vierde alinea van de considerans. De inschrijving van het jongere merk vormt dus een belangrijke cesuur. De inschrijving zelf wordt volgens de vijfde alinea van de considerans van de richtlijn beheerst door de procedurevoorschriften van de lidstaten.

79. Ook lijkt het mij in het belang van de rechtszekerheid juist om het moment van de inschrijving als begin van de termijn van vijf jaar te hanteren, aangezien de inschrijving van het jongere merk een openbare en voor het publiek kenbare handeling vormt, die te allen tijde door de houder van het jongere merk kan worden aangevoerd voor zijn beroep op rechtsverwerking in de zin van artikel 9, lid 1, van de richtlijn tegen een door de houder van het oudere merk ingestelde vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

80. Het vertrouwen van de houder van het jongere merk dat vijf jaar na de inschrijving van zijn merk geen vordering tot nietigverklaring meer wordt ingesteld, lijkt ook bescherming te verdienen, temeer omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de houder van het oudere merk gedurende een dergelijke lange periode wel kennis moet hebben gekregen van het gebruik van een identiek merk, maar desalniettemin niets heeft ondernomen. Welbeschouwd is de termijn van vijf jaar vanaf het moment van de inschrijving van het jongere merk een soort presumptieregel. In die termijn ligt een wettelijk vermoeden besloten, dat de houder van het oudere merk vanaf de inschrijving van het jongere merk in elk geval de mogelijkheid van kennisneming heeft gehad. De autoriteiten en de rechterlijke macht, maar ook de marktdeelnemers kunnen hiermee uit een objectief feit de wetenschap van de merkhouder deduceren.

81. Een dergelijke presumptieregel is in het merkenrecht niet ongewoon, gelet op het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli( ) waarin het Hof dienaangaande heeft verklaard dat „een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid”. Het Hof heeft juist opgemerkt dat „[h]oe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had”.

82. Een dergelijk wettelijk vermoeden sluit evenwel niet uit dat de houder van het oudere merk het in concreto kan weerleggen (praesumptio juris tantum). Om het onderscheid tussen de figuren rechtsverwerking en verjaring niet te laten vervagen en te verhinderen dat het tijdsverloop de enige beslissende factor voor het ontstaan van rechtsverwerking wordt, moet bij de uitlegging van artikel 9, lid 1, van de richtlijn gelden dat uiteindelijk de feitelijke kennis doorslaggevend is( ), voor zover de houder van het oudere merk een ander tijdstip van kennisneming kan aantonen. Het vereiste van de positieve kennis komt overeen met het bijzondere gewicht van de rechtszekerheid, dat in de rechtsverwerkingsregeling in de vaste tijdlimiet tot uitdrukking komt.

83. Wat de onderhavige zaak betreft hoeft evenwel geen definitief antwoord te worden gegeven op de vraag of de feitelijke dan wel wellicht reeds de potentiële kennis doorslaggevend is, aangezien deze vraag zeer waarschijnlijk pas van belang is in een situatie waarin de houder van het oudere merk eerst op enig moment na de inschrijving van het jongere merk bekend wordt met het gebruik ervan. Van een dergelijke situatie is in het hoofdgeding echter geen sprake, temeer omdat met zekerheid kan worden aangenomen dat AB wist dat het merk „Budweiser” op 19 mei 2000 voor BB was ingeschreven. Op die dag werden namelijk beide partijen na een langdurig geschil in het merkenregister ingeschreven als houder van dit woordmerk. Bovendien wist AB dat BB het merk „Budweiser” al in de jaren zeventig gebruikte. Bijgevolg vallen de inschrijving van het jongere merk en de bekendheid met de inschrijving en het gebruik ervan in de tijd samen.

iii) Geen noodzaak van de inschrijving van het oudere merk

84. De vraag of de termijn van vijf jaar al kan beginnen voordat de houder van het oudere merk zijn merk daadwerkelijk heeft laten inschrijven, zoals de verwijzende rechter veronderstelt en in zijn vragen 1c en 2 suggereert, moet, rekening houdend met de in artikel 9, lid 1, van de richtlijn opgenomen verwijzing naar artikel 4, lid 2, ervan, mijns inziens zonder meer worden bevestigd.

85. Uit de formulering alsook de systematische samenhang van beide bepalingen („oudere merken in de zin van”) volgt dat artikel 4, lid 2, definieert wat onder „oudere merken” in de zin van de richtlijn moet worden verstaan. Uit deze bepaling blijkt duidelijk dat het onderscheid tussen een ouder en jonger merk afhangt van de depotdatum van de merkaanvraag en niet van de daadwerkelijke inschrijving. Het begrip „ouder merk” beperkt zich bijgevolg niet tot die merken die vóór de inschrijving van een identiek of een verwarringwekkend gelijkend teken zijn ingeschreven. Dit betekent dat, voor zover de drie hiervoor genoemde voorwaarden in een concreet geval zijn vervuld, een eventuele nog niet plaatsgevonden inschrijving van het in de tijd oudere merk niet in de weg staat aan het begin van de termijn van vijf jaar.

86. Bijgevolg moet vraag 1c aldus worden beantwoord dat de houder van een merk zijn merk niet hoeft te hebben laten inschrijven alvorens zijn „gedogen” van het gebruik van een identiek of een verwarringwekkend gelijkend teken door een derde kan beginnen. Hieruit volgt dat de tweede vraag aldus moet worden beantwoord dat de gedoogtermijn van vijf jaar kan beginnen en theoretisch ook kan eindigen voordat de houder van het oudere merk daadwerkelijk de inschrijving van zijn merk heeft verkregen.

iv) Resultaat

87. Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

– De in artikel 9, lid 1, van de richtlijn bepaalde gedoogtermijn van vijf jaar begint vanaf het tijdstip waarop de houder van het oudere merk kennis krijgt van de inschrijving en het gebruik van het jongere merk in de lidstaat van de inschrijving van laatstgenoemd merk. De gedoogtermijn kan op zijn vroegst vanaf het tijdstip van die inschrijving beginnen, voor zover het jongere merk vanaf dat tijdstip is gebruikt en de houder van het oudere merk van dit gebruik kennis heeft gekregen.

– Het tijdstip van de inschrijving wordt op zijn beurt bepaald door de toepasselijke procedurevoorschriften van de lidstaten.

– De gedoogtermijn van vijf jaar kan al ingaan voordat de houder van het oudere merk daadwerkelijk de inschrijving van zijn merk heeft verkregen.

3. Verenigbaarheid van het beginsel van het eerlijk parallel gebruik met het Unierecht

88. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of gelet op een situatie als die in het hoofdgeding een vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 mogelijk is. De verwijzende rechter stelt dienaangaande de concrete vraag of het Unierecht in die gevallen waarin er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken, een uitzondering kent die de houder van het jongere merk beschermt. In rechtsdogmatisch opzicht gaat het hierbij om de draagwijdte van het merkenrechtelijke prioriteitsbeginsel in het Unierecht alsmede om de vraag of het naast elkaar bestaan van twee identieke merken rechtens juridisch toelaatbaar is.

89. Uit de in de verwijzingsbeslissing weergegeven geschiedenis van het hoofdgeding blijkt dat de Court of Appeal zijn beslissing van februari 2000, dat zowel AB als BB het merk „Budweiser” kon laten inschrijven, heeft gebaseerd op een zowel in de common law als in het Engelse gecodificeerde recht sinds jaar en dag erkende rechtsfiguur („honest concurrent use”) die een dergelijk naast elkaar bestaan onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt. Deze rechtsfiguur is weliswaar in section 7 van de merkenwet van 1994 met het oog op het procesrechtelijke gebruik ervan gecodificeerd( ), maar deze nationale bepaling bevat niet de materieelrechtelijke voorwaarden voor de toepassing ervan, die in de rechtspraak zijn vastgelegd.( )

90. Het is de vraag of artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn zich verzet tegen de toepassing van deze rechtsfiguur. Juridisch zou het om een uitzondering op het in deze richtlijnbepaling neergelegde prioriteitsbeginsel moeten gaan. Ik moet echter vaststellen dat de richtlijn geen overeenkomstige uitzonderingsregeling kent die als grondslag zou kunnen dienen.

91. Dit betekent evenwel niet noodzakelijkerwijs dat het Unierecht zich in het algemeen verzet tegen een dergelijke rechtsfiguur, temeer omdat richtlijn 89/104 enkel een gedeeltelijke harmonisatie beoogt.( ) Het is daarom heel goed denkbaar dat deze rechtsfiguur tot een terrein behoort, dat onverminderd binnen de regelingsbevoegdheid van de lidstaten valt. Van de andere kant is deze rechtsfiguur, evenals de rechtsverwerkingsregeling in artikel 9 van de richtlijn, als verweer ingericht. Section 7 van de merkenwet van 1994( ) stelt de aanvrager van een jonger merk namelijk in staat om zich tijdens de procedure voor de houder van het merkenregister tegenover oudere rechten te beroepen op eerlijk parallel gebruik van het merk waarvan de inschrijving wordt aangevraagd.( ) Uiteindelijk heeft deze regeling ook betrekking op de „handhaving” van het uit het merk voortvloeiend recht. Bijgevolg betreft zij een materie die, zoals ik reeds heb uiteengezet( ), aan de harmonisatie onderworpen is.

92. Voor zover richtlijn 89/104 een dergelijke nationaalrechtelijke uitzondering niet toelaat, moet zij als onverenigbaar met de richtlijn worden aangemerkt, temeer omdat de bewoordingen van artikel 4, lid 1, helder en slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Deze bepaling schrijft voor dat „[e]en merk [...] niet [wordt] ingeschreven”, of, „indien ingeschreven, [...] nietig [kan worden] verklaard”, wanneer dit conflicteert met een ouder merk of recht.

93. Een systematische uitlegging van de richtlijn pleit in sterke mate tegen de verenigbaarheid van deze rechtsfiguur met de richtlijn. Aan een dergelijke uitlegging kan namelijk het argument worden ontleend dat de uitzonderingen op artikel 4, lid 1, uitputtend zijn geregeld en dat geen van deze uitzonderingen de aan het hoofdgeding ten gronde liggende situatie omvat.

94. Zo kunnen de lidstaten bijvoorbeeld ingevolge artikel 4, lid 5, van de richtlijn toestaan dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard behoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven. De feiten van het hoofdgeding vallen hier evenwel duidelijk niet onder. Dat twee identieke merken naast elkaar mogen bestaan op de grondslag van de hiervoor genoemde rechtsfiguur is enkel terug te voeren op een beslissing van overheidswege en niet op een „toestemming” in de zin van een wilsverklaring van de houder van het oudere merk, zoals deze richtlijnbepaling verlangt. Een beslissing van een staatsorgaan – zoals die van de Court of Appeal van februari 2000 – kan bijgevolg niet als omzetting van deze uitzonderingsregeling worden aangemerkt.

95. Artikel 4, lid 6, van de richtlijn biedt evenmin houvast( ), temeer omdat deze bepaling de lidstaat enkel de mogelijkheid biedt om gedurende een overgangsperiode bepaalde nationale weigerings‑ en nietigheidsgronden te handhaven die golden vóór de datum van inwerkingtreding van de ter omzetting van de richtlijn vereiste bepalingen. In het geval van de figuur van de „honest concurrent use” zoals gecodificeerd in section 7 van de merkenwet van 1994, gaat het echter niet om een weigeringsgrond noch om een nietigheidsgrond in de zin van artikel 4, lid 6, van de richtlijn, maar veeleer om een verweer dat de houder van het jongere merk voor het nationale merkenbureau kan aanvoeren wanneer dit in het kader van zijn ambtshalve beoordeling van de inschrijvingsaanvraag verwijst naar mogelijke inschrijvingsbeletselen, zoals het bestaan van een ouder identiek merk in de zin van Section 5, lid 2, van de merkenwet van 1994, de bepaling die uitvoering geeft aan artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn. Bijgevolg is deze uitzondering niet eens materieel toepasselijk, hetgeen betekent dat de inschrijvingsaanvragen die AB en BB voor het merk „Budweiser” hebben ingediend onder vigeur van de merkenwet 1938, dat wil zeggen vóór de omzetting van richtlijn 89/104 in het Engelse recht, in dit verband als irrelevant voor de onderhavige zaak moeten worden aangemerkt.

96. Een ander aan de systematiek ontleend argument tot slot is de reeds belichte rechtsverwerkingsregeling van artikel 9 zelf, die de wetgever nu juist in het belang van de rechtszekerheid in het leven heeft geroepen en die in zoverre in wezen dezelfde doelstelling heeft als de besproken nationaalrechtelijke rechtsfiguur. Gelet op een zodanig duidelijke regeling in de richtlijn lijkt het overbodig te zoeken naar een andere uitzonderingsregeling om het naast elkaar bestaan van twee identieke merken te legitimeren.

97. Bijgevolg kent richtlijn 89/104 geen uitzonderingsregeling die in een situatie als die in het hoofdgeding het naast elkaar bestaan van twee identieke merken op de grondslag van de litigieuze rechtsfiguur van de „honest concurrent use” toestaat. Deze rechtsfiguur moet derhalve als in beginsel niet verenigbaar met het Unierecht worden beschouwd.( ) Een naast elkaar bestaan van twee identieke merken kan bijgevolg bij de huidige stand van het Unierecht in beginsel niet worden gegrond op het argument van een mogelijk langdurig eerlijk parallel gebruik.

98. Ik vat samen: richtlijn 89/104 bevat geen uitzonderingsregeling die in een situatie als die in het hoofdgeding het naast elkaar bestaan van twee identieke merken toelaat. Bijgevolg staat artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn – voor zover temporeel van toepassing op het hoofdgeding – in beginsel in de weg aan een langdurig eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken voor identieke waren door twee verschillende merkhouders.

C – Overige relevante rechtsvragen

99. Naast de drie hierboven genoemde categorieën problemen doen zich in de onderhavige zaak nog twee andere relevante rechtsvragen voor. In de eerste plaats gaat het om de temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn in het hoofdgeding, en in de tweede plaats om het verwijt van misbruik van het in deze bepaling van de richtlijn verankerde recht van de houder van een ouder merk om de nietigverklaring van het jongere identieke merk te vorderen.

1. Temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn

a) Algemeen

100. Zoals ik reeds heb uiteengezet in de inleiding van deze conclusie( ), gaat het in het hoofdgeding in wezen om de vraag of AB zich kan beroepen op artikel 4, lid 1, sub a, respectievelijk op de corresponderende nationale omzettingsbepaling om de nietigverklaring van het gelijknamige ingeschreven merk „Budweiser” te vorderen. Hoewel de nationale rechter hierover zwijgt in de verwijzingsbeslissing rijst in deze samenhang de vraag naar de temporele gelding (toepasselijkheid ratione temporis) van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 op de situatie in het hoofdgeding. Mijns inziens moet hierop ontkennend worden geantwoord, en wel om de volgende redenen.

101. Om te beginnen herinner ik eraan dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het Unierecht dient te verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd.( ) De beantwoording van deze vraag is in de onderhavige zaak van bijzonder belang, omdat de rechtsfiguur van de „honest concurrent use”, zoals is geconstateerd, niet verenigbaar is met artikel 4, lid 1, sub a. Dit zou betekenen, indien deze bepaling van de richtlijn temporeel toepasselijk zou zijn, dat de beslissing van de Court of Appeal van februari 2000 om het naast elkaar bestaan van twee identieke merken op de grondslag van deze rechtsfiguur toe te staan, niet verenigbaar is met het Unierecht.

102. Met deze rechterlijke beslissing werd evenwel slechts één van de twee nationale zaken beslecht, die tegelijk de twee relevante tijdvakken voor een mogelijke temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 vormen, namelijk in de eerste plaats de zaak met betrekking tot de inschrijving van beide identieke merken „Budweiser”, inclusief de respectieve oppositieprocedures, en in de tweede plaats de zaak waarin het ging om de geldigheid van het voor BB ingeschreven merk, die met de door AB op 18 mei 2005 ingestelde vordering begon. In laatstgenoemde is het prejudiciële verzoek gedaan, en wat het in casu relevante tijdvak betreft is dan ook enkel deze zaak van belang. Aangezien evenwel niet kan worden uitgesloten dat een mogelijk ontbrekende temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, in het kader van de eerste zaak gevolgen heeft voor de tweede zaak, moet de toepasselijkheid ratione temporis van deze bepaling van de richtlijn achtereenvolgens voor beide zaken en tijdvakken worden onderzocht.

b) De merkinschrijvingszaak

i) Temporele aanknopingspunten

103. De beantwoording van de vraag inzake de temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is bepaald niet eenvoudig, temeer omdat de relevante feiten zich hebben afgespeeld in een periode waarin deze bepaling nog niet in werking was getreden respectievelijk nog niet in nationaal recht was omgezet.

104. Richtlijn 89/104 zelf is op 27 december 1988 in werking getreden. Ingevolge artikel 16, lid 1, van de richtlijn dienden de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om uiterlijk op 28 december 1991 aan deze richtlijn te voldoen. Overeenkomstig lid 2 van dit artikel kon de Raad op voorstel van de Commissie, deze datum met gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitstellen tot uiterlijk 31 december 1992. In elk geval is het Verenigd Koninkrijk deze verplichting niet tijdig nagekomen, aangezien de merkenwet van 1994 op 31 oktober 1994 in werking is getreden.

105. In zijn beslissing van februari 2000 heeft de Court of Appeal evenwel geen toepassing gegeven aan de merkenwet van 1994, de eigenlijk voor de omzetting van richtlijn 89/104 bedoelde regeling, maar alleen aan de merkenwet van 1938 die in het relevante tijdvak, dat wil zeggen op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvragen in de jaren 1979 en 1989, de ratione temporis enige toepasselijke wet was. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de Court of Appeal gezien de temporele toepasselijkheid van de merkenwet van 1938 reeds gehouden was om richtlijn 89/104 toe te passen. Dit is evenwel niet mogelijk zonder een retroactieve toepasselijkheid van richtlijn 89/104 (voor de aanvraag in 1979) respectievelijk een toepasselijkheid vanaf de inwerkingtreding ervan, maar vóór haar omzetting in nationaal recht (voor de aanvraag in 1989).

ii) Geen terugwerkende kracht van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn

106. Het Hof heeft in zijn rechtspraak verklaard dat de materiële communautaire rechtsregels ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids‑ en het vertrouwensbeginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van na hun inwerkingtreding ontstane situaties.( ) Een uitzondering geldt wanneer deze materiële regels aldus kunnen worden uitgelegd dat uit de bewoordingen, de doelstellingen of de opzet ervan duidelijk blijkt dat zij ook gelden ten aanzien van vóór de inwerkingtreding ervan ontstane situaties.( ) In dit geval ontstaan weliswaar, anders dan in het eerste geval, geen rechtsgevolgen vóór de inwerkingtreding van de bepaling; terugwerkende kracht in eigenlijke zin is dus niet aan de orde.( ) Toch mag ook in deze samenhang het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel niet uit het oog worden verloren, aangezien aan feiten uit het verleden – die dus vaststaan – rechtsgevolgen voor het heden of de toekomst worden verbonden.( )

107. Uit artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 blijkt niet dat het tot doel heeft om met betrekking tot de tijd vóór de inwerkingtreding ervan rechtsgevolgen te sorteren. Weliswaar bevat bijvoorbeeld artikel 4, lid 6, van de richtlijn in zoverre een intertemporele regeling dat deze bepaling gedurende een overgangsperiode de toepassing van bepaalde nationaalrechtelijke weigerings‑ en nietigheidsgronden nog toestaat, die golden vóór de datum van inwerkingtreding van de ter omzetting van de richtlijn noodzakelijke bepalingen. Uit de bedoeling van deze regeling blijkt evenwel ondubbelzinnig dat de rechtsgevolgen ervan enkel op de toekomst zijn gericht. Bijgevolg kan in zoverre geen sprake zijn van een toepasselijkheid met terugwerkende kracht van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 tot het tijdstip van de eerste merkaanvraag in 1979.

iii) Geen toepasselijkheid vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de richtlijn

108. Iets anders zou evenwel kunnen gelden met betrekking tot de door BB gedane aanvraag tot inschrijving van het merk „Budweiser”, temeer omdat deze dateert van 28 juni 1989, dat wil zeggen na de inwerkingtreding van richtlijn 89/104. De vraag die rijst, is of de Court of Appeal in het licht van het feit dat deze merkaanvraag reeds tijdens de termijn voor de omzetting van de richtlijn was gedaan, gehouden was om na te gaan of een op de rechtsfiguur van de „honest concurrent use” gebaseerd naast elkaar bestaan van twee identieke merken moest worden uitgesloten wegens mogelijke onverenigbaarheid met artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

109. Vooraf wijs ik erop dat de lidstaten niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij de richtlijn niet in nationaal recht hebben omgezet vóór het verstrijken van de omzettingstermijn.( ) Wel zijn de lidstaten reeds tijdens de omzettingstermijn gebonden aan de inhoud van een richtlijn, die inzoverre anticiperend werkt: hun handelen mag niet zodanig indruisen tegen het voorwerp en de doelstelling van de richtlijn dat daardoor een later richtlijnconform handelen van de lidstaten uitgesloten is. De lidstaten dienen zich te onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van het door deze richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden brengen.( )

110. Met betrekking tot de voor de rechtstoepassing bevoegde gerechten van de lidstaten wijs ik erop dat ook zij als met openbaar gezag beklede instanties deze verplichting hebben. Zoals het Hof heeft verklaard, dienen de rechterlijke instanties van de lidstaten zich vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van een richtlijn zoveel mogelijk ervan te onthouden het interne recht zodanig uit te leggen dat na het verstrijken van de omzettingstermijn de verwezenlijking van de met deze richtlijn nagestreefde doelstelling ernstig in gevaar zou kunnen komen.( )

111. Zoals het Hof herhaaldelijk heeft verklaard, vindt deze verplichting tot richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht evenwel haar beperking in de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel, in dier voege dat zij niet kan dienen als grondslag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht.( )

112. Gelet op het feit dat een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht uiteindelijk de rechtsfiguur van de „honest concurrent use” – contra legem – buiten toepassing zou hebben gelaten, kan de Court of Appeal niet achteraf worden verweten in zijn beslissing van februari 2000, door toepassing van het in 1979 en 1989 geldende nationale recht, in strijd met het Unierecht te hebben gehandeld.

c) De zaak met betrekking tot de geldigheid van het ingeschreven merk

113. Tot slot sta ik stil bij de vraag of artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 temporeel van toepassing is in de in casu relevante zaak met betrekking tot de geldigheid van het voor BB ingeschreven merk.

114. In aanmerking genomen dat de relevante feiten zich geruime tijd geleden hebben voorgedaan, ben ik van mening dat het rechtszekerheids‑ en het vertrouwensbeginsel ervoor pleiten om bij uitzondering de twee identieke merken naast elkaar te laten bestaan en dus de beslissing van de Court of Appeal van februari 2000, inclusief haar rechtsgevolgen wat het hoofdgeding betreft, in stand te laten. Dit vereist echter wel dat ook hier artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 temporeel niet van toepassing is. Volgens mij is aan de voorwaarden hiervoor voldaan. Ik zal mijn standpunt dienaangaande hierna uiteenzetten.

115. In het kader van een prejudiciële procedure is het Hof gehouden om de verwijzende rechter een nuttig antwoord op zijn prejudiciële vragen te geven, dat zo veel mogelijk bijdraagt aan de beslechting van het hoofdgeding. Het Hof kan zich niet uitspreken zonder voldoende rekening te houden met de door hun bijzondere complexiteit gekenmerkte omstandigheden van het hoofdgeding. In het bijzonder mag het niet eraan voorbijgaan dat de huidige situatie waarin zich beide ondernemingen bevinden, voornamelijk te herleiden is tot de in het Verenigd Koninkrijk vóór de inwerkingtreding van de richtlijn bestaande rechtssituatie die het naast elkaar bestaan van identieke merken toeliet. Een aanpassing achteraf van deze rechtssituatie in de zin van de voorschriften van het Unierecht was ook na dit tijdstip niet mogelijk, temeer omdat de nationale rechter daartoe voorbij had moeten gaan aan zijn eigen nationale recht.( ) Een geleidelijke overgang naar een met het Unierecht conforme situatie was na de omzetting van richtlijn 89/104 in nationaal recht ook niet mogelijk. Deze rechtssituatie heeft ertoe geleid dat ondanks de volledige overeenstemming van de commercieel gebruikte aanduiding („Budweiser”) en de onderlinge concurrentie in dezelfde marktsector, beide ondernemingen decennialang naast elkaar actief zijn geweest en kennelijk een zekere merkenrechtelijke goodwill( ) hebben kunnen opbouwen, die elk van de merken een bepaalde herkenbaarheid verleent.( ) Vertrouwend op deze rechtssituatie hebben beide ondernemingen naast elkaar economische activiteiten ontplooid en marktaandelen veroverd. Dit vertrouwen zou worden geschokt wanneer een onderneming juridisch zou worden gedwongen om de benaming waarmee klanten een bepaalde waarde associëren, definitief op te geven. Juist dit zou echter het geval zijn wanneer het voor BB ingeschreven merk nietig werd verklaard.

116. De tegengestelde opvatting, dat wil zeggen onbeperkte toepassing van artikel 4, lid 1, sub a, op het hoofdgeding, zou bovendien uiteindelijk ertoe leiden dat de temporele werkingssfeer van de richtlijn wordt opgerekt tot 1979, het jaar waarin AB de inschrijving van het merk „Budweiser” aanvroeg. Het is evenwel niet aannemelijk dat de wetgever van de Unie feiten daterend van 1979 onder de temporele werkingssfeer van de richtlijn zou hebben willen brengen.

d) Resultaat

117. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat noch een retroactieve toepassing van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, noch een toepassing vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van de richtlijn gerechtvaardigd is. Bijgevolg moet artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn als in het hoofdgeding temporeel niet toepasselijk worden beschouwd. De prejudiciële vragen dienen derhalve geen doel meer.

2. Verwijt van rechtsmisbruik

118. Tot slot moet nog worden stilgestaan bij de vraag of de uitoefening door AB van haar uit artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn voortvloeiende recht in het hoofdgeding moet worden aangemerkt als rechtsmisbruik, omdat zij met de vordering tot nietigverklaring van het voor BB ingeschreven merk heeft gewacht tot één dag voor het einde van de gedoogtermijn van vijf jaar. Een en ander wordt door de verwijzende rechter weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld, maar in een van zijn overwegingen op zijn minst aangestipt.( ) De Tsjechische en de Slowaakse Republiek daarentegen maken AB uitdrukkelijk het verwijt van rechtsmisbruik. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat het het Hof vrijstaat om in het belang van een nuttige beantwoording van de prejudiciële vragen die elementen van het Unierecht aan de orde te stellen die, mede gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging vereisen.( ) Ik ben van mening dat, juist vanwege de bijzondere omstandigheden van het hoofdgeding en de nog te wegen aannames, moet worden stilgestaan bij het verwijt van rechtsmisbruik.

119. Het begrip „rechtsmisbruik” is in het Unierecht niet onbekend( ) en heeft door de rechtspraak van het Hof( ) inmiddels een vrij precieze inhoud gekregen.( ) Na de aanvankelijke ontwikkeling ervan op het gebied van de fundamentele vrijheden heeft het Hof dit concept ook op andere specifieke gebieden van het Unierecht toegepast en verder uitgewerkt. Rechtsmisbruik kan – zeer vereenvoudigd gezegd – worden opgevat als een beginsel dat misbruik verbiedt, volgens hetwelk onderdanen van een lidstaat „zich niet met het oog op misbruik of bedrog [kunnen] beroepen op het gemeenschapsrecht”.( ) Het Hof heeft verklaard dat het bewijs van misbruik enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt dat in weerwil van de formele naleving van de door de Unierechtelijke regeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, en anderzijds een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de Unierechtelijke regeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.( )

120. Het staat weliswaar aan de verwijzende rechter om na te gaan of er in het hoofdgeding sprake is van de constitutieve bestanddelen van misbruik.( ) Het Hof kan echter in zijn prejudiciële beslissing in voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechter bij zijn uitlegging te leiden.( )

121. Het betoog van de Tsjechische en de Slowaakse regering moet aldus worden opgevat dat volgens hen de uitoefening van het uit artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn voortvloeiende recht rechtsmisbruik oplevert omdat AB de vordering tot nietigverklaring van het voor BB ingeschreven merk „Budweiser” heeft uitgesteld tot één dag voor het einde van de gedoogtermijn van vijf jaar. Hierdoor zou BB niet meer in staat zijn geweest om hiertegen op te komen. Mijns inziens snijdt dit betoog geen hout, omdat het uitgaat van de twijfelachtige veronderstelling dat de gedogende partij uit consideratie met een derde, die in de regel een identiek merk onrechtmatig gebruikt, de in artikel 9, lid 1, genoemde termijn niet ten volle zou mogen benutten. De rechthebbende moet evenwel het recht hebben om de normen van het materiële en het procesrecht zoveel mogelijk in zijn eigen voordeel te kunnen gebruiken, zonder zich hierdoor bloot te stellen aan het verwijt van rechtsmisbruik.( )

122. Los van de reeds grondig onderzochte vraag of een naast elkaar bestaan van beide merken op grond van een in het nationale recht erkend beginsel van eerlijk parallel gebruik Unierechtelijk toelaatbaar is, snijdt het betoog inzake rechtsmisbruik geen hout, omdat een voor de inachtneming van een termijn noodzakelijke handeling ook nog tot het einde van de laatste dag van die termijn kan worden verricht. Dit strookt met zowel de beginselen van het procesrecht van de Unie( ) en haar lidstaten( ) als met de doelstellingen van de richtlijn. Het vertrouwen van de houder van het jongere merk, dat hij zijn merk zonder verzet van de houder van het oudere merk zal kunnen gebruiken, wordt namelijk reeds voldoende beschermd doordat het Unierecht voorziet in rechtsverwerking na verloop van de gedoogtermijn van vijf jaar. Vóór de afloop van deze termijn moet de houder van het jongere merk ermee rekening houden dat de andere partij te allen tijde tegenmaatregelen kan nemen. De vaste termijn van vijf jaar is, zoals ik reeds heb uiteengezet, in het belang van de rechtszekerheid en beschermt uiteindelijk beide partijen door het scheppen van een stabiele rechtssituatie.( ) Een verbod voor de houder van het oudere merk om zijn uit artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn voortvloeiende recht één dag voor het einde van de gedoogtermijn van vijf jaar geldend te maken, zou per saldo de geldigheid van deze regeling in twijfel trekken. Versoepeling van deze vaste termijn om redenen van consideratie, zoals voorgesteld door de Tsjechische en de Slowaakse regering, doet afbreuk aan het rechtszekerheidsbeginsel en strookt derhalve niet met de bedoeling van de wetgever van de Unie. Bijgevolg kan hun betoog niet worden aanvaard.

123. Gelet op het voorgaande kan het feit dat AB haar vordering tot nietigverklaring van het jongere merk heeft uitgesteld tot één dag voor het einde van de gedoogtermijn van vijf jaar, niet worden aangemerkt als misbruik van het uit artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn voortvloeiende recht.

VII – Resultaten

124. Samenvattend constateer ik dat noch een retroactieve toepassing van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, noch een toepassing van deze richtlijnbepaling vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van de richtlijn in het hoofdgeding in aanmerking komt. Bijgevolg is een beantwoording van de afzonderlijke prejudiciële vragen overbodig. Het antwoord van het Hof zou dus als volgt moeten luiden:

– Artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn is ratione temporis niet van toepassing op een situatie als die in het hoofdgeding.

– Bijgevolg moet in een zaak als die in het hoofdgeding aan de hand van het nationale recht worden beoordeeld of de houder van een ouder merk kan vorderen dat een merk wordt uitgesloten van inschrijving of, indien het is ingeschreven, nietig wordt verklaard, ook indien er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van dit merk voor identieke waren.

125. Mocht het Hof daarentegen in weerwil van het hiervoor betoogde uitgaan van de temporele toepasselijkheid van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in een situatie als die in het hoofdgeding, dan dienen de prejudiciële vragen als volgt te worden beantwoord:

– Het begrip „gedogen” in de zin van artikel 9, lid 1, van de richtlijn is een autonoom Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Dit begrip omvat de juridische mogelijkheid voor de houder van een ouder merk om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger ingeschreven merk dat het gevaar van verwarring bij het publiek met zich brengt doordat het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en dezelfde of soortgelijke waren of diensten als dit merk betreft.

– De houder van een ouder merk hoeft zijn merk niet te hebben laten inschrijven alvorens zijn „gedogen” van het gebruik van een jonger merk in die lidstaat door een derde kan beginnen. De in artikel 9, lid 1, van de richtlijn bepaalde gedoogtermijn begint vanaf het tijdstip waarop de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van een jonger ingeschreven merk in die lidstaat. De gedoogtermijn kan bijgevolg op zijn vroegst beginnen vanaf het tijdstip van die inschrijving, voor zover het jongere merk vanaf dat tijdstip wordt gebruikt en de houder hiervan kennis heeft. De gedoogtermijn kan beginnen te lopen en eventueel ook eindigen voordat de houder van het oudere merk de inschrijving van dit merk heeft verkregen.

– Artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn staat in beginsel in de weg aan een langdurig eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken voor dezelfde waren door twee verschillende merkhouders.

VIII – Conclusie

126. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England and Wales) als volgt te beantwoorden:

„1) Artikel 4, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten is ratione temporis niet van toepassing op een situatie als die in het hoofdgeding.

2) Bijgevolg moet in een zaak als die in het hoofdgeding aan de hand van het nationale recht worden beoordeeld of de houder van een ouder merk kan vorderen dat een merk wordt uitgesloten van inschrijving of, indien het is ingeschreven, nietig wordt verklaard, ook indien er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van dit merk voor identieke waren.”