DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1977 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.246 - Penneys) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/193/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 2, 4 e 6,

vista la domanda di attestazione negativa presentata il 31 maggio 1976 dalla J. C. Penney Company, Inc., a nome di tutte le parti contraenti relativamente all'accordo concluso il 26 febbraio 1976 fra, da un lato, le imprese J. C. Penney Company, Inc. (Penney America) e J. C. Penney Purchasing Corporation (Purchasing) e, dall'altro, le imprese Associated British Foods Ltd (ABF), Fine Fare Ltd (FF), Penneys Limited (Penneys Ireland), Penneys (NI) Limited (PNI), The Penneys Primark Quinnsworth Ltd (Quinnsworth), Bee Line Products Ltd (Bee Line) e Power Supermarkets Limited (Power),

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda, fatta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 76 del 29 marzo 1977,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 28 settembre 1977,

I. I fatti

Considerando che i fatti essenziali sono i seguenti:

1. Fondata nel 1902 da James Cash Penney e costituita in società negli Stati Uniti d'America nel 1913, la Penney America ha come sue attività principali la gestione di grandi magazzini per la vendita al dettaglio di generi di abbigliamento, quali camicie, giacche e pigiami, di calzature, di articoli casalinghi e tessili, quali lenzuola, federe e tende, di mobili e di generi alimentari, nonché l'acquisto di tali prodotti per rivenderli attraverso la propria rete commerciale.

La Purchasing è una filiale interamente controllata dalla Penney America che acquista all'estero prodotti da rivendere negli Stati Uniti; tale filiale effettua inoltre acquisti di beni prodotti negli Stati Uniti e in Estremo Oriente per rivenderli nella CEE attraverso la rete di filiali della Penney America (gruppo JCP) o attraverso dettaglianti indipendenti.

La Penney America ha registrato inizialmente il marchio J. C. Penney Co. negli Stati Uniti in data 1o agosto 1920. Da allora sono state registrate numerose varianti di questo marchio; attualmente detta società contraddistingue i propri prodotti con vari marchi quali JC Penney, Penney, Penney's e Penneys P.

Il marchio Penney e le sue varianti sono stati registrati dalla Penney America in molti altri paesi del mondo e, in particolare, nel periodo 1967-1976, in tutti gli Stati membri della Comunità, tranne l'Irlanda e il Regno Unito, principalmente nelle classi 20, 24 e 25 (mobili, tessili e articoli di abbigliamento). Per la maggior parte queste registrazioni hanno avuto luogo verso la fine del periodo suindicato. Domande di registrazione del marchio Penneys in Irlanda e nel Regno Unito nella classe 25 sono state presentate rispettivamente nel 1968 e nel 1970. Secondo quanto previsto dall'accordo notificato, la Penneys Ireland ha ritirato la propria opposizione alla domanda di registrazione presentata nel Regno Unito dalla Penney America che in tal modo ha potuto ottenere la registrazione all'inizio del 1977.

Storicamente il nome Penney è il cognome del fondatore dell'impresa a cui la Penney America ha dato dimensioni mondiali. Va inoltre osservato che il nome in questione ricorda foneticamente la minuscola unità monetaria « penney ».

Negli Stati Uniti la società Penney America occupava il secondo posto per volume di vendita tra le imprese della grande distribuzione al dettaglio di generi di abbigliamento e tessili nell'esercizio finanziario chiuso il 29 gennaio 1977. Le vendite complessive della società in detto esercizio finanziario sono ammontate a 8 354 milioni di dollari USA. Alla fine del 1976 le attività nazionali della società comprendevano 1 672 grandi magazzini J. C. Penney e 274 negozi e supermercati alimentari. Alla stessa data, attraverso le sue affiliate, la società gestiva in Belgio 79 magazzini sotto la denominazione « Sarma » e aveva concluso un accordo di « franchising » concernente 205 magazzini « Nopri ». Dal 1970 al giugno 1977 la Penney America ha gestito inoltre cinque punti di vendita nell'area di Milano; successivamente la società ha ceduto tali attività conservando però la proprietà del marchio. La Penney America e le sue affiliate occupano 186 000 persone circa.

2. La società ABF, fondata nel 1932 da un canadese, il sig. W. Garfield Weston, è stata costituita nella sua forma attuale nel 1935 nel Regno Unito. L'attività principale della società consiste nella gestione, attraverso una rete di filiali costituite nel Regno Unito, in Irlanda, nel Sud Africa, in Australia e in Nuova Zelanda (gruppo ABF) di grandi magazzini per la vendita al dettaglio di generi alimentari, nonché di capi di abbigliamento e tessili quali quelli venduti dalla Penney America, come pure nella produzione o nell'acquisto di tali prodotti allo scopo di rivenderli.

Le imprese Penneys Ireland, Bee Line e Power, costituite in Irlanda, FF e PNI, costituite nel Regno Unito, e Quinnsworth, costituita ad Hong Kong, non sono filiali direttamente dipendenti dalla società ABF, ma il loro capitale azionario è detenuto per intero dal gruppo ABF. Ai fini dell'accordo in questione il termine « gruppo ABF » comprende inoltre alcune società operanti negli USA e in Canada, il cui capitale azionario è in parte detenuto dalla famiglia Weston.

A partire dal maggio 1969 la Penneys Ireland, la cui denominazione sociale è stata fino al marzo 1970 « Todco Ltd », ha fatto uso in Irlanda del nome Penneys per designare i propri esercizi commerciali e per apporlo sulle etichette di prodotti quali tessili, capi di abbigliamento e calzature. Questo marchio e il nome commerciale (denominazione sociale) di tale società non hanno alcunché in comune con il marchio e con il nome commerciale usati dalla Penney America poiché essi sono stati adottati autonomamente e indipendentemente dalle società Penneys Ireland, PNI, Power e Quinnsworth senza che ci sia mai stata una proprietà comune con il marchio e con il nome commerciale della Penney America. Le società FF e Power, quest'ultima operante con il nome commerciale Quinnsworth, hanno fatto anch'esse uso del nome Penneys vendendo nei loro locali alcune merci contrassegnate dal marchio Penneys o cedendo in affitto, all'interno di questi, delle aree di vendita alla Penneys Ireland per le attività commerciali di quest'ultima.

La Penneys Ireland ha presentato domande di registrazione del marchio Penneys nelle classi 24 e 25 nel Regno Unito e in Irlanda rispettivamente il 4 e l'8 aprile 1974. Tutte queste domande sono state tenute in sospeso a causa delle domande anteriormente presentate dalla Penney America. La Francia è l'unico paese in cui la avuto luogo la registrazione poiché nel settembre 1975 la Penneys Ireland ha acquistato la titolarità del marchio francese « Penney's » inizialmente registrato a nome di un terzo.

Nell'esercizio finanziario che ha avuto termine il 3 aprile 1977 le vendite del gruppo ABF (escluse le attività delle società operanti in Canada e in America) sono complessivamente ammontate a 1 491 milioni di sterline.

Il gruppo ABF è il terzo maggiore produttore di generi alimentari del Regno Unito e uno dei maggiori rivenditori di tessili in Irlanda. Nell'esercizio finanziario chiuso il 3 aprile 1977 le vendite effettuate dai grandi magazzini e altri punti di vendita della Penneys Ireland in Irlanda e nel Regno Unito sono ammontate a meno del 2 % delle vendite complessive del gruppo ABF. L'unica impresa che fabbrica prodotti Penneys all'interno del gruppo ABF è la Bee Line di Dublino.

3. Negli ultimi anni sia la Penney America che il gruppo ABF hanno svolto parte delle loro attività nella CEE sotto l'identico marchio Penneys, Penney America su vasta scala nel Regno Unito, in Belgio ed in Italia, il gruppo ABF in Irlanda e, in misura minore, anche nel Regno Unito ed in Francia.

(a) Nel 1952 la Penney America ha cominciato a far fabbricare nel Regno Unito e in altri Stati membri da alcune società per esportarli verso gli Stati Uniti, prodotti contrassegnati dal marchio Penneys. Essa ha inoltre esportato nel Regno Unito a partire dal 1969 e, dopo tale data, anche in Italia ed in Francia, notevoli quantitativi di prodotti destinati alla rivendita e contrassegnati dal marchio Penneys o da sue varianti. Questi prodotti comprendono, oltre a tessili e capi di abbigliamento, varie merci quali giocattoli e articoli vari per signora.

I principali centri di vendita per queste merci nel Regno Unito sono stati alcuni distributori indipendenti quali Selfridge Ltd e Lewis's Ltd. Queste imprese hanno speso notevoli somme di denaro nella pubblicità di tali prodotti.

La Penney America dispone in Belgio di una propria catena di grandi magazzini per la vendita al dettaglio gestita da una sua filiale, la Sarma-Penney Ltd. Tale filiale affida la produzione di beni contrassegnati dal marchio Penney a vari produttori in Belgio mentre una parte dei prodotti contrassegnati da questo marchio viene importata dall'estero. I prodotti contrassegnati dal marchio Penney rappresentano tra il 40 % e il 50 % delle vendite effettuate negli esercizi della Penney America; i prodotti contrassegnati da marchi diversi sono soprattutto generi alimentari. Il valore approssimativo delle vendite al dettaglio della Penney America in Belgio nell'esercizio finanziario 1976 ammontava a 500 milioni di dollari USA circa. Le principali forme di pubblicità usate dalla Penney America consistono in inserzioni nei quotidiani, nella distribuzione di opuscoli contenenti comunicati commerciali, in stampati promozionali destinati ai clienti dei grandi magazzini Sarma e nella distribuzione « porta a porta » di tali materiali. In questi opuscoli la denominazione Sarma utilizzata per contraddistinguere i centri di vendita è accompagnata dalle parole « reparto della JC Penney Company, Inc. » stampate in caratteri più piccoli di quelli usati per la stampa della denominazione Sarma.

In aggiunta alla suddetta catena, la Penney America ha costituito nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania alcune filiali che saranno incaricate della distribuzione dei prodotti quando la società avrà deciso di avviare operazioni di vendita al dettaglio in quei paesi. La Penney America non ha effettuato vendite in Irlanda e in Danimarca; piccoli quantitativi di prodotti sono stati invece venduti nella Repubblica federale di Germania.

A causa del crescente sviluppo delle attività della Penney America nella CEE e dell'utilizzazione da parte di questa società dei suoi marchi per tutta una gamma di prodotti diversi dagli articoli di abbigliamento non è attualmente possibile determinare con esattezza la quota di mercato di tale società all'interno della Comunità. È certo tuttavia che la Penney America ed il suo marchio Penney e varianti di questo godono non solo negli Stati Uniti ma anche nella Comunità di una grande rinomanza e che inoltre il fatturato della società nella CEE è considerevole.

b) L'attività della Penneys Ireland ha registrato una rapida espansione in Irlanda. Alla fine del luglio 1977 questa società aveva 19 punti di vendita in tutto il paese, alcuni dei quali sono grandi magazzini di sua proprietà mentre gli altri si trovano all'interno di supermercati di cui è proprietaria e gestionaria la Power. In tutti questi magazzini ed aree di vendita compare sulle insegne e sulle vetrine il nome Penneys.

La Penneys Ireland ha cominciato ad usare il nome Penneys nell'Irlanda del Nord nel 1971 con l'apertura di un punto di vendita all'interno di un supermercato. Fino al giugno 1974 i suoi esercizi erano tre in Scozia e due in Inghilterra. Questi ultimi hanno cessato di operare sotto l'insegna Penneys conformemente ad una sentenza d'inibitoria provvisoria pronunciata dall'Alta corte inglese nel giugno 1974 e, dopo tale data, hanno continuato ad operare sotto l'insegna Primark. Nel 1975 e nel 1976 in Scozia e nell'Irlanda del Nord sono stati aperti altri quattro punti di vendita della Penneys Ireland sotto l'insegna Penneys.

La Penneys Ireland ha cominciato inoltre ad usare il marchio Primark per degli articoli venduti fuori dell'Inghilterra e del Galles. A partire dal giugno 1974, le vendite della Penneys Ireland in Irlanda e nel Regno Unito hanno continuato a registrare un'espansione in misura sempre maggiore con il marchio Primark. Nel giugno 1976 la gran maggioranza delle vendite della Penneys Ireland nel Regno Unito e in Irlanda riguardava beni contrassegnati dal marchio Primark, mentre il resto riguardava prodotti contrassegnati dall'etichetta Penneys. La Penneys Ireland ha ottenuto la registrazione del marchio Primark nel Regno Unito (nel dicembre 1976) e in altri paesi, tra cui la Danimarca, la Francia e il Benelux. La registrazione è stata anche concessa nella Repubblica federale di Germania e in Irlanda, mentre in Italia la domanda è tuttora pendente.

Nessuna delle società del gruppo ABF detiene una quota importante del mercato dei tessili nel Regno Unito. Le vendite di tessili in tale paese sono frazionate tra un gran numero di rivenditori; la parte delle vendite complessive di tessili effettuate dai circa 12 principali distributori, tra cui non figura il gruppo ABF, è inferiore al 50 % del totale.

A partire dal 1975 la Penneys Ireland ha cominciato ad esportare piccoli quantitativi di prodotti contrassegnati dal marchio Penney's in Francia, al fine di tutelare il proprio marchio francese, nonché nella Repubblica federale di Germania. La Penneys Ireland non dispone di proprie reti di vendita in altri Stati membri oltre ai punti di vendita Penneys esistenti nel Regno Unito e in Irlanda.

4. Nel 1969, tra la Penney America e il gruppo ABF è sorta una controversia in merito ai rispettivi diritti di usare il nome Penneys, controversia che è all'origine di numerose azioni legali intentate dinanzi a diversi tribunali.

a) Il 1o agosto 1969 i rappresentanti irlandesi della Penney America si sono rivolti per iscritto alla Penneys Ireland contestando a quest'ultima l'uso del nome Penneys. Pur avendo avviato in Irlanda, nel dicembre dello stesso anno, un procedimento legale inteso ad ottenere il divieto per la Penneys Ireland di presentare i suoi prodotti come se fossero prodotti della Penney America (passing off action), la società americana ha poi deciso tuttavia di attendere l'esito della domanda di registrazione del proprio marchio presentata nel 1968. Tale domanda è stata respinta dal « Controller » e il ricorso contro tale rifiuto è stato a sua volta respinto nel novembre 1974. Il giudice irlandese ha constatato infatti che in Irlanda la Penney America non possiede esercizi commerciali né ha effettuato vendite dei propri prodotti. Egli ha ritenuto inoltre che il nome Penneys richiami alla mente degli acquirenti irlandesi la Penneys Ireland e i grandi magazzini di quest'ultima. L'appello proposto dalla Penney America alla Corte suprema è stato ritirato all'inizio del 1977 conformemente a quanto previsto dall'accordo notificato.

Nel 1973 la Penney America ha avviato inoltre un procedimento analogo in Inghilterra dove ha ottenuto nel giugno 1974 una sentenza di inibitoria provvisoria. L'appello proposto dalla Penneys Ireland contro tale provvedimento è stato respinto con sentenza del gennaio 1975. Ai fini della vertenza giudiziaria la Penney America ha riconosciuto che la Penneys Ireland ignorasse l'esistenza della Penney America nel momento in cui ha adottato il nome Penneys in Irlanda.

Nel 1975 la Penney America ha avviato un'azione legale in Francia al fine di ottenere la radiazione della registrazione del marchio Penney's nella classe 25 di cui è titolare la Penneys Ireland, e un'altra azione ad Hong Kong per far cessare l'acquisto da parte della Penneys Ireland di prodotti ivi fabbricati e contrassegnati dal marchio Penneys. Infine, nel periodo 1971-1975 la Penney America si è adoperata affinché la società Alimtil SA, fornitrice della Sarma-Penney Ltd, facesse registrare come marchi in molti paesi, fra cui la Francia, l'Italia, il Benelux e la Danimarca, i nomi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware e City Girl, nomi già appartenenti al gruppo ABF quali marchi o componenti delle denominazioni sociali di varie società del gruppo. Queste registrazioni sono state effettuate nel registro internazionale e ne è stata chiesta l'estensione alla Repubblica federale di Germania. La Penney America ha fatto compiere tale registrazione per rappresaglia, al fine di vietare al gruppo ABF l'uso dei suoi nomi commerciali e marchi in quei paesi, dimostrando in tal modo a detto gruppo quali difficoltà si incontrino allorché si registrano nomi usati da altri.

b) Per quanto riguarda il gruppo ABF, nel 1973 la Penneys Ireland e la PNI si sono opposte alla domanda di registrazione del marchio Penneys presentata dalla Penney America nel Regno Unito. Le società FF e Power hanno avviato la procedura intesa ad ottenere la radiazione della registrazione per il Benelux dei marchi Fine Ware, Power, Quinnsworth, Finefare e City Girl.

5. Il 26 febbraio 1976 al fine di pervenire ad una composizione amichevole del conflitto la Penney America e il gruppo ABF hanno concluso l'accordo notificato che ha preso effetto il 27 agosto 1976 (data di entrata in vigore) e che prevede quanto segue.

a) Al gruppo ABF è fatto divieto di usare il nome Penneys come marchio e - salvo come « business name » (« nome d'affari »: denominazione commerciale diversa dalla denominazione sociale) in Irlanda - come nome commerciale in qualunque parte del mondo. Il gruppo si impegna a modificare tutte le proprie denominazioni sociali in modo da eliminare da esse il nome Penneys, e rinuncia per il futuro a gestire o ad acquistare imprese contraddistinte da questo nome. Esso s'impegna inoltre a mettere fine progressivamente in Scozia e nell'Irlanda del Nord all'uso del nome Penneys come marchio, nome commerciale o in qualsiasi altro modo. Tale uso cesserà definitivamente nel corso del 1978.

La Penney America farà in modo che la registrazione da essa fatta compiere dei marchi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware e City Girl venga abbandonata e riconosce che il nome Primark non può essere confuso con il nome Penneys.

Mentre il gruppo ABF potrà fare uso di tali marchi e del marchio Primark, la Penney America potrà fare uso del nome Penneys come marchio e, tranne che in Irlanda, come nome commerciale in qualunque parte del mondo.

b) Il gruppo ABF s'impegna a trasferire il proprio marchio francese Penney's alla Penney America; ad adoperarsi per ottenere la registrazione del marchio in Irlanda e a trasferirne la titolarità alla Penney America, nonché a ritirare la sua opposizione alla domanda di registrazione presentata anteriormente dalla Penney America nel Regno Unito.

c) A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, il gruppo ABF s'impegna a non fare opposizione ad alcuna attuale o futura registrazione o domanda di registrazione da parte della Penney America relativa al marchio Penneys.

Tuttavia, per quanto riguarda i paesi della CEE, il gruppo ABF è libero, dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, di contestare la validità delle registrazioni del nome Penneys da parte della Penney America per i motivi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, di presentare domande di registrazione del marchio Penneys e di fare uso di questo nome sia come nome commerciale sia come marchio, a condizione che prima il gruppo ABF rimborsi alla Penney America le somme ricevute in base all'accordo e sia stata cancellata la registrazione effettuata da quest'ultima. Queste condizioni tuttavia non si applicano nel caso in cui il gruppo JCP rinunci alla registrazione o cessi l'utilizzazione del marchio Penneys nella CEE.

d) Dopo aver immediatamente modificato la propria donominazione sociale, la Penneys Ireland è autorizzata a registrare in Irlanda il nome Penneys, quale denominazione commerciale ai sensi del Business Names Act del 1963, e ad usarlo, unicamente entro i confini territoriali dell'Irlanda e allo scopo di designare i propri esercizi commerciali, sulla facciata e sulle vetrine degli esercizi stessi, nonché su autoadesivi e manifesti pubblicitari, mezzi di trasporto, uniformi del personale o targhette di servizio, carta da lettere, articoli di cancelleria, assegni, annuari telefonici e commerciali, cartelli segnalatori dei centri di vendita, pannelli indicatori dei reparti, scontrini di ricevuta dei clienti, didascalie pubblicitarie, cartoncini illustrativi con supporto, cartelloni sospesi e sacchetti in cui il personale addetto alle vendite ripone le merci acquistate dai clienti.

La Penney America s'impegna a non svolgere alcuna attività commerciale in Irlanda con il nome commerciale Penneys fino a quando la Penneys Ireland, sotto la sua nuova denominazione sociale, continuerà a farvi uso del nome Penneys come suindicato.

e) La Penney America s'impegna inoltre a pagare al gruppo ABF una certa somma a scadenze rateali determinate. Alcuni versamenti sono stati già effettuati alle date previste.

6. In previsione di quanto disposto dal diritto nazionale irlandese, Penney America e Penneys Ireland (quest'ultima avendo ormai adottato la denominazione sociale Primark Ltd, secondo quanto previsto dall'accordo notificato) hanno effettuato:

i) l'assegnazione alla Penney America dei benefici derivanti dalla domanda di registrazione del marchio Penneys presentata in Irlanda dal gruppo ABF, e

ii) un Registered User Agreement del 10 gennaio 1977 ai termini del quale il gruppo ABF è autorizzato ad usare in Irlanda il nome Penneys alle condizioni previste nell'accordo notificato e illustrate nel precedente punto 5, lettera d), nonché alla condizione che gli articoli fabbricati da o per il gruppo ABF a cui si riferisce tale uso rispondano alle specificazioni e norme di qualità stabilite dalla Penney America, e che quest'ultima sia autorizzata a controllare tali articoli negli esercizi del gruppo ABF.

7. Nella sua versione iniziale l'accordo comportava il divieto assoluto e permanente per il gruppo ABF di contestare i diritti della Penney America al marchio Penneys e di usare questo marchio anche nel caso di cessazione definitiva dell'uso del nome Penneys o di abbandono del marchio registrato Penneys da parte della Penney America nella CEE. Le parti contraenti hanno modificato questa disposizione dell'accordo nel modo illustrato al punto 5, lettera c).

8. A seguito della pubblicazione del contenuto essenziale della domanda non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte di terzi.

II. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

Considerando che:

1. A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 la Commissione può accordare un'attestazione negativa se accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE nei riguardi dell'accordo notificato.

2. Penney America, Purchasing, ABF, FF, Penneys Ireland, PNI, Quinnsworth, Bee Line e Power sono imprese e l'accordo notificato costituisce un accordo tra imprese.

3. Prima della conclusione dell'accordo notificato le parti erano in conflitto fra di loro in alcuni Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione come nomi commerciali e marchi del nome Penneys, da un lato, e dei nomi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware e City Girl, dall'altro. Tale conflitto avrebbe potuto essere risolto in modo differente nei vari Stati membri. Se la Penneys Ireland e la Penney America non fossero pervenute ad una composizione amichevole di tale conflitto ed avessero finito col prevalere, la prima, in Irlanda ed in Francia dove essa asseriva di avere un diritto più fondato rispetto al nome Penneys, la seconda, in altri Stati membri (come già si era verificato in base ad un provvedimento cautelare in Inghilterra e nel Galles), ne sarebbe risultato che l'utilizzazione del nome Penneys come marchio o nome commerciale sarebbe stata preclusa alla Penney America in Irlanda ed in Francia e alla Penneys Ireland negli altri Stati membri. Il gruppo ABF inoltre non avrebbe potuto utilizzare come nomi commerciali o marchi i nomi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware e City Girl nel Benelux (nonché, eventualmente, in Italia, in Francia o in Danimarca) se non fosse riuscito ad ottenere la radiazione delle registrazioni di tali nomi fatte effettuare dalla Penney America in tali paesi. Di conseguenza, ciascuna delle parti si sarebbe trovata effettivamente nell'impossibilità, ad opera del diritto nazionale, di esportare i suoi prodotti contraddistinti dai marchi Penneys, Finefare, Power, Quinnsworth, Fine Ware e City Girl nei territori legalmente riservati all'altra parte.

4. a) Ai termini dell'accordo notificato il gruppo ABF e Penney America rinunciano rispettivamente a tutti i diritti sul nome Penneys e sui nomi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl e Primark.

La clausola dell'accordo con cui il gruppo ABF si impegna a non usare il nome Penneys come marchio e - salvo come « business name » in Irlanda - come nome commerciale nella CEE, rappresenta, nella misura in cui un tale uso non sarebbe già precluso dall'esistenza di validi diritti sui marchi e sui nomi commerciali riconosciuti dalle leggi nazionali, una restrizione della concorrenza poiché in tal modo il gruppo ABF viene privato della possibilità di apporre il marchio Penneys sui suoi prodotti in tutti i paesi della CEE e di gestire ivi, fuorché in Irlanda, magazzini per la vendita al dettaglio sotto l'insegna Penneys.

Entrambe le parti continuano ad essere in concorrenza per gli stessi prodotti, in particolare gli stessi capi di abbigliamento e articoli casalinghi, servendosi di nomi differenti nonché, entro certi limiti, cioè per quanto riguarda l'Irlanda e fino a che Penneys Ireland (attualmente Primark Ltd) desidererà utilizzare il nome Penneys, servendosi dello stesso nome e cioè del nome Penneys. Nella fattispecie tale restrizione non è tuttavia sensibile per i seguenti motivi:

i) A partire dal giugno 1974, ossia prima della conclusione dell'accordo del 1976, la Penneys Ireland ha commercializzato la maggior parte dei suoi prodotti sotto un altro marchio, Primark, e nel 1975 e 1976 le sue vendite sotto tale marchio hanno continuato ad aumentare in Irlanda e nel Regno Unito. Al momento della conclusione dell'accordo solo piccoli quantitativi di articoli erano venduti in tali paesi dalla Penneys Ireland con il marchio Penneys. Essa inoltre non era riuscita ancora nel 1976 ad imporre il marchio Penneys in altri paesi della Comunità, le sue esportazioni essendo state assai ridotte.

ii) Per alcuni anni il nome Penneys ha designato i magazzini della Penneys Ireland in Irlanda. Attualmente questa società possiede in Irlanda ben 19 punti di vendita al dettaglio che essa continuerà a gestire sotto la denominazione Penneys a norma dell'accordo notificato e del Registered User Agreement. Invece la Penneys Ireland non si è eccessivamente preoccupata di estendere la propria rete di punti di vendita negli altri paesi della CEE; essa possiede soltanto un esiguo numero di magazzini nel Regno Unito. In effetti, a partire dal 1971, essa ha aperto solo alcuni magazzini nel Regno Unito designati inizialmente dall'insegna Penneys. Ottemperando alla pronuncia della High Court of England del giugno 1974, il gruppo ABF ha adottato con successo in Inghilterra e nel Galles la denominazione Primark allo scopo di designare i propri esercizi commerciali. Per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda del Nord, il gruppo ABF dispone di un periodo di rispettivamente 6 e 18 mesi per modificare il suo nome commerciale e il marchio in modo da ridurre al minimo un'eventuale diminuzione della clientela. Allorché occorre cambiare nomi commerciali o marchi, un tale periodo transitorio può essere ragionevolmente ammesso per consentire alla parte interessata di mantenere per quanto possibile la sua competitività. Per quanto concerne i paesi continentali della Comunità, in cui la Penneys Ireland non ha costituito alcun avviamento per il nome Penneys, non si vede perché questa società dovrebbe intraprendervi delle attività commerciali sotto il nome Penneys piuttosto che sotto il suo nome Primark o altro nome commerciale o marchio.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l'impegno della Penney America di rinunciare a tutti i diritti sui marchi Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl e Primark in quanto essa non ha costituito alcun avviamento per tali marchi.

b) Il gruppo ABF si impegna inoltre a trasferire alla Penney America certi marchi. Il trasferimento avrà effetto immediato e permanente e, per quanto riguarda il marchio irlandese, unicamente a condizione che ne sia stata prima ottenuta la registrazione.

Nel contesto dell'accordo notificato di cui esso fa parte, il trasferimento da parte del gruppo ABF del marchio francese e, nel caso in cui abbia luogo la brevettazione, del marchio irlandese, non ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. La situazione sarebbe diversa se tale trasferimento o rinuncia mettesse capo ad una compartimentazione del mercato. Nella fattispecie il trasferimento e la rinuncia mirano viceversa ad unificare diritti nazionali di marchio in conflitto, siano essi registrati o di fatto, nelle mani di un unico titolare, la Penney America, che ha già acquisito nella maggior parte dei paesi CEE il diritto all'uso del marchio Penneys. Analoghe considerazioni valgono per l'impegno del gruppo ABF di eliminare il nome Penneys dalle sue denominazioni sociali al fine di evitare qualsiasi conflitto tra i titolari dello stesso nome commerciale nell'ambito della Comunità.

In generale le imprese che si trovano in siffatta situazione devono ricercare la soluzione meno restrittiva possibile introducendo, ad esempio, segni, forme o colori distintivi per differenziare i prodotti per i quali usano marchi identici o confondibili. Un obbligo contrattuale delle parti di cedere o di rinunciare ai propri diritti sui marchi o sui nomi commerciali che comportasse per queste la necessità della costituzione di un nuovo avviamento sotto altri nomi può avere in determinate circostanze effetti restrittivi. Ma il caso oggetto della presente decisione è piuttosto particolare poiché, sebbene ciascuna parte abbia un tempo simultaneamente usato il nome Penneys come nome commerciale e come marchio, il gruppo ABF ha sostituito in larga misura questo nome all'interno della Comunità, tranne che in Irlanda, con il nome Primark, ancor prima dell'accordo con l'altra parte ed indipendentemente da esso, in conformità del provvedimento adottato dalla High Court of England. Il trasferimento dei diritti di marchio da parte del gruppo ABF non obbliga quindi tale gruppo a ricostituirsi una clientela sotto un'altra denominazione.

c) La clausola dell'accordo con cui il gruppo ABF si impegna a non fare opposizione ad alcuna attuale o futura registrazione o domanda di registrazione del marchio Penneys nella CEE da parte della Penney America, non costituisce una sensibile restrizione della concorrenza all'interno della CEE. Normalmente una clausola di non contestazione restringe la concorrenza; nel caso di specie, tuttavia, tale clausola non può essere considerata restrittiva.

La clausola in esame è valida solo per un periodo di 5 anni dalla data di effetto ossia dal 1976, anno in cui è stata effettuata la registrazione della maggior parte dei marchi Penneys da parte della Penney America. Tale periodo è stato invero ritenuto normale dalla maggior parte degli Stati membri per permettere l'affermarsi di un marchio in conformità con la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nella sua versione modificata. Considerando che la Penney America effettua operazioni di vendita al dettaglio a livello mondiale e che, in particolare, svolge attive operazioni commerciali nella CEE, come del resto è dimostrato dall'espansione delle sue vendite nella medesima, e considerando che la sua politica mira ad affermare e a preservare al marchio in questione una solida posizione in tutti i paesi della CEE, è improbabile che essa non faccia immediatamente ampio uso dei marchi Penneys nella Comunità. Per conseguenza la possibilità che questi marchi possano decadere nella CEE nei prossimi cinque anni è piuttosto remota e l'obbligo quinquennale imposto al gruppo ABF di non contestare i marchi della Penney America non costituisce quindi una sensibile restrizione della concorrenza.

Trascorsi cinque anni il gruppo ABF avrà la possibilità di contestare ed utilizzare il nome Penneys nella CEE. L'imposizione al gruppo ABF di condizioni che possono rendere più difficile la contestazione o l'utilizzazione del nome Penneys nella CEE appare giustificata nel presente caso. In effetti numerose vertenze giudiziarie, per la composizione delle quali è stato necessario concludere il presente accordo, si sono protratte da tempo in diversi paesi e, d'altra parte, l'accordo in questione non limita la libertà delle parti più di quanto sia necessario per la composizione amichevole del conflitto.

d) L'unica limitazione che l'accordo impone alla Penney America consiste nell'obbligo di operare in Irlanda sotto un nome commerciale diverso da Penneys. Tuttavia neppure questa limitazione costituisce una sensibile restrizione della concorrenza.

Da un lato non è fatto divieto alla Penney America di commercializzare in Irlanda prodotti recanti il marchio Penneys tramite filiali o rivenditori indipendenti, né di aprire o gestire magazzini di vendita al dettaglio in questo paese. La Penney America resta libera di fare pubblicità, di acquistare e di vendere in Irlanda e di continuare ad usare nella sua corrispondenza commerciale con clienti, fornitori, ecc., una delle sue normali intestazioni con l'aggiunta di « filiale » o « reparto della JC Penney Company Inc. New York » in caratteri stampati più piccoli di quelli usati per il nome commerciale. Pertanto la Penney America è libera di operare in Irlanda nello stesso modo in cui gestisce i propri magazzini in Belgio sotto il nome Sarma.

D'altro lato occorre notare che finora la Penney America non ha affatto operato in Irlanda sotto il nome commerciale Penneys. Per conseguenza non si può presumere che tale limitazione influirà sensibilmente sulla decisione della Penney America di introdursi nel mercato irlandese. Come è stato dimostrato dall'esperienza Sarma, la capacità e la volontà della Penney America di operare in un nuovo mercato usando un nome commerciale diverso da Penneys costituisce una possibilità non meramente teorica bensì effettiva.

5. L'accordo notificato conferma il diritto della Penney America di usare e registrare il marchio Penneys nella CEE nonché i diritti del gruppo ABF sui marchi Primark, Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware e City Girl. L'accordo non impone restrizioni, ad esempio sotto forma di ripartizione territoriale, all'uso del marchio. Gli articoli di entrambe le parti muniti dei rispettivi marchi possono circolare liberamente all'interno della CEE e possono essere importati o esportati fuori della stessa senza ledere i diritti di cui gode ogni parte in virtù della legislazione nazionale. Pertanto, risolvendo la vertenza da tempo in corso fra le parti l'accordo elimina o perlomeno riduce considerevolmente nella Comunità le restrizioni della concorrenza e della libera circolazione delle merci derivanti da diritti nazionali anteriormente in conflitto.

Probabilmente non è stato eliminato ogni pericolo di confusione in Irlanda. Non è escluso che possano sorgere delle difficoltà relativamente alla registrazione come marchio del nome Penneys in Irlanda e al mantenimento, nel caso in cui tale registrazione abbia luogo, sul registro nazionale dei marchi del nome Penneys da parte della Penney America qualora lo stesso nome venga usato dal gruppo ABF. La Commissione non può decidere in merito a tale questione che resta di competenza delle autorità nazionali. Tuttavia la Commissione ritiene che l'accordo di « Registered User » stipulato tra le parti miri a minimizzare le possibilità di confusione. In Irlanda le modalità del Registered User Agreement saranno trascritte in un registro aperto al pubblico. Tuttavia il possibile permanere di rischi di confusione o la possibilità che in Irlanda la registrazione del nome Penneys quale marchio venga rifiutata non impedisce comunque nella fattispecie la concessione di una attestazione negativa.

6. Nella sua versione notificata l'accordo vietava in modo permanente al gruppo ABF di usare il nome Penneys come nome commerciale o marchio nella CEE e di chiedere la radiazione delle registrazioni effettuate dalla Penney America per motivi contemplati dalla legge nazionale applicabile, anche se la Penney America avesse cessato definitivamente di utilizzare il nome Penneys. In tal caso la Penneys Ireland avrebbe potuto avere interesse a registrare e ad usare il marchio Penneys in Irlanda in quanto l'accordo l'autorizza a continuare a gestire magazzini di vendita sotto la denominazione Penneys in questo paese ed avrebbe potuto avere un analogo interesse ad usare il marchio ed il nome commerciale Penneys nel Regno Unito e possibilmente in altri paesi della CEE. La Commissione si è preoccupata degli effetti di questa clausola che avrebbe potuto imporre alla Penneys Ireland uno svantaggio concorrenziale nei confronti di terzi qualora la stessa avesse voluto usare il marchio dopo l'abbandono da parte della Penney America. Le parti hanno allora modificato il loro accordo che, con effetto dalla data di entrata in vigore, è quello che risulta dal precedente punto I 5, lettera c).

7. Di conseguenza, in base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ritiene che l'accordo in questione ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Non essendo soddisfatta una delle condizioni previste per l'applicazione di detto articolo, l'accordo può beneficiare di una attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei confronti dell'accordo concluso il 26 febbraio 1976 tra la J.C. Penney Company, Inc. e la J.C. Penney Purchasing Corporation da un lato, e Associated British Foods Limited, Fine Fare Limited, Penneys Limited, Penneys (NI) Limited, The Penneys Primark Quinnsworth Limited, Bee Line Products Limited e Power Supermarkets Limited, dall'altro, nella sua versione modificata.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle imprese

1. J. C. Penney Company, Inc.

1301 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10019, USA

2. J. C. Penney Purchasing Corporation

1301 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10019, USA

3. Associated British Foods Limited

Weston Centre, 40 Berkeley Square

London, England

4. Fine Fare Limited

Gate House, Fretherne Road

Welwyn Garden City, England

5. Primark Limited (già Penneys Limited)

47 Mary Street

Dublin 1, Ireland

6. Penneys (NI) Limited

264 Newtownards Road

Belfast, Northern Ireland

7. Penneys Primark Quinnsworth Limited

c/o Messrs Peter, Mo & Co, Solicitors

Bank of Canton Building, Hong Kong

8. Bee Line Products Limited

15 St. Stephens Green

Dublin 2, Ireland

9. Power Supermarkets Limited

Phibsboro Tower, Phibsboro Road

Dublin 7, Ireland.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.