IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

sul marchio dell'Unione europea

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 207/2009 (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (4), codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema di protezione del marchio specifico per l'Unione, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (5), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(3) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Unione e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, dovrebbe implicare non solo l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, ma dovrebbe prevedere parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell'Unione le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l'Unione, superando le barriere nazionali.

(4) Onde perseguire tali obiettivi dell'Unione, risulta necessario prevedere un regime dell'Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(5) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, dovrebbe essere possibile registrare marchi disciplinati da un diritto dell'Unione unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(6) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.

(7) Il diritto dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi UE.

(8) I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.

(9) Il diritto sul marchio UE può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.

(10) Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

(11) La tutela conferita dal marchio UE, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela.

(12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.

(13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.

(14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(15) Al fine di assicurare la protezione dei marchi e di lottare efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.

(16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

(17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio UE dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio UE») competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(18) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

(19) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti del marchio UE. Di conseguenza, il titolare di un marchio UE non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, senza la loro immissione in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.

(20) Al fine di consentire ai titolari di marchi UE di lottare efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.

(21) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di assicurare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi UE in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

(22) Dal principio della libera circolazione delle merci deriva che è essenziale che il titolare di un marchio UE non possa vietarne l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in commercio nello Spazio economico europeodal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

(23) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, fatto salvo il principio che il marchio d'impresa posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio d'impresa anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.

(24) È giustificato tutelare i marchi UE, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati.

(25) Per ragioni di equità e di certezza del diritto l'uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d'impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato.

(26) Il marchio UE dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi. Subordinatamente all'esigenza imperativa che il trasferimento non induca il pubblico in errore, il marchio UE dovrebbe poter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a un terzo o costituire oggetto di licenze.

(27) Il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello dell'Unione. È pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale assetto istituzionale dell'Unione e l'equilibrio dei poteri, prevedere un ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'ufficio), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; a questo scopo è necessario e opportuno che tale ufficio assuma la forma di un organismo dell'Unione che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto dell'Unione e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni dell'Unione.

(28) La protezione garantita dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel presente regolamento norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi seguita dall'Ufficio anteriormente al 22 giugno 2012, erano registrati per il titolo completo di una classe dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957 la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(29) Per evitare inutili ritardi nella registrazione di un marchio UE, è opportuno fissare un regime in materia di ricerca facoltativa dei marchi d'impresa, sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali, che sia flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.

(30) Occorre garantire ai destinatari delle decisioni dell'ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; a tal fine si prevede che contro le decisioni dei vari organi decisionali dell'ufficio possa essere formato ricorso. Una commissione di ricorso dell'ufficio dovrebbe deliberare in merito al ricorso. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso dovrebbe poter essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

(31) Per assicurare la protezione dei marchi UE è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE.

(32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all'intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. Alle azioni in giustizia relative ai marchi UE dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), salvo che il presente regolamento vi deroghi.

(33) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio UE e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (UE) n. 1215/2012.

(34) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino a un importo massimo. Tali attività di cooperazione dovrebbero arrecare beneficio alle imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento, è opportuno che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio UE.

(35) È auspicabile facilitare un'amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni comunitari, di comune accordo.

(36) L'istituzione del sistema del marchio UE ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale e altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi UE o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione connesse al sistema del marchio UE nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei diritti scaturenti dai marchi UE. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio UE. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici pertinenti. L'entità di detta compensazione dovrebbe essere tale da non causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.

(37) Onde garantire la completa autonomia e indipendenza dell'ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema. Tuttavia, la procedura di bilancio dell'Unione rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione; peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti.

(38) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, è opportuno evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi da parte dell'Ufficio. È opportuno che tale regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di mantenere una riserva finanziaria, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.

(39) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio UE nonché la complementarietà di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali, è necessario stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel presente regolamento, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che: innanzitutto, le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio; in secondo luogo, vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio UE nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese; e in terzo luogo, i diritti dei titolari di un marchio UE siano efficacemente tutelati negli Stati membri.

(40) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relative alla modifica della domanda.

(41) Al fine di assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per precisare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità.

(42) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.

(43) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.

(44) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.

(45) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (protocollo di Madrid), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.

(46) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, meccanismi dettagliati per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, informazioni dettagliate circa l'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Marchio UE

1. Sono denominati di seguito «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Ufficio

1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, («Ufficio»).

2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.

Articolo 3

Capacità di agire

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

CAPO II

DIRITTO DEI MARCHI

SEZIONE 1

Definizione e acquisizione del marchio UE

Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio UE

Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Articolo 5

Titolari del marchio UE

Possono essere titolari di marchi UE le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

Articolo 6

Modo di acquisizione del marchio UE

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione.

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni non conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»);

i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato: i) marchi UE; ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'Unione;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio UE, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

6. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;

ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

SEZIONE 2

Effetti di un marchio UE

Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio UE

1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;

e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;

f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.

4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

Articolo 10

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

a) apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 11

Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi

1. Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.

3. Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.

Articolo 12

Riproduzione di un marchio UE in un dizionario

Se la riproduzione di un marchio UE in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio UE l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

Articolo 13

Divieto d'uso del marchio UE registrato a nome di un agente o rappresentante

Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che di tale marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso del marchio da parte dell'agente o rappresentante, senza la sua autorizzazione, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

Articolo 14

Limitazione degli effetti del marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;

b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.

Articolo 15

Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 16

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 61, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.

Articolo 17

Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X.

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X.

SEZIONE 3

Uso di un marchio UE

Articolo 18

Uso di un marchio UE

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;

b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio UE con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

SEZIONE 4

Marchio UE come oggetto di proprietà

Articolo 19

Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale

1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:

a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;

b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.

2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.

3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.

Articolo 20

Trasferimento

1. Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

5. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte a identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;

b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;

c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

7. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

8. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi d'impresa, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio d'impresa.

9. I paragrafi da 5 a 8 si applicano anche alle domande di marchio UE.

10. Nel caso di trasferimento parziale, la domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.

11. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE.

12. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

13. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio UE a norma dell'articolo 98 sono inviati alla persona registrata come titolare.

Articolo 21

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:

a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;

b) un tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale dei marchi UE») di cui all'articolo 123, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1.

Articolo 22

Diritti reali

1. Il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.

3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 23

Esecuzione forzata

1. Il marchio UE può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio UE, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.

3. Su richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 24

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.

2. In caso di comproprietà di un marchio UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un marchio UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel Bollettino dei marchi UE di cui all'articolo 116.

Articolo 25

Licenza

1. Il marchio UE può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell'Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio UE può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine

a) alla sua durata;

b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato;

c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o

e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio UE, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio UE sono iscritti nel registro e pubblicati.

6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 26

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 20, paragrafi 5 e 6 e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 20, paragrafo 8, si applicano mutatis mutandis alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:

a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;

b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio UE.

2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

a) licenza esclusiva;

b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;

c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;

d) licenza limitata a una parte dell'Unione;

e) licenza temporanea.

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa.

4. L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 22 a 25, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio UE.

Articolo 27

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22 e 25, riguardanti il marchio UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio UE o un diritto sul marchio UE mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all'articolo 23 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

Articolo 28

Domanda di marchio UE come oggetto di proprietà

Gli articoli da 19 a 27 si applicano alla domanda di marchio UE.

Articolo 29

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio UE in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.

3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.

5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

CAPO III

DOMANDA DI MARCHIO UE

SEZIONE 1

Deposito della domanda e condizioni che essa deve soddisfare

Articolo 30

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.

Articolo 31

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio UE deve contenere:

a) una richiesta di registrazione di un marchio UE;

b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).

2. La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.

3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 32

Data di deposito

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.

Articolo 33

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza»).

2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.

4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.

5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.

7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.

8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 64, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare a utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e

b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e

b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

SEZIONE 2

Priorità

Articolo 34

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruisce di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio UE per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare s'intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito della domanda.

4. Al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si considera come prima domanda una domanda successiva depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, sempre che alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito presso l'Ufficio, purché avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui alla prima frase, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 35

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

3. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

Articolo 36

Effetto del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio UE ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti.

Articolo 37

Efficacia della domanda quale deposito nazionale

La domanda di marchio UE alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio UE.

SEZIONE 3

Priorità di esposizione

Articolo 38

Priorità di esposizione

1. Se il richiedente di un marchio UE ha presentato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 36. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE.

2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.

3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 34.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Preesistenza del marchio nazionale

Articolo 39

Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale in una domanda di marchio UE o dopo il deposito della domanda

1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio UE, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

2. La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.

3. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio UE che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

4. La preesistenza rivendicata per il marchio UE cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE.

5. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

7. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 6, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

Articolo 40

Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale dopo la registrazione di un marchio UE

1. Il titolare di un marchio UE registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.

2. Le rivendicazioni della preesistenza presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo includono il numero di registrazione del marchio UE, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 6.

3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

4. Si applica l'articolo 39, paragrafi 3, 4, 5 e 7.

CAPO IV

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

Esame della domanda

Articolo 41

Esame delle condizioni di deposito

1. L'Ufficio esamina:

a) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 32;

b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 3;

c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.

2. Se la domanda di marchio UE non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità o al mancato pagamento.

3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio UE. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire. In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate.

6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.

8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Articolo 42

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio UE, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

2. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.

SEZIONE 2

Ricerca

Articolo 43

Relazione di ricerca

1. Su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea («relazione di ricerca UE») nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio UE scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio UE il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio UE all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio UE, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell'articolo 8, possano essere invocati contro la registrazione del marchio UE richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.

4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 153, («consiglio di amministrazione»), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.

5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio UE la relazione di ricerca UE richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute.

7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca UE. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

SEZIONE 3

Pubblicazione della domanda

Articolo 44

Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio UE sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell'articolo 46, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 42. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 42, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 49, paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 46, paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Osservazioni dei terzi e opposizione

Articolo 45

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.

4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.

Articolo 46

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:

a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5;

b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile;

d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, seconda frase.

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.

4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.

Articolo 47

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione.

5. Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione.

6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

Articolo 48

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 46 e 47.

SEZIONE 5

Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda

Articolo 49

Ritiro, limitazione e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio UE o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.

Articolo 50

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;

b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 32 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

3. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

4. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.

8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 44, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.

9. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;

b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;

c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 6

Registrazione

Articolo 51

Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

CAPO V

DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO UE

Articolo 52

Durata della registrazione

La durata di registrazione del marchio UE è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 53, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 53

Rinnovo

1. La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.

4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:

a) il nome della persona che richiede il rinnovo;

b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare;

c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.

5. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri cr