Asia C-231/16

Merck KGaA

vastaan

Merck & Co. Inc. ym.

(Landgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 207/2009 – EU-tavaramerkki – 109 artiklan 1 kohta – EU-tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvat siviilikanteet – Vireilläolovaikutus – Samojen seikkojen käsite – Ilmaisun ”Merck” käyttäminen internetissä verkkotunnuksissa ja sosiaalisen median verkkoalustoilla – Kansalliseen tavaramerkkiin perustuva kanne, jonka jälkeen on nostettu EU-tavaramerkkiin perustuva kanne – Asian käsittelystä luopuminen – Laajuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.10.2017

EU-tavaramerkki-Useisiin tavaramerkkeihin perustuvat siviilikanteet-EU-tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvat samanaikaiset ja toisiaan seuraavat siviilikanteet-Vireilläolovaikutus-EU-tavaramerkkiin ja kansalliseen tavaramerkkiin perustuvat loukkauskanteet, jotka on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa-Sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, velvollisuus luopua käsittelemästä asiaa-Edellytykset-Samojen tavaroiden tai palvelujen osalta pätevät tavaramerkit

EU-tavaramerkki-Useisiin tavaramerkkeihin perustuvat siviilikanteet-EU-tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvat samanaikaiset ja toisiaan seuraavat siviilikanteet-Vireilläolovaikutus-EU-tavaramerkkiin ja kansalliseen tavaramerkkiin perustuvat loukkauskanteet, jotka on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa-Sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, velvollisuus luopua käsittelemästä asiaa –Asian käsittelemisestä luopumisen laajuus

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä vahvistettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy silloin, kun kansalliseen tavaramerkkiin ja EU-tavaramerkkiin perustuvat loukkauskanteet on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ainoastaan siltä osin kuin kyseiset kanteet koskevat kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella. (ks. 44 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä tilanteessa, jossa loukkauskanteet, joista ensimmäinen perustuu kansalliseen tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta jäsenvaltion alueella ja joista jälkimmäinen perustuu EU-tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta koko Euroopan unionin alueella, on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava käsittelemästä sitä osaa riita-asiasta, joka koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa loukkauskanteessa on kyse. (ks. 53 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä mainittu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, ei enää täyty, kun sen johdosta, että kantaja peruuttaa osittain – kunhan peruutus on tehty pätevästi – EU-tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen, jolla pyrittiin alun perin kieltämään tämän tavaramerkin käyttö Euroopan unionin alueella, ja tällainen kanteen peruuttaminen koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvassa kanteessa, jolla pyritään kieltämään tämän tavaramerkin käyttäminen jäsenvaltion alueella, on kyse, kyseessä olevat kanteet eivät koske enää kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella. (ks. 58 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)