JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

11 päivänä maaliskuuta 2004 ( )

Asia C-329/02 P

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)





1. Tämä on valitus tuomiosta,( ) jossa kumottiin osittain ratkaisu evätä SAT.2:n rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi eri palveluluokkia varten. Asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset kysymykset ovat seuraavat: i) pyritäänkö yhteisön tavaramerkkiasetuksen( ) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pitämään merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, vapaasti jokaisen käytettävissä, ii) miten useista osatekijöistä muodostuvan merkin erottamiskyvyn kokonaisarviointi on tehtävä ja iii) miten syrjintäkiellon periaatetta on sovellettava, kun tietyn tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen väitetään olevan ristiriidassa aikaisemman käytännön kanssa.

Lainsäädäntö

2. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

3. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i) tavaran luonteenomaisesta muodosta,

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta

− − ”( )

4. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

Menettelyn pääpiirteet

5. Satelliittitelevisioyhtiö SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (jäljempänä SAT.1) teki 15.4.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) hakemuksen SAT.2:n rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi useisiin Nizzan sopimukseen( ) perustuvan luokituksen luokkiin kuuluvia tavaroita ja luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten. Otsikkojensa perusteella jälkimmäiset luokat kattavat lähinnä seuraavat asiat: mainonta ja liikkeen- tai toimistonjohto; tietoliikenne; opetus, koulutus, ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminnot sekä palvelut, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin. Hakemus koski kunkin otsikon alle kuuluvien palvelujen yksityiskohtaista luetteloa. Tutkija hylkäsi hakemuksen kaikkien mainittujen palvelujen osalta ”siltä osin kuin kyseiset palvelut viittaavat satelliitteihin tai satelliittien välityksellä nähtävään televisioon laajassa merkityksessä”. Toinen valituslautakunta hylkäsi SAT.1:n tätä ratkaisua koskevan valituksen sikäli kuin se koski luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja katsoen lähinnä, että merkki on kuvaileva ja että se ei ole erottamiskykyinen, joten siihen sovelletaan sekä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa että sen c alakohtaa.

6. SAT.1 nosti seuraavaksi kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja tämä tuomioistuin kumosi valituslautakunnan ratkaisun sikäli kuin se ei ollut lausunut kantajan väitteistä, jotka koskivat luokkaan 35 kuuluvia palveluja,( ) ja sikäli kuin ratkaisu koski tiettyjä hakemuksessa mainittuja palvelutyyppejä, jotka eivät liity satelliittilähetyksiin.( )

7. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös hyväksyi kaikkien asiaankuuluvien palvelujen osalta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevan kantajan väitteen: se katsoi, että yhdistelmä SAT.2 ei ole yksinomaan kuvaileva kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.( )

8. Se kuitenkin hylkäsi kanteen kaikkien niiden mainittujen palvelujen osalta, jotka ”liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen”, koska SAT.2 ei ole 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen kyseisten palvelujen osalta, vaikka se ei olekaan kuvaileva. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi tähän lopputulokseen päättelemällä seuraavasti.( )

9. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b−e alakohdan ehdottomilla hylkäysperusteilla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen merkkien on oltava vapaasti jokaisen käytettävissä. Näin ollen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta kattaa erityisesti tavaramerkit, joita käytetään tai joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen. Erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon sekä kyseiset tavarat tai palvelut että se, miten kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin. Tässä asiassa kohdeyleisönä on elokuva- ja media-alan asiantuntijat tai keskivertokuluttajat kulloinkin kyseessä olevasta palvelutyypistä riippuen.

10. Koska SAT.2 on yhdistelmämerkki, sitä on tarkasteltava kokonaisuutena sen erottamiskykyä arvioitaessa. Kutakin osatekijää voidaan kuitenkin tutkia vuoron perään. On ensinnäkin osoitettu, että SAT on tavallinen saksan ja englannin kielessä käytetty lyhenne, jolla osoitetaan useimpien kyseessä olevien palvelujen ominaisuutta (yhteys satelliittilähetyksiin). Se ei näin ollen ole erottamiskykyinen näiden palvelujen osalta. Seuraavaksi 2:n kaltaisia numeroita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi ne eivät ole tässä suhteessa erottamiskykyisiä. Lopuksi ”.” on osatekijä, jota käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen esittämiseen. Kokonaisuutena SAT.2 muodostuu näin ollen sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joista kutakin voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi se ei ole erottamiskykyinen niiden osalta.

11. Sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu yksinomaan osatekijöistä, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, on yleisesti ottaen perusteltua päätellä, että sitä voidaan myös kokonaisuutena tarkasteltuna käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen. Tämä päätelmä on kumottavissa ainoastaan, jos on olemassa − tässä asiassa puuttuvaa − näyttöä siitä, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa.

12. SAT.1:n jäljellä olevan sen kanneperusteen osalta, jossa väitettiin, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta oli loukattu, koska virasto oli poikennut numeroista ja kirjaimista muodostuvia tavaramerkkejä koskevista omista aikaisemmista ratkaisuistaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lähinnä seuraavaa.( ) Jos tietyssä tapauksessa on asianmukaista hyväksyä merkki rekisteröitäväksi ja myöhemmässä samankaltaisessa tapauksessa tehdään päinvastainen ratkaisu, jälkimmäinen ratkaisu on kumottava tavaramerkkiasetuksen asiaankuuluvien säännösten rikkomisen vuoksi. Syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskevaan kanneperusteeseen ei voida vedota menestyksekkäästi. Jos merkki toisaalta hyväksytään virheellisesti rekisteröitäväksi ja myöhemmässä samankaltaisessa tapauksessa tehdään jälleen päinvastainen ratkaisu, ensimmäiseen ratkaisuun ei voida vedota menestyksekkäästi jälkimmäisen ratkaisun kumoamiseksi. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, eikä kukaan voi vedota väitteensä tueksi lainvastaisiin toimiin, jotka on toteutettu toisen hyväksi. Kummassakaan tapauksessa myöhemmän ratkaisun kumoamista koskeva peruste ei voi perustua syrjintäkiellon periaatteen väitettyyn loukkaamiseen.

13. SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi väärin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa kolmessa suhteessa: se katsoi virheellisesti, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään yleistä etua koskevaan tavoitteeseen pitää tietyt merkit vapaasti jokaisen käytettävissä. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi SAT.2:n erottamiskykyä, se sovelsi arviointiperustetta, joita kyseisessä säännöksessä ei ole eli käytön todennäköisyyttä elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden esittämiseksi, eikä se näin tehdessään arvioinut koko tavaramerkin erottamiskykyä, vaan tarkasteli yksinomaan kutakin osaa erikseen. SAT.1 väittää toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi väärin syrjintäkiellon periaatetta katsomalla virheellisesti, että sen kanneperuste koski aikaisempia yksittäisratkaisuja, vaikka kyseessä oli viraston vakiintunut käytäntö numeroita ja lyhenteitä sisältävien tavaramerkkien osalta.

Ensisijainen kanneperuste: 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen tulkinta

Erottamiskyvyn käsite

14. Ennen valituksessa esitettyjen nimenomaisten väitteiden tarkastelua saattaa olla hyödyllistä tarkastella lyhyesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytettyä erottamiskyvyn käsitettä.

15. Käsite on aiheuttanut jonkin verran vaikeuksia, koska vaikuttaa siltä, että tavaramerkkien, joilta ”puuttuu erottamiskyky”, rekisteröintiä koskevalla kiellolla toistetaan eri sanoin 4 artiklassa ja viittauksena 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa oleva vaatimus siitä, että tavaramerkillä ”voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”. Onko kyseessä pelkkä toisto vai eroavatko käsitteet toisistaan?

16. Vaikuttaa siltä, että yksinkertaisin vastaus annetaan 7 artiklan 3 kohdassa, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa − a alakohtaa ei mainita − ei sovelleta, jos tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu. Tämä huomioon ottaen vaikuttaa järkevältä olettaa, että 4 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan yleiseen, ehdottomaan ja abstraktiin kykyyn erottaa eri alkuperää olevat tavarat, kun taas 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan on tarkoitettu merkitsevän erottamiskykyä kyseessä olevan tavaraluokan osalta.

17. Jos tässä asiassa näin ollen haettaisiin erikseen rekisteröintiä kutakin yksittäistekijää varten, voitaisiin katsoa, että osatekijällä ”.”, jonka ei itse asiassa ole väitetty olevan erottamiskykyinen, ei ole minkäänlaista erottamiskykyä, kun taas SAT:n mahdollista erottamiskykyä olisi arvioitava asiaankuuluvat palvelut huomioon ottaen. Jos näin olisi, edellisen rekisteröinti evättäisiin − kaikkien tavaroiden tai palvelujen osalta − sekä 7 artiklan 1 kohdan a että b alakohdan perusteella, kun taas jälkimmäistä voitaisiin pitää yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohta huomioon ottaen erottamiskykyisenä tiettyjen tavaroiden osalta mutta ei näistä poikkeavien tavaroiden osalta.

7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoite

Lausumat

18. SAT.1 myöntää, että asiassa Windsurfing Chiemsee( ) annetusta tuomiosta seuraa, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään varmistamaan, että jokainen voi käyttää vapaasti merkkejä tai merkintöjä, jotka kuvailevat tavaroita tai palveluja, kyseisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole kuitenkaan milloinkaan katsonut, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään samaan tavoitteeseen: se on pikemminkin korostanut, että tavaramerkin perustehtävänä on tehdä ero eri alkuperää olevien tavaroiden välillä ja taata vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, että kaikki tavarat, jotka on varustettu tavaramerkillä, on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan sellaisen yrityksen valvonnassa, jonka on voitava perustaa asiakassuhteensa tähän laatuun.( ) Juuri tämä on syynä sille, että merkkejä, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi, eikä syynä siis ole se, että ne pidettäisiin vapaasti jokaisen käytettävissä.

19. Virasto väittää, että on selvästi yleisen edun mukaista, että merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä tavaramerkeiksi. Asiassa Canon( ) antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin korosti, että oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä on varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa. Merkit, jotka muodostuvat ainoastaan yhdestä tiettyyn joukkoon kuuluvasta tavanomaisessa käytössä olevasta osatekijästä, joita ovat esimerkiksi kirjaimet, numerot tai perusvärit, voivat olla vain tietyssä määrin erottamiskykyisiä, ja erityisesti numeroiden on oltava käytettävissä määrien osoittamiseksi.

Arviointi

20. On todettu, että kutakin rekisteröinnin epäämistä koskevaa perustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen.( )

21. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla oleva etu on se, että ”merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää”. Tämä todettiin ensimmäisen kerran tavaramerkkidirektiivin samalla tavoin muotoillun 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta asiassa Windsurfing Chiemsee( ) annetussa tuomiossa, ja se vahvisteltiin äskettäin yhdistetyissä asioissa Linde( ) annetussa tuomiossa. Se toistettiin vielä vähemmän aikaa sitten asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä asiassa Doublemint( ) annetussa tuomiossa.

22. Ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi näin on. Jos yhdelle elinkeinonharjoittajalle annettaisiin yksinoikeus sanaan, jota voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia, tälle annettaisiin perusteeton etu niihin kilpailijoihin nähden, joilla on oikeutettu intressi siihen, että ne voivat käyttää sanaa kuvailevasti.

23. Tätä päättelyä voidaan soveltaa myös 7 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaan, kun kyseessä ovat ensinnäkin sanat, joita on alettu käyttää tavanomaisesti tavarasta, ja toiseksi muodot, jotka liittyvät jollain tavalla läheisesti sen luonteeseen.( )

24. En kuitenkaan katso, että tätä päättelyä voidaan siirtää varauksetta 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Ei ole olemassa ilmeistä syytä, jonka vuoksi merkkejä, jotka eivät yksinkertaisesti ole lainkaan erottamiskykyisiä − vaikka tämä erottamiskyvyn puuttuminen ei ole ehdoton vaan liittyy yksinomaan kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin − olisi pidettävä vapaasti jokaisen käytettävissä, jos merkeillä itsellään ei myös ole läheistä ja erityisesti c−e alakohdassa täsmennetyn kaltaista yhteyttä asianomaisiin tavaroihin. Pelkästään se, että merkki on erottamiskyvytön, ei merkitse tällaista yhteyttä.

25. On totta, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Libertel,( ) joka koski sitä, voidaanko väri itsessään rekisteröidä tavaramerkiksi, ja jossa tulkittiin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa), että arvioitaessa erottamiskykyä, joka tietyllä värillä voi tavaramerkkinä käytettynä olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta käyttää värejä.

26. Tämä etu ei kuitenkaan vastaa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaa etua. Asiassa Libertel annetussa tuomiossa ei puhuta merkkien pitämisessä ”vapaasti jokaisen käytettävissä”, vaan pikemminkin niiden käyttömahdollisuuden ”tarpeettomasta rajoittamisesta”. Tämä tehdään lisäksi tarkasteltaessa erityisesti merkkejä, joita on olemassa vain tietty määrä, koska niiden värien lukumäärä, jotka keskivertokuluttaja kykenee erottamaan, on rajallinen.( ) Käsiteltävänä olevassa asiassa todennäköisyys siihen, että tällainen kuluttaja voi pitää erottamiskykyisenä numeroita, joita on sentään paljon enemmän kuin värejä, vaikuttaa merkitykselliseltä.

27. On pidettävä mielessä, että (jos valkoista ja mustaa pidetään väreinä) on mahdotonta kuvitella visuaalista tavaramerkkiä, tavaran ulkoasua tai visuaalista mainontaa, jossa ei käytetä ainakin yhtä ja ylivoimaisessa enemmistössä tapauksista ainakin kahta väriä olemassa olevasta rajallisesta valikoimasta, kun taas muiden lukumäärältään rajallisten tekijöiden, joita ovat esimerkiksi numerot tai välimerkit, mahdollinen käyttäminen on valintakysymys. Värin itsensä rekisteröinti tiettyyn kyseisenväriseen malliin tai muotoon verrattuna voidaan rinnastaa numeroiden alalle siirrettynä esimerkkinä minkä tahansa kaksinaisuutta koskevan ilmaisun rekisteröintiin (2, II, ii, kaksi, kakkonen, pari, kaksonen, tupla jne. ja niiden muunkieliset vastineet) nimenomaisen numeron 2 vastakohtana.

28. Valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa oleva toteamus, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pyritään pitämään siinä tarkoitetut merkit vapaasti jokaisen käytettävissä, on näin ollen huomattavasti kattavampi kuin mikä mielestäni on lain oikea tulkinta. Vaikka tämä toteamus ei ehkä ole itsessään ratkaiseva, se on todennäköisesti vaikuttanut SAT.2:n rekisteröitävyyden lopulliseen arviointiin. On väistämätöntä, että testiä, jolla pyritään pitämään merkit vapaasti jokaisen käytettävissä, sovelletaan ankarammin kuin testiä, jolla pyritään pelkästään siihen, että muuntyyppisten merkkien, joiden valikoima on rajallinen, käyttömahdollisuutta ei rajoiteta tarpeettomasti.

Tavaramerkin kokonaisarviointi

Lausumat

29. SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt tarkastella sitä, kykeneekö kohdeyleisö erottamaan SAT.2:n perusteella sillä varustetut palvelut palveluista, joilla on eri kaupallinen alkuperä. Sen toteamisella, että SAT on tavallinen lyhennelmä satelliitille ja että ”.”:tä ja 2:ta käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tällaisten palvelujen esittämiseen, ei ole merkitystä tämän osalta. Se, voidaanko osatekijää käyttää tällä tavoin, ei ole 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaan 7 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdan mukainen arviointiperuste. Kyseistä 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei ole tarkoitettu jäännösperusteeksi sellaisten merkkien rekisteröinnin epäämiseksi, jotka eivät ole yksinomaan kuvailevia.

30. Kuluttajan yleiskäsityksellä on myös merkitystä, koska kuluttaja ei arvioi tavaramerkkiä sen muodostaviin osatekijöihin saakka. Kun SAT.2:ta tarkastellaan kokonaisuutena, se ei kuvaile kyseessä olevia palvelutyyppejä, vaan se on helposti muistettavissa oleva kekseliäs ilmaisu ja sillä voidaan näin ollen erottaa tavarat niiden alkuperän mukaan. SAT.1 mainitsee asiassa Baby-Dry annetun tuomion( ) siltä osalta, että kekseliäät sanat, jotka eivät ole kuvailevia, voivat olla erottamiskykyisiä.

31. Virasto toteaa, että SAT.2 ei ole kokonaisuudessaan kuvaileva, joten sen rekisteröintiä ei voida evätä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, mutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemien tosiseikkoja koskevien toteamusten, joita ei voida riitauttaa muutoksenhaun yhteydessä, perusteella se sisältää osatekijän SAT, joka on kuvaileva (ja jolta näin ollen puuttuu erottamiskyky), ja osatekijän 2, joka ei ole kuvaileva eikä erottamiskykyinen (osatekijää ”.” ei tarvitse ottaa huomioon). Kutakin tavaramerkkiä on epäilemättä arvioitava kokonaisuutena, ja merkitystä on sillä, kyetäänkö tavaramerkillä erottamaan tavarat niiden alkuperän mukaan. Pelkästään lisäämällä kuvailevaan osatekijään erottamiskyvytön osatekijä ei kuitenkaan voida luoda tavaramerkkiä, joka on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen, ellei yhdistämistä toteuteta siten, että lopputuloksena on kokonaisuus, joka on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa, mistä ei ole kysymys tässä asiassa.

32. Viraston mukaan SAT.1:n päätelmä, jonka mukaan merkit, jotka eivät ole kuvailevia, ovat välttämättä erottamiskykyisiä, on epälooginen ja virheellinen. Tällainen päättely merkitsisi sitä, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta menettäisi itsenäisen soveltamisalansa. Lisäksi 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei kata yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvien tilanteiden osajoukkoa. Asiassa Baby-Dry annetusta tuomiosta ei saada tukea SAT.1:n näkemykselle, koska se koskee kahden kuvailevan osatekijän kekseliään ja lauseopillisesti epätavallisen yhdistelmän kuvailevuutta eikä erottamiskykyä, joka perustuu erottamiskyvyttömän osatekijän liittämiseen kuvailevaan osatekijään. ”Havaittavan eron”( ) kriteeriä ei joka tapauksessa voida täyttää lisäämällä numeron tai vaikkapa kursiivin kaltainen arkipäiväinen tekijä.

Arviointi

33. Valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa: ”Yhdistelmämerkin erottamiskykyä arvioitaessa on paikallaan tarkastella sitä kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin eri osatekijöitä tarkastellaan peräkkäin.”

34. Se katsoi tämän jälkeen 41−47 kohdassa, että SAT ”kuvaa erästä useimpien kyseisten palvelujen ominaisuutta, joka voidaan kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli sitä, että kyseiset palvelut liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen”, minkä vuoksi se ei ole erottamiskykyinen näiden palvelujen osalta, kun taas osatekijöitä 2 ja ”.” käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tällaisten palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi ne eivät ole erottamiskykyisiä tällaisten palvelujen osalta.

35. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 49 ja 50 kohdassa seuraavaa:

”Sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan asianomaisia tavaroita tai palveluja. Tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa se tapa, jolla eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa. Nyt esillä olevassa tapauksessa tällaisia seikkoja ei kuitenkaan näyttäisi olevan olemassa. − − ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen osatekijän.”

36. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli näin ollen, että SAT.2 ei ole erottamiskykyinen niiden asiaankuuluvien tavaroiden osalta, jotka ”liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen”.

37. SAT.1 moittii lähinnä kahta seikkaa tässä päättelyssä: yksittäisten osatekijöiden SAT ja 2 arviointia sekä tavaramerkin kokonaisarviointia.

38. Näitä moitteita tarkasteltaessa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asianmukaisesti, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan arvioinnin on koskettava koko tavaramerkkiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä on yleisesti ottaen arvioitava sen yleisvaikutelman perusteella, jonka asianomainen kuluttaja niistä saa, koska vaikka kuluttajan katsotaan olevan tavanomaisen valistunut ja tarkkaavainen, hän ”yleensä käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia”.( )

39. Kyseisen yleisarvioinnin välivaiheena voi kuitenkin olla hyödyllistä tarkastella tavaramerkin kutakin osatekijää vuorollaan, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta voida moittia siitä, että se teki näin.

40. Kun on kyse osatekijän SAT tarkastelusta, en kykene havaitsemaan virhettä päätelmässä, jonka perusolettamuksena on, että SAT kuvailee satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyviä palveluja, ja jonka mukaan siltä myös puuttuu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden osalta. Vaikka 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetaan eri perusteet rekisteröinnin epäämiselle, niiden kattamien eri tilanteiden välillä on tiettyä päällekkäisyyttä, ja sanalta, jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaran ominaisuuksia, todennäköisesti puuttuu erottamiskyky kyseisen tavaran osalta.( ) Tässä yhteydessä tämä päätelmä on ilmeisen asianmukainen.

41. Osatekijän 2 tarkastelun osalta valittajan kritiikki on mielestäni vaikuttavampi. Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti käyttöön uuden kriteerin, jota ei esiinny 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, kun se totesi, että ”numeroita yleensäkin ja erityisesti numeroa 2 käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvaamaan kyseisiä palveluja”, minkä vuoksi niiltä puuttuu erottamiskyky näiden osalta.( )

42. Tämä päätelmä todellakin on mielestäni virheellinen. Vaikka kuvailevalta osatekijältä, jota käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, hyvin todennäköisesti myös puuttuu erottamiskyky, tätä perustelua ei voida ulottaa automaattisesti ei‑kuvaileviin osatekijöihin. Erityisesti numeroita käytetään tavanomaisesti monilla ja erilaisilla aloilla − hallinnollisissa lomakkeissa, golfklubeissa ja linja-autoreiteissä vain kolme nimetäkseni − erottamaan tavaroiden tai palvelujen ryhmiä,( ) ja ne näyttävät suorittavan tämän tehtävän hyvin. Ei ole olemassa mitään luontaista syytä, jonka vuoksi numeroilla, jotka mainitaan nimenomaisesti asetuksen 4 artiklassa olevassa luettelossa, ei olisi myös mahdollista erottaa eri tavarantoimittajien tavarat toisistaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa näkökannassa yhdistetään 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu erottamiskykyä koskeva kriteeri 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittuun kuvailevuuskriteeriin.

43. Lopuksi ja mikä tärkeintä kunkin osatekijän luonne on joka tapauksessa pelkästään yksi huomioon otettava seikka kokonaisuutta arvioitaessa. Äärimmäisenä päätelmänä voitaisiin huomauttaa, että jos katsottaisiin, että kultakin aakkosten kirjaimelta yksittäin tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky,( ) tästä ei voitaisi tehdä päätelmää väistämättä tällaisista kirjaimista muodostuvan sanamerkin erottamiskyvyn suhteen.

44. Siitä tosiseikasta, että tavaramerkki muodostuu yksinomaan osatekijöistä, joilta yksittäin tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky asiaankuuluvien tavaroiden osalta, ei näin ollen voi seurata automaattisesti olettamus, jonka mukaan myös koko tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky ja joka on kumottavissa ainoastaan esittämällä näyttöä siitä, että on olemassa lisätekijä eli esimerkiksi tietty tapa yhdistää osatekijät, ja joka tällaisen näytön puuttuessa merkitsee sitä, että tavaramerkin kokonaisarviointi on tarpeetonta.

45. Koska koko tavaramerkki voi olla tai voi olla olematta ”enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa”, kokonaisuuden erillinen tarkastelu on päinvastoin aina tarpeen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan suorittanut tällaista tarkastelua valituksenalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa.

46. Katson näin ollen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan ensinnäkin, että koska numeroita yleensä ja numeroa 2 erityisesti käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, niiltä puuttuu erottamiskyky näiden palvelujen osalta, jättäessään toiseksi arvioimatta koko tavaramerkin SAT.2 erottamiskyvyn ja katsoessaan, että kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkki kokonaisuudessaan on mielikuvituksellinen, on merkityksetön.

Toissijainen valitusperuste: syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen

Lausumat

47. SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättelyllä on merkitystä, kun on olemassa ristiriitaisia yksittäisratkaisuja. Näin ei kuitenkaan ole, kuten sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että rekisteröintimenettelyn kuluessa esitettiin, kun virasto on noudattanut aikaisemmin sellaista vakiintunutta ja selkeästi tunnistettavissa olevaa käytäntöä, joka vastaa sen antamia tutkintaa koskevia ohjeita. Tavaramerkkeihin, jotka virasto on hyväksynyt, kuuluvat tietoliikenteen alalla T‑SAT, One Tel, One.Tel ja MEDIA 4.

48. Virasto väittää puolestaan, että valitusperuste koskee viraston eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen väitettyä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista. SAT.1 pyrkii näin ollen siihen, että yhteisöjen tuomioistuin tutkisi uudelleen sen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämän kanneperusteen, joka koskee viraston käytäntöä ja jota ei voida ottaa tutkittavaksi muutoksenhaun yhteydessä.

Arviointi

49. Koska olen päätynyt siihen, että ensisijainen valitusperuste on hyväksyttävä, esitän ainoastaan lyhyesti näkemykseni toissijaisesta valitusperusteesta.

50. Minusta on ensinnäkin selvää, että SAT.1 väittää tässä yhteydessä, että sen alkuperäistä viraston epäyhdenvertaista kohtelua koskevaa kanneperustetta koskeva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi perustui oikeudelliseen virheeseen. SAT.1 väittää, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän kanneperusteen, se sovelsi oikeudellista päättelyä, joka on asianmukainen vertailtaessa yksittäistapauksia, mutta ei vertailtaessa yksittäisratkaisua ja vakiintunutta käytäntöä. Tämä valitusperuste voidaan näin ollen ottaa tutkittavaksi.

51. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen näkökulma näyttää toiseksi periaatteessa moitteettomalta. Jos viraston aikaisempi ratkaisu oli virheellinen, siihen ei voida vedota sen jälkeisen oikean ratkaisun kumoamista koskevan vaatimuksen tukemiseksi: kukaan ei voi vedota väitteensä tueksi toisen hyväksi tehtyihin lainvastaisiin toimiin.( ) Kun tilanne on päinvastainen, mistä on mielestäni kyse tässä asiassa, jälkimmäinen ratkaisu on joka tapauksessa kumottava, eikä syrjintäkiellon periaate tule mukaan kuvaan.

52. Tämä päättely perustuu kolmanneksi erityisesti toteamukseen, jonka mukaan valituslautakunnat käyttävät sidottua eivätkä vapaata harkintaa, kun ne päättävät rekisteröintikelpoisuudesta. Vaikka harkintavaltaa toki on rajoitettu, tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin liittyy väistämättä tiettyä subjektiivisuutta jopa lain asianmukaisen soveltamisen puitteissa. Tällaisessa yhteydessä vaikuttaa erityisen tärkeältä toimia johdonmukaisesti. Jopa viraston omissa tutkintaa koskevissa ohjeissa( ) todetaan, että ”päätöksenteon on oltava johdonmukaista, jotta kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Tutkijoiden on oltava ajan tasalla työtovereidensa ja erityisesti valituslautakuntien, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuista”.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen asiakysymys

53. Ainoa jäljellä oleva ratkaistava kysymys koskee sitä, puuttuuko tavaramerkiltä SAT.2 kokonaisuudessaan erottamiskyky satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyvien palvelujen osalta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

54. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi joko ratkaista asian itse, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tässä asiassa on esitetty riittävästi näkemyksiä, eikä olisi menettelyn sujuvuuden kannalta asianmukaista palauttaa asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Edellä esitetyn perusteella ainoastaan lyhyt lisäanalyysi on itse asiassa tarpeen.

55. SAT.2 on yhdistelmämerkki, jonka muoto on hyvin tavanomainen lähetystoiminnassa. Pitkä luettelo vastaavista esimerkeistä eri Euroopan maissa sisältää muun muassa seuraavat merkit: BBC 1, Kanaal 2, MTV 3, TV4, Tele 5, M6, RTL 7 ja niin edelleen. Joskus merkki, joka ei ole numero, on itsessään erottamiskykyinen, ja joskus se on kuvaileva samalla tavalla kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi SAT:n olevan kuvaileva satelliitin välityksellä tapahtuvaa lähettämistä koskevien palvelujen osalta, jolloin voidaan katsoa, että siltä puuttuu erottamiskyky niiden osalta.

56. Numerotunnisteella on kuitenkin selvästi pyritty erottamiskyvyn varmistamiseen. Juuri näiden merkkien käyttö elinkeinotoiminnassa televisiokanavien ja niihin liittyvien tavaroiden osoittamiseen vaikuttaa osoittavan riittävän selvästi, miten menestyksekäs tämä lähestymistapa on. Jos televisio-ohjelmien ja oheistuotteiden keskivertokuluttajalla olisi vaikeuksia tunnistaa tällaiset merkit tavaroiden ja niiden alkuperien erottajiksi, niitä ei käytettäisi erityisesti siksi, että mainostuloja ja katsojamääriä koskevat kaupalliset paineet edellyttävät tavarauskollisuutta.( )

57. Myöskään pyrkimyksellä ”olla tarpeettomasti rajoittamatta” tiettyjen merkkien käyttömahdollisuutta, joka on yksi 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoitteista, ei vaikuta olevan merkitystä tässä yhteydessä. Kun tavaramerkki muodostuu kahdesta osatekijästä, joista toinen on numero ja toinen ei, jälkimmäinen voi olla tai voi olla olematta kuvaileva: valintaa ei joka tapauksessa ole erityisesti rajoitettu. Realistisesti käytettävissä oleva numeromäärä on tietysti käytännössä rajallinen, mutta määrä on suuri. Kun kahdentyyppiset osatekijät yhdistetään, erottamiskykyisten ja erottuvien yhdistelmien lukumäärä on hyvin korkea. Jos kuluttajat voivat esimerkiksi yksilöidä satelliittitelevisiokanavan SAT.2:n kaltaisella merkillä, on selvää, että he voivat myös erottaa sen muista yhdistelmistä, jotka sisältävät eri kirjaimia ja/tai numeroita, jotka muut lähetystoiminnan harjoittajat saattavat haluta rekisteröidä tavaramerkeiksi.( )

58. Katson näin ollen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kun SAT.2:ta tarkastellaan kokonaisuutena, siltä puuttuu erottamiskyky asianomaisten palvelujen osalta.

Ratkaisuehdotus

59. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

− kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑323/00 antaman tuomion sikäli kuin siinä hylättiin kyseisessä asiassa nostettu kanne sillä perusteella, että SAT:2:n rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyviä palveluja varten on tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaista

− kumoaa toisen valituslautakunnan antaman ratkaisun R 312/1999-2 sikäli kuin sitä ei ole jo kumottu asiassa T‑323/00 annetussa tuomiossa ja

− velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että tässä oikeusasteessa.