FI Euroopan unionin virallinen lehti C 90/19

Valitus, jonka patenttiasianajajat Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill ja Andreas Herden ovat tehneet 23.2.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-335/07, Volker Mergel ym. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) 16.12.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-80/09 P)

2009/C 90/29

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill ja Andreas Herden (edustaja: asianajaja G. P. Friederichs)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

— Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toisen jaoston 16.12.2008 antama tuomio (asia T-335/07-33), joka toimitettiin kantajille faksilähetyksenä 18.12.2008, on kumottava

— vastapuolen neljännen valituslautakunnan 25.6.2007 tekemä päätös (valitusasia R0299/2007-4) on kumottava

— vastapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asia koskee sitä, voiko termi ”Patentconsult” saada suojaa tavaramerkkinä luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että termissä ”Patentconsult” on kyse merkinnästä, joka kuvailee mainittuja palveluja suoraan ja konkreettisesti.

Kantaja perustaa kanteensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen.

Ensimmäisellä kanneperusteellaan kantajat riitauttavat sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin luokitteli kysymyksessä olevan tavaramerkin virheellisesti uudissanaksi, joka ei mitenkään huomattavalla tavalla eroa pelkästä yhteenkirjoitettujen elementtien summasta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli kysymyksessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisen siten, että tavaramerkillä ”Patentconsult” on rakenteeltaan samanlainen samankaltaisten ilmaisujen, kuten ”patent consulting” tai ”patent consultancy”, kanssa. Tämä arvio on kuitenkin virheellinen, koska ”Patentconsult” ei ole rakenteeltaan aivan tavanomainen, nimittäin kieliopillisesti oikea, vaan poikkeaa siitä ja on siten erottuva uudissana, joka eroaa huomattavasti pelkästä elementtien ”patent” ja ”consult” summasta.

Toisella kanneperusteella väitetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että tavaramerkillä ”Patentconsult” on yksinomaan kuvaileva luonne. Se lähti siitä, että kuvailevan luonteen kannalta on merkityksetöntä, voidaanko suojatuista palveluista käyttää muita käsitteitä. Kantajat katsovat kuitenkin, että jotta vapaan käytettävyyden edellytykseen voidaan vedota, on käytettävä nimenomaan muita termejä kuin ”Patentconsultia”. Kieliopillisesti virheellinen termi ”Patentconsult” ei ole siihen soveltuva.

Kolmannella kanneperusteella moititaan sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei virheellisesti pitänyt vastapuolen aikaisempaa, tavaramerkkiä ”Netmeeting” koskevaa päätöstä ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-383/99 P antamaa, tavaramerkkiä ”Baby-dry” koskevaa tuomiota asiaan soveltuvina. Viimeksi mainitun tuomion mukaan vaadittava erottamiskyky voidaan osoittaa tunnistettavalla poikkeamisella yleisessä kielenkäytössä käytettävän ilmaisutavan muotoilusta. Tämä oikeuskäytäntö on otettava huomioon yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden jatkuvuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.