Asia T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

”Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin F1-LIVE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit F1 sekä kansalliset ja kansainväliset sanamerkit F1 Formula 1 — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)”

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.12.2014

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky – Vaikutus

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisempien tavaramerkkien rinnakkaisuus – Kansallisen tavaramerkin katsominen tietyssä määrin erottamiskykyiseksi

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Kuviomerkki F1-LIVE – Kuviomerkki F1 Formula 1 ja sanamerkit F1

Euroopan unionin keskivertokuluttajien keskuudessa on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara yhtäältä kuviomerkin F1-LIVE, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita varten, ja toisaalta sanamerkkien F1, jotka on rekisteröity aikaisemmin Saksassa luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten, Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkiin 16 ja 38 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja kansainvälisenä tavaramerkkinä, joka on voimassa Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa, luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, sekä kuviomerkin F1 Formula 1, joka on rekisteröity aikaisemmin yhteisön tavaramerkiksi samoihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, välillä. Vaikka kyseisten tavaramerkkien ulkoasussa, lausuntatavassa ja merkityssisällössä on eroja, ne ovat kokonaisuutena myös tietyssä määrin samankaltaisia sen vuoksi, että aikaisemman tavaramerkin sanaosa sisältyy kuviomerkkiin, jonka rekisteröintiä on haettu. Erityisesti siitä, että kohdeyleisön mieleen painuu vain epätäydellinen kuva kyseisistä tavaramerkeistä, jolloin niiden yhteinen osa ”f1” aiheuttaa niiden tietyn samankaltaisuuden, ja huomioon otettavien eri tekijöiden vuorovaikutuksesta, kun kyseiset tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, johtuu, ettei sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa voida sulkea pois. Toisin sanoen on olemassa vaara, että kuluttajat yhdistävät toisiinsa nämä kaksi tavaramerkkiä ja näin ollen niiden kaupallisen alkuperän, koska he tulkitsevat haetun tavaramerkin muunnelmaksi aikaisemmasta tavaramerkistä F1 tämän osan samana toistamisen vuoksi. (ks. 29, 30, 45 ja 52 kohta)

Jotta ei rikottaisi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tueksi, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi. Ei siis voida katsoa, että kyseisten tavaramerkkien yhteinen osa on yleinen, kuvaileva tai erottamiskyvytön, sillä muuten aikaisempien tavaramerkkien pätevyys kyseenalaistettaisiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä ja näin ollen rikottaisiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite, sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ja vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen on tosin tarkistettava, millä tavoin kohdeyleisö havaitsee tähän kansalliseen tavaramerkkiin nähden saman merkin rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, ja sen on arvioitava tarvittaessa tämän merkin erottamiskykyä. Tällaiset tarkistukset eivät kuitenkaan voi johtaa sellaisen merkin, joka on sama kuin rekisteröity ja suojattu kansallinen tavaramerkki, erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseen, koska tällainen johtopäätös ei olisi yhteisöjen tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuden eikä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkittuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa, mukainen. Tämä johtopäätös aiheuttaisi nimittäin haittaa kansallisille tavaramerkeille, jotka ovat samoja kuin merkki, jonka erottamiskyvyn on katsottu puuttuvan, koska tällaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröinti voisi aiheuttaa näiden tavaramerkkien kansallisen suojan poistumisen. Näin ollen mainittu toteamus ei noudata asetuksella N:o 40/94 luotua järjestelmää, joka perustuu yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuteen, kuten tämän asetuksen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan, koska kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyys voidaan kyseenalaistaa erottamiskyvyn puuttumisen perusteella ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä ensimmäisen direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja tavaramerkeistä annetun direktiivin 2008/95 nojalla. (ks. 33–37 kohta)