FI Euroopan unionin virallinen lehti C 171/18

Valitus, jonka Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda on tehnyt 28.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-474/09, Fercal v. SMHV — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes), 24.1.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-159/13 P)

2013/C 171/36

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (edustaja: advogado’ A. J. Rodrigues)

Muu osapuoli: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen

— on kumottava unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-474/09 24.1.2013 antama tuomio, joka annettiin tiedoksi 25.1.2013, ja tämän seurauksena on kumottava sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan asiassa R 1253/2008-2 mitättömyysmenettelyssä nro 2004 C (yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 077 858, JACKSON SHOES) 18.8.2009 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi 30.9.2009, yhteisön oikeuden säännösten mukaisesti

— on todettava, että näin ollen kantajan tavaramerkki on pätevä ja voimassa

— on velvoitettava vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vaikka on totta, että nimet JACKSON ja JACSON ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaiset, vastakkain olevia merkkejä on vertailtava kokonaisuutena: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Neuvoston direktiivin 89/104/ETY (1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa merkityksellistä on se, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit.

Keskivertokuluttaja, joka arvioi kyseessä olevia merkkejä kokonaisuutena, havaitsee helposti, että kyseessä on kaksi erilaista ja erityyppistä merkkiä: yksi on tavaramerkki ja toinen on toiminimi — minkä osoittaa tavu ”AB”, jonka avulla poistuu sellainen mahdollisuus, että merkki ”JACKSON SHOES” aiheuttaisi sekaannusta keskivertokuluttajalle.

Tämä seikka on kantajan mukaan merkityksellinen, sillä direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa merkityksellistä on se, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit.

Kyseisten merkkien tehtävät ovat selvästi määritellyt ja erilaiset: tavaramerkillä erotetaan yhden yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (yhteisön tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan loppuosa), kun taas toiminimi yksilöi yrityksen ja erottaa sen muista yrityksistä.

Toisaalta samankaltaisten nimien — joita käytetään yleisesti useissa maissa — käyttäminen ei ole omiaan luomaan sekaannusvaaraa, kun ne yhdistetään muihin osiin, minkä vuoksi ne eivät aiheuta sekaannusta keskivertokuluttajassa eivätkä siis merkitse vilpillistä kilpailua aiheuttamalla sekaannusta valittajan ja vastaajan tavaroiden välillä.

Ei ole mahdollista tunnustaa (pelkän ruotsalaisen toiminimen perusteella) yksinoikeudellista käyttöoikeutta (kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa!) sellaiseen nimeen, jota tuhannet ihmiset ja myös muut yritykset käyttävät yleisesti monissa muissa EU-maissa.

Vastaajalle ei voida myöntää oikeutta estää valittajaa rekisteröimästä luokan 25 tavaroiden osalta tavaramerkkiä JACKSON SHOES, kun luokan 25 tavaroiden osalta on tosiasiallisesti jo rekisteröity muita yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät tämän nimen.

Lisäksi vastaaja myönsi, että markkinoilla esiintyy valittajan mainitsemia ja kuvaamia eri tavaramerkkejä eikä se ole milloinkaan kyseenalaistanut niitä eikä väittänyt, että jokin niistä saattoi aiheuttaa sekaannusta keskivertokuluttajassa tai että ne olisivat konfliktissa keskenään.

Yritys, joka käyttää tunnusmerkkinä elementtiä, jolla on heikko erottamiskyky ja joka esiintyy myös monissa muissa kolmansien tunnusmerkeissä, ei voi estää sitä, että kolmannet käyttävät tämä samaa (tai samankaltaista) merkkiä uudelleen yhdessä muiden elementtien kanssa.

Mikään ei estä samankaltaisia erisnimiä sisältävien tunnusmerkkien — jo olemassa olevaa — samanaikaista olemassaoloa, kunhan kokonaisuutena tarkasteltuina ne erottuvat toisistaan.

Valittaja — toisin kuin vastaaja väittää — esitti riittävät todisteet olemassaolostaan ja liiketoiminnasta paitsi koko yhteisön alueella myös Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Afrikan maissa, tosin ei katalogien muodossa vastaajan tapaan, koska katalogi on laadittu yksinomaan äidinkielellä, joka rajoittaa maantieteellistä aluetta, vaan monikielisellä esiintymisellä maailman merkittävimmillä kenkämessuilla.

Yhteisön tavaramerkkiä JACKSON SHOES ei voida sekoittaa toiminimeen JACSON OF SCANDINAVIA AB, varsinkin kun ne molemmat ovat olleet olemassa jo melko pitkän ajan eikä kumpikaan asianosaisista vedonnut tästä aiheutuneisiin vahinkoihin eikä kyseenalaistanut tavaroiden kilpailua, kun on myös selvää, että kuluttaja, joka arvioi kyseessä olevia merkkejä, havaitsee helposti, että kyseessä on tavaramerkki ja toiminimi eli kiistatta kaksi erilaista ja erityyppistä merkkiä.

Lisäksi kuten tuomiossa todetaan ja mitä asianosaiset eivät ole kiistäneet, kun keskivertokuluttaja tarkastelee näitä merkkejä, niiden välillä ei ole sekaannusta eikä niitä siis voida sekoittaa toisiinsa, ja ”tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimisen on perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan” (ks. asia T-438/07, Spa Monopole v. SMHV — De Francesco Import (SpagO), tuomio 12.11.2009, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Mikä on erittäin merkityksellistä tämän asian ratkaisemiseksi, vastaaja eli SMHV hyväksyi useiden sellaisten tavaramerkkien, jotka sisältävät ilmaisun ”JAKSON”, rekisteröimisen kengille, minkä vuoksi tätä tosiseikkaa ei voida kokonaan unohtaa, kun ratkaistaan hakemusta uuden tavaramerkin, joka sisältää saman (yleisen) nimen ”JAKSON”, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tämän tosiseikan huomiotta jättäminen on syrjivää ja loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta.

Valituksenalaisella tuomiolla rikotaan yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (2) 8 artiklan 4 kohtaa ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

(1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

(2) EUVL L 78, s. 1.