Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

Kun kyse on asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetusta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella vireille saatetussa mitättömyysmenettelyssä, täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 6 kohdassa säädetään, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) on pyydettävä asettamansa määräajan kuluessa aikaisemman tavaramerkin haltijaa esittämään todisteet tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

Vaikka kyseisen säännön sanamuodosta ilmenee, että kun mitään todisteita kyseisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ei ole esitetty EUIPO:n asettamassa määräajassa, EUIPO:n on hylättävä mitättömyysvaatimus viran puolesta, näin ei sen sijaan ole silloin, kun kyseisessä määräajassa on esitetty tiettyjä seikkoja, joilla pyritään osoittamaan tämä käyttö.

On nimittäin niin, että ellei tällaisessa tapauksessa ilmene, että kyseiset seikat ovat vailla merkitystä kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamiseksi, menettelyä jatketaan. Niinpä EUIPO:n on pyydettävä, kuten asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 1 kohdassa säädetään, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia. Mikäli tällaisessa yhteydessä mitättömyysvaatimus hylätään sillä perusteella, ettei kyseessä olevaa aikaisempaa tavaramerkkiä ole tosiasiallisesti käytetty, tämä ei tapahdu täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 6 kohdan, joka on pääasiallisesti menettelyä koskeva säännös, nojalla vaan yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 tai 3 kohdassa olevien aineellisoikeudellisten sääntöjen nojalla.

tästä seuraa, että sellaisia todisteita kyseisen aikaisemman tavaramerkin käytöstä, joilla täydennetään todisteita, jotka esitettiin EUIPO:n täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 6 kohdan nojalla asettamassa määräajassa, on mahdollista esittää vielä kyseisen määräajan päättymisen jälkeen eikä EUIPO:ta millään muotoa kielletä ottamasta huomioon tällä tavalla myöhään esitettyjä lisätodisteita käyttäen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa.

Tästä seuraa, että täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 6 kohdassa ei säädetä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta poikkeavasta säännöksestä siten, että valituslautakunta ei tämän seurauksena saisi ottaa huomioon mitättömyysvaatimuksen esittäjän valituslautakunnassa tekemänsä valituksen tueksi toimittamia lisätodisteita kyseisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

Valituslautakuntamenettelyn osalta unionin tuomioistuin on jo todennut, että asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdasta, luettuna yhdessä tämän asetuksen 76 artiklan 2 kohdan kanssa, seuraa, että vireille saatetun valituksen asiakysymyksen tutkimiseksi valituslautakunta kehottaa osapuolia, niin usein kuin se on tarpeen, esittämään huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista, minkä lisäksi se voi päättää asian selvittämistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittämisestä. Nämä säännökset puolestaan osoittavat, että asia-aineistoa on mahdollista kartuttaa EUIPO:ssa käytävän menettelyn eri vaiheissa.

Täytäntöönpanoasetuksen kyseisen 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan on niin, että kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Täytäntöönpanoasetuksessa siis säädetään nimenomaisesti, että valituslautakunnalla on väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta käsitellessään täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmannesta alakohdasta ja asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuva harkintavalta sen päättämiseksi, onko uudet tai täydentävät tosiseikat ja todisteet, joita ei ole esitetty väiteosaston asettamassa määräajassa, otettava huomioon vai ei.

Vastakkaispäätelmänä ei sen sijaan voida todeta, että mitättömyysosaston päätöksestä tehtyä valitusta tarkasteltaessa valituslautakunnalla ei olisi tällaista harkintavaltaa. Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmannessa alakohdassa ainoastaan ilmaistaan – kun kyse on väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen tarkastelusta – periaate, joka ilmenee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta, joka on kyseisen 50 säännön oikeudellinen perusta ja joka sisältää säännön, jolla on horisontaalinen rooli mainitun asetuksen järjestelmässä ja jota sovelletaan riippumatta kyseisen menettelyn luonteesta.

(ks. 51–57 ja 59–61 kohta)