Kun yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät ominaisuuksia, joiden perusteella niiden voidaan katsoa kuuluvan samaan ”sarjaan”tai ”perheeseen”, kuten voi olla etenkin silloin, jos niissä kaikissa on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio‑ tai sanaelementin avulla, tai silloin, kun niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa, tällainen seikka muodostaa merkityksellisen tekijän arvioitaessa sekaannusvaaraa.

Tällaisissa tapauksissa sekaannusvaaran voi nimittäin aiheuttaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välisen mielleyhtymän mahdollisuus, kun rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ja viimeksi mainituissa on sellaisia samankaltaisuuksia, jotka voivat saada kuluttajan uskomaan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on osa tätä samaa sarjaa ja että sillä varustetuilla tavaroilla on täten sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmilla tavaramerkeillä varustetuilla tavaroilla. Tällainen vaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä, joka voi aiheuttaa sekaannuksen kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, voi olla olemassa, vaikka rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä. Tällaisessa tapauksessa vaara, että kuluttaja voi erehtyä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä, ei johdu siitä mahdollisuudesta, että hän sekoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin johonkin aikaisempaan sarjaan kuuluvaan merkkiin, vaan mahdollisuudesta, että hän katsoo rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuuluvan samaan sarjaan.

Se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai -perhe, on sitä paitsi merkityksellistä arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun merkin ja kyseisen sarjan väliseen mielleyhtymän vaaraan liittyvän sekaannusvaaran olemassaoloa vain, jos kyseisille tavaramerkeille yhteinen osa on erottamiskykyinen. Jos kyseinen osa taas on kuvaileva, se ei ole omiaan luomaan sekaannusvaaraa.

Rekisteröitäväksi haetun merkin ja aikaisempien tavaramerkkien sarjan väliseen mielleyhtymän vaaraan voidaan vedota vain, jos kaksi edellytystä täyttyy. Ensinnäkin aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä siitä, että on käytetty kaikkia sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä tai vähintään sellaista määrää tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan sarjan. Toiseksi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan liittää sarjaan.

Jotta olisi olemassa vaara, että yleisö erehtyy luulemaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuuluvan sarjaan, tähän sarjaan kuuluvien aikaisempien tavaramerkkien on välttämättä oltava esillä markkinoilla. Koska aikaisempien tavaramerkkien sarjaluonteen huomioon ottaminen laajentaa sarjaan kuuluvien yksitellen tarkasteltavien tavaramerkkien suojan alaa, on suljettava pois kaikenlainen sekaannusvaaran abstrakti arviointi, joka perustuu ainoastaan useisiin rekisteröinteihin, joiden kohteina ovat tavaramerkit, joissa on sama erottamiskykyinen elementti ja joita ei todella käytetä. Kun nimittäin on kyse tavaramerkkiperheestä tai -sarjasta, silloin, kun sekaannusvaara aiheutuu siitä, että kuluttaja voi erehtyä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että se kuuluu tähän perheeseen tai sarjaan, näyttö siitä, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan mahdollisesti muodostavista tavaramerkeistä on käytetty riittävää määrää, on erityisen tärkeää, koska jollei tällaista käyttöä ole ollut, kuluttajan ei voida olettaa huomaavan mainitun tavaramerkkiperheen tai -sarjan yhteistä osatekijää ja/tai liittävän tähän perheeseen tai sarjaan toista tavaramerkkiä, joka sisältää saman yhteisen osatekijän. Jos siis näyttö perheen tai sarjan muodostamiseen omiaan olevien tavaramerkkien riittävän määrän käytöstä puuttuu, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ilmestymisestä markkinoille mahdollisesti aiheutuvaa sekaannusvaaraa on arvioitava vertaamalla jokaista aikaisempaa tavaramerkkiä erikseen tarkasteltuina rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin.

Aikaisempien tavaramerkkien voidaan katsoa kuuluvan samaan sarjaan tai perheeseen etenkin silloin, kun aikaisemmissa tavaramerkeissä on kokonaisuudessaan sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvion tai sanaelementin avulla, tai silloin, jos niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa.

On mahdollista, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ei ole ominaispiirteitä, jotka liittävät sen sarjaan, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä erilaisessa paikassa kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä tai merkityssisällöltään erilaisena tai silloin, kun yhteisellä elementillä ei ole erottamiskykyä.

(ks. 43–45, 58, 60, 72 ja 75 kohta)