JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PHILIPPE LÉGER

13 päivänä tammikuuta 2005 ( )

Asia C-418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG

(Bundespatentgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Palvelumerkki – Tavaran vähittäiskaupassa tarjotut palvelut – Rekisteröinti – Palvelujen ja tavaroiden, joihin ne liittyvät, sisällön täsmentäminen – Näiden palvelujen ja myytyjen tavaroiden tai yleensä myynnin yhteydessä tarjottavien palvelujen samankaltaisuus

1. Tavaramerkkioikeutta on viime vuosina kehitetty merkittävästi taloudellisten toimijoiden aloitteesta, mikä ilmentää hyvin näiden merkitystä nykyisessä niin sanotussa kulutusyhteiskunnassamme. Sen jälkeen, kun tavaramerkin muodostavien merkkien kirjo on laajentunut hajuun, ääneen ja yhteen tai useampaan väriin sellaisenaan ilman muotoa tai ääriviivoja,( ) yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä tässä asiassa on eräs toinen tavaroiden jälleenmyyjäyhtiöiden vaatima tavaramerkkioikeuden muutos.

2. Tällä kertaa kyse on sen määrittämisestä, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä tavaroiden vähittäiskaupan palveluja varten ja tarvittaessa, millä edellytyksin näin voidaan tehdä. Täten Bundespatentgericht (Saksa) kysyy voiko ”tavaroiden vähittäiskauppa” muodostaa ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY( ) 2 artiklassa tarkoitetun palvelun ja mikäli vastaus tähän on myönteinen, millä edellytyksin tavaramerkki voidaan rekisteröidä tällaista palvelua varten.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Tavaramerkkioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset

1. Pariisin yleissopimus

3. Teollisoikeuden suojelemisesta tehty yleissopimus, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1983 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967,( ) muodostaa viiteoikeussäännöt, joita mainitun yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan tavaramerkkien suojelemiseksi. Kaikki Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot (jäljempänä jäsenvaltiot) ovat tämän sopimuksen osapuolia.( )

4. Pariisin yleissopimuksen 6 sexies artiklassa, jonka sisältö on hyväksytty mainitun yleissopimuksen tarkistuskonferenssissa Lissabonissa vuonna 1958, määrätään seuraavaa:

” – – maat[, joihin mainittua sopimusta sovelletaan,] sitoutuvat suojaamaan palvelumerkkejä. Ne eivät ole velvollisia huolehtimaan tällaisten merkkien rekisteröinnistä”.( )

2. Nizzan sopimus

5. Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, jota on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 sekä Genevessä 13.5.1977 ja jota on muutettu 28.9.1979,( ) kuuluu sopimuksiin, joiden solmimiseen Pariisin yleissopimuksen osapuolet ovat varanneet itselleen oikeuden mainitun yleissopimuksen 19 artiklassa.( ) Sen tarkoituksena on helpottaa tavaramerkkien rekisteröimistä tavaroiden ja palvelujen, joita varten tavaramerkki rekisteröidään, yhteisen luokituksen avulla.( )

6. Nizzan luokitukseen kuuluu luettelo 34 tavaraluokan ja 11 palveluluokan otsakkeista. Näihin eri luokkiin kuuluvat tavarat ja palvelut on kuvattu siinä yleisesti. Näihin otsakkeisiin liittyy useimmiten selittäviä huomautuksia. Nizzan luokitukseen kuuluu myös noin 10 000 tuotteen ja 1 000 palvelun aakkosellinen luettelo. Mainittua luokitusta tarkistetaan säännöllisesti Nizzan sopimuksella perustetussa asiantuntijakomiteassa. Pääasian tosiseikkojen tapahtumahetkellä voimassa oleva versio oli seitsemäs laitos, joka on julkaistu 1996. Se on korvattu kahdeksannella laitoksella, joka on julkaistu kesäkuussa 2001 ja tullut voimaan 1.1.2002.

7. Nizzan luokituksen luokan 35 kuvauksen sanamuoto, joka on samanlainen kahdessa edellä mainitussa versiossa, on seuraava:

”Mainonta;

liikkeenjohto;

yrityshallinto;

toimistotehtävät.

Selittävä huomautus

– –

Tähän luokkaan sisältyy muun muassa

– –

– erilaisten tavaroiden yhdistäminen valikoimaksi (niiden kuljettamista lukuun ottamatta) kolmannen lukuun, jolla mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti.

Muun muassa seuraavat toiminnat eivät sisälly tähän luokkaan

– yrityksen, jonka keskeisenä tehtävänä on tavaroiden myyminen, eli niin sanotun kauppayrityksen toiminta;

– – ”

8. Nizzan sopimuksen 2 artiklassa määritellään Nizzan luokituksen soveltamisen oikeudellinen ulottuvuus. Siinä määrätään seuraavaa:

”1) Huomioon ottaen tämän sopimuksen asettamat velvoitteet, luokituksen vaikutus on se, minkä jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. Luokitus ei etenkään sido erityisliittoon kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa eikä palvelumerkkien tunnustamisessa.

2) Jokainen erityisliittoon kuuluva maa pidättää itselleen oikeuden käyttää luokitusta joko pää‑ tai apujärjestelmänä.

3) Erityisliittoon kuuluvien maiden toimivaltaisten virastojen tulee sisällyttää tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin niiden luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat.

4) Se, että nimike on otettu aakkoselliseen luetteloon, ei vaikuta mitenkään niihin oikeuksiin, joita voi olla voimassa tähän nimikkeeseen.”

9. Lukuun ottamatta Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa jäsenvaltiot ovat Nizzan sopimuksen osapuolia.( ) Nizzan luokitusta on sovellettava yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin ja rekisteröinteihin.( ) Mainittua luokitusta sovelletaan myös WIPO:n kansainvälisen toimiston tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan 14.4.1981 tehdyn Madridin sopimuksen, jota on tarkistettu viimeksi Tukholmassa vuonna 1967 ja muutettu 28.9.1979,( ) sekä Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan( ) perusteella suorittamaan tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintiin.

B Yhteisön oikeus

10. Direktiivin tarkoituksena on se, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset olisivat samat kaikissa jäsenvaltioissa sellaisten erojen poistamiseksi näiden jäsenvaltioiden lainsäädännöistä, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.( ) Sen johdanto-osan 12. perustelukappaleen mukaan direktiivin säännösten on oltava täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa eivätkä ne saa vaikuttaa yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden mainitusta yleissopimuksesta johtuviin velvoitteisiin.

11. Direktiivin 1 artiklan mukaan direktiiviä ”sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu‑ tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa”.

12. Direktiivin 2 artiklassa määritellään tavaramerkin muodostavat merkit. Siinä säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

13. Direktiivin 4 artikla koskee aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin etuoikeutta koskevia tavaramerkin rekisteröimisen esteitä ja rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyysperusteita. Siinä säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

14. Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet vahvistetaan 5 artiklassa. Siinä säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

15. Asetuksen tarkoituksena on yhteismarkkinoiden toteuttamiseksi luoda kansallisen tavaramerkin rinnalle yhteisön tavaramerkki, joka hankitaan yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, joilla on yhdenmukainen suoja ja jonka vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle.( ) Tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen ja hallinto kuuluu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)( ) toimivaltaan.

16. Asetuksen 4, 8 ja 9 artikla sisältävät direktiivin 2, 4 ja 5 artiklaa vastaavat säännökset.

C Kansallinen oikeus

17. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (laki tavaramerkkien ja muiden erottamiskykyisten merkkien suojelusta), joka on annettu 25.10.1994( ) ja joka sisältyy Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinienin (tavaramerkkioikeuden uudistusta ja ensimmäisen direktiivin täytäntöönpanoa koskeva laki) 1 §:ään, joka on tullut voimaan 1.1.1995, koskee direktiivin täytäntöönpanoa Saksan kansallisessa oikeudessa.

18. Direktiivin 2 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan säännökset toistetaan Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa.

II Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

19. Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte AG ‑yhtiö( ) haki 19.3.2001 Saksan toimivaltaiselta patentti‑ ja tavaramerkkivirastolta kuva‑ ja värimerkin ”Praktiker” rekisteröimistä seuraavalla tavalla ilmoitetulle palvelulle: ”Rakennus‑, remontti‑ ja puutarhatuotteiden sekä muiden ’tee-se-itse’‑kulutustavaroiden vähittäiskauppa”.

20. Saksan patentti‑ ja tavaramerkkivirasto hylkäsi tämän hakemuksen. Se katsoi, että ”vähittäiskaupan” käsitteellä ei tarkoiteta itsenäisiä palveluja, joilla on erillinen taloudellinen merkitys, vaan sillä tarkoitettiin ainoastaan tavaroiden jälleenmyyntiä sellaisenaan. Tämän viraston mukaan tavaramerkkioikeuden suoja voidaan hankkia ainoastaan rekisteröimällä tavaramerkki, joka kattaa myydyt eri tuotteet.

21. Praktiker nosti kanteen tätä päätöstä vastaan Bundespatentgerichtissä. Se esitti, että taloudellinen kehitys palveluyhteiskuntaa kohti edellytti vähittäiskaupan toisenlaista arviointia. Kantajan mukaan kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat yhä enemmän tuotteiden ryhmittelyn, niiden ulkoasun, henkilökunnan tarjoamien palvelujen, mainonnan ynnä muiden kaltaiset näkökohdat. Tällaiset palvelut ulottuvat sen mukaan pidemmälle kuin pelkkään myyntitoimintaan ja mahdollistavat yrityksen erottumisen kilpailijoistaan. Niiden hyväksi pitäisi siis voida soveltaa palvelumerkin suojaa, minkä SMHV ja suurin osa jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastoista kantajan mukaan hyväksyvät.

22. Bundespatentgericht on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko tavaroiden vähittäiskauppa direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu palvelu?

2) Miten tällaisten vähittäiskauppiaan palvelujen sisältö on täsmennettävä, jotta voidaan taata se, että tavaramerkkisuojan kohde on määritetty, mikä on välttämätöntä

a) direktiivin 2 artiklassa säädetyn tavaramerkin tehtävän vuoksi eli siksi, että voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista, ja

b) siksi, että on välttämätöntä rajata tällaisen tavaramerkin suojan ulottuvuus kollisiotapauksessa?

3) Miten on rajattava samankaltaisuuden alue (direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta) vähittäiskauppiaan tarjoamien tällaisten palvelujen ja

a) muiden tavaroiden jälleenmyynnin yhteydessä suoritettavien palvelujen välillä tai

b) kyseisen vähittäiskauppiaan jälleenmyymien tavaroiden välillä?”

23. Bundespatentgericht esittää nämä kysymykset ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään seuraavista syistä.

24. Bundespantentgerichtin mukaan vähittäiskauppias ei harjoittaessaan toimintaansa eroa valmistajasta, joka huolehtii itse valmistamiensa tavaroiden myynnistä. Vähittäiskauppias voi siis sen mukaan erottautua tällaisesta kilpailijasta tavaroille rekisteröidyn tavaramerkin avulla. Lisäksi tuomioistuimen mukaan tavaroiden jälleenmyyntiin liittyvät palvelut, kuten asiakkaille annetut neuvot, tiedottaminen ja mainonta ynnä muut eivät ilmene ostajan silmissä erillisinä palveluina, ja niiden suoja sisältyy tavaroille rekisteröityyn tavaramerkkiin. Lopuksi todettakoon, että suurmyymälöissä yhä useammin tarjotut palvelut, kuten rahoitus‑, vakuutus‑, matkatoimisto‑ tai ravintolapalvelut, jotka ilmenevät itsenäisinä tavaroiden jälleenmyyntiin nähden, kuuluvat Nizzan luokituksen erityisiin luokkiin ja voivat täten olla erillisen tavaramerkin kohteena.

25. Vähittäiskauppiaan toiminta, jota varten palvelumerkin suoja voi sen mukaan osoittautua tarpeelliseksi, rajoittuu ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan siten erityiseen myyntitoimintaan, joka mahdollistaa tavaroiden jälleenmyynnin rajoittumatta tähän, eli eri yrityksiltä peräisin olevien tavaroiden yhdistämiseen tuotevalikoimaksi ja sen tarjoamiseen jälleenmyyntiyksikön tasolla. Näiden palvelujen, jotka korvataan tavaroiden myyntikatteella, voidaan sen mukaan katsoa olevan EY 50 artiklan palvelujen tarjonnan määritelmän mukaisesti korvausta vastaan tehtyjä.

26. Bundespatentgerichtin mukaan on myös tarpeen ottaa huomioon Nizzan luokitus, jota sekä jäsenvaltioiden että SMHV:n on noudatettava. Saksan patentti‑ ja tavaramerkkivirasto on sen mukaan evännyt vähittäiskaupan palveluja koskevan tavaramerkin rekisteröinnin luokan 35 selittävien huomautusten perusteella, koska kyse on pelkästään tavaroiden jälleenmyynnistä. Palvelumerkin suoja myönnetään sen mukaan ainoastaan, kun yritys tarjoaa palveluja, jotka ulottuvat tavaroiden jälleenmyyntiä pidemmälle ja joita voidaan tarjota kolmansille itsenäisinä palveluina.

27. Bundespatentgerichtin mukaan SMHV ja tavaramerkkivirastot suurimmassa osassa jäsenvaltioita hyväksyvät kuitenkin tavaramerkin rekisteröimisen vähittäiskauppiaan tarjoamille palveluille, vaikka eroja silti esiintyy sen suhteen, onko merkin kattamat palvelut täsmennettävä. Se seikka, että kansalliset tavaramerkit ja yhteisön tavaramerkit saatetaan asettaa vastakkain kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä SMHV:ssa, edellyttää sen mukaan sitovaa ratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Mikäli tällaista ratkaisua ei ole, taloudellisten toimijoiden yhdenvertaista kohtelua ei ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan noudateta, ja tämän seurauksena kilpailu Euroopan unionissa saattaa vääristyä merkittävästi.

28. Bundespatentgericht esittää kuitenkin, että tällaisten palvelumerkkien rekisteröinti voidaan lähtökohtaisesti hyväksyä ainoastaan, jos on mahdollista määritellä konkreettisesti tämän suojan kohde. Tavaramerkin hankkiminen ”vähittäiskaupan palveluille” ei sen mukaan saa missään tapauksessa johtaa tavaramerkin suojan hallitsemattomaan laajenemiseen siten, että tavaramerkki kattaa kaikki tavaratalon liiketoiminnassa tarjotut palvelut ja kaikki sen jälleenmyymät tuotteet. Tämä edellytys perustuu itse tavaramerkin tehtävään, joka on tavaramerkillä varustetun tavaroiden tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajalle. Tämä edellytys on sen mukaan välttämätön myös tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden kannalta, joka edellyttää sitä, että tavaramerkin rekisteröinnin antamat yksinoikeudet on yksilöity selvästi.

29. Yleiset ilmaisut, kuten ”vähittäiskaupan palvelut” tai ”tavaroiden vähittäiskauppa” tai ”tavaratalon kauppa”, eivät ole riittävän täsmällisiä. Toisaalta ne eivät mahdollista vähittäiskauppiaan palveluiden erottamista muista palveluista, joita muut oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäiset yritykset, kuten pankit, matkatoimistot, kuljetusyritykset ja ravintolat, jotka kuuluvat muihin palveluluokkiin, voivat tarjota. Toisaalta niillä ei mahdollisteta jälleenmyytyjen tavaroiden täsmällistä määrittämistä. Samat huomautukset voidaan sen mukaan tehdä silloin, kun rekisteröintihakemuksessa täsmennetään ainoastaan myyntipisteen laji, kuten ”tavaratalo” tai ”supermarket”. Ottaen huomioon Nizzan luokituksen luokan 35 selittävät huomautukset vähittäiskauppiaan tarjoamien palvelujen kuvauksen, joka mahdollistaisi palvelujen erottamisen muuhun mainitun luokituksen luokkaan kuuluvista palveluista, on sen mukaan oltava sellaisen ilmaisun mukainen, jossa mainitaan eri tavaroiden yhdistämisen valikoimaksi kolmannen lukuun niiden kuljetusta lukuun ottamatta, joka mahdollistaa näiden tavaroiden hankkimisen tai tekee sen vaivattomammaksi.

30. Edes vähittäiskauppiaan tarjoamien palvelujen kuvaaminen tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä ei sen mukaan kuitenkaan välttämättä riitä hallitsemattoman monopolin vaaran torjumiseen. Sen mukaan on myös tarpeen rajata toisaalta näiden palvelujen ja toisaalta muiden palvelujen, joita voidaan tarjota suurmyymälöistä, ja myytyjen tavaroiden samankaltaisuuden käsite.

III Arviointi asiasta

A Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

31. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään Bundespatentgericht kysyy, onko vähittäiskauppa direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu palvelu.

32. Tähän ennakkoratkaisukysymykseen vastaaminen edellyttää minusta sitä, että ensin tehdään seuraavat täsmennykset eli että täsmennetään toisaalta direktiivin 2 artiklan sisältöä ja tarkoitusta ja toisaalta sitä, miten ilmaisu ”tavaroiden vähittäiskauppa” on tässä oikeudenkäynnissä ymmärrettävä.

33. Ensimmäiseksi, kuten Euroopan yhteisöjen komissio täydellä syyllä huomauttaa, direktiivin 2 artiklan tarkoituksena ei ole määritellä, mitä palveluja varten kansallinen virasto voi rekisteröidä tavaramerkin. Tämä artikla koskee otsakkeensa mukaisesti ”tavaramerkin muodostavia merkkejä”. Siinä näet säädetään, että tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla voidaan ”erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”. Sen tarkoituksena on siis määritellä ne merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkinä riippumatta tuotteista tai palveluista, joita varten suojaa voidaan hakea.( )

34. Direktiivin muihin säännöksiinkään ei sisälly sellaisten palvelujen määritelmää, joita varten tavaramerkki voidaan rekisteröidä. Kuten direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta kuitenkin ilmenee, sen tarkoituksena on se, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa samat. Lisäksi, kuten direktiivin 1 artiklassa todetaan ja kuten direktiivin sisällöstä ilmenee, sitä on tarkoitus soveltaa sekä tavaroita että palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin.

35. Nämä seikat huomioon ottaen olen sitä mieltä, että vaikka direktiiviä olisi tulkittava sen johdanto-osan 12. perustelukappale ja Pariisin yleissopimuksen 6 sexies artikla huomioon ottaen siten, että siinä ei velvoiteta jäsenvaltioita tunnustamaan sisäisessä lainsäädännössään palvelumerkkejä, jäsenvaltioiden on kuitenkin siitä ajankohdasta alkaen, jolloin ne myöntävät taloudellisille toimijoille mahdollisuuden rekisteröidä tällaisia tavaramerkkejä,( ) noudatettava mainitun direktiivin säännöksiä näiden tavaramerkkien rekisteröimisen aineellisten edellytysten osalta. Jaan siis kaikkien asian käsittelyyn osallistuneiden tahojen kannan, jonka mukaan kysymys siitä, voiko ”tavaroiden vähittäiskaupan” kaltainen palvelu olla palvelu, jota varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki, kuuluu direktiivin soveltamisalaan ja vastaus siihen on löydettävä direktiivin järjestelmästä ja päämääristä, joita sillä tavoitellaan.

36. Toinen täsmennys liittyy ”tavaroiden vähittäiskaupan” käsitteeseen. Bundespatentgericht ei ole täsmentänyt, mitä tämä käsite täsmälleen ottaen kattaa. Kuten komissio toteaa huomautuksissaan, tätä käsitettä, sellaisena kuin se on määritettynä tietyillä eri jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, käytetään kuvaamaan toimintaa, joka koostuu tavaroiden myynnistä pienissä erin yksityisille ja joka eroaa tältä osin ”tukkukaupasta”. ”Vähittäiskaupan” käsitteellä tarkoitetaan siis toimintaa, joka koostuu tavaroiden myynnistä pienissä erin.

37. Vaikuttaa siltä että kaikki asian käsittelyyn osallistuneet tahot kantaja mukaan lukien myöntävät, että tavaroiden myyntiä sellaisenaan eli rajoittuen pelkästään toimintaan, joka koostuu tavaroiden tarjoamisesta myyntiin ja niiden myymisestä, ei voida direktiivin mukaisesti pitää palveluna, jota varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki. Kuten komissio esittää, tämä toiminta huomioidaan direktiivin säännöksissä, jotka koskevat tavaroita varten rekisteröidyn tavaramerkin antamia oikeuksia. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että tavaroita varten rekisteröity merkki antaa oikeuden tarjota sillä varustettuja tavaroita, laskea niitä liikkeelle ja varastoida niitä tässä tarkoituksessa. Tavaramerkkioikeuden järjestelmän logiikassa tavaroiden myynnin osalta huomioon ei siis oteta myynnistä koostuvaa toimintaa abstraktina tai aineettomana kokonaisuutena, vaan nimenomaan tavara, joka on myynnin kohteena. Toisin sanoen tämän järjestelmän logiikassa myyntitoimen ”ytimenä”, Itävallan hallituksen kirjallisissa huomautuksissaan käyttämän ilmaisun mukaan, ovat myynnin kohteena olevat tavarat eikä myyntitoimi palvelusuorituksena.

38. Mielestäni tämä tilanne johtuu johdonmukaisesti siitä seikasta, että palvelun tarjoamisella ei ole aineellista sisältöä, minkä vuoksi tavaramerkki voidaan kiinnittää ainoastaan palvelua tarjottaessa käytettäviin välineisiin, kun taas tavaroihin voidaan kiinnittää tavaramerkki, jonka kuluttajat voivat tunnistaa suoraan tavaramerkin suojaamaan tavaraan liittyväksi, koska tavarat ovat aineellisia. Koska myyntisuorituksen tarkoituksena on nimenomaan tavaroiden luovutus kuluttajille ja koska tavaroiden ominaisuudet ja hinta muodostavat yleensä arviointiperusteet, jotka ratkaisevat ostotapahtuman, vähittäiskauppias voi erottua kilpailijoistaan myymiensä tavaroiden tavaramerkillä. Tämä erittely osoittautuu todeksi vaikka myyjä ei ole kyseisten tavaroiden valmistaja. Niinpä kauppias voi erottautua kilpailijoistaan myymällä valmistajan tavaramerkillä tai omalla kyseisiä tavaroita varten rekisteröimällään kaupallisella merkillä varustettuja tavaroita.

39. ”Vähittäiskaupan” käsite, jota tämä oikeudenkäynti koskee, ei kuitenkaan rajoitu pelkkään tavaroiden myyntiin sellaisenaan, vaan sillä on laajempi sisältö. Kantajan mukaan se kattaa myös tuotteiden valikoimisen, niiden yhdistämisen valikoimaksi ja niiden esillepanon kaltaisen toiminnan, vastaanoton ja henkilökunnan antamien neuvojen laadun ja liikkeen sijainnin ja pääsyn sinne. Kyse on siis palveluista, joiden tarkoituksena on edistää tavaroiden myyntiä ja jotka tarjotaan niiden jakelun yhteydessä. Tässä tapauksessa esiin nousee siis kysymys siitä, voivatko tällaiset palvelut, jotka tarjotaan tavaroiden vähittäiskaupassa, muodostaa direktiivin mukaisesti sellaisenaan palvelun, jota varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki.

40. Bundespatentgerichtin mielestä vastaus tähän kysymykseen voidaan löytää osittain Nizzan luokituksen luokan 35 selittävistä huomautuksista. Kuten edellä on esitetty, luokkaan 35 on koottu mainontaan, liikkeenjohtoon, yrityshallintoon ja toimistotehtäviin liittyvät palvelut. Siihen liittyvien selittävien huomautusten mukaan siihen kuuluu muun muassa ”erilaisten tavaroiden sellainen yhdistäminen valikoimaksi (niiden kuljettamista lukuun ottamatta) kolmannen lukuun, jolla mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti”. Muun muassa ”yrityksen, jonka keskeisenä tehtävänä on tavaroiden myyminen, eli niin sanotun kauppayrityksen toiminta” ei kuitenkaan sisälly siihen.

41. En ole vakuuttunut siitä, että nämä selittävät huomautukset muodostavat seikan, josta voi olla apua direktiivin tulkinnassa. Kuten Bundespatentgericht esittää, Saksan liittotasavalta toki on Nizzan sopimuksen osapuoli.( ) On kuitenkin muistettava, mikä Nizzan luokituksen oikeudellinen ulottuvuus on sellaisena kuin se on nimenomaisesti esitettynä mainitun sopimuksen 2 artiklassa. Mainitun sopimuksen 2 artiklan 2 ja 3 kohdasta ilmenee, että valtiot, jotka ovat sopimuksen osapuolia, ovat sitoutuneet siihen, että toimivaltaiset virastot sisällyttävät tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin ensi‑ tai toissijaisesti niiden luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille kukin tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat.

42. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa tavaramerkkien rekisteröintiä.( ) Se mahdollistaa sen, että rekisteröinnin hakijat voivat viitata yhteen ainoaan luokitusjärjestelmään. Näin se helpottaa hakijoiden rekisteröintihakemusten laatimista, sillä tavarat ja palvelut, joita tietty tavaramerkki koskee, luokitellaan samalla tavalla kaikissa maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön tämän luokittelujärjestelmän. Tämä järjestelmä tarjoaa myös tästä samasta syystä etua taloudellisille toimijoille ja kansallisille tavaramerkkivirastoille helpottamalla sellaisten aikaisempien tavaramerkkien etsimistä, jotka saattaisivat olla esteenä tavaramerkin rekisteröimiselle. Lopulta se toimii tavaramerkin rekisteröimisestä perittävän maksun perusteena.( )

43. Tällä luokituksella, jonka pääasialliset tavoitteet ovat näin ollen rekisteröinti‑ ja tutkimustoimenpiteiden helpottaminen, on siis ennen kaikkea käytännöllinen arvo. Sillä ei mielestäni ole todellista oikeudellista merkitystä sen kysymyksen osalta, minkä tyyppistä palvelujen tarjontaa varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki, mikä vahvistetaan Nizzan sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan huomioon ottaen mainitun sopimuksen asettamat velvoitteet, mainitun luokituksen vaikutus on se, minkä jokainen liittoon kuuluva maa sille antaa, eikä luokitus varsinkaan sido maita, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolina, tavaramerkin suojan laajuuden arvioimisessa eikä palvelumerkkien tunnustamisessa.

44. Mielestäni olisi kyseenalaista katsoa, että sillä, että Nizzan luokituksen luokkien otsakkeiden luettelossa tai tavaroiden ja palvelujen aakkosellisessa luettelossa ei ole otsaketta tai palvelua, joka vastaa täsmälleen jonkin tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa kyseessä olevaa toimintaa, voitaisiin perustella tällaisen hakemuksen hylkäämistä. Tällaisen tavaramerkin rekisteröinnin käytännöllinen hankaluus ei merkitse sitä, että se olisi oikeudellisesti mahdotonta. Näistä samoista syistä katson, ettei mainitun luokituksen erilaisten selittävien huomautusten käyttäminen direktiivin tulkinnassa ole asianmukaista.

45. Mielestäni myöskään muissa kaikkia jäsenvaltioita tai Euroopan yhteisöä sitovissa kansainvälisissä sitoumuksissa ei ole seikkoja, joiden perusteella voitaisiin välittömästi ratkaista kysymys siitä, voivatko tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut muodostaa direktiivin mukaisesti sellaisenaan palvelun, jota varten voidaan rekisteröidä palvelumerkki. Kuten olen todennut, Pariisin yleissopimuksessa rajoitutaan määräämään jäsenvaltioille velvollisuus varmistaa palvelumerkkien suojelu määräämättä kuitenkaan, että niillä olisi velvollisuutta säätää tällaisten tavaramerkkien rekisteröinnistä. Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen, joka on tehty 15.4.1994 ja jonka yhteisö on hyväksynyt toimivaltaansa kuuluvin osin 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY,( ) liitteessä oleva teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jonka sisällön ja tarkoituksen perusteella yhteisön tavaramerkkilainsäädäntöä on yhteisöjen tuomioistuimen mukaan mahdollisimman suurelta osin tulkittava,( ) ei myöskään sisällä täsmällisiä määräyksiä tämän osalta.

46. Katson Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tavoin, että jotta riidanalaiseen kysymykseen voidaan vastata, on pohdinnan lähtökohdaksi otettava tavaramerkin keskeinen tehtävä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on valmistettu tai tarjottu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa.( )

47. Tästä seuraa, että sikäli kuin palvelumerkin tarkoituksena on mahdollistaa se, että kuluttajat voivat tunnistaa tätä palvelua tarjoavan yrityksen, sen rekisteröinti merkitsee sitä, että palvelu, joka sillä on tarkoitus kattaa, on tavaramerkin avulla sellaisenaan tunnistettavissa. Toisin sanoen on tärkeää, että kuluttajat voivat ymmärtää toiminnan, jota varten hakija hakee tavaramerkin rekisteröimistä, sellaisenaan palvelun tarjoamiseksi. Tämä edellytys perustuu juuri tavaramerkin tehtävään ja sen välittömään seuraukseen, tavaralajisääntöön, johon sisältyy se, että tavaramerkin antamat oikeudet on voitava määritellä täsmällisesti. Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä palvelulle, joka – koska kuluttajat eivät voi ymmärtää sitä palveluksi – tekisi suojan kohteen määrittelemättömäksi.

48. Kuten Bundespatentgerichtistäkin, minusta on mahdollista olettaa, että tavaroiden myynnissä tarjotut palvelut, joita kuluttajat voivat käyttää ainoastaan tietyn hankinnan yhteydessä mutta jotka ovat itse myynnistä erillisen sopimuksen kohteena, voidaan tunnistaa sellaisenaan palveluiksi ja suojata palvelumerkillä. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen antamien esimerkkien mukaan kyse voi olla kauppiaan tavaroiden hankintaa varten tarjoamasta rahoituksesta tai tavaraa koskevasta vakuutuksesta tai ostetun tuotteen korjaus‑ tai huoltosopimuksesta. Näiden palvelujen, jotka sitä paitsi kuuluvat Nizzan luokituksen erityisiin luokkiin eli luokkiin 36 ja 37, pitäisi voida olla palvelumerkin kohteena.

49. Tällainen tunnistaminen ei ehkä vaikuta yhtä ilmeiseltä sellaisten kantajan tarkoittamien kaltaisten palvelujen kuin tuotteiden valikoinnin, niiden yhdistämisen valikoimaksi ja niiden esillepanon, vastaanoton ja henkilökunnan antamien neuvojen laadun ja liikkeen sijainnin ja pääsyn sinne osalta. Nämä palvelut eroavat näet edellä mainituista siten, että ne eivät anna aihetta erilliseen sopimukseen tai laskutukseen. Niitä näyttäisi siis lähtökohtaisesti olevan vaikeampi tunnistaa sellaisenaan palveluiksi, joilla voi olla palvelumerkki. Minusta vaikuttaa silti ongelmalliselta torjua järjestelmällisesti sitä, että niiden tunnistaminen tavaroiden myynnistä erilliseksi palveluksi on mahdollista.

50. Kuten kantaja on korostanut, tavaroiden jälleenmyynti on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mikä on ilmentynyt ”supermarketien” ja ”suurmyymälöiden” määrän moninkertaistumisen myötä myyntipaikkojen, sähköisten viestintävälineiden käyttöön oton myötä tässä tarkoituksessa käytettyjen keinojen sekä markkinoinnin kehittymisen myötä myyntitapojen huomattavana kehittymisenä. Tämän kehityksen piirteet, joilla vaikuttaa minusta olevan merkitystä tämän asian kannalta, johtuvat siitä seikasta, että itse myyntitapahtuman olosuhteet voivat muodostaa kauppiaan ja kuluttajien välisessä suhteessa yhtä suuren perustelun myynnille kuin myytyjen tavaroiden laatu ja hinta. Esimerkiksi niin sanotussa hard discount ‑liikkeessä tuotteita saatetaan tarjota myyntiin ilman mitään merkkiä.( ) Ne kuitenkin valikoidaan siten, että ne vastaavat tiettyjä laatunormeja tietyssä hintahaarukassa. Tällaisessa yhteydessä on minusta mahdollista todeta, että kuluttajat ovat tunnistaneet tavaravalikoiman ja että tämä tavaravalikoima, eikä se, että tarjotaan tietyn merkkisiä tuotteita, saa kuluttajat palaamaan ostoksille tiettyyn myymälään. Myös kantajan istunnossa esittämä esimerkki viinin vähittäiskauppiaasta on mielestäni merkityksellinen. Minusta kuluttaja voi tunnistaa sellaisenaan palveluiksi mainitun vähittäiskauppiaan suorittaman valinnan ja ohjeet, joita hän voi antaa asiakkailleen sen suhteen, mitkä viinit sopivat parhaiten yhteen ruokalistan kanssa, kun otetaan huomioon mainitun kuluttajan taloudelliset mahdollisuudet.

51. Tämä erittely on minusta myös todennettavissa sellaisen, kuten tässä asiassa kyseessä olevan myymälän osalta, jossa tarjotaan myyntiin rakennus‑, remontti‑ ja puutarhatuotteita. Kantajan toimittaman selvityksen mukaan kantajan tarjoamat tuotteet ovat peräisin sadoilta eri valmistajilta. Voin kuvitella, että tämän tyyppisen kauppiaan tarjoamat tarvikkeet ja remontti‑ ja puutarhatyökalut saattavat olla erimerkkisiä ja että muut kauppaketjut saattavat tarjota myyntiin eräitä näistä samalla tavaramerkillä varustetuista tavaroista. Minusta on kuitenkin mahdollista olettaa, että kuluttajat saattavat päättää tehdä ostoksensa erityisesti tämän kauppiaan luona, koska tämä tarjoaa erityisen tämäntyyppisten tavaroiden valikoiman tai koska he tietävät, että siellä on tavoitettavissa myyjiä, jotka kykenevät antamaan heille asianmukaisia neuvoja suunnittelemiensa remonttitöiden suorittamista ja tähän tarkoitukseen sopivien työkalujen valitsemista varten.

52. Minusta vaikuttaa mahdolliselta, että näissä eri tapauksissa kuluttajat pystyvät tunnistamaan tällaisen toiminnan myynnistä erilliseksi palveluksi, koska se on luonteeltaan järjestelmällistä ja pysyvää ja koska sillä voi olla tärkeä merkitys myynnin perusteluna kauppiaan ja kuluttajien välisessä suhteessa.

53. Lisäksi katson kaikkien asian käsittelyyn osallistuneiden tahojen ja Bundespatentgerichtin tavoin, että vaikka näitä suorituksia ei laskuteta erikseen, niitä voidaan silti pitää korvausta vastaan tehtyinä, koska niitä ei tehdä pyyteettömästi vaan tiettyjen tavaroiden myynnin edistämiseksi, ja että kauppias huomioi niistä hänelle aiheutuneet kustannukset itse tavaroiden myynnistä realisoimassaan voittomarginaalissa. Näin ollen voin katsoa, että EY 50 artiklassa määrätty edellytys, jonka mukaan palvelut on suoritettava korvausta vastaan ja johon on perusteltua viitata direktiivin tulkinnassa kun otetaan huomioon, että direktiivin tarkoitus on edistää erityisesti palvelujen vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä, täyttyy.

54. En voi myöskään sulkea pois sitä, että jälleenmyyjillä voi olla intressi tällaisten palvelumerkkien rekisteröintiin. On tosin totta että, kuten Ranskan hallitus täydellä syyllä esittää, kauppiailla on jo käytettävissään muita oikeudellisia työkaluja kuin palvelumerkki asiakaskuntansa sitouttamista ja siitä huolehtimista varten, että tavaravalikoimaan ja henkilökunnan tarjoamiin neuvoihin tyytyväiset kuluttajat pystyvät erottamaan nämä kauppiaat kilpailijoistaan. Kauppiaiden myyntitoiminnassaan käyttämää henkilöllisyyttä suojataan toiminimen (liikenimi; nom commercial) suojalla, joka Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaan kaikkien yleissopimuksen sopijamaiden on varmistettava.( ) Jälleenmyyjillä on käytettävissään myös heidän kansallisessa oikeudessaan säädetty suoja, joka koskee heidän suhteissa kolmansiin käyttämäänsä toiminimeä (dénomination sociale) ja myyntipisteeseensä kiinnittämäänsä tunnusta, jolla ne ilmoittavat fyysisesti toiminimen kuluttajalle. Nämä seikat eivät kuitenkaan kata erityisesti kyseessä olevia palveluita sen enempää kuin tuotteiden tavaramerkitkään.

55. Lopuksi minusta kannattaa myös todeta, että suuri osa jäsenvaltioista sallii vastedes eri edellytyksin sen, että tavaroiden vähittäiskaupan yhteydessä tarjotuilla palveluilla voi olla tavaramerkki.( ) SMHV on omaksunut saman periaatteellisen kannan asetuksen perusteella, joka toki koskee yhteisön tavaramerkkiä eikä kansallisia tavaramerkkejä mutta jonka rekisteröintijärjestelmä ja sisämarkkinoiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet vastaavat direktiivin järjestelmää ja tavoitteita. Niinpä SMHV:n toinen valituslautakunta on päättänyt asiassa Giacomelli Sport( ) tehdyssä päätöksessä, että tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottu palvelu voi olla palvelu, jota varten voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkkejä.( ) Tämän päätöksen johdosta SMHV:n pääjohtaja on käytyään tietyn määrän neuvotteluja kansallisten virastojen ja WIPO:n kanssa myös todennut 12.3.2001 annetussa tiedonannossaan nro 3/01, että tavaroiden vähittäiskaupan yhteydessä tarjotuille palveluille voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkki pääjohtajan tarkemmin esittämillä edellytyksellä, joihin palaan toisen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä.

56. Edellä esitetyn perusteella ehdotan siis, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, että tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut, jotka ovat itse myynnistä erilliset ja jotka ovat tunnistettavissa, voivat direktiivin mukaisesti muodostaa palvelun, jota varten voidaan rekisteröidä palvelumerkki.

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

57. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellään Bundespatentgericht kysyy ennen kaikkea sitä, miten vähittäiskauppiaan tavaroiden vähittäiskaupassa tarjoamien palvelujen sisältö on direktiivin mukaisesti täsmennettävä, jotta voidaan taata tavaramerkkisuojan kohteen täsmällisyys, mikä on välttämätöntä toisaalta direktiivin 2 artiklassa säädetyn tavaramerkin tehtävän kannalta eli siksi, että voitaisiin erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista, ja toisaalta siksi, että on tarpeen rajata tällaisen tavaramerkin suojan ulottuvuus kollisiotapauksessa.

58. Komissio katsoo, että tämä kysymys koskee tavaramerkin rekisteröimisen muodollisia edellytyksiä ja että se kuuluu näin ollen jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Komissio viittaa erittelynsä tueksi direktiivin johdanto-osan viidenteen perustelukappaleeseen, jonka mukaan jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan tavaramerkkien rekisteröinnissä. Se korostaa myös eri jäsenvaltioissa olevia erilaisia kansallisten virastojen palvelumerkkien rekisteröinnille vähittäiskaupan alalla asettamia edellytyksiä koskevia erilaisia käytäntöjä. Se esittää lopulta, että yhteisön tavaramerkin osalta sellaisen tavaroiden tai palvelun kuvailemista koskevat edellytykset eivät ole asetuksessa vaan sen täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa N:o 2868/95.

59. En ole samaa mieltä tämän arvion kanssa. On tosin totta, että direktiivin, kuten asetuksenkaan, säännöksissä ei todeta sitä, missä määrin tavarat ja palvelut, joita varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki, on täsmennettävä. On myös riidatonta, että direktiivin tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa täysin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjä ja että jäsenvaltiot ovat varanneet itselleen vapauden säätää itse tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat menettelysäännöt.

60. Direktiivin tarkoituksena kuitenkin on, kuten sen johdanto-osan ensimmäisessä ja seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeuksien hankkimisen edellytykset. Mielestäni direktiivin järjestelmän tarkastelusta ilmenee, että kysymys siitä, miten tavarat ja palvelut, joita varten oleva tavaramerkki on rekisteröintihakemuksen kohteena, on täsmennettävä, kuuluu tämän rekisteröinnin aineellisiin edellytyksiin.

61. Tiedetään, että direktiivin järjestelmä perustuu rekisteröinnille. Tavaramerkille tulee direktiivissä säädetyt oikeudet, kun se rekisteröidään, ja mainittu rekisteröinti mahdollistaa näiden oikeuksien täsmällisen ulottuvuuden määrittämisen. Direktiivissä säädetään siten tietyt edellytykset, jotka merkin on täytettävä voidakseen olla tavaramerkkinä. Yhteisöjen tuomioistuin on joutunut täsmentämään sitä, mikä julkiseen rekisteriin tapahtuvan rekisteröinnin tarkoitus on, edellä mainitussa asiassa Sieckmann annetussa tuomiossa. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tällaisella rekisteröimisellä ”julkiseen rekisteriin pyritään tekemään [tavaramerkkiin] tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle, erityisesti taloudellisille toimijoille. Yhtäältä toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimiseen sekä tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisuun ja ylläpitoon. Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot. Jotta kyseisen rekisterin käyttäjille olisi mahdollista tavaramerkin rekisteröinnin perusteella määritellä tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissä olevan graafisen esityksen on oltava itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmärrettävä.”( )

62. Näitä edellytyksiä, joiden mukaan kyseinen merkki on voitava tuntea varmasti ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät huolehtimaan valvontavelvoitteistaan ja jotta tavaramerkin haltija ja muut toimijat tietävät täsmällisesti, mikä rekisteröinnin antamien oikeuksien ulottuvuus on, voidaan soveltaa tavaroihin ja palveluihin, joita varten on rekisteröity tavaramerkki.

63. Toisaalta merkki ja toisaalta tavarat ja palvelut, joita tällä merkillä on tarkoitettava, muodostavat näet rekisteröinnin kaksi toisistaan erottamatonta osatekijää, joiden perusteella voidaan määrittää jokaisen rekisteröidyn tavaramerkin antamat oikeudet. Tavaramerkki on direktiivin ja asetuksen järjestelmissä aina rekisterihakemuksen kohteena, jotta sillä tarkoitettaisiin tiettyjä tavaroita ja tiettyjä palveluja.( ) Direktiivin 3 artiklassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä on arvioitava erityisesti suhteessa näihin tavaroihin ja näihin palveluihin.( ) Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on myös välttämättä otettava huomioon sen arvioimiseksi, onko tämä rekisteröinti direktiivin 4 artiklan mukaisesti sillä perusteella evättävä, että se on sama tai sillä voi olla sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa. Niinpä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai se on julistettava mitättömäksi, ”jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan”.( ) Saman artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sekaannusvaaran olemassaolo johtuu sen, että merkit ovat samankaltaisia toistensa kanssa, ja sen, että näillä merkeillä tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia, keskinäisestä riippuvuudesta.

64. Tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen tunteminen on myös välttämätöntä sen rekisteröinnin direktiivin 5 artiklan mukaisesti antamien oikeuksien määrittämiseksi. Lopuksi tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että tavaramerkin menettämis‑ tai hylkäysperusteet voidaan panna täytäntöön ja että kansalliset virastot voivat direktiivin 13 artiklan mukaisesti rajoittaa tavaramerkin hylkäämisen, menettämisen tai mitättömyyden ulottuvuuden ainoastaan niihin tavaroihin tai palveluihin, joihin näitä perusteita on sovellettava.

65. Yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Sieckmann esiin tuomat edellytykset merkin havaitsemisen osalta menettäisivät siis tehokkaan vaikutuksensa, ellei myös tavaroita tai palveluita, joita varten tavaramerkin rekisteröimistä haetaan, voida tuntea täsmällisesti.

66. Tämä tunteminen on välttämätöntä varsinkin, kun, kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo vahvistanut, tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän, joka on olennainen osa niiden suojelua, on edistettävä oikeusvarmuutta ja hyvää hallintotapaa sekä yhteisön oikeuden että eri kansallisten oikeusjärjestysten kannalta.( ) Tässä logiikassa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivissä säädettyjen hylkäämisperusteiden tutkimuksen on oltava perusteellista ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.( ) Rekisteröimistä edeltävän perusteellisen ja kattavan tutkimuksen toimeenpaneminen oikeusturvan takaamiseksi edellyttää siis myös sitä, että tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröimistä haetaan, voidaan tuntea täsmällisesti.

67. Näiden seikkojen perusteella katson siis, että kysymys siitä, miten tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen sisältö on täsmennettävä, kuuluu tavaramerkkioikeuden hankkimisen edellytyksiin, jotka direktiivillä on tarkoitus yhdenmukaistaa. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen on määritettävä, kuinka tarkasti tämä sisältö on määritettävä.

68. Tämä kysymys antaa aihetta erilaisille käytännöille kansallisissa virastoissa ja SMHV:ssa. Nämä käytännöt voidaan esitellä kahdessa päälinjassaan seuraavasti.( ) Tavaramerkkien kattamien palvelujen kuvauksen osalta tietyt kansalliset virastot sallivat tällaisten palvelujen rekisteröinnin ”vähittäiskaupan” tai ”vähittäiskaupan palvelujen” nimikkeillä. Toiset virastot asettavat tämän rekisteröimisen edellytykseksi tarjottujen palvelujen tarkemman kuvauksen, jossa viitataan mahdollisesti Nizzan luokituksen 35 luokan selvittävissä huomautuksissa olevaan ilmaisuun, joka koskee ”erilaisten tavaroiden lajittelemi[sta] (niiden kuljettamista lukuun ottamatta) kolmannen lukuun, jolla mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti”. Suurin osa näistä virastoista suosittelee tai vaatii, että tavarat, joihin nämä palvelut liittyvät, on täsmennettävä tai että on määritettävä, mihin alaan ne kuuluvat. Toiset sallivat myös sen, että tämä täsmentäminen tapahtuu ilmoittamalla markkinoiden alue, jolla palveluja tarjotaan, kuten apteekki tai huonekalumyymälä.

69. SMHV:n osalta toinen valituslautakunta totesi edellä mainitussa asiassa Giacomelli Sport, että oli välttämätöntä, että hakija toimitti ymmärrettävän kuvauksen palvelusta sekä viittauksen alaan, jolla sitä tarjotaan. Se on antanut esimerkkinä ilmaisun ”vähittäiskaupan palvelut urheiluvälinealalla”.

70. Edellä mainitussa tiedonannossaan nro 3/01 SMHV:n pääjohtaja otti puolestaan hieman erilaisen kannan. Hänen mukaansa yhteisön palvelumerkki voi kattaa vähittäiskaupan yhteydessä tarjotut palvelut ja nämä palvelut kuuluvat Nizzan luokituksen luokkaan 35. Hän toteaa sen jälkeen, että ilmaisu ”vähittäiskaupan palvelut” on selvä ja että WIPO:n toimisto hyväksyy sen sillä edellytyksellä, että tämä ilmaisu ymmärretään luokan 35 selvittävässä huomautuksessa olevaksi ilmaisuksi. Toiminnan alan, jolla palveluja tarjotaan, täsmentämisen osalta hän toteaa, että – vastoin toisessa valituslautakunnassa omaksuttua kantaa – tätä täsmentämistä ei voida pitää juridisesti välttämättömänä, koska tällaista täsmentämistä ei edellytetä muihin Nizzan luokituksen luokkiin kuuluvien palveluiden, kuten korjauksen, huollon ja kuljetuksen osalta. Hänen mukaansa tällainen täsmentäminen on kuitenkin toivottavaa. Hän ehdottaa seuraavien muotoilujen käyttämistä: muun muassa toiminnan alasta ilmaisua ”vähittäiskaupan palvelut elintarviketuotteiden ja juomien alalla” ja tarjotun palvelun erityisluonteesta ”tavaratalon vähittäiskaupan” tai ”supermarketin vähittäiskaupan” kaltaisia ilmaisuja.

71. Olen osaltani sitä mieltä, että tavaroiden myynnissä tarjottuja palveluja varten olevan tavaramerkin rekisteröinnistä olisi ilmettävä selvästi yhtaikaa toisaalta näiden palvelujen konkreettinen sisältö ja toisaalta se, mihin tavaroihin tai tavaratyyppeihin ne liittyvät. Nämä kaksi vaatimusta ovat mielestäni perusteltuja direktiivin järjestelmän ja tavoitteiden kannalta tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen erityispiirteiden vuoksi.

72. Kuten olen katsonut, tavaramerkin rekisteröimisen on mahdollistettava se, että voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde.( ) Rekisteröinnin antamien oikeuksien tunteminen tarkoittaa niin ollen sitä, että voidaan määrittää täsmällisesti, mitkä palvelut tavaramerkki kattaa. Näiden palvelujen kuvaus on välttämätön myös sen mahdollistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät arvioimaan perusteellisessa ja kattavassa arvioinnissa sen, onko tavaramerkin rekisteröimiselle direktiivin 4 artiklan mukaista estettä sillä perusteella, että se on sama tai voi aiheuttaa sekaantumisvaaran aikaisemman tavaramerkin kanssa, koska kyseiset merkit ovat samoja tai samankaltaisia ja tavarat ja palvelut, joita näillä merkeillä tarkoitetaan, ovat samoja tai samankaltaisia. Lopuksi se on välttämätön sen mahdollistamiseksi, että nämä viranomaiset voivat arvioida onko olemassa tavaramerkin hylkäämis‑, menettämis‑ tai mitättömyysperusteita ja rajoittaa tavaramerkin hylkääminen, menettäminen tai mitättömyys koskemaan ainoastaan niitä tavaroita tai palveluja, joihin näitä perusteita on sovellettava.

73. Niiden seurausten määrittämiseksi, jotka näistä edellytyksistä aiheutuvat tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotuille palveluille, on mielestäni huomioitava se seikka, että mainitut palvelut eroavat korjaus‑, kuljetus‑ tai vaatteiden puhdistuspalvelujen kaltaisten muiden palvelujen tarjoamisesta. Tällaisia palveluja tarjotessaan palvelujen tarjoaja suorittaa näet työn, joka itsessään muodostaa kuluttajan kanssa tehdyn sopimuksen kohteen. Tällaisen palvelun tarjonnan mainitsemisella tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa kuvataan siis toimintaa, jonka sekä valvonnasta vastaavat viranomaiset että taloudelliset toimijat pystyvät selvästi tunnistamaan, koska sillä viitataan nimenomaiseen toimintaan, jonka jokainen pystyy hahmottamaan. Kuten olen todennut, tässä oikeudenkäynnissä kyseessä olevat palvelut ovat kuitenkin kauppiaiden tavaroidensa myynnissä tekemiä suorituksia, joiden tarkoituksena on nimenomaan edistää näiden tavaroiden myyntiä. Nämä palvelut eivät siis ole päämäärä itsessään. Kuluttajat käyttävät niitä ainoastaan näitä tavaroita ostaessaan ja niiden kustannukset sisältyvät näiden tavaroiden hintaan. Lisäksi olen todennut, että tavaramerkkioikeuden järjestelmässä myynti sellaisenaan ei muodosta palvelua, jota varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki. Kauppias erottautuu myyntitoiminnassaan kilpailijoistaan myymiensä tavaroiden tavaramerkillä, joka voi olla valmistajan tai tuottajan tavaramerkki, tai omalla kaupallisella merkillään.

74. Minusta tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut on siis voitava kuvata konkreettisesti ja riittävän täsmällisesti sitä varten, että toisaalta ne voidaan tunnistaa selvästi ja että toisaalta voidaan taata, etteivät ne rajoitu pelkkään tavaroiden jakeluun.

75. Siksi olen sitä mieltä, että ilmaisut ”vähittäiskauppa”, jota kantaja käyttää rekisteröintihakemuksessaan, tai ”vähittäiskaupan palvelut” eivät ole riittävän selviä tarjottujen palvelujen sisällön kuvaamiseen. Ne toki mahdollistavat sen ymmärtämisen, että niillä tarkoitetut palvelut eivät ole matkatoimiston, pesulayrityksen tai ravintolan suurmyymälän tiloissa tarjoamien palvelujen kaltaisia täysin tavaroiden kaupasta itsenäisiä suorituksia. Ne voitaisiin myös mahdollisesti ymmärtää siten, että ne eivät kata palveluja, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin, mutta jotka ovat hyödykkeen rahoittamiseksi tehdyn luottosopimuksen tai vakuutussopimuksen tavoin selvästi tunnistettavissa ja kuuluvat Nizzan luokituksen erityisiin palvelujen luokkiin. Ne eivät kuitenkaan mielestäni mahdollista sen ymmärtämistä, mitä kauppiaan tarjoamat palvelut, jotka eivät vastaa edellä mainittuja palveluja ja jotka eivät myöskään sekoitu itse myyntitapahtumaan, konkreettisesti ovat.

76. Olen vastaavasti taipuvainen ajattelemaan, että Nizzan luokituksen luokan 35 selittävissä huomautuksissa oleva muotoilu, joka koskee erilaisten tavaroiden yhdistämistä valikoimaksi, niiden kuljettamista lukuun ottamatta, kolmannen lukuun, jolla mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti, ei myöskään ole kauppiaan tapauksessa riittävän täsmällinen kauppiaan tarjoamien sellaisten palvelujen luokittelemista varten, jotka eivät sekoitu pelkkään kyseisten tavaroiden myyntiin laittamiseen.

77. Mielestäni on myös välttämätöntä täsmentää mihin tavaroihin tai mihin tavaratyyppeihin nämä palvelut liittyvät. Kuten SMHV:n pääjohtaja on todennut edellä mainitussa tiedonannossa nro 3/01, tällaista täsmentämistä ei tosin edellytetä rekisteröitäessä yhteisön tavaramerkkejä muihin Nizzan luokituksen luokkiin kuuluvia palveluja, kuten korjausta, huoltoa tai kuljetusta varten. Tämä seikka ei kuitenkaan minusta ole ratkaiseva ja ottaen tältäkin osin vielä huomioon kyseisten palvelujen erityispiirteet, se voitaisiin sivuuttaa yhteisön lainsäädännön järjestelmän ja tavoitteiden perusteella.

78. Olen näet todennut, että näiden palvelujen tarkoituksena on edistää tiettyjen tavaroiden myyntiä. Poiketen muusta palvelujen tarjonnasta, niitä ei tarjota itsenäisesti. Niitä tarjotaan ainoastaan tiettyjen erityisten tavaroiden myynnissä. Jos näitä tavaroita tai luokkaa, johon ne kuuluvat, ei täsmennetä mitenkään, tavaramerkin rekisteröimisen antaman suojan ulottuvuus olisi käytännöllisesti katsoen rajaton. Tällaisen tavaramerkin rekisteröimisen vaikutuksena voisi olla se, että hakija saa yksinoikeuden tämän merkin käyttöön tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen alalla riippumatta siitä, mikä tuotetyyppi on kyseessä. Tällainen tilanne ei mielestäni ole direktiivin sen tavoitteen mukainen, joka koskee tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämistä.

79. Tiedetään, että tavaramerkkioikeuden hieman paradoksaalisena piirteenä on se, että sillä annetaan yksittäiselle toimijalle yksinoikeuksia tavaroiden tai palvelujen myynnissä käytettäviin merkkeihin näiden tavaroiden ja näiden palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi. Tavaramerkin suoja ja vapaata liikkuvuutta koskevien etujen yhteen sovittamiseksi hakijan on tavaramerkkioikeuksien rekisteröintijärjestelmässä vaatimiensa yksinoikeuksien vastineena ilmoitettava täsmällisesti merkki sekä tavarat ja palvelut, joita nämä oikeudet koskisivat. Tällä edellytyksellä mahdollistetaan yhtaikaa tavaramerkin suojan tavoite määrittelemällä täsmällisesti tämän suojan kohde ja palvelujen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden tavoite rajoittamalla nämä yksinoikeudet itse tavaramerkin tehtävään, joka on haltijan tavaroiden ja palvelujen erottaminen muista tavaroista ja palveluista. Sikäli kuin kyseisiä palveluja voidaan luonteensa puolesta tarjota ainoastaan erityisesti tiettyjen tuotteiden myynnissä, minusta direktiivin järjestelmää ja tavoitteita voitaisiin tulkita siten, että hakijan on täsmennettävä, mihin tavaroihin nämä palvelut liittyvät.

80. Päinvastoin kuin komissio, olen sitä mieltä, että hakijan, joka hakee tavaramerkin rekisteröimistä tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottavia palveluita varten, tilanne ei ole sama kuin silloin, kun toimija hakee rekisteröintiä mainonnan kaltaista palvelua varten täsmentämättä mainonnan erityistä lajia tai laajaa tavara‑ ja palveluvalikoimaa varten. Näissä tapauksissa rekisteröinnin antaman suojan ulottuvuus on tosiasiallisesti hyvin laaja. Ei kuitenkaan ole varmaa eikä voida olettaa, että se, jota asia koskee, käyttää tavaramerkkiä ainoastaan yhdellä tietyllä palvelujen tarjoamisen alalla tai ainoastaan osaa niistä tavaroista varten, joita rekisteröimishakemus koskee. Tällaisessa tapauksessa voin myöntää, että sen mahdollistamiseksi, että merkki saadaan uudestaan saataville sellaista toiminnan alaa tai tavaroita varten, joihin sitä ei ole käytetty, on sovellettava direktiivin 10 ja 12 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tavaramerkin haltijan oikeuksien menettämistä siinä tapauksessa, että tavaramerkkiä ei tosiasiallisesti käytetä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity. Mielestäni ei kuitenkaan olisi asianmukaista soveltaa tällaista järjestelmää, jos alusta lähtien on varmaa, että palvelut koskevat vain tiettyjä tavaroita.

81. Tavaroita tai tavaratyyppejä, joihin tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut liittyvät, voidaan mielestäni kuvata joko luettelemalla nämä tavarat tai ilmoittamalla kyseessä oleva toiminnan ala taikka myymälätyyppi, joissa näitä suorituksia tarjotaan, kun tällaisilla tiedoilla viitataan selvästi määrättyyn tavaratyyppiin kuten urheiluvaate-alaan tai huonekalumyymälään. Sitä vastoin pelkkä sellainen viittaus ”tavaratalossa” tai ”supermarketissa” tarjottuihin palveluihin, josta voi olla hyötyä sen täsmentämisessä, missä yhteydessä kyseisiä palveluja tarjotaan, ei minusta riitä tavaroiden, joihin mainitut palvelut liittyvät, määrittämiseen, kun otetaan huomioon se, kuinka monenlaisia tavaroita tällaisesta myyntipisteestä voidaan myydä. Se, että tavarataloissa tapahtuvan jälleenmyynnin osalta myytyjen erityyppisten tavaroiden luetteleminen saattaa tuottaa vaikeuksia niiden määrän vuoksi, ei minusta ole riittävä syy luopua tästä täsmällisyyttä koskevasta vaatimuksesta.

82. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, että vähittäiskauppiaan tavaroiden vähittäiskaupassa tarjoamien sellaisten palvelujen sisältö, joita varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki, on direktiivin mukaan täsmennettävä siten, että on mahdollista tietää, mistä nämä palvelut konkreettisesti koostuvat. ”Vähittäiskaupan” tai ”vähittäiskaupan palvelujen” kaltaiset ilmaisut eivät ole riittävän täsmällisiä kuvaamaan näin tarjottujen palvelujen sisältöä. Tavaramerkin rekisteröimisen tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottuja palveluja varten on myös mahdollistettava tavaroiden tai tavaratyyppien, joihin nämä palvelut liittyvät, määrittäminen.

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys

83. Kolmas ennakkoratkaisukysymys liittyy direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun samankaltaisuuden käsitteeseen. Olen todennut, että 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Vastaavasti 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

84. Bundespatentgericht huomauttaa aluksi, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettua tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa olennaisena arviointiperusteena on se, voiko asianomainen kohderyhmä luulla, että tavarat tai palvelut on tuotettu saman yrityksen valvonnassa, kun otetaan huomioon kaikki olennaiset seikat. Se toteaa myös, että arvioitaessa sitä, ovatko tavarat tai palvelut samankaltaisia, merkityksellisiin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.

85. Bundespatentgericht esittää sen jälkeen, että useat kauppiaat valvovat niiden tavaroiden laatua, joiden jakelusta ne vastaavat. Se katsoo tämän perusteella, että tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palveluja varten rekisteröityjen tavaramerkkien alalla tämän varsin väljän samankaltaisuuden määritelmän, jossa toiminnallisesti yhteenkuuluvien tavaroiden tai palvelujen yhteydessä yhteistä laadunvalvontaa pidetään riittävänä, seurauksena tällaisen palvelumerkin haltijalle saatettaisiin antaa hallitsemattoman laaja suoja.

86. Niinpä näiden arviointiperusteiden seurauksena saattaisi olla se, että näitä palveluja pidettäisiin vastaavina kuin toisaalta muita palveluita, joita voidaan tarjota yleensä jakelun yhteydessä, kuten rahoitus‑, vakuutus‑ tai huoltopalveluita, ja toisaalta kauppiaan myymiä tuotteita itsessään.

87. Tämän viimeisen seikan osalta Bundespatentgericht toteaa, että saksalaisen oikeuskäytännön mukaan huolimatta palvelujen tarjoamisessa käytettyjen tavaroiden ja mainittujen palvelujen erilaisesta luonteesta näitä tavaroita ja palveluita voidaan pitää samankaltaisina silloin, kun palveluyritykset toimivat itsenäisesti kyseisten tavaroiden valmistuksessa tai jakelussa taikka kun tavaroiden valmistaja tai kauppias toimii myös itsenäisesti vastaavalla palvelualalla. Niinpä mainittu tuomioistuin katsoo, että palvelun ”ravintolatoiminta” on katsottu olevan samankaltainen kuin tavarat ”alkoholijuomat”, koska näitä tavaroita tarjotaan valmistajayrityksissä välittömään kulutukseen tai vielä koska niitä paitsi tarjoillaan ravintoloissa ravintolatoiminnan yhteydessä, myös myydään ”noutomyyntinä”.

88. Ottaen huomioon edellä esitetyn Bundespatentgericht kysyy kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessään yhteisöjen tuomioistuimelta, miten on rajattava direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun samankaltaisuuden ala toisaalta tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen ja toisaalta tavaroiden jakelun yhteydessä tarjottavien muiden palvelujen tai vähittäiskauppiaan myyntiin tarjoamien tavaroiden itsensä välillä?

89. Olen samaa mieltä kuin Bundespatentgericht intressistä olla antamatta vähittäiskaupassa tarjottuja palveluja varten rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle äärimmäisen laajaa suojaa, joka kattaisi yhtaikaa muut palvelut, joita voidaan tarjota jakelun yhteydessä, ja kaikki tavarat, joita haltija tarjoaa myyntiin. Katson ennakkoratkaisupyynnön esittämän tuomioistuimen tapaan, että tällaisten tavaramerkkien rekisteröimisen mahdollisuuden tunnustamisen seurauksena ei saisi olla sen mahdollistaminen, että mainitut tavaramerkit korvaavat tavaroita varten rekisteröidyt tavaramerkit tai vähentävät niistä koituvaa hyötyä.

90. Tavaramerkkioikeuden järjestelmän tällainen kyseenalaistaminen ei näet olisi yleisen edun mukaista. Vaikka jälleenmyynnin kehityksestä voi seurata, että tiettyjen tavaroiden myynnin yhteydessä tarjotuilla palveluilla on nykyisin tärkeä, jopa ratkaiseva, merkitys kuluttajille, tästä huolimatta kaiken myynnin tarkoituksena on edelleen se, että määrätty tavara ostetaan. Minusta on hyödyllistä huomauttaa tässä siitä, että tavaroita varten rekisteröityjen tavaramerkkien suojan tarkoituksena on puolustaa ja edistää näiden tuotteiden laatua. Sillä kannustetaan valmistajia pitämään yllä tavaroidensa laatua ja sijoittamaan varoja niiden parantamiseen takaamalla niille mahdollisuus sitouttaa asiakaskuntansa näiden tavaroiden, jotka voidaan tunnistaa tavaramerkistään, arvon avulla. Sama erittely voidaan tehdä kaupallisen merkin osalta, jonka kauppias voi päättää kiinnittää myymiinsä tuotteisiin. Kun kauppias tekee nämä tuotteet tällä tavalla tunnistettaviksi, hänen etujensa mukaista on se, että hänen tavaramerkillään varustetaan ainoastaan tavaroita, jotka vastaavat tiettyjä laatunormeja. Tavaroiden tavaramerkki edistää siis osaltaan taloudellista kehitystä. On siis mielestäni tärkeää, että suojalla, joka tavaramerkkioikeudessa annetaan myyntitavalle rekisteröimällä tavaramerkkejä tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotuille palveluille, ei vaaranneta itse myynnin kohteiden tavaramerkkien arvoa.

91. En kuitenkaan usko, että on mahdollista etukäteen rajata ennalta vahvistettujen arviointiperusteiden avulla yhtäältä tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen ja toisaalta muiden palvelujen, joita voidaan yleensä tarjota jakelun yhteydessä, sekä tuotteiden itsensä samankaltaisuuden alaa. Kuten direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa näet todetaan, tätä samankaltaisuuden käsitettä on tulkittava suhteessa sekaannusvaaraan. Oikeuskäytännön mukaan tällainen vaara on olemassa, kun yleisö voi erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä eli kun se saattaa luulla, että nämä tavarat tai nämä palvelut ovat peräisin samalta yritykseltä, jonka vastuulla se voi katsoa niiden laadun olevan.

92. Oikeuskäytännön mukaan tätä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja jokaisessa yksittäistapauksessa huomioon on otettava kaikki merkitykselliset tekijät.( ) Tämä arviointi merkitsee sitä, että huomioon otetut tekijät, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuus ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, ovat tietyllä tavalla toisistaan riippuvaisia. Niinpä sillä, että tavaramerkeillä on huomattava samankaltaisuus saatetaan hyvittää niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäistä samankaltaisuutta ja päinvastoin. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä huomattavampi tavaramerkin erottamiskyky on. Tämän erottamiskyvyn arvioimiseksi on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet mukaan lukien se seikka, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja kuvailevia osia, joita varten se on rekisteröity, ja tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.( ) Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on myös otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.( )

93. Lopuksi sekaannusvaaran arvioimisessa on ratkaiseva merkitys sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit.( )

94. Tämän oikeuskäytännön perusteella voin päätellä, että tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden arviointi, joka liittyy läheisesti siihen, onko sekaannusvaara olemassa, on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka liittyy jokaiselle yksittäistapaukselle ominaisten tosiseikkojen kokonaisuuden tutkimukseen. Näin ollen vaikuttaa ongelmalliselta määritellä etukäteen, että tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut eivät ole missään tapauksessa samankaltaisia kuin tietyt yleensä jakelun yhteydessä tarjottujen muiden palvelujen tyypit tai kuin tavarat, joihin ne liittyvät. Tällaisen samankaltaisuuden ennakollisen poissulkemisen seurauksena saattaisi tietyissä olosuhteissa olla se, että kyseenalaistettaisiin itse tavaramerkin tehtävä, joka on sillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen alkuperän takaaminen.

95. Tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottavien palvelujen ja tuotteiden, joihin nämä palvelut liittyvät, täsmällinen ja kattava määrittely on mielestäni paremmin tavaramerkkioikeuden kanssa yhteensopiva tapa rajoittaa sekä sekaannusvaaraa että sen seikan, että tällaisia palveluja varten on rekisteröity tavaramerkki, antaman suojan ulottuvuutta.

96. Jos nämä täsmennykset tehdään, toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava kussakin yksittäistapauksessa se, voiko kyseessä olevien kuluttajien keskuudessa olla, toisaalta kyseisten merkkien samuuden tai samankaltaisuuden vuoksi ja toisaalta kolmannelle kuuluvan merkin kattamien palveluiden tai tavaroiden ja vähittäiskauppiaan tavaroiden vähittäiskaupassa tarjoamien palvelujen samuuden tai samankaltaisuuden vuoksi, sekaannusvaara näin kuvattuihin palveluihin, niiden sisältöön ja siihen alaan jolla niitä tarjotaan, nähden. Tällaisen sekaannusvaaran voidaan katsoa ilmenevän ainoastaan, jos kaikkiin yksittäistapauksen erityisiin olosuhteisiin nähden kyseessä olevat kuluttajat saattavat luulla, että kolmannen merkillä varustetuilla palveluilla tai tavaroilla on sama alkuperä kuin vähittäiskauppiaan tavaroiden vähittäiskaupassa tarjoamilla palveluilla eli – sen oikeuskäytännön mukaan, josta Bundespatentgericht muistuttaa – että tämän kolmannen palvelut tai tavarat on tarjottu tai valmistettu vähittäiskauppiaan valvonnassa ja tämä vastaa niiden laadusta.

97. Päinvastoin kuin Bundespatentgericht, en usko, että sen seikan, että kuluttajien keskuudessa kauppiaiden oletetaan tietyssä määrin valvovan myymiensä tavaroiden laatua riippumatta siitä, että nämä tavarat on varustettu kyseisen kauppiaan kaupallisella merkillä tai tuottajan tavaramerkillä, seurauksena voi syntyä olettamaa siitä, että näitä tuotteita on yleisesti pidettävä samankaltaisina kuin tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottuja palveluja. Nämä tavarat eroavat luonteeltaan näistä palveluista. Niiden ei siis voida olettaa olevan samankaltaisia. Se, voidaanko niitä pitää samankaltaisina niiden luonteen, käyttötarkoituksen ja käyttötapojen sekä sen vuoksi, että ne ovat keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä, voidaan arvioida näiden kussakin yksittäistapauksessa kyseessä olevien palvelujen ja tavaroiden ominaispiirteiden mukaan.

98. En myöskään usko, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että näitä arviointiperusteita olisi tulkittava kovin laajasti. Kuten olen todennut, samankaltaisuuden käsitettä on tulkittava suhteessa sekaannusvaaran käsitteeseen ja, kuten yhteisöjen tuomioistuin on hiljattain suuren jaoston kokoonpanossaan todennut,( ) ei voida soveltaa olettamaa, jonka mukaan tällainen vaara on olemassa. Tavaramerkin haltijan suoja edellyttää näin ollen kyseessä olevan yleisön keskuudessa olevan sekaannusvaaran olemassaolon toteennäyttämistä.( )

99. Ottaen huomioon edellä esitetyn, olisin taipuvainen katsomaan, että tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen rekisteröimisen, mikäli näiden tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksenä on näiden palvelujen ja tavaroiden, joihin nämä palvelut liittyvät, täsmällinen esittäminen, seurauksena ei pitäisi olla sen, että näiden tavaramerkkien haltijoille annetaan rajoittamaton suoja. Yhdyn tältä osin SMHV:n pääjohtajan edellä mainitussa tiedonannossa nro 3/01 ilmaisemaan kantaan, että vaikka tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen ja myytyjen tavaroiden välistä sekaannusvaaraa ei voida sulkea pois, se on kuitenkin epätodennäköinen, paitsi erityisissä olosuhteissa, esimerkiksi silloin, kun tavaramerkit ovat samoja tai melkein samoja ja kun ne ovat markkinoilla hyvin tunnettuja.( )

100. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen, että ei ole tarpeen rajata direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen ja muiden tavaroiden jälleenmyynnissä tarjottujen palvelujen tai vähittäiskauppiaan myyntiin tarjoamien tavaroiden itsensä välisen samankaltaisuuden alaa.

IV Ratkaisuehdotus

101. Edellä esitetyn perusteella esitän, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundespatentgerichtin (Saksa) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Tavaroiden vähittäiskaupassa tarjotut palvelut, jotka ovat itse myynnistä erilliset ja jotka ovat tunnistettavissa, voivat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY mukaisesti muodostaa palvelun, jota varten voidaan rekisteröidä palvelumerkki.

2) Vähittäiskauppiaan tavaroiden vähittäiskaupassa tarjoamien sellaisten palvelujen sisältö, joita varten voidaan rekisteröidä tavaramerkki, on direktiivin mukaan täsmennettävä siten, että on mahdollista tietää, mistä nämä palvelut konkreettisesti koostuvat. ”Vähittäiskaupan” tai ”vähittäiskaupan palvelujen” kaltaiset ilmaisut eivät ole riittävän täsmällisiä kuvaamaan näin tarjottujen palvelujen sisältöä. Tavaramerkin rekisteröimisen tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottuja palveluja varten on myös mahdollistettava tavaroiden tai tavaratyyppien, joihin nämä palvelut liittyvät, määrittäminen.

3) Ei ole tarpeen rajata direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, tavaroiden vähittäiskaupassa tarjottujen palvelujen ja muiden tavaroiden jälleenmyynnissä tarjottujen palvelujen tai vähittäiskauppiaan myyntiin tarjoamien tavaroiden itsensä välisen samankaltaisuuden alaa.