II - 5595Asia T-59/08
Nute Partecipazioni SpA ja La Perla Srl
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto  
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön sanamerkki  
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Aikaisemmat kansalliset  
kuviomerkit la PERLA – Suhteellinen hylkäysperuste – Maineeseen kohdistuva 
loukkaus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan 
a alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta 
ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.12.2010  .  . II - 5599
Tuomion tiivistelmä
1. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset 
hylkäysperusteet  – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, 
jok
a on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – 
Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroi -
hin tai palveluihin ulottuva suoja – Haltijan esitettävä näyttö
(
Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
II - 5596TIIVISTELMÄ – ASIA T-59/08
2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset 
hylkäysperusteet  – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, 
jok
a on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – 
Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroi -
hin tai palveluihin ulottuva suoja – Edellytykset
(
Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
3. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset 
hylkäysperusteet  – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, jok
a on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – 
Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroi -
hin tai palveluihin ulottuva suoja – Edellytykset
(
Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
4. Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mität -
töm
yysperusteet – Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan vastainen rekisteröinti
(
Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)
1. Saadakseen yhteisön tavaramerkistä 
annetun asetuksen N:o  40/94  8  artik -
l
an  5  kohdassa säädettyä suojaa aikai -
semman tavaramerkin haltijan on esi-tettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisem-
man tavaramerkin erottamiskyvyn tai 
maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Yksikin näi s-
tä kolmesta loukkauksesta riittää, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa.
Aik
aisemman tavaramerkin haltija ei ole 
velvollinen osoittamaan, että kyseessä on kyseisen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen t
avaramerkkiinsä kohdistuva t o-
dellinen ja aktuaalinen loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus 
saattaa seurata sellaisesta myöhemmän 
tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin 
haltijan ei tarvitse odottaa käytön tosiasi -
allista toteutumista voidakseen saada sen 
kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin 
haltijan on kuitenkin osoitettava sellai s-
ten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla 
voidaan todeta, että olemassa on vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuu 
tulevaisuudessa.
K
un aikaisemman tavaramerkin haltija 
on onnistunut osoittamaan, että kyseessä 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI JA LA PERLA v. SMHV – WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
on hänen tavaramerkkiinsä kohdistuva 
todellinen ja aktuaalinen loukkaus tai v a-
kava vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuu tulevaisuudessa, myöhemmän tavaramerkin haltijan on osoitettava, että 
tavaramerkin käytölle on perusteltu syy.
(k
s. 31–34 kohta)
2. Sitä, onko myöhemmän tavaramerkin 
käyttö yhteisön tavaramerkistä annetun 
a
setuksen N:o  40/94  8  artiklan  5  koh -
dassa tarkoitettua aikaisemman tav a-
ramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on 
arvioitava kokonaisuutena ottamalla 
huomioon kaikki kyseisen yksittäist a-
pauksen merkitykselliset tekijät, kuten 
aikaisemman tavaramerkin maineen 
vahvuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuu -
den aste sekä kyseessä olevien tavaroiden 
tai palvelujen luonne ja samankaltaisuu -
den aste. Aikaisemman tavaramerkin 
maineen vahvuudesta ja erottamiskyvyn 
asteesta on todettava, että mitä erott a-
miskykyisempi ja maineikkaampi tämä 
tavaramerkki on, sitä helpommin sille 
on katsottava aiheutuvan haittaa. Lisäksi on t
odettava, että mitä välittömämpi ja 
vahvempi myöhemmän tavaramerkin 
herättämä mielikuva aikaisemmasta t a-
varamerkistä on, sitä suurempi on vaa -
ra siitä, että merkin nykyinen tai tuleva käyttäminen merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeute t-
tua hyväksi käyttämistä taikka olisi niille 
haitaksi.
T
ällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä 
voidaan myös tarvittaessa ottaa huo-mioon aikaisemman tavaramerkin vesit -
tymisen tai pilaamisen vaara.
(k
s. 42 ja 43 kohta)
3. Yhteisön tavaramerkistä annetun as e-
t
uksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on 
tulkittava siten, että tässä säännöksessä 
tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoike u-
tettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erot -
tamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin 
viimeksi mainitun haltijalle aiheut u-
van haitan vaaran olemassaoloa. Hyöty, 
jonka kolmas saa siitä, että se käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa 
samankaltaista merkkiä, on erottamisk y-
vyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi 
käyttämistä, jos tämä kolmas pyrkii täl -
lä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen 
II - 5598TIIVISTELMÄ – ASIA T-59/08
sen vetovoimasta, maineesta ja arvo s-
tuksesta sekä käyttämään ilman rahal-
lista vastiketta hyödyksi tavaramerkin 
haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia 
markkinointitoimenpiteitä.
(k
s. 45 kohta)
4. On näytetty toteen, että sanamerkin N I-
ME
I LA PERLA MODERN CLASSIC, 
joka on rekisteröity yhteisön tavaramer -
kiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan 
luokituksen luokkaan 14 (”helmet”), halti -
ja käytti yhteisön tavaramerkistä annetun 
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohda s-
sa tarkoitetuin tavoin epäoikeutetusti h y-
väkseen Italiassa aikaisemmin kyseiseen sopimukseen pohjautuvan luokituksen 
luokkaan 25 (”uimapuvut, urheiluvaa t-
teet ja vaatteet yleensä”) rekisteröidyn kuv
iomerkin la PERLA mainetta tai että 
olemassa oli vakava vaara siitä, että tällai-nen loukkaus tapahtuisi tulevaisuudessa.
On nä
ytetty toteen, että tavaramerkki la 
PERLA oli laajalti tunnettu alusvaatteille 
ja uimapuvuille ja että sitä voidaan pitää 
jopa hyvinkin laajana. Kyseisten tavara -
merkkien välillä on lisäksi tietynasteinen 
samankaltaisuus, ja aikaisemman tavara -
merkin kattamat tavarat, eli naisten vaa t-
teet, ja myöhemmän tavaramerkin katt a-
mat tavarat, eli helmet, kuuluvat toisiaan lähellä oleville osamarkkinoille.
Helmiä voidaan käyttää valmistettaessa 
uimapukuja ja muita naisten vaatteita. 
Ei ole mahdotonta, että korujen ja tar -
kemmin ottaen helmien kuluttajat tun -
tevat aikaisemman tavaramerkin haltijan markkinoille saattamat alusvaatteet ja 
uimapuvut.
(k
s. 36 ja 56–58 kohta)