Asia C-363/99





Koninklijke KPN Nederland NV

vastaan

Benelux-Merkenbureau





(Gerechtshof te ’s-Gravenhagen esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

«Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 3 artiklan 1 kohta – Rekisteröinnin esteet – Kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden ottaminen huomioon – Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta – Sellaisista osista koostuva sana, joista jokainen kuvailee kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia»

Julkisasiamies D. Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 31.1.2002

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.2.2004

Tuomion tiivistelmä

1. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Uuden tavaramerkin rekisteröinti – Toimivaltaisen viranomaisen suorittama merkin tutkinta – Kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden ottaminen huomioon

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artikla)

2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Uuden tavaramerkin rekisteröinti – Toimivaltaisen viranomaisen suorittama merkin tutkinta – Samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinti toisessa jäsenvaltiossa samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Vaikutuksettomuus

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artikla)

3. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia – Muiden tavanomaisempien merkkien tai merkintöjen olemassaolo samojen ominaisuuksien osoittamiseksi – Niiden kilpailijoiden määrä, joiden edun mukaista voi olla käyttää samoja merkkejä tai merkintöjä – Vaikutuksettomuus – Rekisteröinti, joka sellaisessa järjestelmässä, jossa on useita kieliä rinnakkain, koskee sanamerkin käännöksiä – Toimivaltaisen viranomaisen suorittama käännösten tarkastus

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohta)

4. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia – 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan suhde 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

5. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia – Käsite – Sanamerkki, joka muodostuu kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevista osista, kuuluu käsitteen alaan, kun osien yhdistelmä ei ole tavanomaisesta poikkeava

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohta)

6. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Uuden tavaramerkin rekisteröinti – Toimivaltaisen viranomaisen suorittama merkin tutkinta – Rekisteröintiä tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta, ei voida hyväksyä

(Neuvoston direktiivi 89/104/ETY)

7. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Uuden tavaramerkin rekisteröinti – Toimivaltaisen viranomaisen suorittama merkin tutkinta – Sitä, että rekisteröinnin epääminen koskee vain sellaisia tavaramerkkejä, joita selvästikään ei voida hyväksyä, ei voida hyväksyä

(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artikla)

1.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklaa on tulkittava siten, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, myös kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Tällaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on määritetty sovellettavassa kansallisessa säännöstössä.

(ks. 37 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

2.

Sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä sen tutkinnan kannalta, jonka toisessa jäsenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekisteröintiasioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa sellaisen rekisteröintihakemuksen osalta, jolla haetaan samankaltaista tavaramerkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

(ks. 44 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

3.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista on rekisteröidä tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja asia on näin huolimatta siitä, että on olemassa tavanomaisempia merkkejä tai merkintöjä näiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi, ja riippumatta niiden kilpailijoiden määrästä, joiden edun mukaista voi olla käyttää merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu.

Kun sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kieliä, rekisteröi sanamerkin, joka on ilmaistu yhdellä näistä kielistä, rekisteröinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myös käännöksiä näille muille kielille, kyseisen viranomaisen on tarkistettava kunkin tällaisen käännöksen osalta, että se ei muodostu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

(ks. 61 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)

4.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkillä, joka kyseisen säännöksen c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei voida katsoa väistämättä olevan kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä näiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Se seikka, että tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on merkityksetön arvioitaessa sitä, onko samalla tavaramerkillä kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

(ks. 79 kohta ja tuomiolauselman 4 kohta)

5.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itsekin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitä, että kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siellä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman merkityksensä, ei itse ole direktiivin 89/104/ETY tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan osoittaa näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia, tai ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia.

(ks. 104 kohta ja tuomiolauselman 5 kohta)

6.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY vastaista on se, että viranomainen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, rekisteröi tavaramerkin tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta.

(ks. 117 kohta ja tuomiolauselman 6 kohta)

7.

Viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, noudattama sellainen käytäntö on ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan vastaista, jolla pyritään epäämään yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisteröinti, joita selvästikään ei voida hyväksyä.