Asia C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vastaan

Franz Hauswirth GmbH

(Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 51 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkitykselliset perusteet arvioitaessa sitä, onko hakija jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ”vilpillisessä mielessä””

Julkisasiamies E. Sharpstonin ratkaisuehdotus 12.3.2009 I ‐ 4896

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.6.2009 I ‐ 4918

Tuomion tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin

— se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,

— hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja

— sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

Olettama siitä, että hakija tietää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, voi perustua muun muassa siihen, että tällainen käyttö on asianomaisella talouden sektorilla yleisesti tiedossa, ja tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa tällaisen käytön kestosta. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäessään. Tämä olettama ei kuitenkaan sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä.

Hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella. Aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi näin ollen tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, etenkin silloin, kun hakijalla ei ole aikomustakaan käyttää merkkiä vaan hän haluaa yksinomaan estää kolmannen pääsyn markkinoille.

Se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Tällaisessa tapauksessa hakija voisi näet hyötyä yhteisön tavaramerkkiin perustuvista oikeuksista pelkästään kilpaillakseen vilpillisesti sellaista kilpailijaa vastaan, joka käyttää merkkiä, joka on omien ansioidensa perusteella jo saavuttanut tietyn oikeudellisen suojan. Missään tapauksessa ei voida kuitenkaan pitää mahdottomana, että hakija pyrkii jopa tällaisissa olosuhteissa ja muun muassa silloin, kun useat tuottajat käyttävät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu, kyseisen merkin rekisteröinnillä oikeutettuun päämäärään. Tästä voi olla kyse muun muassa silloin, kun hakija tietää rekisteröintihakemusta jättäessään, että kolmas, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään mainitusta merkistä kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin estääkseen tämän ulkoasun käytön.

Lisäksi myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita.

Arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on lisäksi mahdollista ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin. Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.

(ks. 39–44 ja 46–52 kohta sekä tuomiolauselma)