Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että kahden samanlaisen tai samankaltaisen merkin sekaannusvaara voidaan hyväksyä vain tavaralajisäännön rajoissa, toisin sanoen kun kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat kohdeyleisön silmissä samat tai samankaltaiset, ja asia on täten, oli se erottamiskyky mikä hyvänsä, joka aikaisemmalla tavaramerkillä on sen mukaan, miten hyvin asianomainen yleisö tuntee sen.

Sen seikan avulla, että yleisö on tottunut siihen, että muotialan tuotteita pidetään kaupan hajuvesimerkeillä varustettuina, ei voida osoittaa, että yhtäältä hajuvedet ja toisaalta nahkatavarat ja vaatteet täydentävät toisiaan esteettisesti siinä mielessä, että yhden ryhmän tavarat ovat välttämättömiä tai tärkeitä toisen ryhmän tavaroiden käyttöä varten ja että kuluttajien mielestä on tavanomaista ja normaalia käyttää näitä tavaroita yhdessä.

Tällainen esteettinen täydentävyys, jonka on vastattava todellista esteettistä tarvetta siinä mielessä, että tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käyttämistä varten ja että kuluttajat pitävät tavanomaisena ja normaalina, että kyseisiä tavaroita käytetään yhdessä, ei kuitenkaan ole riittävä peruste päätelmälle, että ne ovat samankaltaiset asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Se edellyttää myös, että kuluttajien mielestä on yleistä, että näitä tavaroita pidetään kaupan samalla tavaramerkillä varustettuna, mikä merkitsee tavallisesti, että näitä tavaroita valmistavat tai jakelevat enimmäkseen samat tahot.

Sen arvioimiseksi, ovatko kyseessä olevat tavarat tai palvelut samankaltaiset yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, jotka ovat ominaisia kyseisten tavaroiden tai palveluiden väliselle suhteelle ja joita ovat erityisesti tavaroiden tai palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Kuviomerkin TOSCA BLU, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on haettu sellaisia nahkatavaroita ja vaatteita varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, ja sanamerkin TOSCA, jota ei ole rekisteröity tavaramerkiksi ja jonka väitetään olevan yleisesti tunnettu Saksassa seuraavia tavaroita varten: ”parfyymi, eau de toilette, kölninvesi, vartalovoiteet, saippuat, suihkugeelit, ym.”, välillä ei ole sekaannusvaaraa, kun hajuvesiä ei voida pitää samankaltaisina luokkaan 18 kuuluvien nahkatavaroiden ja luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden kanssa.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity.

Näin ollen toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jossa mahdollistetaan väitteet, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeille, joiden rekisteröinnistä ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia, vain tavaramerkkejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja kyseisen yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja joiden rekisteröinnistä on esitetty näyttöä.

Se, että yleisesti tunnetut tavaramerkit, joiden rekisteröinnistä ei ole esitetty näyttöä, on suljettu pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisalasta, on johdonmukaista Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan kanssa, jossa ei määrätä minkäänlaisesta suojasta sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, koska sitä sovelletaan vain tavaralajisäännön rajoissa.

(ks. 55–57 kohta)