Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmä perustuu Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohtaan kirjatulle periaatteelle, jonka mukaan yksinoikeus myönnetään ensimmäiselle hakijalle. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla muun muassa EU-tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, joka on rekisteröity Euroopan unionissa voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti. Sitä vastoin – tämän rajoittamatta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mahdollista soveltamista – ainoastaan se, että kolmas osapuoli käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei ole esteenä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröimiselle yhteisön tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita varten.

Tämän periaatteen soveltamiseen vaikuttaa erityisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Mitättömäksi julistamista vaativan asianosaisen on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että EU-tavaramerkin haltija jätti kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ”vilpillisen mielen” käsitettä ei ole määritelty, rajoitettu tai edes kuvailtu millään tavoin lainsäädännössä.

Unionin tuomioistuin esitti 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, useita täsmennyksiä siitä, miten vilpillisen mielen käsitettä, sellaisena kuin siitä on säädetty asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on tulkittava.

Unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemus merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi, ja etenkin ensinnäkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, toiseksi hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

Unionin tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa käyttämästä muotoilusta käy kuitenkin ilmi, että edellä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä.

Näin ollen on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi EU- tavaramerkiksi sekä kyseistä rekisteröintihakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys.

(ks. 23–29 kohta)