Asia C-148/17

Peek & Cloppenburg KG, Hampuri

vastaan

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkkioikeus – Direktiivi 2008/95/EY – 14 artikla – Tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen vahvistaminen jälkikäteen – Ajankohta, jona menettämisen tai mitättömyyden edellytysten on täytyttävä – Asetus (EY) N:o 207/2009 – EU-tavaramerkki – 34 artiklan 2 kohta – Aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen – Tämän vaatimisen vaikutukset aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.4.2018

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95 – Tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen vahvistaminen jälkikäteen – Sen ajankohdan määrittäminen, jona aikaisemman kansallisen tavaramerkin menettämisen tai mitättömyyden edellytysten on täytyttävä – Aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen EU-tavaramerkille – Tämän aiemmuuden vaikutukset aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteristä poistamisen jälkeen

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 14 artikla)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 14 artiklaa, luettuna yhdessä [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansallisen lainsäädännön tulkinnalle, jonka mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta vaaditaan EU-tavaramerkille, mitättömyys tai menettäminen voidaan vahvistaa jälkikäteen vain, jos mitättömyyden tai menettämisen edellytykset täyttyvät paitsi aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä luopumisen tai sen raukeamisen ajankohtana myös ajankohtana, jona tuomioistuin antaa ratkaisun vahvistamisesta.

Vaikka direktiivin 2008/95 14 artiklassa ei täsmennetä, mikä ajankohta on otettava huomioon tutkittaessa, täyttyvätkö mitättömyyden tai menettämisen edellytykset, tämän säännöksen sanamuodosta ja tarkoituksesta kuitenkin ilmenee, että kyseisen tutkinnan tarkoituksena on määrittää jälkikäteen, täyttyivätkö nämä edellytykset sinä ajankohtana, kun aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä luovuttiin tai jona se raukesi. Tästä seuraa, että vaatimus, jonka mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen edellytysten on täytyttävä myös sinä ajankohtana, jona vaatimuksesta vahvistaa mitättömyys tai menettäminen jälkikäteen lausutaan, ei ole mainitun säännöksen mukainen.

Aluksi on nimittäin todettava, että mahdollisuutta käyttää kansallista tavaramerkkiä, josta on luovuttu, ei mainita lainkaan direktiivissä 2008/95. Lisäksi direktiivin johdanto-osan viidennestä perustelukappaleesta ja sen 1 artiklasta ilmenee, että tätä direktiiviä sovelletaan vain tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröintiä on haettu, minkä vuoksi rekisteristä poistettu tavaramerkki ei ole sen osalta enää olemassa.

Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta johtuu, että tavaramerkin käyttö otetaan huomioon vain menettämisvaatimuksen esittämisajankohtaan asti, mahdollisesti kolmella kuukaudella aikaistettuna tämän säännöksen kolmannessa kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Tämän säännöksen mukaista ei näin ollen ole ottaa huomioon tavaramerkin menettämisen vahvistamista jälkikäteen koskevassa menettelyssä sen ajankohdan jälkeistä käyttöä, jona haltija itse ilmoitti luopuvansa tavaramerkistä tai antavansa sen raueta.

Lopuksi asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että EU-tavaramerkille vaaditun aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden ainoa vaikutus on, että tämän aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija, joka on luopunut siitä tai antanut sen raueta, säilyttää siinä jäsenvaltiossa, jossa tai jota varten se oli rekisteröity, samat oikeudet, jotka sillä olisi ollut, jos kyseinen tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity siellä. Tällä säännöksellä luodaan näin ollen fiktio, jonka tarkoituksena on antaa EU-tavaramerkin haltijalle kyseisessä jäsenvaltiossa sama suoja, jota aikaisempi rekisteristä poistettu kansallinen tavaramerkki sai, eikä mahdollistaa viimeksi mainitun tavaramerkin olemassaoloa sellaisenaan. Tästä seuraa muun muassa, että mahdollinen kyseisen merkin käyttö sen rekisteristä poistamisen jälkeen on katsottava tällaisessa tapauksessa EU-tavaramerkin eikä rekisteristä poistetun aikaisemman kansallisen tavaramerkin käytöksi.

(ks. 26 ja 28–30 kohta ja tuomiolauselma)