Asia T-304/16

bet365 Group Ltd

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki BET 365 – Ehdoton hylkäysperuste – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Näyttö – Tavaramerkin käyttö useisiin tarkoituksiin – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta)

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 14.12.2017

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan nojalla ominaispiirteidensä vuoksi kuvailevaa ja erottamiskyvytöntä tavaramerkkiä, joka on rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan vastaisesti, ei voida kuitenkaan julistaa mitättömäksi, jos se on tullut rekisteröintinsä jälkeen erottamiskykyiseksi käytön perusteella niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se on rekisteröity. Kuten nimittäin 28.9.2016 annetussa tuomiossa European Food v. EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, on todettu, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa, joka koskee ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvaa mitättömyysmenettelyä, viitataan suoraan saman asetuksen 7 artiklassa säädettyihin rekisteröinnin ehdottomiin hylkäysperusteisiin sekä niitä lieventävään poikkeukseen erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella, jolloin ainoa mahdollinen aineellinen ero näiden kahden menettelyn välillä koskee hetkeä, jona tällaisen erottamiskyvyn syntymistä on arvioitava. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin vahvisti 15.12.2016 annetussa tuomiossa Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Suklaalevyn muoto), T-112/13, että ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvassa mitättömyysmenettelyssä riidanalaisen tavaramerkin haltija voi joko näyttää toteen, että tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella ennen sen rekisteröintiä tai näyttää toteen, että siitä on tullut erottamiskykyinen rekisteröinnin ja mitättömyysvaatimuksen tekemispäivän välillä. (ks. 23 kohta)

Alueesta, jolla erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella on osoitettava, jotta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaiset poikkeukset soveltuvat, on muistettava, että tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 1 artiklan 2 kohta) mukaisesti EU-tavaramerkki on yhtenäinen, mikä merkitsee sitä, että sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. EU-tavaramerkin yhtenäisyydestä seuraa, että merkin rekisteröinti edellyttää, että sillä on erottamiskyky koko unionin alueella. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) mukaan tavaramerkkiä ei näin ollen voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa unionia. On siis osoitettava, että kyseinen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella koko sillä alueella, jolla tämä ominaisuus tavaramerkiltä alun perin puuttui, ja tämä alue voi tapauksen mukaan olla pelkästään yhden jäsenvaltion alue. On kuitenkin todettu, että olisi kohtuutonta vaatia, että todisteet erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella pitäisi esittää kunkin jäsenvaltion osalta erikseen. Tältä osin ei voida sulkea pois käytön perusteella tietyissä jäsenvaltioissa syntyneen erottamiskyvyn ekstrapolointia muihin jäsenvaltioihin, jos objektiivisten ja uskottavien seikkojen perusteella voidaan todeta, että kyseiset markkinat ovat rinnastettavissa toisiinsa siltä osin, kuinka kohdeyleisö käsittää riidanalaisen tavaramerkin. (ks. 26 kohta)

Tavaramerkin käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn toteaminen edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa tavaramerkin avulla kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä. Erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella koskevien edellytysten täyttymistä ei voida kuitenkaan näyttää toteen pelkästään yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. On otettava huomioon erityisesti tavaramerkin markkinaosuus, sen käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin avulla kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppa- ja teollisuuskamarien tai muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot. On myös huomattava, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava myös suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, ja ottamalla huomioon se, kuinka kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän asian.

Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, ettei näyttöä käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä voida osoittaa esittämällä yksittäisiä tietoja kuten pelkästään kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntimäärät ja mainosmateriaalia. Niin ikään pelkästään se seikka, että merkkiä on käytetty unionin alueella tietyn ajan, ei myöskään riitä osoittamaan, että kyseisten tavaroiden kohdeyleisö katsoo sen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. Tältä osin käytön perusteella syntynyt erottamiskyky on osoitettava ”tavaramerkin käyttämisellä tavaramerkkinä” eli tavaramerkin käytöllä, jonka perusteella tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmässä tavaroiden tai palvelujen tiedetään olevan peräisin kyseistä tavaramerkkiä käyttävästä yrityksestä. (ks. 27–30 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 31–77 kohta)

Tavaramerkin erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella ei välttämättä edellytä sitä, että tavaramerkki on ollut itsenäisen käytön kohteena, vaan se voi seurata tavaramerkin käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana tai sen käytöstä yhdessä toisen rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, kunhan näissä kahdessa tapauksessa tämän käytön seurauksena kohderyhmässä mielletään pelkästään tutkinnan kohteena olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä, joka käyttää sitä toisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa. (ks. 39 kohta)

Tavaramerkin käyttö internetin verkkotunnuksen nimenä voi olla tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä. Kaikki riippuu nimittäin tältä osin esitetyistä asiakirjoista ja tiedoista ja siitä, kuinka ne voivat auttaa arvioimaan kohdeyleisön käsitystä sen havaitessa tavaramerkin tai käyttäessä sitä internetissä. Näin ollen sellaiset tiedot kuten käynnit kantajan internetsivustolla, sivuston luokittelu käyntitiheyden mukaan eri maissa tai niiden kertojen määrä, joina riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä on haettu internetin hakukoneilla, ovat tietoja, jotka voivat osaltaan osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Sama voi koskea kantajan internetsivuston tai muiden, erikielisten internetsivustojen sivujen, joissa riidanalainen tavaramerkki tai siitä johdetut tavaramerkit esiintyvät, otteita, jos toimitettujen todisteiden laajuus voi kuvata riidanalaisen tavaramerkin merkittävää käyttöä tavaramerkkinä. (ks. 43 ja 46 kohta)