Asia T-45/16

Nelson Alfonso Egüed

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin BYRON rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki BYRON - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta - Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) - Goodwill (liikearvo) - Todisteet aikaisemman oikeuden hankkimisesta ja pysyvyydestä

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.7.2017

Kansallinen oikeus – Viittaus kansalliseen oikeuteen – Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus – Merkkioikeuden loukkauskannetta koskeva järjestelmä (action for passing off)

Kansallinen oikeus – Viittaus kansalliseen oikeuteen – Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus – Merkkioikeuden loukkauskannetta koskeva järjestelmä (action for passing off)

Väitemenettelyä koskevasta päätöksestä nostetun kanteen yhteydessä esitettyä vaatimusta, jossa pyritään siihen, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki rekisteröidään, ei voida tutkia. Rekisteröinnissä toimivaltaiset Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston elimet eivät tee virallista päätöstä, jolla EU-tavaramerkin rekisteröinti todettaisiin ja johon voitaisiin hakea muutosta. Näin ollen valituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään vaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se rekisteröimään EU-tavaramerkki. Myöskään unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei siis ole käsitellä muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se muuttamaan valituslautakunnan päätöstä tähän suuntaan. (ks. 18–21 kohta)

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla rekisteröimättömän tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, jos kyseinen rekisteröimätön merkki täyttää neljä edellytystä. Rekisteröimätöntä tavaramerkkiä on käytettävä elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, oikeuden tavaramerkkiin on oltava hankittu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa tavaramerkkiä on käytetty ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, ja lopuksi tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten kun tavaramerkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, rekisteröimättömän tavaramerkin, jota käytetään elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä. Kaksi ensimmäistä edellytystä eli ne, jotka liittyvät aikaisemman tavaramerkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 myös vahvistetaan merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta koskevat yhtenäiset standardit, jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia. Sitä vastoin virkkeen osasta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan – – jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kahta muuta tässä asetuksessa mainittua edellytystä arvioidaan edeltävistä poiketen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Viittaaminen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavaan oikeuteen on kuitenkin perusteltua, koska asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota unionin tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin EU-tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin EU-tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö. (ks. 23–27 ja 29 kohta)

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan väitteentekijällä on Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa todistustaakka siitä, että väitteen perusteena olevaan merkkiin mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Väitteentekijän on kansallisen lainsäädännön, johon väitteen tueksi vedotaan, ja kyseisessä jäsenvaltiossa annettujen tuomioistuinratkaisujen perusteella osoitettava, että kyseinen merkki kuuluu jäsenvaltion oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan, ja että sen nojalla voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö. (ks. 31 kohta)

Kansallisen oikeuden säännöllä suojattuun aikaisempaan oikeuteen perustuvan väitteen yhteydessä Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto ja unionin yleinen tuomioistuin voivat tarkistaa väitteentekijän tälle kuuluvan todistelun osana kyseisen kansallisen oikeuden sisällöstä esittämien todisteiden merkityksellisyyden. Näin ollen viraston toimivaltaisten osastojen, joiden ratkaistavaksi asia on ensin saatettu, tehtävänä ei ole pelkästään hyväksyä kansallista oikeutta sellaisena kuin väitteentekijä on sen esittänyt. Virasto voi selvittää viran puolesta kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sisällön, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen väitteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. Harjoittaessaan tuomioistuinvalvontaa unionin yleisen tuomioistuimen on – harjoittaakseen tehokasta valvontaa – voitava varmistaa esitettyjen asiakirjojen lisäksi niiden oikeussääntöjen, joihin väitteentekijä on vedonnut, sisältö, soveltamisedellytykset ja vaikutusalue. (ks. 33–35 kohta)

Kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkkioikeuden loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti väitteentekijän on osoitettava, että kolme edellytystä täyttyy, eli ensiksi kyseisen rekisteröimättömän tavaramerkin tai merkin hankittu goodwill (eli asiakkaita tuova vetovoima), toiseksi myöhemmän tavaramerkin haltijan harjoittama harhaanjohtava esitys sekä kolmanneksi goodwillille aiheutunut vahinko. (ks. 43 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 68, 81, 90, 103, 118 ja 122 kohta)

Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan d alakohdassa säädetään siitä, että väitteentekijän, joka vetoaa Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan, on esitettävä todiste aikaisemman oikeuden hankkimisen ja sen suojan laajuuden lisäksi kyseisen oikeuden pysyvyydestä. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen merkin on oltava käytössä vielä väitteen esittämishetkellä. (ks. 83 ja 84 kohta)