Asia T-419/17

Mendes SA

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki VSL#3 – Tavaramerkki, josta on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity – Tavaramerkki, joka voi johtaa yleisöä harhaan – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.5.2018

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)

EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Menettämisperusteet – Tavaramerkki, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys – Sanamerkki VSL#3

EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Menettämisperusteet – Tavaramerkki, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys – Arviointi, joka perustuu kohderyhmän käsitykseen merkistä (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)

EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Menettämisperusteet – Tavaramerkki, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys – Edellytykset

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)

Ks. tuomion teksti. (ks. 15 kohta)

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jota voidaan soveltaa analogisesti Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ilmenee, että tämä artikla koskee tilannetta, jossa tavaramerkki ei enää kykene täyttämään tehtäväänsä alkuperän osoittajana. Tavaramerkin eri tehtävien joukossa olennainen merkitys on alkuperän osoittamisella. Se tarkoittaa sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään sillä varustetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan näin tämän tavaran tai palvelun muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Mainittu yritys on se, jonka valvonnassa tavara tai palvelu myydään. Euroopan unionin lainsäätäjä on ottanut lähtökohdaksi tavaramerkin tehtävän alkuperän osoittajana, kun se on säätänyt asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkki ei alun perinkään kykene täyttämään tehtäväänsä alkuperän osoittajana, kun taas tämän saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee tilannetta, jossa tavaramerkistä on tullut siinä määrin yleisesti käytetty nimitys, että merkki, josta se muodostuu, nimeää rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen luokan, lajin tai luonteen eikä enää tietystä yrityksestä peräisin olevia erityisiä tavaroita tai palveluja. Tavaramerkki, josta on tullut tavaran yleisesti käytetty nimitys, on näin ollen menettänyt erottamiskykynsä, joten se ei enää täytä tätä tehtävää. Tavaramerkin haltija voi siis menettää sillä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan nojalla olevat oikeudet, jos yhtäältä tästä tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, ja jos toisaalta tämä muutos johtuu mainitun haltijan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä. Molempien edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. (ks. 22–26 kohta)

Oikeuskäytännössä todetaan, että sellaisessa tapauksessa, että rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, merkityksellisen kohderyhmän arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukäyttäjät ja kyseessä olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat. Tavaramerkki on nimittäin myyjien ja ostajien välisen viestintäprosessin erottamaton osa. Tällä prosessilla voidaan saavuttaa toivottu tulos ja tavaramerkki voi täyttää tehtävän, joka on sen olemassaolon peruste, vain, jos kaksi viestinnän osapuolta ymmärtää tavaramerkin sellaiseksi eli ne ovat tietoisia sen tehtävästä alkuperän osoittajana. Jos toinen näistä ryhmistä katsoo tavaramerkin yleisnimitykseksi, tavaramerkin välittämän tiedon siirto on epäonnistunut. Tavaramerkki voi kuitenkin edelleen täyttää tehtävänsä alkuperän osoittajana, vaikka ostaja ei tiedäkään sen olevan tavaramerkki, jos väliportaan kauppias vaikuttaa ostajan ostopäätökseen merkittävällä tavalla ja siten sen tietämys tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä johtaa viestintäprosessin onnistumiseen. Näin käy silloin, jos kyseisillä markkinoilla on tavanomaista, että tällaisten välittäjien antama neuvonta vaikuttaa ratkaisevasti ostopäätökseen tai välittäjät jopa tekevät ostopäätöksen itse kuluttajan puolesta, kuten apteekit ja lääkärit lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden osalta. Näin ollen kohdeyleisön muodostavat ennen kaikkea kuluttajat ja loppukäyttäjät, ja välikädet, joilla on merkitystä tavaramerkin yleisen luonteen arvioinnissa, on myös otettava huomioon. Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että kohdeyleisö, jonka näkemys on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys sillä myytävälle tavaralle, on määriteltävä ottaen huomioon mainitun tavaran markkinoiden ominaispiirteet. (ks. 31–35 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 36–50 kohta)

Oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu menettämisperuste edellyttää, että kuluttajaa johdetaan tosiasiallisesti harhaan tai että on olemassa riittävän vakava vaara siitä, että häntä johdetaan harhaan. Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen edellyttää tavaramerkin harhaanjohtavaa käyttöä sen rekisteröinnin jälkeen. Kantajan on asianmukaisesti osoitettava tällainen harhaanjohtava käyttö. Vaikka on niin, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto, muutokset tavaramerkin kattaman tavaran koostumuksessa voivat johtaa sen menettämiseen, näin tapahtuu kuitenkin ainoastaan, jos tavaramerkki välittää virheellisen tiedon mainitun tavaran luonteesta, laadusta tai alkuperästä. (ks. 54, 55 ja 60 kohta)