Kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty väite yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on tutkittava kysymystä siitä, ovatko riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut samoja tai samankaltaisia.

Kohdeyleisön, joka koostuu Yhdistyneen kuningaskunnan keskivertokuluttajista sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteen alan ammattilaisista ja asiantuntijoista, keskuudessa on olemassa sekaannusvaara kuviomerkin AMS Advanced Medical Services, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 5 kuuluville tavaroille ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt” ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 42 kuuluville palveluille ”Sairaalan, toipumiskodin ja terveyshoitolan palvelut; lääkinnällinen hoito, terveyden- ja kauneudenhoito; lääketieteellisen, bakteriologisen tai kemiallisen laboratorion palvelut; lääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden tapaan vaikuttavien ravintoaineiden ja muiden tuotteiden kehittäminen terveydenhoitoalalle ja lääketieteellisten ja kliinisten tutkimusten suorittaminen, muiden neuvonta ja tukeminen näissä toimissa; tieteellinen ja teollinen tutkimus, erityisesti lääketieteellinen, bakteriologinen tai kemiallinen tutkimus; optikkopalvelut; terveydenhoitoalan työntekijöiden neuvonta hoito-ohjelmien kehittämisessä, laatimisessa ja toteuttamisessa ja näiden hoito-ohjelmien testaus tutkimusten avulla”, ja aikaisemman kansallisen sanamerkin AMS välillä, joka on rekisteröity seuraaville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 10 kuuluville tavaroille ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, haavanompelutarvikkeet; lääketieteelliset laitteistot urologisten ongelmien ja impotenssiongelmien tarkkailuun, proteesit, penisproteesit, urologiset proteesit, tekosulkijalihakset; kaikkien edellä mainittujen tuotteiden osat ja kappaleet”.

Kun arvioidaan sekaannusvaaraa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, merkkejä on vertailtava sellaisina kuin ne on rekisteröity tai sellaisina kuin ne ovat rekisteröintihakemuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä erillään tai yhdessä muiden tavaramerkkien tai mainintojen kanssa.

Tutkittaessa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käytetyn tosiasiallisesti, ja tämä olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä. Tuollaisesta pyynnöstä seuraa, että todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättömyyden oikeuttavista perusteista) on väitteentekijällä uhalla, että muutoin väite hylätään. Jotta tällainen vaikutus syntyisi, vaatimus on nimenomaisesti muotoiltuna toimitettava ajoissa sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit).

Jotta tuollainen pyyntö katsotaan tehdyksi määräajassa SMHV:lle, se on tehtävä väiteosastossa.

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklasta ja asetuksen N:o 40/94 soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sisältävän asetuksen N:o 2868/95 22 säännöstä yhdessä johtuu, että kun SMHV on vastaanottanut väitteen yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan, se toimittaa väitteen tavaramerkin hakijalle ja asettaa sille määräajan huomautusten esittämiselle tältä osin. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan todisteiden esittämistä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voi pyytää vain yhteisön tavaramerkin hakija ja pyyntö on tehtävä nimenomaisesti väiteosastossa, koska tämä pyyntö muuttaa riidan luonnetta ja asettaa väitteentekijälle velvollisuuden, jota sillä ei välttämättä ollut.

Koska väiteosastolle ei ole esitetty tuollaista pyyntöä eikä se ole tehnyt päätöstä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, valituslautakunnan, jolle pyyntö mainitun tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta on ensimmäisen kerran tehty, pitäisi tutkia väiteosaston päätöstä sellaisen uuden pyynnön perusteella, joka koskee kysymystä, jota väiteosasto ei ole voinut tutkia ja josta se ei ole päätöksessään lausunut.

Tältä osin on todettava, että vaikka toiminnallinen jatkuvuus väiteosaston ja valituslautakunnan välillä tarkoittaa sitä, että viimeksi mainittu tutkii asian uudelleen, tällä seikalla ei kuitenkaan voida perustella tuollaisen tosiasiallisen käytön osoittamista koskevan pyynnön esittämistä ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, koska toiminnallinen jatkuvuus ei tarkoita sitä, että valituslautakunnan pitäisi tutkia erilaista asiaa kuin väiteosastolle esitetty asia, eli asiaa, jota on laajennettu lisäämällä siihen edeltävä kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

(ks. 105–108 ja 113 kohta)