Asia T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

”Euroopan unionin tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki MACCOFFEE — Aikaisempi EU-sanamerkki McDONALD’S — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 5 kohta — Tavaramerkkiperhe — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Mitättömäksi julistaminen”

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.7.2016

EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Näyttö, joka haltijan on esitettävä – Tuleva vakava vaara epäoikeutetusta hyväksikäytöstä tai haitasta

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta, 57 artiklan 2 kohta ja 78 artiklan 1 kohdan f alakohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artikla, 22 säännön 4 kohta ja 40 säännön 6 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 14 ja 15 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 20, 21 ja 37 kohta)

On olemassa vakava vaara siitä, että sanamerkin MACCOFFEE, joka on rekisteröity EU-tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, käyttö tarkoittaa aikaisemman sanamerkin McDONALD'S, joka on rekisteröity EU-tavaramerkiksi mainitun sopimuksen mukaisiin luokkiin 29, 30, 32 ja 42 kuuluvia tavaroita varten, maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tavaramerkki McDONALD’S on unionissa hyvin laajalti tunnettu pikaruokapalveluille. Sen laaja tunnettuus ulottuu tavaramerkkiperheen ”Mc” tyypillisiin osiin. Tavaramerkki McDONALD’S on nimittäin perheen alkuperänä oleva tavaramerkki, johon kaikki johdetut tavaramerkit liittyvät yhteisen piirteen eli etuliitteen ”mc” avulla ja josta ne kaikki erottuvat samantyyppisellä loppuosalla, joka viittaa johonkin väliintulijan pikaruokapaikkojen ruokalistalla olevista elintarvikkeista. Etuliite ”mc” on tullut itsessään erottamiskykyiseksi pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoissa olevia tuotteita varten ainakin osassa unionin aluetta, minkä vuoksi tämä etuliite on sopiva luonnehtimaan tavaramerkkiperhettä. Tavaramerkki MACCOFFEE, joka on merkityssisällöltään samankaltainen kuin tavaramerkki McDONALD’S ja jossa toistetaan sama rakenne, voidaan yhdistää tavaramerkkiperheeseen ”Mc”. Palvelut ja tavarat, joille kyseiset tavaramerkin on rekisteröity, ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi. Tästä on todettava, että kohdeyleisö eli unionin suuri yleisö tai sen olennainen osa voi muodostaa mentaalisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille sikäli kuin se voi tuntea vetovoimaa sen vuoksi, että riidanalaisessa tavaramerkissä on käytännössä sama etuliite ja siinä toistetaan sama rakenne kuin tavaramerkissä McDONALD’S, ja liittää mainitun tavaramerkin tavaramerkkiperheeseen ”Mc”. (ks. 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 ja 108 kohta)

Kohdeyleisön kyseisten tavaramerkkien välille mieltämää yhteyttä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Tältä osin merkityksellisten tekijöiden joukossa on aikaisempien tavaramerkkien perheen olemassaolo. Nimittäin siinä tapauksessa, että tavaramerkin mitättömyysvaatimus perustuu sellaisten useiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloon, joilla on yhteisiä ominaisuuksia, joiden nojalla niiden voidaan katsoa olevan osa samaa perhettä, kohdeyleisön mieltämä yhteys mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä voi johtua siitä seikasta, että ensimmäiseksi mainitussa on ominaisuuksia, jotka voivat yhdistää sen toiseksi mainittujen muodostamaan perheeseen. Useiden tavaramerkkien voidaan katsoa kuuluvan samaan perheeseen etenkin silloin, jos niissä kaikissa on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio- tai sanaelementin avulla, tai silloin, jos niille on ominaista sama etuliite tai pääte, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa. Kun ei ole käytetty perheen muodostamiseksi riittävää määrää tavaramerkkejä, ei voida kuitenkaan odottaa että kohdeyleisö etsisi tällaisessa perheessä yhteisiä piirteitä ja mieltäisi yhteyden tämän perheen ja muun sellaisen tavaramerkin välille, joka sisältää mainittuja ominaisuuksia muistuttavia osia. Jotta kyseinen yleisö siis voisi muodostaa yhteyden mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien ”perheen” välille, viimeksi mainittuun kuuluvien tavaramerkkien on oltava markkinoilla. Aikaisempien tavaramerkkien haltijan, joka vaatii myöhemmän EU-tavaramerkin mitättömyyttä, on siis toimitettava näyttö noiden tavaramerkkien riittävän määrän, jotta ne voivat muodostaa ”perheen”, tosiasiallisesta käytöstä ja siis osoitettava tällaisen perheen olemassaolo, jotta voitaisiin arvioida, muodostaako kohdeyleisö yhteyden mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja mainitun ”perheen” muodostavien aikaisempien tavaramerkkien välille tai jopa pelkästään mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja tämän ”perheen” alkuperäisen aikaisemman tavaramerkin välille. (ks. 42–45 kohta)

Tutkittaessa sitä, onko tavaramerkkejä, jotka voivat muodostaa tavaramerkkiperheen, käytetty tosiasiallisesti, on arvioitava kokonaisuutena kaikkia toimitettuja todisteita ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät. Tällaisen arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkejä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkkien käytön laajuus ja taajuus. Tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä ei voida osoittaa todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan sen on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 4 kohdasta, jota sovelletaan mainitun asetuksen 40 säännön 6 kohdan mukaan soveltuvin osin mitättömyysmenettelyissä, kuitenkin seuraa, että todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin valaehtoisiin tai juhlallisiin kirjallisiin vakuutuksiin. (ks. 52–54 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 88, 93 ja 95 kohta)

Ks. tuomion teksti. (ks. 94 kohta)