Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut eri haitat johtuvat tietynasteisesta aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se välttämättä sekoitakaan niitä toisiinsa. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin välisen yhteyden olemassaolo, jota on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, on mainitun säännöksen keskeinen soveltamisedellytys.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Sekä mainitun artiklan 1 kohdan b alakohtaa että 5 kohtaa sovellettaessa kyseisten merkkien samankaltaisuus edellyttää muun muassa ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa.

Mainituissa säännöksissä vaadittava samankaltaisuuden aste on tosin erilainen. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suojan antaminen nimittäin edellyttää sen toteamista, että kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä, kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn suojan osalta. Näin ollen kyseisessä 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin vähäisemmästä samankaltaisuudesta, sikäli kuin se on riittävä, jotta kohdeyleisö liittää mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistää ne toisiinsa.

Vaikka kokonaisarviointi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välisen yhteyden olemassaolosta merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta, jonka vuoksi tavaramerkkien vähäisen samankaltaisuusasteen saattaa korvata aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, on kuitenkin niin, että kun aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki eivät ole lainkaan samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine, kuten kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuuskaan, ei ole riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara tai että kohdeyleisö muodostaa niiden välille yhteyden. Kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on nimittäin välttämätön edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Näin ollen näitä säännöksiä ei selvästikään voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset tavaramerkit eivät ole lainkaan samankaltaisia. Mainitun tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi, onko näiden tavaramerkkien välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisö niiden välille yhteyden.

Mainitusta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytys on kyseisten tavaramerkkien välinen edes vähäinen samuus tai samankaltaisuus eikä se ole ainoastaan tekijä, joka on otettava huomioon mainitussa säännöksessä tarkoitetun kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolon arvioinnissa. Muutoinkin mainittu päätelmä seuraa suoraan mainitussa artiklassa käytetystä ilmaisusta ”jos [rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki] on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki”.

(ks. 31–34 kohta)