Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklaa ja Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että kolmas pääasiassa kyseessä olevalla tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittää tavaroihin muita merkkejä niiden Euroopan talousalueelle (ETA), jossa niitä ei ole koskaan saatettu markkinoille, tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten.

On kuitenkin mainittava ensimmäiseksi, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistaminen estää sen, että tavaroissa, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, käytettäisiin mainittua tavaramerkkiä silloin, kun ne saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille ETA-alueella, ja vie näin ollen tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden käyttää tämän tuomion 31 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevää keskeistä oikeuttaan määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella.

Toiseksi on mainittava, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistamisella ja uusien merkkien kiinnittämisellä tavaroihin niiden saattamiseksi ensimmäistä kertaa markkinoilla ETA-alueella aiheutetaan haittaa tavaramerkin tehtäville.

Kolmanneksi on mainittava, että koska sillä, että kolmas ilman tavaramerkin haltijan suostumusta poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittää uudet merkit tuodakseen kyseiset tavarat ETA-alueelle tai saattaakseen ne myyntiin siellä sekä kiertääkseen tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää tavaramerkillään varustettujen tavaroiden tuonti, loukataan tavaramerkin tehtäviä ja tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella, tällaista menettelyä on pidettävä vääristymättömän kilpailun turvaamista koskevan tavoitteen vastaisena.

Kun otetaan huomioon tämän tuomion 38 kohdasta ilmenevä käsitettä ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa” koskeva oikeuskäytäntö, on mainittava, että toiminta, jossa kolmas poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit kiinnittääkseen omat merkkinsä, edellyttää kolmannen aktiivista menettelyä, jota voidaan pitää tällaisen merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa, koska sen käyttämisen tarkoituksena on tavaroiden tuonti ETA-alueelle ja markkinoille saattaminen siellä eli sitä käytetään tämän tuomion 39 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetussa taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa.

Tässä yhteydessä on myös mainittava, että asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2015/2424, 9 artiklan 4 kohdassa, jota sovelletaan pääasian tosiseikastoon 23.3.2016 alkaen, annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita unionin alueelle kaupankäynnissä luovuttamatta niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat kolmansista maista ja niissä on ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, joka on rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä tavaramerkistä. Tavaramerkin haltijan oikeus sammuu ainoastaan, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää menettelyissä sen määrittämiseksi, onko tavaramerkkiä loukattu, näyttöä siitä, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille tavaroiden lopullisessa määrämaassa.

(ks. 42, 43, 47, 48, 51 ja 52 kohta sekä tuomiolauselma)