FI Euroopan unionin virallinen lehti C 233/7

Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 15.7.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 29.4.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-265/09 P)

2009/C 233/11

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Muu osapuoli: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Vaatimukset

— valituksenalainen tuomio on kumottava

— kumoamiskanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 asiassa R 808/2006-4 tekemästä päätöksestä on hylättävä tai toissijaisesti asia on palautettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

— toinen asianosainen on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä valitus koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota, jolla kumottiin SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 tekemä päätös hylätä merkin α rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskenut vastapuolen hakemus. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli tulkinnut virheellisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se oli päätellyt hakemuksen kohteena olevan merkin erottamiskyvyn puuttumisen yksinomaan siitä, että se ei poikennut graafisesti vakiokirjasintyypistä Times New Roman tai sitä ei ollut koristeltu graafisesti siitä poikkeavalla tavalla, tutkimatta konkreettisesti sen soveltuvuutta erottaa kohdeyleisön näkökulmasta kyseessä olevat tavarat tavaroista, jotka ovat peräisin toisen osapuolen kilpailijoilta.

Valitusperusteena on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen. SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi tätä säännöstä virheellisesti kolmella tavalla.

Ensinnäkin toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tutkimiseksi ei SMHV:n mukaan ole aina tarpeen osoittaa merkin erottamiskykyä konkreettisella, asianomaisia tavaroita koskevalla tutkimuksella. Oikeuskäytännössä on hyväksytty tiettyjen merkkiryhmien osalta (esim. kolmiulotteiset merkit, värimerkit, iskulauseet, verkkotunnukset) asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun konkreettisen erottamiskyvyn selvittäminen sellaisten yleisten toteamusten perusteella, jotka liittyvät kuluttajien käsitykseen ja tavaroiden pakkaukseen, ja näin ollen usein luovuttu rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen konkreettisesta tutkimisesta. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että tiettyjen merkkiryhmien tapauksessa konkreettinen erottamiskyky voidaan yleensä saavuttaa vain sen perusteella, että merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei SMHV:n mukaan ymmärtänyt sitä, että erottamiskyvyn tutkiminen merkitsee ennusteeseen perustuvaa päätöstä, joten se on aina luonteeltaan olettama.

Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei SMHV:n mukaan ymmärtänyt näyttötaakan jakaantumista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tutkimisen yhteydessä sikäli kuin se katsoi, että SMHV:n on aina osoitettava hakemuksen kohteena olevan merkin erottamiskyvyn puuttuminen konkreettisiin tosiseikkoihin tukeutuen. Rekisteröintimenettely on hallinnollinen menettely eikä kontradiktorinen menettely, jossa viraston on osoitettava rekisteröinnin esteiden olemassaolo. Jos valittaja väittää, että hakemuksen kohteena oleva merkki on SMHV:n arvion vastaisesti erottamiskykyinen, sen tehtävänä on osoittaa konkreettisiin ja perustelluin selvityksin, että hakemuksen kohteena oleva merkki on ollut alusta asti erottamiskykyinen tai että siitä on tullut käytössä erottamiskykyinen.