Asia T-112/03

L’Oréal SA

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin FLEXI AIR rekisteröimiseksi tavaramerkiksi – Aikaisempi sanamerkki FLEX – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.3.2005

Tuomion tiivistelmä

1. Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tämä kysymys, kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt, on ratkaistava ennen kuin väitteestä tehdään päätös – Seuraus – Hakijan velvollisuus esittää huomautuksensa viraston asettamassa määräajassa

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Valituslautakunnassa tehty valitus ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseen viraston yksikön tekemästä päätöksestä – Näiden kahden yksikön välinen toiminnallinen jatkuvuus – Valituslautakunnan toteuttaman valituksen tutkimisen laajuus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sen merkitys, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

4. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkit FLEXI AIR ja FLEX

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Haetun tavaramerkin tutkiminen ja tarvittaessa rekisteröimisestä kieltäytyminen yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

6. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Asetuksella N:o 40/94 aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle myönnetyt oikeudet – Oikeudet eivät ylitä kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; neuvoston direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta. Tällaisen pyynnön esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä jättämisen perustelluista syistä) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on esitettävä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) nimenomaisesti ja hyvissä ajoin.

Vaikka tältä osin asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään” ja vaikka tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon on vedottu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti, aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on kuitenkin kysymys, joka – kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt – on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.

Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia. Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti esitettävä viraston asettamassa määräajassa.

(ks. 24–27 kohta)

2. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien toimivalta käsittää ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseiden viraston yksiköiden tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella.

Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.

(ks. 36 kohta)

3. Vaikka tutkittaessa väitettä, jonka on esittänyt aikaisemman tavaramerkin haltija yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, tämän tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.

(ks. 61 kohta)

4. Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskivertokuluttajien keskuudessa on olemassa sekaannusvaara sanamerkin FLEXI AIR, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”sampoot; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”, ja sanamerkin FLEX välillä, joka on rekisteröity aikaisemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisen luokituksen samaan luokkaan kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”hiuksille tarkoitetut sampoot ja hoitotuotteet”, yhtäältä koska aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko ja kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja toisaalta koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia.

(ks. 82 ja 83 kohta)

5. Koska yhteisön tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla, jos jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija esittää väitteen ja jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Asetuksessa N:o 40/94 ei sen sijaan säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(ks. 91 kohta)

6. Asetuksella N:o 40/94 ei voida myöntää aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on nimittäin yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin 89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset.

(ks. 92 kohta)

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

16 päivänä maaliskuuta 2005 ( )

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin FLEXI AIR rekisteröimiseksi tavaramerkiksi – Aikaisempi sanamerkki FLEX – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta

Asiassa T-112/03,

L’Oréal SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja X. Buffet Delmas d’Autane,

valittajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään B. Filtenborg, S. Laitinen ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisena osapuolena on ollut

Revlon (Suisse) SA, kotipaikka Schlieren (Sveitsi),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 15.1.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 396/2001-4), joka koskee L’Oréal SA:n ja Revlon (Suisse) SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.3.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2003 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon kanteeseen liitetyn, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2003 toimitetun lisäasiakirjan eli jäljennöksen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemästä päätöksestä asiassa R 831/2002-2, joka koskee Revlon (Suisse) SA:n ja Lancôme Parfums et Beauté & Cien välistä väitemenettelyä,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.10.2003 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 28.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 9.12.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FLEXI AIR.

3 Tuotteet ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”sampoot; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”.

4 Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 30.8.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 69/99.

5 Revlon (Suisse) SA (jäljempänä väitteentekijä) esitti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen.

6 Väite perustui sanamerkkiin FLEX (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka on rekisteröity

– Ranskassa luokkiin 3 ja 34 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; tupakka (raakatupakka ja jalostettu tupakka); tupakointivälineet; tulitikut”

– Ruotsissa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”sampoot; hiusbalsamit, muotovaahdot, hiuslakat ja geelit”

– Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”hiuksille tarkoitetut sampoot ja hoitotuotteet”.

7 Väitteensä tueksi väitteentekijä vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hylkäämisperusteeseen.

8 Kantajalle ilmoitettiin 7.12.1999, että sen tavaramerkkihakemusta vastaan on esitetty väite. Väiteosasto pyysi 23.3.2000 väitteentekijää toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa vastauksena väitteeseen ennen 23.9.2000.

9 Asian osapuolet eivät toimittaneet virastolle huomautuksia määräajassa.

10 Virasto ilmoitti osapuolille 27.11.2000, että jos uusia huomautuksia ei esitetä, se tekee päätöksen hallussaan olevien todisteiden perusteella.

11 Virasto vastaanotti 28. ja 29.11.2000 kantajan huomautukset, joissa todettiin, että ”sen tahdosta riippumattomista syistä” se sai väitteen tietoonsa vasta nyt. Kantaja vaati myös todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja totesi varaavansa itselleen oikeuden nostaa restitutio in integrum ‑kanne. Kantaja liitti huomautuksiinsa lisäksi jäljennöksen liitännäisessä väitemenettelyssä esittämistään huomautuksista.

12 Väiteosasto vastasi 26.3.2001, ettei se ota huomioon edeltävässä kohdassa mainittuja huomautuksia, sillä ne oli annettu tiedoksi edellä mainitun 27.11.2000 tehdyn ilmoituksen jälkeen.

13 Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkihakemuksen 27.3.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.

14 Kantaja nosti 20.4.2001 kanteen tästä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

15 Neljäs valituslautakunta hylkäsi kanteen 15.1.2003 ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta

– kumoamaan riidanalaisen päätöksen

– velvoittamaan viraston korvaamaan tästä menettelystä ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

17 Virasto vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta

– hylkäämään kanteen

– velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

18 Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta, joiden mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu ja saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta

Asianosaisten lausumat

19 Kantaja väittää ensinnäkin, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 1 kohtaa. Kantaja toteaa, että koska missään näistä säännöksistä ei aseteta määräaikaa pyynnön esittämiselle tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, tällainen pyyntö voidaan esittää väitemenettelyn päättämiseen asti, mikä kantajan mukaan tapahtui käsiteltävänä olevassa asiassa vasta 27.3.2001, jolloin väiteosasto teki päätöksensä.

20 Kantaja väittää toiseksi, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, se loukkasi toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, sellaisena kuin se on esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antamassa tuomiossa (Kok. 1999, s. II-2383), asiassa T-122/99, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 16.2.2000 antamassa tuomiossa (Kok. 2000, s. II-265), asiassa T-198/00, Hershey Foods vastaan SMHV (Kiss Device with plume), 5.6.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002, s. II-2567), asiassa T-63/01, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 12.12.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002, s. II‑5255) ja asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamassa tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

21 Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdalla ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa merkitystä. Siinä nimittäin säädetään, että jos väitteentekijän on todistettava aikaisemman tavaramerkin käyttö, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kyse siitä, miten pitkään todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voidaan toimittaa, vaan miten pitkään todisteita voidaan pyytää.

23 Tämän jälkeen on todettava, että riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa valituslautakunta totesi, että kantajan pyyntöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta ei ollut esitetty asetetussa määräajassa ja että sitä ei ole otettava huomioon lausuttaessa väitteestä.

24 Tämän toteamuksen pätevyyden tutkimiseksi on aluksi huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta. Tällaisen pyynnön esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä jättämisen perustelluista syistä) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on esitettävä virastolle nimenomaisesti ja hyvissä ajoin (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, 38 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

25 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään”. Tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon on vedottu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti.

26 Kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on esittänyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tämä kysymys on kuitenkin ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.

27 Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia (ks. vastaavasti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 2 kohta). Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti esitettävä viraston asettamassa määräajassa.

28 Käsiteltävänä olevassa asiassa väiteosasto on 23.3.2000 päivätyllä kirjeellään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytänyt väitteentekijää toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa vastauksena väitteeseen ennen 23.9.2000. Kantajan olisi näin ollen lähtökohtaisesti pitänyt pyytää todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä asetetussa määräajassa eli ennen 23.9.2000.

29 Asiakirjoista ei ilmene mitään seikkaa, millä voitaisiin perustella poikkeamista tästä periaatteesta. Tällaisia seikkoja eivät ole varsinkaan edellä 11 kohdassa mainitut kantajan esittämät ”sen tahdosta riippumattomat syyt”. Vastauksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suulliseen kysymykseen kantaja vahvisti, että kyseessä oli hallinnollinen virhe, josta se oli vastuussa.

30 Näin ollen väiteosasto on katsonut oikeutetusti, että kantajan 28. ja 29.11.2000 päivätyissä ilmoituksissa esittämä pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta on esitetty liian myöhään ja että tämän vuoksi se hylätään.

31 Tästä seuraa, että kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa, että kyseistä pyyntöä ei ollut esitetty asetetussa määräajassa, se ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa.

32 Toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta koskevan väitteen osalta on todettava, että kantajan valituslautakunnalle tekemän valituksen merkitykselliset kohdat kuuluvat seuraavasti (ks. valituksen 2.2.9 ja 3.10 kohta):

” – – kantaja vaatii toissijaisesti, että valituslautakunta käyttää [asetuksen N:o 40/94] 62 artiklan mukaisesti väiteosaston toimivaltaa ja hyväksyy kantajan pyynnön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta tai palauttaa asian väiteosastolle kantajan pyynnön toteuttamiseksi.” (”the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CMTR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”)

33 Tästä seuraa, että valituslautakunnassa kantaja toissijaisesti toisti pyyntönsä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta.

34 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta ei kuitenkaan maininnut tätä toissijaista vaatimusta, vaikka se hylkäsi sekaannusvaaraa koskevan ensisijaisen vaatimuksen.

35 Tämä virhe ei ole kuitenkaan peruste riidanalaisen päätöksen kumoamiselle, koska valituslautakunta saattoi oikeutetusti hylätä tämän toissijaisen pyynnön tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, loukkaamatta toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta.

36 Viraston valituslautakuntien toimivalta käsittää nimittäin ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseiden viraston yksiköiden tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella (em. asia KLEENCARE, tuomion 26 kohta). Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta).

37 Käsiteltävänä olevassa asiassa kysymykseen siitä, saattoiko valituslautakunta hetkellä, jona valitus ratkaistiin, tehdä laillisesti päätöksen, jossa – kuten väiteosaston päätöksessä – hylättiin pyyntö tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, on vastattava myöntävästi. Kantaja ei nimittäin esittänyt valituslautakunnassa mitään uutta seikkaa, jolla olisi voitu perustella sitä, ettei se esittänyt tätä pyyntöä väiteosaston asettamassa määräajassa. Koska tosiseikat pysyivät tältä osin samoina kuin mitkä olivat väiteosaston tiedossa, valituslautakunta saattoi näin ollen laillisesti todeta, samoin kuin edellä 28–31 kohdassa todetaan väitemenettelyn osalta, että toissijainen vaatimus oli esitetty liian myöhään.

38 Näin ollen ensimmäistä kanneperustetta ei voida hyväksyä.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asianosaisten lausumat

39 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi sekaannusvaaran olevan olemassa.

40 Tältä osin se väittää ensiksi, että koska riidanalainen päätös perustuu aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekaannusvaaraa on arvioitava kyseisen maan suhteen.

41 Lisäksi kantaja yhtyy valituslautakunnan näkemykseen siitä, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen.

42 Tämän jälkeen se väittää valituslautakunnan todenneen virheellisesti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat niin samankaltaiset, että ne voidaan sekoittaa keskenään.

43 Yhtäältä valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn vuoksi arvioida, että ainoastaan tämän tavaramerkin täydellinen toisinto voisi aiheuttaa sekaannusvaaran.

44 Toisaalta vastakkain olevat tavaramerkit eivät kantajan mukaan ole riittävän samankaltaisia, jotta ne voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran.

45 Ulkoasun osalta kantaja väittää ensiksi, että kahden osan yhdistelmästä muodostuvaa merkkiä ei voida pitää ulkoasultaan samankaltaisena kuin yhdestä ainoasta osasta muodostuvaa merkkiä, varsinkaan kun kumpikaan näistä osista ei ole samanlainen kuin aikaisempi tavaramerkki, joka on lyhyempi. Tältä osin kantaja tukeutuu asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV – France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-5275), joka on sitäkin merkityksellisempi, kun – toisin kuin verbi ”flex” (taipua) ja kantasana ”flexi” – kyseisessä asiassa kyseessä olleiden merkkien yhteinen osa kirjoitetaan samalla tavoin ja on erittäin erottamiskykyinen. Lisäksi kantaja tukeutuu valituslautakuntien asioissa SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY tekemiin päätöksiin.

46 Toiseksi kantajan mukaan valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kuluttajan huomio kiinnittyy automaattisesti tavaramerkkien ensimmäiseen osaan, joka on niille yhteinen, ei ole perusteltu millään erityisillä syillä, ja se on ristiriidassa valituslautakunnan asiassa ORANGEX/ORANGE X-PRESS tekemän päätöksen kanssa.

47 Ääntämistavan osalta kantaja väittää, että i-kirjaimen lisääminen sanaan ”flex” saa aikaan ylimääräisen tavun. Lisäksi aikaisempi tavaramerkki muodostuu kantajan mukaan ennen kaikkea konsonanteista, kun taas hakemuksen kohteena oleva merkki sisältää enemmän vokaaleja ja äännetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa laulavalla nuotilla.

48 Merkityssisällön osalta kantaja väittää ensiksi, että väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, koska tavaramerkki FLEX on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin rekistereiden sellaisiin osiin, jotka on varattu heikommin erottamiskykyisille tavaramerkeille, ja koska väitteentekijä ei ole perustellut väitettään aikaisemman tavaramerkin tunnettuudella Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantaja toteaa tämän perusteella, että englanninkielisissä maissa sana ”flex” ei ole tavaramerkin FLEXI AIR hallitseva osa. Päinvastoin kieliopillisesti sana ”air” on sen tärkein osa, ja sana ”flexi”, joka voi olla adjektiivin ”flexible” (taipuisa) lyhenne, on substantiivin ”air” määre.

49 Kantaja täsmentää, että englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuvitteellinen nimike. Kantaja tukeutuu otteeseen englannin sanakirjasta ja toteaa, että valituslautakunta on valinnut sanan ”air” useiden merkitysten joukosta erään harvinaisimmista. Sanalla ”flex” on sen sijaan itsenäinen merkitys englannin kielessä, joten se ei kantajan mukaan ole lainkaan erottamiskykyinen.

50 Kantaja toteaa tavaramerkkien vertailun osalta, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-4335) vastaiset, koska osa ”flex” ei ole hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa ja koska muut osat eivät ole merkityksettömiä.

51 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja toteaa olevan riidatonta, että toisin kuin tuotteita, joista oli kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. II-43), käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia tuotteita ei tilata suullisesti, vaan ne ovat esillä hyllyissä, joten mahdollisella lausuntatavan samankaltaisuudella ei ole merkitystä, ja tämän vuoksi sekaannusvaara on merkityksetön.

52 Kantaja vetoaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettujen rekisteröintien jäljennöksiin ja väittää, että tuon maan keskivertokuluttaja ei sekoittaisi vastakkain olevia merkkejä toisiinsa, sillä se kohtaa jo lukuisia muita samankaltaisille tai samanlaisille tuotteille rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanan ”flex”.

53 Kantaja väittää myös, että käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan käyttää suoraan perusteluja, joilla toinen valituslautakunta perusteli edellä mainitussa 11.7.2003 tekemässään päätöksessä, jonka kantaja toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.9.2003, toteamustaan, jonka mukaan tavaramerkkien FLEX ja FLEXIUM välillä ei ole sekaannusvaaraa. Näin ollen sanan ”flex” kaltaista yleissanaa ei pidä monopolisoida. Kantajan mukaan tämä päätös on sitäkin merkittävämpi, kun se koskee kahta yhdestä sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kahdesta sanasta eikä kumpikaan niistä tai yksikään niiden tavuista ole samanlainen kuin aikaisempi tavaramerkki (”fle-xi-air”).

54 Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

55 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on sekaannusvaara.

56 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

57 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

– Kohdeyleisö

58 Kantaja ei ole riitauttanut sitä, että valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se ei ole riitauttanut myöskään valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka eivät ole erityisen tarkkaavaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa on lähdettävä näistä oletuksista.

– Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky

59 Kuten valituslautakunta on todennut, asianosaisten kesken on riidatonta, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.

60 Kantaja väittää kuitenkin, että valituslautakunnan olisi tämän heikon erottamiskyvyn vuoksi pitänyt katsoa, että ainoastaan aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto voi aiheuttaa sekaannusvaaran.

61 Tämä väite on hylättävä. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.

– Kyseessä olevien tavaroiden vertailu

62 Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseessä olevat tuotteet ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa on lähdettävä tästä toteamuksesta.

– Kyseessä olevat tavaramerkit

63 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, vastakkain olevien tavaramerkkien ulkoasun, ääntämistavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

64 Ulkoasun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki FLEXI AIR muodostuu lähinnä sanasta ”flex”. Koska sana ”flex” esiintyy merkin alussa, sen huomioarvo on suurempi kuin hakemuksen kohteena olevan merkin muiden osien huomioarvo. Termi ”air” on valituslautakunnan mukaan toisarvoisessa asemassa, ja se on lyhyempi. Sen mukaan kuluttajat muistavat paremmin tavaramerkin alun kuin lopun. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen lisääminen ei muuta merkittävästi osan ”flex” hallitsevaa luonnetta. Valituslautakunta totesi tämän perusteella, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

65 Nämä toteamukset eivät ole millään tavalla virheellisiä, ja edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut kantajan tältä osin esittämät väitteet on hylättävä.

66 Ensimmäisten väitteiden osalta on todettava yhtäältä, että kahdesta sanasta muodostuva tavaramerkki ja yhdestä ainoasta sanasta muodostuva merkki voivat hyvinkin olla ulkoasultaan samankaltaiset. Toisaalta käsiteltävänä olevassa asiassa se, että kumpikaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista sanoista ei ole sama kuin aikaisempi tavaramerkki, tai se, että aikaisempi tavaramerkki on lyhyt, eivät voi horjuttaa ulkoasun samankaltaisuutta, joka aiheutuu siitä, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kahdeksasta kirjaimesta neljä on samoja kuin aikaisemmassa tavaramerkissä ja että ne esiintyvät molemmissa tavaramerkeissä samassa järjestyksessä ja niiden alussa.

67 Edellä mainittua asiaa HUBERT koskevan väitteen osalta on riittävää todeta, että kyseisessä asiassa annetussa tuomiossa esitetty toteamus, jonka mukaan kokonaisvaikutelmat kyseessä olevien merkkien ulkoasuista ovat erilaiset, perustuu erityisesti näistä tavaramerkeistä toisen sisältämään kuvioon (54 kohta), kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa molemmat kyseessä olevat merkit ovat sanamerkkejä.

68 Edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitettujen valituslautakuntien aikaisempien päätösten osalta on huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta, johon ei puututtu asiassa C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista (asia T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 33 kohta), on todettava, että edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut aikaisemmat päätökset koskevat tavaramerkkejä, joiden ulkoasujen vastaavuutta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien ulkoasujen vastaavuuteen.

69 Edellä 46 kohdassa mainitun väitetyn perustelujen puutteellisuuden osalta on todettava, että valituslautakunta on katsonut, että kuluttajat muistavat yleensä paremmin tavaramerkin alun kuin lopun (riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappale). Valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se selvittänyt kantaansa tältä osin enemmän.

70 Ääntämistavan vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkin alulla on tässäkin suhteessa olennainen merkitys. Ääntämistavan erilaisuuden aiheuttaa yksinomaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin loppu, ja tämä erilaisuus on vähäinen. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen pehmeä sointi ja sanan ”air” englanninkielisen ääntämistavan avoimuus väistyvät molemmille tavaramerkeille yhteisen sanan ”flex” ääntämistavan ja erityisesti kirjaimen ”x” ääntämisen hallitsevuuden tieltä. Valituslautakunnan mukaan tavaramerkit ovat näin ollen ääntämistavaltaan samankaltaiset.

71 Nämä toteamukset eivät myöskään ole virheellisiä.

72 Edellä 47 kohdassa mainitut kantajan väitteet, jotka koskevat kirjainta ”i” ja sanaa ”air” tavaramerkissä FLEXI AIR, on hylättävä. Kyseisen tavaramerkin muodostavasta kahdeksasta kirjaimesta neljä ensimmäistä äännetään tosiaankin täsmälleen samalla tavalla kuin tavaramerkki FLEX, kirjain ”i” muodostaa ainoastaan ääntämistavan kannalta vähäisen lisäyksen näihin neljään ensimmäiseen kirjaimeen eikä termin ”air” lisääminenkään poista tätä ääntämistapojen osittaista samanlaisuutta.

73 Merkityssisällön osalta valituslautakunta katsoi, että sanat ”flex” ja ”flexi” liittyvät läheisesti toisiinsa, koska molemmat herättävät mielikuvan hiusten taipuisuudesta ja näin ollen niiden elinvoimasta. Sanan ”air” lisääminen ei muuta tätä merkityssisällön samanlaisuutta. Näin ollen tavaramerkkien merkityssisältö on valituslautakunnan mukaan englannin kielessä sama.

74 Nämäkään toteamukset eivät ole virheellisiä, ja edellä 48 ja 49 kohdassa mainitut kantajan tältä osin esittämät väitteet on hylättävä.

75 Väitteestä, jonka mukaan väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, on riittävää todeta, että vaikka se pitäisi paikkansa, sillä ei ole merkitystä arvioitaessa kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöä.

76 Sama koskee väitettä, jonka mukaan sana ”air” on kieliopillisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin tärkein osa, koska keskivertokuluttaja, joka ei ole erityisen tarkkaavainen, ei ryhdy tarkastelemaan kyseessä olevia tavaramerkkejä kieliopillisesti.

77 Väitteestä, joka koskee sanan ”air” merkitystä, on riittävää todeta, että olipa tämä merkitys mikä hyvänsä, se ei voi poistaa osan ”flexi” merkitystä eikä näin ollen tämän osan aiheuttamaa merkityssisällön samankaltaisuutta.

78 Väitteet, joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja tavaramerkki FLEXI AIR on kuvitteellinen nimike, on myös hylättävä, koska niillä ei voida kumota sitä, että sanat ”flex” ja ”flexi” viittaavat molemmat englannin kielellä taipuisuuteen (ks. espanjan kielen osalta asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, 48 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

79 Tämän jälkeen edellä 50 kohdassa mainitun väitteen osalta on todettava, että edellä mainitussa asiassa MATRATZEN annetussa tuomiossa todetaan, että moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Tässä toteamuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä ei kuitenkaan voida lainkaan verrata käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin erityisesti, koska se sisältää kuvio-osan.

80 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset.

– Sekaannusvaara

81 Valituslautakunnan mukaan on olemassa vaara, että kuluttajat olettavat, että tavaramerkkien hienoinen eroavaisuus heijastaa tuotteiden luonteen vaihtelua tai johtuu markkinointiin liittyvistä tekijöistä, sen sijaan, että he olettaisivat tämän eroavaisuuden osoittavan eri kaupallista alkuperää. Valituslautakunta on näin ollen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa sekaannusvaara.

82 Tältä osin on todettava, että aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä ei ole kiistetty, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja että tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia.

83 Näissä olosuhteissa on todettava, että sekaannusvaara on olemassa.

84 Edellä 51 kohdassa mainittu kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus on merkityksetön, on hylättävä. Koska tavaramerkit ovat samankaltaiset ja koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia, merkitystä ei ole sillä, missä määrin tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus vaikuttaa sekaannusvaaraan.

85 Myös edellä 52 kohdassa mainittu väite, jonka mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa on muita sanan ”flex” sisältäviä tavaramerkkejä, on hylättävä. On huomautettava, että nimenomaan tämän vuoksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 27 perustelukappaleessa katsonut, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, ja tämän jälkeen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa sekaannusvaara (ks. edellä 81 kohta). Tämä toteamus on hyväksytty (ks. edellä 83 kohta). Kantaja on lisäksi nimenomaisesti yhtynyt toteamukseen, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. edellä 41 ja 59 kohta).

86 Lopuksi niiden edellä 53 kohdassa mainittujen väitteiden osalta, jotka koskevat toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemää päätöstä, on vielä muistutettava siitä, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta, jolloin aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat kuitenkin tukea kanneperustetta, joka koskee tämän asetuksen jonkin säännöksen rikkomista (ks. edellä 68 kohta). On kuitenkin huomautettava, että edellä mainitun toisen valituslautakunnan päätöksen kohteena olevien tavaramerkkien välistä suhdetta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien väliseen suhteeseen. Tavaramerkki FLEXIUM muodostuu nimittäin yhdestä ainoasta sanasta, josta ei voida erottaa sanaa ”flex”, kun taas sanat ”flex” ja ”flexi” voidaan helposti erottaa tavaramerkistä FLEXI AIR. On huomautettava, että toteamuksen, jonka mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, ei voida katsoa johtavan sanan ”flex” monopolisoimiseen.

87 Edellä esitetyn valossa on todettava, että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

88 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu

Asianosaisten lausumat

89 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, kun se ei analysoinut sitä, voitiinko aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla, eikä arvioinut tämän lainsäädännön mukaista sekaannusvaaraa. Kantaja toteaa, että tällä säännöksellä ei voida myöntää kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin mitä sillä on kansallisen lainsäädännön nojalla. Valituslautakunnan laiminlyönnin vuoksi aikaisempi tavaramerkki saa kantajan mukaan laajempaa suojaa yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla.

90 Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

91 On todettava, että yhteisön tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä. Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä, jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Asetuksessa N:o 40/94 ei säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

92 Lisäksi on todettava, että käsiteltävänä oleva kanne perustuu olettamaan, jonka mukaan asetuksella N:o 40/94 myönnetään aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin 89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset. Näissä olosuhteissa kantajan esittämä olettama ei toteudu.

93 Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.

94 Koska kaikki kanneperusteet on hylättävä, kanne on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

95 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on hävinnyt asian, ja virasto on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä maaliskuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung