Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ”toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”, tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan valossa, jonka mukaan ”kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”, ja sitä on myös tutkittava yhdessä EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta.

Pelkästään tavaramerkin ja nimen samanlaisuudesta ei voida päätellä, että kohdeyleisö ajattelee, että henkilö, jonka nimestä tavaramerkki muodostuu, on suunnitellut kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet, ja että näin kyseistä yleisöä johdettaisiin harhaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Nimestä muodostuvien tavaramerkkien käyttö on kaikilla kaupallisilla aloilla esiintyvä toimintatapa, ja kohdeyleisö on hyvin tietoinen siitä, että kaikkien nimestä koostuvien tavaramerkkien taustalla ei välttämättä ole samanniminen suunnittelija.

Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena.

Tavaramerkin menettämistä koskevista edellytyksistä, joista säädetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jonka säännössisältö on pääpiirteittäin sama kuin asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan, yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa. Tämä johtopäätös perustuu siihen, ettei ole olemassa vaaraa siitä, että tavaramerkki on tosiasiallisesti keskivertokuluttajan kannalta harhaanjohtava, eikä riittävän vakavaa vaaraa siitä, että keskivertokuluttajaa johdetaan harhaan. Vaikka keskivertokuluttajan päätökseen ostaa kyseessä oleva tuote voi vaikuttaa se, että hän kuvittelee, että henkilö, jonka nimeä tavaramerkki vastaa, on osallistunut tuotteen luomiseen, kyseisen tuotteen ominaispiirteistä ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin haltijana oleva yritys.

Vastaavasti on katsottava, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön etu- ja sukunimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan, kun tämä tavaramerkin haltija on luovutuksen kautta laillisesti hankkinut tavaramerkin, joka muodostuu pelkästä suunnittelijan sukunimestä, ja kyseisellä tavaramerkillä yksilöityjä tuotteita valmistavan yrityksen koko luovan omaisuuden.

(ks. 30 ja 32–34 kohta)