JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

7 päivänä kesäkuuta 2007 1( )

Asia C-301/05 P

Hans-Peter Wilfer

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Sanamerkki ROCKBASS – Rekisteröinnin epääminen – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen hyväksymät todisteet – Merkin kuvailevuus

1. Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑315/03, Wilfer vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)( ), antamaa tuomiota, nousee esiin useita kysymyksiä, mukaan lukien kysymys yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (jäljempänä yhteisön tavaramerkkiasetus)( ) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kuvailevuuden käsitteen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta.

Yhteisön tavaramerkkiasetus

2. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa luetellaan tavaramerkkien rekisteröinnin niin sanotut ehdottomat hylkäysperusteet. Ehdottomat hylkäysperusteet estävät tavaramerkin rekisteröinnin automaattisesti toisin kuin niin sanotut suhteelliset hylkäysperusteet (kuten haetun tavaramerkin ja olemassa olevan tavaramerkin samankaltaisuus), jotka tilanteen mukaan joko estävät rekisteröinnin tai eivät estä sitä.

3. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään tässä asiassa merkityksellisiltä osin seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.”

4. Käytän jäljempänä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista merkeistä tai merkinnöistä nimitystä ”kuvaileva”.

5. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittaessa on otettava huomioon myös tavaramerkkidirektiivin( ) sanamuodoltaan samanlaisen 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tulkintaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

6. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 59 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. – – Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.”

7. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.”( )

8. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa.”

Valituksen tausta

9. Wilfer teki lokakuussa 2001 hakemuksen sanamerkin ROCKBASS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi seuraavia tavaroita varten: ”äänitekniikkalaitteet, miksauspöydät, äänitehostelaitteet, vahvistimet, kaiuttimet, aktiivikaiuttimet (combot); edellä mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit”; ”soittimet, erityisesti kitarat, sähkökitarat, bassokitarat, akustiset kitarat, kitaratarvikkeet, nimittäin kielet, otenauhat, viritystapit ja hihnat; edellä mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit” sekä ”kotelot, laukut ja kassit”.( ) Tutkija hylkäsi hakemuksen 11.3.2002 yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla. Wilfer valitti 25.3.2002 tutkijan päätöksestä SMHV:n ensimmäiseen valituslautakuntaan (jäljempänä valituslautakunta). Wilfer jätti 3.7.2002 kirjelmän, joka sisälsi kyseisen valituksen perusteet, ja 2.7.2003 täydentävän kirjelmän, joka sisälsi musiikkilehden toimittajana työskentelevän Roesbergin antaman lausunnon sekä tiedot tavaramerkin ROCKBASS rekisteröinneistä Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

10. Valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.7.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Valituslautakunta totesi, että musiikkialan asiantuntijoista koostuva kohdeyleisö katsoo sanan ”rockbass” viittaavan bassokitaraan, joka soveltuu erityisesti rock-musiikin soittamiseen, ja kuvaavan myös bassokitaran soittotekniikkaa eli ”bassorokkia”. Se arvioi tällä perusteella, että sanamerkki ROCKBASS kuvaa suoraan soittimia ja niiden tarvikkeita sekä muita hakemuksessa mainittuja tavaroita sikäli kuin niiden kuvauksiin sisältyy bassokitaroiden yhteydessä käytettäviä tuotteita.

11. Wilfer vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja esitti vaatimuksensa perusteeksi neljä kanneperustetta: SMHV:n laiminlyönti tutkia yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti asiasisältö viran puolesta, Wilferin esittämien seikkojen huomiotta jättäminen ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheellinen soveltaminen.

12. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta esitetään jäljempänä yhteenveto asianomaista valitusperustetta käsiteltäessä sikäli kuin tuomio on valituksen kannalta merkityksellinen.

Valitus

13. Wilfer esittää valituksensa tueksi seitsemän valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste

14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisessa tuomiossaan Wilferin suullisessa käsittelyssä esittämän vaatimuksen, jonka mukaan olisi tullut ottaa huomioon, että hänen edustajinaan toimivat asianajaja ja Patentanwalt (patenttiasiamies) yhdessä tai vaihtoehtoisesti asianajaja Patentanwaltin avustamana. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan mukaan vain asianajaja, jolla on oikeus esiintyä jonkin jäsenvaltion tai jonkin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuimessa, voi edustaa tai avustaa muita osapuolia kuin jäsenvaltioita ja toimielimiä, joihin on viitattu saman artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa.( )

15. Wilferin ensimmäisen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklaa, kun se hylkäsi hänen pyyntönsä, että häntä edustaisi myös hänen patenttiasiamiehensä.

16. Koska Wilfer kuitenkin perui ensimmäisen valitusperusteensa suullisessa käsittelyssä, sitä ei mielestäni tarvitse tarkastella lähemmin.

Toinen valitusperuste

17. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi valituksenalaisessa tuomiossaan Wilferin suullisessa käsittelyssä esittämään todistukseen, joka liittyy tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintimenettelyyn Yhdysvalloissa. Tuomioistuin huomautti, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan 2 ja 3 kohdasta seuraa, että valituslautakuntien päätöksen kumoaminen ja muuttaminen on mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi ja että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana. Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus voidaan näin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseikkoihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan siinä tapauksessa, että osoitetaan, että valituslautakunnan olisi viran puolesta pitänyt ottaa nämä tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssä ennen kuin se teki päätöksen asiassa. Koska Wilfer jätti kyseessä olevan todistuksen riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen ja tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintimenettelyyn Yhdysvalloissa liittyvät seikat eivät muodosta sellaista asiasisältöä, joka valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa viran puolesta huomioon ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä, sanottu todistus ei aseta kyseenalaiseksi tämän päätöksen laillisuutta, ja se on näin ollen jätettävä huomioon ottamatta.( )

18. Wilferin toisen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi väärin yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä sekä 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohtaa jättäessään mainitun todistuksen huomioon ottamatta. Kysymys siitä, voidaanko merkki rekisteröidä tavaramerkkinä, on merkityksellinen sekä rekisteröinnin hakemis‑ että myöntämishetkellä.

19. Suullisessa käsittelyssä Wilferin edustaja täsmensi, että hänen päämiehensä ei toisella valitusperusteellaan pyri esittämään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt itse soveltaa yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohtaa. Valittajan väite on pikemminkin se, että tuomioistuin sovelsi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohtaa virheellisesti, kun se arvioi, että valituslautakunnan ei tarvinnut tutkia viran puolesta asiasisältöä sen tosiseikan osalta, että kyseinen merkki oli tietyissä oikeusjärjestyksissä hyväksytty rekisteröitäväksi. Wilfer oli ilmoittanut tämän seikan valituslautakunnalle 2.7.2003 toimittamassaan kirjelmässä.( )

20. Jäljempänä tarkasteltava kolmas valitusperuste koskee tämän kirjelmän merkityksellisyyttä. Siltä osin kuin kyse on toisesta valitusperusteesta, joka koskee erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 14 kohtaa, en näe, millä tavalla kirjelmä voisi olla merkityksellinen. Kyseisessä kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti kantaa siihen, voidaanko Wilferin suullisessa käsittelyssä esittämä todistus ottaa huomioon.

21. Tämän kysymyksen osalta mikään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 13 kohdassa esittämässä asiaan sovellettavien oikeussääntöjen yhteenvedossa tai tuomion 14 kohdassa esittämässä näiden oikeussääntöjen soveltamisessa käsiteltävänä olevaan asiaan ei viittaa siihen, että tuomioistuin olisi tulkinnut tai soveltanut säännöksiä virheellisellä tavalla.( ) Näin ollen toinen valitusperuste pitäisi mielestäni hylätä perusteettomana.

Kolmas valitusperuste

22. Wilfer väitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon hänen 2.7.2003 jättämäänsä täydentävää kirjelmää ja sen liitteitä, jotka sisälsivät musiikkilehden toimittajana työskentelevän Roesbergin antaman lausunnon sekä tiedot tavaramerkin ROCKBASS aikaisemmista rekisteröinneistä.

23. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 59 artiklaa ei voida tulkita siten, että se estää ehdottomaan hylkäysperusteeseen liittyvän valituksen tutkimisen aikana toimitettujen uusien seikkojen tai todisteiden huomioon ottamisen valituksen perusteiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa annetaan itse asiassa valituslautakunnalle harkintavaltaa, mitä tulee tämän määräajan päättymisen jälkeen esitettyjen lisäselvitysten huomioon ottamiseen. Tästä seuraa, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia kyseinen täydentävä kirjelmä vakuuttuakseen vähintäänkin siitä, että se ei sisällä uusia tosiseikkoja tai todisteita, jotka on tutkittava. Näin ollen valituslautakunta on tehnyt menettelyvirheen, kun se on jättänyt kirjelmän tutkimatta. Menettelyvirheestä voi kuitenkin seurata päätöksen kumoaminen kokonaan tai osittain ainoastaan, jos osoitetaan, että kanteen kohteena oleva päätös olisi ilman tätä virhettä voinut olla sisällöltään erilainen.( ) Kyseinen kirjelmä ei sisältänyt sellaisia uusia väitteitä tai uusia todisteita, jotka olisivat voineet vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön. Sanottu lausunto esitettiin ainoastaan kahden väitteen tueksi, joihin Wilfer oli jo vedonnut tutkijan ja valituslautakunnan käsittelyssä, eikä se täten olisi voinut vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön. Mitä tulee tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintiä Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa koskeviin tietoihin, koska jäsenvaltioissa jo tehdyt rekisteröinnit eivät ole ratkaiseva tekijä,( ) tästä seuraa sitä suuremmalla syyllä, että kolmansissa maissa, joiden lainsäädäntö ei ole yhteisön yhdenmukaistamistoimien kohteena, suoritetut rekisteröinnit eivät voi millään tavoin auttaa vahvistamaan, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden on katsottu täyttyvän. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että koska kirjelmä ei näin ollen sisällä sellaisia uusia seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön, se seikka, että valituslautakunta jätti tutkimatta tämän kirjelmän, ei voinut aiheuttaa kyseisen päätöksen kumoamista.( )

24. Wilferin kolmannen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklaa ja menettelyvirheitä koskevaa yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Wilferin 2.7.2003 päivätty kirjelmä sisälsi uusia väitteitä ja todisteita, jotka olisivat voineet vaikuttaa valituslautakunnan päätöksen sisältöön. Jos valituslautakunta olisi ottanut huomioon nämä todisteet, se ei olisi voinut pitäytyä kannassaan, jonka mukaan sana ”rockbass” viittaa bassokitaraan, joka soveltuu erityisesti rock-musiikin soittamiseen. Näin ollen kirjelmän huomioon ottaminen olisi selvästi voinut vaikuttaa riidanalaisen päätöksen asiasisältöön. Sama koskee tavaramerkin ROCKBASS rekisteröintiä Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa [sic] koskevia tietoja, sillä valituslautakunta viittasi riidanalaisessa päätöksessään englannin kielen käyttöön ja sen sananmuodostussääntöihin. Jos valituslautakunta olisi ottanut huomioon englanninkielisissä oikeusjärjestyksissä suoritetun arvioinnin, jonka mukaan merkki ROCKBASS on mielikuvituksellinen ja siten riittävän erottamiskykyinen eikä pelkästään kuvaileva, riidanalainen päätös olisi voinut olla sisällöltään erilainen.

25. Mielestäni myös kolmas valitusperuste on perusteeton. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa oikein ja esitti tuomionsa 33 kohdassa yhteenvedon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön vaikutuksesta oikealla tavalla. Tätä näkemystä tukee myös yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Kaul hiljattain antama tuomio.( )

Neljäs, viides ja seitsemäs valitusperuste

26. Neljäs, viides ja seitsemäs valitusperuste liittyvät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion siihen osaan, joka koskee Wilferin väitettä, jonka mukaan valituslautakunta sovelsi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa kahdessa suhteessa virheellisesti.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

27. Wilfer viittasi ensinnäkin merkin ROCKBASS eri osien erilaisiin merkityksiin. Hän esitti myös, että englanniksi sanoilla ”rock bass” on tietty merkitys, nimittäin ”kiviahven”, joka on erittäin epätavanomainen kyseessä olevien tavaroiden osalta. Kohdeyleisö katsoo siten kyseessä olevan merkin, joka on kieliopilliselta rakenteeltaan epätavanomainen ja jolla on epäselvä merkitys, mielikuvitukselliseksi sanaksi.( )

28. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että merkin kuvailevuutta on arvioitava suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu.( ) Valituslautakunta oli perustellusti ottanut huomioon erityisesti kyseessä oleviin tavaroihin liittyvät merkitykset. Tästä seuraa, että sanalla ”rockbass” tarkoitetaan, kuten valituslautakunta totesi, bassokitaraa, joka soveltuu rock-musiikin soittamiseen, tai päinvastoin musiikin tyylisuuntaa, jota soitetaan bassokitaralla. Tätä arviota ei voida asettaa kyseenalaiseksi sen vuoksi, että kyseinen sana ei sellaisenaan esiinny sanakirjoissa. Kuvaileva on tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä.( ) Merkki ROCKBASS ei poikkea englannin kielen sananmuodostussäännöistä, sillä sen muodostavat kaksi sanaa on asetettu rinnakkain lauseopillisesti oikein. Merkki ei ole myöskään rakenteeltaan epätavallinen( ) eikä luo vaikutelmaa, joka olisi kaukana siitä vaikutelmasta, jonka sen osien merkitysten pelkkä yhdistäminen luo.( )

29. Toiseksi Wilfer väitti, että mahdollisista kuvailevista konnotaatioistaan huolimatta merkillä ROCKBASS ei voi kyseessä olevat tavarat huomioon ottaen olla selvää merkitystä, jota ei voisi käsittää väärin. Koska bassokitaralla ei ole erityisiä rock-musiikkiin yhdistettäviä ominaisuuksia, ei nimittäin vaikuta luonnolliselta katsoa termiä ”rockbass” osoitukseksi tietynlaisesta bassokitarasta tai bassokitaran jonkin toiminnon nimitykseksi. Siinäkin tapauksessa, että katsottaisiin, että termi ”rockbass” tarkoittaa bassokitaran soittotekniikkaa, tämä merkitys ei kuvaile tavaroiden käyttöä, koska jokaisella soittimella voidaan soittaa käytännössä kaikkia musiikin tyylejä. Näin ollen merkin ja bassokitaroiden välillä ei ole suoraa yhteyttä erityisesti siksi, että merkki ei liity niiden olennaisiin ominaisuuksiin.( )

30. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi riittää, että merkki kuvailee kyseessä olevien tavaroiden yhtä mahdollista käyttötarkoitusta, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja näin ollen tämä käyttötarkoitus muodostaa kyseisten tavaroiden yhden olennaisen ominaisuuden.( ) On selvää, että rock-musiikin soittaminen muodostaa yhden kyseessä olevien tavaroiden mahdollisen käyttötarkoituksen. Rock-musiikki on hyvin tunnettu moderni tyyli, joka liitetään sähkökitaraan. Näin ollen viittaus tähän tyyliin, jota seuraa viittaus sähköiseen bassokitaraan, otetaan mahdollisesti huomioon kitaraa valittaessa, erityisesti jos kuluttaja aikoo soittaa rock-musiikkia. Sitä paitsi, kuten valituslautakunta on osoittanut viitatessaan eri Internet-sivuihin, sanoista ”rock” ja ”bass” koostuvaa merkkiä käytetään kaupankäynnissä mahdollisesti yleisesti nimityksenä sähköiselle bassokitaralle, jota käytetään rock-musiikin soittamiseen. Kysymys tuollaisen nimityksen teknisestä tarkkuudesta ei ole olennainen kyseessä olevan kuluttajan kannalta, jolla ei ole erityistä teknistä tuntemusta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli näin ollen bassokitaroiden osalta oikeutetusti todennut, että merkki ROCKBASS liittyy suoraan näihin tavaroihin sekä yhteen niiden käyttötarkoituksista, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon valintaa tehdessään, ja se on siten kuvaileva.( )

Neljäs ja viides valitusperuste

31. Neljännessä valitusperusteessaan Wilfer väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon sanan ”rockbass” muita mahdollisia merkityksiä. Saksan kielessä englannin kielen sanalla ”rock” on yli 25 ja sanalla ”bass” ainakin kuusi erilaista merkitystä, joista musiikkiin liittyvä merkitys on erittäin monivivahteinen. Sitä paitsi saksan kielen sanalla ”Rock” on ainakin viisi erilaista merkitystä ja sanalla ”Bass” ainakin neljä merkitystä. Wilfer esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, että termillä ”rockbass” voi vastaavasti olla useita merkityksiä. Tuomioistuin jätti kuitenkin asiaa perustelematta ottamatta tämän huomioon ja otti näin ollen vääristyneellä tavalla huomioon Wilferin lausuman tai vääristeli sitä sekä laiminlöi siten perusteluvelvollisuuden. Sitä paitsi riidanalainen päätös tai valituslautakunnan sanotussa päätöksessä mainitsemat Internet-sivut eivät anna aihetta olettaa, että termiä ”rockbass” todennäköisesti käytetään kaupankäynnissä yleisesti nimityksenä sellaiselle sähköiselle bassokitaralle, jota käytetään rock-musiikin soittamiseen. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti myös vääristyneellä tavalla huomioon tuomionsa perustana olevat tosiseikat ja laiminlöi siten perusteleluvaatimuksen.

32. Wilfer väittää viidennessä valitusperusteessaan, että katsoessaan, ettei merkki ROCKBASS ole rakenteeltaan epätavallinen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon paitsi sen, että kysymyksessä olevalla termillä voi olla useita merkityksiä, myös sen, että sillä on useita mahdollisia kieliopillisia yhdistelmämahdollisuuksia, kuten substantiivi‑substantiivi, verbi‑adjektiivi jne. Jättäessään tämän seikan huomiotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muunteli tuomionsa perustana olevia tosiseikkoja sekä laiminlöi perusteluvelvollisuuden.

33. Neljännen valitusperusteen osalta on riittävää huomata, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että sanamerkkiin on sovellettava hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.( )

34. Samaa lähestymistapaa on mielestäni analogisesti sovellettava viidenteen valitusperusteeseen.

35. Olen näin ollen sitä mieltä, että neljäs ja viides valitusperuste ovat perusteettomia.

Seitsemäs valitusperuste

36. Wilfer väittää seitsemännessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa monessa suhteessa virheellisesti.

37. Tarkastelu tapahtui ensinnäkin väärässä järjestyksessä. Tuomioistuin otti jo alun perin huomioon ainoastaan sellaiset mahdolliset merkitykset, jotka voivat jollakin tavalla ilmaista niiden tavaroiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä oli haettu. Tämä johti täten noidankehään. Wilferin mukaan tarkastelun ensimmäisessä vaiheessa huomioon tulisi ottaa mahdolliset merkitykset puolueettoman keskivertotarkkailijan näkökulmasta katsottuna; vasta tämän jälkeen nämä tarkoitukset tulisi liittää tavaroihin, joita varten rekisteröintiä on haettu. Jos tuomioistuin olisi noudattanut tätä lähestymistapaa, se olisi joutunut ottamaan huomioon termin ”rockbass” kaikki ne merkitykset, jotka puolueeton keskivertoammattilais‑ tai harrastelijamuusikko tuntee hyvin. Yksi näistä hyvin tunnetuista merkityksistä on kalalaji kiviahven.

38. En hyväksy tätä väitettä. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lähestymistapa, jossa se otti huomioon ainoastaan ne mahdolliset merkitykset, jotka voivat jollakin tavalla ilmaista niiden tavaroiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä oli haettu, ei selvästikään johda noidankehään. Tämä lähestymistapa on nimittäin seuraus siitä periaatteesta, jonka mukaan sanamerkkiin on sovellettava hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden. Vaikka Wilfer olisikin oikeassa väittäessään, että yksi keskivertoammattilais‑ tai harrastelijamuusikoiden (joista monen äidinkieli on muu kuin englanti) hyvin tuntemista termin ”rock bass” merkityksistä on pohjoisamerikkalainen makean veden kalalaji kiviahven,( ) tämä seikka ei näin ollen voi asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumaa lähestymistapaa.

39. Wilfer väittää toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei perustanut näkemystään merkin kokonaisvaikutelmaan vaan tarkasteli osia, joista merkki muodostuu. Tuomioistuin ei ottanut huomioon merkin ROCKBASS ilmeisiä kuvitteellisia ja mielikuvia herättäviä merkityksiä vaan viittasi sitä vastoin sellaisiin merkityksiin, jotka olivat sen mielestä kuvailevia. Se sivuutti merkityksen ”musiikin tyylisuunta, jota soitetaan bassokitaralla” ja totesi termin ainoaksi merkitykseksi ”bassokitara, joka soveltuu rock-musiikin soittamiseen”. Tuomioistuin viittasi ainoastaan sellaisiin mahdollisiin merkityksiin, jotka ovat seurausta termin jakamisesta kahdeksi erilliseksi sanaksi, nimittäin sanoiksi ”rock” merkityksessä rock-musiikki ja ”bass” merkityksessä bassokitara. Näin ollen se ei ottanut lainkaan huomioon merkin ROCKBASS kokonaisvaikutelmaa.

40. En voi hyväksyä tätä väitettä. On totta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ensin osia, joista merkki muodostuu. Tämä on kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen sen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista, joka koskee tavaramerkkejä, jotka koostuvat uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu: pääsääntöisesti tällaiset tavaramerkit ovat itsessään kuvailevia.( ) Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi tätä pääsääntöä lieventävään sääntöön, nimittäin siihen, että sanottua pääsääntöä ei sovelleta, jos on olemassa havaittavissa oleva ero uudissanan ja sen osien pelkän summan välillä, ja se totesi asianmukaisesti, että tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi näin ollen, että merkki ROCKBASS ei poikkea englannin kielen sananmuodostussäännöistä, sillä sen muodostavat kaksi sanaa on asetettu rinnakkain lauseopillisesti oikein. Tuomioistuin katsoi, että merkki ei siten ole rakenteeltaan millään tavoin epätavallinen eikä luo vaikutelmaa, joka olisi kaukana siitä vaikutelmasta, jonka sen osien merkitysten pelkkä yhdistäminen luo.

41. Mielestäni tuomionsa tässä osassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yhdisti yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä koskevan moitteettoman tarkastelunsa asian tosiseikkoja koskeviin toteamuksiinsa, joita puolestaan ei voida tutkia uudelleen muutoksenhaussa.

42. Wilfer väittää kolmanneksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä seikkaa, että käyttötarkoitus ei riitä osoittamaan, että tavaramerkki on välittömästi kuvaileva. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 62 kohdan perusteella on selvää, että kyseinen tuomioistuin katsoi, että rock-musiikin soittaminen muodostaa yhden kyseessä olevien tavaroiden mahdollisen käyttötarkoituksen. Tuomioistuin totesi näin ollen, että tämä merkitys voi olla olennainen bassokitaran ostajalle, jonka tarkoituksena on soittaa rock-musiikkia. Kyseinen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että kysymys tuollaisen nimityksen teknisestä tarkkuudesta ei ole merkityksellinen. Tuomioistuin teki näin ollen virheen, kun se ei ottanut huomioon sitä seikkaa, että jotta jokin seikka olisi kohdeyleisön kannalta olennainen, kysymyksessä olevan yleisön on vähintäänkin oltava tietoinen sanotusta seikasta. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa mikään ei viittaa siihen, että tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, nimittäin ”soittimet ” tai ”sähköiset bassokitarat” soveltuvat erityisesti tietyn musiikin tyylisuunnan soittamiseen. Vastaavasti se seikka, että tietyillä niistä tavaroista, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuten esimerkiksi sähköisellä bassokitaralla, on mahdollista soittaa tiettyä musiikin tyylisuuntaa edustavaa musiikkia, kuten bassorokkia, ei voi muodostaa kyseisten tavaroiden olennaista ominaisuutta, mikä koskee sitä suuremmalla syyllä muita rekisteröintihakemuksessa mainittuja soittimia ja tarvikkeita. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse tuomionsa 66 kohdassa korosti, merkin kuvailevuutta tulee arvioida yksilöllisesti suhteessa kuhunkin tavaralajiin, jota varten rekisteröintiä on haettu.

43. Näin ollen Wilfer tuntuu väittävän, että yksinomaan se seikka, että sana kuvaa niiden tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitusta, joita varten sanamerkin rekisteröintiä haetaan, ei riitä estämään kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä sen kuvailevuuden perustella. Myönnän, että minun on hieman vaikea nähdä, miten tämä väite voi kestää pintapuolisintakaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkastelua. Kyseisessä säännöksessä nimittäin säädetään yksiselitteisesti, että ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen – – käyttötarkoitusta”, ”ei rekisteröidä”.

44. Suullisessa käsittelyssä Wilferin edustaja korosti, että bassorokiksi kutsuttu musiikin tyylisuunta ei ole tavaroiden tai soitinten erottuva ominaisuus. Tältäkään osin en kuitenkaan näe, miten tämä väite hyödyttää Wilferiä. Onhan itsestään selvää, että yksi bassokitaran käyttötarkoituksista on rock-musiikin soittaminen. Tätä toteamaa ei voi asettaa kyseenalaiseksi se, että tietty henkilö ostaa bassokitaran (mahdollisesti virheellisenä) aikomuksenaan soittaa sillä klassista musiikkia. Sitäkin suuremmalla syyllä tätä toteamaa ei voi asettaa kyseenalaiseksi Wilferin edustajan esittämällä esimerkillä, jonka mukaan edellä esitetystä arvioinnista seuraava looginen päätelmä on se, että tavaramerkkiä Honda Jazz ei voida rekisteröidä, koska autoissa on mahdollista soittaa jazz-musiikkia.

45. Olen näin ollen sitä mieltä, että seitsemäs valitusperuste on perusteeton.

Kuudes valitusperuste

46. Mitä tulee kitaratarvikkeisiin, Wilfer esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että oikeuskäytännössä( ) vaaditaan, että kutakin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen lajia on tarkasteltava itsenäisesti. Käsiteltävänä olevassa asiassa sanalla ”rockbass” ei ole selvää yhteyttä luokkaan 15 kuuluvien kitaratarvikkeiden eikä luokkiin 9 ja 18 kuuluvien tavaroiden olennaisiin ominaisuuksiin. ( )

47. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että kun Wilfer ei ollut tehnyt eroa luokkaan 18 kuuluvien koteloiden, laukkujen ja kassien osalta tämän tavararyhmän sisällä, valituslautakunnan arvio oli vahvistettava tämän ryhmän osalta kokonaisuudessaan. Luokkaan 9 kuuluvien laitteiden osalta asianosaisten väitteistä seuraa, että samoja laitteita voidaan käyttää eri soittimille. Näin ollen niiden käyttö bassokitaran kanssa muodostaa ainoastaan yhden mahdollisen käyttötavan. Merkin ja kyseessä olevien tavaroiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen suhde, jos tekniikka, johon merkillä viitataan, ennakoi tai vaatii näiden tavaroiden käyttämistä. Itse asiassa tämä tekniikka ei tässä asiassa ole ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen eräs käyttöala, vaan kuuluu niiden varsinaisiin toimintatarkoituksiin.( ) Näissä olosuhteissa se seikka, että kyseessä olevia tavaroita voidaan käyttää myös muussa yhteydessä, johon kyseessä oleva merkki ei viittaa, ei voi kumota tätä johtopäätöstä.( ) Vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan bassokitaroiden kanssa, niillä ei ole kuitenkaan itsenäistä käyttötapaa sähköisten soitinten käyttöön nähden. Sitä paitsi näiden laitteiden käyttö on välttämätöntä sähkökitaran soittamiseksi, joka ei voi yksin tuottaa musiikillista ääntä. Näin ollen mahdollisuus soittaa sähköistä bassokitaraa on hakemuksessa mainittujen laitteiden eräs toiminto eikä vain yksi niiden monista käyttöaloista. Näiden kahden tavararyhmän luontaiset ominaisuudet vaativat tai vähintäänkin ennakoivat niiden käyttämistä yhdessä.( )

48. Wilfer väittää kuudennessa valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sivuutti sen seikan, että soittimien ja niiden tarvikkeiden kuljettamiseen tarkoitetut kotelot, laukut ja kassit kuuluvat luokkaan 15. Sanotun mukaisesti Wilferin luettelo luokkaan 15 kuuluvista tavaroista sisälsi ”edellä mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit”. Luokkaan 18 kuuluvat ”kotelot, laukut ja kassit” on näin ollen tarkoitettu mihin tahansa käyttöön paitsi ”soittimien ja niiden tarvikkeiden” kuljettamiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täten perusteluja esittämättä otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla.

49. Wilfer väittää toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteluja esittämättä otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se totesi, että Wilferin rekisteröintihakemuksessa mainituilla luokkaan 9 kuuluvilla tavaroilla ”ei ole itsenäistä käyttötapaa [sähköisten soitinten] käyttöön nähden”.( ) Wilfer oli tuonut esiin, että mitkään luokkaan 9 kuuluvista tavaroista eivät edellytä ”soittimen” tai ”sähkökitaran” käyttämistä. ”Äänitekniikkalaitteita, miksauspöytiä, äänitehostelaitteita, vahvistimia, kaiuttimia ja aktiivikaiuttimia (comboja)” voidaan päinvastoin yhtä lailla käyttää monien muiden äänisignaalien, kuten eläinten äänten taikka video‑, televisio‑ tai radiosignaalien, välittämiseen. Tämän vuoksi on epärealistista ja mielivaltaista olettaa, että kysymyksessä olevien laitteiden pääasiallinen toimintatarkoitus on yleisesti sähköisen bassokitaran yhteydessä tapahtuva käyttö. Tämä koskee sitä suuremmalla syyllä ”koteloita, laukkuja ja kasseja [jotka on muotoiltu äänitekniikkalaitteiden, miksauspöytien, äänitehostelaitteiden, vahvistimien, kaiuttimien ja aktiivikaiuttimien (combojen) mukaisesti]”, koska niitä ei tarjota yhdessä soitinten tai sähköisten bassokitaroiden kanssa vaan ainoastaan luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden yhteydessä.

50. Olen samaa mieltä SMHV:n kanssa siitä, että vaikka kuudennen valitusperusteen ensimmäinen osa on esitetty vääristyneellä tavalla tapahtuneeseen tosiseikkojen huomioon ottamiseen vedoten, sen tarkoituksena on tosiasiassa vaatia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja valituslautakunnan toteamien tosiseikkojen uudelleenarvioimista. Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että Wilfer ei ollut sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että luokkaan 18 kuuluvia koteloita, laukkuja ja kasseja voitaisiin käyttää yhdessä kitaroiden kanssa. Tällä perusteella valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, kuvaa kysymyksessä olevien tavaroiden käyttötarkoitusta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota ei voida muutoksenhaussa ottaa uudelleenarvioitavaksi sikäli kuin siinä vahvistetaan tämä päätelmä.

51. Mitä tulee valitusperusteen toiseen kohtaan, Wilfer ei tunnu riitauttavan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan yksi luokkaan 9 kuuluvien laitteiden mahdollisista käyttötarkoituksista liittyy bassokitaraan. Se seikka, että kyseisiä laitteita voidaan käyttää myös sellaisella muulla tavalla, johon kysymyksessä oleva merkki ei viittaa, ei tarkoita sitä, että merkki ei ole kuvaileva.( ) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli näin ollen oikeassa, kun se totesi, että merkkiä ei voida rekisteröidä luokkaan 9 kuuluville laitteille.

52. Olen näin ollen sitä mieltä, että kuudes valitusperuste on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain perusteeton.

Ratkaisuehdotus

53. Edellä esitetyistä syistä ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa Wilferin korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.