Ensimmäisellä tavaramerkkidirektiivillä 89/104 pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja.

Tästä seuraa, että niiden oikeuksien suoja, jotka tavaramerkin haltijalle kyseisessä direktiivissä annetaan, ei ole ehdoton, koska tätä suojaa on kyseisten intressien tasapainottamiseksi muun muassa rajattu tapauksiin, joissa haltija osoittaa riittävää tarkkaavaisuutta ja vastustaa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä.

Tavaramerkkien suojausjärjestelmässä, sellaisena kuin se on direktiivin 89/104 perusteella otettu käyttöön teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevalla Benelux-maiden yleissopimuksella, kolmannen intressit käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, otetaan huomioon mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan asiayhteydessä sitä kautta, että mainitun merkin käyttäjällä on mahdollisuus vedota ”perusteltuun syyhyn”.

Kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on nimittäin onnistunut osoittamaan, että kyseessä on jokin mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loukkaus ja erityisesti mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö, merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttäneen kolmannen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy.

Tästä seuraa, että perustellun syyn käsite ei voi kattaa ainoastaan objektiivisesti ottaen pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki.

Perustellun syyn käsitteen tarkoituksena ei siis ole ratkaista laajalti tunnetun tavaramerkin ja ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä käytetyn samankaltaisen merkin välistä ristiriitatilannetta tai rajoittaa mainitun tavaramerkin haltijan oikeuksia, vaan löytää tasapaino kyseessä olevien intressien välillä siten, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan erityisessä asiayhteydessä ja huomioiden kyseisen tavaramerkin saama laaja suoja mainittua merkkiä käyttävän kolmannen edut otetaan huomioon. Näin ollen siitä, että kolmas vetoaa perusteltuun syyhyn käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ei voi seurata se, että kolmannelle myönnettäisiin rekisteröityyn tavaramerkkiin liittyvät oikeudet, vaan se velvoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan sietämään samankaltaisen merkin käyttöä.

Unionin tuomioistuin onkin asiassa C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, joka koski avainsanojen käyttämistä internetin indeksointipalvelussa, antamansa tuomion 91 kohdassa todennut, että jos internetissä esitettävässä mainoksessa, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, että mainitun tavaramerkin maineelle tai sen erottamiskyvylle ei aiheuteta haittaa ja että mainitun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, on katsottava, että tällainen käyttö kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla ja että käytölle on ”perusteltu syy”.

Näin ollen perustellun syyn käsitettä ei voida tulkita niin, että sellaisena pidettäisiin vain objektiivisesti ottaen pakottavia syitä.

(ks. 41–48 kohta)