Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ruiz-Jarabo Colomer 24päivänä lokakuuta2002. - Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) ja Rado Uhren AG (C-55/01). - Ennakkoratkaisupyyntö: Bundesgerichtshof - Saksa. - Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - Rekisteröintiesteet - Direktiivin 89/104/ETY 3artiklan 1kohdan b, c ja ealakohta - Kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu tavaran muodosta - Erottamiskyky - Yleinen intressi pitää tietyt merkit vapaasti käytettävissä. - Yhdistjayt asiat C-53/01 saakka C-55/01.



Oikeustapauskokoelma 2003 sivu I-03161



Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

1. Tämä ennakkoratkaisukysymys koskee tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointimenetelmään liittyviä yleisiä näkökohtia. Asiassa Philips äskettäin eli 18.6.2002 annettu tuomio auttaa hälventämään suurimman osan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilyksistä.

On syytä korostaa, että vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen ilmeisesti suosima metodologia eroaa huomattavasti tavaramerkkidirektiiviä koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitetystä metodologiasta, sama ei koske niistä käytännössä saatavia tuloksia. Kummassakin tapauksessa on ilmeisen vaikeaa saada tällainen merkki rekisteröityä.

Tosiseikat ja pääasian käsittelyn vaiheet

Asia C-53/01

2. Linde AG, jonka kotipaikka on Wiesbaden (Saksa), on hakemuksessaan pyytänyt, että ajoneuvon, joka kuuluu tyypiltään "moottorikäyttöisiin trukkeihin ja muihin ajettaviin työkoneisiin, joissa on ohjaamo, erityisesti haarukkatrukkeihin", muoto rekisteröitäisiin kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi.

Deutsches Patentamtin (Saksan patenttivirasto) toimivaltainen tavaramerkkiosasto hylkäsi rekisteröintihakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

Hakijan Bundespatentgerichtille (teollisoikeusasioita käsittelevä liittovaltion tuomioistuin) tekemää valitusta ei hyväksytty. Tämä tuomioistuin nimittäin katsoi, että tavaramerkin rekisteröintihakemus oli hylättävä Saksan Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella, ja (ennakkoratkaisupyynnön mukaan) se perusteli päätöstään seuraavasti:

"Merkitystä ei ole sillä, onko kyseinen merkki, joka muodostuu kuvista, jotka esittävät kyseisiä tavaroita todenmukaisesti eri perspektiiveistä, kolmiulotteisena merkkinä rekisteröintikelpoinen Markengesetzin 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla vai onko kyse Markengesetzin 3 §:n 2 momentin [joka vastaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa] soveltamistapauksesta.

Merkiltä puuttuu erottamiskyky Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla [direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohta]. Erottamiskyvyn arvioimiseksi on - kuten kaikkien rekisteröintikelpoisten kuvien osalta - tutkittava tosiseikkojen perusteella, ymmärretäänkö - ja missä määrin - kyseinen merkki kohderyhmässään niin, että se viittaa konkreettisesti kyseessä olevien tavaroiden osalta näiden tavaroiden kaupalliseen alkuperään. Nyt esillä olevassa asiassa näin ei ole. Kohderyhmässä tällaisen tavaran esitystapa ymmärretään niin, että sillä esitetään tavaraa itseään, eikä sitä pidetä minkäänlaisena tunnusmerkkinä, mikäli kyse on tavanomaisesta merkin liikekäytöstä. Tavara ei poikkea muodoltaan siitä, mikä on tavanomaista modernissa teollisessa muotoilussa. Teknisten elementtien lisäksi tavarassa olevat elementit eivät ole siinä määrin tavanomaisesta poikkeavia, että kohderyhmässään tällaista muotoa ei pidettäisi vain jo käytettyjen muotojen yhtenä muunnelmana vaan sitä pidettäisiin yrityksen tunnusmerkkinä. Juuri ajoneuvoalalla - myös hyötyajoneuvoalalla - on ollut jo vuosia tyypillistä siirtyminen softline-tuotteisiin, joten tällaista muotoa ei sellaisenaan ymmärretä kohderyhmässään niin, että se viittaisi tiettyyn valmistajaan. Kyseinen merkki poikkeaa liian vähän tavallisista muodoista. Se ei ole tarvittavassa määrin omaperäinen. Kohderyhmässään sitä ei mielletä niin, että se viittaisi tavaran kaupalliseen alkuperään."

Asia C-54/01

3. Winward Industries Inc, jonka kotipaikka on Taipei (Taiwan), haki rekisteröintiä taskulampulle kolmiulotteisena tavaramerkkinä.

Deutsches Patentamtin tavaramerkkiosasto hylkäsi hakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

4. Bundespatentgerichtille tehty valitus hylättiin seuraavista syistä (sellaisina kuin ne on esitetty ennakkoratkaisupyynnössä):

"On lähdettävä siitä, että kyseinen merkki on abstraktisti tavaramerkkikelpoinen Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa [joka vastaa direktiivin 2 artiklaa] tarkoitetulla tavalla. Sen ratkaiseminen, onko asiassa sovellettava Markengesetzin 3 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohtaa [jotka vastaavat direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäistä ja toista luetelmakohtaa], ei ole asiassa tarpeen. Voidaan kuitenkin pohtia, olisiko rekisteröinti hylättävä siksi, että sauvataskulampuille välttämättömän muodon vuoksi hakijan kilpailijoille jää vain vähäisiä muotoilumahdollisuuksia. Tältä osin ei tarvitse kuitenkaan tehdä lopullista ratkaisua, koska hakemuksessa tarkoitetulta merkiltä puuttuu Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky. Kyse on täysin tavallisesta sauvataskulampusta, joka tosin on tietyssä määrin tavallista elegantimpi mutta ei silti poikkea riittävässä määrin markkinoille tyypillisistä muodoista. Tällä tavarasektorilla kuluttaja ei miellä tavaran muotoa viittaukseksi tiettyyn tavaran kaupalliseen alkuperään. Koska kyseinen tavara poikkeaa vain vähän kilpailevista tuotteista, edes tarkkaavainen kuluttaja tuskin pystyy muistinvaraisesti tunnistamaan tietyn valmistajan. Merkin ei voida katsoa olevan erottamiskykyinen myöskään analogisesti sillä perusteella, että myös tietyt sanamerkit ovat rekisteröintikelpoisia vasta niistä saatavan graafisen vaikutelman perusteella. Tavaran muodon osalta on sovellettava tiukempia erottamiskykyä koskevia edellytyksiä kuin perinteisten tavaramerkkityyppien kuten sana- ja kuviomerkkien osalta. Tämä perustuu siihen, että tavaramerkkioikeus, jolla pyritään alkuperän yksilöimiseen, ja mallioikeus, jolla suojataan ensi sijassa muotoa, poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Toisin kuin mallioikeudella tavaramerkkioikeudella ei estetä ketään saattamasta markkinoille samanlaista tuotetta eri tunnusmerkillä. Yleisön keskuudessa on totuttu sana- ja kuviomerkkeihin. Siksi pelkkää tavaran muotoa ei poikkeustapauksia lukuun ottamatta mielletä kaupallisen alkuperän ilmaukseksi, vaan tällaiseksi mielletään yleensä itse tuotteessa olevat tavaramerkkinimet."

Asia C-55/01

5. Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd) (Rado Montres SA), jonka kotipaikka on Lengnau bei Biel (Sveitsi), haki rekisteröintiä rannekellon graafisesta esityksestä muodostuvalle kolmiulotteiselle tavaramerkille, jota vastaavan kansainvälisen tavaramerkin haltija se jo oli.

Deutsches Patentamtin tavaramerkkiosasto hylkäsi hakemuksen merkin erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi ja vapaana pitämisen tarpeen vuoksi.

Päätöksestä tehty valitus hylättiin. Bundespatentgericht nimittäin katsoi, ettei merkki voinut saada tavaramerkkioikeudellista suojaa, koska tapauksessa oli olemassa Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetty rekisteröintieste, ja (ennakkoratkaisupyynnön mukaan) se totesi tältä osin seuraavaa:

"Bundespatentgerichtin mukaan on lähdettävä siitä, että hakemuksessa tarkoitetaan kellonkuoren konkreettista kolmiulotteista muotoa, johon liittyy tai ei liity katettu kellotaulu ja paloista koostuva ranneke, eikä hakemuksessa tarkoiteta jonkinlaista blanco-suojaa yksittäisille kellon muodon osille, joilla muutoin olisi erilainen muoto.

Kun hakemus ymmärretään näin, ei ole kyseenalaista, että IR-tavaramerkki on Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla abstraktisti erottamiskykyinen. Hakemusta ei voida myöskään hylätä Markengesetzin 3 §:n 2 momentin perusteella.

IR-tavaramerkille ei voida kuitenkaan myöntää suojaa, koska se on Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyvytön. Kolmiulotteinen kuva kellonkuoresta, johon liittyy tai ei liity katettu kellotaulu ja paloista koostuva ranneke, joka on yhtä leveä kuin kellonkuori, ei ole tässä konkreettisessa muodossaan erottamiskykyinen kyseisessä säännöksessä edellytetyllä tavalla.

Suojaa voisi saada ainoastaan alkuperään viittaava omaperäinen muoto, joka olisi sellainen, että ne esteet, jotka liittyvät tarpeeseen pitää vapaana kellon perusmuoto ja erottamiskyvyn puuttumiseen, korjautuisivat. Tutkittaessa tavaran tai sen osien omaperäisyyttä on sovellettava pikemminkin tiukkaa mittapuuta, koska tavara ja sen osat ovat tärkeimmät keinot niiden itsensä kuvailemiseen ja koska niiden monopolisoinnilla saatettaisiin asettaa rajoituksia kilpailijoiden mahdollisuudelle muotoilla tuotteensa ja koska voidaan ainakin olettaa, että kyseisen muodon vapaana pitämiseen on olemassa tarve. Tältä osin rekisteröinnin kannalta välttämätön omaperäisyyden aste riippuu kunkin tavaratyypin osalta vallitsevista erityisolosuhteista.

Rannekellojen markkinoilla on käytössä erittäin suuri määrä muotoja. Tämän tavaratyypin osalta on siksi aivan erityisesti huolehdittava siitä, ettei muotoilumahdollisuuksia rajoiteta tavaramerkkisuojalla kohtuuttomasti, jotta kilpailijat pystyisivät vastaisuudessakin yhdistelemään käytettävissä olevia muotoilumahdollisuuksia haluamallaan tavalla. Nyt kyseessä olevassa IR-tavaramerkissä on käytetty muotoja, jotka ovat tavanomaisia tai muuten jo käytössä."

Ennakkoratkaisukysymykset

6. Näiden kolmen menettelyn hakijat ovat kukin tehneet valituksen Bundesgerichtshofiin (Saksa), joka on päättänyt lykätä asioiden käsittelyä ja esittää tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan tulkinnasta seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko sen arvioimisessa, onko tavaran muodosta muodostuvilla kolmiulotteisilla tavaramerkeillä edellä mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, sovellettava tiukempia kriteerejä kuin muiden tavaramerkkityyppien osalta?

2) Onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan verrattuna itsenäistä merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta? Jos näin on, onko elinkeinonharjoittajien tarve pitää tuotteen muoto vapaasti käytettävissä otettava 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa - tai muussa tapauksessa e alakohtaa - sovellettaessa huomioon sillä tavalla, että rekisteröinti on ainakin lähtökohtaisesti mahdotonta ja että rekisteröidä voidaan pääsääntöisesti vain sellaiset tavaramerkit, jotka täyttävät direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetetut edellytykset?"

Menettely yhteisöjen tuomioistuimessa

7. Ennakkoratkaisupyynnöt ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 8.2.2001. Pääasioiden oikeudenkäyntien valittajien lisäksi asioissa ovat esittäneet huomautuksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan hallitukset ja komissio. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 15.3.2001 antamalla määräyksellä asiat on yhdistetty kirjallista ja suullista käsittelyä varten.

Ennakkoratkaisukysymysten erittely

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

8. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään Bundesgerichtshof haluaa selvittää, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että erottamiskykyä on arvioitava ankarammin silloin, kun kysymys on tavaran muodosta muodostuvista kolmiulotteisista merkeistä.

9. Kaikki asiassa huomautuksia esittäneet katsovat, ettei ole mitään perustetta sille, että kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa käytetään tiukempia arviointiperusteita kuin muiden direktiivin 2 artiklassa tarkoitettujen merkkityyppien osalta. Myös ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin puoltaa tätä tulkintaa.

10. Yhdyn tähän käsitykseen. On toisaalta todettava, ettei direktiivin minkään säännöksen perusteella voida päätellä, että tuotteen kolmiulotteisia muotoja olisi kohdeltava eri tavalla - eli tiukemmin - tutkittaessa, onko niillä konkreettinen erottamiskyky. Toisaalta ei ole myöskään mitään yleistä etua koskevia syitä, jotka puoltaisivat erilaisten järjestelmien soveltamista sen mukaan, minkätyyppisestä tavaramerkin muodostavasta merkistä on kysymys; direktiivin 2 artiklassa olevan luettelon mukaan näitä merkkityyppejä ovat merkit, jotka voidaan esittää "sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla", mutta tämä lista ei ole tyhjentävä. Direktiivissä on muita säännöksiä, jotka vastaavat tarpeeseen estää tiettyjen merkkien varaaminen yksinoikeudella ja joita tarkastellaan jäljempänä.

11. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi erittäin selvästi todennut tämän lausuessaan, että "direktiivin 2 artiklassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä". Tästä seuraa, että "kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muun tyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa".

12. Kuten Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat todenneet, on eri asia, että tuotteiden muotojen useimmiten on käytännössä vaikea osoittaa sellaista erottamiskykyä, joka olisi riittävä rekisteröintiä varten.

Ensinnäkin edellytetään, että tällaisten merkkien olennaiset piirteet eivät saa johtua tavaran luonteenomaisesta muodosta eivätkä olla seurausta teknisen tuloksen tavoittelemisesta tai vaikuttaa tavaran arvoon olennaisesti, sillä muutoin kysymys on ehdottomista rekisteröintiesteistä, joista on säädetty direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut tätä edellä mainitussa asiassa Philips antamassaan tuomiossa. Käsittelen tätä näkökohtaa jäljempänä tarkastellessani toista ennakkoratkaisukysymystä.

On kuitenkin lisäksi todettava, että koska käyttötarkoitus asettaa ehdot muodolle ja koska samanlaiset tuotteet sen vuoksi yleensä ovat samannäköisiä, muodon voi olla vaikea olla erottamiskykyinen alusta alkaen, vaikkakin se voi direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla saada tällaisen kyvyn käytön perusteella. On joka tapauksessa epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja ymmärtää vähäpätöiset erot osoituksiksi tuotteen alkuperästä.

On todettava, että nämä käytännön vaikeudet johtuvat kolmiulotteisten muotojen luonteesta itsestään ja kuluttajien tottumusten erityisluonteesta eivätkä siitä, että erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettaisiin tiukempia kriteerejä, kuten on väitetty.

13. Tämän perusteella katson, että ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on vastattava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei pidä tulkita niin, että siinä edellytetään, että tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin erottamiskykyä tutkittaessa on sovellettava tiukempia arviointiperusteita kuin muiden 2 artiklassa tarkoitettujen tavaramerkkityyppien osalta.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

14. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellään Bundesgerichtshof haluaa selvittää ensinnäkin, onko tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien arvioinnissa tukeuduttava yksinomaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan vai myös tämän säännöksen c alakohtaan. Jos jälkimmäinen vaihtoehto pitää paikkansa, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, onko tässä arvioinnissa otettava huomioon elinkeinonharjoittajien tarve, ettei tiettyjä merkkejä varata (ns. vapaana pitämisen tarve eli Saksan oikeusopissa vakiintuneessa terminologiassa Freihaltebedürfnis), jolloin rekisteröinti on järjestelmällisesti mahdoton ja tulee siten kyseeseen vain siinä tapauksessa, että tavaramerkki on käytössä saavuttanut erottamiskyvyn (direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke).

15. Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva ongelma on se, onko yleinen etu otettava huomioon niin, että rajoitetaan tiettyjen tavaran muotoa esittävien merkkien varaamista, jotta kaikki yritykset voisivat käyttää niitä vapaasti, ja ennen kaikkea se, minkä säännöksen perusteella on toimittava.

Kun tiedetään vastaus tähän kysymykseen, epätietoisuus sen osalta, voiko erottamiskyvyn puuttuminen mahdollisesti korjautua käytön perusteella, hälvenee. Tällainen korjautuminen ei nimittäin ole mahdollista, jos merkin vapaata käytettävyyttä koskeva yleinen etu otetaan huomioon 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan yhteydessä, toisin kuin siinä tapauksessa, että se otetaan huomioon tämän säännöksen c alakohdan yhteydessä.

16. Asiassa huomautuksia esittäneet ovat yhtä mieltä siitä, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan kolmiulotteisiin muotoihin itsenäisesti, vaikkakin ne ovat osittain eri mieltä siitä, mikä merkitys vapaata käytettävyyttä koskeville näkökohdille on annettava tällä alalla. Pääasioiden hakijat puoltavat käsitystä, jonka mukaan vapaana pitämisen tarve on luonteeltaan poikkeus, ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mielestä sillä on rajallinen vaikutus, jos 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa tulkitaan järkiperäisesti ja sillä tavoitellun päämäärän mukaisesti, kun taas komissio ei näe mitään syytä soveltaa sitä ankarammin.

17. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että Bundesgerichtshof pitää epätodennäköisenä, että vapaata käytettävyyttä koskevia vaatimuksia olisi arvioitava 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, koska tämä estäisi käytön kautta tapahtuvan korjautumisen, mikä on sen mielestä epäoikeudenmukaista. Tämä käsitys perustuu lisäksi edellä mainitun säännöksen sellaiseen tulkintaan, jonka mukaan säännökseen sisältyvää rekisteröintiestettä ei voida soveltaa, jos merkki sisältää minkä tahansa osatekijän, joka ei johdu tavaran luonteesta, käyttötarkoituksesta tai olennaisesta arvosta.

18. Yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Philips antamassaan tuomiossa päätynyt toiseen tulokseen.

19. Se on yhtäältä hälventänyt asiassa Procter & Gamble vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto 20.9.2001 annetusta tuomiosta saakka vallinneet epäilykset sen osalta, onko laajassa mielessä ymmärretyn erottamiskyvyn mahdollista puuttumista koskevien rekisteröintiesteiden lisäksi aiheellista ottaa huomioon muita yleistä etua koskevia näkökohtia, jotka puoltavat sitä, että tiettyjä merkkejä ei hyväksytä rekisteröitäviksi, jotta kaikki yritykset voisivat käyttää niitä vapaasti. Tällaisten seikkojen olemassaolo on tunnustettu täysin selvästi asiassa Windsurfing Chiemsee 4.5.1999 annetussa tuomiossa, vaikkakin vain direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kuvailevien merkkien osalta.

20. Samalla kun yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Philips antamassaan tuomiossa, korostanut, että tavaramerkkisuojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, se on tunnustanut, että rekisteröintiesteitä sovellettaessa voidaan ottaa huomioon muita yleistä etua koskevia näkökohtia, jotka ovat niiden tausta-ajatuksena. Kussakin tapauksessa on analysoitava rekisteröintikiellon tai rekisteröinnin mitättömyyden tarkoitusta.

21. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröintiesteiden osalta yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että niiden tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaisi siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita kuluttajat saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin.

Erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista merkeistä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tällä säännöksellä on tarkoitus estää tiettyjen muotojen rekisteröinti silloin, kun ne johtuvat teknisestä tehtävästä, koska tällöin tavaramerkin tuottama yksinoikeus estäisi kilpailijoita tarjoamasta tällaisen toiminnon sisältäviä tavaroita tai ainakin poistaisi heiltä vapauden valita se tekninen ratkaisu, jota he haluavat käyttää tällaisen toiminnon sisällyttämiseksi tavaroihinsa.

Tästä seuraa, että vapaan pitämisen tarpeen pätevyys on tunnustettu tavaran muotoa esittävien kolmiulotteisten merkkien osalta.

22. Yhteisöjen tuomioistuin on toiseksi ja niiden edellä mainittujen yleistä etua koskevien näkökohtien olemassaolon perusteella, jotka edellyttävät, että kaikkien on saatava vapaasti käyttää tiettyjä merkkejä, muokannut direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan soveltamisedellytyksiä toteamalla, että tätä säännöstä sovelletaan aina, kun muodon olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä ja ne on valittu tällaisen teknisen tehtävän täyttämiseksi. Tästä seuraa, ettei tämän rekisteröintiesteen torjumiseksi riitä, ettei merkin määrätyillä osatekijöillä pyritä teknisen tuloksen saavuttamiseen.

Tämä päättely voidaan loogisesti ulottaa koskemaan muitakin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tapauksia, joten rekisteröinti on evättävä myös silloin, kun tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet johtuvat tavaran luonteesta tai vaikuttavat tavaran arvoon olennaisesti.

23. Muilta osin oppijärjestelmä, joka koskee vapaana pitämisen tarvetta 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalalla ja joka on kehitetty edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa, pysyy voimassa.

24. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuolloin, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää kuvailevia merkkejä, mukaan lukien käyttö yhteismerkeissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkeissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä.

25. Maantieteellistä alkuperää osoittavien ilmausten osalta yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että on yleisen edun mukaista, että niitä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska niillä voidaan kuvailla kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja herättää positiivisia tunteita, ja tämä päättely koskee soveltuvin osin kaikkia kuvailevia merkkejä.

26. Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen todennut, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla on vaatimus, että tiettyjen merkkien vapaana pitämistä koskevan yleisen edun on ohjattava arviointia.

27. Missään säännöksessä ei siis säädetä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien erilaisesta kohtelusta, joten niiden tavaramerkkikelpoisuutta on tutkittava seuraavalla tavalla monivaiheisesti.

28. Niiden on ensinnäkin täytettävä direktiivin 2 artiklassa asetetut abstraktit vaatimukset eli ne on voitava esittää graafisesti ja niillä on oltava potentiaalinen erottamiskyky.

29. Toiseksi ja ennen kaikkea ne eivät saa kuulua direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyn rekisteröintiesteen soveltamisalaan. Kolmiulotteisten muotojen osalta tämä on se vaihe, jossa vapaana pitämistä koskevat näkökohdat yleensä nousevat esiin. Tältä osin näkemykseni vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kantaa ja poikkeaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kannasta; tavoite, että sellaiset kolmiulotteiset merkit, joiden muoto johtuu yksinomaan itse tuotteen luonteesta tai on välttämätön teknisen tavoitteen saavuttamiseksi taikka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon, jäävät tavaramerkkisuojan ulkopuolelle, vastaa sitä ensisijaisen tärkeää intressiä, että on estettävä, että yksityiset pystyisivät käyttämään tavaramerkkiä hyväkseen saadakseen pysyvän yksinoikeuden luonnollisiin muotoihin, teknisiin ratkaisuihin tai esteettiseen muotoiluun. Tämän periaatteen mukaisesti lainsäätäjä ei ole sisällyttänyt e alakohdassa tarkoitettuja rekisteröintiesteitä niihin, jotka voivat korjautua 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen perusteella. Lainsäätäjä on säätänyt nimenomaisesti, ettei luonnollisesta, toiminnallisesta ja koristetyyppisestä muodosta voi tulla erottamiskykyistä.

Koska edellä mainitussa asiassa Philips annetussa tuomiossa ei ole hyväksytty tämän rekisteröintiesteen erittäin suppeaa - ja Bundesgerichtshofin välipäätöksessään omaksumaa - määritelmää, siinä on vahvistettu, että tällä rekisteröintiesteellä on tärkeä osa.

On kiistatonta, että tämä tulkinta tarkoittaa, että useita ulkonäöltään selkeitä (Bundespatentgerichtin tuomiossa käytetyn terminologian mukaisesti "softline") merkkejä ei voida milloinkaan rekisteröidä tavaramerkeiksi, mutta mielestäni tämä seuraus ei ole suhteeton, sillä yleistä etua ei saa asettaa alttiiksi - pienellekään - riskille, että tavaramerkkioikeus valtaisi epäasianmukaisesti muiden, ajallisesti rajoitettujen yksinoikeuksien alaa, koska tuotteen valmistajien käytettävissä tosiasiallisesti on myös muita tehokkaita keinoja tuotteen alkuperän osoittamiseksi (mielivaltaisten osien lisääminen kolmiulotteiseen muotoon, kokonaisuuden omaperäinen muotoilu, sana- ja kuviomerkit).

30. Jos tämä rekisteröintieste tällä tavalla tulkittuna todetaan asiaan soveltumattomaksi, on tutkittava kyseessä olevan merkin konkreettista erottamiskykyä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisesti.

Se, että on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti tutkittu, onko olemassa vapaana pitämisen tarve, ei tilanteen sitä vaatiessa estä uutta, tällä kertaa 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tapahtuvaa tutkintaa, jota samaten ohjaa tavoite estää merkkien varaaminen, eikä ensin mainittu tutkinta vaikuta jälkimmäisen tutkinnan tulokseen. Tämä tutkinta on eriluonteinen, sillä siinä on arvioitava, millainen - tämänhetkinen tai tuleva - intressi muilla yrityksillä on siihen, että ne voivat käyttää tätä merkkiä kuvailevana ilmauksena, vertaamalla tätä intressiä merkin haltijan suhteelliseen tarpeeseen turvautua tämäntyyppiseen tavaramerkkiin tavaran kaupallisen alkuperän osoittamiseksi. Se, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytössä, voi vaikuttaa vapaana pitämisen tarvetta koskevan jälkimmäisen arvioinnin lopputulokseen mutta ei ensin mainitun arvioinnin lopputulokseen.

31. Myönnän, että on todennäköistä, että useat tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset merkit eivät onnistu ylittämään näitä eri rekisteröintiesteitä.

32. Toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava, että arvioitaessa, johtuvatko tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet tavaran luonteen asettamasta vaatimuksesta taikka tarpeesta saavuttaa tekninen tulos tai vaikuttaa tavaran arvoon olennaisesti, on otettava huomioon yleinen etu, joka koskee tarvetta pitää tämä merkki vapaasti kaikkien yritysten käytettävissä. Tämä tutkinta ei estä sitä, että vapaana pitämisen tarvetta arvioidaan merkin osalta toistamiseen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella siinä tapauksessa, että merkki on kuvaileva. Se, että merkin todetaan saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti, voi vaikuttaa vain tämän jälkimmäisen arvioinnin tulokseen.

Ratkaisuehdotus

33. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei pidä tulkita niin, että siinä edellytetään, että tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin erottamiskykyä tutkittaessa on sovellettava tiukempia arviointiperusteita kuin muiden 2 artiklassa tarkoitettujen tavaramerkkityyppien osalta.

2) Arvioitaessa, johtuvatko tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet tavaran luonteen asettamasta vaatimuksesta taikka tarpeesta saavuttaa tekninen tulos tai vaikuttaa tavaran arvoon olennaisesti, on otettava huomioon yleinen etu, joka koskee tarvetta pitää tämä merkki vapaasti kaikkien yritysten käytettävissä. Tämä tutkinta ei estä sitä, että vapaana pitämisen tarvetta arvioidaan merkin osalta toistamiseen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella siinä tapauksessa, että merkki on kuvaileva. Se, että merkin todetaan saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti, voi vaikuttaa vain tämän jälkimmäisen arvioinnin tulokseen.