Kun oikeussääntöä on puolestaan sovellettava tai oikeuskysymys on ratkaistava asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, tähän kysymykseen liittyvä oikeudellinen seikka voidaan esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetyt oikeudelliset seikat, joita ei ole aikaisemmin esitetty viraston yksiköissä ja jotka koskevat oikeuskysymystä, joka ei ole välttämätön asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, eivät voi vaikuttaa suhteellisen hylkäysperusteen soveltamista koskevan valituslautakunnan ratkaisun laillisuuteen, koska ne eivät ole osa valituslautakunnassa esitettyä asian oikeudellista kehystä. Ne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Koska suhteellisen hylkäysperusteen tai minkä tahansa muun säännöksen, johon osapuolten esittämien vaatimusten tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja, tämä pätee myös oikeuskysymykseen, jota on välttämättä tarkasteltava osapuolten esittämien perusteiden arvioimiseksi ja vaatimusten hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, vaikka osapuolet eivät olisi esittäneet kantaansa tästä kysymyksestä ja vaikka virasto ei olisi lausunut tästä seikasta. Jos väitetään, että virasto on toiminut sääntöjenvastaisesti osapuolten vaatimuksia käsitellessään esimerkiksi loukkaamalla kontradiktorista periaatetta, tämä väitetty sääntöjenvastaisuus on myös osa asian oikeudellista kehystä.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta seuraa, että kun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunta ratkaisee valituksen, joka on tehty päätöksestä, jolla väitemenettely päätettiin, se voi perustaa päätöksensä vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä osapuolten esittämiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin.

Vaikka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on tutkittava kaikki perusteet, jotka koskevat tavaramerkin tunnettuuteen perustuvaa erottamiskykyä, näin ei ole, jos osapuoli ei vetoa aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen eikä tämän tunnettuuden tueksi esitettyihin todisteisiin. Yhtäältä siltä osin kuin tavaramerkin tunnettuutta tarkastellaan näytöstä erillään puhtaan olettaman perusteella, osapuolten on täsmennettävä riittävästi vaatimuksensa, jotta virasto voi lausua asianmukaisesti niiden väitteistä. Tunnettuuden arviointi perustuu toisaalta periaatteessa tosiseikkoihin, jotka osapuolten on esitettävä. Kun väitteen tehnyt osapuoli haluaa vedota siihen, että sen tavaramerkki on tunnettu, sen on esitettävä tosiseikat ja mahdollisesti todisteet, joiden perusteella virasto voi tarkistaa tällaisen väitteen todenperäisyyden.

Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osalta on puolestaan todettava, että viraston on tutkittava tarvittaessa viran puolesta tämä seikka väitteen tekemisen jälkeen. Erona tunnettuuteen ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei edellytä tosiseikkoja, jotka osapuolten olisi toimitettava. Tämä arviointi ei myöskään edellytä sitä, että osapuolet esittäisivät perusteita tai perusteluja ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osoittamiseksi, koska yksin viraston on selvitettävä sen olemassaolo ja arvioitava sitä sen aikaisemman tavaramerkin valossa, johon väite perustuu.

(ks. 30 ja 32 kohta)