Asia T-116/06

Oakley, Inc.

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

”Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki O STORE — Aikaisempi kansallinen sanamerkki THE O STORE — Vähittäiskaupan palvelujen vertaaminen vastaaviin tavaroihin — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Väliintulijan esittämä vaatimus valituslautakunnan päätöksen muuttamisesta — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta”

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 24.9.2008 II ‐ 2457

Tuomion tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Sanamerkkiä O STORE ei voitu rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluville ”Vähittäis- ja tukkukauppaan liittyville palveluille, mukaan lukien verkossa tapahtuva vähittäiskauppa” ja ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukaupan” palveluille sillä perusteella, että on olemassa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhteellinen hylkäysperuste, koska Ranskan alueella on keskivertokuluttajan kannalta olemassa kyseisessä artiklassa tarkoitettu sekaannusvaara tavaramerkin O STORE ja aikaisemmin Ranskassa mainitun luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn tavaramerkin THE O STORE välillä.

Vaikka yhtäältä riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä tarkoitettujen ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen ja toisaalta aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden, eli ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, selkäreppujen, monikäyttöisten urheilukassien, matkalaukkujen ja lompakkojen” luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat poikkeavat toisistaan, mainituilla palveluilla ja tavaroilla on kiistatta yhteisiä piirteitä, kun otetaan huomioon se, että ne täydentävät toisiaan ja että kyseisiä palveluja suoritetaan yleensä samoissa tiloissa kuin joissa kyseisiä tavaroita myydään. Vastaavasti, koska ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvät palvelut, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” on muotoiltu hyvin yleisesti, ne voivat sisältää kaikki tavarat, aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat mukaan lukien. Mainituilla palveluilla on näin ollen yhteisiä piirteitä asianomaisten tavaroiden kanssa. Lisäksi keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat hyvin samankaltaisia, koska niissä on sama osa ”o store” ja koska ainoa eroavaisuus perustuu siihen, ettei riidanalaisessa yhteisön tavaramerkissä ole artikkelia ”the”, joka ei ole erottamiskykyinen.

Ei voida sulkea pois sitä, että kyseessä olevia tavaroita myydään samoissa myyntipisteissä, joissa vähittäiskaupan palveluja suoritetaan, mikä voisi tapahtua siinä tapauksessa, että tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita myytäisiin riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä katettujen O STORE -palvelujen välityksellä, mikä puolestaan näin ollen aiheuttaisi sekaannusvaaran kuluttajien mielessä. Vaikka oletettaisiin, että aikaisemmalla tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita ei myydä riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä katettujen O STORE -palvelujen välityksellä, kun kohdeyleisö kohtaisi esimerkiksi vaatteiden tai kenkien vähittäiskaupan alalla tavaramerkillä O STORE merkittyjä vähittäiskaupan palveluja, se voisi luulla, että näitä palveluja tarjoaa sama yritys, joka myy kyseisiä, tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita, tai yritys, joka on siihen yhteydessä.

(ks. 45, 47, 57, 61, 71, 74 ja 75 kohta)