FI Euroopan unionin virallinen lehti C 101/12

Valitus, jonka Getty Images (US), Inc. on tehnyt 8.2.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-338/11, Getty Images (US), Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 21.11.2012 antamasta tuomiosta

(Asia C-70/13 P)

2013/C 101/26

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Getty Images (US), Inc. (edustaja: advokat P. Olson)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— kumoaa riidanalaisen päätöksen sikäli kuin sillä hylätään valitus, jonka Getty Images teki SMHV:n tutkijan 2.8.2010 päivätystä päätöksestä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja esittää kolme valitusperustetta: (i) yhteisön tavaramerkkiasetuksen (1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, (ii) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen ja (iii) yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen.

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu ”erottamiskyky”. Vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, ettei kyseisessä artiklassa vahvistettuja hylkäysperusteita sovelleta. Tässä asiassa se, että samanlaisen merkin, joka on tarkoitettu samanlaisia tavaroita/palveluja varten, on kahdesti katsottu omaavan edellytetyn erottamiskyvyn, luo erittäin vahvan olettaman siitä, että PHOTOS.COMilla on edellytetty vähimmäiserottamiskyky. Pelkästään se, että kumpikaan osatekijä erikseen tarkasteltuna ei ole erottamiskykyinen, ei tarkoita sitä, ettei niiden yhdistelmä olisi erottamiskykyinen. PHOTOS +.COM -yhdistelmänä kyseisellä merkillä on merkitys, joka poikkeaa kyseisten osatekijöiden yksittäisistä merkityksistä. On selvää, että kohdeyleisö ymmärtää sen kaupalliseksi verkkotunnukseksi. Verkkotunnukset ovat luonteeltaan ainutlaatuisia. Tällaisena PHOTOS.COM osoittaa kuluttajalle, että se on tavaroiden ja palvelujen erityinen alkuperä, joka on erotettavissa muista erinimisistä tavaroiden ja palvelujen lähteistä. Tällä tavoin se täyttää tavaramerkin tarkoituksen ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun erottamiskyvyn kynnysarvon.

Huomioon otettava yleisön etu 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä on sen selvittäminen, voidaanko merkillä taata tavaroiden/palvelujen tietty alkuperä kuluttajalle siten, että tämä voi ilman minkäänlaista sekaannusvaaraa erottaa palvelun palveluista, joiden alkuperä on eri. On yleisesti tunnettua, että kukin verkkotunnus on erityinen ja että verkkotunnus, jonka pääte on.com, merkitsee kaupallista verkkosivua. Valituksenalaisen tuomion 22 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin myönsi, että kohdeyleisö ymmärtää välittömästi.com-osan viittaavan kaupalliseen internetsivustoon. Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se jätti huomiotta sen, että verkkotunnus toimii hyvin ja mahdollistaa sen, että kuluttaja voi erottaa valittajan tavarat/palvelut valittajan kilpailijoiden tavaroista/palveluista. Kuluttajansuojaa koskeva yleinen etu saavutetaan eikä 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa rikota.

Unionin yleinen tuomioistuin ei tarkastellut tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Sitä ei kuitenkaan rikota, koska kyseisen säännöksen taustalla oleva yleinen etu on valittajan kilpailijoiden suojaaminen, eikä rekisteröinti vaikuta niistä kehenkään, koska kyseessä on valittajalle kuuluva verkkotunnus. Merkki ei myöskään kuvaile objektiivisesti tavaroita/palveluja.

Yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, että SMHV:n aikaisemmat päätökset sitovat sitä, kun sen tarkastelee samanlaisia tavaramerkkihakemuksia eikä ole olemassa viitteitä siitä, että aikaisemmat merkit olisi rekisteröity virheellisesti. Kyseinen periaate velvoittaa unionin tuomioistuimen kumoamaan SMHV:n päätelmän siitä, että PHOTOS.COMia ei voitu rekisteröidä. Unionin yleinen tuomioistuin väittää, että kyseisen periaatteen soveltamisen yhteydessä on otettava huomioon ”laillisuusperiaatteen noudattaminen” ja että tavaramerkin hakijat eivät voi vedota aikaisempiin päätöksiin samanlaisen päätöksen varmistamiseksi, koska aikaisempi päätös oli ”mahdollisesti toisen hyväksi tapahtunut lainvastaisuus”; tämän vuoksi kyseinen tuomioistuin katsoi, että ”tällainen tutkimus on suoritettava kussakin yksittäistapauksessa” (valituksenalaisen tuomion 69 kohta).

Yhdenvertaisen kohtelun periaate on ristiriidassa laillisuusperiaatteen kanssa. Asiassa T-106/00, STREAMSERVE, 27.2.2002 annetusta tuomiosta lähtien laillisuusperiaate on ollut ensisijainen. Tämän on johtanut oikeudelliseen epävarmuuteen ja valitustulvaan. Tämän kokemuksen valossa on syytä keskittyä enemmän yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. SMHV:n tutkijoiden velvollisuutena on toimia johdonmukaisesti, soveltaa yhteisiä standardeja, yksilöidä analogisia tapauksia ja kohdella niitä samalla tavalla. Kun tavaramerkin hakijat viittaavat aikaisemmin rekisteröityihin merkkeihin, SMHV:n tutkijoiden ei tulisi pelkästään voida viitata STREAMSERVEen ja jättää huomiotta yhdenvertaisen kohtelun perusperiaate. Sellaisen laillisuusperiaatteen sijaan, jonka mukaan aiempia rekisteröintejä pidetään kirjaimellisesti virheinä, paljon elinkelpoisempi tapa on olettaa, että aikaisemmat merkit rekisteröitiin asianmukaisesti. Velvollisuus soveltaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole missään tilanteessa niin selkeä kuin tilanteessa, jossa käsiteltävän tapauksen tavoin merkit ja tavarat ovat identtiset.

Lopuksi on todettava, että PHOTOS.COM-merkki on yhtä erottamiskykyinen sitä koskevien tavaroiden ja palvelujen osalta kuin kaksi aiemmin rekisteröityä merkkiä. Perusta kyseisen merkin rekisteröimiseksi niitä varten on sama kuin alkuperäisten merkkien tapauksessa, ja yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää tätä.

(1) Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)