Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Unionin tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi.

Tuosta kolmannesta edellytyksestä on huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön vaara on näytetty toteen muun muassa siinä tapauksessa, että laajalti tunnettua tavaramerkkiä selvästi yritetään sen vanavedessä kulkemalla käyttää hyväksi ja sen avulla pyritään vapaamatkustukseen, ja että tähän viitataan siis käsitteellä ”vapaamatkustusvaara”. Toisin sanoen kyseessä on vaara siitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niistä syntyy mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin.

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa, että sen soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistä: ensiksi siitä, ovatko vastakkain olevat tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, onko väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, onko olemassa vaara siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, ja niistä yhden täyttymättä jääminen riittää siihen, ettei mainittua säännöstä voida soveltaa.

Aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka vetoaa Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan, on esitettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi sen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tätä varten velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiään koskeva välitön todellinen loukkaus, kuten mainitun säännöksen laatiminen konditionaalissa vahvistaa. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa, tai siis esitettävä seikkoja, joiden perusteella voidaan ensi näkemältä päätellä, että on olemassa sellainen tuleva vaara epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä tai haitasta, joka ei ole hypoteettinen.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta edellyttää tulevaisuuteen suuntautuvaa arviointia tulevasta ja muusta kuin hypoteettisesta vapaamatkustusvaarasta unionissa tätä nykyä käytettävissä olevien seikkojen perusteella mutta se ei edellytä osoittamaan, että unionissa on tätä nykyä vapaamatkustusta. Vaikka maineen tahraamista koskeva vaara eli vaara siitä, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuu haittaa, edellyttää näyttämään toteen, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena, tällaista näyttöä ei vaadita vapaamatkustusvaaran eli sen vaaran osalta, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi. Vapaamatkustusvaaraa – siltä osin kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija käyttää hyväksi aikaisempaa tavaramerkkiä –, ei arvioida niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä on haettu, vaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempää tavaramerkkiä on haettu, keskivertokuluttajien näkökulmasta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätelmä vapaamatkustusvaarasta, vesittymisvaarasta tai maineen tahraamista koskevasta vaarasta voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla – kunhan kyseiset johtopäätökset eivät ole pelkkiä oletuksia – ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat.

Unionin tuomioistuin on erityisesti katsonut, että kokonaisarvioinnissa, jossa määritetään, onko kyseessä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, oli otettava erityisesti huomioon se, että jäljiteltyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytön tarkoituksena oli hyötyä mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, joilla jäljiteltyjä hajuvesiä markkinoitiin. Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä.

Unionin yleinen tuomioistuin on lopuksi toistuvasti katsonut, että erityisesti siinä tapauksessa, että väite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen laaja maine, on mahdollista, että tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitä, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeutetusti hyväksi, on niin ilmeinen, ettei väitteentekijän tarvitse vedota tältä osin mihinkään muuhun tosiseikkaan tai näyttää tällaista tosiseikkaa toteen.

(ks. 67–70, 102 ja 106 kohta)