JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PHILIPPE LÉGER

2 päivänä kesäkuuta 2005 1( )

Asia C-37/03 P

BioID AG, selvitystilassa,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Kuviomerkki, joka sisältää täysin kuvailevan sanallisen elementin ”BioID”

1. Käsiteltävänä olevassa asiassa BioID AG -niminen yhtiö( ) hakee muutosta Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa BioID vastaan SMHV 5.12.2002 antamaan tuomioon,( ) jolla hylättiin kanne, joka koski sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)( ) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemää päätöstä (asia R 538/1999-2),( ) jolla evättiin alla olevan kuviomerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi.

2. Muutoksenhaun yhteydessä esitetyt kysymykset koskevat pääasiassa perusteita, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, puuttuuko merkiltä, joka koostuu, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, sanallisesta elementistä ja kuvioelementeistä, erottamiskyky ja onko sen rekisteröinti tavaramerkiksi tämän vuoksi evättävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94( ) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Asetuksen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

4. Asetuksen 7 artikla koskee rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita. Siinä säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

II Asian tausta

5. Kantaja teki 8.7.1998 SMHV:lle hakemuksen edellä esitetyn merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

6. Kyseisen merkin rekisteröintiä haettiin tavaroille ja palveluille, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen eri luokkiin( ) ja jotka koostuvat tietokoneohjelmistoista, tietokonelaitteista ja muista laitteista, joita käytetään käyttöoikeuksien valvontaan biometrisiin erityistuntomerkkeihin perustuvan elävien olentojen tunnistuksen avulla, sekä tietoliikennepalveluista tällaisten tunnistusjärjestelmien yhteydessä.( )

7. Tutkija hylkäsi 25.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska kyseiseltä merkiltä puuttuu erottamiskyky.

8. SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan tekemän valituksen samalla hylkäysperusteella. Se perusti tämän arvioinnin sanan bio saksan- ja englanninkielisiin määritelmiin sekä lyhenteen ID määritelmiin, jotka löytyvät televiestintää ja tietojenkäsittelyä käsittelevistä verkkosanakirjoista. Se päätteli näistä määritelmistä, että kirjainsana BioID on lyhenne sanoista biometric identification (biometrinen tunnistaminen) ja että se kuvailee siis rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen tyyppiä ja käyttötarkoitusta. Se katsoi, että turvajärjestelmää etsivä kuluttaja, joka joutuisi vastakkain sanalla BioID merkittyjen tavaroiden ja palvelujen kanssa, ymmärtäisi heti, että kysymyksessä on elävien olentojen ominaispiirteiden tunnistaminen.

9. Kyseinen valituslautakunta katsoi myös, että huomioon ottaen kantajan kilpailijoiden käyttämät ilmaisut, oli olemassa intressi siihen, että nämä voisivat käyttää kirjainsanaa BioID mainostaakseen omia tavaroitaan ja palvelujaan.

10. Valituslautakunta korosti lopuksi, että graafiset elementit, jotka muodostavat kyseisen merkin, eivät tee siitä erottamiskykyistä eivätkä mitenkään muuta sitä, että se on luonteeltaan puhtaasti kuvaileva.

11. Kantaja nosti riidanalaisesta päätöksestä kanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

III Valituksenalainen tuomio

12. Kantaja vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen.

13. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen. Se katsoi, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste oli hylättävä kaikkien rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavara- ja palvelulajien osalta ja että tämän vuoksi ei ollut syytä tutkia toista kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli rikottu.

14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseinen merkki ja sen muodostavat elementit, toisin sanoen kirjainsana BioID sekä sen kuvalliset elementit, jotka koostuvat kirjasintyylistä, jolla kyseinen kirjainsana esitetään, pisteestä ja elementistä ®, ovat kaikki vailla erottamiskykyä.

15. Se hylkäsi myös kantajan muut väitteet, jotka perustuivat valituslautakuntien päätöksiin, joilla oli hyväksytty muiden tavaramerkkien, joihin sisältyi elementti Bio, sekä sanamerkin Bioid rekisteröinti.

IV Valitus

16. Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion sekä riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17. SMHV vaatii, että valitus hylätään ja että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

A Valitusperusteet

18. Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta. Ensiksi se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä on tulkinnut virheellisesti ja liian laajasti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta. Toiseksi se korostaa, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisikin tulkinnut oikein edellä mainittua säännöstä, sen olisi pitänyt tutkia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty hylkäysperuste ja todeta, ettei myöskään sitä voitu soveltaa käsiteltävänä olevaan asiaan.

19. Tämän toisen valitusperusteen yhteydessä valittaja esittää pääasiallisesti, että asia on sen mielestä ratkaisukelpoinen ja että yhteisöjen tuomioistuin voi itse todeta, ettei kyseinen merkki ole asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan kuvaileva. Toissijaisesti valittaja esittää, että jos yhteisöjen tuomioistuin ei katso voivansa lausua tämän hylkäysperusteen soveltamisesta, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevat toteamukset eivät ole riittäviä tältä osin, sen olisi palautettava asia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

20. Kuten SMHV:lla minullakin on vaikeuksia ymmärtää, mistä yhteisön oikeuden rikkomisesta valittaja arvostelee valituksenalaista tuomiota tämän toisen valitusperusteen yhteydessä. Valittaja ei itse asiassa kiistä sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi siltä osin kuin se katsoi, että kyseisen merkin rekisteröinti olisi ristiriidassa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan hylkäysperusteen kanssa, perustellusti jättää tutkimatta kanneperusteen, jonka mukaan asetuksen saman säännöksen c alakohtaa on rikottu, koska, kuten mainitun artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, kyseistä merkkiä ei voida rekisteröidä, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa.( )

21. Tämän valitusperusteen tueksi esitetyillä argumenteilla BioID pyrkii itse asiassa ainoastaan siihen, että jos tämän muutoksenhaun yhteydessä esitetty ensimmäinen valitusperuste todetaan perustelluksi, yhteisöjen tuomioistuin ratkaisisi itse riidanalaiseen päätökseen kohdistuvan kanneperusteen, johon on vedottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kuten sen on mahdollista tehdä EY:n tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan nojalla,( ) jonka mukaan silloin, kun muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, yhteisöjen tuomioistuin julistaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen mitättömäksi ja se voi ratkaista asian lopullisesti itse, jos asia on ratkaisukelpoinen.

22. Tämän perusteella katson, että valitusperusteet, joihin valittaja vetoaa tämän muutoksenhaun yhteydessä valituksenalaisen tuomion kumoamista koskevien vaatimustensa tueksi, rajoittuvat todellisuudessa yhteen ainoaan perusteeseen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

23. Tämän ainoan valitusperusteen yhteydessä valittaja esittää neljä väitettä. Se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnäkin siitä, ettei se ole perustanut arviointiaan kyseisen merkin mahdollisesta erottamiskyvystä merkin synnyttämään kokonaisvaikutelmaan. Toiseksi valittaja väittää, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut huomioon sen argumenttia, jonka mukaan ei ole voitu todistaa, että yleisö tai kilpailijat todella käyttäisivät kyseistä merkkiä. Kolmanneksi se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen katsoessaan, että vastaavat rekisteröidyt tavaramerkit eivät ole osoituksena siitä, että kyseinen merkki on erottamiskykyinen, ja loukannut näin ollen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

24. Suullisessa käsittelyssä valittaja korosti lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi perustuu sellaisen perusteen soveltamiseen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan tavanomaisesti käyttää kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä, vaikka, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa SAT.1 vastaan SMHV 16.9.2004 antamassaan tuomiossa,( ) tällä perusteella ei ole merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen tutkimisen yhteydessä.

25. SMHV on todennut, ettei valittaja esittänyt tätä argumenttia valituskirjelmässään, mutta ei ole riitauttanut sen tutkittavaksi ottamista. Myös minä korostan, että kyseessä olevaa argumenttia ei mainittu nimenomaisesti valituksessa. En kuitenkaan myöskään usko, että kyseessä on yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 42 artiklassa, jota sovelletaan muutoksenhakuasioissa työjärjestyksen 118 artiklan mukaisesti, tarkoitettu uusi peruste; näiden artiklojen mukaisesti perusteet, joihin vedotaan ensimmäistä kertaa vastauskirjelmissä tai suullisen käsittelyn kuluessa, on jätettävä tutkimatta.( ) Mielestäni on kysymys seikoista, joiden avulla valittaja pyrkii osoittamaan, että sen valituskirjelmässä esittämä valitusperuste, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, on todellinen ja merkityksellinen. Kyseessä on siis tämän perusteen tueksi esitetty väite,( ) joka voidaan siten esittää säännönmukaisesti asian käsittelyn kuluessa sillä varauksella, että kontradiktorista periaatetta noudatetaan. Korostan tältä osin, että SMHV:lla oli mahdollisuus vastata tähän väitteeseen suullisen käsittelyn kuluessa. Tätä väitettä ei voida myöskään moittia siitä, että sillä muutetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetun kanteen kohdetta, koska siinä arvostellaan kyseisen tuomioistuimen antamaa vastausta sille esitettyyn kanneperusteeseen, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu. Näin ollen en näe mitään seikkaa, joka estäisi tämän väitteen tutkimisen.

26. Ennen näiden eri väitteiden tarkastelua esittelen lyhyesti oikeuskäytännön, joka on mielestäni merkityksellinen asetuksen 7 artiklan 1 kohtaan sisältyvien käsiteltävänä olevassa asiassa tärkeiden hylkäysperusteiden tulkinnan kannalta, ja kyseisten hylkäysperusteiden analysointimenetelmän siinä tapauksessa, että merkki, jolle rekisteröintiä haetaan, koostuu useista elementeistä. Palautan mieleen myös päätelmät, jotka yhteisöjen tuomioistuin teki tämän oikeuskäytännön perusteella edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamassaan tuomiossa, jossa se ratkaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) 2.7.2002 antamasta tuomiosta( ) tehdyn valituksen, jossa perusteet olivat verrattavissa valituksenalaisen tuomion perusteisiin.

B Asiassa merkityksellinen oikeuskäytäntö ja asiassa SAT.1 vastaan SMHV annettu tuomio

27. Asiassa merkityksellisen oikeuskäytännön esittelyn lähtökohtana on oltava tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.( )

28. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on estää sellaisten merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi, jotka eivät luonteensa puolesta kykene täyttämään tätä tehtävää. Näin ollen kyseisen säännöksen b ja c alakohdan mukaan tavaramerkiksi soveltumattomina pidetään, paitsi jos erottamiskyky on hankittu käytön kautta, tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä haetaan, samoin kuin tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseisiä tavaroita tai palveluja tai näiden ominaisuuksia.

29. Oikeuskäytännön mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c, ja d alakohdassa tarkoitettujen hylkäysperusteiden soveltamisalat ovat osittain päällekkäisiä. Kun otetaan huomioon näiden kunkin hylkäysperusteen sisältö, olisin jopa taipuvainen ajattelemaan, että kyseisen säännöksen c ja d alakohdassa tarkoitetut merkit muodostavat osajoukkoja suuremmasta luokasta, johon kuuluvilta merkeiltä puuttuu erottamiskyky saman säännöksen b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Näin ollen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkkien ja merkintöjen osalta on katsottu, että sellaiselta sanamerkiltä, joka tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvailee rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.( )

30. Edellytykset, jotka vaaditaan, jotta merkki kuuluisi tähän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun osajoukkoon, ovat kuitenkin erityiset ja niitä on tulkittava tälle hylkäysperusteelle ominaisen yleisen edun mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuin ilmaisee nimenomaan tämän, kun se kuvailee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan yleistä rakennetta toteamalla, että jokainen tässä säännöksessä luetelluista rekisteröinnin hylkäysperusteista on itsenäinen verrattuna muihin, jokaista niistä on tarkasteltava erikseen( ) ja jokaista on tulkittava sen taustalla olevan yleisen edun valossa, koska tämä yleinen etu voi tai sen pitää heijastaa erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan.( )

31. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen tavoitteena on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan se, että kyseiset merkit tai merkinnät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Kysymys on sen estämisestä, että kyseiset merkit tai merkinnät varattaisiin yhdelle yritykselle niiden tavaramerkiksi rekisteröimisen johdosta. Tämä yleinen etu edellyttää siis, että kaikki merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, jäävät yritysten vapaasti käytettäväksi, jotta myös ne voivat käyttää niitä omien tavaroidensa samojen ominaisuuksien kuvailemiseen.( )

32. Sitä paitsi ei ole tarpeen, että merkkejä ja merkintöjä, joista tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkki koostuu, todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

33. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on siis jättää kaikkien talouden toimijoiden käytettäväksi merkit, joita voidaan käyttää kuvailemaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja tai kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Käytettävissäoloa koskeva vaatimus, joka on tämän säännöksen taustalla, koskee tämän vuoksi merkkejä ja merkintöjä, jotka ovat kuvailevia.

34. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla puolestaan tavoitellaan kaikkien siinä tarkoitettujen merkkien osalta erilaista yleisen edun mukaista päämäärää, joka ei ole sama kuin päämäärä, jolla pyritään takaamaan niiden käytettävissäolo kaikille talouden toimijoille.

35. On totta, että edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että mitä tulee värin itsessään rekisteröintiin tavaramerkiksi ilman tilaa koskevia rajoituksia, direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, taustalla oleva yleinen etu koskee tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitä, että värit ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.( )

36. Kuten edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa on vahvistettu, tätä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa, joka sisältyy edellä mainitussa asiassa Libertel annettuun tuomioon ja jonka mukaan kyseisellä hylkäysperusteella pyritään myös käytettävissäoloa koskevaan tavoitteeseen, ei kuitenkaan saa ulottaa kaikentyyppisiin merkkeihin, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan. Mitä tulee väreihin, kyseistä käytettävissäoloa koskevaa tavoitetta, joka on siis otettava huomioon arvioitaessa, voiko niillä olla erottamiskyky rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta, on perusteltu yhteisöjen tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa esittämällä toteamuksella, jonka mukaan niiden eri värien lukumäärä, jotka todella ovat talouden toimijoiden käytettävissä, on hyvin pieni.( )

37. Edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa( ) yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että kyseisen säännöksen taustalla oleva yleinen etu on selvästi sopusoinnussa edellä mainitun tavaramerkin pääasiallisen tehtävän kanssa. Kysymys on siitä, ettei tavaramerkiksi rekisteröidä eikä tällaisesta rekisteröinnistä johtuvaa suojaa anneta merkeille, jotka eivät pysty täyttämään tavaramerkin tehtävää asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Tämän seurauksena yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että perusteella, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko merkki erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.( )

38. Siitä, että merkkiä, joka ei ole kuvaileva, voitaisiin käyttää elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen esittämiseen, ei siis voida päätellä, että siltä väistämättä puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Toisin sanoen koska merkki ei ole kuvaileva eikä kuulu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, se tosiseikka tai pelkkä mahdollisuus, että sitä käytettäisiin elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei merkitse sitä, että siltä puuttuisi erottamiskyky suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.( )

39. Mitä lopuksi tulee menetelmään, jonka avulla on arvioitava, kuuluuko useista elementeistä koostuva merkki jonkin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen alaisuuteen vai ei, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tässä arvioinnissa on otettava huomioon myös merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma.( ) Tämä vaatimus vastaa havaintoa, jonka mukaan keskivertokuluttaja ymmärtää normaalisti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tarkastelemaan sen eri osia.

40. On totta, että tämä sääntö ei estä sitä, että kaikkia elementtejä, joista kyseinen merkki koostuu, tarkastellaan erikseen. Tällainen tarkastelu on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sisällön mukainen, jossa, kuten muistetaan, evätään rekisteröinti tavaramerkeiltä, jotka ”muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä”, jotka ovat kuvailevia. Se myös täyttää perustelua ja oikeusvarmuutta koskevat vaatimukset, jotka ovat tarpeen erityisesti niille talouden toimijoille, jotka kohtaavat tavaramerkin laatimisesta kansainvälisellä tasolla aiheutuvia vaikeuksia, varsinkin arvioitaessa merkin mahdollista erottamiskykyä, johon liittyy enemmän subjektiivisuutta kuin muihin hylkäysperusteisiin.

41. Joka tapauksessa on selvää, ettei kyseisen merkin rekisteröinnin epäämiseksi riitä se, että tarkastellun hylkäysperusteen todetaan soveltuvan kaikkiin elementteihin, joista kyseinen merkki muodostuu.

42. Näin ollen silloinkin kun tavaramerkki muodostuu useista elementeistä, jotka kaikki kuvaavat rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, tämä kuvaileva ominaisuus on vielä todettava koko tavaramerkin osalta.( ) Itse asiassa, vaikka yleissäännön mukaan pelkkä sellaisten elementtien yhdistelmä, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, kuvailee itsekin mainittuja ominaisuuksia, koska pelkästään tällaisten elementtien liittäminen yhteen aiheuttamatta tavanomaisesta poikkeavaa esimerkiksi lauseopillista tai semanttista muutosta, voi saada aikaan vain tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan mainittujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on kuitenkin mahdollista, että tällainen yhdistelmä voi tietyissä olosuhteissa olla olematta kuvaileva.( )

43. Kun on kysymys sen arvioinnista, puuttuuko tavaramerkiltä, joka muodostuu useista elementeistä, erottamiskyky asianomaisiin tavaroihin ja palveluihin nähden, yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamassaan tuomiossa, että arvioinnin on joka tapauksessa perustuttava näiden eri osatekijöiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun ja että pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen.( )

44. Nyt on syytä palauttaa mieleen, miten tätä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sovellettiin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa.

45. Kyseisessä asiassa valituksella pyrittiin kumoamaan asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annettu tuomio, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli vahvistanut rekisteröinnin epäämisen sanamerkiltä SAT.2 rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyviä palveluja varten. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sanamerkiltä SAT.2 puuttui sen muodostamat elementit huomioon ottaen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden palvelujen suhteen.

46. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) antamassaan tuomiossa eri elementtejä, joista sanamerkki SAT.2 muodostuu. Se katsoi ensinnäkin, että elementiltä SAT puuttuu erottamiskyky kyseisten palvelujen osalta, koska kyseessä on tavanomainen lyhennys sanasta satelliitti saksan ja englannin kielissä, koska tämä termi ei poikkea lyhennyksenä näiden kielten sananmuodostusta koskevista säännöistä ja koska tämä elementti kuvaa useimpien kyseessä olevien palvelujen ominaispiirrettä.

47. Tämän jälkeen se korosti, että elementtejä 2 ja . (piste) käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tai niitä voidaan käyttää tällä tavoin kyseessä olevien palvelujen esittämiseen ja että näiltä elementeiltä puuttuu tämän vuoksi erottamiskyky.

48. Se päätteli näistä toteamuksista, että on yleisesti katsottava, että sen perusteella, että SAT.2:n kaltainen yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan asianomaisia tavaroita ja palveluja.

49. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi, että tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa epätavallinen tapa, jolla eri elementit on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien elementtien summa. Se katsoi, että sanamerkki SAT.2 on muodostettu tavanomaisella tavalla ja että ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen osatekijän.

50. Ottaen huomioon nämä seikat yhteisöjen tuomioistuin katsoi ensiksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli arvioinut sanamerkin SAT.2 erottamiskyvyn olemassaoloa lähinnä analysoimalla erikseen sen kutakin elementtiä. Se korosti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli tukeutunut olettamaan, jonka mukaan elementit, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä keskivertokuluttajan tästä sanamerkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitänyt tehdä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli tarkastellut sanamerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti ja pitänyt täysin merkityksettöminä mielikuvituksellisen elementin olemassaolon kaltaisia tietoja, jotka on otettava huomioon tässä arvioinnissa.

51. Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltamalla perusteella, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä, on merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka valossa tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava.

52. Nämä alustavat pohdinnat huomioon ottaen aion tarkastella väitteitä, jotka on esitetty sen valitusperusteen tueksi, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tarkastelen ensin ensimmäistä väitettä, jonka mukaan kokonaisvaikutelmaa ei ole otettu huomioon, sekä neljättä väitettä, joka perustuu siihen, että huomioon on otettu peruste, jolla ei ole merkitystä, koska näiden väitteiden yhteydessä valittaja arvostelee valituksenalaisen tuomion samoja kohtia.

C Kokonaisvaikutelman jättäminen ottamatta huomioon ja sellaisen arviointiperusteen ottaminen huomioon, jolla ei ole merkitystä

1. Asianosaisten lausumat

53. BioID esittää aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen arvioidessaan kyseisen merkin mahdollista erottamiskykyä ja katsoessaan, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttäjät ovat yleensä sangen valistuneita henkilöitä, vaikka kyseiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu kaikille kuluttajille.

54. Tämän jälkeen valittaja väittää, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin onkin muistuttanut, että useista elementeistä muodostuvan merkin erottamiskykyä on arvioitava sen synnyttämä kokonaisvaikutelma huomioon ottaen, se ei ole suorittanut tällaista tarkastelua. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tarkastellut yksinomaan eri elementtejä, jotka muodostavat kyseessä olevan merkin, toisin sanoen kirjainsanaa BioID ja kuvallisia elementtejä.

55. BioID väittää lopuksi, että peruste, jonka nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että riidanalaiselta merkiltä puuttuu erottamiskyky, on todettu merkityksettömäksi.

56. SMHV huomauttaa pääasiallisesti, että valittaja ei voi saada valituksen yhteydessä valvotuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa tosiseikkojen arviointia.

57. SMHV väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muistuttanut säännöistä, jotka koskevat yhdistelmämerkin eri elementtien tarkastelua, ja että se on soveltanut niitä tekemättä oikeudellista virhettä. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, että yhdistelmämerkki, joka muodostuu elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ei ole erottamiskykyisempi, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, jos mikään konkreettinen seikka ei osoita, että se on enemmän kuin elementtiensä summa. SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen aivan ilmeisesti suorittanut kokonaisarvioinnin esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

58. Mitä lopuksi tulee edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion perusteella tehtäviin päätelmiin sen perusteen osalta, joka otettiin huomioon valituksenalaisessa tuomiossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole SMHV:n käsityksen mukaan tehnyt oikeudellista virhettä, koska se on katsonut, että asianomaisena yleisönä oli käsiteltävänä olevassa asiassa rajoitettu yleisö. Kyseessä olevan merkin mahdollinen käyttäminen asianomaisten tavaroiden ja palveluiden esittämiseen vahvistaa siis SMHV:n mukaan sen, ettei merkki ole erottamiskykyinen viimeksi mainittujen osalta.

2. Arviointi

59. Kuten SMHV korostaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kyllä muistuttanut säännöistä, jotka koskevat merkin mahdollisen, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn tarkastelua, eikä siihen liity mitään oikeudellista virhettä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on huomauttanut näin ollen perustellusti, että merkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten asianomainen yleisö mieltää merkin.

60. SMHV väittää myös perustellusti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi, jonka mukaan asianomainen yleisö koostuu käsiteltävänä olevassa asiassa yleisöstä, joka on perillä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuista tavaroista ja palveluista, on luonteeltaan tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka kuuluu kyseisen tuomioistuimen toimivaltaan ja joka tämän vuoksi ei ole oikeuskysymys, joka voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi valituksen yhteydessä, lukuun ottamatta sitä tapausta, että asiakirjoihin sisältyvä selvitys on otettu vääristyneellä tavalla huomioon.( )

61. Huomautettuaan, että kyseessä oleva merkki koostuu sanallisesta elementistä ja kuvallisista elementeistä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lopuksi perustellusti, että merkin erottamiskyvyn arviointi edellyttää sen tarkastelua kokonaisuutena. Olen kuitenkin sitä mieltä, samoin kuin valittaja, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole suorittanut tällaista tarkastelua valituksenalaisessa tuomiossa.

62. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 28 ja 29 kohdassa, että kirjainsana BioID koostuu kahdesta osasta eli Bio ja ID, jotka muodostavat vastaavasti englannin kielessä yleisen lyhenteen substantiivista identification ja lyhenteen joko adjektiiveista biological (biologinen) tai biometrical (biometrinen) tai substantiivista biology (biologia). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli tästä, että kirjainsana BioID muodostuu kahdesta kyseisen viitekielen sanastoon kuuluvasta lyhenteestä, se ei poikkea tämän kielen sanastoon liittyvistä säännöistä eikä näin ollen ole rakenteeltaan epätavallinen. Se katsoi, että kun otetaan huomioon, mitä tavaroita ja palveluja tavaramerkkihakemus koskee, asianomaisen yleisön on katsottava ymmärtävän kirjainsanan BioID niin, että se tarkoittaa biometristä tunnistamista (biometrical identification).

63. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion 30–32 kohdassa, että biometrinen tunnistaminen on yksi rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden teknisistä toiminnoista ja että se viittaa suoraan yhteen mainitussa hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen ominaisuuksista tai sillä on läheinen toiminnallinen yhteys näihin.

64. Näiden tosiasioita koskevien toteamusten perusteella, joiden kyseenalaistaminen tämän valituksen yhteydessä ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimelle, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli 34 kohdassa, että kirjainsanalta BioID puuttuu erottamiskyky tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

65. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli tämän jälkeen riidanalaisen merkin kuvallisia elementtejä. Se totesi kirjainsanan BioID typografisten piirteiden osalta, sellaisena kuin se on esitetty kyseessä olevassa merkissä, että Arial-kirjasintyyliä ja eripaksuisia kirjaimia käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja. Se esitti, että sama koskee pistettä, koska tätä elementtiä käytetään yleisesti sanamerkin osien viimeisenä osana osoittamassa sitä, että kyse on lyhenteestä.

66. Lopuksi graafisen elementin ® osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV on perustellusti todennut suullisessa käsittelyssä, että tällä merkillä on ainoastaan tarkoitus ilmaista se, että kyse on tiettyä aluetta varten rekisteröidystä tavaramerkistä, ja jos sitä ei ole rekisteröity, tällaisen elementin käyttäminen on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että tätä elementtiä käytetään yhdessä yhden tai useamman muun merkin kanssa yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja.

67. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi päättelyään valituksenalaisen tuomion 40–44 kohdassa seuraavilla perusteilla:

”40 Näin ollen edellä 38 ja 39 kohdassa tarkoitettuja graafisia elementtejä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, minkä vuoksi näiltä elementeiltä puuttuu erottamiskyky näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

41 Tämän perusteella haettu tavaramerkki koostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta siksi, että niitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

42 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki koostuu ainoastaan elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, että myös tätä yhdistelmämerkkiä – kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena – voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä näitä tavaroita tai palveluja. Päinvastainen päätelmä voitaisiin tehdä ainoastaan, jos konkreettisten seikkojen perusteella eli esimerkiksi eri elementtien yhdistämistavan vuoksi olisi katsottava, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmän kuin pelkkä elementtiensä summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin antama ratkaisuehdotus [edellä mainitussa] asiassa – – Koninklijke KPN Nederland, 65 kohta).

43 Toisin kuin kantaja väittää, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole esitetty tällaisia konkreettisia seikkoja. Haetun tavaramerkin rakenne, joka pääasiallisesti muodostuu kuvailevan kirjainsanan, edellä 37 kohdassa mainittujen typografisten piirteiden sekä edellä 38 ja 39 kohdassa mainittujen graafisten elementtien yhdistelmästä, ei voi vaikuttaa siihen päätelmään, että kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä niitä tavaroita ja palveluita, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin.

44 Näin ollen haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.”

68. Mielestäni näiden perusteiden tarkastelusta ilmenee, että kuten edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annetussa tuomiossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut riidanalaisen merkin erottamiskyvyn olemassaoloa rajoittuen niiden eri elementtien erilliseen analyysiin, joista merkki koostuu. Käyttäen lähes identtisiä termejä kuin mainitun tuomion 49 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa olettamaan, jonka mukaan elementit, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä asianomaisen yleisön tästä merkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitänyt tehdä. Kuten asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annetussa tuomiossa, se tarkasteli riidanalaisen merkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti.

69. Tämän seurauksena totean, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin omaksui valituksenalaisessa tuomiossa kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi saman menetelmän, jota on sovellettu edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annetussa tuomiossa.

70. Lisäksi käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei joutunut vastakkain sanamerkin kanssa, kuten edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), vaan sanallisesta elementistä ja useista kuvallisista elementeistä koostuvan kuviomerkin kanssa. Se totesi, kuten on havaittu, että sanallinen elementti BioID kuvailee tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai niiden ominaisuuksia. Tästä se päätteli perustellusti, että tältä kyseisen merkin elementiltä puuttuu erottamiskyky.

71. Sitä vastoin se piti valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohdassa virheellisenä toisen valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä suorittamaa arviointia, jonka mukaan tällaiselta merkiltä puuttuu erottamiskyky, koska sanallinen elementti on kuvaileva ja koska kuvallisten elementtien suhteellinen painoarvo on ”vähäinen” verrattuna tähän sanalliseen elementtiin.

72. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa erityisesti seuraavaa:

”Tältä osin on muistutettava, että yhdistelmämerkin erottamiskyvyn puuttumista ei voida ratkaista sen suhteellisen painoarvon perusteella, joka tietyillä yhdistelmämerkin elementeillä on verrattuna tiettyihin muihin tämän tavaramerkin elementteihin, joiden erottamiskyvyn puuttuminen on jo selvitetty. Asetuksen – – 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei nimittäin voida soveltaa yhdistelmämerkkiin, jos yksikin yhdistelmämerkin muodostavista elementeistä on erottamiskykyinen suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin. Näin voi kuitenkin olla siitä huolimatta, että ainoa yhdistelmämerkin erottamiskykyinen elementti ei ole hallitseva suhteessa muihin yhdistelmämerkin elementteihin.”

73. Minulla on tiettyjä epäilyksiä sen analyysin tarkkuuden suhteen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kehittänyt näissä kahdessa viimeisessä virkkeessä. Ensinnäkin oikeuskäytännön mukaan, kuten on nähty, ratkaisevaa on se, että kyseessä oleva merkki kokonaisuutena tarkasteltuna voi olla asianomaisen yleisön kannalta erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Tämän vuoksi samalla tavoin kuin ei voida olettaa, että sellaiselta merkiltä, joka koostuu elementeistä, joilta erillisinä puuttuu erottamiskyky, puuttuu itseltään tämä kyky, mielestäni on vaikea olettaa, että sellaisen elementin sisältyminen yhdistelmämerkkiin, joka voisi itse olla erottamiskykyinen, riittäisi antamaan tämän kyvyn merkille kokonaisuudessaan.

74. Näin ollen kun kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, koostuu sanallisesta elementistä, joka on täysin kuvaileva, kuten kirjainsana BioID, koska kyseiseen sanalliseen elementtiin ei sisälly mitään ei-kuvailevaa lisäsanaa, minun on vaikea nähdä, miten kyseistä merkkiä kokonaisuudessaan voitaisiin pitää erottamiskykyisenä, jos kyseinen sanallinen elementti on luonteeltaan hallitseva suhteessa merkin kuvallisiin elementteihin. Tässä tapauksessa on täysi syy ajatella, että juuri tämä sanallinen elementti kiinnittää asianomaisen yleisön huomion ja estää sitä ymmärtämästä merkkiä kokonaisuudessaan osoitukseksi alkuperästä.

75. Kuviomerkki, joka koostuu täysin kuvailevasta sanallisesta elementistä, ei siis mielestäni voisi olla erottamiskykyinen kuin siinä tapauksessa, että se sisältää kuvallisia elementtejä, jotka ovat itsessään erottamiskykyisiä ja riittävän silmäänpistäviä asianomaisen yleisön mielestä kiinnittääkseen sen huomion kyseisen sanallisen elementin sijasta, tai ainakin sellaisia kuvallisia elementtejä, jotka voivat ”pyyhkiä pois” kyseisen sanallisen elementin merkityksen ja antaa merkille kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskyvyn.

76. Olen täysin tietoinen siitä, että tällaisia edellytyksiä on vaikea täyttää, koska sanallinen elementti kiinnittää yleensä paremmin huomiota kuin kuvalliset elementit. Vaikka tästä seuraisi, että tämäntyyppisten kuviomerkkien rekisteröinti tavaramerkiksi osoittautuisi käytännössä vaikeaksi tai rajoittuisi poikkeustapauksiin, tämä tiukkuus on kuitenkin mielestäni tarpeen, jotta vältettäisiin se, että tällaisten tavaramerkkien rekisteröinnin seurauksena voisi olla niiden perusteiden mukaisesti, joita tavallisesti sovelletaan sekaannusvaaran olemassaolon arvioimiseksi, että tavaramerkkien haltijalle annetaan yksinoikeus sanalliseen elementtiin, joka pelkästään kuvailee asianomaisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia.

77. Lopuksi, kuten valittaja on perustellusti väittänyt, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut arviointinsa perusteeseen, jolla ei ole merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä.

78. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätellyt, että elementeiltä, jotka muodostavat riidanalaisen merkin, puuttuu erottamiskyky sen vuoksi, että niitä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen esittämiseen.

79. Vaikka kyseisellä perusteella on merkitystä sellaisen elementin osalta, joka kuvailee rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja tai niiden ominaisuuksia, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa sanallinen elementti BioID, näin ei kuitenkaan ole kuvallisten elementtien osalta, joita ovat kirjasintyyli Arial, pelkkä piste tai elementti ®, kuten olemme havainneet. Se seikka, että kyseisiä elementtejä, jotka eivät itsessään mitenkään kuvaa kyseessä olevia tavaroita ja palveluja, voidaan käyttää niiden esittämiseen elinkeinotoiminnassa, ei sinänsä merkitse, että niiltä puuttuu kokonaan erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

80. Katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut samalla tavoin virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa päättelemällä, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, sellaisen arvioinnin perusteella, jonka mukaan ”kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaroita ja palveluita”, joita rekisteröintihakemuksessa tarkoitetaan.

81. Tämän vuoksi päättelen, että valituksenalainen tuomio sisältää samat oikeudelliset virheet kuin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annettu tuomio. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin tekee siitä samat päätelmät kuin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa ja toteaa, että valituksenalainen tuomio on kumottava.

82. Tämä ehdotus huomioon ottaen tarkastelen vain toissijaisesti kahta muuta väitettä, jotka valittaja on esittänyt sen valitusperusteen tueksi, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu virheellisesti.

D Valittajan väitteen, jonka mukaan ei ole voitu osoittaa, että yleisö ja kilpailijat todella käyttävät kyseessä olevaa merkkiä, jättäminen ottamatta huomioon

83. BioID arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon sen väitettä, jonka mukaan ei ole voitu osoittaa, että yleisö tai valittajan kilpailijat todella käyttävät riidanalaista merkkiä. Valittajan mukaan se ei ole myöskään ottanut huomioon sitä, että riidanalaista merkkiä ei esiinny sanakirjoissa eikä se ole tekninen termi.

84. BioID väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut virheellisesti tosiseikat, koska se on katsonut, että Bio on lyhenne, vaikka kyseessä on etuliite, ja koska se on katsonut, että kirjainsana BioID ei ole rakenteeltaan tavanomaisesta poikkeava.

85. Mitä tulee kirjainsanaan BioID, katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä arvioidessaan, ettei asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiseksi ollut tarpeen näytön esittäminen siitä, että kyseistä kirjainsanaa todella käytetään osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

86. Itse asiassa, kuten edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Wrigley annetussa tuomiossa( ) on todettu, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiseksi ei ole tarpeen, että tässä artiklassa tarkoitetun tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todella käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

87. Mitä sitten tulee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemään analyysiin siitä, miten asianomainen yleisö ymmärtää elementit Bio ja ID, kysymys on luonteeltaan tosiseikkoja koskevista arvioinneista, eikä valittaja ole osoittanut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut huomioon vääristyneellä tavalla näiden elementtien merkityksen.

88. Mitä lopuksi tulee väitteeseen, joka koskee näyttöä siitä, että merkkiä, sellaisena kuin se ilmenee kokonaisuudessaan, käytetään tavaroiden ja palvelujen esittämisessä elinkeinotoiminnassa, se vahvistaa edellä tarkasteltua neljättä väitettä, ja olen jo ehdottanut todettavaksi, että tällaisella perusteella ei ole merkitystä arvioitaessa useista elementeistä, joista kaikki eivät kuvaile rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja, koostuvan yhdistelmämerkin erottamiskykyä.

E Väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen katsoessaan, että vastaavat rekisteröidyt tavaramerkit eivät osoita sitä, että kyseessä oleva merkki on erottamiskykyinen, ja loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

89. BioID arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen, koska se ei ole katsonut, että SMHV:n rekisteröimät sanamerkit, joihin sisältyy etuliite bio, osoittavat, että kyseessä oleva merkki on erottamiskykyinen. BioID kyseenalaistaa myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa tekemän arvioinnin, jonka mukaan se ei ole tuonut esiin sellaisia kyseisiin SMHV:n päätöksiin sisältyviä perusteluja, jotka voisivat asettaa kyseenalaiseksi analyysin, jonka mukaan kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky.

90. BioID asettaa myös kyseenalaiseksi arvioinnit, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt SMHV:n suorittamasta sanamerkin Bioid rekisteröinnistä sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samanlaisia kuin riidanalaisessa rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan, että tällä sanamerkillä oli eri merkitys kuin kyseessä olevalla kuviomerkillä, koska kyseisessä sanamerkissä kirjaimet id oli kirjoitettu pienin kirjaimin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siis jätti valittajan mukaan huomioon ottamatta sen tosiseikan, että rekisteröinti suojaa sanamerkkiä riippumatta käytetystä kirjoitustavasta. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska ei ole hyväksyttävää, että SMHV myöntää rekisteröinnin sanamerkille Bioid ja epää rekisteröinnin kyseessä olevalta kuviomerkiltä, joka lausutaan samalla tavalla ja johon sisältyy lisäksi graafisia elementtejä.

91. Kysymys siitä, voivatko SMHV:n päätökset, joilla on hyväksytty sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat identtisiä tai vastaavia kuin kyseessä oleva merkki, periaatteessa olla sellaisia seikkoja, jotka voidaan ottaa huomioon kyseisen merkin erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä, on mielestäni oikeuskysymys, joka niin muodoin voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi valituksen yhteydessä.

92. Tässä asiassa katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä valituksenalaisessa tuomiossa, koska se on todennut kyseisen tuomion 47 kohdassa, että ”aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeuskysymyksiä koskevat perustelut voivat tosin tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen – – jonkin säännöksen virheellistä soveltamista”. Tällä sanamuodolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole, toisin kuin valittaja antaa väitteessään ymmärtää, torjunut sitä, että niiden päätösten perustelut, joilla SMHV oli myöntänyt rekisteröinnin identtisille tai vastaaville tavaramerkeille kuin kyseessä oleva merkki, voitaisiin ottaa huomioon kyseisen merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi.( ) Valittajan argumentointi tässä kohdin johtuu näin ollen valituksenalaisen tuomion virheellisestä tulkinnasta.

93. Valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa oleva maininta, jonka mukaan kyseessä olevassa asiassa kantaja ei tuonut esiin sellaisia SMHV:n päätöksiin sisältyviä perusteluja, jotka voisivat asettaa kyseenalaiseksi analyysin, jonka mukaan kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, on mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa kantajan sille esittämän todistusaineiston arviointia. On kuitenkin huomautettava, että muutoksenhaku on rajoitettu oikeuskysymyksiin, kuten EY 225 artiklasta ja EY:n tuomioistuimen perussäännön 58 artiklasta ilmenee. Tämän muutoksenhakukeinon tavoitteena ei ole mahdollistaa asianosaisille uuden ratkaisun saamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetusta asiasta kokonaisuudessaan vaan ainoastaan valvoa tämän tekemän päätöksen laillisuutta. Tästä seuraa, että ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen arvioimaan, mikä arvo on annettava sille toimitetuille todisteille, jollei niitä ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla.( ) Yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissään huomautuksissa valittaja ei ole esittänyt seikkoja, jotka olisivat omiaan osoittamaan, että näin olisi tapahtunut.

94. Lopuksi on todettava, että myöskään valittajan moitteet, jotka koskevat päätelmiä, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi sen mukaan pitänyt tehdä SMHV:n päätöksestä, jolla oli hyväksytty sanamerkin Bioid rekisteröinti ”painotuotteita”, ”televiestintää” ja ”tietokoneohjelmointia” varten, eivät ole perusteltuja. Kun kysymys on ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 48 kohtaan sisältyvästä arvioinnista, jonka mukaan se, että ”sanamerkissä Bioid kirjaimet id on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, on omiaan erottamaan tämän tavaramerkin merkityssisältönsä osalta kirjainsanasta BioID, sellaisena kuin se on esitetty haetussa tavaramerkissä”, se ei mielestäni osoita, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi jättänyt ottamatta huomioon sen, että sanamerkki ei sisällä kuvallisia elementtejä, eikä sitä, että rekisteröintihakemus ja siitä johtuva suoja koskevat kyseisessä hakemuksessa mainittua sanaa eikä sitä tapaa, jolla se on kirjoitettu tässä hakemuksessa.

95. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on mielestäni halunnut yksinkertaisesti sanoa, että sanaa bioid, sellaisena kuin se on kirjoitettu rekisteröintihakemuksessa, ei lausuta a priori samalla tavalla kuin kirjainsana BioID, joka näyttää selvästi koostuvan kahdesta elementistä eli Bio ja ID, jotka asianomainen yleisö voi ymmärtää kyseessä olevat tavarat ja palvelut huomioon ottaen lyhenteiksi sanoista biometrical identification.

96. Lisäksi valituksenalaisen tuomion perustelujen kyseistä osaa voitaisiin pitää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman arvioinnin ylimääräisenä perusteluna, jossa todetaan pääasiallisesti, että kyseinen SMHV:n suorittama rekisteröinti ei aseta kyseenalaiseksi sitä analyysiä, jonka mukaan riidanalaiselta kuviomerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös todennut, että kyseinen merkki ja sanamerkki Bioid eivät ole toisiinsa rinnastettavissa. Tämän vuoksi valituksenalaisen tuomion 48 kohtaan kohdistuvaa valittajan väitettä, joka perustuu SMHV:n rekisteröimän sanamerkin kirjoitustapaan, voitaisiin pitää merkityksettömänä.( )

97. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole myöskään loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta pidättymällä päättelemästä kyseisestä rekisteröinnistä, että kyseessä oleva merkki on erottamiskykyinen. Olettaen, että kyseistä periaatetta voitaisiin soveltaa tässä tapauksessa,( ) korostan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että kyseessä oleva merkki ja rekisteröity sanamerkki eivät ole toisiinsa rinnastettavissa. Valittaja ei ole osoittanut, että kyseinen arviointi johtuisi siitä, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla. Korostan tältä osin, että kuviomerkissä BioID kahden viimeisen kirjaimen esittäminen isoilla kirjaimilla ja ohuemmilla kirjaimilla sekä piste, joka seuraa kyseistä kirjainsanaa, korostavat sitä, että sanallinen elementti koostuu kahdesta erillisestä elementistä, jotka asianomainen yleisö voi ymmärtää lyhenteiksi sanoista biometrical identification, mikä ei välttämättä ilmene sanasta bioid, joka on rekisteröity sanamerkiksi.

98. On syytä myös lisätä, että tavarat ja palvelut, joita varten sanamerkki on rekisteröity, eroavat niiden tavaroiden ja palvelujen kuvauksesta, joita varten kyseisen kuviomerkin rekisteröintiä haetaan. Itse asiassa asianosaisten lausumista ilmenee, että mainittu sanamerkki on rekisteröity tarkoittamaan tietokoneohjelmia tallennusalustasta riippumatta, televiestintätuotteita ja tietokoneohjelmointia ilman mitään muuta täsmennystä kyseisten tavaroiden ja palvelujen luonteen osalta. Kyseessä olevan kuviomerkin rekisteröintihakemuksessa on kuitenkin täsmennetty, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan biometrisiin erityistuntomerkkeihin perustuvan elävien olentojen tunnistamisen avulla liittyviä tavaroita ja palveluja, jotka näin ollen ovat yhteydessä biometriseen tunnistamiseen.

F Valituksenalaisen tuomion kumoamisen seuraukset

99. Kysymys, joka on vielä ratkaistava, koskee ainoastaan sitä, puuttuuko kyseiseltä kuviomerkiltä kokonaisuutena arvioituna erottamiskyky rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

100. Kyseessä olevan merkin synnyttämästä kokonaisvaikutelmasta on keskusteltu asianosaisten kesken erityisesti suullisen käsittelyn kuluessa yhteisöjen tuomioistuimessa. Minusta vaikuttaa siltä, että asian voidaan katsoa olevan ratkaisukelpoinen EY:n tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaisesti ja että olisi prosessiekonomian vastaista palauttaa se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian itse, kuten se teki edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa.

101. On havaittu, että kyseinen kuviomerkki muodostuu sanallisesta elementistä, joka koostuu kirjainsanasta BioID, ja kuvallisista elementeistä, jotka johtuvat yhtäältä typografisista ominaispiirteistä, joita tällä kirjainsanalla on, ja toisaalta viimeksi mainitun jälkeen sijoitetuista graafisista elementeistä eli pisteestä ja merkistä ®.

102. Kirjainsanan BioID osalta on todettu, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen alasta perillä olevista henkilöistä koostuva asianomainen yleisö voi ymmärtää, että se on kahden lyhenteen Bio ja ID yhdistelmä ja tarkoittaa sanoja biometrical identification (biometrinen tunnistaminen). Tiedetään myös, että biometrinen tunnistaminen on yksi rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden teknisistä ominaisuuksista ja että se liittyy suoraan yhteen niiden palvelujen ominaisuuksista, joita mainitussa hakemuksessa tarkoitetaan, tai on läheisessä toiminnallisessa yhteydessä näiden kanssa. On siis kiistämätöntä, että kirjainsanalta BioID sanallisena elementtinä, joka pelkästään kuvailee yhtä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta, puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

103. Mitä tulee kyseisen merkin kuvallisiin elementteihin, ensinnäkin, kun kysymyksessä on kirjainsanan BioID esittämisessä käytetty kirjoitustapa, on korostettu, että Arial-kirjasintyylillä kirjoitettuja kirjaimia käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa. Asianosaisten lausumista ilmenee myös, että kirjainsanan BioID perään liitettyä pistettä käytetään yleensä sanamerkin viimeisenä elementtinä sen osoittamiseksi, että on kyse lyhenteestä. Elementti ® puolestaan osoittaa yleensä, että merkki, johon se liittyy, on rekisteröity tavaramerkiksi tiettyä aluetta varten.

104. Näiden toteamusten perusteella voidaan päätellä, että mikään niistä kuvallisista elementeistä, joista kyseessä oleva merkki koostuu, ei ole itsessään erityisen erottamiskykyinen suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita rekisteröintihakemus koskee. Niin muodoin kyseessä oleva merkki koostuu sanallisesta elementistä, joka kuvailee asianomaisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, ja kuvallisista elementeistä, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu myös erottamiskyky suhteessa näihin tavaroihin ja palveluihin.

105. Kun tarkastellaan tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa, todetaan, että kyseessä olevien eri elementtien vuorovaikutus ei tee merkistä erottamiskykyistä. Yhtäältä sanallinen elementti BioID on selvästi hallitseva elementti, joka erottuu kyseisen merkin kokonaisarvioinnissa. Kirjasintyyli, jolla se on kirjoitettu, on yleinen. Pisteen ja elementin ® merkitys kyseisessä merkissä suhteessa sanalliseen elementtiin BioID osoittautuu puolestaan sangen vähäpätöiseksi.

106. Näin ollen on pakko todeta, että kuvalliset elementit, jotka muodostavat merkin, eivät mitenkään heikennä kirjainsanan BioID mahdollista merkitystä asianomaiselle yleisölle ja niin muodoin sen kuvailevaa ominaisuutta. Päinvastoin voidaan todeta, että ne korostavat kyseistä merkitystä tai myötävaikuttavat siihen. Kuten on havaittu, kirjainsanan BioID kaksi viimeistä kirjainta on kirjoitettu isoin kirjaimin, kun taas edellä olevat kirjaimet ovat pieniä. Kaksi viimeistä kirjainta ID ovat myös ohuempia kuin kolme edellä olevaa kirjainta. Tämä kirjoitustavan ero vahvistaa vaikutelmaa, että kirjainsana BioID koostuu kahdesta erillisestä elementistä eli Bio ja ID. Samoin piste, joka seuraa tätä kirjainsanaa, vahvistaa, että kokonaisuus BioID vastaa lyhenteitä, kun otetaan huomioon sen tavanomainen merkitys tavaramerkkialalla.

107. Tästä voidaan päätellä, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky asianomaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen. BioID:n riidanalaiseen päätökseen kohdistuva kanne on näin ollen hylättävä.

108. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan nojalla muutoksenhakumenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

V Ratkaisuehdotus

109. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

1) kumoaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/01, BioID vastaan SMHV, 5.12.2002 antaman tuomion

2) hylkää sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemään päätökseen (asia R 538/1999-2) kohdistuvan kanteen

3) velvoittaa valittajan korvaamaan asian käsittelystä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.