JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JULIANE KOKOTT

8 päivänä maaliskuuta 2007 1( )

Asia C-334/05 P

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

vastaan

Shaker di L. Laudato & C. Sas

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Moniosainen sana- ja kuviomerkki Limoncello della Costiera Amalfitana – Espanjalaisen sanamerkin LIMONCHELO haltijan väite – Rekisteröinnin epääminen

I Johdanto

1. Nyt esillä olevalla valituksella sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV tai virasto) hakee muutosta Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Shaker vastaan SMHV 15.6.2005 antamaan tuomioon.( ) Keskeinen kiistakysymys koskee sitä, miten sanamerkin ja moniosaisen sana- ja kuviomerkin välistä sekaannusvaaraa on arvioitava.

2. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa, koska kuvio on moniosaisen tavaramerkin hallitseva osatekijä eikä riittävää samankaltaisuutta sanamerkin kanssa siksi ole. SMHV sitä vastoin katsoo, että kokonaisuutena arvioituna – myös lausuntatapa ja merkityssisältö huomioon ottaen – sekaannusvaara on olemassa.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94( ) (jäljempänä asetus N:o 40/94) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään sekaannusvaaraan perustuvasta suhteellisesta hylkäysperusteesta seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) – –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

4. Asetuksen johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa selvitetään sekaannusvaaran käsitettä, kun tavarat ja palvelut ovat samankaltaiset, ja siinä säädetään seuraavaa: ”Sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä asettaa erityisiä vaatimuksia suojalle.”

III Asian tausta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

5. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuvailee asian taustaa valituksenalaisen tuomion 1–13 kohdassa seuraavasti:( )

”1 Kantaja [Shaker di L. Laudato & C. Sas (jäljempänä Shaker)] teki 20.10.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä asetus N:o 40/94), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32 ja 33, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 29: ’Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat’

– luokka 32: ’Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet’

– luokka 33: ’Alkoholijuomat (paitsi oluet)’.

4 – –

5 – –

6 – – SMHV:n pyynnön johdosta kantaja rajasi hakemuksensa luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden osalta koskemaan Amalfi-rannikolla tuotettua sitruunalikööriä [ja perui hakemuksen luokan 32 osalta].

7 Rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus julkaistiin 17.4.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/00.

8 Limiñana y Botella, SL (jäljempänä väitteentekijä) teki 1.6.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

9 Perustelu tämän väitteen tueksi oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara yhtäältä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, siltä osin kuin se liittyy Nizzan sopimuksen luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin, ja toisaalta väitteentekijän sanamerkin välillä, joka koskee myös luokkaan 33 kuuluvia tavaroita ja joka on rekisteröity vuonna 1996 Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnologíassa (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) ja joka on

LIMONCHELO

10 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 9.9.2002 tekemällään päätöksellä väitteen ja epäsi näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin [luokkaan 33].

11 Väiteosasto perusteli päätöksensä huomauttamalla, että Espanjan markkinoilla oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja ja tavaramerkit olivat samankaltaisia. Tämän viimeksi mainitun seikan väiteosasto on todennut arvioituaan kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta, mistä SMHV:n mukaan ilmenee, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevan osan, joka on sana limoncello, ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja lausuntatavan välillä on samankaltaisuutta.

12 Kantaja on asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella hakenut 7.11.2002 SMHV:sta muutosta väiteosaston päätökseen.

13 Toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan hakemuksen 24.10.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Todettuaan, että aikaisemman tavaramerkin tavarat kattoivat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavarat, valituslautakunta katsoi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa oli sana limoncello ja että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasu ja lausuntatapa olivat erittäin lähellä toisiaan, joten näiden kahden tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.”

6. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi SMHV:n toisen valituslautakunnan 24.10.2003 tekemän päätöksen ja muutti sitä siten, että kantajan SMHV:lle tekemä valitus hyväksytään ja että väite on näin ollen hylättävä.

7. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lähti siitä, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

8. Tavaramerkkien samankaltaisuudesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että tässä yhteydessä on otettava huomioon se erityispiirre, että vertailtavina ovat moniosainen sana- ja kuviomerkki sekä sanamerkki. Moniosainen tavaramerkki, jonka yksi osa on sama kuin jokin toinen tavaramerkki tai jotain toista tavaramerkkiä muistuttava, voidaan katsoa tätä toista tavaramerkkiä muistuttavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo.

9. Pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen kuvan on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan katsottava selvästi olevan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa. Sillä ei ole mitään yhteistä aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näin ollen kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa espanjalaisen kohdeyleisön keskuudessa. Tavaramerkeissä olevien sanojen limoncello ja limonchelo ulkoasujen, lausuntatapojen tai merkityssisältöjen samankaltaisuus ei muuta asiaa mitenkään.

10. Koska tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ei lisäksi ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tarpeen tarkastella.

IV Valitus

11. SMHV esitti valituksensa tueksi alun perin kaksi perustetta:

12. Ensinnäkin se väitti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa todetessaan yksinomaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ulkoasun arvioinnin perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole.

13. Toisena valitusperusteena SMHV esitti tuomion ilmeisen ristiriitaisuuden ja epäjohdonmukaisuuden. Tämä väite koski tuomion italiankielisen version erästä kohtaa, johon sisältyi käännösvirheen vuoksi ristiriitainen muotoilu. Sen jälkeen, kun ”selvä virhe” tuomion tässä kohdassa oli korjattu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 84 artiklan nojalla 26.1.2006 annetulla määräyksellä, virasto on yhteisöjen tuomioistuimen pyynnöstä peruuttanut valituksen toisen valitusperusteen osalta.

14. SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1) kumoaa valituksenalaisen tuomion

2) velvoittaa Shaker di L. Laudato & C:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15. Shaker huomauttaa puolestaan, että tosiseikkojen arviointi kuuluu yksin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka on arvioinut tosiseikkoja asianmukaisesti. Shaker vaatii näin ollen, että yhteisöjen tuomioistuin

1) hylkää valituksen

2) velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

V Oikeudellinen arviointi

16. Virasto esittää useita väitteitä valituksenalaista tuomiota vastaan. Ratkaisevalta minusta vaikuttaa kuitenkin kritiikki, joka kohdistetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemään näiden kahden tavaramerkin vertailuun.

17. Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee, että sekaannusvaaran arviointi ”riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä”. Sekaannusvaaraa on näin ollen arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.( )

18. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myönsi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa näiden kahden tavaramerkin kokonaisvertailun tarpeellisuuden, mutta totesi sitten 50 kohdassa seuraavaa:

”Moniosainen tavaramerkki, jonka yksi osa on sama kuin jokin toinen tavaramerkki tai jotain toista tavaramerkkiä muistuttava, voidaan katsoa tätä toista tavaramerkkiä muistuttavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo.”

19. Tämän olettaman ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti asiassa MATRATZEN antamassaan tuomiossa( ) ja sovelsi sitä myöhemmin useissa tuomioissa.( ) Siitä herää kuitenkin kysymys, miten on meneteltävä, kun tavaramerkissä ei ole hallitsevaa osatekijää tai siinä on useampia hallitsevia osatekijöitä.

20. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin suhteellisti olettamaansa tämän vuoksi jo asiassa Matratzen antamassaan tuomiossa. Olettama ei tarkoita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.( )

21. Näihin suhteellistaviin toteamuksiin yhteisöjen tuomioistuin myös tukeutui, kun se hylkäsi asiassa Matratzen annetusta tuomiosta tehdyn valituksen.( ) Olettama, jonka mukaan tavaramerkkien samankaltaisuus tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että niiden hallitsevat osatekijät ovat vastaavia, kuvaa siten ainoastaan tiettyä asiaryhmää.( ) Tämä asiaryhmä esitetään konkreettisesti valituksenalaisen tuomion 50 kohtaan sisältyvässä tavaramerkin hallitsevan osatekijän määritelmässä. Tällaisen osatekijän täytyy ”pystyä yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa”. Ainoastaan kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella.

22. Jos lähtökohtaolettama rajataan tällä tavalla asioihin, joissa moniosaisia tavaramerkkejä leimaa yksinomaan yksi hallitseva osatekijä kaikkien muiden osatekijöiden jäädessä merkityksettömiksi, se ei ole ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen myöhemmin asiassa Medion antaman tuomion( ) kanssa. Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin johti sekaannusvaaran osatekijästä, joka ei ollut hallitseva.

23. Tämän tuomion taustalla oli aikaisemman tavaramerkin (LIFE) ja valmistajan nimen yhdistelmä (THOMSON LIFE), jossa valmistajan nimi katsottiin moniosaisen tavaramerkin hallitsevaksi osatekijäksi. Tällaisessa tapauksessa on vaarana erityisesti silloin, kun valmistajan nimi on laajalti tunnettu, että yleisö yhdistää myös aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat moniosaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperään.( ) Asiassa Medion annetussa tuomiossa mahdollisena pidetty sekaannusvaara johtui siksi siitä, että hallitsevan osatekijän ohella tavaramerkkiin miellettiin kuuluvaksi toinen osatekijä, joka oli sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Tämä toinen osatekijä ei tästä syystä jäänyt tavaramerkin kokonaisvaikutelman perusteella ainakaan merkityksettömäksi. Tässä tapauksessa valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa esitettyä olettamaa ei näin ollen voitaisi soveltaa.

24. Nyt esillä olevan asian kannalta on siten ratkaisevaa, onko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tosiasiassa yksilöinyt oman määritelmänsä perusteella rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevan osatekijän, jonka ohella kaikki muut osatekijät jäävät merkityksettömiksi. Tällaista toteamusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan esitä.

25. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pikemminkin kuvailee lautasta valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa hallitsevaksi muihin osatekijöihin verrattuna ja toteaa 58 kohdassa, että se peittää suurimman osan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kahdesta alemmasta kolmanneksesta, kun taas sana limoncello peittää vain suuren osan ylemmästä kolmanneksesta. Vertaillessaan tämän jälkeen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin eri osatekijöitä valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ainoastaan torjuu muiden osatekijöiden hallitsevan aseman. Kaikki nämä arvioinnin vaiheet eivät kuitenkaan johda siihen tulokseen, että lautanen hallitsisi rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä siinä määrin, että kaikki muut osatekijät jäisivät merkityksettömiksi.

26. Näin ollen rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin ei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusten mukaan sisälly osatekijää, joka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käyttämän tarkastelutavan perusteella oikeuttaisi näiden kahden tavaramerkin sekaannusvaaraa koskevan vertailun rajaamisen tähän osatekijään. Molemmat tavaramerkit olisi pikemminkin pitänyt ottaa sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin piiriin. Koska näin ei ole tapahtunut, valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, ja se on kumottava.

VI Valituksenalaisen tuomion kumoamisen seuraukset

27. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, yhteisöjen tuomioistuin voi perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. Muussa tapauksessa se palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

28. Mikäli yhteisöjen tuomioistuin haluaisi ratkaista nyt esillä olevan asian, sen olisi arvioitava tosiseikkoja itse, valituksenalaista tuomiota perusteena käyttämättä, eli vertailtava näitä kahta tavaramerkkiä. Tosiseikkojen arviointi on kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävä. Lisäksi asianosaiset eivät ole esittäneet yhteisöjen tuomioistuimelle näitä tosiseikkoja koskevia väitteitä. Yhteisöjen tuomioistuin voisi korkeintaan ottaa huomioon asianosaisten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esittämät kirjalliset huomautukset, mutta se ei voisi käyttää arvioinnissaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä mahdollisesti esitettyjä vastauksia. Tästä syystä katson, ettei nyt esillä oleva asia ole ratkaisukelpoinen. Yhteisöjen tuomioistuimen on siten palautettava asia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

VII Oikeudenkäyntikulut

29. Jos yhteisöjen tuomioistuin palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi, oikeudenkäyntikuluista päättäminen ei tule työjärjestyksen 122 artiklan nojalla kyseeseen, vaan niistä päätetään lopullisen tuomion yhteydessä.

30. Toisenlainen oikeudenkäyntikuluja koskeva päätös vaikuttaa lähtökohtaisesti mahdolliselta ainoastaan toisen valitusperusteen osalta. Virasto peruutti tämän valitusperusteen, koska se perustui ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa olleeseen käännösvirheeseen, joka korjattiin vasta valituksen tekemisen jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 84 artiklan nojalla 26.1.2006 annetulla määräyksellä. Voidaan siten kysyä, voidaanko kyseisen valitusperusteen käsittelystä aiheutuneet kulut perustellusti sälyttää toiselle asianosaiselle. Tämän valitusperusteen merkitys on kuitenkin nyt esillä olevassa asiassa niin pieni, ettei sitä ole välttämätöntä ottaa erikseen huomioon oikeudenkäyntikuluista päätettäessä.

VIII Ratkaisuehdotus

31. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 15.6.2005 antama tuomio (Kok. 2005, s. II-2305) kumotaan.

2) Asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.