Valitus, jonka The Yokohama Rubber Co. Ltd on tehnyt 21.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) asiassa T-447/16, Pirelli Tyre v. EUIPO, 24.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: The Yokohama Rubber Co. Ltd (edustajat: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, Pirelli Tyre SpA

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— tarvittaessa palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

— velvoittaa Pirelli Tyre SpA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa: muodostuuko merkki tavaroiden muodosta asetuksen N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Unionin yleinen tuomioistuin väitti, että vaikka riidanalaisen merkin muodostavassa graafisessa esityksessä ei ole ääriviivoja eikä sen liitteenä ole tarkempaa kuvausta, Pirelli ei kiistänyt sitä, että joissakin sen rengasmalleissa on renkaan pinnalla riidanalaisen merkin esittämän uran muotoinen ura. Tämän lisäksi toimivaltaiselle viranomaiselle annettua mahdollisuutta ottaa huomioon riidanalaisen kolmiulotteisen merkin olennaisten ominaispiirteiden yksilöimisessä hyödyllinen aineisto on laajennettu kaksiulotteisten merkkien tutkimiseen. Unionin yleinen tuomioistuin totesi päättelynsä lopuksi, että ”on todettava, että kun riidanalaista tavaramerkkiä analysoidaan objektiivisesti ja konkreettisesti, se ei ole kulutuspintaa esittävä kuvio. Se esittää enintään kulutuspinnan erillistä uraa.” Unionin tuomioistuin on toistanut useaan otteeseen, että oikeuskäytäntöä, joka kehitettiin sellaisten kolmiulotteisten merkkien osalta, jotka muodostuvat tavaran tai sen osan ulkoasusta, sovelletaan myös tilanteessa, jossa — käsiteltävän asian tavoin — hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu kyseisen tavaran tai tavaran osan kaksiulotteisesta esityksestä. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei myöskään muodostu merkistä, joka ei liity sen kattamien tavaroiden ulkoasuun. Riidanalaisen tavaramerkin graafisessa esityksessä toistetaan täsmälleen tavaran, jota sen on määrä osoittaa, tai tavaran, johon se teknisistä syistä liittyy, muoto (eli malli). Unionin yleisen tuomioistuimen antama selitys, jonka mukaan merkki ei ole tavaran merkittävä osa, on omavaltainen sekä unionin tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen. Kyse ei ole siitä, muodostuuko merkki tavaran merkittävästä osasta, vaan siitä, muodostuuko merkki tavaran osasta.

Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa: lisäsikö valituslautakunta muotoon osatekijöitä, jotka eivät olleet osa merkkiä ja jotka olivat tämän vuoksi ulkoisia ja vieraita?

Unionin yleinen tuomioistuin väittää, että valituslautakunta poikkesi riidanalaisen merkin esittämästä muodosta ja muutti sitä. Toisin sanoen valituslautakunta muutti merkin luonnetta ja väitti tai oletti, että siinä on ulkoisia ja vieraita ominaisuuksia. Todellisuudessa valituslautakunta ei lisännyt merkkiin osatekijöitä vaan se arvioi konkreettisten tavaroiden muotoa eikä abstraktia muotoa. Jos merkki on — kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi — aito esitys merkin kattamien tavaroiden osasta, on tarpeen analysoida graafiseen esitykseen perustuvan muodon ominaispiirteitä asianomaisten tavaroiden tehtävän näkökulmasta. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin vaikuttaa väittävän, että EUIPO yritti löytää piilotettuja ominaispiirteitä, jotka eivät ole nähtävissä esitetyssä muodossa. Vaikka kyseisen arvioinnin pitäisi epäilemättä rajoittua ensi näkemältä hakemuksen kohteena olevan muodon analyysiin, kyseisen muodon (ura) ja tavaroiden (rengas) tehtävän suhde edellyttää lisätietojen tarkastelua. Valittaja katsoo, että hakemuksen kohteena olevan merkin analyysi perustuu yksinkertaisesti siihen, että tavaroissa kyseinen tavaramerkki esiintyy merkin sarjatuotantona. Tämän vuoksi kysymys kuuluu: ”Onko kuvaus epäilemättä tavaran osan toiminnallisen osatekijän esitys?” Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin väittää, kysymys ei kuulu: ”Onko kuvaus epäilemättä tavaran merkittävän osan tai vähäisen osuuden esitys?”

Toinen valitusperuste: tosiseikkojen vääristyneellä tavalla huomioon ottaminen

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se arvioi kaikki tosiseikat ja asiakirjat, jotka Yokohama oli toimittanut. Valittaja väittää osoittaneensa täsmällisesti todisteet, jotka se väittää unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen vääristyneellä tavalla huomioon, ja osoittaneensa arviointivirheet, jotka sen mukaan tähän johtivat. Tällainen vääristyneellä tavalla huomioon ottaminen ilmenee selvästi unionin tuomioistuimen asiakirja-aineistossa olevista asiakirjoista, eikä uusi tosiseikkoja ja todisteita koskeva arviointi ole tarpeen.

(1) Euroopan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 11).