Asia T-140/08

Ferrero SpA

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

”Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki TiMi KiNDERJOGHURT — Aikaisempi sanamerkki KINDER — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Aikaisempi väitemenettely — Oikeusvoiman puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)”

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.10.2009 II ‐ 3945

Tuomion tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia

Oikeusvoiman periaatetta, joka edellyttää, ettei oikeuden päätöksen lopullista luonnetta aseteta kyseenalaiseksi, ei sovelleta väiteasian lopullisen päätöksen ja mitättömyysvaatimuksen välisessä suhteessa, koska yhtäältä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) menettelyt ovat luonteeltaan hallinnollisia eivätkä oikeudenkäyntejä ja koska toisaalta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 merkityksellisissä säännöksissä, eli 52 artiklan 4 kohdassa ja 96 artiklan 2 kohdassa, ei säädetä tätä koskevasta säännöstä. Lisäksi lopullisessa väitepäätöksessä tehtyjä toteamuksia ei voida jättää täysin ottamatta huomioon, kun lausutaan samojen osapuolten välisestä mitättömyysmenettelystä, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, kunhan uudet tosiseikat, todisteet tai perusteet eivät vaikuta näihin toteamuksiin tai ratkaiseviin seikkoihin. Tämä kanta on nimittäin vain erityinen ilmaus oikeuskäytännöstä, jonka mukaan SMHV:n aikaisempi päätöskäytäntö on tekijä, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa, voidaanko merkki rekisteröidä. Sitä vastoin mitättömyysmenettelyn yhteydessä SMHV:n toimielimiä eivät sido väitemenettelyssä tehdyn lopullisen päätöksen toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -säännön, saavutettujen oikeuksien suojan sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden nojalla. Koska nimittäin yhtäältä väitemenettelyssä tehty päätös ei ole oikeusvoimainen, vaikka se olisi lopullinen, se ei voi luoda saavutettuja oikeuksia eikä perusteltua luottamusta myöhemmän mitättömyysmenettelyn tuloksen osalta. Toisaalta päinvastaisessa tapauksessa yhteisön tavaramerkin, joka on ollut väitemenettelyn kohteena, riitauttamisella samojen osapuolten välillä mitättömyysvaatimuksella, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, ei olisi lainkaan tehokasta vaikutusta, vaikka vaatimus on asetuksen N:o 40/94 nojalla mahdollinen. (ks. 34–36 kohta)

Jotta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa, jossa säädetään aikaisemman laajalti tunnetun rekisteröidyn tavaramerkin suojan ulottamisesta tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, asetettu tavaramerkkien samankaltaisuuteen liittyvä edellytys täytettäisiin, ei ole välttämätöntä osoittaa, että kyseisen yleisön mielissä on olemassa sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja riitautetun tavaramerkin välillä. On riittävää, että näiden tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste saa kyseisen yleisön muodostamaan yhteyden niiden välille. Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset tekijät. Merkkien vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat tekijät. (ks. 54 kohta)