Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmä perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohtaan kirjattuun periaatteeseen, jonka mukaan yksinoikeus myönnetään ensimmäiselle hakijalle. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä EU-tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla muun muassa EU-tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa unionissa. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamista rajoittamatta pelkästään se, että kolmas käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei sitä vastoin ole esteenä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnille EU-tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tavaroita varten.

Tämän periaatteen soveltamista tarkennetaan muun muassa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan EU-tavaramerkki on julistettava mitättömäksi Euroopan teollisoikeuksien virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija oli tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä vilpillisessä mielessä. Kyseisellä perusteella mitätöintiä vaativan asianosaisen on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että EU-tavaramerkin haltija jätti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”vilpillinen mieli” ei ole määritelty, rajattu eikä edes kuvattu millään tavoin lainsäädännössä.

Tästä on todettava, että unionin tuomioistuin teki 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli useita täsmennyksiä siltä osin, millä tavalla vilpillisen mielen käsitettä, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on tulkittava. Tässä säännöksessä tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset ja merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättämishetkellä vallitsevat tekijät ja erityisesti ensiksi se seikka, että hakija tietää tai sen täytyy tietää, että kolmas käyttää ainakin yhdessä jäsenvaltiossa sellaista samaa tai samankaltaista merkkiä samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle, joka voidaan sekoittaa rekisteröitäväksi haettuun merkkiin, toiseksi hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, jota kolmannen merkki ja rekisteröitäväksi haettu merkki saavat.

Unionin tuomioistuimen 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli esittämästä muotoilusta ilmenee, että siinä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisten tekijöiden kokonaisuudesta, jotka voidaan ottaa huomioon, kun todetaan rekisteröinnin hakijan mahdollinen vilpillinen mieli tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä.

Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tehdyssä kokonaisvaltaisessa analyysissä voidaan ottaa huomioon myös kyseisen merkin alkuperä ja sen käyttö sen luomisesta alkaen, kaupallinen logiikka, johon merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättäminen sisältyy, sekä niiden tapahtumien kronologia, jotka ovat luonnehtineet mainittua jättämistä.

(ks. 17–22 kohta)