PRIMERO. - Por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid se dictó
con fecha 24 de julio de 2008 auto cuya parte dispositiva establece:
"Que DEBO DENEGAR Y DENIEGO la medida cautelar previa al arbitraje
interesada por el procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz,
en nombre y representación de DENDRITE SPAIN S.A. contra IMS
HEALTH S.A. representada por el procurador D. Isidro Orquín Cedenilla,
imponiendo a la actora las costas procesales".
SEGUNDO. - Notificada dicha resolución a las partes litigantes, se
interpuso por la representación de DENDRITE SPAIN, S.A. recurso de
apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal
forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección
de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los
trámites de los de su clase. En fecha 21 de mayo de 2009 se celebró la
vista, deliberación, votación y fallo del recurso.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Se alza el presente recurso de apelación frente al auto
dictado en primera instancia denegando las medidas cautelares previas
al arbitraje solicitadas por la representación de la entidad DENDRITE
SPAIN, S.A., consistentes en ordenar a la entidad IMS HEALTH, S.A. el
cese de la ilícita extracción y utilización de la base de datos DENDRITE
sobre profesionales y centros del sector sanitario para el desarrollo de
su actividad empresarial tras la extinción el 29 de febrero de 2008 del
contrato de licencia del que ambas eran parte, ordenando comunicar
a sus clientes que desde esa fecha no está legalmente facultada para
extraer datos de la base de datos Pharbase, ni para comunicarlos a
terceros, ni para utilizar esos datos en la provisión de información o
prestación de sus servicios a sus clientes, incluyendo, en particular,
el producto de IMS HEALTH, S.A. denominado "Prescriber Focus",
realizándose la comunicación mediante la publicación a su costa de la
parte dispositiva del auto en las páginas de información económica de
los diarios de información general "El País" y "El Mundo", y ordenar que
inmediatamente proceda a transferir a un único soporte los datos de la
Base de Datos Pharbase de que disponga y lo deposite en el Juzgado,
y asimismo elimine los referidos datos de cualquier otro soporte en su
poder.
La resolución recurrida entendió para adoptar la decisión denegatoria, en
esencia, que no bastaba en orden al análisis sobre la concurrencia de los
requisitos necesarios para la adopción de medidas cautelares únicamente
con acudir al artículo 141 del TRLPI al ser necesario que se justifiquen
los presupuestos previstos en la LEC, no concurriendo la apariencia de
buen derecho invocada por la actora ni el periculum in mora propio de
toda medida cautelar, sin que se advirtieran las razones de urgencia
y necesidad para la adopción de la medida cautelar que justifiquen su
presentación previa al arbitraje al no acreditarse un plus de peligro
superior justificativo de la antelación.
Aduce la recurrente como motivos de impugnación de tal
pronunciamiento:
1º. - La infracción del artículo 141 del TRLPI, poniendo de relieve que se
cumplen los requisitos conforme a lo establecido en el precepto y que se
infringe la doctrina consolidada sobre su aplicabilidad.
2º. - La concurrencia de apariencia de buen derecho en la solicitud,
infringiendo la resolución recurrida el citado artículo 141 y el 728.2 de la
LEC, poniendo de manifiesto en esencia que se estaría ante un contrato
de uso y no de cesión o transferencia de derechos, tratándose de una
base de datos que incluye datos de carácter personal y que se encuentra
sujeta a las previsiones contenidas en la legislación sobre protección
de datos, poseyendo un valor en sí misma considerada y siendo una de
las finalidades para las que se ha empleado la de elaborar el producto
"Prescriber Focus", siendo la solicitante titular del derecho "sui generis"
sobre Pharbase y careciendo de derecho IMS Health, S.A. para seguir
usando la misma que no obstante, como confirmarían los documentos
aportados, pretende seguir usando, señalando que el pretendido dictamen
de derecho inglés aportado de contrario utiliza argumentos de fondo
basados en el contrato que no puede tenerse en cuenta por su extinción,
siendo en todo caso aplicable la Ley española conforme al artículo 10.4
del Código Civil, y sin que el dictamen cumpla los requisitos legales
y jurisprudenciales por falta de traducción de los documentos que
acompaña y ocuparse de resolver el caso contrariando la jurisprudencia
al respecto, confundiendo el auto recurrido el uso con la finalidad de uso,
señalando que DENDRITE nunca se ha negado a devolver datos a IMS
y mostrando su disconformidad con la referencia a las actualizaciones
porque la base de datos posee valor en sí misma con independencia de
aquéllas.
3º. - Concurrencia de la urgencia y del peligro de mora conforme a lo
dispuesto en los artículos 730.2 y 728.1 de la LEC, indicando que la
actuación de IMS se lleva a cabo para competir con DENDRITE existiendo
el riesgo inmediato de pérdida de clientes, el de protección de datos
de carácter personal, el de continuación de la actividad infractora que
impedirá devolver la situación al estado previo, tratándose en definitiva
de un riesgo ya materializado y no habiéndose consentido o tolerado
el indebido uso por parte de IMS y menos por largo tiempo, mostrando
su disconformidad con la alusión a que los eventuales perjuicios
serían indemnizables y finalmente haciendo referencia en cuanto a la
determinación de la cuantía de caución a la intensísisma apariencia de
buen derecho y a que la adopción de las medidas no impediría usar a IMS
sus propias bases de datos sin que pruebe la restricción económica que
alega.
Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que
constan en el correspondiente escrito.
SEGUNDO. - Con carácter previo ha de procederse a resolver la cuestión
suscitada por la demandada relativa a la necesidad, conforme a lo
dispuesto en el artículo 722.2 de la LEC, de acreditar ser parte en un
procedimiento arbitral para poder solicitar de un tribunal español la
adopción de medidas cautelares.
Debe indicarse al respecto que de una interpretación sistemática de
los arts. 722 y 730.3 LEC, ha de entenderse permitida la posibilidad de
solicitar medidas cautelares tanto con antelación a la incoación de un
procedimiento arbitral, como durante su tramitación, viniendo referido
el primer precepto a la legitimación para instar las medidas cautelares
y el segundo al tiempo para solicitarlas. Es con la promulgación de la
nueva Ley de Arbitraje cuando se ha dado solución definitiva a la cuestión
controvertida al disponer su art. 11.3 "el convenio arbitral no impedirá
a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o
durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas
cautelares ni a éste concederlas". Ahora bien, la generalidad con que se
pronuncia el legislador en relación con la solicitud de medidas previas al
inicio del arbitraje obliga a integrar y adaptar analógicamente el régimen
general de las medidas cautelares previsto para los procedimientos
judiciales (ex art. 730 LEC) a los procedimientos arbitrales. En este
sentido, no sólo es necesario que se acrediten razones de urgencia y
necesidad para que estas medidas se adopten, sino que además, es
necesario realizar las actuaciones tendentes a formalizar el arbitraje
para que éstas se mantengan. También cabe destacar que, a tenor de
lo dispuesto en el art. 1.2 de la vigente Ley de Arbitraje, el régimen de
medidas cautelares en sede arbitral será aplicable tanto a los arbitrajes
que se celebren dentro del territorio nacional como a aquéllos cuyo lugar
de celebración esté situado en el extranjero, siempre y cuando la medida
cautelar instada pretenda hacerse efectiva en territorio español.
Así, si las partes no han dispuesto nada al respecto, ni excluyen ni
permiten la adopción de medidas cautelares por tribunales estatales,
la posibilidad de solicitar medidas cautelares a los tribunales estatales
debe ser decidida por la Ley que regula el procedimiento arbitral, siendo
frecuente que las Leyes estatales admitan expresamente esta posibilidad.
El principio general de que se pueda acudir a tribunales estatales para
solicitar medidas cautelares en el marco de un procedimiento arbitral,
se encuentra recogido en el art. VI.4 del Convenio de Ginebra: «si
una de las partes solicitase medidas provisionales o preventivas de
conservación o seguridad ante una autoridad judicial, no deberá ello
estimarse como incompatible con el acuerdo o compromiso arbitral,
ni como un sometimiento del asunto al tribunal judicial para que éste
resuelva en cuanto al fondo», dejando tal disposición abierta la puerta
a las medidas cautelares aunque haya existido una sumisión a arbitraje
privado internacional de modo que el convenio arbitral no es obstáculo
para que tribunales de un Estado distinto al Estado donde se lleva a
cabo el arbitraje se declaren competentes para adoptar ciertas «medidas
cautelares».
Regulándose por tanto la cuestión por el derecho internacional
privado español la norma a considerar será, fundamentalmente, el
art. 31 Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. Dicho precepto indica en qué casos
los tribunales españoles poseen «competencia judicial internacional» para
acordar medidas cautelares aun cuando éstas aseguren derechos que se
están discutiendo en el marco de un arbitraje privado internacional que
se desarrolla fuera de España. El art. 31 R.44/2001 indica que poseen
competencia judicial internacional para acordar medidas cautelares
los tribunales del Estado en cuyo territorio se encuentran los bienes y
activos sobre los cuales recae la medida cautelar acordada por órganos
judiciales extranjeros o por árbitros que desarrollan sus funciones fuera
de dicho Estado y el TJCE ha reconocido expresamente, en su STJCE 17
de noviembre de 1998, Van Uden, esta posibilidad, bastando que se trate
de una medida cautelar cubierta por el ámbito material del R.44/2001
y que los bienes se encuentren en el territorio del país al que pertenece
el tribunal al que se acude. El mismo TJCE ha afirmado que el art. 31
R.44/2001 cubre todas las medidas cautelares con independencia del
árbitro que conoce del caso, incluso árbitros que desarrollan sus funciones
«fuera de la UE». No puede en consecuencia mantenerse el obstáculo que
contempla la entidad demandada.
TERCERO. - Con relación al motivo de recurso que invoca la infracción
de lo establecido en el artículo 141 del TRLPI debe indicarse que el
tribunal no comparte la interpretación de la apelante y en tal sentido ya
se ha resuelto en anteriores ocasiones como en las resoluciones de esta
Sección 28ª de 6 de diciembre de 2008 o 20 de febrero de 2009 en las
que se indicaba que el artículo 727.11ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil
contempla entre las medidas cautelares específicas aquellas medidas que,
para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente la leyes,
entre las que se encuentran las tipificadas en el artículo 141 de la Ley de
Propiedad Intelectual que así quedan sujetas a los requisitos generales
establecidos en el artículo 728 del mismo texto legal.
Característica propia de toda medida cautelar es la de ser exclusivamente
conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no
pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante
la pendencia del proceso correspondiente (artículo 726 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), careciendo de justificación la adopción de una
medida cautelar si no existe tal riesgo que condensa el periculum in mora.
La exigencia del peligro de demora para acordar alguna de las medidas
cautelares previstas en el artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual
para la protección urgente de tales derechos es criterio seguido, entre
otras, por los autos de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 11ª) de
20 de abril de 2005, de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 4ª) de
13 de mayo de 2005 y de la Audiencia Provincial de A Coruña (sección 4ª)
de 11 de mayo de 2006.
En este sentido el carácter instrumental, provisorio y urgente de las
cautelas y el riesgo que estas generan, abogan por una interpretación
restrictiva ya que implican un grado de agresión al derecho del
demandado y por ello ha de analizarse con rigor la existencia de una
infracción o el temor racional y fundado de que ésta se producirá de
modo inminente, contemplando el artículo 138 de la Ley de Propiedad
Intelectual la posibilidad de solicitarlas con carácter previo a la iniciación
del procedimiento, lo que también contempla el artículo 730.2 de la Ley
de Enjuiciamiento civil, requiriéndose en todo caso los presupuestos
legales exigidos: la apariencia de buen derecho ("juicio provisional e
indiciario favorable al fundamento de su pretensión") y el peligro en la
demora ("situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la
tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria").
El propio artículo 141, no obstante establecer el presupuesto de la
infracción (o de su inminencia), deja facultades al tribunal sobre la
decisión a adoptar: "En caso de infracción o cuando exista temor racional
y fundado (...), la autoridad judicial podrá decretar, (...) las medidas
cautelares..."
Es verdad que la infracción o el temor racional y fundado de que habla el
artículo 141 presupone la existencia de un derecho protegido por la LPI
de la titularidad del solicitante de las medidas (incluidos los cesionarios o
licenciatarios en exclusiva según el art. 48 LPI) y unos actos inconsentidos
o ilegítimos por parte del demandado, lo que participaría del "fumus
boni iuris" o apariencia de buen derecho. Y también es de tener en
cuenta que este requisito, "sin prejuzgar el fondo del asunto", ha de
permitir al tribunal extraer un "juicio provisional e indiciario favorable"
al fundamento de las pretensiones del demandante (728.2), sin que
quepa exigir para decidir una prueba plena ni una certeza o resolución
anticipada del litigio o una valoración fáctica y jurídica completa propia
de la sentencia, sino desde un plano indiciario y sin perjuicio de lo que,
en su caso, resulte del proceso y lo que sobre el fondo se decida en la
sentencia. Pero no lo es menos que hay más requisitos y exigencias
legales necesitados de cumplimiento o acreditación, en especial el
"periculum in mora" y la proporcionalidad, y que tampoco basta con un
resultado indiciariamente poco claro o dudoso, sino con una probabilidad
de éxito final razonablemente sólida a la vista de las circunstancias de
cada caso.
Por otra parte abona la idea de la necesidad del peligro en la demora
respecto de la infracción de derechos de propiedad intelectual, referido al
ámbito específico de la infracción de los programas de ordenador, el que
el artículo 103 de la Ley de Propiedad Intelectual fuera modificado por el
apartado 2 de la Disposición Final 2ª de la de la Ley de Enjuiciamiento
Civil facultando al titular de los derechos de autor sobre programas
de ordenador a instar las acciones y procedimientos que, con carácter
general, se disponen en el Título I, Libro III de la citada Ley y las
medidas cautelares procedentes, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Aun cuando la remisión alcanza al artículo
141 de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto comprendido en el
Título I del Libro III de la Ley, la remisión para instar la adopción de
las medidas cautelares lo es a la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
que esté limitada a los aspectos competenciales o de procedimiento
antes regulados en el artículo 142, derogado por la vigente de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
En consecuencia, afirmada la necesidad de la concurrencia del requisito
del peligro por la mora procesal también para la adopción de las medidas
cautelares solicitadas en tanto que fundadas en la infracción de derechos
de propiedad intelectual, la ausencia de este requisito, como así lo
entiende la resolución recurrida, determinaría la desestimación de la
solicitud.
CUARTO. - Al solicitarse por la actora la revocación de la resolución
denegatoria y la adopción de las medidas cautelares solicitadas ha de
examinar la Sala si concurren los requisitos necesarios para adoptarlas,
y ya de inicio ha de indicarse que se comparte en lo fundamental la
argumentación de la resolución recurrida respecto de la falta del requisito
exigido en el art. 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y puesto
que junto con los requisitos básicos de apariencia de buen derecho y
peligro en la demora propios de las medidas cautelares en general (art.
728.1º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el art. 730.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que regula la solicitud de medidas cautelares
con anterioridad a la presentación de la demanda o de forma mimética
para este caso con carácter previo al procedimiento arbitral, exige
otro requisito adicional, consistente en la alegación y acreditación de
"razones de urgencia o necesidad" que justifiquen la adopción de las
medidas cautelares con carácter previo a la presentación de la demanda o
procedimiento arbitral.
La solicitud de medidas cautelares con carácter previo se configura de
este modo como un supuesto excepcional respecto del ordinario, previsto
en el art. 730.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en la
solicitud de tales medidas con la demanda principal.
El requisito adicional exigido por el citado art. 730.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ("razones de urgencia o necesidad") no puede
ser confundido o identificado con el del peligro en la demora propio
de todas las medidas cautelares y previsto en el art. 728.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, consistente en que se justifique que, en el
caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del
proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que
impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse
en una eventual sentencia estimatoria. De operarse esa confusión o
identificación, la solicitud de medidas cautelares con carácter previo
quedaría desprovista de singularidad, y el requisito adicional del art.
730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resultaría vaciado de significado.
Sin embargo, no puede considerarse en principio que ningún contenido
de una disposición legal, en este caso el art. 730.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sea superfluo o carezca de significado.
Por tanto, el requisito de la urgencia o necesidad exigido por el art. 730.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede consistir simplemente, como
se alega por la solicitante en que la actuación de IMS se lleva a cabo
para competir con DENDRITE, calificando como riesgo inmediato el de
una posible pérdida de clientes o una eventual protección de datos de
carácter personal o bien la simple continuación de la actividad infractora
que, a su juicio, impedirá devolver la situación al estado previo, sin que
lleguen a explicitarse las consecuencias y la imposibilidad de su remoción,
o considerar en definitiva la existencia de un riesgo ya materializado. Y
no pueden constituir tales alegaciones la justificación de la "urgencia o
necesidad" del art. 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque tales
circunstancias tan sólo justificarían en su caso la existencia del "periculum
in mora" exigible en toda medida cautelar con carácter general. Si ese
"periculum in mora" no existiera, no estaría justificada la adopción
de medida cautelar alguna, ni aun solicitada simultáneamente con la
demanda.
Tampoco puede entenderse como justificativos de las razones de urgencia
y necesidad exigidas por el art. 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
la calificada como conducta ilícita de la demandada a raíz de la extinción
contractual puesto que es claro que si la misma no concurriera no existiría
siquiera una apariencia de buen derecho, necesaria en todo caso para la
adopción de una medida cautelar.
La necesidad y urgencia exigida en el art. 730.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil como se ha puesto de relieve en diversas ocasiones
por este Tribunal - Autos de 20 de diciembre y 22 de febrero de 2007
o 28 de marzo de 2008 - ha de relacionarse necesariamente con la
existencia de motivos que impidan o dificulten gravemente a la solicitante
la presentación inmediata de la demanda iniciadora del procedimiento
principal - o en este caso el inicio del procedimiento arbitral al que
pretende enlazarse la solicitud-, con la que de ordinario han de solicitarse
las medidas cautelares (que podrían ser, por ejemplo, la imposibilidad
de redactar una demanda en atención a su complejidad, la necesidad de
elaborar informes periciales para su debida fundamentación, la dificultad
de acceder a datos necesarios para fundamentar la demanda o de obtener
los documentos que han de acompañarla) y que provoquen que en
el periodo imprescindible para preparar la presentación tal demanda
(necesariamente breve, puesto que la demanda ha de presentarse
dentro de los 20 días posteriores a la adopción de las medidas) puedan
producirse acontecimientos que impidan o dificulten la efectividad de la
tutela que pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria.
Sin ese "plus" añadido, consistente en la existencia de obstáculos que
impiden o dificultan a la solicitante la presentación de la demanda
simultáneamente con la solicitud de medidas cautelares, no solamente se
desconoce el régimen legal de las medidas cautelares previas que resulta
de los preceptos legales mencionados, sino que se incurre en el riesgo
de que tales medidas cautelares puedan utilizarse como una herramienta
no conectada necesariamente a la promoción de un proceso principal, y
sean utilizadas como simple medio de presión a aquellos frente a quienes
se solicita. Téngase en cuenta la dificultad de sopesar la procedencia de
la adopción de las medidas cautelares, que siempre han de tener una
relación instrumental con la pretensión que se ha de formular, cuando el
procedimiento arbitral no se ha iniciado con simultaneidad a la solicitud de
las medidas cautelares, y el contrasentido de que habiéndose solicitado
con carácter de urgencia la adopción de medidas cautelares previamente
a iniciar el procedimiento arbitral previsto contractualmente, a estas
alturas y tras un largo período de casi un año desde que se solicitaron no
se tenga noticia de que se hayan dado los pasos necesarios para poner en
marcha el arbitraje, cuando además el propio documento nº 3 presentado
en esta instancia por la solicitante viene a demostrar que ya se interesa
tardíamente la negociación previa al arbitraje prevista contractualmente y
cuando, en definitiva, carece de justificación que no se inicie de inmediato
el procedimiento arbitral si se tiene en cuenta la sencillez en los trámites
de iniciación, que revela el reglamento del organismo arbitral aportado,
y en cuyo plazo perfectamente se puede preparar de forma adecuada el
procedimiento.
En el caso de autos no se ha realizado alegación alguna, y menos aún
acreditación, de cuáles son los obstáculos que impiden o dificultan a la
solicitante la iniciación del procedimiento arbitral simultáneamente con
la solicitud de medidas cautelares y que justifican que se haya solicitado
la adopción de medidas cautelares antes de instar ese procedimiento.
La existencia de tales obstáculos es tanto más inexplicable cuando la
solicitud de medidas cautelares se ha formulado a través de un prolijo
escrito acompañado de abundante documentación.
Por tanto, no habiendo alegado ni justificado la parte solicitante otras
circunstancias que las que integran el peligro en la demora propio de toda
medida cautelar, y, concretamente, no habiendo alegado ni justificado
la necesidad ni la urgencia de adoptarlas antes de iniciar a su instancia
el procedimiento arbitral al que pretenden enlazarse, su solicitud no
podía ser estimada. No es preciso, pues, entrar siquiera a considerar si
existía o no apariencia de buen derecho, en base a un prolijo análisis
sobre la aplicabilidad del contrato, su subsistencia e incidencia en los
derechos de las partes, en cuya ausencia también basó el auto apelado
su desestimación de la solicitud de medidas cautelares, ante la falta
del requisito previo de urgencia y necesidad exigido en el art. 730.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello procede confirmar la decisión
desestimatoria de la solicitud de medidas cautelares adoptada en el auto
recurrido.
PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación
de DENDRITE SPAIN, S.A. contra el auto dictado el 24 de julio de 2008,
por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, en el procedimiento de
medidas cautelares previas núm. 106/08 del que este rollo dimana.
2.- Confirmar íntegramente la mencionada resolución.