PRIMERO. - Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda
presentada por la representación de la entidad "MERCK, SHARP DOHME
DE ESPAÑA, S.A." contra las mercantiles "QUÍMICA SINTÉTICA, S.A." y
"CHEMO IBÉRICA, S.A.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba
de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que
apoyaban su pretensión, suplicaba se dictase sentencia en los siguientes
términos:
a) Se declare que QUÍMICA SINTETICA, S.A. y CHEMO IBÉRICA, S.A. han
infringido la reivindicación de producto nº 47 de la patente ES 2.063.734.
b) Se condene solidariamente a QUÍMICA SINTETICA, S.A y CHEMO
IBÉRICA, S.A. a cesar de inmediato en sus actos de fabricación y
comercialización del principio activo de Losartan.
c) Se prohíba solidariamente a QUÍMICA SINTETICA, S.A. y CHEMO
IBÉRICA, S.A. continuar los actos de fabricación y comercialización del
principio activo Losartan mientras esté vigente la patente ES 2 063 734,
esto es, hasta el 8 de julio de 2007.
d) 1) Se condene a QUÍMICA SINTÉTICA, S.A. y CHEMO IBÉRICA, S.A. al
pago de la indemnización de daños y perjuicios que se determine en el
procedimiento previsto en los Art. 712 LEC y siguientes, actuando como
fecha inicial el 1 de junio de 2006, y que incluya el daño emergente y el
lucro cesante conforme a los parámetros establecidos en el artículo 66 de
la Ley de patentes, reservándose esta parte la elección del criterio legal
relativo al lucro cesante entre los tres establecidos.
2) Subsidariamente, y para el supuesto de que no se acepte la reserva
efectuada en relación al criterio indemnizador de lucro cesante, esta parte
opta por el criterio establecido en el artículo 66.2 a) LP.
e) Se condene a QUÍMICA SINTETICA, S.A. y CHEMO IBÉRICA, S.A. a
publicar a su costa la sentencia en dos periódicos de gran tirada, uno de
ámbito nacional y otro de ámbito especializado, a determinar en ejecución
de sentencia.
f) Se condene solidariamente a QUIMICA SINTETICA, S.A. y a CHEMO
IBÉRICA, S.A. al pago de todas las costas del procedimiento."
SEGUNDO. - Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de
octubre de 2007, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador
D. Fco José Abajo Abril, en nombre y representación de MERCK SHARP
DOHME DE ESPAÑA SA contra CHEMO IBÉRICA SA Y QUÍMICA SINTÉTICA
SA, representadas por el procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar,
DECLARANDO:
a) Que CHEMO IBERICA SA Y QUIMICA SINTETICA SA han infringido la
reivindicación 47 de la patente ES 2.063.734.
CONDENANDO:
1) a CHEMO IBÉRICA SA Y QUÍMICA SINTÉTICA SA a que indemnicen
a MSD en los daños y perjuicios que se fijen en ejecución de sentencia
conforme al procedimiento de daños y perjuicios, con arreglo a la suma
de las siguientes bases:
a) Beneficios totales que MSD habría obtenido previsiblemente de
la explotación de Losartan, si no hubiera mediado la actividad de
las demandadas. Para su cálculo se tendrán en cuenta el nº de
unidades de medicamentos de Losartan vendidos en cuya fabricación
o comercialización hayan intervenido las demandadas, multiplicada
por el precio al que la demandante los hubiera vendido; se le deducirá
la cantidad correspondiente a los gastos de fabricación en que habría
incurrido MSD por esas unidades.
b) Beneficios totales que Chemo Y Química hayan obtenido de la
explotación de Losartan. Se tendrán en cuenta los ingresos totales,
obtenidos por las demandadas por la explotación de Losartan, deduciendo
los gastos de fabricación.
c) Perjuicios ocasionados a MSD por la bajada del precio de su
medicamento a partir del 1 de marzo de 2007: para su fijación se debe
tener en cuenta la cuota real de MSD en el mercado de Losartan, y la que
tienen los productos fabricados y comercializados por las demandadas.
A continuación se fijará la diferencia entre el precio que tenía antes los
medicamentos de MSD y el posterior tras la Orden. Por último a ese
precio se multiplicará la cuota que tenían las demandadas en el mercado
de genéricos, es decir, incluyendo los medicamentos Sandoz, Acost.,
Bexal, Stada, Cinfamed, Goibela, Cinfa y Meck. El precio así obtenido se
multiplicará por el número de medicamentos vendidos por MSD a partir de
esa fecha.
d) Gastos promocionales en que hayan incurrido MSD en la introducción
y comercialización del Losartan en España: tanto los realizados
para la generación del mercado del Losartan como los destinados al
mantenimiento del estado que el medicamento ostentaba antes de esas
fechas.
2) a las demandas CHEMO IBÉRICA SA Y QUMICA SINTÉTICA SA a
publicar a su costa la sentencia en dos periódicos de gran tirada, uno de
ámbito nacional y otro de ámbito especializado.
Todo ello sin hacer especial condena en costas del procedimiento."
TERCERO. - Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes,
por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de
apelación al que se opuso la actora, que admitido por el mencionado
juzgado y tramitado en forma legal ha dado lugar a la formación del
presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que
se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su vista,
deliberación y votación el día 15 de abril de 2009.
CUARTO. - En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La mercantil "MERCK, SHARP DOHME DE ESPAÑA, S.A." (en
lo sucesivo MSD), como licenciataria exclusiva de la patente europea
EP 253310, publicada en España el día 16 de enero de 1995 con el nº
2.063.734, que reivindicaba también en nuestro territorio, tras la revisión
de la traducción publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
con fecha 1 de junio de 2006, el producto losartan, formuló demanda
contra las entidades "QUÍMICA SINTÉTICA, S.A." y "CHEMO IBÉRICA,
S.A." (en lo sucesivo QUÍMICA SINTÉTICA y CHEMO), en esencia, por
estimar que la fabricación y comercialización que respectivamente
efectúan las demandadas de dicho principio activo implicaba la infracción
de la citada patente. En consecuencia, ejercitó las oportunas acciones
declarativa, de cesación e indemnizatoria, incluida la publicación de la
sentencia, en los términos indicados en el primer antecedente de hecho
de esta resolución.
La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda al entender
que las demandadas con la fabricación y comercialización del producto
losartan habían infringido la patente de la que es licenciataria exclusiva
en España la demandante, todo ello con los pronunciamientos reflejados
en el segundo de los antecedentes de hecho de esta resolución, sin que
se acogiera la acción de cesación al haber quedado sin objeto como
consecuencia de la expiración de la patente durante la sustanciación del
procedimiento, concretamente, el día 8 de julio de 2007.
La declaración de la violación de la patente efectuada por la sentencia
dictada en primera instancia exige y, así lo hace razonadamente la
resolución, resolver muy diversos, complejos y en absoluto pacíficos
problemas interpretativos de acuerdos internacionales. Así, la sentencia
se posiciona sobre cada uno de ellos en los siguientes términos:
1) Considera, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (en esencia, sentencias de 14 de diciembre de
2000 y 11 de septiembre de 2007) que el problema del reconocimiento
o no del efecto directo en España del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
ha de resolverse con arreglo a la normativa nacional, en tanto que la
Unión Europea todavía no ha ejercido sus competencias en el ámbito de
las patentes o, al menos que, en el plano interno, este ejercicio ha sido
insuficiente para que pueda considerarse que este ámbito corresponda al
Derecho Comunitario.
2) Admite la aplicación directa de los artículos 27 y 70.2 y 70.7 del
ADPIC, en tanto que éste pasó a formar parte de nuestro ordenamiento
jurídico mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado el
día 24 de enero de 1995 (artículo 96 de la Constitución y 1.5 del
Código Civil) y considera que dichos preceptos reúnen los tres clásicos
requisitos para reconocer su efecto directo, a saber: a) contienen
disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de
los particulares al reconocerles determinados derechos; b) dichas
normas son autoejecutivas, al ser su redacción clara, precisa y pueden
aplicarse sin recurrir a ulterior desarrollo legal o reglamentario; y c)
nuestro ordenamiento reconoce a las normas de derecho internacional
aplicabilidad directa sin que sea necesaria la promulgación de una
disposición formal de recepción de los tratados.
3) Admitida la aplicación directa de los citados preceptos del ADPIC,
considera, muy resumidamente, que el artículo 27 del Acuerdo proclama
el principio de no discriminación en materia de patentes ya que permite
que puedan ser objeto de protección todo tipo de invenciones, cualquiera
que sea el campo de la tecnología y, en la medida, en que el ADPIC forma
parte de nuestro ordenamiento y aquél es un precepto directamente
aplicable desde la entrada en vigor del Acuerdo (ya sea el 25 de enero
de 1995 o el 1 de enero de 1996 -polémica en la que no entra por ser
irrelevante para la resolución del litigio-) considera que desde dicha
entrada en vigor, deben admitirse en nuestro país las patentes de
productos farmacéuticos (en realidad, ya estaban admitidas desde que
expiró la reserva efectuada por España, al adherirse al Convenio sobre
Concesión de Patentes Europeas (CPE) efectuada al amparo del artículo
167 del citado Convenio, a la patentabilidad de los productos químico-
farmacéuticos, lo que tuvo lugar el 7 de octubre de 1992). A continuación
analiza el régimen transitorio contenido en el artículo 70 del ADPIC
siguiendo el informe del Órgano de Apelación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) de 18 de septiembre de 2000 (Canada/Período de
protección de la patente) que distingue entre actos realizados y derechos
creados por dichos actos, aplicándose el principio de irretroactividad
contenido en el artículo 70.1 a los actos realizados, ya sean de concesión
o denegación de una patente, y el de retroactividad del artículo 70.2 a
los derechos creados por dichos actos, considerando materia existente
todo lo protegido o lo que cumple los criterios de protección establecidos
en el ADPIC, por lo que estima que el Acuerdo es aplicable a las patentes
concedidas antes de la fecha de integración del ADPIC en nuestro
Derecho, ya que se trata de derechos que no han dejado de existir y
cumplen, una vez que ha entrado en vigor, los criterios de protección
previstos en el Acuerdo y, en consecuencia, mantiene que la obligación
de España es la de reconocer protección a las patentes de productos
farmacéuticos que habían sido reivindicadas en patentes europea
antes del 7 de octubre de 1992 pero que por la reserva realizada en
nuestro país no se les reconocía eficacia, ya que constituye la materia
existente a la que se refiere el artículo 70.2 del ADPIC, siempre que la
patente europea continuara vigente, todo ello con apoyo, entre otros
razonamientos, en la sentencia de este tribunal de 26 de octubre de 2006.
4) El conflicto entre el ADPIC, interpretado en los términos en que lo hace
la sentencia, y el CPE en la medida en que España formuló la reserva
contemplada en el entonces vigente artículo 167 del CPE, en virtud de
la cual no surtían efectos en España las patentes europeas en tanto que
confirieran protección a productos químicos o farmacéuticos, lo resuelve
la sentencia a favor del ADPIC por tratarse de un Convenio posterior sin
que el ADPIC en su artículo 2 mencione al CPE entre los Convenios a
los que expresamente se dice que no afectará ni modificará, todo ello
en aplicación de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 30 del Convenio de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, por lo
que concluye que siendo posterior el ADPIC la reserva dejó de surtir
efectos desde que aquél es aplicable en España, lo que implica que ésta
deba tenerse por no puesta, citando también en apoyo de esta tesis la
sentencia de este tribunal de 26 de octubre de 2006.
5) En la medida en que la publicación de la revisión de la traducción de
la patente europea efectuada el día 1 de junio de 2006, que es la que
incluye la reivindicación del principio activo losartan, se dejó sin efecto
por la OEPM, tras la presentación de la demanda, al estimarse con fecha
27 de octubre de 2006 el recurso de alzada interpuesto, entre otros, por
los aquí apelantes contra la admisión de la revisión de la traducción y su
publicación en el BOPI, resolución que no es firme al haberse interpuesto
el correspondiente recurso contencioso-administrativo que se halla en
tramitación, la sentencia dictada en primera instancia examina con
carácter prejudicial la validez de dicha resolución y, a los efectos de
este proceso, la declara nula de conformidad con el artículo 62.1.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al considerar que la OEPM carece de competencia para llevar a cabo un
control del contenido de la revisión de la traducción presentada por la
aquí apelada al amparo del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, de
10 de octubre de 1986, de aplicación del Convenio sobre la Concesión de
Patentes Europeas, ya que únicamente, a juicio de la sentencia, puede
comprobar la concurrencia de aspectos formales y más concretamente,
que sólo puede denegar la publicación si no se justifica el pago de la
correspondiente tasa de modo que "en los demás supuestos, justificado el
pago, se ha de proceder inexorablemente a la publicación".
6) Resuelta la cuestión prejudicial administrativa en el sentido de declarar,
a los efectos de este proceso, nula de pleno derecho la resolución de
la OEPM por la que se dejaba sin efecto la admisión de la revisión de
la traducción y su publicación en el BOPI, considera adecuada la vía de
la revisión de la traducción regulada en el artículo 12 del Real Decreto
2424/1986, de 10 de octubre de 1986 para publicar en España las
reivindicaciones de producto contenidas en la patente europea y que no
se contenían en la traducción del fascículo de la patente europea en su
día presentada en la OEPM y publicada en el BOPI, al haberse presentado
un juego específico de reivindicaciones que excluía las reivindicaciones de
producto como consecuencia de la reserva efectuada por España al CPE,
siguiendo las recomendaciones de Presidente de la Oficina Europea de
Patentes (OEP).
7) En consecuencia, la sentencia, a los efectos de este proceso, considera
que está publicada en el BOPI la revisión de la traducción de la patente
europea que ya comprende en su reivindicación 47 el producto losartan,
por lo que la fabricación y comercialización de ese producto por las
demandadas durante el período de vigencia de la patente de producto en
España (entre el 1 de junio de 2006 y el 7 de julio de 2007) constituye
una infracción de la misma y así lo declara la sentencia apelada y condena
a las demandadas, conforme a las bases que expone, a indemnizar a la
parte actora los daños y perjuicios ocasionados, sin que pueda estimarse
amparada la conducta de las aquí apelantes por el artículo 12.3 del Real
Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, al imputarlas mala fe y,
en todo caso, por aplicación directa del artículo 70.4 del ADPIC.
En el recurso de apelación la parte demandada combate todas y cada
una de las afirmaciones efectuadas en la sentencia y que, conforme a
lo expuesto en los apartados anteriores, determinan el pronunciamiento
condenatorio, incluida la posibilidad de fijar las bases de la indemnización.
Por el contrario, la actora apelante muestra su conformidad con la
interpretación efectuada en la sentencia en cada uno de los apartados
mencionados hasta alcanzar el pronunciamiento estimatorio de la
demanda, interesando la desestimación del recurso y la confirmación de la
sentencia apelada.
SEGUNDO. - Para la adecuada resolución del recurso el tribunal considera
necesario precisar los siguientes hechos que se consideran probados:
1) La entidad "EI DUPONT DE NEMOURS CO" es titular de la patente
europea EP 253310, solicitada ante la EPO con fecha 9 de junio de 1987
siendo concedida el 26 de octubre de 1994. Dicha patente contiene 48
reivindicaciones, comprendiendo la primera el producto losartan.
2) La patente europea designaba a España como uno de los países para
los que se solicitaba la patente, siendo publicada la traducción en el BOPI,
y validada la patente en España con el nº 2.063.734 el día 16 de enero de
1995, en la que se contienen 46 reivindicaciones, todas de procedimiento,
al haberse presentado un juego específico de reivindicaciones para
España como consecuencia de la reserva a la patentabilidad de productos
farmacéuticos efectuada por España al amparo del artículo 167 CPE,
siguiendo la recomendación del Presidente de la OEP.
3) No se discute que MSD es licenciataria exclusiva en España de la
patente europea EP 253310, publicada en el BOPI con el nº 2.063.734.
4) MSD presentó ante la OEPM, al amparo del artículo 12 del Real
Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, solicitud de revisión de
la traducción de la patente europea 253310 mediante escritos de 16 de
febrero (que contenía 46 reivindicaciones de procedimiento para España
y 48 reivindicaciones de producto y procedimiento para otros países)
y 24 de marzo de 2006 (que contenía correlativamente numeradas
94 reivindicaciones, esto es, todas las anteriores), siendo publicada
la revisión de la traducción en el BOPI el día 1 de junio de 2006 que,
finalmente, incluye un total de 94 reivindicaciones, añadiendo a las 46
reivindicaciones ya publicadas en España, las 48 contenidas en la patente
europea tal y como fue solicitada para otros Estados, de modo que la nº
47 tiene por objeto el producto losartan (documentos nº 14 y 16 de la
contestación a la demanda y nº 9 de la demanda).
5) La OEPM dejó sin efecto la publicación de la revisión de la traducción
por acuerdo de 20 de julio de 2006, publicado en el BOPI el 1 de agosto
de 2006 al existir un error de hecho consistente en tomar por revisión
de la traducción lo que en realidad era una modificación del texto de la
patente añadiendo reivindicaciones no comprendidas en el texto inicial
traducido tal y como fue concedido para España en virtud de la reserva
prevista en el artículo 12 CPE, supuesto no comprendido en el artículo 12
del Real Decreto 2424/1986.
6) Interpuestos recursos de alzada tanto contra la revisión de la
traducción del fascículo de la patente europea, por la apelante, y contra la
rectificación del anuncio de revisión de dicha traducción, por la apelada,
fueron estimados por resolución de la OEPM de fecha 27 de octubre de
2006, publicada en el BOPI de fecha 16 de noviembre de 2006, en virtud
de la cual se dejo sin efecto, por un lado, la resolución de 20 de julio de
2006 por la que se rectificaba el anuncio de publicación de la revisión de
la traducción realizada en el BOPI el 1 de agosto de 2006, anulando y
dejando sin efecto dicha resolución y publicación; y de otro, la admisión
de la revisión de la traducción de la patente europea objeto de autos y
su publicación en el BOPI de 1 de junio de 2006, anulando y dejando
sin efecto dichos actos y, en consecuencia, manteniendo el texto de la
referida patente tal y como fueron validadas para España conforme a
la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE
y 7 y 11 del Real Decreto 2424/1986 dentro del plazo de tres meses,
tras el anuncio de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de
Patentes, resultado acreditado este apartado y el anterior de la copia de
la resolución acompañada por ambas partes en el acto de la audiencia
previa (folios 1.998 a 2.016 y 2273 a 2290).
7) Contra la citada resolución la aquí apelada ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se halla pendiente de
resolución (folio 2017 al tomo VI de los autos).
8) No es discutido que CHEMO fabricaba y QÍMICA comercializaba al
tiempo de la interposición de la demanda el producto losartan.
TERCERO. - Dado que tanto la sentencia apelada, como el escrito de
interposición del recurso de apelación, el escrito de oposición, así como
los letrados de ambas partes en la vista señalada en segunda instancia,
hacen diversas referencias a la sentencia dictada por este mismo tribunal
con fecha 16 de octubre de 2006, la sala considera necesario señalar que
dicha resolución resuelve un determinado litigio en el que se ejercitó,
con efectos para España, una acción de nulidad frente a una patente
europea solicitada con anterioridad al 7 de octubre de 1992, conteniendo
la traducción publicada en el BOPI la reivindicación de producto, siendo
aquella concedida y publicada su traducción en España con posterioridad
al 1 de enero de 1996.
La sala entiende que los razonamientos jurídicos que determinaron
la confirmación de la sentencia que desestimó la demanda son
exclusivamente aplicables al concreto supuesto enjuiciado sin que
puedan extrapolarse sin más a otros distintos cuyo supuesto de hecho
es sustancialmente diferente como es el sometido a la decisión del
tribunal en este proceso en el que, a diferencia del entonces enjuiciado,
se ejercitan acciones por infracción de una patente europea solicitada
con anterioridad al 9 de octubre de 1992, habiendo sido publicada
la traducción en España sin la reivindicación de producto que se ha
adicionado recientemente utilizando la vía del artículo 12 del Real Decreto
2424/1986.
En concreto debe recordarse que, en esencia, la ratio decidendi en
el anterior litigio fue la aplicación directa del artículo 70.7 ADPIC
considerando que si desde su entrada en vigor en España podían
modificarse las solicitudes de patente que se encontraban en tramitación
con el objeto de reivindicar la protección mayor prevista en el Acuerdo, en
nuestro caso un producto farmacéutico, con más razón debía mantenerse
la validez de la publicación en España de una patente europea, cuya
traducción ya reivindicaba el mismo producto, solicitada durante la
vigencia de la reserva pero concedida tras la entrada en vigor en España
del ADPIC.
CUARTO. - Dado que la revisión de la traducción del fascículo de la
patente europea y su publicación en el BOPI ha sido anulada por
resolución de la OEPM de fecha 27 de octubre de 2006, que ha sido
recurrida en vía contencioso-administrativa, es obvio que en España,
la patente europea contiene exclusivamente reivindicaciones de
procedimiento sin que esté protegido el producto losartan. Esto es, se
ha vuelto a la situación anterior a la publicación de la revisión de la
traducción del fascículo de la patente, manteniéndose el texto de la
patente tal y como fue inicialmente validada en España que no contenía la
reivindicación del producto losartan.
La sentencia dictada en primera instancia consideró que la validez de la
resolución administrativa que estimó el recurso de alzada y dejó sin efecto
la revisión de la traducción del fascículo de la patente y su publicación
en el BOPI es una cuestión prejudicial administrativa y entra a resolverla
de conformidad al artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y declara
nula de pleno derecho la citada resolución, a los efectos de este pleito,
al entender que la OEPM carece de competencia para llevar a cabo un
control del contenido de la revisión de la traducción presentada por la
aquí apelada al amparo del artículo 12 del Real Decreto 2424/1996 de
10 de octubre de 1986, de aplicación del Convenio sobre la Concesión de
Patentes Europeas, ya que únicamente puede comprobar la concurrencia
de aspectos formales y más concretamente, que sólo puede denegar la
publicación si no se justifica el pago de la correspondiente tasa de modo
que "en los demás supuestos, justificado el pago, se ha de proceder
inexorablemente a la publicación".
La sala considera que debe examinar en primer lugar esta cuestión
pues de rechazar el carácter prejudicial de la invocada nulidad de la
resolución administrativa que estima el recurso de alzada contra la
revisión de la traducción y su publicación en el BOPI o, en su caso, de
resolverla en contra del criterio mantenido por el Juzgado, la consecuencia
directa sería la estimación del recurso de apelación y la desestimación
de la demanda al no infringir las demandadas la patente europea
de la que es licenciataria exclusiva la demandante al no contener la
traducción publicada en España ninguna reivindicación de producto y,
concretamente, del producto losartan.
En el acto de la vista el apelado introduce una cuestión nueva, lo que
por sí solo justificaría su rechazo al amparo del artículo 456.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cual es que todo lo relativo a la publicación o
depósito en España de la patente europea de producto es una cuestión
civil y por tanto este tribunal tiene plena jurisdicción para conocer del
proceso de validación de la revisión de la traducción de una patente
europea. Entiende la parte apelada que siendo la patente una institución
civil la cuestión relativa al enjuiciamiento de la inscripción o validación de
la patente europea es materia civil invocando en apoyo de su pretensión
el artículo 22.4 del Reglamento nº 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Además, como ya sostuvo en el recurso, ahora subsidiariamente, insiste
en que se trataría de una cuestión prejudicial que puede resolverse al
amparo del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Nadie discute que la jurisdicción civil es competente para conocer de
las acciones por violación de una patente o de su nulidad pero para
que pueda afirmarse la infracción o declararse la nulidad es necesario
que el derecho haya nacido y la eficacia de la patente europea en
España requiere con carácter constitutivo la publicación en el BOPI de
la traducción del fascículo de la patente (artículo 7 del Real Decreto
2424/1986) y, en este caso, de la revisión de la traducción (párrafo
primero del artículo 12 del citado Real Decreto).
La publicación de la traducción o de su revisión requieren un acto
administrativo y éste es competencia de la OEPM (artículos 9 y 12 del
Real Decreto 2424/1986), sin que ningún tribunal civil pueda ordenar tal
publicación al carecer manifiestamente de jurisdicción para ello.
Como es obvio y nadie lo duda, el artículo 86.ter 2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial atribuye en su apartado a) a los juzgados de lo mercantil
el conocimiento de las demandas en las que se ejerciten acciones
relativas a la propiedad industrial pero siempre en cuestiones que sean
competencia del orden jurisdiccional civil y entre ellas no está dictar
el acto administrativo acordando publicar la traducción o la revisión de
una patente europea como no lo es acordar el registro de una patente
española ni revisar los actos administrativos por los que se accede a tal
publicación o registro.
Tampoco puede fundarse la competencia del orden jurisdiccional civil
en el artículo 22.4 del Reglamento 44/2001, del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
pues el Reglamento se limita, en cuanto a la competencia judicial, a
establecer normas de atribución de competencia judicial internacional en
materia civil y mercantil, salvo determinadas materias, entre los órganos
jurisdiccionales de los distintos Estados de la Comunidad, con la excepción
de Dinamarca. Esto es, determina el Estado ante cuyos tribunales
deberá resolverse un determinado litigio, fijando la competencia judicial
internacional con carácter exclusivo a favor de los tribunales de cada
Estado miembro, sin consideración del domicilio, en materia de registro o
validez de una patente europea expedida para dicho Estado, sin perjuicio
de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio
sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973.
Dicha atribución de competencia judicial internacional no atribuye a los
órganos jurisdiccionales civiles españoles la competencia para decidir el
registro de una patente europea o más concretamente para la validación
y publicación de la traducción del fascículo de la patente europea o de su
revisión, pues se llegaría al completo absurdo de que corresponde a los
tribunales del orden jurisdiccional civil las funciones que el Real Decreto
2424/1986 atribuye a la OEPM.
En definitiva, el Reglamento Comunitario distribuye la competencia para
conocer de los litigios en materia civil y mercantil, con exclusión de
determinadas materias, entre las jurisdicciones nacionales de los Estados
miembros, pero no determina las acciones que pueden ejercitarse en
el orden jurisdiccional civil en los distintos Estados, siendo en España
ajena a esta jurisdicción la decisión sobre la validación y publicación de
la traducción de una patente europea estando encomendada su revisión
jurisdiccional a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, la
materia administrativa está excluida del ámbito de aplicación del citado
Reglamento por expresa disposición de su artículo 2, naturaleza de la que
participa la resolución de la OEPM acordando la publicación de la revisión
de su traducción o su denegación.
Tratándose como se trata de una cuestión administrativa la publicación en
España de la revisión de la traducción de la patente europea, debe ahora
examinarse si es posible analizar como cuestión prejudicial administrativa
la nulidad de la resolución de la OEPM que decretó la nulidad del acto de
admisión de la revisión de la traducción de la patente y su publicación
en el BOPI, de modo que pudiera estimarse efectivamente publicada
la revisión de la traducción de la patente europea que contenía la
reivindicación del producto losartan que estima infringida la demandante
apelada.
La sala considera que no es posible enjuiciar en esta sede, al amparo del
artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter prejudicial, la
validez o nulidad de la citada resolución administrativa de fecha 27 de
octubre de 2006 por ser la publicación de la revisión de la traducción
no una cuestión accesoria a la aquí enjuiciada sino el fundamento de la
pretensión ejercitada sin que, en consecuencia participe de la naturaleza
de las cuestiones prejudiciales.
La acción por infracción de la patente europea se ejercita porque se
ha publicado en España la revisión de la traducción que incluye en su
reivindicación 47 el producto losartan. Sin dicha publicación no hay
infracción en tanto que el derecho de la actora nace con la publicación.
El propio Tribunal Supremo en sentencia de 16 de mayo de 2008 con
relación a una cuestión administrativa de carácter fiscal señala: "No
corresponde a esta orden jurisdiccional civil resolver los debates sobre
la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base imponible y tipo
aplicable (SS. 31 de mayo de 2006, 13 de julio y 7 de noviembre de
2007, entre las más recientes), como no cabe pretender que interprete
exclusivamente preceptos de orden fiscal (SS. 13 de noviembre de 2006 y
26 de noviembre de 2007), y si bien puede adoptar decisiones en algunos
aspectos (cuando se trata de cuestión accesoria -SS. 27 de octubre de
2005; 31 de mayo, 12 de julio y 29 de septiembre de 2006; 6 de marzo
y 7 de noviembre de 2007 -; o aplicación de cláusula contractual en la
que el comprador asume el pago del IVA -S. 27 de enero de 1996 -),
tal posibilidad no cabe extenderla a temas complejos como el que se
suscita."
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo de 7 de noviembre de 2007 que entiende que aquellos casos
en que, por versar la controversia principalmente sobre la cuestión
administrativa (en dicha sentencia sobre la existencia o el contenido
de la obligación tributaria o sobre la determinación del sujeto que
resulta obligado en virtud de la misma y en nuestro caso la validez de la
publicación de la revisión de la traducción de la patente europea), "no
puede admitirse que el thema decidendi (cuestión que debe decidirse), de
carácter jurídico-administrativo y llamado a ser resuelto por la jurisdicción
de este orden, tenga carácter accesorio o prejudicial respecto de la
cuestión civil planteada".
La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado impide
atribuir a la pretendida nulidad de la resolución de la OEPM de fecha
27 de octubre de 2006, que está siendo enjuiciada por la jurisdicción
contencioso-administrativa, el carácter de cuestión prejudicial
administrativa y en el mismo sentido se pronunció la sección 15ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 2 de octubre de 2008,
en supuesto idéntico al aquí enjuiciado.
En definitiva, el derecho del actor en España sobre la patente de producto
losartan depende de la publicación en el BOPI de la revisión de la
traducción, sin ella carece del derecho invocado por lo que tal cuestión
es previa y objeto central de esta resolución y no una mera cuestión
prejudicial que sea necesario desbrozar para resolver la cuestión relativa
a la infracción de la patente de producto.
Los razonamientos expuestos determinan la estimación del recurso de
apelación y la revocación de la sentencia dictada en primera instancia
con desestimación de la demanda interpuesta por la parte actora por
pérdida sobrevenida tras la interposición de la demanda del título que
invocaba como fundamento de su pretensión, esto es, de la publicación en
el BOPI de la revisión de la traducción de la patente europea nº 253310
y, concretamente, de la reivindicación 47 cuyo objeto era el producto
losartan.
QUINTO. - Considera la sala que la función que tiene atribuida es la
de resolver la cuestión sometida a su decisión a través del recurso de
apelación y resuelta ésta en el sentido indicado en el fundamento anterior,
supondría un exceso abordar ya obiter dicta los demás problemas
que exigiría la resolución del litigo, de estar publicada en España la
reivindicación cuyo objeto es el producto losartan, efectuando una labor
más próxima a un dictamen que a una sentencia judicial y más aún
cuando las cuestiones que habrían de abordarse exigen la reflexión
propia de la decisión y no de lo que no dejaría de ser una opinión del
tribunal sobre problemas interpretativos de gran calado jurídico con muy
importantes consecuencias económicas y que, probablemente, deberán
ser en el futuro examinadas y decididas por este tribunal.
FALLO
En atención a lo expuesto la Sala acuerda:
1) Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don
Francisco Velasco Muñoz Cuellar en nombre y representación de las
mercantiles "QUÍMICA SINTÉTICA, S.A." y "CHEMO IBÉRICA, S.A.",
contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2007 por el Juzgado de
lo Mercantil nº 6 de Madrid, en el procedimiento núm. 292/2006 del que
este rollo dimana y, en consecuencia:
a) Revocamos dicha resolución y, en su lugar, desestimamos la demanda
formulada por el Procurador don Francisco José Abajo Abril en nombre
y representación de la entidad "MERK, SHARP DOHME DE ESPAÑA S.A."
contra las mercantiles "QUÍMICA SINTÉTICA, S.A." y "CHEMO IBÉRICA,
S.A.", absolviendo a las demandadas de todos los pedimentos contenidos
en la demanda.