COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO - Informe sobre el funcionamiento del sistema de búsqueda que resulta del artículo 39 del Reglamento sobre la marca comunitaria

El 20 de diciembre de 1993, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria [1] (el «RMC»), por el que se establecía un sistema unitario de protección de marcas comunitarias sobre la base de un procedimiento único ante la Oficina de armonización del mercado interior (la «Oficina»).

[1] Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

De conformidad con el artículo 8 del RMC, se denegará el registro de un signo como marca comunitaria en caso de que se oponga a ella, entre otras cosas, a un derecho de marca nacional anterior. En el momento de la discusión que dio origen a la adopción del Reglamento, se examinaron dos opciones sobre el tratamiento de los derechos anteriores, a saber, un sistema ex officio de desestimación de las solicitudes y un sistema basado exclusivamente en la acción de las partes propiamente dichas.

El sistema finalmente adoptado por el artículo 39 del RMC prevé un sistema híbrido en el que se proporcionan informes de búsqueda, pero por el que los posibles conflictos entre derechos se deciden antes de su registro, basándose sin embargo en la acción de las partes en vez de en la acción ex officio. El sistema pretende proporcionar una ayuda valiosa a las pequeñas y medianas empresas para las que el control de los derechos en conflicto puede suponer costes prohibitivos. Los informes de búsqueda sirven para informar al solicitante sobre aquellos derechos anteriores que pueden oponerse al signo objeto de la solicitud, de modo que pueda tomar medidas adecuadas incluso antes de su publicación.

Con el fin de valorar si el sistema establecido por el artículo 39 del RMC cumple realmente los objetivos para los que se creó, el apartado 7 del artículo 39 establece que: «Transcurridos cinco años a partir de la fecha en que la Oficina haya empezado a admitir la presentación de solicitudes, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema de búsqueda tal como queda descrito en el presente artículo, incluidos los pagos efectuados a los Estados miembros en virtud del apartado 4 y, si fuere necesario, adecuadas propuestas de modificación del presente Reglamento, con objeto de adaptar el sistema de búsqueda teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la evolución de las técnicas de búsqueda.»

La Comisión debe estudiar tres cuestiones que se derivan de dicha disposición:

(1) ¿Cómo funciona el sistema? (...informe sobre el funcionamiento del sistema...)

(2) ¿Cuáles son los costes y los beneficios del sistema de búsqueda? (...incluidos los pagos efectuados a los Estados miembros...)

(3) ¿Es necesario proponer cambios en el sistema? (...y, si fuere necesario, adecuadas propuestas de modificación del presente Reglamento, con objeto de adaptar el sistema de búsqueda teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la evolución de las técnicas de búsqueda...)

Con el fin de tener una visión más clara del funcionamiento del sistema de búsqueda, la Comisión realizó una consulta pública en la que invitaba a los Estados miembros y a las partes implicadas a expresar sus preocupaciones y a evaluar el sistema basándose en sus propias experiencias [2]. Como resultado del estudio, la Comisión recibió un total de 27 respuestas de las partes interesadas (incluidas las multinacionales y las organizaciones profesionales [3]) y de todos los Estados miembros (con la excepción de Alemania, Grecia e Italia).

[2] Cuestionario adjunto (anexo 1).

[3] ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

Según las respuestas de los Estados miembros al cuestionario de la Comisión, parece ser que la mayoría (9 Estados miembros) opina que el sistema de búsqueda debe mantenerse y, en su caso, mejorarse. Por lo que respecta a las respuestas recibidas de las multinacionales y las organizaciones profesionales, sólo el 25 % considera que deberían seguirse manteniendo los informes de búsqueda, mientras que el 75 % restante preferiría que se convirtiera en un sistema opcional o eliminarlo por completo.

El informe pretende ofrecer un análisis objetivo del funcionamiento del sistema de búsqueda a la luz de los comentarios hechos por los Estados miembros y las partes interesadas.

1. Funcionamiento del sistema

De acuerdo con el artículo 39 del RMC, únicamente se realizan las búsquedas sobre derechos anteriores una vez que la Oficina ha examinado la solicitud [4] y confirmado que el solicitante está autorizado para ser el titular de la marca comunitaria.

[4] Artículo 36 del RMC.

La Oficina transmite entonces copia de la solicitud a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros que participan en el sistema (todos los Estados miembros, con la excepción de Francia, Alemania e Italia). Estos servicios nacionales contarán con un plazo de 3 meses para realizar y transmitir a la Oficina un informe donde se mencionen las marcas comunitarias o las solicitudes de marcas comunitarias anteriores consideradas importantes a efectos de la aplicación del artículo 8 del Reglamento (motivos de denegación relativos).

La Oficina transmite entonces al solicitante el «Informe de búsqueda comunitario» realizado por ésta, junto a los informes nacionales de búsqueda recibidos dentro del plazo límite de 3 meses.

Tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, que no podrá efectuarse hasta pasado un mes después de que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las MC o de las solicitudes de MC anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

De acuerdo con una declaración conjunta del Consejo y de la Comisión registrada en el acta de la reunión del Consejo durante la que se adoptó el Reglamento sobre la marca, los servicios nacionales son libres de informar a los titulares de las marcas nacionales o de las solicitudes de marcas nacionales anteriores mencionadas en el informe nacional de búsqueda, de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Hasta la fecha, ningún servicio nacional ha informado a la Comisión sobre la utilización de esta posibilidad.

En resumen, la Oficina elabora un informe de búsqueda comunitaria, por cada solicitud de MC, en el curso del procedimiento de registro. Este informe enumera las MC y solicitudes de MC idénticas o similares anteriores para productos y servicios idénticos o similares, y es remitido al solicitante de la MC junto con los informes de búsqueda nacionales que 10 oficinas nacionales elaboran en sus registros (Francia, Alemania e Italia no participan en este sistema).

Los informes de búsqueda pueden conducir a que el solicitante retire su solicitud si considera que existe un conflicto evidente entre marcas que podría impedirle obtener un registro de MC y usar la marca en todos los Estados miembros. Otra solución consistiría en modificar la solicitud, por ejemplo, restringiendo las especificaciones de los bienes y servicios para evitar cualquier conflicto. Por último, el solicitante podría tratar el asunto con el propietario de las marcas en conflicto anteriores para encontrar una solución negociada.

No es posible saber con seguridad el número de solicitudes retiradas total o parcialmente a raíz de la información aportada por el informe de búsqueda, dado que los solicitantes no explican a la Oficina las razones de la retirada. Sin embargo, tan solo se retira el 4 % de las solicitudes antes de su publicación. Por lo tanto, el número de solicitudes retiradas a causa del informe de búsqueda es relativamente bajo. Cabe decir al respecto que los temores iniciales sobre la dificultad de obtener el registro de una MC debido a los derechos anteriores de los Estados miembros podrían considerarse un tanto exagerados en vista del número limitado de oposiciones (20 %).

Por último, conviene igualmente apuntar que la Oficina no efectúa búsquedas a instancias de un particular. Tales servicios los prestan empresas privadas. A este respecto, la Oficina cuenta con cerca de 25 licenciatarios que reciben datos relativos a las MC y algunos de ellos han accedido a figurar en una lista y ofrecer servicios de búsqueda [5]. La información proporcionada por la Oficina no está dirigida al público porque no incluye programas de búsqueda. Por el contrario, dicho servicio está destinado a los servicios y compañías nacionales interesados en redactar los programas informáticos necesarios para explotar la información. El precio de un licencia se eleva a 5 000 euros [6].

[5] http://oami.eu.int/es/marque/faq/faq06.htm. Existe una lista de empresas que ofrecen este tipo de servicios que se entregará a quien la solicite en la sección de información de la Oficina. Esta lista contiene las referencias de los servicios de búsquedas privadas siguientes: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK) , The United Kingdom Patent Office (UK);

[6] Para más información sobre el servicio «CTM-Download» dirigirse a:

2. Nivel de la tasa

El Comité presupuestario de la Oficina se encarga de determinar el nivel de la tasa de búsqueda mediante decisión adoptada por mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. La tasa, que debe ser idéntica para cada servicio que participa en el sistema, se paga a cada servicio nacional por cada informe de búsqueda elaborado [7]. Mediante decisión del Comité presupuestario, de 7 de julio de 1995, se fijó la tasa en 25 euros [8].

[7] Apartado 4 del artículo 39 del RMC.

[8] Artículo 1 de la Decisión Nº CB-95-11 del Comité presupuestario de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos), de 7 de julio de 1995, relativa a las cantidades que han de abonarse por los informes de búsqueda de los servicios nacionales:

Sin embargo, en 1998, el Comité presupuestario decidió ajustar la tasa al número de categorías de bienes y servicios cubiertos por la solicitud de marca. Se decidió por lo tanto que, además de la tasa de 25 euros, cada servicio nacional recibiría 5 euros por la búsqueda efectuada por cada clase de productos o servicios indicada en la solicitud de marca comunitaria que excediera de tres [9]. Según este nuevo sistema, el coste medio por informe y por país asciende a cerca de 27 euros, lo que representa un total de unos 270 euros por cada solicitud.

[9] Artículo 1 de la Decisión nº CB-98-4 del Comité presupuestario de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos), de 9 de marzo de 1998, por la que se modifican las cantidades que han de abonarse por los informes de búsqueda de los servicios nacionales: http://oami.eu.int/es/admin/cb-98-4/decision.htm.

Esta tasa no cubre los gastos de la Oficina en la gestión del sistema de búsqueda. Los gastos no se refieren únicamente a los costes del informe de búsqueda comunitaria, sino también al coste administrativo que supone la gestión de cerca de medio millón de informes de búsqueda al año [10]. Dado que la Oficina no exige de los solicitantes el pago de ninguna otra cantidad por el informe de marca comunitaria, la tasa normal de solicitud cubre todo el coste del sistema de búsqueda [11].

[10] Cerca de 45 000 solicitudes al año multiplicadas por 11 informes de búsqueda por cada solicitud da un resultado de 495 000 informes de búsqueda.

[11] De acuerdo con el quinto considerando del Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos): «la tasa de base por la solicitud de una marca comunitaria deberá incluir el importe que la Oficina deba abonar a cada servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros por cada informe de búsqueda que faciliten tales servicios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 39 del Reglamento.»

Para saber si la tasa es adecuada, es necesario verificar primero si los servicios nacionales consideran que se les paga proporcionalmente al servicio que ofrecen y, en segundo lugar, si los solicitantes consideran que obtienen una buena relación calidad-precio.

De acuerdo con las respuestas recibidas por la Comisión a su cuestionario sobre el sistema de búsqueda, los servicios nacionales opinan que la cantidad que reciben actualmente es razonable. Sin embargo, uno de estos servicios consideró que la tasa debía ser revisada a la luz de los esfuerzos y costes exigidos a los servicios nacionales. Otro Estado miembro sugirió que un aumento de la tasa podría permitir mejorar la calidad de los informes de búsqueda.

Según las respuestas recibidas de las partes interesadas, éstas reconocen que una tasa de unos 27 euros por país (270 euros en total) no es injusta. Sin embargo, la falta de coherencia entre los diferentes criterios de búsqueda y, a veces, la poca exhaustividad y falta de calidad de algunas de ellas no constituye un buena relación calidad-precio. Como resultado, la mayoría de los solicitantes realiza sus propias búsquedas antes de presentar su solicitud de marca. Por lo tanto, para la gran mayoría de solicitantes, el sistema de búsqueda no hace más que incrementar los costes y el trabajo sin aportar ningún valor añadido. Por el contrario, aquellos solicitantes que no tienen los medios para recurrir a «servicios de búsqueda privada» se ven obligados a invertir recursos suplementarios para convertir la información «bruta» de los informes de búsqueda en información útil sobre la existencia de derechos anteriores en conflicto. Este ejercicio de investigación supone un coste suplementario para dichos solicitantes. Por último, otros solicitantes prefieren simplemente no tener en cuenta el contenido de los informes de búsqueda para evitarse los costes y las dificultades arriba mencionados.

Todo esto sirve para mostrar que, aunque en principio no se consideran las tasas injustas, los solicitantes hacen caso omiso con frecuencia de los informes de búsqueda o se ven obligados a pagar gastos suplementarios con el fin de obtener cualquier información útil de los mismos. Por consiguiente, dado el valor limitado de estos informes, el pago de la tasa se considera un coste suplementario para los solicitantes, que obtienen muy poco a cambio.

3. Ampliación

Añadir a lo anterior que no se puede ignorar el impacto que tendrá la ampliación de la Unión Europea en el sistema de búsqueda y en su coste. El número de informes nacionales aumentará de manera significativa, dependiendo del número de nuevos Estados miembros que ejerzan su derecho de realizar una búsqueda en su propio registro. Resulta prematuro y difícil determinar qué nuevos Estados miembros realizarán informes de búsqueda. Sin embargo, hasta la fecha, los países siguientes (que llevan a cabo búsquedas para localizar marcas anteriores en sus sistemas nacionales mientras que sus servicios nacionales examinan los motivos relativos de denegación) podrían estar interesados en realizar informes en virtud del apartado 2 del artículo 39 del RMC: Bulgaria, Estonia, Hungría, Malta y Polonia. Otros países como la República Checa o Eslovaquia ya proporcionan servicios de búsqueda y seguramente adopten la opción del sistema de búsqueda del Reglamento. A la larga, será muy probable que todos los nuevos Estados miembros decidan participar en el sistema de búsqueda.

En caso de que el sistema obligatorio actual de búsqueda se extienda a 12 Estados miembros más, el coste del informe de búsqueda por cada solicitud ascenderá a 594 euros (más del doble de su coste actual), suponiendo una carga más para los solicitantes de MC que acabaría por debilitar la competitividad de las PYME sobre todo. Este resultado sería por lo tanto contrario al objetivo para el que se estableció el sistema de búsqueda, a saber, proporcionar una ayuda valiosa a las pequeñas y medianas empresas para las que el control de los derechos en conflicto pueden suponer costes prohibitivos.

4. Otras preocupaciones

Según se ha señalado previamente, el objetivo principal del presente informe es determinar si es necesario proponer modificaciones al sistema y, de ser así, qué cambios habría que realizar. Obviamente, cualquier propuesta de modificación debería enfocarse correctamente para responder a los problemas detectados en el actual sistema. La sección 2 anterior ya plantea algunos de los defectos aparentes relacionados, sobre todo, con el nivel de la tasa. Sin embargo, basándonos en los comentarios hechos por las partes implicadas, la Comisión ha detectado otras deficiencias del sistema de búsqueda que deben ser mencionadas. Se pueden resumir de la siguiente manera:

- Calendario inadecuado: tal como se mencionó anteriormente, las búsquedas se llevan a cabo tras haber entregado la solicitud de MC y pagado la tasa de solicitud (975 euros). Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el solicitante, en vez de retirar su solicitud a la luz de los derechos potencialmente en conflicto mencionados en el informe, prefiere esperar a que se presente una oposición antes de tomar tal decisión.

- Mala distribución del tiempo, el dinero y los recursos: el coste de la gestión del sistema de búsqueda en términos de dinero y recursos no compensa en relación a las ventajas limitadas que ofrece a los solicitantes. De ahí que, desde el año pasado, la Oficina procediera a una reestructuración profunda con el fin de asegurar que los recursos humanos fueran utilizados de acuerdo con una base rentable.

- Falta de uniformidad de los informes de búsqueda: esta crítica no solo se refiere al nivel de la información relativa a los derechos anteriores proporcionados por los informes de búsqueda sino, particularmente, a la naturaleza heterogénea de los criterios de búsqueda propiamente dichos. A pesar de los intentos realizados por la Oficina por asegurar la armonización de los informes de búsqueda desde un punto de vista formal y material, los servicios nacionales han mantenido sus formatos y criterios, si bien se ha conseguido mejorar el sistema desde su creación en 1996.

Se confirmó más tarde este problema a través de la Comunicación nº 5/00 del Presidente de la Oficina, de 3 de agosto de 2000, relativa a una visión general de los informes de búsqueda nacionales y comunitarios, preparada por la OAMI tras consultar a los servicios nacionales y la Oficina de marcas del Benelux. La Comunicación aporta numerosas pruebas de los diferentes criterios utilizados por los servicios nacionales y la propia Oficina en los informes de búsqueda. Esta falta de armonización deteriora la utilidad del sistema y da pie a que los solicitantes encuentren dificultades para evaluar correctamente la existencia y/o el número de derechos anteriores en conflicto.

- Los resultados no son completos dado que no se realiza ninguna búsqueda de marcas en grandes Estados miembros como Alemania, Francia e Italia.

- Una calidad particularmente mediocre de las búsquedas de marcas que contienen dispositivos: la mayoría de los sistemas de búsqueda automática no incluyen métodos eficaces de búsqueda de elementos figurativos o dispositivos. El uso de la Clasificación de Viena utilizada para este propósito no resuelve el problema por completo debido a dos razones: en primer lugar, porque los Estados miembros no siempre utilizan esta clasificación de manera armonizada; y, en segundo lugar, porque las búsquedas realizadas con esta Clasificación incluyen demasiados resultados. Por otro lado y con el fin de asegurar una calidad mínima en este tipo de búsquedas, los servicios nacionales se ven en la obligación de seleccionar las marcas mencionadas en el informe de búsqueda por medio de una intervención manual. Esta aproximación no solo resulta costosa, sino que también supone un ejercicio subjetivo susceptible de ofrecer resultados poco fiables.

- Retrasos injustificados en el procedimiento de registro: debido al procedimiento establecido conforme al artículo 39 del RMC, pasan unos seis meses entre la fecha de presentación de la solicitud a la Oficina y la fecha de su publicación. Si se eliminara el sistema de búsqueda, se podría reducir este plazo un mes y medio en beneficio de los usuarios.

Conclusión

En vista de todo lo anterior, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el sistema de búsqueda establecido en virtud del artículo 39 del RMC resulta costoso, prolonga innecesariamente el procedimiento de registro de marcas comunitarias, supone una carga administrativa para los servicios nacionales, la Oficina y los solicitantes y, a pesar de todo, no parece proporcionar a los solicitantes un instrumento rentable y válido para ayudarles a controlar de manera efectiva la posible existencia de derechos anteriores en conflicto.

Por otro lado, con la futura ampliación de la Unión Europea, el sistema resultará más costoso y complicado en caso de seguir existiendo.

En vista de todo lo anterior, la Comisión pretende introducir una propuesta con vistas a eliminar el artículo 39 del RMC, que se efectuaría en el marco de un ejercicio de revisión más general para poner al día el RMC, a propuesta de la Comisión.