II - 5595Υ πόθεση T-59/08
Nute Partecipazioni SpA και La Perla Srl
κατά
Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)
«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα 
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Προγενέστερα εθνικά εικονιστικά 
σήματα la PERLA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Προσβολή της φήμης — 
Άρθρο 8, παράγραφος 5, και άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α ΄, του κανονισμού 
(ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α ΄, 
του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]»
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2010   II - 5599
Περίληψη της αποφάσεως
1. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδ έ-
κ
του — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος 
που χαίρει φήμης — Προστασία φημισμένου προγενέστερου σήματος επεκτεινόμενη και 
σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι όμοια — Αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο δικαιούχος
(Κ
ανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
II - 5596ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ T-59/08
2. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδ έ-
κ
του — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος 
που χαίρει φήμης — Προστασία φημισμένου προγενέστερου σήματος επεκτεινόμενη και σε 
προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι όμοια — Προϋποθέσεις
(Κ
ανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
3. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδ έ-
κ
του — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος 
που χαίρει φήμης — Προστασία φημισμένου προγενέστερου σήματος επεκτεινόμενη και σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι όμοια — Προϋποθέσεις
(Κ
ανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
4. Κοινοτικό σήμα — Παραίτηση, έκπτωση και ακυρότητα — Σχετικοί λόγοι ακυρότητας — 
Καταχώριση αντίθετη προς το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94
(Κ
ανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρα 8 § 5 και 52 § 1, στοιχείο α ΄)
1. Για να μπορεί το προγενέστερο σήμα να 
τύχει της προστασίας που παρέχει το άρ -
θρ
ο  8, παράγραφος  5, του κανονισμού 
40/94 για το κοινοτικό σήμα, πρέπει ο δι -
καιούχος του να αποδείξει ότι η χρησιμο -
ποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα 
προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον δια -
κριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγε -
νέστερου σήματος, ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. 
Αρκεί να συντρέχει μία από τις τρεις αυ -
τές περιπτώσεις προσβολής προκειμέ -
νου να έχει εφαρμογή το άρθρο 8, παρ ά-
γραφος 5, του εν λόγω κανονισμού.
Ο δικαιού
χος του προγενέστερου σήμα -
τος δεν οφείλει να αποδείξει ότι η πρ ο-
σβολή του σήματός του, υπό την έννοια τ
ου ανωτέρω άρθρου 8, παράγραφος 5, 
είναι πραγματική και ενεστώσα. Συγκ ε-
κριμένα, οσάκις ενδέχεται το σήμα του 
να υποστεί μια τέτοια προσβολή λόγω 
του τρόπου με τον οποίο ο δικαιούχος του μεταγενέστερου σήματος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το δικό του σήμα στο 
μέλλον, ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος δεν είναι δυνατό να υποχρεωθεί 
να αναμείνει την επέλευσή της, προκει-
μένου να είναι σε θέση να επιτύχει την απαγόρευση της εν λόγω χρησιμοποιή -
σεως. Ο δικαιούχος του προγενέστερου 
σήματος πρέπει, πάντως, να αποδείξει 
βάσει στοιχείων ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επελεύσεως της προσβολής 
αυτής στο μέλλον.
Εφ
όσον ο δικαιούχος του προγενέστε -
ρου σήματος επιτύχει να αποδείξει την 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI και LA PERLA κατά ΓΕΕΑ — WORLDGEM BRANDS 
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
ύπαρξη είτε πραγματικής και ενεστώσας 
προσβολής του σήματός του είτε, εφ ό-
σον τούτο δεν είναι δυνατό, την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου επελεύσεως τέτοιας προσβολής στο μέλλον, απόκειται στον 
δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος 
να αποδείξει ότι συντρέχει εύλογη αιτία για τη χρησιμοποίησή του.
(βλ. σ
κέψεις 31-34)
2. Για να διαπιστωθεί αν με τη χρήση του 
μεταγενέστερου σήματος αντλείται αθ
έμιτο όφελος από τον διακριτικό χ α-
ρακτήρα ή από τη φήμη του προγεν έ-
στερου σήματος, υπό την έννοια του άρ -
θρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 
40/94 για το κοινοτικό σήμα, απαιτείται 
σφαιρική εκτίμηση, λαμβανομένων υπό -
ψη όλων των σχετικών παραγόντων της 
συγκεκριμένης περιπτώσεως, μεταξύ 
των οποίων καταλέγονται, ιδίως, η ισχύς της φήμης και ο βαθμός του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήμα -
τος, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των συγκρουομένων σημάτων, καθώς και η φύση και ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ 
των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Όσον αφορά την ισχύ της φήμης και τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του 
προγενέστερου σήματος, το Δικαστήριο 
έχει αποφανθεί ότι όσο μεγαλύτερος εί -
ναι ο διακριτικός χαρακτήρας και όσο 
μεγαλύτερη η φήμη του προγενέστε -
ρου σήματος τόσο ευχερέστερα μπορεί 
να γίνει δεκτό ότι υφίσταται προσβολή. Ε
πιπλέον, όσο αμεσότερα και σαφέστερα 
το μεταγενέστερο σήμα παραπέμπει στο προγενέστερο τόσο μεγαλύτερος είναι 
ο κίνδυνος να αντλείται, με την ενεστ ώ-
σα ή τη μελλοντική χρήση του σημείου, 
αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χ α-
ρακτήρα ή από τη φήμη του προγενέστε -
ρου σήματος ή να θίγεται αυτός ο διακρι-τικός χαρακτήρας ή αυτή η φήμη.
Σ
το πλαίσιο μιας τέτοιας σφαιρικής εκτι -
μήσεως μπορεί να ληφθεί, ενδεχομένως, υπόψη και ο κίνδυνος αποδυναμώσ ε-
ως ή δυσφημίσεως του προγενέστερου σήματος.
(βλ. σκέψεις 42-43)
3. Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανον ι-
σμού 40/94 για τ
ο κοινοτικό σήμα πρ έ-
πει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η ύπαρξη οφέλους που αντλείται αθέμιτα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη 
φήμη του προγενέστερου σήματος, υπό 
την έννοια της διατάξεως αυτής, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συ γ-
χύσεως ούτε κινδύνου να θιγεί αυτός ο διακριτικός χαρακτήρας ή αυτή η φήμη ή, γενικότερα, να ζημιωθεί ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος. Το όφελος 
του τρίτου από την εκ μέρους του χρή-
ση σήματος το οποίο έχει ομοιότητες με σήμα το οποίο χαίρει φήμης αντλείται 
αθέμιτα από τον εν λόγω διακριτικό χ α-
ρακτήρα ή την εν λόγω φήμη οσάκις ο 
II - 5598ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ T-59/08
τρίτος επιχειρεί με τη χρήση αυτή να μι -
μηθεί το σήμα που έχει καταστεί ιδιαιτέ -
ρως γνωστό προκειμένου να επωφεληθεί 
από την έλξη που ασκεί το σήμα, από τη φήμη και από το κύρος του σήματος, και 
να εκμεταλλευθεί, χωρίς να καταβάλει 
χρηματικό αντίτιμο, την εμπορική πρ ο-
σπάθεια που καταβάλλει ο δικαιούχος 
του προγενέστερου σήματος για να οι -
κοδομήσει και να εδραιώσει τη φήμη του 
σήματος αυτού.
(βλ. σ
κέψη 45)
4. Αποδείχθηκε ότι ο δικαιούχος του λ ε-
κ
τικού σήματος NIMEI LA PERLA 
MODERN CLASSIC, καταχωρισθ έ-
ντος ως κοινοτικού σήματος για «μαρ -
γαριτάρια», τα οποία εμπίπτουν στην 
κλάση 14, υπό την έννοια του Διακα -
νονισμού της Νίκαιας, θα αντλούσε 
αδικαιολόγητο όφελος, υπό την έννοια 
του άρθρου  8, παράγραφος  5, του κα -
νονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, 
από τη φήμη του εικονιστικού σήματος la PERLA, καταχωρισθέντος προηγου -
μένως στην Ιταλία για «Μαγιό, αθλητι -
κά ενδύματα και ενδύματα εν γένει», τα οποία εμπίπτουν στην κλάση 25 του εν λό
γω διακανονισμού, ή ότι, τουλάχιστον, 
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τέτοιας πρ ο-
σβολής στο μέλλον.
Π
ράγματι, η φήμη του προγενέστερου 
σήματος la PERLA έχει καθιερωθεί για τα εσώρουχα και τα μαγιό και μπορεί μάλιστα να κριθεί ως πολύ μεγάλη. Επι -
πλέον, υπάρχει ορισμένος βαθμός ομοι-ότητας μεταξύ των συγκρουομένων σ η-
μάτων και τα προϊόντα που καλύπτονται 
από το προγενέστερο σήμα, δηλαδή τα 
γυναικεία ενδύματα, και αυτά που κα -
λύπτονται από το μεταγενέστερο σήμα, 
δηλαδή τα μαργαριτάρια, ανήκουν σε 
παραπλήσια τμήματα αγοράς.
Τ
έλος, τα μαργαριτάρια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μαγιό και άλλων γυναικείων ενδυμάτων. Δεν αποκλείεται οι αγοραστές κοσμημά -
των και, ιδίως, μαργαριταριών να γνωρί -
ζουν τα εσώρουχα και τα μαγιό τα οποία εμπορεύεται ο δικαιούχος του προγεν έ-
στερου σήματος.
(βλ. σ
κέψεις 36, 56-58)