Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs της 21ης Μαρτίου 2002. - Davidoff & Cie SA και Zino Davidoff SA κατά Gofkid Ltd. - Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof - Γερμανία. - Οδηγία 89/104/ΕΟΚ - .ρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α΄, και 5, παράγραφος 2 - Σήματα που χαίρουν φήμης - Προστασία από τη χρησιμοποίηση ορισμένου σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες. - Υπόθεση C-292/00.



Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2003 σελίδα I-00389



Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα

1. Σύμφωνα με την οδηγία περί σημάτων , ο δικαιούχος κάθε έγκυρου σήματος πρέπει να έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί ορισμένο σημείο ή να το καταχωρίζει ως σήμα, εφόσον είτε α) το σημείο είναι πανομοιότυπο με το υπάρχον ήδη σήμα του και τα οικεία προϊόντα ή οι οικείες υπηρεσίες είναι πανομοιότυπες με εκείνα/ες για τις οποίες προστατεύεται το σήμα είτε β) το σημείο είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το υπάρχον ήδη σήμα, τα καλυπτόμενα προϊόντα ή οι καλυπτόμενες υπηρεσίες είναι επίσης πανομοιότυπες ή παρόμοιες και υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.

2. Η οδηγία επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να παρέχουν προστασία στον σηματούχο όταν το σημείο που ο τρίτος θέλει να καταχωρίσει ως σήμα ή να χρησιμοποιήσει είναι τουλάχιστον παρόμοιο με το καταχωρισμένο σήμα, αλλά αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοια με εκείνα που καλύπτονται από το προγενέστερο αυτό σήμα, εφόσον το προγενέστερο αυτό σήμα χαίρει φήμης στο οικείο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα απέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Η παροχή προστασίας στις περιπτώσεις αυτές δεν εξαρτάται από την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

3. Με την παρούσα αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, το γερμανικό Bundesgerichtshof ερωτά κατ' ουσία: α) αν τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετη προστασία ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, και/ή β) αν οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να παρέχεται αυτή η πρόσθετη προστασία είναι αυτές στις οποίες το σημείο θα απέφερε, χωρίς νόμιμη αιτία, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα παρέβλαπτε τον χαρακτήρα αυτό ή τη φήμη αυτή ή αν μπορούν επίσης να εφαρμόζονται άλλες εθνικές διατάξεις - π.χ. οι διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η κοινοτική νομοθεσία

4. Σύμφωνα με το προοίμιο της οδηγίας, σκοπός της είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών, καθόσον - αλλά και εφόσον - παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού και θίγουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς . Στα καταχωρισμένα σήματα πρέπει επομένως να παρέχεται στο μέλλον η ίδια προστασία σε όλα τα κράτη μέλη, αν και τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν «ευρύτερη προστασία στα σήματα που έχουν αποκτήσει φήμη» . Η βασική παρεχόμενη προστασία - της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος - είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών, περίπτωση κατά την οποία ο κίνδυνος σύγχυσης αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας αυτής .

5. Το άρθρο 4 προβλέπει, καθόσον ενδιαφέρει εν προκειμένω, τα εξής:

«1. Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:

α) εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

β) εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

[...]

4. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που:

α) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εθνικό σήμα [...] και πρόκειται να καταχωριστεί ή έχει καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα απέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη,

[...]»

6. Αντίστοιχες διατάξεις περιέχει το άρθρο 5, το οποίο έχει ως εξής:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί,

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα απέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

[...]»

7. Από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής συνάγεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, μολονότι δεν είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα κατά την οδηγία, έχουν μεταφερθεί στη νομοθεσία όλων των κρατών μελών.

8. Τόσο το άρθρο 4 όσο και το άρθρο 5 περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν τη διατήρηση σε ισχύ ορισμένων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών που ίσχυαν ήδη πριν από τη μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια. Κατά το άρθρο 4, παράγραφος 6, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που ίσχυαν στο κράτος αυτό πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ισχύουν για τα σήματα των οποίων η αίτηση κατατέθηκε πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Επιπλέον, κατά το άρθρο 5, παράγραφος 4, το κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι, εφόσον πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας δεν επιτρεπόταν να απαγορευθεί η χρήση σημείου, το δικαίωμα που παρέχει ένα (μεταγενέστερο) σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού.

9. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα άρθρα 8, παράγραφοι 1 και 5, και 9, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα , αν και δεν ενδιαφέρουν άμεσα εν προκειμένω, περιέχουν διατάξεις που ουσιαστικά συμπίπτουν με τις διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφοι 1 και 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας αντίστοιχα. Εξάλλου, αν ένα εθνικό σήμα προσβάλλει προγενέστερο κοινοτικό σήμα που έχει αποκτήσει φήμη στην Κοινότητα, το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας προβλέπει, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την ίδια διατύπωση με το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, ότι η καταχώρισή του δεν μπορεί να γίνει δεκτή ή ότι μπορεί να ακυρωθεί, εφόσον τα οικεία προϊόντα ή οι οικείες υπηρεσίες δεν είναι παρόμοια/ες.

Η γερμανική νομοθεσία

10. Πριν από τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ο γερμανικός νόμος περί σημάτων ήταν γνωστός ως Warenzeichengesetz· ο νόμος αυτός έχει πλέον αντικατασταθεί από τον Markengesetz, ο οποίος άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995 . Με το άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφια 1 έως 3, του Markengesetz μεταφέρονται στη γερμανική νομοθεσία τα άρθρα 4, παράγραφοι 1 και 4, στοιχείο α_, της οδηγίας, ενώ με το άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφια 1 έως 3, του εν λόγω νόμου μεταφέρεται το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, η χρησιμοποιούμενη δε διατύπωση σε αμφότερες τις περιπτώσεις συμπίπτει ουσιαστικά με τη χρησιμοποιούμενη στην οδηγία.

11. Ο Markengesetz περιέχει επίσης μεταβατικές διατάξεις που αντιστοιχούν στις μεταβατικές διατάξεις της οδηγίας. Το άρθρο 153, παράγραφος 1, προβλέπει κυρίως ότι τα δικαιώματα που παρέχει η νέα νομοθεσία δεν μπορούν να προβληθούν κατά των σημάτων που υφίσταντο ήδη την 1η Ιανουαρίου 1995, αν τα σήματα αυτά δεν μπορούσαν να προσβληθούν σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία, και το άρθρο 163, παράγραφος 1, προσθέτει ότι οι προσφυγές που ασκήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 με αίτημα τη διαγραφή ή ακύρωση καταχωρισμένου σήματος θα γίνουν δεκτές μόνον αν κριθούν κατ' ουσία βάσιμες δυνάμει τόσο της παλαιάς όσο και της νέας νομοθεσίας.

12. Σύμφωνα με τη διάταξη περί παραπομπής, πριν από το 1995 ο δικαιούχος του σήματος μπορούσε, βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων του Warenzeichengesetz, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (του γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού), να αντιταχθεί στη χρήση ή στην καταχώριση σημείου παρόμοιου με το σήμα του, εφόσον το σήμα του ήταν ευρέως γνωστό στους ενδιαφερόμενους κύκλους, έχαιρε ιδιαίτερης φήμης και γοήτρου και είχε επομένως μεγάλη αξία για τον δικαιούχο αυτό και εφόσον το εν λόγω σημείο είχε εσκεμμένα σχεδιαστεί για να μοιάζει με το προγενέστερο σήμα, χωρίς να υπάρχει προς τούτο αδήριτη ανάγκη.

Η διαφορά της κύριας δίκης

13. Η Davidoff & Cie SA και η Zino Davidoff SA (οι οποίες στη συνέχεια θα αναφέρονται από κοινού ως Davidoff) είναι δύο συνδεδεμένες μεταξύ τους ελβετικές εταιρίες, η επωνυμία των οποίων περιέχει το σήμα Davidoff, το οποίο έχει καταχωριστεί διεθνώς ως εικονιστικό σήμα, για το οποίο χρησιμοποιούνται υπογραμμισμένοι χαρακτήρες που βασίζονται μεν σε μια τυποποιημένη γραμματοσειρά, που είναι γνωστή ως «English 157» (ή, στα γερμανικά, «Englische Schreibschrift»), αλλά διαφέρουν ελαφρώς από αυτή:

>PIC FILE="Image11.gif">

14. Στη Γερμανία οι καταχωρίσεις έγιναν στις 28 Ιανουαρίου 1982 και στις 3 Αυγούστου 1989. Καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα των κλάσεων 14 και 34 της ταξινομήσεως της Νίκαιας . Η κλάση 14 καλύπτει τα εξής: «Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών, είδη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με τα υλικά αυτά, μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· κοσμήματα, είδη χρυσοχο_ας, πολύτιμοι λίθοι· είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα», ενώ η κλάση 34 τα εξής: «Καπνός· είδη για καπνιστές· σπίρτα». Τα προϊόντα της κλάσης 14 εμπορεύεται κυρίως η Davidoff & Cie SA, ενώ της κλάσης 34 - ιδιαίτερα τα πούρα - η Zino Davidoff SA.

15. Η GOFKID Ltd (στο εξής: GOFKID) είναι εταιρία του Χονγκ Κονγκ, η οποία είναι από το 1991 δικαιούχος εικονιστικού σήματος που έχει καταχωριστεί στη Γερμανία και αποτελείται από τη λέξη «Durffee» σε χαρακτήρες της γραμματοσειράς «English 157» (με ελαφρές αποκλίσεις και πάλι), χωρίς όμως να υπάρχει υπογράμμιση, ενώ πριν από τη λέξη αυτή έχουν τεθεί δύο κεφαλαία «D» - ένα μεγαλύτερο που περιέχει ένα μικρότερο στην επάνω δεξιά γωνία του - που είναι γραμμένα με απλούστερο τρόπο γραφής. Το σήμα αυτό καλύπτει επίσης προϊόντα των κλάσεων 14 και 34 και έχει την εξής μορφή:

>PIC FILE="Image8.gif">

16. Η Davidoff αποδίδει μεγάλη σημασία στο γόητρο που έχουν λόγω της ποιότητάς τους τα προϊόντα που πωλεί υπό το σήμα της και στη φήμη που έχει αποκτήσει συναφώς το σήμα της. Η Davidoff φρονεί ότι το σήμα Durffee έχει σχεδιαστεί εσκεμμένα με σκοπό αποκομίσεως οφέλους από τη φήμη του δικού της σήματος, χάρη στην ομοιότητα της χρησιμοποιούμενης γραφής, και ιδίως του κεφαλαίου «D» και του διπλού «ff», και ότι συγχρόνως παραβλάπτει τη φήμη αυτή, διότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα Durffee είναι φθηνότερα και κατώτερης ποιότητας ή τουλάχιστον επικρατεί αυτή η αντίληψη για τα προϊόντα αυτά. Για τους λόγους αυτούς η Davidoff προέβαλε καταρχάς αντιρρήσεις ενώπιον του γερμανικού Γραφείου Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών και στη συνέχεια, κατόπιν της απορρίψεως των αντιρρήσεών της με τις αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 1993 και της 28ης Αυγούστου 1995, άσκησε το 1996 αγωγή με την οποία ζητεί να υποχρεωθεί η GOFKID να παύσει να χρησιμοποιεί το σήμα Durffee και να συγκατατεθεί στη διαγραφή ή ακύρωσή του.

17. Τόσο η αγωγή όσο και η έφεση της Davidoff απορρίφθηκαν, οπότε η εταιρία αυτή υπέβαλε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Bundesgerichtshof. Με τη διάταξη περί παραπομπής, το δικαστήριο αυτό (διαφωνώντας με το Εφετείο) εκθέτει ότι είναι σαφές ότι τα δύο επίμαχα σήματα είναι παρόμοια, αλλά, για να εξακριβωθεί αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των σημάτων αυτών, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση των πραγματικών στοιχείων. Το εν λόγω δικαστήριο διαπιστώνει πάντως ότι, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 1995 , η Davidoff θα είχε δικαίωμα, ενόψει των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών, να απαγορεύσει τη χρήση του σήματος Durffee, ακόμη και αν δεν υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως· τώρα όμως δεν έχει το δικαίωμα αυτό, εκτός αν της παρέχεται επίσης από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή σύμφωνα με την οδηγία.

18. Το Bundesgerichtshof, κατόπιν εξετάσεως των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, φρονεί ότι χρειάζεται ορισμένα επιπλέον στοιχεία για την ερμηνεία τους. Οι διατάξεις αυτές, αν ληφθεί υπόψη το γράμμα τους, έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά η ερμηνεία αυτή είναι αμφίβολης ορθότητας: η αποφυγή αποκομίσεως οφέλους, χωρίς νόμιμη αιτία, από τα φημισμένα σήματα είναι προφανώς περισσότερο και όχι λιγότερο σημαντική όταν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών παρά όταν δεν υπάρχει. Από την άποψη αυτή θα μπορούσε να έχει σημασία, κατά την εκτίμηση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως, το αν η μικρότερη ομοιότητα των σημάτων μπορεί να αντισταθμίζεται από τον μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας των προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιούνται τα σήματα ή αντιστρόφως . Αν οι διατάξεις ερμηνευθούν κατά γράμμα, τίθεται το ζήτημα αν η συνέχιση της προστασίας των φημισμένων σημάτων κατά το εθνικό δίκαιο επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που παραθέτουν οι διατάξεις αυτές ή η προστασία των εν λόγω σημάτων από τα μεταγενέστερα σήματα που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα είναι δυνατή με τη θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων (κυρίως διατάξεων κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού).

19. Για τους λόγους αυτούς το Bundesgerichtshof ανέστειλε την ενώπιόν του διαδικασία και υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως ως προς τα εξής ερωτήματα:

«1) Πρέπει οι διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), να ερμηνευθούν (και ενδεχομένως να εφαρμοστούν) υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα φημισμένα σήματα ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες το νεότερο σήμα χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα;

2) Ρυθμίζουν περιοριστικώς τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων τη νομιμότητα της κατά την εθνική νομοθεσία ευρύτερης προστασίας των φημισμένων σημάτων για τους λόγους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις (αθέμιτη εκμετάλλευση ή βλαπτική χρησιμοποίηση του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του προγενέστερου σήματος χωρίς νόμιμη αιτία) ή επιτρέπουν τη θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων προς προστασία των φημισμένων σημάτων από τα νεότερα σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες;»

20. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν οι διάδικοι της κύριας δίκης, η Πορτογαλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή. Προφορικές παρατηρήσεις κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση ανέπτυξαν οι εν λόγω διάδικοι, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή.

Το πρώτο ερώτημα

Περιεχόμενο

21. Η Davidoff εξέφρασε αμφιβολίες ως την έννοια του πρώτου ερωτήματος του Bundesgerichtshof και υποστήριξε ότι η διατύπωσή του ενδέχεται να μην είναι ακριβής. Κατά την Davidoff, το ερώτημα αυτό πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θέτει το ζήτημα αν τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα σήματα που χαίρουν φήμης, όταν τα οικεία προϊόντα είναι παρόμοια, αλλά δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο σημάτων - ή, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ του σημείου και του σήματος.

22. Η ανωτέρω άποψη δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ορθή ερμηνεία του ερωτήματος.

23. Η διάταξη με την οποία υποβλήθηκε η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αναφέρεται βέβαια στο ενδεχόμενο να επιτρέπουν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας την παροχή προστασίας στην περίπτωση που η μη ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως οφείλεται είτε στην έλλειψη ομοιότητας μεταξύ των σημάτων είτε στην έλλειψη ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο είναι σαφώς πεισμένο ότι τα σήματα Davidoff και Durffee είναι παρόμοια και ότι η απόφασή του εξαρτάται από το αν η Davidoff μπορεί να θεμελιώσει την αξίωσή της στην ομοιότητα αυτή. Το εν λόγω δικαστήριο απορρίπτει ρητά το ενδεχόμενο να μην είναι παρόμοια τα δύο αυτά σήματα, αλλά θέτει το ερώτημα αν η παρεχόμενη από την οδηγία προστασία στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα δεν είναι παρόμοια μπορεί να επεκταθεί κατ' αναλογία (και μάλιστα κατά μείζονα λόγο), ώστε να καλύψει και τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ομοιότητα των προϊόντων. Στη συνέχεια της αναλύσεώς του το Bundesgerichtshof θέτει το ερώτημα αν η ομοιότητα μεταξύ των σημάτων είναι αναγκαία όταν είναι αποδειγμένη η ομοιότητα των προϊόντων, αλλά από τη διατύπωση των ερωτημάτων που υπέβαλε δεν συνάγεται ότι θέλησε να αναφερθεί στην τελευταία αυτή περίπτωση.

24. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι με το πρώτο ερώτημα, ερμηνευόμενο κατά τα ανωτέρω, τίθεται το ζήτημα αν η ευρύτερη προστασία που επιτρέπεται κατά τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας μπορεί να παρέχεται τόσο στην περίπτωση ομοιότητας όσο και στην περίπτωση μη ομοιότητας των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν νομζω όμως ότι υπάρχει λόγος να δεχτούμε ότι το Bundesgerichtshof χρειάζεται ή επιθυμεί επίσης να μάθει, προκειμένου να επιλύσει την ενώπιόν του διαφορά, αν το κριτήριο της ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων και το κριτήριο της ομοιότητας μεταξύ των σημάτων ή μεταξύ του σήματος και του σημείου είναι αμοιβαίως αντικαταστατά κατά την ερμηνεία αυτών των διατάξεων - πράγμα που θα ίσχυε ενδεχομένως, αν το Bundesgerichtshof είχε συμφωνήσει με το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και είχε δεχτεί επίσης ότι τα σήματα Davidoff και Durffee δεν εφανίζουν επαρκή ομοιότητα, υπό την έννοια της οδηγίας.

25. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν σύμφωνο με την οικονομία της οδηγίας ή, γενικότερα, με τις αρχές περί προστασίας των σημάτων το να έχει ο δικαιούχος του σήματος, ανεξάρτητα από τη φήμη του σήματος, το δικαίωμα να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση ή καταχώριση σημείου ή σήματος που να μην έχει ομοιότητα με το δικό του, οσάκις πρόκειται για παρόμοια προϊόντα. Εφόσον η χρήση, χωρίς νόμιμη αιτία, ενός ανταγωνιστικού σημείου ή σήματος αποφέρει αδικαιολόγητο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη προστατευόμενου σήματος ή παραβλάπτει τον χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος, τότε νομίζω ότι θα υπάρχει επαρκής ομοιότητα μεταξύ των δύο.

Εξέταση του ερωτήματος επί της ουσίας

26. Η Davidoff, η Πορτογαλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή συμφωνούν γενικά με την άποψη υπέρ της οποίας κλίνει το ίδιο το εθνικό δικαστήριο, ότι δηλαδή τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, εφόσον επιτρέπουν την προστασία των φημισμένων σημάτων από τη χρησιμοποίηση παρόμοιων σημάτων ή σημείων για προϊόντα που δεν είναι παρόμοια, θα πρέπει, κατά μείζονα λόγο, να επιτρέπουν επίσης την προστασία αυτή στις περιπτώσεις ομοιότητας των προϊόντων. Αντίθετα, η GOFKID και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τάσσονται, παραθέτουσες διάφορους λόγους, υπέρ της στενότερης ερμηνείας των διατάξεων αυτών· ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι η διατύπωσή τους είναι σαφέστατη και ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να επεκταθεί περισσότερο η επιτρεπόμενη ήδη προστασία.

27. Η πρώτη από τις εκτεθείσες απόψεις φαίνεται όντως ελκυστική: αν ληφθεί υπόψη το γράμμα της οδηγίας, φαίνεται να υπάρχει κενό ως προς την προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης.

28. Τα εν λόγω σήματα καλύπτονται, όπως και όλα τα άλλα σήματα, από τα άρθρα 4, παράγραφος 1, στοιχεία α_ και β_, και 5, παράγραφος 1, στοιχεία α_ και β_, της οδηγίας, ενώ τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, περιέχουν ειδικές διατάξεις γι' αυτά. Δηλαδή προστατεύονται: (i) από τη χρήση πανομοιότυπων σημείων ή σημάτων για πανομοιότυπα προϊόντα, (ii) από τη χρήση είτε πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημείων ή σημάτων για παρόμοια προϊόντα είτε παρόμοιων σημείων ή σημάτων για πανομοιότυπα προϊόντα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, και (iii) από τη χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημείων ή σημάτων για προϊόντα που δεν είναι παρόμοια, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, εφόσον η χρήση αυτή, για την οποία δεν υπάρχει νόμιμη αιτία, θα απέφερε αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

29. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται όμως να υπάρχει διάταξη που να ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία το ανταγωνιστικό σήμα ή σημείο είναι μεν παρόμοιο με το σήμα που χαίρει φήμης και η χρήση του - για προϊόντα που είναι παρόμοια με τα καλυπτόμενα από το εν λόγω σήμα - γίνεται χωρίς νόμιμη αιτία και αποφέρει αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Αφού επιτρέπεται η παροχή προστασίας στις συγκρίσιμες περιπτώσεις στις οποίες, παρά τη μη ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, τα προϊόντα δεν είναι παρόμοια, είναι δυνατόν ο νομοθέτης να θέλησε να αποκλείσει την παροχή της προστασίας αυτής στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα είναι παρόμοια;

30. Επιπλέον, η νομολογία του Δικαστηρίου φαίνεται να παρέχει έρεισμα στην άποψη ότι η προστασία που επιτρέπουν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας στην περίπτωση μη παρόμοιων προϊόντων αποτελεί επέκταση της αντίστοιχης προστασίας που παρέχεται στην περίπτωση ομοιότητας των προϊόντων. Με την απόφαση SABEL το Δικαστήριο δέχτηκε ότι τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας επιτρέπουν στον δικαιούχο ενός σήματος που χαίρει φήμης να απαγορεύει τη χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία, σημείων πανομοιότυπων ή παρόμοιων με το σήμα του, χωρίς να επιβάλλουν την απόδειξη κινδύνου συγχύσεως, «ακόμη και όταν» τα σχετικά προϊόντα δεν είναι παρόμοια. Με τη δε απόφαση General Motors , το Δικαστήριο δέχτηκε επίσης ότι η παρεχόμενη από το άρθρο 5, παράγραφος 2, προστασία ισχύει «έστω και για» τη χρήση σήματος για μη παρόμοια προϊόντα.

31. Οι χρησιμοποιηθείσες φράσεις «ακόμη και όταν» και «έστω και για» δεν έχουν κατ' ανάγκη την έννοια της φράσης «περιλαμβανομένων των περιπτώσεων», δηλαδή «τόσο στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα είναι παρόμοια όσο και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι». Η χρησιμοποίηση των εκφράσεων αυτών ενδέχεται να τονίζει τη διαφορά που επισήμανε το Δικαστήριο με την απόφαση Canon: «Αντίθετα προς ό,τι προβλέπεται π.χ. στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, που ρητώς αφορά τις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν είναι παρόμοια, το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β_, προβλέπει ότι ο κίνδυνος συγχύσεως προϋποθέτει ταυτότητα ή ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών» . Εξάλλου, οι εν λόγω σκέψεις των αποφάσεων δεν αποτελούσαν νομικά συμπεράσματα στα οποία το Δικαστήριο στήριξε τις αποφάσεις του στις εν λόγω δύο υποθέσεις, αλλά απλώς για σχόλια επί συναφών ζητημάτων· σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν είχε αποφασιστική σημασία για το υπό εξέταση ζήτημα η εκ μέρους του Δικαστηρίου χρησιμοποίηση των λέξεων «ακόμη» ή «έστω». Το ανακύπτον στην παρούσα διαδικασία ζήτημα δεν έχει εξεταστεί ακόμη ειδικώς από το Δικαστήριο και θεωρώ ότι ενδείκνυται να εξεταστεί μάλλον λεπτομερέστερα.

32. Θα ήθελα ευθύς εξαρχής να τονίσω ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν, στο πλαίσιο αυτό, τα επιχειρήματα της GOFKID και της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη σαφήνεια του γράμματος των κρίσιμων διατάξεων.

33. Τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας αφορούν ρητά τα σημεία ή σήματα που χρησιμοποιούνται για «προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το [προγενέστερο] σήμα έχει καταχωριστεί», χωρίς καμία προσθήκη λέξεων όπως «ακόμη και» ή «περιλαμβανομένων». Ούτε από το προοίμιο της οδηγίας συνάγεται κανένα στοιχείο περί προθέσεως ερμηνείας των διατάξεων υπό την έννοια ότι καλύπτουν επίσης τα παρόμοια προϊόντα και τις παρόμοιες υπηρεσίες.

34. Οσάκις μια νομοθετική διάταξη είναι σαφής, δεν είναι καταρχήν ούτε αναγκαίο ούτε ευκταίο να αναζητείται η έννοιά της πέρα από το γράμμα της. Στην παρούσα υπόθεση πάντως, το ιστορικό της θεσπίσεως της οδηγίας - που συνδέεται στενά με το ιστορικό της θεσπίσεως του κανονισμού - συνηγορεί καταρχήν υπέρ της κατά γράμμα ερμηνείας.

35. Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 1980 για την οδηγία και τον κανονισμό , η προστασία θα παρεχόταν καταρχήν μόνο στην περίπτωση καταχωρίσεως ή χρήσεως που θα αφορούσε πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα. Εξαίρεση για τα φημισμένα σήματα υπήρχε μόνο στον κανονισμό, αλλά αφορούσε μόνο την πραγματική χρήση ασυμβίβαστου σημείου ή σήματος «για τα μη παρόμοια προϊόντα ή τις μη παρόμοιες υπηρεσίες». Με το τελικώς εγκριθέν κείμενο, η προστασία αυτή επεκτάθηκε, ώστε να καλύπτει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και την καταχώριση των ασυμβίβαστων κοινοτικών σημάτων, αλλά ούτε η αρχική ούτε η τροποποιημένη πρόταση οδηγίας περιείχε τέτοια διάταξη. Ο λόγος για την παράλειψη αυτή εξετίθετο στη σχετική αιτιολογική έκθεση : επιδιωκόταν να αναγκαστούν οι κάτοχοι των φημισμένων σημάτων να ζητήσουν την καταχώρισή τους ως κοινοτικών σημάτων, εφόσον ήθελαν να επιτύχουν την ευρύτερη προστασία τους.

36. Η διατύπωση που επελέγη τελικά για τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας και με την οποία δόθηκε στα κράτη μέλη η ευχέρεια να παράσχουν την εν λόγω προστασία ήταν η ίδια με τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις φάσεις της καταρτίσεως του κανονισμού - «για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες» - μολονότι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είχε προτείνει, με τη γνωμοδότηση που είχε εκδώσει, να χρησιμοποιηθεί και στην οδηγία η διατύπωση του κανονισμού και να προβλεφθεί ότι τα παρόμοια με φημισμένα σήματα σημεία δεν επιτρεπόταν «να χρησιμοποιηθούν ούτε για τα μη παρόμοια προϊόντα» . Επομένως, ο νομοθέτης, μολονότι του είχε υποβληθεί η πρόταση να καλύπτει η εν λόγω προστασία τη χρήση τόσο για τα παρόμοια όσο και για τα μη παρόμοια προϊόντα, επέλεξε διατύπωση που κάλυπτε μόνο τα μη παρόμοια προϊόντα. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν αργότερα, ως απόκλιση από τη βασική πρόθεση να παρέχεται προστασία μόνο σε περίπτωση πανομοιότυπων ή παρόμοιων προϊόντων, συνηγορεί υπέρ μιας στενής γραμματικής ερμηνείας.

37. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης εννοούσε ακριβώς ό,τι είπε και τίποτε περισσότερο. Μόνο ένα ιδιαίτερα πειστικό επιχείρημα θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να δικαιολογήσει ερμηνεία που δεν θα ήταν σύμφωνη ούτε με την πρόθεση αυτή του νομοθέτη ούτε με το σαφές γράμμα των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

38. Το επιχείρημα αυτό θα μπορούσε ίσως να βρεθεί σε περίπτωση που υφίστατο πρόδηλο κενό στην προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης, συγκεκριμένα δε η Επιτροπή φρονεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ότι όντως υφίσταται τέτοιο κενό. Αν όντως αυτό συμβαίνει, θα μπορούσε να δικαιολογείται η ευρεία ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας προς κάλυψη του κενού αυτού.

39. Αντίθετα, η GOFKID και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κενό στην προστασία των σημάτων και ότι η παρεχόμενη ήδη προστασία είναι επαρκής.

40. Η επιχειρηματολογία του Ηνωμένου Βασιλείου συνίσταται εν μέρει στον ισχυρισμό ότι, αν η χρήση του παρόμοιου σήματος ή σημείου γίνεται χωρίς νόμιμη αιτία και αποφέρει αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη, τότε η χρήση του για τα παρόμοια προϊόντα θα δημιουργεί κανονικά κίνδυνο συγχύσεως, οπότε θα έχει εφαρμογή το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β_, ή το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β_, της οδηγίας.

41. Εντούτοις, μολονότι είναι πιθανότατο ότι αυτό συμβαίνει πράγματι συχνά, αν γινόταν δεκτό ότι αυτό συμβαίνει πάντοτε, θα υπήρχε ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι, οσάκις ένα σήμα χαίρει φήμης, πρέπει πάντοτε να τεκμαίρεται ότι, εφόσον χρησιμοποιείται παρόμοιο σήμα για παρόμοια προϊόντα, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Η ύπαρξη τέτοιου τεκμηρίου απορρίφθηκε από το Δικαστήριο με την απόφαση Marca Mode , στην περίπτωση υπάρξεως κινδύνου συνειρμικής συσχετίσεως, η διαπίστωση δε αυτή του Δικαστηρίου ισχύει κατά μείζονα λόγο όταν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

42. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα κενό στην προστασία του σήματος. Εντούτοις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει κενό στην περίπτωση π.χ. που η χρήση του παρόμοιου σημείου ή σήματος παραπέμπει στη χρήση ενός προγενέστερου σήματος ή ενέχει σχετικό λογοπαίγνιο, αλλά αρνείται ρητά οποιαδήποτε σχέση με το σήμα αυτό, οπότε αποκλείεται καταρχήν κίνδυνος συγχύσεως . Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να υφίσταται, παρά τα φαινόμενα, κίνδυνος συγχύσεως. Αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, τα σήματα που χαίρουν φήμης προστατεύονται όπως οποιοδήποτε άλλο σήμα και δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να τους παρέχεται προαιρετική προστασία κατά τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, η οποία θα ήταν περιττή. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πρέπει το συμπέρασμα να είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές τα εν λόγω σήματα δεν προστατεύονται, διότι δεν εμπίπτουν ούτε στα άρθρα 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, ούτε στα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2;

43. Δεν μπορώ να δεχτώ το συμπέρασμα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δύσκολο να ερμηνευθούν οι διατάξεις αυτές ως παρέχουσες πλήρες φάσμα προστασίας, χωρίς να χρειάζεται προς τούτο να ερμηνευθούν πέραν του γράμματός τους.

44. Από την οικονομία της οδηγίας προκύπτει σαφώς (και διατυπώνεται ρητά στη δέκατη αιτιολογική σκέψη) ότι η ειδική προϋπόθεση για τη βασική και υποχρεωτική προστασία που παρέχουν τα άρθρα 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, είναι η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως (είναι γεγονός ότι το κριτήριο αυτό δεν επιβάλλεται ρητά από τα άρθρα 4, παράγραφος 1, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 1, στοιχείο α_, της οδηγίας, αλλά, όπως εξήγησα με τις προτάσεις που ανέπτυξα στην υπόθεση LTJ Diffusion , εμπεριέχεται σιωπηρώς στις προϋποθέσεις εφαρμογής τους).

45. Τα άρθρα 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, παρέχουν προστασία σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, οι οποίες εκκινούν από την περίπτωση της απόλυτης ομοιότητας μεταξύ τόσο των προϊόντων όσο και των σημάτων ή του σήματος και του σημείου και φθάνουν στην απλή ομοιότητα προϊόντων και σημάτων. Οσάκις δεν υπάρχει καμία απολύτως ομοιότητα μεταξύ των σημάτων ή του σήματος και του σημείου, τότε νομίζω ότι είναι σαφές, όπως εξέθεσα ήδη ανωτέρω, ότι δεν υπάρχει λόγος να έχει ο δικαιούχος του προστατευόμενου σήματος τη δυνατότητα να απαγορεύει τη χρήση του άλλου σήματος ή σημείου, ανεξάρτητα από τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των οικείων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να διευρύνεται η παρεχόμενη προστασία.

46. Εντούτοις, οσάκις ένα παρόμοιο σήμα ή σημείο χρησιμοποιείται για μη παρόμοια προϊόντα, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η προστασία είναι δικαιολογημένη. Οι περιπτώσεις αυτές θα αφορούν κυρίως σήματα που χαίρουν φήμης καθεαυτά και όχι σήματα που λειτουργούν απλώς ως εγγύηση προελεύσεως, αυτά δε τα σήματα αποτελούν το αντικείμενο των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας. Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως προέκταση (ως προς αυτά τα σήματα και μόνο) των περιπτώσεων που καλύπτουν (σε σχέση με όλα τα σήματα) τα άρθρα 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, καθόσον η προστασία παρέχεται πέρα από το σημείο στο οποίο τα οικεία προϊόντα παύουν να είναι παρόμοια. Επομένως, τα σήματα που χαίρουν φήμης δεν καλύπτονται από χωριστό και αυτοτελές σύστημα προστασίας, αλλά τους παρέχεται η ίδια γενική προστασία που παρέχεται σε όλα τα σήματα, καθώς και μια ειδική, συμπληρωματική και προαιρετική προστασία.

47. Εκτός όμως από το ότι είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη και αφορά μόνο τα σήματα που χαίρουν φήμης, η προστασία που παρέχουν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας εξαρτάται από διάφορα κριτήρια . Πρώτον, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να αποδεικνύεται κίνδυνος συγχύσεως, αλλά πρέπει αντίθετα να αποδεικνύεται ότι η χρήση του ανταγωνιστικού σημείου ή σήματος γίνεται χωρίς νόμιμη αιτία και θα απέφερε αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προστατευόμενου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη - πρόκειται δηλαδή εδώ για κριτήρια που δεν χρειάζεται να πληρούνται όταν τα προϊόντα είναι παρόμοια. Φρονώ επομένως ότι δεν υπάρχει ασυνέχεια στην προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης, αλλά ότι, όταν η προστασία αυτή εκτείνεται πέρα από το σημείο στο οποίο παύει η ομοιότητα των προϊόντων (στο σημείο αυτό παύει τελείως η προστασία των άλλων σημάτων), απλώς αλλάζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

48. Επιπλέον, πρέπει να υπομνηστεί ότι τα σήματα που έχουν ιδιαίτερο διακριτικό χαρακτήρα - είτε εγγενώς είτε λόγω της φήμης που έχουν μεταξύ του κοινού - προστατεύονται, ακόμη και βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, ευρύτερα από ό,τι τα λοιπά. Με την απόφαση SABEL , το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ύπαρξη τέτοιου διακριτικού χαρακτήρα αυξάνει τον κίνδυνο συγχύσεως. Επομένως, ο κίνδυνος αυτός, μολονότι πρέπει πάντοτε να εκτιμάται βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου , θα είναι ευκολότερο να αποδειχθεί, έστω και αν ο βαθμός ομοιότητας των οικείων προϊόντων είναι μικρότερος. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή η προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης εκτείνεται πέραν της προστασίας που παρέχεται στα λοιπά σήματα και καλύπτει πλήρως το κενό που θα μπορούσε ειδάλλως να θεωρηθεί ότι υπάρχει .

49. Οι υποστηρίζοντες τη θεωρία περί υπάρξεως κενού έχουν προφανώς υπόψη την ακόλουθη πιθανή περίπτωση. Αν ένας τρίτος αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει το σημείο Coca-Cola ή ένα παρόμοιο σημείο για ένα βιομηχανικό έλαιο , η εταιρία Coca-Cola θα είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση αυτή βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, εφόσον, πράγμα πιθανότατο, δεν υπήρχε κανείς δικαιολογητικός λόγος για τη χρήση αυτού του σήματος και εφόσον, πράγμα επίσης πιθανότατο, η χρήση του απέφερε αχρεωστήτως όφελος από τη φήμη του σήματος Coca-Cola ή ήταν βλαπτική για τη φήμη του σήματος αυτού. Αν αντίθετα το εν λόγω σημείο χρησιμοποιούνταν για προϊόν παρόμοιο με την κόκα-κόλα, αλλά υπό προϋποθέσεις αποκλείουσες τον κίνδυνο συγχύσεως (έστω και αν το ενδεχόμενο αυτό δεν φαίνεται πολύ πιθανό), δεν θα ήταν παράλογο να μην έχει η εν λόγω εταιρία το ίδιο αυτό δικαίωμα για τον λόγο ότι ο βαθμός ομοιότητας των προϊόντων είναι μεγαλύτερος;

50. Η απάντηση όμως περιέχεται στην ερμηνεία που έχει δοθεί από το Δικαστήριο με τις αποφάσεις SABEL, Canon και Marca Mode και την οποία εξέθεσα ανωτέρω. Έστω και αν ο κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των συγκεκριμένων δύο προϊόντων δεν φαίνεται να είναι μεγάλος, η φήμη του σήματος Coca-Cola για τα εμφιαλωμένα ποτά ενδέχεται να είναι τόσο μεγάλη, ώστε το κοινό να πιστεύει ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις του ίδιου οικονομικού ομίλου , μολονότι βέβαια η ύπαρξη αυτού του ενδεχομένου πρέπει να διαπιστώνεται με βάση τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Η προστασία αυτή παρέχεται μόνο στα σήματα που έχουν ιδιαίτερο διακριτικό χαρακτήρα και, εφόσον ο διακριτικός αυτός χαρακτήρας τους οφείλεται στη φήμη τους, αποτελεί το μεταβατικό στάδιο προς την κάπως διαφορετική προστασία που παρέχεται με τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας.

51. Κατά συνέπεια, μολονότι ενδέχεται να υπάρχει ένα πεδίο εντός του οποίου δεν παρέχεται στα φημισμένα σήματα προστασία έναντι της χρήσης πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημάτων ή σημείων - πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες τα οικεία προϊόντα είναι παρόμοια και δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως - η οριοθέτησή του αποδεικνύει ότι είναι ουσιαστικά ασήμαντο στην πράξη, η δε νομολογία του Δικαστηρίου έχει περιορίσει την έκτασή του ακόμη περισσότερο. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο νομοθέτης εσκεμμένα δεν ρύθμισε το πεδίο αυτό μπορεί να υποδηλώνει την πρόθεσή του να αναγάγει τον κίνδυνο συγχύσεως στο κανονικώς εφαρμοζόμενο κριτήριο για την παροχή της προστασίας. Ενδέχεται επίσης να έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το πεδίο των μη παρόμοιων προϊόντων είναι το πεδίο στο οποίο οι ανέντιμοι επιχειρηματίες θα μπορούσαν κάλλιστα να αποκομίζουν αθέμιτο όφελος από τα φημισμένα σήματα, αν δεν προβλεπόταν η παροχή ειδικής προστασίας, ενώ η αποκόμιση τέτοιου οφέλους θα ήταν πολύ δυσκολότερη στο πεδίο των παρόμοιων προϊόντων, όπου ανακύπτει κατά κανόνα κίνδυνος συγχύσεως.

52. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, λόγω των διαφορετικών κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την απόδειξη σύμφωνα με τα δύο αυτά πλέγματα διατάξεων, ενδέχεται να ανακύψουν πρακτικές δυσκολίες σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, οσάκις είναι πράγματι αμφίβολο αν τα οικεία προϊόντα είναι παρόμοια. Ο δικαιούχος του σήματος που χαίρει φήμης θα πρέπει ίσως να προβάλει δύο εναλλακτικές αξιώσεις, μία βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 1, ή 5, παράγραφος 1, και μία βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, ή 5, παράγραφος 2, της οδηγίας. Ακόμη όμως και αν θεωρηθεί ότι θα δίσταζε να το πράξει, η δυσκολία αυτή δεν είναι ανυπέρβλητη και από την οδηγία προκύπτει σαφώς ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να προβλεφθούν διαφορετικά κριτήρια για τις διαφορετικές περιπτώσεις.

53. Καταλήγω επομένως στο συμπέρασμα ότι το γράμμα της οδηγίας είναι σαφές και ότι δεν υπάρχει κανείς επιτακτικός λόγος να ερμηνευθεί αντίθετα προς το σαφές γράμμα της.

54. Για τη συναγωγή του συμπεράσματος αυτού δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσον θα ήταν συγκριτικά προτιμητέο να παρέχεται η επίμαχη προστασία και στις περιπτώσεις στις οποίες τα οικεία προϊόντα είναι παρόμοια. Η εξέταση αυτή αποτελεί έργο του νομοθέτη. Εντούτοις, αφενός έχω ήδη τονίσει πόσο ελκυστική είναι η άποψη περί ευρείας ερμηνείας και αφετέρου έχω αναφέρει ότι η GOFKID και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι η ευρεία αυτή ερμηνεία θα ήταν οπωσδήποτε απευκταία. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να εξετάσω με συντομία τα αντεπιχειρήματά τους.

55. Θεωρώ ιδιαίτερα πειστικό το επιχείρημα της GOFKID και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η προτεινόμενη ευρύτερη ερμηνεία των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, θα καθιστούσε ασαφή τα σαφή όρια της παρεχόμενης από την οδηγία προστασίας, η οποία βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, καθόσον θα επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις την παροχή συντρέχουσας ή εναλλακτικής προστασίας βάσει άλλων κριτηρίων και θα δημιουργούσε έτσι νομική αβεβαιότητα. Όποιος ανταγωνιστής ήθελε να χρησιμοποιήσει παρόμοιο σήμα για παρόμοια προϊόντα (και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημάτων μπορεί να είναι δικαιολογημένος ή επιβεβλημένος λόγω της φύσεως του προϊόντος) θα έπρεπε όχι μόνο να ελέγξει ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, αλλά και να εξακριβώσει ότι δεν θα μπορούσε να προβληθεί κατ' αυτού αξίωση βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, ή 5, παράγραφος 2, της οδηγίας. Το αποτέλεσμα θα ήταν να δημιουργηθεί, σε ορισμένο βαθμό, απευκταία σύγχυση στο ίδιο το σύστημα προστασίας.

56. Όπως τονίζει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σημαντικές είναι επίσης οι έμμεσες επιπτώσεις επί των κοινοτικών σημάτων. Κατά το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού, δεν επιτρέπεται η καταχώριση ορισμένου σημείου ως κοινοτικού σήματος, εφόσον ένα προγενέστερο εθνικό σήμα χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, ουσιαστικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, της οδηγίας. Κατά συνέπεια, η διαπίστωση εθνικού δικαστηρίου ενός και μόνο κράτους μέλους ότι ένα σήμα χαίρει φήμης εντός του κράτους αυτού και ότι η χρήση ανταγωνιστικού σημείου θα απέφερε αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εν λόγω σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του αρκεί για να απαγορευθεί η καταχώριση του ανταγωνιστικού αυτού σημείου ως κοινοτικού σήματος. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα ήταν απευκταία η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας πέρα από το αναγκαίο μέτρο.

57. Στο πλαίσιο των ανωτέρω δύο απόψεων θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η οδηγία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρου 95 ΕΚ) - προς επίτευξη συνεπώς των σκοπών που εκτίθενται στο άρθρο 7 Α της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 14 ΕΚ), δηλαδή της εγκαθιδρύσεως της εσωτερικής αγοράς - και αποσκοπεί συγκεκριμένα στην εξάλειψη των διαφορών που μπορούν να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών . Η ερμηνεία των διατάξεών της που όχι μόνο δεν θα ήταν σύμφωνη με το γράμμα τους, αλλά και θα παρείχε περισσότερες δυνατότητες παρεμποδίσεως της χρήσεως ή της καταχωρίσεως σημάτων ή σημείων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως, δεν θα συμβιβαζόταν, κατά τη γνώμη μου, με τους σκοπούς αυτούς.

58. Κατόπιν των ανωτέρω, καταλήγω, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, στο συμπέρασμα ότι η προαιρετική προστασία που προβλέπεται συγκεκριμένα στα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες τα οικεία προϊόντα ή οι οικείες υπηρεσίες δεν είναι παρόμοια ή παρόμοιες με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το (προγενέστερο) σήμα. Στις περιπτώσεις παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να εξετάζει, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου για την προστασία που παρέχουν τα σήματα με ιδαίτερο διακριτικό χαρακτήρα, κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

Το δεύτερο ερώτημα

59. Ούτε η Πορτογαλική Κυβέρνηση ούτε η Επιτροπή εξέτασαν το ζήτημα αν τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, ερμηνευόμενα υπό την έννοια ότι καλύπτουν μόνο τις περιπτώσεις μη παρόμοιων προϊόντων, μπορούν εντούτοις να συμπληρωθούν από εθνικές διατάξεις που παρέχουν, για άλλους λόγους, στα σήματα που χαίρουν φήμης προστασία έναντι των (μεταγενέστερων) σημάτων ή σημείων που χρησιμοποιούνται για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα. Η Davidoff υποστηρίζει βέβαια ότι πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, ενώ η GOFKID και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη.

60. Ο συλλογισμός της Davidoff στηρίζεται κυρίως στην τρίτη και στην ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας: «προς το παρόν, δεν φαίνεται αναγκαία η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών και [...] η προσέγγιση αρκεί να περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς»· «για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, είναι βασικό να παρέχεται στο μέλλον η αυτή προστασία στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών· [...] αυτό, πάντως, δεν στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα σήματα που έχουν αποκτήσει φήμη». Κατά την Davidoff δηλαδή, η οδηγία καταρτίστηκε με σκοπό να προβλεφθούν υποχρεωτικοί κανόνες για τις περιπτώσεις μόνο στις οποίες υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, ενώ παράλληλα επέτρεψε στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις λοιπές περιπτώσεις προστασίας κατά το δοκούν.

61. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ανωτέρω ερμηνεία. Η ερμηνεία αυτή όχι μόνο δεν στηρίζεται σε κανένα από τα άρθρα της οδηγίας - όπως άλλωστε ομολογεί και η Davidoff - αλλά είναι επίσης ασυμβίβαστη με την έβδομη αιτιολογική σκέψη, κατά την οποία «οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που αφορούν το ίδιο το σήμα, όπως η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, ή που αφορούν τις συγκρούσεις μεταξύ του σήματος και των προγενέστερων δικαιωμάτων, πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς τους λόγους αναφέρονται ενδεικτικά για τα κράτη μέλη, που θα έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν τους λόγους αυτούς στη νομοθεσία τους» (η υπογράμμιση δική μου).

62. Φρονώ επομένως ότι είναι σαφές ότι η βούληση του νομοθέτη ήταν να περιοριστεί η ευρύτερη προαιρετική προστασία σε ό,τι προβλέπεται στα σχετικά άρθρα. Πράγματι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε κανένα νόημα να εκτίθεται λεπτομερώς ποια προστασία μπορεί να παρέχεται βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας. Καθόσον φαίνεται, οι διατάξεις αυτές οροθετούν σαφέστατα τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

63. Συναφώς θεωρώ σημαντικό και πάλι να επισημάνω ότι η καταχώριση κοινοτικού σήματος μπορεί να ματαιωθεί από την ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αν κάθε κράτος μέλος ήταν ελεύθερο να παρέχει κατά το δοκούν συμπληρωματική προστασία, θα υπήρχε σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος να καταστεί κενή περιεχομένου ολόκληρη η ρύθμιση του συστήματος του κοινοτικού σήματος και παράλληλα να ματαιωθεί ο ίδιος ο σκοπός της οδηγίας περί εναρμονίσεως, ο οποίος συνίσταται στην εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, προς το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς .

64. Επιπλέον, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου , τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας προβαίνουν σε πλήρη εναρμόνιση των κανόνων των σχετικών με τα παρεχόμενα από το σήμα δικαιώματα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, διότι ειδάλλως θα έπρεπε να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να προσκρούει στο πανομοιότυπο σχεδόν γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2.

65. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Bundesgerichtshof επισημαίνει, με το σκεπτικό του, ότι το δεύτερο ερώτημα αφορά ειδικότερα το ζήτημα αν επιτρέπεται η εφαρμογή συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων που παρέχουν προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ότι η οδηγία, σύμφωνα με την έκτη αιτιολογική σκέψη της, «δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δίκαιο των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών».

66. Εντούτοις - πέρα από το γεγονός ότι το ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου δεν αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα, το οποίο άλλωστε δεν εξετάστηκε από όσους κατέθεσαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο - πιστεύω ότι τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας ασχολούνται με ορισμένη συγκεκριμένη μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού. Ακολουθώντας την ίδια γραμμή με την έκτη αιτιολογική σκέψη, προσδιορίζουν τις εθνικές διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού των οποίων η εφαρμογή στα σήματα δεν αποκλείεται στις περιγραφόμενες συναφώς περιπτώσεις. Επομένως, είναι εύλογο να γίνει δεκτό ότι η βούληση του νομοθέτη δεν ήταν να επιτρέψει στις περιπτώσεις αυτές την εφαρμογή άλλων, ευρύτερων, διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Αν αυτή ήταν η βούλησή του, είτε θα την είχε εκφράσει ρητά είτε δεν θα είχε προσδιορίσει τις επιτρεπόμενες διατάξεις.

67. Επομένως, η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι αρνητική.

Πρόταση

68. Είμαι επομένως της γνώμης ότι το Δικαστήριο πρέπει να δώσει την εξής απάντηση στο Bundesgerichtshof:

«Η προαιρετική προστασία που προβλέπεται συγκεκριμένα στα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες τα οικεία προϊόντα ή οι οικείες υπηρεσίες δεν είναι παρόμοια ή παρόμοιες με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το (προγενέστερο) σήμα. Στις περιπτώσεις παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να εξετάζει, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου για την προστασία που παρέχουν τα σήματα με ιδαίτερο διακριτικό χαρακτήρα, κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, ή, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 5, παράγραφος 1.

Τα άρθρα 4, παράγραφος 4, στοιχείο α_, και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας ρυθμίζουν περιοριστικώς τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η παροχή της προαιρετικής αυτής προστασίας και δεν επιτρέπουν τη θέσπιση συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων προς προστασία των φημισμένων σημάτων από νεότερα σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες.»