1. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom
Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,
– ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt
zwei Jahren, zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen
Teils des europäischen Patentes EP 1 841 268 Mobilstationen zum
Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz, in dem mehrere Nutzerklassen
unterschieden werden, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu
gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder
zu besitzen, wobei die Mobilstationen dazu eingerichtet sind, eine
Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, über einen Broadcast Control
Channel Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen zu
empfangen, aus den Zugriffsschwellwertbits einen Zugriffsschwellwert
zu ermitteln, anhand der für die Nutzerklasse relevanten
Zugriffsklasseninformationen zu ermitteln, ob die Mobilstation unabhängig
von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien
Zugriffskanal (RACH) zugreifen darf, oder ob die Zugriffsberechtigung
auf den wahlfreien Zugriffskanal (RACH) in Abhängigkeit einer
Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird;
2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie die zu 1.
bezeichneten Handlungen seit dem 3. November 2007 begangen haben
und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie
der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer sowie für die Zeit seit dem 01.09.2008 der bezahlten Preise,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -
Zeiten und – preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der
Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen
für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -
Zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der
Namen und Anschriften der Angebotsempfänger
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten
Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b)
entsprechende Belege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie
vorzulegen haben,
wobei von den Beklagten die Angaben zu e) erst seit dem 17. April
2010 zu machen sind, und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt,
die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und
der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu
bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in
der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer
mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn
ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkretes Befragen
mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der
Aufstellung enthalten ist;
3. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse, die sich im Besitz Dritter
befinden, die nicht Endabnehmer sind, aus den Vertriebswegen
zurückzurufen und endgültig zu entfernen;
4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum
befindlichen oder aufgrund der unter 3. oder 4. geltend gemachten
Ansprüche in ihren Besitz gelangten und gelangenden, unter 1.
bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen
von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre
– der Beklagten – Kosten herauszugeben.
II. Es wird festgestellt,
1. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin für die in Ziffer 1.1.
bezeichneten, in der Zeit vom 3. November 2007 bis zum 17. April 2010
begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden
zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu Ziffer 1.1. bezeichneten
Handlungen ab dem 18. April 2010 entstanden ist und noch entstehen
wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Die Widerklage und Hilfswiderklage werden abgewiesen.
V. Die Nebenintervenientin wird zugelassen.
VI. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten 1/10 als
Gesamtschuldner sowie jede der Beklagten für sich je weitere 9/20. Die
Kosten der Nebenintervention fallen der Streithelferin zur Last.
VII. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von EUR30.000.000, in Ziffer 1.1. (Unterlassung), EUR 100.000,
in Ziffer 1.2. (Rechnungslegung), jeweils EUR 10.000.000, in Ziffer 1.3
(Rückruf/Entfernung) und Ziffer 1.4. (Vernichtung) und 12O % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages in Ziffer V (Kosten).
Tatbestand
Die Parteien streiten über Unterlassungs-, Auskunfts-,
Rechnungslegungs-, Rückruf-, Entschädigungs-, Vernichtungs-
und Schadensersatzpflichten ebenso wie um die Verpflichtung,
patentverletzende Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zu entfernen und
die Befugnis der Klägerin, das von ihr begehrte Urteil zu veröffentlichen.
Das dem hiesigen Rechtsstreit zugrundeliegende Patent EP 1 841 268
(im Folgenden: Klagepatent. Anlage B7) wurde durch Schriftsatz vom
04.02.2010, bei Gericht eingegangen am 05.02.2010, im Wege der
Klageerweiterung in dem durch Beschluss der Kammer vom 18.12.2009
ausgesetzten Rechtsstreit betreffend die Verletzung des deutschen
Teils des Patents EP 1 186 189, Az.: 7 0 182/08, geltend gemacht.
Dem Schriftsatz lag ein Verrechnungsscheck über EUR 22.368, bei,
der vorläufige Streitwert wurde mit EUR 2.000.000, angegeben. Der
Betrag von EUR 22.368, wurde am 09.02.2010 bei der Landesoberkasse
Baden-Württemberg eingezahlt und am 15.02.2010 dort gebucht. Die
Klageerweiterung wurde den Beklagten aufgrund der Verfügung des
Vorsitzenden vom 08.02.2010 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 18.02.2010
erklärten sich die Beklagten mit der von der Kammer vorgeschlagenen
Prozesstrennung hinsichtlich der mit der Klageerweiterung vom
04.02.2010 erhobenen Ansprüche einverstanden.
Die Beklagten erhoben mit Schriftsatz vom 26.02.2010 (vgl. Anlage K
72 zum Verfahren 7 0 182/08 mit dt. Übersetzung, dort 5. 12) vor dem
Tribunale di Milano in Italien eine negative Feststellungsklage, die auf
Feststellung der Nichtverletzung „des italienischen und deutschen Teils
der am 15. Februar 2000 angemeldeten europäischen Patentanmeldung
oder – sofern dies im Verlauf der vorliegenden Verhandlungen erteilt
wird – des Europäischen Patents Nr. 1 841 268“ durch die Mobiltelefone
Nokia 5800 Xpress Music und Nokia N 96 oder andere nach dem UMTS
Standard arbeitende Telefone von Nokia gerichtet war. Die Klage ist am
10.03.2010 beim Tribunale di Milano eingegangen (vgl. Stempel Anlage B
Sb in Anlagenband II C).
Das Klagepatent betrifft den Zugriff einer Mobilstation auf einen
wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse und nimmt
eine Unionspriorität vom 08.03.1999 in Anspruch. Die Bundesrepublik
Deutschland ist als Vertragsstaat benannt, die Erteilung des am
15.02.2000 angemeldeten Patents wurde am 17.03.2010 veröffentlicht,
wobei die Anmeldung am 03.10.2007 veröffentlicht worden war. Gegen
den deutschen Teil des in Kraft stehenden Klagepatents haben die
Beklagte zu 1 (Anlagenkonvolut B 9), die HTC Corporation (Anlage
B 116), die Telefonaktiebolaget L M E. (Anlage B 116a) und die (...)
Deutschland GmbH (Anlage ROKH 1) Einspruch eingelegt. Der geltend
gemachte Anspruch 1 hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:
Mobilstation (5, 10, 15, 20) zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz,
in dem mehrere Nutzerklassen (35, 40) unterschieden werden, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mobilstation (5, 10, 15, 20) dazu eingerichtet
ist, eine Nutzerklasse (35, 40) von einer SIM-Karte (75) zu lesen,
über einen Broadcast Control Channel (25) Zugriffsschwellwertbits
(S3, 52, 51, SO) und Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3)
zu empfangen, aus den Zugriffsschwellwertbits (S3, 52, 51, SO) einen
Zugriffsschwellwert (5) zu ermitteln, anhand der für die Nutzerklasse
(35, 40) relevanten Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3)
zu ermitteln, ob die Mobilstation (5, 10, 15, 20) unabhängig von den
empfangenen Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, SO) auf einen
wahlfreien Zugriffskanal, zum Beispiel RACH, zugreifen darf, oder ob die
Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal zum Beispiel RÄCH,
in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird.
Hinsichtlich des weiteren Inhalts, insbesondere der Patentbeschreibung,
wird auf die Klagepatentschrift (Anlage B 7) verwiesen. Die Klägerin,
eine Patentverwertungsgesellschaft, ist originäre und eingetragene
Inhaberin des Klagepatents. Sie erwarb im Mai 2007 ein umfangreiches
Patentportfolio von der (...) GmbH. Zu dem Patentportfolio zählte auch
das europäische Patent EP 1 186 189, wobei die dem Klagepatent
zugrundeliegende Anmeldung 07009265.5 eine Teilanmeldung zu der
Anmeldung 00916749.5 ist, aus der der (...) GmbH das europäische
Patent 1 186 189 erteilt worden war. Dieses Stammpatent wurde im Zuge
des Portfolioerwerbs von der (...) GmbH auf die Klägerin übertragen.
Die Beklagte Ziffer 1, eine Mobilfunkgeräteherstellerin mit Sitz in
Finnland, vertreibt bundesweit und insbesondere durch ihre in der
Bundesrepublik Deutschland ansässige Tochtergesellschaft, die
Beklagte Ziffer 2, Mobilfunkgeräte, hierunter die Modelle Nokia 5800
XpressMusic und Nokia N96, die UMTS-fähig sind. UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) beruht auf Mobilfunkstandards des 3rd-
Generation-Partnership-Projects (3GPP), die in einzelnen Dokumenten des
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) niedergelegt
sind. Im standardrelevanten Dokument mit der Bezeichnung ETSI
TS 125 321, Version 6.14.0 (Anlage K 9) wird in Abschnitt 11.2
(Control of RÄCH Transmissions) ein Zugriffskontrollverfahren auf den
wahlfreien Zugriffskanal RACH (Random Access Channel) beschrieben,
über den Mobilstationen auf Dienste des Netzwerks zugreifen. Die
physikalischen Ressourcen des RACH können zwischen verschiedenen
„Access Service Classes“ (ASC) aufgeteilt werden, um so verschiedene
Nutzungsprioritäten einzuräumen (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 1. Abs.).
Zu diesem Zweck sind im Standard acht Access Service Classes von
ASC#0 bis ASC#7 vorgesehen, wobei ASC#0 die höchste Zugriffspriorität
aufweist, ASC#7 die niedrigste (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 2. Abs.).
Der Zugriff der jeweiligen Mobilstation auf den RACH hängt nach dem
in Figur 11.2.2.1 grafisch dargestellten Verfahrensablauf von einem
Vergleich eines in der Mobilstation berechneten und unter Umständen
(vgl. Anlage K 10, TS 125.331, Abschnitt 8.5.12, 5. Absatz: „Scaling
factors s, are provided optionally [Hervorhebung diesseits)) skalierten
Persistenzwertes Pj mit einer in der Mobilstation generierten Zufallszahl
R (0 <R <1) ab, wobei die Verbindlichkeit des in der Figur dargestellten
Verfahrensablaufs zwischen den Parteien in Streit steht. Entsprechend
der Figur ist der Zugriff der Mobilstation auf den RACH frei, wenn die
generierte Zufallszahl R <Pi ist:
(...) Sobald die Mobilstation ihren Zugriffswunsch (RRC Connection
Request) über den RÄCH an die Basisstation senden will, muss sie
zunächst ermitteln, welche ASC ihr zugewiesen ist. Diese Bestimmung
erfolgt über die der jeweiligen Mobilstation zugewiesene „Access
dass”(AG) (Anlage K 9, Abschnitt 11.2.1, 5. Abs. :“When an RRC
CONNECTTON REQUEST message is sent RRC determines ASC by means
of the access dass [7].“) Die Referenz „[7]”verweist gemäß Abschnitt 2
(References) des Standards ETSI 125 321 auf das Dokument 3GPP TS
125.331: „Radio Resource Control (RRC); protocol specification“(Anlage
1<10).
In dessen Abschnitten 8.5.12 und 8.5.13 wird die Beziehung zwischen
Access Class (AG) und Access Service dass (ASC) näher beschrieben.
Die Zuordnung der Mobilstation zu einer bestimmten ASC erfolgt
entsprechend der auf der SIM-Karte festgelegten (vgl. Anlage K 11,
ETSI TS 122 011, Abschnitt 4.2:“All UEs are members of one out of ten
randomly allocated mobile populations, defined as Access Glasses 0 to
9. The population number is stored in the SIM/USIM.“) Access Class
(AG), nach dem von der Basisstation übermittelten Informationselement
„Mapping of Access Glasses to Access Service Glasses“(,‚AG to ASC
Mapping“, Anlage K 10, ETSI TS 125 331, Version 6.16.0, Abschnitt
8.5.13): (...)
Der für die Zugriffsentscheidung maßgebliche Persistenzwert Pj
nachstehender Tabelle in Abhängigkeit von der der Mobilstation (Anlage K
10, ETSI TS 125.331, Abschnitt 8.5.12):
Mit Ausnahme der ASG#0, der immer ein Zugriff möglich ist, weil ihr
feststehend der Persistenzwert Pj = 1 zugewiesen ist und der Wert damit
immer größer oder gleich R ist und ein Zugriff erfolgen kann, bestimmt
sich für die übrigen ASG der Persistenzwert Pj in Abhängigkeit vom
dynamischen Persistenzniveau N („dynamic persistence level N = 1, 8“)
nach der feststehenden Beziehung P(N) = 2“(l>1), wobei gegebenenfalls
in die Berechnung der Skalierungsfaktor Sj einfließt. Das dynamische
Persistenzniveau N wird von der Basisstation bestimmt und an alle
Mobilstationen im System Information Block (SIB) type 7 permanent
übertragen (ETSI TS 125 331, 8.5.12, Anlage K 10), während die
Skalierungsfaktoren und das Informationselement „AC to ASC mapping“
im SIB type 5 oder 5bis übertragen werden (ETSI TS 125 331, 8.5.13,
Anlage K 10).
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die zitierten
Standarddokumente verwiesen.
Die vormalige Inhaberin des Stammpatents EP 1 186 189, die (...) GmbH,
gab als Mitglied im Hinblick auf die interessierenden Standards auf der
Grundlage der „General IPR Licensing Declaration“ gegenüber ETSI
eine FRAND-Erklärung ab, wonach jedem interessierten Hersteller zu
fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen an den
als standardessentiell angegebenen Patenten Lizenz erteilt werde. Die
Beklagten gaben in einem vor dem Landgericht Düsseldorf geführten
Verfahren ein Lizenzangebot ab (Anlage B 55), wobei die Parteien
darüber streiten, ob das im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte
Klagepatent hierdurch erfasst ist, und zahlten einen Betrag von EUR
35.000.000, auf einem Treuhandkonto der N. Bank F. plc ein (Anlagen B
66-68). In Betracht des der Streithelferin durch die Beklagten (AS 606
ff.) verkündeten Streits ist die Streithelferin auf Seiten der Beklagten
dem Rechtsstreit mit Anwaltsschriftsatz vom 02.12.2010 (AS 770 ff.)
beigetreten.
Die Klägerin ist der Auffassung, die Kammer sei zur Entscheidung
auch über die geltend gemachten Entschädigungsansprüche berufen.
Die in Italien erhobene negative Feststellungsklage entfalte keine
Sperrwirkung gegenüber der zeitlich zuvor vor dem Landgericht
Mannheim erhobenen Klage. Die Geltendmachung des Klagepatents im
Wege der Klageerweiterung im ausgesetzten Verfahren 7 0 182/08 sei
nicht nur zulässig, sondern wegen § 145 PatG geboten gewesen. § 249
Abs. 2 ZPO hindere die Wirksamkeit der Klageerweiterung nicht, zudem
sei ein etwaiger Fehler nach § 295 ZPO geheilt, weil die Beklagten der
von der Kammer vorgeschlagenen Prozesstrennung hinsichtlich der mit
der Klageerweiterung erhobenen Ansprüche ausdrücklich zugestimmt
hätten. Die durch die Beklagten hergestellten und vertriebenen
UMTS-fähigen Mobilfunkgeräte seien dazu geeignet und bestimmt,
die durch das Klagepatent gelehrte Erfindung zu benutzen. Mangels
Berechtigung verletzten die Beklagten Anspruch 1 des Klagepatents, weil
die standardgemäß arbeitenden Mobilfunkgeräte sämtliche Merkmale
des Anspruchs wortsinngemäß verwirklichten. Die Mobiltelefone Nokia
5800 XpressMusic und Nokia N96 sowie sämtliche sonstigen UMTS-
fähigen Mobiltelefone der Beklagten seien Mobilstationen zum Betrieb
in einem UMTS Mobilfunknetz im Sinne des Merkmals 1. Da es sich
bei Anspruch 1 um einen Vorrichtungsanspruch handele, komme es
nur auf die Ermittlung der räumlichkörperlichen Ausgestaltung der
beanspruchten Vorrichtung an. Dem Fachmann sei klar, dass die
Aufnahme des UMTS-Standards in den Wortlaut des Merkmals 1 nur
insoweit relevant sei, als hierdurch mittelbar bestimmte Anforderungen an
den geschützten Gegenstand definiert würden. Der Fachmann erkenne,
dass vom Anspruch nicht lediglich Mobilstationen erfasst würden, die
zum Betrieb in dem zum Prioritätszeitpunkt existenten UMTS-Standard
geeignet seien. Erfasst würden vielmehr auch alle Mobilstationen, die
in dem zum Schluss der mündlichen Verhandlung geltenden Standard
arbeiten könnten. Entscheidend sei nur, dass die erfinderische Lehre
im UMTS-Standard aufgenommen sei. Dem Fachmann sei bewusst,
dass UMTS als Netzwerkstandard mit der Zeit fortgeschrieben würde,
weshalb der Versuch der Beklagten untauglich sei, das Merkmal
einzig auf den Release 1999 Standard einzuschränken, um so die
Verletzungsfrage dadurch verneinen zu können, dass die Mobilstationen
nicht rückwärtskompatibel seien. Nach dem UMTS-Standard seien 15
verschiedene Nutzerklassen vorgesehen, die jeweils auf der SIM-Karte der
Mobilstation gespeichert seien, wobei es sich hierbei wiederum um kein
Element der geschützten Vorrichtung handele. Daher sei auch Merkmal
la verwirklicht. Die Mobilstationen der Beklagten seien auch dazu in der
Lage, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen. Daher sei Merkmal
2a wortsinngemäß verwirklicht. Da der Wortlaut nur verlange, dass die
Mobilstation „dazu eingerichtet“ sein müsse, diese Funktionalität zu
erfüllen, ginge die Argumentation der Beklagten, sie vertrieben keine
SIM-Karten, an der Sache vorbei. Ebenso wenig sei der Anspruch darauf
reduziert, dass allein die im Prioritätszeitpunkt existenten SIM-Karten in
den Blick genommen würden.
Merkmal 2b sei ebenfalls wortsinngemäß erfüllt. Das
dynamische Persistenzniveau N entspreche den patentgemäßen
Zugriffsschwellwertbits, die Tabelle „AC to ASC-Mapping“ stelle die
Zugriffsklasseninformation dar. Über die Formel P(N) = 2“(n“1)
werde aus N der für eine Zugriffsschwellwertauswertung verwendete
Zugriffsschwellwert P(N) ermittelt, der in UMTS für die ASC#1 bis ASC#7
über einen Vergleich mit einer Zufallszahl über den Zugriff auf den RACH
entscheide. Dass P(N) selbst nicht binär kodiert übertragen, sondern
erst aus N berechnet werde, sei für die Verwirklichung des Merkmals
irrelevant. Weder sei der Anspruch auf das 13-Bitbeispiel beschränkt
noch müssten Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen
zeitgleich im selben Datenstrom übertragen werden. Entscheidend
sei allein, dass der Mobilstation die Informationen im Zeitpunkt des
Zugriffswunschs auf den RACH zur Verfügung stünden.
Nach dem Standard würde auch aus den übertragenen
Zugriffsschwellwertbits ein Zugriffsschwellwert nach Merkmal 2c des
Klagepatents ermittelt. Aus dem Parameter N werde in UMTS für die
Zugriffsklassen ASC#1 bis 7 über die Formel P(N)=2“(N“1) ein Wert
Pj=P(N) errechnet, der mit Zufallszahl verglichen werde, wobei der
Ausgang des Vergleichs über Zugriff auf RÄCH entscheide. P-,= P(N) sei
damit der Zugriffsschwellwert (5) der aus den Zugriffsschwellwertbits
– dem binär codierten Persistenzniveau N – ermittelt werde. Der
Verwirklichung des Merkmals stehe nicht entgegen, dass P(N) nicht
selbst binär kodiert übertragen werde, sondern nur N, aus dem sich
P(N) nach den Festlegungen im Standard bestimme. Jedes UMTS-
fähige Handy müsse in der Lage sein, den Zugriffsschwellwert über die
standardgemäß vorgegeben Formel für P(N) zu berechnen. Dass unter
Umständen Skalenfaktoren in die Berechnung einflössen, sei wiederum
ohne Belang, weil sie zum einen nur optional seien und zum anderen
für die ASC#O und ASC#1 ohnehin nicht skaliert werde. Der Wortlaut
erfordere zudem nicht, dass der Zugriffsschwellwert 5 ausschließlich
aus den Zugriffsschwellwertbits ermittelt werden müsse. Das von den
Beklagten angeführte „Egalitätsprinzip“ sei allein deren Postulat, lasse
sich indes aus der Patentschrift nicht ableiten. Selbst bei Zugrundelegung
dieser verfehlten Auffassung sei es darüber hinaus für die ASC#0 oder
ASC#1 erfüllt.
Schließlich werde auch die Merkmalsgruppe 2d verwirklicht. Denn bei
allen nach dem UMTS-Standard arbeitenden Mobiltelefonen werde
anhand der für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformationen
ermittelt, ob die Mobilstation unabhängig von den empfangenen
Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien Zugriffskanal zugreifen
dürfe oder ob die Zugriffsberechtigung in Abhängigkeit einer
Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt werde. Denn jedes UMTS-fähige
Handy der Beklagten erhalte über den Parameter „AC to ASC Mapping“
die Information, welche ASC der aus der SIM-Card ausgelesenen AC
zugewiesen sei. Wenn dies die ASC#0 sei, so dürfe die betreffende
Mobilstation unabhängig von einer Auswertung des dynamischen
Persistenzniveaus N auf den RACH zugreifen, weil der Persistenzwert
Pi in diesem Fall auf 1 gesetzt sei und der Zugriff damit nicht mehr von
der Zugriffsschwellwertbestimmung abhänge. Aufgrund der Beziehung
0<R<1 sei für diesen Fall immer ein Zugriff möglich, da der Wert bei der
patentgemäßen Lotterie, bei der der Wert Pj mit der Zufallszahl R nach
R<Pi verglichen werde, immer gewinne und damit der Zugriff erlaubt
sei. R sei dann nämlich immer kleiner oder gleich Pl. Entscheidend sei,
dass für diesen Fall die Ermittlung der Zugriffsberechtigung unabhängig
von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits sei. Dass nach dem UMTS
gleichsam ein „Vergleich im Leerlauf“ stattfinde, dessen positives Ergebnis
indes immer schon von vornherein feststehe, sei nicht schädlich. Auch
dann werde im Sinne des Wortlauts „unabhängig“ von den empfangenen
Zugriffsschwellwertbits anhand der für die Nutzerklassen relevanten
Zugriffsklasseninformationen ermittelt, ob ein Zugriff auf RACH erfolgen
dürfe. Der Wortlaut „unabhängig von“ könne nicht – wie die Beklagten
es versuchten – im Sinne einer Nichtauswertung interpretiert werden.
Das Patent lasse vielmehr offen, auf welche Weise sichergestellt werde,
dass der Parameter keinen Einfluss auf die Zugriffsentscheidung habe.
Bei ASC#1 bis 7, dort bei ASC#2-7 ggf. skaliert, finde hingegen das
Lotterieverfahren so statt, wie es Merkmal 2 d (U) vorsehe.
Das entsprechende Verfahren lasse sich aus dem verbindlichen Standard
ETSI 125 321, dort Figur 11.2.2.1, ebenso ableiten wie aus den übrigen
Standard relevanten Dokumenten ETSI TS 125 331, Abschnitte 8.5.12
und 8.5.13 sowie ETSI TS 125 321 Abschnitt 11.2.2. Ob es daneben
noch den von den Beklagten angeführten, weiteren Zugriffsmechanismus
„Access Class Barred“ gebe, sei für die Frage der Patentverletzung
unerheblich.
Die erfinderische Lehre sei hinreichend erfinderisch gegenüber
den Dokumenten GSM 138 und GSM 04.60, wobei die fehlende
Neuheitsschädlichkeit derselben zwischen den Parteien außer Streit stehe.
Auch liege weder eine unzulässige Erweiterung vor noch habe die Klägerin
das Klagepatent erschlichen, weshalb eine Aussetzung des Rechtstreits
nicht in Betracht komme. Einen Lizenzeinwand könnten die Beklagten
der Klägerin nicht entgegenhalten. In ihrer Argumentation übersähen
die Beklagten den Umstand, dass die Klägerin originäre Inhaberin
des Klagepatents sei und die rechtlichen Verbindungen der Klägerin
zur (...) GmbH damit vorliegend ohne Belang seien. Wie die Kammer
zutreffend in anderen Verfahren entschieden habe, finde französisches
Recht auf die Frage eines etwaigen Nutzungsrechts aufgrund einer
ETSI-Lizenzbereitschaftserklärung keine Anwendung. Dies folge neben
den Erwägungen der Kammer bereits aus dem Schutzlandprinzip, das
zur Anwendung deutschen Rechts führe. Danach stehe den Beklagten
jedoch kein Nutzungsrecht zu. Selbst bei Zugrundelegung französischen
Rechts könnten sich die Beklagten auf kein Nutzungsrecht berufen.
Sofern die Beklagten der Inanspruchnahme wegen Patentverletzung den
dolo-agit-Einwand entgegenhalten wollten, erfüllten sie schon nicht die
„Orange-Book“-Kriterien, die der Bundesgerichtshof aufgestellt habe.
Die Widerklage sei abzuweisen, da die Widerklägerin keinen Anspruch
auf Abschluss eines Lizenzvertrages auf Basis der von ihr vorgelegten
Anlage B 55 habe. Die Widerklägerin habe bisher weder ordnungsgemäß
Rechnung gelegt noch die erforderliche Lizenzgebühr gezahlt oder
hinterlegt. Der Hilfsantrag sei wegen des Vorrangs der Leistungsklage
bereits unzulässig. Soweit die Relevanz der Anlage B 53 festgestellt
werden solle, fehle es an einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis.
Die Klägerin beantragt:
1. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom
Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,
– ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt
zwei Jahren, zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen
Teils des europäischen Patentes EP 1 841 268 Mobilstationen zum
Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz, in dem mehrere Nutzerklassen
unterschieden werden, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu
gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder
zu besitzen, wobei die Mobilstationen dazu eingerichtet sind, eine
Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, über einen Broadcast Control
Channel Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen zu
empfangen, aus den Zugriffsschwellwertbits einen Zugriffsschwellwert
zu ermitteln, anhand der für die Nutzerklasse relevanten
Zugriffsklasseninformationen zu ermitteln, ob die Mobilstation unabhängig
von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits auf einen wahlfreien
Zugriffskanal (RACH) zugreifen darf, oder ob die Zugriffsberechtigung
auf den wahlfreien Zugriffskanal (RACH) in Abhängigkeit einer
Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt wird;
2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie die zu 1.
bezeichneten Handlungen seit dem 3. November 2007 begangen haben
und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie
der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -
Zeiten und – preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der
Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen
für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten
und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen
und Anschriften der Angebotsempfänger
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten
Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei die Beklagten zum
Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen
und Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,
wobei von den Beklagten die Angaben zu e) erst seit dem 17. April
2010 zu machen sind, und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt,
die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und
der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu
bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in
der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer
mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn
ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkretes Befragen
mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der
Aufstellung enthalten ist.
3. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen
Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache
und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu
erstatten sowie die notwendigen Verpackungs- und Lagerkosten zu
übernehmen;
4. die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse endgültig aus den
Vertriebswegen zu entfernen, wobei die Erzeugnisse vom jeweiligen
gewerblichen Abnehmer
a) zu vernichten oder nach Wahl der Klägerin an einen von ihm zu
benennenden Treuhänder zum Zweck der Vernichtung auf ihre – der
Beklagten – Kosten herauszugeben oder
b) an die Beklagten zurückzugeben sind;
5. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum
befindlichen oder aufgrund der unter 3. oder 4. geltend gemachten
Ansprüche in ihren Besitz gelangten und gelangenden, unter 1.
bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen
von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre
– der Beklagten – Kosten herauszugeben;
6. der Klägerin zu gestatten, Urteilskopf, Urteilstenor und Auszüge aus
den Entscheidungsgründen durch eine in drei aufeinander folgenden
Ausgaben der Zeitung „Handelsblatt“ erscheinende halbseitige Anzeige
öffentlich bekannt zu machen.
II. Es wird festgestellt,
1. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin für die in Ziffer 1.1.
bezeichneten, in der Zeit vom 3. November 2007 bis zum 17. April 2010
begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden
zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu Ziffer 1.1. bezeichneten
Handlungen ab dem 18. April 2010 entstanden ist und noch entstehen
wird.
Die Beklagten beantragen: die Klage abzuweisen; hilfsweise: den
Beklagten im Falle einer Verurteilung gemäß den Klageanträgen zu
gestatten, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung ohne Rücksicht
auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden (712 ZPO), weiter
hilfsweise: der Klägerin die Vollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung
in Höhe von EUR 100 Millionen zu gestatten. Zudem hilfsweise: 1. den
Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen den
Rechtsbestand des Klagepatents beim Europäischen Patentamt erhobenen
Einspruch auszusetzen.
3. den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim OLG
Karlsruhe anhängigen Berufungsverfahren 6 U 66/09 (zum Urteil des
Landgerichts Mannheim im Verfahren 2 0 1/07) auszusetzen.
das Verfahren analog § 148 ZPO auszusetzen und dem Gerichthof der
Europäischen Union folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:
Ist Art. 101 AEUV dahin auszulegen, dass auf Verpflichtungserklärungen,
die gemäß Art.6.1 der ETSI IPR Policy abgegeben werden, nach
Maßgabe von Art.12 der ETSI IPR Policy einheitlich und unabhängig
vom Schutzland des zugrundeliegenden Schutzrechts sowie vom Sitz
des Schutzrechtsinhabers und des Nutzers des betreffenden Standards
französisches Recht anzuwenden ist?
Die Beklagte zu 1 beantragt im Wege der Widerklage:
1. die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, das als Anlage B 55
ausformulierte Vertragsangebot der Beklagten zu 1 und Widerklägerin auf
Abschluss eines Lizenzvertrages an dem deutschen Teil des europäischen
Patents EP 1 186 189, dem deutschen Gebrauchsmuster DE 200 24
006.4 und dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 841 268
anzunehmen; hilfsweise,
2. festzustellen, dass die Klägerin und Widerbeklagte verpflichtet ist, der
Beklagten zu 1) und Widerklägerin eine Lizenz an dem deutschen Teil des
europäischen Patents EP 1 186 189, dem deutschen Gebrauchsmuster DE
200 24 006.4 und dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 841
268 zu Bedingungen zu erteilen, die im wesentlichen vergleichbar sind
mit den Bedingungen, die in dem ausformulierten Lizenzangebot gemäß
Anlage B 55 enthalten sind.
Weiter beantragen die Beklagten im Wege der Widerklage festzustellen,
dass der als Anlage B 53 vorgelegte Auszug für dieses Verfahren relevant
ist. Die Streithelferin beantragt, sie als Nebenintervenientin zuzulassen,
die Klage abzuweisen; hilfsweise: den Rechtsstreit auszusetzen. Die
Klägerin tritt den Aussetzungsanträgen entgegen, beantragt Abweisung
der widerklageweise geltend gemachten Ansprüche und rügt den Beitritt
der Streithelferin als unzulässig.
Die Beklagten sind der Auffassung, die Kammer sei hinsichtlich der
geltend gemachten Entschädigungsansprüche örtlich unzuständig.
Überdies sei das Verfahren nach Art. 27 EuGVVD auszusetzen, weil
zuvor negative Feststellungsklage vor dem Tribunale di Milano erhoben
worden sei. Die Klägerin habe das neue Klagepatent nicht im Wege der
Klageerweiterung im ausgesetzten Verfahren 7 0 182/08 geltend machen
können.
Die angegriffenen Ausführungsformen machten vom Wortlaut des
Anspruchs 1 ohnehin keinen Gebrauch, weil der UMTS-Standard, anhand
dessen die Verletzungsfrage von der Klägerin dargelegt würde, nicht von
den Merkmalen der erfinderischen Lehre Gebrauch mache. So seien die
von den Beklagten hergestellten und vertriebenen Mobiltelefone nicht
fähig, in dem zum Prioritätszeitpunkt aktuellen UMTS Standard Release
1999 zu arbeiten, weshalb Merkmal 1 nicht verwirklicht sei.
Im innerhalb der Bundesrepublik Deutschland betriebenen UMTS-
Netz würden auch keine mehreren Nutzerklassen unterschieden, wie
es Merkmal la verlange. So würden in dem durch die Streithelferin
betriebenen Netz alle Mobilstationen auf die Nutzerklasse 0 gemappt.
Damit unterscheide das UMTS-Mobilfunknetz der Streithelferin für den
Zugriff auf den RACH nicht zwischen mehreren Nutzerklassen. Entgegen
der Auffassung der Klägerin seien die Access Classes in UMTS ohnehin
keine patentgemäßen Nutzerklassen, da sie eine andere Funktion hätten.
So gebe es beispielsweise nach der Lehre des Patents Mobilstationen,
die keiner Nutzerklasse zugewiesen seien. In UMTS seien hingegen
sämtliche Mobilstationen einer der Nutzerklassen 0 bis 9 zugewiesen.
Hieran zeige sich die unterschiedliche Funktionalität der Access Classes
und der patentgemäßen Nutzerklassen.
Soweit die Mobilstation nach Merkmal 2a dazu eingerichtet sein
müsse, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, liege bereits
deshalb keine Verwirklichung des Merkmals durch die angegriffenen
Ausführungsformen vor, weil die Beklagten keine SIM-Karten vertrieben.
Zudem meine der Wortlaut allein die im Prioritätszeitpunkt existenten
SIM-Karten des GSM-Standards 11.11, Version 7.2.0 oder früher. Die nach
dem UMTS-Standard arbeitenden Mobiltelefone verwendeten überdies
keine SIM- sondern USIM-Karten.
Des weiteren sei auch Merkmal 2b nicht verwirklicht, weil es erfordere,
dass die Zugriffsschwellwertbits und Zugriffsklasseninformationen in
einem einheitlichen Datenstrom zeitgleich übertragen würden, wie
das in Figur 3c dargestellte 13-Bitmuster zeige. Dies sei im UMTS-
Standard jedoch nicht der Fall, weil der Persistenzlevel N und die
Information AC to ASC Mapping nicht gleichzeitig und auch nicht
regelmäßig zeitversetzt gesendet würden. Die AG to ASC Mapping-TabeWe
würde im System Information Block 7, der Persistenzlevel N zeitlich
getrennt im System Information Block 5 oder 5bis über den BCCH an
die Mobilstation übermittelt. Nach der Lehre des Klagepatents müssten
die Zugriffsschwellwertbits und der Zugriffsschwellwert inhaltlich stets
identisch sein, was hinsichtlich der Parameter N und PJ bzw. P(N) in
UMTS nicht der Fall sei, da Pi für jede ASC in der Mobilstation gesondert
berechnet und skaliert werde. Trotz Identität von N sei der Wert Pi
unterschiedlich. Die Information AG to ASC Mapping sei zudem entgegen
der Ansicht der Klägerin keine Zugriffsklasseninformation, sondern Teil der
Zugriffsschwellwertbits, weil sie für die Ermittlung des Parameters Pi, den
Schwellwert, verwendet würde.
Der Verwirklichung von Merkmal 2c stehe entgegen, dass bei UMTS nie
der übertragene Persistenzwert N mit der Zufallszahl R verglichen werde,
sondern vor dem Vergleich mit der Zufallszahl aus N mittels Skalierung
mit dem optionalen Wert Sj zunächst der Persistence Value P\ abgeleitet
werde. Erst dieser werde sodann mit der Zufallszahl R verglichen,
was dem dem Klagepatent immanenten Egalitätsprinzip in dem Sinne
widerspreche, dass der empfangene Persistenzschwellwert nicht
unterschiedslos für alle Mobilstationen gelte, d.h. nicht alle Mobilstationen
die gleichen Gewinnchancen bei der Zugriffslotterie hätten, weil Pi für
jede ASC gesondert in der Mobilstation berechnet werde. Der Wortlaut
erlaube eine solche zusätzliche Skalierung indes nicht. Insbesondere fehle
es jedoch an einer Verwirklichung der Merkmalsgruppe 2d. Im UMTS-
Standard sei die vom Klagepatent vorgesehene strenge Alternativität
nicht gegeben. Die von der Klägerin herangezogene Figur 11.2.2.1 ETSI
125 321 sei dabei ohnehin nur ein Implementierungsvorschlag und
könne daher schon nicht herangezogen werden, um die Verletzungsfrage
darzulegen. Selbst für den Fall ihrer Verbindlichkeit sei nach dem dort
beschriebenen Verfahren die vom Patent beschrieben Alternativität
nicht vorgesehen. Vielmehr werde in UMTS der Persistenzwert Pj
immer mit der Zugriffszahl R verglichen, sodass auch für die ASC#0
die Zugriffsberechtigung nicht unabhängig von den empfangenen
Zugriffsschwellwertbits ermittelt werde. Der von der Klägerin für die
Darlegung der Verletzung herangezogene Ablauf in UMTS habe allein die
Funktion eines Verzögerungsgliedes, entscheide aber nicht über das „Ob“
des Zugriffs. Dies werde in UMTS vielmehr über das Access Class Barring
gesteuert. Der in Anspruch genommene Mechanismus wolle nur durch die
zeitliche Entzerrung der Zugriffe die Überlastsituation entzerren. Überdies
werde im UMTS-Mobilfunknetz der Streithelferin kein dynamischer
Persistenzlevel N übertragen, sondern netzwerkseitig im 51B7 ein fester
Wert 1 gesendet. Somit werde der im SIB7 fest vorgegebene Wert in
keinem Fall für den Zugriff auf den RÄCH relevant. Die erfinderische
Lehre stelle sich insbesondere vor dem Hintergrund einer gemeinsamen
Betrachtung der Stand der Technik darstellenden Dokumente GSM 138
(Anlage B9/D4)und GSM 04.60 (Anlage B9/D6) sowie 15 95 (Anlage
B9/D11) nicht als erfinderisch dar. Auch gegenüber dem Stand der
Technik ARIB Standard RGR STD-32 A (Anlage ROKH1/TD1) beruhe der
Gegenstand des Klagepatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Zudem liege eine unzulässige Erweiterung vor. Das Klagepatent
sei erschlichen worden, da die Klägerin im Erteilungsverfahren das
Dokument GSM 04.60 bewusst verschwiegen habe. Der geltend gemachte
Unterlassungs- und Schadensersatzantrag seien zu unbestimmt und damit
unzulässig, die im Rahmen des Rechnungslegungsantrags geforderte
Belegvorlage unverhältnismäßig, Angaben zu Einkaufspreisen (Antrag
l.2.a)) und den Verkaufsstellen (Antrag l.2.b)) könnten allenfalls ab
Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes geltend gemacht werden.
Ferner können nur entweder Entfernung oder der Rückruf begehrt werden
nicht aber beides zugleich. Die Vernichtung sei unverhältnismäßig, die
Beklagte zu 1 habe weder Eigentum noch Besitz an den angegriffenen
Ausführungen. Ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des
Urteils sei nicht dargetan. Der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis
für die Klage, weil sie in dem beim Oberlandesgericht Karlsruhe
anhängigen Rechtsstreit Az.: 6 U 66/09 als Nebenintervenientin behaupte,
Vertragspartner eines Lizenzvertrages mit den Beklagten zu sein, der
unter anderem auch das Klagepatent bzw. dessen Stammpatent und
verbundene Schutzrechte zum Gegensand habe. Daher fehle der Klägerin
das Rechtsschutzbedürfnis, einen Unterlassungsanspruch geltend zu
machen.
Der Durchsetzung der Klageansprüche könnten die Beklagten den
Lizenzeinwand entgegenhalten. Denn die Beklagten würden durch die
Klägerin unzulässigerweise diskriminiert.
Die (...) GmbH, von der die Klägerin das Patentportfolio erworben
habe, habe im Rahmen des ETSI Standardisierungsverfahrens eine
generelle FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben, die alle in den
UMTS-Standard aufgenommenen Schutzrechte und somit auch das
Klagepatent als ein Teil der Patentfamilie EP 1 186 189 umfasse (Anlage
B 33). Hieran sei auch die Klägerin gebunden. Die Beklagten hätten
nämlich auf der Grundlage der von der GmbH abgegebenen FRAND-
Verpflichtungserklärung nach französischem Recht ein Nutzungsrecht an
dem Klagepatent. Diese habe die Klägerin durch ihre FRAND-Erklärung
(Anlage B 37) ausdrücklich übernommen. Unabhängig davon hätten die
Beklagten jedenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-
Bedingungen, den die Beklagten dem Unterlassungsanspruch gemäß 242
BGB entgegenhalten könnten. Zudem ergebe sich der Lizenzeinwand aus
dem kartellrechtlichen Diskriminierungs- sowie aus dem Kartellverbot. Die
patentrechtlichen Rahmenbedingungen würden von der Klägerin durch
systematische Teilanmeldungen missbraucht. Rechtsmissbräuchlich sei
die Durchsetzung des Klagepatents auch aufgrund eines Patent Ambushs
und schließlich stelle sich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs
als unverhältnismäßig dar. Die Klägerin sei verpflichtet, der Widerklägerin
eine Lizenz an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.
Ein entsprechendes Angebot liege mit der Anlage B 55 vor, das die
Klägerin nicht ablehnen dürfe, ohne gegen das Diskriminierungs- und
Behinderungsverbot zu verstoßen. Die Klägerin sei daher gemäß § 33
GWB zur Annahme des vorgelegten Angebots verpflichtet.
Die Streithelferin trägt vor, sie betreibe in Deutschland u. a. ein UMTS-
Mobilfunknetz, in dem die angegriffenen Telefone der Beklagten
operieren könnten. Die Klage richte sich auch gegen Geräte, die von
der Streithelferin vertrieben würden, welche sie von den Beklagten
beziehe. Sie sehe sich daher möglichen Regressansprüchen der Beklagten
ausgesetzt, weshalb ein rechtliches Interesse bestehe, das sie zum
Streitbeitritt berechtige. Dieses Interesse ergebe sich überdies schon
aus der Streitverkündung selbst und aus dem Umstand, dass ihr
möglicherweise Regressansprüche zustünden, wenn die Beklagten nicht
mehr in der Lage sein sollten, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die
gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll über die
mündliche Verhandlung ergänzend Bezug genommen. Die Parteien
haben zuletzt durch nicht nachgelassene Schriftsätze vom 20.01.2011
(Klägerin und Beklagte), vom 01.02.2011 (Klägerin) und vom 10.02.2011
(Beklagte) Vortrag gehalten.
Entscheidungsgründe
A. Entscheidungszuständigkeit
1. Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr.
3 EuGWO iVm § 143 Abs. 1 PatG iVm § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind
dem Vorwurf ausgesetzt, bundesweit den deutschen Teil des Europäischen
Patents EP 1 841 268 zu verletzen, womit ein deliktischer Gerichtsstand
auch in Baden-Württemberg vorliegt.
II. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Kammer auch
hinsichtlich des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs nach §
33 PatG zur Entscheidung berufen. Der eine Zuständigkeit nach § 32
ZPO, Art. 5 Nr. 3 EuGWO für den Entschädigungsanspruch ablehnenden
Auffassung (Kühnen, GRUR 1997, 19 ff.) tritt die Kammer nicht bei.
Nach Auffassung der Kammer liegt dieser Auffassung ein zu enges
Verständnis der zitierten Vorschriften zugrunde, die sie im wesentlichen
unter Verweis auf die Entscheidung „Offenendspinnmaschine“ des
Bundesgerichtshofs (BGHZ 107, 161, 164) damit begründet, die
Benutzung einer offengelegten Erfindung stelle kein rechtswidriges,
sondern ein durch das Gesetz erlaubtes Verhalten dar und werde daher
nicht durch die benannten Vorschriften erfasst. Bereits diese Qualifikation
ist indes nicht unbestritten (vgl. Pahlow GRUR 2008, 97 ff. mwN).
Sinn und Zweck der Schaffung einer besonderen Zuständigkeit desjenigen
Gerichts, in dessen Zuständigkeitsbereich der Handlungs- und/oder
Erfolgsort einer deliktischen Handlung fällt, ist die Erleichterung der
Prozessführung für den Deliktsgläubiger, der die Vorteile des orts- und
beweisnahen Gerichts soll nutzen dürfen (Musielak/Heinrich, ZPO, 7.
Aufl. 2009, § 32 Rn. 1). In negativer Hinsicht kann die Anwendbarkeit
des § 32 ZPO daher ausgeschieden werden, wenn es sich um eine
Klage handelt, die eine Form der Vertragsverletzung zum Gegenstand
hat. Hingegen wird jedenfalls in Fällen der bereicherungsrechtlichen
Eingriffskondiktion eine Anwendbarkeit des § 32 ZPO bejaht, da diese
eine Form unerlaubter, der Rechtsordnung zuwiderlaufende Handlung
darstelle (Musielak/Heinrich, ZPO, 7. Aufl. 2009, § 32 Rn. 7 mwN;
Zöller/Vollkommer, ZPO, 28. Aufl. 2010, § 32 Rn. 9). Selbst wenn
man daher mit der Ansicht des Bundesgerichtshofs die Benutzung
einer offengelegten Erfindung als erlaubtes Verhalten ansieht, zwingt
dies nicht dazu, bereits aus diesem Grund eine Zuständigkeit nach
§ 32 ZPO und dem autonom auszulegenden Art. 5 Nr. 3 EuGWO zu
verneinen. Denn der Entschädigungsanspruch erscheint – obwohl kein
Schadensersatz- oder Bereicherungsanspruch im eigentlichen Sinne –
dem Anspruch aus Eingriffskondiktion jedenfalls insoweit vergleichbar
als hier wie dort aus dem Zuweisungsgehalt eines Rechts Ansprüche
gegen den Eingreifenden bzw. Benutzenden geltend gemacht werden
können, da das Recht wirtschaftlich dem Inhaber bzw. Patentanmelder
zugewiesen ist. Aus einer formalistischen, auf die Rechtsnatur des
Entschädigungsanspruchs verweisenden Auffassung ergäbe sich eine nach
Ansicht der Kammer nicht sachgerechte Aufspaltung der gerichtlichen
Zuständigkeit für die Entscheidung über den Entschädigungsanspruch
einerseits und Schadensersatzansprüche andererseits, die die Gefahr
sich widersprechender Entscheidungen in sich trägt. Insoweit verweist
Kraßer (vgl. ders., Patentrecht, 6. Aufl. 2009, 5. 898 für eine analoge
Anwendung des § 32 ZPO plädierend) zutreffend darauf, dass die
Klage oftmals erst nach Erteilung des Patents erhoben wird und in der
Regel im Wege der objektiven Klagehäufung der Entschädigungsgrund
der Schadensersatzanspruch in einem Rechtsstreit geltend gemacht
werden. Es ist kein mit dem Regelungsziel von § 32 ZPO vereinbarer
Grund ersichtlich, denjenigen, der das dem Patentanmelder zustehende
Recht auch vor der Erteilung genutzt hat, dadurch zu begünstigen,
dass der Verletzte seine Rechte aus der ihm gebührenden Erfindung vor
unterschiedlichen Gerichten durchsetzen muss. Diese Erwägungen gelten
für die autonom auszulegende Vorschrift des Art. 5 Nr. 3 EuGWO, aus der
sich die Zuständigkeit der Kammer für die gegen die Beklagte Ziffer 1
geltende gemachten Ansprüche ableitet, in gleicher Weise wie für § 32
ZPO, aus dem die Zuständigkeit der Kammer für die gegen die Beklagte
Ziffer 2 gerichteten Ansprüche folgt.
B. Keine Aussetzung nach Art. 27 Abs. 1, 30 Nr. 1 EuGWO
Das Verfahren ist nicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGWO auszusetzen.
1. Nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO hat das später angerufene Gericht das
Verfahren von Amts wegen auszusetzen bis die Zuständigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts feststeht, wenn bei Gerichten verschiedener
Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben
Parteien anhängig gemacht werden.
II. Zwar haben die hiesigen Beklagten am 26.02.2010 vor dem Tribunale
di Milano Klage auf Feststellung der Nicht-Verletzung des italienischen und
deutschen Teils der europäischen Patentanmeldung bzw. des europäischen
Patents EP 1 841 268 erhoben (Anlage K 72), die am 10.03.2010 dort
eingegangen ist (vgl. Stempel Anlage B 5b, Anlagenband II C). Indessen
hat die Klägerin das Landgericht Mannheim bereits am 05.02.2010 und
damit zeitlich vorher angerufen.
1. Auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der jeweiligen Verfahren
kommt es dabei nach der Konzeption der EuGVVO nicht an (vgl.
Erwägungsgrund 15 VO (EG) 44/2001; MünchKomm-ZPO/Gottwald, 3.
Aufl. 2008, Art. 30 EuGVO Rn. 1 f.). Die Anrufung wird durch Art. 30
EuGWO näher definiert und ist autonom zu entscheiden, wobei nach
Nr. 1 der Vorschrift ein Gericht zu dem Zeitpunkt als angerufen gilt,
zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstück bei Gericht eingereicht
worden ist. Erforderlich ist, dass der Kläger es in der Folge nicht versäumt
hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die Zustellung des
Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken, wodurch wiederum auf die
jeweilige lex fori zurückgegriffen wird, nach deren Rechtssystem diese
Frage zu entscheiden ist (OLG Karlsruhe, OLGR 2006, 714).
2. Vorliegend hat die Klägerin alles nach diesen Maßstäben Erforderliche
getan. Sie hat ausweislich der Akten dem Schriftsatz, durch den die Klage
um das Klagepatent erweitert wurde, einen Verrechnungsscheck über C
22.368, beigefügt (vgl. Vermerk der Geschäftsstelle AS 1), wobei der aus
einem Streitwert von C 2.000.000, berechnete Betrag ausweislich der
Zahlungsanzeige der Landesoberkasse am 09.02.2010 eingezahlt und am
15.02.2010 gebucht wurde (AS VI). Damit hat die Klägerin der Vorschrift
des § 12 Abs. 1 S. 2 GKG genügt, wonach eine Klageerweiterung erst
nach Zahlung der Gebühr zugestellt werden soll. Entsprechend hat der
Vorsitzende die Zustellung der Klageerweiterung durch Verfügung vom
08.02.2010 (AS 31) angeordnet.
Insoweit greift der Einwand der Beklagten nicht durch, die Zustellung
hätte nicht erfolgen dürfen, weil die Klägerin den Gebührenausschuss
nur aus einem offenkundig untersetzten Streitwert entrichtet habe. Die
Klägerin hat der Ordnungsvorschrift des § 61 GKG (Binz/Dörndorfer,
Gerichtskostengesetz, 2. Aufl. 2009, § 61 Rn. 1) entsprochen und
einen vorläufigen Streitwert von EUR 2.000.000 als ihrer Ansicht nach
zutreffenden Streitwert angegeben, aus dem sie die Gebühr entrichtet
hat. Der so angesetzte vorläufige Streitwert wurde auch von dem die
Zustellung verfügenden Gericht nicht beanstandet, sondern auf dieser
Grundlage die Zustellung der Klageerweiterung bewirkt.
Im Ergebnis geht ferner die Argumentation der Beklagten fehl, die
Klägerin habe deshalb nicht die ihr nach Art. 30 Nr. 1 EuGWO obliegenden
Maßnahmen getroffen, weil sie die Klageerweiterung in dem ausgesetzten
Verfahren 7 0 182/08 vorgenommen habe. Die Prozesshandlung sei
nämlich nach § 249 Abs. ZPO unwirksam. Vorliegend muss nicht die
Frage entschieden werden, ob Art. 30 EuGWO die von den Beklagten
als unzulässig gerügte Prozesshandlung der Klägerin überhaupt in den
Blick nimmt, denn jedenfalls liegt ein Verstoß nicht vor. § 249 Abs.
2 ZPO betrifft nämlich nur Prozesshandlungen die „in Ansehung der
Hauptsache“ vorgenommen wurden. Vorliegend hingegen wurde die
Klage um einen weiteren Streitgegenstand erweitert und folglich keine
Handlung vorgenommen, die die ausgesetzte Hauptsache betraf (vgl.
MünchKomm-ZPO/Gehrlein, 3. Aufl. 2008, § 249 Rn. 19). Zudem wäre ein
Mangel jedenfalls nach § 295 Abs. 1 ZPO geheilt, weil die Beklagten die
Zustellung der Klageerweiterung in ihrem Schriftsatz vom 18.02.2010 (AS
33 ff.) ausdrücklich genehmigt haben.
Es kann somit offen blieben, ob das vor dem Tribunale di Milano
angestrengte Verfahren überhaupt denselben Anspruch im Sinne von
Art. 27 Abs. 1 EuGWO betrifft, wobei der Begriff des Anspruchs i. 5. d.
autonom auszulegenden Vorschrift nicht mit dem Streitgegenstandsbegriff
nach deutschem zivilprozessualen Verständnis identisch ist (für eine
vergleichbare Konstellation verneinend LG Düsseldorf, GRUR-RR 2009,
402 ff.), und ob möglicherweise mangels Kognitionsbefugnis des
italienischen Gerichts hinsichtlich einer Verletzung über den deutschen
Teil eines Europäischen Patents im Hinblick auf Art. 6 EMRK ein Fall
so evidenter Unzuständigkeit des Tribunale di Milano vorliegt, dass
eine Aussetzung ungeachtet der Grundsätze, die der Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaft etabliert hat (vgl. EuGH 9.12.2003 C-116/02,
EuZW 2004, 2004, 188; EuGH Urt. v. 27.04.2004 C-159/02 – Turner/
Grovit, IPRax 2004, 425; EuGH SchiedsVZ 2009, 120), zu unterbleiben
hätte (vgl. hierzu BGH NJW 2002, 2795).
C. Klage
Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet. Die Beklagten
verletzen das Klagepatent (1.), wohingegen die gegen die geltend
gemachten Ansprüche erhobenen Einwendungen nicht durchgreifen
(II.). Hieraus rechtfertigen sich ganz überwiegend die von der Klägerin
begehrten Rechtsfolgen (III.).
1. Patentverletzung
Die Beklagten verletzen das Klagepatent gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ iVm §
9 5. 2 Nr. 1 PatG, weil sie von Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar
wortsinngemäßen Gebrauch machen.
1. Das Klagepatent betrifft den Zugriff einer Mobilstation auf einen
wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse.
a) Es kennzeichnet im Stand der Technik Verfahren zur Zugriffskontrolle
auf einen Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes
für mindestens eine Teilnehmerstation, wobei Informationssignale an
diese übertragen würden, als bekannt. Ebenso sei aus der US 4,707,832
ein local area network bekannt, das einen gemeinsamen Steuerkanal
benutze, über den Steuermeldungen zwischen Modems innerhalb
des Netzwerks ausgetauscht würden. Zusätzlich sei eine Vielzahl von
Datenkanalpaaren vorhanden, wobei die Zuteilung der Datenkanäle
von dem erfolgreichen Gebrauch des Steuerkanals abhänge, wozu ein
vorgegebenes Steuerkanalzugangsschema verwendet würde. Hiernach
müsse jeder anfordernde Knoten eine akkumulierte Aktivitätsmessung
mit einer Verkehrsdichtenschwelle vergleichen, die kontinuierlich an die
aktuelle Steuerkanalaktivität angepasst werde. Der Steuerkanal bliebe
für den anfordernden Benutzerknoten gesperrt, solange die akkumulierte
Messung geringer sei als die Schwelle.
Aus der WO 97/19525 sei ein drahtloses Kommunikationssystem
bekannt, das die begrenzte Anzahl der Kanäle für eine Funkzelle
mit einer Basisstation derart verwalte, dass zur Vermeidung von
Überlastungssituationen von der Basisstation die Anzahl der
Zugriffsversuche ermittelt und Werte für die Zugriffswahrscheinlichkeit
an die einzelne Teilnehmerstationen über einen gemeinsamen broadcast
Channel oder Steuerkanal übertragen würden. Die empfangende
Teilnehmerstation wähle aus diesen Werten eine ihrer Prioritätsklasse
entsprechenden wert aus und vergleiche ihn mit einer Zufallszahl, um
festzustellen, ob ihr ein Zugriff auf den Kommunikationskanal erlaubt sei.
Gemäß der Schrift WO 98/23109 werde der Überlastungsschutz in einem
zellularen Netzwerk durch eine zweistufige Adaption der Persistenz einer
Mobilstation realisiert. EP 0765096 A2 offenbare eine Zugriffsmethode
in einem CDMA-Mobilfunksystem, wobei die Mobilstation mit den zu
übertragenden Daten ein Übertragungsanforderungssignal über eine
Zugriffskanal sende, die Basisstation ein Übertragungsbewilligungssignal
übermittle, welches für die Übertragung die Zeitsteuerung der Daten und
einen für die Übertragung zu verwendenden Spreizcode zuweise, das
vom Auslastungszustand des Signalisierungskanals und des Zustands
der Häufigkeit der Daten abhänge. In Tdoc SMG2 UMTS-L23 535/98
schließlich sei ein Algorithmus mit dynamischer Persistenz vorgeschlagen,
der die Interferenzverwaltung und Minimierung der Verzögerung
bezwecke, indem der Zugriff auf den RACH-Kanal des Systems kontrolliert
werde. Das System verbreite über einen gemeinsamen Downlink-
Kanal einen vom geschätzten Backlog der Systemnutzer abhängigen
Persistenzwert. Dieser werde vom UE gelesen und übertrage ihn auf dem
nächst verfügbaren RACCH-Slot mit einer Wahrscheinlichkeit p. Wenn
sich ein Stau auf dem RACH im System ergebe, werde der Persistenzwert
reduziert, wodurch die Anzahl der aktiven Benutzer auf dem RACH
reduziert werde. Umgekehrt werde der Persistenzwert in den inaktiven
Zeitabschnitten erhöht, sodass die Zugriffsverzögerung verbessert werde.
b) Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als Vorteil seiner
erfinderischen Lehre, dass sich mit ihr eine zufällige Verteilung
der Zugangsberechtigung zu dem Telekommunikationskanal für
eine oder mehrere Teilnehmerstationen realisieren lasse, wobei die
Zugriffskontrolle lediglich die Übertragung des Zugriffsschwellwerts
erfordere und daher ein Minimum an Übertragungskapazität
in Anspruch nehme. Besonders vorteilhaft sei es, wenn in der
Auswerteeinheit der Teilnehmerstation geprüft werde, ob die
Zugriffsberechtigungsdaten Zugriffsberechtigungsinformationen
und Zugriffsklasseninformationen für mindestens eine vorgegebene
Nutzerklasse, der die Teilnehmerstation zugeordnet sei, umfassten,
wobei der Zugriff auf einen Telekommunikationskanal von der
Zugriffsklasseninformation für die betreffende Nutzerklasse abhängig
sei. So könnte Teilnehmerstationen bestimmter Nutzerklassen der Zugriff
auf den Kanal gewährt werden, selbst wenn sie eigentlich aufgrund der
zufälligen Verteilung mittels Zugriffsschwellwerts nicht zugreifen dürften.
Diese Funktionalität lasse sich beispielsweise für Notrufdienste nutzen.
c) Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik werde durch eine
Mobilstation nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:
(1) Mobilstation (5, 10, 15, 20) zum Betrieb in einem UMTS
Mobilfunknetz, (a) in dem mehrere Nutzerklassen (35, 40) unterschieden
werden,
(2) die Mobilstation (5, 10, 15, 20) ist dazu eingerichtet,
(a) eine Nutzerklasse (35, 40) von einer SIM-Karte zu lesen
(b) über einen Broadcast Control Channel (25) Zugriffsschwellwertbits
(S3, S2, S1, SO) und Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu
empfangen,
(c) aus den Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, SO) eine
Zugriffsschwellwert (5) zu ermitteln,
(d) anhand der für die Nutzerklasse (35, 40) relevanten
Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) zu ermitteln,
(i) ob die Mobilstation (5, 10, 15, 20) unabhängig von den empfangenen
Zugriffsschwellwertbits (S3, S2, S1, SO) auf einen wahlfreien
Zugriffskanal, z. B. RACH, zugreifen darf,
(ii) oder ob die Zugriffsberechtigung auf den wahlfreien Zugriffskanal, z.
B. RÄCH, in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung ermittelt
wird.
2. Die angegriffene Ausführungsform macht von sämtlichen Merkmalen
wortsinngemäßen Gebrauch.
a) Bei den von den Beklagten vertriebenen Mobiltelefonen handelt es sich
um Mobilstationen, die im Sinne des Merkmals 1 zum Betrieb in einem
UMTS Mobilfunknetz geeignet sind.
aa) Die von den Beklagten vertriebenen Mobiltelefone sind UMTS-fähig
und damit zum Betrieb in einem UMTS Mobilfunknetz geeignet. Die
Argumentation der Beklagten, Merkmal 1 sei nicht verwirklicht, weil es
darauf ankomme, dass die Mobiltelefone in dem im Prioritätszeitraum
existenten UMTS-Netz betreibbar seien, was nicht der Fall sei, weil die
vertriebenen Mobiltelefone nicht rückwärtskompatibel seien und nicht
in dem damals aktuellen UMTS Release 1999 arbeiten könnten, greift
patentrechtlich zu kurz. Bereits nach dem Wortlaut beschränkt sich der
Anspruch nicht auf den UMTS-Standard, der im Prioritätszeitpunkt aktuell
war. Vielmehr ist nur erforderlich, dass die Mobilstation in „einem“ UMTS-
Mobilfunknetz betreibbar ist. Nur insoweit hat die Funktionalitätsangabe
mittelbare Bedeutung für den Schutzbereich des geltend gemachten
Vorrichtungsanspruchs (vgl. BGH GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze).
Der Fachmann erkennt, dass sich der Schutzanspruch nicht auf den
UMTS Standard in der Version Release 1999 beschränken soll, weil ihm
bekannt war, dass der UMTS-Standard ständigen Wandelungen und
Fortschreibungen unterliegt, der umgekehrt auch die Funktionalitäten der
nach ihm arbeitenden Vorrichtungen beeinflusst. Der Fachmann erkennt
als notwendig nur, dass das UMTS-Netz zellular aufgebaut sein (vgl.
Klagepatentschrift [0016]) und einen wahlfreien Zugriffskanal und einen
Signalisierungskanal aufweisen muss (vgl. Klagepatentschrift [0017]).
Dafür dass sich der Schutzbereich auf ein UMTS-Mobilfunknetz einer
bestimmten Version beschränken würde, findet der Fachmann indes in der
Beschreibung und den Zeichnungen keinerlei Anhaltspunkte. Im Gegenteil
findet er seine Auffassung, dass der in Merkmal 1 verwendete Begriff
des UMTS-Mobilfunknetzes weit zu verstehen ist, durch den Hinweis
in der Patentschrift bestätigt, dass „das erfindungsgemäße Verfahren
[...] in einem Mobilfunknetz nach dem UMTS-Standard [...]‚ nach GSM-
Standard, oder dergleichen realisiert werden“ könne (Klagepatentschrift
Sp. 14 Z. 54 ff.). Diesen Hinweis versteht er als Indiz für die Richtigkeit
seiner Annahme, dass der Wortlaut des Merkmals 1 den Schutzbereich
des Anspruchs nicht auf eine bestimmte Version des UMTS-Standards
beschränken will.
bb) Soweit das UMTS-Mobilfunknetz verschiedene Nutzerklassen
unterscheiden muss (Merkmal la)), ist auch dieses Merkmal erfüllt.
Nach Auffassung der Kammer sind die im UMTS-Standard (ETSI TS
122 011, Abschn. 4.2, Anlage K 11) vorgesehenen Access Classes
patentgemäße Nutzerklassen. Hierfür ist lediglich erforderlich, dass
die im Netz arbeitenden Mobilstationen nach abstrakten Kriterien einer
vorgegebenen Nutzerklasse (vgl. Klagepatentschrift [0010]) zugeordnet
werden. Dieses Erfordernis findet der Fachmann im UMTS-Standard an
zitierter Stelle wieder, wenn er dort erfährt, dass alle Mobilstationen einer
von zehn Gruppen zugeordnet werden, die auf der SIM/USIM gespeichert
sind und u. U. die Mobilstationen fünf weiteren speziellen Kategorien
angehören können.
Irrelevant ist indes, ob in den derzeit betriebenen Mobilfunknetzen
tatsächlich von dieser im Standard vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird, weil dies die Fähigkeit der angegriffenen Ausführungsform,
standardgemäß zu arbeiten, nicht in Frage stellt. Daher ist ohne Belang,
ob im UMTS-Netz, das die Streithelferin betreibt, alle Mobilstationen
auf die ASC#0 gemappt sind. Ebenso ist ohne Belang, ob das Patent
Mobilstationen kennt, die keiner Nutzerklasse zugeordnet sind (vgl.
Klagepatentschrift [0031]) oder umgekehrt der UMTS-Standard
zusätzliche Nutzerklassen kennt, denen die Mobilstation angehören
kann, ohne dass dies im Patent Entsprechung finden würde. Insoweit
erschöpft sich die Argumentation der Beklagten in dem Postulat, die
klagepatentgemäßen Nutzerklassen seien etwas anderes, ohne dass eine
Begründung für diese Auffassung gegeben wird noch sonst ersichtlich ist.
b) Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen weiter Merkmal
2a, weil sie dazu eingerichtet ist, eine patentgemäße Nutzerklasse von
einer SIM-Karte zu lesen. Ausweislich des UMTS-Standards TS 122 011,
Abschnitt 4.2 (Anlage K 11) wird die der Mobilstation zugewiesene Access
dass als patentgemäße Nutzerklasse auf der SIM/USIM gespeichert.
Das Klagepatent beschreibt dabei, dass die Auswerteeinheit der
Mobilstation auf eine Zugriffsberechtigungskarte 75 zugreift, die
„beispielsweise eine SIM-Karte“(vgl. Klagepatent Z. 7 Sp. 27 f.) sein
könne. Da der Wortlaut lediglich verlangt, dass die Mobilstation „dazu
eingerichtet“ ist, eine Nutzerklasse von einer SIM-Karte zu lesen, ist auch
irrelevant, dass die Beklagten selbst keine Mobilfunkgeräte mit SIM-
Karten vertreiben. Entscheidend ist allein, dass die von den Beklagten
vertriebenen Mobilstationen die entsprechende Funktionalität aufweisen.
Da der Fachmann anhand der vorzitierten Stelle in der Beschreibung des
Klagepatents erkennt, dass der dort verwendete Begriff der SIM-Karte
seiner Funktion nach eine Zugriffsberechtigungskarte in den Blick nimmt
und ihm zudem kraft seines allgemeinen Fachwissens bekannt ist, dass
entsprechende Zugriffsberechtigungskarten, die im UMTS-Netz verwendet
werden, als USIM-Karten bezeichnet werden, ist patentrechtlich ebenfalls
ohne Belang, dass im UMTS-Netz USIM- und keine SIM-Karten eingesetzt
werden. Dass die Begriffe insoweit synonym verwendet werden, ist
gerade aus dem zitierten UMTS-Standard ersichtlich, der selbst ausführt,
die Access dass sei in der „SIM/USIM“ gespeichert (aaO Abschnitt
4.2) Aus den bereits zu Merkmal 1 dargelegten Gründen erkennt der
Fachmann zudem, dass sich der Anspruch nicht wie die Beklagten meinen
etwa nur auf die im Prioritätszeitpunkt verwendete SIM-Karte nach dem
GSM-Standard 11.11, Version 7.2.0 oder früher beschränkt.
c) Ferner machen die angegriffenen Ausführungsformen auch von
Merkmal 2b wortsinngemäßen Gebrauch.
aa) Der Fachmann erkennt in dem Parameter „AG to ASC Mapping“,
der nach dem UMTS-Standard im System Information Block 5 bzw. 5bis
übertragen wird, eine patentgemäße Zugriffsklasseninformation (vgl. ETSI
TS 125 331, Abschn. 8.5.12 und 8.5.13, Anlage K 10).
Der Beschreibung (vgl. [0027j) entnimmt der Fachmann, dass das Patent
als Zugriffsklasseninformation eine solche Signalisierung begreift, die
für eine bestimmte Nutzerklasse relevant ist. Eben diese Funktionalität
weist der Parameter AG to ASG Mapping auf, der in Abschnitt 8.5.13 des
ETSI TS 125 331 beschrieben wird. Es ist ersichtlich, dass den Access
Classes als patentgemäßen Nutzerklassen jeweils eine Access Service
Glass zugeordnet wird. Diese Beziehung wird durch die Argumentation
der Beklagten, der Parameter AG to ASG Mapping fließe in die Ermittlung
des Persistenzwerts Pj ein, nicht in Frage gestellt. Selbst wenn dies der
Fall wäre, so stellte dies den Umstand nicht in Frage, dass der Parameter
nach dem Standard für definierte Nutzerklassen bestimmte Informationen
enthält, die sodann für den Zugriff auf den RAGH relevant sind (vgl dazu
bei e).
bb) Zudem findet der Fachmann in dem Persistenzniveau N, der im
System Information Block 7 übertragen wird (TS 125 331, Abschnitt
8.5.12, Anlage K 10), eine Entsprechung der patentgemäßen
Zugriffsschwellwertbits, die über den RAGH gesendet, von der
Mobilstation empfangen werden und sodann Eingang in die Ermittlung des
Zugriffsschwellwerts finden (vgl. sogleich bei c).
cc) Er erkennt dabei, dass es bei funktionaler Betrachtung allein darauf
ankommt, dass beide in Merkmal 2b vorgestellten Parameter in dem
Zeitpunkt für die Mobilstation verfügbar sein müssen, zu dem sie auf
den RÄGH zugreifen möchte. Das Verständnis der Beklagten, wonach
die Zugriffsklasseninformationen und die Zugriffsschwellwertbits zur
selben Zeit und gemeinsam in einem einheitlichen Datenstrom gesendet
werden müssen, was aus der das 13 -Bitmuster darstellenden Figur 3c
ersichtlich sei, ist patentrechtlich unzutreffend. Weder dem Wortlaut des
Merkmals 2b noch der Beschreibung lässt sich entnehmen, dass nur eine
zeitgleiche Übertragung im selben Datenstrom patentgemäß wäre. Soweit
in der Figur 3c die entsprechenden Parameter dem Postulat der Beklagten
entsprechen, erkennt der Fachmann, dass es sich hierbei um ein bloßes
Ausführungsbeispiel handelt, das den Schutzbereich nicht beschränkt (vgl.
Klagepatent [0034]).
d) Auch das Merkmal 2c wird von den angegriffenen Ausführungsformen
wortsinngemäß verwirklicht, weil in den UMTS-fähigen Mobilstationen
der Beklagten aus den übertragenen Zugriffsschwellwertbits ein
Zugriffsschwellwert (5) ermittelt wird. So wird nach dem Standard
aus dem Parameter N über die feststehende Beziehung P(N) =
2“(n“1) der für die Zugriffsschwellwertauswertung verwendete
Zugriffsschwellwert P(N)= PJ ermittelt. Ob für die ASG#2-7 zusätzlich
im Zuge der Ermittlung ein Skalierungsfaktor si berücksichtigt wird
(vgl. ETSI TS 125 331, Abschnitt 8.5.12), ist ohne Belang, weil der
Schutzbereich des Patents nach dem Anspruchswortlaut nicht darauf
beschränkt ist, dass der Zugriffsschwellwert ausschließlich aus den
übertragenen Zugriffsschwellwertbits ermittelt wird. Soweit die Beklagten
entgegenhalten, dass durch die Skalierung niemals die Zufallszahl R,
sondern erst der durch den Skalenfaktor Sj beeinflusste und für jede
ASC gesondert berechnete Wert Pj mit R verglichen würde und hierdurch
dem Egalitätsprinzip des Klagepatents widersprochen werde, wonach
der empfangene Schwellwert unterschiedslos für alle Mobilstationen
gelten solle und alle Mobilstationen die gleichen „Gewinnchancen in der
Zugriffslotterie“ haben müssten, findet diese Auffassung im Klagepatent
keine Stütze.
e) Schließlich wird nach der Auffassung der Kammer auch die
Merkmalsgruppe 2d durch die angegriffenen Ausführungsformen
wortsinngemäß verwirklicht.
aa) Nach dem für die Darlegung der Verletzungsfrage herangezogenen
UMTS-Standard erhält die Mobilstation über den Parameter AC to ASC
Mapping die Information, welche Access Service dass der aus der (U)SIM-
Karte ausgelesenen Access dass zugewiesen ist. Für die ASC#0 darf
die Mobilstation nach Auffassung der Kammer im Sinne des Merkmals
2d (i) unabhängig von den empfangenen Zugriffsschwellwertbits
auf den wahlfreien Zugriffskanal zugreifen, wobei dies anhand der
für die Nutzerklasse relevanten Zugriffsklasseninformation ermittelt
wird. Denn der Parameter AG to AG Mapping stellt die patentgemäße
Zugriffsklasseninformation dar (vgl. oben bei c) aa), anhand der für
die nach dem Standard vorgesehenen Nutzerklassen „ermittelt“ wird,
ob der Zugriff nach dem Weg des Merkmals 2d (i) oder 2d (ii) erfolgt.
Ist der betreffenden Access dass der Mobilstation ASC#0 zugeteilt,
so ist nach dem Standard der Persistenzwert Pj auf 1 gesetzt (vgl.
TS 125 331 Abschn. 8.5.12, Anlage K 10) und damit die Bedingung
für den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal nach der Figur
11.2.2.1 des ETSI TS 125 321 (Anlage K 9) immer erfüllt, weil der
Zugriff immer möglich ist, wenn R <Pi, wobei 0 <R <1 gilt. Sofern Pj
auf 1 gesetzt ist, ist Pj immer größer als R, weil R seinerseits stets
kleiner als 1 ist. Aus Sicht der Kammer steht der Verwirklichung des
Merkmals nicht entgegen, dass auch für die ASG#0 ein Vergleich
des auf 1 gesetzten Persistenzwert R mit der gezogenen Zufallszahl
R stattfindet, weil auch dann die Entscheidung über den Zugriff auf
den wahlfreien Zugriffskanal unabhängig von den empfangenen
Zugriffsschwellwertbits erfolgt. Patentrechtlich entscheidend ist nach
Merkmal 2d (i) nur, dass die Entscheidung über den Zugriff nicht mehr
von der Zugriffsschwellwertbestimmung abhängt, wie Merkmal 2d (ii) es
vorsieht. Das Verständnis der Beklagten, die den Wortlaut „unabhängig
von“ im Sinne einer Nichtauswertung verstehen, und das Merkmal deshalb
nicht als gegeben ansehen, weil immer ein Abgleich des Persistenzwerts
Pj mit R stattfinde, greift bei der gebotenen, am technischen Sinngehalt
der in der Patentschrift verwendeten Worte anknüpfenden Auslegung
des Wortlauts (BGHZ 150, 149, 156 – Schneidmesser 1; BGH GRUR
1999, 909 – Spannschraube) zu kurz. Denn als Vorteil der Erfindung
wird in der Beschreibung gerade herausgestellt, dass es aufgrund der
erfinderischen Lehre möglich sei, Teilnehmerstationen einer vorgegebenen
Nutzerklasse selbst dann zur Nutzung des Kanals zuzulassen, wenn
sie aufgrund der zufälligen Verteilung mittels des Zugriffsschwellwerts
eigentlich nicht zugriffsberechtigt wären, sie indes einer bevorzugten
Nutzerklasse zugeordnet werden, die unabhängig von der zufälligen
Verteilung durch die entsprechenden Zugriffsschwellwertinformationen
auf den Kanal zugreifen dürfen (vgl. Klagepatentschrift [0019].
Dieser erfindungsgemäße Vorteil wird indes durch das beschriebene
Verfahren ebenso erreicht, selbst wenn gleichsam „im Leerlauf” als
Standardprozedur immer ein Abgleich von Zufallszahl und Persistenzwert
stattfindet, indes aufgrund des der Nutzerklasse zugewiesenen
Persistenzwerts das Ergebnis des Abgleichs von vornherein feststeht.
Das Klagepatent gibt insoweit aus Sicht der Kammer nicht vor, auf
welche Art und Weise sichergestellt ist, dass die Zugriffsschwellwertbits
auf die Entscheidung über den Zugriff keine Bedeutung haben (vgl.
Klagepatentschrift Sp. 11 Z. 32 ff. und Z. 47 ff.).
bb) Die Argumentation der Beklagten, der Parameter AG to ASG Mapping
sei auch ein Teil der Zugriffsschwellwertbits, weil das AG to ASG Mapping
für die Ermittlung von Pi verwendet werde, wenn der Wert für die
verschiedenen ASG gesondert berechnet werde, führt aus Sicht der
Kammer nicht dazu, dass der Parameter AG to ASG Mapping als „(Teil
der) Zugriffsschwellwertbit(s)“ (vgl. AS 315 bei Tz. 125) zu qualifizieren
wäre. Der Umstand, dass der Persistenzwert nach dem Standard für
verschiedene Access Service Glasses berechnet wird, nimmt dem
Parameter aus Sicht der Kammer bei der am technischen Sinngehalt
anknüpfenden Bestimmung seiner Funktion nicht die Eigenschaft einer
patentgemäßen Zugriffsklasseninformation (vgl. oben c) aa).
cc) Ferner vermag die Ansicht der Beklagten nicht zu überzeugen, im
Ergebnis sei der im Standard praktizierte Ablauf deshalb etwas anderes
als das patentgemäße Vorgehen nach Merkmalsgruppe 2d, weil das
standardgemäße Verfahren allein den Sinn habe, Überlastsituationen
dadurch zu entzerren, dass die Zugriffe zeitlich entzerrt würden. Hingegen
sei nach dem Standard die grundsätzliche Entscheidung, dass ein
Zugriff erfolgen könne, bereits vorher getroffen worden. Es gehe nur
noch darum, wann er konkret erfolgen dürfe. Diese Betrachtung ist
patentrechtlich unzutreffend, weil der geltend gemachte Anspruch allein
die konkrete Zugriffssituation auf den wahlfreien Zugriffskanal im Blick
hat. Nach dem Vortrag der Beklagten ist indes über den konkreten
Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal noch nicht entschieden, wenn
die jeweilige Teilnehmerstation sich noch in der von den Beklagten
als Verzögerungsglied beschriebenen Warteschleife befindet. Die
Entscheidung, ob auf den Kanal tatsächlich zugegriffen werden darf,
erfolgt auch dann erst nach dem geschilderten Durchlaufen der im
Standard vorgesehenen Prozedur.
dd) Patentrechtlich unerheblich ist daher auch, dass der Standard den
Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal auch noch über die zusätzliche
Funktion des Access dass Barring steuert. Denn dies schließt nicht
aus, dass dann, wenn eine bestimmte Nutzerklasse nicht bereits
von vornherein ausgeschlossen ist, die Zugriffsberechtigung auf den
wahlfreien Zugriffskanal patentgemäß erfolgt.
ee) Soweit die Beklagten schließlich die Verbindlichkeit der Figur
11.2.2.1 in Abrede stellen und sie als bloßen Implementierungsvorschlag
verstanden wissen wollen, kann sich die Kammer auch dem nicht
anschließen. Die Figur ist in einem Technical Standard (TS)Dokument
enthalten, das auf Verbindlichkeit ausgelegt ist. In der Anmerkung zu
Beginn des Abschnitts 11.2.2 findet sich zudem der Hinweis, dass die
Figur das sodann beschriebene Verfahren illustrieren soll, indes keine
Beschränkungen für die Umsetzung daraus abgeleitet werden sollen. Der
zwingende Charakter wird dadurch aus Sicht der Kammer indes nicht
in Abrede gestellt, sondern lediglich klargestellt, dass bei Wahrung der
zwingenden Vorgaben ein Implementierungsspielraum besteht, sodass
die zwingenden Vorgaben in unterschiedlicher Weise und nicht nur auf
einem Weg umgesetzt werden können. Dass es sich nicht nur um einen
bloßen Vorschlag handelt ‚ ist auch dem übrigen Wortlaut des Abschnitts
zu entnehmen („The RACH transmissions are controlled [...] as outlined in
figure 11.2.2.1.“ vgl. Anlage K 9).
ff) Für die übrigen Access Service Classes wird die Zugriffsberechtigung
auf den wahlfreien Zugriffskanal nach dem Standard so wie Merkmal
2d (ii) es vorsieht in Abhängigkeit einer Zugriffsschwellwertauswertung
ermittelt. Denn für die ASC#1-7 bestimmt sich die Zugriffsentscheidung
danach, ob der aus N über die Beziehung P(N) = 2“(r>1) ermittelte
Persistenzwert – ggf. skaliert mit dem Parameter Sj – größer oder
gleich der Zufallszahl R ist. Das Klagepatent lässt dabei offen, ob
in die Zugriffsschwellwertauswertung neben den nach Merkmal 2
c) übermittelten Zugriffsschwellwertbits weitere Parameter wie der
Skalenfaktor Si einfließen (vgl. insoweit bereits Kammer, Urteil vom
27.02.2009, Az.: 7 0 94/08, juris, bei 1. 2. b) zum Stammpatent,
insoweit in InstGE 11,9 nicht veröffentlicht).
II. Einwendungsfreiheit der geltend gemachten Ansprüche
Den geltend gemachten Ansprüchen steht keine Einwendung entgegen.
Die Beklagten sind nicht zur Nutzung des Klagepatents berechtigt (1.)
und können den Ansprüchen der Klägerin nicht den dolo-agit-Einwand
entgegenhalten (2.).
1. Keine Nutzungsberechtigung
Den Beklagten steht weder aufgrund der ETSI-FRAND-Erklärung der
(...) GmbH noch aufgrund der entsprechenden Erklärung der Klägerin
eine Nutzungsberechtigung am Klagepatent zu. Selbst wenn man
davon ausginge, dass die ETSI-FRAND-Erklärung der (...) GmbH dem
vorliegend geltend gemachten Schutzrecht aufgrund seiner Eigenschaft
als Teilanmeldung aus dem von Bosch übertragenen Stammpatent
anhaften würde, obwohl die Klägerin selbst die vorliegende Erfindung
zum Patent angemeldet hat und daraufhin anders als in den bisher
von den durch die Kammer zu entscheidenden Fällen nicht derivative
sondern originäre Inhaber des Klagepatents geworden ist, können sich die
Beklagten nicht auf eine positive Nutzungsberechtigung am Klagepatent
berufen.
a) Die Beklagten behaupten nicht, dass es zwischen den Parteien zu
einem ausdrücklich mit der Klägerin abgeschlossenen Lizenzvertrag
gekommen wäre. Vielmehr geht die Argumentation der Beklagten dahin,
ein entsprechendes Nutzungsrecht stehe ihnen aufgrund der ETSI-
FRAND-Erklärung der (...) GmbH bzw. der entsprechenden Erklärung der
Klägerin (Anlage B 37) zu. Nach französischem Recht, welches auf die
Beurteilung der zugrundeliegenden Rechtsfrage anwendbar sei, sei ein
sukzessionsfestes Nutzungsrecht entstanden.
b) Soweit die Klägerin eine eigene FRAND-Erklärung abgegeben hat,
unterliegt diese nicht dem französischen Recht, weil die Klägerin kein
Mitglied des ETS1 ist und Ziffer 6 der Erklärung (Anlage B 37) die
Anwendung deutschen Rechts festlegt.
c) Soweit die Beklagten an der durch die (...) GmbH abgegebenen
FRAND-Erklärung anknüpfen, geht die Argumentation der Beklagten
nach Auffassung der Kammer deshalb fehl, weil auf den zu beurteilenden
Sachverhalt kein französisches sondern deutsches Sachrecht anwendbar
ist. Insoweit hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsauffassung auch
für die vorliegende Konstellation im Ergebnis fest (vgl. Kammerbeschluss
vom 23.10.2009, Az.: 7 0 125/09, II. 1 c) bb) bei juris = InstGE 11, 215
ff. sowie Kammerbeschluss vom 18.12.2009, Az.: 7 0 182/08), weshalb
es nicht darauf ankommt, ob die Rechtsausführungen der Beklagten zum
französischen Recht zutreffend sind. Nach dem anwendbaren deutschen
Recht können sich die Beklagten weder auf eine ihnen eingeräumte
positive Nutzungsberechtigung noch auf ein Verbotsverzicht berufen.
aa) Französisches Recht findet im Zusammenhang mit der durch die
(...) GmbH abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung bereits nach dem
Schutzlandprinzip keine Anwendung.
(1) Selbst wenn mit den Beklagten die von Art. 12 der ETSI IPR Policy
angeordnete Rechtswahl zugunsten des französischen Rechts sich auf
die FRAND-Verpflichtungserklärungen der ETSI-Mitglieder erstrecken
sollte und in den als Anlagen B 41, dort Annex 5, und B 42 vorgelegten
ETSI-Formblättern zur Abgabe von FRAND-Verpflichtungserklärungen die
Anwendbarkeit französischen Rechts auf die IPR Licencing Declaration
ausdrücklich festgelegt sein sollte, führte dies nicht dazu, dass auch
auf die von der bloßen Verpflichtungserklärung zu unterscheidende
Einräumung des Nutzungsrechts am Schutzrecht französisches Recht
anwendbar wäre (zutreffend differenzierend: Maaßen, Normung,
Standardisierung und Immaterialgüterrechte, zugl. Diss. Freiburg 2005,
5. 269 f. Rn. 623 f.). Die Argumentation der Beklagten überzeugt nicht,
die in der ETSI IPR Policy aus kartellrechtlichen Gründen umgesetzten
Vorgaben könnten nur dann verwirklicht werden, wenn einheitlich
französisches Recht zur Anwendung käme.
(2) Es ist zum einen anerkannt, dass die Frage, ob und inwieweit
ein Schutzrecht Schutz erlangt und inwieweit es durch Lizenzierung
verwertet werden kann, nach dem Territorialitätsprinzip zu beantworten
ist, wohingegen zum anderen der schuldrechtliche Lizenzvertrag dem
Vertragsstatut unterfällt (vgl. Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl. 2006,
§ 15 Rn. 225 mwN; Stöbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 27 Rn.
11). Unabhängig davon, ob man die dem deutschen Recht eigentümliche
Unterscheidung von Verpflichtungsgrund Verfügungsgeschäft in diesem
Zusammenhang für unerheblich hält (so Benkard/Ullmann, PatG,
10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 225) oder ob man die Verfügung über das
Schutzrecht durch Lizenzierung als selbstständiges Rechtsgeschäft vom
schuldrechtlichen Geschäft unterscheidet und hierfür das anwendbare
Recht gesondert bestimmt, lässt sich die Frage, welcher Rechtsordnung
die Einräumung eines Nutzungsrechts an einem Immaterialgüterrecht
nach Auffassung der Kammer allein nach dem Schutzlandstatut
beantworten (so im Grundsatz auch BGH, Urteil vom 16.06.1994 – 1
ZR 24/92 -; GRUR 1994, 798 – Folgerecht bei Auslandsbezug; OLG
Karlsruhe, GRUR Int. 1987, 788 – Offendspinnmaschine; Benkard/
Ullmann, PatS, 10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 225; Fezer/Koos, in: Staudinger,
EGBGB/IPR Internationales Wirtschaftsrecht, Neubearb. 2010 Rn. 927
und 989; Basedow/Metzger, Festschrift Boguslavskij, 2004, 5. 153, 161
f.), wohingegen eine akzessorische Anknüpfung des Verfügungsgeschäfts
an das Vertragsstatut ausscheidet (vgl. zum Meinungsstand: Fezer/Koos,
aaO, Rn. 927 f.). Denn das für den jeweiligen Benennungsstaat erteilte
Patent ist insoweit in seiner rechtlichen Natur durch das Rechtssystem des
Schutzlands bestimmt. Aus diesem Grund muss auch eine privatautonome
Rechtswahlvereinbarung insoweit ausscheiden.
Damit unterliegt die Beurteilung der Nutzungsberechtigung und auch die
Frage, wie die Nutzungsberechtigung zu qualifizieren ist (schuldrechtlich,
dinglich oder quasidinglich, so auch Fezer/Koos, aaO, Rn. 927), vorliegend
dem deutschen Recht.
(3) Auch wenn man das auf die Einräumung der Lizenz anwendbare Recht
nach dem Vertragsstatut gem. Art. 27 und Art. 28 EGBGB bestimmt, führt
dies zu keinem anderen Ergebnis, weil auch danach kein französisches
Recht anwendbar ist (vgl. Kammerbeschluss vom 23.10.2009, Az.: 7 0
125/09, II. 1 c) bb) bei juris = InstGE 11, 215 ff. sowie Kammerbeschluss
vom 18.12.2009, Az.: 7 0 182/08).
(4) Bei Anwendung deutschen Sachrechts liegt indes unabhängig von der
Einordnung der einfachen Lizenz als dingliches Recht, rein obligatorische
Vereinbarung oder verdinglichte Obligation (so: McGuire, Die Lizenz,
zugl. Habil. Osnabrück 2009/2010, vorgesehen zur Veröffentlichung in lus
Privatum Bd. 101, Mohr Siebeck 2010) eine Nutzungsberechtigung der
Beklagten nicht vor.
(i) Qualifiziert man die einfache Lizenz als dinglich, so käme eine
Nutzungsberechtigung der Beklagten allenfalls dann in Betracht, wenn
man in der Abgabe der FRAND-Erklärung des ETSI-Mitglieds und
Entgegennahme der Erklärung durch die Standardisierungsorganisation
bereits einen Vertrag zugunsten lizenzwilliger Dritter erblicken würde
(hiergegen mit überzeugenden Argumenten Maaßen, aaO, Rn. 757 ff.).
Vom dinglichen Charakter auch der einfachen Lizenz geht nicht nur
das Oberlandesgericht Karlsruhe in der Entscheidung Offenend-
Spinnmaschinen aus, wenn es von einem „mit Drittwirkung ausgestattete“
Nutzungsrecht spricht, sondern auch der Bundesgerichtshof. Zwar
nahm der Bundesgerichtshof noch in der Entscheidung Verankerungsteil
vom 23.03.1982 (KZR 5/81 – BGHZ 83, 251) an, die an einem Patent
erteilte einfache Nutzungserlaubnis sei im Regelfall schuldrechtlicher
Natur, allerdings hält die Kammer diese – vom Kartellsenat getroffene –
Auffassung für überholt. Mit Urteil vom 26.03.2009 (1 ZR 153/06 – GRUR
2009, 946 – Reifen Progressiv) hat der 1. Senat des Bundesgerichtshofs
zum Urheberrecht entschieden, dass das einfache Nutzungsrecht ebenso
wie das ausschließliche keinen schuldrechtlichen sondern dinglichen
Charakter hat. Diese Auffassung überzeugt nach Auffassung der Kammer
auch für das Patentrecht. Denn auch durch Gewährung einer einfachen
Lizenz begibt der Patentinhaber als Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts
sich eines Teils der ihm durch Hoheitsakt zugesprochenen Befugnis,
ausschließlich von der erfinderischen Lehre Gebrauch zu machen. Die
Erteilung der Lizenz hat nicht nur den Inhalt, dass der Lizenzgeber
gegenüber dem Lizenznehmer auf die Geltendmachung seines
Verbotsrechts verzichtet. Vielmehr wird durch die Lizenzerteilung bereits
die Entstehung von Verletzungsansprüchen ausgeschlossen, sodass der
Lizenznehmer rechtmäßig benutzt (so zutreffend: Kraßer, PatentR, 6. Aufl.
2009, § 40 V, 5. 930). Dass der Patentrechtsinhaber nicht nur eine bloße
einfache Nutzungsbefugnis einräumt, sondern die Einräumung der Lizenz
inhaltsändernd und daher verfügend wirkt, zeigt aus Sicht der Kammer
gerade die Sukzessionsfestigkeit der einfachen Lizenz nach § 15 Abs. 2
PatG.
Geht man vom verfügenden Charakter der Lizenz aus, wäre jedoch die
Einräumung einer Lizenz im Wege des Vertrages zugunsten Dritter nicht
möglich, weil das deutsche Recht keinen dinglichen Vertrag zugunsten
Dritter kennt, da die § 328 ff. BGB weder unmittelbar noch analog auf
dingliche Verträge anwendbar sind (vgl Grüneberg, aaO, vor § 328 Rn.
9; RG, Urteil vom 27.04.1907 – V 434/06 -RGZ 66, 97; BGH, Urteil
vom 08.07.1993 – IX ZR 222/92 – BGHZ 123, 178). Eine Umgehung
dieses Problems über die Konstruktion des Versprechensempfängers
als Vertreter ohne Vertretungsmacht (so (...) Grüneberg, aaO, vor
§ 328 Rn. 9; MüKo/Gottwald, BGB, 5. Aufl. 2007, § 328 Rn. 6) hält
die Kammer jedenfalls vorliegend nicht für möglich. Denn der oft als
Typenzwang bezeichnete zwingende und ausschließliche Charakter der
Sachenrechte schließt den unmittelbaren dinglichen Rechtserwerb eines
unbeteiligten Dritten grundsätzlich aus (vgl. MüKo/Gottwald, aaO, § 328
Rn. 203a). Das deutsche Sachenrecht will eine Schwebe des dinglichen
Rechtserwerbs (bis zur Genehmigung) und die damit verbundene
Unsicherheit hinsichtlich des Rechtserwerbs vermeiden. Dies kommt auch
im sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz (vgl. dazu MüKo/Ga (...),
BGB, 5. Aufl. 2009, 3. Buch, Einl. Rn. 20; Benkard/Melullis, PatG, 10.
Aufl. 2006, § 6 Rn. 27 mwN) zum Ausdruck. Dem widerspricht es, wenn
man die eben aus jenem Grund abgelehnte Übertragung der Regeln des
Vertrags zugunsten Dritter auf dingliche Verfügungen durch ein Konstrukt
wie das des Vertreters ohne Vertretungsmacht auch hinsichtlich eines zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht hinreichend bestimmbaren
Rechtserwerbers ausweitet.
(ii) Auch wenn man indes den dinglichen Charakter der einfachen Lizenz
verneinen und sie als rein obligatorisch oder als verdingliche Obligation
begreifen wollte, können sich die Beklagten gegen über der Klägerin
nicht auf eine Nutzungsberechtigung berufen. Denn bei zutreffender
Auslegung der FRAND-Erklärung ist diese allenfalls auf den Abschluss
eines Vorvertrages zugunsten Dritter gerichtet (vgl. Maaßen, aaO, Rn.
762 ff.). Dieser Vorvertrag wiederum wäre indes nach dem aufgrund des
Schutzlandprinzips allein maßgeblichen (vgl. Fezer/Koos, aaO Rn. 989) §
15 Abs. 2 PatG nicht sukzessionsfest.
bb) Soweit durch die FRAND-Erklärung der (...) GmbH statt eines
positiven Nutzungsrechts jedenfalls eine negative Lizenz in Form eines
Verbotsverzichts eingeräumt worden sein sollte, wäre diese aufgrund
des auch insoweit anzuwendenden deutschen Rechts jedenfalls ebenso
wenig sukzessionsfest (vgl. insoweit Kammerurteil v. 27.02.2009, Az.: 7
0 94/08, = InstGE 11, 9 ff.; Fezer/Koos, aaO, Rn. 989). Daher kann auch
hier offen bleiben, ob die Erklärung der(...) GmbH für das Klagepatent
als Teilanmeldung des übertragenen Stammpatents überhaupt rechtlich
bedeutsam ist. Die von der Klägerin selbst abgegebene FRAND-Erklärung
schließt eine solche Wirkung hingegen bereits in Ziffer 6 aus.
d) Schließlich kann die Kammer auch der Argumentation der Beklagten
keine Überzeugungskraft abgewinnen, die Anwendung des französischen
Rechts ergebe sich aus dem internationalen Gesellschaftsprivatrecht.
Selbst wenn die innere Verfassung der ETST nach Art. 37 5. 1 Nr.
2 EGBGB gesellschaftsrechtlich zu qualifizieren sein sollte und das
Gesellschaftsstatut zur Anwendung französischen Rechts führte, wie das
Privatgutachten der Beklagten ausführt (Anlage B 114 Rn. 27 ff.), folgt
hieraus nichts für das Verhältnis zwischen Patentinhaber und nutzendem
Dritten.
2. Kein Dolo-agit-Einwand
a) Der Durchsetzung des Patents können die Beklagten auch nicht den
dolo-agit-Einwand entgegenhalten, weil ihnen ein Anspruch auf Erteilung
einer Lizenz zustünde.
Aus Sicht der Kammer sind die Voraussetzungen eines kartellrechtlichen
Lizenzanspruchs nicht dargetan, insbesondere die auch auf den
vorliegenden Fall anwendbaren Kriterien, die der Bundesgerichtshof
in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard (Urteil v. 06.05.2009 –
KZR 39/06 = GRUR 2009, 694) aufgestellt hat, nicht erfüllt, weshalb
die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch durchsetzen kann. Soweit die
Beklagten argumentieren, die in der Entscheidung Orange-Book-Standard
aufgestellten Kriterien seien vorliegend nicht anwendbar, da sich die
Entscheidung auf einen de-facto-Standard in dem Sinne bezogen habe,
dass sich eine Technologie kraft ihrer Überlegenheit am Markt in einem
solchen Maße durchgesetzt habe, dass marktfähige Produkte nur noch
unter Nutzung derselben hergestellt und abgesetzt werden können, wobei
diese Situation mit dem in Rede stehenden Standardisierungsprozess
nicht vergleichbar sei, verfängt diese Argumentation aus Sicht
der Kammer nicht. Insoweit ist eine Suspendierung des aus dem
Ausschließlichkeitsrecht fließenden Unterlassungsanspruchs auch dann,
wenn das Patent für einen durch mehrere Marktteilnehmer geschaffenen
Standard essentiell ist, nur dann nach § 242 BGB gerechtfertigt, wenn
derjenige, der die erfinderische Lehre benutzt, ab der Aufnahme der
Benutzungshandlung dem Gebot von Treu und Glauben in der Weise
genügt, wie sie vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-
Book-Standard konkretisiert werden. Denn für den Marktteilnehmer, der
standardgemäße Produkte am Markt anbietet, ist der Umstand, dass die
Produkte dem Standard entsprechen müssen, nicht nur eine Last, sondern
umgekehrt bringt die Standardisierung auch einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber anderen nicht standardgemäßen Alternativtechnologien mit
sich: Derjenige, der standardgemäße Produkte herstellt, hat gerade
durch die Existenz des Standards bereits eine günstigere Position, um
seine Produkte absetzen zu können, und profitiert insofern von der
Standardisierung beispielsweise durch Kompatibilität und Interoperabilität
der Produkte und leichteren Marktzutritt (so auch im Grundsatz
Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626, 627 = Anlage B 51). Daher erscheint
es sachgerecht, dass er dann, wenn er diesen Vorteil nutzt, und dabei
von der erfinderischen Lehre eines Dritten Gebrauch macht, ihm den
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nur entgegenhalten kann, wenn
der Dritte ihm die Einräumung einer Lizenz verweigert hat, obwohl
der Benutzer der patentgemäßen Lehre seinerseits ab Aufnahme der
Benutzungshandlung alles getan hat, um sich seinerseits dem Gebot von
Treu und Glauben entsprechend zu verhalten. Hierzu ist erforderlich, dass
der Benutzer der patentgemäßen Lehre selbst diejenigen Anforderungen
erfüllt, die das Kartellrecht dem Inhaber eines standardessentiellen
Patents abverlangt: Er muss sich so verhalten, als hätte der Patentinhaber
ihm Lizenz zu FRAND-Bedingungen erteilt ‚und alle Vorkehrungen dafür
treffen, dass es allein am Patentinhaber liegt, sich kartellrechtskonform
zu verhalten. Streitet der Benutzer der erfinderischen Lehre indes in
erster Linie die Benutzungshandlung ab und ist allenfalls hilfsweise bereit,
einen Lizenzvertrag zu FRANDBedingungen abzuschließen und zu erfüllen,
ist ihm der dolo-agit-Einwand verwehrt. Der bloße Umstand, dass der
Patentinhaber ein standardessentielles Schutzrecht besitzt, kann nicht
zur Folge haben, dass er an der Durchsetzung des aus dem Schutzrecht
fließenden Unterlassungsanspruchs gehindert ist. Denn hierin offenbart
sich allein der Monopolcharakter des technischen Schutzrechts. An der
Durchsetzung ist der Inhaber aus kartellrechtlichen Gründen erst dann
gehindert, wenn er eine Marktmacht geltend macht, die ihre Grundlage
nicht im Ausschließlichkeitsrecht selbst findet sondern allein in externen
Umständen, hier dem Standardisierungsprozess, begründet ist. Um
diesen nicht im Ausschließlichkeitsrecht selbst begründeten Marktvorteil
zu kompensieren, ist der Patentinhaber gehalten, lizenzwilligen Dritten
zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzuräumen und kann sein
Ausschließlichkeitsrecht folglich dann nicht durchsetzen, wenn er sich
diesem Schritt verweigert.
aa)Zwar kann der aus einem Patent in Anspruch genommene
grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den
Einwand entgegenhalten, der Patentinhaber behindere ihn mit der
Weigerung, einen Lizenzvertrag abzuschließen, unbillig in einem
gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr
oder diskriminiere ihn gegenüber anderen Unternehmen und missbrauche
damit seine marktbeherrschende Stellung (BGH aaO Rn. 2 ff.).
Treuwidriges Handeln und ein Missbrauch der marktbeherrschenden
Stellung liegen indes nur vor, wenn der Lizenzsucher dem Patentinhaber
ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht
hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne des Lizenzsucher
unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu
verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden hält. Zudem muss der
Lizenzsucher, der den Gegenstand des Patents bereits nutzt, bevor der
Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen
einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des
lizenziertes Gegenstandes knüpft, insbesondere die Lizenzgebühren
zahlen oder die Zahlung sicherstellen (BGH aaO Rn. 29). Zahlt der
Lizenzsucher nicht unmittelbar an den Patentinhaber, muss er die
Lizenzgebühren nach § 372 5. 1 BGB unter Verzicht auf die Rücknahme
hinterlegen (BGH aaO Rn. 36).
bb) Vorliegend fehlt es bei Zugrundelegung dieser Kriterien jedenfalls
an der Zahlung oder Hinterlegung der Lizenzgebühren unter Verzicht auf
die Rücknahme. Zwar hat die Beklagte zu 1 der Klägerin das aus Anlage
B 55 ersichtliche Lizenzvertragsangebot unterbreitet, jedoch weder die
Gebühren an die Klägerin bezahlt noch einen entsprechenden Betrag
unter Verzicht auf die Rücknahme i. 5. v. § 372 5. 1 BGB hinterlegt.
Den Voraussetzungen des § 372 5. 1 BGB genügt die Einzahlung
eines Betrages von C 35.000.000, auf ein Treuhandkonto bei der N.
Bank F. (Anlagen 66-68) nicht. Das der Einzahlung zugrunde liegende
Escrow Agreement stellt auch bereits deshalb kein der Hinterlegung
vergleichbares Erfüllungssurrogat dar, weil die einbezahlte Summe
nach Klausel 5.2 (iv) (Anlage 66) und Amendment 5.2. (iv) (Anlage
67) spätestens nach dem 01.04.2013 wieder an die Beklagte zu 1
zurückbezahlt wird und auch Klausel 7 ein Kündigungsrecht der Beklagten
zu 1 mit 30- tägiger Frist vorsieht, sodass der Betrag nach diesem Datum
nicht mehr mit Sicherheit zur Verfügung steht.
b) Soweit die Beklagten zudem einwenden, die Klägerin missbrauche
die patentrechtlichen Rahmenbedingungen durch systematische
Teilanmeldungen, und in diesem Zusammenhang auf die Vorgehensweise
der Klägerin in Nichtigkeitsverfahren verweisen, wird weder eine
Rechtsgrundlage angeführt, aus der sich ergeben würde, dass im Wege
der Teilanmeldung erlangte Schutzrechte nicht gerichtlich durchsetzbar
wären, noch ist eine solche sonst ersichtlich.
2. Auch den geltend gemachten Rechnungslegungs- und
Schadensersatzansprüchen können die Beklagten keinen grundsätzlich
möglichen (vgl. BGH GRUR 20004, 966 – Standard-Spundfass)
kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz
entgegenhalten. Denn der Klägerin stand wie festgestellt ein
durchsetzbarer Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu, weil sie
entgegen § 9 PatG die patentierte Erfindung in der Vergangenheit benutzt
haben.
3. Soweit die Beklagten einwenden, die Klägerin gehe vorliegend aus
einem
„Hinterhaltspatent“ vor und sei deshalb an der Durchsetzung des Patents
gehindert, verweist die Kammer ebenso auf das Kammerurteil vom
27.02.2009 (Az.: 7 0 94/08, bei 111.1., veröffentlicht bei juris) wie
hinsichtlich des auch vorliegend nicht durchgreifenden Einwands, die
Geltendmachung der Patentansprüche sei insgesamt unverhältnismäßig
(aao, bei lll.2.c).
III. Rechtsfolgen
Die festgestellte unmittelbare Patentverletzung rechtfertigt die gestellten
Anträge weitgehend.
1. Die Beklagten sind der Klägerin zur Unterlassung nach § 139 Abs.
1 PatG verpflichtet. Das rechtswidrige Angebot der angegriffenen
Ausführungsform in der Vergangenheit begründet die erforderliche
Wiederholungsgefahr für die Zukunft.
2. Da die Beklagten zur Unterlassung verurteilt werden, sind ihnen
gemäß § 890 zpo auf Antrag der Klägerin die gesetzlichen Folgen einer
Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.
3. Durch Urteil ist festzustellen, dass die Beklagten für die begangenen
Benutzungshandlungen in der Zeit vom 03.11.2007 bis 17.04.2010
zur Zahlung einer angemessen Entschädigung und für die Zeit ab dem
18.04.2010 zum Schadensersatz verpflichtet sind.
a) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage
nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der
Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis
kann sie einen Antrag auf Zahlung von angemessener Entschädigung und
Schadensersatz nicht beziffern. Da aber die Beklagten die Benutzung der
Erfindung und die Patentverletzung in Abrede stellen, hat die Klägerin
ein rechtliches Interesse daran, auch zur Hemmung der Verjährung und
Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist, dass das Bestehen
eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.
b) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG.
Die Beklagten handelten schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig.
Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten sie
spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über
die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen
müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffene Ausführungsform
verletzt wird. Die Beklagten haften aufgrund des gemeinschaftlichen
Vertriebs im Bundesgebiet als Gesamtschuldner (840 Abs. 1 BGB). Der
Entschädigungsanspruch folgt aus § 33 Abs. 1 PatG.
4. Die Beklagten sind der Klägerin aus der Verletzung des Klagepatents
auch zur Rechnungslegung verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1 PatG
und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242
BGB. Die Klägerin kann ihre Ersatzansprüche nicht ohne Kenntnis
der Umstände, über die sie Rechnungslegung fordert, berechnen.
Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten
naturgemäß unbekannt sind, die Beklagten hierüber aber anhand
ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Aufwand Rechnung legen
können, sind die Beklagten zur Rechnungslegung verpflichtet. Diese
Verpflichtung hat sich auch auf den Gewinn der Beklagten für den
Zeitraum der Schadensersatzverpflichtung und die zur Berechnung des
Schadens erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die
Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen
Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn,
entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden. Hierbei sind auch
die entsprechenden Belege vorzulegen (OLG Karlsruhe InstGE 11, 15, 24
– SMD-Widerstand).
Lediglich soweit die Klägerin mit dem Antrag l.2.a) für die Zeit vor dem
Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes (01.09.2008) Angaben zu den
Einkaufspreisen fordert und hiermit die aus § 140b PatG nF folgende
Auskunft begehrt, war der Antrag abzuweisen. Das bis dahin geltende
Recht sah in § 140b PatG aF eine Verpflichtung, die Einkaufspreise
mitteilen zu müssen, nicht vor, weshalb der Gesetzgeber bei Umsetzung
des Art. 8 der Enforcement-Richtlinie entsprechenden Anpassungsbedarf
sah (vgl. BT-Drs. 16/5048, 5. 29 und 5. 39).
Soweit Kühnen indes die von den Beklagten zu eigen gemachte
Auffassung vertritt (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten
in der Praxis, 4. Aufl. 2010, Rn. 679), ebenso seien erst seit dem
01.09.2008 Angaben zu den Verkaufsstellen zu machen, kann sich die
Kammer dieser Auffassung nicht anschließen. Weder hat der deutsche
Gesetzgeber bei der Umsetzung diesbezüglich eine Regelungslücke im
bisher geltenden deutschen Recht identifiziert (vgl. BT-Drs. 16/5048 a. a.
0), noch ist eine solche sonst ersichtlich. Vielmehr konnten die Angaben
zu den Verkaufsstellen auch nach § 140b PatG aF, § 242, 259 BGB
schon gefordert werden. Entsprechend formuliert auch der Gesetzgeber,
dass eine inhaltliche Änderung allein mit Blick auf die geschuldeten
Angaben zu den Einkaufspreisen beabsichtigt war und im übrigen allein
„weitere Anpassungen an den Wortlaut der Richtlinie“ erfolgen „die
aber keine inhaltliche Änderung zur Folge haben“. Soweit daher nach §
140b Abs. 3 Ziffer 1 PatG nF nunmehr Angaben zu den Verkaufsstellen
gemacht werden müssen, wurde lediglich dem Wortlaut des Art. 8 der
Enforcement-Richtlinie Rechnung getragen, wonach sich die Auskünfte
nach Absatz 1 des Art. 8 „über den Ursprung und die Vertriebswege
von Waren und Dienstleistungen“gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. a auch auf die
„Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren“ erstrecken. Eine inhaltliche
Änderung des Auskunftsanspruch im Vergleich zum alten Recht ist damit
indes nicht erfolgt.
5. Der Beklagten sind aufgrund der unmittelbaren Verletzung des
Klagepatents – weitgehend dem Antrag der Klägerin entsprechend – zum
Rückruf und zur Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus dem
Vertriebsweg verpflichtet.
a) Der Anspruch auf einen Rückruf und auf Entfernung aus den
Vertriebswegen für seit dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangten
Erzeugnisse ergibt sich aus § 140a Abs. 3 5. 1 PatG nF
b) Der klägerische Antrag zum Rückruf und zur Entfernung war jedoch
darüber hinaus in zweifacher Hinsicht zu weitgehend:
aa) Einerseits war den Beklagten im Tenor keine konkrete Vorgabe
hinsichtlich der von ihnen für die Erfüllung der Verpflichtung zu
ergreifenden Mittel zu machen, sondern es war sich an den Wortlaut des
§ 140a Abs. 3 PatG zu halten, der als Tenor unter Berücksichtigung der
Maßstäbe nach der Entscheidung „P-Vermerk“ des Bundesgerichtshofs
(BGHZ 153, 69-82) auch hinreichend bestimmt ist (vgl. Urteil der Kammer
vom 23.04.2010 – 7 0 145/09 – GRUR-RR 2011, 49, 53 zum Rückruf).
Dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für die Entfernung aus
den Vertriebswegen. Selbst wenn hier im Unterschied zum Rückruf der
Verletzer einen Erfolg herbeiführen muss, bleibt es ihm frei, die Mittel zur
Herbeiführung dieses Erfolges zu wählen (so auch Jestaedt GRUR 2009,
102, 105, a. A. Kühnen/Geschke, aaO Rn. 818, die andernfalls an der
Bestimmtheit zweifeln). Entsprechend finden sich auch hinsichtlich der
Art und Weise der Zielerreichung weder in der Enforcement-Richtlinie
(vgl. Erwägungsgrund (24) und Art. 10) noch in der Begründung des
Umsetzungsgesetzes nähere Vorgaben (vgl. BT-Drs. 16/5048, 5. 32, 38).
bb) Andererseits war dem Gesetzeswortlaut (in Ansehung der
„Vertriebswege“) folgend klarzustellen, dass Gegenstände, die sich bei
privaten oder gewerblichen Endabnehmern befinden, vom Tenor nicht
erfasst werden (vgl. hierzu Urteil der Kammer vom 23.04.2010 – 7 0
145/09 – GRUR-RR 2011, 49, 53).
6. Der Vernichtungsanspruch rechtfertigt sich aufgrund der
unmittelbaren Verletzung des Klagepatents aus § 140a Abs. 1 PatG. Die
Geltendmachung der Ansprüche erscheint entgegen der Auffassung der
Beklagten nicht als unverhältnismäßig. Insoweit ist nicht ersichtlich, dass
der rechtswidrige Zustand auf andere Weise beseitigt werden könnte.
Zudem erscheint nicht hinreichend nachvollziehbar geltend gemacht,
dass die Beklagte zu 1 weder Eigentum noch Besitz an entsprechenden
Erzeugnissen hätte.
7. Ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des Urteils im Sinne
von § 140 e PatG ist aus Sicht der Kammer nicht hinreichend dargetan.
D. Keine Aussetzung
1. Der Rechtsstreit ist nicht bis zur rechtskräftigen Entscheidung über
den gegen den Rechtsbestand des Klagepatents beim Europäischen
Patentamt erhobenen Einspruch auszusetzen. Die Entscheidung ist
zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer übt aber das ihr
durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, dass von einer
Aussetzung abgesehen wird. Die Kammer lässt sich hierbei von folgenden
Überlegungen leiten:
a) Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann
auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg einer Nichtigkeitsklage
von den Beklagten glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der
Vernichtung des Klagepatents genügt für eine Aussetzung nicht. Allgemein
ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten,
damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des
dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte
bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne
erreicht wird. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden
Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. Rogge/Grabinski,
aaO, § 139 Rn. 107). Diese das Interesse der Klägerin zutreffend
beschreibenden Gesichtspunkte überwiegen im vorliegenden Fall das
Interesse der Beklagten an einer Aussetzung des Rechtsstreits sowie das
allgemein durch § 148 ZPO geschützte Interesse an der Vermeidung sich
widersprechender Entscheidungen.
b) Im Einzelnen:
aa) Zwischen den Parteien steht in der rechtlichen Würdigung zurecht
außer Streit, dass die erfinderische Lehre durch die Dokumente
GSM 138 (Anlage B9/D4) und GSM 04.60 (Anlage B9/D6) nicht
neuheitsschädlich vorweggenommen ist, da die Dokumente jeweils nicht
sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents
vorwegnehmen.
bb) Soweit die Erfindungshöhe des Klagepatents in Frage gestellt
wird, vermögen die Beklagten – jedenfalls für den Nichttechniker –
nicht aufzuzeigen, dass sich kein vernünftiges Argument mehr für die
Erfindungshöhe finden lässt. Auch vor diesem Hintergrund sind die
Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklagen nicht als hochwahrscheinlich
einzustufen.
(1) Aus Sicht der Kammer ist nicht ersichtlich, dass in dem Dokument
GSM 138 und dem von ihm in Bezug genommenen Dokument GSM 74
ein Zugriffssystem nach der Merkmalsgruppe 2d offenbart oder auch nur
nahegelegt würde. Zwar formuliert das Dokument GSM 138 in Annex
5, dass bestimmte Nutzergruppen vom Zugriff ausgeschlossen werden
müssten ebenso wie es notwendig sein könne, anderen Nutzergruppen
unmittelbaren Zugriff zu gewähren. Indes ist nicht ersichtlich, dass
für diese hier nur im Grundsatz angesprochene Problemstellung der
Lösungsweg aufgezeigt würde, dies konkret dadurch zu bewerkstelligen,
dass die Entscheidung über den Zugriff auf einen gemeinsamen
Kanal in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit der Mobilstationen zu
bestimmten Nutzerklassen und diesen Nutzerklassen zugeordneten
Zugriffsklasseinformationen gefällt wird. Soweit die Beklagten dem in
GSM 138 Annex 5, 4. Abs. verwendeten Begriff der „signalling messages”
entnehmen wollen, dass es sich hierbei um klagepatentgemäße
Zugriffsklasseninformationen handele (AS 675 bei Rn. 212), kann die
Kammer dem nicht ohne weiteres folgen. Vielmehr scheint hiermit
nur ein irgendwie geartetes, aber gerade nicht näher klassifiziertes
Signal angesprochen. Dass es sich bei dem Signal aber gerade um
klagepatentgemäße Zugriffsklasseninformationen handelt, erschließt sich
der Kammer aus dem Dokument nicht. Dies gilt auch für die in Abschnitt
5.2, letzter Absatz des GSM 138 Annex 5 angesprochene „Special BCCH
message“.
(2) Soweit die Beklagten das Dokument GSM 04.60 entgegenhalten,
wird hierin wie die Beklagten zutreffend ausführen nicht offenbart, dass
bestimmten Mobilstationen der Zugriff auf den RACH unabhängig von
einem Schwellwertverfahren gewährt wird, sondern nur, dass bestimmten
Gruppen von Mobilstationen der Zugriff per se verwehrt wird. Aus Sicht
der Kammer lassen sich durchaus Argumente dafür finden, die Umkehr
der im GSM 04.60 offenbarten Lösung als erfinderisch zu beanspruchen.
Denn nach GSM 04.60 müssen alle zugelassenen Mobilstationen dann,
wenn ein PERSISTENCE_LEVEL übersendet wird, einen Vergleich mit
der Zufallszahl durch führen. Es ist indes nicht aufgezeigt, dass für die
Entscheidung über den Zugriff auf den RACH bestimmte Nutzerklassen
gerade in Abhängigkeit ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Nutzerklasse von dieser Prozedur ausgenommen sind und unmittelbar
zugreifen dürfen.
Diese Lösungsmöglichkeit wird nach Auffassung der Kammer auch nicht
durch die sub (1) referierten Überlegungen mit einer solchen Deutlichkeit
nahegelegt, dass deshalb mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von der
fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents auszugehen wäre.
(3) Soweit die Beklagten auf die Entgegenhaltung nach Anlage B9/D11
und eine Zusammenschau mit dem GSM 04.60 verweisen, ist hieraus aus
Sicht der Kammer ebenfalls nicht ersichtlich, dass sich das Klagepatent
mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit als nicht rechtsbeständig
erweisen wird.
Auch aus diesem Dokument ergibt sich aus Sicht der Kammer nicht die
in der erfinderischen Lehre des Klagepatents offenbarte Lehre, dass
in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformationen danach differenziert
wird, ob der Schwellwerttest durchzuführen ist oder nicht. Daher
lässt sich Im Hinblick auf den erfinderischen Gehalt des Klagepatents
jedenfalls argumentieren, dass durch das klagepatentgemäße Vorgehen
die bei dem in IS 95 vorgeschlagenen Verfahren benötigten hohen
Übertragungskapazitäten reduziert werden, weil sich die Übertragung
mehrerer Schwellwerte erübrigt.
(4) Auch das von der Streithelferin angeführte Dokument ARIB 32 A
(Anlage ROKH1/TD1) stellt aus Sicht der Kammer die Erfindungshöhe
nicht in hinreichendem Maße in Zweifel als dass eine Aussetzung geboten
wäre. So ist bereits Merkmal 2a nicht ausdrücklich, sondern nach dem
Vortrag der Streithelferin nur implizit offenbart, zudem nicht ersichtlich,
inwiefern sich in der Entgegenhaltung Zugriffsschwellwertbits und
Zugriffsklasseninformationen im Sinne des Merkmals 2b wiederfinden und
diese für ein Zugriffsverfahren gemäß der Merkmalsgruppe 2d Bedeutung
hätten. Der insoweit pauschale Verweis auf die Einspruchsschrift nach
Anlage ROKH1 genügt der Darlegungslast nicht.
cc) Dass der geltend gemachte Anspruch unzulässig erweitert wäre, weil
das Merkmal der Zugriffsschwellwertauswertung in den ursprünglichen
Anmeldeunterlagen nicht offenbart sei, weil nach der Offenbarung
allein ein Vergleich zwischen Zugriffsschwellwert und Zufallszahl über
die Freigabe auf den Kanal entscheide, und zudem Merkmal 2a des
geltend gemachten Anspruchs nicht offenbart sei, soweit dort auf die
Zugriffsschwellwertbits abgestellt werde und schließlich Merkmal 2b
eine unzulässige Verallgemeinerung darstelle, veranlasst die Kammer
ebenfalls nicht zur Aussetzung des Rechtsstreits, weil es jedenfalls
nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die Fachbehörde bei Prüfung
dieser formellen Gesichtspunkte den mangelnden Rechtsbestand des
Klagepatents feststellen wird. Hierbei war zu berücksichtigen, dass diese
Argumente der Beklagten zu 1 bereits im Erteilungsverfahren als Eingabe
Dritter nach Art. 115 EPU (Anlage 60, in Anlagenband II A am Ende)
berücksichtigt wurden und das Klagepatent dennoch erteilt wurde.
2. Der Rechtsstreit war auch nicht im Hinblick auf das Verfahren vor dem
Oberlandesgericht Karlsruhe (Az.: 6 U 66/09) auszusetzen, der zwischen
der (...) GmbH und der Beklagten zu 1) über die Frage des Abschlusses
eines Vorvertrages zwischen den dortigen Parteien geführt wird und für
den hiesigen Rechtsstreit nicht vorgreiflich ist (vgl. oben bei 11.1.c).
3. Von einer durch die Beklagten beantragten Vorlage an den Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften macht die Kammer in Ausübung des
ihr insoweit zustehenden Ermessens (EuGH, SIg. 1984, 5. 2727, Rn. 10 –
Campus 01V; EuGH, SIg. 1987, 5. 2545, Rn. 11 – Pretore di Said) keinen
Gebrauch. Umstände, die die Vorlageberechtigung vorliegend zu einer
Vorlagepflicht verdichten würden, vermag die Kammer nicht zu erkennen.
E. Widerklage
Die Widerklage war abzuweisen, weil die Beklagten aus den angeführten
Gründen (vgl. oben bei l.2.a) keinen Anspruch auf Abschluss eines
Lizenzvertrages haben. Der hilfsweise geltend gemachte Antrag ist bereits
mangels hinreichender Bestimmtheit unzulässig.
Soweit die Beklagten zudem beantragen, festzustellen, dass der als
Anlage B 53 vorgelegte Auszug für dieses Verfahren relevant ist,
liegt weder ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis vor noch ist eine
Anspruchsgrundlage für den begehrten Ausspruch ersichtlich.
F. Zulässigkeit der Nebenintervention
Die Nebenintervenientin ist gemäß § 71 Abs. 1 5. 2 ZPO zuzulassen,
da sowohl die im Zwischenstreit nach § 71 ZPO zu prüfenden formellen
Voraussetzungen vorliegen (dazu 1.), als auch in materieller Hinsicht
ein rechtliches Interesse besteht, das sich nach Auffassung der Kammer
alleine aus der Tatsache der erfolgten Streitverkündung rechtfertigt (dazu
II.). Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch liegen demgegenüber
nicht vor (dazu III.).
1. In formeller Hinsicht waren zunächst von Amts wegen
bei der Zulässigkeit der Streitbeitritte die persönlichen
Prozesshandlungsvoraussetzungen der Nebenintervenientin zu prüfen
(vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 10.01.2006 – VIII ZB 280/05 – NJW
2006, 773) und zu bejahen. Der Beitrittsschriftsatz enthielt sowohl die
Bezeichnung der Parteien des Rechtsstreits nach § 70 Abs. 1 5. 2 Nr. 1
ZPO als auch die eigentliche Erklärung des Beitritts nach § 70 Abs. 1 5. 2
Nr. 3 ZPO.
Hinsichtlich der von § 70 Abs. 1 5. 2 Nr. 2 ZPO geforderten bestimmten
Angabe des Interesses des Nebenintervenienten entspricht es ständiger
Rechtsprechung (so schon das Reichsgericht, Urteil vom 14.06.1921 – II
576/20 – RGZ 102, 276; Urteil vom 26.04. 1929 – VII 645/28 – RGZ 124,
142; BGH, Urteil vom 10.03.1994 – IX ZR 152/93 – NJW 1994, 1537;
Urteil vom 16.01.1997 – 1 ZR 208/94 – NJW 1997, 2385), dass hierfür
alleine die Angabe, es sei der Streit verkündet worden (z. B. durch die
Aufnahme der Worte „Streitverkündete“ im Rubrum des Schriftsatzes)
ausreicht.
Davon abzuschichten ist die umstrittene Frage, ob die durch die
Streitverkündung ausgelöste und über § 74 Abs. 3 ZPO vermittelte Gefahr
der Nebeninterventionswirkung des § 68 ZPO für sich alleine für die
Bejahung des nach § 66 Abs. 1 ZPO geforderten und nach § 71 Abs. 1 5.
2 ZPO im Zwischenstreit glaubhaft zu machenden rechtlichen Interesses
ausreicht (so ZöWer/Vollkommer, ZPO, 28. Auflage 2010, § 66 Rn. 8;
Musielak/Weto, ZPO, 7. Auflage 2009, § 74 Rn. 2; OLG Köln, Beschluss
vom 29.11.2004 – 22 W 27/04 – OLGR Köln 2005, 219; OLG Düsseldorf,
Urteil vom 20.05.2010 -1-2 U 37/08 – zitiert nach Juris) oder ob auch
hierfür ein weitergehendes rechtliches Interesse glaubhaft zu machen ist
(so z. B. Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage 2010, § 66 Rn. 5).
II. Die Kammer schließt sich der erstgenannten Auffassung an, so dass in
materieller Hinsicht alleine die – zwischen den Parteien unstreitig erfolgte
– Streitverkündung der Beklagten an die Nebenintervenientin deren
rechtliches Interesse für den jeweils vollzogenen Beitritt begründet.
1. Dies ergibt sich schon aus der zu § 70 Abs. 1 Nr. 2 ZPO ergangenen
und oben zitierten Entscheidung des Reichsgerichts im lO2ten Band, wo
es hinsichtlich der materiellen Prüfung des rechtlichen Interesses nach
erfolgter Streitverkündung lediglich heißt:
„Sobald in zweiter Instanz der Einwand der Formnichtigkeit des Vertrages
auftauchte, hatten beide Klägerinnen dem Intervenieren den Streit
verkündet und ihm für den Fall des Unterliegens den Rückgriff angedroht.
Er war daher auf das Lebhafteste an dem Obsieg interessiert, denn er
musste die Verwirklichung der Drohung befürchten, [.1“ und im Übrigen
nur noch die (formelle) Frage diskutiert wird, welche Anforderungen
§ 70 Abs. 1 Nr. 2 ZPO hinsichtlich der Angabe des nach § 66 Abs. 1
ZPO zu fordernden rechtlichen Interesses macht, wenn dort ausgeführt
wird: „Fragen kann sich nur, ob er sein Interesse durch die Worte der
Revisionsschrift „streitverkündeter Nebenintervenient „im Sinne des
Gesetzes“ bestimmt angegeben hat.“
2. Diesem zwingenden Schluss von der Angabe einer vorangegangenen
Streitverkündung im Beitrittsschriftsatz als Erfüllung des formellen
Kriteriums des § 70 Abs. 1 5. 2 Nr. 2 ZPO auf das Vorliegen auch des
materiellen Interesses nach § 71 Abs. 1 5. 2 ZPO entspricht es, dass der
Bundesgerichtshof (Urteil vom 16.01.1997, aaO) – nach der Feststellung,
dass der Nebenintervenient sein Beitrittsinteresse durch die Bezeichnung
seiner Stellung in der Rechtsmittelschrift als „Streitverkündeter“ bestimmt
genug angegeben hat – nicht etwa davon unabhängig in einer zweiten
Stufe auch die materielle Existenz des behaupteten rechtlichen Interesses
prüft. Er hat vielmehr darüber hinausgehend sogar für den Fall, dass
die Nebenintervenientin auf der Grundlage der Entscheidung des
Berufungsgerichts für den von der Streitverkündenden geltend gemachten
Schaden nicht einzustehen hat, dennoch gerade allein wegen der Tatsache
der erfolgten Streitverkündung ein solches rechtliches Interesse am
Mitwirken am Prozess weiterhin bejaht.
3. Auch in systematischer Hinsicht ist diese Ansicht konsistent: Während
es bei einem nicht durch eine Streitverkündung ausgelösten Beitritt,
bei dem die Nebeninterventionswirkung des § 68 ZPO erst ab dem
Zeitpunkt des Beitritts gilt, sinnvoll ist, neben der formellen Angabe
des Interesses nach § 70 Abs. 1 5. 2 Nr. 2 ZPO (z. B. de Befürchtung
eines Regressanspruchs) noch dessen Glaubhaftmachung nach § 71 Abs.
1 S. 2 ZPO (z. B. durch Darlegung, warum der Beitretende derartige
Regressansprüche zu befürchten habe) zu verlangen, muss es dort, wo
ein zunächst unbeteiligter Dritter allein durch die Tatsache der Zustellung
der Streitverkündungsschrift und den gemäß § 74 Abs. 3 ZPO auf
den Zeitpunkt des frühestmöglichen Beitritts vorverlegten Beginn der
Nebeninterventionswirkung in einen fremden Prozess hineingezogen
wird, ausreichen, dass er einerseits der von § 70 Abs. 1 5. 2 Nr. 2 ZPO
geforderten bestimmten Angabe seines Beitrittsinteresses dadurch
genügt, dass er sich als „Streitverkündeter“ bezeichnet und andererseits
die von § 71 Abs. 1 5. 2 ZPO geforderte Glaubhaftmachung dieses
Interesses (lediglich) dadurch vorgenommen werden kann, dass er die –
im vorliegenden Fall unstreitig erfolgte – tatsächliche Streitverkündung
darlegt und glaubhaft macht. Alles andere würde die Anforderungen aus
den oben dargelegten Gründen überspannen.
III. Äußerste Grenze eines nach erfolgter Streitverkündung grundsätzlich
zulässigen Beitritts ist § 242 BGB bzw. das Verbot des Rechtsmissbrauchs.
Die für einen derartigen Rechtsmissbrauch darlegungs- und
beweisbelastete Klägerin hat hierfür keine Umstände vorgetragen.
G. Nebenentscheidungen
1. Kosten
Die Kostengrundentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 5. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1,
100 Abs. 4 5. 1, 101 Abs. 1 ZPO.
Eine gesamtschuldnerische Kostenhaftung der Beklagten nach § 100
Abs. 4 Satz 1 ZPO kommt allein hinsichtlich der Kosten in Betracht, die
anteilsmäßig durch die Schadensersatzfeststellung verursacht sind (vgl.
KG Berlin, Beschluss v. 26.02.2002 – 5 W 85/01, KGR Berlin 2002, 282),
nicht aber hinsichtlich der die Beklagten jeweils persönlich treffenden
Unterlassungs-, Rechnungslegungs-, Rückruf-, Entschädigungs- und
Vernichtungspflichten. Insoweit hat die Kammer das Interesse an
der Schadensersatzfeststellung mit 10 % des auf die verbliebenen
Klageanträge entfallenden Teilstreitwerts geschätzt.
II. Vollstreckbarkeit
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709
5. 1 und 2 ZPO. Der Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten ist
zurückzuweisen. Der bloße Vortrag, die Beklagten erzielten mit dem
Vertreib von Mobiltelefonen nahezu ihren gesamten Umsatz und
sie würden erhebliche Markteinbußen erleiden, die voraussichtlich
nicht wieder gutzumachen seien, weil Wettbewerber die Marktanteile
übernehmen würden, genügt nicht, um die Voraussetzungen des
§ 712 Abs. 1 5. 1 ZPO darzutun, der einen selbst im Wege der
verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung nach § 717 Abs. 2
5. 1 ZPO nicht zu ersetzenden Schaden für den Fall der Vollstreckung
voraussetzt. Die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen aus
technischen Schutzrechten hat regelmäßig die Einstellung der Produktion
und des Betriebs zur Folge und eröffnet daher nicht per se den
Anwendungsbereich des § 712 Abs. 1 5. 1 ZPO (OLG Düsseldorf,
InstGE 8, 117, 121 – fahrbare Betonpumpe). Dass die gesamte
wirtschaftliche Existenz der Beklagten bedroht wäre, ist nicht dargetan.
Soweit die Beklagten darauf verweisen, bei der Klägerin handele es
sich um eine reine Verwertungsgesellschaft und keine produzierende
Wettbewerberin der Beklagten, vermag dies aus Sicht der Kammer das
im Zweifel überwiegende Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung
insbesondere von Unterlassungsansprüchen (BGH NJW 1995, 197) nicht
zu beseitigen.
H. Die nicht nachgelassenen Schriftsätze bedürfen keiner
Berücksichtigung im Urteil – soweit sie nicht ohnehin bloße
Rechtsausführungen beinhalten – und veranlassen die Kammer nicht zur
Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (296a, 156 ZPO).
Beschluss
Der Streitwert wird gem. § 63 Abs. 25. 1,48 GKG auf C 30.000.000,
festgesetzt. Angesichts des Umstandes, dass die Klägerin mit der
vorliegenden Klage sämtliche UMTS-fähigen Mobiltelefone angreift, die
die Beklagten bundesweit vertreiben, erschien allein die Festsetzung
des höchsten nach dem GKG möglichen Streitwertes (39 Abs. 2 GKG)
angemessen.