Begründung:
Die Erstklägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin und die Zweitklägerin
Sublizenznehmerin des - im Folgenden als „Streitpatent" bezeichneten -
europäischen Patents EP 334 429 (in Österreich E 82 498). Die Parteien
streiten über den Eingriff der Beklagten in die Ansprüche 4, 6 und 7 des
Patents:
Das Streitpatent enthält als Anspruch 1 einen unabhängigen
Verwendungsanspruch, und zwar betreffend die Verwendung einer durch
eine chemische Formel („Formel [I]") definierten Verbindung (l-Nebivolol)
zur Potenzierung der Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten
mit andrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, die von dieser
Verbindung verschieden sind; die Ansprüche 2 und 3 konkretisieren
Anspruch 1.
Anspruch 4: pharmazeutische Zusammensetzung, „umfassend" einen
pharmazeutischen Träger, eine Verbindung im Sinn der Ansprüche 1-3
(l-Nebivolol) und ein blutdrucksenkendes Mittel mit andrenerger und/
oder vasodilatorischer Aktivität, das von der Verbindung der Formel (I)
verschieden ist.
Anspruch 6: Zusammensetzung nach Anspruch 4, wobei das
blutdrucksenkende Mittel eine bestimmte andere Verbindung (d-Nebivolol)
ist.
Anspruch 7: Zusammensetzung nach Anspruch (5 oder) 6, worin das
Molverhältnis der beiden wirksamen Bestandteile 1: 1 beträgt. Bei den
in Anspruch 6 genannten Wirkstoffen handelt sich um Stereoisomere.
Das bedeutet, dass sie dieselbe chemische Summen- und Strukturformel
aufweisen, die räumliche Anordnung der einzelnen Atome jedoch
unterschiedlich ist. Die in Anspruch 1 genannte Verbindung (der
potenzierende Wirkstoff) wird als RSSS-Stereoisomer oder l-Nebivolol
bezeichnet, das in Anspruch 6 genannte Mittel zur Blutdrucksenkung (der
potenzierte Wirkstoff) als SRRR-Stereoisomer oder d-Nebivolol.
Das am 16. 3. 1989 angemeldete Streitpatent steht in Österreich
seit 19. 11. 1992 in Kraft und betrifft Arzneimittel zur Senkung des
Blutdrucks. Die Laufzeit des Patents endete am 16. 3. 2009. Für das
Streitpatent wurde gemäß der Schutzzertifikats-VO vom 18. 6. 1992
EWG Nr 1768/92 das Schutzzertifikat SZ 46/96 erteilt. Die Laufzeit des
Schutzzertifikats begann am 17. 3. 2009 und endet am 18. 10. 2010. Das
patentgegenständliche Arzneimittel, das den Wirkstoff Nebivolol enthält,
wird von den Klägerinnen unter dem Markennamen ***** vertrieben.
Die Beklagte beabsichtigt, das Generikum Nebivolol ***** mit dem
Wirkstoff Nebivolol in Verkehr zu bringen und hat die Aufnahme
des Produkts in den vom Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger geführten Erstattungskodex beantragt. Dieses
Arzneimittel macht von der Lehre des Streitpatents in den Ansprüchen 4,
6 und 7 Gebrauch.
Ein Mitbewerber beantragte im November 2006 beim Österreichischen
Patentamt die Nichtigerklärung des Streitpatents. Grundlage des Antrags
ist das schon im Streitpatent als Ausgangspunkt genannte ältere US-
Patent 4654362. Dort wird als „Verbindung 84" eine Zusammensetzung
beschrieben, die aus den zwei von Anspruch 6 des Streitpatents erfassten
und zwei weiteren Isomeren (RSRR und SRSS) besteht. Nach Auffassung
des dortigen Antragstellers war auf dieser Grundlage keine erfinderische
Tätigkeit erforderlich, um in den strittigen Ansprüchen die Lehre des
Streitpatents zu entwickeln. Das Patentamt hat über diesen Antrag noch
nicht entschieden. Das (deutsche) Bundespatentgericht erklärte das
Patent der Klägerin mit Wirkung für Deutschland in den hier strittigen
Ansprüchen für nichtig, weil diese für einen Fachmann aufgrund des
US-Patents nahe liegend gewesen seien (3 Ni 25/06 [EU] ua). Auch der
englische High Court stellte die Nichtigkeit der Ansprüche 1, 4, 6 und 7
fest (***** UK Ltd v. Janssen Pharmaceutica N.V., [2008] EWHC 1422
[Pat]). Er begründete dies jedoch mit einer - hier von der Beklagten nicht
geltend gemachten - verfrühten Offenbarung der Lehre des Patents auf
einem Kongress in Guildford („Guildford forum"). Demgegenüber stellte er
ausdrücklich - und damit abweichend vom deutschen Bundespatentgericht
- fest, dass gegenüber Verbindung 84 des US-Patents sehr wohl ein
erfinderischer Schritt erforderlich gewesen sei.
Die Klägerinnen machen mit ihrer Klage, soweit für das
Sicherungsverfahren erheblich, einerseits einen umfassenden
Unterlassungsanspruch geltend, der sich gegen das Herstellen,
Inverkehrbringen, Feilhalten und den Gebrauch von unter die Ansprüche
4, 6 und 7 fallenden Arzneimitteln, insbesondere von Nebivolol *****,
sowie auf die Einfuhr und den Besitz solcher Arzneimittel zu diesen
Zwecken bezieht. Dabei beschränken sie ihren Anspruch auf Arzneimittel,
die ausschließlich aus den beiden in Anspruch 6 des Streitpatents
genannten Isomeren und einem pharmazeutischen Träger bestehen.
Weiters soll der Beklagten aufgetragen werden, ihren Antrag auf
Aufnahme der genannten Erzeugnisse in den Erstattungskodex des
Hauptverbands der Sozialversicherungsträger zurückzuziehen und keinen
neuen zu stellen, solange der Patentschutz der Klägerinnen aufrecht sei,
und den Klägerinnen hierüber Nachweis zu erbringen. Im vorliegenden
Verfahren zu beurteilen sind gleichlautende Sicherungsbegehren.
Zur Begründung ihrer Ansprüche verweisen die Klägerinnen auf den
unmittelbar bevorstehenden Eingriff der Beklagten in die Ansprüche 4,
6 und 7 ihres Patents, dessen Wirkungen aufgrund des dazu erteilten
Schutzzertifikats noch bis 18. Oktober 2010 aufrecht seien. Um dem
Einwand der fehlenden Neuheit zu begegnen, würden die Ansprüche auf
Arzneimittel beschränkt, die - wie jenes der Beklagten - ausschließlich aus
den in den Ansprüche 4 und 6 genannten Komponenten, also 1-Nebivolol
und d-Nebivolol und dem Träger, bestünden. Dies sei als Teilverzicht
eine zulässige Einschränkung des Streitpatents. Dieses sei (zumindest
im eingeschränkten Umfang) rechtsbeständig. Es mangle ihm weder
an der Neuheit noch an der erfinderischen Tätigkeit. Die Entscheidung
des deutschen Bundespatentgerichts sei verfehlt, da die Ableitung der
strittigen Ansprüche aus dem US-Patent sehr wohl eine erfinderische
Tätigkeit vorausgesetzt habe. Dies habe auch der englische High Court
festgestellt. Die Aufnahme in den Erstattungskodex des Hauptverbands
der österreichischen Sozialversicherungsträger verstoße gegen das
Verbot des Feilhaltens. Wenn das Arzneimittel der Beklagten in die „grüne
Box" des Kodex aufgenommen werde, seien die Klägerinnen aufgrund
sozialversicherungsrechtlicher Regelungen zu einer Preisreduktion
gezwungen.
Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Sowohl
das deutsche Bundespatentgericht als auch der englische High Court
hätten die Nichtigkeit der strittigen Ansprüche festgestellt. Damit sei
die fehlende Rechtsbeständigkeit auch im vorliegenden Verfahren
bescheinigt. Die Patentansprüche seien aufgrund der Vorveröffentlichung
der Verbindung 84 laut US-Patent 4654362 nicht neu. Die in der Klage
vorgenommene Einschränkung des Anspruchs sei unzulässig und aufgrund
der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung unbeachtlich;
die Klägerin habe die Einschränkung auch noch nicht beim Patentamt
eingereicht. Weiters seien die strittigen Patentansprüche, wie sich
insbesondere aus den Gründen der deutschen Entscheidung ergebe,
wegen des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit nichtig. Denn sie
ließen sich in nahe liegender Weise aus Verbindung 84 des US-Patents
ableiten. In eventu beantragte die Beklagte, den Klägerinnen eine
Sicherheitsleistung von zumindest 1 Mio EUR aufzutragen.
Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Die Klägerinnen hätten
eine „Umformulierung" des Anspruchs 4 in der Form vorgenommen,
dass der Begriff „umfassend" durch den Begriff „bestehend aus" ersetzt
worden sei. Sie hätten nicht bescheinigt, dass der Einsatz von bloß
zwei der verschiedenen möglichen Stereoisomeren besondere Vorzüge
hätte. Ein solcher Vorzug lasse sich aus der Patentanmeldung auch
nicht herauslesen. Anspruch 4 sei so gefasst, dass die Beifügung noch
anderer Stoffe als der in den Ansprüchen 4, 5 und 6 in der gestellten
Form ausdrücklich genannten auf die Wirkung der Erfindung keinerlei
Einfluss hätte. Die Beschränkung auf die beiden Stereoisomere sei durch
den Offenbarungsgehalt nicht gedeckt, sodass das Unterlassungsbegehren
schon aus diesem Grund nicht berechtigt sei. Das Rekursgericht erließ die
einstweilige Verfügung in Bezug auf die Untersagung der betriebsmäßigen
Herstellung, des In-Verkehr-Bringens, Feilhaltens, Gebrauchens oder
zu den genannten Zwecken Einführens oder Besitzens des strittigen
Medikaments - unter Festsetzung einer Sicherheitsleistung von 300.000
EUR -, wies das Mehrbegehren, der Beklagten aufzutragen, den Antrag
auf Aufnahme ihrer Produkte in den Erstattungskodex des Hauptverbands
der österreichischen Sozialversicherungsträger zurückzuziehen, ab,
und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000
EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Frage fehle, ob im
Provisorialverfahren das Vorliegen von ausländischen patentrechtlichen
Entscheidungen, die die Nichtigkeit eines Patents bejahen, den durch die
Patenterteilung geschaffenen Prima-facie-Beweis für das Bestehen des
Patentrechts im Inland entkräften könne.
Den Klägerinnen machten als Minus gegenüber dem Patentanspruch
eine Verletzung von Anspruch 4 und darauf aufbauend von Anspruch 6
und 7 (nur) insoweit geltend, als - neben einem Träger – ausschließlich
1-Nebivolol und d-Nebivolol verwendet würden. Dies werde durch die
Formulierung „bestehend aus" (gemeint: „ausschließlich bestehend
aus") statt „umfassend" hinreichend zum Ausdruck gebracht. Für
die Schutzfähigkeit dieser gegenüber dem Streitpatent weniger weit
reichenden Ansprüche spreche, dass ein Teilverzicht auch in einem
Verfahren zur Nichtigerklärung des ursprünglichen Patents möglich sei.
Um so mehr müsse es den Klägerinnen freistehen, im Provisorialverfahren
nur einen Teil des gewährten Schutzes geltend zu machen. Selbst wenn
daher Anspruch 4 des Streitpatents in seiner allgemeinen Fassung
nicht zur Gänze schutzfähig sein sollte, wäre dies unbeachtlich, weil die
Klägerinnen nur einen Teil des Schutzes in Anspruch nähmen.
In weiterer Folge stellte das Rekursgericht - offenkundig in Bezug auf
den eingeschränkten Schutzumfang - aufgrund einer Beweisergänzung
fest, es könne nicht feststellen, dass dem Streitpatent gegenüber
dem US-Patent die Neuheit fehle, ebenso wenig, dass es sich dabei
nur um eine Entdeckung, also um keine Erfindung iSd Patentrechts
handle. Die Beklagte habe die durch die Erteilung des Streitpatents
begründete Vermutung der Rechtsbeständigkeit nicht mit der für
das Provisorialverfahren nötigen Sicherheit widerlegen können. Der
Hinweis auf die (nicht rechtskräftige) Entscheidung des deutschen
Bundespatentgerichts reiche dafür nicht aus. Denn Einwände gegen
die Gültigkeit des Schutzrechts seien im Provisorialverfahren nur bei
erheblichen Bedenken aufzugreifen; solche lägen nicht vor, da andere
Beweismittel, insbesondere die englische Entscheidung und weitere
Gutachten, für die Neuheit und das Vorliegen eines erfinderischen
Schrittes sprächen. Der in Punkt 1 des Sicherungsantrags geltend
gemachte Unterlassungsanspruch sei daher begründet. Hingegen habe
das Erstgericht Punkt 2 des Sicherungsantrags zutreffend abgewiesen.
Eine einstweilige Verfügung dürfe keine Sachlage schaffen, die nicht
mehr rückgängig gemacht werden könne. Mit der Rückziehung des
Antrags auf Aufnahme in den Erstattungskodex ginge für die Beklagte
eine Rechtsposition unwiederbringlich verloren. Der Beklagten wäre es
unmöglich, den zurückgenommenen Antrag mit der identen Wirkung
neuerlich zu stellen.
Gegen diese Entscheidung richten sich Revisionsrekurse beider Streitteile.
Die Klägerinnen streben eine einstweilige Verfügung auch im Sinn von
Punkt 2 des Sicherungsantrags an, die Beklagte die gänzliche Abweisung.
Beide Revisionsrekurse sind zulässig und teilweise berechtigt.
A. Zum Revisionsrekurs der Beklagten
1. Gemäß § 24 PatV-EG sind auf Verfahren, die europäische Patente
betreffen, ergänzend zu dessen Bestimmungen die Vorschriften
des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), des PCT (Vertrag
über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen) und
des Patentgesetzes sinngemäß anzuwenden. Für das Verfahren
bei Patentverletzungsstreitigkeiten und für die Rechtsfolgen einer
Patentverletzung gilt nach Art 64 Abs 3 EPÜ nationales Recht. Nach § 156
Abs 1 PatG kann die Gültigkeit eines Patents und damit das Vorliegen von
Nichtigkeitsgründen als Vorfrage des Verletzungsstreits beurteilt werden.
Die endgültige Entscheidung über den Bestand des Patents fällt jedoch
in die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts und des Obersten
Patent- und Markensenats. § 156 Abs 3 PatG ordnet eine (allfällige)
Unterbrechung des Verfahrens an, wenn ein Urteil davon abhängt, ob
ein Patent nichtig ist. Im Sicherungsverfahren ist die Schutzfähigkeit
des Patents durch das Gericht selbständig als Vorfrage zu prüfen. Seine
Erteilung begründet einen Prima-facie-Beweis für die Rechtsbeständigkeit,
der allenfalls durch Gegenbescheinigung entkräftet werden kann (RIS-
Justiz RS0071369; zuletzt etwa 17 Ob 26/08k = ÖBl 2009/35 S 191
[Schultes] -Pantoprazol mwN).
2. Die Beklagte stützt sich in erster Linie darauf, dass das deutsche
Bundespatentgericht und der englische High Court das europäische Patent
für nichtig erklärt haben.
2.1. Eine formale Bindung an diese Entscheidungen besteht nicht.
Sie könnte - mangels Regelung im EPÜ - nur aus der Ipso-iure-
Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union abgeleitet werden (Art 33 EuGVVO; vgl dazu
Leible in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht2 [2006] I Art 33
Brüssel I-VO Rz 2 ff; Rassi in Fasching/Konecny2 V/1 [2008] Art 33
EuGVVO Rz 4 ff). Dem steht aber schon aus verfahrensrechtlicher Sicht
entgegen, dass die ausländischen Entscheidungen nicht zwischen den
Parteien des vorliegenden Rechtsstreits ergangen sind; Gründe für eine
Rechtskrafterstreckung (etwa eine Rechtsnachfolge) nennt die Beklagte
nicht.
2.2. Noch grundlegender ist allerdings der unterschiedliche
Entscheidungsgegenstand. Das Europäische Patent wird zwar in einem
zentralisierten Verfahren erteilt, seine Wirkungen richten sich aber
nach Art 2 Abs 2 EPÜ jeweils nach nationalem Recht. Damit wird
der Territorialitätsgrundsatz nicht durchbrochen; das Europäische
Patent ist ein Bündel von jeweils für einen Vertragsstaat des EPÜ
wirkenden Patenten, die nur durch den gemeinsamen Erteilungsakt
verbunden sind (4 Ob 24/92 = MR 1993, 149 [Walter] - Abfallbeize mwN;
Bently/Sherman, Intellectual Property Law3 [2009] 342; Jestaedt in
Benkard, EPÜ [2002] Art 2 Rz 3 und Art 3 Rz 3; Mankowski in Rauscher,
Europäisches Zivilprozessrecht2 [2006] I Art 49 Brüssel I-VO Rz 49).
Aus diesem Grund ordnet Art 22 Nr 4 EuGVVO die ausschließliche
Zuständigkeit der Gerichte jedes Mitgliedstaats für alle Verfahren an,
welche die Erteilung oder Gültigkeit eines europäischen Patents zum
Gegenstand haben, das für diesen Staat erteilt wurde. Folgerichtig
beschränken sich die deutsche und die englische Entscheidung im
vorliegenden Fall darauf, die Nichtigkeit für den jeweiligen Staat
auszusprechen. Sie haben daher auch nach ihrem eigenen Verständnis
keine Rechtswirkungen für die Rechtsbeständigkeit des Patents in anderen
Vertragsstaaten des EPÜ. Abgesehen davon scheiterte die Anerkennung
solcher Wirkungen schon an Art 35 Abs 1 EuGVVO (Verletzung der
ausschließlichen Zuständigkeitsvorschrift des Art 22 Nr 4 EuGVVO).
2.3. Eine formale Bindung an die englische und die (ohnehin noch nicht
rechtskräftige) deutsche Entscheidung besteht daher nicht. Allerdings
ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gründe dieser Entscheidungen
geeignet sind, in einem Sicherungsverfahren den durch die Erteilung
des Patents begründeten Prima-facie-Beweis der Rechtsbeständigkeit zu
widerlegen. Die Entscheidungen können daher der Bescheinigung eines
entsprechenden Vorbringens des im Verletzungsstreit Belangten dienen.
Dazu ist aber zunächst ein solches Vorbringen erforderlich; der bloße
Hinweis auf die Existenz der Entscheidungen reicht nicht aus. In weiterer
Folge ist es eine dem Obersten Gerichtshof grundsätzlich entzogene
Frage der Beweiswürdigung (4 Ob 207/99s mwN), ob die Gründe der
Entscheidungen tatsächlich Tatsachen bescheinigen, die den Anschein der
Rechtsbeständigkeit widerlegen.
3. Inhaltlich stützt die Beklagte ihren Einwand der fehlenden
Rechtsbeständigkeit auf zwei Gründe, nämlich auf die fehlende Neuheit
gegenüber der Verbindung 84 des US-Patents (Art 54 EPÜ) und auf den
Mangel einer erfinderischen Tätigkeit (Art 56 EPÜ). Zunächst ist der
Einwand der fehlenden Neuheit zu erörtern.
3.1. Eine Erfindung gilt nach Art 54 Abs 1 EPÜ als neu, wenn sie nicht
zum Stand der Technik gehört. Nach Art 54 Abs 2 EPÜ bildet den
Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich
gemacht worden ist.
3.2. Die Argumentation der Beklagten lautet in diesem Punkt
zusammengefasst wie folgt: Anspruch 4 des Streitpatents sei wegen
der Formulierung „umfassend" nicht auf Verbindungen beschränkt, die
ausschließlich aus l-Nebivolol (dem potenzierenden Wirkstoff) und einem
einzigen anderen Wirkstoff bestehen; daher seien auch die Ansprüche
6 und 7 nicht auf solche Verbindungen beschränkt. Aus diesem Grund
erfassten diese Ansprüche - neben unzähligen anderen Verbindungen
- auch die bereits vor Anmeldung des europäischen Patents bekannte
Verbindung 84 des US-Patents. Daher fehle die Neuheit.
In Vorwegnahme dieses Einwands beschränkten die Klägerinnen ihren
Unterlassungsanspruch im vorliegenden Verfahren auf Verbindungen,
die ausschließlich aus den beiden in Anspruch 6 genannten Isomeren (d-
Nebivolol und l-Nebivolol) bestehen. Das Erstgericht war der Auffassung,
dass diese Einschränkung unzulässig sei, und verneinte aus diesem Grund
offenbar insgesamt die Neuheit des Patents.
3.3. Der konkret geltend gemachte Unterlassungsanspruch könnte
allerdings nur dann an diesem Einwand scheitern, wenn er in den
hier strittigen Ansprüchen 4, 6 und 7 zur gänzlichen Verneinung der
Rechtsbeständigkeit führte. Das trifft aber nicht zu. Denn die Klägerinnen
zeigen richtig auf, dass diese Ansprüche in einer Weise eingeschränkt
werden können, dass der Einwand (jedenfalls) nicht mehr greift.
3.3.1. Nach Art 123 Abs 2 EPÜ dürfen die europäische Patentanmeldung
und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass
ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich
eingereichten Fassung hinausgeht. Nach Art 123 Abs 3 EPÜ darf das
europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein
Schutzbereich erweitert wird. In Art 138 Abs 1 lit c und d EPÜ sind
korrespondierende Nichtigkeitsgründe normiert. Nach Art 105a Abs 1
EPÜ kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers durch
Änderung der Patentansprüche beschränkt werden.
3.3.2. Die genannten Vorschriften beziehen sich zwar auf das Verfahren
vor dem Europäischen Patentamt. Sie sind jedoch Ausdruck eines
allgemeinen Grundsatzes. Ein erteiltes Patent kann später schon aus
Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig geändert werden. Wird
das Patent mit geänderten Ansprüchen verteidigt, kann es damit nur
Bestand haben, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich
zulässig ist. Eine Änderung darf insbesondere nicht dazu führen, dass
an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt und der
Gegenstand oder der Schutzbereich erweitert wird. Unzulässig ist daher
grundsätzlich die Streichung von Merkmalen, da sie in aller Regel nicht die
Einschränkung eines Patentanspruchs zur Folge hat, sondern umgekehrt
zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt (Schäfers in Benkard, EPÜ
[2002] Art 123 Rz 59; Keukenschrijver, Änderungen der Patentansprüche
erteilter Patente, GRUR 2001, 572 f). Maßgebend ist, ob die Änderung
mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar ist; sie muss unmittelbar
und eindeutig daraus ableitbar sein und darf damit nicht im Widerspruch
stehen (Schäfers aaO Art 123 Rz 69; Blumer in Singer/Stauder EPÜ4
[2007] Art 123 Rz 34).
3.3.3. Auf dieser Grundlage hat der Senat die Beschränkung eines noch
unter das Stoffschutzverbot fallenden Europäischen Patents auf einen
Verwendungsanspruch (Swiss Claim) für zulässig gehalten (17 Ob 26/08k
- Pantoprazol). Dabei war entscheidend, dass (a) der Schutzbereich
durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert und (b) die ursprüngliche
Offenbarung dadurch nicht überschritten wurde.
Das trifft auch hier zu: Der Schutzbereich wird durch die Umformulierung
(„bestehend aus" statt „umfassend" in Anspruch 4 mit Folgewirkung für
die Ansprüche 6 und 7) jedenfalls enger. Denn durch die Beschränkung
auf zwei Substanzen (die potenzierende und die potenzierte) erfasst
schon Anspruch 4 eindeutig weniger Verbindungen als bei der
ursprünglichen Formulierung, unter die auch Verbindungen von
mehreren wirksamen Substanzen fallen. Noch deutlicher wird das bei
den Ansprüchen 6 und 7, die wegen der Umformulierung von Anspruch 4
ausschließlich die Verbindung von l-Nebivolol und d-Nebivolol erfassen,
nicht auch unzählige weitere Verbindungen, die noch zusätzliche
Wirkstoffe enthalten.
Auch die Offenbarung wird nicht überschritten. Denn inhaltlicher Kern
des Patents ist die potenzierende Wirkung von l-Nebivolol (Anspruch
4), dies insbesondere in Verbindung mit d-Nebivolol (Ansprüche 6 und
7). Die aufgrund der weiten Formulierung der ursprünglichen Fassung
bestehende Möglichkeit des Beifügens weiterer wirksamer Substanzen
ist dafür völlig unerheblich. Mit der Einschränkung fällt daher nicht etwa
ein für den Patentanspruch maßgebendes Merkmal weg (oben 3.3.2.),
sondern der eigentliche wissenschaftliche Fortschritt wird - ganz im Sinn
der ursprünglichen Offenbarung - deutlicher herausgearbeitet.
3.3.4. Damit bestehen aber auch keine Bedenken, dass die Klägerinnen
nur einen gegenüber den Ansprüchen des Patents eingeschränkten
Unterlassungsanspruch geltend machen. Dieser Anspruch ist vom
weiteren Patent formal gedeckt und überschreitet nicht dessen
Offenbarung. Dass (anscheinend) noch keine formale Einschränkung
des Patents gegenüber dem Patentamt erfolgte, ist unerheblich. Denn
wenn die Rechtsbeständigkeit eines Patents im Sicherungsverfahren
geprüft werden kann, muss es dem Patentinhaber möglich sein, den von
ihm geltend gemachten Anspruch so zu formulieren, dass er von einer
allfälligen Teilnichtigkeit der patentrechtlichen Ansprüche nicht betroffen
wäre.
3.4. In diesem zulässig eingeschränkten Umfang ist der Einwand der
mangelnden Neuheit jedenfalls verfehlt. Denn das US-Patent lehrt
weder die potenzierende Wirkung von l-Nebivolol, noch erfasst es eine
(ausschließlich) aus l-Nebivolol und d-Nebivolol bestehende Verbindung.
Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter
diese Formel fallenden Einzelverbindungen noch nicht offenbart (BGH
X ZR 89/07 = GRUR Int 2009, 330 - Olanzapin). Nur zur Klarstellung
ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Patentinhaberin
im englischen Verfahren ebenfalls eine entsprechende Einschränkung
vorgenommen hatte, die von der dortigen Nichtigkeitsklägerin
hingenommen worden war (englisches Urteil, Rz 64). Das Gericht hielt
ausdrücklich fest, dass die eingeschränkten Ansprüche neu seien; das
US-Patent enthalte keine klaren und unmissverständlichen Anleitungen
zur Herstellung einer pharmazeutischen Verbindung, die ausschließlich
aus l-Nebivolol und d-Nebivolol bestehe (Rz 102). In der deutschen
Entscheidung wurde die Frage der fehlenden Neuheit kurz angesprochen,
aber wegen des (angeblichen) Fehlens eines erfinderischen Schritts
nicht weiter verfolgt (Punkt II.2.). Die dort angestellten Erwägungen
zur fehlenden Neuheit (Punkte II.1., II.1.1. und II.1.2. der deutschen
Entscheidung), auf die sich die Beklagte bezieht, betreffen nicht die hier
strittigen Ansprüche.
4. Nach Auffassung des Rekursgerichts ist es der Beklagten auch nicht
gelungen, das aufgrund der Patenterteilung zumindest prima facie
anzunehmende Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu widerlegen.
Das ist ebenfalls nicht zu beanstanden.
4.1. Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon
dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik
zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines
hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines
Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (Jestaedt in Benkard, EPÜ,
Art 56 Rz 60; Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, Art 56 Rz 52 ff).
Ob das zutrifft, ist zwar - ebenso wie die Frage nach dem Vorliegen einer
äquivalenten Benutzung (RIS-Justiz RS0123155) - grundsätzlich eine
Rechtsfrage. Allerdings hängt deren Beantwortung in hohem Maße von
Umständen ab, die dem Tatsachenbereich zuzuordnen sind. Insbesondere
wird regelmäßig nur durch die Beiziehung eines Sachverständigen zu
klären sein, wie der Stand der Technik im maßgebenden Zeitpunkt war
und ob ein Fachmann die Lehre des Patents daraus in nahe liegender
Weise ableiten konnte.
4.2. Im vorliegenden Verfahren steht die Beklagte auf dem Standpunkt,
dass das Isolieren von einzelnen Isomeren aus einer bekannten
Verbindung (hier Verbindung 84 des US-Patents) keine erfinderische
Tätigkeit sei. Sie belegt dies mit Gutachten von Patentanwälten und dem
Hinweis auf die deutsche und die englische Entscheidung. Die Klägerinnen
halten dem andere Gutachten und die diesen Nichtigkeitsgrund in
Wahrheit verneinenden Ausführungen der englischen Entscheidung
entgegen. Auf dieser Grundlage hat das Rekursgericht die Vermutung der
Rechtsbeständigkeit als nicht widerlegt angesehen.
4.2.1. Die diesbezüglichen Ausführungen des Rekursgerichts sind zwar
eher knapp. Die Beklagte zeigt allerdings auch im Revisionsrekurs keine
zwingenden Argumente auf, die die Vermutung des Vorliegens eines
erfinderischen Schritts, die sich aus der Erteilung des Patents ergibt,
entkräften könnten. Vielmehr stützt sie sich (neuerlich) in erster Linie auf
die (formale) Existenz und die Gründe der deutschen Entscheidung, legt
aber nicht dar, weswegen diese Gründe überzeugender sein sollen als jene
der englischen Entscheidung.
4.2.2. Zwar hat das Bundespatentgericht ausführlich erläutert, auf welche
Weise ein Fachmann ausgehend von Verbindung 84 des US-Patents zur
Lehre der hier strittigen Ansprüche gelangen könnte. Diese Begründung
ist aber, wie sich insbesondere aus dem englischen Urteil ergibt (Rz
110 ff), keinesfalls zwingend. Denn sie scheint auf der - das Ergebnis
vorwegnehmenden - Annahme zu beruhen, dass der Fachmann nach der
potenzierenden Wirkung eines Bestandteils von Verbindung 84 des US-
Patents suchen würde, statt einfach die Bestandteile dieser Verbindung
zu synthetisieren und dabei solche Bestandteile, bei denen eine Prüfung
keine blutdrucksenkende Wirkung ergibt (hier also das l-Nebivolol), von
der weitere Untersuchung auszuscheiden.
4.2.3. Aber selbst bei einem (im englischen Urteil so bezeichneten) Top-
down-Approach, bei dem der Fachmann die Verbindung 84 zunächst
in zwei Verbindungen mit jeweils zwei Isomeren auftrennt, diese dann
gegeneinander testet und neuerlich auftrennt, liegt das Erkennen der
Lehre des Streitpatents nicht unbedingt nahe. Denn deren entscheidender
Punkt, dass nämlich einer der Bestandteile eine potenzierende Wirkung
für den anderen hat, könnte mangels Vorliegens eines insofern
erkenntnisleitenden Interesses leicht übersehen werden (englisches Urteil
Rz 122). Zudem ist schon die Wahl von Verbindung 84 als Ausgangsbasis
für die weiteren Untersuchungen nicht zwingend, da andere Verbindungen
des US-Patents offenkundig eine stärkere Wirkung aufweisen.
4.2.4. Diese vor allem auf das englische Urteil gestützte Argumentation
ist jedenfalls nicht wesentlich weniger plausibel als jene des
deutschen Bundespatentgerichts; eine Entscheidung wäre daher
nur durch Beiziehung eines Sachverständigen möglich. Dafür
ist im Sicherungsverfahren kein Raum. Daher hat es auch unter
Bedachtnahme auf das Erfordernis eines erfinderischen Schritts bei der
Rechtsbeständigkeit des Streitpatents (und damit des Schutzzertifikats)
zu bleiben. Auf den von der englischen Entscheidung herangezogenen
Nichtigkeitsgrund der (verfrühten) Offenbarung der Ansprüche auf dem
„Guildford forum" hat sich die Beklage im vorliegenden Verfahren nicht
gestützt.
5. Damit ist für das Sicherungsverfahren von der Wirksamkeit der hier
strittigen Ansprüche des Streitpatents auszugehen. Es steht fest, dass die
Beklagte das Inverkehrbringen eines in diese Ansprüche eingreifenden
Arzneimittels beabsichtigt. Damit ist zumindest Erstbegehungsgefahr
gegeben; die Frage, ob der Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex
bereits eine Verletzungshandlung bildet, kann daher auf dieser Stufe noch
offen bleiben (dazu unten B.).
6. Der Umfang des Unterlassungsanspruchs ergibt sich nach Art 64 Abs
1 EPÜ aus dem nationalen Recht. Der an § 22 PatG 1970 angelehnte
Sicherungsantrag ist daher grundsätzlich berechtigt. Allerdings ist eine
Einschränkung vorzunehmen:
Die Klägerinnen begehren auch ein Verbot des Besitzens. Dieser Anspruch
ist materiell durch § 22 PatG 1970 gedeckt. Einstweilige Verfügungen
dürfen aber auch im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht keine
Sachlage schaffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (RIS-
Justiz RS0009418 T5; zuletzt etwa 4 Ob 134/06v = ecolex 2007, 266
[Schumacher] = ÖBl 2007, 176 [Donath] - BUZZ! mwN; allgemein E.
Kodek in Angst, EO2 § 378 Rz 7; Sailer in Burgstaller/Deixler-Hübner,
EO § 381 Rz 4; zuletzt ausführlich 16 Ok 1/09 ÖBl-LS 2009/209, 210,
211, 212 - Radiusklausel III). Ein Verbot des Besitzens von Waren würde
zweifellos einen solchen irreversiblen Zustand schaffen: Der Beklagten
ist jedes Inverkehrbringen untersagt, worunter auch ein Export in das
vom Verbot nicht erfasste Ausland fiele (4 Ob 54/01x = SZ 74/173 -
Boss Zigaretten II). Bei einer Verwahrung durch Dritte bliebe ihr Besitz
aufrecht (RIS-Justiz RS0010104, RS0007911). Sie müsste die Waren
daher vernichten oder derelinquieren. Die Beschränkung auf den Besitz
zum Zweck des Inverkehrbringens hilft in diesem Zusammenhang nicht
weiter, da dieser Zweck jedenfalls zu unterstellen wäre (4 Ob 134/06v -
BUZZ!). Auch die von den Klägerinnen in ihrem eigenen Revisionsrekurs
angestrebte Interessenabwägung führte zu keinem anderen Ergebnis: Sie
sind durch das Verbot des Inverkehrbringens und Feilhaltens ausreichend
geschützt; ein legitimes Interesse am Verbot des Besitzens ist nicht
erkennbar. Dieses Teilbegehren ist daher abzuweisen.
B. Zum Revisionsrekurs der Klägerinnen
1. Die Klägerinnen wenden sich in ihrem als „außerordentlich"
bezeichneten Revisionsrekurs gegen die Abweisung von Punkt 2 des
Sicherungsantrags. Insofern ist zur Klarstellung festzuhalten, dass
das Rekursgericht einen einheitlichen Zulassungsausspruch getroffen
hat, was wegen des tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhangs
der Begehren auch richtig war (RIS-Justiz RS0118275). Damit hat
es den Revisionsrekurs uneingeschränkt zugelassen. Auch wenn
sich die Begründung des Zulassungsausspruchs nur auf Punkt 1
des Sicherungsantrags bezieht, ist daher auch das Rechtsmittel der
Klägerinnen ein ordentlicher Revisionsrekurs.
2. Mit Punkt 2 des Sicherungsantrags begehren die Klägerinnen, der
Beklagten aufzutragen, den Antrag auf Aufnahme ihres Arzneimittels
in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen
Sozialversicherungsträger zurückzunehmen, bis Ablauf des Patentschutzes
keinen neuen zu stellen, und dies den Klägerinnen nachzuweisen.
2.1. Dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
obliegt nach § 31 Abs 3 Z 12 ASVG die „Herausgabe eines
Erstattungskodex der Sozialversicherung für die Abgabe von
Arzneispezialitäten auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers
im niedergelassenen Bereich; in dieses Verzeichnis sind jene für
Österreich zugelassenen, erstattungsfähigen und gesichert lieferbaren
Arzneispezialitäten aufzunehmen, die nach den Erfahrungen im
In- und Ausland und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft
eine therapeutische Wirkung und einen Nutzen für Patienten und
Patientinnen im Sinne der Ziele der Krankenbehandlung (§ 133 Abs
2) annehmen lassen." Die Aufnahme in den Erstattungskodex ist in
§ 351c ASVG geregelt. Nach dessen Absatz 1 beantragt das „[...]
vertriebsberechtigte Unternehmen [...] beim Hauptverband die Aufnahme
einer Arzneispezialität in den gelben oder den grünen Bereich des
Erstattungskodex. Mit Einlangen des Antrages, mit dem zumindest die
Zulassungsnummer und ein Preis bekannt gegeben wird und dem eine
Bestätigung der Lieferfähigkeit und eine Bestätigung über die Dauer
der Patentlaufzeit angeschlossen ist, wird die Arzneispezialität zeitlich
befristet in den roten Bereich aufgenommen."
2.2. Nach dieser Bestimmung ist mit dem Antrag auf Aufnahme in den
Kodex zwingend die Bekanntgabe eines Preises und die Bestätigung der
Lieferfähigkeit verbunden. Damit erfüllt bereits der Antrag den Tatbestand
des „Feilhaltens" in § 22 Abs 1 PatG 1970. Denn darunter fällt bereits das
öffentliche Anbieten, eine tatsächliche Veräußerung ist nicht erforderlich.
Dies wurde vom Obersten Gerichtshof unter Hinweis auf die einheitliche
Lehre für das Urheberrecht ausdrücklich ausgesprochen (4 Ob 34/09t =
ÖBl-LS 2009/257 = ÖBl-LS 2009/258 - Alfons Walde). Ein Grund, dies
im Patentrecht anders zu sehen, ist nicht erkennbar. Vielmehr ergibt
sich hier schon aus dem Regelungszusammenhang, dass das Feilhalten
eine Vorstufe zum Inverkehrbringen bildet und daher nicht erst mit der
tatsächlichen Veräußerung bewirkt ist.
Die im Rahmen eines Rechtsgutachtens angestellten Erwägungen Mayers
(Rücksichtnahme auf Patentrechte Dritter im Erstattungskodex, ÖBl 2009,
3, 6 f) stehen dieser Auffassung nicht entgegen. Denn er erörtert dort die
Frage, ob der Hauptverband Arzneimittel, die in den Kodex aufgenommen
wurden, selbst feilhält. Hier ist demgegenüber zu entscheiden, ob der
Antrag auf Aufnahme in den Kodex als Feilhalten durch den Antragsteller
zu werten ist. Das ist, wie oben ausgeführt, zweifellos der Fall.
2.3. Das Verbot des Feilhaltens hat erkennbar einen doppelten Zweck.
Zum einen soll es das Unterbleiben eines ebenfalls unzulässigen
Inverkehrbringens absichern, zumal der Nachweis des öffentlichen
Angebots in der Regel leichter zu erbringen sein wird als jener der
tatsächlichen Veräußerung. Zum anderen dient das Verbot aber auch
dazu, Nachteile des Patentinhabers hintanzuhalten, die schon durch
das Feilhalten selbst entstehen. Diese können etwa darin liegen,
dass der Patentinhaber allein wegen des öffentlichen Angebots von
Konkurrenzprodukten - also unabhängig von einem tatsächlichen
Inverkehrbringen - faktisch gezwungen ist, seinen eigenen Preis zu
reduzieren. Im vorliegenden Fall ergibt sich diese Konsequenz in Bezug
auf die Erstattung durch die Sozialversicherungsträger auch rechtlich aus
§ 351c Abs 10 ASVG.
Dieser Nachteil für den Patentinhaber tritt aber auch dann ein, wenn
während aufrechten Patentschutzes die Lieferung patentverletzender
Ware für einen Zeitpunkt nach dessen Ablauf angeboten wird. Denn
ein solches Angebot kann dazu führen, dass Interessenten von einem
Erwerb beim Patentinhaber absehen, weil in naher Zukunft ohnehin eine
- meist preisgünstigere - Alternative vorhanden sein wird. Auch dies hat
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Patentinhabers während
des aufrechten Patentschutzes. Anders als in 4 Ob 315/73 (= SZ 46/53 -
Möbelbeschlagteile) obiter ausgeführt, ist daher auch das Angebot einer
Lieferung nach Ablauf des Patentschutzes als Feilhalten iSv § 22 PatG
1970 zu werten (ebenso für das entsprechende Problem des "Anbietens"
im deutschen Recht X ZR 76/05 = GRUR 2007, 221 - Simvastatin mwN
zur praktisch einhelligen deutschen Lehre). Im vorliegenden Fall läge
daher ein unzulässiges Feilhalten auch dann vor, wenn sich der Antrag
auf Aufnahme in den Erstattungskodex ausschließlich auf die Zeit nach
Ablauf des Patentschutzes bezöge. Denn auch damit setzte die Beklagte
eine Vorbereitungshandlung für ein späteres Inverkehrbringen. Dass
dieses Inverkehrbringen dann rechtmäßig wäre, ändert nichts daran,
dass die mit dem Antrag verbundene Bekanntgabe des Preises und der
Lieferfähigkeit zu Dispositionen der Marktgegenseite führen kann, die sich
noch während aufrechten Patentschutzes auswirken.
2.4. Der (materielle) Anspruch der Klägerinnen auf Unterlassen des
Feilhaltens erfasst daher jeden während aufrechten Patentschutzes
gestellten Antrag auf Aufnahme eines patentverletzenden Arzneimittels in
den Erstattungskodex; dies auch dann, wenn sich der Antrag nur auf die
Zeit nach Erlöschen des Patentschutzes beziehen sollte.
3. Ungeachtet dessen hat das Rekursgericht den Sicherungsantrag mit der
Begründung abgewiesen, dass damit eine Sachlage geschaffen würde, die
nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte. Dem ist nicht zu folgen.
3.1. Richtig ist, dass einstweilige Verfügungen nach ständiger
Rechtsprechung keine Sachlage schaffen dürfen, die im Fall eines die
einstweilige Verfügung nicht rechtfertigenden Urteils nicht rückgängig
gemacht werden kann (oben A.6). Grundsätzlich hat aber, wie der
Oberste Gerichtshof zuletzt in 16 Ok 1/09 (- Radiusklausel III) ausführlich
dargelegt hat, jede einstweilige Verfügung Auswirkungen, die nachträglich
nicht völlig aus der Welt geschafft werden können. Insbesondere kann
ein einstweilen angeordnetes Unterlassen nicht rückwirkend durch ein
Handeln ersetzt werden; dennoch sind Unterlassungsverfügungen im
Regelfall unstrittig zulässig (RIS-Justiz RS0009418 [T8, T9, T14]).
Zu unterbleiben haben daher nur solche Sicherungsmaßnahmen, die
unwiederbringliche Eingriffe in die Rechtssphäre des Gegners nach sich
ziehen. Es geht also nicht um zeitweilige Beeinträchtigungen, wie sie bei
einstweiligen Verfügungen unvermeidbar sind, sondern um auch für die
Zukunft irreparable Konsequenzen bestimmter Anordnungen.
3.2. Solche Konsequenzen liegen etwa vor, wenn konkrete
Eingriffsgegenstände vernichtet oder derelinquiert werden müssten;
diese wären dann ja endgültig verloren (oben A.6.1.). Hingegen kann
ein unterbliebener oder zurückgenommener Antrag auf Aufnahme in den
Erstattungskodex zweifellos nachgeholt werden, wenn sich der Anspruch
im Hauptverfahren als unberechtigt erweisen sollte. Denn damit gibt
der Antragsteller - anders als bei der Löschung einer Firma (RIS-Justiz
RS0080049) oder beim Verzicht auf eine Domain (RIS-Justiz RS0112483)
- keine Postion auf, die andere rechtlich oder tatsächlich ausschließt.
Daher besteht auch nicht die Gefahr, dass ein Mitbewerber die Stelle des
Arzneimittels der Beklagten im Erstattungskodex „besetzen" und damit
dessen neuerliche Aufnahme unmöglich machen könnte. Vielmehr liegt
die Beeinträchtigung der Beklagten allein darin, dass ihr Arzneimittel für
eine bestimmte Zeit nicht im Erstattungskodex aufscheint. Weder das
Unterbleiben eines Antrags noch dessen Rücknahme hat daher auf Dauer
irreparable Konsequenzen.
3.3. Aufgrund dieser Erwägungen ist die beantragte einstweilige
Verfügung auch in diesem Punkt zu erlassen. Das gilt nicht nur für
das Verbot eines (weiteren) Antrags, sondern auch für das Gebot,
den bereits gestellten Antrag zurückzuziehen. Denn wer durch einen
Gesetzesverstoß einen störenden Zustand geschaffen hat, stört weiter,
solange dieser Zustand andauert (RIS-Justiz RS0079560). Seine
Verpflichtung, den gesetzwidrigen Zustand zu beseitigen, besteht
unabhängig davon, ob die "Störquellen" bereits vor Schaffung des Titels
vorhanden waren (4 Ob 170/99z = ÖBl 2000, 115 - Einkaufszentrum
„U"). In diesem Zusammenhang ist auch eine einstweilige Verfügung
zulässig, die auf ein aktives Tun gerichtet ist (4 Ob 122/93 = ecolex
1994, 182 - Appolonia mwN). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte mit
dem Antrag auf Aufnahme ihrer Arzneimittel in den Erstattungskodex
gegen ihre Unterlassungsverpflichtung nach § 22 PatG 1970 verstoßen.
Dieser Verstoß wirkt weiter. Es kann ihr daher zur Sicherung der
diesbezüglichen Unterlassungsverpflichtung aufgetragen werden, den
Antrag zurückzuziehen.
4. Aus diesen Gründen ist eine einstweilige Verfügung im Sinn von
Punkt 2 des Sicherungsantrags zu erlassen. Allerdings ist wiederum eine
Einschränkung erforderlich:
Eine Verpflichtung der Beklagten, den Klägerinnen die Rücknahme
des Antrags - nach dem Wortlaut des Sicherungsbegehrens auch das
Unterlassen der weiteren Antragstellung - „nachzuweisen", hat keine
Grundlage im Gesetz (vgl im kennzeichenrechtlichen Zusammenhang
17 Ob 36/08f = ecolex 2009, 697 [Horak] = jusIT 2009, 136 [Thiele])
- KOBRA/cobra-couture.at). Sie ist auch nicht erforderlich. Denn nach
§ 367 EO gilt eine Willenserklärung als abgegeben, sobald der ihre
Abgabe anordnende Exekutionstitel zum Antrag auf Exekutionsbewilligung
berechtigt. Das ist hier der Fall, wenn Punkt 2 der einstweiligen
Verfügung nach Erlag der Sicherheitsleistung und Zustellung an die
Beklagte vollstreckbar geworden ist. Daher wird der Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger eine Ausfertigung der
vorliegenden Entscheidung, die mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit
versehen ist, als eine von der Beklagten stammende Willenserklärung zu
behandeln haben (8 Ob 595/92 = SZ 66/133). Eine Exekutionsbewilligung
ist dafür nicht erforderlich (RIS-Justiz RS0004552).
5. Die bereits vom Rekursgericht zu Punkt 1 der Provisorialverfügung
aufgetragene - und in der Folge erlegte - Sicherheitsleistung von 300.000
EUR gilt auch für deren - nunmehr erlassenen - Punkt 2.
C. Ergebnis und Kosten
1. Aufgrund dieser Erwägungen ist die vom Rekursgericht zu Punkt 1
des Sicherungsantrags erlassene einstweilige Verfügung im Kern zu
bestätigen; lediglich der Antrag, der Beklagten auch das Besitzen von
Eingriffsgegenständen zu verbieten, ist abzuweisen. Zu Punkt 2 des
Sicherungsantrags ist eine einstweilige Verfügung zu erlassen; der Antrag,
die Beklagte zum Nachweis der Antragsrückziehung zu verhalten, ist
abzuweisen.
2. Die diese Entscheidung tragenden Erwägungen können wie folgt
zusammengefasst werden:
Ausländische Entscheidungen über die Nichtigerklärung eines
Europäischen Patents wirken nur für den jeweiligen Urteilsstaat
und erfassen daher nicht den inländischen Teil dieses Patents.
Allerdings können ihre Gründe in inländischen Sicherungsverfahren
zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden. Der
zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der
Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels
in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen
Sozialversicherungsträger erfüllt den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22
PatG 1970.
Feilhalten iSv § 22 PatG 1970 liegt auch vor, wenn während aufrechten
Patentschutzes die Lieferung für einen nach dessen Ablauf liegenden
Zeitpunkt angeboten wird.