304 BGE – Schweizerisches Bundesgericht
VI. ZIVILRECHTSPFLEGE
PROCÉDURE CIVILE
PROCEDURA CIVILE
46. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. 
Swatch AG gegen X. SA (Beschwerde in Zivilsachen)
4A_589/2011 vom 5. April 2012
Ist das auf einen Vertrag (Abgrenzungsvereinbarung) gestützte gerichtli -
che Verbot an eine Partei, gegen Eintragungsgesuche einer bestimmten  
Marke Widerspruch zu erheben, bzw. der Befehl, bereits erhobene Wi -
dersprüche zurückzuziehen, ein Prozessführungsverbot ("anti-suit injunc -
tion")?
Begriff der "anti-suit injunction" und Anwendungsfälle. Zur Zulässigkeit  
des Erlasses von Prozessführungsverboten  durch schweizerische Gerich -
te (E. 5.3.1). Die vorliegend ausgesprochenen Befehle und Verbote zie -
Zivilrechtspflege – 138 III 304 305
len auf die Durchsetzung von materiellrechtlichen Unterlassungspflich -
ten ab; damit wurde keine anti-suit injunction erlassen (E. 5.3.2). Dem  
Gericht, das für den Entscheid über Ansprüche aus der Abgrenzungs -
vereinbarung zuständig ist, steht der Erlass solcher Anordnungen zu  
(E. 5.4).
Markenabgrenzungsvereinbarung; Vertragsbeendigung aus wichtigen Grün-
den. 
Umschreibung des Vertragstyps der Markenabgrenzungsvereinbarung. Zu -
lässigkeit. Abgrenzung zum Lizenzvertrag. Anwendbarkeit der Grund -
sätze über die ausserordentliche Kündigung von Dauerschuldverhältnis -
sen und Ausschluss einer ordentlichen Kündigung (E. 6, 7 und 11). 
La décision judiciaire fondée sur un contrat (accord de délimitation), inter -
disant à une partie de s'opposer aux demandes d'enregistrement d'une  
marque déterminée et lui ordonnant de se désister des oppositions déjà  
introduites, est-elle une prohibition d'agir à un autre for ("anti-suit in -
junction")?
Notion de l'"anti-suit injunction" et cas d'application. Faculté des tribunaux  
suisses d'imposer des prohibitions d'agir à un autre for (consid. 5.3.1). Les  
ordres et interdictions prononcés en l'espèce tendent à l'exécution d'obli -
gations de s'abstenir imposées par le droit de fond; aucune anti-suit in -
junction n'est ainsi édictée (consid. 5.3.2). Le tribunal compétent pour  
connaître des prétentions fondées sur l'accord de délimitation est aussi  
compétent pour ordonner ces ordres et interdictions (consid. 5.4). 
Accord de délimitation de marques; rupture du contrat pour motifs impor -
tants. 
Classement de l'accord de délimitation de marques parmi les espèces de  
contrats. Validité. Délimitation par rapport au contrat de licence. Applica -
bilité des principes concernant la résiliation extraordinaire des rapports  
d'obligation durables et exclusion d'une résiliation ordinaire (consid. 6,  
7 et 11).
La decisione giudiziale, basata su un contratto (accordo di delimitazione) , 
che vieta a una parte di opporsi alla registrazione di un determinato mar -
chio o che le ordina di ritirare opposizioni già sollevate, è un divieto di  
condurre un processo in un altro foro (" anti-suit injunction ")?
Nozione di "anti-suit injunction" e casi di applicazione. Sulla facoltà dei tri -
bunali svizzeri di emanare divieti di condurre processi (consid. 5.3.1).  
Gli ordini e i divieti pronunciati in concreto tendono all'esecuzione di  
obblighi di non fare del diritto materiale; non è così stata emanata una  
anti-suit injunction (consid. 5.3.2). Il tribunale, che è competente per la  
decisione sulle pretese derivanti da un accordo di delimitazione, ha pure  
la competenza di emanare tali disposizioni (consid. 5.4).
Accordo di delimitazione dei marchi; recesso dal contratto per motivi gravi.
Descrizione del contratto avente per oggetto un accordo di delimitazione  
dei marchi. Ammissibilità. Distinzione con il contratto di licenza. Appli -
cabilità dei principi sulla disdetta straordinaria di rapporti obbligatori di  
durata ed esclusione di una disdetta ordinaria (consid. 6, 7 e 11).
306BGE – Schweizerisches Bundesgericht
A. Die Swatch SA (Beschwerdeführerin) ist eine schweizerische Ak -
tiengesellschaft, deren Zweck die Herstellung von und der Handel  
mit Uhren, Bijouterieartikeln, elektronischen Geräten wie auch von  
Konsumgütern jeder Art ist. Sie ist Inhaberin der als Gemeinschafts -
marke eingetragenen Wortmarke "swatch" mit dem Prioritätsdatum  
vom 15. April 1996.
Die X. SA (Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft aus Y.,  
deren Gesellschaftszweck sich über alle Tätigkeiten der Entwick -
lung, der Produktion und des Ein- und Verkaufs von Gütern und  
Dienstleistungen an etwelche mögliche nationale und internationale  
Abnehmer erstreckt. Im Handelsregister werden in der Rub rik "Wer-
bung" auch Wertgegenstände wie namentlich Schmuck und Uhren  
genannt. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Gemeinschafts -
(wort)marke "Icewatch" mit dem Prioritätsdatum vom 13. Dezember  
2006 bzw. Inhaberin der Wort-/Bildmarke "Ice-Watch". Nachdem  
sie im Jahre 2005 entschied, Uhren in ihr Werbegeschenksortiment  
aufzunehmen, meldete sie am 13. Dezember 2006 beim europäi -
schen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Harmonisierungs -
amt, HABM) die Wortmarke "icewatch" als Gemeinschaftsmarke  
in der Klasse 14 gemäss Nizza-Klassifikation an. Am 20. August  
2008 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Einspruch. Den betref -
fenden Streit legten die Parteien mit dem Abschluss einer "Abgren -
zungsvereinbarung" vom 15./20. Mai 2008 bei, die den Eintrag der  
strittigen Marke erlaubte und wie folgt lautet:
"The following is concluded:
1.X. is the holder of CTM application n° AAA. for the word trade -
mark ICEWATCH in the international class 14.
2.SWATCH objected to the use and registration of the trademark ICE -WATCH and introduced an opposition procedure with OHIM against  
aforementioned application (opposition n° BBB.).
3.X. acknowledges the prior trademark rights for SWATCH on the  term SWATCH and will never derive any rights against the use, re -
gistration or renewal by SWATCH of the trademark SWATCH.
4.X. undertakes to use the trademark ICEWATCH only as a device  trademark where the term "ICE" and the term "WATCH" are repre -
sented on two separate text lines. When referring to the product e.g.  in commercial literature or in an article the applicant will be entitled  to refer to the trademark as "ICE-WATCH" or "ice-watch", the two  
words always divided by a hyphen.
5.X. untertakes to file for new trademark applications only as device  trademark where the term "ICE" and the term "WATCH" are repre -
sented on two separate text lines.
Zivilrechtspflege – 138 III 304 307
6.With regard to points 4 and 5, SWATCH consents especially to the  
use and registration of the trademark ICEWATCH as shown below:
7.According to point 4, X. undertakes to adapt its website www.ice-
watch.com and to delete all references to the term ICEWATCH,  
except for those references in conformity with point 4 of the present  
agreement.
8.SWATCH declares having no objection against the use of the web -
site www.ice-watch.com and any mention of the term www.ice -
watch.com.
9.At latest within 10 days from the moment X. executed point 7 of the  
present agreement, SWATCH will withdraw the CTM opposition n°  
BBB.
10. (...)
11.The present agreement has world wide validity. It is granted for a  
duration corresponding to the duration of preservation of the titles  
protecting the tradmarks "ICEWATCH" and "SWATCH" and/or the  
use of the designation "ICE-WATCH".
12.This agreement is governed by Swiss Law. Any dispute ensuing from  
the present agreement and especially concerning its conclusion, its  
validity, its interpretation, its execution, its violation or its cancel -
lation, as well as any extra contractual complaint, will be in the ex -
clusive competence of the courts of the Canton Bern, Switzerland.
13. (...)"
Die Beschwerdegegnerin bemühte sich in der Folge, die Konditio -
nen aus der Abgrenzungsvereinbarung auch ihren Detaillisten wei -
terzugeben und diese vertraglich an die korrekte Verwendung der  
Marke "Ice-Watch" zu binden. Sie erzielte mit ihrem Uhrenabsatz  
grosse Erfolge und ist mittlerweile an allen grossen Ausstellungen  
und Messen präsent.
Mit Kündigungsschreiben vom 5. Juni 2009 erklärte die Beschwer -
deführerin die fristlose Auflösung der Abgrenzungsvereinbarung.  
Zur Begründung nannte sie verschiedene, in Darstellungen der Mar -
ke "ICE-WATCH" auf einer Zeile bestehende Verstösse gegen die  
Abgrenzungsvereinbarung.

308BGE – Schweizerisches Bundesgericht
Vorgängig dem Kündigungsschreiben waren seitens der Beschwer -
deführerin keine Rügen oder Mahnungen gegenüber der Beschwer -
degegnerin betreffend ihre Markenverwendung erfolgt.
Mit Schreiben vom 3. Juli 2009 bestritt die Beschwerdegegnerin die  
Kündigung "förmlich". Die Beschwerdeführerin verwies mit Schrei -
ben vom 10. Juli 2009 auf die im Kündigungsschreiben vorge brach-
ten Gründe und bemerkte, dass die Beschwerdegegnerin zwischen -
zeitlich die Verletzungen behoben habe, weshalb sie sich ihre r 
Verstösse genau bewusst gewesen sei. Am 8. Januar 2010 erfuhr die  
Beschwerdegegnerin davon, dass die Beschwerdeführerin gegen die  
Anmeldung ihrer Wort-/Bildmarke "ICE-WATCH", gemäss Abgren -
zungsvereinbarung auf zwei Zeilen geschrieben, am 17. September  
2008 in den USA Widerspruch erhoben hatte. Seither erfolgten  
zahlreiche Widersprüche der Beschwerdeführerin gegen Markenein -
tragungsgesuche der Beschwerdegegnerin.
B. 
B.a Die Beschwerdegegnerin erhob am 14. Juli 2010 beim Handelsge -
richt des Kantons Bern Klage gegen die Beschwerdeführerin. Sie be -
antragte mit anlässlich der Hauptverhandlung geänderten und ergänz -
ten Rechtsbegehren u.a., es sei festzustellen, dass die am 5. Juni 2009  
ausgesprochene Kündigung der Abgrenzungsvereinbarung wir kungs-
los sei (Ziff. 1) und dass die Abgrenzungsvereinbarung betref fend 
die Marken ICE-WATCH und SWATCH gültig und für die Part eien 
rechtsverbindlich sei (Ziff. 2). Ferner sei der Beschwerdeführerin  
unter Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB für den Wi -
derhandlungsfall zu verbieten, Widerspruch zu erheben gegen sämtli -
che bereits hängigen oder zukünftigen Markeneintragungsgesuche  
der Beschwerdegegnerin für die Wort-/Bildmarke oder dreidimensio -
nale "Ice-Watch"-Marke, welche die Worte "Ice" und "Watch" aus -
schliesslich in folgender Darstellung enthalten  (Ziff. 3):

Zivilrechtspflege – 138 III 304 309
In Ziffer 4 des Rechtsbegehrens beantragte die Beschwerdegegne -
rin weiter, die Beschwerdeführerin sei unter Androhung von Straf -
folgen gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verur -
teilen, 18 im Begehren im Einzelnen bezeichnete, in verschiedenen  
Ländern erhobene Widersprüche und jeden anderen Widerspruch  
gegen die Markeneintragungen der Beschwerdegegnerin für ihre  
Wort-/Bildmarke ICE-WATCH, der möglicherweise von der Be -
schwerdeführerin bereits eingereicht sei oder bis zum Ergehen des  
Urteils im vorliegenden Verfahren eingereicht werde, zurückzuziehen.
B.b Mit Entscheid vom 28. April 2011 stellte das Handelsgericht  
fest, dass die Kündigung vom 5. Juni 2009 wirkungslos und die Ab -
grenzungsvereinbarung für die Parteien rechtsverbindlich sei (Dis-
positiv Ziff. 1a/1b). Sodann verbot es der Beschwerdeführerin un ter 
Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB für den Wider -
handlungsfall, Widerspruch zu erheben gegen sämtliche bereits hän-
gigen oder zukünftigen Markeneintragungsgesuche der Beschwer -
degegnerin für die Wort-/Bildmarke, welche die Worte "Ice" und  
"Watch" ausschliesslich in folgender Darstellung enthalten (Dispo -
sitiv Ziff. 2a):
Weiter verurteilte das Handelsgericht die Beschwerdeführerin unter  
Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB für den Wider -
handlungsfall, 18 im Einzelnen bezeichnete, in verschiedenen Län -
dern erhobene Widersprüche gegen die Markeneintragungen der  
Beschwerdegegnerin für ihre Wort-/Bildmarke "Ice-Watch" zu -
rückzuziehen (Dispositiv Ziff. 2b).
C. Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsa -
chen u.a., es seien die Dispositiv Ziffern 1 und 2 des Urteils des  
Handelsgerichts aufzuheben und es sei auf die Klage vom 14. Juli  
2010 nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Subeventuell  
sei die Streitsache zur Vervollständigung des Sachverhalts und zu  
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, weil die Vor -
instanz in einem Punkt (Verwendung des Domainnamens "www. ice-

310BGE – Schweizerisches Bundesgericht
watch.com" auf einer Zeile im Layout ihrer Wort-/Bildmarke) eine  
Verletzung der Abgrenzungsvereinbarung zu Unrecht verneint hat-
te. Es weist die Sache an die Vorinstanz zurück zur Ergänzung der tat-
sächlichen Feststellungen in diesem Punkt und zur Neubeurteilung,  
ob sämtliche bejahten Vertragsverletzungen einen wich tigen Grund 
für die Auflösung der Abgrenzungsvereinbarung bilden (Ermessens-
frage).
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:
5. 
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt sodann, die Vorinstanz habe Bun -
desrecht sowie Staatsvertragsrecht verletzt, indem sie auf die Rechts -
begehren Ziffern 3 und 4 eingetreten sei, mit denen die Beschwer -
degegnerin beantragte, der Beschwerdeführerin sei unter Straffolge  
zu verbieten, Widerspruch gegen sämtliche hängigen und zukünfti -
gen Markeneintragungsgesuche der Beschwerdegegnerin bezüglich  
der Wort-/Bildmarke "Ice-Watch" (fig.) zu erheben, und der Be -
schwerdeführerin sei zu befehlen, zahlreiche bereits eingereichte  
Widersprüche zurückzuziehen. Bei der von der Vorinstanz ange -
ordneten Verpflichtung, Widersprüche gegen Markeneintragungs -
gesuche zurückzuziehen bzw. nicht zu erheben, handle es sich um  
unzulässige Prozessführungsverbote (anti-suit injunctions). Nach  
schweizerischem Recht dürfe ein Gericht generell keine Prozess -
führungsverbote aussprechen, und zwar unabhängig davon, ob ein  
Binnen- oder ein internationaler Sachverhalt vorliege. Ein Prozess -
führungsverbot bedeute einen unzulässigen Eingriff in die Kom -
petenz des Zielgerichts, selber über seine Zuständigkeit entscheiden  
zu können (sog. Kompetenz-Kompetenz). Namentlich soweit Wider -
spruchsverfahren im Anwen dungsbereich des LugÜ (SR 0.275.12)  
betroffen seien, sei zu beachten, dass der vorliegend anwendbare  
Art. 16 Ziff. 4 LugÜ in der Fassung vom 16. September 198 8 
(aLugÜ; AS 1991 2436), gleich wie der Art. 22 Nr. 4 des re vidier-
ten LugÜ vom 30. Oktober 2007 vorsehe, dass Bestandesklagen  über 
Immaterialgüterrechte, zu denen auch die Widerspruchsklagen zähl -
ten, von den Gerichten desjenigen Mitgliedstaats zu behandeln seien , 
in dem die Hinterlegung des Im materialgüterrechts beantragt oder  
vorgenommen worden sei. Somit verstosse namentlich die Verpflich -
tung, die Widersprüche für Markeneintragungsgesuche im LugÜ -
Raum zurückzuziehen bzw. in Mitgliedstaaten des LugÜ keine Wider -
sprüche zu erheben, gegen Art. 16 Ziff. 4 aLugÜ.
Zivilrechtspflege – 138 III 304 311
5.2 Die Vorinstanz erwog dazu, die Antwort auf die Frage, ob ein  
schweizerisches Gericht ein Urteil mit Wirkungen über die eigenen  
Landesgrenzen hinaus fällen könne, sei in der Abgrenzungsverein -
barung zwischen den Parteien zu suchen. Vorliegend könne die Vor -
instanz gestützt auf schweizerisches Recht ein Urteil über konkrete  
vertragliche Verpflichtungen fällen. Es könne und müsse im Rah-
men der gesetzlichen Schranken formell zulässige Rechtsbe gehren, 
wenn sie begründet seien, zusprechen, und zwar so wie unter den  
Parteien vereinbart. Vorliegend hätten die Parteien die weltweite Gül -
tigkeit der Abgrenzungsvereinbarung vorgesehen, so dass sich die Be -
schwerdeführerin verpflichtet habe, weltweit keine Widersprüche  
gegen die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin gemäss Abgren-
zungsvereinbarung zu erheben. Gestützt darauf könne die Beschwer -
deführerin zum Rückzug der weltweiten Widersprüche verurteilt wer -
den.
5.3 Es stellt sich zunächst die Frage, ob die Vorinstanz gegenüber der  
Beschwerdeführerin ein Prozessführungsverbot der behaupteten Art  
(sog. "anti-suit injunction") ausgesprochen hat.
5.3.1 Anti-suit injunctions sind Prozessführungsverbote, mit denen  
das Gericht, das sich zur Entscheidung einer internationalen Strei -
tigkeit als zuständig ansieht, einer Partei eines bei ihm anhängigen  
Verfahrens untersagt, eine Klage vor einem anderen (ausländischen)  
Gericht zu erheben, dessen Zuständigkeit es als nicht gegeben oder zu -
mindest weniger begründet als seine eigene betrachtet, oder ein dor -
tiges Verfahren weiterzubetreiben  (DOMENICO ACOCELLA, in: Lugano-
Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrens recht, 
Kommentar, Anton K. Schnyder [Hrsg.], 2011, N. 29 zu Vorbem.  
Art. 2 LugÜ; FAVALLI/AUGSBURGER, in: Basler Kommentar, Lugano-
Übereinkommen, 2011, N. 50 zu Art. 31 LugÜ; YVES DERAINS, L'abus 
des "anti-suit injunctions" en matière d'arbitrage international et la 
convention de New York, in: De lege ferenda, Études pour le Pro -
fesseur Alain Hirsch, 2004, S. 105 f.; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, 
Arbitrage international, 2. Aufl. 2010, Rz. 457a; EMMANUEL GAILLARD, 
Introduction, in: Anti-suit injunctions in international arbitration, New  
York 2005, S. 1; OLIVIER LUC MOSIMANN, Anti-suit injunctions in inter -
national commercial arbitration, Den Haag 2010, S. 7). Es geht da-
bei um Klagen mit einem identischen oder konne xen Verfahrens-
gegenstand bzw. um "Parallelverfahren" ( FAVALLI/AUGSBURGER, a.a.O., 
N. 50 zu Art. 31 LugÜ; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internationales Privat-  
und Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl. 2011, Rz. 328; MANUEL LIATOWITSCH, 
312BGE – Schweizerisches Bundesgericht
Schweizerische Schiedsgerichte und Parallelverfahren vor Staats -
gerichten im In- und Ausland, 2002, S. 146; LIATOWITSCH/BERNET, 
Probleme bei parallelen Verfahren vor staatlichen Gerichten und vor 
Schiedsgerichten, in: Internationales Zivilproz ess- und Verfahrens-
recht, Bd. IV, Karl Spühler [Hrsg.], 2005, S. 162). Entsprechende Pro -
zessführungsverbote sind dem Zuständigkeitsrecht und damit dem  
Prozessrecht zuzuordnen; sie bilden eine Erscheinungsform des  
Kampfes um den (vorteilhaften) Gerichtsstand ( MARCO STACHER, Pro-
zessführungsverbote zur Vermeidung von sich widersprechenden Ent -
scheiden, ZZZ 2006 S. 61 ff., 62 Rz. 4; MICHAEL KÄHR, Der Kampf um 
den Gerichtsstand – Forum Shopping im internationalen Verfahrens -
recht der Schweiz, 2010, S. 11; LIATOWITSCH, a.a.O., S. 147 spricht von  
einer "prozessualen Offensivwaffe"; ebenso LIATOWITSCH/BERNET, 
a.a.O., S. 162; vgl. dazu auch ACOCELLA, a.a.O., N. 29 ff., 36 zu Vor -
bem. Art. 2 LugÜ; BERGER/KELLERHALS, International and domestic  
arbitration in Switzerland, 2. Aufl. 2010, Rz. 616 f.; KAUFMANN-KOH-
LER/RIGOZZI, a.a.O., Rz. 457a). Insbesondere Gerichte aus dem an-
gelsächsischen Raum erlassen anti-suit injunctions denn auch, um ein 
missbräuchliches forum-shopping zu verhindern. Als Anwendungs-
fälle zu nennen sind insbesondere die drohende oder bereits eingelei -
tete missbräuchliche Prozessführung vor ausländischen Gerichten 
oder die drohende oder bereits erfolgte Verletzung von Gericht s-
stands- und Schiedsvereinbarungen oder in einem Vergleich geschlos -
senen Vereinbarungen, über den verglichenen Streitgegenstand nicht  
mehr zu prozessieren; weitere Fallgruppen bilden Konstellationen, in  
denen mehrere alternative Gerichtsstände zur Verfügung stehen oder 
das Prozessieren im Ausland als grob unbillig empfunden wird ( GION 
JEGHER, Abwehrmassnahmen gegen ausländische Prozesse, 2003 , 
S. 93 ff.; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, a.a.O., Rz. 457a/b; LIATOWITSCH, 
a.a.O., S. 147; LIATOWITSCH/BERNET, a.a.O., S. 163).
Anti-suit injunctions bzw. Prozessführungsverbote wurden vom  
EuGH in einer Vorabentscheidung aus dem Jahre 2004 als mit dem  
Brüsseler Übereinkommen (Übereinkommen vom 27. September  
1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung ge -
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; EuGVÜ)  
im Widerspruch stehend und damit unzulässig beurteilt, und zwar  
selbst für den Fall, dass die Partei, gegen die das Prozessführungs -
verbot ausgesprochen wird, mit der Prozesseinleitung beim ande -
ren Gericht wider Treu und Glauben zu dem Zweck handelt, das  
bereits anhängige Verfahren zu behindern (Urteil des EuGH vom  
Zivilrechtspflege – 138 III 304 313
27. April 2004 C-159/02 Turner c. Grovit, Slg. 2004 I-03565; vgl.  
dazu ACOCELLA, a.a.O., N. 30 ff. zu Vorbem. Art. 2 LugÜ;  STACHER, 
a.a.O., S. 69 f.; kritisch: FAVALLI/AUGSBURGER, a.a.O., N. 54 f. zu 
Art. 31 LugÜ sowie BERNHARD BERGER, in: Basler Kommentar, Lu -
gano-Übereinkommen, 2011, N. 58 zu Art. 23 LugÜ; s. ferner LAU-
RENT KILLIAS, in: Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Kommentar, Das -
ser/Oberhammer [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 155 zu Art. 23 LugÜ).  Der 
Gerichtshof erwog dazu, es sei wesentlicher Bestandteil des Grund -
satzes des gegenseitigen Vertrau ens zwischen den Vertragsstaaten,  
dass im Anwendungsbereich des Übereinkommens dessen Zustän -
digkeitsregeln, die allen Gerichten der Vertragsstaaten gemeinsam  
seien, von jedem dieser Gerichte mit gleicher Sachkenntnis ausge-
legt und angewandt werden könnten. Das Übereinkommen gestatte –  
von begrenzten Ausnahmen abgesehen – die Prüfung der Zustän -
digkeit eines Gerichts durch das Gericht eines anderen Vertrags -
staats nicht. Das von einem Gericht an eine Partei gerichtete Ver-
bot, eine Klage bei einem ausländischen Gericht zu erheben oder  ein 
dortiges Verfahren weiterzubetreiben, beeinträchtige dessen Zu stän-
digkeit für die Entscheidung des Rechtsstreits (Ziffer 24 ff. des zit.  
Entscheids).
Diese Rechtsprechung ist grundsätzlich auch von den schweizeri -
schen Gerichten zu beachten, soweit im LugÜ geregelte Zustän -
digkeiten im Raum stehen (BGE 135 III 185 E. 3.2; 129 III 626  
E. 5.2.1; je mit Hinweisen; zweifelnd: FAVALLI/AUGSBURGER, a.a.O., 
N. 55 zu Art. 31 LugÜ). Zur Zulässigkeit des Erlasses von Prozess -
führungsverboten durch Schweizer Gerichte ausserhalb des An -
wendungsbereichs des LugÜ hat sich das Bundesgericht noch nie  
geäussert.
Die schweizerische Lehre steht einer solchen wohl überwiegend ab -
lehnend gegenüber, da zivilrechtlichen und staatsrechtlichen Prin zi-
pien widersprechend (SCHNYDER/LIATOWITSCH, a.a.O., Rz. 328; BERGER/ 
KELLERHALS, a.a.O., Rz. 616; JEGHER, a.a.O., S. 103; STACHER, a.a.O., 
S. 77 f., inbesondere Rz. 56; differenzierend aber: OLIVIER LUC MOSI-
MANN, anti-suit injunctions in international arbitration, Den Haag  2010, 
S. 40 ff.; ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit  
international privé – Convention de Lugano, 2011, N. 5 zu Art. 183  
IPRG; vgl. auch das Urteil des Tribunal de première instance des  
Kantons Genf vom 2. Mai 2004 E. C, in: Bulletin ASA 2005 S . 728 
ff., in dem eine anti-suit injunction als mit der schweizerischen  
Rechtsordnung im Widerspruch stehend beurteilt wurde). Es wird
314BGE – Schweizerisches Bundesgericht
namentlich argumentiert, Prozessführungsverbote seien überflüssig , 
um dem Problem widersprechender Entscheide beizukommen. Die  
Grundsätze über die Litispendenz und die res iudicata sowie die  
Bestimmungen über die Anerkennung und Vollstreckung auslän -
discher Entscheidungen reichten dazu aus, so dass es an einem  
Rechtsschutzinteresse für die Anordnung von Prozessführungsver -
boten fehle, die dem Prinzip der Kompetenz-Kompetenz wider -
sprächen; solche Massnahmen seien unter dem Gesichtspunkt der  
internationalen Rücksichtnahme (comity) problematisch und bein -
halteten überdies ein Eskalationspotential. Es bestehe die Gefahr,  
dass das Zielgericht in der Folge seinerseits ein Wider-Pro zessfüh-
rungsverbot (anti-anti-suit injunction) ausspreche, womit den Par-
teien der Zugang zu beiden angerufenen Gerichten abgeschnitten wür -
de, mit der Folge, dass nicht nur keine widersprechenden Urteile  
gesprochen würden, sondern gar keine ( STACHER, a.a.O., S. 74 ff. insb. 
Rz. 42, 51, 57; JEGHER, a.a.O., S. 103; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, 
a.a.O., Rz. 458b; SCHYDER/LIATOWITSCH, a.a.O., Rz. 328).
5.3.2 Vorliegend erübrigt sich eine Stellungnahme zur Zulässigkeit  
von Prozessführungsverboten der umschriebenen Art. Denn in den  
Klagebegehren Ziffern 3 und 4 kann kein Antrag um Erlass eines  
solchen, dem Prozessrecht zuzuordnenden Prozessführungsverbots  
erblickt werden und die Vorinstanz hat kein solches Prozessfüh -
rungsverbot erlassen, soweit sie diese Begehren guthiess.
Es liegt vorliegend namentlich kein Fall vor, in dem sich für einen  
bestimmten Streitgegenstand die Frage stellte, welches Gericht dafür  
die Zuständigkeit beanspruchen könne, oder in dem eine missbräuch -
liche Klageerhebung im Raum stand. Namentlich war und ist unum -
stritten, dass die Vorinstanz – gemäss der in der Abgrenzungsver -
einbarung enthaltenen und nach dem vorliegend anwendbaren Art. 17  
aLugÜ gültigen Gerichtsstandsklausel – ausschliesslich zur Beur -
teilung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Abgrenzungs-
vereinbarung zuständig ist; es geht mit den ausgesprochenen Befeh-
len bzw. Verboten nicht darum, den Gerichtsstand bei der Vor instanz 
abzusichern. Selbstredend geht es ebenso wenig um die Bestim -
mung von Zuständigkeiten für allfällige Widerspruchsverfahren.
In der Abgrenzungsvereinbarung stimmte die Beschwerdeführerin  
dem weltweiten Gebrauch und weltweiten Registrierungen der Wort-/  
Bildmarke "Ice-Watch" in der Form gemäss Abgrenzungsverein -
barung durch die Beschwerdegegnerin zu. Sie ging mit anderen
Zivilrechtspflege – 138 III 304 315
Worten, wie auch die Vorinstanz unwidersprochen festhielt, die Ver -
pflichtung ein, den Gebrauch und Registrierungen der Marke in der 
erwähnten Form zu dulden bzw. nicht zu behindern, d.h. alles  zu un-
terlassen, was ihren Gebrauch und ihre Registrierung beein träch-
tigen könnte, namentlich keine Einsprachen gegen Registrierungen zu  
erheben. Damit ging die Beschwerdeführerin eine vertragliche,  dem 
materiellen Recht zuzuordnende Duldungs- bzw. Unterlassungs -
verpflichtung ein und schloss nicht eine prozessrechtliche Verein-
barung ab, über einen bestimmten Streitgegenstand, namentlich eine  
individuell bestimmte Markeneintragung in einem bestimmten Land  
keinen Prozess oder nur einen Prozess an einem bestimmten Ort ein -
zuleiten. Es geht nicht um die Regelung der Zuständigkeit zur  Beur-
teilung eines konkreten Markeneintragungsgesuchs, sondern um die  
generelle Verpflichtung der Beschwerdeführerin, jeglichen zukünf -
tigen Markeneintragungsgesuchen in beliebigen Ländern, die je für  
sich einen eigenen Streitgegenstand bilden könnten, nicht zu op-
ponieren, mithin um eine Unterlassungsverpflichtung, die dem m a-
teriellen Recht zuzuordnen ist (vgl. dazu CHRISTIAN KÖLZ, Die 
Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im schweizeri -
schen Zivilprozessrecht, 2007, S. 11 Rz. 16; LUCAS DAVID, Marken-
schutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, [nachfolgend: MSchG]  
1999, N. 53 zu Art. 3 MSchG). Damit liegt namentlich auch nicht die  
in der Literatur als Anwendungsfall von anti-suit injunctions ge -
nannte Konstellation vor, in der es um die Durchsetzung einer in  
einem Vergleich geschlossenen Vereinbarung ginge, über den be -
stimmten, verglichenen Streitgegenstand nicht mehr zu prozessie -
ren (JEGHER, a.a.O., S. 93).
Daran ändert nichts, dass die Abgrenzungsvereinbarung aus Anlass  
eines von der Beschwerdeführerin angestrengten Widerspruchs ver-
fahrens abgeschlossen wurde, geht sie doch in ihrem Gehalt weit über  
die vergleichsweise Einigung über den konkreten Streitgegenstand  
bzw. den vereinbarten Rückzug des entsprechenden Widerspruchs hi -
naus. Die Beschwerdeführerin verzichtete damit generell, nicht bloss  
in einem bestimmten Verfahren, auf die Geltendmachung ihrer Prio -
ritätsrechte gegenüber der Wort-/Bildmarke "Ice-Watch" gemäss  
Abgrenzungsvereinbarung.  Überdies ist davon auszugehen, dass  
im Rahmen von inländischen und wohl auch von ausländischen Wi -
derspruchsverfahren nur markenrechtliche, nicht aber vertragsrecht -
liche Ansprüche beurteilt werden können, wie sie vorliegend strittig  
sind, mithin zur Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen aus-
316BGE – Schweizerisches Bundesgericht
schliesslich der Zivilprozess in Frage kommt ( DAVID, a.a.O., N. 53 zu 
Art. 3 und N. 5 zu Art. 31 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, 
Kommentar, 2002, N. 15 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: 
Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin  [Hrsg.], 2009, N. 9 zu  
Art. 31 MSchG; vgl. auch BUTZ/GORDON, Die Übertragung von Ab-
wehrbefugnissen als wirksameres Sicherungsmittel im Rahmen einer  
markenrechtlichen Ab grenzungsvereinbarung?, sic! 2003 S. 485  
ff., 489; für Widerspruchsverfahren  nach der Gemeinschaftsmar -
kenverordnung beim Harmonisierungsamt:  HARTE-BAVENDAMM/VON 
BOMHARD, Abgrenzungsvereinbarungen und Gemeinschaftsmarken,  
GRUR 1998 S. 530 ff., 537 f.), für den die Parteien vorliegend den  
Gerichtsstand in Bern vereinbart haben. Eine Qualifikation der von 
der Vorinstanz an diesem Gerichtsstand erlassenen Anordnungen als  
(unzulässige) anti-suit injunctions würde demnach dazu führen, dass  
die Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit Widerspruchsverfah -
ren jeglichen Mittels zur Durchsetzung ihrer Ansprüche aus der Ab -
grenzungsvereinbarung beraubt würde.
5.4 Die Vorinstanz ist unbestrittenermassen international zuständig,  
über Ansprüche aus der Abgrenzungsvereinbarung, der die Partei -
en weltweite Geltung verliehen haben, zu entscheiden. Damit steht ihr  
nach einem allgemeinen Grundsatz des Bundesprivatrechts auch zu,  
Befehle und Verbote zu erlassen, die zur grenzüberschreitenden  
Durchsetzung von als zu Recht bestehend erkannten Unterlas -
sungsansprüchen erforderlich sind, und für den Fall der Nicht beach-
tung derselben strafrechtliche Sanktionen anzudrohen (vgl. dazu KÖLZ, 
a.a.O., S. 12 Rz. 16, S. 122 Rz. 142 ; vgl. ferner DAVID, a.a.O., N. 5 zu 
Art. 31 MSchG und HARTE-BAVENDAMM/VON BOMHARD, a.a.O., S. 538, 
wo von der Zulässigkeit einer entsprechenden Leistungsklage ausge -
gangen wird), soweit Letzteres in der anwendbaren Prozessordnung  
vorgesehen ist, was vorliegend nicht be stritten ist (vgl. dazu nun -
mehr Art. 236 Abs. 2, Art. 337 Abs. 1 und Art. 343 Abs. 1 lit. a der  
Schweizerischen ZPO [SR 272]). Würde dies verneint, drohte der Un -
terlassungsanspruch seines Inhalts entleert zu werden und müsste sich  
die Beschwerdegegnerin auf die Geltendmachung ihrer vertrag li-
chen Rechte in unzähligen Verfahren in verschiedenen Ländern (soweit 
überhaupt zulässig [vgl. vorstehende E. 5.3.2 in fine]), und allen falls 
auf die Erhebung von Schadenersatzansprüchen  wegen Vertragsver-
letzung beschränken.
Der Vorinstanz ist damit weder ein Verstoss gegen Bundesrecht noch  
gegen Staatsvertragsrecht vorzuwerfen, weil sie auf die Rechtsbegeh -
ren Ziffern 3 und 4 eintrat. Die Rüge ist unbegründet.
Zivilrechtspflege – 138 III 304 317
6. Mit dem streitbetroffenen Vertrag verpflichtete sich die Beschwer -
degegnerin u.a., ihre Marke "Ice-Watch" nur in bestimmter Form  
bzw. grafischer Ausgestaltung, d.h. mittels Darstellung der Worte  
"Ice" und "Watch" auf zwei separaten Zeilen, in Registern eintragen  
zu lassen (Ziff. 5) und abgesehen von im Einzelnen umschriebenen  
Ausnahmen in entsprechender Form bzw. Ausgestaltung zu benut -
zen (Ziff. 4 und 8). Daraufhin gab die Beschwerdeführerin ihre  Zu-
stimmung zum entsprechenden Gebrauch und entsprechenden Re-
gistrierungen der Wort-/Bildmarke "Ice-Watch" (Ziff. 6). Es ist  
unbestritten und zutreffend, dass die Parteien damit eine sog. Ab -
grenzungsvereinbarung getroffen haben, mit der typischerweise der  
Inhaber der älteren Marke auf eine vollumfängliche Durchsetzung  
seines Ausschliesslichkeitsanspruchs verzichtet und der Inhaber der  
jüngeren Marke ihm im Gegenzug garantiert, dass er dieselbe nie  
ausserhalb des vereinbarten Einsatzbereichs bzw. ausschliesslic h 
auf die vereinbarte Art und Weise verwenden wird, regelmässig  
verbunden mit der Zusicherung, gestützt auf das jüngere Zeichen 
keine Abwandlungen oder Neuanmeldungen der älteren Mar ke anzu-
greifen (sog. Vorrechtserklärung; vgl. Ziffer 3 der vorliegend strit -
tigen Vereinbarung). Ausgangssituation für eine solche Vereinbarung  
ist ein rechtlicher Konflikt zwischen markenrechtlichen Schutz bean -
spruchenden Kennzeichen, die identisch oder zu mindest verwechs-
lungsfähig sind (vgl. Art. 3 Abs. 1 MSchG [SR 232.11]). Die Parteien  
grenzen damit die Einsatzbereiche ihrer Mar ken ab und verpflichten  
sich regelmässig, die Marke des Vertrags partners in deren vertrag -
lich festgelegtem Einsatzbereich nicht zu be hindern. Damit ist regel -
mässig beiden Parteien gedient. Der Inhaber des jüngeren Zeichens  
kann sein Zeichen zumindest wie vereinbart benützen, während der  
Inhaber der älteren Marke den Kernbereich seines Zeichens frei  
halten kann, ohne sich in eine vielleicht unsichere Auseinan -
dersetzung einlassen zu müssen. Es handelt sich bei solchen Ver -
trägen um synallagmatische Innominatkontrakte, die durch eine stark  
vergleichs- und verzichtsähnliche Struktur charakterisiert sind. Sie  
sind auf eine endgültige und dauerhafte Beilegung eines bestehen -
den oder zumindest nicht auszuschliessenden Konflikts ausgerichtet 
und müssen, um diesen Zweck zu erfüllen, grundsätzlich un kündbar 
sein; nur so kann das Wiederaufflammen des Konflikts verhinder t 
werden (EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl.  
2009, Rz. 714 ff. mit Hinweis auf ein Urteil des Handelsgerichts des  
Kantons Zürich vom 19. Juni 1980, in: SMI 1980 S. 139 ff., 150; GAL-
318BGE – Schweizerisches Bundesgericht
LUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] , 
2009, N. 358 ff. zu Art. 3 MSchG; YVAN CHERPILLOD, Le droit suisse 
des marques [nachfolgend: Droit], 2007, S. 142; LUCAS DAVID, Le-
xikon des Immaterialgüterrechts [nachfolgend: Lexikon], SIWR  
Bd. I/3, 2005, S. 2 f.; WILLI, a.a.O., N. 15 f. zu Art. 55 MSchG;  CLAU-
DIA MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques,  
1994, S. 46 ff.; HANS NEUBAUER, Markenrechtliche Abgrenzungs -
vereinbarung aus rechtsvergleichender Sicht, Berlin 1983, S. 7 ff.,  
75 ff.; BUTZ/GORDON, a.a.O., S. 486; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 
4. Aufl., München 2009, N. 1088 ff. zu § 14 MarkenG).
Die Zulässigkeit von Abgrenzungsvereinbarungen unter dem gel -
tenden MSchG vom 28. August 1992 wird in der schweizerischen  
Lehre einhellig bejaht, namentlich auch unter dem Gesichtswinkel  
von Art. 27 ZGB (s. die vorstehend zitierten Autoren; vgl. aber  
BGE 99 II 104 E. 5d S. 114, der unter dem nicht mehr geltenden  
Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend den Schutz der  
Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Wa -
ren und der gewerblichen Auszeichnungen [aMSchG] erging; vgl.  
auch JOLLER, a.a.O., N. 362 zu Art. 3 MSchG, DAVID, Lexikon, a.a.O., 
S. 3 und CHERPILLOD, Droit, a.a.O., S. 143 f., die darauf hinweisen,  
dass Abgrenzungsvereinbarungen wettbewerbsrechtlich problema -
tisch sein können).
Mit einer Abgrenzungsvereinbarung werden nach dem Ausgeführ -
ten im Wesentlichen dauernde Unterlassungspflichten statuiert, die 
sich immerhin im Bereich des Inhabers des jüngeren Zeichens ins o-
weit als Pflicht zu einem Tun auswirken, als dieser innerhalb seiner  
Organisation dauerhaft zu überwachen hat, dass der Gebrauch seiner  
Marke sich innerhalb der Grenzen der Vereinbarung hält. Vorlie -
gend kann offenbleiben, ob es sich dabei um ein eigentliches Dauer -
schuldverhältnis handelt, in dem sich die typische Hauptl eistungs-
pflicht des Vertrags als Dauerschuld qualifiziert (BGE 128 III 428  
E. 3b S. 430), die ein fortdauerndes oder wiederholtes Leistungs-
verhalten verlangt, solange die Schuld besteh t (4A_141/2007 vom 
20. August 2007 E. 4.1; PETER GAUCH, System der Beendigung von 
Dauerverträgen [nachfolgend: Beendigung], 1968, S. 5 ff.;  GAUCH/ 
SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, All gemei-
ner Teil, 9. Aufl. 2008, Nr. 94 und 263; vgl. auch IVAN CHERPILLOD, La 
fin des contrats de durée [nachfolgend: Contrats], 1988, S. 11 ff.),  
oder bloss um ein Schuldverhältnis, das wie ein Dauerschuld -
verhältnis wirkt, wie die Vorinstanz mit Hinweis auf CHERPILLOD
Zivilrechtspflege – 138 III 304 319
(Droit, a.a.O., S. 142) und MARADAN (a.a.O., S. 59 ff.) angenommen  
hat. Die Vorinstanz hat jedenfalls zutreffend erkannt und es ist un -
bestritten, dass auf einen entsprechenden Vertrag mit dauerhafter  
Wirkung die allgemeinen Regeln über die Auflösung von Dauer -
schuldverhältnissen anzuwenden sind (vgl. dazu CHERPILLOD, Contrats, 
a.a.O., S. 13 Rz. 6), mithin auch die Regeln über die Auflösung  
eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund (vgl. dazu  MA-
RADAN, a.a.O., S. 139 ff.; CHERPILLOD, Droit, a.a.O., S. 143 ; NEU-
BAUER, a.a.O., S. 209 Fn. 1000 m.H. auf Handelsgericht des Kan tons 
Zürich, a.a.O., in: SMI 1980 S. 149).
7. Es entspricht einem allgemeinen Grundsatz, dass Dauerschuld -
verhältnisse von einer Partei bei Vorliegen von wichtigen Gründen , 
welche die Vertragserfüllung für sie unzumutbar machen, vorzeitig  
gekündigt werden können (BGE 128 III 428 E. 3 S. 429 f.; 122 III  
262 E. 2a/aa S. 265 f.). Ein wichtiger Grund zur Auflösung eines Dau -
erschuldverhältnisses liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn di e 
Bindung an den Vertrag für die Partei wegen veränderter Umstände  
ganz allgemein unzumutbar geworden ist, also nicht nur unter wirt -
schaftlichen, sondern auch unter anderen die Persönlichkeit be -
rührenden Gesichtspunkten (BGE 128 III 428 E. 3c S. 432). Be i 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, nach dem einer Partei eine Wei -
terführung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann, besteht  
ohne weiteres ein Recht dieser Partei auf eine sofortige Auflösung  
eines Dauervertrages. Es muss ihr unter dieser Voraus setzung mög-
lich sein, sich vom Vertrag zu lösen (Urteil 4A_148/2011 vom 8. Sep -
tember 2011 E. 4.3.1). Bei besonders schweren Vertragsverletzungen  
ist ein wichtiger Grund regelmässig zu bejahen. Auch weniger gra -
vierende Vertragsverletzungen können aber eine Fortsetzung des  
Vertrags für die Gegenpartei unzumutbar machen, wenn sie trotz  
Verwarnung oder Abmahnung immer wieder vorgekommen sind, so  
dass nicht zu erwarten ist, weitere Verwarnungen würden den Ver -
tragspartner von neuen Vertragsverletzungen abhalten (vgl. z.B.  
BGE 127 III 153 E. 1a S. 155; 117 II 560 E. 3b S. 562).
Im vorliegenden Fall ist der strittigen Kündigung keine Verwar -
nung vorangegangen, so dass nur zu prüfen ist, ob der von der Vor -
instanz festgestellte Gebrauch des Zeichens "ice-watch" durch die  
Beschwerdegegnerin bis zur Kündigung, soweit er der Abgrenzungs -
vereinbarung widerspricht, so schwer wiegt, dass der Beschwerde -
führerin die Weiterführung des Vertrags objektiv nicht mehr zumutbar  
war und sie zur Vertragsbeendigung mit sofortiger Wirkung  berech-
tigt war.
320BGE – Schweizerisches Bundesgericht
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz, welche die Beschwerdefüh -
rerin zu Recht rügt, darf das Recht auf Kündigung bei Vorliegen  
eines wichtigen Grundes nicht von der weiteren Voraussetzung ab -
hängig gemacht werden, dass die kündigende Partei zuvor eine Frist  
zur Behebung des vertragswidrigen Zustands bzw. zur Vertragser -
füllung im Sinne von Art. 107 OR ansetzt. Bei Vorliegen eines wich ti-
gen Grundes besteht die Möglichkeit zu einer sofortigen Vertragsauf -
lösung vielmehr unabhängig von einem – im vorliegenden Fall nicht 
erfolgten – Vorgehen nach Art. 107 ff. OR, und nicht bloss als sub -
sidiäre Möglichkeit, wie die Vorinstanz zu Unrecht angenommen hat  
(BGE 92 II 299 E. 3b S. 300;  Urteil 4C.35/1988 vom 11. April 
1989 E. 3, nicht publ. in: BGE 115 II 1; MARIE-NOËLLE VENTURI-ZEN-
RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, 
S. 85 Rz. 243 mit Hinweisen; GAUCH, Beendigung, a.a.O., S. 150,  
195 f.; CHERPILLOD, Contrats, S. 140 Rz. 269 f.).
Allerdings trifft es nicht zu, dass die Vorinstanz aufgrund ihrer un -
zutreffenden Annahme, es wäre ein Vorgehen nach Art. 107 ff. OR  
erforderlich gewesen, überhöhte Anforderungen an das Vorliegen  
eines wichtigen Grundes gestellt hätte, wie die Beschwerdeführerin  
weiter geltend macht. So prüfte die Vorinstanz im angefochtenen  
Entscheid selbständig, ob die von ihr (zu Recht) für eine sofortige  
Vertragsauflösung aus wichtigem Grund aufgestellte (erste) Vor -
aussetzung gegeben sei, d.h. ob Vertragsverletzungen vorliegen, die  
so schwerwiegend sind, dass der Beschwerdeführerin eine Fort -
setzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist, und die mithin eine  
Auflösung aus wichtigem Grund (ohne vorherige Abmahnung bzw.  
Fristansetzung zur Vertragserfüllung) rechtfertigen. Dies verneinte sie  
nach eingehender Würdigung der zu berücksichtigenden Vertrags -
verletzungen. Allein gestützt darauf durfte sie die Wirksamkeit der  
strittigen Kündigung verneinen, vorausgesetzt, ihre Würdigung sei  
bundesrechtskonform, was nachfolgend zu prüfen ist.
(...)
11. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Vorinstanz  
habe Bundesrecht verletzt, indem sie die Kündigung für den Fall  
des Fehlens von wichtigen Gründen nicht in eine ordentliche Kündi -
gung umgedeutet und eine angemessene Frist von sechs bis zwölf  
Monaten festgelegt habe, nach der die Abgrenzungsvereinbarung als  
aufgelöst hätte betrachtet werden müssen. Eine markenrecht liche 
Abgrenzungsvereinbarung sei nicht unkündbar; die in der Lehre ver-
Zivilrechtspflege – 138 III 304 321
tretene gegenteilige Meinung trage der Rechtsnatur einer solchen Ver -
einbarung nicht genügend Rechnung. Auch diese Rüge verfängt nicht:
Zunächst kann eine unwirksame ausserordentliche Kündigung nach  
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht in eine ordentliche  
Kündigung konvertiert werden, es sei denn, die Kündigung sei  
bloss irrtümlich als ausserordentliche Kündigung bezeichnet wor den 
(Art. 18 OR), was hier indessen nicht geltend gemacht wird (vgl.  
BGE 135 III 441 E. 3.1. S. 442 und E. 3.3 S. 444 f.).
Unabhängig davon ist eine Abgrenzungsvereinbarung, wie bereits  
dargelegt wurde (E. 6 vorne), ihrem Wesen nach unkündbar, an -
dernfalls sie ihren Zweck einer endgültigen und dauernden Beile -
gung eines bestehenden oder zumindest nicht auszuschliessenden  
Konflikts nicht erreichen könnte. Dies entspricht der einhelligen Lehr e 
und wird namentlich auch unter dem Gesichtswinkel einer über -
mässigen Bindung im Sinne von Art. 27 ZGB als unproblematisch be -
trachtet (vgl. WILLI, a.a.O., N. 16 zu Art. 55 MSchG; MARBACH, 
a.a.O., Rz. 717; JOLLER, a.a.O., N. 361 zu Art. 3 MSchG; CHER-
PILLOD, Droit, a.a.O., S. 143; MARADAN, a.a.O., S. 124; vgl. auch  
Handelsgericht des Kantons Zürich, in: SMI 1980 S. 150). Ent -
gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gilt die Unkünd -
barkeit dabei umfassend und beschränkt sich nicht bloss auf den Teil  
des Vertrags, mit dem ein bereits entstandener Kenn zeichenkonflikt  
beigelegt wird. Dem steht der Vergleichscharakter einer Abgre n-
zungsvereinbarung nicht entgegen, kann ein Vergleich doch nicht nur  
einen bestehenden oder unmittelbar bevorstehenden Konflikt beilegen , 
sondern auch dazu dienen, eine Ungewissheit über ein bestehendes  
Rechtsverhältnis durch gegenseitige Zugeständnisse vertraglich zu be -
seitigen (BGE 95 II 419 E. 2b S. 423 f.; SCHLUEP, Innominatver-
träge, in: SPR Bd. VII/2, 1979, S. 945). Auch geht die Beschwerde -
führerin fehl, wenn sie den Teil einer Abgrenzungsvereinbarung, mit  
dem über eine bestehende Streitigkeit hinaus der zukünftige G e-
brauch des jüngeren Kennzeichens geregelt wird, als Lizenzvertrag  
qualifizieren will, in dem der Inhaber des älteren Zeichens dem In -
haber des jüngeren Zeichens ohne Ge genleistung die Befugnis ein -
räume, dieses zu gebrauchen, und gestützt  darauf die R egeln über die  
ordentliche Auflösung von Lizenzverträgen zur Anwendung ge -
bracht sehen will. Eine Markenabgrenzungsvereinbarung unte r-
scheidet sich grundlegend von einem Markenlizenzvertrag, indem im  
Rahmen einer solchen Vereinbarung jede Partei ihr  eigenes Marken -
recht behält und ihre eigene Marke führt. Ein Lizenzvertrag hat die  
322 BGE – Schweizerisches Bundesgericht
Befugnis zur Nutzung einer  einzigen Marke, derjenigen des Lizenz -
gebers zum Gegenstand, während eine Abgrenzungsvereinbarung  
eine Verwechslungsgefahr und daraus erwachsende Konflikte zwi -
schen zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Mar -
kenrechten bannen bzw. beseitigen will; der Inhaber der älteren Mar -
ke räumt damit dem Inhaber der jüngeren Marke nicht das Recht  
ein, seine, die ältere Marke zu nutzen, sondern verpflichtet sich bloss,  
die jüngere Marke nicht gestützt auf  sein Prioritätsrecht anzufech -
ten, d.h. seine Abwehrrechte gegenüber dieser geltend zu machen  
(MARBACH, a.a.O., Rz. 716; DAVID, Lexikon, a.a.O., S. 208; MARA-
DAN, a.a.O., S. 48 ff.; BUTZ/GORDON, a.a.O., S. 489; vgl. auch FEZER, 
a.a.O., N. 1090 zu § 14 MarkenG; NEUBAUER, a.a.O., S. 11 ff.). Wie  
bereits ausgeführt (E. 6.1), ist eine Markenabgrenzungsvereinbarung  
sodann ein synallagmatischer Vertrag, der regelmässig beiden Par -
teien dient. Auch dem Argument, die Beschwerdeführerin müsse sich  
vom Vertrag lösen können, da sie der Beschwerdegegnerin ohne Ge -
genleistung eine Befugnis eingeräum t habe, kann daher nicht ge -
folgt werden.