Tenor
1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 17. Zivilkammer des
Landgerichts Stuttgart vom 25.11.1999 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 18.000,00 DM
abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in
gleicher Höhe leistet.Die Sicherheiten können auch durch unwiderrufliche,
unbefristete, unbedingte und selbstschuldnerische schriftliche Bürgschaft
einer deutschen Bank oder öffentlichen Sparkasse erbracht werden.
Gegenstandswert des Berufungsverfahrens und Beschwer der Beklagten:
200.000,00 DM.
Tatbestand
Die Klägerin begehrt die Löschung einer Marke der Beklagten nach
angeblich nicht rechtserhaltender Benutzung. Die Beklagte, ein
mittelständisches englisches Unternehmen, ist nach Anmeldung am
25.10.1991 durch Eintragung vom 9.11.1992 Inhaberin der Wortmarke
geworden: DERNIERE PUBLICATION INTEGRALE 2024 148 3 C 42573/3
Wz 25.10.91. C (Vereinigtes Königreich) Vertr.: Geschäftsbetrieb:
Herstellung und Vertrieb von Körperpflegemittel. Waren/Dienstleistungen:
Parfums, Eaux de Toilette, wohlriechende Essenzen; Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege; Körperpuder, Anti-Perspirants, Deodorants;
Körpersprays; Körperseifen, Badegele; Duschgele; Rasierseifen,
Rasiercremes und Rasiergele, After-shaves. GK. 3. 9 30.6.92 9.11.92
31.12.92.
Die Beklagte hat nach eigenen Angaben die nachfolgend tabellarisch
bzw. in einem Diagramm wiedergegebenen Produkte und Mengen in
Deutschland aus geliefert: (- Hier nicht darstellbar -).
Die Klägerin, ein in Frankreich ansässiges Unternehmen der
Kosmetikbranche, hat ihrerseits eine Kosmetikserie "O " konzipiert und
greift die Beklagte in verschiedenen Ländern durch Löschungsbegehren
an. So hat sie am 27.2.1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt
einen Löschungsantrag gemäß § 53 MarkenG gestellt; dieser wurde der
Beklagten am 23.3.1999 zugestellt.
Die Klägerin hat im wesentlichen vorgebracht, die Ausliefermenge vor
Februar 1994 sei zu bestreiten. Ohnehin käme es aber für die Anwendung
des hier einschlägigen § 26 MarkenG im Hinblick auf den Zeitpunkt
der Stellung des Löschungsantrages auf die ernstliche Benutzung in
der Zeit vom 26.2.1994 bis 26.2.1999 an. In dieser Zeit seien keine
nennenswerten Umsätze erzielt worden, im übrigen auch weder vorher
noch nachher. Auch sei der geringe Umsatzwert nicht nachvollziehbar
gemacht; denn ein Vertriebspartner für Deutschland hätte gewiss
gefunden werden können. Danach müsse die Eintragung zugunsten
der Beklagten aus dem Markenregister weichen. Die Wiederaufnahme
der Geschäftstätigkeit bezüglich der streitgegenständlichen Marke am
27.2.1999 sei in Kenntnis des Löschungsantrages geschehen und trage
zudem ebensowenig die Schlussfolgerung einer ernstlichen Benutzung.
Die Klägerin hat beantragt:
Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patentamt in die
Löschung der Marke "O " Nr. 2 024 148 einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise
die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden zu dürfen
ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin.
Sie hat hauptsächlich eingewandt,
die Anforderungen an eine ernstliche Benutzung könnten bei ihrem
Unternehmenszuschnitt nicht sehr hoch angesetzt werden. Dem genüge
ihr Absatzbemühen. Dass sie die Marke nicht kontinuierlich benutzt habe
und eine 4jährige Auslieferungspause habe hinnehmen müssen, liege
einzig daran, dass ihr trotz nachhaltiger Bemühungen nicht gelungen sei,
einen zuverlässigen und dauerhaften Vertriebspartner für Deutschland zu
finden. Ihre Anstrengungen um Bedienung auch des deutschen Marktes
würden auch dadurch belegt, dass sie am 26.2. und 25.3.1999 für
vorangegangene Bestellungen Rechnungen an eine Stuttgarter Firma
H (Bl. 22 – 25) und an einen Nürnberger Parfumgroßhandel (Bl. 26
– 28) gestellt und die Ware am 2.3. bzw. 31.3.1999 zur Auslieferung
gebracht habe. Bestell- und Rechnungsdaten ließen als vor Zustellung
des Löschungsantrages liegend erkennen, dass sich dahinter eine
Bestrebung um ernstliche Marktteilhabe und keine bloße Reaktion auf
das Löschungsbegehren verberge. Die Klägerin als millionenschweres
Unternehmen nutze die relative Marktschwäche der Beklagten aus und
wolle ihr eine vielversprechende Marke entreißen.
Das Landgericht ließ offen, ob der Jahresumsatz 1994/95 für eine
ernsthafte Benutzung stehe, denn jedenfalls danach folge eine unter
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht einleuchtende 4jährige
Vertriebspause; selbst wenn man die bestrittenen Liefervorgänge vor
und nach diesem Zeitraum gelten ließe, wären diese, zumal angesichts
ihrer Vereinzelung, nicht geeignet, für kontinuierliche und laufende
Bemühungen um wirtschaftlichen Erfolg im Einsatz für die Marke zu
stehen.
Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten,
die unter vertiefender Wiederholung ihr erstinstanzliches Vorbringen
aufgreift, neuerlich für Unternehmen ihres Zuschnitts einen
eingeschränkten Benutzungsmaßstab einfordert, die Umsatzgeschäfte im
Frühjahr 1999 nicht als Scheinhandlungen zur Markenrettung gelten lässt
und die Klägerin auf eigene Marketingbemühungen verweist, statt sich
Leistungen kleiner Unternehmen auf diese Weise aneignen zu wollen.
Die Beklagte beantragt:
1. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 25.11.1999, Az 17 O
378/99, wird abgeändert.
2. Die Klage wird abgewiesen.
3. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen.
4. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung aus
einem der Klage etwa stattgebenden Urteil ohne Rücksicht auf
eine Sicherheitsleistung der Klägerin durch Sicherheitsleistung
abzuwenden, die auch durch unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche
selbstschuldnerische Bürgschaft einer als Zoll- oder Steuerbürge in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht
werden kann.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung als richtig.
Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze sowie
die Verhandlungsniederschriften verwiesen.
Entscheidungsgründe
I.
Die Berufung ist zulässig, der Sache nach ohne Erfolg.
1. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist gemäß
Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ im Hinblick auf die ausschließliche Zuständigkeit im
Eintragungsstaat gegeben. Unter diese Zuständigkeitsregel fallen auch
Klagen auf Löschung von Marken (Fezer, MarkenR, 2. Aufl. (1999), Einl
MarkenG, 226).
2. Die Löschungsklage (§ 55 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG) ist begründet.
a) Die gesetzlichen Anforderungen sind im Ansatz dem Markengesetz zu
entnehmen (§§ 161, 152 MarkenG), obgleich die hier in Rede stehende
Benutzungszeit auch in den Geltungszeitraum des WZG fällt.
b) aa) Der für die Benutzung gemäß § 26 MarkenG maßgebliche 5-
JahresZeitraum (§ 49 Abs. 1 MarkenG) beginnt grundsätzlich mit dem
Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Register (Fezer a.a.O. § 49
MarkenG, 13; Klaka in Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl.
(1997), § 49, 2). Wenn die Benutzung einer zunächst rechtserhaltend
benutzten Marke aufgegeben wird, dann beginnt die 5-Jahres-Frist im
Zeitpunkt des Aufgabetages (Fezer a.a.O. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
§ 49, 8). Das gilt wegen des Erfordernisses eines "ununterbrochenen"
Zeitraumes von fünf Jahren der Nichtbenutzung auch dann, wenn mehrere
Zeiträume der Nichtbenutzung zwar zusammen fünf Jahre ergeben, die
Marke zwischendurch aber immer wieder rechtserhaltend benutzt worden
ist (Ingerl/Rohnke a.a.O. 8).
bb) Deshalb ist der 5-Jahres-Zeitraum letztlich nur ein festes Zeitraster,
das verschiebbar auf den Zeitraum seit Eintragung für die Prüfung
anzulegen ist, ob sich in dieser Zeitspanne ein fünfjähriges Zeitfenster
einer Nichtbenutzung gemäß § 26 MarkenG findet. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass, selbst wenn ein solches Zeitfenster besteht, sich
im Hinblick auf § 49 Abs. 1 S. 2 bis 4 MarkenG gleichwohl Ex-tunc-
Heilungstatbestände ergeben können, auch wenn nach beispielsweise
acht Jahren absoluter Nichtbenutzung unmittelbar vor der Stellung des
Löschungsantrages eine gutgläubige Wiederaufnahme der Markennutzung
im Sinn des § 26 MarkenG geschieht (§ 49 Abs. 1 MarkenG; vgl. zu allem:
Fezer a.a.O. § 49, 20 – 28).
c) aa) Für die Frage der ausreichenden Benutzung kommt es nicht
darauf an, ob bestimmte absolute Umsatzzahlen erreicht worden sind.
Der BGH hat in vielen Entscheidungen ausgesprochen, dass es bei der
Beurteilung des Ausmaßes der Zeichenverwendung darauf ankomme, ob
unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders
bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen
Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den
Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen
sind (BGH GRUR 86, 542, 544 – King II). Da die zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG
insoweit entwickelten Grundsätze auch auf das Markengesetz übertragen
werden können (BGH NJW 97, 3317, 3318 – Cirkulin; Fezer a.a.O., §
26 MarkenG, 31; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 26, 110), gilt weiterhin die
in ständiger Rechtsprechung verwendete Formel, wonach nur solche
Benutzungshandlungen im Inland (BGH GRUR 86, 168, 169 – Darcy;
Fezer a.a.O. § 26, 1 und 64) ausreichend sind, die nach Art, Umfang
und Dauer dem Zweck des Benutzungszwanges entsprechen, um die
Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Ob eine dem
Zweck des Benutzungszwangs gerecht werdende ernsthafte Benutzung
vorliegt, lässt sich nur nach den besonderen Umständen des konkreten
Einzelfalls beurteilen. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der
Benutzung sind am objektiven Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und
wirtschaftlich Angebrachten zu messen. Es kommt unter Zugrundelegung
der wirtschaftlichen Verhältnisse darauf an, ob bei objektiver Betrachtung
die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen
als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (Fezer a.a.O. § 26, 31).
Zweck der Gesetzesregelung (war und) ist, neben der Wahrung des
Allgemeininteresses, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen frei
zu machen (BGH NJW 97, 3317, 3318 – Cirkulin), insbesondere, die
Geltendmachung bloß formaler Zeichenrechte zu verhindern (BGH GRUR
80, 289, 290 – Trend) und Scheinbenutzungshandlungen auszuschließen
(BGH GRUR 95, 347, 349 – TETRASIL; BPatG GRUR 95, 812, 813 –
Dall'Opera). Es soll eine pro-forma-Benutzung nicht gutgeheißen werden,
die lediglich der Erhaltung des Markenzeichens dienen soll und sonst nicht
sinnvoll wäre (BGH GRUR 86, 542, 544 – King II; GRUR 86, 168, 169 –
Darcy).
bb) Zwar muss nicht ständig während des gesamten 5-Jahres-Zeitraumes
eine für die Rechtserhaltung erforderliche Benutzung erfolgt sein
(BGH WRP 99, 936, 937 – HONKA), auch können bei der Beurteilung
der Ernsthaftigkeit einer solchen Benutzung Art und Umfang des
Markengebrauches weder vor Beginn des rechtserhaltenden Zeitraumes
noch nach ihm außer Betracht bleiben (BPatG a.a.O. 813 Dall'Opera;
Fezer a.a.O. 31; Ingerl/Rohnke a.a.O. 111, 117). Auch steht die
Aufnahme der Benutzung kurz vor Ablauf der Benutzungsfrist zur
Wahrung der Markenrechte einer Rechtserhaltung nicht entgegen (Fezer
a.a.O. 35, 38; Ingerl/Rohnke a.a.O. 109; Ströbele a.a.O. § 26, 20, 28).
Im Wechselspiel der einzelnen Bewertungsfaktoren (Fezer a.a.O. 34;
Ingerl/Rohnke a.a.O. 115, 118) geht es nicht darum, den Erfolg oder
Misserfolg einer Unternehmenspolitik zu beurteilen (BGH GRUR 86, 542,
544 – King II – Ingerl/Rohnke a.a.O. 110). Gerade gegenüber kleinen
Unternehmen sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen (BGH a.a.O.
544 – King II; Fezer a.a.O. 33; Ströbele a.a.O. 24; Ingerl/Rohnke a.a.O.
115).
cc) Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es in den Grenzfällen
ungewöhnlich geringer Umsätze eines objektiven Kriteriums zur
Beurteilung der Frage ausreichender Benutzung. In solchen Fällen
muss die Darlegung von Tatsachen verlangt werden, welche die aus so
geringer Benutzung erwachsende tatsächliche Vermutung zu widerlegen
geeignet sind, dass die Benutzung keinen anderen Zweck verfolgt als
den, den Rechtsfolgen der Nichtbenutzung des Zeichens zu entgehen,
wenngleich dabei keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind (BGH
a.a.O. 544 – King II). Einen auch verfassungsrechtlichen Schutz ihres
wettbewerbsrechtlichen Besitzstandes genießt die Beklagte jenseits dieser
Regeln nicht (BGH a.aO. 544 – King II).
d) Gemessen an diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht von einer
rechts erhaltenden Benutzung ausgegangen werden.
aa) Dabei kann letztlich offenbleiben, ob die Benutzungshandlungen im
von den Beteiligten in Anlehnung an das Landgericht zur Beurteilung
herangezogenen Zeitraum vom 28.2.1994 bis 27.2.1999 als ausreichend
im Sinne des § 26 MarkenG angesehen werden können.
bb) Denn jedenfalls bezogen auf die letzte mündliche Verhandlung in der
Tatsacheninstanz, nämlich die mündliche Verhandlung vor dem Senat, ist
die mangelnde Benutzung in zweifelsfreier Weise nachgewiesen. Denn
in den von diesem Zeitpunkt (5.5.2000) aus rückgerechneten 5-Jahres-
Zeitraum ab Mai 1995 fällt nur die Bestellung/Auslieferung im Februar
bzw. März 1999 mit einem Gesamtauftragsvolumen von ca. 2.800,00
DM. Auch unter Beachtung des Zuschnitts der Beklagten als eines
kleinen Unternehmens stellt doch dieses singuläre Umsatzaufkommen
oder – anders betrachtet – ein solches von durchschnittlich nicht
einmal 600,00 DM im Jahr (ein Betrag, von dem, wie die Frachtscheine
ausweisen, auch noch Transportkosten abgehen) eine so verschwindend
geringe Menge sowohl in einer Durchschnittsschau als auch mit Blick
auf die beiden vereinzelt stehenden Umsatzgeschäfte dar, dass daraus
keine ernstliche Marktpräsenz der Beklagten hergeleitet werden kann,
dass sich darin keine Marktteilhabe von ihr ausdrückt, die für eine
nennenswerte, wirtschaftlich nachhaltige Marken- und Marktpflege
steht. An dieser Bewertung ändert auch nichts, wenn die Umsätze
aus 1993/94 und 1994/95 als zwar außerhalb des 5-Jahres-Zeitraums
liegend herangezogen, aber als Indiz für den Benutzungswillen der
Beklagten fruchtbar gemacht werden. Auch diese Vorgänge sind
– was schon das Landgericht, aber unter dem Ansatz, dass diese
Umsätze selbst im Kernzeitraum lägen, einer Bewertung zugeführt hat
– nicht besonders ausgeprägt und danach als wahrhaft flankierender
Gesichtspunkt noch weniger tauglich, einen praktisch umsatzlosen
5-Jahres-Zeitraum aufzuwerten und ihm gleichwohl das Gepräge
einer ernstlichen und wirtschaftlich sinnvollen Marktbetreuung durch
die Beklagte zu geben. Diese Sicht wird ergänzend auch dadurch
bestätigt, dass die vorgelegten Lieferscheine zeigen; dass auch
gemessen am eigenen übrigen Lieferumfang der Beklagten (der insoweit
auch nur ausschnittsweise überliefert ist) die Liefermenge bezüglich
der Streitmarke weit hinter dem Orderanfall anderer, zugleich mit
ausgelieferter Markenartikel der Beklagten (etwa T D ) zurückbleibt.
Danach ist nach allgemein marktorientierter als auch nach einer an der
Beklagten selbst ausgerichteten Sicht der Benutzungsgrad so niedrig,
dass er nicht mehr als wirtschaftlich sinnvoll, weil schon damals praktisch
als auslaufend gewertet werden muss.
Dass die Beklagte sich im Hinblick auf den Löschungsantrag außer
Stande gesehen hätte oder ihr sonst im Zusammenhang damit nicht
zumutbar gewesen wäre, weitere Umsatzgeschäfte zu tätigen, ist weder
vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Danach ist auch unter Beachtung von außerhalb des 5-JahresZeitraumes
liegenden, von der Beklagten behaupteten Umsatzgeschäften nur
eine Benutzung in einem solchen Maße vorgetragen, dass sich darin
eine ökonomisch wenig auskömmliche, äußerst geringgradige und
damit vernachlässigbare Marktpräsenz ausdrückt. Dies begründet das
Löschungsbegehren.
3. Denn beachtliche Rechtfertigungsgründe für diese Nichtbenutzung
stehen der Beklagten auch nicht zur Seite.
a) Der Ausnahmetatbestand des § 26 Abs. 1 letzter Hs. MarkenG, der eng
auszulegen ist (Fezer a.a.O. § 26 MarkenG, 41), einem strengen Maßstab
unterliegt (BGH NJW 97, 3317, 3318 – Cirkulin) und als Härteklausel
für besonders gelagerte Ausnahmefälle (Fezer a.a.O. 41; Ströbele
a.a.O. 32) vom Beklagten zu beweisen wäre (Ingerl/Rohnke a.a.O. 129;
Ströbele a.a.O. 32), meint insbesondere Fälle höherer Gewalt (BGH
a.a.O. 3318 Cirkulin; Ströbele a.a.O. 34) oder Unmöglichkeit (Ingerl/
Rohnke a.a.O. 121; Ströbele a.a.O. 34), lässt aber jedenfalls Umstände,
die im unternehmerischen Risikobereich des Markeninhabers liegen,
nicht genügen (BGH GRUR 86, 542, 545 – King II; Fezer a.a.O. 43, 45;
Ingerl/Rohnke a.a.O. 122), wie etwa wirtschaftliche Schwierigkeiten,
Nachfragerückgang, Mangel an einsatzbarem Kapital (BGH a.a.O. 545
– King II), Mangel an Facharbeitskräften (Fezer a.a.O. 43) oder die
Verzögerung oder das Scheitern von Lizenzverhandlungen (Fezer a.a.O.
45; Ingerl/Rohnke a.a.O. 22; vgl. auch BGH GRUR 74, 276, 277 – King I).
b) Nicht anders aber bei einem solchen, nicht rechtfertigenden, weil
ausschließlich in der Risikosphäre der Beklagten angesiedelten Umstand
verhält es sich mit dem Hinweis der Beklagten, sie habe keinen
zuverlässigen und dauerhaften Vertriebspartner für Deutschland finden
können.
II. Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97, 708 Nr. 10, 711, 546
Abs. 2 i.V.m. § 3 ZPO.
Die Vollstreckung der rechtskräftigen Löschungsklage vollzieht sich
gemäß § 894 ZPO. Bei Eintritt der Rechtskraft gilt die Einwilligung der
Beklagten in die Löschung als abgegeben (Fezer a.a.O. § 55 MarkenG,
11; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 55, 17). Erst mit Vornahme der Löschung
gehen die Markenrechte unter (Ingerl/Rohnke a.a.O. 17). Danach ist die
Beklagte im Hinblick auf die Revisibilität dieser Entscheidung hinlänglich
vor einem Verlust ihres Markenrechtes vor Rechtskraft geschützt. Eines
weitergehenden Vollstreckungsschutzes bedarf es daher nicht; hierfür ist
auch Ausreichendes nicht dargetan.