Sachverhalt:
A. Die A. AG (Klägerin 1) und die B. AG (Klägerin 2) sind in Zürich
domiziliert, die C. GmbH (Klägerin 3), die D. GmbH (Klägerin 4), die
E. GmbH (Klägerin 5) und die F. AG (Klägerin 6) sind in Deutschland
ansässig. Die Klägerinnen stellen das Produkt M. her oder vertreiben es.
Die G. GmbH (Beklagte) hat ihren Sitz in Deutschland. Sie ist Inhaberin
des europäischen Patents X. Sie beansprucht dieses Patent für mehrere
Vertragsstaaten.
B. Am 25. Mai 2005 stellten die Klägerinnen beim Handelsgericht des
Kantons Zürich folgende Rechtsbegehren:
1. Der schweizerische Teil des europäischen Patents X. sei nichtig zu
erklären, eventualiter sei gerichtlich festzustellen, dass die Klägerinnen
mit dem Produkt M. den schweizerischen Teil des europäischen Patents X.
der Beklagten nicht verletzen oder verletzt haben.
2. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Klägerinnen mit dem Produkt
M. weder den deutschen noch den französischen Teil des europäischen
Patents X. verletzen oder verletzt haben, insbesondere weil
a) das beklagtische Patent X. ungültig oder nicht durchsetzbar ist; oder
b) das Herstellen, Feilhalten, Vertreiben und in Verkehr bringen des
Produktes M. durch die Klägerinnen weder in der Schweiz noch im Ausland
das europäische Patent der Beklagten verletzt oder verletzt hat.
3. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der Beklagten gegenüber den
Klägerinnen keinerlei durchsetzbare Forderungen, insbesondere weder
Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- oder Genugtuungsansprüche
im Zusammenhang mit dem klägerischen Produkt M. oder mit den
beklagtischen Patenten oder Patentanteilen zustehen.
Die Beklagte schloss auf Nichteintreten bzw. Abweisung der Klage und
erhob Widerklage im Wesentlichen mit den Rechtsbegehren, es sei den
Klägerinnen 1, 2 und 5 zu verbieten, in der Schweiz bestimmte Produkte,
insbesondere die unter der Bezeichnung M. vertriebenen, herzustellen,
anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, in
die Schweiz einzuführen sowie aus der Schweiz auszuführen oder zu
solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre
Begehung zu begünstigen (Ziffer 1), und die Klägerinnen 1, 2 und 5 seien
für entsprechend patentverletzende Handlungen zur Rechnungslegung
(Ziffer 2) sowie zu Schadenersatz oder Gewinnherausgabe (Ziffer 3) zu
verpflichten.
Auf Antrag der Beklagten beschränkte das Handelsgericht das Verfahren
mit Verfügung vom 30. September 2005 vorerst auf die Frage der
örtlichen Zuständigkeit bzw. des Rechtsschutzinteresses.
C. Mit Beschluss vom 3. April 2006 trat das Handelsgericht auf die Klage
der Klägerinnen 1 und 2 ein (Ziffer 1a); auf die Klage der Klägerinnen 3,
4 und 6 trat es nicht ein (Ziffer 1b). Auf die Klage der Klägerin 5 wurde
bezüglich Rechtsbegehren 1 eingetreten, bezüglich Rechtsbegehren 2
nicht eingetreten und bezüglich Rechtsbegehren 3 insoweit eingetreten,
als es um Forderungen aus Verletzung des schweizerischen Teils des
Streitpatents geht, und nicht eingetreten insoweit, als es um Forderungen
aus Verletzung ausländischer Teile des Streitpatents geht. Das Gericht
führte aus, dass das LugÜ zur Anwendung gelangt. Zum Rechtsbegehren
1 stellte das Gericht fest, dass die Klägerinnen 3, 4 und 6 in der
Schweiz am Markt nicht aufträten und auch nicht behaupteten, dass
sie dies beabsichtigten, weshalb sie kein Rechtsschutzinteresse an
der beantragten Feststellung der Patentnichtigkeit hätten. Die örtliche
Zuständigkeit zur Beurteilung des Rechtsbegehrens 2 bejahte das Gericht
für die Klägerinnen 1 und 2 mit der Begründung, sie hätten ihren Sitz
in der Schweiz und Art. 2 LugÜ schütze nicht den formell, sondern den
materiell Beklagten. Die Zuständigkeit nach Art. 5 Ziffer 3 LugÜ verneinte
das Gericht mit der Begründung, die Klägerinnen 1 und 2 könnten sich
darauf nicht berufen, weil sie ihren Sitz in der Schweiz haben und die
Klägerinnen 3-6 nicht, weil die Verletzung ausländischer Patente zur
Diskussion stehe. Die Zuständigkeit gestützt auf Art. 6 Ziffer 1 LugÜ,
auf die sich die Klägerinnen 3-6 beriefen, verneinte das Gericht. Für das
Rechtsbegehren 3 bejahte das Gericht die Zuständigkeit nach Art. 5 Ziffer
3 LugÜ insoweit, als es um die Verletzung des schweizerischen Teils des
europäischen Patents geht, wobei es das Feststellungsinteresse nur für die
Klägerinnen 1, 2 und 5 bejahte. Aus Art. 2 LugÜ bejahte das Gericht die
örtliche Zuständigkeit für die Klägerinnen 1 und 2 sowohl für Ansprüche
aus Verletzung des schweizerischen als auch aus Verletzung ausländischer
Teile des Streitpatents.
D. Gegen den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom
3. April 2006 haben sowohl die Beklagte wie die Klägerin 6 Berufung
eingereicht. Die Beklagte stellt den Antrag, es sei Dispositiv-Ziffer
1a) des angefochtenen Entscheides aufzuheben und auf die Klage der
Klägerinnen 1 und 2 bezüglich Rechtsbegehren 1 einzutreten, bezüglich
Rechtsbegehren 2 nicht einzutreten und bezüglich Rechtsbegehren
3 insoweit einzutreten, als es um Forderungen aus Verletzung des
schweizerischen Teils des Streitpatents geht, und nicht einzutreten
insoweit, als es um Forderungen aus Verletzung ausländischer Teile des
Streitpatents geht. Sie rügt, die Vorinstanz habe den Gerichtsstand für
die Verletzung des deutschen und französischen Teils des Patents X. der
Beklagten zu Unrecht bejaht.
E. Die Klägerinnen 1 und 2 beantragen die Abweisung der Berufung der
Beklagten, soweit darauf einzutreten ist.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Berufung der Beklagten richtet sich gegen den selbständigen
Zwischenentscheid über die Zuständigkeit, mit dem die Vorinstanz
auf die Klage der Klägerinnen 1 und 2 vollumfänglich eingetreten ist.
Sie ist gemäss Art. 49 OG grundsätzlich zulässig, da der Entscheid
des Handelsgerichts des Kantons Zürich nicht durch ein ordentliches
kantonales Rechtsmittel angefochten werden kann (Art. 48 Abs. 1 OG)
und er die örtliche bzw. internationale Zuständigkeit betrifft, welche
die Vorinstanz in Anwendung bundesrechtlicher Normen bzw. der
Bestimmungen des Lugano-Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.11)
bejaht hat (BGE 123 III 414 E. 2b S. 418 mit Verweisen). Da die
übrigen Voraussetzungen ohne weiteres erfüllt sind, ist auf die Berufung
einzutreten.
2. Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung des
Rechtsbegehrens 2 für die in der Schweiz domizilierten Klägerinnen 1
und 2 mit der Begründung bejaht, die Klägerinnen könnten sich zur
Begründung der örtlichen Zuständigkeit auf ihren eigenen Wohnsitz
berufen, da sie eine negative Feststellung verlangten und sich der
umstrittene Anspruch daher materiell gegen sie richte, was die
Zuständigkeit am allgemeinen Wohnsitzgerichtsstand der Klägerin nach
Art. 2 LugÜ begründe. Das Handelsgericht verneinte dabei vorweg, dass
die ausschliessliche Zuständigkeit nach Art. 16 Ziffer 4 LugÜ auf das
Klagebegehren 2 Anwendung finde.
2.1 Nach Art. 2 LugÜ sind Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit,
vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens vor den Gerichten
des Wohnsitzstaates zu verklagen. Der Wohnsitzgerichtsstand des
Beklagten ist der zentrale Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit
des LugÜ überhaupt, während der Wohnsitz oder Sitz des Klägers
dafür regelmässig unbeachtlich ist (BGE 129 III 738 E. 3.2 S. 744 mit
Verweis; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz,
3. Aufl. 2002, S. 176; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem
Vollstreckungstitel, 8. Aufl. 2005, N. 9 f. vor Art. 2 EuGVO). Es handelt
sich um die Konkretisierung der allgemeinen Regel "actor sequitur
forum rei" (BGE 130 III 285 E. 4 S. 289). Unerheblich ist, ob der
Ansprecher eine Leistungsklage oder der Anspruchsgegner eine negative
Feststellungsklage erhebt, denn in beiden Fällen ist der Wohnsitz des
Beklagten massgebend (Kropholler, a.a.O., N. 1 zu Art. 2 EuGVO). Der
Klägergerichtsstand steht für negative Feststellungsklagen nicht zur
Verfügung, woran der in BGE 130 III 285 publizierte Entscheid entgegen
der Auffassung der Vorinstanz nichts ändert. In diesem Urteil hat das
Bundesgericht für die ausschliesslich dem schweizerischen Recht bekannte
Aberkennungsklage erkannt, dass es nicht darauf ankommen könne,
ob der Gläubiger statt einer Forderungsklage den Weg der Betreibung
wählt, und es daher Art. 2 Abs. 1 LugÜ nicht widerspreche, wenn
ausnahmsweise auf die materielle Berechtigung statt der formellen
Stellung im Prozess abgestellt werde (BGE 130 III 285 E. 5.3 S. 291 ff.).
Aus der Begründung dieses Entscheids ergibt sich eindeutig, dass es ganz
besonderer Umstände bedarf, um von der zentralen Anknüpfung an den
Wohnsitz bzw. Sitz des im Verfahren formell Beklagten abzuweichen.
Materielle Verhältnisse, welche die örtliche Zuständigkeit sinnvoll oder zur
Verhinderung einer "weiteren Prozessverzettelung" wünschbar erscheinen
lassen, vermögen die Zuständigkeit am gesetzlich nicht vorgesehenen
Klägergerichtsstand jedenfalls nicht zu begründen.
2.2 Die Vorinstanz hat die Tragweite von Art. 2 Abs. 1 LugÜ verkannt,
indem sie ihre örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung der negativen
Feststellungsklage in Ziffer 2 der Klagebegehren gestützt auf den Sitz
der Klägerinnen in der Schweiz bejahte. Zur Beurteilung der begehrten
Feststellung, dass die Klägerinnen 1 und 2 weder den deutschen noch den
französischen Teil des europäischen Patents X. der Beklagten verletzen,
sind die Gerichte in der Schweiz ohne Einverständnis der Beklagten
nicht zuständig. Folgerichtig ist die Vorinstanz auch unzuständig zur
im Begehren 3 beantragten Feststellung, dass der Beklagten aus der
Verletzung des deutschen oder französischen Teils des Patents X. keine
Forderungen zustehen. Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob die
Vorinstanz zutreffend von der Annahme ausgegangen ist, die zwingende
Zuständigkeit gemäss Art. 16 Ziffer 4 LugÜ stehe ihrer Zuständigkeit zur
Feststellung (nicht erfolgter) Verletzung ausländischer Patente auch dann
nicht entgegen, wenn vorfrageweise die Feststellung der Patentnichtigkeit
verlangt werde. Diese Auffassung hat die Vorinstanz im angefochtenen
Beschluss vertreten, bevor der EuGH in der Rechtssache C-4/03 am 13.
Juli 2006 entschieden hat, dass die ausschliessliche Zuständigkeitsregel
von Art. 16 Ziffer 4 EuGVÜ/LugÜ alle Arten von Rechtsstreitigkeiten
über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Patents unabhängig davon
betrifft, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird.
3. Soweit die Klägerinnen in der Berufungsantwort die Ansicht vertreten,
die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte könnte am deliktischen
Handlungsort begründet sein, verkennen sie die Tragweite von Art. 5
Ziffer 3 LugÜ. Nach dieser Bestimmung kann eine Person mit Wohnsitz
in einem Vertragsstaat in einem anderen Vertragsstaat vor dem
Gericht des Ortes verklagt werden, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist, wenn eine unerlaubte bzw. dieser gleichgestellte
Handlung oder Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand
des Verfahrens bilden. Diese Zuständigkeit beruht auf der Erwägung,
dass hier eine besondere Nähe zum Streitgegenstand besteht und das
Gericht am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, am
besten in der Lage ist, die erforderlichen Beweise zu erheben und den
Streit zu entscheiden (Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem
Vollstreckungstitel, 8. Aufl. 2005, N. 73 zu Art. 5 EuGVO; Hélène
Gaudemet-Tallon, Compétences et exécution des jugements en Europe,
3. Aufl. 2002, S. 125 Rz. 171). Als eingetreten wird das schädigende
Ereignis nach der hier massgebenden Praxis des EuGH sowohl am Ort der
Vornahme der deliktischen Handlung wie am Ort des Erfolgs anerkannt
(BGE 125 III 346 E. 4a S. 348; Gaudemet-Tallon, a.a.O., S. 172 Rz.
215). Für die Verletzung ausländischer Patente käme höchstens der
Handlungsort als Deliktsort in Betracht. Da eine Patentverletzung eine
Benutzungshandlung auf dem Gebiet des Staates, für den das Patent
erteilt wurde, voraussetzt, kann nämlich der Erfolgsort als Ort, an dem
die Rechtsgutverletzung eintritt, immer nur in diesem Staat liegen.
Gegen die Zuständigkeit der Gerichte am Handlungsort bei der Verletzung
ausländischer Patente im Inland spricht jedoch die Erwägung, dass
die Patentverletzung weder im Gerichtsstaat erfolgt ist noch dessen
materielles Recht zur Anwendung kommt, womit es an der für Art. 5
Ziffer 3 LugÜ erforderlichen besonderen Nähe zum Streitgegenstand fehlt
(Klaus Grabinski, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und
Vollstreckungsübereinkommens [Brüsseler Übereinkommens] und des
Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen,
in: GRUR Int. 2001 S. 201/204 f.; vgl. auch Pierre Véron, Trente ans
d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de
brevet d'invention, in: Journal du Droit International [Clunet] 2001 S.
805/826 f.).
4. Die Berufung ist gutzuheissen und der angefochtene Beschluss ist
gemäss dem Antrag der Beklagten abzuändern. Die Gerichtsgebühr ist
bei diesem Verfahrensausgang den Klägerinnen 1 und 2 zu auferlegen,
welche mit ihren Begehren unterlegen sind. Sie haben der anwaltlich
vertretenen Beklagten deren Parteikosten zu ersetzen. Gerichtsgebühr
und Parteientschädigung bemessen sich nach dem Streitwert, den die
Vorinstanz mit mehr als 1 Million SFr. bemisst.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung wird gutgeheissen, Dispositiv-Ziffer 1a des angefochtenen
Beschlusses des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 3. April 2006
wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
1. a) Auf die Klage der Klägerinnen 1 und 2 wird bezüglich
Rechtsbegehren 1 eingetreten, bezüglich Rechtsbegehren 2 nicht
eingetreten und bezüglich Rechtsbegehren 3 insoweit eingetreten,
als es um Forderungen aus Verletzung des schweizerischen Teils des
Streitpatents geht, und nicht eingetreten insoweit, als es um Forderungen
aus Verletzung ausländischer Teile des Streitpatents geht.
2. Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des kantonalen
Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.