Sachverhalt:
A. Die S. Group. (Klägerin und Berufungsklägerin) ist eine englische
Gesellschaft mit Sitz in …, … (England). Sie bezweckt im Wesentlichen
die Fabrikation und den Vertrieb von Kleidern. Sie ist Inhaberin der
schweizerischen Wortmarke Nr. …, die namentlich für die Klassen 18
(Lederwaren aller Art, einschliesslich Taschen) und 25 (Kleider, Schuhe,
Kopfbedeckungen) registriert ist.
Die Compagnie C. S. (Beklagte und Berufungsbeklagte) ist eine
französische Gesellschaft mit Sitz in … (Frankreich). Sie bezweckt den
Grosshandel mit Kleidern und ist seit dem 28. März 1994 Inhaberin der
internationalen Bildmarke Nr …, die für Taschen der Klasse 18 und Waren
der Klasse 25 (Kleider, inklusive Stiefel, Schuhe etc.) eingetragen ist. Die
Beklagte beansprucht ihre Bildmarke für mehrere Länder, insbesondere
auch für die Schweiz.
Die Beklagte will mit ihrem …- Sortiment ein weibliches, sportliches
Publikum im Alter von 25-35 Jahren ansprechen; sie verfolgt eine
Nischenstrategie und liefert ausschliesslich an Boutiquen und
vergleichbare Verkaufsstellen. Die Klägerin vertreibt dagegen ein sehr
grosses Sortiment und beliefert grosse Warenhäuser. Die Parteien stehen
europaweit in Auseinandersetzungen um die Marken … und … …. Sie
diskutierten im Jahre 2003 eine Abgrenzungsvereinbarung, wobei es zu
keinem Abschluss kam.
Am 24. Dezember 2003 liess die Klägerin der Beklagten eine Abmahnung
zustellen. Darin wurde die Beklagte aufgefordert, entweder der Klägerin
einen Gebrauch ihrer Bildmarke … in verschiedenen Ländern, namentlich
der Schweiz, bis 1. Februar 2004 nachzuweisen oder die Löschung der
Eintragungen in diesen Ländern zu veranlassen. Die Beklagte leistete
dieser Aufforderung keine Folge.
B. Am 24. Mai 2004 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons
Bern mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass der schweizerische
Teil der internationalen Bildmarke … der Beklagten vollumfänglich nichtig
sei. Im Laufe des Verfahrens ergänzte sie ihr Begehren durch den
Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-
Marke … für die in Klasse 18 beanspruchten Taschen ("sacs") und für die
in Klasse 25 beanspruchten Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig sei. Die
Klägerin behauptete, die Beklagte habe ihre Marke in der Schweiz – bis
zur Abmahnung im Dezember 2003 – nicht gebraucht.
C. Mit Urteil vom 25. Februar 2005 wies das Handelsgericht des Kantons
Bern die Klage ab. Das Gericht bejahte seine Zuständigkeit gestützt
auf Art. 16 Ziff. 4 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 3 IPRG und die
Legitimation der Klägerin gemäss Art. 52 MSchG. Das Gericht liess offen,
ob die Klägerin den Nichtgebrauch der Marke im Sinne von Art. 12 Abs.
3 MSchG glaubhaft gemacht hatte. Es gelangte aufgrund verschiedener
Indizien zum Schluss, die Beklagte habe den Gebrauch ihrer Bildmarke …
für die beanspruchten Waren in der Schweiz für die Zeit vor Ende 2003
nachgewiesen.
D. Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Bern vom 25. Februar 2005 sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch
eidgenössische Berufung eingereicht. Mit Berufung stellt die Klägerin
die Rechtsbegehren, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und
festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. … (fig.)
nichtig sei; eventualiter sei das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben
und festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. … (fig.)
hinsichtlich der in Klasse 18 beanspruchten Handtaschen (sacs) sowie der
in Klasse 25 beanspruchten Stiefel (bottes) und Schuhe (souliers) nichtig
sei. Die Klägerin rügt, das Handelsgericht habe den rechtserheblichen
Gebrauch der Marke der Beklagten in der Schweiz vor dem 24. Dezember
2003 bundesrechtswidrig bejaht.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, eventualiter auf
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen
Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn
sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung
bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs.
2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm
ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen
geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt
oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu
machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106 mit
Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im
Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a).
Soweit die Klägerin unter Hinweis auf die Rügen, die sie gegen
die Tatsachenwürdigung der Vorinstanz mit dem Rechtsmittel der
staatsrechtlichen Beschwerde erhoben hat, vorbringt, es sei im
vorliegenden Verfahren der Berufung davon auszugehen, dass die mit
staatsrechtlicher Beschwerde als willkürlich gerügten Annahmen nicht
zutreffen, kann ihr nicht gefolgt werden. Wenn ihre Rügen im zuerst
durchgeführten Beschwerdeverfahren (Art. 57 Abs. 5 OG) begründet
wären und sich erwiesen hätte, dass die Vorinstanz verfassungsmässige
Rechte verletzt hätte, wäre der angefochtene Entscheid aufgehoben und
das vorliegende Rechtsmittel gegenstandslos geworden. Da dies nicht
zutrifft und die staatsrechtliche Beschwerde mit Urteil vom heutigen Tag
abgewiesen wurde, sind gemäss Art. 43 Abs. 3 und Art. 63 Abs. 2 OG
die verbindlichen Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz der Beurteilung
zugrunde zu legen. Da der Klägerin obliegt aufzuzeigen, inwiefern die
Vorinstanz mit der rechtlichen Würdigung der verbindlich festgestellten
Tatsachen Bundesrechtsnormen verletzt haben soll (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG), erscheint es fraglich, ob auf die Berufung überhaupt eingetreten
werden kann. Sie ist jedenfalls unbegründet.
2. Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke …
im Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die
Beklagte habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1
MSchG nicht gebraucht und den Gebrauch vor der Abmahnung vom 24.
Dezember 2003 nicht aufgenommen (Art. 12 Abs. 2 MSchG).
2.1 Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache
zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art.
16 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 3 IPRG bundesrechtskonform bejaht
(BGE 124 III 509 E. 3c S. 510). Sie hat das Interesse der Klägerin an der
Löschung der Marke der Beklagten im schweizerischen Register zutreffend
bejaht; die Klägerin ist Inhaberin einer jüngeren Wortmarke, welche mit
dem Wortelement in der Bildmarke der Klägerin teilweise identisch ist und
teilweise für dieselben Waren beansprucht wird. Bei dieser Sachlage ist
praktisch ohne Bedeutung, ob es sich entsprechend der Formulierung des
Klagebegehrens um eine Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG
oder um eine Beseitigungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG
handelt (vgl. Robert Flury, Nichtgebrauch der Marke – Rechtsfolgen und
dogmatische Einordnung, sic! 2003, S. 639 ff.). Die Vorinstanz hat sodann
aus dem im elektronischen Telefonverzeichnis der Unternehmen (pages
jaunes) verwendeten Firmenzusatz … sowie aus den als Antwortbeilagen
11-17 ins Recht gelegten Akten auf einen umfassenden Gebrauch der
streitigen Bildmarke durch die Beklagte für Waren der beanspruchten
Art geschlossen. Sie hat konkret festgestellt, dass die Beklagte ihre
Produktlinie … in der Schweiz durch ihren Agenten Heuberg bereits vor
dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen unter dem
hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese mittels Katalogen
bewarb.
2.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie
im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird,
für die sie beansprucht wird. Der rechtserhaltende Gebrauch muss
nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der
Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass
allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss (BGE
102 II 111 E. 3 S. 116 f. mit Verweisen; David, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 3 zu Art. 11; Willi,
Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9/37 zu Art. 11; Marbach, SIWR Bd.
III, Basel 1996, S. 173; vgl. auch Bericht AIPPI in sic! 2002, S. 305). Um
ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht
bloss zum Schein erfolgen (Willi, a.a.O., N 37 f. zu Art. 11). Der Gebrauch
muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360)
und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden
(Willi, a.a.O., N 9/27 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 172). Schliesslich
muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend
zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom
Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O.,
N 22 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art.
11). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der
Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S.
34 mit Verweisen). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im
Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden,
sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht,
z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David, a.a.O.,
N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169).
2.3 Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen
den rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten
beanspruchten Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach
den Feststellungen im angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art,
auf denen ihre Bildmarke angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember
2003 an eine Vielzahl von Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt
sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage nicht, unter welchen
Voraussetzungen ein Gebrauch der Marke ausschliesslich in der Werbung
rechtserhaltend wäre (vgl. differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11).
Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden sodann
Stiefel und Schuhe ebenso wie Handtaschen in den Katalogen der …-
Produktelinie der Beklagten bereits vor dem 24. Dezember 2003 in der
Schweiz angeboten und war die Beklagte bereit, am schweizerischen
Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu decken. Die Klägerin
behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein konkreter Bezug der
Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die Vorinstanz hat
insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr aufgrund
der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit den
entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob,
wie die Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie
etwa Handtaschen, Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten
nicht ohnehin dem Oberbegriff der Kleidung zugeordnet werden, kann
daher dahingestellt bleiben. Auch die den Eventualantrag der Klägerin
stützenden Vorbringen sind unbegründet.
3. Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten
werden kann. Der Klägerin ist diesem Verfahrensausgang entsprechend
die Gerichtsgebühr zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies
der anwaltlich vertretenen Beklagten die Parteikosten zu ersetzen (Art.
159 Abs. 3 OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.