Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u. a. für die
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich erteilten europäischen
Patents ... das auf einer am 17. November 1988 offengelegten Anmeldung
vom 26. April 1988 beruht und dessen Erteilung am 16. Februar 1994
im Amtsblatt bekanntgemacht worden ist. Eine deutsche Übersetzung
der Patentansprüche wurde am 19. März 1992 veröffentlicht. Das
Klagepatent, das Immunoassays und analytische Testgeräte zu ihrer
Durchführung betrifft, war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens
vor dem Europäischen Patentamt. Nachdem die Einsprüche zunächst
erfolglos geblieben sind, hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 die
Entscheidung der Einspruchsentscheidung mit Beschluß vom 27. Januar
2000 aufgehoben und die Sache mit der Auflage zurückverwiesen, das
Klageschutzrecht (u. a.) mit folgendem, eingeschränkten Patentanspruch
1 sowie einer daran angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten:
“Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10),
unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches
unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14)
permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich
ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der
Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe
Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz
innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist,
so daß die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte
Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen
kann,dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger und das markierte
spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30)
enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem festem Material
aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren
des Gehäuses derart in Verbindung steht, daß eine flüssige Testprobe
auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel
(32) zum Festhalten des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis
zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der
Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist, das
markierte spezifische Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen
porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer
von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert
ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, daß eine auf den
porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die
Nachweiszone dringen kann.“
Die Beklagte zu 2) hat ihren Geschäftssitz in Frankreich. Sie stellt dort
Schwangerschafts-Testgeräte her, die sie unter der Bezeichnung “ ...
vertreibt. Zu den Abnehmern gehörte u. a. die in der Bundesrepublik
Deutschland ansässige Beklagte zu 1). Nach dem Vorbringen der Klägerin
macht das Testgerät wortsinngemäß von der technischen Lehre des
Klagepatents Gebrauch. Auf der Fachmesse ... die im Herbst 1996 in
Düsseldorf stattfand, präsentierte die Beklagte zu 2) ein derartiges Gerät
auf ihrem Messestand.
Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klägerin – soweit für die
Berufungsinstanz noch von Interesse – die Beklagte zu 2) aus dem
deutschen Teil des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung,
Entschädigung und Schadenersatz in Anspruch.
Das Landgericht hat der Klage auf der Grundlage der damals noch
geltenden (erteilten) Fassung des Klagepatents stattgegeben und die
Beklagte zu 2) – neben der Beklagten zu 1), welche die gegen sie
gerichteten Ansprüche anerkannt hat – verurteilt,
1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, in der
Bundesrepublik Deutschland
analytische Testgeräte, umfassend ein hohles Gehäuse, aufgebaut aus
einem feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material und enthaltend
einen trockenen porösen Träger, der direkt oder indirekt mit dem
Äußeren des Gehäuses derartig in Verbindung steht, daß eine flüssige
Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, wobei
das Gerät ferner ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für eine
Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz
innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist,
und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für die gleiche
Nachweissubstanz enthält, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen
Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in
feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei die relative Positionierung
des markierten Reagenzes und der Nachweiszone derartig ist, daß eine
auf das Gerät aufgebrachte Flüssigkeitsprobe das markierte Reagenz
aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, wobei das
Gerät Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet,
bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, bei denen
der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist;
2. der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie – die
Beklagte zu 2) – die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 16. März
1994 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten
und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der
Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten
Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.
Des weiteren hat das Landgericht
3. festgestellt, daß die Beklagte zu 2) verpflichtet ist,
a) der Klägerin für die zu 1. bezeichneten, in der Zeit vom 19. April
1992 bis 15. März 1994 begangenen Handlungen eine angemessene
Entschädigung zu zahlen,
b) der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1.
bezeichneten, seit dem 16. März 1994 begangenen Handlungen
entstanden ist und noch entstehen wird.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten zu 2), zu deren
Begründung sie ausführt:
Zu Unrecht habe das Landgericht bereits seine internationale
Zuständigkeit bejaht. Bei seinem Rückgriff auf Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ,
der den (vorliegend allein in Betracht zu ziehenden) Gerichtsstand der
unerlaubten Handlung regele, sei das Landgericht davon ausgegangen,
daß sie – die Beklagte zu 2) – Benutzungshandlungen im Inland
vorgenommen habe. Diese Annahme sei unzutreffend. Die von
der Klägerin für ihren Verletzungsvorwurf in Bezug genommene
Produktbeschreibung gemäß Anlage K 19 enthalte ausschließlich einen
Hinweis auf die Beklagte zu 1). Die Beschreibung sei während der ... auch
nicht von ihr – der Beklagten zu 2) – verteilt worden. Ebensowenig liege
in der Präsentation eines Testgerätes der Version “ ... ein Angebot im
patentrechtlichen Sinne. Die gegenteilige Auffassung des Landgerichts
trage dem Umstand nicht hinreichend Rechnung, daß es sich bei
der ... weniger um eine Verkaufsmesse als vielmehr um eine bloße
Leistungsschau gehandelt habe. Soweit in der Vergangenheit Testgeräte
der angegriffenen Art an die in Deutschland ansässige Beklagte zu 1)
veräußert worden seien, könne auch dies einen den deutschen Teil des
Klagepatents betreffenden Verletzungsvorwurf nicht begründen. Die
Lieferungen seien ausnahmslos ... erfolgt, wobei die Ware entweder von
der Beklagten zu 1) selbst oder von einem für sie tätigen Spediteur in
Frankreich abgeholt worden sei. Mit Blick auf den geltend gemachten
Entschädigungsanspruch könne der Gerichtsstand des Art. 5 Nr. 3
EuGVÜ ohnehin nicht gegeben sein, weil es sich beim Anspruch auf eine
angemessene Entschädigung nicht um einen Schadenersatz-, sondern
um einen Bereicherungsanspruch handele. Aus den besagten Gründen
erweise sich die Klage nicht nur – mangels internationaler Zuständigkeit
– als unzulässig. Das Anspruchsbegehren sei darüber hinaus – mangels
einer im Inland begangenen Benutzungshandlung – auch sachlich nicht
gerechtfertigt. Das gelte nicht zuletzt deshalb, weil die angegriffene
Ausführungsform von der lediglich beschränkt aufrechterhaltenen Fassung
des Klagepatents keinen Gebrauch mache. Der Verletzungsvorwurf sei
unbegründet, weil der poröse Träger des streitbefangenen Testgerätes
nicht – wie vom Klagepatent vorausgesetzt – einstückig, sondern
mehrteilig ausgebildet sei.
Rechtsfehlerhaft habe es das Landgericht im übrigen für unerheblich
gehalten, daß zwischen der Klägerin und ihr – der Beklagten zu
2) – vor dem Tribunal de Grande Instance in Rennes ein paralleler
Verletzungsrechtsstreit anhängig sei, in dem die Klägerin sie – die
Beklagte zu 2) – wegen Verletzung des französischen Teils des
Klagepatents auf Feststellung der Verpflichtung zur Unterlassung, zur
Auskunftserteilung und zum Schadenersatz in Anspruch nehme und sie
– die Beklagte zu 2) – im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des
französischen Teils des Klagepatents beanspruche. Da das in Frankreich
geführte Verfahren denselben Anspruch wie der vorliegende Rechtsstreit
betreffe – nämlich die Frage der Verletzung des Klagepatents durch
das in beiden Prozessen streitgegenständliche Testgerät ... und das
französische Verfahren als erstes anhängig gemacht worden sei, müsse
die vorliegende Klage wegen ihres schlechteren Zeitranges gemäß Art.
21 Abs. 2 EuGVÜ als unzulässig abgewiesen werden. Zumindest sei
es geboten, den Rechtsstreit bis zur Klärung der Zuständigkeitsfrage
durch das in Frankreich angerufene Gericht nach Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ
auszusetzen.
Da die im französischen und im deutschen Verfahren verfolgten
Klagen unbestreitbar im Zusammenhang stünden, sei es – sofern
eine Anwendung des Art. 21 EuGVÜ nicht in Betracht kommen sollte
– im Interesse einer Verfahrenskonzentration und zur Vermeidung
sich widersprechender Entscheidungen in jedem Fall angezeigt, den
vorliegenden Rechtsstreit gemäß Art. 22 Abs. 2 EuGVÜ an das Tribunal de
Grande Instance in Rennes zu verweisen, das als allgemeines Sitzgericht
für alle gegen sie – die Beklagte zu 2) – geltend gemachten Ansprüche
zuständig sei. Hilfsweise sei der Rechtsstreit gemäß Art. 22 Abs. 1 EuGVÜ
bis zum Abschluß des französischen Verfahrens auszusetzen.
In jedem Fall sei es geboten, den Rechtsstreit bis zum endgültigen
Abschluß des Einspruchsverfahrens auszusetzen, der erst gegeben sei,
wenn – was bislang nicht der Fall sei – die Beschreibung an die von der
Technischen Beschwerdekammer – zu Unrecht – für patentfähig gehaltene
Anspruchsfassung angepaßt sei.
Die Beklagte zu 2) beantragt, das landgerichtliche Urteil – soweit zu ihrem
Nachteil erkannt worden ist – abzuändern und die Klage abzuweisen;
hilfsweise, das Verfahren gemäß Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ auszusetzen, bis
die Zuständigkeit des Tribunal de Grande Instance in Rennes feststeht;
weiter hilfsweise, den Rechtsstreit an das Tribunal de Grande Instance in
Rennes zu verweisen;
weiter hilfsweise, das Verfahren gemäß Art. 22 Abs. 1 EuGVÜ bis zum
instanzbeendenden Urteil des Tribunal de Grande Instance in Rennes
auszusetzen; weiter hilfsweise, das Verfahren bis zum rechtskräftigen
Abschluß des das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahrens
auszusetzen; weiter hilfsweise (für den Fall einer Aufrechterhaltung der
Verurteilung zur Auskunftserteilung), ihr einen Wirtschaftsprüfervorbehalt
einzuräumen.
Die Klägerin beantragt, die Berufung der Beklagten zu 2) zurückzuweisen.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil und tritt dem
Berufungsvorbringen der Beklagten zu 2) entgegen.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.
Mit Recht hat das Landgericht seine internationale Zuständigkeit
angenommen und die Beklagte zu 2) im zuerkannten Umfang zur
Unterlassung, zur Rechnungslegung, zur Entschädigung und zum
Schadenersatz verurteilt. Lediglich der Urteilsausspruch ist an die
während des Berufungsrechtszuges erfolgte Neufassung des Klagepatents
anzupassen.
I. Die gegen die Beklagte zu 2) erhobene Klage ist zulässig.
1. Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ gestattet es, eine Person, die ihren Sitz im
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates des Brüsseler Übereinkommens
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) hat, in einem
anderen Vertragsstaat zu verklagen, wenn Ansprüche aus einer
unerlaubten Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Zuständig
im Sinne eines Wahlgerichtsstandes ist in einem solchen Fall – neben dem
(Wohn-)Sitzgericht des Beklagten – das Gericht desjenigen Ortes, an dem
das schädigende Ereignis eingetreten ist. Sinn und Zweck des Art. 5 Nr. 3
EuGVÜ ist es, den Prozeß vor dem Gericht des Vertragsstaates stattfinden
zu lassen, der als Handlungs- oder Erfolgsort in einer besonders engen
Beziehung zu der Streitigkeit steht und der deshalb aufgrund seiner
Nähe zum Geschehen oder zum eingetretenen Schaden für eine etwaige
Sachaufklärung am besten geeignet ist. Zuständigkeitsbegründend ist
dabei der Eintritt eines unmittelbaren Schadens am Ort der Belegenheit
des verletzten Rechtsgutes.
Da das europäische Patent kein für alle Benennungsstaaten einheitliches
Schutzrecht, sondern ein Bündel separater, jeweils territorial begrenzt
geltender Patente ist, die lediglich ihre Entstehung einem einzigen
Erteilungsakt in einem vereinheitlichten Prüfungsverfahren verdanken,
befindet sich – wie der Senat bereits entschieden hat (Urt. v. 22.07.1999
– 2 U 127/98) – sowohl der Handlungs- wie auch der Erfolgsort im
Sinne von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ dort, wo der betreffende Schutzrechtsteil
belegen ist. Soweit mithin die Klägerin Ansprüche aus dem deutschen
Teil des Klagepatents herleitet, ist das verletzte Rechtsgut (Schutzrecht)
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland belegen. Nur dort kann
der deutsche Teil des Klagepatents verletzt werden; nur dort kann auch
der unmittelbare Schaden eintreten.
Zur Begründung der Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf
genügt es insoweit, daß die Klägerin unter Hinweis auf das Verhalten
der Beklagten zu 2) während der ... 1996 und die Lieferung des
angegriffenen Testgerätes an die Beklagte zu 1) schlüssig Tatsachen
vorgetragen hat, aus denen sich das Vorliegen einer im Bezirk des
angerufenen Gerichts begangenen Patentverletzung ergibt. Ob sich
der behauptete Verletzungssachverhalt beweiskräftig feststellen läßt,
ist eine Frage der Begründetheit des Anspruchsbegehrens und für die
Beurteilung der Zuständigkeitsfrage unerheblich. Es entspricht einem
allgemeinen Grundsatz, daß “doppelrelevante Tatsachen“, die gleichzeitig
zuständigkeits- und anspruchsbegründend sind, für die Bejahung des
vom Kläger gewählten Gerichtsstandes keines besonderen Nachweises
bedürfen (BGH, NJW 1994, 1413).
Hinsichtlich des auf den deutschen Teil des Klagepatents gestützten
Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Schadenersatzanspruchs hat
das Landgericht – ausgehend vom Sachvortrag der Klägerin – nach
allem zu Recht seine internationale Zuständigkeit gemäß Art. 5 Nr. 3
EuGVÜ angenommen. Ob das gleiche auch für den geltend gemachten
Entschädigungsanspruch gilt, kann auf sich beruhen. Insoweit ergibt
sich die Zuständigkeit des Landgerichts in jedem Fall aus der Tatsache,
daß sich die Beklagte zu 2) in der ersten Instanz auf das Verfahren
eingelassen hat, ohne den Mangel der Zuständigkeit zu rügen (Art. 18
EuGVÜ). Ausweislich der Sitzungsniederschrift vom 19. Januar 1999
ist der Einwand der internationalen Unzuständigkeit des angerufenen
Gerichts von dem Prozeßbevollmächtigten der Beklagten zu 2) lediglich
hinsichtlich der Ansprüche wegen Verletzung des französischen Teils des
Klagepatents vorgebracht, und sind – hilfsweise – aus den Schriftsätzen
vom 24. Februar 1998, 26. Juni 1998 und 30. November 1998 lediglich
die Aussetzungsanträge gestellt worden. In ihrer Eingabe vom 30.
November 1998 hat die Beklagte zu 2) eine Zuständigkeitsrüge ebenfalls
nicht hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs (Klageantrag zu V.1.),
sondern ausschließlich wegen des mit dem Klageantrag zu II.1.1
verfolgten Unterlassungsanspruchs erhoben.
2. Sonstige Zulässigkeitsbedenken gegen die erhobene Klage ergeben sich
nicht. Das gilt – wie nachfolgend unter III. näher ausgeführt werden wird
– auch mit Blick auf Art. 21, 22 EuGVÜ.
II. Mit Recht hat das Landgericht dem gegen die Beklagte zu 2)
gerichteten Begehren in der Sache stattgegeben.
1. Keinen Bedenken begegnet zunächst, daß das angegriffene
Testgerät ... wortsinngemäß von der technischen Lehre der Erfindung
in der nach dem Ergebnis des Einspruchsbeschwerdeverfahrens
maßgeblichen Formulierung Gebrauch macht.
a) Diese Feststellung ist unabhängig davon zu treffen, daß die
Patentbeschreibung derzeit noch nicht an die von der Technischen
Beschwerdekammer für patentfähig erachtete Anspruchsfassung
angepaßt ist. Durch die Beschwerdeentscheidung hat das Klagepatent
nicht vorübergehend seine Wirkung verloren. Die Tatsache, daß die der
eingeschränkten Anspruchsfassung entsprechende Patentbeschreibung
noch nicht vorliegt, steht auch einer Auslegung des Klagepatents,
wie sie zur Schutzbereichsbestimmung erforderlich ist, nicht
entgegen. Es entspricht vielmehr allgemeiner Rechtsauffassung,
daß sich der Gegenstand eines teilvernichteten Patents aus den
neugefaßten Patentansprüchen ergibt, wie er durch die Beschreibung
und die Zeichnungen sowie die Gründe der teilvernichtenden
Entscheidung umrissen wird (vgl. nur Benkard/Ullmann, Patentgesetz
Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 14 PatG Rn. 26).
b) In seiner hiernach geltenden Fassung stellt das Klagepatent ein
analytisches Testgerät mit der Kombination folgender Merkmale unter
Schutz:
(1) Auf einem trockenen porösen Träger ist
(a) in einer Nachweiszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz
für einen Analyten permanent immobilisiert und daher in feuchtem
Zustand nicht beweglich und
(b) in einer Zone stromaufwärts von der Nachweiszone in trockenem
Zustand ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe
Nachweissubstanz enthalten, das innerhalb des porösen Trägers in
feuchtem Zustand frei beweglich ist.
(2) Der Markierungsstoff ist ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff.
(3) Die – stromaufwärts gesehen – erste Zone des trockenen porösen
Trägers (welche das markierte Reagenz enthält) und die Nachweiszone
(in welcher das unmarkierte Reagenz immobilisiert ist) sind räumlich
voneinander getrennt.
(4) Die Anordnung ist so getroffen, dass eine Flüssigkeitsprobe, die dem
Testgerät (bzw. dem porösen Träger) zugeführt wird, das markierte
Reagenz aufnehmen und danach über die erste Zone in die Nachweiszone
eindringen kann.
(5) Der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz
sind innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten, das aus
feuchtigkeitsundurchlässigem festem Material aufgebaut ist.
(6) Der poröse Träger steht direkt oder indirekt mit dem Äußeren des
Gehäuses derart in Verbindung, daß eine flüssige Testprobe auf den
porösen Träger aufgebracht werden kann.
(7) Das Gehäuse beinhaltet Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern
gegeben), bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone
gebunden ist.
c) Von der genannten technischen Lehre macht das streitbefangene
Testgerät wortsinngemäß Gebrauch.
Die Beklagte zu 2) selbst stellt dies nur im Hinblick darauf in Frage,
daß der poröse Träger ihres Gerätes nicht einstückig ausgebildet ist,
sondern sich aus zwei überlappenden Teilstücken unterschiedlichen
Materials zusammensetzt, von denen das eine die erste Zone mit dem
markierten spezifischen Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz
und das zweite die Nachweiszone mit dem unmarkierten spezifischen
Bindungsreagenz aufnimmt. Die mehrteilige Ausgestaltung des Trägers
führt die angegriffene Vorrichtung indessen nicht aus dem Schutzbereich
des Klagepatents heraus.
Der Anspruchswortlaut läßt gänzlich offen, ob der poröse Träger
als einstückiges oder als mehrstückiges Bauteil konzipiert wird.
Ebensowenig enthält der Patentanspruch Vorgaben dazu, aus welchen
(ggf. unterschiedlichen) Materialien der Träger besteht. All dies steht
nach der Anspruchsformulierung im freien Belieben des Fachmanns,
solange nur die der Erfindung zugeschriebenen Wirkungen erreicht
werden. Letzteres ist – wie auch die Beklagte zu 2) nicht in Zweifel zieht –
vorliegend der Fall.
Die Gründe der Beschwerdeentscheidung sehen hinsichtlich der
Ein- oder Mehrteiligkeit und der Materialbeschaffenheit des Trägers
ebenfalls keinerlei Einschränkungen vor. Die gegenteilige Ansicht
der Beklagten zu 2) beruht auf einer offensichtlich unzutreffenden
Würdigung der Beschwerdeentscheidung. Die von der Beklagten
zu 2) angeführten Textstellen befassen sich sämtlich nicht mit der
Einstückigkeit oder Mehrstückigkeit des Trägermaterials: Auf Seite 10
wird die Tatsache abgehandelt, daß bei der Entgegenhaltung (6) die
zu testende Probe mit einer markierten Bindungssubstanz gemischt
und das resultierende Gemisch sodann auf einen Träger aufgebracht
wird. Die Beschwerdekammer zieht daraus (aaO) den zutreffenden
Schluß, daß Dokument (6) dem Fachmann nicht den (von der Erfindung
des Klagepatents beschrittenen) Weg weist, das trockene markierte
Bindungsreagenz – statt dessen mit der Probe zu mischen – direkt in den
porösen Träger einzubetten. Seite 12 der Entscheidungsgründe befaßt sich
mit der räumlichen Trennung der ersten Zone von der Nachweiszone. Eine
Aussage zur Ein- oder Mehrstückigkeit des Trägers enthält die Passage
damit nicht. Dasselbe gilt für die von der Beklagten zu 2) in Bezug
genommenen Textstelle auf Seite 13. Es trifft dementsprechend auch
nicht zu, daß die Technische Beschwerdekammer in der Einteiligkeit des
Trägers, der beide Zonen aufnimmt, das Erfinderische der beanspruchten
Lehre gesehen hat.
2. Unbestreitbar hat die Beklagte zu 2) die patentverletzende Vorrichtung
des weiteren im Inland benutzt.
a) Ihrem eigenen Vorbringen zufolge hat sie dem Fachpublikum auf der ...
1996 ein Testgerät der angegriffenen Art präsentiert. Darin liegt eine
Benutzung der Erfindung in Form des Anbietens.
Zwar entspricht es – worauf die Beklagten zu 2) an sich zutreffend
hinweist – der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR
1990, 358, 359 f. – Heißläuferdetektor), daß die Ausstellung und
Vorführung einer Vorrichtung auf einer allgemeinen “Leistungsschau“,
die den Fachkreisen und der Öffentlichkeit einen Überblick über den
erreichten Leistungsstand geben soll und die nicht den Charakter einer
Verkaufsmesse hat, in der Regel kein patentverletzendes “Anbieten“ des
geschützten Erzeugnisses darstellt. Die Beklagte zu 2) behauptet indessen
selbst nicht, daß es sich bei der ... 1996 um eine reine Leistungsschau
im genannten Sinne gehandelt hat. In ihrer Berufungsbegründung
führt sie – im Gegenteil – lediglich aus, daß die ... “ weit mehr einer
Leistungsschau zuzuordnen (sei) als einer verkaufsorientierten Messe “.
Daß die Messepräsentation – zumindest auch – kommerziellen Zwecken
gedient hat, stellt die Beklagte zu 2) mithin selbst nicht in Abrede. Einer
dahingehenden Behauptung stünde im übrigen der Inhalt des von der
Klägerin als Anlage K 30 vorgelegten Messe-Kataloges entgegen, in dem
es einleitend heißt:
“Auf internationaler Ebene hat die ... A weiterhin an Bedeutung
gewonnen. Sie zeigt die internationale Arbeitsteilung nicht nur im
kommerziellen Bereich, sondern in der Dreierkombination ... A/Cd/ ... mit
vielen wissenschaftlichen Forschungsprojekten auf.
Gerade diese Internationalität wird durch die große Resonanz der ... im
Ausland bewiesen. Mehr als 40 % aller Aussteller kommen in diesem Jahr
aus dem Ausland und nutzen die ...A als weltweite Basis für Business.“
Daß die Beklagte zu 2) – wie sie behauptet – deutsche Messebesucher
an die Beklagte zu 1) verwiesen hat, ist in diesem Zusammenhang ohne
Relevanz. Eine widerrechtliche Benutzung der Erfindung im Inland liegt
bereits in der Vorführung des “ ...“-Testgerätes gegenüber irgendeinem
Interessenten, gleich welcher Nationalität, sofern die Vorführung – wie
hier geschehen – nur in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet.
b) Abgesehen von ihren Aktivitäten auf der ... 1996 trifft die Beklagte zu
2) der Vorwurf einer Patentverletzung auch im Hinblick auf die als solche
unstreitige Lieferbeziehung zu der Beklagten zu 1).
Offenkundig ist dies zunächst für die Handlungsalternative des Anbietens
patentgeschützter Testgeräte. Sie ist schon deshalb – auch – im
Bundesgebiet begangen, weil die Beklagte zu 1) ihren Geschäftssitz in
Deutschland hat und deshalb der Empfangsort der von der Beklagten zu
2) ausgehenden Angebote notwendigerweise im Inland liegt.
Darüber hinaus stellt die Lieferung der ... Testgeräte an die Beklagte zu 1)
gleichfalls eine widerrechtliche Benutzung des Klagepatents dar. Insoweit
kann dahinstehen, ob die Testgeräte – wie die Beklagte zu 2) vorträgt
– stets von der Beklagten zu 1) oder einem für sie tätigen Spediteur in
Frankreich abgeholt worden sind. Selbst wenn die Geschäftsbeziehung in
der erwähnten Weise gehandhabt worden sein sollte, andert dies nichts
an der Tatsache, daß die Beklagte zu 2) die patentverletzenden Testgeräte
in dem Bewußtsein ausgeliefert hat, daß sie von der Beklagten zu 1) in
der Bundesrepublik Deutschland gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht
werden. Die Beklagte zu 2) hat insofern durch ihr Verhalten zurechenbar
an den im Inland begangenen Verletzungshandlungen mitgewirkt.
3. Aufgrund der gegebenen Patentverletzungen ist die Beklagte zu 2) aus
den vom Landgericht (LGU 31-33) zutreffend dargelegten Gründen – auf
die gemäß § 543 Abs. 1 ZPO Bezug genommen wird – im zuerkannten
Umfang zur Unterlassung, zur Rechnungslegung, zur Entschädigung und
zum Schadenersatz verpflichtet.
Die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehaltes zugunsten der
Beklagten zu 2) kommt nicht in Betracht. Soweit es um die Abnehmer,
die Angebotsempfänger und die Menge der vertriebenen Testgeräte geht,
steht dem bereits § 140 b Abs. 1, 2 PatG entgegen (BGH, GRUR 1995,
338, 341 – Kleiderbügel). Hinsichtlich der übrigen Einzeldaten hat die
Beklagte zu 2), die insoweit darlegungs- und beweispflichtig ist (BGH,
GRUR 1981, 535), keine Umstände vorgetragen, die es rechtfertigen
könnten, die für die Schadensberechnung notwendigen Angaben
nicht der Klägerin selbst, sondern statt dessen einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer bekanntzugeben (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz
Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 PatG Rn. 89 a. E.). Allein der
Hinweis darauf, daß die Parteien unmittelbare Wettbewerber sind und der
vorliegend einschlägige Markt der Immunoassays “außergewöhnlich hart
umkämpft ist“, ist ohne hinreichende Substanz und reicht nicht aus, die
Rechnungslegungspflicht zu Lasten der Klägerin einzuschränken.
III. Der zwischen den Parteien vor dem Tribunal de Grande Instance
in Rennes wegen des französischen Teils des Klagepatents anhängige
Rechtsstreit gibt keine Veranlassung, das vorliegende Verfahren
auszusetzen. Auch das hat das Landgericht im Ergebnis zu Recht und mit
zutreffenden Erwägungen ausgeführt.
1. Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ, auf den sich die Beklagte zu 2) für ihr
Aussetzungsbegehren in erster Linie stützt, bestimmt, daß, wenn bei
Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben
Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden,
das später angerufene Gericht von Amts wegen die Aussetzung
seines Verfahrens zu beschließen hat, bis die Zuständigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts feststeht. Das Tatbestandsmerkmal “derselbe
Anspruch“ ist nach der Rechtsprechung des EuGH (NJW 1989, 665, 666
– Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo; JZ 1995, 616, 618 – The Tatry/
The Maciej. Rataj.) als autonom zu begreifen und unter Berücksichtigung
von Sinn und Zweck des Brüsseler Übereinkommens zu verstehen.
Bei der Auslegung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß Art.
21 EuGVÜ dazu dient, im Interesse einer geordneten Rechtspflege
innerhalb der Gemeinschaft Parallelverfahren vor Gerichten verschiedener
Vertragsstaaten und daraus möglicherweise resultierende gegensätzliche
Entscheidungen zu verhindern. Die Aussetzungsregelung soll (soweit
als möglich) von vornherein eine Situation ausschließen, wie sie in
Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ vorgesehen ist, nämlich die Nichtanerkennung
einer Entscheidung wegen Unvereinbarkeit mit einer Entscheidung,
die zwischen denselben Parteien in dem Staat ergangen ist, in dem
die Anerkennung geltend gemacht wird (EuGH, aaO). Zur Erreichung
dieser Ziele ist Art. 21 EuGVÜ grundsätzlich weit auszulegen (EuGH,
NJW 1992, 3221 – Overseas Union/New Hampshire Insurance). Nicht
die formale Identität der Klageanträge ist entscheidend; maßgeblich
ist vielmehr, ob im Kern über dieselben Punkte gestritten wird (EuGH
– Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, aaO; BGH, NJW 1997, 870, 872).
In seinem Urteil “The Tatry/The Maciej. Rataj.“ (JZ 1995, 616, 618) hat
der Gerichtshof demgemäß ausgesprochen, daß eine Klage, die auf die
Feststellung, daß der Beklagte für einen Schaden haftet, und auf dessen
Verurteilung zur Zahlung von Schadenersatz gerichtet ist, denselben
Anspruch betrifft wie eine von diesem Beklagten erhobene Klage auf
Feststellung, daß er für den Schaden nicht haftet.
a) Im Streitfall ist deswegen unschädlich, daß Gegenstand des in
Frankreich anhängigen Verfahrens eine Feststellungsklage, Gegenstand
des von der Klägerin in der Bundesrepublik Deutschland geführten
Prozesses dagegen (hinsichtlich des Anspruchs auf Unterlassung und
Rechnungslegung) eine Leistungsklage ist.
b) Wesentlich für die rechtliche Beurteilung indessen ist – wie das
Landgericht richtig erkannt hat –, daß der Klagegrund in beiden Verfahren
ein jeweils anderer ist. Während die Parteien im Verfahren vor dem
Tribunal de Grande Instance in Rennes über eine Verletzung des
französischen Teils des Klagepatents streiten, geht es im vorliegenden
Rechtsstreit darum, ob das angegriffene Testgerät den deutschen Teil
des Klagepatents (d. h. ein anderes Schutzrecht des europäischen
Bündelpatents) verletzt.
Zwar ist der Schutzbereich des Klagepatents in allen Benennungsstaaten
prinzipiell gleich zu bestimmen. Auszugehen ist von der Fassung des
Patents in der vom Anmelder gewählten Verfahrenssprache (Art. 70
Abs. 1 EPÜ); auszulegen ist das Patent nach Maßgabe des Art. 69 EPÜ
und der ergänzenden Erläuterungen des Auslegungsprotokolls. Dieselbe
angegriffene Ausführungsform wird deswegen in aller Regel in sämtlichen
Benennungsstaaten gleichermaßen entweder in den Schutzbereich des
Klagepatents fallen oder vom Schutzbereich des Klagepatents nicht erfaßt
werden (vgl. Senat, Beschl. v. 30.09.1999 – 2 W 60/98, Umdruck 20;
Urt. v. 08.06.2000 – 2 U 55/99, Umdruck 7 f.). Das bedeutet allerdings
nicht, daß auch über die Verletzungsklage als solche hinsichtlich jedes
nationalen Teils gleich zu entscheiden wäre. Art. 2 Abs. 2 EPÜ bestimmt
ausdrücklich, daß das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den
es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften
unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Art. 64
Abs. 1 EPÜ sieht ergänzend hierzu vor, daß das europäische Patent
seinem Inhaber in jedem Benennungsstaat dieselben Rechte gewährt,
die ihm ein im jeweiligen Staat erteiltes nationales Patent gewähren
würde. Art. 64 Abs. 3 EPÜ schließlich ordnet an, daß die Verletzung
des europäischen Patents nach nationalem Recht zu behandeln ist.
Hinsichtlich jedes einzelnen Teils eines europäischen Patents bleibt
insofern nationales materielles Recht anwendbar, das im Einzelfall –
von Benennungsstaat zu Benennungsstaat unterschiedlich – über den
Erfolg oder Mißerfolg der Patentverletzungsklage entscheiden kann.
Ein Beispiel dafür bietet das Vorbenutzungsrecht, für welches das EPÜ
keine vereinheitlichten Rechtsvorschriften enthält. Die Frage, ob und
unter welchen tatbestandlichen Voraussetzungen ein die Rechtswidrigkeit
der Patentbenutzung ausschließendes privates Vorbenutzungsrecht
anzuerkennen ist, richtet sich aufgrund dessen nach dem jeweiligen
nationalen Recht der einzelnen Benennungsstaaten.
Wegen des unterschiedlichen Schicksals, das die auf verschiedene
Teile des Klagepatents gestützten Ansprüche nehmen können, scheidet
es aus, die eine Verletzungsklage als unzulässig abzuweisen (bzw.
auszusetzen), weil zwischen den Parteien in einem anderen Vertragsstaat
ein zweiter (nach teilweise anderen Rechtsvorschriften zu beurteilender
und deshalb gegebenenfalls auch im Ergebnis anders zu entscheidender)
Verletzungsrechtsstreit schwebt.
c) Daß sich die Beklagte zu 2) sowohl im französischen wie auch im
deutschen Verfahren mit dem Einwand verteidigt, die patentierte
Lehre sei nicht erfinderisch und deshalb nicht rechtsbeständig, gibt
ebensowenig einen Anlaß für eine Aussetzung des Rechtsstreits. Zwar
ist über den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Erfindungshöhe in allen
Benennungsstaaten nach demselben materiellen Recht zu befinden (Art.
56, 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ). Jedem Benennungsstaat ist allerdings nur
die Befugnis eingeräumt, das europäische Patent mit Wirkung für sein
Hoheitsgebiet für nichtig zu erklären (vgl. Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ). Das
schließt es – entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2) – aus, daß
die Gerichte eines Staates über die Nichtigkeit des nationalen Teils eines
anderen Benennungsstaates entscheiden. Folgerichtig begehrt auch
die Beklagte zu 2) mit ihrer Widerklage vor dem Tribunal de Grande
Instance in Rennes lediglich die Vernichtung des französischen Teils des
Klagepatents. Da der deutsche Teil des Patents, solange er besteht, der
Klägerin Verbietungsrechte vermittelt und dementsprechend auch von
den Verletzungsgerichten zu beachten ist, und der deutsche Teil des
Klagepatents nur durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden
kann, erspart die in Frankreich anhängige Widerklage unter keinen
Umständen den in Deutschland zu führenden Nichtigkeitsprozeß. Die
hiesige Klage kann deswegen auch nicht mit Blick auf das französische
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren als unzulässig abgewiesen oder
der Rechtsstreit – im Vorgriff auf ein dahingehendes Prozeßurteil –
ausgesetzt werden.
2. Ohne Erfolg bleibt desgleichen der Hinweis der Beklagten zu 2) auf Art.
22 EuGVÜ.
a) Eine Verweisung des vorliegenden Rechtsstreits an das Tribunal de
Grande Instance in Rennes kommt schon aus Rechtsgründen nicht in
Betracht.
Art. 22 Abs. 2 EuGVÜ sieht vor, daß sich das später angerufene
Gericht auf Antrag einer Partei für unzuständig erklären kann, wenn
die Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren nach seinem
innerstaatlichen Recht zulässig ist und das zuerst angerufene Gericht
für beide Klagen zuständig ist. Notwendige Voraussetzung für die
Unzuständigkeitserklärung (und die ihr nachfolgende Verweisung) ist
demnach, daß das nationale Recht des später angerufenen Gerichts eine
Verbindung zusammenhängender Klagen zuläßt, die vor verschiedenen
Gerichten anhängig sind. Eine derartige Möglichkeit sieht das deutsche
Prozeßrecht nicht vor. § 147 ZPO gestattet eine Verbindung zweier
Verfahren – im Gegenteil – nur dann, wenn sie vor demselben Gericht
schweben. Eine Verweisung des Rechtsstreits kommt folglich in
der Bundesrepublik Deutschland nicht in Betracht (vgl. Kropholler,
Europäisches Zivilprozeßrecht, 6. Aufl., Art. 22 Rn. 8; Zöller/Geimer,
Zivilprozeßordnung, 21. Aufl., Anh. I Art. 22 GVÜ Rn. 8).
b) Unter den gegebenen Umständen ist auch eine Aussetzung des
Rechtsstreits bis zur Entscheidung im französischen Verfahren (Art. 22
Abs. 1 EuGVÜ) nicht angebracht.
Angesichts des zeitlich limitierten Patentschutzes ist das Interesse der
Klägerin anzuerkennen, zur Durchsetzung ihrer Ausschließlichkeitsrechte
möglichst schnell in den Besitz einer gerichtlichen Entscheidung zu
gelangen. Dieses Anliegen rechtfertigt es vorliegend bereits für sich,
die auf den deutschen Teil des Klagepatents gestützten Ansprüche
entsprechend der von der Klägerin getroffenen Gerichtsstandswahl
in der Zuständigkeit der deutschen Gerichte zu belassen. Obwohl die
Klagen in Frankreich und Deutschland praktisch parallel bei Gericht
eingereicht worden sind, ist der Verfahrensstand in beiden Staaten ein
völlig unterschiedlicher. Während im französischen Verfahren bisher
nicht einmal eine erstinstanzliche Entscheidung vorliegt, findet der
deutsche Verletzungsprozeß mit der vorliegenden Entscheidung bereits
in zweiter Instanz seinen Abschluß. Allein das macht deutlich, daß
es für die Klägerin schlechterdings unzumutbar ist, sich wegen ihrer
Ansprüche aus dem deutschen Teil des Klagepatents auf das französische
Verfahren verweisen zu lassen. Abgesehen davon ist auch der Wunsch
der Klägerin zu respektieren, daß über die Verletzung des deutschen
Teils des Klagepatents (der – wie dargelegt – teilweise nationalen
Rechtsvorschriften unterliegt) ein deutsches und kein ausländisches
Gericht entscheidet. Gegenüber beiden Gesichtspunkten hat das Interesse
der Beklagten zu 2) an einer möglichst einheitlichen gerichtlichen
Entscheidung der Verletzungsfrage hinsichtlich aller nationalen Teile des
Klagepatents zurückzutreten.
3. Die im Zusammenhang mit Art. 21, 22 EuGVÜ zu entscheidenden
Rechtsfragen sind durch den Europäischen Gerichtshof hinreichend
geklärt oder angesichts der Rechtsnatur des europäischen Patents als
eines Bündels nationaler Schutzrechte auf der Grundlage der bisherigen
EuGH-Rechtsprechung eindeutig zu beantworten. Einer Vorlage an den
Europäischen Gerichtshof bedarf es in Anbetracht dessen nicht.
4. Schließlich besteht auch kein Anlaß, den Rechtsstreit auszusetzen,
bis die Einspruchsabteilung das Klagepatent nach Maßgabe der
Beschwerdeentscheidung neu gefaßt hat. Wie oben ausgeführt, liegt in
Gestalt der von der Technischen Beschwerdekammer für patentfähig
gehaltenen Anspruchsfassung, der ursprünglichen Beschreibung
und der Patentzeichnungen sowie der Gründe der teilvernichtenden
Beschwerdeentscheidung eine hinreichende Grundlage für die
Bestimmung des dem Klagepatent in seiner eingeschränkten Form
zukommenden Schutzbereichs vor. Soweit die Beklagte zu 2) die
sachliche Richtigkeit der Beschwerdeentscheidung bezweifelt, kann dies
schon deshalb keine Veranlassung für eine Aussetzung geben, weil die
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer unanfechtbar ist. Im
übrigen sind die Einwände der Beklagten zu 2) lediglich stichwortartig
angegeben und mit diesem Inhalt ohne zureichende Substanz.