Begründung:
Die Klägerin ist eine inländische Kommanditgesellschaft mit Sitz in Graz.
Sie ging durch Umwandlung iSd §§ 1ff UmwG aus der P*****-GmbH
hervor, die Markeninhaberin der im Inland seit 16. 11. 1995 und nach
dem Madrider Markenschutzabkommen international seit dem 25. 1. 1996
geschützten Wort-Bildmarke "Northland" ist. Die Klägerin vertreibt unter
der Marke "Northland" Bekleidungsstücke im Groß- und Einzelhandel.
Die Erstbeklagte, deren persönlich haftender Gesellschafter der
Zweitbeklagte ist, ist eine - einer Kommanditgesellschaft österreichischen
Rechts vergleichbare - Personengesellschaft nach italienischem Recht
und ist in der Handelskammer von Padua eingetragen. Sie besteht seit
11. 2. 1983 und hat zuletzt kaum eine Geschäftstätigkeit entfaltet. Sie
produziert Damenoberbekleidung (Strickware) mit dem Kennzeichen
"Northland", die sie in Italien auch vertrieb. Mit Anmeldung vom 13.
12. 1998 beantragte die Erstbeklagte beim italienischen Marken- und
Patentamt in Rom die Registrierung der Wortmarke "Northland". Den
Verkauf ihrer Produkte wickelte die Erstbeklagte ausschließlich über das
Verkaufshaus T*****, Provinz Bologna, Italien, als Distributionsstelle ab.
In diesem Verkaufshaus wurden auch von der Erstbeklagten hergestellte
Bekleidungsstücke mit der Marke "Northland" an Vertreter der T*****
GmbH in Wien 1, und an Mag. Gabriele S*****, Inhaberin der nicht
registrierten Firma P***** in Wien 6, veräußert und übergeben. Diese
Erwerber transportierten ihre bei der Erstbeklagten in Italien gekauften
Strickwaren zum Teil in eigenen Fahrzeugen nach Österreich; zum
anderen Teil wurde die gekaufte Ware im Auftrag und auf Kosten der
Käufer von einem Speditionsunternehmen nach Österreich befördert.
Die Rechnungen über diese Verkaufsgeschäfte, in denen die Erstbeklagte
als Verkäuferin aufscheint, wurden den Käufern (mit Ausnahme der
Rechnung vom 17. 3. 1999, die als Telefax nachgesandt wurde) noch in
Italien übergeben. Im Frühjahr 1999 stellten Mitarbeiter der Klägerin fest,
dass die T***** GmbH im Inland Bekleidungsstücke mit "Northland"-
Label am Kragen und "Northland"-Preisschild zum Kauf anbietet. Nach
einigen Testeinkäufen in Geschäftslokalen der T***** GmbH brachte die
Klägerin beim Erstgericht zu 39 Cg 118/99t eine Klage gegen die T*****
GmbH wegen Zeichenverletzungen ein. Im Zuge einer außergerichtlichen
Korrespondenz zwischen der Klägerin und der T***** GmbH legten deren
Vertreter die Identität ihrer Lieferantin, der nunmehrigen Erstbeklagten,
durch die Übermittelung von Fakturen offen. Auch bei einem Testkauf
im Unternehmen der Mag. Gabriele S***** entdeckte die Klägerin
Bekleidungsstücke, in deren Kragen die Markenbezeichnung "Northland"
samt umkreistem "R" und entsprechendem Anhänger angebracht waren.
Dass die Beklagten Kataloge oder anderes Werbematerial in Österreich
auflegen ließen oder aufgelegt haben, steht nicht fest.
Die Klägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen,
1. es im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu unterlassen,
die beim Österreichischen Patentamt eingetragene Marke "Northland"
und/oder dieser Marke ähnliche, verwechselbare Bezeichnungen für die
Klasse 25 (Bekleidungsstücke) zu benutzen;
2. Der Klägerin binnen 14 Tagen Rechnung über den Verkauf sämtlicher,
mit der Marke "Northland" versehenen Kleidungsstücke in Österreich seit
dem 1. 6. 1997 zu legen;
3. der Klägerin binnen 14 Tagen die sich aufgrund der Rechnungslegung
zu errechnende angemessene 5 %ige Lizenzgebühr vom Verkaufspreis
im Sinne des § 53 Abs 1 MSchG zu zahlen, wobei die ziffernmäßige
Festsetzung des Zahlungsbegehrens bis zur erfolgten Rechnungslegung
vorbehalten wird;
4. die unbefugt angebrachte Marke "Northland" von sämtlichen in
Österreich befindlichen, zum Verkauf feilgebotenen Bekleidungsstücken
zu beseitigen, auch wenn dies die Vernichtung der Gegenstände zur Folge
hätte.
Zugleich beantragt die Klägerin Urteilsveröffentlichung und die Erlassung
einer mit dem Unterlassungsbegehren inhaltsgleichen einstweiligen
Verfügung.
Die Erstbeklagte vertreibe ohne Zustimmung und Wissen der Klägerin
- bei Warenklassenidentität - Waren unter Ausnutzung und Ausbeutung
der zugunsten der Klägerin registrierten Marke. Sie verstoße gegen
§§ 1 und 9 UWG sowie gegen § 2 UWG, weil sie das Publikum über
die Herkunft der Produkte in die Irre führe; darüber hinaus verstoße
sie auch gegen die einschlägigen Bestimmungen des MSchG iVm
dem PatG. Die Erstbeklagte habe rund 1800 Artikel unter der Marke
"Northland" über zumindest zwei Einzelhändler im Inland angeboten.
Die Beklagten hätten gewusst oder wissen müssen, dass die mit
der Marke "NORTHLAND" versehenen Waren von den Käufern in
Österreich weiter veräußert würden. Die Beklagten seien Beitragstäter.
§ 83c Abs 3 JN sei in Anlehnung an Art 1 Produktpiraterieverordnung
(PPV) gemeinschaftsrechtskonform auszulegen. Die beanstandeten
Eingriffsgegenstände seien mit dem Wissen des ausländischen Erzeugers
(oder Händlers) bestimmungsgemäß nach Österreich gekommen. Da der
Unternehmer für seinen Vermittlungsagenten, seinen Handelsvertreter
und deren Gehilfen hafte, müssten sich die Beklagten die Tätigkeit
ihrer Verkaufsstelle gem § 18 UWG zurechnen lassen. Die Beklagten
erhoben die Einrede der mangelnden internationalen Zuständigkeit. Beide
Beklagten hätten ihren (Wohn )Sitz in Italien. Auch der Ort des in der
Klage behaupteten schädigenden Ereignisses liege in Italien, sodass auch
aus Art 5 EuGVÜ keine Zuständigkeit österreichischer Gerichte abgeleitet
werden könne. Die beanstandeten Waren seien in Italien verkauft worden,
dort sei auch das Eigentum an den Waren auf die Käufer übergegangen.
Diese hätten die in Italien erworbenen Waren sodann eigenverantwortlich
nach Österreich gebracht. Den Beklagten würden unerlaubte Handlungen
vorgeworfen, die - wenn überhaupt - ausschließlich in Italien begangen
worden seien. Auch der allfällige Erfolgsort des schädigenden Ereignisses
liege ausschließlich in Italien, weil den Beklagten der dem Verkauf ihrer
Waren in Italien nachfolgende Export nach Österreich nicht zugerechnet
werden könne. Die Beklagten bestreiten das Klagebegehren auch in der
Sache selbst, machen mangelnde Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie
Kennzeichnungskraft der Marke geltend und beantragen die Abweisung
von Klagebegehren und Sicherungsantrag. Das Erstgericht wies auch
im zweiten Rechtsgang - nach Aufhebung der Vorentscheidungen
durch den Obersten Gerichtshof als nichtig infolge Entscheidung über
die Prozesseinrede ohne mündliche Verhandlung - die Klage und den
Sicherungsantrag zurück. Art 5 Z 3 EuGVÜ werde vom EuGH dahin
ausgelegt, dass unter dem Ort, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist, sowohl der Ort zu verstehen sei, an dem der Schaden
eingetreten sei, wie auch der Ort des ursächlichen Geschehens. Der
Schaden sei hier nicht erst in Österreich eingetreten. Durch den Verkauf
von mit dem international geschützten Zeichen "Northland" versehenen
Bekleidungsstücken sei ein Erstschaden in Italien eingetreten; ein in
der Folge in einem anderen Vertragsstaat (hier allenfalls in Österreich)
eingetretener (weiterer) Schaden begründe keine internationale
Zuständigkeit nach dem EuGVÜ. Die allenfalls unerlaubten Handlungen
seien ausschließlich in Italien begangen worden, weil die Kaufgeschäfte in
Bozen (richtig: Provinz Bologna) abgewickelt worden seien. Daran ändere
auch nichts, dass die österreichischen Erwerber in der Folge auf ihre
eigenen Kosten oder mit eigenen Fahrzeugen die Waren nach Österreich
befördert hätten oder befördern hätten lassen. Auch das Ausstellen
einer Rechnung ohne USt in Italien sei keine Benützungshandlung des
geschützten Zeichens im Inland. Das Eigentum an den Strickwaren sei
bereits in Italien übergegangen. Die Geschäftstätigkeit der Beklagten
habe nicht auf einen Vertrieb der Waren im Ausland abgezielt. Mit dem
Anbieten und dem Verkauf ihrer Produkte in Italien hätten die Beklagten
im Inland keine Benutzungs- oder Verletzungshandlung iSd § 9 UWG
oder § 10 MSchG vorgenommen. Das einmalige Nachsenden einer
Rechnung mittels Telefax, auf dem das strittige Zeichen enthalten war,
sei als zu unbedeutender Anknüpfungspunkt an das Inland nicht als
kennzeichenmäßige Benützung in Geschäftspapieren gemäß § 10a MSchG
zu beurteilen. § 83c Abs 3 JN sei gegenüber dem EuGVÜ nachrangig.
Es mangle an der inländischen Gerichtsbarkeit oder internationalen
Zuständigkeit.
Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss, soweit damit die
Klage hinsichtlich des Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehrens
zurückgewiesen worden ist; im Übrigen verwarf es in
teilweiser Abänderung des erstgerichtlichen Beschlusses die
Unzuständigkeitseinrede und "hob" gleichzeitig diesen Beschluss
"auf" und trug "dem Erstgericht die Fortsetzung des Verfahrens unter
Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund auf"; es
sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000
EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei; es
fehle höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Auslegung des Art 5 Z 3
EuGVÜ im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines Verstoßes
gegen wettbewerbsrechtliche und markenschutzrechtliche Vorschriften
in Fällen, in denen die Veräußerung und Übergabe der Ware noch im
Ausland erfolgt sei, wobei dem Verkäufer habe bewusst sein müssen,
dass ein Weiterverkauf durch den Erwerber an Endverbraucher in
Österreich erfolgen werde. Es könnten zwar Unterlassungsklagen auf
den Gerichtsstand für Deliktsklagen gem Art 5 Z 3 EuGVÜ gestützt
werden, wozu infolge des engen sachlichen Zusammenhanges wohl
auch Ansprüche auf Beseitigung und Urteilsveröffentlichung zählten;
dies gelte aber nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs
nicht für Bereicherungsansprüche, selbst wenn diese aus einem Eingriff
in Rechtsgüter des Entreicherten herrührten, weil mit ihnen nur die
Rückgängigmachung der Bereicherung, nicht aber Schadenersatz begehrt
werde. Bei Ansprüchen gem § 53 Abs 1 MSchG handle es sich ihrer Natur
nach um Bereicherungsansprüche; das Rechnungslegungsbegehren sei
ein Hilfsanspruch zur Feststellung der Bereicherung. Weil kein weiterer
Anknüpfungspunkt für die inländische Gerichtsbarkeit bestehe, habe das
Erstgericht die Klage hinsichtlich der Ansprüche auf Rechnungslegung
und Zahlung zu Recht zurückgewiesen. Im fortgesetzten Verfahren
werde inhaltlich über die Begehren auf Unterlassung, Beseitigung und
Urteilsveröffentlichung sowie über den Sicherungsantrag der Klägerin zu
entscheiden sein.
Der Revisionsrekurs der Klägerin, der sich nur gegen den bestätigenden
Teil dieses Beschlusses richtet, ist zulässig, weil Rechtsprechung zu einem
vergleichbaren Sachverhalt fehlt; das Rechtsmittel ist auch berechtigt.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, ihre Ansprüche auf Rechnungslegung
samt sich daraus ergebendem Anspruch auf Zahlung eines angemessenen
Entgelts iSd § 53 MSchG fielen (als Annexund/oder Hilfsansprüche zur
Markenrechtsverletzung) wegen ihres engen Zusammenhangs mit einer
unerlaubten Handlung unter den Gerichtsstand des Art 5 Nr. 3 EuGVÜ.
Dazu ist zu erwägen:
Die von der Klägerin behauptete Markenverletzung ist eine deliktische
Handlung; für sie kann daher der Gerichtsstand für Deliktsklagen in
Anspruch genommen werden. Da die Beklagten ihren (Wohn )Sitz in
Italien und damit im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EuGVÜ
haben und die Klage noch vor dem Inkrafttreten der Gerichtsstands- und
Vollstreckungsverordnung (EuGVO) am 1. 3. 2002 anhängig gemacht
worden ist, ist die Frage der Zuständigkeit eines österreichischen Gerichts
nach diesem Übereinkommen zu beurteilen.
Nach Art 5 Z 3 EuGVÜ kann eine Person, die ihren Wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in einem anderen Vertragsstaat
geklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung,
die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche
aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Der
EuGH definiert Klagen aus "unerlaubten Handlungen" als Klagen, "mit
denen eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und
die nicht an einen 'Vertrag' im Sinne des Art 5 Z 1 anknüpfen" (EuGH
Slg 1988, 5565 - Kalfelis/Schröder). Darunter fallen insbesondere
auch Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb und aus der Verletzung
von Immaterialgüterrechten (Mayr in Rechberger, ZPO² § 92a Rz 5
mwN; 4 Ob 110/01g = EvBl 2001/194 S 848 = ÖBl 2002, 145 - BOSS).
Örtlich zuständig für derartige Klagen ist das "Gericht des Orts, an dem
das schädigende Ereignis eingetreten ist" (Art 5 Z 3 EuGVÜ). Diese
Bestimmung ist nach der Rechtsprechung des EuGH vertragsautonom
dahin auszulegen, dass sie sowohl den Ort, an dem der Schaden
eingetreten ist, als auch den Ort des ursächlichen Geschehens meint (4
Ob 110/01g = EvBl 2001/194 S 848 = ÖBl 2002, 145 - BOSS mwN; Mayr
aaO; Burgstaller, Internationales Zivilverfahrensrecht Rz 2.81; Nagel/
Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht4 § 3 z 193).
Nach dem festgestellten Sachverhalt bringen die Beklagten das mit
der österreichischen Marke der Klägerin übereinstimmende Zeichen
"Northland" in Italien auf Kleidungsstücken an und bringen diese
Strickwaren in Italien in den Verkehr. Auch österreichische Händler
kauften solche Kleidungstücke bei der Erstbeklagten und vertrieben
sie in Österreich; sie haben damit die österreichischen Markenrechte
der Klägerin verletzt, weil sie die Marke ohne deren Einwilligung für
gleichartige Waren benutzt haben. Für diesen Markeneingriff haben die
Beklagten dann einzustehen, wenn sie als Gehilfen daran beteiligt waren
und einen Tatbeitrag dazu (etwa durch den Verkauf der mit der Marke
versehenen Waren an die österreichischen Händler) geleistet haben
(eine Haftung als Mittäter scheidet hingegen aus, weil die Beklagten
die Marke in Österreich nicht benutzt haben). Die Haftung als Gehilfe
setzt voraus, dass der Täter bewusst gefördert wird (stRsp ua ÖBl 1995,
84 - Telefonstudien; ÖBl 1996, 122 - Gratisflugreisen II; ÖBl 2001,
30 - fpo.at uva). Eine bewusste Förderung des Markeneingriffs der
österreichischen Händler durch die Erstbeklagte ist hier schon deshalb
zu bejahen, weil dieser aufgrund der Menge der erworbenen Waren
bewusst sein musste, dass die Kleidungsstücke zum Weiterverkauf
bestimmt waren. Der Erstbeklagten musste auch bewusst sein, dass ein
Vertrieb in Österreich beabsichtigt war, weil die Käufer österreichische
Händler waren, deren Identität ihr - wie die von ihr als Verkäuferin
ausgestellten Rechnungen zeigen - bekannt war. Ob die Erstbeklagte
auch die Markenrechte der Klägerin kannte, ist unerheblich, weil der
Markeneingriff kein Verschulden voraussetzt und der Täter auch dann
haftet, wenn er nicht weiß, dass er eine fremde Marke benutzt. Haftet
aber die Erstbeklagte als Gehilfin einer Markenrechtsverletzung der
österreichischen Händler, kann sie - ebenso wie der Zweitbeklagte als
ihr persönlich haftender Gesellschafter - in Österreich geklagt werden,
weil der Markenrechtseingriff (und damit die unerlaubte Handlung iSd Art
5 Z 3 EuGVÜ) im Inland begangen wurde. Die Vorinstanzen haben das
Vorliegen der Voraussetzungen dieses Gerichtsstands für das Begehren
auf Unterlassung (einschließlich dem Begehren auf Beseitigung und
Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung) deshalb im Ergebnis zutreffend
bejaht. Die Frage, welche materiellrechtlichen Ansprüche dem Verletzten
aus einem Markenrechtseingriff zustehen, richtete sich allein nach der
zur Anwendung berufenen nationalen Rechtsordnung; demgegenüber
wird die Frage, an welchem Gerichtsstand solche Ansprüche verfolgt
werden können, in dessen Geltungsbereich ausschließlich im EuGVÜ
geregelt. Der Gerichtsstand des Art 5 Nr 3 EuGVÜ steht daher schon
seinem klaren Wortlaut nach für [erg: sämtliche] Ansprüche aus
unerlaubten Handlungen zur Verfügung; er unterscheidet insbesondere
nicht danach, worauf die Ansprüche im einzelnen gerichtet sind und
welches Rechtsschutzziel sie verfolgen.
Daraus folgt, dass im Fall von Markenrechtsverletzungen nicht nur
Unterlassungsansprüche, sondern auch Ansprüche im Sinne einer
Stufenklage auf Rechnungslegung und Zahlung des sich daraus
errechnenden angemessenen Entgelts am Gerichtsstand nach Art 5 Z
3 EuGVÜ geltend gemacht werden können, handelt es sich doch auch
dabei um Ansprüche, die - anders als ein "reiner" Bereicherungsanspruch
- auf einer unerlaubten Handlung (hier: einer Markenrechtsverletzung)
beruhen.
In Stattgebung des Revisionsrekurses war der angefochtene Beschluss
dahin abzuändern, dass die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten zur
Gänze verworfen wird.