Parteien

Entscheidungsgründe

Tenor



Parteien

In der Rechtssache T‑116/06

Oakley, Inc. mit Sitz in One Icon, Foothill Ranch (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Huth-Dierig und M. Nentwig,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Venticinque Ltd mit Sitz in Hailsham, East Sussex (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. Caneva,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 17. Januar 2006 (verbundene Sachen R 682/2004‑1 und R 685/2004‑1) in Bezug auf ein Nichtigkeitsverfahren zwischen der Venticinque Ltd und der Oakley, Inc.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Achte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro (Berichterstatterin) sowie der Richter S. Papasavvas und N. Wahl,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 13. April 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 23. Juni 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 25. Juli 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2008

folgendes

Urteil

Entscheidungsgründe

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1. Am 7. Februar 2001 meldete die Klägerin, die Oakley, Inc., nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2. Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen O STORE.

3. Die Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, fallen in die Klasse 35 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen; Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“.

4. Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 77/01 vom 3. September 2001 veröffentlicht.

5. Am 11. Februar 2002 wurde die Gemeinschaftsmarke O STORE unter der Nr. 2 074 599 für die Klägerin eingetragen.

6. Am 14. Oktober 2002 beantragte die Streithelferin, die Venticinque Ltd, gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke in Bezug auf sämtliche von der Eintragung umfassten Dienstleistungen. Dieser Antrag war gestützt auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Gemeinschaftsmarke und der älteren Wortmarke THE O STORE, die am 28. Dezember 2000 in Frankreich unter der Nr. 3 073 591 für folgende Waren der Klassen 18 und 25 der Nizzaer Klassifikation eingetragen worden war:

– Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, nämlich Koffer, leer verkaufte Kosmetikkoffer, Abendtaschen, Handtaschen, Einkaufstaschen, Rucksäcke, Mehrzweck-Sporttaschen, Geldbörsen mit Schnur, Geldbörsen mit Reißverschluss, Geldbörsen aus Filz, Dokumententaschen, Aktentaschen, Brieftaschen und Portemonnaies; Häute und Felle; Reisekoffer und -taschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“;

– Klasse 25: „Bekleidungsstücke, nämlich Anzüge, Hemden für Abendanzüge, Hosen, Jacken, Sportjacken, Pullover, Röcke, Hemdblusen, Wolljacken, Strickjacken, Überzieher, Mäntel, Capes, Sporttrikots, Blousons, Regenmäntel, Abendgarderobe, Fräcke, Schals, Stolen, Halstücher, Krawatten, Handschuhe, pelzgefütterte Jacken, pelzgefütterte Mäntel, pelzgefütterte Schals, Bermudashorts, T‑Shirts, Polohemden, Hemdblusen-Kleider, Pareos, Pyjamas, Nachthemden, Morgenröcke, Bademäntel, Strümpfe, Socken, Unterröcke, Badeanzüge, Damenslips, Büstenhalter und Unterhemden; Kopfbedeckungen und Schuhwaren“.

7. Mit Entscheidung vom 18. Juni 2004 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigerklärung erstens in Bezug auf die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“ statt, weil diese Dienstleistungen sich zwar ihrer Art, ihrem Bestimmungszweck und ihrer Verwendung nach von den von der älteren nationalen Marke erfassten Waren unterschieden, aber dieselben Vertriebskanäle wie diese haben könnten, und zweitens in Bezug auf „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“, weil die Beschreibung dieser Dienstleistungen so allgemein gefasst sei, dass sie alle Arten von Waren einschließlich der von der älteren Marke beanspruchten Waren umfasse. Dagegen wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung in Bezug auf die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“ zurück, weil sie der Auffassung war, dass für die Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit diesen Waren nicht dieselben Vertriebskanäle genutzt würden wie für die von der älteren Marke umfassten Lederwaren und Bekleidungsstücke.

8. Am 5. und 6. August 2004 legten die Klägerin und die Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein.

9. Mit Entscheidung vom 17. Januar 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Erste Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und wies daher die beiden Beschwerden zurück.

10. Die Beschwerdekammer führte im Wesentlichen aus:

– Die mit der Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“ seien nach ihrer Art und ihrer Zweckbestimmung den von der älteren Marke umfassten Waren der Klassen 18 und 25 sehr ähnlich und hinsichtlich der Verwendung und der Vertriebskanäle identisch. Zudem ergänzten diese Waren und Dienstleistungen einander. Somit bestehe in Bezug auf die im Einzelhandel verkauften Waren, die mit den unter der älteren Marke verkauften Waren identisch oder ihnen ähnlich seien, eine offensichtliche Ähnlichkeit. Schließlich seien auch die Zeichen sehr ähnlich, da sie sich allein durch die Weglassung des nicht unterscheidungskräftigen Artikels „the“ in einem der beiden Zeichen unterschieden, so dass Verwechslungsgefahr bestehe.

– In Bezug auf die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“ bestehe trotz der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sich diese Dienstleistungen von den von der älteren Marke umfassten Waren der Klassen 18 und 25 unterschieden.

– Was die „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ angehe, so habe die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke diese Dienstleistungen nicht auf bestimmte Waren beschränkt, so dass diese allgemeine Beschreibung die mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren notwendig umfasse. Da diese Dienstleistungen und die von der älteren Marke umfassten Waren ähnlich seien, bestehe somit Verwechslungsgefahr.

Anträge der Beteiligten

11. Die Klägerin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

12. Das HABM beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

13. Die Streithelferin beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– die angefochtene Entscheidung abzuändern, soweit darin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den von der Marke THE O STORE erfassten Waren und den Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“, für die die Marke O STORE eingetragen wurde, verneint wird;

– die angefochtene Entscheidung abzuändern, soweit darin die am 11. Februar 2002 eingetragene Gemeinschaftsmarke O STORE im Hinblick auf das Bestehen der am 28. Dezember 2000 eingetragenen französischen Marke THE O STORE nicht für insgesamt nichtig erklärt wird.

14. In der mündlichen Verhandlung hat das HABM, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist, die Rüge der Unzulässigkeit zurückgenommen, die es in seiner Klagebeantwortung gegen den Antrag der Klägerin erhoben hatte, die angefochtene Entscheidung auch aufzuheben, soweit die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung bestätigt hatte, den Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke O STORE für die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“ zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

15. Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Die Streithelferin hat einen Antrag nach Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts gestellt.

Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

16. Die Klägerin macht im ersten Teil ihres Vorbringens geltend, dass zwischen den betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit bestehe, die daher von der Beschwerdekammer zu Unrecht bejaht worden sei. Zunächst habe die Beschwerdekammer die Art der im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen verkannt. Sodann habe sie das Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon (C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507), in unrichtiger Weise herangezogen. Schließlich habe sie zu Unrecht das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen, dass die Ähnlichkeit zwischen den Waren und den Dienstleistungen verneint werden müsse, um allgemein eine zu weite Ausdehnung des Schutzbereichs von Marken zu vermeiden, die Einzelhandelsdienstleistungen umfassen.

17. Was erstens die Art der im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen anbelange, so sehe die Beschwerdekammer in ihnen nur den einfachen Vorgang des Verkaufs von Handelsware und setze deshalb diese Dienstleistungen mit den im Einzelhandel verkauften Waren gleich. Dies stehe im Widerspruch zum Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, Slg. 2005, I‑5873). Die Klägerin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit einem Jahrzehnt zunehmend anerkannt worden sei, dass eine Einzelhandelsdienstleistung eine eigenständige Dienstleistung sei, und dass Einzelhandelsdienstleistungen auch Dienstleistungen sein könnten, die sich von der bloßen Tätigkeit des Verkaufs einer Ware unterschieden.

18. Zweitens habe die Beschwerdekammer die Kriterien für die Beurteilung der Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen unzutreffend angewendet. So habe die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die Art der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu Unrecht eine große Ähnlichkeit mit der Begründung festgestellt, dass in beiden Fällen derselbe Gegenstand betroffen sei, nämlich das Angebot einer Ware an den Endverbraucher. In Wirklichkeit seien die Waren und die Dienstleistungen jedoch unterschiedlicher Art, da die Waren gegenständlich seien, die Dienstleistungen aber nicht. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Funktionsweise und jeweiligen physischen Beschaffenheit seien die betreffenden Waren und Dienstleistungen vollkommen unterschiedlich, so dass keine Ähnlichkeit bestehe.

19. Die fraglichen Waren und Dienstleistungen seien auch ihrem Verwendungszweck nach verschieden. Die von der Marke THE O STORE umfassten Waren seien nämlich ihrem Zweck nach Schutz gegen Witterungseinflüsse und Modeartikel, während die von der Marke O STORE umfassten Einzelhandelsdienstleistungen dazu bestimmt seien, es den Verbrauchern zu ermöglichen, Waren bequem zu betrachten, auszuwählen und zu kaufen. Und die von der Beschwerdekammer in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, wonach „der Einzelhandelsverkauf und die Waren, die im Einzelhandel verkauft werden, einen sehr ähnlichen Verwendungszweck haben, nämlich den, dem Endverbraucher eine Ware anzubieten“, sei unzutreffend und bringe die unterschiedlichen Kategorien „Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht werden“ und „die Ware selbst“ durcheinander.

20. Die Nutzung definiere, wie die Ware zur Erreichung ihres Verwendungszwecks gebraucht werde, und könne im Allgemeinen aus der Funktionsweise der Waren oder der Funktion der Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt, d. h. ihrem Verwendungszweck abgeleitet werden. Die Hauptfunktion der von der älteren Marke umfassten Waren bestehe darin, als Schutz gegen Witterungseinflüsse und als Modeartikel zu dienen, während die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen dagegen das Bedürfnis der Verbraucher befriedigten, in Bezug auf die verschiedenen Artikel beraten und in die Lage versetzt zu werden, verschiedene Waren auszuwählen und zu kaufen. Daher habe die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht festgestellt, dass die Verbraucher die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen und die Waren nicht in unterschiedlicher Weise nutzten.

21. In Bezug auf das Kriterium der Eigenart als miteinander konkurrierende Waren und Dienstleistungen weist die Klägerin darauf hin, dass Waren und Dienstleistungen miteinander konkurrierten, wenn sie von den Verbrauchern als austauschbar angesehen würden, was vorliegend nicht der Fall sei. Ein Ergänzungsverhältnis liege vor, wenn die eine Ware oder Dienstleistung für die Nutzung der anderen unentbehrlich oder wichtig sei und nicht einfach, wie im vorliegenden Fall, Hilfs- oder Zubehörcharakter habe.

22. Die Klägerin zieht hieraus den Schluss, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen ihrer Art, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung nach unterschiedlich seien. Ferner liege kein Ergänzungs- oder Wettbewerbsverhältnis zwischen ihnen vor. Die einzige Ähnlichkeit bestehe in der Tatsache, dass die Waren und Dienstleistungen an denselben Verkaufsstätten angeboten würden.

23. Diese Tatsache allein könne jedoch die Waren und Dienstleistungen nicht ähnlich im Sinne der im oben in Randnr. 16 angeführten Urteil Canon genannten Kriterien machen, da der Gerichtshof die „ähnlichen Vertriebskanäle“ in seiner Aufzählung der Beurteilungskriterien für die Ähnlichkeit von Waren und/oder Dienstleistungen nicht erwähne. Da die meisten Waren in großen Warenhäusern verkauft würden, mäßen die Verbraucher der Verkaufsstätte keine Bedeutung mehr bei, wenn sie sich die Frage nach der gemeinsamen Herkunft von Waren stellten. Darüber hinaus sei im Hinblick auf den siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 und die Rechtsprechung festzustellen, dass die feine Grenzlinie zwischen ähnlichen und nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Ähnlichkeit zu ziehen sei, die sich nicht auf eine Reihe abstrakter und künstlicher Kriterien beschränke; entscheidend sei die wirtschaftliche Betrachtung. So sähen die Verkehrskreise Waren und Dienstleistungen nicht deshalb als ähnlich an, weil sie an demselben Ort verkauft würden: Waren und Dienstleistungen seien nur dann ähnlich, wenn das Publikum bei Benutzung von identischen Zeichen glauben könne, dass sie aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Das Publikum wisse aber, dass die Einzelhandelsunternehmen, wie Marks & Spencer oder die Galeries Lafayette, die von ihnen vertriebenen Waren nicht selbst herstellten. Folglich wisse der Endverbraucher, selbst wenn bestimmte Waren an demselben Ort angeboten würden wie bestimmte Einzelhandelsdienstleistungen, dass diese sich ihrer Art nach grundlegend voneinander unterschieden und nicht von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten.

24. Drittens meint die Klägerin, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht ihr Vorbringen zurückgewiesen habe, dass die Ähnlichkeit zwischen den Waren der älteren Marke und den fraglichen Einzelhandelsdienstleistungen verneint werden müsse, um einen übermäßigen Schutz von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen generell zu vermeiden. Bejahte man die Ähnlichkeit, könne der Inhaber einer Marke, die für im Rahmen des Einzelhandels erbrachte Dienstleistungen eingetragen worden sei, Schutz in Bezug auf alle Waren beanspruchen, die im Einzelhandel verkauft werden könnten. Diese mit einer zu weiten Schutzausdehnung verbundene Gefahr sei nicht so vermieden worden, wie es nach den Kriterien, die der Gerichtshof im oben in Randnr. 17 angeführten Urteil Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte benannt habe, geboten sei. Dort sei entschieden worden, dass nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren notwendig seien, auf die sich die Dienstleistungen bezögen. Es sei nämlich immer noch möglich, eine Marke für im Rahmen des Einzelhandels erbrachte Dienstleistungen eintragen zu lassen, die sich auf sämtliche Waren der Klassen 1 bis 34 bezögen.

25. Mit dem zweiten Teil ihres Vorbringens bemängelt die Klägerin, dass die Beschwerdekammer nicht die geringe Kennzeichnungskraft der älteren Marke berücksichtigt habe. Der Bestandteil „Store“ sei allen europäischen Verbrauchern, auch den französischen, bekannt und rein beschreibend. Die Bestandteile „The“ und „O“ verfügten über minimale oder gar keine Kennzeichnungskraft. Hieraus ergebe sich, dass die ältere Wortmarke THE O STORE als eine Marke mit sehr geringer Kennzeichnungskraft anzusehen sei. Zudem habe die Streithelferin nicht dargetan, dass diese Marke auf dem französischen Mark gut eingeführt sei.

26. Im dritten Teil ihres Vorbringens erörtert die Klägerin den Zeichenvergleich unter Zugrundelegung der Rechtsprechung, der zufolge beim bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Vergleich auf den Gesamteindruck abzustellen sei, den die Marken hervorriefen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien. Hierzu führt die Klägerin aus, dass die in Rede stehenden Marken zwar gewisse Ähnlichkeiten aufwiesen, die Beschwerdekammer aber Unterschiede in ihren unterscheidungskräftigen Elementen außer Acht gelassen habe. Angesichts seines rein beschreibenden Charakters werde der Bestandteil „Store“ von den maßgebenden Verkehrskreisen in dem ihnen vermittelten Gesamteindruck vernachlässigt, so dass die Elemente „The O“ und „O“ miteinander zu vergleichen seien. In bildlicher Hinsicht bestehe ein erheblicher Unterschied zwischen diesen Bestandteilen (Anzahl der Buchstaben und Aussprache). Selbst wenn das Publikum den Bestandteil „Store“ im Rahmen des von den Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks nicht vollkommen außer Acht ließe, kennzeichne der Artikel „The“ die ältere Marke hinreichend und unterscheide sie von der angegriffenen Marke. Somit bestünden aufgrund des Vorhandenseins des Artikels „The“, der in der Gemeinschaftsmarke fehle, und wegen der geringen bzw. nicht existierenden Kennzeichnungskraft der übrigen Elemente der älteren Marke, nämlich des Buchstabens „O“ und des Wortes „Store“, wahrnehmbare Unterschiede zwischen den beiden Marken.

27. Als vierten Teil ihres Vorbringens hebt die Klägerin unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr hervor, dass sich im vorliegenden Rechtsstreit Einzelhandelsdienstleistungen und Waren gegenüberstünden. Eine zu weite Schutzausdehnung von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen müsse aber vermieden werden. Umgekehrt sei es erforderlich, diese Marken gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme durch Inhaber von für bestimmte Waren – im vorliegenden Fall für Waren der Klassen 18 und 25 – eingetragenen Marken zu schützen. Der Gerichtshof habe im Urteil Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (oben in Randnr. 17 angeführt) ausdrücklich entschieden, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die besonderen Merkmale der Marken für Einzelhandelsdienstleistungen zu berücksichtigen seien, die eine restriktive Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr erforderten.

28. Abschließend weist die Klägerin darauf hin, dass nach der Mitteilung Nr. 3/01 des Präsidenten des HABM „die Verwechslungsgefahr zwischen Einzelhandelsdienstleistungen einerseits und bestimmten Waren andererseits jedoch gering ist, außer bei Vorliegen besonderer Umstände, etwa wenn die jeweiligen Marken identisch bzw. beinahe identisch und im Markt gut eingeführt sind“.

29. Das HABM beantragt die Zurückweisung des einzigen Klagegrundes und führt unter Bezugnahme auf die Randnrn. 19 und 23 der angefochtenen Entscheidung aus, dass jedenfalls, da die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen mit den Waren verbunden seien oder von ihnen abhingen, ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, wenn nicht objektiv, so doch zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der Verbraucher, miteinander zusammenhingen.

30. Die Streithelferin beantragt ebenfalls die Zurückweisung des Klagegrundes.

Würdigung durch das Gericht

31. Art. 52 der Verordnung Nr. 40/94 sieht u. a. vor:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn eine in Artikel 8 Absatz 2 genannte ältere Marke besteht und die Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 1 oder Absatz 5 erfüllt sind;

…“

32. Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“.

33. Ältere Marken sind gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. i und ii der Verordnung Nr. 40/94 Gemeinschaftsmarken und in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

34. Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile des Gerichtshofs in der Rechtssache Canon, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 29, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C‑193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32; Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM – Petit Liberto [Fifties], T‑104/01, Slg. 2002, II‑4359, Randnr. 25, und vom 11. Juli 2007, Mülhens/HABM – Minoronzoni [TOSCA BLU], T‑150/04, Slg. 2007, II‑2353, Randnr. 25).

35. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr beim Publikum ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 22, und Nestlé/HABM, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 33, Urteile Fifties, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 26, und TOSCA BLU, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 26).

36. Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 17, und vom 22. Juni 2000, Marca Mode, C‑425/98, Slg. 2000, I‑4861, Randnr. 40; Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T‑6/01, Slg. 2002, II‑4335, Randnr. 25, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofs vom 28. April 2004, Matratzen Concord/HABM, C‑3/03 P, Slg. 2004, I‑3657). Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren hat im siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 Ausdruck gefunden, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Beurteilung ihrerseits von zahlreichen Faktoren abhängt, u. a. von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die zwischen ihr und dem benutzten oder eingetragenen Zeichen hergestellt werden kann, und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM – Diesel [DIESELIT], T‑186/02, Slg. 2004, II‑1887, Randnr. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37. Ferner ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, wonach „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen … besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke dabei regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. in diesem Sinne Urteile SABEL, oben in Randnr. 35 angeführt, Randnr. 23, und Nestlé/HABM, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 34; Urteil DIESELIT, oben in Randnr. 36 angeführt, Randnr. 38).

38. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Im Übrigen ist zu beachten, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 26; Urteile Fifties, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 28, und DIESELIT, oben in Randnr. 36 angeführt, Randnr. 38).

39. Da es sich im vorliegenden Fall bei der älteren Marke, auf die der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, um eine in Frankreich eingetragene nationale Marke handelt, ist die Prüfung auf das französische Staatsgebiet zu beschränken.

40. Im Hinblick auf die Art der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen besteht das relevante Publikum, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, aus dem durchschnittlich informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

41. Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ist im Licht der vorstehenden Erwägungen zu prüfen.

– Zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

42. Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichtshofs in der Rechtssache Canon, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 23, und vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, Slg. 2006, I‑4237, Randnr. 85; vgl. Urteile des Gerichts vom 15. Januar 2003, Mystery Drinks/HABM – Karlsberg Brauerei [MYSTERY], T‑99/01, Slg. 2003, II‑43, Randnr. 39 sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 15. März 2006, Eurodrive Services and Distribution/HABM – Gómez Frías [euroMASTER], T‑31/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 31).

43. Speziell zur Eintragung einer Marke für im Rahmen des Einzelhandels erbrachte Dienstleistungen hat der Gerichtshof in Randnr. 34 des Urteils Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (oben in Randnr. 17 angeführt) ausgeführt, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht, dass dieser Handel neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit umfasst, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen, und dass diese Tätigkeit insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen besteht, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. In Randnr. 35 des Urteils hat der Gerichtshof weiter betont, dass sich weder aus der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) noch aus den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts ein zwingender Grund dagegen ergibt, diese Leistungen unter den Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne der Richtlinie zu fassen und dem Händler damit das Recht zu geben, durch die Eintragung den Schutz seiner Marke als Hinweis auf die Herkunft der von ihm erbrachten Dienstleistungen zu erlangen.

44. Ferner hat der Gerichtshof im Urteil Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (oben in Randnr. 17 angeführt, Randnrn. 49 und 50) klargestellt, dass es für die Zwecke der Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht werden, nicht notwendig ist, die Dienstleistung oder die Dienstleistungen zu konkretisieren, für die die Eintragung beantragt wird. Dagegen ist vom Anmelder zu verlangen, dass er die Waren oder die Arten von Waren konkretisiert, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen.

45. Was zunächst die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Gemeinschaftsmarke umfassten Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“ und den von der älteren Marke umfassten Waren, nämlich „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Rucksäcke, Mehrzweck-Sporttaschen, Reisetaschen, Brieftaschen“ angeht, so hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 18 und 23 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten, dass zwischen diesen Dienstleistungen und Waren wegen ihrer Art, ihres Verwendungszwecks, ihrer Nutzung, ihrer Vertriebskanäle und ihres einander ergänzenden Charakters große Ähnlichkeit bestehe.

46. Was erstens die Kriterien der Art, des Verwendungszwecks und der Nutzung der in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren betrifft, so kann zwischen diesen keine Ähnlichkeit festgestellt werden.

47. Die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sind nämlich, wie im Übrigen die Nichtigkeitsabteilung in den Randnrn. 21 und 22 der Entscheidung vom 18. Juni 2004 festgestellt hat, ihrer Art nach verschieden, weil die einen körperlicher, die anderen unkörperlicher Art sind. Auch ihre Verwendungszwecke sind verschieden, da eine Dienstleistung, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht wird, der Bestimmung einer Ware vorgelagert ist und die Tätigkeit des Wirtschaftsteilnehmers betrifft, mit der er einen Anreiz zum Abschluss des Kaufvertrags über diese Ware schaffen will. So besteht z. B. der Zweck eines Bekleidungsstücks insbesondere darin, denjenigen, der es erwirbt, zu kleiden, während eine mit dem Verkauf von Bekleidungsstücken zusammenhängende Dienstleistung u. a. darauf abzielt, der betreffenden Person Hilfe beim Kauf der Kleidung anzubieten. Dasselbe gilt für die Nutzung, da ein Kleidungsstück benutzt wird, indem es getragen wird, während die Nutzung einer mit dem Verkauf von Bekleidungsstücken zusammenhängenden Dienstleistung u. a. darin besteht, vor dem Kauf Informationen in Bezug auf die Kleidung zu erhalten.

48. Was, zweitens, die Vertriebskanäle der in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren angeht, ist es richtig, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, dass die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen an denselben Orten angeboten werden können, an denen die in Rede stehenden Waren verkauft werden, was auch die Klägerin anerkannt hat. Der Feststellung der Beschwerdekammer, dass mit dem Verkauf von Bekleidungsstücken zusammenhängende Dienstleistungen selten an anderen Orten angeboten würden als denjenigen, an denen die Waren im Einzelhandel verkauft würden, und dass die Verbraucher sich nicht zu verschiedenen Orten begeben müssten, um die Einzelhandelsdienstleistung und die Ware, die sie kaufen, zu erhalten, ist daher zuzustimmen.

49. Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin ist die Tatsache, dass die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen an denselben Verkaufsstätten zu erhalten sind wie die Waren, ein relevantes Kriterium für die Prüfung der Ähnlichkeit der betreffenden Dienstleistungen und Waren. Insoweit hat der Gerichtshof in Randnr. 23 des oben in Randnr. 16 angeführten Urteils Canon hervorgehoben, dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Er hat näher ausgeführt, dass zu diesen Faktoren insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen gehören, und damit zum Ausdruck gebracht, dass diese Faktoren nicht die einzigen sind, die in Betracht kommen können, da ihre Aufzählung lediglich beispielhaft ist. Das Gericht hat hieraus den Schluss gezogen, dass es auch andere Faktoren geben kann, die das Verhältnis zwischen den in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, wie beispielsweise die Vertriebswege der betreffenden Waren (Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T‑443/05, Slg. 2007, II‑2579, Randnr. 37; vgl. in diesem Sinne auch Urteile des Gerichts vom 1. März 2005, Sergio Rossi/HABM – Sissi Rossi [SISSI ROSSI], T‑169/03, Slg. 2005, II‑685, Randnr. 65, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juli 2006, Rossi/HABM, C‑214/05 P, Slg. 2006, I‑7057, und vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM – Propamsa [PAM PLUVIAL], T‑364/05, Slg. 2007, II‑757, Randnr. 95).

50. Entgegen der im Übrigen durch nichts gestützten Behauptung der Klägerin, die Verbraucher betrachteten, wenn sie sich die Frage nach der Herkunft der Waren stellten, die Verkaufsstätte nicht länger als bedeutsam, da die meisten der in Rede stehenden Waren in großen Warenhäusern verkauft würden, ist darüber hinaus in Übereinstimmung mit dem HABM festzustellen, dass die Hersteller der in Rede stehenden Waren im Allgemeinen über eigene Verkaufsstätten für ihre Waren verfügen oder Vertriebsvereinba rungen abschließen, in denen die Erbringer der Einzelhandelsdienstleistungen autorisiert werden, dieselbe Marke zu benutzen, die auf den verkauften Waren angebracht ist.

51. Somit wurde in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung beim Vergleich der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen rechtsfehlerfrei berücksichtigt, dass diese Waren und Dienstleistungen regelmäßig in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. in diesem Sinne Urteile SISSI ROSSI, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 68, und PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 37).

52. Was, drittens, den von der Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung festgestellten einander ergänzenden Charakter der in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren angeht, ist daran zu erinnern, dass es sich bei einander ergänzenden Waren nach ständiger Rechtsprechung um Produkte handelt, zwischen denen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass eines von ihnen für die Verwendung des anderen unerlässlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für diese Produkte liege bei demselben Unternehmen (vgl. in diesem Sinne Urteile SISSI ROSSI, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 60, PAM PLUVIAL, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 94, und PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 48).

53. Hierzu ist zu bemerken, dass die von der älteren Marke umfassten Waren, nämlich Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Mehrzweck-Sporttaschen, Rucksäcke und Brieftaschen mit den Waren, auf die sich die Dienstleistungen der Klägerin beziehen, identisch sind.

54. Im vorliegenden Fall ist daher festzustellen, dass, zum einen, die Beziehung zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen und den von der älteren Marke umfassten Waren durch einen engen Zusammenhang in dem Sinne gekennzeichnet ist, dass die Waren für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich oder zumindest wichtig sind, da Letztere gerade beim Verkauf dieser Waren erbracht werden. Wie der Gerichtshof in Randnr. 34 des Urteils Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (oben in Randnr. 17 angeführt) ausgeführt hat, besteht der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher, was der Gerichtshof im Übrigen dahin erläutert hat, dass dieser Handel neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit umfasst, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen. Daher wären solche Dienstleistungen, die mit dem Ziel des Verkaufs bestimmter Waren erbracht werden, ohne diese Waren sinnlos.

55. Zum anderen ist die Beziehung zwischen den von der älteren Marke umfassten Waren und den Einzelhandelsdienstleistungen, die in Bezug auf mit den von der älteren Marke erfassten identische Waren erbracht werden, auch dadurch gekennzeichnet, dass diese Dienstleistungen aus Sicht des relevanten Verbrauchers eine bedeutende Rolle beim Kauf der angebotenen Waren spielen.

56. Da die Einzelhandelsdienstleistungen, die – wie im vorliegenden Fall – Waren betreffen, die mit den von der älteren Marke umfassten Waren identisch sind, mit den Waren in engem Zusammenhang stehen, ist folglich festzustellen, dass diese Dienstleistungen und diese Waren einander im in den Randnrn. 54 und 55 dargestellten Sinn ergänzen. Diese Dienstleistungen können somit nicht, wie die Klägerin geltend macht, im Verhältnis zu den in Rede stehenden Waren lediglich Hilfs- oder Zubehörcharakter haben.

57. Obwohl die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung, die in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren stimmten nach Art, Verwendungszweck und Benutzung überein, unzutreffend ist, weisen die Dienstleistungen und Waren somit im Hinblick auf die Tatsache, dass sie einander ergänzen und dass die Dienstleistungen im Allgemeinen an denselben Orten angeboten werden, an denen die Waren zum Verkauf angeboten werden, unbestreitbar Ähnlichkeiten auf.

58. Aus allem Vorstehenden ergibt sich daher, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einander zu einem gewissen Grad ähnlich sind, so dass die in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Feststellung, dass eine solche Ähnlichkeit bestehe, zu bestätigen ist.

59. Was sodann den Vergleich der „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ mit den in Rede stehenden Waren anbelangt, so ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof in Randnr. 50 des oben in Randnr. 17 angeführten Urteils Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte entschieden hat, dass vom Anmelder einer Gemeinschaftsmarke zu verlangen ist, dass er die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert.

60. Hierzu ist festzustellen, dass die Klägerin, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt hat, die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich die „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ beziehen, nicht konkretisiert hat.

61. Die „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ können aber, da der Wortlaut dieser Beschreibung sehr allgemein gefasst ist, alle Waren einschließlich derjenigen betreffen, die von der älteren Marke erfasst werden. Daher ist festzustellen, dass die „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ Ähnlichkeit mit den betreffenden Waren aufweisen.

62. Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“ sowie „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ den von der älteren Marke umfassten Waren ähnlich sind.

– Zur Ähnlichkeit der Zeichen

63. Wie bereits oben in Randnr. 37 ausgeführt worden ist, ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile des Gerichtshofs SABEL, oben in Randnr. 35 angeführt, Randnr. 23, und vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM, C‑234/06 P, Slg. 2007, I‑7333, Randnr. 33; Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], T‑292/01, Slg. 2003, II‑4335, Randnr. 47, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, Slg. 2007, II‑449, Randnr. 52).

64. Allgemein sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte zumindest teilweise übereinstimmen (Urteile des Gerichts MATRATZEN, oben in Randnr. 36 angeführt, Randnr. 30, und vom 12. September 2007, Koipe/HABM – Aceites del Sur [La Española], T‑363/04, Slg. 2007, II‑0000, Randnr. 98).

65. Folgende Zeichen sind miteinander zu vergleichen:

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66. Zum bildlichen Vergleich ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten hat, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe eine große Ähnlichkeit, weil beide die Bezeichnung O STORE enthielten und der einzige Unterschied darin bestehe, dass in einem der beiden Zeichen der nicht unterscheidungskräftige Artikel „The“ fehle. Das Zeichen O STORE ist nämlich in der älteren nationalen Marke THE O STORE vollständig enthalten.

67. Hieraus folgt, dass die angegriffene Gemeinschaftsmarke starke bildliche Ähnlichkeiten mit der älteren nationalen Marke aufweist.

68. Was den klanglichen Vergleich der in Rede stehenden Zeichen betrifft, so haben diese das Zeichen O STORE gemeinsam. Obwohl die ältere nationale Marke außerdem noch den nicht unterscheidungskräftigen Artikel „The“ enthält, ist die Aussprache der beiden Zeichen praktisch identisch und lässt die Annahme eines klanglichen Unterschieds zwischen ihnen nicht zu.

69. Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind also auch in klanglicher Hinsicht ähnlich.

70. Zum begrifflichen Vergleich ist festzustellen, dass beide Zeichen in englischer Sprache auf den Begriff Geschäft Bezug nehmen und dass keine Unterscheidung zwischen ihnen vorgenommen werden kann.

71. Folglich ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen sehr ähnlich sind, da sie den identischen Bestandteil „O Store“ enthalten und der einzige Unterschied im Fehlen des nicht unterscheidungskräftigen Artikels „The“ in der angegriffenen Gemeinschaftsmarke besteht.

– Zur Verwechslungsgefahr

72. Wie oben in den Randnrn. 42 bis 62 festgestellt, sind die in Rede stehenden Dienstleistungen den von der älteren Marke umfassten Waren ähnlich. Zudem ist der von den einander gegenüberstehenden Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck angesichts ihrer großen Ähnlichkeit geeignet, um eine Verwechslungsgefahr für den Verbraucher hervorzurufen.

73. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof in Randnr. 48 des oben in Randnr. 17 angeführten Urteils Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte daran erinnert, dass nach der Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist, und weiter ausgeführt, dass im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung bei Bedarf die Besonderheiten des Begriffs „Dienstleistungen des Einzelhandelsverkehrs“, die mit seinem weiten Anwendungsbereich zusammenhängen, so berücksichtigt werden können, dass den berechtigten Interessen der Betroffenen Rechnung getragen wird.

74. Im vorliegenden Fall kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die in Rede stehenden Waren in denselben Verkaufsstätten verkauft werden, in denen die im Rahmen des Einzelhandels erbrachten Dienstleistungen angeboten werden. So könnte es sich vor allem dann verhalten, wenn mit der Marke THE O STORE gekennzeichnete Waren mittels der von der angegriffenen Gemeinschaftsmarke beanspruchten Dienstleistungen O STORE verkauft werden, wodurch die Gefahr von Verwechslungen für den Verbraucher hervorgerufen wird.

75. Selbst wenn man davon ausginge, dass im vorliegenden Fall die mit der älteren Marke THE O STORE gekennzeichneten Waren nicht mittels der unter der angegriffenen Gemeinschaftsmarke erfassten Dienstleistungen O STORE verkauft würden, ist festzustellen, dass die maßgebenden Verkehrskreise, die mit den Dienstleistungen konfrontiert sind, die im Rahmen des Einzelhandels insbesondere mit Bekleidung oder Schuhwaren erbracht werden und mit der Marke O STORE gekennzeichnet sind, glauben könnten, dass diese Dienstleistungen von demselben Unternehmen angeboten werden, das die gleichen Waren unter der Marke THE O STORE verkauft, oder von einem Unternehmen, das mit diesem verbunden ist. In dieser Hinsicht ist daran zu erinnern, dass im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Bezugsgrundlage auf die „normalen“ Umstände abzustellen ist, unter denen die mit den Marken gekennzeichneten Produkte vertrieben werden, also die Umstände, die für die in Frage stehende Art von Produkten normalerweise zu erwarten sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2006, Devinlec/HABM – TIME ART [QUANTUM], T‑147/03, Slg. 2006, II‑11, Randnr. 103, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Urteil des Gerichtshofs vom 15. März 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec und HABM, C‑171/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht).

76. Die Berücksichtigung der objektiven Vertriebsbedingungen der mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erscheint in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Insoweit ist daran zu erinnern, dass die von den Stellen des Amtes vorzunehmende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine prognostische Prüfung ist. Da sich jedoch die besondere Art und Weise, in der die mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen vertrieben werden, im Lauf der Zeit und je nach dem Willen der Inhaber dieser Marken ändern kann, kann die prognostische Beurteilung der zwischen zwei Marken bestehenden Verwechslungsgefahr, die das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, einer Irreführung des relevanten Publikums über die betriebliche Herkunft der Produkte vorzubeugen, nicht von den Absichten der Markeninhaber abhängig sein, die in die Tat umgesetzt wurden oder auch nicht und ihrem Wesen nach subjektiver Art sind (Urteile [QUANTUM], oben in Randnr. 75 angeführt, Randnr. 104, und T.I.M.E. ART/Devinlec und HABM, oben in Randnr. 75 angeführt, Randnr. 59).

77. Was schließlich das Vorbringen der Klägerin betrifft, wonach eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei, weil die Bestandteile „The“ und „O“ der älteren Wortmarke THE O STORE nur eine minimale oder gar keine Kennzeichnungskraft besäßen, und zudem die Streithelferin nicht dargetan habe, dass diese Marke auf dem französischen Markt gut eingeführt sei, ist darauf hinzuweisen, dass, wie das HABM zu Recht festgestellt hat, diese Bestandteile zwar jeweils für sich genommen nur geringe Kennzeichnungskraft besitzen, die Kombination dieser Bestandteile, von denen zwei der englischen Sprache entnommen sind, für die französischen Verbraucher in Bezug auf die in Rede stehenden Produkte aber trotzdem normal kennzeichnungskräftig ist. Da die ältere Marke über normale Kennzeichnungskraft verfügt, ist das Vorbringen der Klägerin als sachlich unzutreffend zurückzuweisen.

78. Aus alledem ergibt sich, dass die Beschwerdekammer zu Recht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr angenommen und die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke O STORE für die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Athletiktaschen, Reiserucksäcke, Tornister und Brieftaschen“ und „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Einzelhandelsdienstleistungen“ bestätigt hat.

79. Unter diesen Umständen ist der von der Klägerin geltend gemachte einzige Klagegrund zurückzuweisen.

Zum Antrag der Streithelferin nach Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung

Vorbringen der Parteien

80. Die Streithelferin beantragt, die angefochtene Entscheidung abzuändern, soweit die Beschwerdekammer darin festgestellt hat, dass keinerlei Ähnlichkeit besteht zwischen den mit der Marke THE O STORE gekennzeichneten Bekleidungsstücken und anderen Artikeln einerseits und den im Rahmen des Einzelhandels in Bezug auf Brillenerzeugnisse und andere unter dem Firmenzeichen O STORE verkaufte Waren erbrachten Dienstleistungen andererseits. Es müsse nämlich gemäß dem Urteil Canon (oben in Randnr. 16 angeführt) eine konkrete Prüfung der Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen durchgeführt werden. Brillen, Juwelierwaren und Armbanduhren könnten Bekleidungsartikeln ähnlich sein oder diese ergänzen. Unternehmen der Modebranche brächten ihre Marke nicht nur auf Bekleidungsstücken an, sondern auch auf Taschen, Brillen und Armbanduhren; dies gelte für alle Modeunternehmen. Somit bestehe eine Ähnlichkeit zwischen der Brillen- und der Bekleidungsbranche.

Würdigung durch das Gericht

81. Mit ihrem Antrag, die angefochtene Entscheidung abzuändern, soweit die Beschwerdekammer darin die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung bestätigt hat, mit der diese den Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“ zurückgewiesen hat, nimmt die Streithelferin die ihr durch Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung eingeräumte Möglichkeit wahr, in ihrer Klagebeantwortung Anträge zu stellen, die auf die Abänderung der Entscheidung der Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 21. Februar 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/HABM – Polo/Lauren [ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB], T‑214/04, Slg. 2006, II‑239, Randnr. 50).

82. In einem solchen Fall können nach Art. 135 § 3 der Verfahrensordnung die anderen Parteien innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Klagebeantwortung an sie einen Schriftsatz einreichen, der auf die Beantwortung der Anträge und Angriffs- und Verteidigungsmittel beschränkt ist, die erstmals in der Klagebeantwortung eines Streithelfers gestellt und vorgebracht worden sind (vgl. in diesem Sinne Urteil ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, oben in Randnr. 81 angeführt, Randnr. 51). Weder die Klägerin noch das HABM hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht; jedoch hat das HABM bereits in seiner Klagebeantwortung zu diesem Punkt Stellung genommen und beantragt, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang zu bestätigen. Hingegen hat in der mündlichen Verhandlung sowohl die Klägerin als auch das HABM zu dem Antrag der Streithelferin Stellung genommen und beantragt, diesen Antrag als unbegründet zurückzuweisen.

83. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten, dass Verwechslungen in Bezug auf die Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandel für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen, optische Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmesser, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbilder, Poster und Plakate“ sehr unwahrscheinlich seien. Der Einzelhandel mit diesen Waren sei nämlich, da der Verkauf jeweils unterschiedliche Bedürfnisse befriedige, anderer Art als der mit Bekleidungsartikeln und Lederwaren, es liege kein Ergänzungsverhältnis vor, und die Vertriebskanäle seien unterschiedlich (Randnrn. 28 bis 30 der angefochtenen Entscheidung).

84. Diese Schlussfolgerung ist zu bestätigen.

85. Ungeachtet der Tatsache, dass die Zeichen, wie in den Randnrn. 63 bis 70 festgestellt wurde, einander sehr ähnlich sind, besteht keinerlei Ähnlichkeit zwischen insbesondere den im Rahmen des Einzelhande ls mit Brillen erbrachten Dienstleistungen einerseits und Bekleidung und Lederwaren andererseits. Die ältere Marke umfasst weder unmittelbar noch mittelbar Waren, die ähnlich wären mit „Brillenerzeugnissen, Sonnenbrillen, optischen Waren und Zubehör, Armband- und Taschenuhren, Zeitmessern, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Abziehbildern, Postern und Plakaten“.

86. Das Vorbringen der Streithelferin, Brillen, Juwelierwaren und Armbanduhren könnten Bekleidungsartikeln ähnlich sein oder als Ergänzung zu diesen angesehen werden, kann nicht durchgreifen, da das Verhältnis zwischen diesen Waren, wie das HABM zu Recht festgestellt hat, zu mittelbar ist, um als ausschlaggebend angesehen zu werden. Es ist nämlich daran zu erinnern, dass ein gewisses Harmoniebestreben bei Bekleidung ein durchgehendes Charakteristikum der gesamten Mode- und Bekleidungsbranche ist und damit ein zu allgemeiner Faktor, um allein den Schluss zu rechtfertigen, die betreffenden Waren seien zueinander komplementär und aus diesem Grund einander ähnlich (Urteil SISSI ROSSI, oben in Randnr. 49 angeführt, Randnr. 62).

87. Somit können die Waren, auf die sich die fraglichen Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, und die in Randnr. 85 genannten, von der älteren Marke umfassten Waren nicht als ähnlich im Lichte der Kriterien angesehen werden, die der Gerichtshof im Urteil Canon, oben in Randnr. 16 angeführt, aufgestellt hat. Hierzu ist festzustellen, dass eine auf Brillen bezogene Beratung nicht als Ergänzung zu Bekleidungsstücken angesehen werden kann. Darüber hinaus unterscheiden sich die Vertriebskanäle der in Rede stehenden Einzelhandelsdienstleistungen von denen der betroffenen Waren. Wie das HABM zu Recht festgestellt hat, erwarten die Verbraucher zudem nicht, dass ein Hersteller von Bekleidung und Lederwaren direkt oder indirekt Verkaufsstätten für Brillenerzeugnisse, Sonnenbrillen oder optische Waren unterhält, die nicht mit seiner Haupttätigkeit in Verbindung stehen.

88. Hieraus folgt, dass der Antrag nach Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung der Streithelferin zurückzuweisen ist.

Kosten

89. Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM dessen Kosten aufzuerlegen. Da die Streithelferin nicht beantragt hat, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, trägt die Streithelferin ihre eigenen Kosten.

Tenor

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Oakley, Inc. trägt die Kosten mit Ausnahme der Kosten der Streithelferin.

3. Die Venticinque Ltd trägt ihre eigenen Kosten.