Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 10. April 2003. - Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) gegen Wm. Wrigley Jr. Company. - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Absolutes Eintragungshindernis - Unterscheidungskraft - Marken, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben bestehen - Wortverbindung Doublemint. - Rechtssache C-191/01 P.



Sammlung der Rechtsprechung 2003 Seite 00000



Schlußanträge des Generalanwalts

1. Nach seinem Urteil in der Rechtssache Baby-Dry hat der Gerichtshof erneut im Rechtsmittelverfahren über die richtige Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zu entscheiden. Nach dieser Vorschrift kann eine Markenbezeichnung, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen des betreffenden Erzeugnisses dienen können, nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden.

2. Im Einzelnen ist zu entscheiden, ob der für Kaugummi verwendete Name Doublemint" unter diese Kategorie fällt. Bei der Prüfung dieser Frage hat der Gerichtshof eine Gelegenheit, die Angaben, die er zur Auslegung dieser Vorschrift im Urteil Baby-Dry gemacht hat, zu verdeutlichen, zu verfeinern und fortzuentwickeln. Eine solche Gelegenheit ist vielleicht umso willkommener, als die Wirkung jenes Urteils meines Erachtens in weiten Kreisen missverstanden worden ist.

Einschlägige Rechtsvorschriften

3. Artikel 4 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke sieht Folgendes vor:

Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

4. Artikel 7 sieht vor:

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen,

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

...

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat."

5. Artikel 12 der Markenverordnung bestimmt:

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht."

Eintragungsantrag und erstinstanzlicher Rechtsstreit in der vorliegenden Rechtssache

6. Am 29. März 1996 beantragte die Wm Wrigley Jr Company (im Folgenden: Firma Wrigley) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) die Eintragung des Wortes Doublemint" als Gemeinschaftsmarke für Waren, insbesondere Kaugummi, in mehreren Klassen des Abkommens von Nizza.

7. Die Firma Wrigley hat in der mündlichen Verhandlung im vorliegenden Rechtsmittelverfahren vorgetragen, mit ihrem Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke suche sie ihr Portfolio" nationaler Eintragungen derselben Marke in den Mitgliedstaaten zu konsolidieren und die Eintragung werde im Wesentlichen für Kaugummi angestrebt, wobei der Antrag in Bezug auf andere Gruppen im Vorgriff auf mögliche Erweiterungen ihrer geschäftlichen Tätigkeit gestellt werde.

8. Der Prüfer des Amtes wies die Anmeldung zurück. Er stellte fest, dass die Marke ausschließlich aus dem Wort DOUBLEMINT besteht, das im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Waren dienen kann. Der Ausdruck Doppelminze kann als eine Verbindung von zwei Arten Minze, Pfefferminze und grüner Minze, definiert werden, die als solche einen besonderen Geschmack darstellt. Die Marke ist beschreibend für Waren, die wahrscheinlich einen Doppelminzegeschmack haben können".

9. Am 16. Juni 1999 wies die Erste Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde der Firma Wrigley gegen die ablehnende Entscheidung des Prüfers zurück. Sie stellte fest, dass Doublemint" eine Kombination zweier englischer Wörter ohne ein zusätzliches Element der Fantasie oder der Vorstellungskraft sei, dass es beschreibend für verschiedene Merkmale der betreffenden Waren sei, wodurch potenziellen Verbraucher unmittelbar vermittelt werde, dass die Waren das Doppelte der üblichen Menge von Minze enthielten oder ihnen der Geschmack von zwei Minzearten zugesetzt worden sei, und dass Doublemint" daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne. Dass es kein zusammengesetztes Wort doublemint" gebe, sei unerheblich, da nicht immer dann ein willkürlich geprägter Begriff entstehe, wenn ein gebräuchliches Adjektiv mit einem gebräuchlichen Substantiv verbunden werde.

10. Die Beschwerdekammer verneinte auch die Erheblichkeit der alternativen Bedeutungen von double" und mint". Bei der Beurteilung, ob eine Marke beschreibend sei, durften Definitionen in Wörterbüchern nicht mechanisch ohne Berücksichtigung der kommerziellen Realität oder des Rahmens, in dem die Marke benutzt werden solle, angewendet werden. Ein Verbraucher, der den Ausdruck doublemint" auf einer Packung Kaugummi oder in der Werbung für Kaugummi sehe, werde annehmen, dass die Ware sehr viel Minze enthalte oder einen starken Minzegeschmack besitze.

11. Am 1. September 1999 rief die Firma Wrigley das Gericht erster Instanz an. Im angefochtenen Urteil hat das Gericht festgestellt, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 die Eintragung von Zeichen ausschließe, die wegen ihrer rein beschreibenden Natur ungeeignet seien, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dagegen könnten die Zeichen und Angaben, deren Bedeutung über den ausschließlich beschreibenden Charakter hinausgehe, als Gemeinschaftsmarken eingetragen werden.

12. Das Gericht erster Instanz hat entschieden, dass das Wort Doublemint" nicht ausschließlich beschreibend sei. Eingesetzt als Anpreisung sei das Adjektiv double" im Vergleich zu anderen englischen Worten wie much", strong", extra", best" oder finest" ungewöhnlich. Kombiniert mit dem Wort mint" habe es für den potenziellen Verbraucher zwei verschiedene Bedeutungen: doppelt so viel Minze wie normal" oder mit dem Geschmack von zwei Sorten Minze". Minze" sei ein Gattungsbegriff, der die Grüne Minze, die Pfefferminze und andere Küchenkräuter einschließe; es gebe daher mehrere Möglichkeiten, zwei Sorten Minze zu kombinieren, noch dazu mit unterschiedlichen Geschmacksstärken für jede Kombination.

13. Die zahlreichen Bedeutungen von Doublemint" drängen sich einem durchschnittlichen englischsprachigen Verbraucher zumindest assoziativ oder andeutungsweise von selbst auf und nähmen diesem Wort jede beschreibende Funktion im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie; für einen Verbraucher dagegen, der keine hinreichende Kenntnis der englischen Sprache besitze, werde der Ausdruck die vage Bedeutung eines Phantasiebegriffs haben.

14. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass Doublemint" im Hinblick auf die Waren, auf die sich die Anmeldung beziehe, mehrdeutig und suggestiv sei und verschiedene Auslegungen zulasse; es versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals jener Waren handele. Da es nicht ausschließlich beschreibend sei, könne die Eintragung des Wortes nicht abgelehnt werden. Die Entscheidung der Beschwerdekammer ist daher aufgehoben worden; gegen diese Entscheidung hat das Amt am 20. April 2001 das vorliegende Rechtsmittel eingelegt.

Die Rechtsprechung: Urteile Chiemsee und Baby-Dry

15. Zwei frühere Entscheidungen des Gerichtshofes sind in der vorliegenden Rechtsache von besonderer Bedeutung: Die Urteile Windsurfing Chiemsee und Baby-Dry.

16. In der Rechtssache Windsurfing Chiemsee ging es um Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie, der wortgleich mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie ist, aber für nationale und nicht für Gemeinschaftsmarken gilt. Eine der aufgeworfenen Fragen bestand darin, ob das Wort Chiemsee", der Name eines bayrischen Sees, als Marke für in der Gegend verkaufte Sportbekleidung eingetragen werden kann, oder ob dieses Wort, da es sich um eine geografische Ursprungsbezeichnung handelt, von der Eintragung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c ausgeschlossen ist, insbesondere im Licht des im deutschen Recht existierenden Konzepts des Freihaltebedürfnisses, wonach eine Eintragung nur dann abzulehnen ist, wenn ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Bedürfnis vorliegt, die Bezeichnung für die Verwendung durch andere Wirtschaftsteilnehmer freizuhalten.

17. In Randnummer 25 dieses Urteils hat der Gerichtshof festgestellt: Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken oder Bildmarken". In den Randnummern 29 bis 35 ist er jedoch zu dem Ergebnis gelangt, dass dieses Ziel weiter gefasst sei als das Ziel des Freihaltebedürfnisses im deutschen Recht; die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c setze nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis bestehe, sondern vielmehr, dass Zeichen oder Angaben im Verkehr" zur Bezeichnung (in jener Rechtssache) der geographischen Herkunft dienen können".

18. In der Rechtssache Baby-Dry war die Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung im Rahmen einer Marke im Streit, die Merkmale besaß, die unter einigen Gesichtspunkten den Merkmalen von Doublemint" vergleichbar waren. Nach der Ablehnung der Eintragung als Gemeinschaftsmarke hat das Gericht erster Instanz die Auffassung der Beschwerdekammer im Wesentlichen bestätigt, dass eine aus nichts anderem als diesen Worten bestehende Marke - da die Worte baby" und dry" beide zur Beschreibung der Merkmale von Windeln verwendet werden könnten - nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c für solche Waren nicht eingetragen werden könne.

19. In meinen Schlussanträgen in dem sich anschließenden Rechtsmittelverfahren beim Gerichtshof habe ich zunächst die Auffassung vertreten, dass eine Gemeinschaftsmarke beschreibende Ausdrücke enthalten kann, dass sie aber nicht ausschließlich aus ihnen bestehen darf. Ich habe dann ausgeführt, dass der Markenname Baby-Dry" zusätzliche Elemente zu den beschreibenden Ausdrücken baby" und dry" enthält: Er weist eine starke Verkürzung auf, hat eine ungewöhnliche Struktur und entzieht sich einer intuitiven grammatischen Analyse, die seine Bedeutung unmittelbar klarmachen würde. Außerdem ist Baby-Dry" ein erfundener Begriff und wird als solcher mit geringer Wahrscheinlichkeit im Verkehr beschreibend verwendet werden und könnte darüber hinaus auf viele verschiedene Arten von Waren anspielen, wodurch seine beschreibende Kraft in Bezug auf Babywindeln gemindert wird. Die Nichtberücksichtigung derartiger Faktoren stellte ein Rechtsfehler dar.

20. In seinem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Zweck des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c darin bestehe, die Eintragung von Zeichen oder Angaben zu verhindern, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfuellen könnten. Solche Zeichen und Angaben seien diejenigen, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers diese Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf ein wesentliches Merkmal bezeichnen könnten. Eine aus solchen Zeichen und Angaben bestehende Marke dürfe nicht abgelehnt werden, wenn sie weitere Zeichen oder Angaben enthalte oder wenn die ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet seien, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder deren wesentliche Merkmale zu bezeichnen, unterscheide.

21. Soweit aus Wörtern bestehende Marken in Frage stuenden, müsse ein etwaiger beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet werden, könne der Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft verleihen.

22. Da eine Wortverbindung nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne, wenn sie nur in einer der innerhalb der Gemeinschaft im Verkehr verwendeten Sprachen ausschließlich beschreibend sei, sei die Frage, ob nach dem Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers eine Wortverbindung wie Baby-Dry" als normale Ausdrucksweise angesehen werden könne, um im üblichen Sprachgebrauch diese Ware zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Auch wenn nämlich jedes dieser beiden Wörter Teil im üblichen Sprachgebrauch verwendeter Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion von Babywindeln sein könne, sei ihre der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um Windeln zu bezeichnen oder deren wesentliche Merkmale wiederzugeben. Das Gericht erster Instanz habe damit einen Rechtsfehler begangen und sowohl sein Urteil als auch die Entscheidung der Beschwerdekammer seien aufzuheben.

Hauptsächliches Vorbringen im vorliegenden Rechtsmittelverfahren

23. Die Rechtsmittelschrift und die Rechtsmittelbeantwortung in der vorliegenden Rechtssache sind beide zwischen der Vorlage der Schlussanträge und dem Erlass des Urteils in der Rechtssache Baby-Dry eingereicht worden. Nach dem Erlass des Urteil in jener Rechtssache haben sowohl Deutschland als auch das Vereinigte Königreich in der vorliegenden Rechtssache Streithilfeschriftsätze (zur Unterstützung des Amtes) eingereicht.

24. In seiner Rechtsmittelschrift stimmt das Amt dem zu, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c den deutschen Rechtsgedanken des Freihaltebedürfnisses nicht einschließe, vertritt aber die Auffassung, dass der dahinter stehende Grundgedanke des öffentlichen Interesses berücksichtigt werden müsse. Außerdem weist es die Auffassung zurück, dass Artikel 12 Buchstabe b ausreiche, um einen fairen Gebrauch beschreibender Ausdrücke in den Fällen zu schützen, in denen verwandte Ausdrücke als Marken eingetragen seien; es sei daher notwendig, derartige Marken im Stadium der Eintragung einer genauen Prüfung zu unterziehen.

25. Bei der Entscheidung, ob eine Marke unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c falle, bestehe der erste Schritt darin, zu ermitteln, ob es für einen gewöhnlichen Verbraucher unmittelbar (normalerweise, automatisch) erkennbar sei, dass mit den verwendeten Worten Merkmale der betreffenden Waren beschrieben würden. Der Umstand, dass ein Ausdruck mehrere Bedeutungen haben könne, sei unerheblich, solange alle Bedeutungen beschreibend seien. Darüber hinaus sei es nicht notwendig, dass ein Zeichen bereits beschreibend im Verkehr verwendet werde oder dass es tatsächlich beschreibend sei, sondern es sei lediglich notwendig, dass es auf diese Weise verwendet werden und von dem betreffenden Verbraucher als ein Zeichen wahrgenommen werden könne, das dies oder jenes Merkmal der Ware beschreibe. Der nächste Schritt besteht darin, zu ermitteln, ob die Marke ausschließlich aus solchen beschreibenden Bestandteilen bestehe - mit anderen Worten, ob es keine anderen, insbesondere figurativen, grammatikalischen oder semantischen - Bestandteile gebe, die einem andernfalls beschreibenden Zeichen Unterscheidungskraft verleihen würden.

26. Die Argumentation des Gerichts erster Instanz geht dahin, dass (i) double" und mint" mehrdeutig seien, und zwar erst recht, wenn sie miteinander kombiniert würden, (ii) die zahlreichen Bedeutungen des zusammengesetzten Ausdrucks Doublemint" für einen durchschnittlichen englischsprechenden Verbraucher unmittelbar erkennbar seien und ihn daher nicht in die Lage versetzten, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals handele, (iii) das Wort folglich nicht als ausschließlich beschreibend angesehen werden könne.

27. Diese Argumentation sei falsch, weil (i) die Mehrdeutigkeit geringer als angedeutet sei, (ii) ein durchschnittlicher Verbraucher von Kaugummi eine solche Mehrdeutigkeit nicht in der Weise wahrnehmen werde, dass sie die beschreibende Mitteilung berühre, dass ein Minzegeschmack irgendwie verdoppelt sei, und (iii) die Frage nicht dahin bestehe, ob der zusammengesetzte Ausdruck als solcher ausschließlich beschreibend sei, sondern ob er ausschließlich aus Bestandteilen bestehe, die beschreibend seien.

28. Die Firma Wrigley trägt vor, eine Kombination von Worten sei im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c in der Weise zu beurteilen, dass geprüft werde, ob sie in ihrer genauen Fassung ein Zeichen bilde, das in Bezug auf die betroffenen Waren ausschließlich beschreibende Merkmale besitze - ein Zeichen, das eindeutig und unzweideutig, vollständig und ausschließlich, bestimmte Merkmale beschreibe. Für diese Prüfung sei die Frage geeignet, ob die Wortverbindung im gewöhnlichen Sprachgebrauch dazu verwendet werde, die Waren oder Merkmale der Waren zu benennen. Sei dies nicht der Fall, so lege dies nahe, dass die Verbindung nicht ausschließlich aus Zeichen bestehe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren dienen könnten. Es sei unerheblich, dass jeder einzelne Bestandteil des zusammengesetzten Ausdrucks als solcher als Alltagssprache erscheinen könne; die Frage bestehe darin, ob die Verbindung als eine Warenbeschreibung verwendet worden sei oder verwendet werden könne und ob es für eine angemessen gut unterrichtete, aufmerksame und umsichtige Person, d. h. für den durchschnittlichen Verbraucher, den Anschein haben könne, dass die angemeldete Marke lediglich und allein eine Beschreibung eines bestimmten Merkmals darstelle oder vielmehr im Rahmen der Alltagssprache und nicht grammatikalisch analysiert einen erfundenen Ausdruck, der als solcher nicht zum alltäglichen Sprachgebrauch gehöre.

29. Was Kaugummi angehe, gehe die Frage dahin, ob die betroffene Marke aus der Sicht des durchschnittlichen Verbrauchers als ein Markenname auf der Verpackung oder als eine Beschreibung bestimmter Merkmale des Erzeugnisses erscheinen würde. Erscheine sie als ein erfundener Ausdruck, dessen grammatikalische Struktur die genaue Bedeutung nicht sofort klar mache, oder bleibe Raum für Mehrdeutigkeit in Bezug auf die beschriebenen genauen Merkmale, so handele es sich um einen suggestiven und nicht um einen ausschließlich beschreibenden Ausdruck.

30. Wenn Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c auch den Rechtsgedanken des Freihaltebedürfnisses nicht in vollem Umfang einschließen möge, so erstrecke er sich doch auf die Notwendigkeit, beschreibende Ausdrücke frei zugänglich zu erhalten. Dies gelte jedoch nur, wenn ein recht deutliches und vorhersehbares Bedürfnis auf Seiten von Wettbewerbern bestehe, den genauen Ausdruck zur Beschreibung von Merkmalen ihrer Erzeugnisse zu nutzen. In fast einem Jahrhundert seit der ersten Eintragung von Doublemint" als Marke in den Vereinigten Staaten unter Einschluss einer langjährigen Eintragung in der Gemeinschaft habe kein Wettbewerber versucht, das Wort beschreibend zu verwenden - ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Ausdruck nicht nur beschreibend sei und nicht Gemeingut zu bleiben brauche.

31. Die Firma Wrigley zitiert das angefochtene Urteil und die Schlussanträge in der Rechtssache Baby-Dry und macht geltend, die Wortverbindung Doublemint" sei stark verkürzt und entziehe sich einer intuitiven grammatischen Analyse. Sie habe eine Vielzahl von Bedeutungen, die sich nicht leicht interpretieren ließen; es gebe keine Standardgröße single mint" an der sie sich messen lasse; nach dem ersten Eindruck des durchschnittlichen Verbrauchers handele es sich um eine Markenbezeichnung und nicht um eine Beschreibung.

32. Die deutsche Regierung vertritt die Auffassung, dass Doublemint" ein sprachregelgerecht gebildeter Gesamtbegriff sei - wobei diese Regeln im Deutschen im Wesentlichen die gleichen seien, so dass sich die Frage auch im Hinblick auf deutschsprächige Verbraucher stelle, die Doublemint" wahrscheinlich mit seiner deutschen Entsprechung Doppelminze" gleichstellen würden -, der nur die objektive Feststellung enthalte, dass die Produkte entweder einen doppelten (besonders starken) Minzegeschmack aufwiesen oder zwei verschiedene Minzearten enthielten, und damit unmittelbar deren stoffliche Beschaffenheit beschreibe. Der Ausdruck werde tatsächlich im Verkehr mit diesen Bedeutungen zur Beschreibung einer Vielzahl von Waren verwendet. Dass Unschlüssigkeit in Bezug darauf auftreten könne, welche der beiden Bedeutungen gemeint sei, sei unerheblich, da beide Merkmale der Waren beschrieben.

33. Das Vereinigte Königreich trägt vor, der Zweck des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c bestehe darin, zu verhindern, dass Zeichen oder Angaben, mit denen Merkmale beschrieben würden oder die nur für eine solche beschreibende Verwendung bei der normalen Benutzung durch einen durchschnittlichen Verbraucher geeignet seien, von einem Unternehmen allein als Marken genutzt würden. Im öffentlichen Interesse müssten sie für eine Verwendung frei zugänglich sein - und Artikel 12 stelle keinen ausreichenden Schutz dar, da es einen Markeninhaber nicht daran hindern könne, unbegründete Klagen wegen Markenverletzung zu erheben, wodurch Wettbewerbern erhebliche Kosten entstehen könnten.

34. Das Urteil Baby-Dry sei nur schwer mit dem Urteil Windsurfing Chiemsee zu vereinbaren. Der Gerichtshof möge jetzt klarstellen wollen, dass es keine Voraussetzung für einen Ausschluss von der Eintragung sei, dass ein Ausdruck gegenwärtig beschreibend verwendet werde, sondern dass eine begründete Erwartung, dass er in der Zukunft in dieser Weise verwendet werden könne, genüge, und dass dann, wenn mehr als ein Ausdruck für die Beschreibung der Merkmale von Waren geeignet ist, jeder dieser Ausdrücke von der Eintragung auszuschließen sei.

35. Durch das angefochtene Urteil sei die Markenrichtlinie unter vier Gesichtspunkten nicht richtig ausgelegt worden: (i) Der Prüfungsmaßstab, ob das Wort die betroffenen Verkehrskreise in die Lage versetze, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Ware handele, finde sich nicht in der Verordnung und sei zu restriktiv; (ii) der Begriff ungewöhnlich" habe in Bezug auf das Adjektiv double" nicht verwendet werden dürfen - der Prüfungsmaßstab in der Verordnung bestehe darin, ob das Zeichen bei der normalen Verwendung durch den durchschnittlichen Verbraucher beschreibend sei; (iii) Mehrdeutigkeit reiche als solche nicht aus - ein Wort höre nicht deshalb auf, beschreibend zu sein, weil es mehr als eine Bedeutung habe; (iv) die Verordnung schreibe nicht vor, dass das fragliche Zeichen ausschließlich beschreibend sein müsse - ausschließlich" beziehe sich auf bestehen", und einem Zeichen, das eine beschreibende Dimension habe, selbst wenn es nicht ausschließlich beschreibend sei, sei eine Eintragung zu verwehren.

36. Die Firma Wrigley könne jedoch einen Anspruch auf Eintragung aufgrund einer langen und effektiven Verwendung des Zeichens nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung haben, zumindest für Kaugummi, wenn auch nicht für Kuchen" und Schokolade", für die sie ebenfalls die Eintragung beantragt habe.

Beurteilung

37. Auf einer Ebene scheint der Weg, der im Hinblick auf dieses Rechtsmittelverfahren einzuschlagen ist, recht offensichtlich zu sein. Wie insbesondere vom Amt und von der Regierung des Vereinigten Königreichs dargelegt worden ist, gibt es zwei offenkundige Fehler in der Argumentation des Gerichts erster Instanz, aufgrund deren das angefochtene Urteil nur schwer aufrechterhalten werden kann.

38. Erstens stellt das Gericht in den Randnummern 31 und 32 des Urteils fest, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei, weil das Wort Doublemint" nicht als ausschließlich beschreibend angesehen werden [kann]", während das Kriterium in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c darin besteht, dass Marken nicht eingetragen werden dürfen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung ... [von] Merkmale[n] der [betreffenden] Ware oder Dienstleistung dienen können".

39. Das Wort ausschließlich" in dieser Vorschrift qualifiziert das Verb bestehen"; es bezieht sich auf die Bestandteile, aus denen die Marke zusammengesetzt ist, und nicht auf deren Fähigkeit, Merkmale zu bezeichnen. Eine Eintragung ist nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung nur dann ausgeschlossen, wenn alle diese Bestandteile eine solche beschreibende Fähigkeit haben; andererseits ist es nicht erforderlich, dass sie keine andere, nicht beschreibende Bedeutung haben können. Eine Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit, die im Rahmen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c auf das letztgenannte Kriterium gestützt ist, ist prima facie rechtsfehlerhaft.

40. Es ist dennoch erforderlich, das angefochtene Urteil eingehender zu prüfen, bevor entschieden wird, dass es aus diesem Grund aufzuheben ist. Die knappe Formulierung der Randnummern 31 und 32 könnte lediglich eine unglücklich verkürzte Darstellung des richtigen Kriteriums sein. Wichtiger ist die Argumentation, auf Grund deren das Gericht erster Instanz zu seiner Schlussfolgerung in diesen Randnummern gelangt ist.

41. Diese Argumentation ging im Wesentlichen dahin, dass das Wort double" kein gewöhnlicher Ausdruck des Lobes sei und dass es, kombiniert mit dem Wort mint", zwei verschiedene Bedeutungen habe, während mint" selbst verschiedene Arten eines bestimmten Krautes abdecke. Die zahlreichen Bedeutungen der beiden Worte in Verbindung miteinander drängten sich einem durchschnittlichen englischsprachigen Verbraucher von selbst auf, so dass die Wortverbindung keine beschreibende Funktion erfuellen könne. Daher sei Doublemint" mehrdeutig und suggestiv und versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung von Merkmalen der betreffenden Waren handele.

42. Darin liegt der zweite und wichtigere Fehler in dem angefochtenen Urteil. Der Umstand, dass double" und mint" in Verbindung miteinander eine Vielzahl von möglichen - mehrdeutigen oder suggestiven - Bedeutungen haben können, nimmt dieser Verbindung nicht notwendigerweise ihre Fähigkeit, im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen eines Erzeugnisses (wie Kaugummi) zu dienen.

43. Es ist sofort möglich, an viele andere Beispiele von allgemeinen Merkmalen zu denken, die einer weiteren Definition bedürfen, bevor der Verbraucher sicher sein kann, von was die Rede ist, die aber dennoch ganz eindeutig Merkmale des fraglichen Erzeugnisses bleiben. Ich nehme nur ein Beispiel: Ein Erzeugnis als natürlich" zu qualifizieren, heißt zweifellos, eines seiner Merkmale zu bezeichnen, wobei bei dem Verbraucher erhebliche Zweifel in Bezug auf die genaue Beschaffenheit dieses Merkmals bleiben, solange keine weiteren Details angegeben werden. Es ist sogar verhältnismäßig schwierig, Angaben zu finden, die zur Bezeichnung von Merkmalen dienen können, die nicht auf irgendeiner Ebene nach einer weiteren Präzisierung verlangen.

44. Außerdem ist das Wort double", das vielleicht zwar kein gewöhnlicher Ausdruck des Lobes ist, keineswegs ungewöhnlich als eine intensivierende Qualifizierung eines Merkmals eines Erzeugnisses; in einem solchen Zusammenhang mag es ihm ebenfalls an Genauigkeit fehlen, ohne dass dadurch dem Ausdruck insgesamt irgendeine andere Natur verliehen wird. Wenn zum Beispiel ein Verbraucher unsicher in Bezug darauf bleibt, ob eine Doppel"-Likörschokolade zwei verschiedene Arten von Likör (und/oder von Schokolade) oder doppelt so viel Likör (und/oder Schokolade) wie irgendein nicht bezeichneter Standard enthält, würde er dennoch mit Sicherheit wahrnehmen, dass ein Merkmal des Erzeugnisses (dessen Likör- oder Schokoladebestandteil) als in irgendeiner Weise verzweifacht oder verdoppelt bezeichnet wird, selbst wenn dies nicht buchstäblich oder ganz genau der Fall ist. Der fragliche Ausdruck kann daher im Verkehr zur Bezeichnung eines solchen Merkmals dienen.

45. Die Frage, ob ein bestimmter Ausdruck im Verkehr zur Bezeichnung eines Merkmals eines bestimmten Erzeugnisses dienen kann, ist eine Tatfrage, und der Gerichtshof ist nicht befugt, ein Urteil des Gerichts erster Instanz in einer Tatfrage aufzuheben. Darüber hinaus mag es Fälle geben, in denen die Zahl der Bedeutungen, die einem zusammengesetzten Ausdruck zugeschrieben werden können, besonders groß ist und die einzige Bedeutung, mit der Produktmerkmale bezeichnet werden können, besonders unklar ist und daher wahrscheinlich nicht verwendet werden wird.

46. Die Annahme, auf die das angefochtene Urteil gestützt ist, besteht jedoch darin, dass eine Vielfalt der möglichen semantischen Kombinationen" es automatisch unmöglich macht, dass irgendein (zusammengesetzter) Ausdruck ein Merkmal der Ware(n) bezeichnet, für die eine Eintragung beantragt wird. Diese Annahme ist eine Auslegung der Rechtsnorm in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung. Meines Erachtens ist sie als eine allgemeine These eindeutig falsch.

47. Es sei angemerkt, dass das Gericht erster Instanz selbst sie in seinem Urteil in der Rechtssache Truckcard als falsch angesehen hat; darin hat es festgestellt, dass ein Wortzeichen schon dann unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fällt, wenn zumindest eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet". Außerdem ist die Zahl der vom Gericht erster Instanz in der vorliegenden Rechtssache genannten semantischen Kombinationen beschränkt, und keine dieser Kombinationen ist als Bezeichnung eines Merkmals von Kaugummi unklar.

48. Das angefochtene Urteil kann daher aus diesem Grund aufgehoben werden.

49. Wird das Urteil aufgehoben, so ist noch zu entscheiden, ob der ursprünglichen Klage der Firma Wrigley beim Gericht erster Instanz stattzugeben ist oder ob sie abzuweisen ist. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, einige andere Argumente zu prüfen, die vorgebracht worden sind und die in einigen Punkten nach einer Verfeinerung des Urteils Baby-Dry verlangen könnten.

Die Konturen des beschreibenden Charakters"

50. Der Begriff beschreibender Charakter" wird gewöhnlich für die Fähigkeit von Ausdrücken verwendet, Produktmerkmale im Verkehr im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung zu bezeichnen. Er ist ein praktisches Kürzel für diesen Begriff, auch wenn es vielleicht vorzuziehen ist, den Inhalt des eigentlichen Kriteriums nicht zu vergessen, worum ich mich bemühen werde.

51. In meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Baby-Dry habe ich die Auffassung vertreten, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung, der die Eintragung von Zeichen ausschließt, die nur aus Bestandteilen bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Waren oder deren Merkmalen verwendet werden können, unabhängig von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b zu betrachten ist, der die Eintragung von Zeichen ausschließt, die keine Unterscheidungskraft haben.

52. Diese Auffassung wird nicht allgemein geteilt. Auch wenn das Gericht erster Instanz der gleichen Betrachtungsweise zugeneigt gewesen ist und die beiden Gruppen von Kriterien als sich überschneidend aber voneinander unabhängig angesehen hat, scheint der Gerichtshof sie in den Randnummern 40 und 44 des Urteils in der Rechtssache Baby-Dry in einem gewissen Ausmaß gleichgestellt zu haben.

53. Es trifft zu, dass ein Wort, das im Verkehr zur Bezeichnung von Produktmerkmalen dienen kann, fast mit Sicherheit keine Unterscheidungskraft haben wird. Ich bin dennoch weiterhin der Auffassung, dass es im gesetzgeberischen Rahmen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorzuziehen ist, die beiden Kriterien weder zu verschmelzen noch sie als untrennbar voneinander abhängig anzusehen.

54. Ich werde diesen Punkt nicht weiterverfolgen, da in der vorliegenden Rechtssache nicht in Frage stand, die Eintragung von Doublemint" wegen fehlender Unterscheidungskraft, um die es in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b geht, abzulehnen.

55. Die Firma Wrigley hat - dies ist richtig - geltend gemacht, dass die Verbraucher den Ausdruck tatsächlich als Bezeichnung einer Kaugummimarke und nicht als Beschreibung des Geschmacks des Kaugummis wahrnehmen. Dieses Argument ist jedoch als solches von geringer Bedeutung für die Beantwortung der Frage, ob Doublemint" ausschließlich aus Ausdrücken besteht, die im Verkehr dazu dienen können, ein Merkmal oder mehrere Merkmale der Ware zu bezeichnen. Es könnte andererseits sehr bedeutsam für die - im vorliegenden Rechtsstreit nicht vorgebrachte - plausible, aber ganz andere Behauptung sein, dass Doublemint" in Bezug auf die Kaugummimarke der Firma Wrigley in Folge der Verwendung dieser Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, so dass die Eintragung sehr wohl aufgrund von Artikel 7 Absatz 3 der Markenverordnung möglich sein könnte.

56. Eine wichtigere Frage im vorliegenden Rechtsstreit geht dahin, ob der zugegebenerweise ungenaue semantische Inhalt von Doublemint" dieses Wort, wie die Firma Wrigley behauptet, aus dem Bereich des Beschreibenden (d. h. des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c) heraus in den Bereich des lediglich Anspielenden oder Suggestiven hineinnehmen könnte.

57. Es ist eindeutig eine Trennlinie zwischen Worten zu ziehen, die zur Bezeichnung von Waren oder von deren Merkmalen verwendet werden können, und solchen, die lediglich solche Merkmale suggerieren. Die Letztgenannten können eingetragen werden und sind ganz offensichtlich von großem Wert für den Markeninhaber.

58. Wo genau diese Linie zu ziehen ist, ist jedoch weniger klar. In jeder einzelnen Sache wird es einen Punkt geben, an dem eine Einzelfallentscheidung getroffen werden muss. Jedoch lassen sich einige allgemeine Leitlinien vorschlagen.

59. Erstens ist es wichtig, die Frage, die beantwortet werden soll, nicht aus den Augen zu verlieren: Handelt es sich in Bezug auf die Ware oder die Waren, für die eine Eintragung beantragt wird, um ein Zeichen oder eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung eines Merkmals dienen kann, im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c?

60. Betrachtet man dann die Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz und die Entscheidungen der Beschwerdekammern - und sogar die Rechtsprechung vieler nationaler Gerichte - so wird deutlich, dass die Kriterien, die regelmäßig angewendet worden sind, seien sie auch in verschiedenen Formulierungen ausgedrückt worden, zu einer Reihe von zusammenhängenden Kategorien gehören. Im Folgenden versuche ich nicht, diese Kriterien neu zu formulieren oder zu verbessern, sondern vielmehr einen Rahmen vorzuschlagen, in den sie mit dem Blick darauf gestellt werden können, die Beurteilung zu erleichtern.

61. Es scheint offenkundig, dass es keine eindeutige Unterscheidung zwischen Angaben, die ein Merkmal bezeichnen, und solchen gibt, die lediglich suggestiv auf ein Merkmal anspielen. Es gibt keinen genauen Punkt, an dem ein Ausdruck plötzlich von einer Kategorie in die andere übergeht, sondern vielmehr eine Bewegung auf einer Skala zwischen zwei Extremen, und ein Element subjektiver Beurteilung wird oft erforderlich sein, um bestimmen zu können, welchem Extrem ein Ausdruck näher ist. Im Licht der vorhandenen Praxis und Rechtsprechung und mit dem Blick darauf, einen etwas höheren Grad an Objektivität zu erreichen, würde ich vorschlagen, dass eine beantragte Marke unter drei Gesichtspunkten beurteilt werden sollte, auch wenn ich nicht behaupten würde, dass diese Liste abschließend oder erschöpfend wäre.

62. Der erste Gesichtspunkt betrifft die Art und Weise, in der ein Ausdruck in Beziehung zu einer Ware oder zu einem ihrer Merkmale steht. Je mehr diese Beziehung auf Tatsachen beruht und je objektiver sie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Ausdruck als eine Bezeichnung im Verkehr benutzt werden könnte, so dass eine Eintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c ausgeschlossen sein wird; umgekehrt wird der Ausdruck umso mehr für eine Eintragung akzeptabel sein, je imaginativer und subjektiver die Beziehung ist.

63. Der zweite Gesichtspunkt betrifft die Art und Weise, in der ein Ausdruck wahrgenommen wird: Wie unmittelbar wird die Aussage vermittelt? Je gewöhnlicher, bestimmter und nüchterner ein Ausdruck ist, desto leichter wird ein Verbraucher eine Bezeichnung eines Merkmals wahrnehmen und umso wahrscheinlicher wird der Ausdruck damit die Voraussetzungen für die Eintragung als Marke nicht erfuellen. Werden beim anderen Extrem die Kenntnisse eines Kreuzworträtselliebhabers benötigt, um eine Verbindung mit dem bezeichneten Merkmal festzustellen, so steht die Begründung für eine Ablehnung der Eintragung allerdings auf sehr schwachen Füßen.

64. Der dritte Gesichtspunkt betrifft die Bedeutung des Merkmals für die Ware, insbesondere in der Vorstellung des Verbrauchers. Ist das bezeichnete Merkmal wesentlich oder ein Hauptmerkmal der Ware oder ist es von besonderer Bedeutung bei der Auswahl durch den Verbraucher, so sind die Argumente für die Ablehnung einer Eintragung zwingend; betrifft die Bezeichnung ein Merkmal, das nur nebensächlich oder beliebig ist, so sind die Argumente erheblich schwächer.

65. Ich möchte jedoch hervorheben, dass die Frage der Präzision, Genauigkeit oder tatsächlichen Richtigkeit für die Prüfung unter irgendeinem dieser Gesichtspunkte normalerweise nicht erheblich ist. Wie ich oben festgestellt habe, kann praktisch jede Bezeichnung eines Produktmerkmals genauer gemacht werden, und es liegt auf der Hand, dass im Verkehr verwendete Beschreibungen unwahr sein können, auch wenn sie immer noch zur Bezeichnung von Produktmerkmalen dienen - gerade aus diesem Grund sind irreführende Beschreibungen generell verboten.

66. Sobald eine beantragte Marke unter jedem der drei vorgeschlagenen Gesichtspunkte getrennt beurteilt worden ist, muss eine abschließende Entscheidung getroffen werden. Es ist unmöglich, absolute Regeln aufzustellen, im Allgemeinen würde es aber als plausibel erscheinen, dass die Eintragung einer Marke im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c abzulehnen ist, wenn sie alles in allem unter Berücksichtigung der drei Gesichtspunkte näher am nicht eintragungsfähigen" Ende der Skala zu liegen scheint oder wenn sie - auch nur unter einem Gesichtspunkt - besonders nahe an diesem Ende der Skala liegt.

67. Wende ich diese Vorgehensweise bei Doublemint" an, so komme ich zu dem Ergebnis, dass das Vorbringen der Firma Wrigley fehlgehen muss. Erstens ist der zusammengesetzte Ausdruck ein tatsächlicher, objektiver Hinweis auf einen in irgendeiner Weise verdoppelten Minzegeschmack; zweitens ist er ohne weiteres als solcher zu verstehen und drittens ist ein solcher Geschmack ein hervorstechendes Merkmal der Ware. Dass weder die besondere Art oder die besonderen Arten von Minze, um die es geht, noch die genaue Methode der Verdoppelung zu erkennen sind, tut der Tatsache in keiner Weise Abbruch, dass der Ausdruck ein Merkmal verdoppelten Minzegeschmacks bezeichnet.

Die Formulierung ausschließlich aus ... bestehen" in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c

68. Die Firma Wrigley hat ferner sowohl in erster Instanz als auch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht, während sowohl double" als auch mint" zur Bezeichnung der Merkmale von Kaugummi verwendet werden könnten, bestehe der zusammengesetzte Ausdruck Doublemint" aus mehr als nur diesen Bestandteilen. Sie betont, dass der Ausdruck sich nicht in Wörterbüchern finde, sondern eine eigene lexikalische Erfindung" der Firma Wrigley darstelle. Außerdem behauptet sie, dass Doublemint" wie Baby-Dry" stark verkürzt" sei, eine ungewöhnliche Struktur" aufweise, sich einer intuitiven grammatischen Analyse entzieht" und eine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung" enthalte. Dies sind ihrer Ansicht nach zusätzliche Elemente, die mit dem Ergebnis zu dem Ausdruck gehören, dass dieser nicht ausschließlich" aus den beschreibenden Teilen double" und mint" besteht".

69. Derartige Merkmale sind, wie ich in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Baby-Dry ausgeführt habe, Elemente, die in die Beurteilung einer Marke eingehen sollten, deren Eintragung beantragt wird. Das bloße Vorhandensein eines oder mehrerer dieser Elemente bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass eine Eintragung bewilligt werden muss. In welchem Maß der Ausdruck verkürzt ist, ungewöhnlich ist und sich einer intuitiven grammatischen Analyse entzieht, muss ebenfalls berücksichtigt werden.

70. Im Fall von Doublemint" sind diese Merkmale meines Erachtens sehr viel weniger ausgeprägt als im Fall von Baby-Dry".

71. Für eine englischsprachige Person ist das auffallendste Merkmal von Baby-Dry" die Umkehrung der üblichen Wortstellung in einer Weise, die es notwendig macht, den Ausdruck in einen längeren Satz einzufügen, damit er einen vollständigen und unmittelbaren grammatischen Sinn erhält, wobei nur der längere Satz geeignet ist, eine Ware wie Windeln oder ein Merkmal von Windeln zu bezeichnen.

72. Doublemint" weist jedoch keine solche Inversion auf. Dass ein näher erläuterndes Wort wie double" einem Merkmal wie mint" vorangestellt wird, ist der Ausdruck der Struktur oder der Syntax nach nicht ungewöhnlich. Folglich ist die Verbindung auch weder grammatisch verkürzt, noch entzieht sie sich einer intuitiven grammatischen Analyse. Die beschränkte Verkürzung und die Analyseunzugänglichkeit, die dieser Ausdruck aufweisen mag, sind im Wesentlichen semantisch und nicht grammatisch und machen, wie ich oben ausgeführt habe, den Ausdruck sicherlich nicht ungeeignet für die Bezeichnung eines Merkmals der betreffenden Waren. Schließlich mag sich der Ausdruck Doublemint" als solcher nicht in Wörterbüchern finden, das Ausmaß der bei seiner Schöpfung eingesetzten lexikalischen Erfindungsgabe ist aber im Wesentlichen darauf beschränkt, den Zwischenraum zwischen zwei Worten wegfallen zu lassen, die sehr wohl zusammen beschreibend verwendet werden könnten.

73. Die Feststellung des Gerichtshofes in Randnummer 40 seines Urteils in der Rechtssache Baby-Dry ist hier von Bedeutung: Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen." Die Frage, die sich stellt, geht dahin, welche genaue Bedeutung jede erkennbare Abweichung" hat, und es könnte hilfreich sein, wenn der Gerichtshof diesen Begriff in der vorliegenden Rechtssache erläutern würde.

74. Generalanwalt Ruiz-Jarabo hat in zwei vor kurzem vorgelegten Schlussanträgen einige erhellende Kriterien vorgeschlagen. Er führt aus, dass erkennbar" ein relativer Ausdruck sei und nicht mit minimal" verwechselt werden dürfe. Für Wortmarken schlägt er vor, dass eine Abweichung als erkennbar zu betrachten ist, wenn sie bedeutende Elemente wie die Form des Zeichens oder seine Bedeutung betrifft. In Bezug auf die Form besteht diese Abweichung immer dann, wenn wegen des ungewöhnlichen oder fantasievollen Charakters der Kombination die Wortneubildung Vorrang gegenüber der Aneinanderreihung der Wortbestandteile hat. In Bezug auf die Bedeutung setzt die Abweichung, um erkennbar zu sein, voraus, dass das, woran das zusammengesetzte Zeichen denken lässt, nicht exakt mit der Summe der Angaben der beschreibenden Elemente übereinstimmt."

75. In einem anderen Zusammenhang, der aber nicht ohne Bezug zu der vorliegenden Rechtssache ist, hat der Gerichtshof in allerjüngster Zeit entschieden, dass ein Zeichen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Markenrichtlinie als identisch mit der Marke angesehen werden kann, wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

76. In gleicher Weise muss ein Unterschied zwischen Wörtern, die in der Marke verwendet werden, deren Eintragung beantragt wird, und den Wörtern, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren dienen können, mehr als minimal sein, bevor eine Eintragung bewilligt werden kann. Wäre dies nicht so, so wäre es möglich, eine Marke einzutragen, die für alle praktischen Absichten und Zwecke ausschließlich aus Wörtern bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen einer Ware dienen können, abgesehen von geringfügigen Abweichungen, die nur eingeführt worden ist, um eine Eintragung zu erreichen. Dies würde eindeutig der mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung verfolgten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen.

77. Das Ausmaß des Unterschieds, das erforderlich ist, um ein zusätzliches Element in einer Marke mit der Folge zu begründen, dass die Marke nicht mehr ausschließlich aus Wörtern besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren dienen können, muss meines Erachtens jedoch größer sein als das Ausmaß des Unterschieds, der zwei Marken ähnlich und nicht identisch macht. Die Bezugnahme des Generalanwalts Ruiz-Jarabo auf bedeutende Elemente" der Form oder der Bedeutung erscheint mir daher als eine sachgerechte Formulierung, und seine weiteren Ausführungen sind sowohl hilfreich als auch treffend. Unter einem etwas anderen Gesichtspunkt würde ich vorschlagen, dass der Unterschied - die Hinzufügung mindestens eines Elements oder die Weglassung irgendeines bedeutenden Elements - derart sein muss, dass es sowohl für die Geschäftsleute als auch für die Verbraucher erkennbar ist, dass die Marke in der im Verkehr üblichen Sprache nicht zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Ware geeignet ist.

78. Die Anwendung derartiger Kriterien auf einen Einzelfall ist notwendigerweise in einem gewissen Maße subjektiv, aber meines Erachtens verläuft die Grenze, die durch sie gezogen wird, zwischen den Rechtssachen Baby-Dry" und Doublemint". Die ungewöhnlichen syntaktischen Merkmale von Baby-Dry" stellen eine erhebliche Hinzufügung zu den lexikalischen Begriffen dar, die bei der Bildung dieses Ausdruckes verwendet werden, während dies bei Doublemint" nicht der Fall ist. Der erstgenannte Ausdruck ist in der Form, in der die Eintragung beantragt wird, in der im Verkehr üblichen Sprache nicht zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder der Merkmale von Windeln geeignet, während der letztgenannte sich erkennbar für die Bezeichnung der Merkmale von Waren mit Minzegeschmack oder Minzegeruch eignet.

Das Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers"

79. In Randnummer 42 des Urteils in der Rechtssache Baby-Dry hat der Gerichtshof festgestellt, dass bei der Beurteilung dieser Wortverbindung vom Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers" auszugehen sei. Ich habe mir im Vorstehenden dieselbe Betrachtungsweise bei der Prüfung von Doublemint" zu Eigen gemacht - wie es auch das Gericht erster Instanz im angefochtenen Urteil getan hat.

80. Es sind jedoch Zweifel an der Stichhaltigkeit dieser Methode geäußert worden. Zum Beispiel ist darauf hingewiesen worden, dass die Umkehrung der normalen Wortstellung in dem Ausdruck Baby-Dry" einem Sprecher einer romanischen Sprache wohl nicht als ungewöhnlich erscheinen möge, so dass dieses Merkmal für einen solchen Verbraucher kein zusätzliches Element über die verwendeten beschreibenden Wörter hinaus darstellen würde. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Markenverordnung ist ein Antrag selbst dann abzulehnen, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Ein Zeichen ist daher - vermutlich - im Licht der Wahrnehmung von Verbrauchern in allen Mitgliedstaaten zu beurteilen.

81. In etwas anderer Form hat die deutsche Regierung im vorliegenden Rechtsmittelverfahren vorgetragen, dass die Wirkung von Doublemint" auf einen deutschsprachigen Verbraucher, der diesen Ausdruck wahrscheinlich mit der deutschen Wortprägung Doppelminze" gleichstellen und ihn daher als beschreibend ansehen würde, zu berücksichtigen sei.

82. Diese Punkte sind in Wirklichkeit für die Betrachtungsweise, die ich mir in diesen Schlussanträgen zu Eigen gemacht habe, nicht unmittelbar relevant, da meine Prüfung zu der Auffassung führt, dass Doublemint" ausschließlich aus Wörtern besteht, die aus der Sicht einer englischsprachigen Person im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Ware dienen können. Aus dem gleichen Grund könnten sie jedoch relevanter gewesen sein, wenn meine Prüfung zu der entgegengesetzten Auffassung geführt hätte, und es mag nützlich sein, sie kurz zu prüfen.

83. Zunächst ist klar, dass dann, wenn ein Antrag auf Eintragung einer Marke gestellt wird, die aus Wörtern einer im Verkehr in der Gemeinschaft benutzten Sprache besteht, das erste Stadium der Beurteilung im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c vom Standpunkt eines Muttersprachlers der betreffenden Sprache durchgeführt werden muss. Ist in diesem Stadium klar, dass die Wörter im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren dienen können, so braucht der Standpunkt von Sprechern anderer Sprachen nicht geprüft zu werden.

84. Sowohl in der Rechtssache Baby-Dry als auch in der Rechtssache Doublemint ist das Amt (sowohl der Prüfer als auch die Beschwerdekammer) auf der Grundlage der englischen Sprache zu einer Entscheidung gelangt. In keinem der beiden Fälle hat der Gerichtshof die Lage aus der Sicht eines Sprechers irgendeiner anderen Sprache geprüft - und ist auch nicht darum ersucht worden. Unter diesen Umständen erscheint es nicht sachgerecht, dass der Gerichtshof sich im Rechtsmittelverfahren auf eine Prüfung aus einer solchen Sicht einlässt. Wo dies erheblich ist, wird es Sache des Amtes sein, dies zu tun, wenn die Sache an es zurückverwiesen wird.

85. Unter bestimmten Umständen kann es jedoch notwendig sein, ein Zeichen, das aus einer Sprache entnommenen Wörtern besteht, mit den Augen (oder Ohren) eines Verbrauchers in der Gemeinschaft mit einer anderen Sprache zu beurteilen.

86. Zum Beispiel könnte das englische Wort handy", das leicht zu handhaben" bedeutet, als eine mögliche Wortmarke - oder als Teil einer Marke für ein Mobiltelefon betrachtet werden. Da dieses Wort in Deutschland jedoch allgemein zur Bezeichnung eines Mobiltelefons verwendet wird, könnte es nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden. In ähnlicher Weise kann ein Ausdruck, der aus einer Sprache hergeleitet ist, in einer anderen eine andere Bedeutung oder Konnotation erlangen: Das englische Wort smoking" bezeichnet in Englisch kein Merkmal einer Gesellschaftskleidung am Abend für Männer, während es im Französischen, im Deutschen oder im Italienischen das bezeichnet, was im Englischen als dinner jacket" oder (bei denjenigen, die Windeln als diapers" bezeichnen) als tuxedo" bekannt wäre.

87. Etwas anderes gilt jedoch, wenn (wie in Bezug auf Baby-Dry" angenommen) Sprecher einer Sprache, die wissen, dass ein Ausdruck zu einer anderen Sprache gehört, die Originalität dieses Ausdrucks in jener anderen Sprache vielleicht deshalb nicht richtig wahrnehmen, weil sie ihm Merkmale ihrer eigenen Sprache zuordnen. Es ist wohl nicht sachgerecht, als normalen Vergleichsmaßstab einen Verbraucher zu wählen, der sich mit einer mangelhaften Kenntnis einer Fremdsprache herumschlägt.

88. Es stellt darüber hinaus eine wichtige Erwägung dar, dass die Existenz einer Marke, die aus Wörtern aus einer Sprache besteht, tatsächlich Geschäftsleuten, die eine andere Sprache benutzen, keine Wörter entzieht, mit denen sie Merkmale ihrer Waren in ihrer eigenen Sprache bezeichnen möchten; natürlich vorbehaltlich dessen, was ich oben in Bezug auf Ausdrücke ausgeführt habe, die zumindest der Form nach mehr als einer Sprache gemeinsam sind.

89. Unabhängig davon, wie italienischsprachige Personen die Markenbezeichnung Baby-Dry" wahrnehmen mögen, wird z. B. die Auswahl der italienischen Ausdrücke, mit denen italienische Windellieferanten ihre Waren beschreiben können, dadurch nicht mehr eingeschränkt, als es die britischen oder irischen Windelherstellern zur Verfügung stehende Auswahl durch eine Markenbezeichnung würde, die (im Italienischen) so rein beschreibend ist wie Pannolino". Dies ist in der Tat der Grund, aus dem - wie der Bevollmächtigte des Amtes in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - viele nationale Markenbehörden die Bedeutung von Wörtern aus einer Fremdsprache bei der Beurteilung eines Antrags auf Eintragung einer nationalen Marke nicht berücksichtigen.

90. Eine Beurteilung im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c sollte daher nicht auf die Frage gestützt werden, ob ein Ausdruck in einer in einem Teil der Gemeinschaft verwendeten Sprache in einem anderen Teil der Gemeinschaft als ein Ausdruck angesehen werden könnte, der Produktmerkmale bezeichnet, so dass jedes innovative oder ungewöhnliche Merkmal in der grammatischen oder semantischen Struktur einer Marke dementsprechend in jedem dieser Teile die Prüfung auf Neuartigkeit und Ungewöhnlichkeit bestehen muss.

Verfügbarkeit für die allgemeine Benutzung

91. Die letztgenannte Erwägung führt mich zu der Frage, inwieweit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung im Licht der im Urteil Windsurfing Chiemsee genannten Zielsetzung auszulegen ist, dass nämlich beschreibende Zeichen und Angaben zur Benutzung durch alle Geschäftsleute in Bezug auf die betreffenden Waren zur Verfügung stehen sollten.

92. In meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Baby-Dry habe ich mir die Betrachtungsweise zu Eigen gemacht, dass eine Marke im System der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke Zeichen oder Angaben einschließen kann, die Produktmerkmale bezeichnen, aber nicht ausschließlich aus ihnen bestehen darf. Nach Artikel 12 Buchstabe b kann die Marke andere Geschäftsleute nicht daran hindern, derartige Zeichen für eine Beschreibung zu verwenden. Das Ziel des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c besteht darin, die Eintragung von nicht schutzfähigen beschreibenden Markenbezeichnungen zu vermeiden, und nicht darin, eine Monopolisierung von gewöhnlichen beschreibenden Ausdrücken zu verhindern. Eine ganz ähnliche Auffassung hat der Gerichtshof sich in Randnummer 37 seines Urteils zu Eigen gemacht.

93. In der vorliegenden Rechtssache haben sowohl das Amt als auch die Regierung des Vereinigten Königreichs Vorbehalte gegen diese Betrachtungsweise, die auch in der Literatur kritisiert worden ist, geäußert. Sie scheint - so haben sie ausgeführt - ein Abgehen von der Feststellung des Gerichtshofes im Urteil Windsurfing Chiemsee darzustellen, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie das im Allgemeininteresse liegende Ziel [verfolgt], dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können" und dass Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b (dem Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung entspricht) keinen ausschlaggebenden Einfluss auf diese Auslegung hat.

94. Man könnte befürchten, dass die in Frage stehende Betrachtungsweise eine Verschiebung des Gleichgewichts der Kräfte zugunsten eines Markeninhabers mit monopolistischen Bestrebungen bewirken könnte, der seine Rechte gegenüber einem angeblichen Rechtsverletzer", der lediglich versucht, beschreibende Ausdrücke beschreibend und anständig zu verwenden, geltend machen oder dies androhen könnte. In der Realität könnte ein auf Artikel 12 Buchstabe b gestütztes Verteidigungsvorbringen eher weniger wert sein als sein scheinbarer Wert aus rechtlicher Sicht.

95. Diese Gefahr darf nicht außer Acht gelassen werden. Ein Markeninhaber, der nicht nur seine Marke, sondern auch den Bereich um diese Marke für sich allein in Anspruch nehmen möchte, kann eine unbegründete Klage gegen einen Wettbewerber androhen, der vielleicht eher kapitulieren wird, als die Kosten der Prozeßführung wie auch das Risiko eines für ihn negativen Ausgangs auf sich zu laden.

96. Aus den bereits angegebenen Gründen denke ich nicht, dass das Urteil Baby-Dry - richtig verstanden - das Gleichgewicht in der angedeuteten Weise verschiebt. Außerdem wird der erwähnten Gefahr begegnet, wenn das Kriterium der erkennbaren Abweichung" in Randnummer 40 des Urteils Baby-Dry angewendet wird, wie ich oben vorgeschlagen habe, so dass eine Marke nur dann zur Eintragung angenommen wird, wenn sowohl für Geschäftsleute als auch für Verbraucher erkennbar ist, dass sie als Ganzes in der im Verkehr üblichen Sprache zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Ware nicht geeignet ist.

97. In jedem Fall scheint klar zu sein, dass im Urteil Baby-Dry keine Absicht vorlag, von der Auffassung im Urteil Windsurfing Chiemsee abzugehen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, dass beschreibende Zeichen von allen frei benutzt werden können. In allerjüngster Zeit hat der Gerichtshof in der Rechtssache Linde diese Auffassung ausdrücklich bestätigt.

Eintragungen nationaler Marken und Warenverzeichnis

98. Ich wende mich schließlich zwei von der Firma Wrigley in der ersten Instanz vorgebrachten Argumenten zu, die sich kurz abhandeln lassen: das Vorliegen von Eintragungen für Doublemint" in den Mitgliedstaaten, in Australien und in den Vereinigten Staaten von Amerika und die vom Amt unterlassene Prüfung des Ausdrucks in Bezug auf das genaue Verzeichnis der Waren, für die der Antrag gestellt worden war.

99. Was den ersten Punkt angeht, bestreitet das Amt nicht, dass es eine Eintragung in Mitgliedstaaten oder Nichtmitgliedstaaten als Beweis für die Eintragungsfähigkeit in Erwägung zu ziehen hat, insbesondere dann, wenn die Sprache des Landes der Eintragung die Sprache der Marke ist, deren Eintragung beantragt wird. Es führt jedoch aus, dass ein solcher Nachweis nicht notwendigerweise einen Beleg dafür darstellt, dass das Kriterium in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c erfuellt ist.

100. In dieser Hinsicht merke ich an, dass alle angeführten Eintragungen entweder für Bildmarken (die Elemente zusätzlich zu dem Ausdruck Doublemint" enthalten) oder (zumindestens ursprünglich) aufgrund von nationalen Rechtsvorschriften bewilligt worden sind, die nicht der Harmonisierung durch die Markenrichtlinie unterlagen (und damit keinen Beweis dafür liefern, dass die Kriterien in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie erfuellt waren).

101. Da darüber hinaus klar ist, dass die Beschwerdekammer das den ersten Punkt betreffende Argument der Firma Wrigley geprüft hat, fällt es mir nicht schwer, es in diesem Stadium zurückzuweisen.

102. Was den zweiten Punkt angeht, ist klar, dass die Beschwerdekammer Doublemint" im Lichte seiner Fähigkeit geprüft hat, Geschmack als ein Merkmal einer Ware zu bezeichnen. Das Amt hat unwidersprochen festgestellt, dass das vorliegende Verfahren nicht den Antrag auf Eintragung in Bezug auf Waren in den Klassen 25 und 28 betrifft, bei denen Geschmack normalerweise kein hervorstechendes Merkmal ist. Was die übrigen Warenklassen angeht, können wohl nur Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" in Klasse 3 normalerweise keinen (Minze-)Geschmack als Merkmal haben. Sie können jedoch Minze als ein anderes organoleptisches Merkmal haben, in Bezug auf das die Beurteilung gleich ausfallen würde.

Ergebnis

103. In Anbetracht all der vorstehenden Erwägungen bin ich der Auffassung, dass der Gerichtshof

1. das Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-193/99 aufheben,

2. die Klage in jener Rechtssache abweisen und

3. der Wm Wrigley Jr Company die Kosten des erstinstanzlichen und des Rechtsmittelverfahrens auferlegen sollte.