SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

PAOLO MENGOZZI

vom 10. Februar 20091( )

Rechtssache C‑487/07

L’Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie,

Laboratoires Garnier & Cie

gegen

Bellure NV,

Malaika Investments Ltd,

Starion International Ltd

(Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal [England & Wales])

„Rechtsangleichung – Marken – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 5 Abs. 1 Buchst. a – Benutzung einer fremden Marke für identische Erzeugnisse in vergleichender Werbung – Art. 5 Abs. 2 – Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Marke – Vergleichende Werbung – Richtlinien 84/450/EWG und 97/55/EWG – Art. 3a Abs. 1 – Zulässigkeitsvoraussetzungen für vergleichende Werbung – Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Marke des Mitbewerbers – Imitation oder Nachahmung der durch die Marke des Mitbewerbers geschützten Erzeugnisse“

1 Mit dem vorliegenden Ersuchen um Vorabentscheidung stellt der Court of Appeal (England & Wales) dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken( ) sowie des Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende und vergleichende Werbung( ) in der Fassung der Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997( ).

I – Rechtlicher Rahmen

2 Art. 5 der Richtlinie 89/104( ) mit der Überschrift „Rechte aus der Marke“ lautet wie folgt:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr:

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

…“

3 Nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 mit der Überschrift „Beschränkung der Wirkungen der Marke“ gewährt die Marke „ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift;

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung,

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht“.

4 Die Richtlinie 97/55 hat in die Richtlinie 84/450, die ursprünglich nur die irreführende Werbung betraf, eine Reihe von Vorschriften über vergleichende Werbung eingefügt.

5 Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 in der Fassung der Richtlinie 97/55 (im Folgenden: Richtlinie 84/450)( ) definiert „vergleichende Werbung“ im Sinne dieser Richtlinie als „jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht“.

6 Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 bestimmt:

„Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

…

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft.

…

g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar.“

II – Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

7 L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie und Laboratoires Garnier & Cie (im Folgenden zusammen: L’Oréal) sind Unternehmen der Gruppe L’Oréal, die u. a. Luxusparfums herstellt und vertreibt.

8 L’Oréal ist u. a. Inhaber der folgenden nationalen (britischen), internationalen und Gemeinschaftsmarken, die für Parfums und andere Duftstoffe eingetragen sind:

– der Marken „Trésor“:

– nationale Zeichenmarke Tresor (ohne Akzent, im Folgenden: Wortmarke Trésor);

– nationale Wortbildmarke in Form eines von vorne und von der Seite dargestellten Parfumflakons, das insbesondere das Wort Trésor aufweist;

– Wortbildmarke in Form einer von vorne dargestellten Parfumschachtel, auf der sich insbesondere das Wort Trésor findet.

– der Marken „Miracle“:

– Gemeinschaftswortmarke Miracle (im Folgenden: Wortmarke Miracle);

– Gemeinschaftswortbildmarke in Form eines von vorne dargestellten Parfumflakons, das insbesondere das Wort Miracle aufweist;

– internationale Wortbildmarke in Form einer von vorne dargestellten farbigen Parfumschachtel, auf der sich insbesondere das Wort Miracle findet;

– der nationalen Wortmarke Anaïs-Anaïs;

– der Marken „Noa“:

– nationale Wortmarke Noa Noa;

– nationale und Gemeinschaftswortbildmarke, die beide das Wort Noa in stilisierter Form aufweisen.

9 Die Bellure NV, eine Gesellschaft belgischen Rechts, begann 1996 bzw. 2001 mit dem europaweiten Vertrieb von Parfums der Produktlinien Creation Lamis und Dorall, die für ihre Rechnung und mit dem von ihr gewünschten Design in einem Drittland hergestellt wurden. Die Starion International Ltd (im Folgenden: Starion) erwarb diese Parfums von Bellure, um sie an Großhändler und Discounter im Vereinigten Königreich weiterzuverkaufen. Die Starion vertrieb in diesem Mitgliedstaat auch Parfums der Produktlinie Stitch. Die Malaika Investments Ltd verkaufte unter der Firma Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (im Folgenden: Malaika) im Großhandel des Vereinigten Königreichs Parfums der Produktlinie Creation Lamis, die ihr von Starion geliefert wurden. Die Parfums der drei genannten Produktlinien waren Imitationen des Dufts erfolgreicher Parfums und wurden im Einzelhandel zu äußerst niedrigen Preisen (weniger als 4 GBP) verkauft.

10 Im Rahmen des Vertriebs dieser Parfums im Vereinigten Königreich verwendeten Starion und Malaika Vergleichslisten, die sie auch ihren Wiederverkäufern überließen und in denen jedes dieser Parfums einem Luxusparfum, das durch Hinweis auf dessen Wortmarke gekennzeichnet war, wegen der Ähnlichkeit des Duftes gegenübergestellt war (im Folgenden: Vergleichslisten). In diesen Listen waren die Wortmarken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa Noa von L’Oréal angeführt.

11 Außerdem wurden vier Parfums der Produktlinien Creation Lamis und ein Parfum der Produktlinie Dorall in Flakons und Schachteln verkauft, die eine allgemeine Ähnlichkeit mit den Flakons und Schachteln der Parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs oder Noa aufwiesen, auch wenn unstreitig ist, dass diese Ähnlichkeit nicht geeignet war, Wiederverkäufer oder Verbraucher bezüglich des Ursprungs des Erzeugnisses irrezuführen.

12 L’Oréal erhob beim High Court of Justice (England & Wales) u. a. gegen Bellure, Starion und Malaika Klage wegen Markenverletzung. Sie machte zum einen geltend, dass die Benutzung von Vergleichslisten durch Starion und Malaika eine Verletzung der Rechte aus ihren Wortmarken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa Noa sowie der Wortbildmarken Noa und damit einen Verstoß gegen Art. 10 Abs. 1 des Trade Mark Act 1994 (im Folgenden: TMA) darstelle, durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 in innerstaatliches Recht umgesetzt worden sei. Zum anderen brachte sie vor, dass die Nachahmung von Namen, Flakons und Schachteln ihrer Parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa und der Verkauf von Parfums in den nachgeahmten Flakons und Schachteln eine Verletzung der Rechte insbesondere aus ihren Wortmarken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa Noa und ihren als Flakon bzw. Schachtel von Trésor oder Miracle gestalteten Marken und damit einen Verstoß gegen Art. 10 Abs. 3 TMA darstelle, durch den Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in innerstaatliches Recht umgesetzt worden sei.

13 Der High Court gab der auf Art. 10 Abs. 1 TMA gestützten Klage gegen die Verwendung der Vergleichslisten statt, während der auf Art. 10 Abs. 3 TMA gestützten Klage nur teilweise entsprochen wurde, da nur die Nachahmung der als Schachtel von Trésor bzw. als Flakon von Miracle gestalteten Marken festgestellt werden konnte.

14 Starion und Malaika (im Folgenden: Rechtsmittelführerinnen) legten gegen das Urteil des High Court beim Court of Appeal Rechtsmittel ein. L’Oréal legte ihrerseits Anschlussrechtsmittel ein, um die Nachahmung der Wortmarken Trésor und Miracle sowie der als Flakon von Trésor bzw. als Schachtel von Miracle gestalteten Marken feststellen zu lassen.

15 Der Court of Appeal hat die Anschlussberufung von L’Oréal zurückgewiesen und es im Übrigen zur Entscheidung des Rechtsstreits für erforderlich gehalten, dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Fällt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des Geruchs) der von ihm vermarkteten Waren mit den Merkmalen (und insbesondere dem Geruch) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

2. Fällt die Benutzung einer notorisch bekannten eingetragenen Marke im geschäftlichen Verkehr (insbesondere in einer Vergleichsliste) in der Weise, dass ein Händler auf ein Merkmal seines eigenen Produkts (insbesondere dessen Duft) so hinweist, dass dies

a) keine Verwechslungsgefahr hervorruft und

b) nicht den Verkauf der Produkte unter der notorisch bekannten eingetragenen Marke beeinträchtigt und

c) nicht die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie beeinträchtigt oder dem Ruf der Marke durch Verunglimpfung des Images oder durch Verwässerung oder auf andere Art und Weise schadet und

d) eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts des Händlers spielt,

unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104?

3. Wie ist die Wendung „in unlauterer Weise ausnutzen“ in Art. 3a Buchst. g der Richtlinie 84/450 über irreführende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55 über vergleichende Werbung geänderten Fassung auszulegen, und nutzt insbesondere ein Händler den Ruf einer notorisch bekannten Marke dadurch unlauter aus, dass er sein Produkt in einer Vergleichsliste mit einem Produkt unter der notorisch bekannten Marke vergleicht?

4. Wie ist die Wendung „eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung darstellen“ in Art. 3a Buchst. h dieser Richtlinie auszulegen, und erfasst sie den Fall, dass eine Partei lediglich wahrheitsgemäß angibt, ihr Produkt teile ein Hauptmerkmal (Geruch) eines notorisch bekannten, von einer Marke geschützten Produkts, ohne dass dies in irgendeiner Weise eine Verwechslung oder einen Irrtum hervorruft?

5. Entspricht die Benutzung eines Zeichens – das einer eingetragenen Marke von Ruf ähnelt, ihr aber nicht zum Verwechseln ähnlich sieht – durch einen Händler in der Weise, dass

a) die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie nicht beeinträchtigt oder gefährdet wird,

b) die eingetragene Marke oder ihr Ruf weder verunglimpft noch undeutlich gemacht wird und auch keine Gefahr besteht, dass dies geschieht,

c) die Verkäufe des Markeninhabers nicht beeinträchtigt werden und

d) der Markeninhaber nicht um den Lohn für die Förderung, die Pflege oder die Stärkung seiner Marke gebracht wird,

e) der Händler jedoch durch die Benutzung seines Zeichens aufgrund dessen Ähnlichkeit mit der eingetragenen Marke einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt,

der Ausnutzung des Rufs der eingetragenen Marke „in unlauterer Weise“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie?

16 Das vorlegende Gericht geht davon aus, dass die besagten Vergleichslisten vergleichende Werbung im Sinne der Richtlinie 84/450 seien, und stellt klar, dass die ersten vier Vorlagefragen gestellt werden, um über die Zulässigkeit der Verwendung der Wortmarken von L’Oréal in den Vergleichslisten der Rechtsmittelführerinnen zu entscheiden.

17 Demgegenüber geht es in der fünften Vorlagefrage darum, ob die Verwendung von Flakons und Schachteln, die denjenigen ähneln, die durch die als Schachtel von Trésor oder als Flakon von Miracle gestalteten Marken geschützt werden, durch die Rechtsmittelführerinnen zulässig ist.

III – Rechtliche Untersuchung

A – Zu den ersten vier Vorlagefragen

1. Einleitende Erwägungen

18 Die ersten vier Vorlagefragen betreffen allesamt die Benutzung einer fremden Marke durch einen Werbenden im Rahmen einer vergleichenden Werbung, die insbesondere in Vergleichslisten wie denen im vorliegenden Fall besteht. Dabei wird die fremde Marke verwendet, um Erzeugnisse zu kennzeichnen, allerdings nicht die des Werbenden, sondern die des Inhabers der Marke selbst.

19 Das vorlegende Gericht geht davon aus, dass die Verteilung dieser Vergleichslisten unter den Wiederverkäufern eine Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 84/450 darstellt. Es handelt sich nämlich um eine Äußerung bei der Ausübung eines Handels mit dem Ziel, den Absatz von Waren zu fördern.

20 Das vorlegende Gericht geht ferner wie bereits erwähnt davon aus, dass diese Werbung eine vergleichende Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 2a dieser Richtlinie ist, die begrifflich u. a. ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Werbenden und dem in der Werbemitteilung genannten Unternehmen (oder dessen dort genannten Erzeugnissen oder Dienstleistungen) voraussetzt. Die erste Vorlagefrage, die nicht die Vorschriften der Richtlinie 84/450 betrifft, bezieht sich auf die Benutzung einer Marke, die einem „Wettbewerber“ gehört.

21 Aus den Tatsachenfeststellungen des vorlegenden Gerichts ergibt sich, dass „die Produkte der Parteien in keinem Wettbewerb zueinander [stehen]. Sie gehören zu unterschiedlichen Preis- und Marktsektoren.“( ) Diese Feststellung steht meines Erachtens der Annahme einer vergleichenden Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 im vorliegenden Fall nicht entgegen, wenn man die weite Bedeutung berücksichtigt, die dem Wettbewerbsverhältnis beizumessen ist, das diese Vorschrift voraussetzt. Ich begnüge mich insoweit mit einem Hinweis auf die Darlegungen in den Nrn. 63 bis 90 meiner Schlussanträge in der Rechtssache De Landtsheer Emmanuel( ) sowie die Randnrn. 32 bis 42 des Urteils in dieser Rechtssache( ). Zu beachten ist insbesondere, dass in diesem Zusammenhang auch potenzielle Wettbewerbslagen und die Möglichkeiten der Entwicklung des aktuellen Standes der Märkte und der Verbrauchergewohnheiten von Bedeutung sind. Wie L’Oréal im Übrigen zutreffend betont hat, ist auch ein Wettbewerbsverhältnis, das nur auf einer Zwischenstufe der Vertriebskette (z. B. im Großhandel) besteht, von Bedeutung. Gegebenenfalls ist es Sache des vorlegenden Gerichts, die Frage zu vertiefen, ob im konkreten Fall im Licht der in diesem Urteil aufgestellten Auslegungskriterien ein von dieser Vorschrift vorausgesetztes Wettbewerbsverhältnis besteht.

22 Im vorliegenden Verfahren wird daher in Ermangelung von Anhaltspunkten, die offenkundig in die entgegengesetzte Richtung weisen würden, von der Annahme auszugehen sein, von der auch das vorlegende Gericht ausgeht, dass nämlich die besagten Vergleichslisten eine vergleichende Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 darstellen, ohne dass deshalb die Zulässigkeit der dritten und der vierten Vorlagefrage unter dem Blickwinkel ihrer Erheblichkeit für den Streitgegenstand der beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtssache in Zweifel gezogen werden könnte.

23 Vor Beantwortung der vier hier vorgelegten Fragen, insbesondere der ersten beiden, ist daher zu bestimmen, wie die Vorschriften über den Schutz der Marke, die einerseits in der Richtlinie 89/104, insbesondere den Art. 5 und 6, und andererseits in der Richtlinie 84/450, insbesondere in Art. 3a Abs. 1, enthalten sind, im Konflikt zwischen dem Erfordernis, die Marke zu schützen, und dem, den Einsatz vergleichender Werbung zu fördern, aufeinander abzustimmen sind.

24 In dem kürzlich ergangenen Urteil O2( ) hat der Gerichtshof hierzu bereits einige wichtige Klarstellungen getroffen. Er hat insbesondere festgehalten, dass

– „die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen [ist]“ und „[e]ine solche Benutzung … daher gegebenenfalls gemäß diesen Bestimmungen verboten werden [kann]“( );

– „der Inhaber einer eingetragenen Marke [trotzdem] nach diesen Vorschriften nicht dazu berechtigt ist, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt“( ).

25 Die Erfüllung der letztgenannten Bedingungen stellt mithin für den betreffenden Werbenden ein wirksames Verteidigungsmittel gegenüber einer auf die nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie 89/104 gestützten Klage dar. Diesbezüglich halte ich die in der Vorlageentscheidung vorgeschlagene und auch von L’Oréal vertretene Auslegung, wonach die Feststellung, dass diese Bedingungen erfüllt seien, allein deshalb den Schluss erlaube, dass die Benutzung der eingetragenen Marke (im Folgenden kurz: Marke) eines anderen in einer vergleichenden Werbung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 gestattet sei, weder für zutreffend noch für erforderlich. Auch wenn sich sagen lässt, dass eine solche Benutzung, die die Bedingungen des Art. 3a der Richtlinie 84/450 erfüllt, „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht“, bleibt doch zu beachten, dass eine Beschränkung der Wirkungen der Marke nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 voraussetzt, dass eine der dort in Buchst. a bis c vorgesehenen Bedingungen erfüllt ist. Im vorliegenden Fall kann meines Erachtens aber keine dieser Bedingungen in Betracht gezogen werden, und daher eignet sich keine dazu, das auf die Erfüllung der Voraussetzungen des Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 gestützte Verteidigungsvorbringen in der Richtlinie 89/104 „unterzubringen“. Ich stimme insbesondere mit dem in der Sitzung vom Vertreter der Kommission geäußerten Standpunkt überein, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. b nur die Benutzung von Markenbestandteilen betrifft, die eines der in der Vorschrift genannten Merkmale des Erzeugnisses oder der Dienstleistung beschreiben (beschreibende „Angaben“). Das Urteil adidas und adidas Benelux bestätigt das meines Erachtens durch die Feststellung, dass „Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie … dabei speziell darauf ab[zielt], allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu erhalten, beschreibende Angaben zu benutzen“, „also … eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses [ist]“( ). Die Erfüllung der Bedingungen des Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 stellt meines Erachtens ein eigenständiges Verteidigungsmittel dar, das zu denen der Art. 6 und 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 hinzutritt und geeignet ist, eine Klage gegen eine vergleichende Werbung zu Fall zu bringen, die auf die nationalen Vorschriften zur Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie 89/104 gestützt wird.

2. Zu den ersten beiden Vorlagefragen nach der Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104

26 Da die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nicht allein deshalb der Anwendung des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 entzogen ist, weil sie im Rahmen vergleichender Werbung erfolgt, sondern unter bestimmten Voraussetzungen aufgrund der genannten Vorschrift verboten werden kann, sind die ersten beiden Vorlagefragen anhand einer Prüfung gerade dieser Voraussetzungen unter Berücksichtigung der Angaben in diesen Fragen zu beantworten.

27 Wie das vorlegende Gericht selbst unterstreicht, ist die erste Vorlagefrage dem Gerichtshof im Kern bereits vom selben Gericht in einem Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache gestellt worden, in der das Urteil O2 ergangen ist. In dem diesem Ersuchen zugrunde liegenden Verfahren hatte das vorlegende Gericht den Preis als Merkmal, das Gegenstand des Vergleichs der (Mobilfunk‑)Dienste des Werbenden und derjenigen des Inhabers der vom Werbenden in einer vergleichenden Werbung benutzten Marke war, ausgemacht, während in unserem Fall der Duft (der Parfums) das Merkmal ist, auf den sich der Vergleich bezieht.

28 Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Fällen ist, dass in der Rechtssache O2 vor dem vorlegenden Gericht über die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers nicht identischen, aber ihr ähnlichen Zeichens durch den Werbenden gestritten wurde, während die in der Werbung vorgestellten Dienste der beiden übereinstimmten. Aus diesem Grund hat der Gerichtshof im Urteil O2 in seiner Antwort auf die erste Vorlagefrage, die im Wesentlichen ebenso formuliert war wie die erste Vorlagefrage hier im Verfahren, allein Buchst. b des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ausgelegt, da er eine Auslegung des Buchst. a dieser Bestimmung nicht für notwendig hielt. Im vorliegenden Fall wird hingegen vor dem vorlegenden Gericht im Rahmen der Klage gegen die von den Rechtsmittelführerinnen verwendeten Vergleichslisten über die Benutzung eines mit der fremden Marke identischen Zeichens durch den Werbenden für Erzeugnisse, die mit den durch diese Marke gekennzeichneten identisch sind( ), gestritten.

29 Folglich ist die erste Frage im vorliegenden Verfahren, die sich auf Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 insgesamt bezieht, so zu verstehen, dass das vorlegende Gericht wissen möchte, ob Buchst. a dieser Vorschrift dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer Marke einem Dritten verbieten kann, ein mit dieser Marke identisches Zeichen in einer vergleichenden Werbung für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denen übereinstimmen, für die die Marke eingetragen wurde, auch wenn diese Benutzung bezüglich der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr für das Publikum hervorruft.

30 Auf der anderen Seite ersucht das vorlegende Gericht mit der zweiten Vorlagefrage ausdrücklich um eine Auslegung allein des Buchst. a des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104, weil es wissen möchte, ob der Inhaber einer notorisch bekannten Drittmarke aufgrund der genannten Bestimmung untersagen lassen kann, ein mit dieser Marke identisches Zeichen im Geschäftsverkehr, insbesondere in einer vergleichenden Werbung für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denen übereinstimmen, für die die Marke eingetragen wurde, auch wenn diese Benutzung, obzwar sie für die Förderung der Waren des Dritten eine wichtige Rolle spielt, bezüglich der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr für das Publikum hervorruft, die Umsätze der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht beeinträchtigt und deren Ruf in keiner Weise beeinträchtigt.

31 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss unbedingt für das Publikum bezüglich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr bestehen – d. h. die Gefahr, dass das Publikum annehmen kann, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen –, damit die Benutzung eines mit der fremden Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens als gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verboten angesehen werden kann. Das Verbot in der Vorschrift gilt mit anderen Worten nur, wenn die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt zu werden droht( ).

32 Muss man auch bei dem Verbot in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der genannten Richtlinie zu dem gleichen Ergebnis gelangen?

33 Diese Frage – die nach dem Urteil O2, wie die Rechtsmittelführerinnen bemerken, unabhängig von der Möglichkeit beantwortet werden muss, sich gegenüber diesem Verbot unter Berufung auf Art. 6 der Richtlinie 89/104 oder Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 zu verteidigen – ist nach Auffassung der Kommission zu bejahen. Ihrer Ansicht nach will Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie in seiner Gesamtheit ausschließlich die Hauptfunktion der Marke sichern, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern sicherstellen. Zur Stützung dieses Standpunkts beruft sie sich insbesondere auf die Urteile Arsenal, Anheuser-Busch und Adam Opel( ). Die erste Vorlagefrage müsse daher verneint werden. Die Rechtsmittelführerinnen sind gleicher Meinung.

34 Demgegenüber schlagen L’Oréal und die französische Regierung vor, die erste Vorlagefrage zu bejahen. Nach ihrer Meinung will Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nicht allein die Hauptfunktion der Marke schützen, nämlich den Verbrauchern die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, sondern auch einen Schutz für die übrigen Funktionen der Marke bieten. Hierfür werden der zehnte Erwägungsgrund der genannten Richtlinie und die bereits angeführten Urteile Arsenal, Anheuser‑Busch und Adam Opel ins Feld geführt. L’Oréal macht geltend, dass die besagte Vorschrift insbesondere die „Kommunikationsfunktionen“ der Marke schütze, wie sich aus den Urteilen Parfums Christian Dior( ) und Boehringer Ingelheim u. a.( ) des Gerichtshofs sowie aus dem Urteil VIPS des Gerichts( ) ergebe. Auch die französische Regierung, die an die Funktion der Marke erinnert, „ihrem Inhaber zu ermöglichen, das Image der eigenen Marke bei den Verbrauchern zu kontrollieren und zu schützen“, beruft sich auf das Urteil Parfums Christian Dior, das die besagte Funktion gerade in Bezug auf die notorisch bekannten Marken, die Luxusparfums kennzeichneten, anerkannt habe.

35 Ich verweise darauf, dass es nach dem neunten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 „[z]ur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs … von wesentlicher Bedeutung [ist], zu erreichen, dass die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen“, und dass hiervon „die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt [bleibt], bekannten Marken einen weiter gehenden Schutz zu gewähren“.

36 Zum ersten Aspekt möchte ich bemerken, dass sich die Tragweite des von der Richtlinie 89/104 vorgeschriebenen harmonisierten Markenschutzes im Wesentlichen aus Art. 5 Abs. 1 und 3 und den Beschränkungen der Art. 6 und 7 der Richtlinie selbst ergibt.

37 Was den zweiten Aspekt betrifft, so erlaubt Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie den Mitgliedstaaten, den bekannten Marken einen gegenüber Art. 5 Abs. 1 verstärkten Schutz zu gewähren. Anders als die letztgenannte Vorschrift verpflichtet Art. 5 Abs. 2 die Mitgliedstaaten nämlich nicht dazu, den von ihm vorgesehenen Schutz in ihr nationales Recht einzuführen, sondern räumt ihnen lediglich die Möglichkeit zur Einführung eines solchen Schutzes ein. Wenn ein Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, genießen die notorisch bekannten Marken also sowohl den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 als auch den nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie( ).

38 Was den Schutz anbelangt, der der Marke gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 unbedingt gewährt werden muss, so ist der Standpunkt der Kommission, dass diese Vorschrift allein die Funktion der Marke als Herkunftsbezeichnung schützen soll, gewiss nicht abwegig. Der zehnte Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104, der allgemein den „durch die eingetragene Marke gewährten Schutz“ behandelt, weist, ohne sich offenkundig auf die Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, darauf hin, dass „[d]ie Verwechslungsgefahr … die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar[stellt]“. Wenn nach diesem Erwägungsgrund dieser Schutz „im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen [absolut ist]“, könnte dies einfach bedeuten, dass der Inhaber der Marke in diesem Fall nicht den Beweis der Verwechslungsgefahr zu erbringen hat( ), weil diese vermutet wird( ), und nicht notwendig, dass die Benutzung der Marke auch ohne das Vorliegen einer solchen Gefahr verboten werden kann. Im Urteil adidas und adidas Benelux( ) ist zu lesen, dass „[d]ie Verwechslungsgefahr … die spezifische Voraussetzung für den durch die eingetragene Marke gewährten Schutz insbesondere gegen die Benutzung nicht identischer Zeichen durch Dritte dar[stellt]“.

39 Dennoch lässt sich diesem zehnten Erwägungsgrund in der Tat entnehmen, dass es Zweck des besagten Schutzes ist, „insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten“( ).

40 Ebenfalls bei der Würdigung dieses Auslegungsproblems hat der Gerichtshof im Urteil Arsenal( ) zum ersten Mal festgestellt, dass „das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann“, und dass „[d]ie Ausübung dieses Rechts … daher auf Fälle beschränkt bleiben [muss], in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte“.

41 Auch wenn der Gerichtshof diese Aussagen in den späteren Urteilen Anheuser Busch( ) und Adam Opel( ) bekräftigt hat, kann doch eine gewisse Entwicklung ihrer Tragweite festgestellt werden.

42 In der Rechtssache Arsenal war der Gerichtshof insbesondere aufgerufen, „zu bestimmen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie es dem Markeninhaber gestattet, jede Benutzung im geschäftlichen Verkehr eines mit der Marke identischen Zeichens durch Dritte für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, zu verbieten, oder ob dieses Abwehrrecht dafür, dass der Inhaber es ausüben kann, voraussetzt, dass insofern ein spezifisches Interesse des Inhabers als Markeninhaber gegeben ist, als die Benutzung des fraglichen Zeichens durch einen Dritten eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen würde oder könnte“( ).

43 In diesem Kontext hat der Gerichtshof die oben in Nr. 40 wiedergegebenen Erwägungen angestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass „[d]er Inhaber … die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nicht verbieten [kann], wenn diese Benutzung im Hinblick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht beeinträchtigen kann“( ).

44 Das Fazit, das sich dem Urteil Arsenal offensichtlich entnehmen lässt, ist mithin, dass die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nicht notwendig zu einer Beeinträchtigung oder der Gefahr einer Beeinträchtigung der Funktionen der Marke führt und dass nur bei Vorliegen einer Beeinträchtigung oder der Gefahr einer Beeinträchtigung einer der Funktionen der Marke die Benutzung eines mit dieser identischen Zeichens durch einen Dritten gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 verboten werden kann (d. h. die Ausübung des ausschließlichen Rechts ist diesen Fällen „vorbehalten“). Aus diesem Grund hat der Gerichtshof entschieden, dass bestimmte Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken vom Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie ausgeschlossen sind: Sie beeinträchtigen keines der Interessen, die diese Bestimmung schützen soll, und fallen daher nicht unter den Begriff der Benutzung in deren Sinn( ).

45 Das Urteil Arsenal hat die Beeinträchtigung (oder die Gefahr einer solchen) einer der Funktionen der Marke zur Voraussetzung für die Ausübung des ausschließlichen Rechts nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a erhoben, wie sich aus Randnr. 16 des Urteils Céline ergibt( ). Bei genauem Zusehen bedeutet dies indessen noch nicht, dass die Benutzung der Marke durch einen Dritten nach der genannten Vorschrift verboten werden kann, wenn eine Beeinträchtigung oder die Gefahr der Beeinträchtigung irgendeiner der Funktionen der Marke vorliegt, oder anders ausgedrückt, dass alle Funktionen, die die Marke haben kann, rechtlich durch ebendiese Vorschrift geschützt werden. Im Urteil Arsenal werden die verschiedenen Funktionen der Marke nicht genannt, und es wird auch nicht eindeutig festgestellt, dass alle Funktionen durch Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 rechtlich geschützt werden. Im Übrigen hatte der Gerichtshof dem Sachverhalt des Ausgangsverfahrens eine Beeinträchtigung (oder die Gefahr einer solchen) der Hauptfunktion der Marke, nämlich der „Herkunftsgarantie“ der Ware, entnommen( ). Es lässt sich daher sagen, dass er im Urteil Arsenal den Schutz anderer Funktionen der Marke als der Hauptfunktion nach der besagten Vorschrift nicht hat ausschließen wollen, ohne ihn allerdings anzuerkennen, und so letztlich die Frage offengelassen hat.

46 Meines Erachtens hat jedoch der Gerichtshof mit dem Urteil Adam Opel einen weiteren Schritt in Richtung einer Anerkennung des Schutzes anderer Funktionen der Marke als der Hauptfunktion aufgrund der genannten Vorschrift getan.

47 In diesem Urteil hat der Gerichtshof unter Weiterentwicklung der oben in Nr. 40 wiedergegebenen Erwägungen zunächst festgestellt, dass „die Anbringung eines mit einer für Spielzeug eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten auf Modellfahrzeugen gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie nur verboten werden [kann], wenn es die Funktionen dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte“( ), und dann im Ergebnis, allerdings unter Weglassung des Wortes „nur“, diese Auffassung zugrunde gelegt und entschieden: „Ist eine Marke sowohl für Kraftfahrzeuge – für die sie bekannt ist – als auch für Spielzeug eingetragen, stellt die Anbringung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genannten Modelle eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie dar, die der Inhaber der Marke verbieten darf, wenn diese Benutzung die Funktionen der Marke als für Spielzeug eingetragene Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.“( ) Es dürfte nicht willkürlich sein, anzunehmen, dass diese Stellungnahme nicht einfach der Bestätigung gleichkommt, dass mangels einer Beeinträchtigung (oder der Gefahr einer solchen) einer Funktion der Marke der in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a vorgesehene Schutz nicht aktiviert werden kann (kein Schutz, wenn nicht wenigstens eine Funktion der Marke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt zu werden droht), sondern zum Ausdruck bringt, dass die Aktivierung dieses Schutzes eine Beeinträchtigung (oder die Gefahr einer Beeinträchtigung) irgendeiner der Funktionen der Marke voraussetzt (Schutzgewährung, wenn irgendeine Funktion der Marke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt zu werden droht).

48 Auch in diesem Urteil hat der Gerichtshof indessen nicht angegeben, welche anderen Funktionen der Marke neben der Hauptfunktion bestehen, wobei übrigens im Ausgangsverfahren auch nicht geltend gemacht worden war, dass die fragliche Benutzung „andere Funktionen dieser Marke als ihre Hauptfunktion beeinträchtige“( ).

49 Die in der Rechtsprechung festzustellende Entwicklung des Gedankens eines Schutzes auch anderer Funktionen als der der Herkunftsgarantie durch Art. 5 Abs. 1 Buchst. a wirft aber einige wichtige Fragen auf wie gerade die der Definition dieser Funktionen und weiter die der Prüfung, in welcher Weise dieser Schutz mit dem Schutz der notorisch bekannten Marke nach Art. 5 Abs. 2 der besagten Richtlinie zu vereinbaren und abzustimmen ist, zumal die letztgenannte Vorschrift, soweit sie sich auf die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer solchen Marke bezieht, ebenfalls Funktionen der Marke bewahren will.

50 Zur ersten Frage ist festzustellen, dass weder die Richtlinie 89/104 noch, soweit ich sehe, die Rechtsprechung des Gerichtshofs eine Aufzählung und Beschreibung anderer Funktionen der Marke als der der Herkunftsgarantie bieten.

51 Einen nützlichen Beitrag hierzu hat Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Parfums Christian Dior( ) geliefert. Nach dem Hinweis, dass „der Gerichtshof immer die Rolle der Marken bei der Bezeichnung der Herkunft der Erzeugnisse betont hat, … [je]doch nicht sagen [wollte], dass man sich auf Markenrechte nur stützen kann, um diese Funktion aufrechtzuerhalten“, hat der Generalanwalt andere mögliche Funktionen der Marke genannt, die er aber als Bestandteil oder als Ableitung aus der Hauptfunktion ansah: die „Qualitätsfunktion“, d. h. die Funktion, „Eigenschaften [zu] symbolisieren, die die Verbraucher mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen verbinden und die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen die Erwartungen erfüllen“, sowie die „‚Kommunikations‘-, Investitions- oder Werbefunktionen“, die „sich daraus ergeben, dass die Investition in die Förderung eines Erzeugnisses um die Marke herum aufgebaut [wird]“ und „Werte [sind], die als solche Schutz ver[dienen], selbst wenn kein Missbrauch aufgrund von Fehldarstellungen der Herkunft oder der Qualität vor[liegt]“.

52 Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer hat in seinen Schlussanträgen in der dem Urteil Arsenal zugrunde liegenden Rechtssache( ) die Auffassung vertreten, dass es „eine grobe Vereinfachung [ist], die Funktion der Marke auf die Angabe des Herstellungsunternehmens zu begrenzen“. Nach seiner Meinung ist „sich der Benutzer in den meisten Fällen nicht bewusst …, wer die von ihm konsumierten Waren herstellt“, während die Marke „ein Eigenleben [entfaltet, und] … eine Qualität, einen Ruf und in bestimmten Fällen eine Lebensauffassung aus[drückt]“. Betrachte man „das gegenwärtige Funktionieren des Marktes und das Verhalten des durchschnittlichen Verbrauchers“, so gebe es „keinen Grund, warum diese anderen Funktionen der Marke nicht geschützt werden sollten, sondern nur die Funktion der Angabe der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen“( ).

53 Zur Garantie der Qualität oder vielleicht eher der qualitativen Beständigkeit (oder Homogenität) der mit der Marke gekennzeichneten Waren ist gesagt worden, dass es höchstens um einen Aspekt der Funktion der Herkunftsgarantie geht( ). Das mit der Marke verbundene ausschließliche Recht schützt die Interessen des Inhabers der Marke und kann von den Verbrauchern nicht geltend gemacht werden, um eine bestimmte Qualität der Erzeugnisse durchzusetzen. Auch wenn die qualitative Beständigkeit im Allgemeinen im Interesse des Herstellers als Inhaber der Marke liegen dürfte, ist sie nicht ohne Weiteres durch die Ursprungsidentität der Ware und die daraus folgende einheitliche Kontrolle der durch die Marke garantierten Qualität der Ware sichergestellt. Wie unlängst Generalanwältin Kokott bemerkt hat, soll „das Markenrecht die Möglichkeit einer Kontrolle der Qualität der Erzeugnisse gewährleisten und nicht die tatsächliche Ausübung dieser Kontrolle“( ). Die Marke erlaubt mithin ihrem Inhaber nicht nur, zu vermeiden, dass Waren als aus eigener Produktion stammend erscheinen, obwohl sie es nicht sind (Funktion der Herkunftsgarantie), sondern auch, zu vermeiden, dass Waren aus eigener Produktion, nachdem sie von ihm oder mit seiner Zustimmung erstmals in den Verkehr gebracht worden sind, auf den darauffolgenden Vertriebsstufen Veränderungen ihrer Qualität erfahren, die er nicht gebilligt hat (vgl. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104).

54 Was die mit der Marke verbundenen Kommunikationsfunktionen betrifft, auf die sich L’Oréal beruft, so scheint es zweifelsfrei, dass die Marke den Verbrauchern Informationen unterschiedlicher Art über die mit ihr gekennzeichneten Waren übermitteln kann. Es kann sich um Informationen handeln, die unmittelbar durch das Zeichen vermittelt werden, das die Marke bildet (z. B. Informationen über materielle Eigenschaften der Ware, die durch beschreibende Elemente vermittelt werden, die gegebenenfalls in einer komplexen Marke enthalten sind), oder häufiger um „gespeicherte“ Informationen( ) über die Marke infolge der Verkaufsförderung oder Werbung des Markeninhabers – z. B. Botschaften über immaterielle Eigenschaften, die das Image des Produkts oder des Unternehmens allgemein (etwa bezüglich Qualität, Verlässlichkeit, Seriosität usw.) oder speziell (z. B. bezüglich eines gewissen Stils, Luxus, Kraft) formen. Diese Eigenschaft, Informationen zu vermitteln, verdient auch dann Schutz, wenn ihre Benutzung durch einen Dritten nicht geeignet ist, Verwirrung bezüglich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen( ).

55 Der Gerichtshof hat, wie L’Oréal in Erinnerung gerufen hat, in seiner Rechtsprechung durch die Zuerkennung des ausschließlichen Rechts nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 den „Ruf“ der Marke bereits als schutzwürdig anerkannt. Nach Ansicht des Gerichtshofs kann „[d]ie Schädigung des Rufes der Marke … für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie sein, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind“( ).

56 Es stellt insbesondere einen berechtigten Grund im Sinne dieser Vorschrift dar, wenn die Aufmachung einer umgepackten Ware geeignet ist, den Ruf der Marke zu schädigen, mit der die Ware versehen ist( ). So kann etwa „die Aufmachung eines umgepackten Arzneimittels insbesondere in dem Fall unangemessen sein und folglich dem Ansehen der Marke schaden, in dem die Verpackung oder der Aufkleber zwar nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich, aber so beschaffen sind, dass sie den Wert der Marke beeinträchtigen, indem sie das mit einer solchen Ware verbundene Image der Zuverlässigkeit und Qualität sowie das Vertrauen, das sie bei den betroffenen Verkehrskreisen wecken kann, schädigen“( ). Außerdem muss ein Wiederverkäufer, wenn er eine Marke benutzt, um den weiteren Vertrieb der mit der Marke versehenen Luxus- und Prestigewaren anzukündigen, darauf bedacht sein, „mit seiner Werbung die Wertschätzung der Marke nicht dadurch zu beeinträchtigen, dass er den Luxus- und Prestigecharakter der betreffenden Waren sowie die von ihnen ausgehende luxuriöse Ausstrahlung beeinträchtigt“( ).

57 Dies bestätigt zwar, dass der Schutz der Marke durch die Zuerkennung des ausschließlichen Rechts nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 über die Notwendigkeit, die Funktion der Herkunftsgarantie der Marke sicherzustellen, und damit über die einer Verwechslungsgefahr bezüglich des Ursprungs der Waren oder Dienstleistungen hinausgeht, lässt aber die Frage offen, inwieweit der Schutz insbesondere der Kommunikationsfunktionen der Marke und des Ansehens der Marke gegen die Benutzung einer identischen Marke für identische Produkte unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 (womit sämtliche Marken und nicht nur die bekannten erfasst wären) und inwieweit er unter Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie fällt, eine Vorschrift, die nach ständiger Rechtsprechung ebenfalls, aber nur für bekannte Marken, einen Schutz vorsieht, der keine Verwechslungsgefahr für das Publikum voraussetzt( ). Diese Frage ist vor allem deshalb heikel, weil

– die beiden Vorschriften eine unterschiedliche Regelung treffen, da der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 für die Mitgliedstaaten zwingend vorgeschrieben, der nach Art. 5 Abs. 2 hingegen fakultativ ist;

– der Gerichtshof mit dem Urteil Davidoff klargestellt hat, dass Art. 5 Abs. 2 auch für Waren und Dienstleistungen, die mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind – und nicht nur, wie die Vorschrift ausdrücklich vorsieht, für nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen( ) gilt.

58 Die Gewährung eines fakultativen Schutzes im Sinne des Art. 5 Abs. 2 gegen eine Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke, die durch die Benutzung eines identischen Zeichens für identische Erzeugnisse verursacht wird, scheint dem Gedanken zu widersprechen, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. a alle Funktionen der Marke gegen eine solche Benutzung schützen soll. In diesem Sinne scheint mir die Auslegung der letztgenannten Vorschrift den Vorzug zu verdienen, die vom Ansatz im Urteil Arsenal (kein Schutz, wenn nicht wenigstens eine Funktion der Marke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt zu werden droht) ausgeht und nicht von dem, der dem Urteil Adam Opel entnommen werden könnte (Schutz, wenn eine beliebige Funktion der Marke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt zu werden droht). Es ist indessen nicht auszuschließen, dass die weite Auslegung des Art. 5 Abs. 2 in der Rechtsprechung seit dem Urteil Davidoff, die ich in der vorstehenden Nummer (zweiter Gedankenstrich) angeführt habe, neben den in der Vorschrift ausdrücklich genannten Fällen natürlich auch die Fälle der Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens für eine ähnliche Ware oder Dienstleistung, die der Benutzung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens für eine identische Ware oder Dienstleistung und die der Benutzung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens für eine ähnliche Ware oder Dienstleistung erfasst, nicht aber auch die Fälle der Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens für eine identische Ware oder Dienstleistung, die nach wie vor unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a fiele.

59 Angesichts der Umstände des vorliegenden Falls ist es allerdings für die Beantwortung der vom Court of Appeal vorgelegten Fragen nicht erforderlich, die Prüfung der in den beiden vorstehenden Nummern skizzierten Auslegungsprobleme noch zu vertiefen oder die Funktionen der Marke, die gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a schutzwürdig sind, erschöpfend zu beschreiben.

60 Insoweit weise ich darauf hin, dass die ersten beiden Vorlagefragen auf der Feststellung des vorlegenden Gerichts beruhen, dass in diesem Fall weder beim Publikum eine Verwechslungsgefahr bezüglich des Ursprungs der Erzeugnisse besteht und damit die Hauptfunktion der Marken, für die Schutz beansprucht wird, auch nicht beeinträchtigt wird, noch eine Schädigung der Wertschätzung dieser Marken und damit der (Kommunikations‑)Funktionen, die diese dank dieser Wertschätzung haben, eingetreten ist. L’Oréal macht ersichtlich keine Beeinträchtigung anderer als der eben genannten Funktionen seiner Marken geltend. Außerdem führt sie in ihren schriftlichen Erklärungen nach dem Hinweis auf die Kommunikationsfunktionen der Marken, für die sie Schutz beansprucht, keinerlei Schädigung (oder die Gefahr einer Schädigung) der Wertschätzung dieser Marken an, sondern macht lediglich geltend, dass die von ihr beanstandete Benutzung der Marken den Rechtsmittelführerinnen ermögliche, diese Wertschätzung in unlauterer Weise( ) auszunutzen. Diese Ausnutzung der Wertschätzung bedeutet indessen anders als die Fälle der Beschädigung oder Herabsetzung der bekannten Marke nicht, dass die Benutzung der Marken die Kommunikationsfunktionen gefährdet oder zu gefährden droht, die diese dank ihrer Wertschätzung haben.

61 Meines Erachtens können daher die erste und die zweite Vorlagefrage wie folgt beantwortet werden: Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten zu verbieten, ein mit dieser Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, in einer vergleichenden Werbung zu benutzen, wenn diese Benutzung weder die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie noch eine andere Funktion dieser Marke beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, selbst wenn diese Benutzung eine bedeutende Rolle für die Förderung dieser Ware des Werbenden spielt, da sie ihm insbesondere ermöglicht, die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise auszunutzen.

62 Ich möchte allerdings sofort klarstellen, dass eine solche Benutzung der Marke zwar nicht gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 verboten werden kann, wohl aber, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, aufgrund der (nationalen Vorschriften zur Umsetzung der) Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie und/oder Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 verfolgt werden kann.

63 Gerade auf die letztgenannte Vorschrift konzentrieren sich die dritte und die vierte Vorlagefrage, die ich der Reihe nach prüfen werde, aber nicht ohne vorab darauf hinzuweisen, dass die Klage von L’Oréal gegen die besagten Vergleichslisten nach der Vorlageentscheidung nur auf die nationale Vorschrift zur Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 (Art. 10 Abs. 1 TMA) und nicht auch auf die Vorschrift zur Umsetzung des Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie oder unmittelbar auf die Vorschrift über vergleichende Werbung gestützt wird.

64 Das vorlegende Gericht wird – falls es angesichts der Antwort des Gerichtshofs auf die ersten beiden Vorlagefragen davon ausgehen muss, dass im vorliegenden Fall die Tatbestandsmerkmale des Art. 10 Abs. 1 TMA nicht erfüllt sind – zu prüfen haben, ob die dritte und die vierte Vorlagefrage im Licht des innerstaatlichen Rechts (auch prozessualer Art) für die Entscheidung des Rechtsstreits, der bei ihm wegen der Zulässigkeit der Benutzung von Vergleichslisten anhängig ist, trotzdem noch relevant sind.

3. Zur dritten Vorlagefrage

65 Mit der dritten Vorlagefrage ersucht das vorlegende Gericht den Gerichtshof um Auslegung der in Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 gebrauchten Wendung „in unlauterer Weise ausnutzen“. Ausgehend von der – selbst von den Rechtsmittelführerinnen nicht beanstandeten – Prämisse, dass die Benutzung von Vergleichslisten diesen ermöglicht, den Ruf der Luxusparfums von L’Oréal auszunutzen, fragt das vorlegende Gericht, das zugleich unterstreicht, dass jede Art eines Vergleichs mit einem auf dem Markt wohlbekannten Produkt zu Werbezwecken potenziell ein Element des „Trittbrettfahrens“ aufweist, insbesondere im zweiten Teil der Vorlagefrage, ob der Vergleich mit einem Produkt einer bekannten Marke im Rahmen einer Vergleichsliste dem Werbenden ohne Weiteres erlaubt, den Ruf dieser Marke in unlauterer Weise auszunutzen.

66 Wie ich in früheren Schlussanträgen ausgeführt habe( ), hat die vergleichende Werbung zumeist den Vergleich mit einem bekannteren Mitbewerber zum Gegenstand und ist daher in gewissem Umfang mit einem „Anhängen“ an dessen Ruf oder den der entsprechenden Unterscheidungszeichen verbunden. Wenn der Gesetzgeber in Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 das Adjektiv „unlauter“ verwendet hat, so offensichtlich deshalb, weil er davon ausgegangen ist, dass die Ausnutzung des Rufs der Unterscheidungszeichen durch den Werbenden, für sich genommen, nicht ausreicht, um ein Verbot der vergleichenden Werbung zu rechtfertigen( ). Dazu muss die Ausnutzung vielmehr als „unlauter“ angesehen werden können. Man darf nämlich nicht außer Acht lassen, dass die Richtlinie 97/55 klar eine positive Grundhaltung des Gemeinschaftsgesetzgebers zur vergleichenden Werbung zum Ausdruck bringt, die ein legitimes Mittel zur Unterrichtung der Verbraucher und zur Belebung des Wettbewerbs zwischen den Lieferanten von Waren und Erbringern von Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher sein kann (vgl. den zweiten und fünften Erwägungsgrund)( ), so dass nach ständiger Rechtsprechung „die an die vergleichende Werbung gestellten Anforderungen in dem für sie günstigsten Sinn auszulegen sind“( ).

67 Der zweite Teil der hier zu prüfenden Vorlagefrage muss daher meines Erachtens verneint werden.

68 Die Frage zielt indessen allgemeiner auch auf die Kriterien ab, die es ermöglichen, die Ausnutzung des Rufs einer Marke in einer vergleichenden Werbung als „unlauter“ einzustufen.

69 L’Oréal beruft sich auf die Definition in den Schlussanträgen von Generalanwalt Jacobs in der dem Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux zugrunde liegenden Rechtssache( ), wonach „[die] Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“ Fälle erfassen sollen, „in denen eine berühmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen“( ). L’Oréal macht im Wesentlichen geltend, dass ein Vorteil unlauter sei, wenn er durch Erhöhungen der Umsätze und Preise des eigenen Produkts erlangt werde, die einfach durch Ausnutzung der Marketingkräfte des Inhabers der bekannten Marke ermöglicht würden, ohne dass man dafür eigene Kräfte eingesetzt hätte. Unlautere Ausnutzung des Rufs liege vor, wenn der Vergleich nicht erforderlich sei, um Merkmale und Vorteile des beworbenen Produkts von denjenigen des mit der bekannten Marke gekennzeichneten Erzeugnisses zu unterscheiden. L’Oréal weist darauf hin, dass im vorliegenden Fall die Benutzung ihrer bekannten Marken nicht notwendig gewesen sei, um den Duft der von den Rechtsmittelführerinnen verkauften Parfums zu beschreiben, der durchaus durch Hinweise auf bekannte Düfte (etwa Blumen, Gewürze, Zitrusfrüchte) hätte beschrieben werden können.

70 Die Rechtsmittelführerinnen verweisen auf das Urteil Siemens( ), in dem der Gerichtshof insbesondere in den Randnrn. 24 und 18 ausgeführt habe, dass zum einen „der Vorteil, den die vergleichende Werbung für die Verbraucher hat, bei der Prüfung, ob die Ausnutzung des Rufes einer Marke … eines Mitbewerbers durch den Werbenden unlauter ist, berücksichtigt werden [muss]“, und dass zum anderen festzustellen sei, ob die Übernahme des Kernbestandteils des Bestellnummernsystems des Mitbewerbers durch den Werbenden „bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung … richtet, eine Assoziation zwischen dem Hersteller der fraglichen Steuerungen … und dem konkurrierenden Anbieter hervorrufen könnte, indem diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse dieses Herstellers auf die von dem konkurrierenden Anbieter vertriebenen Erzeugnisse übertragen“.

71 Ich stimme vor allem mit der Kommission und der Regierung des Vereinigten Königreichs darin überein, dass die vom Gemeinschaftsgesetzgeber benutzte Wendung „in unlauterer Weise ausnutzen“ nicht allgemein definiert werden kann. Sie scheint vielmehr für eine flexible Anwendung im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände konzipiert zu sein( ).

72 Zu der oben in Nr. 69 angeführten Passage aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Jacobs, die sich im Übrigen auf die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und nicht auf die des Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 bezieht, hat Generalanwältin Sharpston kürzlich zu Recht bemerkt, dass sie nicht als Definition des Umfangs des gemeinschaftsrechtlichen Schutzes bekannter Marken zu verstehen sei, sondern eher als eine Darstellung des geschichtlichen und begrifflichen Kontextes, in dem der Schutz normiert wurde, um die Gründe dieses Schutzes besser verstehen zu können( ). Andererseits bleiben die Ausdrücke „Ausnutzung einer bekannten Marke durch Trittbrettfahren“ oder „Versuch der Ausnutzung ihres guten Rufes“ ihrerseits etwas unbestimmt und scheinen vor allem im Kontext der vergleichenden Werbung wenig nützlich zu sein, die, wie ich oben dargelegt habe, nahezu per definitionem ähnliche Verhaltensweisen des Werbenden mit sich bringt.

73 Das von den Rechtsmittelführerinnen genannte Kriterium, das in der Prüfung besteht, ob bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine Assoziation zwischen dem Inhaber der bekannten Marke und dem Werbenden hervorgerufen wird, indem diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse dieses Herstellers auf die vom Werbenden vertriebenen Erzeugnisse übertragen (im Folgenden kurz: Assoziation mit Übertragung der Wertschätzung), ist in der Tat vom Gerichtshof in den Urteilen Toshiba( ) und Siemens( ) als erheblich für die Feststellung angesehen worden, ob die Benutzung einer fremden Marke in einer vergleichenden Werbung dem Werbenden ermöglicht, die Unterscheidungskraft oder den Ruf der Marke in unlauterer Weise auszunutzen. Die Rolle, die dieses Kriterium im Rahmen einer solchen Prüfung spielen soll, ergibt sich indessen nicht sehr klar aus diesen Urteilen. Meine Überlegungen aufgrund der im vorliegenden Verfahren eingereichten Erklärungen und die gleichlautende Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 zur Beantwortung der fünften Vorlagefrage lassen mich eher der Auffassung zuneigen, dass die Feststellung einer Assoziation mit der Übertragung der Wertschätzung es zwar ermöglicht, die Ausnutzung des Rufs einer fremden Marke zu bejahen, nicht aber, diese Ausnutzung als unlauter einzustufen. Anderenfalls wäre nicht zu verstehen, weshalb der Gerichtshof im Urteil Siemens anerkannt hat, dass der „Vorteil, den die vergleichende Werbung für die Verbraucher hat“, für die Prüfung erheblich ist, ob die Ausnutzung des Rufes eines Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers durch den Werbenden unlauter ist( ), und dies, wie zu betonen ist, außerhalb der Prüfung, ob eine Assoziation mit der Übertragung der Wertschätzung vorliegt.

74 Deshalb ist bei der Prüfung, ob die vergleichende Werbung dem Werbenden die unlautere Ausnutzung des Rufs der Marke des Mitbewerbers ermöglicht, in erster Linie festzustellen, ob die Werbung bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine Assoziation und die Übertragung der Wertschätzung bewirken kann. Der Gerichtshof hat erklärt, dass bei dieser Prüfung „zu berücksichtigen ist, wie die beanstandete Werbung insgesamt präsentiert wird und an welche Verkehrskreise sie sich richtet“( ). Nach seiner Meinung neigen aus Fachhändlern bestehende Verkehrskreise wesentlich weniger zu einer solchen Assoziation und Übertragung der Wertschätzung als Endverbraucher( ).

75 Ist die besagte Wirkung und folglich eine Ausnutzung des Rufs der fremden Marke festgestellt, so lässt sich daraus nicht ohne Weiteres schließen, dass die betreffende Werbung gegen Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 verstößt. Es muss außerdem geprüft werden, ob die Ausnutzung unlauter ist. Dies muss meines Erachtens nach Maßgabe der Umstände des jeweiligen Einzelfalls geschehen.

76 Von Bedeutung sind gegebenenfalls in primis die Vorteile, die die betreffende vergleichende Werbung für die Verbraucher hat( ), seien sie vorübergehend oder endgültig. Solche Vorteile sind dieser Werbung inhärent, wenn sie die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 3a Abs. 1 Buchst. a bis d beachtet. Die Vorteile müssen jedoch meines Erachtens gegen andere wichtige Kriterien abgewogen werden, wie etwa den Grad der Wertschätzung der Marke des Mitbewerbers im Verhältnis zur etwaigen Wertschätzung der Marke des Werbenden, das besondere Image, das in der Vorstellung der Verbraucher dem mit der bekannten Marke gekennzeichneten Erzeugnis anhaftet, sowie die Beweggründe für den Erwerb dieses Erzeugnisses oder den des beworbenen Produkts, die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Benutzung der bekannten Marke oder der entsprechenden Modalitäten im Hinblick auf die besonderen Informationsziele der betreffenden Werbung und die Art und Weise, in der sich die vergleichende Werbung in die Geschäftspolitik des Werbenden einfügt (insbesondere, ob es sich um eine sporadische Maßnahme oder jedenfalls um einen Teil einer komplexeren Werbetätigkeit handelt oder ob diese Geschäftspolitik systematisch auf den Vergleich mit dem mit der bekannten Marke gekennzeichneten Erzeugnis ausgerichtet ist). Die Größe des Vorteils des Werbenden und die Höhe des etwaigen Verlusts des Inhabers der bekannten Marke in Gestalt der Abwanderung der Kundschaft können berücksichtigt werden, sollten allerdings gegenüber den anderen Kriterien bei der Prüfung der Unlauterkeit weniger Gewicht haben, da sie als dem Phänomen der vergleichenden Werbung immanent angesehen werden können( ).

77 So kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch eine Werbung mit einem wirklichen Informationsgehalt so bewertet werden kann, dass sie dem Werbenden einen unlauteren Vorteil verschafft, wenn eine Assoziation und die Übertragung der Wertschätzung bewirkt wird, die Informationen aber objektiv von geringem Wert sind, die Marke des Mitbewerbers eine hohe Wertschätzung genießt und die Investitionen, mit denen das Produkt des Werbenden gefördert werden soll, sich in einem Vergleich mit dem mit der Marke gekennzeichneten Erzeugnis zu Werbezwecken erschöpfen.

78 Entgegen dem Vorschlag von L’Oréal und der französischen Regierung sollte weder dem Umstand, dass die vergleichende Werbung nicht darauf abzielt, Merkmale und Vorteile des beworbenen Produkts von denen des mit der bekannten Marke gekennzeichneten Erzeugnisses zu unterscheiden, noch der Tatsache, dass die Merkmale des beworbenen Produkts auch ohne Bezugnahme auf das mit dieser Marke gekennzeichnete Erzeugnis beschrieben werden können, entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Zum ersten Gesichtspunkt hat der Gerichtshof nämlich bereits zweimal entschieden, dass auch „die Behauptung einer Gleichwertigkeit hinsichtlich der technischen Eigenschaften der beiden Erzeugnisse“ einen Vergleich über „wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften der Erzeugnisse im Sinne von Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 84/450 darstellt“( ). Was den zweiten Gesichtspunkt anbelangt, so ist es gerade das Ziel der vergleichenden Werbung, die der Gemeinschaftsgesetzgeber mit dem Erlass der Richtlinie 97/55 hat fördern wollen, das eigene Produkt (oder dessen Merkmale) vergleichsweise, d. h. im Vergleich zu dem eines oder mehrerer Mitbewerber (oder der entsprechenden Merkmale), zu beschreiben, ohne Rücksicht auf die offenkundige Möglichkeit, sie auch losgelöst von jedem Vergleich zu beschreiben. Richtig ist allerdings, dass dort, wo „das mit der Werbung verfolgte Ziel nur darin besteht, die Waren des Werbenden von denen seines Mitbewerbers zu unterscheiden und so die Unterschiede objektiv herauszustellen“( ), der Vorteil des Werbenden nicht als unlauter angesehen werden kann.

79 Ich möchte schließlich darauf hinweisen, dass die Prüfung tatsächlicher Art ist und in die Zuständigkeit des vorlegenden Gerichts fällt. Im Urteil Adam Opel( ) hat der Gerichtshof, wenn auch im Kontext der Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, meines Erachtens zu Recht festgestellt, dass es Sache des vorlegenden Gerichts ist, gegebenenfalls zu bestimmen, ob insbesondere die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Benutzung der bekannten Marke eine unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke ermöglicht. Das Gleiche gilt nach meiner Meinung bezüglich Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450.

80 Meines Erachtens ist daher auf die dritte Vorlagefrage zu antworten, dass die letztgenannte Vorschrift dahin auszulegen ist, dass ein zu Werbezwecken durchgeführter Vergleich mit einem durch eine bekannte Marke gekennzeichneten Erzeugnis in Vergleichslisten an und für sich nicht den Schluss zulässt, dass der Werbende den Ruf dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Ist für eine solche Ausnutzung Voraussetzung, dass bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine gedankliche Verbindung zwischen dem Inhaber der bekannten Marke und dem Werbenden hervorgerufen wird, indem diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Markeninhabers auf die des Werbenden übertragen, hat das nationale Gericht anhand sämtlicher relevanter Umstände des Einzelfalls festzustellen, ob eine unlautere Ausnutzung vorliegt.

4. Zur vierten Vorlagefrage

81 Die vierte Vorlagefrage, die die Auslegung des Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 betrifft, bereitet meines Erachtens weniger Schwierigkeiten als die vorangegangene. Ich werde mich daher in meiner Antwort kurz fassen.

82 Die angeführte Vorschrift verbietet eindeutig die Darstellung einer Ware oder einer Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung( ) einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen. Die Begriffe Imitation und Nachahmung deuten meines Erachtens darauf hin, dass der Hersteller beim Entwurf des eigenen Produkts nicht die eigene Kreativität eingesetzt hat, sondern – mit nur teilweisem Erfolg – versucht hat, dem Produkt die Merkmale eines durch eine fremde Marke geschützten Produkts zu verleihen, oder – mit Erfolg – versucht hat, ihm sehr ähnliche Merkmale zu verleihen (beides Fälle von Imitation), oder aber mit Erfolg die Merkmale dieses Produkts sogar vollständig nachgeahmt hat (Nachahmung).

83 Gegenstand des Verbots ist mithin eine bestimmte Darstellung der Ware oder Dienstleistung. Die hier zu prüfende Vorschrift richtet sich aber entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerinnen nicht gegen nachgeahmte Waren als solche, um die vergleichende Werbung, die zu ihrer Förderung betrieben wird, zu verbieten (im Übrigen sei daran erinnert, dass nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts die von den Rechtsmittelführerinnen vertriebenen Parfums keine nachgeahmten Waren sind, weil es im Vereinigten Königreich vollkommen legitim ist, ein Parfum herzustellen und zu verkaufen, das einen identischen oder ähnlichen Duft wie ein bekanntes Luxusparfum hat). Entgegen der Ansicht von L’Oréal ist die Vorschrift auch nicht so formuliert, dass sie die vergleichende Werbung für Produkte oder Dienstleistungen verbietet, die zu Recht als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke angesehen werden könnten.

84 Die Vorschrift scheint nicht einmal die Behauptung der Gleichwertigkeit des Produkts des Werbenden oder eines seiner Merkmale und des durch eine fremde Marke geschützten Produkts oder eines seiner Merkmale verbieten zu wollen. Daher liegt meines Erachtens, wenn der Werbende nur behauptet, dass sein Produkt (oder eines seiner Merkmale) dem durch die fremde Marke geschützten Produkt (oder einem seiner Merkmale) gleichwertig ist, ohne jedoch anzudeuten, dass diese Gleichwertigkeit auf die Nachahmung des zweiten Produkts zurückzuführen ist, keine Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung vor. Der Verbotstatbestand dürfte indessen erfüllt sein, wenn z. B. – abgesehen vom Fall, dass die Imitation oder Nachahmung eines markengeschützten fremden Produkts ausdrücklich erlaubt worden ist – der Werbende in Zusammenhang mit seinem Produkt Formeln wie „Typ“ oder „Stil“, gefolgt von dieser Marke, verwendet. Außerdem ist es möglich, dass die Werbebotschaft zwar nicht solche Formeln oder Formeln enthält, die in anderer Weise, aber ausdrücklich, den Gedanken an eine Imitation oder Nachahmung wecken, sich aber im Licht ihrer Gesamtdarstellung oder des wirtschaftlichen Kontextes, in den sie sich einfügt, als geeignet erweist, den betreffenden Verkehrskreisen diesen Gedanken, wenn auch nur implizit, zu vermitteln.

85 Ich bin daher der Auffassung, dass ein Werbender, der behauptet, dass seine Ware ein wesentliches Merkmal aufweist, das mit dem eines durch eine bekannte oder nichtbekannte Marke geschützten Erzeugnisses identisch ist, dadurch allein nicht gegen die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 aufgestellte Bedingung verstößt. Außerdem ist die Richtigkeit dieser Behauptung, die in der hier zu prüfenden Vorlagefrage unterstrichen wird, für die Anwendung dieser Vorschrift bedeutungslos, aber bedeutsam für die Anwendung des Art. 3a Abs. 1 Buchst. a der genannten Richtlinie.

86 Die Rechtsmittelführerinnen haben geltend gemacht, dass Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 nicht verbiete, ein besonderes Merkmal eines Produkts als dem eines durch eine Marke geschützten Erzeugnisses, das Gegenstand des Vergleichs ist, gleichwertig darzustellen. Im vorliegenden Fall betreffe die Behauptung der Gleichwertigkeit im Rahmen der vergleichenden Werbung, die in der zu prüfenden Vorlagefrage angeführt sei, nur ein Merkmal (den Duft) des Erzeugnisses (Parfum) und nicht das Erzeugnis insgesamt. Der Vertreter der Kommission, der in der Sitzung dieses Vorbringen der Rechtsmittelführerinnen aufgenommen hat, hat die Ansicht vertreten, dass, wenn es andere Merkmale des Erzeugnisses gebe, die für die Entscheidung des Verbrauchers von Bedeutung seien und auf die sich der Vergleich nicht beziehe, die Voraussetzungen nicht erfüllt seien, um aufgrund der in Rede stehenden Vorschrift eine Werbung zu verbieten, die eine Gleichwertigkeit nur in Bezug auf einige Merkmale des Produkts behaupte.

87 Da meines Erachtens nicht die Behauptung einer völligen oder teilweisen Identität oder Gleichwertigkeit der Erzeugnisse, sondern die Aussage, dass das beworbene Erzeugnis nach dem Vorbild des markengeschützten Produkts in einem Verfahren der Imitation oder der Nachahmung hergestellt wurde, bedeutsam im Sinne dieser Vorschrift ist, muss man sich angesichts der vorstehenden Argumente die Frage stellen, ob gegen die hier in Rede stehende Zulässigkeitsbedingung nur dann verstoßen wird, wenn in der Werbung das Produkt des Werbenden insgesamt als eine Imitation oder Nachahmung des markengeschützten Erzeugnisses dargestellt wird, oder auch dann, wenn es dort um die Imitation oder Nachahmung nur eines oder einiger der Merkmale des Erzeugnisses geht.

88 Da es gerade das offene „Eingeständnis“ einer Imitation oder Nachahmung eines markengeschützten Erzeugnisses bei einer Werbung ist, gegen das sich die Vorschrift richtet, um den besagten Schutz zu bieten, bin ich der Meinung, dass eine Werbebotschaft, die implizit oder ausdrücklich die Aussage enthält, dass ein Merkmal des beworbenen Erzeugnisses das entsprechende Merkmal des fremden markengeschützten Erzeugnisses imitiert oder nachahmt – sofern es sich in den Augen der Verkehrskreise, an die sich die Werbung richtet, um ein wesentliches Merkmal handelt –, die hier in Rede stehende Zulässigkeitsbedingung nicht erfüllt.

89 Ich schlage daher vor, die vierte Vorlagefrage so zu beantworten, dass Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass

– er eine Werbebotschaft verbietet, die ausdrücklich oder implizit, auch unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Kontextes, in den sie sich einfügt, darauf hindeutet, dass das Erzeugnis des Werbenden in einer Weise hergestellt wurde, dass es ein durch eine fremde Marke geschütztes Erzeugnis – auch beschränkt auf ein oder mehrere wesentliche Merkmale – imitiert oder nachahmt, und

– folglich eine Werbebotschaft nicht schon deshalb verbietet, weil sie die Aussage enthält, dass das Erzeugnis des Werbenden ein wesentliches Merkmal besitzt, das mit dem eines durch eine – möglicherweise bekannte – Marke geschützten Erzeugnisses identisch ist.

B – Zur fünften Vorlagefrage

90 Die fünfte Vorlagefrage betrifft die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104. Sie stellt sich in dem Teil des Ausgangsrechtsstreits, in dem es nicht um die Vergleichslisten, sondern um die Formen der Aufmachung (Schachtel und Flakon) einiger der von den Rechtsmittelführerinnen vertriebenen Parfums geht.

91 Das vorlegende Gericht befragt den Gerichtshof lediglich zu der Formulierung: „die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt“ in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104. Insbesondere will es wissen, ob die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnelnden Zeichens, die die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie nicht beeinträchtigt oder gefährdet, die eingetragene Marke weder verunglimpft (tarnishment) noch undeutlich macht (blurring), die Umsätze des Markeninhabers nicht beeinträchtigt und diesen nicht um den Ertrag seiner Investitionen in seine Marke bringt, dem Händler aber durch die Benutzung seines Zeichens aufgrund dessen Ähnlichkeit mit der Marke Vorteile verschafft, es diesem Händler ermöglicht, die Wertschätzung der Marke im Sinne der genannten Vorschrift „in unlauterer Weise auszunutzen“.

92 Im Zusammenhang mit dieser Frage weist das vorlegende Gericht insbesondere auf Folgendes hin: Wenn festgestellt würde, dass infolge der ähnlichen Aufmachung der Erzeugnisse der Rechtsmittelführerinnen und der eingetragenen Marken von L’Oréal die Verkehrskreise diese Erzeugnisse mit denen von L’Oréal gedanklich verknüpften, würde dies einen Vorteil für die Rechtsmittelführerinnen darstellen, weil sie einen höheren Preis verlangen könnten als den, den sie normalerweise fordern könnten. Für das vorlegende Gericht bedeutet indessen die Bejahung eines unlauteren Vorteils unter den in der Vorlagefrage angeführten Umständen offensichtlich, dass dem Ausdruck „in unlauterer Weise“ in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 jede Funktion genommen würde.

93 Ich habe oben in Nr. 57 bereits darauf hingewiesen, dass der in dieser Vorschrift vorgesehene Schutz nach der Rechtsprechung auch den Fall der Benutzung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Erzeugnisse erfasst und nicht geschaffen wurde, um allein der Verwechslungsgefahr für das Publikum entgegenzuwirken.

94 Voraussetzung für diesen Schutz ist, dass die bekannte Marke und das vom Dritten verwendete Zeichen einander so ähnlich sind, dass die betroffenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen, ohne sie unbedingt miteinander zu verwechseln( ).

95 Eine weitere spezielle Voraussetzung des Schutzes ist eine Benutzung des streitigen Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt( ). Es handelt sich um unterschiedliche Tatbestände, von denen jeder in einem bestimmten Fall erfüllt sein und allein den besagten Schutz rechtfertigen kann, auch wenn die anderen Tatbestände nicht erfüllt sind( ).

96 Um eine Bemerkung von Generalanwältin Sharpston zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104( ) sinngemäß zu übertragen, weise ich weiter darauf hin, dass der Begriff der unlauteren Ausnutzung sich eindeutig auf den Vorteil für das vom Dritten verwendete Zeichen und nicht auf den Nachteil für die bekannte Marke bezieht.

97 Demgemäß können die Umstände, die das vorlegende Gericht unter den Buchst. a bis d der hier in Rede stehenden Vorlagefrage anführt – d. h. die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie wird nicht beeinträchtigt oder gefährdet, die Unterscheidungskraft oder der Ruf der Marke werden weder verunglimpft noch undeutlich gemacht, die Verkäufe der durch die Marke geschützten Waren und der Ertrag der Investitionen in die Marke werden nicht beeinträchtigt –, nicht ausschließen, dass der Vorteil, den ein Händler aus der Benutzung eines einer bekannten Drittmarke ähnlichen Zeichens für seine eigenen Waren zieht, als unlautere Ausnutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 eingestuft werden kann.

98 Das bedeutet indessen nicht, dass für diese Einstufung der Nachweis ausreicht, dass die Verkehrskreise das Zeichen und die Marke infolge ihrer Ähnlichkeit gedanklich miteinander in Verbindung bringen( ).

99 Das Gericht erster Instanz hat in einigen Urteilen, in denen es Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ausgelegt hat, festgestellt, dass „[es bei dem] Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke … um die Gefahr [geht], dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird“( ).

100 Das Gericht hat jedoch in denselben Urteilen erklärt, dass diese Gefahr besteht, „wenn der Verbraucher, ohne notwendigerweise die betriebliche Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung zu verwechseln, durch die angemeldete Marke als solche angezogen wird und die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung kauft, weil sie mit dieser Marke versehen ist, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist“( ).

101 Eine Sache ist nun aber, wenn wie in der oben in Nr. 99 angeführten Stelle gesagt wird, dass der Abglanz des Bildes der bekannten Marke, der auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren fällt, deren Vermarktung erleichtert; eine andere Sache ist hingegen, wenn gesagt wird, dass aus der in der vorstehenden Nummer angeführten Stelle abzuleiten sein dürfte, dass der Verbraucher sich nur wegen dieses Abglanzes zum Kauf dieser und nicht anderer Waren entschließe. Diese zweite Aussage ist sehr restriktiv, da sie den Schutz der bekannten Marke gegen parasitäre Verhaltensweisen von dem Nachweis abhängig macht, dass ohne den Abglanz des Bildes der bekannten Marke, der auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware fällt, diese vom Verbraucher nicht erworben würde.

102 Immer noch in sinngemäßer Übertragung der Ausführungen von Generalanwältin Sharpston, um die entsprechenden Feststellungen aus dem Kontext des Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke seitens des Inhabers einer bekannten älteren Marke zu lösen und auf den Schutz einer bekannten Marke gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens anzuwenden, muss „[d]ie jüngere Marke … durch ihre Verbindung zur älteren Marke irgendwie Auftrieb erhalten“( ).

103 Um eine Ausnutzung der Wertschätzung einer Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 festzustellen, müsste daher meines Erachtens der Nachweis einer besonderen Anziehungskraft des vom Dritten benutzten Zeichens auf den Verbraucher ausreichen, die auf die gedankliche Verbindung dieses Zeichens mit den positiven Eigenschaften der bekannten Marke( ) zurückgeht und den Verbraucher dazu verleitet, die mit diesem Zeichen versehenen Waren zu erwerben.

104 Sollte nun aber, wenn ein solcher Nachweis erbracht ist, daraus vielleicht zu schließen sein, dass eine unlautere Ausnutzung vorliegt?

105 Hierzu scheint mir der Hinweis zweckmäßig, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 anders als Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 neben dem Merkmal „in unlauterer Weise“ auch das Merkmal „ohne rechtfertigenden Grund“ nennt (zu verstehen als Benutzung ohne rechtfertigenden Grund)( ). Bei den von der erstgenannten Vorschrift erfassten Fällen parasitären Verhaltens zeigt sich daher die Schwierigkeit, die jeweilige Rolle der beiden Tatbestandsmerkmale festzulegen, deren Nebeneinander auf den ersten Blick als überflüssige Redundanz erscheinen mag. Man fragt sich nämlich, wie die Wertschätzung einer Marke anders als in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte, wenn ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen ohne rechtfertigenden Grund benutzt wird.

106 Will man diese Schwierigkeit bewältigen, ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass der Ausdruck „in unlauterer Weise“ nur dann eine Rolle spielt, wenn ein rechtfertigender Grund für die Benutzung eines solches Zeichens geltend gemacht und bewiesen ist.

107 Das bedeutet: Geht der „Auftrieb“, den das Zeichen des Dritten durch seine Verbindung mit der bekannten Marke in der oben in Nr. 103 von mir dargestellten Weise erfährt, auf eine Benutzung dieses Zeichens zurück, die auf einem rechtfertigenden Grund beruht, so ist für die Feststellung, ob der Inhaber dieser Marke diese Benutzung verbieten kann, weiter zu prüfen, ob dieser Vorteil des Dritten unlauter ist oder nicht.

108 Wird hingegen ein rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens nicht geltend gemacht und bewiesen (der bloße Umstand, dass man aus der Wertschätzung einer Marke einen Vorteil zieht, ist sicherlich keiner), kann diese Benutzung vom Inhaber der Marke verboten werden, wenn sie dem Dritten ermöglicht, die Wertschätzung dieser Marke auszunutzen. Bei Fehlen eines rechtfertigenden Grundes muss eine solche Ausnutzung als unlauter gelten. Somit müsste, wie die französische Regierung im Kern vorgetragen hat, wenn die Benutzung eines der bekannten Drittmarke ähnlichen Zeichens durch einen Händler zur Kennzeichnung der eigenen Waren erweislich kein anderes Ziel hat, als die Wertschätzung oder das besondere Bild dieser Marke auszunutzen, um den Verkauf dieser Waren zu fördern, der Vorteil, der sich daraus für diesen Händler ergibt, ohne Weiteres als unlauter eingestuft werden.

109 Wird hingegen von diesem Händler ein rechtfertigender Grund tatsächlich geltend gemacht und bewiesen, so kann nicht mehr vermutet werden, dass die Ausnutzung der Wertschätzung der Marke unlauter ist, sondern die Lauterkeit oder Unlauterkeit ist im Licht aller relevanten Umstände des Einzelfalls( ) und im Hinblick auf die Art des festgestellten rechtfertigenden Grundes zu untersuchen.

110 Das vorlegende Gericht wird insbesondere zu prüfen haben, ob die Rechtsmittelführerinnen einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung von Flakons und Schachteln, die den Marken von L’Oréal ähneln, geltend gemacht haben und, falls ja, ob die Ausnutzung der Wertschätzung der genannten Marken durch diese Unternehmen unter Berücksichtigung dieses Grundes und aller relevanten Umstände des Einzelfalls unlauter ist oder nicht( ).

111 Ich schlage daher vor, auf die fünfte Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist,

– dass einem Händler, der ein Zeichen benutzt, das einer bekannten Drittmarke ähnelt, und daraus einen Vorteil zieht, der auf diese Ähnlichkeit und die daraus folgende gedankliche Verbindung dieses Zeichens mit den positiven Qualitäten dieser Marke zurückzuführen ist, diese Benutzung verboten werden kann, wenn sie nicht auf einem rechtfertigenden Grund beruht, der nicht in dem Vorteil selbst bestehen kann, oder wenn dieser Vorteil, falls doch ein rechtfertigender Grund besteht, sich bei Berücksichtigung dieses Grundes und aller relevanten Umstände als unlauter erweist;

– dass einem solchen Verbot nicht entgegensteht, dass weder die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie noch die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke beeinträchtigt ist (oder beeinträchtigt zu werden droht) oder dass diese Benutzung weder auf die Verkäufe der mit der Marke gekennzeichneten Waren noch auf den Ertrag der Investitionen in die Marke irgendwelche Auswirkungen hat.

IV – Ergebnis

112 Demgemäß schlage ich vor, die Vorlagefragen des Court of Appeal (England & Wales) wie folgt zu beantworten:

1. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten zu verbieten, ein mit dieser Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, in einer vergleichenden Werbung zu benutzen, wenn diese Benutzung weder die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie noch eine andere Funktion dieser Marke beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, selbst wenn diese Benutzung eine bedeutende Rolle für die Förderung dieser Ware des Werbenden spielt, da sie es ihm insbesondere ermöglicht, die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise auszunutzen.

2. Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende und vergleichende Werbung in der Fassung der Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 ist dahin auszulegen, dass ein zu Werbezwecken durchgeführter Vergleich mit einem durch eine bekannte Marke gekennzeichneten Erzeugnis in Vergleichslisten an und für sich nicht den Schluss zulässt, dass der Werbende den Ruf dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Ist für eine solche Ausnutzung Voraussetzung, dass bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine gedankliche Verbindung zwischen dem Inhaber der bekannten Marke und dem Werbenden hervorgerufen wird, indem diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Markeninhabers auf die des Werbenden übertragen, hat das nationale Gericht anhand sämtlicher relevanter Umstände des Einzelfalls festzustellen, ob eine unlautere Ausnutzung vorliegt.

3. Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 in der Fassung der Richtlinie 97/55 ist dahin auszulegen, dass

– er eine Werbebotschaft verbietet, die ausdrücklich oder implizit, auch unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Kontextes, in den sie sich einfügt, darauf hindeutet, dass das Erzeugnis des Werbenden in einer Weise hergestellt wurde, dass es ein durch eine fremde Marke geschütztes Erzeugnis – auch beschränkt auf eine oder mehrere wesentliche Merkmale – imitiert oder nachahmt, und

– folglich eine Werbebotschaft nicht schon deshalb verbietet, weil sie die Aussage enthält, dass das Erzeugnis des Werbenden ein wesentliches Merkmal besitzt, das mit dem eines durch eine – möglicherweise bekannte – Marke geschützten Erzeugnisses identisch ist.

4. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen,

– dass einem Händler, der ein Zeichen benutzt, das einer bekannten Drittmarke ähnelt, und daraus einen Vorteil zieht, der auf diese Ähnlichkeit und die daraus folgende gedankliche Verbindung dieses Zeichens mit den positiven Qualitäten dieser Marke zurückzuführen ist, diese Benutzung verboten werden kann, wenn sie nicht auf einem rechtfertigenden Grund beruht, der nicht in dem Vorteil selbst bestehen kann, oder wenn dieser Vorteil, falls doch ein rechtfertigender Grund besteht, sich bei Berücksichtigung dieses Grundes und aller relevanten Umstände als unlauter erweist;

– dass einem solchen Verbot nicht entgegensteht, dass weder die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie noch die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke beeinträchtigt ist (oder beeinträchtigt zu werden droht) oder dass diese Benutzung weder auf die Verkäufe der mit der Marke gekennzeichneten Ware noch auf den Ertrag der Investitionen in die Marke irgendwelche Auswirkungen hat.