SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

PEDRO CRUZ VILLALÓN

vom 12. September 2013 ( 1 )

Rechtssache C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

gegen

Pfahnl Backmittel GmbH

(Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Patent- und Markensenats [Österreich])

„Marken — Art. 12 Abs. 2 Buchst. a — Richtlinie 2008/95/EG — Verfallsgründe — Marke, die im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen ist, geworden ist — Objektive und subjektive Voraussetzungen für den Verfall — Bestimmung der für die Beurteilung maßgeblichen Verkehrskreise — Untätigkeit des Markeninhabers — Verfügbarkeit alternativer Bezeichnungen — Mangelnder Hinweis der Zwischenhändler auf die Existenz der Marke“

1. Marken prägen nicht nur unser Wirtschaftssystem und Kaufverhalten. Subtil, aber unverkennbar haben sie auch unserer Sprache ihren Stempel aufgedrückt. Einige Marken haben dabei unsere Vorstellung von einem Gegenstand so geprägt, dass sie als Bezeichnung für den Gegenstand selbst Eingang in den Wortschatz gefunden haben ( 2 ).

2. Der Wandel in der Bedeutung einer Marke ist für deren Inhaber nicht unproblematisch. Eine Marke, die infolge des Verhaltens und/oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware geworden ist, für die sie eingetragen wurde, wird gemäß Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG ( 3 ) (im Folgenden: Richtlinie) für verfallen erklärt. Dem Gerichtshof bietet sich in der vorliegenden Rechtssache die Gelegenheit, die Voraussetzungen dieses Verfallsgrundes weiter zu klären. Im Einzelnen stellen sich die Fragen, für welche Verkehrskreise die Marke zur Bezeichnung der Ware werden muss, wann eine relevante Untätigkeit vorliegt und ob die Verfügbarkeit gleichwertiger alternativer Bezeichnungen für die Ware eine Bedingung für den Verfall der Marke darstellt. Während der Gerichtshof zu der Thematik der ersten der erwähnten Fragen in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier grundlegend Stellung genommen hat ( 4 ) und zu der zweiten Frage in der Rechtssache Levi Strauss erste Aussagen getroffen hat ( 5 ), betritt er hinsichtlich der dritten Vorlagefrage weitgehend Neuland.

3. Die Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit um die Gültigkeit der Marke „Kornspitz“ zwischen der Markeninhaberin, der Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (im Folgenden: Backaldrin), und ihrer Wettbewerberin Pfahnl Backmittel GmbH (im Folgenden: Pfahnl). Die Marke ist zwar unter Umständen für Verbraucher zur Gattungsbezeichnung für eine Art Gebäck geworden, nicht jedoch für Bäcker.

I – Rechtlicher Rahmen

A – Unionsrecht

4. Art. 2 der Richtlinie ( 6 ) bestimmt, welche Zeichen als Marke dienen können: „Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

5. Folgerichtig bestimmt Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie: „(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung: … b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben; … d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind“.

6. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie legt Folgendes fest: „(2) Eine Marke wird unbeschadet des Absatzes 1 für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung a) infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde“.

B – Nationales Recht

7. § 33 b Abs. 1 des österreichischen Markenschutzgesetzes (im Folgenden: MSchG), der Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie umsetzt, sieht vor: „Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.“

II – Sachverhalt und Ausgangsverfahren

8. Backaldrin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke „KORNSPITZ“ (Nr. 108 725), die mit Priorität vom 13. Dezember 1984 in Klasse 30 der Klassifikation von Nizza ( 7 ) sowohl für Backwaren, feine Backwaren, auch zum Aufbacken vorbereitet, als auch für zur Herstellung solcher Waren dienende Roh- und Zwischenprodukte (z. B. Mehl und Teiglinge) eingetragen ist. Das vorliegende Verfahren betrifft nur die Markeneintragung für (fertige) Backwaren, nicht jene für Roh- und Zwischenprodukte.

9. Backaldrin erzeugt unter der Marke „Kornspitz“ eine Backmischung aus verschiedenen Mehl- und Schrotsorten, Leinsamen und Salz, die sie vor allem an Bäcker ausliefert. Diese mischen Wasser, Milch und Hefe bei, formen und backen das fertige Gebäck, das sowohl sie als auch der von ihnen belieferte Lebensmittelhandel mit Zustimmung Backaldrins als „Kornspitz“ verkaufen.

10. Nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts weist das von den Bäckern hergestellte Endprodukt einen typischen Geschmack und eine typische Form auf. Wie einheitlich das Gebäck ist, ist zwischen den Parteien streitig. Backaldrin behauptet, durch Rezept, Schulungen und die nicht ausschließliche Lizenz der Bäcker zur Nutzung der Marke ein einheitliches Gebäck mit einheitlicher Form und ohne Hinzufügung weiterer, über jene in der vorherigen Nummer hinaus genannten Zutaten sicherzustellen. Pfahnl hingegen behauptet, die Bäcker seien bei der Fertigstellung des Gebäcks frei und würden nicht von Backaldrin kontrolliert, was zu einer starken Variation des Endprodukts hinsichtlich der Form und beigefügter Zutaten führe.

11. Das unter der Marke „Kornspitz“ verkaufte Gebäck ist in Österreich bei Endverbrauchern sehr bekannt und flächendeckend erhältlich: Backaldrin beliefert nach seinen Angaben 1200 von 1500 österreichischen sowie zahlreiche ausländische Bäckereibetriebe mit der Backmischung.

12. Der weit überwiegende Teil der Endverbraucher hält nach den – von Backaldrin in der Berufung bekämpften – Feststellungen der Vorinstanz „Kornspitz“ für die Bezeichnung einer Gattung von Backwaren und nicht für einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Den Mitbewerbern und Bäckern hingegen ist bekannt, dass es sich bei „Kornspitz“ um eine Marke handelt.

13. Die von Backaldrin belieferten Bäcker weisen ihre Kunden nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts regelmäßig nicht darauf hin, dass das streitgegenständliche Gebäck aus einer von Backaldrin bezogenen Backmischung hergestellt wird.

14. Backaldrin selbst unternimmt hinsichtlich ihrer Marke Marketing- und Werbeaktivitäten. Was den Schutz der Marke gegen Eingriffe Dritter in das Markenrecht angeht, stellte das vorlegende Gericht fest, dass solche Eingriffe nicht in relevanter Zahl dargelegt seien. Nach den Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung sei Backaldrin nur in vier Fällen nicht oder erst verspätet gegen Bäcker vorgegangen, die ein Produkt als „Kornspitz“ verkauften, ohne es aus der Backmischung Backaldrins hergestellt zu haben.

15. Pfahnl behauptet, Backaldrin beobachte den Markt nicht auf rechtsmissbräuchliche Verwendungen ihrer Marke. Die Bezeichnung „Kornspitz“ sei in die 40. Auflage des Österreichischen Wörterbuchs und in eine Liste der Austriazismen in Wikipedia aufgenommen worden. Backaldrin hingegen argumentierte, den Bäckern werde Werbung zur Verfügung gestellt, sie würden gelegentlich mit einem „®“ oder dem Schriftzug „Kornspitz“ auf die Marke hinweisen und kein Wörterbuch nenne das Wort ohne Hinweis auf die Markeneigenschaft. Zudem sei den Verbrauchern gerade in städtischen Gebieten mit großen Bäckereibetrieben und Filialen bewusst, dass Backwaren nicht vor Ort hergestellt werden.

III – Vorabentscheidungsersuchen und Verfahren vor dem Gerichtshof

16. Pfahnl beantragte am 14. Mai 2010 gestützt auf § 33b Abs. 1 MSchG die Löschung der Marke „Kornspitz“ sowohl für Backwaren als auch für die entsprechenden Vorprodukte. Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts verfügte am 26. Juli 2011 die Löschung der Marke für alle genannten Waren. Hiergegen wendet sich die Berufung Backaldrins zu dem vorlegenden Gericht.

17. Pfahnl begründete ihren Antrag damit, dass „Kornspitz“ bei Herstellern, Verbrauchern und Händlern zur Bezeichnung eines Gebäcks aus dunklem Mehl geworden sei, das an beiden Enden spitz zulaufe. Das Zeichen könne damit nicht mehr die Produkte Backaldrins von jenen anderer Hersteller unterscheiden.

18. Backaldrin erwidert hinsichtlich der Markeneintragung für Roh- und Zwischenprodukte, dass eine Löschung schon deswegen ausgeschlossen sei, weil Bäcker und Lebensmittelhändler „Kornspitz“ weiter als Marke verstünden. Hinsichtlich der Eintragung für Endprodukte bestreitet Backaldrin, dass Bäcker, Lebensmittelhändler oder Verbraucher die Marke als Gattungsbezeichnung verstehen. Selbst wenn Verbraucher das Bewusstsein einer Marke verloren haben, schließe jedoch das Bewusstsein der Markeneigenschaft bei Bäckern und Lebensmittelhändlern die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung aus. Eine Löschung der Marke werde zudem dadurch ausgeschlossen, dass Alternativen wie „Knusperspitz“, „Kerni“, „Bio Urkornweckerl“, „Kornstange“, „Kornweckerl“ oder „Alpenspitz“ zur Bezeichnung des Gebäcks zur Verfügung stünden. Zudem greife eine Löschung der Marke ohne Rechtfertigung in das grundrechtlich geschützte Eigentum Backaldrins ein.

19. In seinem Vorabentscheidungsersuchen unterscheidet der Oberste Patent- und Markensenat für die Untersuchung der Frage, ob die streitgegenständliche Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware geworden ist, hinsichtlich der verschiedenen Waren, für die die Marke eingetragen worden ist. Insoweit die Marke für Roh- und Zwischenprodukte eingetragen sei, bestehe der Markt des Produkts vorwiegend aus Bäckern und Lebensmittelhändlern, die sich der Markeneigenschaft der Bezeichnung bewusst seien. In dieser Hinsicht sei eine Löschung ausgeschlossen und die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts zu ändern, ohne dass eine Vorlage notwendig wäre.

20. Hinsichtlich der Registrierung für „Backwaren“ und „feine Backwaren“ jedoch bestehe der Markt des Produkts vor allem aus den Endverbrauchern. Diese hielten „Kornspitz“ nach den – von Backaldrin bestrittenen – Feststellungen der Vorinstanz für die Bezeichnung einer bestimmten Gattung Backware. Es sei der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht zu entnehmen, ob eine Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung möglich sei, wenn zwar die Verbraucher, nicht aber die Händler und Zwischenhändler das Zeichen als Gattungsbegriff verstünden. Die deutschsprachige Lehre und die österreichische Rechtsprechung lehnten dies ab.

21. Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, man könnte der Rechtsprechung des Gerichtshofs entnehmen, dass das Verständnis der Zwischenhändler nur relevant sei, wenn es die Kaufentscheidung der Endverbraucher beeinflusse. Im vorliegenden Fall hätten aber die Bäcker kein Interesse daran, darauf hinzuweisen, dass sie eine Backmischung verwenden und nicht „traditionell“ arbeiten. Somit wirke sich das Wissen der Bäcker nicht auf die Kaufentscheidung des Verbrauchers aus. Stelle man dieser Ansicht folgend aber allein auf den Verbraucher ab, so seien gerade erfolgreiche Marken stärker vom Verfall bedroht. Zudem werde durch den Verfall der Marke für das Gebäck die Marke für die Backmischung gefährdet, da ein Verlust der Marke für das Gebäck dazu führe, dass Mitbewerber nun das Vorprodukt mit der Bestimmungsangabe „für Kornspitze“ versehen dürften. Es sei fraglich, ob dies mit dem grundrechtlichen Schutz des geistigen Eigentums vereinbar sei.

22. Weiter fragt sich das vorlegende Gericht, ob Backaldrin eine relevante Untätigkeit vorgeworfen werden könne. Untätigkeit oder Zögern in vier Fällen einer Markenrechtsverletzung könne nicht für die Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung kausal geworden sein. Fraglich sei jedoch, ob Backaldrin von den Bäckern die Pflege der Marke hätte verlangen oder die Marke selbst intensiver als Herkunftshinweis hätte darstellen müssen.

23. Schließlich weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass die österreichische Rechtsprechung eine vom Handel noch als solche angesehene Marke aus Gründen des Allgemeininteresses trotzdem für verfallen ansehe, wenn die Endverbraucher sie als gebräuchliche Bezeichnung für die Ware auffassen, ohne dass dem Verkehr eine alternative Bezeichnung zur Verfügung stehe. Insofern bestünde ein Bedürfnis des Verkehrs an der freien Verwendung der Bezeichnung.

24. In Anbetracht obiger Erwägungen hat der Oberste Patent- und Markensenat am 11. Juli 2012 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Ist eine Marke „zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung“ im Sinn von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 (MarkenRL) geworden, wenn a) zwar den Händlern bewusst ist, dass es sich dabei um einen Herkunftshinweis handelt, sie das aber gegenüber den Endverbrauchern in der Regel nicht offenlegen, und b) die Endverbraucher die Marke (auch) aus diesem Grund nicht mehr als Herkunftshinweis, sondern als gebräuchliche Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen verstehen, für die die Marke eingetragen ist? 2. Liegt eine „Untätigkeit“ im Sinn von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 schon dann vor, wenn der Markeninhaber untätig bleibt, obwohl die Händler Kunden nicht darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt? 3. Ist eine Marke, die aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers für Endverbraucher, nicht aber für den Handel zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, dann, aber auch nur dann, für verfallen zu erklären, wenn die Endverbraucher auf diese Bezeichnung angewiesen sind, weil es keine gleichwertigen Alternativen gibt?

25. Backaldrin, Pfahnl, die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische Republik und die Kommission haben schriftliche Erklärungen abgegeben.

26. In der mündlichen Verhandlung vom 29. Mai 2013 äußerten sich Backaldrin, Pfahnl, die Bundesrepublik Deutschland und die Kommission.

IV – Rechtliche Würdigung

A – Vorbemerkungen

27. Wie häufig im Markenrecht liegt der Schlüssel für die Antwort auf die vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen in der Funktion, die der Schutz einer Marke erfüllt. Hauptfunktion des Markenschutzes, so ergibt es sich aus dem elften Erwägungsgrund der Richtlinie und der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, ist die sogenannte „Herkunftsfunktion“: Eine Marke ermöglicht es dem Verbraucher oder Endabnehmer, den Ursprung der gekennzeichneten Ware ( 8 ) zu identifizieren und sie von einer Ware anderer Herkunft zu unterscheiden ( 9 ). Dabei geht es nicht darum, dass der Verbraucher den „physischen“ Produzenten der Ware identifizieren können muss, also jenes Unternehmen, das die Ware selbst produziert ( 10 ). Dies entspräche nicht der Realität der heutigen arbeitsteiligen Wirtschaft, in der Produkte in komplexen Produktionsketten unter Lizenz hergestellt werden. Vielmehr garantiert eine Marke, dass die Ware unter der Kontrolle eines Unternehmens – des Markeninhabers – hergestellt wird ( 11 ).

28. Wenn aber eine Marke primär die Bestimmung des Ursprungs einer Ware im Sinne des die Herstellung kontrollierenden Unternehmens ermöglichen soll, so ist es nur folgerichtig, dass gemäß Art. 2 der Richtlinie nur solche Zeichen als Marke dienen können, die geeignet sind, Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zeichen, die keine derartige Unterscheidungskraft besitzen, können nicht registriert werden ( 12 ). Eine solche Unterscheidungskraft fehlt z. B. Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware selbst üblich sind. Ihnen steht laut Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie ein Eintragungshindernis entgegen ( 13 ). Art. 3 der Richtlinie betrifft Fälle, in denen die Marke die Herkunftsfunktion schon von vornherein nicht erfüllt. Ein Zeichen, das erst nach seiner Eintragung als Marke als Gattungsbezeichnung üblich wurde und vom relevanten Publikum nicht mehr als Herkunftsangabe verstanden wird, besitzt aber ebenso keine Unterscheidungskraft. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie sieht für solche Marken unter bestimmten Voraussetzungen den Verfall vor ( 14 ).

29. Die zitierten Bestimmungen stellen eine kohärente Gesamtregelung dar, die in ihrem Zusammenhang ausgelegt werden muss. Neben der Rechtsprechung zur Richtlinie und zu der von ihr ersetzten Richtlinie 89/104/EWG ( 15 ) muss dabei auch die Rechtsprechung zur Gemeinschaftsmarkenverordnung herangezogen werden, die entsprechende Bestimmungen enthält ( 16 ).

30. Obwohl der Verfall einer Marke, die sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, im Wegfall der Herkunftsfunktion der Marke eine einleuchtende Begründung findet, darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass sie für den Markeninhaber eine schwerwiegende Konsequenz darstellt – weit schwerwiegender als die Nichteintragung einer Gattungsbezeichnung als Marke zu Beginn deren wirtschaftlichen Existenz. Der Eingang einer Marke in den Sprachgebrauch als Begriff für die Ware selbst verdeutlicht schließlich den Erfolg der harten, oft langjährigen Arbeit des Markeninhabers, dessen Produkt in den Augen der Welt zum Inbegriff der Produktgattung selbst wurde. In vielen Fällen begründete der Markeninhaber durch ein besonders innovatives Produkt gar erst ebenjene Produktgattung, die nun durch seine Marke bezeichnet wird.

31. Der Gesetzgeber war insofern zu einer gründlichen Interessenabwägung aufgerufen. Dabei galt es, einerseits das Interesse der Allgemeinheit und des Wettbewerbs an der freien Benutzung eines Begriffs zu berücksichtigen, der für die angesprochenen Kreise nicht mehr mit einer Herkunft verbunden ist und dessen Monopolisierung Wettbewerber dazu zwingt, ihn – unter Umständen zugunsten einer gekünstelt erscheinenden Alternative – zu vermeiden. Andererseits musste das Interesse der Eigentümer in die Abwägung einbezogen werden, deren Marken zudem als geistiges Eigentum Schutz unter Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte und Art. 1 des ersten Zusatzprotokolls der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ( 17 ) genießen. Der Gesetzgeber kam bei seiner Abwägung zu dem Ergebnis, dass dem Markeninhaber die Wandlung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware nur entgegengehalten werden kann, wenn diese auf dem Verhalten oder der Untätigkeit des Markeninhabers beruht ( 18 ).

32. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie verlangt demnach als objektiven Tatbestand, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde. Als subjektiven Tatbestand setzt die Vorschrift voraus, dass die Entwicklung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers eingetreten ist.

33. Das vorliegende Verfahren gibt dem Gerichtshof Anlass zur weiteren Klärung beider dieser Voraussetzungen. Die erste und die dritte Vorlagefrage betreffen den objektiven Tatbestand, auf den ich zunächst eingehen werde; die zweite Frage hingegen bezieht sich auf den subjektiven Tatbestand.

B – Objektiver Tatbestand (erste und dritte Vorlagefrage)

1. Erste Vorlagefrage

34. Mit der ersten Vorlagefrage will das vorlegende Gericht wissen, für welche Verkehrskreise eine Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware geworden sein muss, damit der objektive Tatbestand erfüllt ist und ein Verfall der Marke gemäß Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie droht. Namentlich fragt das Gericht, ob es insoweit ausreicht, dass die Endverbraucher die Bezeichnung nicht mehr als Herkunftshinweis verstehen, während die Händler sich dieses Verständnis erhalten haben, es aber in der Regel nicht gegenüber den Endverbrauchern offenlegen.

35. Backaldrin, die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik und die Kommission sind der Auffassung, dass in Fällen wie dem vorliegenden sowohl die Verbraucher als auch die Zwischenhändler als maßgebliche Verkehrskreise zu berücksichtigen sind. Nach Ansicht Pfahnls und der Italienischen Republik ist im vorliegenden Fall allein auf die Verbraucher abzustellen.

a) Berücksichtigung der Qualitätsfunktion

36. Bevor ich mich allerdings der Frage der maßgeblichen Verkehrskreise zuwenden kann, muss ich auf ein in diesem Zusammenhang von Backaldrin und der Bundesrepublik Deutschland vorgetragenes Argument eingehen.

37. Backaldrin und die Bundesrepublik Deutschland vertreten die Auffassung, dass bei der Prüfung des Wandels des Verständnisses der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung nicht nur auf die Herkunfts-, sondern auch auf die Qualitäts- bzw. Garantiefunktion einer Marke, also darauf abzustellen sei, ob die beteiligten Verkehrskreise mit dem unter der Marke vertriebenen Produkt konkrete Eigenschaften und eine gleichbleibende Qualität verbinden.

38. Die Kommission lehnte diese Ansicht in der mündlichen Verhandlung ab. Würde man im Rahmen des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie alle Markenfunktionen berücksichtigen, sei ein Verfall ausgeschlossen und die Bestimmung damit ohne Anwendungsbereich. Konsequenz einer Ausgestaltung des Herstellungsprozesses, in dem Lizenznehmer Gestaltungsfreiheit gewährt werde, müsse eine entsprechende Reaktion des Verbrauchers sein, nicht der Verlust der Marke.

39. Es steht außer Frage, dass Marken neben ihrer bereits erwähnten Hauptfunktion – der Herkunftsfunktion ( 19 ) – eine Reihe weiterer Aufgaben erfüllen ( 20 ). Der Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass der Markeninhaber sein ausschließliches Recht aus Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie nicht nur bei der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke geltend machen kann, sondern auch bei einer Beeinträchtigung der Funktion der Gewährleistung der Qualität einer Ware, der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen ( 21 ). Ob diese Funktionen auch bei der Beurteilung der Frage eine Rolle spielen, ob ein Zeichen zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist, hat der Gerichtshof bislang nicht entschieden.

40. Die Qualitätsfunktion ist bei dieser Beurteilung nicht von Relevanz.

41. Dies ergibt sich zunächst aus einem richtigen Verständnis der Qualitätsfunktion selbst. Eine Marke erlaubt einem Unternehmen, in die Qualität seines Produkts zu investieren. Durch die Marke ist es dem Verbraucher nämlich möglich, das für die Herstellung der Ware verantwortliche Unternehmen zu identifizieren und basierend auf seinen Erfahrungen qualitativ hochwertige Hersteller durch den Kauf des Produkts zu belohnen und qualitativ minderwertige Hersteller mit Nichtachtung zu strafen ( 22 ). In diesem Sinne dient eine Marke als Zeichen gleichbleibender Eigenschaften des Produkts ( 23 ).

42. Die Qualitätsfunktion setzt demnach voraus, dass eine Marke ihre Herkunftsfunktion erfüllt. Generalanwalt Jacobs stellte insofern zutreffend fest, dass Marken „kraft ihrer Herkunftsfunktion wichtige Vermögenswerte darstellen, die den Goodwill eines Unternehmens (oder eines seiner besonderen Erzeugnisse) einschließen“ ( 24 ). Sie schützt die Erwartungen des Verbrauchers an das Produkt eines Unternehmens, nicht an einen vom Verbraucher als Gattungsbezeichnung verstandenen Begriff. Erfüllt die Marke ihre Herkunftsfunktion nicht mehr, weil sie zur Gattungsbezeichnung der Ware wurde, kann sie auch ihrer Qualitätsfunktion nicht mehr nachkommen.

43. Würde man hingegen bei der Beurteilung des Wandels einer Marke zur Gattungsbezeichnung auch auf die Qualitätsfunktion abstellen, einen solchen Wandel also bei Marken verneinen, die ihre Herkunftsfunktion verloren, ihre Qualitätsfunktion aber erhalten haben, so käme Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie nie zur Anwendung, wie die Kommission zu Recht festgestellt hat.

44. So verbinden nämlich Verbraucher erstens auch mit jeder Gattungsbezeichnung (und nicht nur mit Marken) bestimmte gleichbleibende Eigenschaften. Ein Croissant in der Form eines Baguettes oder ohne einen bestimmten Geschmack wäre kein Croissant. Ein Tisch mit einer vertikalen Platte wäre kein Tisch.

45. Zweitens schützt die Qualitätsfunktion nicht die Erwartung einer besonders hohen Qualität, sondern nur die Erwartung einer bestimmten Güte. Mit Marke A mag der Verbraucher hervorragende Produkte verbinden, mit Marke B qualitativ minderwertige, mit Marke C Produkte schwankender Güte ( 25 ). Es erscheint insofern völlig unklar, wann eine von der Herkunftsfunktion isolierte Qualitätsfunktion entfallen soll.

46. Damit ist zunächst festzuhalten, dass bei der Wandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung allein auf die Herkunftsfunktion der Marke abzustellen ist.

b) Maßgebliche Verkehrskreise

47. Auf der Grundlage der Herkunftsfunktion der Marke ist nunmehr zu klären, welche Verkehrskreise im Rahmen des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie für die Beurteilung maßgeblich sind, ob eine Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung für eine Ware geworden ist.

48. Der Gerichtshof setzte sich mit dieser Frage in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier auseinander. In dem der Rechtssache zugrunde liegenden Ausgangsrechtsstreit ging es um eine Marke für eingelegte Gurkenstücke, die nach Umfragen zwar für Verbraucher zur Gattungsbezeichnung geworden war, nicht jedoch für den Lebensmittelhandel, Kantinen und Schnellimbisse.

49. Der Gerichtshof legte den damals geltenden, im Wesentlichen mit Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie wortgleichen Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nach Wortlaut, Systematik und Zielsetzung der Richtlinie aus. Er stellte fest, dass der gesamte Vermarktungsprozess den Erwerb der Ware durch Verbraucher und Endabnehmer bezwecke. Die Rolle der Zwischenhändler bestehe darin, die Nachfrage zu entdecken, vorauszuschätzen, zu erweitern oder zu lenken. Dem folgend erkannte der Gerichtshof für Recht, „dass, wenn beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer Zwischenhändler beteiligt sind, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen“ ( 26 ).

50. Die Beteiligten ziehen aus dieser Rechtsprechung unterschiedliche Schlussfolgerungen für die vorliegende Rechtssache. Nach Ansicht Backaldrins, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Kommission sind im vorliegenden Fall nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware Bäcker Teil der maßgebenden Verkehrskreise. Dabei halten die Französische Republik und die Kommission für ausschlaggebend, dass die Bäcker an der Auswahlentscheidung des Kunden beteiligt seien. Die Französische Republik weist darauf hin, dass die Bäcker aufgrund des bewussten Verschweigens der Markeneigenschaft gegenüber den Verbrauchern auf deren Kaufentscheidung einen noch größeren Einfluss hätten. Die Bundesrepublik Deutschland führt als Argument den Verarbeitungsprozess durch die Bäcker an. Die Kommission fügte hinzu, dass der Einfluss der Zwischenhändler wachse, je mehr sie das Produkt beeinflussen. Backaldrin argumentiert, dass der Auffassung der Händler bei Produkten, die dem Endverbraucher unverpackt angeboten würden und kaum Möglichkeit zu einem Hinweis auf Markenrechte böten, großes Gewicht zukomme. Eine Marke werde generell bloß dann zu einer gebräuchlichen Bezeichnung, wenn nur ein völlig unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise eine Herkunftsvorstellung mit dem Zeichen verbinde.

51. Pfahnl und die Italienische Republik hingegen vertreten die Auffassung, dass Bäcker in der vorliegenden Rechtssache nicht zu den relevanten Verkehrskreisen gehören. Pfahnl argumentiert, Bäcker hätten auf die Kaufentscheidung der Verbraucher keinen Einfluss, sondern diese wählten Gebäck selbständig und ohne Beratung aus. Zudem stelle der Bäcker keinen Zwischenhändler da, sondern stelle das Produkt her, wobei er sich seine Arbeit durch die Nutzung einer Backmischung erleichtere. Die Italienische Republik hält die Ansicht der Bäcker für bedeutungslos, da ihr Bewusstsein der Markeneigenschaft keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Endverbraucher habe.

52. Nach der oben angeführten Rechtsprechung, deren Auffassung ich teile, ist bei der Beurteilung, ob eine Marke zum Gattungsbegriff geworden ist, vor allem auf die Verbraucher und „je nach den Merkmalen des Marktes“ auch auf die am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden abzustellen. Damit stellt sich die Frage, auf welche Merkmale des Marktes es ankommt.

53. Der Wortlaut des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie, den Generalanwalt Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier sorgfältig ausgelegt hat ( 27 ), gibt insofern keinen Hinweis.

54. Dem Regelungszusammenhang lassen sich zwar Argumente dafür entnehmen, dass der Endverbraucher in den Mittelpunkt der Beurteilung gerückt werden muss, er bietet jedoch keine abschließenden Hinweise für die Frage, bei Vorliegen welcher Marktmerkmale auch die Gewerbetreibenden Teil der maßgebenden Verkehrskreise darstellen.

55. Im Rahmen der systematischen Auslegung ist, nach dem oben Gesagten, zu beachten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie der Eintragung von Marken entgegensteht, „die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind“. Dieses Eintragungshindernis – ein Spezialfall der mangelnden Unterscheidungskraft (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie) – kann gemäß Art. 3 Abs. 3 durch erworbene Unterscheidungskraft überwunden werden.

56. Der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie („allgemeiner Sprachgebrauch“oder„redliche und ständige Verkehrsgepflogenheiten“) scheint einen Begriff als Gattungsbegriff einzuordnen, wenn er von Verbrauchern oder vom Handel als solcher angesehen wird ( 28 ). Dies würde dafür sprechen, es bei der Beurteilung der Umwandlung eines Begriffs zum Gattungsbegriff im Regelfall ausreichen zu lassen, wenn der Bedeutungswandel bei den Verbrauchern eingetreten ist. Dafür spricht insbesondere auch, dass der Gerichtshof bei der Beurteilung von Fragen der Unterscheidungskraft wiederholt auf den Verbraucher abgestellt hat – also den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher ( 29 ). Allerdings finden sich auch Beispiele dafür, dass der Gerichtshof den Handel in die beteiligten Verkehrskreise einbezieht ( 30 ).

57. Maßgeblich zur Bestimmung der Merkmale des Marktes, bei deren Vorliegen bei der Beurteilung der Umwandlung einer Marke in eine Gattungsbezeichnung auch auf die am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden abzustellen ist, ist damit der Zweck der Regelung.

58. Wie ich bereits festgestellt habe, ist die Hauptfunktion der Marke die Herkunftsfunktion. Im Rahmen des Verkaufs einer Ware gibt die Marke Auskunft über die Herkunft des Produkts. Die Marke ist damit – so wie Sprache generell – Teil eines Kommunikationsprozesses, in diesem Fall zwischen Verkäufer und Käufer. Dieser Kommunikationsprozess zeitigt nur dann den mit ihm intendierten Erfolg und die Marke erfüllt nur dann die ihre Existenz rechtfertigende Funktion, wenn beide an der Kommunikation beteiligte Parteien die Marke „verstehen“, sich also ihrer Herkunftsfunktion bewusst sind. Wenn eine der beiden Gruppen die Marke als Gattungsbezeichnung auffasst, scheitert die Übertragung der Information, die mit der Marke vermittelt werden sollte. In der Regel reicht es demnach für die Erfüllung des objektiven Tatbestands des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie aus, wenn die Verbraucher eine Marke als Gattungsbezeichnung ansehen. Dies meinte der Gerichtshof, als er feststellte, dass im Allgemeinen „die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer eine entscheidende Rolle“ spiele, da der Vermarktungsprozess den Erwerb der Ware bezwecke ( 31 ).

59. Aus diesem Kommunikationsprozess zwischen Verkäufer und Käufer ergeben sich ohne Weiteres die Merkmale, die ein Markt aufweisen muss, damit ein Zwischenhändler für die Beurteilung der Gattungseigenschaft einer Marke relevant wird. Die Marke kann nämlich ihre Herkunftsfunktion trotz der Unkenntnis des Käufers von der Markeneigenschaft dann weiter erfüllen, wenn ein Zwischenhändler für den Käufer einen maßgeblichen Einfluss auf dessen Kaufentscheidung nimmt, und so seine Kenntnis der Herkunftsfunktion der Marke zu einem Gelingen des Kommunikationsprozesses führt. Dies ist der Fall, wenn in dem entsprechenden Markt eine die Kaufentscheidung maßgeblich bestimmende Beratung durch den Zwischenhändler üblich ist oder der Zwischenhändler die Kaufentscheidung gar selbst für den Verbraucher trifft, so wie dies bei Apothekern und Ärzten hinsichtlich verschreibungspflichtiger Medikamente der Fall ist ( 32 ).

60. Ein solch maßgeblicher Einfluss auf die Kaufentscheidung liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die Kunden einer Bäckerei treffen ihre Kaufentscheidung ohne maßgebliche Beratung oder gar Einflussnahme auf die Kaufentscheidung selbst.

61. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Bäcker durch den Erwerb bestimmter Backmischungen die Entscheidung der Kunden mitbestimmen. Der Erwerb der Backmischung ist keine Einflussnahme auf den Erwerb des fertigen Gebäcks. Jenes ist ein anderes Produkt, das von dem Bäcker aus dem Vorprodukt hergestellt und unter Lizenz dem Kunden angeboten wird.

62. Auch die Entscheidung der Bäcker über ihr eigenes Angebot und die fehlende Information ihrer Kunden über die Markeneigenschaft der Bezeichnung eines Gebäcks stellen keine maßgebliche Einflussnahme auf die Kaufentscheidung des Verbrauchers hinsichtlich dieses Gebäcks dar. Nach dem oben Gesagten würde eine solche Einflussnahme voraussetzen, dass die Herkunftsfunktion der Marke durch die Bäcker erfüllt wird, diese also im Verkaufsprozess zwischen Verkäufer und Verbraucher für den Verbraucher die Kaufentscheidung beeinflussen. Im vorliegenden Fall stellen aber die Bäcker das fertige Produkt erst selbst unter Lizenz her. Sie stehen damit auf der Seite der Hersteller, nicht der Verbraucher. Die Beschränkung der angebotenen Produktpalette und die ausbleibende Information über die Markeneigenschaft beeinflussen zwar faktisch die Kaufentscheidung der Verbraucher, die Bäcker nehmen aber dadurch keinen Einfluss auf diese Kaufentscheidung für den Käufer, sondern vielmehr für den Verkäufer.

63. Das europäische Markenrecht stellt keinesfalls einen Ausnahmefall dar, wenn es maßgeblich auf den Verbraucher abstellt, um zu beurteilen, ob eine Marke generisch geworden ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika entschied Richter Learned Hand schon früh, dass es maßgeblich auf das Verständnis des Verbrauchers von dem entsprechenden Wort ankomme ( 33 ). Auch der Gerichtshof der Andengemeinschaft stellt bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke zur Gattungsbezeichnung geworden ist, auf das Verständnis des Verbrauchers ab, da dieser das „Zielobjekt des Markenschutzes“ darstelle ( 34 ).

64. Der österreichische Oberste Gerichtshof stellt hingegen – auch nach der Entscheidung des Gerichtshofs in Björnekulla Fruktindustrier – grundsätzlich auf eine „umfassende Ermittlung des Verständnisses aller mit der Marke konfrontierten Verkehrskreise“ ab, was neben den Letztverbrauchern auch Hersteller und Händler einbeziehe. Als Argument wird insoweit angeführt, dass Endverbraucher leicht dazu neigen, Marken als Gattungsbezeichnungen zu verwenden ( 35 ).

65. Dieses Argument überzeugt mich nicht. Zwar benutzen Verbraucher Marken häufig als Gattungsbezeichnung, sie sind sich aber in der Regel deren Markeneigenschaft bewusst, was zur Erfüllung des objektiven Tatbestands des Verfalls nicht ausreicht. Fälle, in denen der Verbraucher jedes Bewusstsein der Markeneigenschaft verloren hat, sind verhältnismäßig selten. Liegt aber ein solcher Fall vor, erfüllt die Marke ihre Herkunftsfunktion nicht mehr. Es ist nicht ersichtlich, warum in einem solchen Fall der Eintritt der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, der objektive Tatbestand des Verfalls also, künstlich erschwert werden müsste, indem eine besonders markenbewusste Vergleichsgruppe als relevantes Publikum herangezogen wird. Auch der Grundrechtsschutz der Eigentumsposition des Markeninhabers rechtfertigt ein solches Erfordernis nicht. Dieser wird bereits dadurch berücksichtigt, dass die Verwirklichung des objektiven Tatbestands allein nicht den Verfall der Marke zur Folge hat.

66. Schließlich führt auch die vom vorlegenden Gericht angeführte Erwägung, dass bei einem Verfall der Marke „Kornspitz“ für fertiges Gebäck Wettbewerber Backmischungen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie mit der Bezeichnung „zur Herstellung von Kornspitzen“ versehen können und so die für Backmischungen eingetragene Marke Backaldrins an Wert verliere, nicht zu einem anderen Auslegungsergebnis. Das Risiko des Wertverlusts der Marke am Vorprodukt durch den Verfall der Marke am Endprodukt resultiert aus der Entscheidung, die Marke für beide Produktgruppen einzutragen, und aus der spezifischen Produktions- und Vertriebsstruktur des Endprodukts, insbesondere seiner Herstellung durch Bäcker und die jenen erteilte Lizenz zum Verkauf des Endprodukts unter der Marke. Diese Entscheidungen hat die Markeninhaberin selbst getroffen und dadurch das entsprechende Risiko geschaffen. Sie wird jedoch dadurch geschützt, dass ein Verfall der Marke ausgeschlossen ist, insoweit die Umwandlung zur Gattungsbezeichnung nicht auf ihr Verhalten oder ihre Untätigkeit zurückgeht.

67. Auf die erste Vorlagefrage ist nach alledem zu antworten, dass Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware geworden ist, für die sie eingetragen wurde, vor allem die Verbraucher und Endabnehmer umfassen. Je nach den Merkmalen des Marktes sind auch die am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden zu berücksichtigen. Merkmale, die für eine solche Berücksichtigung sprechen, liegen insbesondere vor, wenn die entsprechenden Gewerbetreibenden ein bestimmtes Maß an Einfluss auf die Kaufentscheidung des Endverbrauchers ausüben. Insoweit dies nicht der Fall ist, ist eine Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware geworden, für die sie eingetragen ist, wenn sie von den Endverbrauchern als solche verstanden wird, obwohl die Händler, die die Ware selbst aus einem Vorprodukt des Markeninhabers herstellen und sie mit Zustimmung des Markeninhabers unter der Marke verkaufen, sich bewusst sind, dass es sich um einen Herkunftshinweis handelt und dies gegenüber dem Endverbraucher in der Regel nicht offenlegen.

2. Dritte Vorlagefrage

68. Mit seiner dritten Frage will das vorlegende Gericht wissen, ob der Verfall einer Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers zwar für Endverbraucher, aber nicht für Händler zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, voraussetzt, dass es keine gleichwertigen alternativen Bezeichnungen für das Produkt selbst gibt, so dass der Endverbraucher auf die Bezeichnung angewiesen ist.

69. Hintergrund der Vorlagefrage ist nach den Feststellungen des Obersten Patent- und Markensenats die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs. Nach dieser ist die Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung grundsätzlich ausgeschlossen, solange die Händler sie noch als Herkunftsbezeichnung verstehen. Anderes gelte jedoch, wenn dem Verkehr keine gleichwertige Alternative für eine aus Sicht der Endverbraucher zur Gattungsbezeichnung gewordene Marke zur Verfügung steht ( 36 ). Obwohl diese Voraussetzung nach Ansicht des vorlegenden Gerichts keine Stütze im Wortlaut finde, ermögliche sie dennoch einen angemessenen Ausgleich zwischen der auch grundrechtlich geschützten Position des Markeninhabers und dem Allgemeininteresse an der Verfügbarkeit von Zeichen, die Waren und Dienstleistungen bezeichnen.

70. Nach Ansicht Backaldrins ist die Entwicklung einer Marke zu einer Gattungsbezeichnung ausgeschlossen, wenn alternative Bezeichnungen für die Ware vorhanden sind. Dies sei auch dann anzunehmen, wenn die alternativen Bezeichnungen der Marke nicht in jeder Hinsicht, insbesondere im Ausmaß ihrer Verbreitung, gleichwertig seien.

71. Pfahnl hält das genannte Erfordernis für die Beurteilung des Verfalls einer Marke für irrelevant. Es habe keine Grundlage im Wortlaut, in der Systematik oder in der Zielrichtung der Richtlinie. Die Kommission stützt diese Auffassung.

72. Auch die Französische Republik sieht das Vorhandensein alternativer Begriffe nicht als Bedingung dafür an, dass sich eine Marke zur Gattungsbezeichnung entwickeln kann, möchte ihr jedoch eine Indizwirkung zuerkennen. Die Italienische Republik sieht das Fehlen von Alternativbezeichnungen lediglich als „Risikofaktor“, der zur Umwandlung einer Marke zu einer Gattungsbezeichnung beitragen kann.

73. Meines Erachtens ist es für die Prüfung des Verfalls einer Marke nicht erforderlich, zu untersuchen, ob dem Verkehr gleichwertige alternative Bezeichnungen für das Produkt selbst zur Verfügung stehen.

74. Dabei ist zunächst zu klären, was das vorlegende Gericht meint, wenn es davon spricht, dass es „keine gleichwertigen Alternativen gibt“. Damit kann nicht gemeint sein, dass ein Synonym objektiv „existieren“ muss. Sprache ist ein gesellschaftliches Phänomen, kein objektiv definierter Raum. Ein spontan (vom Markeninhaber) erfundener Begriff kann nicht eine „gleichwertige Alternative“ darstellen. Die Bedeutung eines Worts ist nämlich sein Gebrauch in der Sprache ( 37 ). Ein einmal eingeführter Inhalt unterliegt zwar der Wandlung des Sprachgebrauchs, lässt sich aber nicht ohne Weiteres bewusst ändern. Ob ein Wort eine „Alternative“ für ein anderes Wort darstellt, ob das Wort gar „gleichwertig“ ist, bestimmt damit die Sprachgemeinschaft, nicht ein Gericht. Diese mag ein auf den ersten Blick „gleichwertiges“ Wort anders verstehen oder dessen Nutzung gänzlich ablehnen. Das Kriterium ist somit dahin zu verstehen, dass es nach im tatsächlichen Sprachgebrauch eingeführten Synonymen für den Begriff fragt. Dies entspricht auch dem Verständnis des österreichischen Obersten Gerichtshofs, der von einem „in Verwendung stehenden Alternativbegriff“ spricht ( 38 ).

75. Ein solches Kriterium ist allerdings nicht vom Wortlaut der Bestimmung vorgesehen und mit ihrem Zweck nicht vereinbar. Der Verfall, der bei einer Umwandlung einer Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware droht, begründet sich nach dem oben Gesagten damit, dass die Marke ihre Herkunftsfunktion nicht mehr erfüllen kann. Durch den Verfall kommt die Rechtsordnung dem Bedürfnis der Allgemeinheit an der freien Verwendbarkeit des Zeichens („Freihaltebedürfnis“) nach ( 39 ). Gesetzliche Voraussetzung des Verfalls ist allerdings nicht der Nachweis eines Bedürfnisses der Allgemeinheit an der Verwendbarkeit des Zeichens, das geringer sein mag, wenn andere Zeichen zum gleichen Zweck zur Verfügung stehen. Gesetzliche Voraussetzung ist allein, dass die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware geworden ist. Diese Frage ist aber unabhängig davon, ob Synonyme im Sprachgebrauch eingeführt sind.

76. Schließlich ist das Argument zurückzuweisen, dass das in dieser Vorlagefrage diskutierte Kriterium notwendig sei, um dem grundrechtlichen Schutz des Eigentums des Markeninhabers gerecht zu werden. Wie bereits ausgeführt, ist der Gesetzgeber seiner Pflicht zur Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Grundrechtsposition des Markeninhabers dadurch nachgekommen, dass er für den Verfall einer Marke neben der Wandlung der Marke zum Gattungsbegriff die Erfüllung der Voraussetzungen des subjektiven Tatbestands des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie verlangt. Für zusätzliche ungeschriebene Kriterien im objektiven Tatbestand ist insoweit kein Raum.

77. Auf die dritte Vorlagefrage ist somit zu antworten, dass es für die Beurteilung des Verfalls einer Marke unerheblich ist, ob die Endverbraucher mangels gleichwertiger Alternativen auf die entsprechende Bezeichnung angewiesen sind.

C – Subjektiver Tatbestand (zweite Vorlagefrage)

78. Die zweite Vorlagefrage des vorlegenden Gerichts betrifft den subjektiven Tatbestand des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie, also die Frage, ob der Bedeutungswandel des Zeichens dem Markeninhaber zuzurechnen ist. Das vorlegende Gericht möchte insoweit wissen, ob eine Untätigkeit schon darin liegen kann, dass der Markeninhaber untätig bleibt, obwohl die Händler seines Produkts die Kunden nicht darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

79. Backaldrin ist der Ansicht, dass diese Frage zu verneinen ist. Eine relevante Untätigkeit läge vor, wenn der Markeninhaber nicht gegen die unberechtigte Markennutzung durch Dritte vorgehe. Im vorliegenden Fall jedoch habe Backaldrin seinen Kunden, den Bäckern, im Rahmen einer nicht ausschließlichen Lizenz erlaubt, die streitgegenständlichen Backwaren unter der Marke „Kornspitz“ zu vertreiben. Die Bäcker zu verpflichten, die Käufer des Gebäcks über den Markencharakter der Bezeichnung „Kornspitz“ zu informieren, sei im Handel mit frischen Lebensmitteln unüblich und unzumutbar. Die Zurverfügungstellung von Werbemitteln, die in den Bäckereibetrieben ausgelegt werden können, müsse ausreichen.

80. Pfahnl, die Französische Republik, die Italienische Republik und die Kommission hingegen bejahen die Frage. Die Markeninhaberin müsse auch hinsichtlich des Schutzes der Unterscheidungskraft ihrer Marke hinreichend wachsam sein und im geschäftlichen Verkehr ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung vorzugehen. Sie müsse demnach die Bäcker dazu anhalten, auf ihre Marke hinzuweisen. Die Französische Republik sieht es als Indiz für eine relevante Untätigkeit an, wenn dies unterbleibt.

81. Gemäß Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie führt die Umwandlung einer Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware allein nicht zu deren Verfall. Vielmehr muss dieser Wandel „infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit“ des Markeninhabers eingetreten sein. Der Wortlaut der Norm enthält dabei keine Beschränkung der relevanten Untätigkeit, infolge derer eine Marke zur Gattungsbezeichnung werden kann.

82. Der Gerichtshof hatte in der Rechtssache Levi Strauss Gelegenheit, sich dazu zu äußern, welche Art der Untätigkeit im Rahmen des subjektiven Tatbestands ausreicht. Er stellte fest: „Eine … Untätigkeit kann auch darin bestehen, dass der Inhaber einer Marke es unterlässt, rechtzeitig auf Artikel 5 dieser Richtlinie zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, betroffenen Dritten die Benutzung des Zeichens zu verbieten, für das eine Verwechslungsgefahr besteht, weil solche Anträge gerade den Zweck haben, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu bewahren.“ ( 40 ) Die Benutzung des Worts „auch“ zeigt, dass der Gerichtshof den von ihm genannten Fall lediglich als ein Beispiel für eine relevante Untätigkeit ansah.

83. Der Umfang der Obliegenheiten des Markeninhabers lässt sich anhand des Sinns und Zwecks der Norm näher bestimmen. Die Richtlinie soll ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Markeninhabers und jenen anderer Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen schaffen. Der Schutz der Rechte des Markeninhabers wird demzufolge nicht bedingungslos gewährleistet, sondern der Markeninhaber muss sich hinsichtlich des Schutzes seiner Marke wachsam zeigen ( 41 ). Dies gilt meines Erachtens nicht nur hinsichtlich der Verteidigung der Marke gegen Verletzungen, sondern auch bezüglich des Risikos, dass eine Marke zur Gattungsbezeichnung wird. Die Pflicht zur Wachsamkeit impliziert, dass der Markeninhaber den Markt beobachtet und die ihm zumutbaren Maßnahmen zum Schutz seiner Marke vor einer Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung ergreift.

84. Es obliegt den nationalen Gerichten, im Einzelfall festzustellen, welche Maßnahmen für den Markeninhaber angezeigt und ihm zumutbar sind. Beispiele für solche Maßnahmen finden sich sowohl in der Praxis des HABM als auch in der wissenschaftlichen Literatur. In Betracht kommt z. B. Werbung, das Anbringen von Warnhinweisen auf Etiketten (oder Tafeln neben dem Produkt mit dem Hinweis auf den Produktnamen) oder das Einwirken auf die Herausgeber von Wörterbüchern, um diese zur Eintragung eines Hinweises auf die Markeneigenschaft eines dort genannten Worts zu bewegen ( 42 ). Der Markeninhaber selbst muss es vermeiden, die Marke als Gattungsbezeichnung zu nutzen ( 43 ), und die ihm zumutbaren Mittel ergreifen, eine solche Nutzung von anderen zu bekämpfen und den Verkehr auf den Markencharakter aufmerksam zu machen ( 44 ). Insoweit eine Lizenz zur Nutzung der Marke erteilt wird, sind auch in diesem Rahmen die dem Markeninhaber zumutbaren Maßnahmen zum Schutz der Marke zu treffen, also entsprechende Bedingungen in die Lizenz aufzunehmen und deren Einhaltung in zumutbarem Maß zu überwachen.

85. Die zweite Vorlagefrage ist somit dahin zu beantworten, dass eine Untätigkeit im Sinne des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie vorliegt, wenn der Markeninhaber nicht die ihm zumutbaren Maßnahmen zum Schutz seiner Marke vor einer Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung ergreift. Dazu gehört auch eine entsprechende Einwirkung auf seine Lizenznehmer.

V – Ergebnis

86. Aus den oben genannten Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten: — Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG ist dahin auszulegen, dass die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware geworden ist, für die sie eingetragen wurde, vor allem die Verbraucher und Endabnehmer umfassen. Je nach den Merkmalen des Marktes sind auch die am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden zu berücksichtigen. Merkmale, die für eine solche Berücksichtigung sprechen, liegen insbesondere vor, wenn die entsprechenden Gewerbetreibenden ein bestimmtes Maß an Einfluss auf die Kaufentscheidung des Endverbrauchers ausüben. Insoweit dies nicht der Fall ist, ist eine Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware geworden, für die sie eingetragen ist, wenn sie von den Endverbrauchern als solche verstanden wird, obwohl die Händler, die die Ware selbst aus einem Vorprodukt des Markeninhabers herstellen und sie mit Zustimmung des Markeninhabers unter der Marke verkaufen, sich bewusst sind, dass es sich um einen Herkunftshinweis handelt, und dies gegenüber dem Endverbraucher in der Regel nicht offenlegen. — Für die Beurteilung des Verfalls einer Marke ist es unerheblich, ob die Endverbraucher mangels gleichwertiger Alternativen auf die entsprechende Bezeichnung angewiesen sind. — Eine Untätigkeit im Sinne des Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie liegt vor, wenn der Markeninhaber nicht die ihm zumutbaren Maßnahmen zum Schutz seiner Marke vor einer Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung ergreift. Dazu gehört auch eine entsprechende Einwirkung auf seine Lizenznehmer.

( 1 ) Originalsprache: Deutsch.

( 2 ) So z. B. im Deutschen die Marken „Fön“ (Deutsches Patent- und Markenamt, Registernummer 739154) oder „Heroin“ (Zeichenrolle des Reichspatentamts, Nr. 31650). Seit dem 30. September 1950 konnte die Letztgenannte nicht mehr geltend gemacht werden. De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt/Main, 2000, S. 63 und 64. Für Beispiele im Französischen siehe die Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier, Urteil vom 29. April 2004 (C-371/02, Slg. 2004, I-5791, Nr. 50).

( 3 ) Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

( 4 ) Urteil vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Slg. 2004, I-5791).

( 5 ) Urteil vom 27. April 2006, Levi Strauss (C-145/05, Slg. 2006, I-3703, Randnr. 34).

( 6 ) Oben in Fn. 3 angeführt.

( 7 ) Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in geänderter Fassung.

( 8 ) Marken können selbstverständlich auch Dienstleistungen kennzeichnen. Da der vorliegende Fall jedoch Waren betrifft, werde ich zur Vereinfachung stets nur auf Waren eingehen.

( 9 ) Urteile vom 22. September 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Slg. 2011, I-8701, Randnr. 71), vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 22), und vom 29. September 1998, Canon (C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28).

( 10 ) Meine Schlussanträge in der Rechtssache Martin y Paz (C‑661/11, Nr. 75).

( 11 ) Urteile Canon (oben in Fn. 9 angeführt, Randnr. 28), und vom 17. Oktober 1990, HAG II (C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Randnrn. 13 und 14).

( 12 ) Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie.

( 13 ) Vgl. Urteil Merz & Krell (oben in Fn. 9 angeführt, Randnrn. 28 und 31) und Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Merz & Krell (oben in Fn. 9 angeführt, Nr. 40).

( 14 ) Urteil Björnekulla Fruktindustrier (oben in Fn. 4 angeführt, Randnr. 22).

( 15 ) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1).

( 16 ) Siehe Art. 4, Art. 7 Abs. 1 Buchst. d und Art. 51 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). Entsprechende Vorschriften enthielt auch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1).

( 17 ) Urteil des EGMR Anheuser-Busch/Portugal vom 11. Januar 2007 (Nr. 73049/01).

( 18 ) Urteil Levi Strauss (oben in Fn. 5 angeführt, Randnr. 19).

( 19 ) Nr. 27 der vorliegenden Schlussanträge.

( 20 ) Vgl. nur die Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Arsenal Football Club, Urteil vom 12. November 2002 (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Nr. 46).

( 21 ) Urteile vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit (C-323/09, Slg. 2011, I-8625, Randnr. 38), vom 23. März 2010, Google Frankreich und Google (C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 77), und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 58); vgl. Cornish, W., u. a., Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 7. Aufl. 2010, S. 658 bis 661.

( 22 ) Jehoram, T., u. a., European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, S. 12 und 13.

( 23 ) Fezer, K.-.H., Markenrecht, C. H. Beck, München, 4. Aufl. 2009, Einleitung, Randnr. 8.

( 24 ) Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Parfums Christian Dior, Urteil vom 4. November 1997 (C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Nr. 39) (Hervorhebung nur hier).

( 25 ) Zu der hiervon zu unterscheidenden Frage der markenrechtlichen Sanktionen für stark schwankende Eigenschaften eines Produkts vgl. (im amerikanischen Recht) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, 445.

( 26 ) Urteil Björnekulla Fruktindustrier (oben in Fn. 4 angeführt, Randnrn. 24 und 26).

( 27 ) Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier (oben in Fn. 2 angeführt, Nrn. 29 bis 43).

( 28 ) Generalanwalt Léger ist allerdings der Auffassung, dass der Formulierung und der Praxis des Markenamts zu entnehmen sei, dass sowohl auf die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers als auch auf diejenige der mit der Vermarktung befassten Wirtschaftskreise abzustellen sei. Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier (oben in Fn. 2 angeführt, Nrn. 57 bis 60).

( 29 ) Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 45 und 46), vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 76), vom 12. Februar 2004, Henkel (C-218/01, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 50), vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 43), und vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 53); Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Merz & Krell (oben in Fn. 9 angeführt, Nr. 44); Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Levi Strauss (oben in Fn. 5 angeführt, Nr. 23).

( 30 ) Urteil Windsurfing Chiemsee (oben in Fn. 29 angeführt, Randnr. 29).

( 31 ) Urteil Björnekulla Fruktindustrier (oben in Fn. 4 angeführt, Randnr. 24).

( 32 ) So allerdings hinsichtlich Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 Urteil vom 26. April 2007, Alcon/HABM (C-412/05 P, Slg. 2007, I-3569, Randnr. 56). Siehe auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Alcon/HABM (Nrn. 48 bis 52).

( 33 ) Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Vgl. Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M., und McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke?, 100 Georgetown L. J. S. 2055, 2066 bis 2069 (2012).

( 34 ) Proceso 11-IP-2002.

( 35 ) 4 Ob 128/04h – Memory. Das letztgenannte Argument wird auch in der deutschen Rechtsprechung für eine restriktive Auslegung geltend gemacht: OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 85, „Memory“.

( 36 ) OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II vom 29. Januar 2002; vgl. OGH, 4 Ob 128/04h – Memory vom 6. Juli 2004.

( 37 ) Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlin 2011, § 43.

( 38 ) OGH, 4 Ob 128/04h – Memory vom 6. Juli 2004.

( 39 ) Urteil vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux (C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnrn. 22 bis 24).

( 40 ) Urteil Levi Strauss (oben in Fn. 5 angeführt, Randnr. 34).

( 41 ) Urteil Levi Strauss (oben in Fn. 5 angeführt, Randnrn. 29 und 30).

( 42 ) Insoweit ein Recht hierauf besteht, muss dieses ausgeübt werden. Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM, Endgültige Fassung: November 2007, Teil D, Kapitel 2, S. 9.

( 43 ) BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E., in O’Callaghan Muñoz, X., Propiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, S. 223.

( 44 ) Eisenführ, G., in Eisenführ, G., & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3. Aufl. 2010, Art. 51 Randnr. 22; Galli, C., u. a. in Bonlini, G., & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago 2011, S. 191.