II - 5595Rechtssache T-59/08
Nute Partecipazioni SpA und La Perla Srl
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt  
(Marken, Muster und Modelle) (HABM)
„Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Gemeinschaftswortmarke NIMEI 
LA PERLA MODERN CLASSIC — Ältere nationale Bildmarken la PERLA — 
Relatives Eintragungshindernis — Schädigung des Rufs — Art. 8 Abs. 5 und Art. 52 
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 5 und Art. 53 
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)“
Urteil des Gerichts (Erste Kammer) vom 7. Dezember 2010  .  .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Leitsätze des Urteils
1. Gemeinschaftsmarke  — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke  — Relative 
Nichtigkeitsgründe — Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekan n-
ten 
älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der 
bekannten älteren Marke — Vom Inhaber zu erbringende Nachweise
(
Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 8 Abs. 5)
II - 5596LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-59/08
2. Gemeinschaftsmarke  — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke  — Relative 
Nichtigkeitsgründe — Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekan n-
ten 
älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der 
bekannten älteren Marke — Voraussetzungen
(
Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 8 Abs. 5)
3. Gemeinschaftsmarke  — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke  — Relative 
Nichtigkeitsgründe — Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekan n-
ten 
älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der 
bekannten älteren Marke — Voraussetzungen
(
Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 8 Abs. 5)
4. Gemeinschaftsmarke — Verzicht, Verfall und Nichtigkeit — Relative Nichtigkeitsgründe — 
Eintragung entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
(
Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 8 Abs. 5 und 52 Abs. 1 Buchst. a)
1. Um in den Genuss des Schutzes gemäß 
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 
zu ge
langen, muss der Inhaber der ält e-
ren Marke den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wer t-
schätzung der älteren Gemeinschaft s-
marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Eine dieser 
drei Arten von Beeinträchtigungen ge-
nügt dafür, dass Art. 8 Abs. 5 der Veror d-
nung Nr. 40/94 anwendbar ist.
D
er Inhaber der älteren Marke ist nicht 
verpflichtet, das Vorliegen einer tatsäc h-
lichen und gegenwärtigen Beeinträc h-
tigung im Sinne von Art.  8 Abs.  5 der V
erordnung Nr.  40/94 nachzuweisen. 
Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benut -
zung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inha -
ber der älteren Marke nicht dazu ver -
pflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu 
können. Der Inhaber der älteren Marke 
muss allerdings das Vorliegen von G e-
sichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beein-
trächtigung geschlossen werden kann.
Ist e
s dem Inhaber der älteren Marke 
gelungen, entweder das Vorliegen einer 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI UND LA PERLA / HABM — WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
tatsächlichen und gegenwärtigen Beein -
trächtigung seiner Marke oder, wenn es 
daran fehlt, das Vorliegen einer ernst -
haften Gefahr einer solchen künftigen 
Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt 
dem Inhaber der jüngeren Marke der 
Nachweis, dass es für die Benutzung die-ser Marke einen rechtfertigenden Grund 
gibt.
(v
gl. Randnrn. 31-34)
2. Zur Feststellung, ob die Benutzung der 
jüngeren Marke die Unterscheidung s-
k
raft oder die Wertschätzung der älteren 
Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist 
eine umfassende Beurteilung aller rele -
vanten Umstände des konkreten Falls 
vorzunehmen, insbesondere des Au s-
maßes der Bekanntheit und des Grades 
der Unterscheidungskraft der Marke, 
des Grades der Ähnlichkeit der einander 
gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienst -
leistungen und des Grades ihrer Nähe. 
Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekann t-
heit und des Grades der Unterschei -
dungskraft der älteren Marke wird eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen, je 
größer die Unterscheidungskraft und die W
ertschätzung der Marke sind. Je un -
mittelbarer und stärker die ältere Marke durch die jüngere Marke in Erinnerung 
gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, 
dass die gegenwärtige oder künftige B e-
nutzung des Zeichens die Unterschei -
dungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise au s-
nutzt oder beeinträchtigt.
Im R
ahmen einer solchen umfassenden 
Beurteilung kann gegebenenfalls auch berücksichtigt werden, ob eine Gefahr 
der Verwässerung oder der Verunglim p-
fung der älteren Marke besteht.
(v
gl. Randnrn. 42-43)
3. Art.  8 Abs.  5 der Verordnung Nr.  40/94 
ist dahin auszulegen, dass das Vorlie  gen 
einer unlauteren Ausnutzung der Unter -
scheidungskraft oder der Wertschätzung  
der ält
eren Marke im Sinne dieser B e-
stimmung weder das Bestehen einer  
V
erwechslungsgefahr noch die Gefahr ei-
ner Beeinträchtigung dieser Unterschei -
dungskraft oder Wertschätzung oder  
allgemein de
s Inhabers dieser Marke 
voraussetzt. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung einer Marke, die ei-
ner bekannten Marke ähnlich ist, durch 
II - 5598LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-59/08
einen Dritten ergibt, ist die unlau  tere 
 Ausnutzung der Unterscheidungs  kraft oder  
der Wertschät  zung der Marke durch den  
Dr
itten, wenn dieser durch die Verwen -
dung versucht, sich in den Bereich der 
Sogwirkung dieser Marke zu begeben,  
um von ihr
er Anziehungskraft, ihrem 
Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Mar
-
keninhabers zur Schaffung und Auf -
rechterhaltung des Images dieser Marke 
auszunutzen.
(v
gl. Randnr. 45)
4. Der Nachweis, dass die Inhaberin der 
Wortmarke NIMEI LA PERLA MO-
DE
RN CLASSIC, die als Gemeinschaft s-
marke für „Perlen“ in Klasse 14 des A b-
kommens von Nizza eingetragen ist, die vorher in Italien für „Badebekleidung, 
Sportbekleidung und Bekleidung im All -
gemeinen“ in Klasse 25 dieses Abkom -
mens eingetragene Bildmarke la PERLA im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Veror d-
nung Nr. 40/94 über die Gemeinschaft s-
marke in unlauterer Weise ausnutzt oder d
ass zumindest eine ernste Gefahr b e-
steht, dass eine solche Beeinträchtigung 
in Zukunft eintritt, ist erbracht.
Die W
ertschätzung der älteren Marke 
la PERLA für Unterwäsche und Bade -
bekleidung steht nämlich fest und kann sogar als sehr hoch betrachtet werden. Ferner liegt ein bestimmter Grad der 
Ähnlichkeit zwischen den einander ge -
genüberstehenden Marken vor, und die 
von der älteren Marke erfassten Waren, 
nämlich Damenbekleidung, und die von 
der jüngeren Marke erfassten, nämlich Perlen, gehören nahe beieinander liegen -
den Marktsegmenten an.
S
chließlich können die Perlen bei der 
Herstellung von Badebekleidung und anderen Damenbekleidungsstücken ver -
wendet werden. Es ist nicht ausgeschlo s-
sen, dass die Verbraucher von Juwelier -
waren und insbesondere von Perlen die von der Inhaberin der älteren Marke ver -
marktete Unterwäsche und Badebeklei -
dung kennen.
(v
gl. Randnrn. 36, 56-58)