DE Amtsblatt der Europäischen Union C 171/18

Rechtsmittel, eingelegt am 28. März 2013 von Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda, gegen das Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 24. Januar 2013 in der Rechtssache T-474/09, Fercal/HABM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Rechtssache C-159/13 P)

2013/C 171/36

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführerin: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (Prozessbevollmächtigter: A. J. Rodrigues)

Anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)

Anträge

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

a) das am 24. Januar 2013 erlassene und am 25. Januar 2013 zugestellte Urteil der Fünften Kammer des Gerichts in der Rechtssache T-474/09 aufzuheben und demzufolge, auch gemäß den anwendbaren Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, die der Rechtsmittelführerin am 30. September 2009 zugestellte Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle (im Folgenden: HABM) vom 18. August 2009, R 1253/2008-2, in dem Nichtigkeitsverfahren Nr. 2004 C (Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 077 858, JACKSON SHOES) aufzuheben;

b) die Marke der Rechtsmittelführerin somit gültig und aufrecht zu erhalten;

c) dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Zwar bestünden grafische und phonetische Ähnlichkeiten zwischen den Namen JACKSON und JACSON, beim Vergleich der fraglichen Zeichen müssten diese jedoch als Ganze miteinander verglichen werden: JACKSON SHOES und JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Aus Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG (1) des Rates vom 21. Dezember 1988 ergebe sich, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Wahrnehmung der Marken durch den Durchschnittsverbraucher maßgeblich sei.

Ein Durchschnittsverbraucher, der die in Rede stehenden Zeichen umfassend beurteile, werde leicht merken, dass es sich um Unterscheidungszeichen unterschiedlicher Art handle: eine Marke und einen Handelsnamen; dies werde im vorliegenden Fall durch die Hinzufügung der Abkürzung „AB“ bewirkt, die dazu beitrage, die Möglichkeit, dass es beim Durchschnittsverbraucher durch die Marke „JACKSON SHOES“ zu Verwechslungen komme, auszuschließen.

Dieser Gesichtspunkt sei für die Rechtsmittelführerin relevant, da Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG vorsehe, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Wahrnehmung der Marken durch den Durchschnittsverbraucher maßgeblich sei.

Es handle sich um Zeichen mit ausführlich definierten und voneinander sehr verschiedenen Funktionen: die Marke sei ein Zeichen, das geeignet, sei, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 4 a. E. der Verordnung (EG) Nr. 207/2009), während der Handelsname zur Identifizierung eines Unternehmens und zur Unterscheidung dieses Unternehmens von anderen Unternehmen diene.

Die Verwendung ähnlicher — in verschiedenen Ländern gebräuchlicher — Namen schaffe ferner keine Verwechslungsgefahr, wenn diese mit anderen Elementen kombiniert würden, da sie dann vom Durchschnittsverbraucher nicht miteinander verwechselt würden und somit nicht dadurch, dass sie zu Verwechslungen der Waren der Rechtsmittelführerin mit denen der JACSON OF SCANDINAVIA AB führen würden, ein unlauterer Wettbewerb geschaffen werde.

Es könne nicht (auf der Grundlage eines bloßen Handelsnamens in Schweden) ein ausschließliches Nutzungsrecht (in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union) für einen Namen anerkannt werden, der in vielen anderen Ländern der EU von Tausenden von Personen und auch von anderen Unternehmen als gebräuchlicher Name verwendet werde.

Der JACSON OF SCANDINAVIA AB könne auch nicht das Recht zugesprochen werden, die Rechtsmittelführerin daran zu hindern, die Marke JACKSON SHOES in Klasse 25 eintragen zu lassen, wenn de facto bereits andere Gemeinschaftsmarken mit diesem Namen in Klasse 25 eingetragen seien.

Die JACSON OF SCANDINAVIA AB habe außerdem anerkannt, dass die verschiedenen von der Rechtsmittelführerin aufgezählten und beschriebenen Marken auf dem Markt nebeneinander bestünden, und diese nicht in Frage gestellt oder geltend gemacht, dass eine von ihnen beim Durchschnittsverbraucher zu Verwechslungen führen könnte oder dass es zwischen ihnen zu Kollisionen käme.

Wer als Unterscheidungszeichen ein Element mit geringer Unterscheidungskraft wähle, das auch in vielen anderen Unterscheidungszeichen von Dritten vorkomme, könne nicht verhindern, dass dieses (oder ein ähnliches) Zeichen erneut in Kombination mit anderen Elementen von Dritten verwendet werde.

Nichts verhindere, dass Unterscheidungszeichen mit ähnlichen gebräuchlichen Namen nebeneinander bestünden — was im Übrigen bereits vorkomme —, sofern sie sich insgesamt voneinander unterschieden.

Die Rechtsmittelführerin habe entgegen dem Vorbringen der JACSON OF SCANDINAVIA AB mehr als hinreichende Beweise für ihre geschäftliche Existenz und Tätigkeit nicht nur im gesamten Gemeinschaftsraum, sondern auch in Ländern Nordamerikas und Nordafrikas vorgelegt, nicht — wie die JACSON OF SCANDINAVIA AB — in Katalogen, da diese ausschließlich in der Muttersprache verfasst und somit geografisch begrenzt seien, sondern in mehrsprachiger Form mit Präsentationen auf den wichtigsten Weltmärkten für Schuhe.

Die Gemeinschaftsmarke JACKSON SHOES könne mit dem Handelsnamen JACSON OF SCANDINAVIA AB nicht verwechselt werden, zumal sie bereits seit geraumer Zeit nebeneinander bestünden und keine der Beteiligten Verluste aufgrund der Koexistenz geltend gemacht oder den Wettbewerb zwischen den Waren in Frage gestellt habe. Der Verbraucher würde bei der Wahrnehmung der fraglichen Zeichen auch leicht merken, dass es sich bei diesen um eine Marke und einen Handelsnamen, d. h., zweifelsfrei um zwei Unterscheidungszeichen unterschiedlicher Art handle.

Wie im Urteil anerkannt und von den Beteiligten akzeptiert, würde der Durchschnittsverbraucher die Zeichen außerdem, wenn es sie nebeneinander sähe, nicht verwechseln und nicht ein Zeichen für das andere halten und „ … (muss) die Prüfung der Ähnlichkeit der Marken auf dem von ihnen hervorgerufenen Gesamteindruck beruhen“ (vgl. Urteil des Gerichts vom 12. November 2009, Spa Monopole/HABM — de Francesco Import (SpagO), T-438/07, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Ferner sei für eine sachgemäße Entscheidung der vorliegenden Rechtssache von großer Bedeutung, dass das HABM die Eintragung mehrerer Marken mit dem Ausdruck „JAKSON“ zur Kennzeichnung von Schuhen zugelassen habe. Es könne diese Tatsache bei der Entscheidung über die Eintragung einer neuen Gemeinschaftsmarke mit demselben (gebräuchlichen) Namen „JAKSON“ nicht völlig ignorieren.

Es würde sonst willkürlich handeln und den Gleichheitsgrundsatz in Frage stellen.

Das angefochtene Urteil verstoße gegen Art. 8 Abs. 4 und Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (2) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke.

(1) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

(2) ABl. L 78, S. 1.