Verbundene Rechtssachen C‑84/17 P, C‑85/17 P und C‑95/17 P

Société des produits Nestlé SA u. a.

gegen

Mondelez UK Holdings & Services Ltd

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Dreidimensionale Marke in Form einer vierfach gerippten Schokoladentafel – Gegen die Urteilsbegründung gerichtetes Rechtsmittel – Unzulässigkeit – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 7 Abs. 3 – Nachweis der infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft“

Leitsätze – Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 25. Juli 2018

Unionsmarke–Definition und Erwerb der Unionsmarke–Absolute Eintragungshindernisse–Marken ohne Unterscheidungskraft–Ausnahme–Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung–Marke, der in der gesamten Union die Unterscheidungskraft fehlt–Erwerb durch Benutzung ebenfalls in der gesamten Union

Siehe Text der Entscheidung. (vgl. Rn. 40-42)

Die Rechtskraft eines Urteils erstreckt sich lediglich auf die Gründe eines Urteils, die den Tenor tragen und von ihm daher nicht zu trennen sind. Infolgedessen erlangen bei einer Aufhebung einer Entscheidung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) durch das Gericht die Gründe, aufgrund derer es bestimmte von den Parteien vorgebrachten Argumente zurückgewiesen hat, keine Rechtskraft. (vgl. Rn. 52, 53)

Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Anforderungen an die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der unverändert als Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 in die Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke übernommen wurde, denen entsprechen, die für den Erwerb der Unterscheidungskraft eines Zeichens infolge seiner Benutzung im Hinblick auf dessen Eintragung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung gelten. Jedoch betrifft, anders als in der Rechtssache, in der das Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken, C‑149/11, ergangen ist – in dem der Gerichtshof festgestellt hat, dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind – das Urteil vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, nicht die zur Beurteilung der ernsthaften Benutzung im Sinne dieser Bestimmung maßgebliche geografische Ausdehnung, sondern die Frage, ob die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne dieser Bestimmung als erfüllt angesehen werden kann, wenn eine eingetragene Marke, die ihre Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer anderen, zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur vermittels dieser anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind. Rn. 34 des Urteils vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, ist somit nicht so zu verstehen, dass die Anforderungen an die Beurteilung der Größe des Gebiets, von deren Einhaltung die Eintragung einer Marke wegen ihrer Verkehrsdurchsetzung abhängt, denen entsprechen, von deren Einhaltung die Erhaltung der Rechte des Inhabers einer eingetragenen Marke abhängt. Zudem gibt es im Bereich der ernsthaften Benutzung einer bereits eingetragenen Unionsmarke keine Bestimmung, die Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 entspricht, so dass nicht ohne weiteres davon auszugehen ist, dass eine solche Benutzung nur deswegen nicht vorliegt, weil die betreffende Marke in einem Teil der Union nicht benutzt worden ist. So ist es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, auch wenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine Unionsmarke in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird, um diese Benutzung als „ernsthafte Benutzung“ qualifizieren zu können, doch nicht ausgeschlossen, dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Unionsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist, so dass eine Benutzung der Marke in diesem Gebiet die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke erfüllen könnte. (vgl. Rn. 70-74)

Was den infolge Benutzung erfolgten Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke angeht, hat der Gerichtshof bereits festgestellt, dass ein Zeichen nur dann als Unionsmarke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke eingetragen werden kann, wenn der Nachweis erbracht wird, dass es infolge seiner Benutzung in dem Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b keine originäre Unterscheidungskraft von Anfang an hatte. Der Gerichtshof hat auch klargestellt, dass der Teil der Union, um den es in Art. 7 Abs. 2 geht, gegebenenfalls aus nur einem einzigen Mitgliedstaat bestehen kann. Daraus folgt, dass eine Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten hat, nach dieser Bestimmung nur eingetragen werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung im gesamten Hoheitsgebiet der Union Unterscheidungskraft erlangt hat. Gewiss hat der Gerichtshof in Rn. 62 des Urteils vom 24. Mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/HABM, C‑98/11 P, auf das sich Nestlé und das EUIPO berufen, festgestellt, dass zwar der infolge Benutzung erfolgte Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke für den Teil der Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besaß, es aber zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss. Daraus folgt jedoch nicht, dass es, wenn eine Marke keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union hat, für die Eintragung als Unionsmarke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 der Nachweis ausreicht, dass sie infolge ihrer Benutzung in einem bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, obwohl dieser Nachweis nicht für jeden Mitgliedstaat erbracht wurde. (vgl. Rn. 75-78)