Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 20/09/2001. - Michael Hölterhoff gegen Ulrich Freiesleben. - Ersuchen um Vorabentscheidung: Oberlandesgericht Düsseldorf - Deutschland. - Rechtsangleichung - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Artikel 5 Absatz 1 - Umfang des Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers - Dritte - Benutzung der Marke nur zu Kennzeichnungszwecken. - Rechtssache C-2/00.



Sammlung der Rechtsprechung 2002 Seite I-04187



Schlußanträge des Generalanwalts

1. Ist der Inhaber einer nationalen Marke in Form einer Bezeichnung für Waren, die bestimmte Eigenschaften besitzen, aufgrund der Markenrichtlinie berechtigt, einem Dritten zu verbieten, diese Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf Eigenschaften anderer, ähnlicher Waren zu benutzen, die dieser Dritte zum Kauf anbietet, wenn die angebotenen Waren nicht vom Markeninhaber hergestellt sind und der Verkäufer dies auch nicht behauptet, so dass keine Verwechslung hinsichtlich ihrer Herkunft entstehen kann? So lautet im Kern die Frage des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der vorliegenden Rechtssache.

Die Markenrichtlinie

2. Die Bestimmung, um deren Auslegung dieses Gericht ersucht, ist Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie. Es hat aber auch auf andere Teile dieses Artikels und auf Artikel 6 Absatz 1 verwiesen. Artikel 5 trägt die Überschrift Rechte aus der Marke" und Artikel 6 betrifft die Beschränkung der Wirkungen der Marke".

3. Artikel 5 Absatz 1 bestimmt:

Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

4. Artikel 5 Absatz 2 lautet:

Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

5. Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie enthält eine nicht abschließende Aufzählung von Nutzungsarten, die nach den Absätzen 1 und 2 verboten werden können:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen".

6. Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie lautet:

Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

7. In Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie heißt es schließlich:

Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht."

8. Obwohl es in dieser Rechtssache nicht um eine Gemeinschaftsmarke geht, sei angemerkt, dass Artikel 5 Absätze 1, 2 und 3 sowie Artikel 6 Absatz 1 der Markenrichtlinie in allen wesentlichen Gesichtspunkten mit Artikel 9 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 12 der Gemeinschaftsmarkenverordnung übereinstimmen, so dass die Auslegung der erstgenannten auch für die Letztgenannten von Bedeutung sein kann.

Das Ausgangsverfahren

9. Dr. Ulrich Freiesleben (im Folgenden: Kläger) produziert und vertreibt Diamanten und über einen Lizenznehmer Farbedelsteine. Er ist Inhaber der beiden deutschen Marken, um die es im Ausgangsverfahren geht. Es handelt sich um Spirit Sun", eingetragen für Diamanten zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren", und Context Cut", eingetragen für Edelsteine zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren".

10. Der Kläger ist auch Inhaber von Patenten für zwei besondere Edelsteinschliffformen und benutzt die Marken nur für diese Schliffe. Spirit Sun" wird für einen runden Schliff mit vom Mittelpunkt ausgehenden Facetten und Context Cut" für einen quadratischen Schliff mit einem spitz zulaufenden diagonalen Kreuz verwendet.

11. Michael Hölterhoff (im Folgenden: Beklagter) produziert Edelsteine verschiedener Schliffe und vertreibt sowohl diese als auch zugekaufte Steine. Im Juli 1997 verkaufte er zwei Granatsteine an Maria Haverkamp (im Folgenden: Zeugin), die ein Juweliergeschäft betreibt. Diese Steine wurden auf dem Lieferschein und auf der Rechnung lediglich als Rhodoliten" bezeichnet; es ist jedoch offenbar unstreitig, dass der Beklagte die Bezeichnungen Spirit Sun" und Context Cut" im Verlauf des Verkaufsgesprächs verwendete und dass die Bestellung auf zwei Steine im Schliff Spirit Sun" lautete.

12. Streitig ist aber, wie diese Bezeichnungen in Bezug auf die zum Kauf angebotenen Edelsteine genau benutzt wurden und inwieweit eine solche Benutzung erlaubt war. Der Kläger trug im Ausgangsverfahren vor, dass die Edelsteine weder von ihm noch von seinem Lizenznehmer hergestellt worden seien, dies aber vom Beklagten in betrügerischer Absicht behauptet worden sei. Der Beklagte machte geltend, dass es sich bei den Edelsteinen um vom Kläger oder seinem Lizenznehmer hergestellte Originalstücke handelte, die er in Frankreich erworben habe, so dass die Markenrechte des Klägers erschöpft seien.

13. Das Oberlandesgericht ist jedoch im Wesentlichen keiner der beiden Versionen gefolgt, sondern, gestützt auf die Aussage der Zeugin, zu eigenen, offensichtlich ganz anders lautenden Feststellungen gelangt. Danach habe der Beklagte bei der Präsentation der Edelsteine angegeben, dass diese nicht vom Kläger oder dessen Lizenznehmer stammten, sondern von seinem Schleifer im Spirit Sun"-Schliff hergestellt worden seien, einem alten, seit Urzeiten angewendeten Schliff, für den die Rechte durchaus nicht allein beim Kläger lägen. Er habe auch auf Context Cut" verwiesen. Obwohl die Zeugin nicht mit Gewissheit angeben konnte, wie dieser Begriff benutzt worden war, stellte das Gericht fest, dass der Beklagte Edelsteine im Context Cut"-Schliff angeboten hatte. Das Oberlandesgericht geht daher davon aus, dass er mit den Bezeichnungen Spirit Sun" und Context Cut" nicht auf die Herkunft der Edelsteine, sondern auf ihre Schliffformen hinweisen wollte.

14. Ferner habe der Beklagte die Bezeichnungen in einer Art und Weise verwendet, dass ihnen ein Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Steine aus dem Betrieb des Klägers oder seines Lizenznehmers nicht zu entnehmen gewesen sei. Es sei klar gewesen, und die Zeugin habe es auch so verstanden, dass sie vom Beklagten selbst stammten. Der Begriff Spirit Sun" sei auch weder auf einer Verpackung noch einer Rechnung oder einem anderen Dokument in Bezug auf die verkauften Steine in einer für einen Dritten irreführenden Weise gebraucht worden. Er wurde offenbar im Zusammenhang mit dem Verkaufsgespräch oder dem Verkauf nur ein einziges Mal schriftlich verwendet, und zwar von der Zeugin in ihrer per Fax übermittelten Bestellung von zwei Granatsteinen im Schliff Spirit Sun".

15. Das Oberlandesgericht beschloss, das Verfahren in dem der Kläger verschiedene Anträge, u. a. einen Unterlassungsantrag und einen Schadensersatzantrag, gegen den Beklagten gestellt hat auszusetzen und folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Liegt eine Markenverletzung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a und b der Markenrichtlinie auch dann vor, wenn der Beklagte die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das für den Kläger geschützte Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet, so dass zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird?

16. Das Oberlandesgericht weist darauf hin, dass diese Frage in deutschen Juristenkreisen umstritten sei.

17. Nach einer Auffassung sei eine Marke nur verletzt, wenn ein Zeichen, das mit der Marke verwechselt werden könne, als Kennzeichen benutzt werde. Bezüglich der Herkunft der Ware sei dies nur dann gegeben, wenn die Benutzung der Marke einen nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Publikums zu der Annahme führen könne, dass diese als Hinweis der betrieblichen Herkunft der Ware diene. Wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst werden könne und nur dann , sei ein kennzeichenmäßiger Gebrauch zu verneinen. Nach dieser Auffassung sei im vorliegenden Fall keine Markenverletzung gegeben, da der Beklagte die Marken zur Bezeichnung eines besonderen Schliffs und nicht einer besonderen Herkunft verwendet habe.

18. Die andere Auffassung vertrete einen vom zeichenmäßigen Gebrauch losgelösten Benutzungsbegriff, da sich weder dem Wortlaut noch der Entstehungsgeschichte oder der Systematik des Artikels 5 der Markenrichtlinie die Notwendigkeit eines zeichenmäßigen Gebrauchs entnehmen lasse. Nach der insoweit weitgehendsten Auffassung genüge für eine Markenverletzung jedwede Benutzung eines geschützten Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Ausgenommen vom Verletzungstatbestand sei nur eine Benutzung des Zeichens zu wissenschaftlichen oder lexikalischen Zwecken, in ärztlichen Verordnungen oder auf Waren, die ausschließlich dem eigenen Gebrauch dienten. Danach sei im vorliegenden Fall eine Markenverletzung gegeben, da keiner dieser Ausnahmetatbestände vorliege.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

19. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die französische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Der Kläger, die französische Regierung und die Kommission haben in der mündlichen Verhandlung Stellung genommen.

20. Der Beklagte macht unter Berufung auf den Wortlaut der Markenrichtlinie geltend, dass eine Markenverletzung nur vorliegen könne, wenn die Marke als solche benutzt werde, d. h. als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, nicht aber, wenn die Marke wie hier nur als Hinweis auf die Eigenschaften der Waren erwähnt werde und sie keinesfalls als Hinweis auf deren Herkunft aufgefasst werden könne.

21. Er beruft sich namentlich auf die zehnte Begründungserwägung, wonach der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes darin bestehe, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten", auf den Wortlaut des Artikels 5 Absätze 1 und 2, der deutlich mache, dass eine Benutzung gemeint sei, die zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen diene, und auf Artikel 5 Absatz 5, der bestimme, dass die vorhergehenden Absätze nicht die innerstaatlichen Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen" berührten, und dadurch zeige, dass diese Absätze allein eine kennzeichenmäßige Benutzung beträfen (wie der Gerichtshof in seinem Urteil BMW bestätigt habe).

22. Nach Ansicht des Klägers hat das nationale Gericht eigentlich zwei Fragen gestellt: Setze eine Markenverletzung a) eine spezifisch markenmäßige Benutzung des Zeichens voraus (wie es im deutschen Recht vor der Umsetzung der Markenrichtlinie der Fall gewesen sei) oder genüge nunmehr jedwede Benutzung, und b) müsse das Zeichen mit gewisser Wahrscheinlichkeit als Garantie der Herkunft aufgefasst werden?

23. Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie zeige zwar, dass Artikel 5 Absätze 1 und 2 die Benutzung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen" beträfen, d. h. die Benutzung als Marke. Genau dies habe der Beklagte aber im Laufe der Verkaufsgespräche getan: Er habe die Bezeichnungen Spirit Sun" und Context Cut" im geschäftlichen Verkehr benutzt, um die von ihm angebotenen Steine von Steinen anderer Schliffformen und Beschaffenheit zu unterscheiden und auf ihre Ähnlichkeit mit den vom Kläger hergestellten Steinen hinzuweisen. Das sei etwas anderes als ein Hinweis auf die Eigenschaften" der Steine.

24. Ob der Beklagte behauptet habe, die Steine stammten aus der Produktion des Klägers oder seines Lizenznehmers, sei ohne Bedeutung, da zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes auch gehöre, den Inhaber vor Konkurrenten zu schützen, die die Stellung und den Ruf der Marke zu missbrauchen suchten. Wäre dies anders, so wäre dreiste und offene Piraterie nicht verfolgbar. Eine Herkunftstäuschung sei zur Annahme einer Markenverletzung daher nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall sei ein identisches Zeichen für Waren benutzt worden, die entweder mit denjenigen, für die die Marke eingetragen sei, identisch seien oder ihnen so ähnelten, dass für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung bestanden habe. Zumindest sollte dem Kläger jedoch die Gelegenheit gegeben werden, im Einklang mit der deutschen Rechtsvorschrift zur Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie nachzuweisen, dass seine Marken in Deutschland einen Ruf besässen und dass der Beklagte durch ihre Verwendung ihre Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung ausgenutzt oder beeinträchtigt habe.

25. Nach Ansicht der französischen Regierung hätte sich die Frage des nationalen Gerichts angesichts des Sachverhalts auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (der Fälle betreffe, in denen sowohl Marke und Zeichen als auch die Waren, die sie bezeichneten, identisch seien) beschränken und nicht auch auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b (der Regelung für Fälle, in denen aufgrund ihrer Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr bestehe) erstrecken sollen.

26. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a verleihe, wie die zehnte Begründungserwägung bestätige, absoluten Schutz vor unberechtigter Benutzung im geschäftlichen Verkehr; jede solche Benutzung könne daher eine Markenverletzung darstellen, auch wenn die Verwechslungsgefahr durch Worte wie z. B. in der Art ..." vermieden werden könne. Die in Artikel 6 aufgezählten Nutzungsarten seien da sie Ausnahmen vom ausschließlichen Recht aus Artikel 5 Absatz 1 darstellten als abschließend zu betrachten. In der vom Vorlagegericht beschriebenen Situation sei es anscheinend nicht um eine für die Beschreibung eines besonderen Schliffs erforderliche Benutzung von Worten gegangen, sondern um die Benutzung einer identischen Marke zur Bezeichnung identischer Produkte, was nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a eindeutig verboten sei. Jede andere Auslegung dieser Vorschrift würde sie ihrer Wirksamkeit berauben und könnte sogar dazu führen, dass die Marke nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie für verfallen erklärt würde, da sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist".

27. Die Regierung des Vereinigten Königreichs betrachtet die Rechtssache als ein Beispiel für die sehr häufig auftretende Situation, in der ein Wettbewerber darauf hinweisen möchte, dass seine Waren die gleichen Eigenschaften haben wie die Waren des Inhabers einer Marke, aber klarstellt, dass seine Waren nicht vom Markeninhaber stammen. Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b könne jemand zwar darauf hinweisen, dass seine Waren von gleicher Art oder wie hier von gleichem Schliff wie die Markenwaren seien; er dürfe die Marke aber nicht ohne jeden Zusatz benutzen, es sei denn, sie sei in diesem Zusammenhang zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden. Für eine Markenverletzung sei daher eine zeichenmäßige Benutzung erforderlich. Zu dieser Lösung gelange man am besten durch Auslegung von Artikel 6, man könne sie dem Urteil BMW folgend jedoch auch über Artikel 5 erreichen. Jedenfalls hänge das genaue Ergebnis im Einzelfall davon ab, wie das nationale Gericht die Frage beurteile, ob es sich um eine redliche beschreibende Benutzung handele und/oder aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers eine wirkliche Verwechslungsgefahr bestehe.

28. Die Kommission verweist in ihren schriftlichen Erklärungen darauf, dass der Zweck, die Herkunftsfunktion der Marke zu schützen, in der zehnten Begründungserwägung der Markenrichtlinie durch das Wort insbesondere" gekennzeichnet werde. Die Marke könne somit auch andere Funktionen haben, und Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b könne dahin ausgelegt werden, dass er auch andere Nutzungsarten als eine zeichenmäßige Benutzung verbiete. Anders als bei Artikel 5 Absatz 5 sei auch keine Auslegung dieser Bestimmungen erforderlich, die sie auf den Zweck der Unterscheidung von Waren beschränken. Ein Markeninhaber könne daher nach Artikel 5 jede und nicht nur eine zeichenmäßige Benutzung verbieten. Artikel 6 hingegen erlaube Dritten, eine Marke beschreibend zu benutzen, solange dies den anständigen Gepflogenheiten des Handels entspreche. Infolgedessen könne ein Markeninhaber gemäß Artikel 5 Absatz 1 jede Benutzung seiner Marke verbieten, es sei denn, sie erfolge unter den in Artikel 6 genannten Umständen.

29. In der mündlichen Verhandlung hat die Kommission jedoch ausgeführt, dass sie ihre Auffassung über den Anwendungsbereich des Artikels 5 Absatz 1 geändert habe. Sie hat auf den Fall der Eintragung eines lediglich aus einem Fragezeichen bestehenden Zeichens als Marke für Zeitschriften verwiesen. Es liege auf der Hand, dass der Inhaber eines solchen Zeichens nicht berechtigt sein könne, die Verwendung von Fragezeichen, selbst für rein grammatikalische Zwecke, auf den Titelseiten anderer Zeitschriften zu verbieten. Es gebe jedoch keine entsprechende Beschränkung in Artikel 6 Absatz 1 oder anderswo, die ihn daran hindern würde, wenn Artikel 5 Absatz 1 dahin ausgelegt würde, dass er grundsätzlich berechtigt wäre, jede Benutzung seiner Marke zu verbieten. Artikel 5 Absatz 1 sollte daher dahin ausgelegt werden, dass er nur zum Verbot einer Benutzung berechtige, die auf die geschäftliche Herkunft hinweise oder hinweisen solle, und Artikel 6 Absatz 1 sollte als Klarstellung bestimmter Folgen dieser inhärenten Beschränkung verstanden werden.

Würdigung

30. Es ist nicht Sache des Gerichtshofes, Feststellungen zum Sachverhalt einer Rechtssache zu treffen, in deren Rahmen ihm eine Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt worden ist. Dies gilt umso mehr, wenn der vom nationalen Gericht festgestellte Sachverhalt mit keiner der von den Parteien des Ausgangsrechtsstreits geschilderten Fassungen übereinstimmt. Namentlich in einem solchen Fall sollte sich die Prüfung des Problems in dem Rahmen halten, den die Frage des nationalen Gerichts selbst vorgibt.

31. Der Sachverhalt, auf den sich diese Frage bezieht, weist folgende drei Merkmale auf:

A benutzt, wenn er seine eigenen Waren zum Kauf anbietet, ein Zeichen, das für B markenrechtlich geschützt ist, aber

A stellt klar, dass er die Waren hergestellt hat, und es ist zweifelsfrei ausgeschlossen, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr als Herkunftszeichen aufgefasst wird, und

A benutzt das Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung von Eigenschaften seiner Waren.

32. Unter diesen Umständen möchte das nationale Gericht wissen, inwieweit B berechtigt ist, die Benutzung seiner Marke gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie zu verbieten.

Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie

33. Der erste Satz dieser Bestimmung sieht vor, dass die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht gewährt. Der Rest des Absatzes, auf den sich die Frage des nationalen Gerichts ausdrücklich bezieht, ist im Wesentlichen negativ formuliert, da er bestimmt, was der Markeninhaber Dritten verbieten kann. Diese Abwehrrechte sollten meines Erachtens jedoch im Licht der positiven, aus der Inhaberschaft einer Marke fließenden Rechte gesehen werden, von denen sie untrennbar sind.

34. Ein Händler nimmt die Eintragung oder den Erwerb einer Marke nicht in erster Linie deshalb vor, um Dritten ihre Benutzung zu verbieten, sondern um sie selbst zu benutzen (obwohl die Ausschließlichkeit der Benutzung natürlich eine notwendige Begleiterscheinung ist). Die Benutzung durch den Inhaber stellt in der Tat ein zentrales und wesentliches Element der Inhaberschaft dar, wie man den Artikeln 10 bis 12 der Markenrichtlinie entnehmen kann, nach denen Rechte verfallen oder nicht mehr geltend gemacht werden können, wenn die Marke nicht benutzt wird.

35. Die Benutzung einer Marke bedeutet, dass die Waren oder Dienstleistungen des Inhabers als seine eigenen identifiziert werden. Obwohl dies vielleicht so selbstverständlich ist, dass es in den markenrechtlichen Vorschriften nicht besonders erwähnt wird, ist es der Sinn und Zweck der Marke und tatsächlich spricht die zehnte Begründungserwägung der Markenrichtlinie davon, die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. Derselbe Gedanke liegt auch der Definition in Artikel 2 zugrunde, wonach ein Zeichen, um eine Marke darstellen zu können, geeignet sein muss, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden". Darüber hinaus hat der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung sowohl vor als auch nach dem Erlass der Markenrichtlinie entschieden, dass die Hauptfunktion einer Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.

36. Selbstverständlich bedeutet die Ausschließlichkeit des dem Inhaber durch eine Marke gewährten Rechts, dass er Dritten verbieten kann, die Marke zu verwenden, um auf ihre eigenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, da die Hauptfunktion der Marke sonst entwertet würde.

37. Wenn ein mit einer eingetragenen Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen von einem Wettbewerber zu einem anderen Zweck als dieser Hauptfunktion benutzt wird, ist es jedoch viel schwieriger, nachzuvollziehen, warum der Inhaber diese Benutzung verbieten können soll. Ferner stützen wie in den Erklärungen gegenüber dem Gerichtshof ausgeführt sowohl der Wortlaut des Artikels 5 Absatz 5 der Markenrichtlinie als auch das Urteil BMW die Auffassung, dass nur eine Benutzung zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach Artikel 5 Absatz 1 oder Absatz 2 verboten werden kann. Vielleicht noch stichhaltiger erscheint der Hinweis der Kommission in der mündlichen Verhandlung, dass es Situationen gebe, in denen es offensichtlich unbillig wäre, dem Markeninhaber zu gestatten, die Benutzung durch Dritte zu verbieten, und für die die Markenrichtlinie jedoch keine Bestimmung enthalte, die ihn daran hindere, falls sein Recht so aufgefasst werde, dass es sich auf alle Formen der Benutzung erstrecke, einschließlich einer Benutzung, die auf die Herkunft der Waren weder hinweisen solle noch tatsächlich hinweise.

38. In diesem Zusammenhang ist noch einmal hervorzuheben, dass das nationale Gericht in seiner Frage davon ausgeht, dass der Beklagte die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart" und zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird". Darüber hinaus obwohl dem keine ausschlaggebende Bedeutung zukommen kann, da diese Vorschrift nicht abschließend ist scheint keine der in Artikel 5 Absatz 3 der Markenrichtlinie genannten Nutzungsarten vorgelegen zu haben. Das nationale Gericht geht im Ausgangsverfahren davon aus, dass die Begriffe Spirit Sun" und Context Cut" ausschließlich mündlich im Gespräch zwischen zwei Kaufleuten verwendet wurden, die sich beide darüber im Klaren waren, dass diese Begriffe nicht auf die Herkunft der angebotenen Waren hinweisen sollten, und dass diese Begriffe zu keiner Zeit in schriftlicher Form auf den Waren angebracht wurden, so dass die Möglichkeit der Irreführung eines späteren Käufers ausgeschlossen war.

39. Eine derartige Benutzung entfernt sich meiner Ansicht nach schlicht zu sehr von der Hauptfunktion der Marke, als dass sie einen Markeninhaber berechtigen würde, sie nach Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie zu verbieten.

40. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Benutzung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b wenn also zwischen dem Zeichen und der Marke und/oder zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen nur Ähnlichkeit und nicht Identität besteht nicht verboten werden könnte, da diese Regelung nur dann anwendbar ist, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht, was in der Frage des nationalen Gerichts jedoch ausdrücklich ausgeschlossen wird. Wenn Spirit Sun" somit nur für Diamanten eingetragen ist und der Beklagte nur in Bezug auf andere, lediglich ähnliche Arten von Edelsteinen auf diese Marke verwiesen hat, ergibt sich aus dem Wortlaut der Richtlinie, dass die vom nationalen Gericht beschriebene Benutzung vom Markeninhaber nicht verboten werden kann.

41. Ebenso wenig ist meiner Meinung nach von Bedeutung, dass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a (der einschlägig sein könnte, wenn der Beklagte auf eine der Marken im Zusammenhang mit Edelsteinen der Art, für die sie eingetragen war, verwiesen hätte) keine Bezugnahme auf eine Verwechslungsgefahr enthält. Deren Fehlen spricht im Gegenteil für die Auffassung, dass dieser Absatz nur die Benutzung zur Angabe der Herkunft betrifft. Wenn ein Zeichen, das als Hinweis auf die Herkunft von Waren benutzt wird, mit einer eingetragenen Marke identisch ist und die Waren mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch sind, ist eine Verwechslung in Bezug auf die Herkunft definitionsgemäß nicht nur wahrscheinlich, sondern praktisch unvermeidlich. Wenn jedoch nur eine Ähnlichkeit gegeben ist, dann muss nicht immer eine Verwechslungsgefahr bestehen alle Umstände sind dabei zu berücksichtigen , so dass es notwendig war, diese Bedingung in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b aufzunehmen.

42. Wenn andererseits ein Zeichen nicht als Herkunftshinweis benutzt wird, kann es definitionsgemäß keine Verwechslung hinsichtlich der Herkunft der beiden Waren geben, unabhängig davon, ob sie miteinander identisch oder einander nur ähnlich sind und ob das Zeichen mit der geschützten Marke identisch oder dieser nur ähnlich ist. Es würde meines Erachtens der Systematik der Vorschrift unnötig Abbruch tun, wenn das Recht, eine nicht als Herkunftshinweis dienende Benutzung zu verbieten, davon abhängig wäre, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht.

43. Bevor ich meine Erwägungen zu Artikel 5 abschließe, ist jedoch noch kurz auf einige kleinere Punkte einzugehen.

44. Der Kläger trägt vor, er sollte berechtigt sein, die streitige Benutzung gemäß den deutschen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zu verbieten. Keiner der anderen Beteiligten hat sich zu dieser Frage geäußert, die vom nationalen Gericht auch nicht aufgeworfen worden ist. Unter diesen Umständen und angesichts dessen, dass in der Rechtssache C-292/00, Davidoff einem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs, über das noch nicht mündlich verhandelt worden ist , die Frage gestellt wird, ob Artikel 5 Absatz 2 nur dann anwendbar sei (wie es seinem Wortlaut entspreche), wenn die fraglichen Waren denen, für die die Marke eingetragen sei, nicht ähnlich seien, sehe ich davon ab, mich hier dazu zu äußern.

45. Die französische Regierung hat eingewandt, dass ein Markeninhaber, wenn er die Benutzung unter den in der Frage des nationalen Gerichts genannten Umständen nicht verbieten könnte, u. U. nicht verhindern könnte, dass seine Marke nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Markenrichtlinie für verfallen erklärt würde, wenn sie durch wiederholte derartige Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen würde. Eine solche Verfallserklärung ist jedoch nur dann möglich, wenn die Benutzung als gebräuchliche Bezeichnung Folge des Verhaltens oder der Untätigkeit" des Inhabers ist. Ich glaube nicht, dass Untätigkeit" in diesem Zusammenhang auch bedeuten kann, ein Verhalten nicht verbieten zu lassen, das rechtlich nicht verboten werden kann.

46. Abschließend möchte ich betonen, dass die hier vertretene Ansicht ein Ergebnis unter anderen tatsächlichen Umständen nicht präjudizieren soll. Die Argumentation könnte anders aussehen, wenn das Zeichen beispielsweise eine dauerhaftere Form hätte oder in irgendeiner Weise auf den Waren angebracht wäre. In diesem Fall könnte eine Klarstellung auf einer bestimmten Stufe der Handelskette, dass das Zeichen keinesfalls auf die Herkunft verweise, nicht ausreichen, um eine solche Benutzung auf einer späteren Stufe zu verhindern. Solcher Art sind anscheinend die Umstände, die der Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens des High Court of Justice of England and Wales in der Rechtssache C-206/01, Arsenal Football Club, zu beurteilen hat, und ich halte es wiederum nicht für angebracht, mich hier dazu zu äußern.

Artikel 6 Absatz 1 der Markenrichtlinie

47. Sollte sich der Gerichtshof meiner Auffassung anschließen, dass die Benutzung eines Zeichens in der vom nationalen Gericht beschriebenen Art und Weise keinesfalls eine Benutzung darstellt, die der Markeninhaber nach Artikel 5 Absatz 1 zu verbieten berechtigt ist, besteht für ihn kein Anlass, die Bedeutung des Umstands, dass die Benutzung sich darauf beschränkte, die Merkmale der zum Kauf angebotenen Waren zu kennzeichnen, im Licht des Artikels 6 Absatz 1 zu prüfen.

48. Sollte er jedoch entscheiden, dass die fragliche Benutzung grundsätzlich nach Artikel 5 Absatz 1 verboten werden kann, wird dieser Gesichtspunkt zu prüfen sein.

Grenzen des Abwehrrechts

49. Ich werde daher jetzt davon ausgehen, dass Artikel 5 Absatz 1 anwendbar ist. In diesem Fall wäre der Markeninhaber berechtigt, die Benutzung zu verbieten, es sei denn, sein Recht wäre nach Artikel 7 der Markenrichtlinie erschöpft oder unterläge einer Beschränkung nach Artikel 6. Der Gesichtspunkt der Erschöpfung ist hier aber für die Frage des nationalen Gerichts nicht von Belang und derjenige der Beschränkung ist auf die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b geregelten Angaben über Merkmale der Waren oder Dienstleistungen begrenzt.

50. Man könnte denken, dass diese Vorschrift in erster Linie dazu gedacht ist, einen anderen Fall zu erfassen, nämlich den, dass ein Markeninhaber Wettbewerber daran hindern möchte, einen beschreibenden Begriff oder Begriffe, die Teil seiner Marke sind, zu verwenden, um auf Merkmale ihrer eigenen Waren hinzuweisen. Ihr Wortlaut ist jedoch keineswegs auf einen solchen Fall beschränkt und erfasst bei normaler Auslegung auch eine Benutzung, wie sie hier in Rede steht, bei der also eine Marke, die kein unmittelbar beschreibendes Element enthält, von einem Wettbewerber benutzt wird, um auf Merkmale hinzuweisen, die seine eigenen Waren und die, die vom Inhaber unter der Marke verkauft werden, gemein haben und die üblicherweise mit der Marke in Verbindung gebracht werden.

51. Solche Situationen kommen, wie das Vereinigte Königreich ausführt, im Handel häufig vor. Händler A vertreibt ein Produkt unter seiner Marke, die von der Allgemeinheit mit den Eigenschaften dieses Produkts in Verbindung gebracht wird. Andere Händler werden ähnliche Produkte entwickeln und müssen diese ungehindert vertreiben können, solange sie die Rechte des geistigen Eigentums von A nicht verletzen. Dies wird normalerweise dann nicht der Fall sein, wenn sie vergleichbare Eigenschaften hervorbringen können, ohne ein etwaiges Patent des A zu verletzen, und nicht versuchen, ihre Waren unter der Marke des A oder in einer Form zu vertreiben, die eine Verwechslungsgefahr zwischen ihren Waren und denjenigen des A hervorrufen kann. In diese Kategorie fällt nicht der bloße Hinweis auf Ähnlichkeiten zwischen ihren Waren und denjenigen des A, insbesondere wenn betont wird, dass ihre Waren nicht von A stammen.

52. In diesem Zusammenhang erkenne ich in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b keine Bestätigung des Vorbringens der französischen Regierung, dass die Benutzung zur Beschreibung der Merkmale notwendig sein muss, wenn sie unter diese Vorschrift fallen soll. Es könnte im Gegenteil aus der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c ausdrücklich genannten Bedingung der Notwendigkeit geschlossen werden, dass das Fehlen einer solchen Bedingung in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bedeutsam ist. Jedenfalls dürfte die französische Regierung mit ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung, der Beklagte hätte die Schliffe beschreiben können, ohne die Marken des Klägers zu benutzen, recht viel verlangen. Diese Schliffe sind komplex, und die vom Kläger vorgelegten Patentansprüche lassen erkennen, wie umständlich es ist, sie in gewöhnlicher Sprache zu beschreiben. Es erscheint nicht vernünftig, die Regeln eines Gesellschaftsspiels auf Geschäftsgespräche anzuwenden, wenn eine einfachere Form der Kommunikation zur Verfügung steht immer vorausgesetzt, dass die Benutzung der Marken nicht zu einer Verwechslung der Herkunft der angebotenen Waren mit der Herkunft der Waren, auf die zur Veranschaulichung der betreffenden Merkmale verwiesen wird, führen kann und führt.

53. Auch hier ist es meiner Ansicht nach von Bedeutung, dass die streitigen Begriffe mündlich und nur im Rahmen von Verkaufsverhandlungen zwischen zwei Kaufleuten verwendet wurden, die sich beide völlig darüber im Klaren waren, dass nicht behauptet wurde, dass sich die in Bezug genommenen Marken in irgendeiner Weise auf die Herkunft der angebotenen Waren bezögen. Welchen Eindruck die Wortwahl des Beklagten auf das allgemeine Publikum der Käufer von Granaten gemacht haben könnte, ist daher nicht von Belang. Hätte er jedoch auf seiner Rechnung die Granate als Spirit Sun" bezeichnet oder sie in anderer Weise schriftlich mit diesem Namen versehen, so dass einem späteren Erwerber der Eindruck hätte vermittelt werden können, dass es sich um Steine dieser Marke handele, oder hätte die Zeugin selbst irregeführt werden können, wäre die Situation anders zu beurteilen. Unter solchen Umständen wäre es schwierig für den Beklagten, nachzuweisen, dass er durch die Bezugnahme auf die Markenwaren nur auf die Merkmale seiner eigenen Waren hinweisen wollte.

54. Meiner Meinung nach wäre der Beklagte angesichts des festgestellten Sachverhalts, auch wenn man Artikel 5 Absatz 1 für anwendbar hielte, daher grundsätzlich nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b berechtigt gewesen, die Begriffe Spirit Sun" und Context Cut" zu verwenden, um auf den Schliff seiner eigenen Edelsteine als eines ihrer Merkmale hinzuweisen.

Vorbehalt für die Grenzen des Abwehrrechts

55. Artikel 6 Absatz 1 enthält jedoch einen wichtigen Vorbehalt. Eine solche Benutzung kann der Markeninhaber nur dann nicht verbieten, wenn sie den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

56. Dieser Vorbehalt sollte meines Erachtens die Befürchtung des Klägers, dass es ansonsten unmöglich wäre, dreisteste Piraterie zu verhindern, weitgehend entkräften. Zu den anständigen Gepflogenheiten im Handel gehört es nicht, die Muster und Markennamen eines Dritten zu plündern. Der Vorbehalt könnte auch relevant sein für den Einwand der französischen Regierung, dass die beschreibende Benutzung von Marken nur gestattet sein sollte, wenn eine solche Benutzung notwendig sei, um auf die entsprechenden Merkmale hinzuweisen. Ich kann zwar keine Rechtfertigung für eine solche absolute Regel erkennen, aber Fälle, in denen sich ein Händler entschließt, die Marke eines Wettbewerbers anstelle einer gebräuchlichen Alternativbezeichnung zu benutzen, können durchaus Gesichtspunkte aufweisen, die nicht den anständigen Gepflogenheiten entsprechen.

57. Die Markenrichtlinie grenzt den Begriff anständige Gepflogenheiten" natürlich nicht genau ab. Ein solcher Begriff muss schon seiner Natur nach eine gewisse Flexibilität zulassen. Seine genauen Konturen können bisweilen und je nach den Umständen variieren; sie werden teilweise durch verschiedene Rechtsnormen bestimmt, die selbst Änderungen unterliegen können, sowie durch sich verändernde Auffassungen davon, was akzeptabel ist. Dennoch gibt es eine breite und klare, weithin geteilte Auffassung über den Kernbegriff der anständigen Gepflogenheiten im Handel, der von den Gerichten ohne große Schwierigkeiten und ohne allzu große Gefahr weit auseinander gehender Auslegungen angewandt werden kann.

58. In seinem Urteil BMW beschrieb der Gerichtshof den Begriff als Ausdruck einer Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, mit dem Ziel, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will".

59. Darüber hinaus könnte Artikel 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, auf die die zwölfte Begründungserwägung der Markenrichtlinie verweist, einen Anhaltspunkt bieten, da die Wendung anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" offenbar dieser Bestimmung entnommen ist. Dort wird unlauterer Wettbewerb definiert als eine Handlung, die solchen Gepflogenheiten zuwiderläuft. Artikel 10bis Absatz 3 lautet:

Insbesondere sind zu untersagen:

1. alle Handlungen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit der Niederlassung, den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewerbers hervorzurufen;

2. die falschen Behauptungen im geschäftlichen Verkehr, die geeignet sind, den Ruf der Niederlassung, der Erzeugnisse oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewerbers herabzusetzen;

3. Angaben oder Behauptungen, deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr geeignet ist, das Publikum über die Beschaffenheit, die Art der Herstellung, die wesentlichen Eigenschaften, die Brauchbarkeit oder die Menge der Waren irrezuführen."

60. Es wäre natürlich Sache des nationalen Gerichts, zu ermitteln, ob der Vorbehalt in Artikel 6 Absatz 1 der Markenrichtlinie erfuellt ist. Dazu müsste es gegebenenfalls Feststellungen zum Sachverhalt treffen, die über die im Vorlagebeschluss enthaltenen hinausgehen. Zwei Gesichtspunkte, die dort angedeutet werden, könnten jedoch von Bedeutung sein.

61. Sollte der Beklagte erstens durch die Herstellung der von ihm zum Kauf angebotenen Edelsteine die Patente des Klägers verletzt haben, kann seine Benutzung der Marken in diesem Zusammenhang meines Erachtens nicht als den anständigen Gepflogenheiten entsprechend" beschrieben werden. Sollte der Beklagte zweitens tatsächlich behauptet haben, dass der Spirit Sun"-Schliff seit Urzeiten verwendet werde und die Rechte für diesen nicht ausschließlich beim Kläger lägen, und sollten diese Behauptungen falsch sein, kann meines Erachtens ebenfalls nicht davon gesprochen werden, dass er den anständigen Gepflogenheiten entsprechend" gehandelt hat. In beiden Fällen könnte er sich nicht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie berufen.

Ergebnis bezüglich der Markenrichtlinie

62. Ich komme daher bezüglich der Auslegung der Markenrichtlinie zu dem Ergebnis, dass Artikel 5 Absatz 1 einen Markeninhaber nicht dazu berechtigt, Dritten zu verbieten, beim Anbieten ihrer Waren zum Kauf mündlich auf seine Marke zu verweisen, wenn sie klarstellen, dass diese Waren nicht aus seiner Herstellung stammen, und zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr zu diesem Zeitpunkt oder später als Hinweis auf die Herkunft der zum Kauf angebotenen Waren aufgefasst wird.

63. Unter anderen Umständen, in denen Artikel 5 Absatz 1 den Markeninhaber berechtigt, die Benutzung zu verbieten, kann von diesem Recht jedoch nicht Gebrauch gemacht werden, wenn die Benutzung dazu dient, auf Merkmale der fraglichen Waren hinzuweisen, es sei denn, eine solche Benutzung entspräche nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel.

Vergleichende Werbung

64. Dieses Ergebnis könnte vielleicht über einen ganz anderen Lösungsweg bestätigt werden.

65. Die Situation, über die sich der Kläger im Ausgangsverfahren beschwert, ähnelt in vielem der vergleichenden Werbung, obschon nicht von der Art, an die man zunächst denken mag. Vergleichende Werbung wird auf Gemeinschaftsebene durch die Richtlinie 84/450/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/55/EG (im Folgenden: Werberichtlinie) geregelt, die in ihrer Präambel auf die Markenrichtlinie verweist.

66. Bevor ich auf ihre Vorschriften eingehe, möchte ich jedoch erstens betonen, dass ich nicht vorschlage, die Markenrichtlinie anhand der Werberichtlinie auszulegen, und zweitens, dass die relevanten Bestimmungen der Werberichtlinie zum Zeitpunkt der im Ausgangsverfahren beanstandeten Benutzung noch nicht in Kraft waren.

67. Nach Artikel 2 Nummer 1 der Werberichtlinie bedeutet Werbung jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen ... zu fördern". Nach Artikel 2 Nummer 2a ist vergleichende Werbung jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht".

68. Diese Begriffsbestimmungen scheinen den vom nationalen Gericht in der vorliegenden Rechtssache festgestellten Sachverhalt zu erfassen. Der Beklagte machte in Ausübung seines Handels Erzeugnisse des Klägers erkennbar, um den Absatz seiner eigenen Waren zu fördern.

69. Nach Artikel 3a Absatz 1 gilt vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfuellt sind:

a) Sie ist nicht irreführend ...;

b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung;

c) sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann;

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;

f) bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung;

g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar."

70. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 dürfen die Mitgliedstaaten keinen weiter reichenden Schutz gegen vergleichende Werbung vorsehen, soweit es sich um den Vergleich handelt.

71. Diese Änderungen der Werberichtlinie wurden am 6. Oktober 1997 veröffentlicht und waren bis zum 23. April 2000 in nationales Recht umzusetzen. Sie waren also zum im vorliegenden Fall maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht in Kraft.

72. Wären sie damals in Kraft gewesen, hätte das nationale Gericht u. U. prüfen müssen, ob die Äußerungen des Beklagten den Bedingungen des Artikels 3a Absatz 1 entsprachen. Dann hätte es möglicherweise auch zu diesem Zweck den Sachverhalt weiter aufklären müssen; der Sachverhalt, wie er dem Gerichtshof vorgetragen wurde, lässt jedoch ebenso wenig einen Verstoß gegen Artikel 3a der Werberichtlinie erkennen wie einen Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 der Markenrichtlinie. Die Möglichkeit einer gleichzeitigen Patentverletzung oder eines unzutreffenden Bestreitens der ausschließlichen Markenrechte des Klägers könnte durchaus als Herabsetzung oder Verunglimpfung dieser Marken, als Ausnutzung ihres Rufes oder als Darstellung der Waren als Imitation oder Nachahmung angesehen werden, genau wie sie den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" widersprechen würde.

73. Obwohl diese Vorschriften zum maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht in Kraft waren, steht ihr späteres Inkraftsetzen in völligem Einklang mit der von mir vorgeschlagenen Auslegung der Artikel 5 Absatz 1 und/oder 6 Absatz 1 der Markenrichtlinie und bestätigt sie.

74. Der Gemeinschaftsgesetzgeber stand bei der Ausdehnung der Werberichtlinie auf vergleichende Werbung eindeutig auf dem Standpunkt, dass die Markenrichtlinie eine solche Werbung in keiner Weise ausschließe.

75. Relevant sind insoweit die dreizehnte bis fünfzehnte Begründungserwägung der Richtlinie 97/55:

Gemäß Artikel 5 der [Markenrichtlinie] steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein Ausschließlichkeitsrecht zu, das insbesondere das Recht einschließt, Dritten im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische Produkte oder Dienstleistungen, gegebenenfalls sogar für andere Produkte, zu untersagen.

Indessen kann es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.

Eine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers stellt keine Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts Dritter dar, wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen."

76. Der Rat und die Kommission gingen ferner in ihrer gemeinsamen Erklärung im Protokoll der Ratstagung vom 20. Dezember 1993, auf der die Gemeinschaftsmarkenverordnung erlassen wurde, davon aus, dass der Verweis auf Werbung in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d (Artikel 9 Absatz 2 der Markenverordnung ist im Wesentlichen wortgleich mit Artikel 5 Absatz 3 der Markenrichtlinie) nicht die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Rahmen vergleichender Werbung erfasste. Die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers im Rahmen vergleichender Werbung kann daher ihrer Ansicht nach vom Markeninhaber nicht verboten werden.

77. Da die Richtlinie 97/55 die Markenrichtlinie nicht änderte, muss letztere eine solche vergleichende Werbung zum im vorliegenden Fall maßgeblichen Zeitpunkt gestattet haben, es sei denn, die beiden Richtlinien widersprächen einander. Für eine solche Annahme besteht meiner Ansicht nach aber kein Anlass.

Ergebnis

78. Meines Erachtens sollte der Gerichtshof die Frage des Oberlandesgerichts Düsseldorf wie folgt beantworten:

1. Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken berechtigt einen Markeninhaber nicht dazu, Dritten zu verbieten, beim Anbieten ihrer Waren zum Kauf mündlich auf seine Marke zu verweisen, wenn sie klarstellen, dass diese Waren nicht aus seiner Herstellung stammen, und zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr zu diesem Zeitpunkt oder später als Hinweis auf die Herkunft der zum Kauf angebotenen Waren aufgefasst wird.

2. Auch unter anderen Umständen, in denen Artikel 5 Absatz 1 den Markeninhaber berechtigt, die Benutzung zu verbieten, kann von diesem Recht jedoch nach Artikel 6 Absatz 1 nicht Gebrauch gemacht werden, wenn die Benutzung dazu dient, auf Merkmale der fraglichen Waren hinzuweisen, es sei denn, eine solche Benutzung entspräche nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel.