SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN

ELEANOR SHARPSTON

vom 30. März 20061( )

Rechtssache C‑108/05

Bovemij Verzekeringen NV

gegen

Benelux-Merkenbureau





1. Der vorliegenden Rechtssache liegt eine Anmeldung der Bovemij Verzekeringen NV (im Folgenden: Klägerin) beim Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, im Folgenden: BMA) wegen Eintragung des Zeichens EUROPOLIS als Wortmarke für bestimmte Klassen von Dienstleistungen zugrunde. Des Näheren geht es um die Voraussetzungen, unter denen eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie( ) erwerben kann.

Einschlägiges Gemeinschaftsrecht

2. Artikel 1 der Markenrichtlinie definiert deren Anwendungsbereich dahin gehend, dass sie auf alle Marken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung findet, die a) in einem Mitgliedstaat oder b) beim Benelux-Markenamt eingetragen, angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind.

3. Artikel 3 Absatz 1 sieht vor:

„Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind,

…“

4. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 sieht vor:

„Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.“

5. Der Einfachheit halber werde ich die in Artikel 3 Absatz 3 enthaltene Voraussetzung so bezeichnen, dass die Marke „Unterscheidungskraft durch Benutzung“ erworben haben muss.

6. Die Verordnung Nr. 40/94( ) regelt die Gemeinschaftsmarke.

7. Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Gemeinschaftsmarkenverordnung haben denselben Wortlaut wie Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Markenrichtlinie.

8. Nach Artikel 7 Absatz 2 findet Artikel 7 Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Artikel 3 der Markenrichtlinie enthält keine derartige Bestimmung.

9. Artikel 7 Absatz 3 bestimmt spiegelbildlich zu Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie, dass die Eintragung nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 zu versagen ist, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Einschlägige Benelux-Rechtsvorschriften

10. Nach der Eenvormige Beneluxwet op de merken (Einheitliches Benelux-Markengesetz, im Folgenden: BMW) sind Markenanmeldungen in den Beneluxländern an das BMA zu richten. Wird eine Marke zugelassen, so erstreckt sich ihr Schutz auf das ganze Benelux-Gebiet.

11. Artikel 6bis Absatz 1 Buchstabe a BMW( ) sieht vor, dass die Eintragung zu versagen ist, wenn das angemeldete Zeichen keine Marke im Sinne von Artikel 1 darstellt, „insbesondere wenn ihm jede Unterscheidungskraft gemäß Artikel 6 quinquies Teil B Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft fehlt“.

12. Dieser Artikel der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums bestimmt, soweit hier von Belang:

„B. Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

…

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind“.

13. Zur fraglichen Zeit war Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie nicht in die BMW umgesetzt, obwohl das Konzept des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung anscheinend bei der Beurteilung von Benelux-Marken angewandt wurde( ).

14. Im Lauf des Verfahrens stellte sich heraus, dass auch Artikel 13C Absatz 1 BMW (obwohl nicht im Vorlagebeschluss erwähnt) einschlägig ist. Er sieht vor:

„Das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, erstreckt sich von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen.“( )

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

15. Im Mai 1997 meldete die Klägerin das Zeichen EUROPOLIS als Wortmarke für die folgenden Klassen von Dienstleistungen an: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren und Veranstaltung von Reisen.

16. Im Oktober 1997 informierte das BMA die Klägerin, dass es die Eintragung vorläufig ablehne, weil das Zeichen EUROPOLIS als solches keine Unterscheidungskraft habe.

17. Im April 1998 legte die Klägerin gegen diese vorläufige Ablehnung Beschwerde ein, da das Zeichen seit 1988 von der Europolis BV, einer Tochtergesellschaft der Klägerin, rechtmäßig als Marke im Verkehr verwendet worden sei.

18. Im Mai 1998 stellte das BMA fest, dass es im Licht der Beschwerde der Klägerin keinen Grund sehe, seine vorläufige Ablehnung zu ändern, und teilte dieser seine Entscheidung über die „endgültige Ablehnung“ der Eintragung des Zeichens mit.

19. Die Klägerin beantragte beim Gerechtshof ’s-Gravenhage (Niederlande), dem BMA aufzugeben, das Zeichen einzutragen, weil EUROPOLIS an sich unterscheidungskräftig sei, hilfsweise, weil es sich als Marke vor dem Zeitpunkt der Anmeldung durchgesetzt habe.

20. Der Gerechtshof ist der Auffassung, dass das Zeichen EUROPOLIS ausschließlich aus Zeichen und Angaben bestehe, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen von Dienstleistungen verwendet würden, und als solches nicht unterscheidungskräftig sei.

21. Zur erworbenen Unterscheidungskraft stellt der Gerechtshof fest, dass die Parteien darüber streiten, unter welchen Voraussetzungen das Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangen könne. Das BMA trägt vor, es sei erforderlich, dass das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen infolge seiner Benutzung überall im Benelux-Gebiet und somit in allen drei Beneluxländern als Marke aufgefasst werde. Die Klägerin trägt vor, dass es, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt seien, ausreiche, wenn ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen in einem erheblichen Teil des Benelux-Gebiets als Marke aufgefasst werde, im vorliegenden Fall allein in den Niederlanden.

22. Der Gerechtshof hat dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt( ):

1. Ist Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie so auszulegen, dass es für den Erwerb von Unterscheidungskraft (im vorliegenden Fall durch eine Benelux-Marke) infolge von Benutzung im Sinne dieses Absatzes erforderlich ist, dass das Zeichen vor dem Zeitpunkt der Anmeldung von den beteiligten Verkehrskreisen im gesamten Benelux-Gebiet, also in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, als Marke aufgefasst wird?

Bei Verneinung der Frage 1:

2. Ist die in Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie aufgestellte Voraussetzung für die Eintragung im Sinne dieses Absatzes erfüllt, wenn das Zeichen infolge seiner Benutzung durch die beteiligten Verkehrskreise in einem erheblichen Teil des Benelux-Gebiets als Marke aufgefasst wird, und kann dieser erhebliche Teil z. B. auch nur aus den Niederlanden bestehen?

3. a) Müssen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie bei einem – aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache im Gebiet eines Mitgliedstaats (oder, wie im vorliegenden Fall, des Benelux-Gebiets) bestehenden – Zeichen die Sprachgebiete innerhalb dieses Gebietes berücksichtigt werden?

b) Ist dabei für die Eintragung als Marke, sofern die übrigen Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, ausreichend, wenn – oder vorausgesetzt, dass – das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen in einem erheblichen Teil des Sprachgebiets des Mitgliedstaats (oder, wie im vorliegenden Fall, des Benelux-Gebiets), in dem diese Sprache offiziell gesprochen wird, als Marke aufgefasst wird?

23. Die Klägerin, das BMA, die Kommission und die Niederlande haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Die Parteien und die Kommission waren in der Sitzung vertreten. Das Vereinigte Königreich hat sich lediglich in der Sitzung geäußert.

Beurteilung

24. Die vorgelegten Fragen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Zunächst möchte das vorlegende Gericht wissen, ob für die Frage, ob ein Zeichen durch Benutzung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie Unterscheidungskraft erworben hat, die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise im gesamten Benelux-Gebiet (Frage 1) oder nur in einem erheblichen Teil des Benelux-Gebiets (Frage 2) zu berücksichtigen ist. Diese Fragen werden für Marken im Allgemeinen formuliert. Zweitens hat das vorlegende Gericht zwei Aspekte angesprochen, die sich im Besonderen auf Wortmarken beziehen( ). Die entsprechenden Fragen stellen sich im Hinblick auf die Bedeutung von Sprachgemeinschaften bei der Beurteilung der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft nach Artikel 3 Absatz 3. In Anbetracht des Streitgegenstands des beim vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens halte ich es für wünschenswert, alle vorgelegten Fragen im Hinblick auf Wortmarken zu beantworten.

Vorbemerkungen

25. Es ist hilfreich, mit der Prüfung dreier Fragen zu beginnen. Erstens: Wie fügen sich Wortmarken in das System der Richtlinie ein, und wie hat sie der Gerichtshof eingestuft? Zweitens: Auf welcher Grundlage hat der Gerichtshof entschieden, ob eine Marke (und insbesondere eine Wortmarke) „keine Unterscheidungskraft [hat]“ (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und/oder beschreibend ist (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c)? Drittens: Wie ist der Gerichtshof bei der Beurteilung der „Unterscheidungskraft durch Benutzung“ im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 3 vorgegangen? Vor diesem Hintergrund können sodann die spezifischen Vorlagefragen relativ knapp erörtert werden.





Wortmarken

26. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie verbietet die Eintragung von „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“.

27. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verbietet die Eintragung von „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft … oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“.

28. Im Kontext der Markenrichtlinie können Wörter auf zweierlei Weise verwendet werden. Erstens kann ein Wort oder eine Wortkombination dazu dienen, Merkmale einer Ware zu bezeichnen. Zu diesem Zweck verwendete Wörter sind nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c nicht eintragungsfähig. Ebenso haben sie in Bezug auf diese Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b zwangsläufig keine Unterscheidungskraft, wie der Gerichtshof bereits entschieden hat( ). Zweitens kann ein Wort oder eine Wortkombination eine Ware kennzeichnen (unabhängig davon, ob diese hierbei anlässlich dessen auch beschrieben wird). Eine solche Wortmarke ist als Marke eintragungsfähig, weil sie nicht unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b oder c fällt.

29. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verfolgt nach der Rechtsprechung ein spezifisches, im Allgemeininteresse liegendes Ziel, nämlich dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können( ). Das Allgemeininteresse daran, einer beschreibenden Wortkombination die Eintragung und den Schutz als Marke zu versagen, ist klar. Eine solche Eintragung hält andere Unternehmen (und damit potenzielle Wettbewerber) davon ab, nahe liegende Begriffe zur Beschreibung ihrer Waren gegenüber den Verbrauchern zu verwenden( ), und benachteiligt sie damit im Wettbewerb. Dies würde unmittelbar dem Zweck der Markenrichtlinie zuwiderlaufen, die eine teilweise Harmonisierung herbeiführt, um „Unterschiede [zu beseitigen], durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können“( ).

Prüfung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und/oder c

30. Bei der Beurteilung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c, ob eine Marke keine Unterscheidungskraft hat oder für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, beschreibend ist( ), kommt es auf die Wahrnehmung der Marke durch „die beteiligten Verkehrskreise“ an. Diese beteiligten Verkehrskreise sind als der Handel und die normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen definiert worden( ).

31. Der Gerichtshof hat anerkannt, dass wegen der sprachlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten eine Marke, die in einem Mitgliedstaat ohne Unterscheidungskraft oder für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, dies in einem anderen Mitgliedstaat womöglich nicht ist( ) und daher in diesem zweiten Mitgliedstaat rechtmäßig eingetragen werden kann. Darüber hinaus hat der Gerichtshof kürzlich entschieden, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Markenrichtlinie der Eintragung eines Zeichens in einem Mitgliedstaat nicht entgegensteht, das aus einem der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, in der das Zeichen keine Unterscheidungskraft hat, entlehnten Wort oder Wörtern besteht, es sei denn, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes oder dieser Wörter zu erkennen( ).

32. Anders gesagt: Wörter, die aufgrund ihrer Fähigkeit zur Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen eine Bedeutung haben, können nicht als Marken eingetragen werden, doch soweit sie eine solche Bedeutung wegen sprachlicher Unterschiede nicht haben, können sie keine beschreibende Funktion entfalten. Daher steht ihrer Eintragung kein Hindernis aus Artikel 3 Absatz 1 entgegen.

33. Somit sind die sprachlichen Fähigkeiten der beteiligten Verkehrskreise, die Bedeutung eines aus einem Wort oder Wörtern bestehenden Zeichens zu erfassen, bei einer Beurteilung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und/oder c in Betracht zu ziehen.





Artikel 3 Absatz 3

34. Bei der Prüfung, ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 erworben hat, hat die zuständige Behörde sämtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von denjenigen Waren (oder Dienstleistungen) anderer Unternehmen zu unterscheiden( ).

35. Im Urteil Windsurfing Chiemsee hat der Gerichtshof angeregt, die folgenden Faktoren bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke nach Artikel 3 Absatz 3 zu berücksichtigen: den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, den Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren (oder Dienstleistungen) aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden( ). Diese Faktoren beziehen sich auf a) die Benutzung der Marke und b) darauf, ob diese die beteiligten Kaufleute und Verbraucher in die Lage versetzt, Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen.

36. Bei der Prüfung sämtlicher Gesichtspunkte der Frage, ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, ist festzustellen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise aufgrund der Marke die Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen( ). In Betracht zu ziehen ist die vermutliche Erwartung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen( ).

37. Diese Erfordernisse der Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 spiegeln wider, was der Gerichtshof in Bezug auf die Prüfung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und/oder c ausgeführt hat. Das ist folgerichtig. Wenn eine Marke auf den ersten Blick nicht eintragungsfähig ist, weil die beteiligten Verkehrskreise, die über ein normales Niveau an Informationen verfügen und eine angemessene Aufmerksamkeit an den Tag legen, dazu neigen würden, sie an sich als nicht unterscheidungskräftig und/oder beschreibend wahrzunehmen, sollte man sich fragen, ob diese Wahrnehmung bei denselben Verkehrskreisen sich geändert hat, weil die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat( ).

38. Sind die sprachlichen Fähigkeiten der beteiligten Verkehrskreise (die sich, anders als die im Urteil Windsurfing Chiemsee aufgeführten, nicht auf den tatsächlichen Gebrauch einer Wortmarke oder deren Identifizierung mit einer Ware beziehen) für die Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung bedeutsam? Das hängt davon ab, ob die verwendeten Wörter zunächst als beschreibend verstanden wurden. Soweit die beteiligten Verkehrskreise den Wörtern keine inhaltliche Bedeutung beimessen, wird die Eintragung nicht nach Artikel 3 Absatz 1 verboten sein. Daher wird es nicht erforderlich sein, zu erwägen, ob die Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 erworben wurde. Soweit die Tatsache, dass die Wörter für die beteiligten Verkehrskreise normalerweise eine beschreibende Bedeutung haben, einer Eintragung entgegenstand, ist es sachdienlich, zu prüfen, ob für diese Verkehrskreise die Wortmarke dennoch infolge Benutzung unterscheidungskräftig und folglich nach Artikel 3 Absatz 3 eintragungsfähig geworden ist.

39. Dieser Ansatz scheint mir aus dem Aufbau von Artikel 3 zu folgen. Artikel 3 Absatz 3 schwächt die Eintragungshindernisse ab, die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und d aufgeführt sind. Er ist nur anzuwenden, wenn nach Artikel 3 Absatz 1 ein Fehlen von Unterscheidungskraft aufgezeigt worden ist. Daher ist es sinnvoll, ihn dann, wenn er angewandt wird, im Rahmen derselben Parameter anzuwenden, die bei der Feststellung des ursprünglichen Fehlens der Unterscheidungskraft zugrunde gelegt wurden.

40. Vor diesem Hintergrund wende ich mich den spezifischen Fragen zu, die das nationale Gericht vorgelegt hat.





Fragen 1 und 2: räumlicher Umfang der Prüfung

41. Bei diesen beiden Fragen geht es darum, ob es sachgerecht ist, bei den beteiligten Verkehrskreisen auf einen Teil des Benelux-Gebiets oder auf das gesamte Gebiet abzustellen.

42. Im Urteil General Motors( ) hat der Gerichtshof entschieden, dass bei der Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie( ) das Benelux-Gebiet dem Gebiet eines Mitgliedstaats gleichzustellen ist. Weiter stellte er fest, dass es im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 2 genügt, wenn eine Benelux-Marke in einem wesentlichen Teil des Benelux-Gebiets bekannt ist, der gegebenenfalls einem Teil eines der Benelux-Länder entsprechen kann( ).

43. Was zum Prüfungsumfang der Richtlinie im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 2 ausgeführt worden ist, muss auch für Artikel 3 der Richtlinie gelten. Es wäre sinnwidrig, es genügen zu lassen, dass die Marke in einem erheblichen Teil des Benelux-Gebiets bekannt ist, der in einem Teil eines der Beneluxländer bestehen kann, damit sich der Inhaber einer Marke auf Artikel 5 Absatz 2 berufen kann, und dennoch darauf zu bestehen, dass eine Marke überhaupt nur eintragungsfähig ist, wenn sie im gesamten Benelux-Gebiet durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

44. Die Auffassung des BMA – nämlich dass das Zeichen im gesamten Benelux-Gebiet als Marke aufgefasst werden muss, bevor es eingetragen werden kann – beruht auf dem Urteil Ford( ). In dieser Rechtssache ging es darum, ob eine Marke hinreichende Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat, um als Gemeinschaftsmarke nach Artikel 7 Absatz 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung eingetragen zu werden. Meiner Ansicht nach ist die Überlegung, die der gebietsbezogenen Beurteilung im Urteil Ford zugrunde liegt, nicht sachgerecht, wenn es um die Feststellung geht, ob eine nationale Marke nach der Markenrichtlinie Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat.

45. Die Gemeinschaftsmarke und nationale Marken unterscheiden sich von ihrem Konzept her. Wenn eine Marke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung überall in der Gemeinschaft anerkannt werden soll, ist es angebracht, zu verlangen, dass der Inhaber der Marke die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für ein größeres geografisches Gebiet nachweist. Die Gemeinschaftsmarke ist überall in der Gemeinschaft einheitlich( ). Dies ist bei der nationalen Eintragung einer Marke nur in dem fraglichen Mitgliedstaat der Fall( ). Es ist von Bedeutung, dass nach Artikel 7 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung Artikel 7 Absatz 1 auch dann Anwendung findet, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Eine derartige Vorschrift findet sich jedoch in Artikel 3 der Markenrichtlinie nicht. Da die Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Marke ist, die, wenn sie eingetragen wird, für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft Wirkung entfaltet, ist es richtig, die in Artikel 7 Absatz 2 enthaltene Voraussetzung aufzustellen. Solch eine Marke sollte nicht eingetragen werden, wenn es in irgendeinem Teil der Gemeinschaft Eintragungshindernisse gibt. Diese Erwägungen gelten nicht für die Eintragung nationaler, nach der Markenrichtlinie harmonisierter Marken.

46. Darüber hinaus gelten die beiden Maßnahmen für verschiedene Situationen. Obwohl beide darauf abzielen, die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern( ), geht die Markenrichtlinie nicht so weit, da sie eine teilweise Harmonisierung des nationalen Markenrechts einführt. Demgegenüber schafft die Gemeinschaftsmarkenverordnung einen neuen Typus von Recht am geistigen Eigentum, nämlich eine Gemeinschaftsmarke.

47. Schließlich hat der Gerichtshof über die Auslegung von Artikel 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie in der Rechtssache General Motors in Kenntnis dessen entschieden, dass nach dem Benelux-System der Eintragung von Marken eine Eintragung auf nationaler (oder dem Benelux-System untergeordneter) Ebene nicht möglich ist( ). Implizit hat er daher bereits die Unterscheidung vorgenommen, die ich hier zwischen den beiden Maßnahmen aufgezeigt habe.

48. Damit komme ich zu dem Ergebnis, dass es bei der Prüfung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung bei einer Wortmarke nach Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie nicht erforderlich ist, auf das gesamte Benelux-Gebiet (Belgien, Niederlande und Luxemburg) abzustellen, wenn aus sprachlichen Gründen die beteiligten Verkehrskreise, wie zuvor im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 definiert, nur in einem Teil dieses Gebietes zu finden sind.

Fragen 3a and 3b: Sprachgemeinschaften und relevante Anteile

49. Ich stimme mit dem Vorbringen des BMA und der Niederlande überein, dass Sprachgemeinschaften in einem Mitgliedstaat oder im Benelux-Gebiet bei der Prüfung berücksichtigt werden sollten, ob ein aus einem Wort oder Wörtern bestehendes Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

50. Aus den bereits genannten Gründen müssen im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 die beteiligten Verkehrskreise eben die sein, die die Grundlage für Einwände gegen die Eintragung nach Artikel 3 Absatz 1 bilden. In der vorliegenden Rechtssache sind dies die Niederländisch sprechenden Verkehrskreise, für die das vorlegende Gericht festgestellt hat, dass EUROPOLIS keine Unterscheidungskraft habe. Erworbene Unterscheidungskraft setzt ein ursprüngliches Fehlen von Unterscheidungskraft voraus. In einer Rechtssache wie der hier vorliegenden wird vermutet, dass sich dieses ursprüngliche Fehlen von Unterscheidungskraft auf eine bestimmte Sprachgemeinschaft beschränkt. Daher muss nur in dieser Sprachgemeinschaft Unterscheidungskraft für die Eintragung erworben werden( ).

51. Es bleibt die Frage, welcher Anteil der beteiligten Verkehrskreise die Marke als Kennzeichnung dessen auffassen muss, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen (so dass sich sagen lässt, dass diese Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 erworben hat).

52. Meiner Ansicht nach liegt der Prüfung, ob eine angemeldete Wortmarke „keine Unterscheidungskraft hat“ (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und/oder beschreibend ist (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c), das Konzept zugrunde, dass sie ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise so wahrnimmt. Bei einigermaßen umfangreichen Verkehrskreisen ist es statistisch wahrscheinlich, dass sich von der Norm abweichende Werte finden lassen( ). Bei dem Schluss auf das für diese Verkehrskreise „Typische“ kommt es darauf an, was die Werte insgesamt ergeben. Da die Zulassung einer Wortmarke zur Eintragung zur Folge hat, dass andere Unternehmen die Möglichkeit verlieren, diese Wörter in beschreibender Funktion zu verwenden, was negative Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Markt haben kann, ist es entsprechend wichtig, eine Wortmarke nicht nach Artikel 3 Absatz 3 zur Eintragung zuzulassen, wenn sie nicht ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise tatsächlich als unterscheidungskräftige Kennzeichnung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen begreift, auf die sie angewandt wird.

53. Wenn nach Sachlage angenommen werden kann, dass ein erheblicher Teil der betroffenen Verkehrskreise der zur Eintragung angemeldeten Marke eine inhaltliche Bedeutung beimisst (so dass diese auf den ersten Blick im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b nicht unterscheidungskräftig und/oder im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c beschreibend ist), stellt sich somit die entscheidende Frage, ob ein erheblicher Teil derselben Verkehrskreise, die der Marke eine inhaltliche Bedeutung beimessen, diese trotzdem als Kennzeichnung dessen wahrnehmen, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen (so dass sich sagen lässt, dass diese Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 erworben hat). Umgekehrt ist die Eintragung nach Artikel 3 Absatz 3 zu versagen, sofern ein Zeichen nur für einen kleinen – und nicht für einen erheblichen – Teil der beteiligten Verkehrskreise im Benelux-Gebiet unterscheidungskräftig geworden ist.

54. Der entgegengesetzte Ansatz – d. h. die Eintragung zuzulassen, sofern nachgewiesen werden kann, dass nur ein kleiner Teil der beteiligten Verkehrskreise im gesamten Gebiet der Auffassung ist, dass das Zeichen unterscheidungskräftig geworden sei – hat offensichtliche Nachteile. Zunächst würde dies dazu führen, dass die Marke für den Rest der beteiligten Verkehrskreise( ) in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen beschreibend bleiben würde und dennoch von anderen Unternehmen nicht verwendet werden könnte, weil sie nach Artikel 3 Absatz 3 eingetragen worden wäre. Dies würde das im Allgemeininteresse liegende Ziel von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c untergraben, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können( ).

55. Zweitens würde dies bedeuten, dass Artikel 3 Absatz 3 unabhängig von Artikel 3 Absatz 1 angewandt werden könnte. Dies würde nicht nur dem Wortlaut von Artikel 3 Absatz 3 zuwiderlaufen, der darauf hinweist, dass Artikel 3 Absatz 3 den Artikel 3 Absatz 1 einschränkt, sondern auch zu der widersinnigen Situation führen, dass beide Bestimmungen – die entgegengesetzte Auswirkungen haben – zur gleichen Zeit in demselben Gebiet erfüllt sein könnten. Dies würde jeden Versuch der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, für die nachgewiesen werden könnte, dass sie in demselben Gebiet gleichzeitig beschreibend und unterscheidungskräftig wäre, zusammenhanglos werden lassen.

56. Ich erinnere auch daran, dass sich nach Artikel 13C Absatz 1 BMW das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen erstreckt. Obwohl dieser Punkt im Vorlagebeschluss nicht aufgeworfen wird, scheint mir, dass auch diese Vorschrift dagegen spricht, eine Wortmarke zur Eintragung auf der Grundlage der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft zuzulassen, wenn sie in dieser Form nur von einem kleinen Teil der beteiligten Verkehrskreise auf einem Teil des Gebietes erkannt wird. Eine derartige Vorschrift verstärkt die restriktive Wirkung der Markeneintragung. Sie unterstreicht daher, dass das im Allgemeininteresse liegende Ziel von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c nur hintangestellt werden sollte, wenn der Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung tatsächlich überzeugend erwiesen ist( ).

57. Aus diesen Gründen weise ich das Vorbringen der Klägerin und der Niederlande zurück, dass es in analoger Anwendung der Ausführungen im Urteil General Motors ausreiche, dass das Zeichen von einem relevanten Teil der Verkehrskreise in einem erheblichen Teil der relevanten Sprachgemeinschaft innerhalb (eines Mitgliedstaats oder) des Benelux- Gebiets, in dem die betreffende Sprache eine Amtssprache ist, als Marke angesehen wird. Unschwer lassen sich Umstände vorstellen, unter denen ein Zeichen oder eine Angabe Unterscheidungskraft durch Benutzung lediglich in einem erheblichen Teil – oder einem bestimmten Teilgebiet hiervon – einer Sprachgemeinschaft im Benelux-Gebiet erwerben könnte( ). Mir scheint, dass ein derartiges Teilgebiet lediglich einen geringen Teil der beteiligten Verkehrskreise umfassen könnte( ). Aus den von mir angeführten Gründen ist dies eine unzureichende Grundlage für den Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft. Vielmehr müsste festgestellt werden, dass zumindest ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Diese relevanten Verkehrskreise müssen die Sprachgemeinschaft in dem Mitgliedstaat (oder hier im Benelux-Gebiet) insgesamt sein.

58. Daher stimme ich mit der Kommission darin überein, dass eine Wortmarke, die wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und/oder deshalb, weil sie in einer bestimmten Sprache beschreibend ist (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c), von der Eintragung ausgeschlossen ist, nach Artikel 3 Absatz 3 nur eingetragen werden kann, wenn sich nachweisen lässt, dass sie durch Benutzung in der gesamten relevanten Sprachgemeinschaft Unterscheidungskraft erworben hat.

59. Gleichzeitig möchte ich klarstellen, dass ich nicht den Vorschlag der Kommission akzeptiere, dass man auf die Markenrichtlinie die vom Gericht erster Instanz im Urteil Ford angestellte Prüfung von Artikel 7 Absätze 1 und 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung übertragen sollte( ). Wie bereits ausgeführt, bin ich der Auffassung, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Maßnahmen gibt, weswegen eine solche Übertragung nicht sachgerecht wäre.

Ergebnis

60. Aus diesen Gründen bin ich der Ansicht, dass der Gerichtshof wie folgt auf die vom Gerechtshof vorgelegten Fragen antworten sollte:

Fragen 1 und 2

Bei der Prüfung, ob eine Wortmarke nach Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, ist es nicht erforderlich, auf das gesamte Benelux-Gebiet (Belgien, Niederlande und Luxemburg) abzustellen, wenn aus sprachlichen Gründen die beteiligten Verkehrskreise, wie zuvor im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 definiert, nur in Teilen dieses Gebietes zu finden sind.

Frage 3

Sprachgemeinschaften in einem Mitgliedstaat oder im Benelux-Gebiet sollten bei der Beurteilung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft eines aus einem Wort oder Wörtern bestehenden Zeichens berücksichtigt werden.

Ist eine Wortmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und/oder deshalb, weil sie gänzlich aus einem in einer bestimmten Sprache beschreibenden Wort oder Wörtern besteht (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c), von der Eintragung ausgeschlossen, kann sie nach Artikel 3 Absatz 3 nur eingetragen werden, wenn sich nachweisen lässt, dass sie durch Benutzung in der gesamten relevanten Sprachgemeinschaft (nämlich der des Mitgliedstaats oder des gesamten Benelux-Gebiets) Unterscheidungskraft erworben hat.