Rechtssache C‑145/05

Levi Strauss & Co.

gegen

Casucci SpA

(Vorabentscheidungsersuchen der Cour de cassation [Belgien])

„Marken – Richtlinie 89/104/EWG – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b – Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem ähnlichen Zeichen – Verlust der Unterscheidungskraft infolge des Verhaltens des Markeninhabers nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begann“

Schlussanträge des Generalanwalts D. Ruiz-Jarabo Colomer vom 17. Januar 2006

Urteil des Gerichtshofes (Dritte Kammer) vom 27. April 2006

Leitsätze des Urteils

Rechtsangleichung – Marken – Richtlinie 89/104 – Rechte aus der Marke

(Richtlinie 89/104 des Rates, Artikel 5 Absatz 1 und 12 Absatz 2)

Artikel 5 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104 über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt, da ein in der Praxis wirksamer Schutz der Rechte des Markeninhabers nicht gewährleistet wäre, wenn die Verwechslungsgefahr zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt würde.

Stellt das zuständige Gericht fest, dass das betreffende Zeichen zu diesem Zeitpunkt die Marke verletzte, so ist es seine Sache, die Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie zu gewährleisten; diese Maßnahmen können insbesondere die Anordnung einschließen, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen.

Eine solche Maßnahme ist jedoch nicht anzuordnen, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie geworden und deshalb verfallen ist.

(vgl. Randnrn. 17-18, 20, 24-25, 37, Tenor 1-3)

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Dritte Kammer)

27. April 2006( )

„Marken – Richtlinie 89/104/EWG – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b – Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem ähnlichen Zeichen – Verlust der Unterscheidungskraft infolge des Verhaltens des Markeninhabers nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begann“

In der Rechtssache C‑145/05

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht von der Cour de cassation (Belgien) mit Entscheidung vom 17. März 2005, beim Gerichtshof eingegangen am 31. März 2005, in dem Verfahren

Levi Strauss & Co.

gegen

Casucci SpA

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Rosas sowie der Richter J. Malenovský (Berichterstatter), J.‑P. Puissochet, S. von Bahr und U. Lõhmus,

Generalanwalt: D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

Kanzler: K. Sztranc, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2005,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der Levi Strauss & Co., vertreten durch T. van Innis, avocat,

– der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. B. Rasmussen und D. Maidani als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Januar 2006

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Levi Strauss & Co. (im Folgenden: Levi Strauss) und der Casucci SpA (im Folgenden: Casucci) wegen des Verkaufs von Jeanshosen durch Casucci, die mit einem Zeichen versehen sind, das angeblich eine Marke verletzt, deren Inhaber Levi Strauss ist.

Rechtlicher Rahmen

3 Die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 lautet:

„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden.“

4 Artikel 5 derselben Richtlinie bestimmt:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

…

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

…

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

…“

5 Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie sieht vor:

„Eine Marke wird ferner für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

…“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

6 1980 ließ Levi Strauss in den Beneluxstaaten eine Bildmarke mit der Bezeichnung „mouette“ [Möwe] eintragen, bestehend aus der nachfolgend wiedergegebenen Zeichnung einer doppelten, in der Mitte nach unten geschwungenen Steppnaht, die sich in der Mitte der Zeichnung der Naht einer fünfeckigen Tasche befindet:

Die Marke wurde für Kleidung der Klasse 25 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung eingetragen.

7 Casucci brachte in den Beneluxstaaten Jeanshosen mit einem Zeichen auf den Markt, das aus einer doppelten, in der Mitte nach oben geschwungenen Steppnaht besteht, auf den Gesäßtaschen angebracht ist und wie folgt aussieht:

8 Levi Strauss war der Auffassung, dass Casucci damit die Rechte aus ihrer eingetragenen Marke „mouette“ verletze und erhob daher am 11. März 1998 Klage beim Tribunal de commerce Brüssel mit dem Antrag, Casucci zur Unterlassung jeder Benutzung des betreffenden Zeichens für die von ihr vermarkteten Kleidungsstücke zu verurteilen. Außerdem beantragte sie ihre Verurteilung zur Zahlung von Schadensersatz.

9 Nachdem das Gericht des ersten Rechtszugs ihre Klage mit Urteil vom 28. Oktober 1999 abgewiesen hatte, legte Levi Strauss bei der Cour d’appel Brüssel Berufung ein. Sie führte dort aus, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes die Verwechslungsgefahr umfassend unter Berücksichtigung insbesondere des Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem fraglichen Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren zu beurteilen sei und dass die Verwechslungsgefahr umso größer sei, je stärker die Unterscheidungskraft der älteren Marke sei. Abgesehen davon, dass ihre Marke und das streitige Zeichen bildliche Ähnlichkeiten aufwiesen und die gekennzeichneten Waren identisch seien, sei hier von Bedeutung, dass es sich bei der Marke „mouette“ aufgrund ihres Phantasiegehalts und ihrer ausgiebigen Benutzung seit Jahrzehnten um eine Marke mit starker Unterscheidungskraft handele.

10 Die Cour d’appel Brüssel wies die Berufung von Levi Strauss jedoch mit der Begründung zurück, der Grad der Ähnlichkeit zwischen dem streitigen Zeichen und der Marke „mouette“ sei gering und vor allem könne die Marke „mouette“ nicht mehr als eine Marke mit starker Unterscheidungskraft angesehen werden. Denn sie bestehe teilweise aus Komponenten, die aufgrund ihrer weit verbreiteten und ständigen Benutzung Eigenschaften aufwiesen, die den betreffenden Waren gemeinsam seien. Diese Benutzung habe zwangsläufig zur Folge, dass die Unterscheidungskraft der genannten Marke deutlich geschwächt worden sei, da diese aus den betreffenden Komponenten selbst keine Unterscheidungskraft herleiten könne.

11 Levi Strauss legte Kassationsbeschwerde bei der Cour de cassation ein. Sie machte vor dieser geltend, Casucci behaupte offenbar, dass die Marke „mouette“ noch 1997 Unterscheidungskraft gehabt und dass sie diese 1998 verloren habe, in dem Jahr, in dem andere Jeanshosen gekauft worden seien, deren Vertrieb in den Beneluxstaaten zur Verwässerung der betreffenden Marke geführt habe. In diesem Zusammenhang hätte sich die Cour d’appel Brüssel dem Standpunkt des Benelux‑Gerechtshof in seinem Urteil Quick vom 13. Dezember 1994 (A 93/3) anschließen müssen, wonach das Gericht für die Beurteilung, ob eine Marke starke Unterscheidungskraft habe, auf den Zeitpunkt abstellen müsse, zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe – Levi Strauss zufolge also 1997 –, und etwas anderes nur gelten könne, wenn die betreffende Marke ihre Unterscheidungskraft nach diesem Zeitpunkt ganz oder teilweise verloren habe, und auch das nur, wenn dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen des Inhabers dieser Marke zurückzuführen sei. Im vorliegenden Fall dagegen habe die Cour d’appel für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Tag der Verkündung ihres Urteils abgestellt und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe. Die Cour d’appel Brüssel habe zwar ausgeführt, dass die weite Verbreitung der Komponenten der betreffenden Marke ihre Unterscheidungskraft deutlich geschwächt habe, aber nicht festgestellt, dass die deutliche Schwächung dieser Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe, ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen von Levi Strauss zurückzuführen sei. Die Cour d’appel habe deshalb zu Unrecht entschieden, dass die Marke „mouette“ keine Marke mit starker Unterscheidungskraft mehr sei.

12 Unter diesen Umständen hat die Cour de cassation das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Muss das Gericht die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem die als Verletzung der Marke beanstandete Benutzung der ähnlichen Marke oder des ähnlichen Zeichens begann, um den Schutzumfang einer Marke zu bestimmen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde?

2. Wenn nicht, kann das Gericht die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem die beanstandete Benutzung begann? Kann es insbesondere die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zum Zeitpunkt seiner Entscheidung berücksichtigen?

3. Ist es, wenn das Gericht durch die Anwendung des unter 1 genannten Kriteriums eine Verletzung der Marke feststellt, in der Regel gerechtfertigt, dass es die Unterlassung der verletzenden Benutzung des Zeichens anordnet?

4. Kann etwas anderes gelten, wenn die Anmeldemarke ihre Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die verletzende Benutzung begann, ganz oder teilweise verloren hat, wobei dies nur gelten soll, wenn dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen des Inhabers dieser Marke zurückzuführen ist?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten und zur zweiten Frage

13 Mit diesen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des die betreffende Marke verletzenden Zeichens begann, zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach diesem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt seiner Entscheidung.

14 Zunächst ist festzustellen, dass Artikel 5 der Richtlinie 89/104 dadurch, dass er dem Inhaber einer Marke das Recht verleiht, jedem Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichen bei Verwechslungsgefahr zu verbieten, und dass er die Formen der Benutzung eines solchen Zeichens aufzählt, die verboten werden können, diesen Inhaber gegen Formen der Benutzung von Zeichen schützen soll, die die betreffende Marke verletzen könnten.

15 Demgemäß hat der Gerichtshof ausgeführt, dass, um die Hauptfunktion der Marke zu gewährleisten, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, der Markeninhaber vor Konkurrenten geschützt werden muss, die unter Missbrauch der Stellung und des guten Rufes der Marke widerrechtlich mit dieser Marke versehene Waren veräußern (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C‑349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I‑6227, Randnr. 22, und vom 12. November 2002 in der Rechtssache C‑206/01, Arsenal Football Club, Slg. 2002, I‑10273, Randnr. 50). Das Gleiche muss gelten, wenn aufgrund einer Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen und der Marke die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihnen besteht.

16 Sodann haben die Mitgliedstaaten Maßnahmen zu treffen, die so wirksam sind, dass das Ziel der Richtlinie erreicht wird, und dafür Sorge zu tragen, dass die Betroffenen die ihnen dadurch verliehenen Rechte auch tatsächlich vor den innerstaatlichen Gerichten geltend machen können (vgl. Urteile vom 10. April 1984 in der Rechtssache 14/83, Von Colson und Kamann, Slg. 1984, 1891, Randnr. 18, und vom 15. Mai 1986 in der Rechtssache 222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651, Randnr. 17).

17 Das Recht des Inhabers auf den Schutz seiner Marke vor Verletzungen wäre aber in der Praxis wirkungslos, wenn es nicht erlaubte, die Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.

18 Würde nämlich die Verwechslungsgefahr zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt als dem, zu dem die Benutzung des betreffenden Zeichens begann, dann könnte der Benutzer dieses Zeichens einen ungerechtfertigten Vorteil aus seinem eigenen rechtswidrigen Verhalten ziehen, indem er sich auf eine Schwächung der Bekanntheit der geschützten Marke beriefe, für die er selbst verantwortlich wäre oder zu der er selbst beigetragen hätte.

19 Schließlich wird nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 eine Marke für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Der Gesetzgeber ist also bei der Abwägung der Interessen des Inhabers einer Marke mit den Interessen seiner Wettbewerber an einer Verfügbarkeit der Zeichen im Rahmen des Erlasses dieser Bestimmung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Verlust der Unterscheidungskraft dieser Marke deren Inhaber nur entgegengehalten werden kann, wenn der Verlust auf dessen Tun oder Unterlassen zurückzuführen ist. Solange dies nicht der Fall ist und insbesondere wenn der Verlust der Unterscheidungskraft mit der Tätigkeit eines Dritten zusammenhängt, der ein die Marke verletzendes Zeichen benutzt, muss die Marke daher weiterhin Schutz genießen.

20 Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.

Zur dritten Frage

21 Mit dieser Frage möchte das Gericht wissen, ob es in der Regel gerechtfertigt ist, die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens anzuordnen, wenn festgestellt wird, dass dieses Zeichen die geschützte Marke zu dem Zeitpunkt verletzte, zu dem seine Benutzung begann.

22 Aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ergibt sich im Licht der Antwort auf die erste und die zweite Frage des vorlegenden Gerichts, dass es dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr eine ähnliche Marke zu benutzen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung dieses Zeichens begann, die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Marke und dem betreffenden Zeichen bestand.

23 Die Richtlinie 89/104 sieht in ihrem Artikel 5 Absatz 3 nicht abschließend einige Maßnahmen vor, die das betreffende Recht des Inhabers sicherstellen sollen, schreibt aber keine bestimmte Form für diese Maßnahmen vor, so dass die zuständigen nationalen Stellen insoweit über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen.

24 Das Erfordernis eines in der Praxis wirksamen Schutzes der Rechte des Inhabers aus der Richtlinie 89/104, auf das in Randnummer 16 dieses Urteils hingewiesen worden ist, verlangt jedoch, dass das zuständige Gericht die Maßnahmen ergreift, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, die Rechte des Markeninhabers zu gewährleisten und Verletzungen dieser Marke zu begegnen. Insoweit erweist sich insbesondere die Anordnung, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen, als eine Maßnahme, die diese Rechte in der Praxis wirksam gewährleistet.

25 Deshalb ist auf die dritte Frage zu antworten, dass es, wenn das zuständige Gericht feststellt, dass das betreffende Zeichen zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Benutzung begann, die Marke verletzte, Sache dieses Gerichts ist, die Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 zu gewährleisten, wobei diese Maßnahmen insbesondere die Anordnung einschließen können, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen.

Zur vierten Frage

26 Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Anordnung, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen, gerechtfertigt ist, wenn die Marke ihre Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung dieses Zeichens begann, ganz oder teilweise verloren hat, und dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen des Markeninhabers zurückzuführen ist.

27 Zwar verleiht Artikel 5 der Richtlinie 89/104 dem Inhaber einer Markte bestimmte Rechte, doch zieht diese Richtlinie aus dessen Verhalten Folgen für die Bestimmung des Schutzumfangs der betreffenden Rechte.

28 So sieht Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 vor, dass der Inhaber einer älteren Marke, der die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke in einem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke grundsätzlich weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann. Desgleichen bestimmt ihr Artikel 10 für den Fall, dass der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nach Abschluss des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt hat oder dass eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde, dass die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen unterliegt, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Schließlich wird nach Artikel 12 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 89/104 eine Marke für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist oder infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist.

29 Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass mit der Richtlinie 89/104 allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden soll zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können (vgl. in Bezug auf das Erfordernis der Verfügbarkeit von Farben im Fall der Eintragung als Marke einer Farbe als solcher Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C‑104/01, Libertel, Slg. 2003, I‑3793).

30 Der Schutz der Rechte des Inhabers einer Marke aus der Richtlinie ist somit nicht bedingungslos, da er u. a. zur Herstellung eines Gleichgewichts der genannten Interessen auf die Fälle beschränkt ist, in denen sich der Inhaber hinreichend wachsam zeigt, indem er sich der Benutzung von Zeichen, die seine Marke verletzen können, durch andere Wirtschaftsteilnehmer widersetzt.

31 Dieses Erfordernis der Wachsamkeit ist zudem nicht auf den Bereich des Markenschutzes beschränkt und gilt auch für andere Bereiche des Gemeinschaftsrechts, wenn ein Rechtssubjekt ein Recht aus dieser Rechtsordnung in Anspruch nimmt.

32 In Randnummer 28 dieses Urteils ist darauf hingewiesen worden, dass eine Marke für verfallen erklärt wird, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen ist.

33 Hat eine Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers ihre Unterscheidungskraft verloren, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 geworden ist, kann ihr Inhaber somit nicht mehr die Rechte geltend machen, die ihm Artikel 5 der Richtlinie verleiht.

34 Eine solche Untätigkeit kann auch darin bestehen, dass der Inhaber einer Marke es unterlässt, rechtzeitig auf Artikel 5 dieser Richtlinie zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, betroffenen Dritten die Benutzung des Zeichens zu verbieten, für das eine Verwechslungsgefahr besteht, weil solche Anträge gerade den Zweck haben, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu bewahren.

35 In Anbetracht der Erwägungen in den Randnummern 29 und 30 dieses Urteils hat das zuständige Gericht festzustellen, ob insbesondere im Zusammenhang mit einer solchen Unterlassung einschließlich einer Unterlassung im Rahmen eines Verfahrens, das dem Schutz des mit Artikel 5 der Richtlinie 89/104 gewährten Rechts dient und gegebenenfalls verspätet vom Markeninhaber eingeleitet worden ist, Rechte verfallen sind. Fiele die Berücksichtigung des Verfalls im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 in einem Markenverletzungsverfahren ausschließlich in die Zuständigkeit des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten, könnte sich daraus für die Markeninhaber je nach dem betroffenen Recht ein unterschiedlicher Schutz ergeben. Das in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie als „von wesentlicher Bedeutung“ bezeichnete Ziel, „im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz“ herzustellen, wäre nicht erreicht (vgl. zur Beweislast für die Verletzung des ausschließlichen Rechts des Inhabers Urteil vom 18. Oktober 2005 in der Rechtssache C‑405/03, Class International, Slg. 2005, I‑0000, Randnrn. 73 und 74).

36 Deshalb kann das zuständige Gericht nach Feststellung eines solchen Verfalls nicht anordnen, dass die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen ist, selbst wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihm und der fraglichen Marke bestand.

37 Folglich ist auf die vierte Frage zu antworten, dass die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens nicht anzuordnen ist, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 geworden und deshalb verfallen ist.

Kosten

38 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

1. Artikel 5 Absatz 1 der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.

2. Stellt das zuständige Gericht fest, dass das betreffende Zeichen zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Benutzung begann, die Marke verletzte, so ist es Sache dieses Gerichts, die Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 zu gewährleisten; diese Maßnahmen können insbesondere die Anordnung einschließen, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen.

3. Die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens ist nicht anzuordnen, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 geworden und deshalb verfallen ist.

Unterschriften.