## KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Nourma Dewi, SH.,MH (Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) nourmadewi03@gmail.com
Tunjung Baskoro (Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) tunjungbaskoro15@gmail.com

## ABSTRAK
Merek  adalah  suatu  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa.  Merek dagang  adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual  khususnya  bidang  merek  merupakan  suatu  permasalahan  yang  terus akan  berkembang  mengikuti  perkembangan  dunia  ilmu  pengetahuan.  Hal  tersebut dapat  terlihat  dari  semakin  maraknya  kejahatan    salah    satunya  dalam  sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik  merek  Prada  S.A  menggugat  PT.  Manggala  Putra  Perkasa  dimana  dalam kasus  ini  pengadilan  memutuskan  Peninjauan  Kembali  No.274  PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

## Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional, Sengketa, Merek

## PRADA S.A BRAND DISPUTE CASE WITH PT. MANGGALA PUTRA PERKASA IN INTERNATIONAL CIVIL LAW
Nourma Dewi, SH.,MH (Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) nourmadewi03@gmail.com
Tunjung Baskoro (Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) tunjungbaskoro15@gmail.com

## ABSTRACT
A  brand  is  a  sign  in  the  form  of  images,  names,  words,  letters,  numbers, arrangement  of  colors  or  a  combination  of  those  stated  elements  that  have distinguishing power and are used in the trading of goods and services. Trademarks are brands that are used on goods traded by a person or several people jointly or a legal entity to differentiate from other similar items. The issue of Intellectual Property Rights,  especially  in  the  field  of  brands,  is  a  problem  that  will  continue  to  develop following  the  development  of  the  world  of  science.  This  can  be  seen  from  the increasing  number  of  crimes,  one  of  which  is  in  the  trade  sector  that  is  happening now. Especially in the case of Prada S.A Italy as the owner of the Prada S.A brand claimed  PT.  Manggala  Putra  Perkasa  in  which  in  this  case  the  court  ruled  the Judicial Review of the case No.274 PK/Pdt/2003 was declared to be valid by Prada S.A. as contained in one of the rules of the Judicial Review No.274 PK/Pdt/2003.
Keywords: International Civil Law, Disputes, Brands

## A. PENDAHULUAN
Hak kekayaan intelektual (HKI)
sebagai isu Internasional perkembangannya  sangat  pesat. Hak kekayaan intelektual merupakan  hak  yang  berasal  dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan  daya  pikir  manusia yang diekspresikan kepada khalayak  umum  dalam  berbagai bentuk. 1 Sehingga  harus  disadari oleh kita semua bahwa HKI merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan  hukum  dari  perspektif bisnis  misalnya  Hak  Cipta,  Hak Paten dan Merek. Salah satu wujud perlindungan  hukum  yaitu  adanya peraturan  yang  memadai  tentang HKI dan proses penegakan hukum.
Perkembangan  di  bidang perdagangan  dan  industri  yang sedemikian  pesatnya    memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi  yang  digunakan  dalam proses pembuatan, apabila kemudian  produk  tersebut  beredar di  pasar  dengan  menggunakan merek  tertentu,  maka  kebutuhan
1 Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah,
Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Pratkteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) , hlm.21
untuk  melindungi  produk  yang dipasarkan  dari  berbagai  tindakan melawan  hukum  pada  akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi  merek  tersebut.  Dalam hubungan  ini  hak-hak  yang  timbul dari hak milik intelektual khususnya hak  atas  merek  menjadi  sangat penting  bukan  hanya  dari  segi perlindungan  hukum,  karena  untuk mendirikan  dan  mengembangkan merek  produk  barang  atau  jasa dilakukan  dengan  susah  payah. Dibutuhkan  waktu  yang  lama  dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal  dan  memperoleh  tempat  di pasaran.
Merek  adalah  suatu  tanda yang berupa : gambar, nama, kata, huruf-huruf,  angka-angka,  susunan warna  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan jasa. 2 Oleh karena itu merek harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum  sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan  atau  badan  hukum. Diperolehnya  perlindungan  hukum
2 Mujiyono, Ferianto. Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Sentra HKI UNY,2017), hlm.38
atas  Merek  yang  telah  terdaftar merupakan  salah  satu  fungsi  dari pendaftaran  Merek.  Asumsi  ini didasarkan pada pandangan bahwa  Merek  merupakan  salah satu hak intelektual memiliki peranan  penting  bagi  kelancaran dan peningkatan perdagangan barang  atau  jasa  dalam  kegiatan perdagangan dan penanaman modal.
Permasalahan Hak
Kekayaan  Intelektual  khususnya bidang  merek  merupakan  suatu permasalahan  yang  terus  akan berkembang mengikuti
perkembangan dunia ilmu pengetahuan.  Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  semakin  maraknya kejahatan    salah    satunya  dalam sektor  perdagangan  yang  terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut  salah  satunya  adalah pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu  komiditi  untuk  mendapatkan keuntungan.
Kasus
Hak kekayaan intelektual  dalam  hukum  perdata
internasional kususnya dalam sengketa  merek,  maka  peneliti tertarik  menganalisi  kasus  Prada Italy  di  Indonesia,  pemilik  merek Prada  Italy  mengajukan  gugatan
kepada pengusaha Prada Indonesia,  karena    penggugat merasa  bahwa  ia  adalah  pemilik asli  dari  merek  Prada.  Perkara  ini berawal  pada  saat  pemilik  Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya  di  Indonesia.  Ternyata merek  Prada  sudah  didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
1.  Apa  dasar  dari  pengadilan Indonesia  memenangkan  hak cipta  merek  dagang  Prada  S.A Italy ?
2.  Bagaimana  dampak  setelah adanya  keputusan  pengadilan atas  sengketa  Prada  S.A  dan PT. Manggala Putra Perkasa ?

## TUNJUAN
1.  Untuk  mengetahui  dasar  dari pengadilan Indonesia memenangkan  hak  cipta  merek dagang Prada S.A Italy.
2.  Untuk mengetahui dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa Prada S.A  dan  PT.  Manggala  Putra Perkasa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normative,  penelitian
hokum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hokum,  prinsip –  prinsip  maupun  doktrin  –  doktrin hokum  guna  menjawab  isu  yang dihadapi  dan  menggunakan  jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup  dokumen –  dokumen resmi, buku – buku, jurnal dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

## B.  PEMBAHASAN
Dasar  dari  pengadilan  Indonesia memenangkan  hak  cipta  merek dagang Prada Italy
Dalam  kasus  ini  pengadilan yang  berhak  menangani  kasus  ini adalah  pengadilan  yang  ada  di Indonesia  karena  Hukum  Negara tempat  diadilinya  perkara  ( lex  fori ).
Dalam  hal  kekayaan  intelektual khususnya tentang merek,
Indonesia mempunyai undang- undang  yang  mengaturnya  yaitu dalam  Undang-undang  No.  15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional  mengenai  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual,  antara  lain, Paris  Convention  melalui  Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17
Tahun 1997. Dalam Paris
Convention  disebutkan  mengenai merek terkenal, tetapi hanya
sebatas pengaturan mengenai gugatan terhadap pemberian merek  yang  memiliki  kesamaan seluruhnya  atau  sebagian  dengan merek  terkenal.  Pada  awalnya gugatan  yang  dilayangkan  oleh Prada  S.A  ( Italy )  ini  di  tolak  dalam Pengadilan  Niaga  dengan  alasan Indonesia  memakai  sistem first  to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu  merek  hanya  akan  diberikan kepada  pihak  yang  lebih  dahulu mengajukan permintaan pendaftaran  untuk  sebuah  merek, dan  Negara  tidak  memberikan pendaftaran  untuk  merek  yang memiliki persamaan dengan  merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sehingga pendaftar  pertama  yang  memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan.  Serta  merek  Prada yang  didalilkan  Penggugat  sebagai merek  terkenal  tidak  menjamin keterkenalannya  pula  di  Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  Prada  yang  terdaftar  atas nama  PT  Manggala  Putra  Perkasa (MPP). Tidak puas dengan putusan hakim,  Prada  S.A  mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat  ini  Prada  S.A  kembali kalah dengan alasan cacat administratif  karena  salah  alamat yang berakibat panggilan tidak sah. Tidak dikabulkannya gugatan membuat  Prada  S.A  mengambil
cara dengan mendaftarkan peninjauan kembali kasus gugatannya  ke  Mahkamah  Agung. Peninjauan  kembali  yang  diajukan Prada  S.A  membuahkan  hasil dengan dikabulkannya gugatan tersebut. Alasan atau pertimbangan  hukumnya  adalah bahwa  penggugat  adalah  pemilik merek  dan  logo  terkenal  Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun  luar  negeri.  Bahwa  tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran  merek dan logo Prada No.328996  dan  No.329217  oleh Tergugat I adalah untuk
membonceng ketenaran dari merek
dan  logo  terkenal  Prada  milik Penggugat Merek dan logo terkenal.  Prada  telah  terdaftar  di Negara  asal  Penggugat  yakni  Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar  pula  di  berbagai  Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat,  jepang,  Perancis,  Jerman dan  beberapa  Negara  lainnya  di dunia.  Dan  hal-hal  lainnya  yang
terdapat  dalam  amar  putusan.  Hal ini  sejalan  dengan  dasar  hukum mengenai  merek  yang  terdapat dalam  Undang-undang  No.  15 Tahun  2001  Tentang  Merek  dan Paris Convention.
Pemilik  pendaftaran  merek dapat melarang ataupun melakukan  tindakan  hukum  baik secara  perdata  maupun  pidana terhadap pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi  suatu  merek  yang sama  untuk  produk/jasa  yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;
Tanpa  pendaftaran  merek, pemilik  tidak  dapat  melakukan peneguran ataupun tindakan hukum  seperti  tersebut  pada  poin 1.  Hal  yang  menyebabkan  suatu permohonan  merek  harus  ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:
1.  Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  milik  pihak  lain yang  sudah  terdaftar  lebih  dulu untuk  barang  dan/atau  jasa yang sejenis;
2.  Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya
pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal  milik pihak lain  untuk barang dan/atau  jasa sejenis;
3.  Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  yang  sudah terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis  sepanjang    memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan  dengan  peraturan Pemerintah;
4.  Mempunyai  persamaan  pada
pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  indikasi  geografis  yang sudah dikenal;
5.  Merupakan  atau  menyerupai
nama  orang  terkenal,  foto,  atau nama badan hukum yang dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan  tertulis  dari  yang
berhak; 6.  Merupakan tiruan atau
menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem  negara  atau  lembaga nasional  maupun  internasional, kecuali  atas  persetujuan  tertulis dari pihak yang berwewenang;
7.  Merupakan tiruan atau menyerupai  tanda  atau  cap
atau stempel resmi yang digunakan  oleh  negara  atau lembaga  pemerintah,  kecuali atas  persetujuan  tertulis  pihak yang berwewenang.
Merek  terdaftar  dapat  dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:
1.  Atas prakarsa DJHKI;
2.  Atas  permohonan  dari  pemilik merek yang bersangkutan;
3.  Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4.  Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.
Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:
1.  Merek  tidak  digunakan  selama 3  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan  barang  dan/atau jasa  sejak  tanggal  pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat  diterima  oleh  DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan  ijin   bagi   peredaran barang yang menggunakan merek  yang  bersangkutan  atau keputusan  dari  pihak  yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan
serupa lainnya yang  ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 2.  Merek  digunakan  untuk  jenis barang/atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  jenis  barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,termasuk pemakaian  merek  yang  tidak sesuai dengan pendaftarannya. Dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa  Prada  S.A  dan  PT. Manggala Putra Perkasa
Akibat  hukum  dari  putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan  merek  Prada  atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP)  ini  berarti  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada merek  Prada  milik  PT  Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir,  hal  ini  sejalan  dengan  isi dari  Pasal  71  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran  Merek  mengakibatkan berakhirnya  perlindungan  hukum terhadap merek tersebut.
Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang  dimiliki  PT  Manggala  Putra Perkasa  (MPP)  sebagai  pemilik merek terdaftar juga telah
dibatalkan  yaitu  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut  atau  memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali
No.274
PK/Pdt/2003  dinyatakan  adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat  pada  salah  satu  amar Putusan  Peninjauan  Kembali,  yaitu “Menyatakan  Penggugat  (Prada) sebagai  pemilik  merek  dan  logo terkenal Pra da di Indonesia.”
Putusan Peninjauan Kembali  ini  sekaligus  menegaskan bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) bukan lagi merupakan pemilik  dari  merek  Prada  baik  di Indonesia  bahkan  di  luar  negeri, artinya  bahwa  PT  Manggala  Putra Perkasa  (MPP)  tidak  lagi  berhak menggunakan  merek  Prada  untuk produk-produk fashion yang diproduksinya,  mengenai  merek
Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion
miliknya  haruslah  diganti  setelah adanya putusan
Peninjauan
Kembali ini.
Kepemilikan  merek  Prada kembali  pada  pemilik  aslinya  yang telah sejak tahun
1913
menggunakan  merek  ini,  yaitu
Prada  S.A.  dahulu  dikenal  dengan nama PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang- Undang
Negara Luxembourg,
berkedudukan di 3 Avenue Pasteur,  2311  Luxembourg  dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy.
Kepemilikan  merek  Prada setelah adanya putusan Peninjauan Kembali
No.274
PK/Pdt/2003  dinyatakan  adalah sah  milik  Prada  S.A.  sebagaimana yang  terdapat  pada  salah  satu amar  Putusan  Peninjauan  Kembali No.274 PK/Pdt/2003.
C.  PENUTUP
Kasus sengketa merek Prada ini, pihak tergugat keduanya berada  di  Indonesia,  sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di  Indonesia.  Sehingga  dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili sengketa ini  adalah peradilan  yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini
sesuai  dengan  Hukum  Negara tempat diadilinya perkara ( lex fori ).
Akibat  hukum  dari  putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan  merek  Prada  atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP)  ini  berarti  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada merek  Prada  milik  PT  Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir,  hal  ini  sejalan  dengan  isi dari  Pasal  71  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran  Merek  mengakibatkan berakhirnya  perlindungan  hukum terhadap merek tersebut. Kepemilikan merek Prada ini setelah
adanya putusan Peninjauan
Kembali No.274 PK/Pdt/2003  dinyatakan  adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat  pada  salah  satu  amar Putusan  Peninjauan  Kembali,  yaitu “Menyatakan  Penggugat  (Prada) sebagai  pemilik  merek  dan  logo terkenal Prada di Indonesia.”

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Djumahana  dan  R.
Djubaedillah, Hak Milik Intelektual:  Sejarah,  Teori dan Pratkteknya di Indonesia (Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 2003)
Mujiyono,  Ferianto. Memahami dan  cara  memperoleh  Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta:  Sentra  HKI UNY,2017) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun 2001 tentang Merek (UUM) PUTUSAN Nomor 274 PK/Pdt/2003 Putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan  Presiden  Nomor  15
Tahun 1997
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997