Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya (2023) Implementasi Prinsip First to use pada Pembatalan Merek Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016, (8)5 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate. v8i5.11807 E-ISSN:
2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## IMPLEMENTASI  PRINSIP  FIRST  TO  USE  PADA  PEMBATALAN  MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

## Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: farahzfr16@gmail.com, rahaditya@mku.untar.ac.id

## Abstrak
Merek sebagai identitas suatu barang sebagai daya pembeda. Merek menjadi bagian dari Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi penggunaannya. Perlindungan hak merek  di  Indonesia  dilakukan  dengan  prinsip  first  to  file  yang  mana  hak  akan diberikan  kepada  pendaftar  pertama.  Namun,  perlindungan  hak  merek  juga  dapat diberikan  melalui  prinsip  first  to  use  dengan  memberikan  pembuktian  atas penggunaan merek tersebut. Prinsip first to use dalam hal ini dapat diterapkan pada pemilik  merek  yang  melakukan  permohonan  merek  dengan  itikad  tidak  baik. Pembuktian pada prinsip first to use dilakukan untuk menguji pemilik merek yang sebenarnya. Penerapan first to use dalam undang-undang merek digunakan sebagai payung  hukum  untuk  membuktikan  adanya  perbuatan  itikad  tidak  baik.  Apabila terdapat  perbuatan  itikad  tidak  baik  terhadap  suatu  merek  dapat  dilakukan  upaya yaitu  pembatalan  merek.  Dalam  pembatalan  merek  penerapan  prinsip  first  to  use tidak dapat dikesampingkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis secara tegas hanya memberikan perlindungan kepada pemilik  merek  terdaftar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif, penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  sumber  data  diperoleh  dari  studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan first to use tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum masih tetap dapat diberikan kepada pemilik merek yang dapat membuktikan atas penggunaan suatu merek. Atas dasar tersebut, first to use masih dapat diberikan perlindungan  untuk  melindungi  pihak  yang  beritikad  baik  meskipun  tidak  dapat digunakan secara mandiri. Dengan demikian, implementasi prinsip first to use dapat digunakan  untuk  pembatalan  merek  selama  pemilik  merek  dapat  membuktikan dengan jelas dan pasti atas penggunaan merek dan membuktikan pemilik merek yang sesungguhnya
Kata kunci : Kekayaan Intelektual; Merek; First to Use Principle.

## Abstract
Brand as the identity of an item as a differentiating force. The brand becomes part of  the  Intellectual  Property  that  needs  to  be  protected  for  its  use.  Protection  of trademark rights in Indonesia is carried out with the principle of first to file where
rights will be given to the first registrant. However, trademark rights protection can also be provided through the principle of first to use by providing proof of the use of the mark. The principle of first to use in this case can be applied to brand owners who apply for a mark in bad faith. Proof on the principle of first to use is done to test the actual owner of the brand. The application of first to use in trademark law is used as a legal umbrella to prove the existence of bad faith acts. If there is a bad faith act against a brand, efforts can be made, namely trademark cancellation. In trademark cancellation the application of the first to use principle cannot be ruled out. In Law Number  20  of  2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications,  it  expressly only  provides  protection  to  registered  trademark  owners.  This  research  uses normative research methods, this research is descriptive analytical, data sources are obtained from literature studies. The results showed that the application of first to use is not explicitly regulated in Law Number 20 of 2016, but legal protection can still be provided to brand owners who can prove the use of a brand. On this basis, first to use can still be given protection to protect parties in good faith even though it cannot be used independently. Thus, the implementation of the first to use principle can be used for trademark cancellation as long as the brand owner can clearly and definitely prove the use of the mark and prove the real owner of the mark.

## Keywords: Intellectual Property; Brand; First to Use Principle

## Pendahuluan
Seiring  berkembangnya  zaman,  kegiatan  perdagangan  serta  perindustrian mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Hal ini tentu didukung oleh teknologi yang  semakin  canggih  serta  ilmu  pengetahuan  yang  mengalami  progres  yang  kian semakin  cepat.  Indonesia  sebagai  negara  yang  mengalami  dan  menghadapi  perubahan dan perkembangan terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, para pelaku usaha didorong agar mampu mengembangkan usahanya agar lebih maju dan menarik. Pelaku usaha  harus  mengasah  ide-ide  baru  yang  kreatif  agar  mampu  memberikan  nilai  lebih kepada konsumen yang akan menggunakan produknya serta diharapkan dapat membuat konsumen mudah mengenali produk dan dapat digunakan secara terus-menerus. Untuk itu, merek menjadi komponen penting sebagai pembeda atau identitas atas barang atau jasa yang diberikan oleh para pelaku usaha tersebut.
Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual atau disebut juga Intellectual Property Rights (IPR) yang perlu dilindungi penggunaannya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan  dasar  bagi  para  individu  untuk  dapat  menikmati,  memiliki  dan  mengontrol ciptaannya sehingga menghasilkan nilai (Wibowo, 2015). Selain itu, nilai berupa manfaat ekonomi  dapat  dinikmati  oleh  pencipta  sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  karya intelektual (Yustisia,  2015).  Ruang  lingkup  kekayaan  intelektual  mencakup  pada  dua kelompok, yakni Bidang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri sendiri  memuat  terkait  Merek,  Desain  Industri,  Paten,  perlindungan  varietas  tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Nurachmad, 2012). Merek juga merupakan adopsi dari perjanjian TRIP’s atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs (Saraswati & Ibrahim, 2020). Kekayaan intelektual memiliki pengaruh meskipun dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud (immaterial).
Merek sebagai wujud dari bidang kekayaan intelektual yang perlu diberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini tentu harus didukung dengan regulasi yang mumpuni agar terhindar dari adanya penjiplakan oleh orang yang tidak memiliki hak atas merek tersebut (Mahendra,  2021).  Perkembangan  mengenai  regulasi  hukum  merek  di  Indonesia  telah mengalami beberapa kali perubahan.
Regulasi hukum merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang–Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  ialah sebuah  tanda  yang  dapat  diekspresikan  secara  grafis  baik  dalam  bentuk  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  yang  dapat  diwujudkan,  baik  dua  dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut, yang bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Merek  menjadi  salah  satu bagian yang cukup krusial dalam bidang perdagangan dan hal yang sangat dibutuhkan, karena merek sebagai tanda atas suatu identitas produk dan jaminan mutu serta kualitas barang jasa (Indriyanto & Yusnita, 2017).
Sebelum berlakunya UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem hukum Indonesia menganut dua asas, yaitu asas deklaratif yang ditandai dengan prinsip first  to  use  dan  asas  konstitutif  yang  ditandai  dengan  prinsip  first  to  file.  First  to  use merupakan  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  hak  atas  merek  timbul  kepada  pemakai pertama  dari  merek  tersebut,  sehingga  pendaftaran  hanya  sebatas  pembuktian.  Oleh karena  itu,  pemakai  merek  pertamalah  yang  berhak  menggunakan  merek  tersebut (Gautama & Winata, 1987). Pada prinsip first to use, tidak hanya dilakukan pendaftaran tetapi  pemilik  merek  harus  membuktikan  bahwa  merek  tersebut  dipergunakan  dalam barang  dan  jasanya.  Dalam  hal  ini  juga,  dapat  dinyatakan  bahwa  pemilik  merek  yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi secara hukum (OK, 2015).
Sedangkan first to file, merupakan prinsip yang menyatakan hak atas merek timbul karena adanya suatu pendaftaran (Aristeus, 2010). Jika dilihat dari penerapannya, hukum merek  lebih  mengedepankan  prinsip  first  to  file  dibanding  first  to  use  dalam  kasus sengketa  merek.  Dalam  suatu  sengketa,  apabila  pada  suatu  merek  terdaftar  ternyata ditemukan adanya kesamaan pada merek yang sudah lebih dulu terdaftar, maka pemilik yang lebih dulu mendaftarkan dapat menggunakan merek tersebut (Laela, 2020). Hal ini karena  pada  sistem  hukum  merek,  prinsip  first  to  file  yang  lebih  diutamakan  sebagai syarat mutlak dan kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut. Sehingga, pemilik yang mereknya belum terdaftar tidak dapat menggunakan merek tersebut.
Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,  bahwa  penolakan  permohonan  merek  apabila  memiliki  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis (Nomor, 2020). Hal tersebut menjelaskan bahwa prinsip first to file lebih memberikan kepastian dibanding first to use. Namun, disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) bahwa penolakan permohonan merek apabila dilakukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Prinsip first to use dalam hal ini dapat diterapkan pemilik merek yang
melakukan  permohonan  merek  dengan  itikad  tidak  baik (Nomor,  2020).  Hal  tersebut dapat  dianggap  tidak  baik,  semisal  merek  yang  yang  telah  beredar  terlebih  dahulu  di pasaran  adalah  milik  pemohon.  Dimana  jika  suatu  merek  yang  telah  terdaftar menimbulkan suatu sengketa dan dalam proses pengadilan terbukti bahwa merek terdaftar memiliki  persamaan  dengan  merek  lain,  hal  tersebut  memberikan  peluang  untuk membatalkan merek yang telah terdaftar (Dermawan, 2015).
Dalam  hal  tersebut,  prinsip  first  to  use  tidak  dapat  dikesampingkan  dalam pembatalan  merek  karena  pemilik  merek  yang  menggunakan  merek  tersebut  terlebih dahulu dan dapat dibuktikan. Pembatalan merek ialah suatu langkah yang ditempuh oleh pihak  yang  berkepentingan  untuk  menghilangkan  keberadaan  pemilik  merek  terdaftar yang  tercantum  dalam  Daftar  Umum  Merek  serta  membatalkan  validitas  hak  yang tercantum dalam sertifikat merek (Saraswati & Ibrahim, 2020).
Saat  ini,  masih  sering  ditemukan  merek  sejenis  yang  terdaftar  di  Direktorat Kekayaan  Intelektual  dengan  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  ataupun  secara keseluruhan dengan merek lain. Hal tersebut sangat merugikan pemegang merek dan juga dapat berdampak kepada konsumen sebab menimbulkan adanya kekeliruan. Kasus yang sering terjadi mengenai hal ini adalah adanya peniruan pada merek-merek yang terkenal dan  mengedepankan  prinsip  first  to  file,  padahal  yang  menggunakan  terlebih  dahulu belum mendaftarkan yang mana prinsip first to use tidak bisa dikesampingkan. Seperti pada  kasus  sengketa  pembatalan  merek  berdasarkan  prinsip  first  to  use  yaitu  sengketa yang  telah  berada  pada  tingkat  Kasasi  dengan  nomor  perkara  No.813/K/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020.  Pada  sengketa  tersebut,  objek  sengketa  adalah  merek  GF  RACING. Merek  GF  RACING  merupakan  merek  dagang  yang  telah  memperdagangkan  produk otomotif  untuk  kendaraan,  bahwa  merek  GF  RACING  tergugat  telah  terdaftar  terlebih dahulu pada tahun 2018, sedangkan merek GF RACING penggugat baru terdaftar pada tahun  2019.  Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  tertarik  menganalisis  mengenai bagaimana penerapan prinsip  first  to  use berdasarkan UU No. 20/2016  dan bagaimana implementasi  penerapan  first  to  use  pada  pembatalan  merek  berdasarkan  UU  No.  20 Tahun 2016.

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif. Penelitian  ini  didukung  dengan  adanya  kajian  kepustakaan  dari  berbagai  sumber kepustakaan yang nantinya dijadikan bahan serta acuan penulisan penelitian (Marzuki, 2013).  Penelitian  ini  mengadopsi  teknik  analisis  berupa  Deskriptif  Analisis,  dengan memperoleh  data  yang  pasti,  sehingga  hasil  data  yang  diperoleh  memiliki  keterkaitan yang  baik  dalam  substansi  penelitian (Sugiyono,  2019).  Pada  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metode  pendekatan  undang-undang  serta  metode  pendekatan  konsep (Marzuki, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (Library Research) adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  guna  memperoleh  data  tentang  masalah  yang diselidiki dengan mempelajari asas, norma, hukum dan peraturan, doktrin dan consensus (Taufik,  2022).  Pengelolaan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  mengelola  bahan
hukum  secara  runtut  dan  sistematis.  Peneliti  juga  menggunakan  metode  analisis  data kualitatif yang dilakukan dengan menerapkan prinsip analisis data dengan menghimpun data  kemudian  menyeleksi  data-data  yang  terkumpul  berdasarkan  tinjauan  di  lapangan yang dikaji berdasarkan realitas dan kualitas yang apa adanya. Data tersebut selanjutnya disusun yang kemudian ditinjau lebih dalam dengan prinsip penerapan metode deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan prinsip first to use berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Ketentuan terkait hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Merek  adalah  salah  satu bagian dari perlindungan Kekayaan  Intelektual, dimana diberikannya hak  eksklusif kepada pemilik suatu merek untuk memakai merek tersebut dalam barang atau jasa yang terdaftar (Balqis, 2021). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dinyatakan  bahwa  hak  eksklusif  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar. Selanjutnya, disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa hak atas merek didapatkan setelah merek tersebut terdaftar, yang berarti kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa secara jelas perlindungan hukum atas suatu merek timbul dan diberikan saat merek terdaftar. Dengan demikian, apabila suatu merek terdaftar maka hak eksklusif tersebut berguna untuk pemilik merek sebagai orang satu-satunya yang berhak atas merek tersebut.
Hak  eksklusif  hanya  dapat  diberikan  untuk  merek  yang  sudah  terdaftar  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI).  Sebagaimana  yang  diketahui, perlindungan hukum atas merek di Indonesia menggunakan asas konstitutif atau first to  file.  Hal  ini  berarti  hak  akan  diberikan  kepada  pendaftar  pertama.  Ketentuan tersebut  ialah  hal  yang  mutlak  dan  juga  diakui  oleh  negara.  Perlindungan  hukum berdasarkan prinsip first to file berarti hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya  terdaftar  dan  pemilik  merek  yang  tidak  terdaftar  tidak  dapat  diberikan perlindungan hukumnya. Adanya prinsip first to file ini dapat menjadi tidak absolut jika  dikaitkan  dengan  merek  terkenal  namun  belum  didaftarkan.  Apabila  melihat regulasi  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Merek  pada  tahun  1961,  UU  tersebut menerapkan dua prinsip yaitu first to file dan first to use, yang menyatakan bahwa perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  menggunakan  pertama kali, lalu mendaftarkan mereknya. Sehingga pada saat itu, pendaftaran merek bukan merupakan hal wajib.
Penggunaan prinsip first to use atau yang dikenal dengan asas deklaratif ialah prinsip yang menyatakan perlindungan hukum diberikan kepada pengguna pertama suatu merek dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Pemilik merek adalah pemakai atas  merek  tersebut  pertama  kali.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  tentu  regulasi tersebut mengalami perubahan dan menilai bahwa prinsip first to use sebagai dugaan hukum (rechtsvermoeden) saja. Dimana seolah-olah pemilik merek memang diakui sebagai  pengguna  pertama  tetapi  berakhir  tidak  memiliki  kepastian  hukum  yang
artinya  tidak  ada  perlindungan  bagi  merek  yang  tidak  terdaftar.    Hal  tersebut menyebabkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 hanya menggunakan prinsip first to file.
Sistem pendaftar pertama dinilai memiliki kepastian hukum dalam prinsip first to file. Prinsip first to file dapat menjadi tidak absolut apabila terjadi dua hal yaitu perbuatan  itikad  buruk  dan  merek  yang  bersangkutan  merupakan  merek  terkenal. Sebagaimana dalam UU Merek Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c bahwa merek terkenal memiliki perlindungan khusus atas merek meskipun tidak terdaftar. Dalam UU Merek sendiri dinyatakan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga untuk menguji pemilik merek yang sebenarnya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  mengacu  kepada  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini, perlindungan  hukum  diberikan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  agar  tidak  timbul benturan kepentingan kepada pihak yang haknya belum ada.
Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pihak  yang  dapat  membuktikan penggunaan atas merek tersebut. Artinya UU Merek masih memberikan kesempatan dan upaya kepada pemilik merek yang tidak terdaftar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan selama memenuhi syarat formal yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (2), bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat  mengajukan  gugatan.  UU  Merek  menyadari  bahwa  dengan  berlakunya  asas konstitutif  dapat  memberikan  peluang  atas  munculnya  itikad  tidak  baik  yang  lebih luas oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Berlakunya  first  to  use  pada  dasarnya  mengacu  kepada  pembuktian  atas pemakaian merek yang digunakan secara terus-menerus yang mana menitikberatkan pada doktrin prior user yaitu mengacu kepada aspek pembuktian bahwa pemakai dan pengguna  pertama  yang  dapat  membuktikan  atas  penggunaan  merek  tersebut, memiliki kedudukan yang lebih unggul daripada pendaftar pertama. Pembuktian pada prinsip  first  to  use  dilakukan  untuk  menguji  pemilik  merek  yang  sebenarnya. Penerapan first to use dalam undang-undang merek digunakan sebagai payung hukum untuk membuktikan adanya perbuatan itikad tidak baik. Hal ini juga berkaitan dengan pendaftaran merek yang mungkin dapat menimbulkan celah hukum, maka undang- undang  dapat  memberikan  pembuktian  pertama  kali  penggunaan  atas  merek  untuk menopang celah hukum atas pendaftaran merek tersebut.
UU  Merek  menyatakan  penerapan  first  to  use  secara  tersirat  bahwa  untuk membatalkan  merek  terdaftar  diperlukannya  pembuktian  yang  konkret  atas pemakaian atau penggunaan suatu merek karena UU Merek tidak menjelaskan secara jelas  dan  saat  ini,  UU  Merek  juga  menggunakan  pendaftaran  sebagai  bentuk kepemilikan  atas  merek  tersebut.  Penerapan  first  to  use  sebenarnya  memberikan keadilan karena secara tidak langsung pemakaian mereknya dibuktikan secara jelas. Pernyataan penggunaan atas merek yang terdaftar hanya sebatas hitam diatas putih atau bersifat self declare dan hal  ini juga kerap  menimbulkan permasalahan akibat adanya pelaku usaha yang mendaftarkan merek yang sudah digunakan oleh pelaku
usaha  lain  yang  menimbulkan  itikad  tidak  baik.  Dengan  demikian,  tentu  diantara prinsip first to file dan prinsip first to use memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dalam  first  to  file  sendiri,  secara  jelas  memberikan  adanya  kepastian  hukum kepada pemilik merek, namun hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakadilan hukum. Sedangkan first to use, jika dilihat secara UU Merek dianggap tidak memiliki kepastian  hukum  dikarenakan  mereknya  tidak  terdaftar  secara  sah,  namun memberikan keadilan karena penggunaan dapat  dibuktikan atas penggunaan merek tersebut agar hak atas mereknya didapatkan. Oleh karena itu, penerapan first to use perlu pembuktian atas penggunaan suatu merek, maka secara adil pemilik merek yang dapat  membuktikan  pemakaian  merek  tersebut  dan  sepatutnya  mendapat  hak eksklusif.  Sebab,  undang-undang  merek  menegaskan  bahwa  perlindungan  hukum hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar.
Penerapan first to use pada undang-undang merek selain dapat digunakan untuk mengajukan  gugatan  dengan  membebankan  pada  pembuktian  serta  untuk membuktikan penggunaan atas pemilik merek tidak terdaftar. Atas dasar hal tersebut, first  to  use  masih  dapat  diberikan  perlindungan  untuk  melindungi  pihak  yang beritikad  baik  meskipun  tidak  dapat  digunakan  secara  mandiri.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat secara tegas menyatakan bahwa bukti penggunaan suatu merek  diperlukan  baik  saat  pendaftaran  maupun  saat  perpanjangan,  meskipun penggunaan first to use tidak diatur dalam Undang-Undang.
B. Implementasi  Prinsip  First  To  Use  Pada  Pembatalan  Merek    Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berlandaskan pada ketentuan hukum merek di Indonesia, bahwa perlindungan hukum merek menggunakan asas konstitutif atau first to file. Secara jelas dinyatakan dalam UU Merek bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mereknya tidak  terdaftar  maka  tidak  dilindungi  haknya  ataupun  keberadaannya.  Namun, pengaturan  mengenai  first  to  file  dapat  juga  bersifat  tidak  absolut  jika  berkaitan dengan  merek  yang  terkenal.  Pasalnya,  sekalipun  pemilik  merek  terkenal  tidak melakukan  pendaftaran  tetapi  dapat  melakukan  pembuktian  terhadap  unsur-unsur merek terkenal yang ditetapkan oleh WIPO maka tetap mendapatkan perlindungan. Sehingga, dalam hal ini prinsip first to file tidak cukup untuk digunakan.
Selain  mengenai  merek  terkenal,  UU  Merek  juga  mengatakan  bahwa  prinsip first to file juga tidak berlaku absolut apabila adanya perbuatan itikad tidak baik atas suatu merek. Itikad tidak baik sering ditemukan dan menjadi sengketa dalam merek. Hal ini karena adanya celah hukum dalam prinsip first to file yaitu dapat membuat semua  orang  bebas  untuk  mendaftarkan  mereknya  tanpa  memperhatikan  kembali merek yang sudah ada namun tidak terdaftar (Ramadhani, 2022). Sesuai dengan Pasal 21  ayat  (3)  UU  No.  20  Tahun  2016  bahwa  pemohon  pendaftaran  wajib  dilakukan dengan  itikad  baik.  Dalam  ketentuannya,  pemilik  merek  diberikan  hak  khusus  jika merasa  dirugikan  dengan  pemilik  merek  yang  beritikad  tidak  baik  yaitu  dengan melakukan gugatan pembatalan merek.
Pembatalan  merek  merupakan  tindakan  yang  menghilangkan  hak  eksklusif pemilik merek untuk melakukan perbuatan hukum terhadap merek yang bersangkutan dan  menghilangkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara.  Upaya  ini adalah  upaya  yang  memungkinkan  kepemilikan  merek  dengan  itikad  buruk  dapat dibatalkan  dan  sekaligus  bentuk  perlindungan  hukum  represif  yang  diberikan  oleh undang-undang kepada pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya karena ada yang  mendaftarkan  mereknya  dengan  tujuan  untuk  mengambil  keuntungan  dengan memanfaatkan kealphaan orang lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek tidak terdaftar secara implisit memerlukan adanya pembuktian dengan menggunakan prinsip first to use atau sistem deklaratif.
Payung hukum untuk pemilik merek yang tidak terdaftar dan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain akibat itikad buruk tercantum dalam Pasal 76 UU Merek. Dalam pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan  oleh  pihak  yang  memiliki  kepentingan  atas  merek  yaitu  adanya  kerugian yang  ditimbulkan.  Selanjutnya,  untuk  merek  yang  belum  atau  tidak  mendaftarkan mereknya  juga  tetap  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  sengketa  pembatalan merek  ke  pengadilan  dengan  melampirkan  bukti  atas  penggunaan  merek  tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa penerapan first to use sangat erat dengan  pembuktian  penggunaan  merek  dan  biasanya  ditujukan  untuk  melakukan gugatan bagi pemilik merek yang tidak terdaftar.
Di  Indonesia,  saat  ini  pendaftar  pertama  selalu  dinilai  memiliki  kepastian hukum. Namun, jika perlindungan hukum hanya mengacu kepada prinsip first to file dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik merek yang sesungguhnya serta juga dapat  meningkatkan  potensi  perbuatan  itikad  tidak  baik  yang  menimbulkan kecurangan  (Thalib & Mukhlisin, 2017). Maka dari itu, diperlukan penerapan first to use pada gugatan pembatalan merek ditujukan untuk membuktikan unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemilik merek yang tidak berhak agar terciptanya keadilan. Adanya hubungan antara prinsip  first  to  use dengan itikad baik  yang mana apabila terjadi  penyalahgunaan  merek  dengan  itikad  buruk  dan  bertentangan  dengan  UU Merek,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  pembatalan  merek  dengan memberikan  bukti  atas  penggunaan  dan  pemakaian  pertama.  Prinsip  first  to  use sebagai upaya untuk melindungi merek.
Dalam UU No. 20 Tahun 2016, implementasi prinsip first to use memiliki tujuan untuk  menguji  pemilik  merek  yang  sebenarnya.  Artinya,  dalam  UU  Merek  masih menerapkan prinsip first to use secara tersirat untuk memberikan kesempatan pemilik merek dengan mengajukan bukti pada saat gugatan pembatalan merek berlangsung. Sebagaimana dengan kasus gugatan sengketa pembatalan merek merek GF RACING dengan  putusan  No.813/K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020.  Merek  GF  RACING  adalah merek dagang yang digunakan dalam perdagangan produk otomotif untuk kendaraan. Merek GF RACING milik penggugat telah digunakan dan beredar di pasaran sejak tahun 2013 serta telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran DID2019065389 yang berada  pada  kelas  12,  namun  pada  saat  itu  tidak  diterima  oleh  DJKI  dikarenakan
dianggap  memiliki  persamaan  dengan  merek  MOTOGP+.  Sedangkan,  pada  tahun 2018 merek GF RACING milik tergugat didaftarkan pada kelas yang sama dengan nomor pendaftaran IDM000652247. Pada tahun yang sama, penggugat mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek atas permohonan merek GF RACING baru oleh tergugat. Keduanya antara merek GF RACING lama dan merek GF RACING baru, memiliki  persamaan  yang  cukup  signifikan  baik  secara  penyebutan  nama  sampai tampilan visual. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, jika dikaitkan dengan UU Merek maka dapat mengacu kepada Pasal 76 yang mana dapat dilakukan pembatalan merek  karena  penggugat  memiliki  kepentingan  dan  merasa  dirugikan  akibat mereknya didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak.
Hal ini juga mengacu kepada Pasal 21 ayat (3) bahwa permohonan harus ditolak jika pemohon beritikad tidak baik dengan maksud menjiplak merek yang sudah ada sebelumnya  dan  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  berpotensi mengecoh  konsumen.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  dalam  hal  ini  dapat diduga melakukan itikad tidak baik karena memanfaatkan kelemahan dalam sistem pendaftaran  first  to  file.  Dalam  putusan  tersebut,  hakim  memutuskan  untuk mengabulkan  gugatan  penggugat  dikarenakan  sebagai  pengguna  pertama.  Hal tersebut dikarenakan dapat dilihat bahwa tergugat memang memiliki itikad tidak baik dengan  mengajukan  permohonan  merek  yang  sama  dan  kelas  yang  sama.  Dalam permasalahan  tersebut  sangat  diperlukan  pembuktian  siapa  pengguna  pertama sebenarnya,  hal  ini  juga  didukung  merek  sudah  beredar  jauh  sebelum  tahun didaftarkan dan beredar luas meskipun belum didaftarkan. Prinsip first to file dapat dianggap tidak absolut dalam menyelesaikan sengketa merek tersebut.
Permohonan  pembatalan  merek  yang  dilakukan  oleh  penggugat  tentu menitikberatkan kepada pembuktian yang mana berhubungan erat dengan prinsip first to  use.  Prinsip  first  to  use  menjadi  sangat  diperlukan  karena  penggugat  wajib membuktikan  di  pengadilan  bahwa  ia  adalah  pihak  yang  memiliki  hak  atas  merek yang  berkaitan  dan  pemilik  yang  sebenar-benarnya.  Prinsip  first  to  use  dapat digunakan  meskipun  merek  tersebut  telah  terdaftar  dan  ditemukan  celah  bahwa adanya itikad buruk didalamnya yang menimbulkan kerugian serta tidak memberikan keadilan yang mumpuni untuk pihak yang berkepentingan.
Oleh  karena  itu,  kasus  sengketa  Merek  GF  RACING  sebagai  gambaran  jelas bahwa  implementasi  prinsip  first  to  use  dalam  UU  Merek  masih  diberlakukan terutama  apabila  ditemukan  kecurangan  atau  perbuatan  itikad  tidak  baik  oleh  para pelaku usaha. Itikad tidak baik tersebut menjadi dasar yang perlu dibuktikan kepada pengadilan secara jelas bahwa dalam pendaftaran merek yang telah dilakukan terdapat unsur  yang  tidak  sesuai.  Maka  dari  itu,  diperlihatkan  dalam  permasalahan  tersebut bahwa perlunya membuktikan bahwa merek tersebut hasil ide dari pemilik merek dan juga dibuktikan bahwa tidak adanya perbuatan buruk atas penggunaan merek tersebut. Prinsip first to file dalam hal ini tidak dapat sepenuhnya melindungi pemilik merek karena cenderung mengesampingkan keadilan hukum dan memiliki celah yang cukup besar  untuk  para  pelaku  usaha  melakukan  perbuatan  curang.  Sehingga,  sepatutnya
perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemilik merek dengan mengedepankan sisi  keadilan  yang  berarti  mengedepankan  prinsip  first  to  use  walaupun  dalam  UU Merek  diberikan  secara  tersirat  dan  tidak  secara  jelas.  Dengan  demikian, implementasi  prinsip  first  to  use  dapat  digunakan  untuk  pembatalan  merek  selama dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti oleh pemilik merek yang sesungguhnya.

## Kesimpulan
Penerapan First to use tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016,  karena  undang-undang  merek  hanya  menggunakan  pendaftar  pertama untuk  mendapat  hak  eksklusif.  Penerapan  first  to  use  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara implisit terkandung dalam Pasal 76 ayat (2) bahwa merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga dengan melampirkan bukti pemakaian dan penggunaan atas merek tersebut. Sehingga penerapan first to use yang diberikan undang-undang merupakan dasar dalam menentukan pemilik merek  yang  sejatinya,  yaitu  pemilik  merek  yang  dapat  membuktikan  atas  penggunaan suatu merek. Atas dasar tersebut, first to use masih dapat diberikan perlindungan untuk melindungi pihak yang beritikad baik  meskipun tidak dapat  digunakan secara mandiri. Dalam  UU  Merek,  implementasi  prinsip  first  to  use  memiliki  tujuan  untuk  menguji pemilik  merek  yang  sebenarnya  terhadap  suatu  merek  yang  artinya,  UU  Merek menerapkan  prinsip  first  to  use  secara  tersirat  untuk  memberikan  kesempatan  pemilik merek mengajukan bukti pada saat gugatan pembatalan merek berlangsung.

## BIBLIOGRAFI
Aristeus,  S.  (2010). Perlindungan  merek  terkenal  sebagai  aset  perusahaan .  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 41–56.
Dermawan, R. (2015). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Merek Terhadap Penggunaan Merek  Sepatu  Olahraga  Terkenal  (Studi  Kasus  Putusan  No.  13/Merek/2010/Pn. Niaga. Jkt. Pst). NOVUM: JURNAL HUKUM , 2 (1), 36–43.
Gautama, S., & Winata, R. (1987). Himpunan keputusan merek dagang. (No Title) .
Indriyanto,  A.,  &  Yusnita,  I.  M.  (2017). Aspek  Hukum  Pendaftaran  Merek .  Rajawali Press.
Laela, F. I. (2020). Analisis kepastian hukum merek terkenal terdaftar terhadap sengketa gugatan pembatalan merek. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan , 7 (2), 182–201.
Mahendra,  R.  (2021). Pelaksanaan  Perlindungan  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja Bagi Pekerja Di CV. Basit Eshan Abadi Berdasrkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Di  Desa  Lipat  Kain  Selatan,  Kecamatan  Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau . Universitas Islam Riau.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Nomor, U.-U. R. I. (2020). Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Jakarta: Presiden Republik Indonesia .
Nurachmad, M. (2012). Segala Tentang HAKI Indonesia . Bukubiru.
OK, H. (2015). Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Ramadhani, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikri Kecil dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Saraswati,  I.  A.  K.  I.  N.,  &  Ibrahim,  R.  (2020).  Pembatalan  Merek  Karena  Adanya Kesamaan  Konotasi  Dengan  Merek  Lain  Yang  Telah  Terdaftar. Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 .
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Taufik,  H.  (2022). Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Pada  Perjanjian  Sewa Menyewa  Tanah  Sawah  (Studi  Di  Kecamatan  Kuripan  Kabupaten  Lombok  Barat) . Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
Thalib,  A.,  &  Mukhlisin,  M.  (2017). Aneka  Hukum  Bisnis  Modern .  Raja  Grafindo Persada.
Wibowo,  A.  (2015).  Justifikasi  Hukum  Pidana  terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi Pelanggaran  Hak  Cipta,  serta  Perumusan  Kualifikasi  Yuridis  dan  Jenis  Deliknya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (1), 54–75.
Yustisia, T. V. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa . VisiMedia.

## Copyright holder:
Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: