世嘉訴Accolade案

**SEGA 訴 Accolade 案**（英語：Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc，案號：977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992)）是美國聯邦第九巡迴上訴法院審理的軟體逆向工程智慧財產權案。案件源於遊戲發行商 Accolade 在沒有獲得 SEGA 授權下，爲突破封鎖而逆向分析 SEGA 遊戲，並發行相容於 Mega Drive（在本案發生地被稱為 Sega Genesis）的遊戲。本案涉及議題眾多，如著作權範籌、商標使用（權）及原始碼合理使用的界限。

加利福尼亞北區聯邦地區法院的一審判決對 SEGA 有利──禁制令要求 Accolade 停止發行任何 SEGA Genesis 平台遊戲，並要求召回已發行的遊戲。Accolade 向聯邦第九巡迴上訴法院上訴，他們認為對 Mega Drive 逆向工程應屬於合理使用的範疇。上訴法院推翻地區法院的判決，認為 Accolade 使用逆向工程以製作可運行於該平台的遊戲受合理使用所保障。本案是逆向工程與合理使用領域的重要判例。

## 背景

1984 年 3 月，SEGA 被前 CEO 大衛・羅森在內的投資人收購，資助者之一的中山隼雄成為新任 CEO。在大型電玩市場式微後，中山決定將產品研發集中在家用遊戲機市場。:381 在這段時間裡，SEGA 開始關注東南亞，特別是臺灣的盜版問題。由於中華民國不是《伯恩保護文學和藝術作品公約》的締約國，SEGA 的法律行動因而受到限制。儘管 SEGA 在其遊戲機中建立了安全系統，以防止其軟體被盜版，並將未經許可的遊戲製作商拒之門外，但如同其競爭對手任天堂一般:382，盜版者已經研究出防止 SEGA 商標出現在其遊戲上的方法，完全迴避了商標問題。

1989 年 Sega Genesis 上市後，Accolade 就開始研究將他們一些遊戲作品移植到該平台的方案。SEGA 公司要求第三方開發商需簽署一項會增加其開發成本的許可協議，根據 Accolade 的共同創辦人艾倫・米勒所說：「製作者需向他們支付每份遊戲 10 至 15 美元的費用，對於獨立遊戲製作者來說，這大約是成本的兩倍。」:381 除此之外，SEGA 表示如果 Accolade 獲得製作許可，Accolade 其後的遊戲都須由 SEGA 發行，這將使 Accolade 無法將其遊戲移植到其他平台。為了規避苛刻的要求，Accolade 選擇另一種方式將他們的遊戲引入 Mega Drive──反編譯 3 個 SEGA 所授權遊戲的代碼來為他們的新遊戲程式設計，使他們能夠停用禁止運行未經授權遊戲的安全鎖定:383，這一操作成功地將《石藤：石之路》在 1990 年移植至 Sega Genesis:382。在過程中，Accolade 多次複製 SEGA 持有的遊戲程式碼。

由於盜版和未授權開發等問題，SEGA 在 1990 年新版 Sega Genesis （Genesis III）中加入相關的保護機制。這款新版 Sega Genesis 中有被稱為 「商標安全系統」（Trademark Security System，TMSS）的機制，當遊戲被讀取時，其會檢查遊戲代碼中某一特定位置是否存在「SEGA」字串，並且只有在該字串存在時，系統才會執行程式。這個系統有兩個主要作用：其一是對於未經過授權的軟體有更進一步的防治措施，其二是它會在遊戲開始時強制顯示 SEGA 商標，他們認為如此一來能以侵犯商標權為由，向相關的遊戲廠商提出訴訟。383 Accolade 在 1991 年 1 月的消費電子展上得悉這項技術，因為會上 SEGA 展示了 Genesis 如何拒絕運行 Ishido 遊戲卡帶。:383 隨後，Accolade 成功識別 TMSS 的驗證檔案，並將這個檔案添加到《硬球！》、《星控》和《Turrican》等作品中。:383

## 訴訟

1991 年 10 月 31 日，SEGA 向美國加利福尼亞北區聯邦地區法院提起針對 Accolade 的訴訟，指控其侵害 Sega 的商標權並且違反《拉納姆法》所規定的的不公平競爭。一個月後，原告進一步指控 Accolade 違反《1976 年著作權法案》。而 Accolade 公司則表示 SEGA 在遊戲啟動時顯示其商標，並藉此偽造遊戲的來源。該案由芭芭拉・A・考爾菲爾德法官獨任審理。:384

SEGA 認為，由於 Accolade 的遊戲中含有 SEGA 的元素，Accolade 侵犯其版權。Accolade 則解釋到，他們使用的素材構成合理使用。然而，法官不接受這種解釋，他認為，Accolade 是一家遊戲製造商，他們創作作品的目的是營利，而且他們的作品與 SEGA 授權的遊戲直接競爭，可能導致 SEGA 的遊戲銷售量下降。:384 而 SEGA 的一名工程師長嶋毅則演示了在 Mega Drive 上運行遊戲卻沒有出現 SEGA 商標的情形，這進一步使判決有利於 SEGA。:3841992 年 4 月 3 日，法官做出有利於 SEGA 的裁決，並禁止 Accolade 今後銷售與 Genesis 相容的遊戲。約一個星期後，法院還要求 Accolade 召回所有與 Sega Genesis 相容的遊戲。:386

## 上訴

地區法院的判決對 Accolade 是個重大打擊。據 Accolade 聯合創始人艾倫・米勒所說：「僅為了對抗禁令，我們已經要支付 50 萬美元的法律費用。」:386 1992 年 4 月 14 日，Accolade 要求地區法院在上訴期間暫緩執行禁令，4 月 21 日，在地區法院尚未針對此作出裁決的情況下，Accolade 向聯邦第九巡迴上訴法院提出上訴。召回 Accolade 所有 Sega Genesis 遊戲的命令被批准暫停，但阻止 Accolade 進一步逆向工程和開發 Mega Drive 的禁令，上訴法院直到 8 月 28 日才撤銷。

為表示對於 Accolade 上訴的支援，CCIA 提交了一份法庭之友意見書，其內容中提到對地方法院判決的質疑，包括錯誤地認定逆向工程與 SEGA 版權的關聯性，將版權的範圍擴展的運作模式，以及未能考慮到 Accolade 的遊戲與 SEGA 所持有之版權內容的差異性。INCITS 以及亞利桑那州立大學的法學教授丹尼斯・卡賈拉也提交了法庭之友意見書。

在地區法院的訴訟中，SEGA 向法院演示在 Sega Genesis 上執行遊戲而沒有顯示出 TMSS 畫面的情形。然而，上訴法院認為 Accolade 沒有 TMSS 的相關技術，所以也不可能達成工程師所演示的狀況。法院認為，由於阻止在遊戲上顯示 SEGA 商標的技術並不是公開的，SEGA 工程師此舉並未足以證明在 Sega Genesis 上運行遊戲無需顯示其商標。:387 史蒂芬・萊恩哈特法官在法庭多數意見書中寫道：「SEGA 公司在知情的情況下使競爭者的產品顯示自家商標並阻止其他競爭者製造與 Sega Genesis 相容的遊戲。根據《拉納姆法》，第一項行為顯然是非法的。」法院引用反大富翁公司訴通用磨坊案一案提到《拉納姆法》時所述：「使用商標以限制了產品製造和銷售方面的競爭就是濫用。這是專利法限制壟斷的特殊領域。」因此法院認為，SEGA 利用其商標來限制其遊戲機軟體的競爭，違反了該法的這一規定。

為了驗證 Accolade 宣稱合理使用 SEGA 公司受版權保護遊戲程式碼之主張的合法性，法院考慮了合理使用的四個要素：使用的目的和性質、有版權作品的性質、與有版權作品相比所使用的內容和數量、以及對有版權作品的潛在市場或價值所產生的影響。法官們注意到，TMSS 檔案與 Accolade 的遊戲代碼的大小存在著顯著的差距。正如萊因哈特法官法庭意見書指出：「TMSS 檔案的大小約 20 至 25 個位元組，而 Accolade 每款遊戲總大小約 500,000 至 1,500,000 位元組。」據 Accolade 員工所說，Accolade 只複製了 SEGA 該部分的原始碼。這使得法官們認定遊戲屬於合理使用的範疇，根據萊恩哈特法官的說法，這些遊戲能夠與 SEGA 所授權遊戲競爭，對公眾是有利的。:387 法院不接受 SEGA 對於 Accolade 與其直接競爭的說法，並指出沒有證據表明 Accolade 發行的任何遊戲減少了 SEGA 的遊戲市場。儘管 SEGA 的律師聲稱該公司為開發 Sega Genesis 遊戲投入了大量的時間和精力，而 Accolade 竊取了這些時間和精力，但由於美國最高法院在費斯特出版公司訴鄉村電話公司案中明確否定了一個作品可因其創作過程中的努力而受版權保護，因此法院不認同 SEGA 的論述。法院進一步指出 SEGA 的程式碼包含了一些不受《1976 年版權法》所保障的元素。法院對於逆向工程的結論是：「假使反編譯是獲得受版權保護的軟體中所體現的思想和元素之唯一途徑，從法律的觀點來看，逆向工程屬於合理使用的範疇。」

1992 年 8 月 28 日，上訴法院推翻了地區法院的判決，裁定 Accolade 對 SEGA 程式的逆向工程構成合理使用。法院的書面意見於 10 月 20 日發表，並指出儘管性質是商業性軟體，Accolade 的使用對於 SEGA 來說仍是非剝削性的。 關於商標侵權，法院認為這是在合理使用的過程中由於 SEGA 系統的設計而無可避免的，因此須由 SEGA 承擔錯誤。但由於 SEGA 向法院聲請重新審理本案，因此禁令並沒有完全終止。

## 和解

1993 年 1 月 8 日，在 SEGA 的覆審呈請仍然待決的情況下，法院採取了不尋常的措施──解除了禁止 Accolade 開發或銷售 Sega Genesis 遊戲的禁令。並於 1 月 26 日正式駁回了 SEGA 的重審聲請。SEGA 和 Accolade 最終於 1993 年 4 月 30 日和解，Accolade 成為 SEGA 的授權遊戲開發商之一，後來也透過此授權發行了《巴克利閉嘴，果醬！》。:388 而該授權的條款並沒有向公眾公開。法律費用的分擔也沒有被公開，但雙方都宣稱會自行負擔相關費用。

在一份官方聲明中，SEGA 董事長大衛・羅森對和解結果表示滿意。據他所說：「和解是一個令人滿意的結局。我們不僅對友好地解決此案感到高興，同時我們與 Accolade 的關係也出現了轉變，我們也期待著在未來建立健康的關係。」Accolade 的共同創辦人艾倫・米勒對和解及其帶給公司的轉機表示興奮，他的聲明中寫道：「我們對和解非常滿意，我們對它給 Accolade 公司帶來的新市場感到興奮。目前，Accolade 在 SEGA 平台的產品在北美和歐洲有強烈的需求。我們將能夠在世界各地的 SEGA 平台上發布我們的產品。」 然而，儘管達成了和解協議，Accolade 在禁制令期間的損失大約在 1500 萬到 2500 萬美元之間。:386

## 影響

此案在涉及軟體逆向工程和版權侵權的問題上一直是有影響力的案例:388。該案重新定義法律對於逆向工程的觀點。該判決具有相當之影響力的另一個原因是其是管轄大部分美國軟體開發地的聯邦第九巡迴上訴法院所做出的判決。該案亦對於逆向工程的法律標準有所貢獻，舉例來說，安德魯・舒爾曼在其 1994 年所出版關於其如何透過逆向工程來發現微軟操作系統中隱藏功能的書籍《Undocumented Dos》中引用了該判決。上訴法院的判決認定了遊戲機的運作原理不受到版權保護，同時也確立了當沒有其他手段可以得知遊戲機運作原理時，逆向工程可以構成 「合理使用」。第九巡迴上訴法院在 2000 年的索尼訴 Connectix 案一案中引用本案，認定 Connecit 透過逆向工程獲取索尼 PlayStation BIOS 的源代碼屬於合理使用的範疇。

該判決也影響了合理使用的標準以及商標持有人在訴訟中的責任等層面。儘管 Accolade 複製了整個 Mega Drive 遊戲以識別出 TMSS，但考慮到 Accolade 此舉是為了創造出相容該平台的遊戲，法院在此案中給予「與有版權作品相比所使用的內容和數量」這一因素的權重較小。同樣的，「作品的性質」這一因素也較不影響判決內容，此舉確立了在關於合理使用的案例中著重於考慮「使用使用的目的和性質」和「對有版權作品的潛在市場或價值所產生的影響」此二因素作出判決的慣例。這也是《拉納姆法》首次被解釋為通過特定程式將自己的商標放在另一作品上而造成的混淆是商標持有人的過錯。

本案也確立了軟體的運作原理不能受到版權法的保護，對這些運作方法唯一可行的法律保護行為是申請專利或將其視為商業秘密保護。判決中認定 TMSS 是受到著作權保護但 Accolade 使用卻構成合理使用的部分，被認為助長了對版權作品的複製，也受到了批評。

## 參考文獻