切餅事件
本特許には、発明の作用効果として「噴き出しの抑制」と「美観の維持」の2つが記載されている。この2点の関係性についても一次訴訟の地裁と高裁で判断が分かれた。
美観の維持とは、上下面に切り込みを入れると焼き上がりが傷跡のように見えて美観を損なう問題を解決するものである。そのため地裁では、側面に加え上面に切り込みを入れると美観の維持が実現できなくなる場合があるとして、上面の切り込みが入った製品は本特許の技術的範囲に含まれないと解釈した。すなわち地裁では、「噴き出しの抑制」と「美観の維持」を独立の効果としてとらえている。
これに対して高裁では、「噴き出しの抑制」と「美観の維持」は不可分の関係にあると考えた。そして、上面のみに切り込みを入れた切り餅では「噴き出しの抑制」は達成できるが「美観の維持」が損なわれるのに対し、側面に切り込みを入れることで「噴き出しの抑制」が達成できるとともに、「美観の維持」の効果をも達成できる。この時点で発明の要件を満たしているので、それに加えて上面にも切り込みを入れることは別の構成を加えたにすぎないと解釈した。
出願された特許が、特許となる要件を満たしていないとみなされた場合、審査官より拒絶理由通知が出される。この拒絶理由通知に対し、出願人は特許請求の範囲を補正する手続補正書や、審査官に対し意見を述べる意見書を提出することで、特許の権利化を目指すことができる。しかし、特許が登録された場合、この意見書で述べられた内容により、特許の権利範囲が制限されることがある(禁反言の法理)。
本特許の審査経過においても、2005年5月27日に特許庁より出された拒絶理由通知に対して、出願人(越後製菓)は2005年8月1日に手続補正書と意見書を出している。そして、手続補正書では、請求項1の要件Bの問題箇所を「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の側周表面のみに」と補正している。また、意見書では、「そこで、本発明は、切り込みを天火が直に当たりずらい側周表面のみに設け、しかも切り込みを水平方向に切り入れ、さらに周辺縁あるいは輪部縁に沿う周方向に長さを有する切り込みとし、他の平坦上面や載置底面には形成せず」と記載している。
請求項1の要件Bにある「載置底面又は平坦上面ではなく」の解釈は、一次訴訟において、地裁と高裁で判断が分かれた箇所である。
地裁は、「載置底面又は平坦上面ではなく」の文言について、仮に原告の主張のように、側周面の修飾語だとするならば、「載置底面又は平坦上面ではない」などの表現をするのが適切だと指摘した。そのため、本特許の権利範囲は、底面や上面に切り込みが入った製品を含まないとみなした。
これに対して高裁では、「載置底面又は平坦上面ではなく」の文言について、これに続く「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との間に読点が付されていないことから、原告の主張通り、これは側周表面を修飾すると理解するのが自然だと判断した。問題の箇所に読点が付されていた場合は、請求項の該当箇所は「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記述となる。高裁の判決はこの読点の有無に着目した。