職務発明
一審の東京地裁は、属地主義の原則(属地主義に関しては、工業所有権の保護に関するパリ条約の項も参照)に照らすと特許を受ける権利の譲渡についてはそれぞれの国の特許法を準拠法とすべきで、特許法35条の規定は外国において特許を受ける権利について適用されないとした上で、相当の対価を3,474万円と認定した(東京地裁平成14年11月29日判決)。
これに対して東京高裁は、「相当の対価」は、外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて法律により一元的に決定されるべき事柄であるとして、外国において特許を受ける権利についても特許法35条が適用されると判断し、外国において被告会社が得る利益も考慮して、1億2,810万6,300円を相当の対価と認定した(東京高裁平成16年1月29日判決)。
裁判所が認定した相当の対価の額としては、当時の最高額であった(ただし次の日に下記の「青色発光ダイオード事件」に抜かれた)。
最高裁は、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対してその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題(中略)の準拠法は法例7条1項の規定により、第1次的には当事者の意思に従って定められると判示し、(35条1項及び2項と対照して)同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受けることが含まれることは、文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないとしながらも、特許を受ける権利は、各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが、その基となる発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが当事者の通常の意思と解される。
平成16年改正によって社内規定等が尊重されて訴訟が減ることを期待する声がある一方、結局は裁判所が対価を算定する制度は残っており、改正前と実質的な差異は少ないと見る見方もある。企業関係者などから再度特許法35条を改正して対価について全面的に契約に委ねるべきとの主張が依然としてあった。
そこで、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討や、閣議決定を経て、職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第55号)が成立。2015年7月10日に公布され、2016年4月1日に施行された。本改正法では、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、その特許を受ける権利は原始的に使用者等に帰属することとされた。法案の閣議決定前には、「従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り」使用者に帰属するとの要件が盛り込まれると報道されたが、実際の法案にはこのような要件は明記されなかった。35条の「相当の対価」を決定する手続については、経済産業大臣が手続指針を定めることとされ、2016年4月22日に「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」が経済産業省告示として公表されている。