陕西高院落槌受让人恶意抢注商标“第一案”

图为该案公开开庭宣判现场。
图为该案法官在讨论案情。
导读
受让人明知商标为恶意抢注商标，仍以攀附他人商誉为目的在同类市场实际使用，并提出反向投诉，造成消费者明显混淆。在我国商标法对恶意抢注商标行为的主体是否应当承担侵权或不正当竞争责任尚无明确规定的情况下，陕西省高级人民法院坚持正本清源，对该起恶意抢注商标及受让行为所引发的不正当竞争民事责任纠纷案进行了深入探索，全链条、全方位护航企业商标品牌战略实施，该案成为全国首例判决恶意抢注商标的受让人承担不正当竞争的民事责任案件，具有重要的参考价值，在实现公正审判的基础上与行政监管部门有效互动的同时，为司法审判与行政执法协同推进提供了示范指导。
又是一年春好处，曲江池畔，柳色青青春意正浓。
“陕西高院主动作为，还诚信经营企业一个公道，也维护了我们多年的商誉。”回忆起拿到二审判决时的情景，南京某公司负责人的心情也如同春天一般温暖。
之前，南京某公司诉西安某科技公司、西安某公司不正当竞争纠纷案二审落槌，陕西高院二审判决：二上诉人停止使用含有“某贝”字样标识的不正当竞争行为；西安某公司停止使用含有“某贝”字样的企业名称，并发布声明消除不良影响；二上诉人连带赔偿南京某公司经济损失20万元。这起案件到底缘起何故？陕西高院办案团队又经历了哪些专业能力和智慧的考验？
案起：恶意抢注埋隐患
“商标是企业形象的外在表征，体现了企业的商誉和竞争优势，与企业生存发展息息相关。”全国人大代表，世纪荣华投资控股集团有限公司党委书记、董事长崔荣华对此深有感触。
近年来，恶意抢注、囤积商标行为屡见不鲜，一些不法企业不思如何“创名牌”，却打起了“搭便车”“傍名牌”的歪心思，更有甚者试图以不正当竞争手段，窃取他人经营成果，严重损害了品牌企业的合法权益，扰乱了市场经济秩序。
本案原告南京某公司于2006年登记了“某贝”企业字号经营机动车驾驶培训等项目，并于2012年至2014年间，陆续注册、上线了“某贝驾考”经营网站及多款名为“某贝”或“某贝驾考”的手机软件，网站访客、手机软件下载量累计分别达2.38亿、2亿余次，在行业内具有较高知名度。
2014年，大量囤积商标的上海某公司对“某贝”商标进行恶意抢注，给南京某公司的经营规划带来了巨大隐患。
2021年，西安某科技公司在短期经营并下架一款驾考软件后，从上海某公司处受让了“某贝”商标及“某贝驾考宝典”应用软件，并授权所持股的西安某公司独占许可使用。西安某公司随即上线了与南京某公司同名的“某贝驾考”手机软件。
当年4月，西安某公司反向在多个手机应用商店投诉南京某公司侵犯其注册商标权益，请求平台下架，并发函提出欲收购南京某公司股权，严重干扰了其正常经营。
2021年5月，南京某公司向一审法院起诉请求判决西安某科技公司、西安某公司停止使用“某贝”“某贝驾考”等标识的不正当竞争行为，消除不良影响，连带赔偿损失及维权合理开支50万元。
博弈：针锋相对辩真伪
谁才是“某贝”“某贝驾考”商誉的真正创造者？
谁才是“搭便车”的商誉攀附者？
庭审中，双方当事人据理力争，展开激烈辩论。
“我公司自2006年成立以来，企业字号‘某贝’、特有服务名称及网站名称‘某贝驾考’，经多年诚信经营，不仅具有使用在先性，还具有极高的知名度，为相关公众广泛知晓。”
“二被告在市场经营活动中，违反诚实信用原则与商业道德，实施大量不正当竞争行为。其真实目的是试图通过受让注册商标、登记同名字号企业，窃取原告在先经营多年的品牌权益，严重损害了我公司合法权益。”
对原告的控诉，二被告并不认同，庭审现场一度剑拔弩张。
“原告在涉案商标注册之前，并无证据证明其商业标识已具有一定影响力。”西安某公司进一步补充，“在权利保护的优先级上，对注册商标专用权的保护应当优先于在先使用权，我公司使用‘某贝’‘某贝驾考’商业标志，以及通过应用市场‘投诉平台’提交权属证明的行为，属于正常行使注册商标专用权，不存在攀附原告知名度，更不属于不正当竞争。”
“我公司对涉案商标具有独占性使用权，有权在企业字号中使用‘某贝’字样。”
被告西安某科技公司则辩称：“我公司依法受让涉案商标，且涉案商标有效存续，系合法专用权人，有权授权许可西安某公司独占使用‘某贝’‘某贝驾考’商标。”
“原告在APP应用上突出使用‘某贝’‘某贝驾考’标识侵犯了我公司‘某贝’‘某贝驾考’商标权，存在主观恶意。”
同时，二被告均认为原告所主张的赔偿损失于法无据。
终局：公正裁判止纷争
当前，我国对恶意抢注商标的打击，主要集中在对恶意抢注行为人的打击。
我国商标法第五十九条第三款仅规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
除此之外，现行法律中并未对恶意抢注他人在先未注册商标的行为规定相应的侵权责任或不正当竞争民事责任，更没有对恶意抢注商标的受让人如何承担民事责任作出规定。
本案中，原告起诉的并非恶意抢注行为的始作俑者上海某公司，而是正在使用涉案注册商标的西安某科技公司和西安某公司。
能否判决恶意抢注商标的受让人承担不正当竞争民事责任？全国尚无先例可循。
面对这样的“第一案”，怎样通过司法裁判为备受恶意抢注困扰的创业者探索出一条民事救济的法律之路，成为对陕西高院办案团队专业能力和智慧的一大考验。
二审期间，一方当事人曾向有关部门提出涉案商标无效申请，但考虑到发回重审后的时间成本和当事人急需有效救济的客观实际，合议庭最终决定在二审直接作出实体判决。
“该案既要考虑案结，更要考虑事了政通人和，作为一个开创性的案件，法律论证必须做得扎实。”该案二审审判长、时任陕西高院民事审判第三庭副庭长袁辉根特别强调。
为此，合议庭结合争议焦点，积极探索明确恶意抢注商标应当承担的不正当竞争责任及其考量因素。
“诚实信用原则是民法典和商标法的共同要求。恶意抢注商标违反了诚实信用原则，属于滥用民事权利行为。”合议庭成员、法官吴娜表示。
“恶意抢注商标的受让人明知商标为恶意抢注仍积极追求受让，并以攀附他人商誉为目的使用该抢注商标，在行业内导致明显混淆的，同样属于滥用民事权利行为。”合议庭成员、法官黄宸瑞补充说。
本案是发生在互联网领域以恶意抢注商标为手段进行的恶性竞争行为，相关行为人跨越苏陕沪三省（市），反映出恶意抢注现象在新技术新业态条件下的持续渗透。
为此，本案在二审期间重点审查了受让人是否明知在先商标以及商标被抢注的事实，是否具有攀附商誉的恶意，是否造成了实际混淆等焦点问题，从而较好平衡了在先具有一定影响力商标的权益人保护要求与善意受让者的合法利益保护需求，未注册商标保护与注册商标制度之间的关系，突出了受让人“明知”“恶意”的要件，对于弘扬社会主义核心价值观，维护社会主义市场经济商业道德，保护正常经营秩序具有重要意义。
当然，严格保护的目的，不止于让受害人权益得以挽回，更要让侵权者付出更重代价。
袁辉根指出：“本案将恶意抢注商标行为的民事制裁贯彻到流转环节，并首案追究明知而受让的恶意抢注商标使用人滥用权利的不正当竞争民事责任，以严格公正司法树立了‘让恶意转让人、受让人同受其责’的鲜明导向。”
二审宣判后，双方当事人均未提出再审申请，为“一揽子”化解关联案件提供了司法范本。
“在现行法律尚未作出明确规定的背景下，该案积极探索，明确了恶意抢注行为的不正当竞争责任。”崔荣华评价道，“有力保护了创新创造者，打击了受让恶意抢注商标的商誉侵占者，对市场主体具有很强的引导规范作用。”
跟进：正本清源刹歪风
“感谢陕西高院移送的案件线索，我局高度重视，将尽快组织核查，坚决打击恶意抢注商标行为。”接到陕西高院的案件线索移送函后，上海市某市场监督管理部门负责人表示。
本案审结后，合议庭发现案外人上海某公司作为“某贝”商标的恶意申请注册行为人，2012年至2020年大量囤积、抢注注册商标达707件，其中不乏“电影天堂”“橙光游戏”“郑多燕”等名称，涉及多起恶意抢注商标情形，但由于未列入本案被告，无须承担本案的不正当竞争的民事责任。
“2023年11月，我院经审慎研究后，向上海市场监管部门发出案件线索移送函，探索以‘小切口’推动司法、行政协同发力，全链条精准打击恶意抢注商标行为，以最大努力刹住恶意抢注之风。”陕西高院民事审判第三庭庭长胡晓晖表示。
“面对知识产权领域不断涌现的新情况新问题，人民法院既要注重个案司法保护，更要坚持能动司法，创造性运用知识产权法律兜底性规定、原则条款等，强化与行政职能部门协同配合，以更高质效的司法保护融入和促进知识产权全链条保护，为服务经济社会高质量发展贡献司法力量。”陕西高院副院长巩富文如是说。
■裁判解析
恶意注册商标受让人不正当竞争责任的判定
陕西省高级人民法院 袁辉根
商标注册制度堪称当今商标制度的基石，但随着商标注册实践深入开展，恶意抢注行为对商标注册制度正当性基础的威胁受到社会普遍关注。本案中，围绕恶意抢注商标受让人应否承担不正当竞争责任，主要涉及以下三个问题：
一、恶意抢注商标应否作为注册商标受到保护。恶意抢注商标本身具有注册商标的外观，但其注册是以侵犯他人的在先权益为基础。本案中，在上海某公司申请注册“某贝”商标之前，南京某公司已将该商业标志用作网站和服务名称，并达到了2亿多的在线浏览量，可以认定在其行业领域具有了一定影响力。上海某公司对于已经具有影响力的在先商业标志申请注册，却并未实际使用，而是用于转售，攀附商誉和恶意抢注的意图明显，故不能以注册商标权的行使为由对抗在先权益人的权益主张。
二、恶意抢注商标使用行为能否构成不正当竞争行为。目前商标法已规定了在先权利人在原范围内使用商业标志的不侵权抗辩，但在先权益人能否对恶意抢注行为起诉承担不正当竞争责任，尚无明确规定。然而，从恶意抢注商标的行为性质看，本身是以侵害他人权益为目的实施的行为，与一般侵权行为无实质差异，不能因其具有合法外观而免除本应承担的民事责任，同时保护在先权益人，也符合民事权利保护的法律目的，有利于调动民事主体打击恶意抢注行为，维护商标注册正常秩序，故应当予以支持。
三、恶意抢注商标的受让人应否承担责任。对此应相对慎重。本案主要审查了受让人对恶意抢注商标事实有无可能知悉以及是否尽到了应尽的注意义务。两被告在明知“某贝”商标在在线驾考领域的知名度的前提下，不但不进行合理避让，反而积极寻求受让“某贝”商标，并在下架自身软件后很快上线“某贝”在线驾考软件，攀附商誉的意图明显，符合不正当竞争行为的主客观条件，故尽管其并非恶意抢注人，而是实际使用商标的受让人，也应承担不正当竞争责任。与此同时，法院向抢注者所在的当地市场监管部门发送了案件线索移送函，促进源头治理。
■专家点评
加大品牌知产保护力度 遏制网络领域商标侵权
西安交通大学知识产权研究院院长、教授、博士生导师 马治国
随着商品经济竞争的加剧，商标制度得到发展，由商业标识实际使用所累积的商誉保护制度演变为统一的商标注册制度，为市场有序竞争提供了重要保障，也由此产生了商标使用与商标注册之间的关系问题。恶意抢注的沉疴正是击中了商标注册与商标使用相互协调的脆弱关节，危及商标表征产品或服务外观的功能。陕西高院在审理本案中，站在对商标法律制度整体认识的高度，从维护商标制度功能出发，以民法典、商标法与反不正当竞争法相协调的体系解释方法，妥善处理了商标法与反不正当竞争法之间的衔接关系，“熨平”了法律规范之间的“褶皱”，使得恶意抢注的反不正当竞争责任认定规则从中自然生发，首案对恶意抢注商标及受让行为所引发的不正当竞争民事责任进行了深入探索，体现了精湛的法律适用技巧，对我国乃至全球商标法的最新发展均具有研究和启示意义。
互联网经济背景下，恶意抢注商标行为的破坏作用被放大。该案发生于驾考手机软件的应用场景，相关行为人跨越三地，体现了移动互联网平台之上市场竞争的跨界性。该案对于网络领域以恶意抢注为手段的不正当竞争行为进行严厉打击，回应了时代需求，对于遏制愈演愈烈的商标侵权行为、加大品牌知识产权保护力度、弘扬社会主义核心价值观、推动经济社会高质量发展具有重要的现实意义。