【专利-君之泉·林烨】专利申请权权属纠纷中所涉及专利法的常识概念——读“原则上不宜拆分权利要求分别确定专利申请权归属”一案有感

目次

    

一、案情事实
二、专利法中的几个基本概念
三、由该案引出的相关讨论
四、涉及“一案两情”的专利申请权/专利权权属纠纷的处理
· 结 语
近日，最高人民法院知识产权法庭作出（2021）最高法知民终825号终审裁定：对一起专利申请权权属纠纷案，裁定：撤销拆分诉争专利的权利要求并分别确定不同权利要求归属的一审判决，发回重审。一时间，业内人士争相讨论。该案的背景是一起专利申请权权属纠纷案，该案终审裁定指出，“一项专利申请作为一个整体只能存在一项专利申请权，一般不能根据不同的权利要求对一项专利申请进行人为分割，否则就会导致在一项专利申请上产生多项专利申请权。”短短的几句话，其中蕴含着专利法的一些常识概念，本文借此机会，先大致回顾一下该专利申请权属纠纷案的案情事实，再大致介绍专利法中的常识概念，最后对该案披露的法院审理思路做简要评述。

一
案情事实
该案涉及的是一起专利申请权权属纠纷[1]，以该案给出的“长兴某科技有限公司”和“关于某浸渗透系统的非公知技术信息”为线索，可以确认涉案专利的申请人为“长兴欧森科技有限公司”；其专利申请号为201910168129.6，专利申请日为2019年3月6日。检索该发明专利申请的当前法律状态，可知其已经提出实质审查请求，但至今（距离申请日已经超过4年）还没有真正进入实质审查阶段，这不正常。根据发明专利申请的审查周期规律判定，申请人采取了“一案两请”[2]的申请策略，同日还申请了实用新型。检索结果见下面两图：
由此可以得知，该案所称的“长兴某科技有限公司”就是“长兴欧森科技有限公司”，接着根据“长兴欧森科技有限公司”查找“杭州某科技公司”的关联公司，可以初步确定“杭州某科技公司”为“杭州百银新能源科技有限公司”。再通过专利申请文件中列出的发明人----“管晓东；江文根；周凤满；张士桥；万书径”，可以发现，万书径是长兴欧森科技有限公司的法定代表人，而周凤满是杭州百银新能源科技有限公司的法定代表人，两人同时作为发明人出现在专利申请文件中，也能说明“长兴欧森科技有限公司”与“杭州百银新能源科技有限公司”两者的确属于关联公司。
至于“广东某动力公司”的真实名称，就不必再去探寻了，有兴趣的读者，可以利用上述分析手段“如法炮制”。毕竟，这些手段属于专利法实务中的常识技巧，用来弥补裁判文书中隐去的当事人具体信息，仅为了阅读理解方便而已。

二
专利法中的几个基本概念
古人云：“名不正则言不顺，言不顺则事不成”。如果基本概念不够清楚，就难以讲好“专利法的故事”。因此，搞清楚专利法中的基本概念，有助于理解专利制度的本质。
我国专利制度的确立是1984年，彼时尚处在计划经济时代的末期。专利法的法条中充斥不少的日常口语化的表达。其中，最有代表性的是“任何单位或者个人”。这种口语化的表达方式的优点是很接地气，若采用“法言法语”，“任何单位或者个人”应该改为“任何法人或者自然人”，但专利法自颁布以来的四次大修都没有将这些口语化的表达改为“法言法语”，在这一点上，专利法颇有将口语化表达进行到底的决心。可见，这些口语化的表达，已经是一种中国特色的专利法常识吧。

（1）“一项专利申请”V. “一件专利申请”
在该案中，出现了“一项专利申请”，这个提法有些新颖，似乎偏离了“法言法语”，因为专利法在提到“专利申请”时，通常冠以“一件”或“两件”的量词。
例如，《专利法》第三十一条规定：
“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
一件
外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”
《专利法实施细则（2023）》第三十五条第1款规定：“申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；……。”
从 借助于物理学中“量纲”概念可知，“专利申请”的“量纲”为“件”，例如中新网报道：“国家知识产权局局长申长雨1月4日表示，中国2023年全年共授权专利364.9万件，包括发明专利92.1万件、实用新型专利209万件、外观设计专利63.8万件。通过PCT(《专利合作条约》)、海牙、马德里体系分别提交专利、外观设计、商标国际注册申请73812件、1166件(2023年前11个月)、6196件，国际知识产权申请量逾8万件稳居世界前列。” 
根据上述分析，最高法院二审裁定中“对于一项专利申请而言，一般只能存在一项专利申请权”的“一项专利申请”，若理解成是“一项权利要求（或一项技术方案）”，“一般只能存在一项专利申请权”的结论就是正确的。反之，若将“一项专利申请”看作是“一件专利申请”，则结论为不真。
（2）“权利要求”的量纲是“项”
在专利法的话语中，“项”是作为“技术方案”或“设计方案”的量纲来使用的。在前述法条中，有“一项发明或者实用新型”、“一项或者多项优先权”的用法。其中的“发明或者实用新型”本质上属于技术方案，“同一产品两项以上的相似外观设计”中的“外观设计”属于设计方案，都以“项”论。
此外，“权利要求”本质是“请求保护的技术方案”，因此，“权利要求”也以“项”论。例如，《专利法实施细则（2023）》第二十五条第2款规定：
“从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。”
可见，该条规定中采用了“项”作为“权利要求”的量纲。顺便说一句，我国台湾地区的专利制度中，就有“独立项”（“独立权利要求”）和“从属项”（“从属权利要求”）之说法。
小结一下区分上述概念的意义：
当谈到“专利申请”时，论“件”来计量；当谈到“权利要求”或“技术方案”时，论“项”来计量。两者的关系是：“专利申请”是个大筐，筐中可以盛放下多项“权利要求”或“技术方案”。

（3）“申请专利的权利”与“专利申请权”/“专利权”
这一组概念中的“申请专利的权利”，出自于《专利法》第六条：
“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”
“专利申请权”/“专利权”这对概念，出自于《专利法》第十条：
“专利申请权和专利权可以转让。
中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”
这一组概念的共同点是：它们是一种民法意义上的“权利”，且属于基于某项技术成果（发明创造方案）的财产权属性，因此，都是可以转让的。不同点是：①它们出现在不同的时间段；“申请专利的权利”出现在发明创造方案完成之后且提出专利申请之前，“专利申请权”是在专利授权获得正式受理之后，而“专利权”是在“授权公告日”之后；② 它们的外在形式不一样，“申请专利的权利”是一种抽象的法律权利， “专利申请权”/“专利权”是一种现实中存在的、可以用“书证”对外展示的事实上的权利。值得注意的是，“专利申请权”是一种未获得专利授权前的权利态样，如果最终获得专利授权，则转化为“专利权”，但也可能被驳回，或半途而废，那“专利申请权”也就止步于此。
顺便指出的是，专利法中的“优先权”，本质上是一种“申请专利的权利”，虽然优先权的产生以存在一项“在先申请”为基础，但正因为以该“在先申请”作为优先权基础，申请人才可以向外国提出申请，或者转让给他人向外申请。是否真的要向外国申请，则在所不问。
能够正确区分上述概念，也属于专利法中的常识问题。

三
由该案引出的相关讨论 
（1）能否拆分“一件专利申请”中的权利要求
如前文分析，“一件专利申请”是一个大筐，里面可以盛放“多项权利要求”。而且，权利要求之间在“人格”上彼此平等，各自有各自的“势力范围”，“且每一项权利要求均为一个完整的技术方案”[3]。《专利审查指南》第二部分第六章的标题是“单一性与分案申请”，其中的“分案申请”，就是从“一件专利申请”拆分出部分权利要求，再将被拆分出来的内容放入一个新的“筐子”中，这个新的“筐子”，即谓之“分案申请”。可见，通过“分案申请”，在“一件专利申请” 上，是可以产生多项专利申请权的。
有鉴于此，“一件专利申请”中的“多项权利要求”完全可以拆分。至于为啥要拆分，拆分的动机是什么，属于布局策略而非常识[4]，故不在本文讨论的范畴。

（2）专利申请权归属与拆分权利要求的关系
在专利申请权属纠纷中，表面上是关于涉案专利的争夺，实际上要搞清楚涉案专利的源头---发明创造本身是不是原告拥有的科技成果，该成果是不是由被告非法占有了。若该成果被申请专利，只不过是给争议的技术成果先披上了一层外衣，特别是披上了一层“名为权利要求”的外衣。因此，无论这个技术成果是否申请专利，也不影响权属纠纷的科技成果性质[5]。
因此，在“一件专利申请”的筐中，如果有“多项权利要求”或多项技术方案，当然要考察该“多项权利要求”或多项技术方案是否全部都是一个主体做出的，或者说，哪些项权利要求是主体A做出的，哪些项权利要求是主体B做出的，如果的确是由不同主体各自完成的，原则上是谁做出的就归谁。可见，在由多主体做出技术方案的情形下，就必然要进行权利要求的拆分，使得各归其主，而不是“原则上不宜拆分权利要求”。
具体而言，科技成果的产生又可以分为“委托开发”和“合作开发”两种情况：所谓“委托开发”，是指一方出钱一方出力，产出的成果根据约定来决定归谁所有，根据《民法典》的相关规定，有约定从约定，无约定从法定。即约定优先。通常，在“委托开发”协议中成果的归属会约定给出钱的一方（委托方）；在“合作开发”模式下，合作双方各负其责，既分工又合作，成果归属还是“自家的娃自家抱”，两方相安无事。但此时如果合作的一方单独去申请专利，另一方发现后不依不饶，闹到对簿公堂的地步，法院还是要根据公平原则，各自抱回自己的娃。由于“两个娃”已经放在一个筐中了，就势必要将抱走的娃放入另一个新的筐里。这就涉及到“两个娃”的“拆分”，即出现“权利要求的拆分”。当然，即便是不把被“抱走的娃”放入新的筐里，也是人家的自由，因为这种做法不属于“违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益”的情形，法律自然不必干涉。当然，此外，在“合作开发”模式下，如果合作各方的人员相互配合共同研发，你中有我我中有你，若产出的成果（“娃娃”）无法拆分，就只能是“共有”了。
由此可见，在专利申请权属纠纷中，是可以通过拆分权利要求来确定专利申请权归属的。

（3）在该案的案情下是否具备拆分权利要求的可能性
根据该案的介绍，该权属纠纷案的缘起是“广东某动力公司以杭州某科技公司将双方合作期间所掌握的广东某动力公司关于某浸渗透系统的非公知技术信息披露给关联企业长兴某科技有限公司用以申请诉争专利为由，提起本案诉讼。”那我们就要分析在该案的案情下是否有拆分权利要求的可能性或必要性。
首先，根据案由我们知道，该纠纷中的原告广东某动力公司与被告杭州某科技公司之间不存在“合作开发”，而是广东某动力公司与被告杭州某科技公司存在“委托开发”的关系，在这个过程中，杭州某科技公司将“某浸渗透系统的非公知技术信息”私自泄露给关联企业长兴某科技有限公司，根据该案介绍，其中的“非公知技术信息”是指“广东某动力公司所提供的技术资料以及设备实物”。
其次，涉案争议专利中的权利要求书包括10项权利要求，但该10项权利要求同属于一组“石墨极板浸渗透系统”，其独权只有权利要求1，权2-权8都直接引用权1，而权9和权10分别引用权4。
为了讨论便宜，将有关权利要求[6]与附图附在下面。
“1.石墨极板浸渗透系统，其特征在于包括
由吊篮一（1）、浸胶罐一（13）、储胶罐一（14）、真空泵一（24）构成的第一浸胶系统，

吊篮一（1）、浸胶罐一（13）配合连接，
浸胶罐一（13）、储胶罐一（14）配合连接，
浸胶罐一（13）、真空泵一（24）配合连接，
由吊篮二（2）、浸胶罐二（11）、储胶罐二（12）、真空泵二（23）构成的第二浸胶系统，

吊篮二（2）、浸胶罐二（11）配合连接，浸胶罐二（11）、储胶罐二（12）配合连接，浸胶罐二（11）、真空泵二（23）配合连接；
冷水机（15）分别与浸胶罐一（13）、储胶罐一（14）、浸胶罐二（11）、储胶罐二（12）配合连接；还包括
依次设置的冲洗缸（3）、清洗缸（4）、固化缸（5）、干燥缸（6），
各设备的上方配合设置机架（8），机架（8）上配合设置用于吊篮一（1）、吊篮二（2）吊装滑动的电动葫芦一（10）、电动葫芦二（9）。

4.如权利要求1所述的石墨极板浸渗透系统，其特征在于
固化缸（5）
分别配合连接
蒸汽冷凝器（18）、热水缓存箱（20），
固化缸（5）
、蒸汽冷凝器（18）
分别与
排风机（19）配合连接。
9.如权利要求4所述的石墨极板浸渗透系统，其特征在于
固化缸（5）内设置热水器（501）、升降气缸（502），
固化过程中，水蒸气通过排风机（19）排入蒸汽冷凝器（18）冷凝，之后冷凝水排入热水缓存箱（20）重复利用，固化完成后，固化热水排入热水缓存箱（20）缓存，物料提取完成后，缓存热水从热水缓存箱（20）注入固化缸（5）循环利用；固化缸（5）的水浴固化温度为94-98℃。 

10.如权利要求4所述的石墨极板浸渗透系统，其特征在于还包括
电气控制柜（17）、空气压缩机（22）、储气罐（21）。
”

根据权利要求1并结合下图（附图3）可知，所述“石墨极板浸渗透系统”包括两个子系统：第一浸胶系统和第二浸胶系统；两个浸胶子系统“共用”位于下图3中间部分的“冲洗、清洗、固化、干燥”单元，即权1中所称的“依次设置的冲洗缸（3）、清洗缸（4）、固化缸（5）、干燥缸（6）”。

据该案披露：“权利要求4、9附加的技术特征与广东某动力公司所提供的技术资料以及设备实物的技术特征无关，并且权利要求4、9附加的技术特征并非本领域的公知常识；长兴欧森科技有限公司对其权利要求4、9技术方案的实质性特点作出了创造性贡献。”其中，关于“权利要求4、9附加的技术特征”，是指关于“固化缸（5）”的附加技术特征。
假设上述一审法院查明的事实为真，似乎表明，在涉案专利申请的“大筐”中，有关“固化缸（5）”的部分属于当前申请人即长兴欧森科技有限公司的“娃”。那么，根据本文前面的分析，这个“娃”可以由当前申请人抱走。因此，我们已经可能得出：根据一审法院查明的事实，涉案专利具备拆分权利要求的必要性，即一审法院的审理思路是正确的。
但是，我们还应该看到，权1中已然出现“固化缸（5）”的限定，且涉案专利申请的附图1中也列出了“固化缸（5）”的安装位置，附图2中给出了“固化缸（5）”与与周遭设备的连接关系，并体现在权4中；在直接引用权4的权9中，才对“固化缸（5）”的自身结构作进一步限定，即“固化缸（5）内设置热水器（501）、升降气缸（502），固化过程中，水蒸气通过排风机（19）排入蒸汽冷凝器（18）冷凝，之后冷凝水排入热水缓存箱（20）重复利用，固化完成后，固化热水排入热水缓存箱（20）缓存，物料提取完成后，缓存热水从热水缓存箱（20）注入固化缸（5）循环利用；固化缸（5）的水浴固化温度为94-98℃。”
因此，按照一审法院的审理思路，也只能得出关于权9的技术方案来自于当前申请人，而不应该包括权4；同理，也不应该包括引用权4的权10。

四
涉及“一案两情”的专利申请权/专利权权属纠纷的处理 
既然最高法院已经将该起专利申请权属纠纷案发回原审法院重审，就不得不面临着一些未尽事宜的处理。前已述及，涉案争议专利属于“一案两请”，且同日申请的实用新型已经获专利授权。如果按照最高法院二审裁定的旨意，将面临着“一案两请”中的两个“同样的发明创造”分属原告广东某动力公司和长兴欧森科技有限公司，这无形中会导致权利冲突。如果在原审法院的重审程序中，若原告方发现此问题，应变更诉讼请求，将其中的实用新型专利也作为权属纠纷的对象，若由合议庭发现此问题，应向原告方释明并令其变更诉讼请求。在具体的处理上，可以参考商标法的相关规定，即“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”即在涉及“一案申请”的专利申请权/专利权权属的实体处理时，两个专利的命运应同进同退。

· 
结 语 
本文认为，专利法中的常识概念对于专利申请权/专利权权属纠纷的审理是十分重要的。该案为业内提供了一个极佳的专利法研究样本，在“一件专利申请”中，原则上是可以“拆分权利要求的”，如果是申请人自己拆分，则可以通过分案申请进行拆分；也可以在专利申请权/专利权权属纠纷中按照“物归原主”原则被动拆分权利要求。无论是主动拆分还是被动拆分，均不影响专利申请的“
整体性
”，更与“单一性要求”无关。因此，“一件专利申请”是可以通过拆分权利要求而产生“多项专利申请权”或“多项专利权”的。在法院作出生效判决后，当事人可以持生效的裁判文书向国家知识产权局办理相应的著录项目变更手续。
二审裁定关于“在一项专利申请上产生多项专利申请权”的担忧是完全没有必要的。对于涉及“一案两请”的专利申请权/专利权权属纠纷，法院可主动、全面查明事实，根据专利法的相关规定妥善处理。

注释（上下滑动阅览）


【1】参见 最高人民法院（2021）最高法知民终825号民事裁定书。
【2】“一案两请”是指根据《专利法》第九条的规定，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”
【3】“且每一项权利要求均为一个完整的技术方案”是（2021）最高法知民终825号民事裁定中的原话。
【4】分案申请属于布局策略，可以参见署名为贾敬东的文章----“专利布局意识与分案申请—以最高人民法院知识产权法庭第一槌案为研究对象  ”，《中国专利与商标》2021年第1期。
【5】《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二条规定：“本法所称科技成果，是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。职务科技成果，是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。”
【6】权利要求的排版格式为作者所为，目的是方便理解。




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作者：林烨
编辑：Eleven






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