【金杜·傅广锐 沈雨晗等】从“License-in”转型“License-out”（二）——技术托管应对破产风险在实务中的应用

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此前我们在《从“License-in”转型“License-out”——你的“自主知识产权”成色几何？》中对企业在开展License-out过程中涉及的知识产权侵权问题进行了梳理，并提出了实操建议供企业参考。此外，在技术许可交易中，还有一个此前常被中国企业在技术交易中忽略的问题，即技术许可方破产对技术许可的影响。随着中国技术类企业正逐步从技术引进（“License-in”）转向技术输出（“License-out”），中国企业也时常碰到境外被许可方提出的“破产保护”诉求。我们将在本文中对该问题进行探讨，并对国外常见的应对方案“技术托管”进行较为详细的介绍。
01
许可方破产对技术许可合同的影响
技术许可合同中通常会约定“破产终止条款”——若被许可方发生破产情形，许可方将有权单方面终止许可合同。一旦被许可方遭遇破产，被许可方通常无法继续正常履行许可合同（比如按期支付许可费、实施许可技术开展生产销售等行为），因此许可方通常会要求一项“破产终止权”，从而将解除合同的主动权掌握在自身手中以充分保障自身利益。
但是，当许可方面临破产风险时，被许可方通常不愿意终止已获得的技术许可。这是因为，被许可方往往为实施许可技术进行了高额的投资，终止许可将对被许可方的业务运营造成严重影响，并且破产分配通常远远难以弥补其损失；另外，许可技术在很多时候是被许可方业务必不可少的基础，一旦丧失，通常难以在短时期内取得替代方案。稳定的技术许可对被许可方维持业务运营至关重要，对于长期且重大的技术许可交易，尤是如此。
尽管被许可方通常不会在合同中针对许可方的破产风险要求一项“破产终止权”，一旦许可方发生破产，许可方或其破产管理人仍可能依据破产相关法律法规而选择解除许可合同（具体以破产主体适用的法律法规为准）。根据我国《企业破产法》的规定，管理人就债务人的财产的管理与处置形成议案并提交债权人会议表决；对于破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，破产管理人享有选择解除或继续履行的权利。实践中，管理人处置资产和选择是否继续履行合同的原则为实现债务人财产价值的最大化，保护全体债权人利益。在重整程序中，公司核心资产（如核心专利技术）继续保存在公司的可能性较大，技术许可合同继续履行的可能性也相应增加；而破产清算程序中，合同解除，资产被处置变价的可能性更高。这意味着，在中国法下，无论在技术许可合同中是否有明确约定，一旦许可方发生破产并且技术许可合同双方均未履行完毕，被许可方仍可能面临许可合同被解除的风险。
为维护技术许可合同的稳定性，尤其是确保合同当事人在合同约定的期限内能使实现约定的权利，部分国家在许可方破产的情形中限制了破产管理人解除合同的权利。例如，《美国破产法》第365条（n）规定，在知识产权人破产情形下，若破产管理人决定拒绝履行知识产权许可合同，则被许可方将获得选择权——被许可方既可以选择接受破产管理人的决定并主张损害赔偿；也可以选择继续依照合同利用许可知识产权，并支付许可费用。也就是说，在美国法下，即使许可方破产，被许可方仍可以选择继续使用许可知识产权而不用担心许可被终止。但是，目前我国《企业破产法》并无类似规定，中国破产管理人选择继续履行许可合同必须有合理理由证明对全体债权人有利。
正因为许可方破产可能直接影响许可的存续，一些被许可方会考虑在合同中明确约定——当许可方破产时，若破产管理人处置许可技术，破产管理人应确保受让方仍继续履行技术许可合同；若破产管理人解除许可合同，被许可方仍可继续实施许可技术（但仍需要根据约定支付许可费用）。不过，前述约定归根到底仍是双方在合同层面上的约定，在许可方实际发生破产情形时，破产管理人仍可能出于最大化资产价值、保障债权人利益的目的而直接解除双方之间的合同。这种情况下，前述合同层面的保障在实践中将难以发挥作用。
另一种在国外较为常见的破产保护方式是“技术托管”，即要求许可方将许可技术资料交由第三方托管代理（escrow agent）进行托管（escrow），并且在许可方发生破产情形时第三方托管代理将向被许可方交付许可技术资料。实践中，该方案主要适用的场景是——在以目标代码形式授予的软件许可中，许可方一旦发生破产将难以继续履行许可合同项下的更新、维护、持续开发义务，被许可方需要获取许可软件的源代码自行更新和维护软件。需要特别提示的是，技术托管在美国等其他国家较为常见，其原因是在这些国家的破产法下，被许可方即使在许可方破产的情况下仍可以保留许可，其丧失的主要是许可方的更新和维护服务。鉴于中国法下破产管理人通常会直接解除许可合同和技术许可，此情况下被许可方即使取得源代码也可能无权继续使用许可技术，因此技术托管方案在我国的适用场景就变得极为有限了。
尽管如此，技术托管是国外常见的破产保护方式，中国企业在技术出海时也时常会碰到境外被许可方的技术托管诉求，帮助中国企业了解技术托管的具体安排仍有一定的现实意义。我们在下文对技术托管安排进行了介绍。
02
什么是技术托管？
在交易项目中，“托管”一般指资产托管，即交易双方约定将交易对价中的一部分资金存入第三方托管账户中，只有当双方约定的条件实现时，才由该第三方托管代理将资金支付给某一方。与资产托管类似，技术托管是指在技术许可交易中将许可技术相关资料（比如许可软件的源代码）交由第三方托管代理进行托管，并且只有在双方明确约定的条件成就时托管代理才可向一方释放技术资料。
在软件许可项目中，许可方通常会选择以目标代码形式交付许可软件而不会提供软件源代码。这是因为软件源代码是许可方的技术核心，一旦被他方获取，许可方便可能会丧失技术优势。若被许可方获取了软件源代码，被许可方便可获悉许可软件的研发思路进而可以对许可软件进行二次开发，创造出属于被许可方的新技术。因此许可方为了增强对软件的控制、保持技术优势，一般不愿向被许可方交付软件源代码。在不涉及授予被许可方二次开发权利时，这种目标代码许可方式基本能满足被许可方的商业需求。但是，在一些软件许可合同中，许可方（即软件权利人）还负有修正软件、改进软件功能以及维护软件正常运行的义务。一旦许可方在破产、违约或要求不合理价格时不履行前述更新和维护义务，且被许可方又无法访问软件源代码自行进行更新和维护，被许可方对许可软件的使用将会受到直接影响。对于被许可方业务严重依赖的关键系统，一旦停止更新和维护，被许可方将会遭受难以弥补的损失。
这种情况下，技术托管将会是许可方保护源代码的意愿与被许可方的合理诉求之间的一个折中点——许可方将源代码存放至双方认可的第三方托管代理（通常是专业的技术托管服务机构），托管代理仅在双方事先约定的特定情形下（比如许可方破产）才会向被许可方释放源代码，且双方在许可协议或托管协议中明确约定被许可方在技术释放后的使用权限。通过技术托管，许可方可保护其源代码不在未授权情形下被披露，同时被许可方也获得了在许可方无法履行合同义务时维持业务稳定性和连续性的保障。
除了前述软件许可项目外，随着技术合作交易的复杂多样化，部分以技术服务等形式提供技术输出或者通过半成品形式“黑盒”提供技术支持的部分许可交易项目中，技术托管的方式也值得借鉴。
03
如何判断是否需要采用技术托管？
尽管技术托管可解决许可双方在保护技术和维护业务稳定性、连续性方面的冲突，但并非每一份技术许可合同均需要考虑技术托管安排。许可双方需要从技术许可的实际情况出发，判断是否需要采取托管安排。下面我们将以软件许可交易为例，从被许可方和许可方各自的视角来简要介绍有关软件源代码托管的一系列考量因素。
1. 许可方的考量因素
对于许可方而言，是否同意被许可方的技术托管要求，既要考虑其托管技术的安全性，也要考虑被许可方的商业需求的合理性、许可方自身经营状况，以及技术托管的成本：
托管技术的安全性：技术托管意味着许可方需要将源代码等技术资料交给第三方托管代理，托管的技术资料在托管过程中是否被安全保管、是否会被未经授权使用或披露应是许可方主要顾虑。许可方需要基于第三方托管代理的专业能力和商业信誉进行综合判断。
被许可方商业需求的合理性：并非所有的软件许可项目中被许可方均有访问源代码的合理诉求，比如：（i）在某些成熟的、标准品软件许可项目中，被许可方仅有权按照协议约定使用许可软件而不涉及软件修补、更新或维护；（ii）许可软件并非被许可方业务经营赖以存续的核心软件，这种情况下即使许可软件无法更新或维护，被许可方遭受的损失也是可控的。基于我们的经验，通常只有对于被许可方业务经营至关重要的软件，许可方才会考虑提供技术托管来打消被许可方的顾虑。
许可方自身经营状况：如果许可方客观面临财务困难，可能存在破产或无法持续提供服务的风险，被许可方提出技术托管来保障自身利益也具有一定合理性。许可方可以通过提供技术托管作为消除被许可方顾虑的保障措施。
技术托管的成本：技术托管通常需要由专业的托管代理提供，托管代理需要根据托管对象、托管所需的服务（比如是否需要托管代理提供检验服务）、期限及交付安排等收取服务费。许可方应将托管服务费金额一同纳入考虑。若许可方应承担的托管服务费相较于技术许可本身金额并不相称（比如托管服务费超过软件许可费或占据较高比例），许可方出于商业收益考虑通常会拒绝同意技术托管安排。
虽然源代码是许可方的技术核心，但在特定情形下通过必要的托管安排来回应被许可方的合理诉求，可能是保持合作关系和市场地位的明智之举。若许可方基于前述评估决定采用技术托管，可考虑通过以下措施维护自身利益：（i）选择专业、可靠的第三方托管代理（可要求其提供相关案例介绍、具体技术措施和管理措施来证明其专业性和可靠性）；（ii）仅向托管代理提供满足被许可方商业诉求所需的必要的源代码；（iii）在托管合同中严格限制源代码释放条件（如仅限于进入破产程序），此外还应严格限制释放源代码后被许可方的使用行为；（iv）考虑要求被许可方全额承担或合理分担托管服务费用。
2. 被许可方的考量因素
相对应地，被许可方在判断是否要求技术托管时应考虑以下因素：（i）许可方财务和经营状况是否良好，是否存在难以提供软件更新或维护服务的可能性（比如破产）；（ii）许可软件对被许可方业务的重要性；（iii）在许可方无法提供更新或维护服务且被许可方无法获取源代码时，被许可方能否自行或从第三方处获得替代服务以及潜在成本（比如新软件采购成本、数据迁移成本、新软件培训成本、基于该软件的硬件投入、业务中断损失等），以及业务运营可能遭受的其他负面影响；（iv）被许可方应承担的托管服务费成本与潜在的风险是否相称。
若被许可方经过评估认为有必要要求许可方进行技术托管，则需要注意以下几个要点: （i）选择专业、可靠的第三方托管代理；（ii）许可方向托管代理交付的源代码及相关技术资料应完整、准确（比如，若软件的更新维护需要特定的工具，许可方应将该等工具随同源代码一并托管），且能够满足被许可方的商业诉求；（iii）在必要情况下可考虑要求自行或委托托管代理对交付托管的技术内容进行检验、要求许可方对交付托管的源代码进行及时更新；（iv）明确源代码的释放条件，例如许可方破产、重大违约、无法提供软件更新或维护等；（v）考虑要求许可方全额承担（特别是在许可方已经客观存在破产风险的情况下）或合理分担托管服务费用。
04
技术托管协议的关键条款包括哪些？
在交易双方经过前述考虑决定采用技术托管后 ，双方一般会在许可协议中约定许可方应对源代码进行托管，并简要约定源代码释放的条件。之后，双方会筛选第三方托管代理，并最终与第三方托管代理签署托管协议；待托管协议生效后，许可方将根据托管协议约定将源代码等托管对象提交给托管代理进行保管；托管代理应妥善保管托管对象并根据协议约定的释放程序向被许可方提供源代码。
许可交易双方与第三方托管代理签署的托管协议将对整个托管安排进行详细约定（比如源码交付托管代理的安排、托管代理释放源码的触发条件等）。通常托管代理会提供托管协议模板供双方审阅修改。但考虑到技术托管本质上与双方的商业安排息息相关，托管协议模板可能无法全面体现双方的商业考虑，许可方和被许可方仍需要结合许可交易的特点对托管协议进行完善。
鉴于此，我们在下方梳理了软件许可场景下托管协议的关键条款以供企业在起草、谈判托管协议时参考：
（1）
托管对象范围：双方需要准确界定交付托管对象的内容范围，从而确保交付托管的源代码及相关资料是必要、完整、准确和能够实际使用的。在界定托管对象时，双方还应考虑是否要求许可方对托管对象定期进行更新、是否包括软件更新或维护必要的第三方资料或工具。对托管对象进行准确界定既是为了保障许可方的技术安全、规避非必要披露的风险，也是为了保障被许可方的合理商业目的得以实现。
（2）
对托管对象的检验安排：为确保托管对象是完整、准确和能够实际使用的，较为谨慎的被许可方会要求自行或委托托管代理对托管对象进行检验，例如检查源代码的完整性、可读性、无病毒及恶意代码、未加密，以及能够满足被许可方的特定要求等。此外，双方还应在托管协议中约定检验费用的分配及检验发现缺陷后的补救措施。
（3）
源代码释放触发事件：触发事件是托管协议的核心条款，直接关系着许可方的技术秘密性以及被许可方的商业诉求能否实现。一般来说，触发事件可以包括许可方破产、停止营业、未能履行对软件更新或维护义务，具体根据许可项目特点而定。此外，双方还需要考虑在协议中约定与触发事件相关的一系列程序性安排，例如发生触发事件后如何告知托管代理、由托管代理自行释放托管对象还是需要经一方或双方同意后方可释放、双方对触发事件是否发生产生争议时如何处理、托管代理释放托管对象前后的通知义务等。
（4）
托管费用及支付：托管代理一般会收取账户设立费用、托管年度费用、释放费用、其他服务费用（如审计、验证等）。具体而言，托管机构会根据提供的服务范围和复杂程度，采用不同的收费模式，如根据托管年限收取固定费用、根据客户需求的额外服务另行付费、基于项目具体需求定制报价等。托管协议中需要明确约定托管费用组成及金额，以及双方分担费用的方案、支付安排。
（5）
源代码释放后的使用限制：技术托管的目的在于发生特定触发事件时被许可方可以获取源代码以确保许可软件的正常运行，因此许可方通常会在托管协议中明确限制被许可方在获取托管对象后：（i）仅可将其用于更新和维护等特定目的，不得用于更改软件的基本功能或进行衍生开发等；（ii）严格遵守保密义务，并且不得转让或对外提供其获取的托管对象。此外，为了对被许可方使用托管对象的情况进行监督，许可方还可要求一项对被许可方的使用行为进行审计的权利。
（6）
托管协议终止后的安排：作为服务提供方，托管代理通常会要求一项在提前合理时间通知的情况下单方面终止托管协议的权利，以及在技术许可双方实质性违反托管协议（比如未按期支付托管服务费）的情况下单方面终止托管协议的权利。一旦托管协议终止，托管机构通常会要求按照约定向其他托管代理或某一被指定者转交托管对象、或者在一定期限后销毁托管对象。从许可方角度看，许可方不希望托管代理随意将托管对象交付被许可方或其他第三方；从被许可方角度看，被许可方不希望托管代理销毁托管对象、或交还给许可方或某个被许可方无法控制的第三方。因此，许可方及被许可方均应慎重考虑托管协议终止后对托管对象的处置安排。托管协议终止后的常见安排有：（i）若被许可方确认此时不再需要托管对象，托管代理可向许可方交还托管对象或进行销毁；（ii）许可方和被许可方在托管代理提前通知终止的期限内共同指定新托管代理，旧托管代理在协议终止后向新托管代理转交托管对象；（ii）若双方无法在托管代理提前通知终止的期限内共同指定新托管代理，托管代理可自行寻找新托管代理并交付托管对象，因此产生的成本由许可双方承担。
结语
技术托管为许可双方提供了一种安全灵活的保障手段。通过引入中立专业的第三方托管代理，被许可方得以确保所采购的技术获得长期稳定的支持与维护，减少了由于技术供应商破产或其他原因导致的运营中断风险；对于许可方而言，能够在有限披露技术的前提下达成许可交易并与客户建立长期稳定的合作关系。当下，在License-out的商业模式推广和走向国际舞台的过程中，诸多企业将会碰到海外被许可方提出的技术托管诉求以寻求破产等极端场景下的保护，这要求我国企业深入了解技术托管安排的各项考虑因素以及潜在利弊。需要提示的是，技术托管的具体安排并无定式，与双方的自身客观情况、谈判地位、商业需求等密切相关。许可双方均应从实际情况出发，在交易谈判中选择有利于自身的且能促成交易的最优的方案。
最后，如前文所述，技术托管目前仅在国外较为常见，在我国尚未被广泛应用。这主要是因为中国法下破产管理人很可能会直接解除许可合同和技术许可，此情况下被许可方即使取得源代码也无权继续使用许可技术，技术托管无法实现被许可方寻求破产保护的顾虑。我们也注意到学界和实务界已有主张我国《企业破产法》效仿外国法对被许可方进行保护的呼声，就许可方破产的情形设置特别规定，更好地平衡技术许可保护和债权人权益保护。倘若将来我国《企业破产法》的修改采纳此建议方案，我们相信届时技术托管在我国会有更广泛的应用。
本文作者
傅广锐
合伙人
知识产权部
fuguangrui@cn.kwm.com
业务领域：知识产权、信息技术、隐私和数据保护
傅广锐律师的执业领域为知识产权、信息技术以及数据隐私相关法律事务，他尤其擅长构建和谈判知识产权驱动的复杂跨境交易。傅律师代表客户广泛，从初创公司到全球商业巨头，涵盖诸多行业领域。傅律师是中国律师和专利代理师，并拥有美国纽约州律师资格，他的技术背景使他更容易地理解在交易和相关监管中所涉及的技术驱动所在。
沈雨晗
合伙人
债务重组部
shenyuhan@cn.kwm.com
业务领域：大型企业重整和债务重组、清算，金融机构破产、不良资产与特殊机会投资等
沈雨晗律师拥有超过10年的执业经验，参与并主办了多个具有重大影响的大型重整或债务重组项目、金融机构风险处置项目、不良资产和特殊机会投资等项目。沈律师在多个重组项目中作为重整管理人或法律顾问设计债务重组方案，也多次代表债权人参与各类型债务重组项目。
周琪
主办律师
知识产权部
谭明慧
律师助理
知识产权部
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