【审协北京中心·孟函等】浅谈专利法实施细则涉及本国优先权规则变化及影响

孟函
国国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心
初审部审查员、助理研究员

李书蝶
国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心
初审部审查员、高级知识产权师


2020年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称新《专利法》）引入了外观设计本国优先权制度，并对优先权文件副本提交期限的相关规定进行了适当调整。为在审查实践层面保障对新《专利法》的贯彻落实，《专利法实施细则》及《专利审查指南》也正处在修改过程中，目前已形成《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》
和《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》。

本文将从《专利法实施细则》修改前后的对比以及修改目的入手，结合具体案例，从本国优先权期限、增改等方面进行分析，以期帮助申请人、代理师更加准确地理解修改后的本国优先权规则。

本国优先权相关规则变化梳理

本国优先权相关法条的变化 

如表1所示，新《专利法》第二十九条规定，自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国家知识产权局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权[2] 。这实际上是引入了外观设计本国优先权制度，给予外观设计申请人进一步完善申请、明确保护范围的机会。

此外，新《专利法》第三十条规定，申请人要求发明、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并在第一次提出申请之日起16个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本3 。将优先权文件副本提交期限调整至自优先权日起16个月内，是落实“放管服”改革要求、便利申请人的落地举措（见表2）。

本国优先权相关期限的变化

根据新的期限规则，本国优先权如未在提出专利申请的同时在请求书中声明或声明有误，可以自优先权日起16个月或申请日起4个月内（以后到期的为准），向国家知识产权局提交声明增加、删除或修改优先权要求[6][7]。允许在申请日后增加或改正优先权相关要求，也是PCT对我国专利优先权制度的影响之一。

结语本国优先权规则变化带来的影响

本国优先权转让证明期限变化的探讨 

在实际专利申请过程中，作为给本国申请人开通的一条便利之道，申请人基于不同需求和目的而提出本国优先权声明的情况多种多样，优先权被视为未要求的情况也多种多样。

第一种，在先在后申请日相距甚远的情况。

例如，发明专利申请A的申请日为2021年12月1日， 优先权日为2021年1月1日。因在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致，且申请人在自优先权日起16个月的期限内始终未提交优先权转让证明，按照新规则，审查员于2022年5月发出视为未要求优先权通知书。

由于在本申请中，优先权日与申请日两个起始日期相距甚远，故根据原规则“申请日起3个月内”与新规则“优先权日起16个月内”两个不同期限来计算，两个不同届满日之间的差距也相对较小。

对于上述情况，大部分申请人是以改进和完善首次申请等合理使用需求为目的而提出的优先权声明。申请人确需时间来对申请文件进行修改或调整，以提高专利质量或优化专利布局，所以在先在后申请日期差距大。优先权期限变化对此类申请影响相对不大。

第二种，在先在后申请日相对接近的情况。

但是，有一部分优先权案件，其在先申请提交流程中出现失误，如交错文件、缺少附图、遗漏实验数据等，为避免后续审查中出现公开不充分等问题，申请人会在较短的时间内提出一个新的申请，并要求在先申请的优先权。

例如，发明专利申请B的申请日为2022年4月1日，优先权日为2022年3月1日，其在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致。若申请人在自优先权日起16个月的期限内始终未提交优先权转让证明，按照新规则，审查员需等到2023年7月才可发出视为未要求优先权通知书。在两个起始日期非常接近的情况下，与原规则相比，两个届满日相差了整整一年。

由于优先权转让证明需要申请人主动提交，故在此期间，即便审查员因本申请有任何其它形式缺陷而发出补正通知书，也不宜在通知书中对此事宜及期限进行告知或提醒。过长的期限等待时间，对审查员的案件审查进度和申请人的申请流程推进无疑均不利。

第三种，转让证明期限与费用期限的冲突。

根据新规则，提交转让证明的法定期限虽延长了，但提交优先权费用的法定期限却并无变化，依然为申请日起2个月内。这两个期限的逾期后果均直接指向视为未要求优先权。

仍以上述发明专利申请B为例，申请日为2022年4月1日，优先权日为2022年3月1日，其在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致。若申请人在自优先权日起16个月的期限内始终未提交优先权转让证明的同时，也未在申请日起2个月内缴纳优先权费用，那么，按照原规定，由于两个期限相隔不远，审查员可等到较长的优先权转让证明期限届满时，一次性发出视为未要求优先权通知书。但是，按照新规定，由于两个期限相隔较远，审查员需在2022年6月以“未在规定的期限内缴纳或者缴足优先权要求费”发出视为未要求优先权通知书，又须在2023年7月以“未在规定期限内提交优先权转让证明文件”再次发出视为未要求优先权通知书。

但众所周知，基于两个不同的原因先后发出两次不同的视为未要求优先权通知书，在优先权案件中并不属于常规操作。如果确实遇到类似的情况，基于不同原因和不同期限的视为未要求优先权通知书的发送原则和规范，将成为本国优先权审查规则中必须明确的一个新问题。

本国优先权声明期限变化的探讨 

根据新规则，申请人可在申请日之后增改优先权，且期限为“自优先权日起16个月内”。而发明专利的初审流程在没有过多形式缺陷的前提下，短则数月便可初审合格并进行公布，这很可能会导致申请日后优先权的增改处在或已不处在初审流程阶段的不同可能性。

其一，初审流程期间的优先权增加或者改正。

例如，发明专利申请C的申请日为2021年9月1日，申请人未在请求书中提出某项优先权声明（或已声明的某项优先权信息有误）。2021年10月1日，申请人主动提出增加此项优先权声明（或修改已声明的某项优先权信息），优先权日为2021年5月1日。由于此时案件仍处于初审流程阶段，初审审查员可依请求为申请人办理优先权恢复手续（或优先权信息修改），并在后续公布阶段及时公布本案的正确的优先权相关信息。

对于此类申请人在初审阶段及时提出了优先权增改要求的案件，优先权的增加或者改正流程是相对简单和顺畅的。如果申请人在初审流程结束后才提出优先权增改相关需求，情况就要复杂多了。

其二，初审流程结束后的优先权增加或者改正。

仍以上述发明专利申请C为例，申请日为2021年9月1日，申请人未在请求书中提出某项优先权声明（或已声明的某项优先权信息有误）。申请人直至2022年8月1日才提出增加此项优先权声明（或修改已声明的某项优先权信息），优先权日为2021年5月1日。此时本申请已经完成初审、公布等程序，进入实质审查阶段。由于相关优先权信息未在实审阶段之前予以公布（或在此之前公布的优先权信息有误），故要增加（或更正）公布此案件的正确优先权信息，势必要回到初审及公布阶段，从而产生逆流程的问题。

以上情况是在申请日后增改优先权这一机制出现之前并不存在的一种现象。针对此类逆流程的机制应如何规范操作，逆流程将案件具体退回何处，如何再次公布相关正确信息等，都是要明确和解决的问题。

结语针对本国优先权规则变化的相关建议

从审查实务角度来说，面对等待期限较长的本国优先权案件，审查员可尝试在电话沟通的基础上，择期或定期发送“便函”进行提示，在避免申请人贻误优先权费用或优先权转让证明等的提交时机的同时，有效加快案件审查进度。

从专利局审批流程来说，可针对规则的变化适度调整系统功能，如在电子申请客户端增加优先权的提示功能，在申请人提交时着重强调优先权信息的核实相关证明文件的提交期限提示 ；又如，在审查客户端增加自动审查及模块交互功能，若申请人未能在期限内提交相关费用或文件，则定期自动发提示通知书等。

从案件申请角度来说，申请人与代理师也需对本国优先权案件多加核实与确认，在申请提交阶段确保勿漏填、错填优先权相关信息，及时缴纳相关费用及提交证明文件，尽量规避期限变化带来的各类问题，从源头上保障优先权信息的正确公布以及优先权案件的顺利推进。

综上所述，本国优先权规则的相关变化，本意在于与国际接轨，使国内申请人享有更便利快捷的操作，同时利用本土政策优势充分实现利益最大化[8] 。但这一变化也对本国优先权案件的申请流程、审查流程以及申请和审查系统的优化等都提出了一定的新挑战。


参考文献

1 中华人民共和国专利法（2020）[M].知识产权出版社，2021.
2 中华人民共和国专利法（2020）[M].知识产权出版社，2021.
3 中华人民共和国专利法（2020）[M].知识产权出版社，2021.
4 国家知识产权局.专利法实施细则修改建议（征求意见稿），2022.
5 国家知识产权局.专利审查指南修改草案（再次征求意见稿），2022.
6 国家知识产权局.专利法实施细则修改建议（征求意见稿），2022.
7 国家知识产权局.专利审查指南修改草案（再次征求意见稿），2022.
8 孙琳媚.申请加入本国优先权制度的思考[J].法治与社会，2021.6（中）：184-185.

文章来源：《中国知识产权》杂志201期



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