吉林省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）吉民终229号
上诉人（一审被告）：延边东方生物科技有限公司，住所：吉林省龙井市工业集中区。
法定代表人：朴京玉，经理。
委托诉讼代理人：王玮，吉林海兰江律师事务所律师。
委托诉讼代理人：姜夏，吉林延大律师事务所律师。
被上诉人（一审原告）：刘志东，男。
委托诉讼代理人：梁挥，北京市立康律师事务所律师。
委托诉讼代理人：曾学明，北京市立康律师事务所律师。
上诉人延边东方生物科技有限公司（以下简称东方公司）因与被上诉人刘志东侵害商标权纠纷一案，不服吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院（2017）吉24民初230号民事判决，上诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人东方公司委托诉讼代理人姜夏、王玮，被上诉人刘志东委托诉讼代理人梁挥、曾学明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
刘志东一审提出诉讼请求：1.判决东方公司停止全部侵犯“高丽村”商标的行为，并销毁“高丽材”商标标识。2.判决东方公司赔偿因侵权行为造成的经济损失12万元及为维权支出的合理费用8万元。3.东方公司承担本案诉讼费。事实和理由：刘志东系“高丽村”商标（商标注册号3743813）的商标权人，该商标核定适用商品包含33类的含酒精液体、烧酒及酒（饮料）等，该商标目前仍处于有效期。因为“高丽村”酒具有民族特色，受到广大消费者的喜欢。2012年，“高丽村”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。“高丽村”商标许可给延边边城酒业有限公司使用，并在商标局进行了商标许可备案。东方公司未经刘志东许可，擅自在生产的白酒中使用“高丽材”的标识，极易与原告的“高丽村”驰名商标相混淆，造成消费者的误认，侵犯了刘志东的权利。“高丽村”商标系驰名商标，享有很高的知名度，东方公司未经刘志东许可，在白酒上使用“高丽材”标识，侵犯了其合法权益，给刘志东造成了损失，故诉至法院，请求维护其合法权益。
东方公司一审辩称，刘志东的请求不成立，缺乏依据，事实与理由和客观不符。1.东方公司是受韩国公司的委托在中国境内进行加工生产“高丽材”商标的白酒，在白酒上标注“高丽材”商标标识（该商标已在韩国境内合法注册），并全部出口到韩国销售。而韩国公司在韩国系“高丽材”商标的权利人，东方公司生产白酒行为是严格按照韩国公司的特定订单以及订单上所载的设计方案、数量和期限进行，属于加工承揽关系，即涉外定牌加工。刘志东主张造成消费者误认，东方公司不予认可。一是“高丽村”、“高丽材”使用的消费者群体不同。东方公司生产的白酒不在中国境内销售，因此消费者不能接触到“高丽材”商标白酒，二是没有事实依据和法律依据造成消费者误认的情形。东方公司是按照韩国公司的要求只在产品上贴附其已在国外合法注册的商标，且将其贴附“高丽材”商标白酒全部出口至韩国，并未进行销售或者在市场上流通，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国相关公众将贴附该标志的商品，与延边边城酒业有限公司城产的商品的来源产生混淆和误认的可能性，故其所贴附的标识不具有商标属性，并非商标法意义上的使用行为。刘志东主张延边州工商局已经对东方公司的2934箱白酒进行了查扣，与事实不符。工商局查扣之后认为东方公司不构成侵权，已经解除了查扣，证明东方公司不构成侵权。2.刘志东主张赔偿20万元经济损失，没有事实与法律依据。其主张应举证证明侵害事实、损害结果、因果关系及行为人主观上的过错等，本案中东方公司受韩国公司委托加工涉案产品，不具有违法性；生产的涉案产品全部出口到韩国，根本不在中国市场流通，不会造成中国消费者的混淆误认，因而不存在损害其合法利益的行为，因此东方公司不应承担侵权责任，没有义务赔偿损失。综上，应驳回刘志东的诉讼请求。
一审法院认定事实如下：
（一）关于刘志东权利事实。刘志东于2005年5月7日获得中华人民共和国国家行政管理总局商标局（以下简称商标局）颁发的第3743813号商标注册证，注册商标为“高丽村”文字商标，核定适用商品为第33类（包括：含酒精液体；含酒精浓汁；烧酒；含水果的酒精饮料；葡萄酒；含酒精果酒；蒸馏酒精饮料；汽酒；米酒；酒饮料），注册有效期限为2005年5月7日至2015年5月6日。该3743813号商标后经商标局核准续展注册有效期至2025年5月6日。刘志东为延边边城酒业有限公司（以下简称边城酒业）法定代表人。2007年8月9日，刘志东许可边城酒业使用第3743813号“高丽村”注册商标，并于2007年8月20日报送商标局备案，许可期限自2007年8月9日至2015年5月5日。商标续展后，刘志东许可边城酒业使用第3743813号“高丽村”商标期限自2016年6月13日至2025年5月5日。“高丽村”商标被使用以来，获得了商标评审委员会“中国驰名商标”认证，被吉林省工商行政管理局授予“吉林省著名商标证书”，边城酒业生产的“高丽村”牌系列白酒先后获得延边州名牌产品推进工作委员会“名牌产品”称号、延边朝鲜族自治州人民政府“延边名牌产品”称号等多项荣誉。边城酒业为其生产的“高丽村”系列白酒在各种报刊、广告宣传品上进行大量、广泛的宣传，使“高丽村”白酒在中华人民共和国境内，尤其是吉林延边地区享有较高的知名度。
边城酒业自2007年起开始在大韩民国境内销售“高丽村”白酒。2010年7月28日，边城酒业与大韩民国（株）江帛签订独家销售授权合同，授权（株）江帛在大韩民国独家经销“高丽村”系列白酒，期限至2013年7月20日。2013年7月19日，边城酒业与大韩民国（株）成林会社签订独家销售授权合同，授权（株）成林在韩国独家经销“高丽村”系列白酒，期限自2013年7月21日至2016年7月20日。
边城酒业于2011年1月12日在大韩民国注册了“高丽村GaoLiCun”(上行为中文简体汉字，下行为汉语拼音)商标，注册号为第0849667号，核准使用商品类别为第33类高粱酒（限于中国产）、中国式酿造酒（老酒，限于中国产）；于2012年1月25日在大韩民国注册了“高丽村”商标（与在中华人民共和国注册的第3743813号汉字商标表达方式相同），注册号为第0900790号，核准使用商品类别为第33类高粱酒、老酒、毒蛇酒、薄荷酒、蜜蜂酒、保命酒、松针酒、药米酒、药用酒、五加啤酒、中国式白酒、中国式酿造酒[老酒]、虎骨酒。2016年8月20日，案外人金银麖向大韩民国法院申请上述商标无效。2017年9月，大韩民国专利审判法院作出2016第2530号判决，对金银麖关于第849667号商标无效的申请予以驳回。
（二）关于东方公司侵权行为事实。东方生物科技公司成立于2008年12月26日，经营范围：生物技术研究开发；生物技术推广服务及其产品的生产、加工、销售；白酒、黄酒、果酒及其他配制酒、醋、酒糟的生产、加工、销售；农副产品收购；销售食用酒精；焙烤食品制造及销售；饮料制造及销售等。2017年5月16日，东方公司与大韩民国（株）成林签订了一份“OEM”合同书。该合同约定，甲方（株）成林委托乙方东方公司加工生产“高丽材”商标的产品，生产加工的该产品全部由甲方（株）成林回购，乙方东方公司严格按照甲方（株）成林委托生产指定产品并标注指定商标交付甲方（株）成林。（株）成林与东方公司自2017年4月以来，通过电子邮件方式与东方公司协商和确定使用“高丽材”商标的白酒的包装、装潢等设计。东方公司按照（株）成林的要求负责生产、包装带有“高丽材”标识的白酒。2017年6月，刘志东发现东方公司生产的带有“高丽材”标识的白酒在出境检疫部门、大连海关鲅鱼圈港口等地欲出口销往大韩民国，遂向延边朝鲜族自治州工商行政管理局（以下简称延边州工商局）举报。2017年6月15日延边州工商局采取行政强制措施对东方公司生产的2934箱“高丽材”白酒，9个标签、背标，106个瓶盖、45个酒箱进行了扣押，2017年7月25日延边州工商局解除了上述扣押措施。刘志东遂提起诉讼。本案受理后，经刘志东申请，一审法院对在东方公司处的上述2934箱白酒进行了查封保全；经刘志东申请又对东方公司位于大连海关鲅鱼圈港口的2771箱“高丽材”白酒进行了保全。除此之外，一审辩论终结前，东方公司又分别于2017年8月9日、2017年8月31日、2017年9月5日、2017年9月15日向中华人民共和国延边出入境检验检疫局对共计9374箱“高丽材”白酒申请了货物出口报检。
另查明，2010年3月8日，案外人郑聿理在大韩民国申请注册“高丽材GAOLICAI”（上行为中文简体汉字，下行为大写汉语拼音）商标，于2011年7月25日获得核准注册，注册号为第0873973号，核准使用类别为第33类，包括：法酒、烧酒、以大米酿造的酒、药酒、人参酒、清酒、浊酒、合成清酒、葡萄酒、伏特加、白兰地、蒸馏酒、高粱酒、老酒、保命酒、药美酒、药用酒、中国式白酒、中国式酿造酒[老酒]。2016年12月31日，郑聿理与（株）成林将上述第0873973号商标权授予（株）成林使用，期限自2017年1月1日至2018年12月31日，该授权许可在大韩民国商标登记部门备案。（株）成林为在大韩民国设立的法人，成立于2012年2月10日，从事行业为批发业，项目为进口酒品。2017年5月31日，郑聿理与东方公司签订《注册商标许可委托书》一份，授权东方公司在其生产的产品包装上使用“高丽材”商标，许可使用期限自2017年6月1日至2020年5月31日，许可使用地域范围为韩国（在中华人民共和国境内生产加工产品并出口韩国），许可方式为一般性许可使用。2017年7月13日，郑聿理对“高丽材”产品的3个标签、瓶盖标识的设计在大韩民国进行了备案，与东方公司生产的“高丽材”白酒上使用的标识、标签等一致。
一审法院认为，本案为侵害商标权纠纷。本案争议焦点为：1.东方公司的行为是否构成对刘志东注册商标专用权的侵害；2.刘志东请求东方公司赔偿损失及合理支出20万元是否具有事实和法律依据。
关于东方公司的行为是否构成对刘志东注册商标专用权的侵害。“高丽村”商标依法在商标局核准注册，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款之规定，刘志东享有该商标专用权，受法律保护。东方生物科技公司生产的酒类产品与注册商标“高丽村”核定适用商品类别为同种商品。东方生物科技公司在其生产的商品包装上使用“高丽材”商标，从文字构成上，与“高丽村”商标前两个文字完全相同，“材”字与“村”字偏旁部首相同，二个文字仅有一笔之差，其产品商标上的字体形态与“高丽村”商标的字体形态亦高度相似，容易导致混淆。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项之规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上适用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。关于东方公司辩称其生产的产品全部销往大韩民国，不在国内销售，使用该商标属物理贴附，不具有商标属性，并非商标法意义上的使用行为的答辩意见。首先，依照《中华人民共和国商标法》第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”之规定，可见我国商标法并未对商标的使用行为或者处于生产、加工、销售等不同环节的地域限制有所区分。东方公司生产“高丽材”商标白酒的行为发生在中华人民共和国境内，应受《中华人民共和国商标法》约束。其次，东方公司生产“高丽材”商标白酒虽不在中华人民共和国境内销售，专门销往大韩民国，但权利人刘志东授权的边城酒业的“高丽村”牌系列白酒亦出口韩国，并已在韩国占有一定的市场销售量，为相关公众所知悉。东方公司生产的“高丽材”酒流往韩国，必然与“高丽村”酒在韩国产生市场竞争关系。“高丽材”白酒一旦流入大韩民国市场，由于其商标与“高丽村”商标存在高度相似，极易导致消费者对两种商品产生混淆，从而使“高丽村”商标权人及被授权人的利益受到实质性损害。第三，东方公司作为中华人民共和国境内的生产企业，在从事生产、经营时应遵守诚实信用原则，在履行OEM合同时，对生产、加工产品是否涉及侵犯他人商标权也应当尽到合理的审查注意义务。刘志东授权许可使用的边城酒业于2007年即开始使用“高丽村”商标，东方公司作为延边朝鲜族自治州的酒类生产企业，对同为延边朝鲜族自治州内企业边城酒业生产的“高丽村”白酒的商标知名度及商标权属情况应当知晓。郑聿理在大韩民国注册的“高丽材GAOLICAI”商标注册时间晚于刘志东在我国商标局注册的“高丽村”商标注册时间。另外，东方公司生产产品中使用的“高丽材”商标与在郑聿理在大韩民国注册的“高丽材GAOLICAI”商标并不相同，“高丽材”文字部分在商品正面标签，“GAOLICAI”汉语拼音部分则标注在商品背面标签，是分开使用，而根据商标的一般使用规范，对注册商标应当整体使用，不能任意分割；并且大韩民国注册的“高丽材GAOLICAI”商标中的“高丽材”汉字字体与东方公司在其产品上贴附的“高丽材”商标字体形态亦不相同。东方公司不能仅以其系按照韩国委托加工方的要求而对产品进行包装、贴附商标标识为由，而证明其对生产产品是否涉及侵权尽到了合理注意义务。第四，一般“OEM”模式生产的产品均在其包装上载明品牌厂商，即委托生产企业的信息，以便于消费者区分品牌的来源；而在本案中“高丽材”酒在包装上仅标明了实际生产加工企业即东方公司的名称、地址等信息，仅在包装后贴附的根据食品卫生法及酒税法的韩文标示中以韩国文字注明了“进口商”为（株）成林。并且在“高丽材”酒包装明显位置标有“延边特产”字样，使相关消费者更易对该商品与边城酒业生产的“高丽村”系列白酒相混淆，由此也可见东方公司没有尽到合理审查义务，主观上对侵害刘志东“高丽村”注册商标行为存在一定的过错。综上，东方侵害了刘志东享有的“高丽村”注册商标专用权，应当承担侵权责任。
关于本案赔偿数额。刘志东未能提供因东方公司侵权所受到的实际损失的证据。同时，东方公司主张其生产的“高丽材”白酒未在中华人民共和国境内销售，也尚未能销往大韩民国，未进入大市场流通，刘志东也未能提供证据证明东方公司因生产“高丽材”商标产品所获得的利益。刘志东也自认，因其系边城酒业法定代表人，故未向边城酒业收取“高丽村”商标许可使用费。因此本案对权利人因被侵权所受到的实际损失、权利人因侵权所获得的利润、注册商标许可使用费难以确定。依照《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款之规定，根据侵权行为的情节给予三百万元以下的赔偿。根据本案有效证据表明的东方公司生产侵权产品的数量，考虑到其侵权时间尚短，无证据证明其生产的产品已进入市场流通领域，对刘志东商标造成的不良影响较小，结合刘志东为制止本案侵权行为所支付的合理费用，酌定本案赔偿数额为10万元。
综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第三条、第四十八条、第五十七条第二项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款之规定，《中华人民共和国民法总则》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，拟判决如下：一、被告延边东方生物科技有限公司于本判决生效后立即停止其生产、销售、出口侵害原告刘志东第3743813号“高丽村”商标商品的行为，并销毁“高丽材”商标标识。二、被告延边东方生物科技有限公司于本判决生效后立即向原告刘志东赔偿10万元；三、驳回原告刘志东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4300元，由被告延边东方生物科技有限公司负担。
东方公司上诉称：请求撤销一审判决，改判驳回刘志东的诉讼请求。事实及理由：1.东方公司的行为不是商标法意义上的使用行为，定牌加工使用商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众混淆误认，不构成侵害商标权。2.刘志东没有驰名商标保护的请求，一审判决对驰名商标、名牌、知名度等事实认定明显违法。一审判决对“高丽材”商标在韩国使用和销售的不当司法评价超越司法管辖权。韩国消费者是否混淆误认不是中国商标法要保护或限制的情形。3.东方公司已尽到合理注意义务。东方公司在签订OEM合同时，（株）成林提供了商标注册证、商标使用合同书、包装装潢设计图案等。其商标主体、权利合法，不在中国境内销售，中国消费者接触不到这些产品，不会产生误认和混淆，故不侵权。合理注意义务应限制在合理范围内，以正常人的普通认知水平为基础。一审判决对合理义务的观点没有根据，而且超出一般正常标准。
刘志东二审辩称：东方公司并不具有在韩国注册的“高丽材”商标，其被控侵权产品及所有图片均只突出标注“高丽材”，没有整体使用在韩国注册的涉案商标，这恰与刘志东的商标极为近似，东方公司未尽合理注意义务，且有侵权故意。一审判决未就“高丽村”商标是否驰名进行认定。一审判决对韩国商标注册等情况的论述属于查明案件事实，未超过司法权限。东方公司未尽合理注意义务。请求驳回上诉，维持原判。
本院对一审法院审理查明的事实予以确认。
本院认为：刘志东的涉案注册商标专用权受法律保护。“高丽村”商标作为驰名商标，在延边朝鲜族自治州具有较高的知名度，东方公司作为同地区同样生产白酒的生产企业，其应当知晓他人已享有“高丽村”注册商标专用权，对其生产的白酒所使用的商标是否侵害该注册商标专用权合法权益，应当具有高于一般公众的审慎适当的注意义务。
东方公司虽与案外人（株）成林签订了标题为“OEM合同书”的协议，并约定（株）成林委托东方公司加工生产“高丽材”商标的产品，产品全部由（株）成林回购，同时约定商标除了（株）成林指定的产品外东方公司不得在其他产品上任意粘贴，使用该商标。东方公司应当按照（株）成林要求的商标生产本产品，其全部产品出口给（株）成林并且禁止在国内出售。但该协议第三条（样本）同时亦约定：“1.本产品的设计须提前取得乙方（东方公司）的同意后由甲方（（株）成林）设计并交付乙方。2.如设计产品需要做修改甲方需与乙方进行协商后才能对该设计产品做修改。”由此可知，东方公司并非单纯接受（株）成林委托就（株）成林的商标进行产品生产加工，而是在双方合作过程中对产品设计有独立的表意行为，参与产品包装、装潢设计，东方公司的生产行为已不仅仅属于对商标进行物理贴附行为；同时，东方公司生产的被控侵权产品亦未完整使用案外人在大韩民国申请注册的“高丽材GAOLICAI”注册商标，而仅仅突出使用了该商标的与刘志东涉案“高丽村”商标极为近似的汉字部分，故东方公司的涉案生产行为已超出了仅接受委托生产贴附国外注册商标产品而不在国内销售、不具有国内产品来源区分功能的“定牌加工”的范畴。在本案中，东方公司对其涉案生产行为未尽到其应尽的合理注意义务，且具有对“高丽村”注册商标专用权的主观侵权故意；故东方公司生产的涉案产品虽不在我国国内销售，但其欲通过规避我国法律规定以达到侵害“高丽村”商标权利人合法权益的不当目的，其行为构成对刘志东“高丽村”注册商标专用权的侵权，应当承担侵权责任。故东方公司关于其生产“高丽材”商标白酒的行为不在国内销售，属于“定牌加工”，不构成侵害刘志东“高丽村”商标专用权的上诉主张以及一审判决作出不当司法评价的上诉主张，本院不予支持。
商标的基本功能是用于区分商品或者服务来源，其知名程度与其商业价值成正比，一审判决关于“高丽村”为中国驰名商标相关事实的认定系根据国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的认证，系对“高丽村”知名程度客观事实的认定，该事实与本案存在关联性，亦是酌定赔偿金额的必要参考因素，故一审判决对此事实予以查明认定并无不当，东方公司的该项上诉主张本院不予支持。
综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持判决。
二审案件受理费2300元，由上诉人延边东方生物科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李 伟
审 判 员 薛 淼
代理审判员 赵承吉
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 赫 洪