中华人民共和国
北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2018）京行终2146号
上诉人（原审第三人）上海恒益服饰发展有限公司，住所地中华人民共和国上海市青浦区徐泾镇汇龙路111号。
法定代表人黎伟，总经理。
委托代理人刘小勇，北京天平（郑州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人康陆军，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
被上诉人（原审原告）迦达集团有限责任公司，住所地意大利米兰比安卡曼诺广场2号。
法定代表人米凯利·布鲁冈涅，管理人。
委托代理人王振坤，北京费岚清律师事务所律师。
委托代理人陈茜，北京费岚清律师事务所律师。
上诉人上海恒益服饰发展有限公司（简称恒益公司）、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标权撤销复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）京知行初字第5583号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年4月19日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2018年11月8日，上诉人恒益公司的委托代理人刘小勇，被上诉人迦达集团有限责任公司（简称迦达公司）的委托代理人王振坤、陈茜到本院接受了询问。本案现已审理终结。
北京知识产权法院审理查明：第3656580号“VERRI”商标（简称诉争商标，图样附后），由VERRISRL（简称飞瑞公司）于2003年8月1日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，核定使用在第18类的“（动物）皮；兽皮；雨伞；遮阳伞；手杖；缰绳；马具；手提包”等商品上，经续展专用期限至2016年1月6日。2013年11月20日，商标局核准诉争商标转让给迦达公司并予公告。
2010年10月15日，商标局受理恒益公司以诉争商标连续三年停止使用为由提出的撤销申请，并通知飞瑞公司提交在指定期间使用诉争商标的证据材料。飞瑞公司按期提交了相关证据材料。2014年2月13日，商标局作出撤201004407号决定，认为飞瑞公司提交的使用证据有效并维持诉争商标继续有效。恒益公司不服商标局决定，于2014年3月21日向商标评审委员会提起复审，其主要理由为：经调查，诉争商标并未在市场使用，同时对诉争商标使用证据的真实性和关联性持怀疑态度。
因诉争商标已于2013年11月20日完成核准转让，商标评审委员会将迦达公司列为被申请人。迦达公司向商标评审委员会作出答辩称：诉争商标于2013年11月20日转让至迦达公司名下，迦达公司提交的指定期间的使用证据由诉争商标所有人飞瑞公司使用，且诉争商标一直在使用。飞瑞公司进入破产程序，销售带有诉争商标的某些商品存在障碍，就这些商品而言，存在不使用诉争商标正当理由。
迦达公司向商标评审委员会提供了以下证据材料：1.BVSSRL公司与上海崇升商贸有限公司（简称崇升公司）签订的《VERRI产品许可设计协议》，BVSSRL公司授权崇升公司生产和销售VERRI产品（包括皮带、包和男装等），期限为2009年1月1日至2013年12月1日；2、搜索网页打印件及英文电子邮件；3、英文商业发票及订货计划；4、《时装OFFICIELHOMMES》杂志（2010年8月期），显示有“VERRI”以及三名肩背背包或手提旅行袋、手提包的男性形象；5、《东方早报》及《外滩时报》关于2009年5月10日VERRI上海新店开幕的报道以及专卖店照片复印件；6、中国国家图书馆检索报告，其中《长沙晚报》（2008-1-18）显示VERRI长沙专卖店占地约130平方米，此店产品系列包括男装成衣、皮革产品等，《江南晚报》（2008-1-18）显示意大利著名男装品牌VERRI日前在无锡商业大厦开出其在锡城的第一家专门店，除男装成衣外，产品系列还包括细小精致的皮革产品和皮包等；7、飞瑞公司英文注册信息，《商标出售确认书》、《核准商标转让证明》等诉争商标转让材料；8、《时尚先生》、《时装》等杂志复印件；9、迦达公司许可BVSSRL公司使用诉争商标的商标使用许可协议；10、BVSSRL公司与崇升公司签订的关于在中国销售诉争商标商品的许可协议；11、迦达公司许可崇升公司使用诉争商标的商标使用授权书及其翻译件；12、互联网关于中国迪丰集团有限公司的介绍材料复印件，以证明飞瑞公司在指定期间内对诉争商标在核定使用的商品上进行了真实、公开、有效的商业使用。
2015年6月19号，商标评审委员会作出商评字[2015]第42513号《关于第3656580号“VERRI”商标撤销复审决定书》（简称被诉决定），认定：迦达公司提交的使用证据已形成有效的证据链，证明迦达公司及其商标被许可使用人于2007年10月15日至2010年10月14日期间（简称指定期间），对诉争商标在手提包等商品上进行了有效的商业使用。考虑到“手提包”等商品与“雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具”在销售对象、生产工艺等方面差异明显，在“手提包”等商品上的使用并不能当然延及雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具商品，且其提交的证据不能证明其于指定期间于雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具商品上进行了使用。因此，商标评审委员会决定：诉争商标在雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具商品上的注册予以撤销，在其余商品上的注册予以维持。
在原审诉讼过程中，迦达公司向原审法院提交了飞瑞公司的存续证明文件，用以证明第3656580号“VERRI”商标原所有人飞瑞公司自2006年2月2日至2015年均处于破产程序中，其未于指定期间在部分商品上使用诉争商标具有正当理由。
北京知识产权法院认为：本案实体问题适用2001年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）。在指定期间，因飞瑞公司与迦达公司之间的商标转让并未完成核准公告程序，诉争商标的权利人仍为飞瑞公司。飞瑞公司自2006年2月2日起进入破产程序，直至2015年6月12日仍处于破产状态，客观上行使商标权存在一定障碍。商标评审委员会关于诉争商标于指定期间在部分商品上未进行使用，故应对诉争商标在该部分商品予以撤销的认定，忽略了商标权人处于破产状态的客观事实。
迦达公司与BVSSRL公司签订的诉争商标商品销售许可协议以及BVSSRL公司与崇升公司签订的诉争商标产品销售协议均是当事人建立在平等自愿基础上的商标许可合作关系，且并未违反飞瑞公司作为商标权利人的意愿，迦达公司将其作为诉争商标的使用证据并无不当。同时，上述许可使用行为也能够间接证明迦达公司在受让诉争商标后至完成核准公告程序前，对诉争商标有真实的使用意图。但据此附加给处于破产状态的飞瑞公司以强制使用诉争商标的义务，得出诉争商标未在部分商品上进行使用是由于飞瑞公司怠于行使商标权而造成商标资源浪费的判断，从而撤销诉争商标在该部分商品上的注册是不恰当的，不符合商标法规定撤销三年不使用制度的立法目的。故商标评审委员会对此认定有误，予以纠正。另外，恒益公司关于迦达公司系非法骗取商标局对诉争商标的转让进行核准公告的主张，未提供证据加以证明，且该主张与本案并无直接关联，对此不予置评。商标评审委员会作出被诉决定的主要证据不足，适用法律错误，依法予以撤销。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉决定;二、商标评审委员会重新作出决定。
商标评审委员会和恒益公司均不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉决定。恒益公司的主要上诉理由是：1、飞瑞公司向商标局提交使用证据表明飞瑞公司在指定期间内使用了诉争商标，其并没有将破产清算作为其未能实际使用商标的正当理由。商标评审委员会根据恒益公司提起的复审进行评审，对于当事人并未提出的“因破产清算未能实际使用商标有正当理由”主张不在商标评审委员会复审审查范围之内。2、原审判决与在先生效判决结论相反。3、恒益公司向原审法院提起了以商标局为被告，以飞瑞公司、迦达公司为第三人的行政诉讼，请求撤销商标局作出的核准诉争商标转让予迦达公司的具体行政行为，该案件的结果将影响迦达公司是否拥有合法商标权，是否具有本案诉讼主体资格。原审法院未接受恒益公司提出的中止审理的主张，且关于迦达公司是否非法骗取商标局核准诉争商标的转让与本案无直接关联的认定错误。4、诉争商标权利人未提供充分证据证明诉争商标在核定商品上进行了实际使用。
商标评审委员会的主要上诉理由是：诉争商标原所有人飞瑞公司于2006年9月27日将诉争商标通过司法拍卖出售给迦达公司，虽然其并未向商标局提出转让申请手续，但从客观上来讲，该商标已经出售给迦达公司，即属于迦达公司所有，飞瑞公司将商标出售行为表明其并无继续使用诉争商标的意图，飞瑞公司并非因破产清算的障碍不能使用诉争商标。
迦达公司服从原审判决。
经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、商标局决定、被诉决定，各方当事人在商标评审阶段及原审诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。
在二审诉讼中，迦达公司向本院提交了如下证据：1、原审法院于2018年5月28日作出的（2015）京知行初字第4769号行政裁定书，认定恒益公司不具备针对商标局核准诉争商标转让的具体行政行为提起诉争的原告资格，裁定驳回恒益公司的起诉。2、商标局针对恒益公司于2016年2月1日提起的连续三年不使用撤销申请，作出的商标撤三字[2016]第Y008112号《关于第3656580号第18类“VERRI”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，决定：驳回恒益公司的撤销申请，诉争商标不予撤销。恒益公司认为上述证据不具有关联性。
另查一，恒益公司针对被诉决定亦向原审法院提起行政诉讼。原审法院作出（2015）京知行初字第4527号行政判决，判决驳回恒益公司的诉讼请求。恒益公司不服，向本院提起上诉。本院于2018年1月31日作出（2017）京行终5583号行政判决（简称第5583号判决），认定迦达公司提供的证据已经形成证据链足以证明诉争商标在指定期间在“手提包”等商品上进行了真实有效的使用，判决驳回上诉，维持原判。
另查二，根据迦达公司在商标评审阶段提交的《商标出售确认书》，迦达公司系在意大利共和国通过米兰法院拍卖会取得诉争商标，且确认自2006年9月27日起，诉争商标的所有权利义务转让给迦达公司。
在二审诉讼中，迦达公司认可其在指定期间未在“雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具”商品使用诉争商标，理由在于从商标法意义上来看，其在指定期间并未成为诉争商标的权利人，未获得诉争商标的专用权，其不具有使用诉争商标的法律义务，而指定期间内的权利人飞瑞公司进入破产清算程序，具有不使用诉争商标的正当理由。
以上事实，有迦达公司在商标评审阶段和二审诉讼阶段提交的证据材料、在先判决及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。
根据上述规定，本案实体问题的审理适用2001年商标法，程序问题的审理适用2014年施行的《中华人民共和国商标法》。
2014年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》第五十六条规定，商标评审委员会审理不服商标局依照商标法第四十九条规定作出撤销或者维持注册商标决定的复审案件，应当针对商标局作出撤销或者维持注册商标决定和当事人申请复审时所依据的事实、理由及请求进行审理。
恒益公司向商标评审委员会提起撤销复审后，商标评审委员会因诉争商标发生转让将迦达公司作为被申请人。迦达公司在答辩中提出了飞瑞公司进入破产程序，就某些商品存在不使用诉争商标的正当理由。基于迦达公司的上述答辩意见，诉争商标是否存在在指定期间不使用的正当理由，属于商标评审委员会的审查范围。恒益公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。
2001年商标法第四十四条第四项规定，连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。2002年施行的《中华人民共和国商标法实施条例》第三十九条第二款规定，有商标法第四十四条第四项行为的，任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。
判断商标权人是否有不使用的正当理由，可以根据商标权人是否因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的予以认定。
第5583号判决与本案审理的商品范围不同，且已经认定诉争商标在指定期间在“手提包”等商品上进行了使用，对于该在先生效判决已经认定的事实，本院不再评述。本案需要分析的是诉争商标在指定期间在“雨伞、遮阳伞、手杖、缰绳、马具”商品上未使用诉争商标是否存在正当理由。根据在案证据，飞瑞公司自2006年2月进入破产程序，直至2015年6月仍处于破产程序中，指定期间在上述破产程序期间内。虽然飞瑞公司向商标局提交了使用证据材料，迦达公司在商标评审委员会亦提交了使用证据，但上述证据的提交并不必然得出诉争商标在部分商品上未使用不存在正当理由。原因在于，迦达公司在意大利共和国通过司法拍卖程序取得诉争商标，但基于商标权具有地域性，迦达公司在中国大陆地区还未成为诉争商标的权利人，因此应当根据诉争商标在指定期间的权利人是否具有不使用诉争商标的正当理由来予以判断。在案证据显示，飞瑞公司在指定期间一直处于破产程序中，其使用诉争商标具有一定障碍，构成不使用诉争商标的正当理由。原审法院对此认定正确。恒益公司针对诉争商标转让提起的行政诉讼，与本案不具有关联性。商标评审委员会和恒益公司的相关上诉理由均不能成立，本院均不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。恒益公司和商标评审委员会的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由上海恒益服饰发展有限公司和中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会各负担五十元（均已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长 孔庆兵
审判员 亓 蕾
审判员 吴 斌
二〇一八年十一月八日
书记员 何 雅