中华人民共和国
北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第4701号
原告：加莫户外有限公司。住所地：西班牙王国巴塞罗那，圣包迪利奥-德略布雷加特，圣克鲁斯德卡拉斐尔公路43号。
法定代表人：M·恩里克·曼雷萨。
委托诉讼代理人：王其文，男，汉族，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
委托诉讼代理人：王会卿，男，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
被告：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。住所地：中华人民共和国北京市海淀区北四环西路*号银谷大厦*****层。
法定代表人：葛树，副主任。
委托诉讼代理人：刘柳，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托诉讼代理人：袁丽颖，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
原告加莫户外有限公司因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2015年1月14日作出的第81478号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年8月14日受理后依法组成合议庭，于2018年4月12日公开开庭进行了审理。原告加莫户外有限公司的委托诉讼代理人王其文、王会卿，被告专利复审委员会的委托诉讼代理人刘柳、袁丽颖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉决定系被告专利复审委员会就嘎摩工业有限公司（因公司合并，名称现已变更为“加莫户外有限公司”）提出的专利申请号为200780049668.3、名称为“气枪和火枪的静噪器”发明专利申请（简称涉案专利申请），不服中华人民共和国国家知识产权局作出的驳回决定提出复审请求而作出的。
该决定认为：权利要求1与对比文件1相比，其区别技术特征在于：枪管是外模制或外注射成型，静噪器通过外模制或外注射成型在枪管上。基于上述区别特征可以确定，权利要求1相对于对比文件1实际所要解决的技术问题是如何降低结合枪管和静噪器的成本、简化装配。
而对于本领域技术人员来说，二次模制(over-moulded)或二次注射成型（over-
injected）是现有技术中很成熟的技术，并且其具有的效果也是公知的，当制作枪管的材料是可以外模制或外注射成型的材料（例如塑料、树脂等塑性材料）时，采用已公知的二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）的方法来制造枪管和静噪器，即采用多层注射成型的技术手段将枪管和静噪器这两个部件紧紧连接在一起，以减少制造工序，简化零件装配，这显然是本领域技术人员容易想到的常规技术手段；使用已公知的塑性材料运用已公知的塑性材料加工方法（即二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）来制造枪管和静噪器对本领域技术人员来说没有技术上的难度，而且上述常规技术手段所达到的技术效果对本领域普通技术人员而言是完全可以预期的，仅仅是采用多层注射成型的方法使静噪器与枪管形成整体，也就是说并没有达到任何意料不到的技术效果。由此可知，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段，而得出权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此，权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
从属权利要求2引用权利要求1，其附加技术特征也已经被对比文件1公开：静噪器11的隔音机构包括一个声迷结构12，14，15，16，17，所述的声迷结构由装在一起的至少两个部件17形成，并且相对于静噪器的内侧，限定一个在所述两个部件之间的空间，作为所述的室13的延伸（参见对比文件1说明书附图6）。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求2也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
从属权利要求3引用权利要求1，其附加技术特征同样已经被对比文件1公开：该枪包括固定到静噪器11上的一个瞄准具（参见对比文件1说明书附图1）。因而在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求3也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。专利复审委员会对嘎摩工业有限公司提出的其他相关理由的评述（略，详见被诉决定）。
专利复审委员会基于上述理由，决定维持中华人民共和国国家知识产权局对涉案专利申请作出的驳回决定。
原告加莫户外有限公司不服该决定，在法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：第一，被诉决定对涉案申请权利要求1与对比文件1之间的区别特征认定错误，对比文件1还未公开权利要求1的“所述的枪管（1）和所述的静噪器（3）成整体”特征。根据涉案申请说明书记载，被诉决定涉案申请权利要求1相对于对比文件1所要解决的实际问题应该是“静噪器在每次连接到枪管上时都要对中”，而不是被诉决定认定的“如何降低结合枪管和静噪器的成本、简化装配”。第二，被诉决定认为在对比文件1基础上，结合本领域公知常识得出权利要求1技术方案是显而易见的，没有依据。没有证据证明“气枪或者火枪包括在所述的枪管上的外模制或外注射成型的静音器，因此所述的枪管和所述的静噪器成整体”是本领域的常规技术手段，而且，在说明书中列举的三篇文献以及对比文件1恰恰都证明了上述技术手段与现有技术教导的技术手段相反。第三，对比文件1的目的是提供一种能够连接到不同类型枪管上的通用的静噪器。涉案申请是将静噪器模制在枪管上，会导致对比文件1的静噪器不能应用在其他类型的枪管上，从而与对比文件1目的不同，在对比文件1基础上，本领域技术人员没有动机将二次模制或二次注射成型应用制造静噪器。故本申请所要求保护的技术方案具有突出的实质特点及显著的进步，具有专利法22条第3款规定的创造性。综上，请求撤销被诉决定，并责令专利复审委员会重新作出复审请求审查决定。
被告专利复审委员会辩称：首先，坚持被诉决定意见。其次，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼请求不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：涉案专利申请为第200780049668.3号“气枪和火枪的静噪器”发明专利，申请人为嘎摩工业有限公司，优先权日为2007年1月12日，申请日为2007年10月31日，公开日为2010年3月3日。
中华人民共和国国家知识产权局经实质审查，于2012年10月9日发出决定，以涉案申请权利要求1-3不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由驳回申请。驳回决定所依据的文本为：按国际初步审查报告的附件提交的权利要求第1-3项；2009年7月10日提交的说明书第1-26段（即第1-4页）、说明书附图第1-4页、说明书摘要及摘要附图。
驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1.一种带有静噪器的气枪或火枪，包括射击机构、外模制或外注射成型的枪管(1)、及一个室，其特征在于包括在所述的枪管(1)上的外模制或外注射成型的静噪器(3)，因此，所述的枪管(1)和所述的静噪器(3)成整体。
2.按照权利要求1所述的枪，其特征在于所述的静噪器(3)的隔音机构包括一个声迷结构，所述的声迷结构由装在一起的至少两个部件(4、5)形成，并且相对于静噪器的内侧，限定一个在所述两个部件之间的空间，作为所述的室的延伸。
3.按照权利要求1所述的枪，其特征在于所述的枪包括固定到所述静噪器(3)上的一个瞄准具(6)。”
驳回决定引用的对比文件为对比文件1，即US1017003A，公告日是1912年2月13日。
中华人民共和国国家知识产权局在驳回理由中指出：权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征在于：枪管是外模制或外注射成型，静噪器通过外模制或外注射成型在枪管上。而面对火枪的制造成本要求越来越低而性能要求越来越高的技术发展趋势，本领域普通技术人员根据其掌握的该领域技术常识，很容易想到在对比文件1中公开的结构基础上进行简单改进，从而采用外模制或外注射成型方法来制造枪管。此外，为了将枪管和静噪器这两个部件紧紧连接在一起，为减少制造工序，简化零件装配，在制造时也很容易想到采用外模制或外注射成型方法将两个部件一起成型，上述改进仅仅是本领域技术人员为解决其技术问题而采用的常规选择，而且其改变所达到的技术效果对本领域普通技术人员而言是完全可以预期的，也就是说并没有达到意料不到的技术效果，上述区别技术特征属于本领域公知常识。由此可知，在对比文件1的基础上结合本领域公知常识，得出该权利要求的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求不具备创造性。从属权利要求2和3的附加技术特征均已被对比文件1公开，因而在权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2和3也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
嘎摩工业有限公司不服上述驳回决定，向专利复审委员会提出复审请求，但没有修改申请文件。其认为：对比文件1没有公开外模制，并且也没有给出相应的启示或教导。从对比文件1的说明书可以非常明确地得知，对比文件1的静噪器是通过螺钉安装的，并且可以安装“到各种类型的武器”。需要注意的是，对比文件1不可能想到外模制，因为在对比文件1的时代，外模制是一种非常危险并且易燃的技术。并且，在100年之后，请求人是唯一的制造商。换句话说，如果之前没有人做过，那么这表明这种技术不是显而易见的。
专利复审委员会依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门经前置审查后仍坚持原驳回决定。
专利复审委员会随后成立合议组进行审理,并发出复审通知书，指出，独立权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征在于：枪管是外模制或外注射成型，静噪器通过外模制或外注射成型在枪管上。而对于本领域技术人员来说，采用二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）的方法来制造枪管和静噪器，即采用多层注射成型的技术手段将枪管和静噪器这两个部件紧紧连接在一起，以减少制造工序，简化零件装配，这显然是本领域的常规技术手段，而且上述本领域常规技术手段所达到的技术效果对本领域普通技术人员而言是完全可以预期的，仅仅是采用多层注射成型的方法使静噪器与枪管形成整体，也就是说并没有达到任何意料不到的技术效果。由此可知，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段，而得出权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此，权利要求1不具备创造性。从属权利要求2和3的附加技术特征均已被对比文件1公开，因而在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2和3也不具备创造性。
嘎摩工业有限公司于2014年2月7日提交了意见陈述书，其没有对申请文件作出修改，但提交了三个附件：附件1、本申请的美国同族专利US8261651B2的复印件；附件2、本申请的欧洲同族专利EP2112452B1的复印件；附件3、嘎摩工业有限公司声称的慕尼黑地方法院对相关侵权诉讼作出的最终判决的英译文的复印件。其认为：（1）对比文件1中的静噪器11是附接(attach)到枪管，而不是如合议组所认定的那样成型(mold)在枪管10上。（2）对比文件1中的枪管和静噪器并不是成整体，本领域普通技术人员在面对对比文件1的静噪器的这种包括多个形状复杂的部件的结构时，是不会想到利用二次模制或二次注射成型技术的。（3）本申请的欧洲同族申请和美国同族申请均已被授予发明专利权。另外，嘎摩工业有限公司已经利用欧洲同族发明专利EP2112452B1在德国慕尼黑地方法院进行了侵权诉讼，虽然该案件的被告对该发明专利EP2112452B1进行了无效诉讼，但最终慕尼黑地方法院仍判定该发明专利有效并且判定被告侵犯了EP2112452B1的专利权。
专利复审委员会于2014年8月19日再次向嘎摩工业有限公司发出复审通知书，认为：权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于：枪管是外模制或外注射成型，静噪器通过外模制或外注射成型在枪管上。而对于本领域技术人员来说，二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）是现有技术中很成熟的技术，并且其具有的效果也是公知的，当制作枪管的材料是可以外模制或外注射成型的材料（例如塑料、树脂等塑性材料）时，采用已公知的二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）的方法来制造枪管和静噪器，即采用多层注射成型的技术手段将枪管和静噪器这两个部件紧紧连接在一起，以减少制造工序，简化零件装配，这显然是本领域技术人员容易想到的常规技术手段；使用已公知的塑性材料运用已公知的塑性材料加工方法（即二次模制(over-
moulded)或二次注射成型（over-
injected）来制造枪管和静噪器对本领域技术人员来说没有技术上的难度，而且上述常规技术手段所达到的技术效果对本领域普通技术人员而言是完全可以预期的，仅仅是采用多层注射成型的方法使静噪器与枪管形成整体，也就是说并没有达到任何意料不到的技术效果。由此可知，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段，而得出权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此，权利要求1不具备创造性。从属权利要求2和3的附加技术特征均已被对比文件1公开，因而在权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2和3也不具备创造性。
嘎摩工业有限公司于2014年12月8日提交了意见陈述书，没有对申请文件作出修改，又提交了附件4，即其声称的慕尼黑地方法院对相关侵权诉讼做出的终审判决的英译文的复印件。其认为：（1）对比文件1的静噪器结构阻碍了本领域技术人员引用外模制或外注射成型，因此，对比文件1提供了与本申请的技术方案相背离的启示；（2）对比文件1中的静噪器是连接到枪管，而在本申请中，静噪器外模制或外注射成型在枪管上从而静噪器和枪管成整体，对比文件1中的“连接在一起”不等同于本申请中的“成整体”；（3）合议组应当站在本领域普通技术人员的角度上公正、客观地理解本申请和对比文件1，结合审查指南的具体规定进行审查，并且应当始终注意的是，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的。
专利复审委会在上述程序基础上作出被诉决定。
本院另查明，在涉案申请说明书中记载，“经济的优点是静噪器由外模制或外注射成型在枪管上制出使得枪管和静噪器成整体……大多数专利涉及便于把静噪器连接到枪管的机构。连接必须提供稳定性（无运动）及射击的可靠性，换言之，必须装配及同时保持前后瞄准具对中情况下的校准。这是主要问题中的一个因为静噪器每次连接到枪管上都要对中。相反，本发明不要求如此，因为前后瞄准具总是对中的，因为前瞄准是固定在静噪器上，而静噪器上复合模制在枪管上。”
上述事实，有被诉决定、涉案专利申请文本、对比文件1以及当事人的陈述等在案佐证。
本院认为：2008年12月27日修改的《专利法》已于2009年10月1日起施行。因此，本案审理涉及2001年《专利法》与2009年《专利法》之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。中华人民共和国国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年《专利法》的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年《专利法》的规定。鉴于涉案专利申请的申请日在2009年10月1日前，依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年《专利法》进行审理。
被诉决定引用的对比文件1的公开日早于涉案专利申请的优先权日，属于上述法律规定的已有技术，可以用于评价涉案专利申请的创造性。
判定涉案专利申请是否具备我国专利法规定的创造性，首先，需要确定与涉案专利申请独立权利要求最接近的现有技术。
对比文件1公开了涉案专利申请权利要求1大部分技术特征，构成与权利要求1最接近的现有技术。
其次，需要确定涉案专利申请权利要求1与对比文件1之间的区别特征和权利要求1技术方案要实际解决的技术问题。
涉案专利申请权利要求1与对比文件1公开的技术方案相比，区别在于枪管是外模制或外注射成型，静噪器通过外模制或外注射成型在枪管上。
在确定权利要求1相对于对比文件1实际所要解决的技术问题上，原告在庭审中否认被诉决定所认定的“如何降低结合枪管和静噪器的成本、简化装配”，而一再强调是“如何解决静噪器在每次连接到枪管上时都要对中”。对此，本院认为，对比文件1的枪管和静噪器是分体式的，根据实际需要再另行配置、安装静噪器。而结合说明书中记载的“经济的优点是静噪器由外模制或外注射成型在枪管上制出使得枪管和静噪器成整体”来看，作为申请人，原告通过外模制或外注射成型的技术手段将静噪器与枪管成一体制作出来，其将该发明目的归于“经济的优点”，故被诉决定认定权利要求1相对于对比文件1实际所要解决的技术问题之一是“如何降低结合枪管和静噪器的成本、简化装配”并无不当。但是，还应当注意到，从说明书记载的“大多数专利涉及便于把静噪器连接到枪管的机构。连接必须提供稳定性（无运动）及射击的可靠性，换言之，必须装配及同时保持前后瞄准具对中情况下的校准。这是主要问题中的一个因为静噪器每次连接到枪管上都要对中。相反，本发明不要求如此，因为前后瞄准具总是对中的，因为前瞄准是固定在静噪器上，而静噪器上复合模制在枪管上”看，在将静噪器通过外模制或外注射成型与枪管成一体后，不再像对比文件1技术方案那样的将静噪器单独另行安装，从而不再需要每次都要调整瞄准具对中，故权利要求1相对于对比文件1实际所要解决的技术问题还应包括“如何简化操作”。被诉决定就此认定有误，本院予以纠正。
再者，需要判断上述区别特征对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。
相对于已有技术的在枪管上另行装配静噪器，本申请权利要求1技术方案是通过外模制或外注射成型的技术手段将静噪器与枪管成一体制作出来。被告引用的对比文件1其公开的时间在1912年，确实较早，但是仍需要从该时间点到本发明的优先权日这个时间段来评述该区别特征是否具有显而易见性。至少到优先权日前，如同原告在涉案申请说明书中记载的出于“经济优点”的发明目的，在技术手段上没有采用两个分体部件的组合，而是通过外模制或外注射，将枪管与静噪器两个部件一起成型为一个部件制造出来，应该说，仅仅是对加工商提出了更高的要求，完全取决于其自身的制造工艺水平，但是就该技术方案而言，相对于本领域技术人员则是显而易见的。原告一再强调的瞄准具不再需要每次都对中的理由，应当理解为是在采用该技术方案后带来的必然的技术效果，而该效果也是本领域技术人员可以预见的。故权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
从属权利要求2是对权利要求1的引用，其附加技术特征也已经被对比文件1公开，故在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求2也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
从属权利要求3引用权利要求1，其附加技术特征同样已经被对比文件1公开，故在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。另外，本院对专利复审委员会做出的其他相关理由评述予以认可。
综上，被诉决定认定事实基本清楚，结论正确，程序合法。原告起诉的事实与理由不成立，对其诉讼请求，本院不予以支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九之规定，判决如下：
驳回原告加莫户外有限公司的诉讼请求。
案件受理费人民币一百元，由加莫户外有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，加莫户外有限公司可于本判决送达之日起三十日内，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会可于本判决送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 何 暄
人民陪审员 高 睿
人民陪审员 赵振洲
二〇一八年七月二十六日
法官 助理 张凌博
书 记 员 邢 芮