辽宁省丹东市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）丹民三初字第00046号
原告：丹东康齿灵牙膏有限公司。住所地：丹东市振兴区。
法定代表人：巩超，该公司经理。
委托诉讼代理人：矫春阳，辽宁文扬律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王琳琳，辽宁文扬律师事务所律师实习律师。
被告：丹东康齿灵保洁用品有限公司。住所地:丹东市振兴区浪头镇。
法定代表人：徐海波，该公司董事长。
委托诉讼代理人：徐经华、及磊，辽宁中天律师事务所律师。
原告丹东康齿灵牙膏有限公司诉被告丹东康齿灵保洁用品有限公司侵害商标权纠纷一案，原告于2015年10月9日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月28日公开开庭审理了本案。原告丹东康齿灵牙膏有限公司的委托诉讼代理人矫春阳，被告丹东康齿灵保洁用品有限公司的委托诉讼代理人徐经华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告丹东康齿灵牙膏有限公司诉称：丹东康齿灵牙膏有限公司是于1999年1月28日由丹东化学厂转制成立的公司。丹东化学厂于1974年8月在丹东市工商行政管理局注册了“康齿灵”商标，并于1997年3月28日在国家工商行政管理局注册了“康齿灵”商标。被告丹东康齿灵保洁用品有限公司是于2001年11月29日成立，并将“康齿灵”登记为企业字号。此外，被告还在宣传资料上（如百度百科）突出“康齿灵”字样，足以引起消费者对市场主体和产品来源的混淆，构成商标侵权及不正当竞争给原告造成了巨大损失。故请求法院判令：一、被告丹东康齿灵保洁用品有限公司停止侵权，变更以“康齿灵”的字样作为企业字号；二、销毁含有康齿灵字样的宣传资料，并赔偿损失100万元；三、诉讼费由被告承担。
被告丹东康齿灵保洁用品有限公司辩称：不同意原告的诉求，理由是：一、被告使用康齿灵字样属于有权使用，是经过原告授权的，不存在侵权问题。二、被告企业名称经过工商局核准，说明被告的名称中使用康齿灵字样属于有权使用，不存在侵权问题。三、被告企业名称康齿灵字样在宣传、销售过程中不存在突出使用问题。因此，被告不存在侵权。按照最高人民法院司法解释，只有突出使用才符合侵权标准。四、根据国家工商总局有关规定，对原告的诉请应当在企业名称登记的5年之内提出，原告提出该请求已经超过该期限，不应当支持其主张。
本院经审理查明：1974年8月，丹东化学厂在丹东市工商行政管理局注册“康齿灵”商标。商品名称为牙膏，商品用途为口腔卫生。1997年3月28日，丹东化学厂在国家工商行政管理总局商标局注册“康齿灵”文字商标。1999年，丹东化学厂实行转制，由该厂员工即本案被告的法定代表人徐海波买断，并注册成立原告丹东康齿灵牙膏有限公司。该公司的股东为徐海波、夏立红夫妻二人。公司的经营范围为：制造、加工、销售：牙膏、软管。
2001年9月26日，丹东市国有资产管理局发布《关于对丹东化学厂牙膏生产线国有产权出售价格的通知》，确定“康齿灵”商标权的价值经评估为659万元，该部分价值包括在转让国有资产总额中。
原告作为丹东化学厂转制形成的企业，系“康齿灵”商标的专用权人。该商标注册有效期限自2001年12月28日至2021年12月27日。1995年，“康齿灵”商标被辽宁省工商行政管理局认定为著名商标。2000年10月，“康齿灵”商标被丹东市工商行政管理局认定为丹东市著名商标。2012年7月26日，“康齿灵”商标被认定为辽宁省著名商标。
2001年10月18日，原告的时任股东徐海波、夏立红夫妻二人形成一份股东会决议，内容为：一、关于组建民政福利企业，拟组建企业名称为：“丹东康齿灵保洁用品有限公司”，并同意该公司无限期无偿使用“康齿灵”商标用于该企业冠名和生产销售。二、该企业组建后，实行独立核算，自负盈亏。三、通过以上决议。但该决议并未装存于原告的企业文件中，而是在庭审中由被告向本院提供。
2001年11月29日，被告丹东康齿灵保洁用品有限公司注册成立，投资人为徐海波、夏立红夫妻二人。经营范围：制造、销售：湿巾、卫生湿巾、抗菌制剂、液体、膏剂、牙刷、牙膏、香皂、洗衣皂、洗涤剂、餐具洗涤剂、旅游宾馆用品、化妆品；货物及技术进出口。该公司申请成立过程中，未提交原告许可其使用“康齿灵”商标作为企业字号的相关材料。经本院咨询，丹东市工商行政管理局对于被告企业名称登记情况作出书面答复如下：公司设立登记按照《国家工商总局内资企业登记提交材料规范》提交材料，企业名称预先核准材料不存入企业档案，不纳入企业档案管理。2001年执行的《驰名商标认定和管理暂行规定》中没有关于企业名称使用注册商标需要排除的规定。
2003年6月28日，徐海波将持有的原告90%股权转让给案外人哈尔滨晓升广告传播集团有限公司、夏立红将持有的原告10%股权转让给案外人姜辉，二人的转让总价款为400万元。该《企业转让合同书》中约定，转让的实质内容包括但不限于企业所有账面资产、场地、厂房、设备、商标、无形资产等，不包括现使用公司场地的保洁用品公司，在受让方未支付全部转让款时，保洁公司仍有权在现有场地生产经营，且独立核算、自主经营、自负盈亏，待受让方将转让款项全部支付后时，保洁公司迁出现有生产场地。该协议还约定，受让方在双方签署合同后，立即对企业品牌及产品进行实际的广告投入。双方协商投入的地区以目前在操作的市场开始，并逐渐向全国市场推进，受让方在本合同签署后的三年内，每年对企业品牌及产品的实际广告投入（以折扣后的实际发布价计算）不低于每年5000万元，三年合计1.5亿元。受让方出具承诺书给当地政府，在保证企业发展的同时，保证税收的本地化及不分流、截留；保证康齿灵品牌的属地所有，不进行转让及质押。
2003年7月9日，原告与被告签订《商标使用许可协议》并向国家工商行政管理局备案。该协议约定，原告许可被告在其生产的与原告相同的商品中使用第1688303号“康齿灵”商标，期限自2003年7月9日至2008年7月9日，原告有权监督被告使用该注册商标的商品质量，被告必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地，被告不得任意改变原告注册商标的文字、图形或其组合，不得超越许可的商品范围使用原告的注册商标。未经原告授权，被告不得以任何形式和理由将原告注册商标许可第三方使用。许可费用为每月100元，每年1200元。原告将在康齿灵商标给被告使用的同时，保留使用该商标生产产品的权利。被告不得与原告生产同种产品。该协议由原、被告双方均加盖公司公章，由徐海波在原告的法定代表人处签字、由夏立红在被告的法定代表人处签字。
2005年6月11日，徐海波、夏立红与案外人哈尔滨晓升广告传播集团公司、案外人姜辉签订《企业转让合同书补充协议》，该协议约定将企业转让款400万元人民币变更为人民币290万元，原合同中有关受让方对企业品牌和产品投入广告的合同义务及因此而产生的相关违约责任的规定全部废止，受让方未履行的部分不再履行。受让方在接手企业后可根据企业的生产经营状况和市场销售情况自主决定产品广告的投入方式和数额等，以使康齿灵品牌能够保值增值，产品销售能大幅度增加。该协议第六条约定：“转让方徐海波先生现经营的丹东康齿灵保洁用品有限公司生产的产品因其所使用的康齿灵商标为公司所有，受让方同意授权丹东康齿灵保洁用品有限公司使用康齿灵商标，并由公司与丹东康齿灵保洁用品有限公司另行签订《商标使用许可合同》，约定有关康齿灵商标使用的方式和范围等。”
此后，原告企业的法定代表人和投资人发生多次变更。2003年12月2日，原告法定代表人由徐海波变更为于晓声，投资人由徐海波、夏立红变更为于晓声、徐海波。2005年4月4日，法定代表人由于晓声变更为徐海波。2005年5月23日，法定代表人由徐海波变更为于晓声。2005年6月21日，投资人由徐海波、于晓声变更为姜辉、于晓声。经法庭询问原告法定代表人多次变更的原因，被告委托代理人给予的答复是于晓声不懂牙膏生产，所以雇佣徐海波继续作为原告的经理管理生产经营，直至2007年被告另建立新的厂址后，徐海波才不再担任原告的任何职务。
2014年7月，案外人哈尔滨晓升传播集团有限公司将原告整体转让给案外人上海钦联控股有限公司。案外人上海钦联控股有限公司又于2014年9月14日以1000万元的价格将原告整体转让给原告的现有股东丹东市医药物资有限公司。
另查：被告的产品中，以较大字体印有“康中医口腔膏”、“牙齿亮白膏”、“口腔宝”等商品名称，并标有“康中医”商标。在产品及包装上，以较小字体印有被告的企业全称。被告在宣传自己企业的官方网站中，以加大的字体显示“康齿灵保洁”字样。百度“康齿灵”词条，显示被告公司的相关链接，进入该链接后，网页中就被告的企业情况及产品进行了介绍，并包含原告“康齿灵牙膏”的产品放大图片。
再查明：本院向丹东市国税局调取了被告的增值税纳税申报表，该表显示：2010年，被告按适用税率计税销售额为17191469.11元。2011年，被告按适用税率计税销售额为24290519.14元。2012年，被告按适用税率计税销售额为26536962.02元。2013年，被告按适用税率计税销售额为34351160.26元。2014年，被告按适用税率计税销售额为41954416.9元。2015年，被告按适用税率计税销售额为40550108.6元。2016年前4个月，被告按适用税率计税销售额为11174218元。
本院确认上述事实使用的证据有：营业执照、商标注册申请、注册证书、企业机读档案登记资料、企业收购协议、股权转让协议、著名商标证书、商标使用许可协议及备案表、网页材料、公证书、增值税纳税申请表、丹东市工商行政管理局答复、企业转让合同、企业转让合同书补充协议以及原告和被告的陈述笔录。
本院认为：本案系被告企业名称与原告的商标在先权利发生冲突的纠纷。处理该权利冲突纠纷的原则为：企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。故本案的争议焦点为：一、被告将原告的“康齿灵”商标作为企业名称是否侵犯了原告的商标权；二、被告是否构成不正当竞争行为。
关于被告是否侵犯原告商标权一节。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；”可见，被告侵犯原告商标权的构成要件为：被告在相同或者类似商品上突出使用了“康齿灵”字样，同时这种突出使用致使相关公众产生误认。所谓突出使用是指将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用，使人在视觉上产生深刻印象的行为。
本案中，2003年7月9日，原告与被告签订《商标使用许可协议》并向国家工商行政管理局备案。该协议约定，原告许可被告在其生产的与原告相同的商品中使用第1688303号“康齿灵”商标，期限自2003年7月9日至2008年7月9日。故可以认定，原告允许被告在2008年7月9日前在其商品中使用“康齿灵”商标。但自该《商标使用许可协议》约定的使用期限到期后，双方再无相关的商标使用许可协议。此后，被告在企业的网络主页上加大使用“康齿灵保洁”字样，且被告生产的商品与原告近似，均为牙膏等口腔用品。被告的上述行为利用了商标背后所承载的商品和商品提供者之间的联系性，可能造成相关公众的混淆和误认，认为被告与商标权利人之间存在某种联系，使消费者可能根据康齿灵商标的知名度和商誉对被告的经营行为及其所销售的商品产生错误的信赖，同时也对原告的商标专用权造成伤害，应认定属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第七项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损失的情形，应当承担侵权责任。
关于被告是否对原告构成不正当竞争行为一节。构成不正当竞争需具备两个条件：一是主观上具有攀附注册商标商誉的恶意；二是客观上足以造成市场混淆。
本案中，“康齿灵”商标于2001年经评估价值为600余万元，并多次获得著名商标称号，被告的现股东徐海波、夏立红夫妻二人曾是原告的股东，2003年6月28日，二人将原告转让给案外人给案外人哈尔滨晓升广告传播集团有限公司和案外人姜辉，该《企业转让合同书》中约定，受让方在本合同签署后的三年内，每年对企业品牌及产品的实际广告投入（以折扣后的实际发布价计算）不低于每年5000万元，三年合计1.5亿元。虽然此后的《企业转让合同书补充协议》将有关受让方对企业品牌和产品投入广告的合同义务及因此而产生的相关违约责任的规定全部废止，但仍约定受让方在接手企业后可根据企业的生产经营状况和市场销售情况自主决定产品广告的投入方式和数额等，以使康齿灵品牌能够保值增值，产品销售能大幅度增加。可见，二人明知该商标具有较高的价值和商誉，该商标具有一定的知名度。
由于原告享有在先权利，原告企业字号中包含“康齿灵”字样，且“康齿灵”商标在同地区、同行业具有较高知名度，被告在选择企业名称时，应当主动避让该注册商标和企业字号，但其仍将含有“康齿灵”字样的文字作为企业名称予以注册并进行实际商业使用，而原、被告系同业竞争关系，被告的商品与原告近似、消费群体相近、厂址和销售地域基本一致，由此可以认定，在主观上存在搭便车、傍名牌的恶意。
此外，被告在企业宣传网站中，加大使用“康齿灵保洁”字号，系非全称使用企业名称的不规范行为。在网络中任意输入“康齿灵”词条，均显示被告公司的相关链接，进入该链接后，网页中就被告的企业情况及产品进行了介绍，并包含原告“康齿灵牙膏”的产品放大图片，可见，被告利用原告的知名产品宣传自己的企业，作为同业竞争者，将原告已使用并有一定影响的商标用于自己企业名称中，在客观上极易引起相关公众对市场主体和商品来源的混淆，造成原告商标的淡化和商业价值的降低，其行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德，侵犯了原告的合法权益，扰乱了市场竞争秩序。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”因此，被告的行为构成不正当竞争行为，被告应当承担相应的民事责任。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任”。根据本案的基本情况，被告应当停止使用“康齿灵”作为企业名称。故对原告提出要求被告停止使用康齿灵作为企业名称的诉讼请求，本院予以支持。
关于被告辩称其经原告许可使用“康齿灵”商标,不构成侵权一节。本案中，涉及许可使用的证据有三份，一是2001年11月29日的股东会决议；二是2003年7月9日的《商标使用许可协议》；三是2005年6月11日的《企业转让合同书补充协议》
一、关于2001年11月29日的股东会决议。股东会是公司的权力机构，每个企业在作出重大事项前，均会以召开股东大会对重大事项作出决议，但这些股东会决议仅仅是企业内部管理的一种方式，而决议作出的重大事项是否付诸实施，则要以企业作为法人主体作出的真实意思表示为准。本案中，虽然股东会决议确定将“康齿灵”商标无限期无偿用于被告的企业名称中，但这一决议作出后，原告企业并未将该决议内容付诸实施履行，也就是说，原告未作为主体与合同相对方签订商标用于企业名称的许可使用协议。因此，该股东会决议只是原告企业内部的决定，对外并未发生法律效力。此外，依据正常的公司管理程序，公司召开股东会，其会议记录及股东会决议应当在公司存档。但从双方提供的证据来看，原告经两次转让后，其档案中并没有该股东会记录及决议，而是由被告单方持有该决议，不符合常理。故不能以该证据认定被告经原告许可使用“康齿灵”商标。
二、关于2003年7月9日的《商标使用许可协议》。。该协议约定，原告许可被告在其生产的与原告相同的商品中使用第1688303号“康齿灵”商标，期限自2003年7月9日至2008年7月9日。被告于2008年7月9日后使用“康齿灵”商标，即构成侵权。
三、关于2005年6月11日的《企业转让合同书补充协议》。该协议第六条约定：“转让方徐海波先生现经营的丹东康齿灵保洁用品有限公司生产的产品因其所使用的康齿灵商标为公司所有，受让方同意授权丹东康齿灵保洁用品有限公司使用康齿灵商标，并由公司与丹东康齿灵保洁用品有限公司另行签订《商标使用许可合同》，约定有关康齿灵商标使用的方式和范围等。”该协议虽约定受让方同意授权丹东康齿灵保洁用品有限公司使用康齿灵商标，但同时也约定了商标使用事宜须另行签订《商标使用许可合同》，依据《中华人民共和国商标使用许可合同备案办法》第二条的规定：“商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同”和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十九条的规定：“许可他人使用商标的，许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料”。可见，商标许可合同系要式合同，应当是书面形式，并应当向商标局备案。对此，从原、被告于2003年7月9日签订《商标使用许可协议》并备案的事实来看，双方对上述规定明知。因此，《企业转让合同书补充协议》的上述约定，只能是双方当事人的一种许可意向，对于许可的期限、内容、对价等主要条款均未达成许可协议。因此，不能以该证据认定被告经原告许可使用“康齿灵”商标。
综上，虽然被告提供了上述三份证据，但均不能作为被告现合法使用原告商标的依据。因此，对于被告经原告许可使用“康齿灵”商标的抗辩意见，本院不予采纳。
关于被告应当赔偿的数额一节。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”本案中，原告没有提供证据证明被告的侵权行为给其造成的经济损失和被告获利的具体数额。结合本案事实，被告侵权行为存在以下情形：1、被告生产的部分商品与原告生产商品系同一种类；2、被告不正当竞争行为持续时间较长；3、被告侵权期间销售数额巨大；4、被告主观上存在故意。综合以上因素和原告维权的合理开支，并依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用”。故依法酌情确定本案被告赔偿原告100万元。
关于被告辩解其公司注册成立时企业名称已通过丹东市工商行政管理局审核通过，不属于侵权一节。工商管理部门核准企业名称时，其审查的标准是企业名称是否符合《中华人民共和国公司法》和《公司名称登记管理规定》等相关规定，而对企业名称是否构成民事侵权不予审查。被告的企业名称确系依法经工商管理部门登记，但工商管理部门在核准企业名称时对于使用注册商标冠名情形不予排除，故不能因企业名称系经工商管理部门核准登记，就得出企业名称不构成侵权的结论。故对被告的辩解理由，不予支持。
关于被告主张其已使用该企业名称5年以上，原告提起诉讼已超过法定期限一节。《国家工商局解决商标和企业名称冲突问题的有关规定》第六条第（三）项规定：“自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求（含已提出请求但尚未处理的），但恶意注册或者恶意登记的不受此限。”该规定系各级工商行政管理部门适用的部委规章依据。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有限期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”人民法院审理商标侵权案件的时效期间应当适用上述规定。本案中，被告侵权行为仍在持续，所以原告起诉并未超过诉讼时效。另外，自2001年被告成立时至2007年徐海波离开原告公司，徐海波作为原告的经理没有对自己注册成立的被告提起诉讼，不应视为原告丧失诉权。故对被告的该项主张，本院不予支持。
综上，原告的诉讼请求，有事实及法律依据的部分，本院予以支持。依据《中华人民共和国商标法》第三条、第五十七条、第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条、第二十条、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条、《中华人民共和国商标使用许可合同备案办法》第二条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
被告丹东康齿灵保洁用品有限公司立即停止侵害原告丹东康齿灵牙膏有限公司所有的“康齿灵”注册商标专用权的行为；
被告丹东康齿灵保洁用品有限公司就其侵害原告丹东康齿灵牙膏有限公司所有的“康齿灵”注册商标专用权的行为于本判决生效后10日内赔偿原告60万元；
被告丹东康齿灵保洁用品有限公司于本判决生效后10日内停止在其企业名称中使用“康齿灵”文字；
被告丹东康齿灵保洁用品有限公司于本判决生效后10日内就其不正当竞争行为赔偿原告丹东康齿灵牙膏有限公司经济损失40万元；
驳回原告丹东康齿灵牙膏有限公司其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13800元，由被告丹东康齿灵保洁用品有限公司承担。
审 判 长 李 军
代理审判员 张峻峰
代理审判员 孙雪松
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 于东霞