北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2016）京73行初2267号
原告广东东鹏控股股份有限公司，住所地广东省清远市高新技术开发区陶瓷工业城内。
法定代表人何新明，董事长。
委托代理人王华，北京恒都（天津）律师事务所律师。
委托代理人井静娟，北京恒都律师事务所实习律师。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人牛敏，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人开平市东鹏卫浴实业有限公司，住所地广东省江门市开平市水口镇兴宁南路86-88号。
法定代表人谭欣源，总经理。
委托代理人余庆浪，北京市立方（广州）律师事务所律师。
委托代理人杨晓明，北京市立方（广州）律师事务所实习律师。
原告广东东鹏控股股份有限公司（简称广东东鹏公司）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2016年3月17日作出的商评字[2016]第23653号关于第4543068号“東鵬DoPen及图”商标（简称争议商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2016年5月5日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人开平市东鹏卫浴实业有限公司（简称开平市东鹏卫浴公司）作为第三人参加诉讼，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。原告广东东鹏公司的委托代理人王华、井静娟，被告商标评审委员会的委托代理人牛敏，第三人开平市东鹏卫浴公司的委托代理人余庆浪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉裁定系商标评审委员会针对广东东鹏公司就第4543068号“東鵬DoPen及图”商标提出的无效宣告请求而作出的。该裁定认为：争议商标于2008年10月7日核准注册，广东东鹏公司提起无效宣告的时间为2015年3月27日，原告提起无效宣告的时间距争议商标核准注册日已超过五年。因此，原告依据修改前《商标法》第二十八条、第三十一条在先商号权提起无效宣告的时间距争议商标注册日已超过5年的期限，原告的相关理由不能成立，商标评审委员会不予支持。
已经注册的商标违反《商标法》第十三条规定的，其具有恶意注册情形的，驰名商标所有人申请无效宣告不受五年的时间限制。首先，应判断第三人注册争议商标是否具有恶意，从在案证据可以看出，第三人申请注册与原告近似的商标具有恶意。其次,应判断原告所主张的第1212844号“东鹏DONGPENG及图”（简称引证商标一）是否构成驰名商标。原告的“东鹏及图”商标被认定为驰名商标的时间晚于争议商标注册申请日，本案中原告提供的大部分证据形成于争议商标申请日之后，其余大多数影响力仅及于广东省。在案证据不足以证明在争议商标申请注册前引证商标一已为相关消费者所熟知，成为驰名商标。因此，原告依据修改前《商标法》第十三条提出的无效宣告请求亦不能成立。另，争议商标并非有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，无证据表明争议商标的注册与使用易产生不良的社会影响。原告有关争议商标违反修改前《商标法》第十条第一款第（八）项规定的主张不能成立。综上，原告无效宣告理由不成立，商标评审委员会据此裁定争议商标予以维持。
原告广东东鹏公司诉称：被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。具体理由为：一、根据国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》的规定，商标争议处理等案件中，对方当事人对已被作为驰名商标予以保护的事实提出异议，但理由或证据不足以支持该异议的，商标行政管理部门应根据该保护记录，结合相关证据，给予驰名保护。原告在评审阶段提交了商标驰字[2005]第121号《关于认定“东鹏DONGPENG及图”商标为驰名商标的批复》（简称第121号批复），该批复是国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）于2005年12月21日对于广东省工商局于2004年开始审查的粤工商标字[2004]636号案件而作的回复，涉及驰名事实的认定证据早于争议商标申请注册日，商标局批复的时间亦涵盖本案中需要认定驰名的时间区间。第三人对原告提交的驰名保护记录未提出实质性异议并提供证据支持，商标评审委员会对引证商标驰名的事实未予确认属于法律适用错误。二、争议商标的注册和使用具有明显的恶意，争议商标是对引证商标一的复制模仿，原告对争议商标的无效宣告申请不受五年的限制。原告的“东鹏”系列商标经过长期使用，已达到驰名程度。争议商标在实际使用过程中，已与原告引证商标产生混淆。三、争议商标的注册不但损害原告商标权益，第三人违背诚实信用原则的行为亦破坏了正常的商标注册秩序，损害社会公众的利益，违反了《商标法》第十条第一款第（八）项及第四十四条第一款的有关规定。综上，请求法院判决撤销被诉裁定，并责令被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称：坚持被诉裁定的认定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院予以维持。
第三人开平市东鹏卫浴公司述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院予以维持。
本院经审理查明：
争议商标系第4543068号“東鵬DoPen及图”商标（商标图样附后），由开平市东鹏卫浴公司于2005年3月16日向商标局提出注册申请，核定使用在第19类：非金属混凝土遮板、非金属简易小浴室商品上。争议商标专用期限自2008年10月7日起至2018年10月6日止。
引证商标一系第1212844号“东鹏DONGPENG及图”商标（商标图样附后），由佛山市石湾华泰陶瓷有限公司于1997年8月13日向商标局提出注册申请，后经名称变更、转让，现注册人为原告广东东鹏公司，核定使用在第19类：建筑砖瓦商品上，商标专用期限自2008年10月7日起至2018年10月6日止。
引证商标二系第4246716号“东鹏DONGPENG及图”商标（商标图样附后），由广东东鹏公司于2004年8月31日向商标局提出注册申请，核定使用在第19类：建筑用木材、大理石、人造石、水泥、石膏板、非金属砖瓦、耐火砖瓦、非金属建筑材料、石料粘合剂商品上。商标专用期限自2009年4月7日起至2019年4月6日止。
引证商标三系第4246679号图形商标（商标图样附后），由广东东鹏公司于2004年8月31日向商标局提出注册申请，核定使用在第19类：建筑用木材、大理石、人造石、水泥等商品上。商标专用期限自2007年8月14日起至2017年8月13日止。
引证商标四系第1927652号“东鹏”商标（商标图样附后），由广东东鹏公司于2001年6月11日向商标局提出注册申请，核定使用在第19类：砖、建筑用嵌砖、波形瓦、瓷砖等商品上。商标专用期限自2012年8月28日起至2022年8月27日止。
引证商标五系第4247612号“Dongpeng”商标（商标图样附后），由广东东鹏公司于2004年8月31日向商标局提出注册申请，核定使用在第19类：建筑用木材、大理石、人造石等商品上。商标专用期限自2007年11月28日起至2017年11月27日止。
2015年3月27日，广东东鹏公司针对争议商标向商标评审委员会提出无效宣告申请，请求商标评审委员会宣告争议商标无效，理由为争议商标的注册使用违反《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条的规定。
商标评审程序中，广东东鹏公司向商标评审委员会提交如下主要证据材料：1、原告相关资质证明及关联企业证明；2、引证商标注册证、核准续展注册证明、核准变更商标注册人名义证明、注册商标变更证明、核准商标转让证明；3、著作权登记证书及作品发表页面；4、原告及其关联企业的销售合同、单据，涉及年份为1998年到2012年，其中有1998年至2007年时间段内，提供的合同份数为每年1-2份，2008年-2012年时间段内，提供的合同份数为每年3-6份；5、引证商标（主要是引证商标一）的广告合同、对应发票及部分广告页面。合同涉及的年份为2010年至2014年，提供的合同份数为每年3-6份；6、引证商标（主要是引证商标一）品牌管理服务合同及对应发票。合同涉及的年份为2010年到2015年；7、东鹏形象代言协议书。涉及的年份为2010年、2011年；8、原告及引证商标部分荣誉证书，主要是2007年至2014年间；9、领导视察图片；10、驰名认定的批复（批复时间为2005年12月份）及著名商标、名牌产品、中国品牌500强证书，以上用于证明经过广东东鹏公司长期使用，引证商标一已具备较高的知名度，达到驰名程度。11、第三人网站页面及原告网站页面截图，用于证明争议商标与各引证商标在实际使用中易导致混淆误认。12、个体户机读档案登记资料，用于证明第三人抄袭原告商标的一贯恶意。第三人对原告上述证据材料的真实性未提出异议，但认为原告所提供的证据材料中的销售及宣传材料大多数形成于争议商标申请注册日之后，且数量有限。不能证明引证商标一达到驰名程度，更不能证明在争议商标申请注册日之前达到驰名程度。
开平市东鹏卫浴公司向商标评审委员会提交如下主要证据材料：1、第1566637号“东鹏”商标注册证、核准续展注册证明、核准变更商标注册人名义证明、注册商标变更证明，用于证明第三人于2001年即获得“东鹏”商标注册；2、销售发票，用于证明使用争议商标的商品在2003年起即已在全国销售；3、第三人获得的相关荣誉证书；4、宣传广告资料；5、企业查询信息、商标查询信息，用于证明其他人在先将“东鹏”作为商标及商号使用，原告并非最先使用“东鹏”的企业；6、第三人国内部分经销网点照片，用于证明第三人在全国建立了完善的销售网络。以上证据整体用于证明第三人实际使用了争议商标，且大力宣传推广，争议商标在市场上已形成了稳定的市场，与原告所主张的全部引证商标可以区分，不致引起相关公众的混淆、误认。原告对第三人的上述证据材料真实性未提出异议，但不同意其证明目的。
诉讼过程中，商标评审委员会将原告及第三人在复审程序中所提交的证据材料作为其作出被诉裁定的证据向本院提交。原告及第三人对被告商标评审委员会提交证据的真实性、合法性、关联性无异议。
原告广东东鹏公司向本院提交了七组证据：第一组证据包括2003年-2005年广告合同及发票、国图检索报告。其中合同履行时段涵盖2003年与2004年的合同份数为62份，2005年段的广告合同份数为43份，以上合同均有发票予以佐证其实际履行情况。国图检索报告系以“东鹏或DONGPENG”为检索词，在慧科中文报纸数据库进行标题检索，检出1599篇文献，原告选择打印了其中28篇，主要为对原告及引证商标一的相关报道，其中年份在2005年1月28日之前的有17篇。前述广告宣传用于证明原告对引证商标一及其他引证商标进行了大量宣传，范围及于全国各地及第三人所在地区广东省，引证商标一已构成事实上驰名；第二组证据包括2002年、2004年及2005年经销合同及发票，用于证明原告在争议商标申请日前已经对引证商标核定商品进行大量销售，影响力范围及于全国各地及第三人所在地区；第三组证据包括2002年-2005年审计报告、2010年-2012年审计报告，用于证明原告主营业务收入，引证商标指定产品销售额巨大；第四组证据包括原告获得的荣誉奖项，用以证明引证商标在争议商标申请日前获得大量的荣誉证书，具有极高的知名度；第五组证据包括121号批复、认定驰名商标提交的相关文件，用以证明引证商标在争议商标申请日前已经被认定为驰名商标。第六组证据包括2006年经销合同及发票，用以证明引证商标核定产品大量销售，影响范围及于全国各地及第三人所在地区；第七组证据包括新闻报道、（2013）高行终字第2385号行政判决书、（2013）粤高法民三申字第64号民事裁定书，用以证明争议商标与引证商标在实际使用中产生了混淆以及第三人注册争议商标的恶意。经过质证，被告对于原告提交证据的真实性、合法性、关联性予以认可，认为原告提交的证据不足以认定为驰名商标。第三人认为原告提交的证据在商标评审阶段未提交，不应予以采纳。
第三人在诉讼阶段提交的证据与商标评审阶段一致，用以证明第三人争议商标的知名度及使用情况，经质证，原告对于第三人提交证据的真实性与合法性予以认可，认为第三人所提交证据显示的商品并非争议商标核定使用的商品，对于证据的关联性不予认可。
以上事实，有被诉裁定、争议商标和引证商标的商标档案、当事人在评审程序及诉讼程序中提交的证据、当事人在本案中的陈述等证据在案佐证。
本院认为：
根据当事人的诉辩意见，本案的争议焦点主要为以下几点：一、修改前的《商标法》及修改后的《商标法》在本案中的适用问题；二、第三人注册争议商标是否具有恶意；三、原告的引证商标一在争议商标申请日即2005年3月16日之前是否已达驰名程度。
鉴于本案争议焦点主要为引证商标一是否在争议商标申请日之前已经驰名，且原告主要的诉求亦在于通过确认引证商标一的驰名事实来请求宣告争议商标无效，故其他引证商标与本案争议事实无直接关联，本院不再予以评述。为行文简洁考虑，在以下论述中将引证商标一直接表述为引证商标。
关于争议焦点之一，最高人民法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：“对于在《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的《商标法》，审查实体问题适用修改前的《商标法》。”虽然商标评审委员会系于《商标法》修改决定后受理广东东鹏公司的无效宣告申请，与前述司法解释的规定情形不同，但鉴于争议商标的核准注册发生于《商标法》修改之前，被诉裁定作出于《商标法》修改之后，根据《中华人民共和国立法法》第九十三条所规定的法不溯及既往原则，本院认为，对本案实体问题的审理应适用修改前的《商标法》，对本案程序问题的审理应适用修改后的《商标法》。
关于争议焦点之二，《商标法》第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”原告在本案中主张其引证商标已达驰名程度，争议商标系对其引证商标的恶意模仿，故不受五年期间的限制。故此，本院认为，根据原告的该诉讼主张，应适用前述法律规定审理本案。前述法律规定中的实体条款是关于驰名商标的相关规定，根据焦点问题一中关于新旧商标法的适用问题，应适用修改前的《商标法》对此问题进行审理。修改前的《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”
本案中，争议商标与引证商标均核定使用在第19类商品上，在功能、用途、销售渠道和消费对象方面相同，容易造成相关公众的混淆，系类似商品。前述法律规定中涉及的是不相同不相类似的情形，本案中的情形与前述修改前《商标法》第十三条第二款规定的情形并不符合。但是，根据法律解释中的语义解释，举重以明轻，对于相同或类似商品中的情形中的适用，应是该法条的应有之义。故此，本院认为，修改前《商标法》第十三条第二款的规定，可适用于本案的情形，本院决定适用本款法律规定审理本案。
争议商标由“東鵬”文字、字母“DoPen”及图形组成，其显著识别部分为“東鵬”。引证商标由“东鹏”文字、汉语拼音“DONGPENG”及图形组成，显著识别部分为“东鹏”。争议商标与引证商标在呼叫、外观等方面相近，因此，争议商标与引证商标构成近似商标。根据原告在商标评审阶段提交的个体户机读档案登记资料等证据，可以看出第三人的法定代表人在前期注册登记的个体工商户与原告关联企业当时的经营地点位于同一地区，且为同业经营者，第三人在申请注册争议商标时应当知悉原告的品牌，第三人在相同或类似商品上注册与原告近似的商标，可以认定为具有恶意。故此，本院认为，原告主张其无效宣告申请不受五年时间限制，具有法律依据，本院予以支持。
关于争议焦点之三，修改前的《商标法》第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：“当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。”
在诉讼过程中，原告提交了其广告宣传、商品销售、纳税、审计报告、有关荣誉、行业排名等证据，可以证明在争议商标申请注册日前，引证商标已在市场上享有很高声誉，使用引证商标的商品已销售到全国各地，原告在所属行业中占有较高的市场份额。另外，原告所提交的第121号批复，该批复的作出时间虽然在争议商标申请注册日之后，但根据该批复的内容不难看出，该批复系对广东省工商行政管理局的粤工商标字[2004]636号报告所作的答复。而广东省工商行政管理局报告中所欲认定的内容系在2004年之前。故此，根据原告的证据，本院认为，引证商标在争议商标申请注册日之前，已达到驰名之程度。第三人在陈述中提出，广东东鹏公司在诉讼阶段提交的部分使用证据在商标评审阶段并未提交，并非商标评审委员会作出被诉裁定的依据，依法本不应采信。对此，本院认为，行政诉讼中，人民法院主要是对被诉行政机关作出的行政行为的合法性进行审查。因此，通常意义上，在具体行政行为作出之前，行政相对人在能够提交相应证据支持其主张，而其本身怠于举证，则行政机关可以仅就其所掌握的证据材料作出具体行政行为。同样，人民法院在审查具体行政行为是否合法时，其主要审查的证据材料亦应为行政机关所掌握及了解的证据材料，超出行政机关作出具体行政行为时依据的证据材料，不能作为认定行政行为违法的依据。但是，商标行政案件，尤其是商标无效宣告请求案件，在被告商标评审委员会的审理过程中，其中不但涉及到法律适用问题，更主要的是涉及到事实认定问题。而对事实的认定，则关系到行政相对人提交证据材料的能力、时间以及其他诸多因素。且本案涉及到引证商标是否驰名的事实认定，涉及的证据材料繁多，该事实能否认定，对原告及第三人来讲，利益重大。故此，本院认为，在证据的提交上，应给予提交证据一方较为充分的提交时间，而不宜一概对行政阶段未提交的证据不予采信。
此外，我国的行政诉讼脱胎于民事诉讼。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定：“人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易程序、执行等，以及人民检察院对行政案件受理、审理、裁判、执行的监督，本法没有规定的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》（简称《民事诉讼法》）的相关规定。”《民事诉讼法》第六十五条第二款规定：“人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。”根据该款规定，在民事诉讼中，法院对当事人逾期提交的证据原则上是采纳的。类比适用该款规定，则在行政诉讼中，当事人在诉讼阶段用于补强其在行政阶段的证据，有合理理由的，法院亦应予以采纳。故此，根据前述论述的理由，原告在诉讼阶段提交的证据虽然在行政阶段未向被告商标评审委员会提交，但鉴于其系对行政阶段提交证据的补强，故本院准予其提交，且对其证明力予以采信。虽然如此，但并不意味着被告商标评审委员会在作出被诉裁定的过程中存在法律适用错误。
综上，原告广东东鹏公司所提供的证据足以证明争议商标的注册具有恶意，在争议商标注册申请日之前引证商标已属驰名。故此，本院认为，原告广东东鹏公司的诉讼主张成立，本院予以支持。被告商标评审委员会作出的被诉决定虽然程序合法，但存在事实认定错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项之规定，本院判决如下：
一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第23653号关于第4543068号“東鵬DoPen及图”商标无效宣告请求裁定；
二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会针对广东东鹏控股股份有限公司就第4543068号“東鵬DoPen及图”商标无效宣告请求申请重新作出裁定。
案件受理费一百元，被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 宋旭东
人民陪审员 刘敬文
人民陪审员 李黎东
二〇一六年八月二十九日
法官 助理 熊北辰
书 记 员 王美晶
附件：
争议商标
引证商标一引证商标二
引证商标三引证商标四
引证商标五