广东省高级人民法院
民 事 裁 定 书
(2015)粤高法民三终字第371号
上诉人（原审被告）：广州市荔湾区斯奥玻璃工艺品厂。住所地：广东省广州市荔湾区海龙中路龙溪大沙村***号之二。
法定代表人：邝锦灿，该公司总经理。
委托代理人：崔青青，广东瑞科律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：广州市益友鸣玻璃实业有限公司。住所地：广东省广州市萝岗区九龙镇九龙工业园凤凰二路*号地厂房*号厂房。
法定代表人：张展有，该公司董事长。
委托代理人：唐承奎，国信信扬律师事务所律师。
委托代理人：佘佳亮，该公司员工。
上诉人广州市荔湾区斯奥玻璃工艺品厂（以下简称斯奥厂）因与被上诉人广州市益友鸣玻璃实业有限公司（以下简称益友鸣公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第625号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
益友鸣公司于2013年7月23日向原审法院起诉称：益友鸣公司于2011年7月6日向国家专利局申请了“多层装饰玻璃”的实用新型专利，2012年1月11日获得授权，专利号为ZL201120236527.6。该专利产品投入市场后十分畅销，获得商业上的巨大成功。益友鸣公司发现斯奥厂大量生产和销售的夹丝玻璃产品与益友鸣公司享有专利权的专利产品一致，经技术对比后确认两者技术特征相同，斯奥厂生产的产品已经完全落入益友鸣公司专利权的保护范围。益友鸣公司于2013年6月25日向广州市海珠区公证处申请了证据保全公证。斯奥厂未经益友鸣公司许可生产、销售益友鸣公司专利产品，其行为构成侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。综上，请求法院判令：1.斯奥厂立即停止生产和销售侵犯益友鸣公司ZL201120236527.6实用新型专利产品；2.斯奥厂赔偿因其侵权行为给益友鸣公司造成的经济损失200000元；3.斯奥厂赔偿益友鸣公司因维权合理支出公证、购买侵权产品费用3350元；4.本案诉讼费由斯奥厂承担。
斯奥厂辩称：斯奥厂所生产的产品是现有技术，并未侵犯益友鸣公司专利，请法院驳回益友鸣公司起诉。
原审法院经审理查明：益友鸣公司是名称为“多层装饰玻璃”、专利号为ZL201120236527.6实用新型专利的专利权人。该专利申请日是2011年7月6日，授权公告日是2012年1月11日，益友鸣公司于2014年8月5日缴纳了该专利年费。
涉案专利权利要求15所记载的内容如下：1.一种多层装饰玻璃，它包括至少一层玻璃片（1），其特征在于：所述玻璃片（1）一侧表面设有一材料层（2），所述材料层（2）通过胶层（3）与所述玻璃片热压成型或灌胶成型；2.根据权利要求1所述的一种多层装饰玻璃，其特征在于：所述玻璃片（1）为上、下两层，两片玻璃片之间设有所述材料层（2），所述材料层通过所述胶层与两玻璃片热压成型或灌胶成型；3.根据权利要求1或2所述的一种多层装饰玻璃，其特征在于：所述材料层（2）为丝、编织物或绢织布料；4.根据权利要求3所述的一种多层装饰玻璃，其特征在于：所述胶层（3）为PVB胶片、液态胶水或EVA胶片；5.根据权利要求1所述的一种多层装饰玻璃，其特征在于：各层所述玻璃片的表面可做丝印、镀膜或者喷漆处理。
2014年5月23日，中山市煌光玻璃制品有限公司针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。2014年10月28日，国家知识产权局专利复审委员会作出第24359号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告第201120236527.6号实用新型的权利要求12无效，在权利要求35的基础上继续维持该专利有效。在上述决定作出后，益友鸣公司明确本案专利权保护范围为权利要求35所记载的技术方案。
2013年6月25日，益友鸣公司的委托代理人卢德言在公证人员的陪同下来到广州荔湾区南岸路的“红基装饰材料市场”内一店铺，卢德言以现金支付方式全额预定了“玻璃”一件，并从该店铺当场取得《斯奥厂》单据及名片各一张，公证人员对上述单据及名片、“红基装饰材料市场”外观、店铺门面及现场情景进行了拍摄。同年7月10日下午，益友鸣公司的委托代理人卢德言在公证人员的陪同下再次来到上述店铺，该店铺门面标识有“斯奥玻璃”字样，卢德言出示《斯奥厂》取货，该店铺销售人员在上述单据写上“已提货”字样。广东省广州市海珠公证处的公证员见证了上述过程，对所购物品、现场环境等进行了拍照，封存了所购物品，并出具了（2013）粤广海珠第18249号《公证书》。当庭拆封公证封存实物，内含被控侵权产品玻璃一块，上贴有“斯奥四通”，另有销售单据、名片各一张，销售单据及名片上均印有斯奥厂的名称、厂址、联系电话。斯奥厂否认被控侵权产品系其生产。
将被控侵权产品的技术特征与益友鸣公司涉案专利权利要求35记载的技术特征进行对比，益友鸣公司指出被控侵权产品有上下两层玻璃，玻璃之间有材料层，材料层通过胶层与两个玻璃片热压成型，故被控侵权产品具备涉案权利要求2所记载的技术特征。被控侵权产品的材料层为绢织布料，具备涉案权利要求3所记载的技术特征。被控侵权产品胶层为EVA胶片，具备涉案权利要求4所记载的技术特征。被控侵权产品的玻璃片表面为清玻璃，没有做丝印、镀膜或者喷漆处理。但涉案权利要求5所记载的技术方案为可做丝印、镀膜或者喷漆处理，其隐含的意思是也可不做丝印、镀膜或者喷漆处理。综上，益友鸣公司认为被控侵权产品落入其专利权保护范围。斯奥厂指出被控侵权产品有上下两层玻璃，玻璃片之间有材料层，材料层通过胶层与两个玻璃片加热加压，材料层为绢织布料，被控侵权产品的胶层为PVB胶片，但由于被控侵权产品的玻璃片表面为清玻璃，不具备涉案专利权利要求5所记载的“玻璃片的表面做丝印、镀膜或者喷漆处理”的技术特征，故斯奥厂认为被控侵权产品没有落入益友鸣公司所主张的涉案专利权利要求35的保护范围，不构成专利侵权。
斯奥厂为证明被控侵权产品使用的是益友鸣公司专利申请日之前的现有技术，向原审法院提交了以下证据：
1.专利号为02217153.3、名称为“装饰夹层玻璃”的中国实用新型专利说明书，该专利申请日为2002年4月28日，授权公告日为2003年2月19日，专利权人为杨群。
2.期刊《玻璃艺术》（2003年第5期）中《安全玻璃夹胶液的配置》一文。
3.期刊《玻璃艺术》（总第14期）中《装饰玻璃种类介绍（二）》一文。
4.期刊《玻璃工业》（2007.6）中《夹胶技术》、《PVB胶片对夹层玻璃产品质量的影响》、《当玻璃遭遇艺术——艺术玻璃市场前景浅析》三文。
益友鸣公司明确请求法院酌情确定本案赔偿数额，并指出其为制止侵权的合理支出包括购买被控侵权产品的费用350元及公证费用3000元，并提交了斯奥厂开具的收款收据、公证费发票为证。
另查明，斯奥厂为股份制公司，于1995年9月1日成立，地址为广州市荔湾区海龙中路龙溪大沙村357号之二，注册资本20万元，经营范围为加工、制造玻璃；销售玻璃、玻璃工艺、五金、卫浴、装饰材料（供分支机构使用）。
原审法院认为：益友鸣公司是专利号为ZL201120236527.6、名称为“多层装饰玻璃”实用新型专利的专利权人，其所享有的合法权利应受法律保护，未经益友鸣公司许可任何人不得为生产经营目的制造、销售其专利产品。
根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。根据第24359号无效宣告请求审查决定，涉案专利在权利要求35的基础上继续维持该专利有效。本案中，益友鸣公司亦明确其专利权保护范围为权利要求35。
关于被控侵权产品是否落入涉案专利权35的保护范围。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”首先，涉案专利权利要求3直接或间接从属权利要求1。经比对，原斯奥厂双方均确认被控侵权产品具有上下两层玻璃，玻璃片之间有材料层，材料层通过胶层与两个玻璃片加热加压，材料层为绢织布料，而上述技术特征均包含了益友鸣公司涉案专利权要求12所有的技术特征和权利要求3所附加的技术特征，故被控侵权产品落入涉案专利权利要求3的技术方案的保护范围。其次，涉案专利权利要求4系权利要求3的从属权利要求。经比对，益友鸣公司认为被控侵权产品的胶层为EVA胶片，斯奥厂认为被控侵权产品的胶层为PVB胶片，而无论是EVA胶片抑或PVB胶片，均属于权利要求4所保护的范围。因此被控侵权产品在包含权利要求3的全部技术特征的同时亦包含权利要求4所附加的技术特征，故被控侵权产品落入权利要求4的技术方案的保护范围。最后，因原斯奥厂均确认被控侵权产品的玻璃片表面未做丝印、镀膜或者喷漆处理，故被控侵权产品并不具有权利要求5所记载的技术特征，未落入涉案专利权利要求5的技术方案的保护范围。
关于斯奥厂现有技术抗辩是否成立的问题。《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一项的规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”本案中，被控侵权产品中落入涉案专利权利要求34的保护范围的全部技术特征如下：1.玻璃片为上下两层；2.两玻璃片之间设有材料层；3.材料层通过胶层与两玻璃片热压成型；4.材料层为绢织布料；5.胶层为PVB胶片或EVA胶片。斯奥厂提供的作为现有技术的证据均在益友鸣公司涉案专利申请日之前公开，可作为本案比对文件。将被控侵权产品与益友鸣公司提交的对比文件1的技术特征进行比对，因被控侵权产品的材料层为绢织布料，而对比文件1中未记载该技术特征，故被控侵权产品与该对比文件1中所记载的技术特征有实质性差异。至于斯奥厂提交的比对文件24。因上述期刊中所刊登的文章所记载的相关玻璃产品的技术方案均与被控侵权产品的技术特征不同。综上，斯奥厂主张被控侵权产品实施的是现有技术的抗辩意见不成立，原审法院不予支持。
本案中，（2013）粤广海珠第18249号《公证书》载明的事实证明被控侵权产品系斯奥厂销售，鉴于斯奥厂未能说明被控侵权产品的来源且其经营范围又包括加工、制造玻璃，故原审法院认定被控侵权产品亦系斯奥厂制造。综上，原审法院认定斯奥厂制造、销售了被控侵权产品。
斯奥厂在未经益友鸣公司许可的情形下，生产销售了落入益友鸣公司涉案专利权利要求3、4的技术方案保护范围的被控侵权产品，构成专利侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。故益友鸣公司要求斯奥厂立即停止制造、销售行为的诉请，原审法院予以支持。关于益友鸣公司要求斯奥厂赔偿经济损失及合理维权费用的问题。益友鸣公司有提供购买被控侵权产品的费用单据、公证费用发票，原审法院将对其中合理部分予以支持。鉴于本案益友鸣公司的实际损失、侵权人获得的利益均难以确定且益友鸣公司亦明确请求原审法院酌情确定赔偿数额。原审法院综合考虑涉案专利的类型、斯奥厂侵权行为的性质和情节、主观过错程度、斯奥厂经营规模以及益友鸣公司为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌定斯奥厂赔偿益友鸣公司经济损失（含为制止侵权行为所支付的合理开支）50000元。益友鸣公司诉请中超出上述数额的部分，原审法院不予支持。
综上所述，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、第二款、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、斯奥厂于判决发生法律效力之日起停止制造、销售侵害益友鸣公司名称为“多层装饰玻璃”、专利号为ZL201120236527.6的实用新型专利权的产品的行为；二、斯奥厂于判决发生法律效力之日起十日内赔偿益友鸣公司经济损失（含为制止侵权行为所支付的合理开支）人民币50000元；三、驳回益友鸣公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费4350元，由益友鸣公司负担3280元，斯奥厂负担1070元。
斯奥厂不服原审判决，上诉称：一、原审判决认定事实错误。1.对比文件1说明书中明确记载，所述的装饰层可由适合于与PVB相粘接的材料制成，如塑料薄膜、装饰纸、金属丝网或金属薄片等。本案中绢织布料也属于适合于与PVB相粘接的材料，也就是说不管被控侵权产品的材料层是金属丝网还是绢织布料，均属于对比文件1记载的适合于与PVB相粘接的材料。2.被控侵权产品的材料层为绢织布料，并非与对比文件1所记载的技术特征存在实质性差异。3.对比文件24中所刊登的文章均已说明装饰夹层玻璃的技术在2003年就已公开应用于玻璃制造行业，被控侵权产品的技术方案与该公开的技术方案一致。二、原审判决适用法律错误。本案中对比文件1所记载的技术特征与被控侵权产品相比，根本不存在实质性差异，斯奥厂现有技术抗辩理由成立。三、斯奥厂已就本案专利的从属权利要求35再次提起专利无效的宣告程序。
益友鸣公司答辩称：一、被控侵权产品的“绢织布料”与对比文件2中权利要求2的“彩纹绢布”不相同且有实质性差异。二、被控侵权产品所使用的粘合胶片与对比文件2中权利要求5的“EVA胶片”不相同。综上，斯奥厂的上诉理由不成立，请求二审法院予以驳回。
在本院审理过程中，斯奥厂于2015年9月11日就本案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，斯奥厂据此向本院申请中止本案的审理，本院于2015年12月21日裁定中止本案审理。2016年3月14日，国家知识产权局专利复审委员会发出第28393号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告第ZL201120236527.6号专利权全部无效。本院据此决定恢复本案的审理。益友鸣公司认为其将保留对上述《无效宣告请求审查决定书》是否提起行政诉讼的权利，其是否起诉以及诉讼的结果将根本上影响本案的诉讼结果，请求法院作出合法的谨慎的判决。
本院认为：2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”本案在本院审理本案过程中，国家知识产权局专利复审委员会作出了第28393号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告第ZL201120236527.6号专利权全部无效。据此，原审判决应予撤销，益友鸣公司的起诉应予驳回。
综上所述，由于二审诉讼期间，益友鸣公司基于起诉的本案实用新型专利权被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效，因此原审判决应予撤销，益友鸣公司的起诉应予驳回。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条之规定，裁定如下：
一、撤销广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第625号民事判决。
二、驳回广州市益友鸣玻璃实业有限公司的起诉。
原审法院退回广州市益友鸣玻璃实业有限公司一审案件受理费人民币4300元，本院退回广州市荔湾区斯奥玻璃工艺品厂二审案件受理费人民币1050元。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邓燕辉
代理审判员 李金娟
代理审判员 凌健华
二〇一六年五月三日
书 记 员 李婵娟