中华人民共和国
北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
(2016)京行终5225号
上诉人（原审原告）潍坊现代塑胶有限公司，住所地中华人民共和国山东省潍坊市昌乐县经济开发区宝石城二路。
法定代表人张利，董事长。
委托代理人龚金丽，山东致允律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人李雅楠，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
原审第三人株式会社东洋克斯，住所地日本国富山县黑部市前沢4371番地。
法定代表人宫村正司，董事长。
委托代理人时宇虹，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。
委托代理人高慧，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。
上诉人潍坊现代塑胶有限公司（简称现代塑胶公司）因商标争议行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2014）一中行（知）初字第7319号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月1日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2016年11月24日，上诉人现代塑胶公司的委托代理人龚金丽、被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）的委托代理人李雅楠、原审第三人株式会社东洋克斯的委托代理人时宇虹到本院接受了询问。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院查明：2004年2月10日，株式会社东洋克斯向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第3907566号“图形（指定颜色）”商标（简称争议商标）的注册申请，并于2009年2月21日获准注册，核定使用在第17类“塑料软管、橡胶软管”商品上。
2002年9月3日，张庆国向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）申请名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”、专利号为ZL02352585.1的外观设计专利权，设计人为郭润忠、张庆国，授权公告日为2003年4月23日，专利权人为张庆国。经核准，该专利权人于2008年12月29日由张庆国变更为现代塑胶公司。
2003年1月28日，株式会社东洋克斯向国家知识产权局申请名称为“软管”的外观设计申请专利权，设计人为宫村正司，授权公告日为2003年10月15日。
2008年4月8日，中华人民共和国国家版权局向株式会社东洋克斯颁发著作权登记证书，证书显示“弹力软管(12×18)”、“弹力软管(15×22)”、“弹力软管(19×26)”图形作品创作日均为1986年1月10日，发表日均为1986年2月10日。
2012年9月25日，现代塑胶公司针对争议商标的注册，向商标评审委员会提出撤销申请。主要理由为：争议商标与现代塑胶公司在先的外观设计专利图案构成近似，损害了现代塑胶公司的外观设计专利权。株式会社东洋克斯申请注册争议商标的行为构成对现代塑胶公司的知名商品特有包装装潢的不正当竞争行为。株式会社东洋克斯属于恶意注册争议商标。依据2001年修改的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第三十一条、第四十一条第一款的规定，请求撤销争议商标的注册。
现代塑胶公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：所获荣誉、法院判决书、外观设计专利证书复印件、销售合同及发票、宣传使用证据等。
株式会社东洋克斯答辩的主要理由：株式会社东洋克斯是具有红、白、蓝三条彩线设计的图形商标的真正权利人，与争议商标图形相同设计的产品外观设计已取得专利权，并且该图形作品已在中国拥有著作权。株式会社东洋克斯申请注册争议商标是基于自己独创，不具有恶意，与争议商标图形相同设计的产品已生产销售多年，通过长期广泛的使用已为相关公众所熟知。争议商标没有侵犯现代塑胶公司的在先外观专利权，没有违反2001年商标法第三十一条的规定，应予以维持注册。
株式会社东洋克斯向商标评审委员会提交了以下主要证据（均为复印件）：商标注册证、外观专利证书、著作权登记证书、产品使用证明、公证认证文件、销售发票等。
2014年4月14日，商标评审委员会作出商评字［2014］第47166号《关于第3907566号图形商标争议裁定书》（简称被诉裁定）。该裁定认为：现代塑胶公司认为争议商标的申请注册构成对其知名商品特有包装装潢的不正当竞争行为之主张，由于《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定已体现在2001年商标法的相关条款中，所以本案的焦点问题为：争议商标的申请注册是否属于2001年商标法第三十一条所指情形。2001年商标法第三十一条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利。本案中，现代塑胶公司所主张的在先权利为外观设计专利权。《中华人民共和国专利法》（简称专利法）规定，外观设计专利权的期限为十年，自申请日起计算。现代塑胶公司的“钢丝螺旋软管（三线条）”外观设计的专利申请日为2002年9月3日，迄今为止已逾十年，现代塑胶公司已不再对其享有外观设计专用权。同时，株式会社东洋克斯提交的著作权登记证、产品使用证明、公证认证文件等在案证据显示，株式会社东洋克斯对“弹力软管(12×18)”、“弹力软管(15×22)”、“弹力软管(19×26)”图形作品申请著作权登记的日期以及实际使用日期均早于现代塑胶公司提交的外观设计专利申请日以及实际使用日期，不构成对现代塑胶公司外观设计专用权的侵犯。综合以上因素，争议商标的申请注册未构成2001年商标法第三十一条所指情形。2001年商标法第四十一条第一款主要解决以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。现代塑胶公司提交的证据不足以证明争议商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益或恶意损害他人合法权益的注册行为，故现代塑胶公司依此条款撤销争议商标注册的理由不能成立。综上，依据2001年商标法第四十三条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以维持。
现代塑胶公司不服被诉裁定，于法定期限内提起行政诉讼。
原审开庭审理过程中，现代塑胶公司明确表示仅主张争议商标的注册损害了其在先外观设计专利权，违反2001年商标法第三十一条规定的情形。
北京市第一中级人民法院认为：现代塑胶公司所主张的在先外观设计专利权为“钢丝螺旋软管（三线条）”外观设计专利权，该专利的申请日为2002年9月3日，专用权期限截止于2012年9月3日。虽然在争议商标申请注册时，现代塑胶公司上述外观设计专利权处于有效状态中，但至现代塑胶公司提起本案商标争议申请时，该专利权已超过专利法规定的十年有效期限，争议商标的在先权利障碍已不存在。株式会社东洋克斯提交的“弹力软管(12×18)”、“弹力软管(15×22)”、“弹力软管(19×26)”图形作品的著作权发证日期虽晚于现代塑胶公司主张的在先外观设计专用权申请日，但结合其他产品使用证明、公证认证文件等在案证据，可以佐证株式会社东洋克斯上述三份图形作品著作权证书中记载的内容，即在现代塑胶公司主张的外观设计专利权申请日前，争议商标标志已经公开发表并经实际使用，在案证据不能证明株式会社东洋克斯申请争议商标具有抄袭现代塑胶公司外观设计专利的主观恶意，故争议商标不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯。争议商标的申请注册并未违反2001年商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。
综上，北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回现代塑胶公司的诉讼请求。
现代塑胶公司不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定、判令商标评审委员会重新作出裁定。主要上诉理由为：一、商标评审委员会仅仅认定其作出被诉裁定书时，现代塑胶公司的外观设计专利权已过有效期，并未涉及现代塑胶公司提起本案商标争议申请时该外观设计专利权是否已过有效期的问题。在行政诉讼中，对于行政机关未作出的行政行为，司法机关无权予以审理。因此，原审法院仅仅可以就被诉裁定的认定是否妥当作出评价，而无权进行认定，更无权对被诉裁定没有涉及的问题进行认定。二、现代塑胶公司外观设计专利权的申请日为2002年9月3日，授权日为2003年4月23日；争议商标的申请日和注册日均晚于该专利的申请日和授权日，现代塑胶公司的专利权构成争议商标的在先权利。原审判决以现代塑胶公司的专利已过十年有效期而认定不构成在先权利属于认定事实不清，适用法律错误。1、2001年商标法第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，该条款明确的是商标申请注册时属于在先权利即可，而并未规定提起商标争议申请时或者作出商标争议裁定时在先权利也是有效的，原审判决的认定对该条款进行了扩大解释。2、2001年商标法第三十一条的立法目的是避免权利冲突，但在先权利有效期过后，权利人在未过诉讼时效的情况下，对于他人在有效期内实施的侵权行为仍然可以行使权利。在商标争议案件中，应当以注册商标专用权的产生日即争议商标注册日而非争议裁定或判决的作出日为准判断在先权利的有效性。在现代塑胶公司的外观设计专利权在争议商标注册日时已存在的情况下，即便该外观设计专利权在被诉裁定作出时已过有效期，也不能以此为由维持争议商标的注册，否则可能导致在上述交叉时间段内同时存在两个可能产生冲突的合法有效的权利，从而影响现代塑胶公司行使其外观设计专利权。3、根据专利法的规定，外观设计专利权的保护期限为自申请之日起十年，十年后进入公有领域，任何人都可以无偿实施，这也是专利法在赋予权利人保护期后让社会大众享受科技进步、促进社会发展的立法目的，如果允许他人在专利有效期过后或者专利保护期间将外观设计图形注册为商标，从而继续予以保护，显然违反了立法本意，不利于科学技术的进步。自现代塑胶公司的外观设计专利权过期进入公有领域后，国内有很多软管生产厂家也在积极实施现代塑胶公司的外观设计。2013年4月，株式会社东洋克斯以争议商标受到侵害为由向工商行政管理部门举报现代塑胶公司，工商行政管理部门据此对现代塑胶公司生产的外观设计产品进行了扣押。此时如果对争议商标进行保护，势必损害社会公众利益。因此，应当从争议商标的注册日为节点判断在先权利的有效性与否，这才能符合专利法的立法目的。三、株式会社东洋克斯提供的著作权登记证书、外观设计专利权证书、产品使用证明等证据材料均不能证明其使用争议商标的日期早于现代塑胶公司外观设计专利申请日期以及实际使用日期。株式会社东洋克斯注册争议商标具有恶意，原审判决认定事实不清。四、现代塑胶公司最早使用外观设计图形的日期可以追溯到20世纪90年代末，经过二十几年的发展，现代塑胶公司及其外观设计产品在中国塑料软管行业具有极高的知名度和影响力，相关外观设计图形也已经成为相关公众识别现代塑胶公司产品的重要标记。株式会社东洋克斯作为生产塑料软管的同行，在明知现代塑胶公司已经拥有外观设计专利权的情况下，且在明知该外观设计图形是现代塑胶公司产品特有装潢的情况下，仍然将外观设计图形申请为争议商标，主观恶意明显，严重背离了诚实信用的商业原则。
商标评审委员会、株式会社东洋克斯服从原审判决。
本院经审理查明：原审判决查明的事实清楚，有争议商标的商标档案、被诉裁定、当事人提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。
本院认为：虽然2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）已于2014年5月1日起施行，但本案被诉裁定系由商标评审委员会于2014年5月1日前作出，因此，本案应当适用2001年商标法。
2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”外观设计专利权是专利法明确规定的合法权利，因此，他人在先享有的外观设计专利权，属于2001年商标法第三十一条规定的在先权利。
2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”第三十一条规定：“本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”虽然该司法解释是针对2013年商标法的适用作出的，但其明确规定在适用2001年商标法时可以参照适用，而且2001年商标法第三十一条的规定与2013年商标法第三十二条的规定完全相同，因此，审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。同样地，如果在诉争商标核准注册时，他人依法享有在先权利仍然存在，则应当就诉争商标的注册是否损害该在先权利作出进一步认定。即在诉争商标核准注册时，如果他人主张的在先权利仍然存在，商标评审委员会在商标评审程序中以及法院在后续的行政诉讼程序中，仍然应当对诉争商标的注册是否违反2001年商标法第三十一条或者2013年商标法第三十二条的规定进行实质审查。
本案中，争议商标于2004年2月10日提出注册申请，并于2009年2月21日获准注册。现代塑胶公司主张的名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”、专利号为ZL02352585.1的外观设计专利权，申请日为2002年9月3日，授权公告日为2003年4月23日。无论是申请日还是授权公告日，现代塑胶公司享有的外观设计专利权均早于争议商标的申请日，该外观设计专利权相对于争议商标而言，属于2001年商标法第三十一条规定的在先权利。虽然根据专利法的规定，外观设计专利权的期限为十年，自申请日起计算，现代塑胶公司就“钢丝螺旋软管（三线条）”外观设计享有专利权的期限自2002年9月3日至2012年9月2日，即在商标评审委员会作出本案被诉裁定的2014年4月14日，现代塑胶公司对该外观设计享有专利权的期限已经届满，但是，在争议商标核准注册的2009年2月21日，现代塑胶公司仍然对该外观设计享有专利权。因此，在现代塑胶公司已明确主张争议商标的注册损害其在先享有的外观设计专利权的情况下，商标评审委员会应当就争议商标的注册是否损害现代塑胶公司的该外观设计专利权作出实质性认定。
本案中，商标评审委员会虽然在被诉裁定中结合株式会社东洋克斯提交的著作权登记证、产品使用证明、公证认证文件等证据，认为株式会社东洋克斯对相关图形作品申请著作权登记的日期以及实际使用日期均早于现代塑胶公司提交的外观设计专利申请日以及实际使用日期，从而不构成对现代塑胶公司外观设计专用权的侵犯。但是，根据专利法第十一条第二款的规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，商标评审委员会基于上述证据的审查认定并不充分；同时更重要的是，商标评审委员会仅以现代塑胶公司在先享有的外观设计专利权在被诉裁定作出时已经届满为由，认定现代塑胶公司不再享有权利，而并未考虑在争议商标核准注册时仍然存在的该在先权利，并未就争议商标的注册是否构成对现代塑胶公司该在先外观设计专利权的损害进行实质性的认定，法律适用明显错误。原审判决对此未予纠正亦属不当，本院一并予以纠正。现代塑胶公司的相关上诉理由成立，本院予以支持。商标评审委员会应当重新作出裁定，就争议商标是否损害现代塑胶公司在该商标核准注册时仍然享有的外观设计专利权作出认定。在商标评审委员会未就此作出认定前，为保护各方当事人的审级利益，本院在本案中不再直接作出认定。
综上，原审判决和被诉裁定法律适用存在明显错误，依法应予纠正。现代塑胶公司的相关上诉理由成立，对其上诉请求本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》八十九条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第7319号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字［2014］第47166号《关于第3907566号图形商标争议裁定书》；
三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就潍坊现代塑胶有限公司针对第3907566号“图形（指定颜色）”商标提出的争议申请重新作出裁定。
一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 莎日娜
审 判 员 周 波
代理审判员 樊 雪
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 金萌萌