中华人民共和国
广州知识产权法院
行 政 判 决 书
(2015)粤知法专行初字第12号
原告：株式会社MTG，住所地：日本国名古屋市中村区。
法定代表人：松下刚，该公司董事长。
委托代理人：陈杰、张燕，均系北京魏启学律师事务所律师。
被告：佛山市知识产权局，住所地：中国广东省佛山市禅城区。
法定代表人：胡学骏，该局局长。
委托代理人：李钜镇，该局副局长。
委托代理人：黄旭东，广东荆紫律师事务所律师。
第三人：佛山市南海金仪美美容仪器有限公司，住所地：中国广东省佛山市南海区。
法定代表人：刘岳军，该公司经理。
委托代理人：周婵、谭慧仪，分别系广东洛亚律师事务所律师及实习律师。
原告株式会社MTG因专利行政处理决定一案，向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告委托代理人陈杰、张燕、被告委托代理人李钜镇、黄旭东，第三人委托代理人周婵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2015年10月10日，佛山市知识产权局（即本案被告）作出佛知纠字（2015）第17号专利侵权纠纷处理决定，认定被请求人（即本案第三人佛山市南海金仪美美容仪器有限公司）不构成侵犯请求人（即本案原告株式会社MTG）专利权，驳回请求人的请求，即不构成侵犯请求人名称为“美容用滚轮”、专利号为ZL201230103787.6的外观设计专利权。
原告株式会社MTG不服，起诉称：1.被告关于“美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成系惯常设计”的认定缺乏依据，且与事实不符。原告提交的本案专利权评价报告中已明确指出，未检索到其他与本案专利相同或实质相同的外观设计。从评价报告检索得到的10件现有设计看，美容用滚轮并非都由把手和两个圆球体滚轮组成，尤其是滚轮的形状，在本案专利之前的大部分现有设计采用的是圆圈形或半球形，且滚轮数量为1至4个不等。并且，惯常设计与现有设计并非相同概念，根据专利审查指南的有关规定，现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计为惯常设计。故，申请日前的专利文献可以作为现有设计的证据，但不能据此证明其所提内容为惯常设计，仅凭数篇专利文献亦不足以证明某一设计为惯常设计。本案中，美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成甚至没有被现有设计所公开，更不能称之为惯常设计。2.被告无视被诉侵权产品与本案专利的相同点及其对整体视觉效果产生的显著影响。被告在被诉决定中并未全面对比被诉侵权产品与本案专利，关于两者的相同点仅提及美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成系惯常设计，事实上，被诉侵权产品与本案专利存在诸多相同点，远多于区别点，且这些相同点均为本案专利区别于现有设计的特征部分。两者的相同点如下：（1）整体形状相同，整体均类似于Y字形，均由把手和按摩滚轮组成，把手前端下方左右两侧均各有一个圆球形按摩滚轮；（2）两者按摩滚轮的形状和图案相同，均为圆球形，且滚轮上有均匀分布的六边形图案；（3）两者把手的形状近似，均为两端粗中间细，尾端均呈向下弯曲状，把手上方中部均有一个透明设计的凸出部分A。可见，两者在整体形状、部件构成以及各个组成部分的形状几乎完全相同。根据本案专利权评价报告，按摩滚轮的形状以及把手位置关系等均为本案专利区别于现有设计的新设计特征，这些设计特征正是被诉侵权产品与本案专利的相同点。故，依法应认定二者为相似设计。3.被诉侵权产品与本案专利的区别点对整体视觉效果不产生显著影响。被告在被诉决定认定被诉侵权产品与本案专利存在两点区别，关于区别点1，虽然被诉侵权产品把手前端形状与心形类似，但与心形相较其中间部位并无明显内凹，故与心形差异较大。把手前端与把手结合起来看，呈现中间细前端宽的扇形扩散状。因此，被诉侵权产品把手前端与本案专利把手前端所呈现的扇形类似，并不会对整体视觉效果产生实质性差异。关于区别点2，虽然被诉侵权产品把手上方中部呈透明状的突出部分为椭圆形，本案专利为带圆角的三角形，但这种形状本身并无明显区别，结合透明设计、大小比例等要素看，二者更为近似。可见，被诉侵权产品与本案专利的区别点为细微差异，不足以对整体视觉效果产生显著影响。综上，根据整体观察、综合判断的原则，被诉侵权产品与本案专利相近似，因此，被诉侵权产品落入本案专利权的保护范围，第三人生产、销售被诉侵权产品构成侵权。根据《专利法》及《专利行政执法办法》的相关规定，应责令第三人停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，销毁库存侵权产品及制造被诉侵权产品的专用设备、模具，销毁或删除有关被诉侵权产品的所有宣传资料、信息。故，原告请求依法撤销被诉决定，判令被告重新作出决定。
被告佛山市知识产权局答辩认为：1.根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条关于“认定外观设计是否相同或近似时……对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”的规定，被诉侵权产品与专利产品均为美容用滚轮，属于同类产品，美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成是由技术功能决定的设计特征，属于现有设计、惯常设计，在认定被诉侵权产品与本案专利是否相同或者近似时，不应予以考虑。本案专利权评价报告中的对比设计1-10，特别是对比设计1和对比设计8，均不同程度采用了整体Y字的造型，由把手和两个圆球体滚轮组成，把手两端粗中间细的设计，由此可证明上述设计属于技术功能决定的设计特征，属于现有设计，且被诉侵权产品与本案专利在上述设计各部分的具体形状有较大区别，会对二者的整体视觉效果产生显著影响，二者存在显著差异。2.被诉侵权产品与本案专利在整体视觉效果上有实质性差异，两者既不相同也不相似。经对比，两者存在以下区别点：被诉侵权产品把手前端类似心形，专利把手前端类似扇形；被诉侵权产品把手前端中部有椭圆形内环、环内镶有一透明的椭圆凸面，专利上述部位为带圆角的三角形内环，环内有一个透明的三角形曲面。被诉侵权产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位与本案专利有显著差异，两者在整体视觉效果上存在实质性差异，两者既不相同也不相似。3.根据专利法第59条的规定，被诉侵权产品未落入本案专利的保护范围，不构成侵权。综上，被告作出的处理决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求依法予以维持，并驳回原告的诉讼请求。
第三人佛山市南海金仪美美容仪器有限公司同意被告的意见，同时陈述如下：1.本案专利把手两端粗中间细及滚轮为圆球形设计属于产品功能的设计，不起美感装饰作用，不应落入外观设计专利权的保护范围。2.本案专利大部分属于现有设计，包括滚轮为圆球体形状、整体是Y字形状，根据本案专利的评价报告及第三人当庭提交的专利文献可见看出，上述两点均为现有设计。故对比时不应考虑上述设计点。3.被诉侵权产品与本案专利既不相同也不相似。被告所作决定事实清楚，应予维持。
经审理查明，原告是名称为“美容用滚轮”、专利号为ZL201230103787.6外观设计专利的专利权人。该专利于2012年11月7日被授予专利权并公告，至今处于有效状态。该专利授权公告图片如下：
主视图仰视图左视图
立体图1俯视图右视图
立体图2滚轮旋转状态时的俯视图内部结构简化的B-B
放大剖视图
该专利简要说明如下：1.本外观设计产品名称为美容用滚轮，其应用在人的脸部和身体等部位；2.本外观设计的设计要点在于该外观设计产品的形状和结构；3.立体图1为本外观设计的代表图……5.立体图1中的A部是透明的。
根据北京市国立公证处于2015年4月8日出具的（2015）京国立内证字第2862号公证书显示，在该公证处公证人员的监督下，原告委托代理人使用该公证处的计算机登陆www.1688.com，点击页面“供应商”后搜索佛山市南海唯创美容仪器有限公司名称，进入佛山市南海唯创美容仪器有限公司页面后点击“公司相册”、“公司档案”、“联系方式”、“公司相册”等页面，可见关于佛山市南海唯创美容仪器有限公司及该公司型号为“W-205及W-206”的“3D全效塑肌仪”的图片及介绍。公司档案显示的公司地址为本案第三人的工商登记地址。原告委托代理人购买了“W-2063D全效塑肌仪”（即本案被诉侵权产品）一个，并取得佛山市南海唯创美容仪器有限公司的产品宣传资料一份。同年4月13日，原告以该公证书、被诉侵权产品实物及产品宣传资料等为证据资料，以第三人未经许可生产、销售、许诺销售侵害其涉案专利权的产品为由，请求被告处理。被告受理后，于2015年4月21日派员到第三人公司现场勘验检查，发现被诉侵权产品“W-2063D全效塑肌仪”1000个，被告对现场进行拍照并取样1个。
2015年5月26日，被告组织原告和第三人对该案进行了口头审理，以勘验取样的产品“W-2063D全效塑肌仪”进行侵权比对。口头审理过程中，原告认为，本案专利评价报告显示Y形设计及圆球状按摩球与现有设计相比具有显著特征，对整体视觉效果具有显著影响，被诉侵权产品与本案专利构成近似，第三人构成侵权。第三人认为，Y字形设计体现的被诉侵权产品的使用及操作功能，该设计普遍存在，而滚轮是被诉侵权的使用功能，故上述相同点不能作为判断被诉侵权产品与本案专利相似的依据。
被告将被诉侵权产品“W-2063D全效塑肌仪”与原告专利相比较，认为被诉侵权产品与本案专利存在以下区别：1.被诉侵权产品把手左端类似心形，本案专利把手左端类似扇形；2.被诉侵权产品把手左端中部有椭圆形内环，环内镶有一个透明的椭圆凸面，本案专利左端中部有带圆角的三角形内环，环内有一个带圆角的三角形曲面。因美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成系惯常设计，可见被诉侵权产品与本案专利在整体视觉效果上有实质性差异。2015年10月10日，被告作出佛知纠字（2015）17号专利侵权纠纷处理决定，认定被诉侵权产品W-2063D全效塑肌仪与本案专利既不相同也不相近似，被诉侵权产品未落入本案专利权的保护范围，依据《中华人民共和国专利法》第六十条和《广东省专利条例》第三十五条的规定，决定第三人不构成侵犯原告专利权，驳回原告的请求。该处理决定书于2015年10月12日送达原告。原告不服，于2015年10月27日提起本案诉讼。
经查，被诉侵权产品为一款美容用滚轮，该产品主要由把手和按摩头组成，整体类似横向的Y字形，把手前端下方左右两侧各有一个圆球形按摩滚轮，滚轮上有均匀分布的六边形图案，六边形图案相互连接形成菱形图案，把手两端粗中间细，把手前端类似心形，其上方中部有一个椭圆形的、透明的内凹部分，把手两端呈向下弯曲状。被诉侵权产品图照片如下：
主视图仰视图左视图
立体图1俯视图右视图
立体图2
庭审比对中，原告认为被诉侵权产品与本案专利整体均是由把手与两个按摩滚轮构成，两个滚轮位于把手前端左右下方，两个按摩滚轮与本案专利相同均是圆球形，滚轮上有均匀分布的六边形图案，把手均呈两端粗中间细尾端呈向下弯曲状，把手上方中部均有一个透明设计的凸出部分，可见，两者在整体构造、把手与滚轮的形状及图案均是相同的，而两者差异不显著。结合本案专利评价报告分析，本案专利与评价报告中列举的10个在先设计相比其显著特征在于把手与滚轮位置关系及滚轮形状图案，而这些设计特征正是本案被诉产品与专利的相同点。因此，两者构成近似设计。被告认为，美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成是由技术功能决定的设计特征，属于现有设计、惯常设计，在认定被诉侵权产品与本案专利是否相同或者近似时不应予以考虑；且被诉侵权产品与本案专利在上述设计各部分的具体形状有较大区别，对二者的整体视觉效果产生显著影响，二者存在显著差异。第三人认为，本案专利大部分属于现有设计，包括滚轮为圆球体形状、整体是Y字形状亦属于现有设计；关于滚轮的位置及滚轮表面的六边形图案，不会引起一般消费者的注意，属于不易被观察到的部位；故被诉侵权产品与本案专利既不相同也不相似。
庭审中，第三人提交了公告号为CN201130416334.4、CN201130162283.7、CN201130033171.1三个外观设计专利的专利授权公告文献拟证明“美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成系现有设计”。原告认为：1.上述证据均不是在行政处理程序中提交的，被告并非依据上述证据作出被诉决定；2.三份公告文献的外观设计与本案专利相比，把手及滚轮的位置存在明显区别，不能证明把手和两个圆球体滚轮为现有设计。被告对上述证据无异议，但确认第三人在行政处理程序中未提交上述证据。
另查明，第三人是有限责任公司，成立于2013年11月7日，注册资本为人民币30万元，经营范围为加工、销售：美容仪器，美容美发用品。
上述事实，有原告的外观设计专利权权利证书，专利权评价报告，（2015）京国立内证字第2862号公证书，被告制作的勘验笔录、口头审理笔录，庭审笔录及被诉侵权产品实物等证据为证。
本院认为，被告是管理专利工作的部门，依据《中华人民共和国专利法》第六十条的规定，有权处理因侵犯专利权引起的纠纷。
根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十一条的规定，外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品相同，均为美容用滚轮，可以进行相同或近似的对比。因此，关于被诉侵权设计是否落入本案专利权保护范围的问题，具体涉及以下几个问题：
首先，关于被告认定“美容用滚轮由把手和两个圆球体滚轮组成系惯常设计”是否成立的问题。惯常设计为现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计，虽然当提到美容用滚轮类产品时，一般消费者虽然能立即想到有手持部分、滚轮等结构，但显然无法立即想到本案专利的Y字形把手及圆球体滚轮的设计，对该领域的一般消费者而言会重点关注此类产品的整体造型、把手和滚轮的造型、滚轮的数量，上述关注点也恰恰是此类产品的设计空间。故被告主张上述设计特征属于惯常设计依据不足，本院不予支持。关于被告提出把手及滚轮是由产品功能性决定的设计特征的问题。由产品功能决定的设计特征是指实现产品功能的有限或唯一的设计。美容用滚轮作为美容类产品，其设计肯定要考虑按摩、手持等功能，但在满足上述功能的情况下，把手及滚轮的设计包括其整体造型、两者的连接方式、两者的装饰图案、滚轮的数量等方面仍具有较大的设计空间，并非由其实用功能所唯一决定。把手及滚轮的造型作为此类产品的重要设计部分，足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。故，被告上述抗辩依据不足，本院不予支持。
其次，关于被诉侵权设计与涉案专利是否相同或近似的问题。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。上述解释第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。将被诉侵权设计与涉案专利相比，两者的相同之处在于：1.两者整体形状及结构相同，两者均由把手和按摩头组成，整体类似横向的Y字形，把手前端下方左右两侧各有一个按摩滚轮；2.两者的滚轮形状及图案相同，两者均为圆球形，球面上有均匀分布的六边形图案，六边形图案相互连接形成菱形图案；3.两者把手的整体结构及形状相同，两者的把手均为两端粗中间细，把手上方中部有一个透明的内凹部分，把手两端呈向下弯曲状。两者的不同之处在于：1.被诉侵权产品把手前端类似心形，本案专利把手前端类似扇形；2.被诉侵权产品把手上方中部透明的内凹部分呈椭圆形，本案专利的透明内凹部分为带圆角的三角形。被诉侵权设计与本案专利的差异对于整体视觉效果的影响是局部的、细微的，对于美容用滚轮类产品而言，按摩滚轮、把手等部位均为一般消费者容易关注的部位，而两者的整体形状及结构相同，滚轮及把手的形状，尤其是滚轮与把手连接的位置及滚轮上的图案等设计均相同，因此，以一般消费者的知识水平与认知能力判断，两者的不同点不足以将被诉侵权设计与本案专利区别开来，难以认为被诉侵权设计与本案专利在整体视觉效果上存在实质性差异，故应当认定二者构成近似，被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围。
综上所述，被诉侵权设计与本案专利构成近似设计，被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围，故被告作出的被诉处理决定认定第三人不构成侵权的主要证据不足，依法应予撤销。原告的起诉意见成立，应予支持。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项的规定，判决如下：
撤销被告佛山市知识产权局作出佛知纠字（2015）第17号专利侵权纠纷处理决定，由被告佛山市知识产权局重新做出具体行政行为。
本案案件受理费人民币100元，由被告佛山市知识产权局负担。
如不服本判决，原告可在判决书送达之日起三十日内，被告、第三人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
审 判 长 彭 盎
人民陪审员 黎筱敏
人民陪审员 曾淑仪
二〇一六年六月十三日
法官 助理 陈晓兰
书 记 员 伦志咏