中华人民共和国上海市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）沪一中民五(知)终字第242号
上诉人（原审原告）扬州金福工贸有限公司。法定代表人陈*，总经理。委托代理人程伟，上海汉世律师事务所律师。委托代理人卫魁，上海汉世律师事务所律师。上诉人（原审被告）宝洁（加拿大）商业服务公司（PROCTER&GAMBLEBUSINESSSERVICESCANADACOMPANY;）。授权代表人塔拉*），助理主任。委托代理人李娜，北京市中咨律师事务所律师。委托代理人陈学民，北京市中咨律师事务所律师。上诉人扬州金福工贸有限公司（以下简称金福公司）因与宝洁（加拿大）商业服务公司（以下简称宝洁公司）确认不侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第94号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年11月18日受理后，依法组成合议庭，于2015年2月5日公开开庭审理了本案。上诉人金福公司的原委托代理人孟湛，上诉人宝洁公司的委托代理人李娜到庭参加了庭审，现已审理终结。金福公司诉称：其于2013年4月20日出口美国牙刷403,776把。上海海关于2013年5月23日出具《扣留（封存）决定书》，显示金福公司的牙刷包装上“COMPARETOOral-B”的语句涉嫌侵犯宝洁公司“Oral-B”商标专用权（海关备案号T2010-19804），故海关决定扣留金福公司出口的牙刷。上海海关于2013年6月28日出具《关于尽快办理海关放行手续的通知》，通知显示宝洁公司向海关撤回之前提交的扣货申请，故海关决定对金福公司出口货物解除扣留。在金福公司货物被扣留的整个过程当中，金福公司共耗费人民币185,621元（以下币种相同），包括高额的堆场费、仓储费、装货运费。宝洁公司向海关提交扣货申请导致金福公司货物被海关扣留，并造成金福公司经济损失。宝洁公司未依法就商标侵权向法院提起诉讼，对金福公司的进出口业务造成影响。金福公司遂诉至原审法院，请求：1、确认金福公司对“Oral-B”文字的使用行为未侵犯宝洁公司的注册商标权；2、请求宝洁公司承担货物被扣留产生的费用、损失人民币185,621元；3、诉讼费由宝洁公司负担。宝洁公司辩称：1、金福公司因向美国出口的牙刷上突出使用“Oral-B”字样的行为违反了2001年修正的《中华人民共和国商标法》的规定，侵犯了宝洁公司的商标专用权。宝洁公司早在1999年就注册了“Oral-B”商标，核定使用的商品为第21类的牙刷，该商标目前仍在有效期内。同时，宝洁公司还是VITALIZER商标的所有人。从金福公司自己提供的照片可见金福公司在其生产的牙刷产品上使用了“COMPARETOOral-
BVITALIZER”。金福公司将“COMPARETO”放在第一行“Oral-
BVITALIZER”放在第二行，在事实上突出使用了“Oral-B”、“VITALIZER”。2、金福公司主张的损失不存在，其提交的费用清单和发票所显示的费用均发生在上海海关对其货物放行之后，金福公司该主张没有事实依据。原审法院经审理查明：金福公司于1999年3月24日注册成立，经营范围为金属材料、化工原料、百货等批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，注册资本50万元。宝洁公司是一家世界知名的日化企业。2000年11月7日，宝洁公司从吉列加拿大公司口腔-
B研究所（ORAL-
BLABORATORIES,ADIVISIONOFGILLETTECANADAINC）受让“Oral-B”商标（注册号1290627），核定使用商品第21类的牙刷。2009年该商标到期后，宝洁公司又续展商标至2019年7月6日。2009年，宝洁公司注册了“VITALIZER”商标（注册号4773679），核定使用商品第21类的牙刷、牙线等。2010年11月24日，宝洁公司向中华人民共和国海关总署申请对Oral-
B注册商标进行知识产权保护备案。联系单位为宝洁（中国）有限公司。2013年4月20日，金福公司向上海海关报关出口牙刷等。报关单显示，运抵国为美国，品名为牙刷，数量1,138,320把，总价115,331.48美元。2013年5月23日，上海海关出具沪关知字第(2013)第70号《扣留（封存）决定书》，因金福公司出口美国的牙刷（报关单号***，数量403，776把），涉嫌侵犯宝洁公司“Oral-B��商标专用权（海关备案号T2010-19804）。根据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》第十六条，海关决定扣留金福公司出口的牙刷。扣留期限一年，自扣留之日起算。在货物被扣留期间，金福公司认为海关扣留的上述货物未侵犯宝洁公司商标专用权的，根据上述条例十八条的规定，应当向海关提出书面说明并附送相关证据。当事人不服本扣留（封存）决定，依照《中华人民共和国行政复议法》第九条、第十二条，《中华人民共和国行政法诉讼法》第三十九条规定，可自本决定书送达之日起60天内向海关总署申请行政复议，或自本决定书送达之日起3个月内，向上海市第二中级人民法院起诉。金福公司未提起行政复议或行政诉讼。从金福公司提交的四支装牙刷的塑料包装正面顶部，左面印有“FAMILYwellnessTM”商标、右边印有“COMPARETOOral-B？VITALIZER？”，COMPARETOOral-B？在一行，VITALIZER？在Oral-B？的下方。塑料包装的背面顶部印有“FAMILYwellnessTM”商标，中间偏下位置印有一句英文“这个产品不是由Oral-
B实验室，Oral-B？和VITALIZER？注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造，参阅FAMILYDOLLAR.COM。”金福公司另提交一种两支装牙刷照片，牙刷塑料包装的正面中间突起部分印有“FAMILYwellnessTM”商标，牙刷颈部正面左侧包装上印有“COMPARETOOral-B？”。塑料包装的背面的中间靠左印有“这个产品不是由ORALL-
B实验室，Oral-B？注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造。��海关给法院的牙刷照片显示，一种两支装牙刷的塑料包装的正面中间突起部分印有“FAMILYwellnessTM”商标，牙刷颈部正面左侧包装上印有“COMPARETOOral-B？Glide？”。塑料包装的背面的中间靠左印有“这个产品不是由Oral-
B实验室，Oral-B？和AdvantageGlide？注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造。”另有一款包装的照片显示，牙刷颈部正面左侧印有“COMPARETOOral-B？VITALIZER？”，“COMPARETO”在上面“Oral-B？VITALIZER？”在下面，但照片未见牙刷正面全部和背部。金福公司向海关提交了装箱单和发票，显示该笔货物买方为美国的T*公司。2013年6月17日，宝洁（中国）有限公司向上海海关发了两份文件：《关于撤回海关保护的申请书》和《关于撤回海关保护申请的情况说明》。申请书的内容为：上海海关2013年5月29日《关于进一步确认知识产权侵权状况通知书》已经收悉。经宝洁公司（美国）总部核查，证实以下情况：1、该票货物的境外收货人确实为美国的T*公司，金福公司系根据其委托生产并出口该批牙刷产品；2、按照美国相关法律，销售商在自己的产品上使用“COMPARETO---”等字样并不违反美国禁止性法律规定。有鉴于此，宝洁公司（美国）总部经与T*公司协商达成和解（具体内容宝洁（中国）公司尚无法知悉）。根据宝洁公司（美国）总部的指示，特申请撤回于2013年4月25日就本案提交的《扣留侵权嫌疑货物申请书》，即不再就本案主张商标侵权。《情况说明》的内容为：宝洁公司是Oral-
B商标的所有人，并且宝洁公司和宝洁（中国）公司均为宝洁公司（美国）的全资子公司。作为法律上的商标持���人，宝洁公司知晓并同意宝洁公司（美国）就本案作出的和解决定。宝洁公司（美国）同时声明：撤回保护申请仅仅是双方就本案达成的谅解，并不意味宝洁承认该批货物所使用的“COMPARETOOral-B？---”字样不违反中国商标法、反不正当竞争法及相关法律的规定。宝洁公司保留对今后的类似行为在法律上予以制止的权利。2013年6月28日，上海海关向金福公司发出《关于尽快办理海关放行手续的通知》。内容为：4月20日，金福公司以一般贸易方式向海关申报出口美国一批牙刷，经查实际出口货物中标有“Oral-B”字样的牙刷403,776把。对于上述货物，“Oral-B”商标权利人宝洁公司认为属于侵犯其商标权的货物，并向海关申请采取知识产权保护措施，应权利人申请将上述货物扣留。近日，宝洁公司向海关申请撤回之前提交的扣货申请。根据《中华人民共和国海关知识产权保���条例》第二十四条第五项之规定，决定对上述货物解除扣留。此后，海关已多次通知金福公司办理解扣手续提货，但至今无人持书面材料前来。请金福公司尽快派人持有效书面材料来海关办理货物的海关放行手续。逾期不办产生的法律责任由金福公司自行承担。2013年7月5日，上海*神国际物流有限公司（*神仓库）向金福公司出具了19,949元的仓储费发票。2013年7月4日、7月18日、西安*捷国际货运代理有限公司上海分公司分别向金福公司开出了一张89,203元和一张2,255元的代理运费的发票。西安*捷国际货运代理有限公司上海分公司出具了一份情况说明，说明收取89,203元和一张2,255元费用的具体内容。2013年7月25日，扬州市*涯货物运输有限公司向金福公司开出一张4,500元的运费发票，金福公司称系涉案货物从上海运回扬州的费用。原审法院认为：本案系涉外商标侵权纠纷案件��按照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》知识产权的侵权责任，使用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。金福公司、宝洁公司选择中华人民共和国的法律，因此本案适用中华人民共和国的法律处理本案的纠纷。根据最高人民法院法释[2014]4号《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，除该司法解释另行规定外，商标法修改决定2014年5月1日施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定。本案被诉商标侵权行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）。一、金福公司出口的商品是否属于涉外定牌加工商品本院认为，涉外定牌加工是国际加工贸易中的���种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定标识贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，金福公司出口的牙刷包装系由T*公司来样要求印刷，即印有“FAMILYwellnessTM”商标，亦印有“COMPARETOOral-B？”或“COMPARETOOral-B？Glide？”、“COMPARETOOral-B？VITALIZER？”。金福公司按约将其加工生产的牙刷出口销售至美国。宝洁公司美国总部在给上海海关的文件中承认：1、该票货物的境外收货人确实为美国的T*公司，金福公司系根据其委托生产并出口该批牙刷产品；2、按照美国相关法律，销售商在自己的产品上使用“COMPARETO---”等字样并不违反美国禁止性法律规定。由此可见，金福公司出口的商品性质应为涉外贴牌加工商品。二、金福公司出口的商品是否构成商标侵权根据我国《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注���人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。涉案“COMPARETOOral-B？”与金福公司的Oral-
B商标相同，与涉案注册商标核定使用的商品一致，故判定金福公司的行为是否构成商标侵权的前提为金福公司是否实施了“使用商标”行为，即金福公司出口商品上的“COMPARETOOral-B？”是否属于商标法意义上的商标使用。我国《商标法》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”由此可见，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基���功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此，对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。就本案而言，首先，涉案产品上贴附“COMPARETOOral-B？”的行为形式上虽由国内加工方实施，但实质上真正的使用者为境外委托方。其次，由于涉案牙刷被海关扣留时尚处于出口环节，即尚未面对商品的消费者。同时，涉案的牙刷均销往美国，无证据证明牙刷在我国境内还存在销售的事实，故“COMPARETOOral-B？”不可能在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点决定了涉案牙刷是否会因贴附“COMPARETOOral-B？”商标而在美国境内造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。金福公司的贴牌加工��口行为并非我国商标法意义上的商标使用行为，因此原审法院确认金福公司出口的商品上“COMPARETOOral-B？”不侵犯宝洁公司在我国注册的Oral-
B商标专用权。同时，在此情况下，按中国商标法讨论牙刷包装上“COMPARETOOral-B？”是否突出使用“Oral-B”或“VITALIZER”商标已无意义。三、宝洁公司是否需要对金福公司的损失进行赔偿金福公司不侵权并不能得出宝洁公司对金福公司应当赔偿的结论，金福公司仍需证明宝洁公司侵害金福公司的财产权，才可获得赔偿。宝洁公司向海关申请商标备案保护以及宝洁公司针对金福公司该次出口行为向海关申请采取知识产权保护措施，是依据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》（以下简称《海关保护条例》）的相关规定。原审法院认为，宝洁公司的行为是作为商标权利人依据法律的维权行为，其主观上不存在过错。毕竟，在金福公司出口的牙刷上出现与宝洁公司在相同商品上注册的Oral-
B商标完全相同的文字。宝洁公司对于金福公司出口牙刷的收货人的真实性、是否是收货人要求金福公司按其要求加工等需要核实以及“COMPARETOOral-B？”是否侵权进行法律评估。在海关做出扣留货物决定后，宝洁公司主动联系货物的收货人核实情况，与收货人达成和解协议，在一个月左右的时间主动撤回了海关保护的申请。宝洁公司不存在拖延或不配合海关调查的行为，因此，在货物被扣留调查期间，宝洁公司不存在过错。按照一般侵权行为规则，宝洁公司无需承担侵权责任。同时，上述海关保护条例也没有明确规定，权利人申请海关知识产权保护措施是无过错的特殊侵权行为。《海关保护条例》第十四条规定，权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提供担保，用于赔偿可能因申请不当给收��人、发货人造成的损失，以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置费用。从“申请不当”一词可以认为，权利人应该存在过错的情况下才向收货人、发货人负赔偿责任。而海关扣留后的仓储、保管、处置费用应由海关要求权利人支付或从权利人的担保扣除，该部分费用的支付应该属于行政机关的权利范围，不应由法院在民事案件中处理。因此，原审法院认为，宝洁公司的行为不构成侵权，不承担赔偿责任。据此，原审法院依照《商标法》第八条、第五十二条第（一）项、《海关保护条例》第十二条、第十四条、以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、确认金福公司于2013年4月20日向上海海关报关出口牙刷包装中的“COMPARETOOral-B？”字样不侵犯宝洁公司在中华人民共和国注册的“Oral-B”商标专用权。二、驳回金福公司其他诉讼请求。案件受理费人民币4,012元，由上诉人金福公司负担3,212元，由上诉人宝洁公司负担800元.原审判决后，金福公司、宝洁公司均不服，提起上诉。金福公司请求撤销原审判决第二项，改判宝洁公司赔偿金福公司因货物被扣留而产生的费用、损失共计185,621元。主要理由是：宝洁公司向海关申请扣押涉案货物存在过错，该错误扣押给金福公司造成经济损失，原审法院对该节事实未予以认定，且适用法律错误。宝洁公司答辩称：金福公司所谓损失与本案不具有关联性，亦无法证明系因宝洁公司申请扣押导致，故原审法院对该赔偿请求未予以支持，适用法律正确。宝洁公司请求撤销原审判决，驳回金福公司的原审全部诉讼请求。其上诉理由是：金福公司的出口行为属于商标使用行为，符合商标侵权的构成要件，侵犯了宝洁公司享有的注册商标专用权。金福公司答辩称���其出口商品系涉外定牌加工，未在国内销售，不属于商标法上的商标使用行为，不会导致消费者的混淆和误认，故不构成侵权。二审期间，金福公司向本院提交该公司书面证明及英文电子邮件各一份，以证明宝洁公司实际未与金福公司的境外委托人T*公司达成和解，故宝洁公司向海关申请扣押属于申请不当，应承担赔偿责任。宝洁公司对上述证据的真实性不予确认。本院认为，电子邮件系英文件，未进行翻译，亦未公证认证，不符合证据要求；金福公司出具的书面证明属于当事人陈述，无其他证据印证，故本院对上述证据均不予确认。宝洁公司在二审期间未提交新的证据。经审理查明：原审查明的事实属实，本院予以确认。本院认为：本案系涉外商标侵权纠纷案件，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》以及《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》的规定，本案应适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）。本案中，宝洁公司系“Oral-B”商标的注册商标专用权人，其对该注册商标享有的合法权利应受商标法的保护，故本案双方的争议焦点在于：一、金福公司出口的货物是否构成商标侵权；二、宝洁公司申请海关保护措施是否存在过错；三、宝洁公司是否应对金福公司的损失承担赔偿责任。本院评析如下：一、金福公司出口的货物是否构成商标侵权宝洁公司主张，金福公司的出口行为属于商标使用行为，符合商标侵权的构成要件，侵犯了宝洁公司享有的注册商标专用权。本院认为，根据《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。现金福公司出口牙刷上贴附的被控侵权标识与宝洁公司的注册商标“Oral-B”相同，且与该注册商标核定使用的商品一致，故金福公司是否实施了使用行为是判定其构成商标侵权与否的要件。商标是一种用于商品上或者服务中的特定标记，消费者通过这种标记，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能，也是商标权利人使用商标的本意所在。本案中，首先，根据宝洁公司向海关发出的《关于撤回海关保护的申请书》的记载，涉案牙刷上贴附被控侵权标识的行为虽在我国境内实施，并由金福公司报关出口，但系金福公司接受美国T*公司的委托所为，该商品真正的使用者为境外委托方。其次，涉案牙刷被海关扣留时处于出口环节，尚未面对商品消费者，且该些牙刷均销往我国境外，宝洁公司无证据证明��在我国境内进入流通领域的事实，故被控侵权标识不可能在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点决定了涉案牙刷是否会因贴附被控侵权标识而在美国境内造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。因此，金福公司出口贴附被控侵权标识的牙刷的行为并非我国商标法意义上的商标使用行为。宝洁公司关于金福公司构成商标侵权的主张，于法无据，本院不予支持。二、宝洁公司申请海关保护措施是否存在过错金福公司主张，宝洁公司向海关申请扣押涉案货物存在过错，宝洁（中国）有限公司向海关出具的《关于撤回海关保护的申请书》中所述宝洁公司（美国）总部与T*公司达成和解一事，实际并不存在。本院认为，首先，宝洁公司作为“Oral-B”商标的注册商标专用权人，已向海关就“Oral-B”注册商标专用权申请了知识产权备案，���有权依照《海关保护条例》的相关规定，对具有侵权嫌疑的即将出口的货物，向出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。因此，宝洁公司就金福公司报关出口的贴附了被控侵权标识的货物申请海关扣留的行为，具有法律依据，其主观上未见滥用知识产权海关保护措施的意图。其次，涉案货物被扣留后，上海海关于2013年5月23日向金福公司发出《扣留（封存）决定书》。同年5月29日，向宝洁（中国）有限公司（知识产权备案申请的联系单位）发出《关于进一步确认知识产权侵权状况通知书》。同年6月17日，宝洁（中国）有限公司以经宝洁公司（美国）总部核实，金福公司系受T*公司委托生产、出口侵权嫌疑货物，宝洁公司（美国）总部已经与T*公司达成谅解为由，向海关撤回《扣留侵权嫌疑货物申请书》，并表示不再主张商标侵权。本院认为，宝洁公司（美国）总部核实相关情况客观上需要花费一定时间，现自海关要求确认侵权状况到宝洁（中国）有限公司撤回海关保护，用时近20日尚属合理范畴。宝洁（中国）有限公司积极履行确认侵权状况的义务，不存在懈怠之情，亦无过错可言。再次，金福公司虽然主张宝洁公司（美国）总部与T*公司实际未达成和解，但如前所述，金福公司对此未能提交可资采信的证据予以证实。综上所述，金福公司关于宝洁公司向海关申请扣押涉案货物存在过错的主张，与事实不符，本院不予支持。三、宝洁公司是否应对金福公司的损失承担赔偿责任。金福公司主张，宝洁公司因其错误扣押行为应当赔偿经济损失共计185,621元。其中包括仓储费19,949元、代理运费91,458元、运费4,500元以及住宿费、交通费、餐饮费和律师费。本院认为，《海关保护条例》第十四条规定，知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提供担保，用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置费用。“申请不当”意指过错责任，宝洁公司向海关申请扣押涉案货物本身不存在过错，金福公司有关损失的主张缺乏依据。至于担保用于支付仓储费的部分，本案二审期间，宝洁公司书面确认其自愿支付仓储费19,949元，于法不悖，本院予以准许。综上所述，原审判决认定事实清楚，程序合法。鉴于上诉人宝洁公司自愿支付涉案仓储费，本院对原审判决作相应变动。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第94号民事判决第一项；二、撤销上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第94号民事判决第二项；三、上诉人宝���（加拿大）商业服务公司于本判决生效之日起10日内向上诉人扬州金福工贸有限公司支付人民币19,949元；四、驳回上诉人扬州金福工贸有限公司的原审其余诉讼请求。上诉人宝洁（加拿大）商业服务公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费人民币4,812元，由上诉人扬州金福工贸有限公司负担4,012元，由上诉人宝洁（加拿大）商业服务公司负担800元。本判决为终审判决。
审 判 长 胡震远
代理审判员 桂 佳
代理审判员 胡 瑜
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 谭 尚
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：……（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；……