中华人民共和国
上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）浦民三(知)初字第721号
原告丁邦，男，1953年12月8日生，汉族，住上海市浦东新区。
原告上海赛金生物医药有限公司，住所地上海市浦东新区。
法定代表人丁邦，董事长。
上述两原告之共同委托代理人崔庆玮，国浩律师(上海)事务所律师。
上述两原告之共同委托代理人方诗龙，国浩律师(上海)事务所律师。
被告美国新基医药公司(CelgeneCorporation)，住所地美国新泽西州萨米特城莫里斯大道86号。
委托代理人周清华，广东华进律师事务所律师。
委托代理人潘华章，广东华进律师事务所律师。
原告丁邦、上海赛金生物医药有限公司(以下简称赛金公司)与被告美国新基医药公司(CelgeneCorporation)(以下简称新基公司)确认不侵害知识产权纠纷一案，本院于2013年9月29日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员杜灵燕、人民陪审员曹璐、人民陪审员张蓓莉组成合议庭，于2014年7月11日公开开庭进行了审理。原告丁邦、赛金公司的委托代理人方诗龙，被告新基公司的委托代理人周清华、潘华章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告丁邦、赛金公司诉称：原告丁邦于2000年7月注册了域名“celgenpharm.com”(以下简称涉案域名)，域名中的“celgen”取自原告赛金公司中文字号“赛金”的谐音，“pharm”为医药的通用英文名称。丁邦系原告赛金公司的实际控制人和法定代表人，其注册涉案域名即用于赛金公司使用。赛金公司随后于同年11月成立。自公司成立日起，丁邦即许可公司使用涉案域名至今。在赛金公司向工商部门提交的《名称预先核准申请书》、《外商投资企业登记申请书》等材料中均将“ShanghaiCelgenBio-
PharmaceuticalCo.Ltd”作为公司的英文名称。赛金公司亦于2007年12月对使用该域名的网站“www.celgenpharm.com”(以下简称涉案网站)进行了ICP备案。
长期以来，原告赛金公司投入了大量的财力、物力对涉案网站进行了广泛宣传，在公司网站、手册、产品介绍、药品外包装盒、使用说明书等均印有涉案网站的网址。涉案域名已具有了极高的知名度。一直以来，被告对原告注册、使用涉案域名并不持有异议。伴随着原告赛金公司的发展和壮大，被告却自2012年起采用多次向原告发送律师函，要求原告停止使用并修改英文名称，转让涉案域名等方式不断干扰原告的生产经营。被告甚至于2013年5月向世界知识产权组织仲裁与调解中心(以下简称WIPO)提出投诉，要求裁决将涉案域名转让给其所有。因送达原因，原告未能参与域名仲裁程序。WIPO于2013年9月作出裁决，将涉案域名由原告丁邦转让给被告。该裁决明显错误，严重侵犯了两原告的权益，原告丁邦所注册的域名并不侵犯被告的任何在先权利。鉴于WIPO的裁决即将发生效力，为了制止该侵权威胁，特向法院起诉，要求法院确认涉案域名归两原告所有。
被告新基公司辩称：涉案域名侵犯了被告对其企业字号、注册商标、域名所享有的合法权益，违反《民法通则》的诚信原则和《反不正当竞争法》第二条的规定。原告丁邦对其注册的域名不具有在先合法权利，其注册行为具有恶意。WIPO对涉案域名作出的裁决认定事实清楚，应当维持。
原告丁邦、赛金公司提供了如下证据材料：
1、WHOIS及工信部备案查询结果、域名共有协议。证明涉案域名注册于2000年7月29日，涉案网站已于2007年12月19日进行了备案，涉案域名现由两原告共有；
2、名称预先核准申请书、外商投资企业登记申请书、合资合同、公司章程。证明原告英文字号“celgen”于2000年8月已经确定，与中文字号“赛金”谐音，原告域名使用“celgenpharm”有正当合法来源；
3、原告赛金公司的网站介绍、公司及“强克”产品宣传册、药品使用说明书、药品外包装盒。证明涉案域名经过长期使用和广泛宣传，已具有很高的知名度；
4、上海年鉴中就原告赛金公司成立情况的介绍。证明原告赛金公司成立时间早、影响大；
5、药品注册批件(涉及“强克”及其他药品)、“强克”药品的GMP证书。证明原告赛金公司是中国首批、上海第一家通过新GMP认证的公司，公司还在研发其他药品，在行业内具有一定的影响力；
6、禽流感(SARS)疫苗项目计划任务书、荣誉证书、《中国医药报》对原告赛金公司的报道。证明原告赛金公司的科研实力和知名度；
7、被告向两原告发送的函件及律师函、被告向WIPO递交的域名投诉函、WIPO就涉案域名出具的裁决。证明被告干扰了两原告对涉案域名的正当使用，WIPO于2013年9月裁决将涉案域名转给被告，极大地侵犯原告的权益；
8、被告商标查询记录。证明被告商标注册于2006年，晚于原告域名注册时间。
经庭审质证，被告对证据2及证据1中的查询结果真实性无异议，但认为原告赛金公司的设立时间晚于域名注册时间，公司的英文名称与涉案域名的名称完全不同，不能证明原告注册涉案域名具有合法来源。ICP备案记录也只能证明原告赛金公司自涉案网站备案之日后才开始使用涉案域名。对证据1中的共有协议认为此系两原告为了本次诉讼而签署，域名的注册人和持有者只能归一人；对证据3中网站内容的真实性无异议，其余证据系原告赛金公司单方面形成的材料，真实性由法院认定。这些材料的形成时间都无法确定，不能达到原告的证明目的；对证据4至证据6的真实性均无异议，但与本案无关，不能达到原告的证明目的；对证据7的真实性无异议，WIPO的裁决在程序和实体上符合相关法律规定；对证据8的真实性无异议，该商标为被告在中国注册的商标之一。
本院对原告提供的证据均予以确认。就证据1中的共有协议，涉案域名虽然注册在原告丁邦一人名下，但当事人可以自由处分属于自己的权益，现两原告协议将涉案域名归两原告共有，与法不悖，本院予以准许；证据3中的网站内容能够证明网站在正常运营中。其余证据均无形成时间，但相关材料均涉及“强克”产品，该产品获GMP证书可以对外生产销售的时间为2011年9月，本院以该日为基准日确认上述与“强克”产品相关的材料形成时间至少在2011年9月之后；证据4-6客观证明了公司运营情况，本院予以确认。
被告新基公司提供了如下证据材料：
1、被告公司设立证明。证明被告于1986年4月17日登记成立，并持续经营至今；
2、被告的美国代表律师出具的宣誓声明及翻译件。证明被告是一家致力于药物产品的探索、开发以及商业化的全球性生物制药企业，目前市值420亿美元，2013年营业额超过64亿美元。自1986年起被告即使用“celgene”商标至今；
3、纳斯达克官网网页资料及翻译件。证明被告至少在1989年12月31日以后在美国纳斯达克有发行股票的记录，在同行业内具有极高的知名度；
4、被告1998年及1999年年度报告打印件(英文件，无翻译件)。证明被告1998及1999年度的经营情况，年报封面和正文中都使用了celgene商标图案，公众通过查阅该年报，必然知晓被告企业字号和商标；
5、2013年美国血液学年会亚洲精选汇编论坛资料复印件。证明被告参加2013年3月在上海国际会议中心举办的“美国血液学年会亚洲精选汇编论坛”，并推荐所生产的“瑞复美”等产品；
6、被告域名的注册查询情况证明、(2014)粤广广州第091997号公证书及网页内容。证明被告先后于1996年6月27日、2005年6月14日注册了celgene.com及celgene.cn域名，并使用上述域名至今；
7、美国商标注册证明及翻译件。证明被告早在1986年12月就开始使用并最早于2000年8月注册了“celgene”系列商标，注册类别均包括第5类医药制剂；
8、中国商标注册证。证明自2009年11月起，被告先后在第5类“医药制剂”上注册了“celgene”及图、新基文字商标；
9、被告在全球各地注册商标统计表。证明自1987年至今，被告在美国、欧洲、澳洲、中国大陆、台湾等国家和地区注册了包括“celgene”在内的多个商标；
10、企业法人营业执照副本及工商登记信息查询。证明自2009年起，被告通过关联公司先后在上海、北京、广州设立了外商独资公司，开展医药信息及技术咨询等业务。原告行为影响了被告在中国的产品销售、服务，造成中国消费者对原、被告产品产生混淆；
11、从生物通网站调取的原告公司简介。证明截止2000年，原告丁邦在康达中心至少已工作7年；
12、律师函及翻译件。证明自2008年起，被告就原告在公司英文字号中使用与“celgene”相近似的字母及抢注域名事宜，先后四次向原告发函要求停止侵权。
经庭审质证，原告对被告提供的证据1、8、10-12的真实性无异议，本院予以确认；对证据4、5、9的真实性不予确认，鉴于这些证据或由被告自制、或为复印件，不符合证据的形式要件，本院均不予确认；原告对证据2的真实性有异议，认为该声明只是被告公司律师的自我陈述，并非证据。被告主张美国法律中，律师需对其陈述的内容承担相当严重的法律责任，其宣誓的内容具有法律效力，在没有明确反证的情况下，相关内容应当被法庭采纳。本院认为，根据我国法律，该证据的内容系被告公司律师对其公司相关情况的介绍，在证据的类型上属于证人证言类。证人证言不仅需出庭作证，该证言中的相关内容为对公司经营情况、知名度情况的主观认定，仅凭与被告具有利害关系的公司律师的单方面证词是远远不够的，尚需结合其他证据来相互印证，故对该宣誓声明的内容本院不予确认；原告对证据3的真实性无异议，但只确认被告在1989年12月31日前完成上市，可以公开发行股份，无法确认其于该日之后在纳斯达克上市。本院认为，虽然纳斯达克的官网公布的被告股票走势图能够显示公司在1989年12月31日的股价，但是被告网站对公司发展历程的介绍中明确其系于2005年在纳斯达克上市，鉴于美国证券市场存在多级市场，不排除该日的股票交易系在其他市场上市的可能性。本院采纳原告的质证意见，对该走势图的证明效力不予确认；原告对证据6的真实性无异议，但认为被告两网站的内容系被告自我陈述，不具有证明力。本院认为，被告提供的中文网站内容只是客观陈述了其公司的发展历程，本院予以确认。对其英文网站的内容，因被告未能提供翻译件，本院无法认定；原告对证据7的真实性予以确认，但认为美国对商标首次使用时间的认定采用形式审查，被告尚需对其首次使用时间予以举证。本院对该证据的内容予以确认，该证据中首次使用时间的认定并非本案争议焦点所需，本院不做评判。
基于上述证据及双方当事人在庭审中的陈述，本院确认如下事实：
一、两原告及涉案域名相关情况
1988年2月至1992年2月期间，原告丁邦在美国梅奥诊所从事医疗服务、医药研发工作，还至美国大学进行学习。1994年丁邦在美国加州成立美国康达医学研究中心，并任董事长一职，该中心主营生物医疗技术服务。因业务需要，丁邦自该中心成立后即来往于美国和中国之间。2000年美国康达医学研究中心变更为美国康达自然医学研究中心(以下简称康达中心)。同年7月29日，原告丁邦注册了涉案域名。同年8月，上海医药(集团)总公司与康达中心合作设立原告赛金公司。赛金公司在向工商局递交的企业名称申请书、名称预先核准申请书等相关文件中均将“ShanghaiCelgenBio-
PharmaceuticalCo.Ltd.”作为公司的英文名称。同年11月，原告赛金公司成立，公司注册资本14,000万，经营范围为研究、开发、生产生物医药及人——体细胞治疗肿瘤体外激活载体，销售自产产品。公司设立时原告丁邦担任副董事长等职，现担任公司董事长。2007年12月，原告赛金公司将网站“www.celgenpharm.com”进行了ICP备案。网站中文名称为“赛金生物”，网站的相关内容均为关于原告赛金公司的运作情况，并留有原告赛金公司的联系方式及版权标记。在赛金公司的企业宣传册和一款名为“强克”的产品外包装盒、产品说明书中均留有涉案网站的名称。其中产品说明书载明的核准日期为2011年4月，修订日期为2011年8月。2013年9月24日，两原告签订域名共有协议，协议约定了涉案域名的所有权由两原告共有等内容。
在上海市地方志办公室的网站上将原告赛金公司成立的相关信息录入2001年上海年鉴。2003年4月，原告赛金公司受上海市科学技术委员会委托承担了基因工程SARS蛋白疫苗的研制任务。2011年9月，原告赛金公司就“强克”产品获得了我国药品GMP证书，证书上载有公司的中英文名称。在同年9月16日的《中国医药报》上刊登了原告赛金公司作为上海市第一家通过新版药品GMP认证经验的介绍。2012年5月，原告赛金公司获得2012年中华医学会风湿病学分会发展与研究突出贡献奖。同年8月，原告赛金公司参加了第四届类风湿关节炎国际论坛。
2008年10月至2013年4月，被告就原告赛金公司的英文名称及原告丁邦所注册的域名中含有“celgen”字样，涉嫌侵犯被告商标权及构成不正当竞争的事宜曾四次向两原告发函，要求赛金公司停止使用其英文名称并将涉案域名转让给被告所有。2013年5月，被告就涉案域名以原告丁邦为被投诉人向WIPO递交了投诉书，WIPO在原告丁邦缺席的情况下于同年9月18日出具裁决书，裁决书认为，涉案域名与被告商标构成近似，容易引起混淆；鉴于丁邦未能提供证据证明其合法使用涉案域名，也没有提供理由证明其在业务运营中选择“celgenpharm”一词是正当的。目前也没有迹象表明丁邦因为涉案域名在其商品或服务上善意使用涉案域名而被广泛熟知。虽然涉案域名的注册时间早于被告商标注册时间，但专家组认可援引的证据即被告早在1986年开始就一直使用其商标，并且经过长时间的大量使用，被告及其商标在医药领域享有了广泛的声誉和高度的知名度。因此，WIPO专家组认为被告已提供初步证据证明丁邦对涉案域名不享有权利或合法权益，举证责任应当转移给丁邦，以提供证据来反驳该推定。但是丁邦并未提交相关证据亦未作出答辩。因此WIPO专家组对此作出其认为适当的推论，即被告已初步证明丁邦对涉案域名不享有权利或合法权益，而丁邦未能援引任何证据证明其对涉案域名享有权利或合法权益；就域名是否被恶意注册的问题，专家组认为鉴于被告及其商标广泛的声誉和知名度，很难相信丁邦对被投诉人及其商标事先不知情。丁邦应当解释其为何会选择涉案域名，否则专家组会得出涉案域名是被恶意注册的结论。基于上述主要理由，专家组作出裁决，将涉案域名转移给被告。两原告遂于当月29日向本院提起诉讼。
二、被告企业、商标、域名注册情况
被告于1986年4月在美国登记成立，主要从事相关药品的研制、生产和销售。2009年12月，被告关联公司在国内设立了新基医药信息咨询(上海)有限公司，主要经营范围为医药信息咨询及相关技术咨询。该公司于2011年和2012年分别在北京和广州成立了分公司。
被告就“”、”两个商标标识分别在我国国内注册了四个商标(详见附图)：其中第G837040号商标和第G820013号商标的有效期限均自2006年1月起，两商标均被核定在第5类的用于治疗免疫学功能失调、炎症以及精神功能失调的药用制剂等商品上使用；第XXXXXXX号商标和第XXXXXXX号商标注册有效期限均自2009年12月起，均被核定在第5类的医药制剂上使用。被告还在我国注册了第XXXXXXX号“新基”商标，该商标被核定在第5类的医药制剂上使用，有效期限自2009年11月起。
被告就“”、”两个商标标识在美国亦注册了商标(详见附图)，商标号为第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号，这些商标的注册时间从2000年8月至2012年11月不等，商标首次使用和商业使用时间从1986年12月至1998年9月不等，商标适用范围：用于免疫、炎症及神经系统紊乱的药物制剂等商品。
被告先后于1996年6月27日、2005年6月14日注册了域名“celgene.com”和“celgene.cn”。上述域名用于被告在美国和中国的企业官网使用。根据其中国官网对公司发展历程介绍，公司于1987年8月完成IPO(首次对外公开发行股票)；1998年FDA(美国食品药品监督管理局)批准通过一款用于治疗麻风结节性红斑的药品销售；2000年被告收购一企业，扩大其研发机构；2005年公司在纳斯达克上市。
本院认为：涉案域名虽尚登记在原告丁邦名下，但因被告就涉案域名向WIPO提出投诉，WIPO作出了将涉案域名转让给被告的裁决。故原告丁邦对涉案域名享有的权益已受到影响，若不提起诉讼，涉案域名将产生转移给被告的后果。原告确有必要提起本案诉讼，确认涉案域名并不侵犯被告合法权益，并明确对涉案域名享有的权利。故原告的起诉符合提起确认不侵权诉讼的受理条件，本案纠纷应为确认不侵害知识产权纠纷。
被告现主张涉案域名侵犯了其对商标、字号、域名所享有的权益。鉴于被告企业所在国美国与我国同为《保护工业产权巴黎公约》的成员国，对成员国国民的商标、商号及制止不正当竞争的请求我国应按照本国法律给予保护。
在被告主张的商标中，“新基”与涉案域名从文字构成、读音、组合要素上完全不同，其主张涉案域名侵犯该商标权益的理由显然不成立，本院不再予以评判。本案系就原告注册使用涉案域名而产生的域名纠纷，就域名纠纷案件侵权构成条件的认定，我国《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条已予以明确规定。就本案而言，原告行为需满足以下条件才能认定侵权，即原告域名或其主要部分与被告注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；原告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；原告对该域名的注册、使用具有恶意。本院分别论证如下：
一、涉案域名与被告主张的权益是否近似
涉案域名“celgenpharm.com”中，“com”是通用的域名后缀名，主体部分为“celgenpharm”，其中“pharm”为中文“医药”的通用名称，故域名最具有识别作用的文字为“celgen”。该文字与被告企业字号、商标、域名的主体部分“celgene”相比较，组成要素上仅有一个“e”的区别，读音亦相近，两者构成近似。
二、原告是否对涉案域名不享有权益，也无注册、使用涉案域名的正当理由
原、被告均从事相关药品的研究、开发、生产和销售，系同业竞争者。被告字号、域名、商标中的“celgene”实际上是由“cell”(细胞)的简称和“gene”(基因)两部分组成。对于从事医药行业的企业而言，这两个单词是行业内通用的名称，被告采用简化“cell”后将两者结合的使用方式，显然显著性不强。而对于原告赛金公司而言，公司系外商投资企业，公司设立后在对外经营中确有必要使用英文名称并设立相关网站。鉴于公司的设立、组建确需一定的准备期，丁邦作为公司主要投资者之一的外方董事长，其在公司设立前先以自身名义注册涉案域名，后再将涉案域名交由公司实际使用的做法无可厚非。鉴于公司从事的系生物医药行业，涉案域名和公司英文字号采用行业内的通用单词“cell”和“gene”两者简化后的组合，未尝不可，且该组合的发音也与公司中文字号近似。涉案域名被注册后也投入了商业使用，即用于原告赛金公司的网站，并在赛金公司的产品外包装盒、说明书中均标注了公司的网址，赛金公司经过运营亦已初具规模。故原告主张注册、使用涉案域名的理由合理正当。
三、原告对涉案域名的注册、使用是否具有恶意
鉴于涉案域名的注册时间早于被告商标及部分域名注册时间，因此被告需举证证明在原告丁邦注册涉案域名前其企业字号、商标、域名已达到一定的知名度，从而推断出原告丁邦是在知晓被告字号、商标和域名的情况下仍在国内申请注册了与被告近似的域名，其注册涉案域名时存在主观恶意的结论。
(一)被告对其企业字号知名度的举证
被告提供了美国律师的宣誓书，该宣誓书只是被告国际商标律师对被告公司经营情况的个人陈述，并无相关证据能相互引证，不具备证据的形式要件。被告还提供了其在纳斯达克官网的相关信息，但被告主张的上市时间与其官网自述的上市时间并不一致，且仅凭纳斯达克上市的事实并不能得出被告企业字号必有知名度的结论。至于被告的年度报告亦只是被告的单方陈述，且系英文件，本院不予采纳。而被告参加2013年血液学年会的事实确认与否，因该年会晚于涉案域名注册时间，与本案争议焦点无关。故被告无法举证证明在涉案域名注册前，其企业字号已具有一定的知名度。而且从被告提供的其官网对被告公司发展历程的介绍中显示，在2000年前，被告仅有一款药品获得许可销售，很难让人相信此时的被告在同行业内已具有一定的知名度。
(二)被告对其商标知名度的举证情况
被告美国商标的注册信息显示，被告对其“celgene”商标的最早使用时间为1986年12月，早于涉案域名注册时间。但被告尚需就首次使用商标后至涉案域名注册之前这段时间的商标使用情况进行举证，以证明在涉案域名注册前原告的商标已具有一定的知名度，但被告显然未能完成举证义务。
(三)被告对其域名知名度的举证
被告两处域名分别用于其美国和中国官网使用，虽然美国官网的域名注册时间早于涉案域名，但是被告仍负有对美国官网的知名度进行举证的义务，以证明原告丁邦注册行为的恶意性。鉴于官网知名度通常与企业知名度相联系，而被告未能举证证明在涉案域名注册前其企业字号已具有一定的知名度，其对域名知名度的举证义务也随之不能完成。
就原告对涉案域名的注册、使用是否具有恶意的问题系本案最主要的争议焦点，也是被告举证的主要着力点。经过数次举证期限的延长，本院已给予被告足够的举证期限，然被告仍未就该争议焦点完成举证责任。公司的发展需要经营者的苦心经营和岁月的沉淀，商业机会的获得也是必不可少的。公司的规模和知名度并不是一撮而就的，从默默无闻的小公司成长为全球性的知名公司往往需要一定的年限。即便被告现在是一家市值几百亿美元的知名医药公司，不能否认公司几十年来所经过的发展历程，故不能以被告现在的经营规模和知名度得出被告2000年时即为知名公司的结论。被告仍应当对其2000年时的商标、域名、字号的知名度负有举证义务，显然被告在本案中未能完成。因此，本院无法得出原告丁邦系恶意注册涉案域名的结论。
综上，原告行为并不符合法条规定的认定侵权的构成条件，涉案域名的注册使用并未侵犯被告的相关权益。鉴于涉案域名虽然注册在原告丁邦名下，但实际由原告赛金公司使用并备案在公司名下，故涉案域名实际由两原告共有，现两原告要求法院予以明确，未违反法律规定，本院予以照准。据此，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款之规定，判决如下：
域名“celgenpharm.com”归原告丁邦、上海赛金生物医药有限公司所有。
案件受理费人民币800元，由被告美国新基医药公司(CelgeneCorporation)负担。
如不服本判决，原告可在判决书送达之日起十五日内、被告可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
附图：
被告在国内商标：第G837040和第XXXXXXX号商标：
第G820013和第XXXXXXX号商标：
第XXXXXXX号商标：新基
被告在美国注册商标：第XXXXXXX号和第XXXXXXX号商标：
第XXXXXXX号和第XXXXXXX号商标：
审 判 长 杜灵燕
人民陪审员 曹 璐
人民陪审员 张蓓莉
二〇一四年九月十一日
书 记 员 俞 丹
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国反不正当竞争法》
第二条经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。
本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。
本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。
二、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第五条……
被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的，人民法院可以不认定被告具有恶意。