中华人民共和国最高人民法院
行 政 判 决 书
（2013)行提字第20号
再审申请人(一审原告、二审上诉人)：连耀林。
委托代理人：项军，河北十力律师事务所律师。
被申请人(一审被告、二审被上诉人)：国家知识产权局专利复审委员会。
法定代表人：张茂于,该委员会副主任。
委托代理人：兰琪,该委员会复审员。
委托代理人：程强,该委员会复审员。
再审申请人连耀林因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）专利复审行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2009)高行终字第1395号行政判决和北京市高级人民法院（2012）高行监字第431号驳回再审申请通知,向本院申请再审。本院于2013年5月14日依法作出（2013）知行字第13号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2013年7月31日公开开庭审理了本案。连耀林及其委托代理人项军，专利复审委员会的委托代理人兰琪和程强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
一、二审法院审理查明：本案涉及申请号为03123169.1,名称为“一种防治鼠害的药物组合物”的发明专利申请(以下简称涉案申请)。申请人为连耀林。涉案申请的申请日为2O03年4月24日,公开日为2004年2月4日。
经实质审查,国家知识产权局专利实质审查部门于2006年10月13日以涉案申请权利要求1和说明书的修改不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第三十三条的规定为由驳回了涉案申请。驳回决定所依据的文本为:连耀林于2006年4月24日提交的权利要求第1-2项和说明书第1-4页,以及2003年4月24日提交的说明书摘要。
驳回决定的具体理由是:涉案申请说明书中分别记载了防治鼠害的药物组合物中所含种皮醇浸膏、蛋白毒凝集素和鞣质浸膏的作用,但并未具体公开它们究竟是何种物质,虽然连耀林提交的《中华药海》中记载了种皮醇浸膏、蛋白毒凝集素和煎剂分别具有涉案申请说明中所述的作用,但其并没有明确指出这三种具体制剂唯一对应于具有上述作用的制剂。因此,驳回文本中的下述内容:防治鼠害的药物组合物中含有“种皮醇浸膏”、“蛋白毒凝集素”、“鞣质浸膏”(见权利要求1,说明书第1页第20、21和34行,第2页第1和10行,第3页第30和31行以及实施例1-3)以及说明书发明内容部分关于本发明与现有技术比较所具有的优点中第7点涉及的实验室试验的有关数据(见说明书第2页第22行至第3页第25行),既未明确地记载在原说明书和权利要求书中,也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接导出,因此超出了原权利要求书和说明书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定。
连耀林对上述驳回决定不服,于2007年1月5日向专利复审委员会提出复审请求,同时提交了权利要求书和说明书替换页。修改后的权利要求书与驳回决定针对的权利要求书内容相同。连耀林认为,判断上述“种皮醇浸膏”、“蛋白毒凝集素”和“煎剂”的修改是否具有唯一性,不在于本领域一般技术人员能否知悉和直接推导出来,关键在于本领域一般技术人员对本领域的公知技术是否熟悉。作为防治鼠害领域的技术人员,根据所掌握的本领域常识,能够根据涉案申请说明书中记载的种皮醇浸膏、蛋白毒凝集素和鞣质浸膏的理化性能,直接获得并知晓其分别是指种皮醇浸膏、蛋白毒凝集素和煎剂。在有关防治鼠害的研究领域中,没有其它物质有此作用,相关的现有公开技术资料和文献也多有记载和报道,参见连耀林提交的《中华药海》,本领域技术人员无需通过创造性的劳动,根据说明书的记载就能实现涉案申请。因此,涉案申请的修改符合专利法第三十三条的规定并且涉案申请公开充分。
经形式审查合格,专利复审委员会于2007年2月13日向连耀林发出复审请求受理通知书,同时向原实质审查部门发出前置审查通知书。原实质审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后,针对上述复审请求,专利复审委员会依法成立合议组对本案进行审理。
2008年4月16日,专利复审委员会向连耀林发出《复审通知书》,指出:新提交的申请文件中的下述修改内容,防治鼠害的药物组合物中含有“种皮醇浸膏”、“蛋白毒凝集素”和“鞣质浸膏”(见修改后的权利要求1,说明书第1页第20、21和34行,第2页第1和10行,第3页第30和31行以及实施例1-3)超出了原说明书和权利要求书记载的范围,涉案申请因而不符合专利法第三十三条的规定。
2008年5月14日,连耀林针对上述《复审通知书》提交了意见陈述书,同时提交了经修改的权利要求书和说明书的全文替换页。修改后的权利要求书如下:
“1、一种防治鼠害的药物组合物,其特征在于,含有诱饵剂、避孕剂、凝血剂和辅料,诱饵剂含有占辅料重量百分比为0.0001-0.0002%麝香,0.010-0.015%香精,0.004-0.007%冰片,0.007-0.012%虫茶素,0.002-0.025%花生油；避孕剂含有占辅料重量百分比为0.06-0.12%棉酚,0.060-0.40%柠檬汁,0.018-0.06%具有抗着床作用的种皮醇浸膏,0.036-0.18%木瓜酶；凝血剂含有占辅料重量百分比为0.06-0.20%能加速红细胞凝集的蛋白毒凝集素,0.03-0.18%能诱发血液凝固的鞣质浸膏,0.12-0.4%仙鹤草素,0.018-0.09%异鼠李黄素,0.06-0.2%戎盐,0.06-0.18%紫草醌,0.018-0.09%合欢甙。
2.如权利要求1所述的防治鼠害的药物组合物,其特征在于,所述辅料是谷类粮食的粉状物。”
专利复审委员会经审查认为:
1.关于审查文本
被诉决定依据的文本是连耀林于2008年5月14日提交的权利要求第1-2项和说明书第1-3页,以及2003年4月24日提交的说明书摘要。
2.关于专利法第三十三条
如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么这种修改就是不允许的。
本案中,连耀林在2008年5月14日答复《复审通知书》时提交的文本中,所作的修改包括以下两方面:(1)将《复审通知书》指出的修改超范围的“种皮醇浸膏”、“蛋白毒凝集素”和“鞣质浸膏”分别修改为“具有抗着床作用的种皮醇浸膏”、“能加速红细胞凝集的蛋白毒凝集素”和“能诱发血液凝固的鞣质浸膏”(参见修改后的权利要求1,说明书第1页第22-23行,第2页倒数第2行-第3页第1行)；(2)将说明书第2页第20行中灭鼠药物的剂量修改为“0.3%以下”；(3)在说明书第1页背景技术部分增加了“中国国家知识产权局于2002年11月6日公开了公开号为CN1377585的发明专利申请,虽然公开了一种雄性不育的灭鼠剂,但须经常性服食才有效果,仍不能很好的解决防治和灭杀的结合问题,也不能从根本上解决鼠害这一全世界面临的重大难题”,在说明书第3页最后一行增加了“后一种方法更适合工业化生产”的描述。
对于上述修改,专利复审委员会认为:(1)根据原申请文件说明书第1页最后1行-第2页第2行以及第2页第10-11行的记载,蛋白毒凝集素能加速红细胞凝集，小血管栓塞，引起呼吸及血管运动中枢麻痹衰竭；鞣质浸膏使血管通透性降低，变细变窄血黏度增高，诱发血液凝固；种皮醇浸膏对母鼠能抗着床，抗垂体促性腺激素及抗绒毛膜促性腺激素的作用。因此，修改后的“具有抗着床作用的种皮醇浸膏”、“能加速红细胞凝集的蛋白毒凝集素”和“能诱发血液凝固的鞣质浸膏”与原申请文件记载的信息一致，《复审通知书》指出的修改超范围的缺陷已经被克服；(2)但是，根据原申请文件说明书第2页第20行的记载，本发明中的各有效灭鼠药物的剂量都在0.4%以下。因此,连耀林将所述剂量修改为“0.3%以下”显然与原申请文件的记载不一致,也不能从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定；(3)原申请文件中并未明确记载三个实施例中哪一个更适合工业化生产,因此，连耀林在说明书最后一行增加的“后一种方法更适合工业化生产”显然在原申请文件中没有记载，也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此，答复《复审通知书》时对说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定。故连耀林于2008年5月14日提交的文本仍然存在修改超范围的问题，不符合专利法第三十三条的规定。
北京市第一中级人民法院一审认为：连耀林在指定期限内进行了修改,提交了新的文本,但是新的文本中“各有效灭鼠药物的剂量都在0.3%以下”及“后一种方法更适合工业化生产”的技术内容在原申请文件中没有记载,也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。故修改后的文本仍然存在修改超范围的问题，不符合专利法第三十三条的规定,故专利复审委员会维持原驳回决定的行为符合法律相关规定。据此，一审法院判决：维持专利复审委员会第15603号决定（以下简称被诉决定）。一审案件受理费100元,由连耀林负担。
连耀林不服上述判决，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么这种修改就是不允许的。连耀林在指定期限内对其申请文件进行了修改,提交了新的文本,但是新的文本中“各有效灭鼠药物的剂量都在0.3%以下”及“后一种方法更适合工业化生产”的技术内容在原申请文件中没有记载,也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。故连耀林修改后的文本仍然存在修改超范围的问题,不符合专利法第三十三条的规定,故专利复审委员会维持原驳回决定的行为符合法律相关规定，判决：驳回上诉,维持一审判决。二审案件受理费人民币100元,由连耀林负担。
连耀林不服二审判决，向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院于2012年8月27日作出（2012）高行监字第431号驳回再审申请通知书，驳回其再审申请。
连耀林申请再审称：一、二审判决认定事实、适用法律均存在错误，程序违法。故请求撤销一、二审判决以及被诉决定；判令专利复审委员会另行组成合议组，按照法定程序重新发出复审通知书并重新作出决定；专利复审委员会承担本案诉讼费。其主要理由是：
1.一、二审判决认定事实错误。（1）说明书第2页第20行灭鼠药物的剂量被修改为“0.3%以下”，是一处笔误。（2）说明书最后一行增加的“后一种方法更适合工业化生产”，也是一处笔误。上述内容的修改均属于文字错误，不涉及专利文件的保护范围，涉案申请保护范围并未因此而扩大，并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。
2.连耀林提交的修改文本已经克服了驳回决定指出的缺陷，二审法院适用专利法实施细则第六十二条第一款属于适用法律错误，应当适用专利法实施细则第六十二条第二款的规定，依法撤销驳回决定。
3.《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第三十一条第二款规定：“复议机关在复议过程中收集和补充的证据，不能作为人民法院维持原具体行政行为的根据”。上述“两处缺陷”是在复审程序中新出现的，属于新收集的证据，不能作为人民法院维持原具体行政行为的根据。
4.一、二审判决对被诉决定违反法定程序的行为不予认定，严重损害了连耀林的合法权利。根据《专利审查指南》第四部分第二章第4·3部分第（2）、（4）项情形之规定：“根据专利法实施细则第六十二条的规定，有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者进行口头审理：（4）需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。”按此规定，在出现第（4）项情形时，专利复审委员会应当再次发出“复审通知书”通知连耀林，给予连耀林陈述意见和修改的机会，但专利复审委员会未能按法定的程序通知连耀林，而是直接引入驳回决定未提出的证据，作出维持原驳回决定的被诉决定，违反了法定程序。
专利复审委员会答辩称：1.连耀林对专利说明书的两处修改不符合专利法第三十三条的规定。连耀林混淆了证据和事实的概念，认为说明书的两处修改属于笔误缺乏事实和法律依据；2.被诉决定已经指出了涉案专利申请不符合专利法第三十三条的规定，专利复审委员会在复审通知书中也已经将专利法第三十三条的规定以及不符合该规定的具体情形告知了连耀林，并给予了其陈述意见和修改的机会；3.涉案申请在最后一次修改后，虽然克服了此前的缺陷，但是仍然存在公开不充分的缺陷，不具有授权前景，同时连耀林对说明书的修改又产生了新的修改超范围缺陷，为了提高审查效率，专利复审委员会以说明书修改超范围为由驳回连耀林的复审请求具有合理性。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，故请求驳回连耀林的再审申请。
本院认为，本案的争议焦点是：1.连耀林对说明书的两处修改是否符合专利法第三十三条规定；2.专利复审委员会在复审中就上述两处修改没有再次发出复审通知书而径行驳回是否违反法定程序；3.涉案申请的授权前景应当如何考虑。
（一）关于连耀林对说明书的两处修改是否符合专利法第三十三条规定的问题
专利法第三十三条的规定，对申请文件的修改不能超出原权利要求书和说明书记载的范围。专利申请人在审查的各个阶段对专利申请文件的修改，不论是对权利要求书的修改还是对说明书和附图的修改都不能超出原权利要求书和说明书记载的范围。如果修改的内容致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请文本记载的信息不同,而且又不能从原申请文本记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么这种修改就不符合专利法第三十三条的规定。连耀林在复审阶段对其申请文件的说明书进行了修改,虽然克服了此前存在的修改超范围的缺陷，但是其新修改的内容即“各有效灭鼠药物的剂量都在0.3%以下”和“后一种方法更适合工业化生产”的技术内容在原申请文本中没有记载,也不能从原申请文本记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，超出了原权利要求书和说明书记载的专利权保护范围，不符合专利法第三十三条的规定，专利复审委员会依据专利法第三十三条认定其修改超范围并无不当。连耀林关于本案应当适用专利法实施细则第六十二条第二款以及其两处修改属于笔误和新证据的主张不能成立，本院不予支持。
(二)关于专利复审委员会在复审中未就上述两处修改再次发出复审通知书而径行驳回是否违反法定程序的问题
听证原则是专利复审程序中的基本原则，虽然专利法、《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利审查指南》未对审查员在复审过程中应当发出几次复审通知书作出具体的硬性规定，但是《专利审查指南（2006年）》第四部分第二章4.3审查方式中明确规定了应当发出复审通知的情形，《专利审查指南（2006年）》第二部分第八章6.1.1驳回申请的条件中也规定了实质审查阶段发出审查意见通知书的情形，可见是否发出复审通知书以及发出几次复审通知书属于审查员自由裁量的范围，应当由审查员依据相关法律法规并根据具体情形决定。
《专利审查指南（2006年）》第四部分第二章4.3审查方式中明确规定：“针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。根据专利法实施细则第六十二条的规定，有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者进行口头审理：(1)复审决定将维持驳回决定。(2)需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。(3)需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。”根据上述规定的第（4）种情形，专利复审委员会以两处新的修改超范围为由驳回连耀林的复审请求，属于引入了驳回决定未提出的理由，应当再次发出复审通知书，给予连耀林再次修改或者陈述理由的机会。据此，专利复审委员会未再次发出复审通知即径行驳回，违反法定程序，应当予以纠正。
（三）关于涉案申请的授权前景应当如何考虑的问题
不管涉案申请是否具有授权前景，专利复审委员会如果引入新的不同理由驳回申请人的复审申请，就应该再给予申请人至少一次陈述意见或者修改的机会，否则就与复审阶段的听证原则相违背，有失公平。如上所述，本案即属于此类情形。因此，涉案申请是否具有授权前景不能作为专利复审委员会径行驳回涉案申请的理由和依据。
综上，专利复审委员会的被诉决定违反法定程序，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项、第六十一条第（三）项和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条的规定，判决如下：
（一）撤销北京市高级人民法院(2009)高行终字第1395号行政判决和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第937号行政判决；
（二）撤销国家知识产权局专利复审委员会第15603号复审请求审查决定；
（三）国家知识产权局专利复审委员会针对涉及申请号为03123169.1,名称为“一种防治鼠害的药物组合物”的发明专利申请的复审请求重新作出决定。
一审、二审案件受理费各100元，共计200元，均由国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 王永昌
审 判 员 李 剑
代理审判员 秦元明
二〇一三年十二月七日
书 记 员 周睿隽