中华人民共和国
上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）浦民三（知）初字第659号
原告上海厚睦莱电器科技有限公司，住所地上海市松江区。
法定代表人尚玉苏，董事长。
委托代理人李华文，上海和基律师事务所律师。
委托代理人边立鑫，上海和基律师事务所律师。
被告上海姿莹化妆品销售有限公司，住所地上海市虹口区。
法定代表人任豪君，董事长。
原告上海厚睦莱电器科技有限公司与被告上海姿莹化妆品销售有限公司确认不侵害商标权纠纷一案，原告于2014年7月10日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用普通程序进行审理。被告在法定期间对本案管辖权提出异议，本院于2014年8月25日裁定驳回异议。被告向上海市第一中级人民法院提起上诉，该院于2014年10月11日裁定驳回上诉，维持原裁定。2015年6月8日，本院公开开庭审理了本案，原告委托代理人李华文到庭参加诉讼。被告经本院传票传唤，提交了书面答辩意见，但无正当理由拒不到庭，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。
原告上海厚睦莱电器科技有限公司诉称，原告受美国费特电气公司（FeitElectricCompany，Inc.）委托定牌加工标有“ECOBULB”商标的149，640只节能灯并销往美国，该批节能灯于2013年11月16日向上海外港海关申报出口时，因被告举报该货物侵犯其“EcobulbPlus”商标专用权而被海关暂扣。为按时将该货物出口至美国，原告于2013年12月4日与被告签订协议，并在原告支付被告人民币8万元赔偿款后，该货物才被许可出关。原告认为，原告受美国委托方的委托定牌加工出口委托方享有商标权的产品，涉案货物不在中国境内市场销售，不会对被告产品构成混淆，故原告未侵犯被告的商标专用权。原告与被告签订赔偿协议时误认为自己侵权而作了错误意思表示。后原告催告被告撤销双方的协议或通过法院确认原告是否侵犯被告的商标专用权，未果，遂诉请法院判决：1、确认原告定牌加工带有“ECOBULB”商标的节能灯产品不侵犯被告“EcobulbPlus”商标专用权；2、撤销原、被告2013年12月4日签订的协议，被告返还原告赔偿款人民币8万元。庭审中，原告申请撤回其第2项诉讼请求，于法不悖，本院予以准许。
原告为证明自己的主张，提交以下证据：
第一组证据：原告2013年11月16日申报涉案货物出口的《海关出口货物报关单》（编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX）、涉案货物照片、被告“EcobulbPlus”商标专用权在海关总署申请知识产权保护备案信息查询打印件、原告与被告2013年12月4日签订的协议、原告向被告支付人民币8万元的转帐凭证、被告向上海海关提交的撤回扣留申请书及《EcobulbPlus商标产品单次出口许可证明》、上海海关出具的《关于不扣留货物的通知》、原告2013年12月23日再次申报涉案货物出口的《海关出口货物报关单》（编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX）及税务部门出具的已办理出口退税申报证明，用以证明原告申报出口的涉案货物被海关扣留以及原告与被告签署协议并向被告支付赔偿款后货物得以出口的事实。
第二组证据：经公证认证的费特电气公司营业执照证书、费特电气公司“ECOBULB”商标注册证书、费特电气公司授权原告生产“Ecobulb”品牌产品的授权信函、费特电气公司与原告之间2013年10月8日、10日的订购单及订单确认书，用以证明涉案货物系享有“ECOBULB”商标权的费特电气公司授权原告定牌生产出口美国的事实。
第三组证据：原告致被告的催告函、2014年5月6日发往被告住所地的邮政特快专递单、因“人已他住”退回的邮件及邮件全程跟踪查询记录，用以证明原告已向被告发出催告的事实。
被告上海姿莹化妆品销售有限公司提交书面答辩意见称，就涉案货物，原、被告双方已签订协议，被告同意原告在该批出口节能灯产品上使用“ECOBULB”字样商标，该批产品当然不是侵权产品。被告同意原告提出的确认不侵权的诉讼请求，因此，双方不存在争议，法院应裁定驳回原告的起诉。
被告未提交证据。
审理中，经原告申请，本院向上海海关调取了被告2013年11月20日向上海海关提交的扣留涉案货物申请、海关货物查验记录单、涉案货物照片、被告2013年12月4日向上海海关提交的撤回扣留申请书。
对于原告提交的证据和本院调取的材料，鉴于被告经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭质证，应视为其放弃了对该些证据材料进行反驳的权利，本院对原告提交的证据及本院调取的材料的真实性、合法性予以确认，并经审查其内容，与本案待证事实具有关联性，故本院确认上述证据作为认定本案事实的根据。
本院经审理查明，被告系注册商标“EcobulbPlus”的权利人（注册号XXXXXXX，核定使用商品为灯、灯罩、照明器械及装置等），其于2012年5月30日就该商标专用权向中国海关总署申请了知识产权保护备案，海关备案号T2012-25372，备案有效期至2020年3月20日。
2013年11月16日，原告以一般贸易方式向上海海关申报出口美国149，640只节能灯（照明／紧凑型／FEITELECTRIC／T3／灯泡）即涉案货物，总价110，458.02美元，报关单编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因该批货物上附加“ECOBULB”商标，海关查验疑涉侵犯被告商标专用权，被告遂于2013年11月20日向上海海关申请扣留涉案货物。上海海关对该批货物予以了扣留。
2013年12月4日，原、被告双方签订协议，主要内容为：原告因生产并欲向美国费特电气公司出口侵犯被告EcobulbPlus商标权的产品（节能灯149，640只），被上海海关暂扣；原告将尊重被告的商标权，除非得到被告的书面许可，原告保证从今以后不再生产、销售带EcobulbPlus或Ecobulb字样的产品；就本批被海关暂扣货物，原告向被告赔偿人民币8万元；被告2天内向海关撤回扣留申请，之前扣留发生的费用由原告承担。同日，原告向被告支付了人民币8万元，被告则向上海海关提交了撤回扣留申请书。2013年12月12日，上海海关出具《关于不扣留货物的通知》。被告又于2013年12月19日向上海海关提交了《ECOBULBPLUS商标产品单次许可证明》，表示被告同意仅对发票号为HTCAXXXXXXX-5／5018-3、总价110，458.02美元、数量共149，640只的节能灯给予一次性的出口许可，该许可只能在上海海关使用，否则无效。2013年12月23日原告就涉案货物再次申报出口美国，报关单编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，该货物得以出口。
2014年5月6日，原告通过邮政快递分别向被告住所地上海市虹口区中山北一路XXX号XXX号楼XXX室及曾经的住所地上海市虹口区中山北一路XXX号XXX号楼XXX室寄发催告函，函载内容为：涉案货物申报出口美国时涉嫌侵犯被告商标专用权通关受阻，鉴于出口日程紧，原告不得已于2013年12月4日与被告签订协议并支付赔偿款人民币8万元后通关；原告后查证、核实，涉案货物不侵犯被告商标专用权，故来函催告被告撤销协议并返还赔偿款或通过法院确认原告是否侵犯被告商标专用权。该两份函件均因“人已他住”而退回原告。
另查明，案外人费特电气公司系注册于美国加利福尼亚州皮科里韦拉市（CITYOFPICORIVERACAUSA）的企业。1994年12月13日其就“ECOBULB”商标取得美国专利及商标局的商标注册证书，注册号XXXXXXX，应用于紧密型电子荧光灯、电灯灯泡和灯管，属于分类号11；注册期限为期10年，自1994年12月13日起；首次续展为期10年，自2004年12月13日起。
费特电气公司2013年8月18日致原告的授权信函载明，其授权原告为费特电气公司只在美国销售的所属品牌的产品进行贴牌生产，允许原告作为其公司FietElectric、Ecobulb、LivingSolutions及Utilitech品牌的制造商。费特电气公司与原告之间2013年10月8日、10日的两份订购单及相应的HTCAXXXXXXX-5、HTCAXXXXXXX-3订单确认书载明，费特电气公司向原告订购共149，640只节能灯，总价110，458.02美元。
本院认为，本案原告的起诉及其诉讼请求能否成立，应从以下两个方面进行判定：
一、原告的起诉是否符合确认不侵害商标权纠纷案件的起诉条件
原告认为，被告通过海关扣留原告生产出口的涉案货物，但并不向法院提起诉讼，经原告书面催告后，二个月合理期限仍未行使诉权，致使原告涉外定牌加工及出口的正当权利处于不确定状态，对原告的合法经营造成损害，因此原告有权根据我国民事诉讼法及相关法律规定，以“确认不侵害商标权纠纷”的案由起诉被告。被告则认为，原、被告已就涉案货物签订过协议，被告同意原告在涉案货物上使用“ECOBULB”字样商标，涉案货物因此不是侵权产品，被告同意原告的诉讼请求，故原、被告之间不存在侵权争议，原告的起诉不成立。
对此，本院认为，基于原告的诉请和诉因，本案为确认不侵害知识产权纠纷。确认不侵害知识产权纠纷是指受到知识产权权利人侵权警告的行为人，在权利人怠于依照法定程序请求解决争议的情形下，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。《中华人民共和国商标法》及有关审理商标案件的司法解释均未对确认不侵害商标权纠纷案件的起诉及受理作出具体规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”本案应参照该条规定审查原告的起诉是否符合条件。
本案中，首先，原告申报出口的涉案货物因涉嫌侵犯被告在海关备案知识产权保护的注册商标专用权而被海关扣留，原、被告所签协议亦载明，原告生产并欲向美国费特电气公司出口的节能灯侵犯被告“EcobulbPlus”商标权，原告赔偿人民币8万元后被告向海关撤回扣留申请，可见，原告的相关行为已受到内容明确的侵权警告。其次，原告之后认为其生产出口涉案货物的行为不侵害被告商标专用权而向被告发出书面催告，要求被告撤销协议并返还赔偿款或通过法院确认原告是否侵犯被告商标专用权，尽管被告未实际收到催告函，但是原告的催告函通过邮政快递寄至被告的住所地及曾经的住所地均因被告“人已他住”而退回，被告亦无其他在工商行政管理部门备案或在企业信用信息系统公示的联系地址，故由此产生的法律后果应由被告自行承担，本院确认原告已向被告书面催告其行使诉权。虽然原、被告双方曾自行通过协议处理争议，确定原告商标侵权及由原告赔偿被告后被告向海关撤回扣留申请使涉案货物得以出口，但该是否构成商标侵权的协商结论并不产生诉讼法上的效力。况且，被告撤回扣留申请时向海关出具的证明亦明确仅对涉案货物即149，640只节能灯给予一次性的出口许可，而原告之后则认为其行为不构成商标侵权并催告被告行使诉权以及自行提起诉讼，由此，原告在生产出口的节能灯上附加“ECOBULB”商标的行为是否构成对被告“EcobulbPlus”注册商标专用权的侵犯，实际上尚未有产生法律效力的定论。从原告向被告发出催告函至其起诉之日已超过二个月，被告在此期间未行使诉权，使得原告的相关行为是否构成商标侵权仍处于不确定状态，原告由此向法院提起确认不侵害商标权诉讼，符合起诉的条件。被告关于双方已就涉案货物侵权事项签订过协议且被告现认可涉案货物不是侵权货物，故双方不存在侵权争议、原告的起诉应予驳回的抗辩，本院不予采纳。
二、原告在其生产出口的产品上附加“ECOBULB”商标的行为是否侵害被告“EcobulbPlus”注册商标专用权
原告认为其行为属于受境外委托方委托的定牌加工行为，产品不在我国境内销售，不侵害被告的商标权。被告对原告的要求确认不侵权的诉讼请求表示同意。
对此，本院认为，本案原告生产附加“ECOBULB”商标的节能灯，系接受境外公司委托，按照委托人的要求加工涉案货物以及在货物上附加委托人在美国享有专用权的“ECOBULB”商标，并将产品全部出口至美国，该行为属于受境外委托方委托的定牌加工行为。
基于商标权的地域性，商标权的保护是以注册国国内法为依据。我国最高人民法院2014年3月25日公布的《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定：“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”本案涉案行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用修改前商标法即2001年修正的《中华人民共和国商标法》以及2002年公布的《中华人民共和国商标法实施条例》。
《中华人民共和国商标法（2001年修正）》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”《中华人民共和国商标法实施条例（2002年）》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”可见，商标是一种用于识别商品来源的特定标识；商标法上的商标使用，是指具有实现商标识别功能的使用；非识别性使用即非商品来源标识意义上的使用，不属于商标使用行为。本案中，原告受境外委托人委托定牌加工生产的涉案货物全部出口至美国，无证据显示进入我国境内流通领域，故原告在涉案货物上附加的“ECOBULB”商标，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而原告的该行为不属于商标使用行为，对于我国注册商标专用权并不造成损害，不构成侵犯注册商标专用权行为。因此，原告要求确认其行为不侵权的主张，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国商标法（2001年修正）》第八条、《中华人民共和国商标法实施条例（2002年）》第三条、《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百四十四条之规定，判决如下：
确认原告上海厚睦莱电器科技有限公司在其受费特电气公司委托定牌加工出口的产品上附加“ECOBULB”商标的行为不构成对被告上海姿莹化妆品销售有限公司第XXXXXXX号“EcobulbPlus”注册商标专用权的侵害。
案件受理费人民币1，000元，由被告上海姿莹化妆品销售有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。
审 判 长 包 蕾
代理审判员 朱 俊
人民陪审员 朱伟毅
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 董迪思
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国商标法（2001年修正）》
第八条任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。
二、《中华人民共和国商标法实施条例（2002年）》
第三条商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
三、《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》
第九条除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。
四、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百一十九条起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。