山东省高级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）鲁民三终字第181号
上诉人（原审被告）：山东中信建工集团有限公司。住所地：山东省高唐县汇鑫办事处新开发区。
法定代表人：宋来忠，董事长。
委托代理人：郭强，山东明豪律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：山东春天建材科技有限公司。住所地：山东省临清市先锋工业园（五里庄）。
法定代表人：王春山，总经理。
委托代理人：侯绪军，济南舜源专利事务所有限公司专利代理人。
原审被告：高唐中信房地产开发有限公司。住所地：山东省高唐县经济开发区（泉林西路）。
法定代表人：唐绍营，董事长。
上诉人山东中信建工集团有限公司（以下简称中信公司）因与被上诉人山东春天建材科技有限公司（以下简称春天公司）、原审被告高唐中信房地产开发有限公司（以下简称中信房地产公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2014）济民三初字第732号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。
春天公司在原审中诉称：王春山于2009年11月5日向国家知识产权局申请了名称为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”的实用新型专利，于2010年8月4日获得授权公告，专利号为ZL200920240787.3。2013年9月13日，该专利权人由王春山变更为春天公司。春天公司发现，中信公司、中信房地产公司未经许可，在“高唐县云锦苑小区住宅楼工程”施工中实施了该公司上述专利技术，侵害了春天公司的合法权利。请求依法判令：中信公司、中信房地产公司立即停止侵权行为，并赔偿春天公司经济损失及维权费用共计50万元。
原审法院查明：2009年11月5日，王春山向国家知识产权局申请了名称为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”的实用新型专利，于2010年8月4日获得授权公告，专利号为ZL200920240787.3。2013年9月13日，该专利权人由王春山变更为山东春天建材科技有限公司，专利权人依法如期交纳了专利年费，目前该专利权处于有效法律状态。该涉案实用新型专利权利要求书中包括三项权利要求，春天公司在本案中主张的权利依据为权利要求1，其内容为：一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构，其特征是：由高强复合保温板作现浇混凝土墙体及梁、柱的永久性外模板，并通过连接固定件将复合保温板与现浇混凝土牢固的连接在一起。
2014年5月29日，山东省聊城市鲁西公证处依春天公司申请，指派公证人员随同春天公司委托代理人侯绪军、李志民于同日14时40分左右，来到位于山东省高唐县南湖路标有“芙蓉苑”住宅小区南侧一标有“高唐县隆鸿基业房地产开发有限公司建筑南湖九悦小区住宅”字样的建筑工地，对施工现场进行了拍照取证，并在现场取得一块墙体保温材料。随后，上述人员又来到位于山东省高唐县国土资源局西侧，一标有“中信建工集团”字样的建筑工地，对施工现场进行了拍照取证，在现场取得一块墙体保温材料。公证人员对现场取得的墙体保温材料予以封存，并于2014年7月25日作出（2014）聊鲁西证经字第416号公证书。将封存的墙体保温材料当庭拆封，并根据公证书所附照片确认，施工现场被控侵权产品具有以下技术特征：1、保温板；2、混凝土；3、保温板位于混凝土外侧；4、保温板外侧贴有木条；5、保温板与现浇混凝土之间有连接固定件。
2005年1月13日建设部发布的中华人民共和国行业标准《外墙外保温工程技术规程》第13页记载了“6.3EPS板现浇混凝土外墙外保温系统”。其内容为：6.3.1以现浇混凝土外墙作为基层，EPS板为保温层。EPS板内表面（与现浇混凝土接触的表面）沿水平方向开有矩形齿槽，内、外表面均满涂界面砂浆。在施工时将EPS板置于外模板内侧，并安装锚栓作为辅助固定件。浇灌混凝土后，墙体与EPS板以及锚栓结合为一体。EPS板表面抹抗裂砂浆薄抹面层，外表以涂料为饰面层，薄抹面层中满铺玻纤网。6.3.6应采用钢制大模板施工。
另查明，涉案工程名称为“高唐县云锦苑小区住宅楼”，施工单位为中信公司，用地单位为中信房地产公司。中信房地产公司作为发包人，将涉案工程发包给中信公司施工。对于该事实，春天公司亦表示认可。
原审法院认为，春天公司为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”（专利号为ZL200920240787.3）的实用新型专利权人，该专利权现处于合法有效的法律状态，其享有的专利权利应受法律保护。关于中信公司、中信房地产公司提出的春天公司不具备起诉条件的抗辩主张，原审法院认为，根据最高人民法院《关于出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》，检索报告只是作为实用新型专利权有效的初步证据，并非是春天公司提起实用新型专利侵权诉讼的条件。中信公司、中信房地产公司以春天公司未提供检索报告为由，称春天公司的起诉不符合条件进行抗辩，其抗辩理由无法律依据，对此不予支持。
本案的争议焦点有两个，一是被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。二是中信公司、中信房地产公司提出的现有技术抗辩是否成立。
一、被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。春天公司在本案中主张的专利权利保护范围为权利要求1，因此本案的专利侵权判定应当将被控侵权产品的技术特征与春天公司专利权利要求1的全部技术特征进行对比，判断被控侵权产品的技术特征是否全面覆盖了春天公司专利权利要求1的全部技术特征。经当庭对比，中信公司认为，1、涉案专利是一种产品专利，即一种高强保温板的专利，而非施工方法及工艺专利，春天公司专利权利要求1的技术特征“由高强复合保温板作现浇混凝土墙体及梁、柱的永久性外模板”是涉案专利的功能与使用方法，不应属于实用新型专利权的保护范围。2、从公证保全的照片上无法显示是现浇混凝土，只是显示了保温板与混凝土混合在一起，至于如何混合不清楚，照片上不能显示现浇的状态，而且保温板不是作为外模板使用是作为模板的内衬使用。上述技术特征与春天公司专利权利要求1不一致。针对中信公司第一个抗辩主张，原审法院认为，涉案专利名称为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”的实用新型专利，并非中信公司所称为高强保温板的专利，其权利要求1“由高强复合保温板作现浇混凝土墙体及梁、柱的永久性外模板”这一技术特征为权利要求书中明确记载的内容，对于中信公司提出的该技术特征不应纳入专利权保护范围的主张，涉及专利授权，不属法院审查内容。针对中信公司第二个抗辩主张，原审法院认为，通过涉案专利说明书及附图，结合建筑施工技术，在浇注混凝土墙体时，因混凝土具有一定流动性，需要模板加以固定与塑型。涉案专利即是在将高强复合保温板作为墙体保温材料的同时，又将其作为现浇混凝土墙体的外模板，集两种功能于一体。通过公证保全的取证照片可以看出，被控侵权产品虽然已完成混凝土与保温板浇注结合工作，但根据其在保温板外侧贴有木条（无充当固定与塑型功能的外模板）和连接固定件为塑料材质（如不通过与现浇混凝土墙体结合一次成型，则无法穿透混凝土并与之有效结合）的特征，可以证明被控侵权产品的保温板外侧没有外模板，保温板即为现浇混凝土的外模板，在保温板外侧的木条是在现浇混凝土时对保温板起支护作用。被控侵权产品具备了“由高强复合保温板作现浇混凝土墙体及梁、柱的永久性外模板”这一技术特征。综上所述并结合公证书所附照片显示的技术特征，原审法院认定中信公司制造、使用的被控侵权产品具备了涉案专利权利要求1中的全部技术特征，落入了专利权利要求保护范围。
二、中信公司提出的现有技术抗辩是否成立。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案的相应技术特征相同或无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。原审法院认为，经比对，被控侵权产品中的复合保温板结构与中信公司引用的现有技术ESP板结构不同，现有技术中对ESP板的定义为“由可发性聚苯乙烯珠粒经加热发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材”。另外，被控侵权产品中复合保温板“作现浇混凝土墙体及梁、柱的永久性外模板”，与现有技术方案中“应采用钢制大模板施工”“将EPS板置于外模板内侧”不同。因此，原审法院对中信公司提出的现有技术抗辩不予支持。
依照《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。中信公司未经专利权人许可，擅自制造、使用侵犯涉案专利权的“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”产品，应依法承担停止侵权行为、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，春天公司未提交其因侵权受损或中信公司因侵权获利的证据，因此，原审法院综合考虑涉案专利权的类别、中信公司的过错程度、侵权行为的性质，结合春天公司为制止侵权所支出的费用，在法定赔偿额的范围内予以酌情确定。
中信房地产公司作为涉案侵权产品的使用方，应当承担停止侵权行为的民事责任。关于春天公司要求中信房地产公司承担赔偿损失民事责任的诉请，原审法院认为，涉案侵权产品为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”，是涉案工程的主体结构，其制造行为只能是在工程施工阶段由施工单位完成。中信房地产公司作为发包人，已经将涉案工程发包给中信公司施工。同时，保温板等材料设备作为涉案侵权产品的构件及组成部分，在其本身不侵犯春天公司涉案专利权的情况下，使用上述保温板等材料设备制造保温墙体的行为并不必然导致侵犯春天公司涉案专利权，因此，中信房地产公司是否参与中信公司采购保温板等材料设备的事实，亦不属于判定中信房地产公司是否应承担赔偿责任的要件。本案中中信房地产公司承担赔偿责任的前提是其对被控侵权产品构成侵权知情的情况下参与了涉案侵权产品的制造行为，而春天公司未提供充分证据对此予以证明，因此，原审法院对春天公司该项诉请不予支持。
综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条之规定判决：一、山东中信建工集团有限公司、高唐中信房地产开发有限公司立即停止使用侵犯涉案“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”（专利号为ZL200920240787.3）的实用新型专利产品的行为；二、山东中信建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿山东春天建材科技有限公司经济损失12万元；三、驳回山东春天建材科技有限公司的其他诉讼请求。如果山东中信建工集团有限公司未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由山东春天建材科技有限公司负担3000元，山东中信建工集团有限公司负担5800元。
上诉人中信公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决第一、二项，依法改判驳回春天公司的诉讼请求。其主要理由为：1、原审法院认定事实错误，不当扩大了春天公司专利权利要求保护范围；被诉侵权产品技术方案与涉案专利技术特征存在实质性的不相同，未落入涉案专利保护范围。2、中信公司实施的被诉侵权产品技术方案属于现有技术。3、中信公司合法购买复合保温板，并按照厂家给出的使用说明书技术进行施工，直接获取被诉侵权产品。中信公司在整个技术实施过程中并未添加春天公司的任何技术要素，无侵权过错。中信公司的上述行为不构成专利侵权。4、原审法院未要求春天公司提交专利权评价报告不当；春天公司在原审中提交了案外人刘建威就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出的无效宣告请求及该局的受理通知书，春天公司据此向原审法院申请中止诉讼，原审法院未中止案件审理不当。
被上诉人春天公司未提交书面答辩意见。
原审被告中信房地产公司未提交书面意见。
本院二审查明：2015年6月10日，经案外人刘建威申请，国家知识产权局作出第26380号无效宣告请求审查决定，决定宣告专利号为ZL200920240787.3的“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”的实用新型专利权全部无效。上述事实有中信公司提交的《国家知识产权局第26380号无效宣告请求审查决定书》在案佐证。春天公司对上述事实没有异议。
最高人民法院在2011年11月的全国法院知识产权审判工作座谈会上指出，知识产权案件审理中要兼顾公平和效率，妥善处理好专利侵权与专利确权的关系。民事裁判作出前，专利复审委员会作出宣告涉案专利无效的决定的，可以根据案件具体情况裁定驳回专利权人的起诉。宣告专利权无效的决定在随后的行政诉讼程序中被判决撤销的，专利权人可以在判决生效后重新起诉。
本院认为，由于中信公司二审中向本院提交了新证据，也即国家知识产权局专利复审委员会于2015年6月10日作出的第26380号无效宣告请求审查决定书，双方当事人对该证据均无异议，本院予以认定。根据该证据显示，涉案专利也即春天公司的专利号为ZL200920240787.3、名称为“一种永久性外模现浇混凝土复合保温墙体结构”的实用新型专利权已经被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效，故本院认为，春天公司在原审中提起专利侵权诉讼的权利依据已经不复存在，原审法院据此作出判决的依据也不复存在。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：
一、撤销山东省济南市中级人民法院（2014）济民三初字第732号民事判决；
二、驳回山东春天建材科技有限公司的起诉。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘晓梅
审判员 柳维敏
审判员 丛 卫
二〇一五年九月六日
书记员 于明君