广州知识产权法院
民 事 判 决 书
（2016）粤73民初285号
原告：熊春艳，女，1983年1月16日出生，汉族。
委托代理人：罗晓聪，广州市南锋专利事务所有限公司专利代理人。
委托代理人：周军富，广东展豪律师事务所律师。
被告：上海迪翎钟表有限公司。住所地上海市宝山区。
法定代表人：余林，该公司总经理。
委托代理人：吴福安，广东海印律师事务所律师。
委托代理人：詹裕好，广东海印律师事务所律师。
原告熊春艳诉被告上海迪翎钟表有限公司侵害外观设计专利权（专利号为zl20153013××××.1）纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，于2016年5月24日公开开庭进行了审理。原告熊春艳的委托代理人周军富，被告上海迪翎钟表有限公司的委托代理人吴福安、詹裕好到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告熊春艳起诉称：一、原告享有的本案专利权及其法律状态。原告于2015年4月21日向国家知识产权局申请了专利名称为“时钟（gd920）”，专利号为zl20153013××××.1，专利申请日为2015年5月11日，专利公告日为2015年9月23日，截至目前，该专利仍然处于有效阶段。二、被告的侵权事实。本案专利产品一经投放市场，由于外观设计独特，立即受到了消费者的青睐，给本案专利权人带来了良好的经济效益。但随之而来，市场上立即出现了仿冒本案专利产品的侵权产品。经过调查后，在“天猫”网站发现有被诉侵权产品正在销售。原告委托他人于2015年12月27日在该“天猫”网站中的“迪翎旗舰店”购买了涉案侵权产品，收货地址为东莞。2015年12月31日，原告委托他人对上述“迪翎旗舰店”的网页进行了证据保全的公证。“迪翎旗舰店”为上海迪翎钟表有限公司，即被告公司注册，并经过实名认证。同时购买的被诉侵权产品图片以及产品上均标注有“diling”的商标。该商标与被告的注册商标“迪翎diling”英文相同。将被诉侵权产品与本案专利公告的外观设计图片比对可以发现：被诉侵权产品与原告本案专利所要求保护的产品的外观设计是相近似的，因此构成侵权。三、被告侵权行为的性质。被告侵权行为性质为：生产、销售、许诺销售侵权产品。根据专利法的相关规定，被告未经原告许可，擅自生产、销售许诺销售与其本案专利产品相近似的产品，肆意侵犯专利权人的合法权益，给原告带来相应的经济损失，为了维护原告的合法权益，请求法院：1、判令被告立即停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品，将尚未出售的被诉侵权产品以及用于生产该产品的专用模具销毁；2、判令被告共赔偿原告经济损失人民币10万元；3、判令被告承担本案诉讼费。
被告上海迪翎钟表有限公司答辩称：一、被告委托他人设计、印刷，自主展销的被诉侵权产品，其外观形成时间早于本案外观设计专利申请日的时间，且已应用于被诉同类产品之中，属先用情形，不应视被告侵权。根据原告提交的证据《外观设计专利证书》（专利号：zl20153013××××.1）显示，其享有的外观设计专利的申请日为2015年5月11日，但在此时间之前，被诉侵权产品的外观就已形成，并用于被诉同类产品之中。尽管原告所诉的销售行为是发生在该申请日之后，但被告也仅是在原有的范围内继续制造、使用，符合法律的相关规定，不构成侵权。具体理由如下：1、从产品外观设计的时间来看，被告于2013年11月1日委托了案外人林日何对被诉侵权产品（编号5108、5019）的配件外观进行了设计。2、从产品外观成形的时间来看，被告于2014年3月27日委托了案外人江山市起缘广告工作室负责印刷被诉侵权产品（编号5108、5019）的外观成品宣传图册。3、从产品宣传、销售的角度来看，被告除了在2014年的第115届春季广交会期间通过钟表展区对被诉侵权产品（编号5108、5019）进行了展示宣传外，还在与商家往来的邮件中，互相通过附图的方式对被诉侵权产品的外观进行展示和描述。同时，根据被告对案外人广州客户胡璇的发货记录显示，被诉侵权产品也早在2014年就进入了市场流通。由上可见，无论是从被诉侵权产品的外观设计时间，还是从被诉侵权产品外观形成时间（宣传图册印刷），亦或是从被诉侵权产品进入市场流通的时间来看，每个环节的时间均早于本案外观设计专利申请日的时间。因此，被告不存在在原告取得本案外观设计专利之后进行侵权的前提基础，被告在原有范围内制造、使用被诉侵权产品，属于先用情形，不构对原告享有的本案外观设计专利权的侵权。二、原告诉请被告赔偿经济损失人民币10万元，缺乏事实和法律依据。根据《中华人民共和国专利法》（2008修正）第六十五条的规定，原告诉请被告赔偿的前提条件必须是被告存在侵权的情形，在此情况下，原告还必须进一步举证证明其遭受的实际损失或者被告因侵权而获利的数额，但从目前原告提交的证据来看，原告并没有举证证明其损失或者被告有获利，在这样一种情况下，原告诉请被告赔偿巨额经济损失人民币10万元明显是不合理的。况且，从被告提交的证据来看，被告对本案专利产品的外观存在先用的情形，不应视为侵害了原告享有的本案外观设计专利。因此，原告诉请被告赔偿损失缺乏事实和法律依据。综上所述，根据《中华人民共和国专利法》（2008修正）第六十五条、第六十九条第一款第（二）项的规定，被告的行为不应视为对原告享有的本案外观设计专利的侵权，请人民法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2015年5月11日，原告熊春艳向国家知识产权局申请外观设计名称为“时钟（gd920）”的外观设计专利，专利号为zl20153015××××.1，并于2015年9月23日获得公告授权，该至今持续合法有效状态。该专利授权公告图片如下：
该外观设计简要说明内容如下：1、本外观设计产品的名称：时钟（gd920）；3、本外观设计产品的设计要点：形状与图案的结合；4、最能表明本外观设计设计要点或照片：立体图；5、省略视图：左视图、右视图、仰视图和俯视图无设计特点，故省略。
2015年12月31日，原告的委托代理人罗晓聪向广东省东莞市东莞公证处申请证据保全，在公证处电脑上通过www.tmall.com网站向被告的迪翎旗舰店购买被诉侵权产品，被告对于原告购买的被诉侵权产品属于其销售、制造不持异议。
原告当庭拆封一个封存实物显示，里面有被诉侵权产品的时钟一个以及保修卡一张，还有电池两个以及发票。保修卡上面有一个使用说明书，里面写的建造商是上海迪翎钟表有限公司，还有被告的网址以及被告公司注册的商标，在实物的表面上也有被告公司注册的商标。原告比对意见如下：首先，由原告专利权证书可知，其外形是跟专利产品是基本上一致的相同。从产品的整体形状都是呈圆盘造型，产品的外观和刻度盘、指针盘都是呈同心圆分布，产品的刻度盘最外面的环形表面有形成纹路，产品的刻度盘开设有12个数字孔，每个数字孔依次是1至12，数字孔呈外宽内窄四边形，每条边都是凹陷感，数字孔的四边形为圆角，在相邻两个数字之间有花雕浮起来的图案，跟原告的本案专利产品设计是一致的，不同点就是花雕有左右两个叶子，本案专利产品是没有上面两个叶子的，产品的时针没有镂空的，但本案专利产品的时针是有镂空的。被诉侵权产品图片如下：
被告比对意见如下：被诉侵权产品是由被告于2013年10月份开始进行外观设计，2014年生产出来后进行对外宣传、展示以及销售的产品，被告对该产品外观设计的使用早于原告取得该外观设计专利的时间。从被告提交的证据来看，不排除是原告抄袭被告，提前申请外观专利，以此方式方法打击被告。被告生产的产品是在2014年115届广交会公开展示过，而本案的外观设计原告是在被告公开展示一年后的2015年4月才申请的。
另查明：被告为证明其委托设计、生产、销售的被诉侵权产品是在原告取得专利号为zl20153015××××.1之前，不存在侵害原告外观设计专利权的答辩意见，向本院提供证据证明以下事实：
1、2013年11月1日，上海迪翎钟表有限公司（甲方）与案外人林日何（乙方）签订一份《模具制造合同书》，由甲方委托乙方制造圆形（480﹡480）、土圆（485﹡430）的挂钟模具，合同约定主要内容如下：一、由甲方提供草图6份，乙方在模具制图及制造过程中对图纸如有疑问，甲方应在24小时内答复，甲方有权全面审核模具结构和所有材料；二、乙方要按甲方图纸设计制造模具并在规定的时间内完成模具，模具在正常使用下寿命不少于30万次，乙方应配合甲方调试模具直至生产出合格制品；四、以上模具价款14万元，鉴于甲乙双方的长期合作关系，本批模具款于2014年度一并结算；五、乙方应在60天内提供全部模具首试合格样件。同日，双方对设计图纸进行了确认。2016年4月12日，林日何出具一份《声明书》，内容如下：我于2013年11月1日同上海迪翎钟表有限公司签订《模具制造合同书》，向上海迪翎钟表有限公司交付钟表模具草图六份。按照上述合同，我于2013年12月30日向上海迪翎钟表有限公司交付模具，供上海迪翎钟表有限公司使用。上海市宝山公证处对林日何在《声明书》上签名进行了公证并出具（2016）沪宝证字2670号《公证书》。2、2014年3月27日，上海迪翎钟表有限公司（甲方）与江山市起缘广告工作室（乙方）签订一份《印刷合同书》，由甲方委托乙方印刷迪翎样本1000张，交货时间为2014年4月10日。后双方又于2014年6月2日签订一份《印刷合同书》，由甲方委托乙方印刷迪翎样本1000本，交货时间为2014年6月22日。乙方分别于2014年4月7日和6月19日完成交货。3、2014年3月25日，广州博亚展览发展有限公司（甲方）与上海迪翎钟表有限公司、浙江汇辰电子科技有限公司（乙方）签订一份《合作参展115届广交会协议》，合同内容如下：一、甲方协助乙方提供第115届广交会琶洲会展中心钟表展区展位一个供乙方使用，参展时间为2014年4月23日至27日。二、乙方须向甲方交纳展位费总计86000元，本协议签订乙方即向甲方支付展位费定金43000元，余款43000元在布展期间或交付参展商代表证时以现金方式一次性付清。五、甲方免费为乙方办理三个参展商证件。4月23日，广州博亚展览发展有限公司向浙江汇辰电子科技有限公司出具发票，确认收到展位费86000元。被告向本院同时提供了参展商证以及其他参展资料。4、2016年4月9日，被告工作人员余茜茜向公证处申请证据保全，在公证处打开计算机通过键入网址、输入用户名和密码后登陆进入邮箱，通过证据保全取证过程并由上海市宝山公证处作出，（2016）沪宝证字2587号《公证书》，证实买家于2014年12月1日发给被告邮箱的邮件内容为预定产品被诉同型号产品的事实（编号为5108、5109）；2016年4月9日，被告工作人员廖聪林向公证处申请证据保全，在公证处打开计算机通过键入网址、输入用户名和密码后登陆进入邮箱，通过证据保全取证过程并由上海市宝山公证处作出，（2016）沪宝证字2588号《公证书》，证实被告于2014年10月7日用邮箱发送dilingclock报价单，该报价单被诉同型号产品的事实（编号为5108、5109）。
再查明：上海迪翎钟表有限公司于2001年4月11日在工商行政管理机关登记设立，法定代表人为余林，经营范围为电子、石英钟表、机械钟表的制造和销售。
以上事实，由原、被告所提交的证据材料以及当事人的陈述所证实。
本院认为：结合本案各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点：一、被告的被诉侵权产品是否落入原告专利权的保护范围；二、被告主张先用权抗辩能否成立。
一、被诉侵权产品是否落入原告专利权的保护范围
外观设计专利权所保护的外观设计必须以产品为载体，而非脱离产品的外观设计，在确定外观设计专利权的保护范围时，应当同时考虑产品的类别及外观设计两个层面，以一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以外观设计的整体视角效果进行综合判断。被诉侵权产品与本案专利产品种类相同，均为时钟，依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。认定外观设计是否相同或近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征以及外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生直接影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。产品正常使用时容易被直接观察到的部位，相对于其他部位，对于外观设计的整体效果更具影响。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者相似。本案中，根据整体观察、综合判断的基本原则，经将被诉侵权产品的立体图与原告的本案专利的立体图进行比对，两者整体视觉效果无实质性差异。外观设计专利保护的实质是授权图片所显示的外观，根本宗旨是通过不同于同类产品且富有美感的外观吸引消费者的注意，获得市场利益的回报。由于被诉侵权产品与本案外观专利种类相同，在整体效果上无实质性差异，被告对此也无异议，本院依法予以确认。原告主张被诉侵权产品落入本案专利权的保护范围有事实和法律依据，本院依法应予采纳。
二、被告主张先用权抗辩能否成立
依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第二款的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，本条乃为我国专利法中关于先用权抗辩的法律规定。先用权并非一种独立存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权，适用先用权必须具备以下条件：一是做好了制造和使用的必要准备；二是仅在原有范围内继续制造和使用；三是必须在申请日前；四是在先实施行为必须为善意。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律问题的解释》第十五条的规定，先用权能否成立，关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否实施专利或为实施专利做好了技术或物质上的必要准备，从本案被告所提供的主张先用权抗辩的证据来看，在本案专利申请日前，被告已经完成了生产被诉侵权产品的图纸、模具和钟表面纸张的印刷，具备了相应的生产设备和材料，应当认定被告在本案专利申请日前善意地为实施本案专利做好了制造、使用的必要准备，且仅在原有范围内继续制造、使用，被告实施的行为符合先用权的构成要件，被告的先用权抗辩理由成立，被告的行为不视为侵权，故被告的答辩意见本院依法予以支持。被告使用、销售和许诺销售符合上述先用权情形下的专利产品也不视为侵犯原告专利权。原告虽然对被告的先用权抗辩的事实不予认可，但不能举证证明其主张，应当承担举证不能的法律后果。
综上所述，原告主张被告侵权以及请求赔偿损失的诉讼请求不能成立，应予驳回，被告的行为不视为侵权，被告的先用权抗辩理由成立，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条以及《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条的规定，判决如下：
驳回原告熊春艳的全部诉讼请求。
案件受理费2300元，由原告熊春艳负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
审 判 长 蒋华胜
人民陪审员 钟秋霞
人民陪审员 吴桄辉
二〇一六年七月十日
法官 助理 唐美玲
书 记 员 陈永妹