中华人民共和国
广东省汕头市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）汕中法知民初字第17号
原告：北美乒乓球有限公司（NorthAmericanTableTennis，LLC）。
授权代表人：温迪T李。
委托代理人：谭英强，广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理人。
被告：林亮，系潮安县归湖镇佳团体育器材加工厂经营者。
委托代理人：陈仪斌，广东乔博律师事务所律师。
委托代理人：吴名健，广东乔博律师事务所律师。
原告北美乒乓球有限公司（NorthAmericanTableTennis，LLC）（下称乒乓球公司）诉被告林亮侵害外观设计专利权纠纷一案，本院2013年10月24日受理后，依法组成合议庭，于同年12月27日公开开庭进行了审理。原告委托代理人谭英强，被告委托代理人陈仪斌、吴名健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告乒乓球公司诉称：原告于2010年2月11日向中国国家专利局申请了名为“乒乓球自动发球装置”的外观设计专利，并于2011年4月13日被授予专利权，专利号为ZL201030113792.6，以上专利一直按时缴纳年费，至今有效。由于原告的上述外观设计专利产品造型美观新颖，品质优良，深得广大消费者喜爱，原告的该专利产品投入市场后取得了较好效益。被告曾为原告在中国公司的员工，在原告生产、加工、销售过程中，知悉原告该外观设计专利，见有利可图，未经原告许可，擅自制造、销售、许诺销售与原告专利产品外观设计一致的侵权产品，被告是明知原告拥有外观设计专利的前提下恶意侵权，给原告造成了巨大的经济损失。请求判令：1.被告立即停止侵害原告的外观设计专利权（专利名称为：乒乓球自动发球装置，专利号ZL201030113792.6），即判令被告立即停止生产、加工、销售、许诺销售侵犯原告上述专利的侵权产品“乒乓球发球器（圆口型）”和“乒乓球发球器（方口型）”两款产品，销毁库存侵权产品、生产线及专用模具；2.被告因“乒乓球发球器（圆口型）”产品侵权赔偿原告经济损失及制止侵权所支付的合理费用人民币5万元，被告因“乒乓球发球器（方口型）”产品侵权赔偿原告经济损失及制止侵权所支付的合理费用人民币5万元，合计共人民币10万元；3.由被告承担本案的诉讼费用。开庭时，原告将第2项诉讼请求变更为：判令被告因“乒乓球发球器（圆口型）”产品侵权赔偿原告经济损失及制止侵权所支付的合理费用人民币10万元，被告因“乒乓球发球器（方口型）”产品侵权赔偿原告经济损失及制止侵权所支付的合理费用人民币10万元，合计共人民币20万元。
原告乒乓球公司对其陈述的事实提供的证据有：1.ZL201030113792.6“乒乓球自动发球装置”外观设计专利证书，证明原告拥有本专利权和本专利的具体内容及保护范围。2.专利年费收据。3.专利登记簿副本。证据2和3证明本专利已按时缴纳年费，处于有效的法律状态。4.被告个体户机读档案登记资料。5.被告身份证。证据4和5证明被告的主体身份。6.中国广东省江门市江海公证处（2013）粤江江海第002605号公证书。7.原告与被告的雇佣合同。证据6和7证明被告明知原告专利的情况下，恶意生产、销售、许诺销售等侵权行为。8.公证费发票和翻译费发票。9.购买被告（潮安县归湖镇佳团体育器材加工厂）侵权产品的收款收据。证据8和9证明原告为了维权而产生的合理费用。原告开庭时补充提交了以下证据：证据10.天猫网店凯莎运动专营店（义乌市凯莎电子商务有限公司）销售侵权产品的网页。11.淘宝网店亮点200688（实体店为亮点体育）销售侵权产品的网页。12.淘宝网店亮点200688（实体店为亮点体育）销售侵权产品的网页。13.淘宝网店百思丽时尚鞋吧（实体店为深圳市龙岗区布吉金宝源健身器材店）销售侵权产品的网页。14.淘宝网店百思丽时尚鞋吧（实体店为深圳市龙岗区布吉金宝源健身器材店）销售侵权产品的网页。证据10-14证明被告许诺销售侵权产品。15.商标“汇乓”的详细信息，证明“汇乓”是被告的注册商标。
被告林亮辩称：一、被告生产的乒乓球自动发球器（圆口型）产品是对现有设计的利用，依《中华人民共和国专利法》（下称专利法）第六十二条“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的，不构成侵犯专利权。”的规定，被告生产的这一产品并没有侵犯原告的外观设计专利权。二、被告生产的乒乓球自动发球器（方口型）产品的外观设计已于2013年3月13日被授予专利权，专利号为ZL201230178863.X，这与原告的外观设计专利权有明显区别。原告认为被告的这一产品侵犯其外观设计专利权于法无据。
被告林亮为其辩解提供的证据有：1.被告的身份证，证明被告主体资格。2.巴黎雪完美祛去痘无印爽肤水图片。3.竹鸟图花瓶图片。4.广州塔外观图。证据2-4证明原告外观设计属于现有设计，被告的圆形口设计是依现有设计生产。5.外观设计专利证书，证明被告生产的乒乓球发球机方口型产品已授予专利权。
本案经开庭质证，被告对原告提供的证据的质证意见为：
对证据1-5无异议；对证据6的真实性合法性有异议，首先公证书内容记载是向体育商铺购买4个乒乓球发球机，而附件2收款收据记载的购买数量是5台，明显存在瑕疵，公证书未能如实公证；其次公证申请人或其委托人在办理公证时未见有支付公证费用，公证书的来源不合法；对证据7的真实性合法性无异议，但对关联性有异议，这份合同并不是原被告签订的合同，合同书中的“我”是理查德T李，而“你”就是被告林亮，理查德T李并不是原告或其法定代理人或授权人，根据合同内容1，“你根据我的规格开发乒乓球发射机”，合同内容并没有约定乒乓球发射机拥有的专利权归属，而事实上发射机是由被告设计出来的，理查德T李和被告开发了发球机后，其以外观设计者的身份提供别人申请专利，这是对双方所共有的专利权利的恶意利用，之前被告对理查德的这种行为和原告申请专利的行为是不支持的，所以证据7未能证明被告是在明知原告专利情况下对其进行恶意侵权；对证据8的公证费发票和翻译费发票的关联性有异议，发票记载的缴款单位并非原告或者其法定代表人，而是与本案无关的一个单位，这和原告所要证明的事实缺乏关联性，无法证明该费用由原告支付；对证据9无异议；对证据10-13真实性合法性无异议，但其提交的组织章程中有一个北美乒乓球有限公司常驻代理人、授权人以及相关联系人都是叫温迪T李，其与理查德T李是两个完全不同的主体；对证据10-15的真实性合法性有异议，无法证明被告销售了被控侵权产品，产品与原告专利无法进行比对。
原告对被告提供的证据的质证意见为：
对证据1无异议；对证据2的证据三性不予确认，该网站没有日期，且不知名，公信力较差，洗护用品与乒乓球发球器属于不同种类产品，外观专利分类号不相关，洗护用品瓶子是扁平结构，与涉案专利不相近似；对证据3的证据三性不予确认，理由同证据2，网站图片只有一个面，与涉案专利无法对比；对证据4的证据三性不予确认，理由同证据2，广州塔是螺纹形状，乒乓球发球器则两头宽中间窄；对证据5真实性合法性予以确认，关联性不予确认，该专利申请日在涉案专利后，被告是否拥有该专利与本案无关。
庭审时，本院主持双方当事人对公证封存的侵权产品实物进行质证，双方当事人对封存实物无异议，被告承认封存实物系其生产。
开庭后，原告于2014年2月21日向本院提交了一份“情况说明”的书面材料，内容为“我处出具的（2013）粤江江海第002605号公证书，申请人为北美乒乓球有限公司，按申请人的要求将发票开具的缴款单位为：丰龙体育咨询（上海）有限公司，而实际公证费是由申请人北美乒乓球有限公司缴纳的。（出具的发票票号为：AD13025380）。”落款人是广东省江门市江海公证处，并盖有公章，出具时间是2014年2月12日。被告于2014年2月26日对该份“情况说明”的书面材料发表质证意见：第一，该份证据并非在举证期限内提交，该证据不能作为法庭认定事实的依据；第二，我方认为公证处出具的“情况说明”无法直接地支持该笔公证费就是原告支出的；第三，被告坚持认为这笔公证费的支付是案外人丰龙体育咨询（上海）有限公司，并非原告。
根据本案双方当事人的质证情况，本院认证如下：
对原告提供的证据1-5、证据7、证据9，被告对其真实性无异议，本院予以确认。对证据6被告提出公证书对购买公证产品数量记载不一致问题，原告庭上称其当时先网络购买了1个，没开收据，等到现场购买了4个时一并开了收据。由于原告庭后并未提供证据证明，本院对原告的这一解释不予认可。不过由于原告提交的是公证书原件，且被告在庭上对公证封存的实物真实性也无异议，本院对公证书的真实性合法性予以确认。对于公证购买产品的数量，由于在公证书正文中记载的是4个，与公证费中的计费数量吻合，本院对此予以确定。对证据7的雇佣合同，虽然被告庭上认可合同中规定的“乒乓球发射机”就是涉案专利，但是被告主张该发射机是被告设计出来的，且合同中仅规定由被告根据理查德*T*李的规格开发乒乓球发射机，并未确定涉案专利的具体设计特征等内容，本院对证据7的关联性不予确认。对证据8公证费发票的缴款人问题，原告于2014年2月21日提交了广东省江门市江海公证处出具的“情况说明”书面材料予以说明，而被告在质证中对该份“情况说明”书面材料的真实性并无异议。根据广东省江门市江海公证处2014年2月12日对（2013）粤江江海第002605号公证书公证费发票缴款单位的说明，可以确认该笔公证费系原告支付。被告虽然对公证费的缴款单位及公证处的“情况说明”内容有异议，但并未提交相反证据予以反驳，本院对被告提出的公证费支付人系案外人而非原告的反驳意见不予认可。对证据8中的翻译费发票，由于付款人并非原告，被告也提出了异议，原告并未进一步提交证据予以说明，本院对该翻译费发票系原告所支付的事实不予确认。对证据10、证据12-14的网页内容，经登录网站其内容与证据内容一致，本院对其真实性予以确认。对证据11的网页内容，经登录网站，页面不存在，本院对该证据不予确认。对证据15的商标查询结果，经登录国家商标局网站查询，内容与证据15一致，本院对其真实性予以确认。
对被告提供的证据1，原告无异议，本院予以确认。对证据2“雪完美去痘无印爽肤水”图片及证据3“花瓶竹鸟图”图片，由于是从网络下载的打印件，且未显示来源，本院对其真实性不予确认。对证据4“广州塔外观图”，由于与被控产品不属于相同或类似产品，不能满足现有设计抗辩的要求，本院对其关联性不予确认。对证据5的外观设计专利证书，由于申请日在本案专利申请日之后，根据专利法规定的先申请原则，应当依法保护申请在先的专利。所以不论本案被告的被控侵权产品是否具有外观设计专利，只要原告的本案专利是在先申请的，则应根据专利法的有关规定判定被告是否构成专利侵权。因此，本院对该证据与本案的关联性不予确认。
综合以上分析，本院认定以下事实：
2010年2月11日，原告向国家知识产权局申请了名称为“乒乓球自动发球装置”的外观设计专利，2011年4月13日获得授权并公告，专利号为ZL201030113792.6（下称本案专利），专利年费缴纳至2014年2月10日。
本案专利简要说明记载：本案专利的要点在于产品的形状，最能表明设计要点的为立体图。从本案专利所附图片可见：1.本案专利为一乒乓球自动发球器的外观设计；2.发球器包括分别设置在两端均呈喇叭状的置球口和底座，在置球口和底座间设有截面小于置球口和底座的圆柱形筒体，在筒体上设有一圆形出球口，置球口内侧设有一半圆形入球口；3.本案专利整体呈“小蛮腰”状，中间窄两头宽圆滑过渡，置球口和底座上下对称，筒体、置球口和底座的截面为圆形。
2013年4月17日，广东省江门市江海公证处公证人员和原告委托代理人到广东省潮州市湘桥区枫春路新居乐花园3号（体育馆对面）悬挂有“奥林体育”招牌的店铺内，由原告委托代理人购买了4个乒乓球发球器，并从该商铺获得了盖有“潮安县归湖镇佳团体育器材加工厂”印章的《收款收据》及《名片》各一张，其中《收款收据》上载明发球机单价为人民币800元。公证处公证人员对购得的产品予以封存，并出具了（2013）粤江江海第002605号公证书对上述购买过程进行了公证。原告缴纳了公证费6000元。上述公证购买的4个乒乓球发球机有两款类型，一种是圆口型发球器，一种是方口型发球器，每种类型各2个。
另查，天猫网（TMALL.COM）的“凯莎运动专营店”店面有销售被告的“汇乓”牌乒乓球发球器（方口型）。截至本院本院2014年1月29日访问网站为http：／／detail.tmall.com／item.htmspm=a1z10.5.w4011-2550445343.27.eeR2jE&id;=16445906225&rn;=bea8ef…的网站，该网站仍在正常运营，显示该产品促销价为638元（元旦特价），累计售出387件，库存701件，销售地点为浙江金华。
淘宝网（taobao.com）的“亮点运动”店铺有销售被告的“汇乓”牌乒乓球发球器（方口型）。截至本院2014年1月29日访问网址为http：／／item.taobao.com／item.htmspm=a230r.1.14.34.fAYU0f&id;=17475796765的网站，该网站仍在正常运营，显示该产品促销价为568元（年底促销），成交记录55件，库存559件，销售地点为广东深圳。
淘宝网（taobao.com）的“金宝源健身器材”店铺有销售被告的“汇乓”牌乒乓球发球器（圆口型）。截至本院2014年1月29日访问网址为的网站，该网站仍在正常运营，显示该产品促销价为558元（年底促销）。该店铺还同时销售被告的“汇乓”牌乒乓球发球器（方口型）。截至本院2014年1月29日访问网址为的网站，该网站仍在正常运营，同时显示该产品促销价为568元（年底促销），成交记录6件，库存1093件，销售地点为广东深圳。
再查，潮安县归湖镇佳团体育器材加工厂于2010年8月5日成立，性质为个体工商户，经营范围为加工、销售乒乓球发球器，经营者为被告林亮。
潮安县归湖镇佳团体育器材加工厂于2010年10月25日向国家工商行政管理总局商标局申请注册“汇乓HUIPANG”文字和图形商标，注册号为8770921，专用权期限自2011年11月14日至2021年11月13日。该商标与公证购买及天猫网和淘宝网上展示的乒乓球发球器上的“汇乓”牌商标一致。
本案起诉后，本院根据原告的财产保全申请依法作出（2013）汕中法知民初字第17号之一民事裁定，裁定冻结被告银行存款或查封其财产，价值以人民币10万元为限。本院2013年11月7日实施该裁定，对被告银行存款人民币10万元予以冻结。
本院认为：本案系侵害外观设计专利权纠纷。原告的专利号为ZL201030113792.6的“乒乓球自动发球装置”外观设计专利权，在本案诉讼时处于有效的法律状态，依法应予保护。
被告生产、销售乒乓球发球器的事实清楚，对此被告也已予以确认。综合当事人的诉辩主张，本案争议的焦点是：一、被告生产、销售的乒乓球发球器（圆口型）和乒乓球发球器（方口型）是否落入本案专利的保护范围；二、被告提出的现有设计抗辩是否成立；三、被告应承担的法律责任。
关于被告生产、销售的乒乓球发球器（圆口型）和乒乓球发球器（方口型）是否落入本案专利的保护范围问题。专利法第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”将乒乓球发球器（圆口型）与本案专利进行比对，两者同属于一种乒乓球发球装置，相同点是：1.发球器包括分别设置在两端均呈喇叭状的置球口和底座，在置球口和底座间设有截面小于置球口和底座喇叭口截面的圆柱形筒体；2.在筒体上设有一圆形出球口，置球口内侧设有一入球口；3.发球器整体呈“小蛮腰”状，中间窄两头宽圆滑过渡，置球口和底座上下对称，筒体、置球口和底座的截面为圆形。不同点是：乒乓球发球器（圆口型）的入球口呈圆状，而本案专利的入球口呈半圆状；乒乓球发球器（圆口型）筒体的出球口下方有一椭圆型的“汇乓”牌商标；乒乓球发球器（圆口型）的筒体与底座连接处有一黑色框圈。经过比对可见，乒乓球发球器（圆口型）在设计上采用了本案专利的全部设计要点，虽然其自身在入球口、筒体与底座连接处等也有一些区别性设计，但是这些区别性设计或者是作为商标起到识别性功能而非装饰性功能，或者过于细微，无法在整体视觉效果上产生显著影响。根据整体观察综合判断的原则，乒乓球发球器（圆口型）与本案专利构成实质性相似，落入本案专利的保护范围，构成对本案专利权的侵权。将乒乓球发球器（方口型）与本案专利进行比对，两者同属于一种乒乓球发球装置，乒乓球发球器（方口型）除具有乒乓球发球器（圆口型）的区别性设计外，与本案专利的最大区别之处仅在于：乒乓球发球器（方口型）的置球口和底座的截面是带圆角的方形。除此之外，两者设计基本相同。虽然乒乓球发球器（方口型）的置球口和底座采用了与本案专利不同的设计，但是其仅是将原先的圆形替换成了带圆角的方形，属于采取简单的几何图形替换，结合其他区别性设计，仍无法在整体视觉效果上产生显著差异。根据整体观察综合判断的原则，乒乓球发球器（方口型）与本案专利同样构成实质性相似，落入本案专利的保护范围，构成对本案专利权的侵权。被告答辩称乒乓球发球器（方口型）的外观设计依法被授予专利权，专利证号为ZL201230178863.X，该专利权至今有效，原告指控依据不足。本院认为，被告的专利权申请日为2012年5月17日，晚于本案专利的申请日2010年2月11日。根据专利法保护在先的原则，被告的在后专利的法律状态并不影响其专利产品侵犯本案专利事实的认定。被告的不侵权抗辩缺乏法律依据，不予采纳。
关于被告的现有设计抗辩是否成立的问题。被告答辩提出其乒乓球发球器（圆口型）是基于对著名建筑物广州塔的模仿设计而来，属于专利法中规定的对现有设计的转用。转用是2010年版《专利审查指南》中新增的规定，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品，对属于明显存在转用手法的启示的情形得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别。转用是在专利审查授权阶段判断外观设计专利权是否具有新颖性的标准，并非专利侵权纠纷中现有设计抗辩的标准。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定，现有设计抗辩必须在相同或相近似种类产品上进行比对，而广州塔作为建筑物与乒乓球发球器显然不属于同一产品种类。被告的这一现有设计抗辩缺乏法律依据，予以驳回。被告还提出在本案专利申请日前，已有日常化妆品、工艺品的外观与本案专利一样，原告的外观设计专利属于专利法第二十三条第四款规定的现有设计。被告据此提供证据2“巴黎雪完美祛去痘无印爽肤水图片”和证据3“竹鸟图花瓶图片”予以证明。但判断本案专利是否属于现有设计属于国家知识产权局专利复审委员会的职权范围，本院无权对此问题进行审查。故对被告的这一抗辩主张，本院不予置评。退一步说，即使被告将证据2、证据3作为现有设计抗辩的证据，同样因化妆品、花瓶与乒乓球发球器属于不同种类的产品，无法与被控侵权产品进行比对，被告的这一现有设计抗辩亦缺乏法律依据。
关于被告应承担的法律责任问题。被告未经专利权人许可，以生产经营为目的，生产、销售落入专利保护范围的产品，其行为已经侵犯了ZL201030113792.6号外观设计专利权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。原告要求被告停止生产、加工、销售、许诺销售侵权产品并销毁库存侵权产品及模具，理由成立，被告应立即停止制造、许诺销售、销售侵权产品行为并销毁库存侵权产品及模具。对于被告应当承担的赔偿损失的数额，由于原告没有举证证明其因被侵权所受到的实际损失或者被告因侵权所获得的利益，故本院根据本案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素予以酌定。从本院认定的事实看，被告产品的售价较高，从人民币500元到人民币800元不等，且在天猫网、淘宝网上予以销售，销售范围广，给原告造成一定影响。同时考虑原告为制止本案被告侵权行为支出的合理费用。综合这两方面的情况，本院酌定被告赔偿原告人民币8万元并负担本案诉讼费用。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条的规定，判决如下：
一、被告林亮应立即停止制造、许诺销售、销售侵犯原告北美乒乓球有限公司ZL201030113792.6号“乒乓球自动发球装置”外观设计专利权的乒乓球发球器（圆口型）和乒乓球发球器（方口型）的行为，并销毁库存侵权产品及模具。
二、被告林亮应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告北美乒乓球有限公司支付赔偿金人民币8万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币4300元、财产保全费人民币1020元，共人民币5320元，由被告林亮负担。
如不服本判决，原告北美乒乓球有限公司可在判决书送达之日起30日内，被告林亮可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状及其副本一式四份，上诉于广东省高级人民法院。
审判长 郭 建 龙
审判员 孔 志 勇
审判员 林 思 浩
二〇一四年三月二十六日
书记员 林楠（代）