中华人民共和国
北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2013）高行终字第2046号
上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦。
法定代表人张茂于，副主任。
委托代理人蔡雷，该委员会审查员。
委托代理人刘新蕾，该委员会审查员。
被上诉人（原审原告）拜尔公司，住所地德意志联邦共和国莱沃库森。
法定代表人米歇埃尔-费尔德胡斯博士，全权代表。
法定代表人麦克-科里繆克博士，全权代表。
委托代理人吴玉和，男，汉族，1966年3月12日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市海淀区。
委托代理人赵苏林，男，汉族，1974年11月9日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市海淀区。
原审第三人江苏七洲绿色化工股份有限公司，住所地中华人民共和国江苏省张家港市杨舍镇城北路28号。
法定代表人周耀德，董事长。
委托代理人孙仿卫，男，1962年12月3日出生，苏州创元专利商标事务所有限公司专利代理人。
委托代理人汪青，女，1985年8月4日出生，苏州创元专利商标事务所有限公司专利代理人。
上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2011）一中知行初字第3225号行政判决，向本院提起上诉。本院2013年10月28日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
拜尔公司系专利号为94115915.9、名称为“3—芳基—4—羟基—△3—二氢呋喃酮衍生物、其制备方法、含有它们的农药与用途”的发明专利权（简称本专利）的权利人。2010年9月9日，江苏七洲绿色化工股份有限公司（简称七洲公司）针对本专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。2011年3月23日，专利复审委员会作出第16241号无效宣告请求审查决定（简称第16241号决定），宣告本专利权利要求第1-3项和第7-9项无效，在权利要求第4-6项的基础上继续维持该专利有效。拜尔公司不服第16241号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京市第一中级人民法院认为：专利复审委员会将马库什权利要求认定为属于在具体实施的技术方案基础上根据一定的构效关系进行概括而形成的一个整体技术方案，显属不当。法律允许专利权人在专利确权程序中对权利要求进行修改，但不得扩大原专利的保护范围。拜尔公司将授权公告文本权利要求第1-3项部分取代基定义中“可任选”以及“A和B”定义中“可被”中的用词“可”删除。而本领域技术人员可以理解，上述权利要求中出现的“可任选”表示“选”或“不选”两种情形、“可被……取代”表示“被取代”或“不被取代”两种情形、“可被氧间断”表示“被氧间断”或者“不被氧间断”两种情形。上述表述方式是本领域在表述取代基具体情况时通常所采用的形式。也就是说，上述删除属于对两种并列技术方案中一种技术方案的删除，并未扩大原专利的保护范围。因此，专利复审委员会未予接受上述修改文本，显属不当。在此基础上，专利复审委员会关于本专利是否符合2000年8月25日第二次修正的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款规定的评述亦存不当，专利复审委员会应在接受上述修改文本的基础上对本专利是否符合专利法第二十二条第二款规定重新进行评述。
综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定，判决：1、撤销专利复审委员会作出的第16241号决定；2、由专利复审委员会针对七洲公司对本专利所提无效宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。
专利复审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持第16241号决定，由拜尔公司承担本案两审诉讼费用。其理由为：在化学医药领域，专利权人根据一定的构效关系理论撰写的以通式化合物表示的马库什权利要求本质上应当属于基于具体实施方式的技术方案的一种概括，实质上保护的是一个整体技术方案，不应允许其修改；将马库什权利要求视为若干具体化合物的并列，针对无效专利权人可以通过部分删除，公众无法预期权利的稳定性。
拜尔公司、七洲公司服从原审判决。
经审理查明：本专利的专利权人为拜尔公司，最早优先权日为1993年9月17日，申请日为1994年9月16日，授权公告日为2001年1月24日。
本专利授权公告时的权利要求第1-3，7-9项如下：
“1.式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物及其立体异构和对映异构纯的化合物以及其混合物，
其中
X代表C1-C6烷基，卤素
Y代表C1-C6烷基，卤素，
Z代表C1-C6烷基，卤素，
n代表0-3的数，或X和Z与其连接的苯基一起形成下式的萘基；
其中Y定义同上，或其中：
A和B与其连接的碳原子一起形成饱和或不饱和3-8元环，该环可被C1-C6烷氧基取代，或
A和B与其连接的碳原子一起代表C3-C8元环，该环中两个取代基与其连接的碳原子一起代表饱和C5-C7环，该饱和环可任选被C1-C6烷基，C1-C6烷氧基或卤素取代并且可被氧间断，
G代表氢（a）或下列各式的基团：
其中
L和M各自代表氧或硫，
R1代表任选被卤代的C1-C14烷基，C2-C14烯基，或C3-C8环烷基，该基团任选被卤素或C1-C6烷基取代，
或被C1-C6烷基取代的苯基，
任选被卤素，C1-C6烷基，C1-C6烷氧基，C1-C6卤代烷基或C1-C6卤代烷氧基取代的苯基C1-C6烷基，
任选被卤素和／或C1-C6烷基取代的杂芳基，
R2代表C1-C20烷基，C1-C8烷氧基C2-C8烷基或C1-C8多烷氧基C2-C8烷基，其中每一基团均任选被卤素取代，
苯基或苄基，其中每一基团均任选被卤素，硝基，C1-C6烷基，C1-C6烷氧基或C1-C6卤代烷基取代，
R3，R4和R5相互独立地代表任选被卤代的C1-C8烷基，C1-C6烷硫基，或代表苯基，苯氧基或苯硫基，其中每一基团任选被卤素，硝基，氰基，C1-C4烷氧基，C1-C4卤代烷氧基，C1-C4烷硫基，C1-C4卤代烷硫基，C1-C4烷基或C1-C4卤代烷基取代。
2.根据权利要求1式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物及其立体异构和对映异构纯的化合物以及其混合物，其中
X代表C1-C6烷基，卤素
Y代表C1-C6烷基，，卤素，
Z代表C1-C4烷基，卤素，
n代表0-2的数，或
X和Z与其连接的苯基一起形成下式的萘基；
其中Y定义同上，或其中：
A和B与其连接的碳原子一起形成饱和或不饱和5-7元环，该环可被C1-C5烷氧基取代，或
A和B与其连接的碳原子一起代表C4-C7元环，该环中两个取代基与其连接的碳原子一起代表饱和C5-C6环，该饱和环可任选被C1-C3烷基，C1-C3烷氧基或卤素取代并且可被氧间断，
G代表氢（a）或下列各式的基团：
其中
L和M各自代表氧或硫，
R1代表任选被卤代的C1-C14烷基，C2-C14烯基，或C3-C7环烷基，该基团可被氯或C1-C4烷基取代，
或被C1-C4烷基取代的苯基，或
代表任被卤素，C1-C4烷基，C1-C4烷氧基，C1-C3卤代烷氧基取代的苯基C1-C4烷基，或
代表吠喃基，噻吩基，吡啶基，嘧啶基，噻唑基或吡唑基，其中每一基团任选被卤素和／或C1-C6烷基取代，
R2代表被任选卤代的C1-C6烷基，C1-C6烷氧基C2-C6烷基或C1-C6多烷氧基C2-C6烷基，或
苯基或苄基，其中每一基团均任选被卤素，硝基，C1-C4烷基，C1-C3烷氧基或C1-C3卤代烷基取代，
R3，R4和R5相互独立地代表C1-C6烷基，C1-C6烷硫基，其中每一基团任选被卤素取代，或代表苯基，苯氧基或苯硫基，其中每一基团任选被氟，氯，溴，硝基，氰基，C1-C3烷氧基，C1-C3卤代烷氧基，C1-C3烷硫基，C1-C3卤代烷硫基，C1-C3烷基或C1-C3代烷基取代。
3.根据权利要求1式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物及其立体异构和对映异构纯的化合物以及其混合物，其中：
X代表甲基，乙基，丙基，异丙基，氟，氯，溴，
Y代表甲基，乙基，丙基，异丙基，丁基，异丁基，叔丁基，氟，氯，溴，
Z代表甲基，乙基，异丙基，丁基，异丁基，叔丁基，氟，氯，溴，
n代表0或1，
A和B与其连接的碳原子一起形成饱和或不饱和5-6元环，该环可被C1-C4烷氧基取代，或
A和B与其连接的碳原子一起代表C4-C6元环，该环中两个取代基与其连接的碳原子一起代表饱和C5-C6环，该饱和环可任选被甲基，乙基，甲氧基，乙氧基，氟或氯取代并且可被氧间断，
G代表氢（a）或下列各式的基团：
其中
L和M各自代表氧或硫，
R1代表在每一情况下均可任选被氟或氯取代的C1-C14烷基，C2-C14烯基，或C3-C6环烷基，该基团可任选被氟，氯，甲基或乙基取代，或
代表可被甲基，乙基，丙基，异丙基取代的苯基，或
代表可任选被氟，氯，溴，甲基，乙基，丙基，异丙基，甲氧基，乙氧基，三氟甲基或三氟甲氧基取代的苯基C1-C3烷基，或
代表吠喃基，噻吩基，吡啶基，嘧啶基，噻唑基或吡唑基，其中每一基团均可任选被氟，氯，溴，甲基或乙基取代，或
R2代表C1-C14烷基，C1-C4烷氧基C2-C6烷基或C1-C4多烷氧基C2-C6烷基，其中每一基团均可任选被氟或氯取代，或
代表苯基或苄基，其中每一基团均可任选被氟，氯，硝基，甲基，乙基，丙基，异丙基，甲氧基，乙氧基或三氟甲基取代，
R3，R4和R5相互独立地代表C1-C4烷基，或C1-C4烷硫基，其中每一基团可任选被氟或氯取代，或代表苯基，苯氧基或苯硫基，其中每一基团可任选被氟，氯，溴，硝基，氰基，C1-C2烷氧基，C1-C4氟代烷氧基，C1-C2氯代烷氧基，C1-C2烷硫基，C1-C2氟代烷硫基，C1-C2氯代烷硫基或C1-C2烷基取代。
……
7.农药，其特征在于其中含有至少一种根据权利要求1所述式式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物。
8.根据权利要求1所述式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物在防治有害生物中的应用。
9.有害动物防治方法，其特征在于将根据权利要求1所述式式（Ⅰ）3-芳基-4-羟基-△3-二氢吠喃酮衍生物施用于有害生物和／或其环境。”
2010年9月9日，七洲公司针对本专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利不符合专利法第二十六条第四款关于权利要求应当清楚、专利法第二十二条第二款关于新颖性的规定，并提交了相应的证据。
七洲公司认为：（一）权利要求1-3中均多次出现了用语“可被……”，导致权利要求1-3的保护范围不清楚，不符合2001《专利法》第二十六条第四款的规定。权利要求4-9引用权利要求1-3，因此也不符合专利法第二十六条第四款的规定。（二）假设专利权人将权利要求1-3中出现的“可被”解释为包含“不被”和“被”两种情况，则权利要求1，2，3，7，8和9相对于证据1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定
经形式审查合格后，专利复审委员会依法受理了上述请求，于2010年10月20日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将无效宣告请求书及其他有关文件的副本转送给专利权人，要求其在一个月内答复，同时成立合议组对本无效请求案进行审理。
2010年12月6日，拜尔公司针对以上《无效宣告请求受理通知书》和无效宣告请求书作出答复，并提交了权利要求书全文替换页（附件1）和权利要求书修改手稿（附件2），其中将授权公告文本权利要求第1-3项部分涉及“可任选”和“可被”之处的“可”删除，具体为将权利要求书第1页倒数第2行和倒数第4行、第3页第10行、第4页第2行和倒数第1行、第5页第2行、第10行、第12行、第13行、第16行、第18行和倒数第1行以及第6页第1行中的用词“可”删除。拜尔公司同时提交了附件3：在美国（US5610122）被授权的权利要求书的复印件，附件4：在欧洲（（BP647637B）被授权的权利要求书的复印件以及附件5：引用了BP528156A作为A类对比文献的欧洲检索报告的复印件。
拜耳公司认为：（一）上述修改得到了本申请原始公开的说明书和权利要求书的支持。（二）本专利的权利要求书中的用词“可被”意味着例如“间断或未间断的”，因此，其符合专利法第二十六条第四款的规定。（三）本专利是关于证据1的一个选择发明。（四）在对权利要求书进行上述修改以及进行了上述意见陈述的基础上，本专利以及本专利修改后的权利要求书相对于七洲公司所指出的证据具有新颖性，符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定和专利法第二十六条第四款的规定。
专利复审委员会于2010年12月16日将拜尔公司的上述答复意见转送给七洲公司，并要求其在一个月内答复。答复期满，七洲公司未提交答复意见。
2010年12月16日，专利复审委员会向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，定于2011年2月16日对本案进行口头审理。
2010年2月16日，口头审理如期进行，双方当事人的代理人均出席了口头审理。专利复审委员会当庭告知了合议组成员的变更情况，双方当事人对合议组成员均无回避请求。专利复审委员会就本无效宣告请求案的无效理由及证据逐一进行了调查，双方当事人均充分陈述了各自的意见，专利复审委员会记录了以下事项：
（1）七洲公司认为拜尔公司于2010年12月6日对申请文件的修改不符合《审查指南》第四部分第三章关于修改方式的相关规定。
（2）七洲公司确定其无效宣告的理由为权利要求1-9不符合专利法第二十六条第四款有关权利要求应当清楚的规定；权利要求1-3，7-9相对于证据1不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定。
拜尔公司当庭明确其提交的附件3-5不作为证据使用，仅供专利复审委员会参考。拜尔公司对证据1的真实性以及其中文译文的准确性没有异议。
2011年3月23日，专利复审委员会作出第16241号决定，认定：
本案中，拜尔公司将授权公告文本权利要求第1-3项部分取代基定义中“可任选”以及“A和B”定义中“可被”中的用词“可”删除。
对此，权利要求1-3是以通式结构表示的马库什权利要求，其具有多个取代基且每个取代基存在多种选择项，这些马库什权利要求属于在具体实施的技术方案基础上根据一定的构效关系进行概括而形成的一个整体技术方案。在马库什权利要求中不同的选择项隶属于相同或者不同的取代基之下，这些选择项在整体上看并非处于并列的地位，无法在权利要求中形成并列的技术方案，将马库什通式权利要求中某个或某些取代基定义中的某个或某些选择项删除不属于审查指南所述的并列技术方案的删除。此外，若在无效程序中允许对于某些选择项的删除，一则，鉴于这样的删除具有很大的不确定性，将破坏专利权的明确性；二则，拜尔公司可以通过一次又一次的部分删除从而化解一次又一次本应成立的无效宣告请求，马库什权利要求将会成为拜尔公司攻而不破的堡垒，使得拜尔公司过度享受宽泛保护范围所带来的利益而无需承担与之相匹配的风险，这明显显失公平。因此，在无效程序中不应允许这样的删除。综上，拜尔公司于2010年12月06日提交的权利要求修改文本不能被接受。
基于上述理由，第16241号决定审理的文本为本专利的授权公告文本。
七洲公司提交的证据l是欧洲专利文献，拜尔公司对证据1的真实性和中文译文准确性没有异议，专利复审委员会在此基础上，关于本专利权的无效宣告理由和范围是：权利要求1-9不符合专利法实施细则第二十条第一款有关权利要求应当清楚的规定；权利要求1-3、7-9相对于证据1不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定。
权利要求1对于通式（I）化合物上取代基A和B的定义“A和B与其连接的碳原子一起形成饱和或不饱和3-8元环，该环可被C1-C6烷氧基取代”和“A和B与其连接的碳原子一起代表C3-C8环，该环中两个取代基与其连接的碳原子一起代表饱和C5-C7环，该饱和环可任选被C1-C6烷基、C1-C6烷氧基或卤素取代并且可被氧间断”中存在“可被”的描述。权利要求2和权利要求3中也存在同样的表述形式。
对于通式化合物权利要求中出现的“可……”或“可以……”的表述，应当根据具体情况，从本领域技术人员的角度进行理解。在本案中，本领域技术人员可以理解，权利要求1上述定义中出现的“该环可被C1-C6烷氧基取代”表示两种情形：该环被“C1-C6烷氧基取传”或者不被“C1-C6烷氧基取代”；“该饱和环……可被氧间断”表示：该饱和环“被氧间断”或者“不被氧间断”。这是本领域在表述取代基具体情况时通常所采用的形式。因此，在权利要求1中定义取代基范围时所出现的措词“可被”不会造成权利要求1的保护范围不清楚，权利要求1符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，同理，权利要求2-3也符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。继而，引用权利要求1-3的权利要求4-9也符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。
具体化合物的公开使请求保护包括该具体化合物的通式化合物的权利要求丧失新颖性。由于证据1己经公开了落入权利要求1-3范围内的具体化合物，因此，在权利要求1-3相对于证据1不具备新颖性的情况下，权利要求7-9相对于证据1也不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。
基于以上事实和理由，专利复审委员会决定：宣告本专利权利要求第1-3项和第7-9项无效，在权利要求第4-6项的基础上继续维持该专利有效。
以上事实有本专利公开文本、本专利修改文本、第16241号决定、当事人提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：本案的焦点问题在于在专利无效阶段是否允许对马库什权利要求进行修改。专利法实施细则第六十八条规定，在专利确权程序中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
马库什权利要求是根据实践需要创设出来的一种特殊权利要求撰写方式。一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质的，该权利要求可被认为符合单一性的要求，可以进行并列概括，撰写成为马库什权利要求。当马库什要素是化合物的，各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果，即化合物是一个独立的技术方案，这项权利要求所概括的是多个技术方案的集合，各要素间都可以相互替代而达到相同的效果。如果认为马库什要素之间不是并列关系，而是一个整体的技术方案，那么马库什权利要求就不应当存在单一性的问题。不容否认的是，马库什权利要求本质上属于基于具体实施的技术方案的一种概括，在这种前提下又认为马库什权利要求是一个整体的技术方案，从逻辑上是不通的。因为每个取代基往往都有若干个不同的选择项，如何能够将其视为一个整体技术方案。
从另一方面而言，在专利文件撰写及专利审查过程中，无论专利申请人还是审查员，只能在特定范围内检索现有技术的内容。由于现有技术范围广泛，任何人均不可能检索到所有的现有技术。如果将授权后的马库什权利要求视为一个整体技术方案而不允许删除任一变量的任一选择项，那么专利权人获得的专利权势必难以抵挡他人提出的无效请求。专利权人无法预料专利申请日前是否存在某个落入专利保护范围的具体技术方案，那么其获得的专利非常容易被宣告无效，所谓马库什权利要求就失去其存在的意义。因此，无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。而且这种修改减小了专利保护范围，符合专利法实施细则第六十八条规定，没有对公众利益造成任何损失，应当允许。
本案中，拜尔公司将授权公告文本权利要求第1-3项部分取代基定义中“可任选”以及“A和B”定义中“可被”中的用词“可”删除。而本领域技术人员可以理解，上述权利要求中出现的“可任选”表示“选”或“不选”两种情形、“可被……取代”表示“被取代”或“不被取代”两种情形、“可被氧间断”表示“被氧间断”或者“不被氧间断”两种情形。上述表述方式是本领域在表述取代基具体情况时通常所采用的形式。也就是说，上述删除属于对两种并列技术方案中一种技术方案的删除，并未扩大原专利的保护范围。因此，专利复审委员会未予接受上述修改文本，显属不当，原审法院予以纠正正确，本院予以支持。
综上，第16241号决定认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。专利复审委员会的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 岑宏宇
审 判 员 刘庆辉
代理审判员 焦 彦
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 孙鑫鑫