上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2017）沪73民终65号
上诉人(原审原告)：南通远程船务有限公司，住所地江苏省南通市。
法定代表人：谢红霞，董事长。
委托诉讼代理人：张坚刚，上海正源律师事务所律师。
委托诉讼代理人：朱婧，上海正源律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：上海博格西尼企业发展有限公司，住所地上海市杨浦区。
法定代表人：林奔，总经理。
委托诉讼代理人：陈光，上海伟创律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘海霞，上海伟创律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：上海第一八佰伴有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区。
法定代表人：钱建强，执行董事。
委托诉讼代理人：宋高峰，上海善法律师事务所律师。
委托诉讼代理人：叶烨，上海善法律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：广州市锦琳皮具有限公司，住所地广东省广州市。
法定代表人：程心怀，总经理。
委托诉讼代理人：宋建芬，广东威戈律师事务所律师。
上诉人南通远程船务有限公司(以下简称远程公司)因侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初45436号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭审理了本案。上诉人远程公司的委托诉讼代理人张坚刚、朱婧，被上诉人上海博格西尼企业发展有限公司(以下简称博格西尼公司)的委托诉讼代理人刘海霞，被上诉人上海第一八佰伴有限公司(以下简称第一八佰伴公司)的委托诉讼代理人宋高峰，被上诉人广州市锦琳皮具有限公司(以下简称锦琳公司)的委托诉讼代理人宋建芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人远程公司上诉请求：撤销一审判决,依法改判支持上诉人一审中的诉讼请求。事实和理由：第一，一审法院认定事实错误。博格西尼公司与上海雄风服饰制衣有限公司(以下简称雄风公司)、上海博格西尼服饰有限公司(以下简称博格西尼服饰公司)无法律上的继承关系。博格西尼公司一审中所列的雄风公司、博格西尼服饰公司实施的所谓在先使用行为，与博格西尼公司无关。一审法院认为博格西尼公司的行为是善意的，但在上诉人申请商标之初，博格西尼公司就知晓其在第18类皮具商品上不可以再使用该商标进行生产销售，而博格西尼公司却是订立合同扩大生产销售，其侵权行为具有主观故意。第二，一审法院适用法律错误。1.博格西尼公司主张商标在先使用不符合时间要件。上诉人的商标申请日期是2012年1月10日，初审公告日期是2012年12月20日，注册公告日期是2013年3月21日。博格西尼公司受让获得的仅是第25类的“博格西尼”、“BOGEASENI”商标专用权，而不是第18类皮具商品的商标专用权，且“在先使用权”不存在转让问题。不能将雄风公司和博格西尼服饰公司的使用行为等同于博格西尼公司的在先使用行为。2.在先使用商标已经超出原有使用范围。博格西尼公司与锦琳公司于2013年1月29日签订采购合同的行为在上诉人的商标申请日和初审公告日之后，且生产的商品不同于博格西尼公司在上诉人申请日前生产的商品，超过了原有的生产范围且是扩大了生产范围。3.在先使用商标不具有影响力。博格西尼公司在上诉人申请日之前签订的两份委托加工合同金额不到人民币12万元(以下币种均为人民币)，皮具产品数量共计270只，这样的生产销售规模不能说明其具有影响力。博格西尼公司提供的证据不能证明其持有的第25类商标具有影响力，且博格西尼公司的宣传资料上宣传的商品是第25类服饰类商品，其中出现的皮包产品仅为拍摄需要的道具、辅助饰品，不能满足“使用人实际使用的商标具有一定影响”的要件。因此，博格西尼公司的在先使用抗辩不能成立，且博格西尼公司的行为构成侵权。在此基础上，上诉人对被上诉人八佰伴公司、锦琳公司的诉讼请求也应当得到支持。
被上诉人博格西尼公司辩称：不同意上诉人的上诉请求，一审法院查明事实清楚，适用法律正确。第一，关于博格西尼公司的历史发展及承继关系。雄风公司于2001年1月14日注册了第XXXXXXX号、第XXXXXXX号商标，后为将字号与企业商标统一，突显主营品牌效应，注册成立了博格西尼服饰公司，经营范围与雄风公司基本相同，主营业务相同。2002年5月15日，博格西尼服饰公司受让取得了第XXXXXXX号、第XXXXXXX号商标。后因杨浦区五角场经济园区招商，对于新注册企业给予扶持，2009年9月28日注册成立了博格西尼公司，经营范围与雄风公司、博格西尼服饰公司基本相同，主营业务相同。2010年10月20日，博格西尼公司受让取得了第XXXXXXX号、第XXXXXXX号商标，博格西尼公司与博格西尼服饰公司共同经营直至2014年4月博格西尼服饰公司注销。上述三公司的实际控制人均为谢连英、林志长，且企业发展历程符合承继的内在关系，对于涉案商标的使用存在在先使用的客观事实。第二，上述三公司将“博格西尼”、“BOGEASENI”主要使用在服饰上，并使用在皮具、皮包上，为善意使用，且为两商标的推广宣传付出了巨大的成本，取得了一定的影响和较好的声誉。第XXXXXXX号、第XXXXXXX号商标注册、使用和转移发生在关联公司之间，且早于上诉人的注册商标，甚至早于上诉人的成立时间。同时，博格西尼公司的在先使用权抗辩是基于已经发生的事实，而非在上诉人商标注册后，将在先使用权授权他人进行生产销售。第三，上诉人购买的商品是由博格西尼公司委托锦琳公司生产的，合同签订时间为2013年1月29日，早于上诉人商标核准注册日期。2013年4月19日后，博格西尼公司对该批商品进行了展示销售，此时博格西尼公司对“博格西尼”、“BOGEASENI”商标在18类上的使用已经持续了10年左右，且积累了良好的商誉，而上诉人首次使用其商标是在2013年10月10日。第四，博格西尼公司授权他人生产“博格西尼”、“BOGEASENI”商标的皮包、钱包、皮带主要发生在2004年至2013年间，涉案商品的委托生产是最后一次，共计430件，从2013年4月一直销售至开庭前，之后从未委托他人进行生产销售涉案商品，上诉人认为博格西尼公司扩大生产销售是没有依据的。综上，请求法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
被上诉人第一八佰伴公司辩称：同意博格西尼公司的答辩意见。一审法院认定博格西尼公司与博格西尼服饰公司之间存在承继关系证据充分。博格西尼公司享有在先使用权利。第一八佰伴公司与博格西尼公司的合作关系符合法律规定，请求驳回上诉人的上诉请求。
被上诉人锦琳公司辩称：同意博格西尼公司和第一八佰伴公司的意见。首先，雄风公司、博格西尼服饰公司、博格西尼公司是一脉相承的，商标的使用合法。博格西尼公司在2010年就使用了“博格西尼”、“BOGEASENI”商标，故锦琳公司和博格西尼公司的合作不构成侵权。其次，上诉人的涉案商标是在2012年提出申请，于2013年4月核准注册，故对涉案商标的保护应从其核准注册之日起算。而锦琳公司和博格西尼公司的签约日期是在2013年1月，在上诉人的商标核准注册之前，故锦琳公司不构成侵权。
远程公司向一审法院起诉请求：1.判令博格西尼公司、第一八佰伴公司、锦琳公司立即停止对远程公司享有的第XXXXXXXX号/注册商标专用权的侵害，即博格西尼公司、锦琳公司立即停止生产、销售侵犯该注册商标专用权的商品，第一八佰伴公司立即停止销售侵犯该注册商标专用权的商品，并立即销毁或处置博格西尼公司、第一八佰伴公司、锦琳公司目前库存的侵犯该注册商标专用权的商品；2.判令博格西尼公司、第一八佰伴公司、锦琳公司共同在《中国知识产权报》和《新民晚报》上登报赔礼道歉、消除影响；3.判令博格西尼公司、第一八佰伴公司、锦琳公司就第一八佰伴公司经营场所内所售侵犯远程公司注册商标专用权的商品的生产、销售行为连带赔偿远程公司损失30万元，其中包括因制止侵权行为而产生的合理费用即律师费25,000元、公证费12,000元。一审庭审中，远程公司另主张即使博格西尼公司在远程公司商标注册申请前即已使用上述标识，也应在后续使用中附加适当标识区分商品来源。
一审法院认定事实：
一、远程公司企业经营及商标注册、使用情况
远程公司成立于2007年8月，注册资本108万元，经营范围包括：国内船舶管理，船舶维修服务，化妆品、眼镜、箱包、皮具、纺织品、服装、鞋帽的设计、加工、生产、销售(生产、加工另设分支机构)等。远程公司于2012年1月10日申请，并于2013年3月21日经国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)核准，在第18类手提旅行包(箱)、钱包(钱夹)、背包、公文包、旅行用具(皮件)等商品上注册了第XXXXXXXX号/商标，注册有效期限至2023年3月20日。
2013年10月10日，远程公司与广州市鸿丰皮具有限公司签订《真皮票夹委托加工协议》，委托后者代为加工真皮票夹200个，共计价款18,000元。此后，在2014年4月27日至2016年5月20日间，远程公司又多次委托南通吉利来工艺品有限公司、南通尚森贸易有限公司代为加工箱包产品，累计生产手提公文包750只，共计价款128,000元，生产手拿包600只，共计价款47,600元，生产票夹300只，共计价款21,000元。在远程公司的公文包、票夹产品正面，标有“BOGEASENI”字样的烫印LOGO，在吊牌、合格证和票夹内侧卡位上标有“/”及“精品皮具”字样。远程公司在经营过程中未采取开设专营店的销售模式，其产品的销售途径主要包括：1.网络销售；2.在召开会议、商场举办活动时开设临时专柜；3.与义乌小商品市场等商品集散市场的销售柜台建立进货销售关系；4.通过熟人关系介绍销售或由客户单位订购作为礼品之用。
为招徕客户，远程公司主要通过平面媒体投放广告。2014年7月至2016年3月间，远程公司先后通过南通有友广告有限公司、南通天籁广告有限公司等，以制作灯箱广告、户外广告栏及发放宣传单等形式宣传其皮具产品。此外，远程公司在2015年12月26日的《扬子晚报》B8版公告栏、2016年3月14日第479期《众合信息分类广告》A2版刊登了纸媒广告，主要内容为“/品牌皮具专业的手袋专家：手拿包票夹手提公文包等……”。通过经营和宣传推广，远程公司在2013年11月至2016年7月间先后向七十余家单位和个人销售手包、票夹、手提公文包等产品，所开发票的票面金额共计97,332元。
二、博格西尼公司、第一八佰伴公司、锦琳公司企业概况及商标注册情况
1995年4月，案外人永嘉米兰克制衣公司、谢连英、永嘉雅丽斯制衣厂共同出资设立雄风公司。2001年1月14日，经商标局核准，雄风公司在第25类的服装、衬衫、鞋(脚上的穿着物)、领带、皮带(服饰用)等商品上注册了第XXXXXXX号“博格西尼”商标和第XXXXXXX号“BOGEASENI”商标，上述商标有效期至2011年1月13日。
2001年11月30日，案外人林志长、谢连英共同出资设立博格西尼服饰公司。在办理企业名称预先核准过程中，雄风公司出具《授权书》，同意将“博格西尼”作为名称授权谢连英等用作组建博格西尼服饰公司之用。2002年5月13日，博格西尼服饰公司从雄风公司处受让取得第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标。2010年9月19日，经续展注册，上述商标的注册有效期延长至2021年1月13日。博格西尼服饰公司另于2002年9月25日向商标局申请在第25类商品上注册/商标，但该申请于2004年2月23日被驳回。
2009年9月，博格西尼服饰公司与案外人谢连英、林奔共同出资设立博格西尼公司，注册资本400万元，经营范围包括：服装服饰的生产加工、销售，装饰用品、针纺织品、皮革制品、鞋、帽、百货的销售等。2010年10月20日，博格西尼公司从博格西尼服饰公司处受让取得第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标。
第一八佰伴公司成立于1992年9月28日，注册资本41,245万元，经营范围包括国内贸易、专项批准的商品进出口业务、自营商品的展销、商场柜台出租等。
锦琳公司成立于2008年5月29日，注册资本50万元，经营范围为批发业。
三、博格西尼中、英文商标的使用情况
博格西尼服饰公司、博格西尼公司在作为第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标专用权人期间，除经营服装销售业务外，还从事博格西尼系列皮具产品的委托生产和销售。2004年与2007年，博格西尼服饰公司两次与汕头市育山皮具实业有限公司签订《合同书》，委托后者代为生产皮带、皮包及钱包。2010年2月，博格西尼公司与广州马度加贸易有限公司签订《委托加工协议书》，委托后者代为生产全皮公文包30只、全皮日字包30只、布配皮公文包30只、布配皮日字包30只和全皮大公文包30只，共计价款54,540元。2011年2月，博格西尼公司与广州羽骏皮具有限公司签订《委托加工协议书》，委托后者代为生产全皮公文包30只、全皮日字包30只、全皮公文包30只及全皮横身包30只，共计价款63,750元。2013年1月29日，博格西尼公司与广州锦琳公司签订采购合同，委托其代为生产牛皮手挽挎包120只、钱包180只、手抓包30只和钥匙包100只，共计价款86,020元。在博格西尼皮具商品的吊牌上，标注有“BOGEASENI”、“博格西尼”的中英文字样。与第XXXXXXX号注册商标相较，商品吊牌上所标注的“BOGEASENI”字样在“BOGEA”与“SENI”两部分间存在较为明显的空格分隔。
2011年8月、2012年8月，博格西尼服饰公司分别与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，有效期分别为2011年9月1日至2012年3月31日、2012年9月1日至2013年3月31日。合同约定，第一八佰伴公司提供4层B01-F04-1-407地块的经营场地设立博格西尼服饰公司的专柜，销售商品大类为男装部，品牌为博格西尼；博格西尼服饰公司承诺完成15万元/月的销售额，并向第一八佰伴公司支付4.8万元/月的固定提成。2015年3月30日，博格西尼公司与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，合同有效期自2015年4月1日至2016年3月31日。该合同约定，第一八佰伴公司提供4F层B01-4F-1-407地块的经营场地设立博格西尼公司的联销专柜，销售商品大类为男装部，品牌为“博格西尼”、“BOGEASENI”；博格西尼公司承诺完成15万元/月的销售额，向第一八佰伴公司支付4.8万元/月的固定提成；博格西尼专柜内销售的商品应按照第一八佰伴公司单品管理信息要求提供商品信息，在通过单品管理信息要求审核后方可上架销售。在实际经营过程中，博格西尼专柜除主营男装业务外，也将箱包、皮具等作为男装配件进行展示和销售。2011年10月，博格西尼服饰公司与第一八佰伴公司就专柜整体经销结算的开票金额为238,217.48元，扣除各项费用后的实付金额为160,737.39元；2011年11月的结算金额为120,784.76元，实付金额为111,319.04元。在博格西尼公司网站中，还宣传其在全国各地的大型百货公司开设了数十家专柜销售博格西尼系列男装，其中亦包含相关男式皮具商品。
为推广博格西尼品牌，博格西尼服饰公司、博格西尼公司持续通过互联网、电视媒体投放广告及参加展会等形式进行品牌宣传。2008年1月22日，博格西尼服饰公司向浙江海外旅游公司温州分公司支付57,000元用作参展费。2008年7月1日，博格西尼服饰公司与中服网络科技有限公司签订《中华服装网网站建设合同书》，委托后者代为建设、管理域名为www.bogeaseni.com和www.bogeaseni.cn的网站，并为此支付网站设计费用13,000元。2009年8月17日，博格西尼服饰公司就上述网站的空间租用业务与浙江诺天网络科技有限公司签订《续约协议书》，并为此支付费用1,200元。2010年4月6日、2010年6月1日，博格西尼公司与上海五新文化传播有限公司分别签订《SMG电视媒体产品购买订单》，为上视体育2010南非足球世界杯直播赛事和《五星足球》节目提供主持人服饰赞助，并获得节目首尾赞助商LOGO鸣谢字幕、短信互动奖品赞助、字幕滚动、品牌元素宣传片展示、现场产品展示和场地实景展示等电视节目宣传。
博格西尼系列产品在2008年、2009年、2011年、2012年、2013年还分别通过画册形式展示产品外观和品牌元素，其中2012年、2013年的画册落款署名为博格西尼公司。2008年画册的封面和品牌介绍页中标注了“博格西尼”、“BOGEASENI”和“BOGEASENI”中英文字样，在产品宣传页中除服饰外还包括皮鞋、牛皮背包与皮带。2009年画册封面突出使用了“BOGEASENI”字样，产品宣传页中除服饰外还包括手提包和皮鞋。2012年画册封面突出使用了“BOGEASENI”字样，品牌介绍页中使用了“博格西尼”和“BOGEASENI”中英文字样，产品宣传页中除服饰外还包括手提包、皮带、皮鞋、钱包、钥匙包等皮具。2013年画册封面突出使用了“BOGEASENI”字样，产品宣传页中除服饰外还包括皮鞋。
四、远程公司指控侵权的相关情况
2016年3月22日，经远程公司申请，上海市普陀公证处公证员吉邱萍、工作人员蒋颖悟对远程公司委托代理人刘萍购买涉案商品的过程进行证据保全公证。当日，刘萍到位于上海市浦东新区张杨路浦东南路路口的上海第一八佰伴商城四楼BOGEASENI柜台，选购了棕色皮纹包一只。该商品吊牌印有“BOGEASENI”、“博格西尼”“厂商：广州锦琳皮具有限公司”等字样，另附表面印有“BOGEASENI”字样的白色纸质拎袋一只。刘萍为此支付价款2,600元，并取得由第一八佰伴公司开具的上海市商业零售统一发票一张。针对上述公证事项，上海市普陀公证处出具(2016)沪普证经字第954号公证书。除本次公证外，远程公司同期另向上海市普陀公证处申请了三次公证事项，一并支付公证费用共计12,000元。
五、与本案相关的其他情况
为本案纠纷，远程公司聘请律师参加诉讼，并支付代理费25,000元。
一审法院认为，本案中远程公司主张，博格西尼公司在第18类商品上使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识，系未经许可在同一种商品上使用与远程公司注册商标近似的商标，容易导致相关公众混淆，侵害了远程公司的注册商标专用权。远程公司进而主张，接受博格西尼公司委托生产涉案商品的锦琳公司、为博格西尼公司开设专柜提供经营场地的第一八佰伴公司构成共同侵权。博格西尼公司则以其上述使用行为早于远程公司商标注册申请而具有正当性为由对抗远程公司的侵权主张。因此，本案的首要争议焦点在于博格西尼公司在第18类商品上使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的行为是否符合商标法所规定的在先使用抗辩的构成要件。
依据商标法第五十九条第三款之规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。据此，构成商标法意义上的在先使用抗辩须满足以下五方面要件：1.使用人的商标使用行为早于商标权人的商标注册申请；2.使用人的商标使用行为早于商标权人对注册商标的使用；3.使用人实际使用的商标与商标权人注册的商标构成相同或近似，且使用的商品类别亦属相同或类似；4.使用人实际使用的商标具有一定影响；5.被控侵权行为属于使用人在原有范围内使用行为的延续。根据本案查明事实，一审法院认为，博格西尼公司提出的在先使用抗辩符合上述构成要件，理由如下：
1.博格西尼服饰公司自2004年开始即委托第三方代为生产博格西尼男式手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等商品，并以其所享有的“博格西尼”、“BOGEASENI”注册商标为基础，在上述商品的委托生产、销售和宣传推广过程中使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识。此时，远程公司尚未设立，因此博格西尼服饰公司的上述标识使用行为系基于善意。博格西尼公司自2010年10月受让“博格西尼”、“BOGEASENI”商标后，继续从事上述博格西尼系列商品的委托生产、销售和推广，也未改变对“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的使用方式。此时，远程公司尚未提出其商标注册申请，因此博格西尼公司的上述标识使用行为亦基于善意，并非出于搭远程公司注册商标便车之目的。同时，考虑到第25类商品中的服装、皮带与第18类商品中的手提包、钱包等在男装经营中确有较为紧密的关联，通常情况下男装专卖店将上述商品作为男式系列服装及配饰作整体性销售，故博格西尼服饰公司与博格西尼公司虽未注册相关商标，但在相关男式手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等商品上持续使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识具有充分、正当的理由。
博格西尼服饰公司及博格西尼公司对“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的使用已构成商标法意义上的商标使用行为。同时，一审法院认为，博格西尼公司对博格西尼服饰公司之前持续使用上述标识行为所产生的合法利益可予承继，理由如下：首先，博格西尼服饰公司及博格西尼公司使用上述标识皆出于善意，其销售目的一致，上述标识持续使用过程中亦未扩大使用商品的范围；其次，在上述标识使用过程中，尽管“博格西尼”、“BOGEASENI”注册商标的权属主体发生了转移，“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的使用主体发生了变化，却并未阻断“博格西尼”和“BOGEASENI”标识在博格西尼系列商品上持续使用的事实，其使用行为并未因主体更迭而中断；最后，博格西尼服饰公司系博格西尼公司设立时股东，两公司间存在部分股东重合与业务承继的关系，商标权转让的过渡期间两公司还存在共同经营博格西尼系列商品的事实；因此，虽经营主体发生更迭，但这是两公司实际控制人利用不同主体持续经营博格西尼系列商品的结果，其行为具有持续性。故，基于博格西尼服饰公司及博格西尼公司对“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的使用均基于善意，两公司的使用行为具有持续性，且两公司存在特定关联，博格西尼公司可承继博格西尼服饰公司之前持续使用上述标识行为所产生的合法利益。
一审法院认为，商标法关于在先使用抗辩的规定意在解决当注册商标专用权人的权利与他人的正当利益发生冲突时如何平衡各方利益、保证公平竞争的问题。博格西尼公司基于其享有权利的“博格西尼”、“BOGEASENI”注册商标，善意的在其经营男装相关联的男式手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等商品上持续使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识，此行为并非出于“搭便车”之目的。同时，博格西尼公司对博格西尼服饰公司之前持续使用上述标识行为所产生的合法利益可予承继，故博格西尼公司可取得该标识自使用之始所积累的商誉以及相关合法利益，其中当然也包括得以在先使用为由对抗商标权人侵权指控的权利。故博格西尼公司所主张的在先使用行为的时间起点可追溯至2004年，该时间点早于远程公司的企业设立时间，也早于以远程公司作为申请人申请注册第XXXXXXXX号商标的日期，以及2013年10月10日远程公司以委托加工票夹的形式首次使用该商标的时间点，符合前述商标在先使用抗辩的第1、2项构成要件。
2.远程公司第XXXXXXXX号注册商标由英文“BOGEASENI”和中文“博格·西尼”字样组成，两部分依次上下排列。博格西尼公司使用的“BOGEASENI”标识与远程公司注册商标中的英文部分相同，“博格西尼”标识则与中文部分仅存在有无分隔符之差别。以相关公众的一般注意力为标准进行判断，容易对商品来源产生误认或认为其来源与远程公司注册商标的商品存在特定联系，故与远程公司的注册商标属近似商标。与此同时，博格西尼公司就“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的实际使用商品为男式手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等，属于远程公司第XXXXXXXX号注册商标核定使用的相同或类似商品，故符合前述商标在先使用抗辩的第3项构成要件。
3.博格西尼服饰公司与博格西尼公司在使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的过程中，通过其持续十数年的经营活动和一定范围内的推广宣传，使“博格西尼”和“BOGEASENI”标识与其商品来源之间建立了明确的指向关系，使相关公众对上述标识及其指向的商品形成了显著的认知和认可，并累积了较好的商誉，具有了一定的影响。同时除在男装及相关男式皮具商品上持续使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识外，博格西尼公司并未随意拓展其使用范围，故博格西尼公司行为亦符合前述商标在先使用抗辩的第4、5项构成要件。
综上，博格西尼公司在手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等男式商品上使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识的行为具有在先使用的正当性，故远程公司关于博格西尼公司侵害其第XXXXXXXX号注册商标专用权的主张依法不能成立。基于上述前提，锦琳公司接受博格西尼公司委托为其生产博格西尼商品，第一八佰伴公司以联销合同形式为博格西尼公司设立专柜提供经营场所、销售博格西尼公司的商品，亦未侵害远程公司第XXXXXXXX号注册商标专用权。因此，远程公司要求博格西尼公司、锦琳公司、第一八佰伴公司停止侵害，登报赔礼道歉、消除影响，以及赔偿因侵权行为造成的经济损失及合理开支的诉讼请求没有法律依据，一审法院不予支持。但远程公司现享有第XXXXXXXX号注册商标专用权确属事实，故依据商标法第五十九条第三款的规定，博格西尼公司只得在原有商品使用范围内继续使用上述标识。同时，为区分商品来源、避免混淆，对远程公司要求博格西尼公司在商标使用过程中附加区别标识的主张，一审法院予以支持。故博格西尼公司如在后续的经营活动中继续在手拿包、公文包、票夹、钱包及背包等男式商品上使用“博格西尼”和“BOGEASENI”标识，应当附加适当的区别标识，对其与远程公司商品的来源加以明确区分。
综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款之规定，判决：一、博格西尼公司在原有使用的商品范围内将“博格西尼”和“BOGEASENI”标识作为商标性使用时应附加适当区别标识；二、驳回远程公司的其余诉讼请求。一审案件受理费5,800元，由远程公司负担。
本院经审理查明，一审法院认定的事实属实，本院予以确认。
本院另查明：博格西尼服饰公司于2014年6月23日注销。
本院认为，我国商标法第五十九条规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。本案的主要争议焦点是博格西尼公司商标在先使用抗辩能否成立。根据当事人在二审中诉辩意见，本院具体分析如下：
一、博格西尼公司是否有权主张商标在先使用抗辩
(一)商标在先使用抗辩主体范围的界定
上诉人认为，博格西尼公司系受让取得被控侵权标识，其无权主张商标在先使用抗辩，而博格西尼公司辩称其系原在先商标使用人博格西尼服饰公司的继受者，有权主张商标在先使用抗辩。对于博格西尼公司能否主张商标在先使用抗辩，涉及如何界定商标法第五十九条所规定的商标在先使用抗辩的主体范围。
商标在先使用人本人有权在原有范围内继续使用商标自无异议，但对于商标在先使用人本人之外的主体能否主张商标在先使用抗辩，则需回到我国商标法设立商标在先使用制度的目的来进行分析和判断。设立商标在先使用制度是为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。但同时我国是以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度。对于商标在先使用人本人之外的主体，其是否有权主张在先使用抗辩同样需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标在先使用人和注册商标专用权人之间进行利益平衡。
本院认为，商标在先使用人的继受人有权主张商标在先使用抗辩。理由在于：一方面，商标在先使用制度既是对善意的商标在先使用人利益的一种适度维护，也是对既存的商标市场秩序的一种维护。当商标在先使用人因各种原因不愿或无法继续经营时，如果不允许商标在先使用人的继受人主张在先使用抗辩，则可能导致市场上没有主体愿意继受在先商标使用人的业务，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任由其自行消逝，这对商标在先使用人是极不公平的。另一方面，商标在先使用人的继受者本质上并不是对商标在先使用权的受让，而是对商标在先使用人实体业务的承继，在此情况下允许继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益。在综合考量注册商标权人利益和商标在先使用人利益的情况下，应当允许商标在先使用人的继受者主张商标在先使用抗辩。
(二)博格西尼公司与在先商标使用人是否具有实际的继受关系
上诉人认为，博格西尼公司仅是在先使用商标的受让人，其与在先商标使用人并无继受关系。本院认为，2009年博格西尼服饰公司与其股东谢连英、案外人林奔共同出资设立博格西尼公司，并于2010年将其在25类上的注册商标转让给博格西尼公司。在法律关系上，博格西尼服饰公司与博格西尼公司之间具有紧密的关联关系。从经营过程来看，博格西尼服饰公司于2011年8月、2012年8月先后与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，设立专柜销售博格西尼品牌产品。在2014年博格西尼服饰公司注销后，2015年3月，由博格西尼公司与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，继续在原专柜从事经营活动，该合同所约定的经营地点及所经营的品牌产品与前述合同一致。显然，在博格西尼服饰公司注销后，博格西尼公司与第一八佰伴公司续签合同继续在原专柜从事经营活动，其与博格西尼服饰公司在经营业务上具有实际的继受关系。如前所述，在先商标使用人的继受者可主张商标在先使用抗辩，本案中博格西尼公司与博格西尼服饰公司有实际业务的继受关系，故其有权主张商标先用使用抗辩。
二、在先使用商标是否具有一定影响力
上诉人认为博格西尼公司的宣传资料上宣传的商品是第25类服饰类商品，其中出现的皮包产品仅为拍摄需要的道具、辅助饰品，因此，博格西尼公司相关品牌宣传的证据不能证明其在第18类的皮具上属于“有一定影响的商标”。本院认为，在案证据显示，博格西尼服饰公司在实际经营中除销售男装外，还销售有箱包、皮包和皮具。在广告宣传中，也将服装与皮具产品进行共同展示宣传。博格西尼服饰公司长期在服装、箱包、皮具上使用被控侵权标识，已使得该标识与其服装、皮包等产品来源之间形成了一定联系，且累积了较好的商誉，具有一定影响力。故本院认为在先使用商标在箱包、皮具等产品上具有一定的影响力，对于上诉人的相关上诉意见不予采纳。
三、在先使用商标是否超出原使用范围
上诉人认为博格西尼公司与锦琳公司于2013年1月29日签订采购合同生产的商品不同于博格西尼公司在涉案商标申请日前生产的商品，超过了原有的生产范围且是扩大了生产范围。对此，本院认为，根据一审查明事实，博格西尼服饰公司2004年委托生产的商品为皮带、皮包及钱包，博格西尼公司委托锦琳公司生产的商品并未超过上述商品范围，且博格西尼服饰公司已实际销售贴附有在先商标的皮包、皮具等产品。博格西尼公司与博格西尼服饰公司具有业务上继受关系，其在皮包产品上使用在先商标并未超过原使用范围。对上诉人的相关上诉意见，本院不予采纳。
综上，博格西尼公司主张商标先用权抗辩成立，远程公司无权禁止博格西尼公司在原使用范围内继续使用该商标。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币5,800元，由上诉人南通远程船务有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 陈惠珍
审 判 员 何 渊
代理审判员 范静波
二〇一七年六月十三日
书 记 员 蔡 宇
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
……。