广东省高级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）粤高法民三终字第30号
上诉人（原审被告）：东莞市寮步鸿盛鞋材厂，住所地：广东省东莞市寮步镇向西村工业区。
投资人：梁松江，该公司总经理。
委托代理人：王晗，广东众达律师事务所律师。
委托代理人：尹惠娟，广东众达律师事务所实习律师。
被上诉人（原审原告）：谢海云。
委托代理人：谭英强，广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理人。
委托代理人：郑莹，广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理人。
上诉人东莞市寮步鸿盛鞋材厂（以下简称鸿盛厂）因与被上诉人谢海云侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省东莞市中级人民法院（2014）东中法知民初字第152号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
谢海云起诉称：谢海云花费大量时间和费用对现有的鞋体定型中底进行研究，经多次改进后设计了一种结构合理、使用寿命长且穿着舒适的鞋体定型中底用半叉，并于2009年6月2日向国家专利局申请了名为“一种鞋体定型中底用半叉”的实用新型专利。该专利经审查于2010年5月19日被授予实用新型专利权，专利号为：ZL200920155645.7，谢海云一直按时缴纳年费，专利至今有效。谢海云在取得上述专利授权后，投入了大量的人力、物力生产、销售该专利产品，专利产品投入市场销售后受到消费者的广泛好评，同时取得了极大的经济利益。鸿盛厂见有利可图，未经谢海云许可，擅自生产、销售与谢海云专利产品一致的侵权产品，给谢海云造成了较大的经济损失，鸿盛厂的行为构成专利侵权。为打击侵权行为，维护专利权人的合法权益，谢海云特诉至法院，请求判令：1.鸿盛厂立即停止生产、销售、许诺销售侵犯谢海云专利号为ZL200920155645.7、专利名称为“一种鞋体定型中底用半叉”实用新型专利的侵权产品的侵权行为，销毁侵权产品及专用模具；2.鸿盛厂赔偿谢海云经济损失及维权合理费用人民币15万元；3.鸿盛厂承担案件的全部诉讼费用。
鸿盛厂辩称：一、各被控侵权产品的技术特征与本专利权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的两项技术特征，被控侵权产品没有落入谢海云专利权的保护范围；二、被控侵权产品所采用的技术方案属于现有技术，并未侵害谢海云专利权。2007年9月5日公开的第CN200941859Y号专利文献中已完整披露上述技术特征。三、鸿盛厂附送试做样品行为未对谢海云造成任何经济损失。公证书《现场工作记录》中记载：“梁经理将自称是其生产的几款鞋底样品附送给叶青”。该证明表明，谢海云并未对外公开销售涉案产品，而仅仅是按照定制要求试做样品。另外，谢海云提供的鸿盛厂报价单没有原件核对，不予认可真实性，该单不能证明鸿盛厂有销售行为。
原审法院经审理查明：专利权人谢海云于2009年6月2日向国家知识产权局申请专利名称为“一种鞋体定型中底用半叉”（以下简称“鞋体半叉”）的实用新型专利，并于2010年5月19日获得授权，专利号为ZL200920155645.7（以下简称本专利），谢海云按时交纳年费，本专利处于有效状态。
本专利公告授权的权利要求包括1项独立权利要求（权利要求1）和6项从属权利要求（权利要求2-7）。谢海云在庭审中明确指控三款侵权产品（产品1、2、3），其中产品1、2以本专利权利要求1至7作为保护范围，产品3以本专利权利要求1、2、5、6、7作为保护范围。本专利权利要求书记载的权利要求1至7内容为“1.一种鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉由硬质塑料一次注塑成型，所述半叉内中部还设有腰芯，腰芯包裹在半叉内，腰芯与半叉注塑成一整体，所述半叉的上表面和下表面或者上表面或下表面位于腰芯部位设有定位孔。2.根据权利要求1所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉的上表面位于腰芯部位的两端各设有一个定位孔，下表面位于腰芯部位的中间设有一个定位孔。3.根据权利要求1或2所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉的前端边缘设置成斜边。4.根据权利要求3所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉的周边缘设置成上宽下窄的斜边。5.根据权利要求1或2所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉的周边缘设置成上宽下窄的斜边。6.根据权利要求1所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述半叉的上表面和或下表面还设有一层表面料。7.根据权利要求6所述的鞋体定型中底用半叉，其特征在于：所述表面料为布或纸板或塑料。”
该专利说明书记载：“定位孔的设置，保证了腰芯在与半叉一体注塑成型时，腰芯包裹在半叉的正中间位置，这样，半叉的结构更牢固，强度更大，使用寿命更长，所以该结构的鞋体定型中底用半叉不仅强度高，而且耐磨，使用寿命长”。
国家知识产权局出具的实用新型专利检索报告对该专利的初步结论为：全部权利要求1—7符合修改前的专利法第22条有关新颖性和创造性的规定。
2014年4月21日，谢海云的原委托代理人叶青向广东省江门市江海公证处申请进行证据保全公证。同日，在广东省江门市江海公证处公证人员的监督下，叶青来到位于东莞市寮步镇向西工业区的“鸿盛五金鞋材厂”，以普通客户的身份向该厂自称是梁总经理的工作人员请求提取几款该厂生产的女士鞋底（一种鞋体定型中底用半叉）做样品，梁总经理在介绍产品后，将自称是其生产的几款鞋底样品附送给叶青，并赠送给叶青一张名片（名片正面内容为：“鸿盛五金鞋材厂梁松江，地址：东莞市寮步镇向西工业区，电话：0769-8328****，传真：0769-83282898，手机：1380237****”；背面内容为：“专业制造PU大底、中底、鞋垫、脚床、腰铁、铁心、马口铁片”）。随后公证人员将上述提取鞋体样品的过程进行了监督，并制作了《现场工作记录》一份。工作人员对上述情形及该厂环境进行了拍照，对上述提取的鞋体进行了封存，并于2014年4月25日出具了（2014）粤江江海第002629号公证书。
庭审中，谢海云向原审法院提交了上述公证书及所述封存的被控侵权“鞋体半叉”以供技术比对。经当庭拆封公证实物，公证实物为三款“鞋体半叉”，即侵权产品1、2、3。谢海云主张公证实物是鸿盛厂生产、销售及许诺销售的产品，公证书、订单以及寮步工商分局查处信息均证明鸿盛厂上述侵权行为。鸿盛厂当庭仅确认上述被控侵权实物为己方产品，但否认有生产、销售、许诺销售行为，辩称谢海云提交的订单为复印件，对其真实性不予认可，公证书上明确说明案涉产品为赠送物品。
在原审法院组织下，双方对被控侵权产品的技术特征与本专利的全部技术特征进行了比对分析。谢海云认为，被控侵权产品1的技术方案均包含了本专利权利要求1～7记载的全部技术特征，被控侵权产品2、3均包含了本专利权利要求1、2和5～7的全部技术特征，故被控侵权产品1、2、3均构成专利侵权。具体比对如下表：
权利要求编号
序号
本专利技术方案
被控侵权产品1
被控侵权产品2、3
对比结果
权利要求1
半叉由硬质塑料一次注塑成型
半叉由硬质塑料一次注塑成型
半叉由硬质塑料一次注塑成型
相同
半叉内中部设有腰芯
半叉内中部设有腰芯
半叉内中部设有腰芯
相同
腰芯包裹在半叉内
腰芯包裹在半叉内
腰芯包裹在半叉内
相同
腰芯与半叉注塑成一整体
腰芯与半叉注塑成一整体
腰芯与半叉注塑成一整体
相同
半叉的上表面和/或下表面位于腰芯部位设有定位孔
半叉的上表面和/或下表面位于腰芯部位设有定位孔
半叉的上表面和/或下表面位于腰芯部位设有定位孔
相同
权利要求2
（引用权利要求1）
半叉的上表面位于腰芯部位的两端各设有一个定位孔
半叉的上表面位于腰芯部位的两端各设有一个定位孔
半叉的上表面位于腰芯部位的两端各设有一个定位孔
相同
半叉下表面位于腰芯部位的中间设有一个定位孔
半叉下表面位于腰芯部位的中间设有一个定位孔
半叉下表面位于腰芯部位的中间设有一个定位孔
相同
权利要求5
（引用权利要求1或2）
半叉的周边游设置成上宽下窄的斜边
半叉的周边游设置成上宽下窄的斜边
半叉的周边游设置成上宽下窄的斜边
相同
权利要求6
（引用权利要求1）
半叉的上表面和/或下表面还设有一层表面料
半叉的上表面和/或下表面还设有一层表面料
半叉的上表面和/或下表面还设有一层表面料
相同
权利要求7
（引用权利要求6）
表面料为布或纸板或塑料
表面料为布
2表面料为布，3表面料为纸板
相同
权利要求3
（引用权利要求1或2）
半叉前端便于设置成上宽下窄的斜边
半叉前端便于设置成上宽下窄的斜边
/
1相同，2、3不同
权利要求4
（引用权利要求3）
半叉周边缘设置成上宽下窄的斜边
半叉周边缘设置成上宽下窄的斜边
/
1相同，2、3不同
鸿盛厂认为，与专利权利要求1相比，被控侵权产品缺少“硬质塑料一次注塑成型”、“半叉的上表面和下表面或者上表面或下表面位于腰芯部分设有定位孔”等两项技术特征，没有落入谢海云专利权要求1的保护范围，据此也未落入其他从属权利要求的保护范围。被控侵权产品技术特征与本专利权利要求1的技术特征对比如下表：
谢海云主张保护的权利要求1
被控侵权产品1技术特征
被控侵权产品2技术特征
被控侵权产品3技术特征
结论
不相同
A半叉由硬质塑料一次注塑成型
软性塑料
软性塑料
软性塑料
不相同
B半叉内中部还设有腰芯，腰芯包裹在半叉内
半叉内设有铁芯
半叉内设有铁芯
半叉内设有铁芯
相同
C腰芯与半叉注塑成一整体
铁芯完全收容于半叉内
铁芯完全收容于半叉内
铁芯完全收容于半叉内
相同
D半叉的上表面和下表面或者上表面或下表面位于腰芯部分设有定位孔
半叉的上下表面设有若干个注塑用孔洞，以及3个用于铆接半叉与鞋底鞋跟的贯穿孔洞
半叉的上下表面设有若干个注塑用孔洞，以及3个用于铆接半叉与鞋底鞋跟的贯穿孔洞
半叉的上下表面设有若干个注塑用孔洞，以及3个用于铆接半叉与鞋底鞋跟的贯穿孔洞
不相同
鸿盛厂还认为，被控侵权产品所采用的技术方案属于现有技术，并未侵害谢海云专利权。2007年9月5日公开的第CN200941859Y号专利文献（以下简称对比文件）中已完整披露上述技术特征。被控侵权产品全部技术特征与现有技术披露的技术特征之间的对应关系如下表：
序号
被控侵权产品技术特征
现有技术披露的技术特征
说明书页码
A
鞋中底包含半叉、铁芯
鞋中底包含板件、夹置件、补强件
第1页最末行
B
铁芯完全包裹于半叉内
该补强件埋置于该夹置件内
第2页第2行
C
半叉的上下表面分别设有若干注塑孔
该板片的上下层分别设有至少一开孔用以模塑成型该夹置件
第2页第3行
D
半叉的前端具有用于连接板件前端的推拔状部
夹置件具有一前推拔状部
第2页第4行
E
半叉周边是往上弯折而形成的上宽下窄的梯形结构
为使塑料可被注入板件的空间内，其上下层分别设有若干孔洞，而下层的周边是往上弯折而形成折边
第3页第14行
此外，第CN200941859Y号专利说明书第3页第7-15行还记载了被控产品的整个加工过程。至此，被控侵权产品的所有技术特征均已被现有技术完整披露。
谢海云认为，被控侵权产品与对比文件1的技术方案有多个技术特征不相同，而且该不同点明显不是“惯用手段的直接置换”或“所属技术领域的公知常识”，鸿盛厂以现有技术抗辩不成立。理由如下表：
序号
对比文件技术方案
鸿盛厂产品的技术方案
对比结果
板件
无
不同
夹置件
半叉
相同
补强件
腰芯
相同
板件具有一脚趾部，一脚掌部以及脚跟部，该脚掌部与该脚跟部被分割成一上层及一下层，该上下层间形成一空间，以模塑成型该夹置件
半叉由硬质塑料一次注塑成型
不同
板件上下层分别设有一注塑孔
半叉上表面和/或下表面位于腰芯部位设有定位孔
不同
另查明，鸿盛厂设立于2003年10月21日，类型为个人独资企业，投资者为梁松江，经营范围为产销、加工鞋材、模具（不含化学危险品）。谢海云为案件维权支付公证费2500元。
以上事实，有谢海云、鸿盛厂提交的证据及案件庭审调查笔录等附卷为证。
原审法院认为，案件为侵害实用新型专利权纠纷。本专利处于合法有效的期限内，依法应当受到保护。根据双方的诉辩意见，案件的争议焦点为：一、被控侵权产品是否落入本专利的保护范围；二、鸿盛厂以现有技术抗辩是否成立；三、鸿盛厂是否生产、销售、许诺销售了被控侵权产品；四、侵权责任如何承担。
一、被控侵权产品是否落入本专利的保护范围
实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。案件中，谢海云明确主张被控侵权产品1包含本专利全部权利要求1至7的技术特征，被控侵权产品2、3包含本专利权利要求1、2、5、6、7的技术特征。鉴于鸿盛厂主张，与专利权利要求1相比，被控侵权产品缺少“硬质塑料一次注塑成型”、“半叉的上表面和下表面或者上表面或下表面位于腰芯部分设有定位孔”等两项技术特征，承认被控侵权产品的技术特征“半叉内设有腰芯”、“铁芯完全收容于半叉内”与本专利的技术特征相同。因鸿盛厂承认相同的技术特征发生自认效力，原审法院对权利要求1中前述不同的两项技术特征进行审查。鸿盛厂辩称，被控侵权产品1、2、3均由软性塑料注塑成型。经查，在塑料领域，根据塑料制品的拉升弹性模量大小来区分硬质塑料和软质塑料，本领域技术人员可以根据塑料制品的抗形变能力来区分两种塑料，而被控侵权产品的半叉部分材料在用力按压及拉升时不会发生形变，且结合鞋底的受力及形状要求，软质塑料容易导致鞋体不能受力及发生形变。因此，鸿盛厂辩称三款被控侵权产品均由软质塑料制成理据不足，原审法院不予支持。鸿盛厂辩称，被控三款侵权产品在半叉的上下表面设有若干注塑用孔洞，以及3个用于铆接半叉与鞋底鞋跟的贯穿空洞。经查，三款被控侵权产品除有3个铆接半叉与鞋底的孔洞外，均在半叉的上表面或下表面的腰芯部位设有孔洞，实际起到将腰芯定位在半叉上的作用，因此，鸿盛厂辩称被控侵权产品上下表面的若干孔洞均为注塑孔，依据不足。被控侵权产品在腰芯部分设有的定位孔与本专利权利要求1的该项技术特征相同。
综上所述，鸿盛厂对被控侵权产品技术特征与本专利权利要求1的两项技术特征比对提出异议的意见不成立，且鉴于鸿盛厂未对本专利其他从属权利要求提出比对意见，视为其放弃比对，因此，被控侵权产品均包含谢海云主张保护的权利要求的全部技术特征，已落入本专利的保护范围。
二、鸿盛厂以现有技术抗辩是否成立
被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，属于现有技术。鸿盛厂辩称，被控侵权产品所采用的技术方案属于第CN200941859Y号专利文献所披露的现有技术。谢海云比对认为，对比文件与被控侵权产品在是否存在板件、板件与夹置件模塑成型的方式以及板件上下层设有的孔洞性质等方面的技术特征不同。经查，结合对比文件说明书将现有技术与被控侵权产品的技术特征进行比对，现有技术的高跟鞋中底由板件、夹置件和补强件三部分组成，在具体实施方式上首先将板件和补强件一起置放于模具内，然后通过板件上下层的开孔将塑料注入模具形成夹置件；下层周边往上弯折形成折边，用以将夹置件确实地收容于空间内。因此，在对比文件中，一方面板件与夹置件是经两道工序形成的两个组件，而被控侵权产品1、2仅由半叉和腰芯组成，半叉部分由单一的均质材料制成，不存在板件；被控侵权产品3的表面料下层没有向上弯折形成折边，亦未与上层贴合形成一空间，因此，被控侵权产品3也不存在板件。另一方面，现有技术要求开孔位于板件上下层即可，并未要求位于腰芯位置，且开孔用于注塑；但观察三款被控侵权产品，其孔洞均位于半叉的腰芯部位，其作用是对腰芯进行定位。综上，被控侵权产品的技术特征与对比文件披露的技术特征不同，鸿盛厂以现有技术抗辩不成立，原审法院予以驳回。
三、鸿盛厂是否生产、销售、许诺销售了被控侵权产品
庭审中，谢海云主张鸿盛厂实施了生产、销售、许诺销售等侵权行为；鸿盛厂当庭确认被控侵权产品系其产品，但否认其生产、销售及许诺销售了被控侵权产品。原审法院认为，关于生产行为，谢海云获取被控侵权产品的过程经公证，可以采信，《现场工作记录》载明：“梁总经理将自称是其生产的几款鞋底样品附送给叶青”；鸿盛厂确认被控侵权产品为己方产品；且结合谢海云方在公证时获赠的名片上印制了鸿盛五金鞋材厂具有专业制造PU中底等内容，现有证据足以认定被控侵权产品由鸿盛厂生产。其次，关于销售行为，一方面，如前所述，《现场工作记录》载明梁总经理将几款鞋底样品附送给叶青，并未明确双方之间存在销售行为，另一方面，谢海云未提交相关交易单证。关于许诺销售行为，谢海云虽提交了一张订单，但该单据为复印件，订购公司为案外人，不足以确认该单据的真实性。因此，谢海云并未提交实质性证据直接证明鸿盛厂销售、许诺销售了被控侵权产品。综上，原审法院认定鸿盛厂生产了被控侵权产品，不予认定鸿盛厂实施了销售、许诺销售行为。
四、侵权责任如何确定
鸿盛厂生产的产品落入本专利的保护范围，已构成侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的责任。《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定：“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。案件中，谢海云没有提交证据证实其损失或鸿盛厂因此得到的利润以及专利许可费的数额，原审法院结合本专利是实用新型专利、鸿盛厂侵权行为的形式包括生产以及谢海云的维权成本等因素，酌定鸿盛厂赔偿金额为人民币80000元。
综上所述，原审法院依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、限鸿盛厂立即停止侵害谢海云ZL200920155645.7号专利的行为，并销毁库存侵权产品及生产侵权产品的专用模具；二、限鸿盛厂于判决发生法律效力之日起五日内赔偿谢海云经济损失人民币80000元（包含维权费用）；三、驳回谢海云的其他的诉讼请求。如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币3300元，由鸿盛厂负担。
上诉人鸿盛厂、天威泛凌公司不服原审判决，向本院提起上诉称：（一）一审法院认定事实有误。1、一审认定三款侵权产品均由硬质塑料一体成型，与事实不符。2、一审将“注塑孔”定义为“定位孔”，与事实不符。3、一审认定“被控侵权产品1、2、3不存在板件”与事实不符，并且是否存在板件，对于现有技术抗辩无实质性影响。（二）一审法院酌定赔偿金额的确定缺乏法律根据。鸿盛厂加工鞋底种类繁多，谢海云提交的报价单复印件并未说明来源，且报价单记载的明细与初控产品并无关联，不能证明鸿盛厂实施许诺销售的行为。公证书中明确记载“鞋底样品附送给叶青”，这同样不能认定鸿盛厂实施了销售或许诺销售行为。故一审法院判决酌定赔偿明显缺乏法律依据。鸿盛厂接到对方事先电话预约，按其要求制作被控侵权产品并赠送给他作为样品参考，并无任何实施销售行为，鸿盛厂并未给对方造成任何实际损失，不应损害赔偿责任。（三）目前涉案专利已经被专利复审委员会认定全部无效，涉案基础权利已经不存在。故请求本院判令：撤销原判，依法改判驳回谢海云的全部诉讼请求，并由谢海云负担案件诉讼费用。
被上诉人谢海云答辩称：（一）一审判决认定的事实准确，被控侵权产品与涉案专利技术方案相同，落入本专利保护范围，鸿盛厂提出的现有技术抗辩不成立。（二）一审判决赔偿8万元符合法律规定。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。谢海云请求二审法院查明事实，驳回上诉人的全部上诉请求。
本院经审理查明，原审法院查明事实基本属实，本院予以确认。
二审期间，鸿盛厂向本院提交国家知识产权局专利复审委员会于2015年4月9日作出的第25724号《无效宣告请求审查决定书》，鸿盛厂拟以此证明涉案名称为“一种鞋体定型中底用半叉”、专利号为200920155645.7的实用新型专利已被宣告专利权全部无效。经质证，谢海云对该决定书的合法性和真实性予以确认，但对其关联性不予确认，认为该审查决定在认定事实方面存在严重错误，鸿盛厂在无效程序中所提交的证据无论是单独还是相互结合均不能破坏涉案专利的创造性，且该审查决定书尚未生效，谢海云将会向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求撤销该无效宣告请求审查决定，因此，涉案专利的法律状态仍为有效。本院认为，该证据系由国家机关依法出具的文件，其真实性亦被谢海云所确认，本院予以采信。
本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。专利权合法有效是法院提供法律保护的前提和基础。根据二审出现的新证据所查明的事实，谢海云据以主张权利的专利权已经被宣告全部无效。而根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。因此，本案专利权人谢海云提起诉讼已缺乏权利基础，不是适格的诉讼主体，应当驳回其起诉。
综上，基于二审诉讼期间国家知识产权局专利复审委员会作出宣告涉案专利权全部无效的决定，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项、《诉讼费用交纳办法》第八条第（二）项之规定，裁定如下：
一、撤销广东省东莞市中级人民法院（2014）东中法知民初字第152号民事判决；
二、驳回谢海云的起诉。
谢海云预交的一审案件受理费3300元，东莞市寮步鸿盛鞋材厂预交的二审案件受理费1800元，分别由一、二审法院予以退回。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖海棠
代理审判员 郑英豪
代理审判员 李 艳
二〇一五年八月十九日
书 记 员 余英泽