中华人民共和国
江苏省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）苏知民终字第0049号
上诉人（原审原告）知科株式会社（ZIKOLTD），住所地大韩民国忠清北道。
法定代表人崔明龙，该会社总裁。
委托代理人李春晖。
委托代理人顾晋伟。
被上诉人（原审被告）常州永和精细化学有限公司，住所地中华人民共和国江苏省常州市武进区洛阳镇戴溪村。
法定代表人李友青，该公司董事长。
委托代理人陆海峰。
委托代理人张亚平，江苏金牌律师事务所律师。
上诉人知科株式会社因与被上诉人常州永和精细化学有限公司（以下简称永和公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服中华人民共和国江苏省常州市中级人民法院（2012）常知民初字第306号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年2月17日受理后，依法组成合议庭，于2014年3月18日公开开庭审理了本案。上诉人知科株式会社委托代理人李春晖、顾晋伟，被上诉人永和公司委托代理人陆海峰、张亚平，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
知科株式会社一审诉称：知科株式会社是“苄基甲脒化合物和含有该苄基甲脒化合物作为紫外线吸收剂的塑料制品”发明专利的权利人。知科株式会社发现永和公司未经许可，通过不同网站许诺销售名称为“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒”（永和公司命名为“NEPA”）的紫外线吸收剂，且知科株式会社从永和公司处购得了上述NEPA型紫外线吸收剂产品，永和公司生产、销售、许诺销售的上述NEPA型紫外线吸收剂产品落入了知科株式会社涉案专利权的保护范围，侵害了知科株式会社的涉案专利权。请求法院：1、判决永和公司制造、销售、许诺销售NEPA型紫外线吸收剂产品的行为侵犯知科株式会社的专利权；2、判令永和公司停止制造、销售、许诺销售侵权产品；3、判令永和公司赔偿知科株式会社专利侵权损失人民币100万元（以下币种非经注明，均为人民币）；4、判令永和公司支付知科株式会社为调查取证所支出的合理费用79451元；5、判令永和公司承担本案全部诉讼费。
永和公司一审辩称：1、永和公司已在答辩期内就涉案专利权向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）提出了无效宣告请求，因此请求法院中止本案审理。2、永和公司生产的NEPA型紫外线吸收剂产品（以下简称NEPA产品）在涉案专利优先权日之前即已被收录于美国化学会的STN数据库，其CAS号为586400-06-8，其化学结构式也早已公开，永和公司生产的NEPA产品系按照该现有技术实施。3、涉案专利在实施中的制造效率很低，根本无法达到正常大规模工业化生产。永和公司主要参照1977年公开的US4021471美国专利制造NEPA产品，制造方法区别且优于涉案专利所涉的方法，且永和公司在涉案专利优先权日之前即已开始制造NEPA产品。即使涉案专利权有效，永和公司对与涉案专利技术相同的技术享有先用权，永和公司生产NEPA产品也不侵犯知科株式会社的涉案专利权。4、知科株式会社对其所提的100万元赔偿，未提供相应的事实和法律依据。综上，请求法院依法公正判决。在本案的第三次庭审中，永和公司撤回了上述第二项答辩意见。
一审法院查明：
（一）涉案专利的基本情况
2005年5月26日，知科株式会社向中华人民共和国国家知识产权局提出了名称为“苄基甲脒化合物和含有该苄基甲脒化合物作为紫外线吸收剂的塑料制品”的发明专利申请，该申请于2007年5月2日公开，并于2009年7月8日获得授权，专利号为ZL20058001××××.2，该专利的优先权日为2004年5月27日。
针对永和公司于2012年9月20日就涉案专利权提出的无效宣告请求，专利复审委经审查后，于2013年8月26日作出了维持专利权有效的决定。
本案中，知科株式会社选择权利要求6确定涉案专利权的保护范围。
涉案专利权利要求1为：一种苄基甲脒化合物，该化合物由下述式2表示：
式2
其中，R1和R2各自独立地选自氢、C1-9烷基和C1-4烷氧羰基，L1和L3各自独立地选自氢和C1-4烷基，L2选自H和OH。
涉案专利权利要求2为：根据权利要求1所述的苄基甲脒化合物，其中，式2中R1为乙氧羰基，所述式2的化合物由下述式3表示：
式3
其中R2选自氢、C1-9烷基和C1-4烷氧羰基，L1和L3各自独立地选自氢和C1-4烷基，L2选自H和OH。
涉案专利权利要求5为：根据权利要求2所述的苄基甲脒化合物，其中，式3中R2为乙氧羰基，所述式3化合物由下述式5表示：
式5
其中L1和L3各自独立地选自氢和C1-4烷基，L2选自H和OH。
涉案专利权利要求6为：根据权利要求5所述的苄基甲脒化合物，其中，式5中L1、L2和L3为氢，所述式5的化合物由下述式8表示：
式8
（二）知科株式会社公证取证的有关情况
2012年5月29日，北京集佳知识产权代理有限公司的委托代理人田晓敏使用北京市中信公证处的电脑，通过“baidu百度”搜索“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N'-苄基甲脒”，根据相关搜索结果的打印件显示，chem960化工网上有永和公司就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N'-苄基甲脒”化合物所作的广告，主要涉及该化合物的产品名称、分子式（C26H26N2O4）、分子量、英文名称（N，N'-Bis（4-ethoxycarbonylphenyl）-N-Benzylformamidine）等内容，并注明该化合物的CAS登录号为586400-06-8；田晓敏通过“baidu百度”还搜索了“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N'-苄甲基甲脒”，根据相关搜索结果的打印件显示，中国化工网上有永和公司就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒”所作的广告，主要涉及该化合物的英文名称（N，N'-Bis（4-ethoxycarbonylphenyl）-N-Benzylformamidine）、分子量、分子式（C26H26N2O4）、结构式等，其结构式为，并注明该化合物的CASNO：586400-06-8；另勤加缘、生意宝两网站上也有永和公司就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒”所作的广告。北京市中信公证处对田晓敏搜索、浏览、打印上述相关网页的过程出具了（2012）京中信内经证字08621号公证书。知科株式会社、永和公司双方均陈述上述搜索过程中所涉的“苄基”与“苯甲基”系同一概念。永和公司陈述其仅在中国化工网上就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苄基甲脒”作过推广，chem960化工网、勤加缘以及生意宝网站的相关内容可能系百度链接而成。根据上述公证书所附打印件，上述四家网站上就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苄基（或苯甲基）甲脒”所作的广告内容并不完全相同，一审法院依法认定永和公司在chem960化工网、中国化工网、勤加缘以及生意宝四个网站上就“N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苄基（或苯甲基）甲脒”化合物进行了广告宣传。
2012年6月14日，北京集佳知识产权代理有限公司委托代理人许佳在北京市东方公证处工作人员的监督下，至永和公司购买了分别标注有“NEPA120024110g”和“NEPA120024210g”的产品两袋，支付价款1200元，并从永和公司取得了名片、收据、增值税发票、产品检验证明书以及宣传彩页等资料，宣传彩页中宣传的产品包括NEPA（N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒），并载明该化合物的结构式为，CAS号为586400-06-8。北京市东方公证处对上述购买过程出具了（2012）京东方内民证字第4049号公证书。永和公司认可其生产、销售的上述NEPA产品的结构式与涉案专利权利要求6式8一致、落入知科株式会社所主张的涉案专利权利要求6的保护范围，但永和公司认为自己对与涉案专利技术相同的技术享有先用权。
（三）永和公司的抗辩情况
永和公司提交了一份由国家知识产权局专利检索咨询中心就“CAS登记号为586400-06-8的化合物在美国化学文摘CA中的相关专利和非专利文献”项目所出具的检索报告。根据该检索报告附件显示，经检索美国化学会的STN数据库（2012年版），CAS登录号为586400-06-8的化合物，其名称为N，N'-Bis（4-ethoxycarbonylphenyl）-N-Benzylformamidine［中文名称为N，N'-双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒］，其对应的分子结构式为，于2003年9月16日被收录到STN数据库。知科株式会社认可该检索报告附件所载的上述结构式与涉案专利权利要求6式8一致，但知科株式会社认为上述检索报告所显示的被STN数据库收录的时间并非涉案专利权利要求6式8的公开时间。知科株式会社为此提交了美国化学会于2006年1月16日出版的《化学文摘》第144卷第3期及2006年6月30日出版的《化学文摘》关于分子式索引的第144F3卷。2006年1月16日出版的《化学文摘》中收录有如涉案专利权利要求6式8所示的结构式，2006年6月30日出版的《化学文摘》关于分子式的索引中，分子式为C26H26N2O4的化合物中包含有2006年1月16日《化学文摘》收录的上述结构式的化合物，其CAS号为586400-06-8。知科株式会社据此认为CAS号为586400-06-8、结构式如涉案专利权利要求6式8所示的化合物的公开日期应为2006年1月16日。
永和公司还向一审法院提交了四份由（台湾）和新精细化学股份有限公司（以下简称和新公司）发送给永和公司栾永勤的传真，其中三份经办人为李友青、一份经办人为阮怡桦，传真件上均有传真过程中自动生成的接收时间和对方来电号码，且传真件上显示的接收时间与传真本身的落款日期吻合。其中2004年4月14日11时03分传真中与NEPA产品有关的内容为：RE：新产品开发-
NEPA（N，N'-bis（4-ethoxycarbonylphenyl）-N-benzylformamidine，CAS：586400-06-8）很高兴通知您，客户对此产品感兴趣。起始物与NEMP相同，且固体可用结晶方式提纯，其稳定性会比NEMP佳。提供您合成途径如下，烦请您优先开发并提供报价及样品。李友青在该传真中提供了名为NEPA、结构式为的化合物的合成路径（应永和公司请求，本判决书中不表述该合成路径），并注明该化合物的CAS号为586400-06-8。2004年4月14日16时52分传真中与NEPA产品有关的内容为：RE：NEPA（N，N'-bis（4-ethoxycarbonylphenvl）-N-benzylformamidine，CAS：586400-06-8）补充此产品之规格如附件，请参考。2004年5月20日10时39分传真中与NEPA产品有关的内容为：RE：NEPA（N，N'-bis（4-ethoxycarbonylphenvl）-N-benzylformamidine，（586400-06-8］）4月14日传真中向您提到此产品，此产品与NEMP的起始物为同一个，不知是否已展开开发工作，由于客户告知已有竞争厂商开始供货，如我们不能加快开发脚步，可能无法进入市场，因此烦请您将此开发工作的优先顺序提高，如有进展，烦请提供报价（US＄／KG，FOB上海）并准备500克样品，以便提供给客户。2004年6月4日15时35分传真内容包括：RE：NEPA（类似NEMP产品，CAS：586400-06-8）／BAB（CAS：36437-37-3）若开发此两产品有进展或问题的话，请与我们联系。
永和公司陈述，上述四份传真中所涉的和新公司是永和公司的股东。2003年底、2004年初，和新公司因客户需求开始开发NEPA产品。因永和公司是和新公司在我国大陆的加工厂，双方进行共同研发，并由永和公司进行生产、销售。李友青当时既是和新公司的负责人，同时也是永和公司的董事，阮怡桦则是和新公司采购部工作人员。知科株式会社认可上述2004年4月14日11时03分传真中和新公司提供的合成NEPA的路径在理论上是可行的，其生成物NEPA的结构式与涉案专利权利要求6式8一致，但知科株式会社认为上述合成NEPA产品路径的确定不能认为永和公司为生产NEPA产品作好了必要的准备。
永和公司提交了一份2004年12月7日其向和盈国际贸易（上海）有限公司开具的增值税发票（记帐联），该发票所涉货物为“NEPA”，数量为1吨，价格为165000元。永和公司还提交了一份2004年12月29日其向FUNGWINCO，LTD开具的出口商品专用发票（记帐联），该发票所涉货物品名为“N，N'-Bis（4-ethoxycarbonylphenyl）-N-BenzylformamidineNEPA”，单价为FOB17.5美元／公斤，总价8750美元。
永和公司还陈述，2004年研发之初，当时根据客户的需求，预计NEPA产品的年产量是50吨，实际2004年销售1.5吨，2005年销售9吨多，2011年销售4.6吨，2012年销售8.75吨，永和公司为此提供了上述年度的财务帐册。
（四）与本案有关的其他情况
永和公司成立于1993年11月16日，其股东为常州万科化工有限公司、和新公司。根据2012年6月8日永和公司工商机读材料显示，和新公司拥有永和公司90%股权。
另，北京集佳知识产权代理有限公司为（2012）京中信内经证字第08621号公证书支付公证费1000元，为（2012）京东方内民证字第4049号公证书支付公证费10000元，另北京集佳知识产权代理有限公司向知科株式会社开具了服务费收费帐单。
本案一审争议焦点为：永和公司对涉案专利技术是否享有先用权。
一审法院认为：
知科株式会社的涉案专利权处于有效状态，应当受到法律保护。永和公司对其生产的NEPA产品的结构式与涉案专利权利要求6式8一致，落入知科株式会社所主张的权利要求6的保护范围并无异议，仅认为其对与涉案专利技术相同的技术享有先用权。对此，一审法院认为，2004年4月14日，永和公司的股东和新公司通过传真告知了永和公司与涉案专利权利要求6式8相同结构式的NEPA产品的合成路径，且明确注明了其CAS号。知科株式会社也认可上述合成路径可以生成与涉案专利权利要求6式8相同结构式的NEPA产品。涉案专利权利要求6所涉为化合物的结构式，对于合成某一特定化合物而言，反应的温度、时间、溶剂等因素固然重要，但找到并确定合成该化合物的路径无疑起到更为关键的决定性作用。本案中，永和公司于2004年4月14日即从其股东和新公司合法获得了与涉案专利权利要求6式8相同的NEPA产品的结构式，并同时获得了NEPA产品的合成路径，应当视为永和公司为实施与涉案专利技术相同的技术作好了必要的准备，且之后永和公司也按此方法制造NEPA产品。对于知科株式会社认为合成NEPA产品路径的确定不能认为永和公司为生产NEPA产品作好必要准备的意见，不予采信。
永和公司陈述2004年研发之初，根据客户当时的需求，预计NEPA产品的年产量为50吨左右，2011年实际销售4.6吨，2012年实际销售8.753吨，并因此认为自己是在“原有范围”内继续实施与涉案专利技术相同的技术。本案中也并无证据证明永和公司对涉案专利技术的实施超出了原有范围。永和公司在知科株式会社获得涉案专利授权之后，在原有范围内继续制造与涉案专利权利要求6式8相同结构式的NEPA产品的行为，不视为对知科株式会社专利权的侵犯，其后续的许诺销售、销售行为，当然也不侵犯知科株式会社的专利权。
综上，永和公司对与涉案专利技术相同的技术享有先用权。知科株式会社认为永和公司侵犯其专利权的诉讼理由缺乏相应的事实和法律依据，依法不能成立。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十九条第（二）项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款、第三款之规定，一审法院判决：驳回知科株式会社的全部诉讼请求。案件受理费14098元，由知科株式会社负担。
知科株式会社向本院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持其一审诉讼请求（合理支出数额变更为33085元）。主要理由为：一审法院认定事实错误。1、永和公司提供的传真文件上记载的合成路径中出现了未知化合物“X”，其指代何物并不清楚，因此该证据没有记载可行的合成路径。2、即使上述证据确实记载了可行的合成路径，也不能据此认定永和公司作好了专利法规定的制造、使用的必要准备，因为永和公司没有提供详细记载涉案化合物的生产步骤、生产条件以及产率的工艺文件。相反，现有证据证明直至2004年6月4日，永和公司在开发NEPA产品方面仍未取得进展，更不用说作好了“制造、使用的必要准备”。3、没有证据证明永和公司在原有范围内实施。
永和公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。
本案二审争议焦点为：永和公司的先用权抗辩是否成立。
二审中，知科株式会社提供了中华人民共和国北京市中信公证处出具的（2013）京中信内经证字36009号公证书，证明“工艺文件”的含义。
永和公司认可上述证据的真实性，但认为与本案没有任何关联性，没有证明力。
永和公司提供了一份发票复印件，证明其记载的产品与NEPA产品属系列产品，两者起始物一样，结构式不一样。
对永和公司提供的证据，知科株式会社质证认为：该证据没有原件，对其真实性不认可；该证据与本案也没有关联性。
本院认为：知科株式会社提供的公证书的真实性、关联性均可认定。永和公司提供的发票系复印件，其真实性不能认定。
对一审法院查明的事实，双方当事人均无异议，本院予以确认。
本院另查明：
1、知科株式会社从事的业务为化学产品、食品添加剂的制造及批发及以上服务的附属业务。永和公司注册资本为550万美元。
2、一审第二次庭审中，永和公司提供了其财务账册及2005年前涉案产品销售记录，用以证明其2004年、2005年两年年产量均在10吨之内，2006年达到34吨，2011年、2012年产量分别为4.6吨、8.75吨。对上述证据，知科株式会社未提出异议。
3、《现代企业管理辞典》定义“工艺文件”为：“说明生产加工方法和技术的各种文件。包括工艺规程、工艺守则、劳动定额表、原材料和工时定额表，以及其他有关表格。其中最主要、最基本的是工艺规程……随着情况的变化，工艺文件也需要进行补充修改”。《管理心理学词典》、《机械加工工艺辞典》等所作定义与上述基本相同。
4、二审庭审中，本院要求双方当事人对永和公司最初生产涉案产品的规模即我国专利法规定的“原有范围”发表意见。知科株式会社认为永和公司没有证据证明其原有范围是多少，将在庭后十天内书面告知法庭其能否确认永和公司的原有范围是多少，但本院至今没有收到知科株式会社的书面或口头意见。
本院认为：
《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第（二）项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造使用的”，不视为侵犯专利权。根据本案查明的事实，可以认定永和公司的先用权抗辩成立。
一、在涉案专利优先权日之前，永和公司已经掌握了涉案产品的结构式及合成路径，而对于实际生产某一化合物而言，掌握合成路径无疑是重要条件之一。知科株式会社也认可该合成路径是可行的。二审中，知科株式会社又上诉称，永和公司提供的合成路径中出现了未知化合物“X”，故其合成路径是不清楚的。对此本院认为，涉案化合物为苄基甲脒，其结构式中的“X”系指代氯、溴等卤族元素，这是化学领域的惯常做法。故知科株式会社该上诉理由缺乏事实依据。
二、就合成化合物而言，除了掌握合成路径外，还必须具备必要的生产工艺和生产设备。知科株式会社上诉认为，永和公司没有提供生产涉案产品的工艺文件，故不能认定其享有先用权。本院认为，永和公司虽然未能提供其最初生产涉案产品的工艺文件，但基于本案具体情况，可以推定其拥有相应的工艺文件，理由如下：1、永和公司设立于1993年，注册资本为550万美元，属较大的化工企业。到2004年初研发涉案产品时，其生产经营历史已长达十余年，应该掌握了成熟的化工生产工艺。2、从涉案化合物本身及永和公司提供的合成途径看，生产涉案产品在工艺上没有特殊要求。知科株式会社同属化工企业，在本案一、二审中从未主张生产涉案产品在工艺、设备等方面存在某种特殊要求。据此可以认定，永和公司在2004年初时掌握的生产工艺足以满足生产涉案产品的需要。3、随着情况的变化，工艺文件需要不断进行补充、修改，时至今日，永和公司无法提供2004年时其使用的工艺文件，也合乎常理。综上，知科株式会社以永和公司没有提供最初的工艺文件为由主张永和公司没有作好制造涉案产品的必要准备，依据不足，本院不能支持。
三、没有证据证明永和公司生产涉案产品超出了原有范围。所谓原有范围，指经营者最初具备的生产能力决定的生产经营规模。就本案而言，如前所述，生产涉案产品不需要特殊的工艺、设备，这就意味着永和公司已有的设备可以用于生产涉案产品，结合永和公司的企业规模、其2006年涉案产品产量达36吨、以销定产的惯常生产经营策略等因素，本院认定永和公司涉案产品最初生产能力为年产量20吨。而至2011年、2012年，其实际生产量均未超过10吨。知科株式会社亦未提供任何证据证明永和公司超过原有范围生产涉案产品。
综上，知科株式会社的上诉理由均不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判决。
二审案件受理费人民币14098元，由知科株式会社负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王成龙
代理审判员 曹美娟
代理审判员 宋 峰
二〇一四年五月十四日
书 记 员 顾正义