广东省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）粤高法民三终字第980号
上诉人（原审被告）：汕头市澄海区岭亭永达塑胶厂。住所地：广东省汕头市澄海区。
投资人：蔡永熙，该厂厂长。
委托代理人：赵金岭，福建明鼎律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：广东雅得科技有限公司。住所地：广东省汕头市澄海区。
法定代表人：李汉明，该公司董事长。
委托代理人：蔡燕云，广东东铭律师事务所律师。
上诉人汕头市澄海区岭亭永达塑胶厂（以下简称永达塑胶厂）与被上诉人广东雅得科技有限公司（以下简称雅得公司）因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广东省汕头市中级人民法院（2014）汕中法知民初字第7号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
雅得公司于2014年1月17日向原审法院起诉称：雅得公司于2010年5月20日与专利权人李汉明签订专利实施许可合同，约定：由雅得公司向专利权人李汉明支付专利许可使用费50万元，李汉明许可雅得公司实施其已取得的专利号为ZL200930190256.3的“玩具直升飞机（911）”外观设计专利（下称涉案专利），许可方式为独占实施许可；许可期限自2010年5月20日至2019年8月6日；合同双方任何一方发现第三方侵犯许可方的专利权时，均有权向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼，被许可方（即雅得公司）享有获得侵权赔偿的权利。雅得公司向专利权人李汉明支付了50万元专利许可费后，开始委托他人制作模具，生产销售专利产品。但是，在2011年年初，雅得公司发现市面上已有大量与上述外观设计专利非常近似的产品销售，原来已与雅得公司签订了订货合同的客商也有不少向雅得公司提出退单，雅得公司就该专利产品的销量大幅度减少。经雅得公司多方调查，发现永达塑胶厂未经许可而制造与雅得公司外观专利相近似的产品，并以相对低价进行大量销售，永达塑胶厂行为已严重侵犯了雅得公司的合法权益，并造成雅得公司巨大的经济损失。
为维护自身的合法权益，雅得公司于2011年7月6日向汕头市中级人民法院（下称汕头中院）提起民事诉讼，案号（2011）汕中法民三初字第80号。诉讼过程中，经雅得公司申请，汕头中院对永达塑胶厂采取了诉讼证据保全措施，提取了永达塑胶厂的侵权产品实物（3316遥控玩具直升飞机一架），并对永达塑胶厂涉嫌侵权的产品采取拍照等证据保全措施。永达塑胶厂的侵权事实进一步得到确认。但是永达塑胶厂拒不停止其侵权行为，也不向雅得公司作任何赔偿，相反，却向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）请求宣告雅得公司专利无效。为了不致拖延诉讼，雅得公司暂时申请撤诉，汕头中院裁定准许。专利复审委于2012年1月11日作出第17929号专利无效宣告请求审查决定书（下称第17929号决定），认为涉案专利与在先设计构成近似，宣告该专利无效。专利权人李汉明不服，向北京市第一中级人民法院（下称北京一中院）提起行政诉讼，并由北京一中院作出（2012）一中知行初字第1738号《行政判决书》，认为：涉案专利“与在先设计在机身部分存在明显区别，对二者整体视觉效果产生了显著影响，故不应认定本专利与在先设计构成近似的外观设计”，因而判决认定“第17929号决定认定本专利与在先设计构成近似外观设计所依据的主要证据不足”，判决撤销第17929号决定。永达塑胶厂向北京市高级人民法院（下称北京高院）提起上诉，北京高院于2013年7月19日作出（2013）高行终字第555号《行政判决书》，认定涉案专利有效。
自雅得公司发现永达塑胶厂侵权至今已近三年，永达塑胶厂不但拒不停止其侵权行为，反而无理缠讼，造成雅得公司的损失持续不断地扩大。故请求判令：1、永达塑胶厂立即停止对雅得公司持有的专利号为ZL200930190256.3的“玩具直升飞机（911）”外观设计专利的侵权行为，公开销毁侵权产品及生产侵权产品的模具；2、永达塑胶厂赔偿雅得公司经济损失100万元；3、永达塑胶厂在《汕头日报》上刊登声明，并在汕头电视台《今日视线》栏目公开向雅得公司赔礼道歉；4、本案一审的诉讼费用全部由永达塑胶厂承担。
永达塑胶厂答辩称：1.有关事实已超诉讼时效，没有证据证明侵权行为延续。2.即使按照法院保全所得产品，也不构成侵权，该产品是对现有设计的合理使用，依照新专利法，本案发生时间是2011年，按新专利法规定，从真实直升机转用为玩具，属于不含新颖性的使用行为，本案产品有证据证明是由现有直升机转用而来。3.永达塑胶厂生产产品不构成侵权。4.对被雅得公司保全及屡次诉讼造成的损失保留请求其赔偿的权利。5.所谓的深圳创业订货是以合同诈骗、伪造公章诱使永达塑胶厂按其提供样品生产所谓侵权产品。其从未生产该产品，而2011年6月中旬却有假合同假公章按样订货，几日后就有法院采取证据保全，这是雅得公司方或李汉明指使他人采取合同诈骗再向法院起诉，则涉嫌诉讼欺诈。请求驳回雅得公司诉讼请求。原审庭审中，永达塑胶厂表示放弃本案雅得公司起诉已超诉讼时效的抗辩理由。
原审法院经审理查明：李汉明于2009年8月7日向国家知识产权局提出了名称为“玩具直升飞机（911）”的外观设计专利申请，2010年5月19日获得授权并公告，专利号为ZL200930190256.3。李汉明与雅得公司签订《技术转让（专利实施许可）合同》，许可雅得公司独占实施涉案专利，许可使用费50万元，许可期限自2010年5月20日至2019年8月6日；对于侵犯涉案专利的行为，雅得公司有起诉、获得侵权赔偿的权利。该合同于2011年6月13日在国家知识产权局备案。
雅得公司持深圳创业与永达塑胶厂签订的《采购合同》，指控永达塑胶厂侵害涉案专利，于2011年7月6日向原审法院起诉，案号列（2011）汕中法民三初字第80号。该案诉讼过程中，经雅得公司申请，原审法院对永达塑胶厂采取了证据保全措施，提取了永达塑胶厂生产的被诉侵权产品3316遥控玩具直升飞机实物。永达塑胶厂在提交的答辩状中辩称其是依照从书籍及网络等公开渠道获得的美国OH-6直升机外观设计等资料进行研发设计的，不构成侵权。永达塑胶厂向专利复审委申请宣告涉案专利无效，专利复审委于2012年1月11日作出第17929号决定，宣告涉案专利无效。雅得公司遂申请撤回（2011）汕中法民三初字第80号案起诉，原审法院裁定准许。李汉明不服专利复审委决定，向北京一中院提起行政诉讼。北京一中院作出（2012）一中知行初字第1738号行政判决，认为：涉案专利“与在先设计在机身部分存在明显区别，对二者整体视觉效果产生了显著影响，故不应认定本专利与在先设计构成近似的外观设计”，判决撤销专利复审委第17929号决定。永达塑胶厂不服上诉，北京高院于2013年7月19日作出（2013）高行终字第555号行政判决，维持北京一中院判决。雅得公司遂再于2014年1月17日向原审法院提起本案诉讼。
涉案专利外观设计是直升飞机模型，授权公告文本包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和立体图，简要说明载明：仰视图无设计要点，故省略；视图中A处为透明部分。综合各个视图，涉案专利所示直升飞机模型由平衡杆、主旋翼、机舱和机尾组成，其中平衡杆位于主旋翼的上方；机舱大致呈水滴形，左右两侧为舱门和舷窗，前部为透明罩壳，并设有一个向外凸出的探照灯，机舱内放置两个士兵玩偶，机舱左右两侧各设有一个炮弹架和一个脚架；机尾上设有两根天线、一个较小的旋翼和上部大致为“T”字形下部大致为三角形的尾翼。通过对比，被诉侵权产品的外观设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无差异，属于相同的外观设计。
原审庭审中，永达塑胶厂承认其与深圳创业的二份采购合同是永达塑胶厂业务人员签订，合同上加盖的永达塑胶厂公章属实，蔡永熙签名不是本人所签。永达塑胶厂履行了合同，生产了被诉侵权产品。
永达塑胶厂主张其产品实施的现有设计是指美国OH-6直升机及其民用型号MD500直升机。经对比，被诉侵权产品的外观设计与上述二款直升机在探照灯、士兵玩偶、炮弹架、机尾天线等部分有明显差别。
原审法院另查明：雅得公司原名称是汕头市雅得塑胶玩具有限公司，于2013年3月6日变更为现名。
原审法院认为：李汉明的名称为“玩具直升飞机（911）”、专利号为ZL200930190256.3的外观设计专利经国家知识产权局依法授权，现处于有效状态，依法应受法律保护。雅得公司依据与李汉明签订的《技术转让（专利实施许可）合同》，有权提起本案诉讼并主张相应权利。本案争议的焦点为：（一）永达塑胶厂提出的现有设计抗辩是否成立；（二）被诉侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围；（三）永达塑胶厂是否实施了生产、销售侵权产品的行为以及应承担的民事责任。
（一）永达塑胶厂提出的现有设计抗辩是否成立。
永达塑胶厂主张涉案专利完全来自于属于现有设计的美军OH-6直升机，是对其他种类产品外观设计的转用。涉案专利历经专利复审委无效宣告程序的审查和北京两级法院行政诉讼的判决认定，至今合法有效，该专利设计是否是对现有设计的转用，属于对专利权效力的认定，不属原审法院审查范围。永达塑胶厂还主张被诉侵权产品是来自于现有设计即对美国OH-6直升机及其民用型号MD500直升机的转用，但是，被诉侵权产品的外观设计与上述二款直升机在探照灯、士兵玩偶、炮弹架、机尾天线等部分有明显差别，根据整体观察、综合判断的原则，两者并不相同或近似。永达塑胶厂关于现有设计抗辩的主张，理由不成立，原审法院不予采纳。
（二）被诉侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。对外观设计进行相近似判断时，应当基于外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，对授权外观设计与被诉侵权设计的整体视觉效果进行整体观察、综合判断。被诉侵权产品与专利产品均是直升飞机模型，属相同产品。通过对比，被诉侵权产品的外观设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无差异，属于相同的外观设计，落入涉案专利的保护范围。
（三）永达塑胶厂是否实施了生产、销售侵权产品的行为以及应承担的民事责任。
永达塑胶厂在本案中主张其是在深圳创业提供样品并签订采购合同之后才生产被诉侵权产品，但是此前在（2011）汕中法民三初字第80号案中已主张是自行研发设计，其陈述前后矛盾，因此应认定永达塑胶厂在与深圳创业签订合同之前就已制造了被诉侵权产品。永达塑胶厂主张深圳创业未经注册登记，以假公章与其签订合同，是雅得公司指使，涉嫌诉讼欺诈。但是，原审庭审中永达塑胶厂已承认合同是永达塑胶厂业务人员签订、加盖的永达塑胶厂公章属实并已按照合同约定生产，由此可以认定永达塑胶厂实施了制造、销售侵权产品的行为。深圳创业是否有注册登记，并不影响专利侵权行为的构成。购买行为是否雅得公司指使，没有证据证明。由于永达塑胶厂的侵权（制造）行为在合同签订前就已经存在，并非因为采购合同的引诱才实施侵权，因此即使是为了帮助雅得公司取证而签订的采购合同，并没有侵害永达塑胶厂的合法权益，不属于非法证据。为了取证而购买侵权产品，仅仅隐瞒购买者真实身份和真实购买目的，不属于欺骗，这一取证的方式也并没有违反法律的强制性规定，因此而取得的证据，可以作为认定侵权事实的依据。
永达塑胶厂未经专利权人同意，为生产经营目的制造、销售落入专利保护范围的被诉侵权产品，构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。原审庭审中永达塑胶厂提出已将侵权产品和模具销毁，但没有相应证据，雅得公司请求判令永达塑胶厂销毁侵权产品和模具，应予支持。关于赔偿数额，雅得公司起诉请求判令永达塑胶厂赔偿100万元，原审庭审中请求法院酌情确定赔偿损失的数额。双方当事人都没有提交权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益的证据。雅得公司提交的专利许可合同是作为法定代表人的李汉明许可给自己所在企业，许可费是按10年的独占许可计算，而且没有证据证明该许可费实际履行，因此该合同可供参考，但不能按照其许可费50万元的倍数确定赔偿数额。雅得公司请求判令永达塑胶厂赔偿损失100万元，证据不充分，原审法院不予全额支持。原审法院考虑涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，以及权利人为维护权利、制止侵权行为所支付的合理开支，酌情判定永达塑胶厂赔偿雅得公司经济损失人民币12万元。
雅得公司请求判令永达塑胶厂在《汕头日报》上刊登声明、并在汕头电视台《今日视线》栏目公开向雅得公司赔礼道歉，由于雅得公司未举证其商业信誉或商品声誉因永达塑胶厂侵权行为而受到损害，故其请求缺乏依据，原审法院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条、第十四条的规定，原审法院判决如下：一、永达塑胶厂于判决发生法律效力之日起立即停止侵犯雅得公司享有独占许可的ZL200930190256.3号外观设计专利权的行为，销毁侵权产品及其模具。二、永达塑胶厂于判决发生法律效力之日起十日内赔偿雅得公司经济损失12万元。三、驳回雅得公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费13800元，由永达塑胶厂负担。
上诉人永达塑胶厂不服原审判决，上诉称：1.国家知识产权局专利复审委员会尚未对涉案专利的效力重新作出认定，原审法院在涉案专利的法律效力尚未确定的情况下作出判决，属程序错误。2.本案应当适用2009年10月1日实施的《专利法》，根据《专利法》、《审查指南》规定，在对被诉侵权产品与现有设计进行相同或相近似的判断时，应当采用转用、组合新颖性的判断方法，因此被诉侵权产品是对军用飞机的转用，使用的是现有设计。3.现有证据不足以证明永达塑胶厂在深圳市创业玩具有限公司（以下简称深圳创业公司）订货之前生产、销售过被诉侵权产品，深圳创业公司伪造企业名称和公章，恶意陷阱订货。故请求本院判令：1.撤销原审判决主文第一、二项，驳回永达塑胶厂的诉讼请求；2.本案诉讼费由永达塑胶厂承担。
被上诉人雅得公司答辩称：1.涉案专利的无效宣告决定已被生效判决撤销，专利复审委尚未作出新的无效决定，因此涉案专利至今有效。2.将被诉侵权产品与永达塑胶厂提交的现有设计进行比对，两者存在明显差别，而被诉侵权产品与涉案专利在整体视觉效果上没有差异，属于相同的外观设计，被诉侵权产品构成侵权，永达塑胶厂应当承担相应的法律责任。3.永达塑胶厂在（2011）汕中法民三初字第80号案中主张被诉侵权产品是其自行研发设计，且样品送货单是由永达塑胶厂提供给深圳创业公司的，并非深圳创业公司为了订货而提交给永达塑胶厂，因此永达塑胶厂在与深圳创业公司签订合同之前就已制造了被诉侵权产品，在合同签订之后也按照合同约定生产了被诉侵权产品。永达塑胶厂的上诉理由不能成立，请求二审法院维持原判。
本院经审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
本院认为：本案系侵害外观设计专利权纠纷。根据上诉人的上诉请求和理由、被上诉人的答辩，本案二审双方当事人争议的焦点是：（一）原审程序是否有误；（二）永达塑胶厂提出的现有设计抗辩是否成立；（三）永达塑胶厂生产、销售被诉侵权产品是否构成侵权。
（一）关于原审程序是否有误的问题。
本院经审理查明，国家知识产权局专利复审委员会于2012年1月11日作出第17929号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效，北京市第一中级人民法院作出（2012）一中知行初字第1738号行政判决撤销了该无效决定，并判令专利复审委员会针对永达塑胶厂就涉案专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定，该判决被北京市高级人民法院作出的（2013）高行终字第555号生效行政判决予以维持。本院认为，专利复审委员会作出的第17929号无效审查决定已被生效判决撤销，在专利复审委员会尚未对永达塑胶厂提出的无效宣告请求重新作出审查决定的情况下，涉案专利仍处于有效状态，原审法院基于享有专利权的涉案专利作出判决并无不当。永达塑胶厂关于原审程序有误的主张不能成立，本院不予支持。
（二）关于永达塑胶厂提出的现有设计抗辩是否成立的问题。
《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十三条第四款规定：“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”
本案庭审过程中，永达塑胶厂当庭确认其所主张的现有设计是其在原审提交的《直升机手册》中披露的OH-6A轻型观察直升机的外观设计，并认为被诉侵权产品是转用自该军用飞机，且被诉侵权产品采用双层旋翼是由于技术需要，不应当纳入对比范围。本院认为，根据《审查指南》的相关规定，转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。以下几种类型的转用属于明显存在转用手法的启示的情形，由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别：（1）单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计；（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。上述情形中产生独特视觉效果的除外。因此，转用的概念是用于判断外观设计与现有设计相比是否不具有明显区别，若被诉侵权设计是由现有设计转用而来，二者不具有明显区别，即被诉侵权设计与现有设计构成相同或无实质性差异，则现有设计抗辩成立。本院认为，被诉侵权产品与现有设计直升机相比，并非是将直升机的外观设计直接应用于玩具种类，而是存在诸多差别。首先，永达塑胶厂提交的《直升机手册》披露的现有设计只有三面视图，并不能体现该现有设计的全部设计特征，未能体现的外观设计部分与被诉侵权产品是否相同或相近似不能确定。其次，被诉侵权产品采用的双层旋翼并非由功能所决定的唯一性设计，采用单旋翼或者双层旋翼对于飞机飞行并不产生实质性影响，永达塑胶厂关于旋翼不应当纳入比对范围的主张不能成立。再次，将被诉侵权产品与该现有设计三面视图所能展现的外观设计特征进行比对，二者的相同之处在于：1.二者均由旋翼、机身、尾翼、起落架组成，均是机头弧度较大、尾部较尖；2.二者机身均大致呈水滴形，机身前部设有探照灯，顶部、前部及两侧均设有窗户，机身两侧均各有一炮弹架。二者的不同之处在于：1.被诉侵权产品为双层旋翼设计，现有设计为单旋翼设计；2.从俯视图看，被诉侵权产品机身较窄，现有设计机身较宽；3.被诉侵权产品机身两侧各设有一个窗户，现有设计两侧各设有两个窗户，且二者顶部窗户所占机身比例不同；4.被诉侵权产品机身设有两个士兵模型，现有设计没有这个设计特征；5.被诉侵权产品尾翼的尾桨设置在水平平面，平衡杆两端的小杆较小；现有设计尾翼的尾桨设置在垂直平面，平衡杆两端的小杆较大。因此，通过整体观察、综合判断，被诉侵权产品与现有设计在整体视觉效果上存在显著区别，二者既不相同也不相近似，永达塑胶厂所主张的转用的理由以及现有设计抗辩不能成立，本院不予支持。
（三）关于永达塑胶厂生产、销售被诉侵权产品是否构成侵权的问题。
《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”永达塑胶厂在本案中对于被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围并未提出异议，本院予以确认。本院认为，永达塑胶厂上诉所称深圳创业公司陷阱取证、其不构成侵权的主张不能成立，理由如下：首先，永达塑胶厂在（2011）汕中法民三初字第80号案中主张被诉侵权产品是其自行研发设计，而在本案中又声称是在深圳创业公司提供样品并与其签订《采购合同》之后才进行生产，其陈述前后矛盾，因此其关于与深圳创业公司签订《采购合同》之后才生产被诉侵权产品的主张，本院不予认可。其次，即使永达塑胶厂是在签订该《采购合同》之后才生产、销售被诉侵权产品，由于其无法提供陷阱取证的相关证据，同样构成侵权。从目前的证据来看，《采购合同》系永达塑胶厂的业务员签订，盖有永达塑胶厂的公章，《产品参数表》确系永达塑胶厂提供，样品《送货单》上加盖的是永达塑胶厂的业务专用章，这些证据尚不足以证实深圳创业公司是在专利权人及其委托代理人的指使下自行提供样品与永达塑胶厂订货。再次，深圳创业公司是否进行工商注册登记与本案是否存在陷阱取证并无直接联系。故而，永达塑胶厂为生产经营目的生产、销售被诉侵权产品的行为侵害了涉案专利权。永达塑胶厂关于其在深圳创业公司恶意陷阱取证之后才生产、销售被诉侵权产品、其不构成侵权的主张没有事实和法律依据，本院无法认可。
综上所述，上诉人永达塑胶厂的上诉理由和请求均不成立，本院予以驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币2700元，由上诉人汕头市澄海区岭亭永达塑胶厂负担。汕头市澄海区岭亭永达塑胶厂多预缴的人民币11100元，本院予以退回。
本判决为终审判决。
审 判 长 岳利浩
代理审判员 李泽珍
代理审判员 张胤岩
二〇一五年三月十八日
书 记 员 黄慧懿