中华人民共和国
北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2016）京行终2464号
上诉人（原审原告）铁姆肯公司，住所地美利坚合众国斯塔克县坎顿。
法定代表人格雷丝·霍，高级公司律师。
委托代理人韩志杰，北京星迪律师事务所律师。
委托代理人张元媛，北京星迪律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人吴静静，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
原审第三人山东凯艾欧进出口有限公司。
上诉人铁姆肯公司因与被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、原审第三人山东凯艾欧进出口有限公司（简称凯艾欧公司）商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2015）一中行（知）初字第1459号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年4月25日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2016年7月11日，铁姆肯公司的委托代理人韩志杰、张元媛，商标评审委员会的委托代理人吴静静到本院接受了询问。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院认定：
被异议商标系第9336059号“TIMKEN”商标，由山东凯艾欧轴承制造有限公司提出注册申请，指定使用在第20类的塑料周转箱等商品上。
引证商标系第97308号、第4302520号“TIMKEN”商标，第97308号“TIMKEN”商标核定使用在第7类的滚珠轴承及零件等商品上；第4302520号“TIMKEN”商标核定使用在7类的农业机械等商品上，商标注册人均为铁姆肯公司。
针对铁姆肯公司提出的异议复审申请，商标评审委员会作出商评字〔2014〕第22396号《关于第9336059号“TIMKEN”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），裁定：被异议商标予以核准注册。
铁姆肯公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京市第一中级人民法院认为：
鉴于被诉裁定的作出日处于2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）施行期间，因此，依据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定，本案应适用2001年商标法进行审理。
一、关于被异议商标是否违反2001年商标法第二十八条的有关规定。本案中，铁姆肯公司所提各引证商标均核定使用在第7类的“滚珠轴承及零件”、“农业机械”等商品上，而被异议商标指定使用在第20类的“塑料周转箱”等商品上，一方面，引证商标核定使用的商品与被异议商标指定使用的商品分属不同的分类群组，另一方面，“滚珠轴承及零件”、“农业机械”等商品与“塑料周转箱”等商品从功能、销售渠道、消费对象等因素考虑，申请商标指定使用的商品与引证商标核准使用的商品未构成类似商品。故被异议商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。
二、关于被异议商标是否违反2001年商标法第十三条第二款的有关规定。结合铁姆肯公司提交的相关证据，虽可以证明引证商标在中国大陆地区进行了一定的使用和宣传，但是否构成驰名商标需要综合考虑2001年商标法第十四条中规定的各项因素，根据这一要求，仅凭在案证据尚不足以证明引证商标在被异议商标申请日之前已经成为驰名商标。因此，商标评审委员会所作被异议商标未违反2001年商标法第十三条第二款规定的认定正确，予以支持。
三、关于被异议商标是否违反2001年商标法第三十一条的有关规定。在案证据尚不足以证明铁姆肯公司在被异议商标申请日前，已将“TIMKEN”作为商号在中国大陆地区进行使用并产生一定知名度，亦不能证明其在与被异议商标相同或类似商品上已在先使用该商标并产生一定影响，故被异议商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条的规定。
四、关于被异议商标是否违反2001年商标法第十条第一款第（八）项的有关规定。铁姆肯公司所称被异议商标的注册违反了上述法律规定的主要理由是凯艾欧公司系摹仿抄袭他人知名商标和商号，若核准系争商标的注册申请，易导致消费者混淆，扰乱正常的市场秩序，产生不良社会影响。即仍强调的仍是对铁姆肯公司自身权益的维护，但上述内容已经为2001年商标法第三十一条及第二十八条的内容所涵盖，与2001年商标法第十条第一款第（八）项的内容无关。在铁姆肯公司未能举证证明诉争商标的注册损害了社会公众利益的情况下，其所提被异议商标违反了2001年商标法第十条第一款第（八）项规定的主张缺乏事实依据，对此不予支持。
综上，涉案裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。铁姆肯公司的诉讼请求均不能成立，对此不予支持。
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回铁姆肯公司的诉讼请求。
铁姆肯公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令商标评审委员会重新作出裁定。其上诉理由为：一、通过长期大量使用，“TIMKEN”商标在中国享有极高的知名度，已构成驰名商标。被异议商标是对铁姆肯公司驰名商标的抄袭和摹仿，极易导致混淆，损害铁姆肯公司合法权益，淡化铁姆肯公司驰名商标的显著性，恳请认定引证商标为驰名商标，并按照2001年商标法第十三条的规定驳回被异议商标的注册申请。二、被异议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，根据2001年商标法第二十八条的规定，被异议商标不应被核准注册。三、被异议商标侵犯了铁姆肯公司的在先商号权，根据2001年商标法第三十一条的规定，其注册不应被核准。四、被异议商标是对铁姆肯公司商标的恶意抄袭和模仿，且铁姆肯公司在异议复审程序中提供证据证明凯艾欧公司除被异议商标以外，还申请注册了约60件商标，其中不仅包含其他与铁姆肯公司商标完全相同的商标，还包括与轴承行业的众多国际知名品牌完全相同或极其相似的商标，其行为违反2001年商标法第四十一条第一款的规定，故被异议商标应不予核准注册。
商标评审委员会、凯艾欧公司服从原审判决。
经本院审理查明：
被异议商标系第9336059号“TIMKEN”商标，由山东凯艾欧轴承制造有限公司于2011年4月13日向商标局提出注册申请，指定使用在第20类塑料周转箱、非金属装货盘、非金属盘等商品上。2012年6月6日，山东凯艾欧轴承制造有限公司变更名称为凯艾欧公司。
引证商标系第97308号、第4302520号“TIMKEN”商标。其中，第97308号“TIMKEN”商标的注册人为铁姆肯公司，申请日期为1978年10月20日，于1979年10月25日被获准注册，核定使用在7类滚柱轴承及零件等商品上。经续展，专用期限至2019年10月24日止。第4302520号“TIMKEN”商标的注册人为铁姆肯公司，核定使用在7类农业机械、印刷机器等商品上，申请注册日期为2004年10月10日，专用期限至2019年10月24日止。
被异议商标初审公告期内，铁姆肯公司向中华人民共和国工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出异议申请，商标局作出（2013）商标异字第18026号裁定，对被异议商标予以核准注册。
铁姆肯公司不服，于法定期限内向商标评审委员会提出异议复审申请。在商标评审程序中，铁姆肯公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：铁姆肯公司商标注册证据；铁姆肯公司商标使用证据；铁姆肯公司商标知名度证据；山东斯凯孚轴承制造有限公司相关证据等。
2014年3月3日，商标评审委员会作出被诉裁定。该裁定认定如下：
被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品未构成同一种或类似商品，两商标共存不易使相关公众对商品来源产生混淆和误认。被异议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
铁姆肯公司请求对引证商标给予驰名商标的保护，其应就本案具体情况依照2001年商标法第十四条的规定提供相关证据证明在被异议商标申请注册前，已达到驰名商标所应有的相关公众广泛知晓程度和较高声誉。综合铁姆肯在案证据不足以全面反映在被异议商标申请注册前，申请人商标已在中国经过长期、广泛宣传使用，为中国消费者所熟知，具有驰名商标所应有的广泛影响力和知名度。且被异议商标指定使用的“非金属装货盘”等商品与铁姆肯引证商标籍以知名的“滚珠轴承”等商品在功能、用途、销售渠道等方面区别较大，缺乏关联性，相关公众施以一般注意力不会认为冠以被异议商标的商品系由铁姆肯公司提供，或认为山东斯凯孚轴承制造有限公司与铁姆肯公司之间存在某种联系，故被异议商标不会误导公众，导致铁姆肯公司利益受到损害。
2001年商标法第三十一条关于对他人在先商号权的保护，应以他人商号在被异议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据，同时保护范围原则上应以系争商标指定商品与铁姆肯公司所经营商品类似为限。虽然“TIMKEN”作为铁姆肯公司在先使用的商号已在“滚珠轴承”商品上具有较高知名度，但被异议商标指定使用的“非金属装货盘”等商品与之所属行业跨度较大，不属于类似商品。且铁姆肯公司所提供的在案证据亦不足证明在与被异议商标指定使用商品相同或类似的行业内，文字“TIMKEN”作为铁姆肯公司的商号已在被异议商标申请注册之前经过使用并具有一定知名度，尚无充分理由可以认定被异议商标的注册易造成消费者的混淆和误认，从而损害铁姆肯公司的利益。
被异议商标“TIMKEN”文字本身所表示内容并无任何贬义或者其他消极含义。被异议商标不属于有害于社会主义道德风尚或产生其他不良影响的标志。
铁姆肯提交证据不足以证明被异议商标系以欺骗或其他不正当手段取得注册的，被异议商标的注册并未违反2001年商标法第四十一条之规定。
基于上述理由，商标评审委员会认为铁姆肯公司所提异议复审理由不成立。依据2001年商标法第三十三条、第三十四条的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。
铁姆肯公司称其在商标评审程序和一审诉讼程序中提交了大量证据，用以证明其“TIMKEN”商标在相关商品上在包括中国大陆在内的世界各地的广泛大量使用和宣传，已经达到驰名的程度。二审诉讼中，铁姆肯公司对上述证据进行了如下分类：
一是证明相关公众对引证商标的知晓程度的证据。包括：2004年6月《财富》杂志全球500强企业排行名单、2005-2009年《财富》网站上申请人排名打印页；荣登2005年、2008年《福布斯》“最佳大公司400强”榜单信息复印件；《商业伦理杂志》2006年度百佳公司名单；2005年《美国最伟大的品牌》名单以及有关申请人及其“TIMKEN”品牌商标的介绍文章及中文翻译；入选“全球100家最具商业道德企业榜”报道，用以证明铁姆肯公司曾入围《财富》全球500强企业排行榜、《福布斯》“最佳大公司400强”排行榜、被权威杂志《商业伦理杂志》评选为2006年度百佳公司以及“TIMKEN”品牌入选“美国最伟大的品牌”等事实。
二是证明引证商标使用持续时间的证据。包括：铁姆肯公司在中国子公司营业执照复印件、2008-2010年在中国的产品宣传册、铁姆肯公司在中国的经销商列表、2008-2011年子公司销售“铁姆肯”（TIMKEN）产品的销售合同、销货清单及相关发票复印件、2009年4月29日《湘潭日报》相关报道，用以证明“TIMKEN”品牌于20世纪90年代即开始在中国使用，通过在中国的一、二线城市设立办事处、子公司、合资公司及生产厂，业务遍及全国各地，已经具有极高的知名度。
三是证明引证商标宣传持续时间、程度和地理范围的证据。包括：在中国国家图书馆对“TIMKEN”和“铁姆肯”在中国的报纸期刊中进行检索的查询报告，该报告显示经济日报、中国机电日报、文汇报、新华社经济信息、南方都市报（全国版）等报刊在1999年至2006年期间分别刊发过有关铁姆肯公司或引证商标的宣传报道文章，用以证明“TIMKEN”品牌经大力宣传推广，在相关行业和消费者中积聚了越来越高的知名度。其中，上述宣传报道绝大多数与轴承相关。
四是引证商标受保护的记录。包括：中国部分海关部门及地方工商执法机关查处假冒“TIMKEN”产品的行政文书复印件；商标评审委员会针对第4231484号“铁姆肯”商标异议复审裁定书；针对临清市通联轴承厂侵犯其“TIMKEN”商标权一案的民事判决书。
商标评审委员会确认铁姆肯公司提交了上述证据，且对于上述证据的真实性不持异议。
此外，在商标评审程序中，铁姆肯公司提交了凯艾欧公司名下注册商标的列表以及部分轴承行业知名商标的网页介绍，用以证明凯艾欧公司除申请注册被异议商标以外，还申请注册了约60件商标，其中不仅包含其他与铁姆肯公司商标完全相同的商标，还包括与轴承行业的众多国际知名品牌完全相同或极其相似的商标，其中包括美国“ROLLWAY”、“SEALMASTER”和“KAYDON”等著名商标。
二审诉讼中，铁姆肯公司补充提交了如下两份证据:证据一是百度网上有关SKF、NSK、SAG品牌真实所有人的简要介绍，上述网页显示SKF、NSK、SAG分别为源自瑞典、日本和德国的全球知名轴承品牌，用以证明凯艾欧公司将上述品牌申请注册为商标，具有抢注他人知名品牌的一贯恶意。证据二是百度网上有关临清市的介绍，显示临清市以轴承加工为其重要支柱产业，曾被命名为“中国轴承之乡”，该证据用以证明凯艾欧公司作为位于该市的轴承行业从业者，必然更加了解该行业领域的所有相关信息及该领域内包括引证商标在内的知名品牌，其抢注一系列知名轴承品牌具有摹仿抄袭他人知名商标的恶意。
另查明，铁姆肯公司在一审诉讼中未就被异议商标的申请注册违反2001年商标法第四十一条第一款规定提出主张。
以上事实，有被异议商标档案、引证商标档案、商标局（2013）商标异字第18026号裁定、被诉裁定、铁姆肯公司在商标评审阶段及诉讼阶段提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：本案二审的争议焦点在于：被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款、第二十八条、第三十一条以及第四十一条第一款的有关规定。
从适用要件上讲，2001年商标法第十三条第二款的适用应遵循“按需认定”的原则；2001年商标法第四十一条第一款从文义上看，仅适用于已注册商标的撤销程序，在商标申请审查及核准程序中参照该规定制止不正当的商标申请注册行为，前提是无其他法律规定可用于规制相关不正当商标注册行为。因此，本案首先应审查被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第二十八条及第三十一条的规定；若被异议商标不构成上述两条款所规定的情形，则再行审查被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款的规定以及考虑是否有必要参照适用2001年商标法第四十一条第一款。
一、关于被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第二十八条及第三十一条的规定。
2001年商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”
2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”其中，关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定中所指的在先权利包括权利人基于其企业名称或字号而享有的在先商号权益益。判断诉争商标是否损害他人在先的商号权益时，应以该商号在相关商品或服务领域中具有一定知名度为前提。
根据本案查明的事实，首先，被异议商标与引证商标不构成2001年商标法第二十八条规定所指的使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标。理由在于：虽然被异议商标与引证商标在视觉上基本无差异，属于相同商标，但被异议商标指定使用的第20类塑料周转箱、非金属装货盘、非金属盘等商品与引证商标分别核定使用的第7类滚珠轴承及零件、农业机械等商品相比，在商品的功能、用途、销售渠道、消费对象等方面存在明显差异，不构成类似商品。因此，被异议商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。其次，被异议商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条的规定。铁姆肯公司提交的证据不足以证明在被异议商标申请日前，其主张在先商号权益的商号“TIMKEN”在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品领域中形成一定知名度或产生一定影响。原审法院的相关认定，结论正确，本院予以确认。
二、关于被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款的规定。
2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。
对于已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于2001年商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。
铁姆肯公司在本案中提交的证据能够证明，“TIMKEN”是全球知名的轴承品牌，其“TIMKEN”轴承商品自20世纪90年代进入中国市场，在被异议商标申请日即2011年4月13日之前的二十余年时间里，铁姆肯公司在中国多个省、市设立子公司以及许可经销商销售其“TIMKEN”商品，尤其是在被异议商标申请注册前的2008年至2011年进行了大量的销售；“TIMKEN”轴承商品经各种综合性及专业性报刊长期、持续、大范围的宣传报道；“TIMKEN”在民事诉讼、行政争议及海关查处中有受保护记录。综合上述事实，可以认定第97308号“TIMKEN”商标在其核定使用的“滚珠轴承及零件”等商品上于被异议商标申请日前经过使用具有较高知名度，可以认定为驰名商标。在第97308号“TIMKEN”商标已经构成驰名商标的情况下，由于第97308号“TIMKEN”商标赖以驰名的“滚珠轴承及零件”商品与被异议商标指定使用的塑料周转箱、非金属装货盘、非金属盘等商品均属于常用的工业用品，上述商品的相关公众即有关的消费者和与上述商品的营销有密切关系的其他经营者存在重合，这些相关公众在获知第97308号“TIMKEN”商标知名度的情况下，由于被异议商标与第97308号“TIMKEN”商标完全相同，当相关公众在塑料周转箱、非金属装货盘、非金属盘等商品上注意到被异议商标时，会认为被异议商标摹仿了已经驰名的第97308号“TIMKEN”商标，从而误认为被异议商标与第97308号“TIMKEN”商标的注册人铁姆肯公司有相当程度的联系，导致被异议商标的注册人不正当的利用了铁姆肯公司赖以驰名的第97308号“TIMKEN”商标的市场声誉，足以损害了铁姆肯公司的利益。另外，结合凯艾欧公司申请注册系列国外知名轴承品牌的事实，可以看出其主观上存在明显的复制、摹仿他人高知名度商标的恶意。综上，被异议商标的注册属于2001年商标法第十三条第二款规定所指的情形，应当不予核准注册。铁姆肯公司就此所提上诉理由，具有事实和法律依据，应当予以支持。原审判决对此认定有误，本院对此予以纠正。
三、关于被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法四十四条第一款的规定。
根据2001年商标法第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，虽然可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为，但前提是无其他法律规定可用于规制前述不正当商标注册行为的情形。鉴于本案已经适用2001年商标法第十三条第二款规定规制被异议商标的申请注册行为，故本案不存在参照适用2001年商标法四十四条第一款规定的必要。虽然铁姆肯公司未在一审诉讼中对被异议商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定提出主张，但人民法院在审理商标授权确权纠纷案件时，应对商标评审委员会的具体行政行为的合法性进行审查，故本院仍对涉及2001年商标法第四十一条第一款的相关问题进行评述。
综上所述，原审判决和被诉裁定认定事实及适用法律部分有误，铁姆肯公司的上诉理由虽部分成立，但足以支持其上诉请求，故本院对原审判决及被诉裁定一并予以撤销，商标评审委员会应当在本院认定的基础上重新作出裁定。鉴于本案系在考虑铁姆肯公司在诉讼阶段提交证据的基础上对事实认定发生改变，故本案诉讼费用应由铁姆肯公司负担。
依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2015）一中行（知）初字第1459号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于二Ｏ一四年三月三日作出的商评字〔2014〕第22396号《关于第9336059号“TIMKEN”商标异议复审裁定书》；
三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对铁姆肯公司提出的异议复审申请重新作出裁定。
一、二审案件受理费各人民币一百元，均由铁姆肯公司负担（均已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长 刘 辉
审判员 苏志甫
审判员 刘庆辉
二〇一六年十二月二十八日
书记员 耿巍巍
书记员 田 昊