北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第3301号
原告艾欧史密斯（中国）热水器有限公司，住所地江苏省南京市经济技术开发区尧新大道336号。
法定代表人约翰·J·琪塔，董事长。
委托代理人韩媛媛，北京恒都律师事务所律师。
委托代理人张瑜，女，1987年7月18日出生，北京恒都律师事务所实习律师。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人崔方明，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人邹振环，男，1966年7月23日出生，汉族。
委托代理人李颖，北京博迪律师事务所律师。
原告艾欧史密斯（中国）热水器有限公司（简称艾欧史密斯公司）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年4月7日作出的商评字[2015]第28202号关于第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年5月29日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人邹振环作为本案第三人参加诉讼，于2016年4月20日公开开庭审理了本案。原告艾欧史密斯公司的委托代理人韩媛媛、张瑜，被告商标评审委员会的委托代理人崔方明，第三人邹振环的委托代理人李颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
被诉裁定系商标评审委员会针对艾欧史密斯公司就第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标（简称争议商标）提出的无效宣告请求而作出的。该裁定认为：
本案焦点问题可归纳为，一、争议商标与第1114992号“AO史密斯”商标（简称引证商标一）、第2017196号“AOSmith”商标（简称引证商标二）、第4419819号“史密斯A.O.SMITH”商标（简称引证商标三）是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；二、争议商标是否违反修改前《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十三条第二款的规定。
根据《商标评审规则》第五十七条第三款的规定，对于已经注册的商标，当事人在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出争议和撤销复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后（含5月1日）审理的案件，相关程序问题适用修改后的商标法，实体问题适用修改前的商标法。
关于焦点问题一，本案争议商标核准日期为2008年1月21日，艾欧史密斯公司提起争议申请的日期为2014年3月14日，已超出修改前《商标法》第四十一条第三款规定的自争议商标注册之日起五年的法定期限。故商标评审委员会对艾欧史密斯公司主张争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标的主张不予支持。
关于焦点问题二，依据修改前《商标法》第四十一条第二款之规定，本案争议商标核准日期为2008年1月21日，艾欧史密斯公司提起争议已超出修改前《商标法》第四十一条第二款规定的自争议商标注册之日起五年的法定期限。且本案艾欧史密斯公司未就争议商标申请日前合理期限内，其使用引证商标商品的销售范围、经济指标、广告范围、广告投入、市场排名等情况充分举证，故在案证据尚不足以证明在争议商标申请注册之前引证商标已经成为驰名商标。对艾欧史密斯公司关于认定引证商标为驰名商标的请求商标评审委员会不予支持。同时并无证据证明争议商标系恶意注册。艾欧史密斯公司请求依据修改前《商标法》第十三条第二款、第四十一条第二款撤销争议商标的理由，商标评审委员会不予支持。
依照修改后《商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以维持。
原告艾欧史密斯公司诉称：引证商标系原告的母公司独创，具有极强的显著性，与原告及其母公司具有紧密的对应关系。原告及其母公司在先注册系列引证商标，享有在先商标权利。争议商标与原告系列引证商标在文字构成、读音、含义上高度近似，构成近似商标。争议商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。引证商标一符合《商标法》第十四条关于驰名商标的认定条件，应当被认定为驰名商标。第三人的行为具有明显的主观恶意，违反诚实信用原则，易造成不良社会影响。争议商标的注册与使用会导致原告的利益受到损害。综上，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，原告请求人民法院依法撤销被诉裁定并判令被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称：坚持被诉裁定的认定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求。
第三人邹振环述称：同意被诉裁定的认定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
争议商标由邹振环于2005年3月24日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，于2008年1月21日获准注册，核定使用在第11类灯、车辆灯、热水器、烹调器、冷冻设备和装置、空气调节设备、卫生器械和设备、太阳能热水器、水净化装置、暖器商品上。商标的专用期限至2018年1月20日止。
引证商标一由A.O史密斯公司（简称史密斯公司）于1996年9月2日向商标局提出注册申请，核定使用在第11类热水器、热水器专用部件、燃气式热水器、燃油式热水器、电热水器、锅炉（非机器部件）、锅炉专用部件商品上。经续展，引证商标一的专用期限至2017年9月27日止。
引证商标二由史密斯公司于1996年9月2日向商标局提出注册申请，核定使用在第11类热水器、热水器专用部件、燃气式热水器、燃油式热水器、电热水器、锅炉（非机器零件）、锅炉专用部件商品上。经续展，引证商标二的专用期限至2023年5月20日止。
引证商标三由史密斯公司于2004年12月17日向商标局提出注册申请，核定使用在第11类冲淋房（浴室装置）、盥洗池（卫生设备部件）、非医用熏蒸设备、冷冻设备和机器、制冰机和设备商品上。引证商标三的专用期限至2017年10月27日止。
2014年3月14日，艾欧史密斯公司针对争议商标向商标评审委员会提出争议申请，请求撤销争议商标，理由为争议商标的注册使用违反修改前《商标法》第十三条第二款、第二十八条、第四十一条第二款与第三款等规定。
2014年11月22日，邹振华向商标评审委员会提交答辩材料称：关于艾欧史密斯公司是否有资格提出本次争议程序的问题应该适用修改后《商标法》的相关规定；艾欧史密斯公司无权申请撤销争议商标，艾欧史密斯公司并非引证商标一的所有人，其无权提出本案争议程序。
2015年4月9日，艾欧史密斯公司向商标评审委员会提交商标评审案件证据交换意见，称：首先，本案引证商标一和引证商标二均由史密斯公司注册成功，并许可给艾欧史密斯公司使用至今，艾欧史密斯公司是本案的利害关系人，根据商标法相关规定，可以申请无效宣告。其次，引证商标一于2011年在评审案件中被认定为驰名商标，也是通过艾欧史密斯公司对其他类别的商标申请争议而获得认定的，提交的所有材料均由艾欧史密斯公司提供，可以说该驰名商标就是艾欧史密斯公司所拥有，故其申请无效宣告，完全符合法律规定。
商标争议程序中，艾欧史密斯公司向商标评审委员会提交艾欧史密斯公司及其母公司发展历史和大事记、“A.O.史密斯”热水器市场占有率证明、“A.O.史密斯”、“A.O.SMITH史密斯”商标的命名起源及其热水器部分销售证明、艾欧史密斯公司及“A.O.SMITH史密斯”热水器部分荣誉证明、“A.0.史密斯”、“A.O.SMITH史密斯”热水器部分广告宣传材料及受保护记录等证据。
2015年4月7日，商标评审委员会作出被诉裁定。
在本案审理过程中，艾欧史密斯公司向本院提交了如下主要证据：有关史密斯公司的媒体报道等宣传材料、商标注册及企业营业执照；商标局网站关于认定驰名商标的列表；商标评审委员会作出的相关裁定；相关判决书、荣誉证书、检索报告；“A.O.史密斯”热水器销售记录、广告合同及发票、销售发票、艾欧史密斯公司审计报告等；北京市国信公证处于2015年7月22日作出的（2015）京国信内经证字第3568号公证书；产品图片及企业工商登记信息；案件线索处理情况回函及美国史密斯国际控股有限公司的企业工商登记信息。
在本案审理过程中，邹振环向本院提交其名下淘宝店铺销售约翰史密斯产品的销售记录，用以证明争议商标已实际使用并具有品牌信誉度和知名度。
本案庭审中，艾欧史密斯公司认为，被诉裁定就程序问题适用法律错误，其所提主张是否超出法定期限属于程序问题，应当适用修改后的《商标法》。被诉裁定关于《商标法》第二十八条的主张存在漏审的程序错误，即漏审引证商标是否构成驰名及争议商标与引证商标是否构成相同或类似商品上的近似商标。艾欧史密斯公司认为，引证商标在争议商标申请日前已达到驰名状态，构成第11类热水器商品上的驰名商标，邹振环对争议商标的注册为恶意注册，艾欧史密斯公司针对争议商标提出无效宣告请求不受五年期限的限制。
上述事实，有被诉裁定、争议商标和引证商标的商标档案、争议申请及答辩材料、当事人在评审程序及诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：
一、关于本案的法律适用
《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。本案中，争议商标的核准日期与争议申请的提出日期均在商标法修改决定施行之前，被诉裁定的作出日期在商标法修改决定施行之后。因此，本案程序问题应适用修改后的商标法，实体问题应适用修改前的商标法。本案所涉提起争议的主体资格以及是否超出五年的争议期限属于程序问题，应当适用修改后的商标法。被告适用修改前的商标法进行审理，属于适用法律错误，本院予以纠正。
二、关于本案原告提起争议的主体资格以及争议期限问题
现行《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。修改前的《商标法》第四十一条第二款亦有类似的规定。由此可见，对注册时间超出五年的商标提出宣告无效的，应当由驰名商标所有人提起。本案中，争议商标获准注册的日期为2008年1月21日，原告提起争议申请的日期是2014年3月14日。因此，原告提起争议申请时，争议商标的注册时间已经超过了五年。原告提起争议的实体理由是争议商标违反了修改前《商标法》第十三条第二款、第二十八条的规定，故应当由驰名商标所有人提起争议。本案引证商标一、引证商标二、引证商标三的所有人均为史密斯公司，而非本案原告艾欧史密斯公司，故原告不具有提起本案争议申请的主体资格，其提起本案争议申请缺乏法律依据。
2014年5月28日第三次修订、2014年6月1日起施行的《商标评审规则》第十三条规定，申请商标评审，应当符合“申请人须有合法的主体资格”的条件。第十六条规定，商标评审申请不符合前述条件的，商标评审委员会不予受理，书面通知申请人，并说明理由。第十九条规定，商标评审委员会已经受理的商标评审申请，有不符合受理条件情形的，应当依照实施条例第五十七条规定予以驳回。2005年9月26日第二次修订的《商标评审规则》亦有类似规定。《商标评审规则》系由国家工商行政管理总局制定的规章，是商标评审委员会作出具体行政行为的依据。上述规定与法律、法规的规定并不冲突，人民法院可以参照适用。根据上述规定，被告对原告提起的争议申请要么不予受理，要么予以驳回。被告对原告提起的争议申请进行实体审理并作出被诉裁定违反法定程序，依法应当予以撤销。
综上所述，被诉裁定适用法律错误，违反法定程序，依法应当予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项、第（三）项之规定，本院判决如下：
一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2015]第28202号关于第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标无效宣告请求裁定；
二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会针对原告艾欧史密斯（中国）热水器有限公司就第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标提出的争议申请重新作出裁定。
案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 江建中
审 判 员 崔 宁
人民陪审员 郭艳芹
二〇一六年十一月十一日
法官 助理 彭佳丽
书 记 员 雷 洋