中华人民共和国
北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2014）高行终字第1101号
上诉人（原审原告）维克辛姆公司，住所地法兰西共和国巴尔马市圣-让大街75号。
法定代表人�森特·加德斯，首席执行官。
委托代理人熊延峰，男，1978年6月22日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。
委托代理人孟璞，女，1981年2月7日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路九号银谷大厦10-12层。
法定代表人张茂于，副主任。
委托代理人张红梅，该委员会审查员。
委托代理人房宝盛，该委员会审查员。
上诉人维克辛姆公司因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2013）一中知行初字第1569号行政判决，向本院提起上诉。本院2014年3月10日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月17日公开开庭进行了审理。上诉人维克辛姆公司的委托代�人熊延峰、孟璞，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人张红梅、房宝盛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
本案涉及申请号为200580019074.9、发明名称为“用于骨头复原的方法和装置”的发明专利申请（简称本申请），申请人为维克辛姆公司。经实质审查，中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）于2010年11月12日发出驳回决定，驳回了本申请。维克辛姆公司不服该驳回决定，于2011年2月28日向专利复审委员会提出复审请求。2012年12月12日，专利复审委员会作出第48402号复审请求审查决定（简称第48402号决定），决定维持国家知识产权局作出的驳回决定。维克辛姆公司不服第48402号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京市第一中级人民法院认为：本案应适用2001年施行的《中华人�共和国专利法》（简称专利法）和2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》进行审理。本案中，驳回决定以权利要求1-3、5（即修改后的权利要求1、2、4）相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求4（即修改后的权利要求3）相对于对比文件1不具备创造性为由，驳回了本申请。专利复审委员会经审查后认为本申请修改后的权利要求1-4相对于对比文件1具备新颖性，但不具备创造性，同时给予了维克辛姆公司对此陈述意见和修改权利要求书的机会。在此基础上，由于本申请仍然无法克服相对于对比文件1不具备创造性的实质性缺陷，使得本申请不具备授权前景，故专利复审委员会据此将驳回决定所依据的新颖性理由依职权变更为创造性理由，并维持驳回决定的做法并无不当。
本申请权利要求1请求保护一种用于骨头复原的可展开植入物，对比文件1公开了一种可展开的椎间植入物，二者均是用于骨头复原治疗的支撑装置。将权利要求1的技术方案与对比文件1相比，二者的区别在于：（1）本申请中限定的是用于骨头复原，并将植入物放置在骨内，用于当植入物展开时将骨复原到其原来的形状，而对比文件1中的该装置是用于放置在椎骨间，用于使上下椎骨恢复到原始位置；（2）本申请还包括设置在各支撑与对应板之间作为关节操作的材料腹板，该材料腹板具有一定的厚度，可展开植入物还包括与各材料腹板相邻定位的槽，并具有确定的宽度，以允许各支撑与各自的板之间的间隙。对于区别特征（1），本权利要求1和对比文件1所涉及的都是可扩张的椎骨内植入物，均用于实现对骨头的支撑和复原，并能起到类似的技术效果，本领域技术人员容易想到将对比文件1中的椎间植入物同样应用于骨头内部，以实现对骨头的支撑和复原。对于区别特征（2），本领域技术人员在对比文件1的基础上，根据本领域对关节运动进行限位的常规选择，很容易得到权利要求1的技术方案。
综上，北京市第一中级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第48402号决定。
维克辛姆公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及第48402号决定。其理由为：创造性不属于“明显实质性缺陷”，专利复审委员会以创造性理由替代新颖性理由维持驳回决定，超出《审查指南》所规定的审查范围，程序不当；权利要求1相对于对比文件1具备创造性。
专利复审委员会服从原审判决。
经审理查明：本案涉及申请号为200580019074.9、发明名称为“用于骨头复原的方法和装置”的PCT发明专利申请，申请人为维克辛姆公司。本申请的申请日为2005年6月8日，优先权日为2004年6月9日、2004年9月29日，进入中国国家阶段日为2006年12月11日，公开日为2007年9月5日。
经实质审查，国家知识产权局于2010年11月12日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是权利要求1-3、5不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求4不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所针对的权利要求书为：
“1.一种用于骨头复原的可展开植入物，包括：
植入物固有的单个展开面，其中所述单个展开面对应于骨头复原面；
第一相对板和第二相对板，其分别形成第一骨头支撑面和第二骨头支撑面，其中在所述植入物展开时，所述第一相对板和第二相对板趋向于沿所述单个展开面移动远离彼此；
第一支撑和第二支撑，用于所述第一支撑面和所述第二支撑面中的每一个，分别位于各板的下方；以及
用于控制所述植入物的展开的装置，该�置包括设置在各支撑与对应的板之间的材料腹板，所述材料腹板具有控制所述植入物的展开的确定厚度。
2.如权利要求1所述的可展开植入物，还包括与各材料腹板相邻定位的槽，其具有确定的宽度，以允许各支撑与各自的板之间的间隙。
3.如权利要求1所述的可展开植入物，其中各支撑的长度基本上彼此相等。
4.如权利要求1所述的可展开植入物，其中至少一个所述板的至少一个所述支撑的长度短于相应的第二支撑，使得在所述植入物展开时，所述第一板和所述第二板彼此成一定角度地运动。
5.如权利要求1所述的可展开植入物，其中所述第一支撑和所述第二支撑包括一对第一支撑和第二支撑。”
驳回决定所依据的文本为进入中国国家阶段时提交的说明书第1-96段、附图1-32、说明书摘要以及摘要附图，2010年4月27日提交的权利要求第1-5项。驳回决定引用了如下对比�件：
对比文件1：US2001／0032020A1美国专利申请，公开日期为2001年10月18日。其中公开了一种可展开的椎间植入物，包括笼子1，该笼子包括沿箭头F2方向的展开面，该展开面对应于骨头复原面；位于顶部的第一相对板和位于底部的第二相对板，其分别形成第一骨头支撑面和第二骨头支撑面，其中在笼子1展开时，第一相对板和第二相对板趋向于沿箭头F2方向的展开面移动远离彼此；在图1a中位于第一和第二相对板之间的折叠的左侧板和右侧板构成第一支撑和第二支撑，用于支持第一支撑面和第二支撑面中的每一个。对比文件1还公开了设置在各支撑与对应的板之间的铰链10、20、30、40，该铰链作为四联杆机构的支点，通过铰链的机械停止作用可以锁定笼子的展开，铰链也具有各自的间隙12、22、32和42。
对比文件2：US6126689A美国专利申请，公开日期为2000年10月3日。
维克辛�公司对驳回决定不服，于2011年2月28日向专利复审委员会提出复审请求，未对申请文件进行修改。
专利复审委员会于2011年3月16日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。经前置审查，原审查部门坚持原驳回决定。
专利复审委员会于2012年9月11日向维克辛姆公司发出复审通知书，指出权利要求1请求保护的技术方案存在不清楚之处，且权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）本申请限定了植入物放置在骨内，对植入物展开实现骨的治疗，对比文件1的装置放置在椎骨之间；（2）本申请还包括放置在各支撑和对应板之间的材料腹板。然而，本领域技术人员在对比文件1的基础上结合本领域常规技术选择容易想到权利要求1的技术方案，权利要求1不具备创造性。从属权利要求2的附加技术特征是本领域常规的技术，从属权利要求3和5的附加技术特征已�被对比文件1所公开，在其引用的权利要求1不具备创造性的前提下，权利要求2、3和5不具备创造性。从属权利要求4的技术方案在对比文件1和2以及本领域常规技术的基础上对本领域技术人员来说是显而易见的，不具备创造性。
针对上述复审通知书，维克辛姆公司于2012年11月2日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书全文修改替换页。修改后的权利要求书为：
“1.一种用于骨头复原的可展开植入物，包括：
植入物固有的单个展开面，其中所述单个展开面对应于骨头复原面；
第一相对板和第二相对板，其分别形成第一骨头支撑面和第二骨头支撑面，其中在所述植入物展开时，所述第一相对板和第二相对板趋向于沿所述单个展开面移动远离彼此；
第一支撑和第二支撑，用于所述第一支撑面和所述第二支撑面中的每一个，分别位于各板的下方；以及
该可展开植入物包括设置在各支撑与对应的板之间的作为关节操作的材料腹板，所述材料腹板具有一定的厚度，所述可展开植入物还包括与各材料腹板相邻定位的槽，其具有确定的宽度，以允许各支撑与各自的板之间的间隙。
2.如权利要求1所述的可展开植入物，其中各支撑的长度基本上彼此相等。
3.如权利要求1所述的可展开植入物，其中至少一个所述板的至少一个所述支撑的长度短于相应的第二支撑，使得在所述植入物展开时，所述第一板和所述第二板彼此成一定角度地运动。
4.如权利要求1所述的可展开植入物，其中所述第一支撑和所述第二支撑包括一对第一支撑和第二支撑。”
维克辛姆公司认为：（1）本申请中的植入物放置于椎骨内，而对比文件1中的植入物放置在两个椎骨之间，植入物在对比文件1和本申请中的功能截然相反，这样的“相反教导”不会使得本领域的技术�员有动机将对比文件1中的位于两块骨头之间的植入物应用到一块骨头的情形中；（2）对比文件1中的铰链既不能相当于权利要求1中的“用于控制植入物展开的装置”也不能相当于权利要求1中的“材料腹板”。因此，对比文件1没有公开用于骨头复原的植入物，也没有公开用于控制植入物展开的装置以及材料腹板，且没有证据表明上述区别是本领域的公知常识。另外，还在权利要求1中加入了“所述可展开植入物还包括与各材料腹板相邻定位的槽，其具有确定的宽度，以允许各支撑与各自的板之间的间隙”，该特征中的特征“槽”与特征“材料腹板”相呼应，由于对比文件1没有公开“材料腹板”，故也不可能公开与“材料腹板”相邻定位的“槽”。基于上述理由，维克辛姆公司认为本申请具备新颖性、创造性。
2012年12月12日，专利复审委员会作出第48402号决定，认定：
一、审查文本
第48402号决定所针对的申请文本是维克辛姆公司在答复复审通知书时提交的权利要求1-4，进入中国国家阶段时提交的说明书第1-96段、附图1-32、说明书摘要以及摘要附图。
二、关于本申请的创造性
权利要求1请求保护一种用于骨头复原的可展开植入物，对比文件1公开了一种可展开的椎间植入物。两者均是用于治疗骨的支撑装置，其区别在于：（1）本申请中限定的是用于骨头复原，其将植入物放置在骨内，用于当植入物展开时将骨复原到其原来的形状，而对比文件1中的该装置是用于放置在椎骨间，用于使上下椎骨恢复到原始位置；（2）本申请还包括设置在各支撑与对应板之间作为关节操作的材料腹板，该材料腹板具有一定的厚度，可展开植入物还包括与各材料腹板相邻定位的槽，其具有确定的宽度，以允许各支撑与各自的板之间的间隙。
对于区别特征（1），虽然对比文件1是一种用于两块椎骨之间的植入物，而不是用于一块骨头内部复原的植入物，但对比文件1与本申请同属于用于治疗骨的支撑装置，并且对比文件1中采用的也同样是四联杆机构，通过四联杆机构的扩张对上下表面产生的压力从而对骨表面施加支撑力，从其作用机理而言，无论是放置在一块骨头内部还是放置在两块骨头之间，该装置同样能够适用。因此，本领域技术人员容易想到将这种支撑装置用作一块骨头内部复原的植入物。
维克辛姆公司认为对比文件1没有公开或教导将椎间植入物用于一块骨头内部，故本领域技术人员没有动机将应用在两块椎骨之间的植入物应用到一块骨头中。对此专利复审委员会认为，从对比文件1所记载的椎间植入物的来看，其是一个扩张装置，通过最小侵入手段作用于椎骨间，用于保持两块骨头之间的间隙，其�质作用是用于支撑。虽然对比文件1仅记载了其用于椎间的场合，然而，本领域技术人员所公知的是，利用刚性可植入物扩张的手术不仅限于椎骨间隙，其可以用于任何需要的场合，只要其能够达到支撑的技术效果。本申请和对比文件1所记载的都是可扩张的椎骨内植入物，具有相同的技术领域，它们想要达到的技术效果也相近，两者具有共同点，即用于椎骨的支撑。本领域技术人员在此基础上容易想到在椎间作用的扩张装置同样也可用于一块骨头的内部用于骨头复原。
对于区别特征（2），作为关节操作的材料腹板在本申请中所起的作用是限位，邻近材料腹板定位的具有确定宽度的槽用于限制各部分之间的间隙。然而，作为一种展开装置对展开程度进行限制在本领域中是显而易见的，虽然对比文件1中没有设置材料腹板，但对比文件1中包括设置在各支撑与对应的板�间的铰链10、20、30、40，该铰链作为四联杆机构的支点，通过铰链的机械停止作用可以锁定笼子的展开，因此也起到限位的作用，并且其运动方式也是关节运动的模式，而通过在关节运动的关节处设置具有确定宽度的槽以便在关节旋转到一定位置关节两部分接触而卡住从而进行限位也是本领域常规的限位方式。例如在对比文件1说明书的第（0039）段就记载了铰链具有各自的间隙12、22、32和42，这些间隙可以限制关节转动的最大角度，其作用机理与本申请关节操作的材料腹板完全相同。本领域技术人员在对比文件1的基础上，采用本领域的常规选择容易得到权利要求1的技术方案，因此，该权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。由于权利要求1不具备创造性，故其从属权利要求2-4也不具备创造性。
基于上述事实和理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。
上述事实，有维克辛姆公司在答复复审通知书时提交的权利要求1-4，进入中国国家阶段时提交的说明书第1-96段、附图1-32、说明书摘要、摘要附图、对比文件1、第48402号决定以及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：本案的核心问题在于专利复审委员会在复审程序中依职权引入创造性对本申请权利要求进行评述，是否符合法定程序。
《专利审查指南》是专利复审委员会进行复审审查所应遵循的部门规章，人民法院在审理专利行政案件中可以予以参照适用。根据本申请的优先权日，本案应当参照2001年《审查指南》。该指南第四部分第二章第3节规定，复审程序是专利审批程序的一部分，…。合议组在复审程序中除总则规定的原则外还应当遵循避免审级损失原则和程序经济原则。该章第3.1节对避免审级损失原则进一步规定，在先审级未处理的事项通常不能由在后审级超前处理，以避免对当事人的审级损失。基于此原则，该章第6.1节进一步规定了在审查实审驳回的复审案件时，合议组可以参照下列审查顺序判断是否属于在先审级应当审过的理由：
（1）专利申请是否符合专利法第五条、第二十五条或者实施细则第二条第一款的规定；
（2）对专利申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定或者分案的申请是否符合实施细则第四十三条第一款的规定；
（3）专利申请是否符合专利法第二十二条第四款、第二十六条第三款或者第三十一条第一款的规定；
（4）专利申请是否符合专利法第二十六条第四款、实施细则第二十条第一款或者第二十一条第二款的规定；
（5）专利申请是否合法专利法第二十二条第二款、第九条或者实施细则第十三条第一款的�定；
（6）专利申请是否符合专利法第二十二条第三款的规定。
由2001《审查指南》的上述规定可知，在专利复审程序中，原则上应当仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，但是，如果专利申请还存在驳回决定所依据理由的顺位之前的其他驳回理由的，专利复审委员会可以依职权引入该在先的驳回理由进行审查，并作出驳回复审决定。由于2001《审查指南》的上述规定不违反专利法及其实施细则以及其他法律法规的规定，本院予以参照执行。
本案中，驳回决定以本申请权利要求1-3、5（即修改后的权利要求1、2、4）相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求4（即修改后的权利要求3）相对于对比文件1不具备创造性为由，驳回了本申请。专利复审委员会经审查后认为本申请修改后的权利要求1-4相对于对比文件1具备新颖性，但不具备创造性，虽然专利复审委员�在复审程序中给予维克辛姆公司对此陈述意见和修改权利要求书的机会，但是，根据2001《审查指南》上述规定，创造性审查在新颖性之后，专利复审委员会在复审程序中依职权引入创造性的审查标准。这一行为违反了2001《审查指南》的上述规定，造成了行政相对人的审级损失，构成程序违法。因此，第48402号决定应予撤销。原审判决予以维持亦属不当，本院一并予以撤销。
鉴于第48402号决定存在严重的程序违法，因此，本院不再对本申请是否符合创造性进行评述，专利复审委员会应当重新就维克辛姆公司针对国家知识产权局作出的驳回决定所提出的复审请求重新作出复审决定。
综上所述，原审判决及第48402号决定认定事实清楚，但适用法律错误，应予撤销。维克辛姆公司的上诉主张成立，对其上诉请求，应予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项、最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十条之规定，本院判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第1569号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第48402号复审请求审查决定；
三、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就申请号为200580019074.9、名称为“用于骨头复原的方法和装置”发明专利申请重新作出复审请求审查决定。
一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 岑宏宇
审 判 员 刘庆辉
代理审判员 焦 彦
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 孙鑫鑫