北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2014）京知行初字第181号
原告晋城市天泽太行机械制造有限公司，住所地山西省晋城市城区景西路1371号。
法定代表人韩永庆，董事长。
委托代理人靳斌，山西高斯通律师事务所律师。
委托代理人靳红，山西高斯通律师事务所律师。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人杨是，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人李跃进。
委托代理人孟悦，北京法信知识产权代理有限公司商标代理人。
原告晋城市天泽太行机械制造有限公司（简称天泽太行公司）因商标无效行政纠纷一案，不服国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2014年11月3日作出的商评字（2014）第71485号关于第4385749号“太行TAIHANG及图”商标无效宣告请求裁定（简称第71485号裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2014年12月19日受理后，依法组成合议庭，并通知第71485号裁定的利害关系人李跃进作为本案第三人参加诉讼。2015年3月11日公开开庭审理了本案，原告天泽太行公司的委托代理人靳斌、靳红，第三人李跃进之委托代理人孟悦到庭参加了诉讼。被告商标评审委员会经本院合法传唤，书面申请不参加庭审，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。
2014年11月3日，商标评审委员会针对天泽太行公司申请注册的第4385749号“太行TAIHANG及图”商标（即争议商标）依据2014年5月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定作出第71485号裁定。商标评审委员会认为：
依据《商标评审规则》第五十七条第三款之规定，对于已经注册的商标，当事人在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出争议和撤销复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后审理的案件，相关程序问题适用修改后的商标法，实体问题适用修改前的商标法。
关于程序问题，首先，依据《商标法》第四十五条第一款之规定，已经注册的商标，违反本案第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。对于在异议期间被提出异议的商标因并未于初审公告3个月期满之日被核准注册，其注册之日应为异议裁定公告之日。本案中，争议商标的异议裁定公告日为2011年12月27日，申请人于2013年8月1日对争议商标提出撤销注册申请，并未超出《商标法》第四十五条第一款所规定的期限。且《商标法》并未对已经过异议程序的商标提出无效宣告申请作出其他限制，现行《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条亦规定：商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。据此，申请人在本案中所提出之无效宣告申请符合法律规定，应予受理。其次，依据现行《中华人民共和国商标法实施条例》第六十条第一款之规定，商标评审委员会根据当事人的请求或者实际需要，可以决定对评审申请进行口头审理。本案中，案件事实较为清楚，当事人双方均就各自的主张充分发表了意见，商标评审委员会就本案进行书面审理。
关于实体问题，根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：争议商标的申请注册是否构成2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
本案中，天泽太行公司称其与太行印刷机器厂、太行印刷机械公司一直对“太行牌”商标持续使用，但其提交的荣誉证书主要形成于1999年以前。天泽太行公司提交的购销合同无其他相关证据佐证，不能证明实际履行。且根据《公司法》的相关规定，公司在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，虽然清算组可以进行必要的民事活动，但该民事活动主要针对清算有关的民事活动及相关的民事诉讼活动。天泽太行公司向商标评审委员会提交的部分购销合同部分形成于清算期间，对该部分证据的真实性，商标评审委员会不予认可。此外，天泽太行公司还向商标评审委员会提交了部分宣传资料及协会证明，该部分证据或晚于争议商标注册申请日，或未显示形成日期。有关购买“太行牌”印刷机的客户证明因证言提供主体与天泽太行公司存在密切关系，其证明力不足。综上，天泽太行公司提交的证据不足以证明其“太行牌”商标在争议商标注册申请日前一直持续使用。在“太行牌”商标已停止使用五年之久，且专用期限届满又未续展的情形下，尚难以认定李跃进申请注册争议商标具有抢注他人商标的主观恶意。据此，诉争商标的注册未构成2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
综上，天泽太行公司撤销理由不成立。商标评审委员会裁定：诉争商标的注册予以维持。
原告天泽太行公司诉称：1、被告商标评审委员会程序违法。被告作出的第71485号裁定所记载的李跃进提供的证据有一部分未与原告交换，原告未对该部分证据进行质证，被告评审程序违反法律规定。2、第71485号裁定认定事实错误。原告提交的证据：原告与太行印刷机器厂、太行印刷机械公司存在承继性的相关证据，一直在对“太行牌”商标持续使用的相关证据；太行印刷机械公司的破产程序，实质是破产重组，并未停止生产经营活动，一直在对“太行牌”商标持续宣传使用的购销合同、客户证明、广告合同、广告费及参展费用发票等相关证据；“太行牌”印刷机获得过国家、省、市奖励及荣誉的相关证明。以上证据相互形成证据链条，足以证明原告天泽太行公司从未放弃使用“太行牌”商标，“太行牌”商标文字、图案原告已不间断使用了三十余年，“太行牌”商标在我国印刷机行业具有很高的知名度。3、李跃进具有恶意。李跃进曾为太行印刷机器厂的职工十年之久，其曾存在侵害太行印刷机器厂的名称权的行为，对原告一直在持续使用“太行牌”商标是明知的，主观恶意明显。综上，故请求法院依法撤销第71485号裁定，并判令被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会答辩称：第71485号裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院予以维持。
第三人李跃进述称：同意被告商标评审委员会的意见。第186411号“太行及图”核准使用期限届满后，太行印刷机械公司没有对商标进行续展，其已经放弃了该商标的专用权。太行印刷机械公司无法将该商标转让给本案原告天泽太行公司。在太行印刷机械公司放弃该商标一定期限后，任何人均有权去申请与该商标近似甚至完全相同的商标，诉争商标的注册不构成恶意抢注他人商标的行为，未违反2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条后半段的规定。
本院经审理查明：
第186411号“太行及图”商标由山西省晋东南地区太行印刷机器厂（简称太行印刷厂）于1981年6月1日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出申请注册，指定使用商品为第7类：印刷机。1983年7月5日获准注册，专用期限至2003年7月4日止。该商标专用期满后，商标权人未再进行续展，该商标现已因期满未续展被注销。太行印刷厂于1996年整体改制为晋城市太行印刷机械有限责任公司（简称太行印刷机械公司），2004年该公司进入破产清算程序。后天脊集团晋城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名为山西天泽煤化工股份有限公司）对太行印刷机械公司进行了收购重组，成立晋城市天泽太行机械制造有限公司（即本案原告天泽太行公司）。赵吉祥和天脊集团晋城化工股份有限公司为原告天泽太行公司股东。
第4385749号“太行TAIHANG及图”商标（即诉争商标）由李跃进于2004年11月29日向商标局提出申请注册，指定使用商品为第7类：印刷机器；轮转印刷机；贴标签机；胶印机；晒版机；制版机；烫金机；印花花筒雕刻设备；丝光机；折页机等。2007年6月7日获准注册，专用期限至2017年6月6日止。在法定异议期内，2007年4月9日，赵吉祥对诉争商标提出异议申请，商标局于2011年9月14日作出（2011）商标异字第33252号异议裁定，裁定该商标予以核准注册，该裁定公告于2011年12月27日的第1293期《商标公告》。
2013年8月1日天泽太行公司对诉争商标提出撤销注册申请。其主要理由为：天泽太行公司前身为太行印刷厂，成立于1954年，是我国印刷机械行业定点生产商标装潢印刷设备的专业骨干厂。太行印刷厂于1981年6月申请注册了第186411号“太行及图”商标。1996年，太行印刷厂整体改制为太行印刷机械公司，2004年该公司进入破产清算程序。后天脊集团晋城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名为山西天泽煤化工股份有限公司）对太行印刷机械公司进行了收购重组，成立天泽太行公司。“太行牌”商标由天泽太行公司继续使用。自1983年取得注册以来，“太行牌”商标从未间断使用。李跃进曾在太行印刷机械公司工作十年之久，在该公司清算期间，其恶意抢注“太行牌”商标，严重损害了天泽太行公司的合法权益。依据2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条、第四十二条第二款的规定，请求撤销诉争商标的注册。
天泽太行公司向商标评审委员会提交了以下主要证据1、天泽太行公司企业法人营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明书、企业档案信息；2、晋城市城区人民法院（2004）城民初字第554号民事判决书；3、晋城市中级人民法院（2004）晋市法民破字第001号、1-8号民事裁定书；4、太行印刷机械公司破产清算组与天脊集团晋城化工股份有限公司于2004年10月19日签订的协议；5、企业变更通知书及天泽太行公司2007年第一次股东会决议；6、“太行牌”印刷机所获荣誉；7、太行印刷机械公司及天泽太行公司购销合同、客户证明；8、中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会、中国印刷及设备器材工业协会印刷分会证明；9、2005年中国行业资讯大全印刷行业卷彩页、2006年中国国际全印展彩页、2006亚太印刷工业彩页；10、太行印刷机械公司宣传彩页及广告合同、广告费发票、展位费发票；11、（2011）商标异字第33252号异议裁定书。
李跃进答辩的主要理由为：天泽太行公司提出争议的时间超过了2001年12月1日施行的《商标法》第四十一条第二款规定的五年时限。天泽太行公司在2007年4月9日对诉争商标提出了异议，现在又以相同的事实和理由申请撤销诉争商标，不符合2001年12月1日施行的《商标法》第四十二条的规定。太行印刷厂改制为太行印刷机械公司后，并未对商标进行变更，太行印刷机械公司并不享有第186411号“太行及图”商标的专用权。太行印刷机械公司没对上述商标进行续展，可以得出结论，其已放弃了对该商标的专用权。2004年，“太行牌”商标已经处于无效的状态，太行印刷机械公司无法将其转让给天脊集团晋城化工股份有限公司。太行印刷机械公司破产清算组放弃了“太行牌”商标的情况下，任何人都有权利去申请与该商标近似甚至相同的商标，诉争商标的注册不构成恶意抢注他人商标的行为，未违反2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条后半段的规定。李跃进请求维持诉争商标的注册。
李跃进向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、李跃进身份证；2、李跃进出资设立的公司营业资质；3、产品宣传页、慧聪网推广协议及网页打印件；4、商品销售协议及收款单据、商品照片。
天泽太行公司的主要质证意见：天泽太行公司提出争议申请没有超过评审申请期限。天泽太行公司有新事实、新理由和新证据，李跃进所称天泽太行公司以相同的事实和理由提出评审不能成立。天泽太行公司从未放弃过“太行牌”商标，“太行牌”商标是天泽太行公司从未间断使用了三十余年并在我国印刷机械行业有一定影响的商标，天泽太行公司是在先权利人毋庸置疑。李跃进向天泽太行公司提出天价索赔，妄图获取非法利益，恶意明显。
天泽太行公司向商标评审委员会补充提交了如下证据（证据编号顺延）：12、民事起诉状、撤诉申请人及晋城市中级人民法院（2013）晋城市民初字第26号民事裁定书。
2014年11月3日，商标评审委员会作出第71485号裁定。
天泽太行公司不服商标评审委员会第71485号裁定，向本院提起了诉讼，本院于2014年12月19日受理本案。
在本案诉讼阶段，原告天泽太行公司除在行政程序中向商标评审委员会提交的证据之外，另向本院补充提交了如下证据：1、商标评审申请受理通知书、证据交换通知书、商标评审申请材料目录、商标争议答辩通知书、答辩申请书、答辩书、证据目录及证据等，用以证明李跃进提交的证据只有其身份证复印件；2、太印破产清算组（04）破清字第1号会议纪要，用以证明在破产清算程序中，太行印刷机械公司破产清算组在不影响债权人利益的情况下，有七个分厂可以进行必要的生产经营活动；3、补充太行印刷机械公司、天泽太行公司6份购销合同及19份客户付款凭证，用以证明2003至2005年销售印刷机械产品，原告一直在使用“太行牌”商标；4、太行印刷机械公司、天泽太行公司广告费发票及参加行业展会展位费发票或付款凭证（共计32份），用以证明原告一直在宣传使用“太行牌”商标；5、太行印刷机械公司破产一案的案卷材料；5、晋城市人民政府（2003）19次37次市长办公会议纪要；7、太行印刷机械公司工商登记档案；8、晋城市城区人民法院（2004）城民初字第554号案案卷材料；9、相关购销合同、付款凭证、发票、广告费及展位费发票。
被告商标评审委员会向本院提交了行政阶段本案原告、第三人向商标评审委员会提交的证据及相关材料的复印件；诉争商标和引证商标的商标档案复印件；行政阶段相关材料复印件。
第三人李跃进向本院补充提交一份证据：（2011）商标异字第33252号裁定书。
本案庭审过程中，各方当事人均认可本案的争议焦点为诉争商标的申请注册是否违反2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
上述事实，有诉争商标与引证商标的商标档案、第71485号裁定、复审申请书、当事人在行政程序和诉讼程序提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。
关于程序问题，原告主张，第71485号裁定记载有第三人李跃进提交的部分证据未向原告天泽太行公司进行证据交换，未经质证，被告商标评审委员会评审程序违反法律规定。对此，本院认为，被告商标评审委员会未能提交证据清单证明其已将第三人李跃进提交的除身份证复印件之外的其他证据向原告天泽太行公司送达，被告该送达程序确有不当，但第三人李跃进提交的证据材料并非本案被告作出第71485号裁定的依据，对本案被告认定诉争商标的申请注册是否违反2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，实体上并无必然影响，因此，对于原告提出的“本案被告评审程序违法，应当撤销第71485号裁定”之主张，本院不予支持。
关于实体问题，本案争议焦点在于诉争商标的申请注册是否违反2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
原告天泽太行公司认为，其对“太行牌”商标文字、图案已不间断使用了三十余年，“太行牌”商标在我国印刷机行业具有很高的知名度，而李跃进曾在太行印刷机械公司工作长达十年，其对此是明知的，故其申请注册诉争商标恶意明显，系已不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
对此，本院认为，判断“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，需要从三个方面进行考虑：一、在先使用的商标在我国境内是否进行了实际使用；二、在先使用的商标是否具有一定的影响；三、诉争商标申请人是否采用不正当手段进行注册。
关于在先未注册商标在我国境内是否进行了实际使用的问题，本院认为，未注册商标在我国境内进行实际使用是指在一定时间和区域内的持续使用。商标的使用着眼于将商标标识在市场中作为区分商品来源的标识的使用，因此，在先注册商标的使用可以视为在其失效后未注册商标的在先使用情形。本案中，原告天泽太行公司在商标注册有效期内在印刷机等商品上持续使用该商标，在商标未续展失效后，依然将其作为商标在印刷机等商品上持续使用，其提交了大量的购销合同且大部分合同有相关付款凭证相佐证，能够证明其对“太行牌”商标印刷机商品进行了持续的销售行为。商标评审委员会根据《公司法》的相关规定，认为公司在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，天泽太行公司向其提交的部分购销合同部分形成于清算期间，对该部分证据的真实性，商标评审委员会不予认可。对此，本院认为，商标使用是一个事实行为，在判断商标是否实际使用时，应以该商标在市场上的实际使用状况为依据进行判断。根据原告天泽太行公司提交的太印破产清算组（04）破清字第1号会议纪要等证据可知，在破产清算程序中，太行印刷机械公司破产清算组在不影响债权人利益的情况下，有七个分厂可以进行必要的生产经营活动且其提交的购销合同及客户付款凭证等可以证明2003至2005年原告天泽太行公司持续销售印刷机械产品的事实进而能够证明原告天泽太行公司一直在持续使用“太行牌”商标。
关于未注册商标是否具有一定影响的问题，本院认为，对于是否有一定影响的判断应以一定范围的相关公众所知晓为判断的标准，通常需要有在先商标在一定范围内的销售量、广告宣传或者获奖等证据进行佐证。本案中，原告天泽太行公司提交了“太行牌”商标于1999年以前的部分荣誉证书，证明在先未注册商标在诉争商标申请日之前获得了一定的荣誉，在同行业内具有一定声誉；还提交了部分宣传资料及协会证明，以及广告费发票及参加行业展会展位费发票或付款凭证，证明了原告对“太行牌”商标进行过持续的宣传及推广的事实。因此，原告天泽太行公司提交的证据在本案中能够证明其“太行牌”商标在诉争商标注册申请日前一直持续使用并有一定影响，具有一定知名度。
关于不正当手段的认定通常按照申请人的主观状态进行判断。一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标而申请注册，即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。关于申请人的主观状态可以从诉争商标申请人与在先使用者的关系，申请人的主观意图等方面进行综合考虑。本案中，诉争商标申请人李跃进曾为原告天泽太行公司的前身太行印刷机械公司工作长达十年，在其工作期间“太行及图”商标已作为原告天泽太行公司的注册商标使用多年，可见，尽管在先商标“太行牌”商标专用期限届满未续展已被注销，但是李跃进对原告一直在持续使用“太行牌”商标是明知的，故李跃进申请注册诉争商标具有抢注他人商标的主观恶意。
此外，关于第三人李跃进在诉讼阶段提出的关于原告主体资格的问题等，鉴于其并未提起诉讼，且明确表示接受商标评审委员作出的涉案裁定，因此，本院不再进行评述。
综上，诉争商标的注册构成2001年12月1日施行的《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，被告商标评审委员会对此认定错误，本院予以纠正。被告商标评审委员会作出的第71485号裁定，本院应予撤销。原告的诉讼主张部分具有事实及法律依据，其诉讼请求本院应予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目的规定，本院判决如下：
一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会于二○一四年十一月三日作出的商评字（2014）第71485号关于第4385749号“太行TAIHANG及图”商标无效宣告请求裁定；
二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效后就晋城市天泽太行机械制造有限公司对李跃进申请注册的第4385749号“太行TAIHANG及图”商标提起的无效宣告请求重新作出裁定。
案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，双方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 张玲玲
审 判 员 侯占恒
人民陪审员 郭灵东
二〇一五年四月二十九日
法官 助理 邓 卓
书 记 员 任 燕