广州知识产权法院
民 事 裁 定 书
（2015）粤知法专民初2421号
原告：奇塑科技（江阴）有限公司，住所地江苏省无锡市江阴市。
法定代表人：PATRICKSCHMIDT，总经理。
委托诉讼代理人：柳立业，江苏竹辉律师事务所律师。
被告：中山市太力家庭用品制造有限公司，住所地广东省中山市石岐区。
法定代表人：石正兵，总经理。
委托诉讼代理人：谢自安，中山市科创专利代理有限公司专利代理人。
委托诉讼代理人：鲁运华，湖北惠山律师事务所律师。
原告奇塑科技（江阴）有限公司与被告中山市太力家庭用品制造有限公司确认不侵害专利权纠纷一案，本院于2015年12月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人柳立业、被告委托诉讼代理人谢自安、鲁运华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：１.确认不侵害被告ZL201430447303.9“吸盘式挂物盒（01）”外观设计专利权；２．被告负担本案诉讼费。事实和理由：2014年1月份开始我方就致力于X-
expression即双色产品的研发。为验证该双色产品效果是否满足客人的要求，2014年1月9日我方与杭州迅达模型有限公司签署了协议并支付了相关款项。在迅达公司提供塑料件并经客人确认后，我方于2014年5月4日与昆山合锦泰精密模具有限公司签署了模具购买协议。2014年5月20日我方又与海天塑机集团有限公司签署了双色机购买协议，2014年8月22日与宁波集成五金制造有限公司和江门蓬江区雅诺五金日用制品厂签署了铁件购买协议。在完成上述工作后，我方开始按照客户订单生产产品。2014年10月1日我方接到客户的指示，2014年11月1日将20ft的集装箱运到奥克兰，2014年11月10日将40ft的集装箱运到悉尼。2014年11月18日我方装箱起运至上海港，2014年11月20日我方获悉上述集装箱被上海海关查验，2014年12月9日反担保放行。后被告起诉至上海知识产权法院。被告涉案专利申请日是2014年11月14日，我方在该专利申请日前已经制造相同产品，依法享有先用权，不构成侵权。
被告辩称，1.被告没有就涉案专利向原告提起侵权诉讼，也没有请求专利管理机关予以处理。先用抗辩权是一种消极权利而非积极权利，因此只有在他人发出侵权指控时才有提出的必要和存在的意义。原告本案提起先用权抗辩诉讼没有任何法律依据。2.本案没有被诉产品，也无法比较被诉产品是否落入我方涉案专利权的保护范围，所以也没有审查先用权抗辩的必要。3.原告提供的证据也无法证明其在先使用的设计是什么，无法进行先用权抗辩的比较。4.被告涉案专利由吸盘和其他部件构成，原告的吸盘产品已经被法院认定侵犯被告实用新型专利权。侵权产品是不能主张先用权的，故原告以侵权吸盘加上其他部件主张先用权不能成立。
经审理查明：被告是ZL201430447303.9“吸盘式挂物盒（01）”外观设计的专利权人。该专利申请日是2014年11月14日，授权公告日是2015年4月29日。
原告为证明其在被告涉案专利申请日之前已经制造相同产品，提交了以下证据：1.保密协议、杭州迅达模型报价单、增值税发票以及付款记录。原告与杭州迅达模型有限公司于2014年1月3日签订保密协议，约定双方互为各自保密信息的披露方和接受方，接受方未经披露方书面同意，不得直接或间接地利用或使用、模仿、重复或复制披露方保密信息。报价单有两份，一份落款时间是2014年1月9日，一份落款时间是2014年3月31日，供货单位是杭州迅达模型有限公司，需方单位是原告。报价单记载产品名称、图片、单价、数量等信息，产品包括双杯、单层壁角挂篮、双层壁角挂篮、储物架、肥皂架、单杯架、化妆镜等，总价分别是9390元和8940元。发票有两张，一张是9390元，开票时间2014年1月20日，另一张是8940元，开票时间是2014年4月11日。对应9390元发票的是三笔银行付款记录，时间分别为2014年1月9日、1月21日和1月29日。对应8940元发票的也是三笔银行付款记录，时间分别为2014年4月1日、4月14日和5月5日，但金额相加是9940元。2.原告与宁波集成、江门蓬江雅诺、昆山合锦泰以及海天集团的购买合同。原告与宁波集成五金制造有限公司于2014年8月22日签订《购物确认书》，约定前者向后者订购商品，合同记载产品名称、图片、单价、数量等信息。产品包括吹风机架、储物架、卷纸架、水杯架、淋浴蓝架、单层壁角挂篮，总价165064元。原告与江门市蓬江区雅诺五金日用制品厂于2014年8月22日签订《购物确认书》（传真件，未见江门市蓬江区雅诺五金日用制品厂红章），约定前者向后者订购商品，合同记载产品名称、图片、单价、数量等信息。产品包括双层壁角挂篮、单杯架，总价45549元。原告与昆山合锦泰精密模具有限公司于2014年5月4日签订《模具采购订单》，约定后者根据前者的要求提供模具和产品，合同记载零件名称、图片、价格等信息。零件包括储物架、单杯架、双杯架、化妆镜框、化妆镜内衬、单层壁角挂篮框、储物架、肥皂架、双杯蓄水托盘、单杯托等，总价810000元。原告与海天塑机集团有限公司于2014年5月20日签订《购销合同》，约定前者向后者购买转盘宽板双色注塑机1台，单价88万元。3.（2015）锡澄证民内字第2235号公证书。公证书记载，2015年10月10日原告委托代理人沈蓓申请江苏省江阴市公证处对其网易企业邮箱（ｗｉｎ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ）电子邮件进行保全证据公证。保全的邮件显示：2014年1月3日，沈蓓发给xdmx@vip.163.com需要打样的产品3D文档附件。附件可见储物架、单杯架、双杯架、化妆镜金属框、单层壁角挂、肥皂架、双层壁角挂等产品图片及设计图纸。2014年1月9日，p.schmidt@tecmagic.de发给沈蓓邮件称：请把附件发给注胶模型公司，让他们尽快来我们公司，我们寄给注胶模型公司的产品颜色太深了，让他们调色的时候以附件产品图片的颜色为准。附件可见储物架和单杯架产品图片。2014年6月29日，ａｎｄ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ转发沈蓓采购部发给Jessica的邮件。该邮件告知Jessica，根据附件3D和2D的图片进行报价；报价根据每款最少起订量3000只；挂篮的价格，含17%增值税+PE袋带警示语；你们发金属件到我们工厂，我们组装塑料件。附件可见储物架和单杯架产品图片及设计图纸。2014年9月11日，ｄｅｌ×××＠ｅｖｅｒｌｏｃ.ｃｏｍ.au发给沈蓓邮件称：附件是xpressions系列的宣传册印刷电子文档；印刷要求根据我发给你们的TNT样品，很快你们可以收到。附件是英文宣传册，可见储物架和单杯架产品图片。2014年10月1日，Ｒｉｃ×××＠ｅｖｅｒｌｏｃ.ｃｏｍ.au发给沈蓓邮件称：TEC-4发运分解明细已经完成，请看附件；11月1日，20ft集装箱至奥克兰；11月10日，40ft集装箱至悉尼。附件是英文订单，可见储物架和单杯架产品图片。4.（2015）锡澄证民内字第2236号公证书。公证书记载，2015年10月10日原告委托代理人沈蓓申请江苏省江阴市公证处对网易企业邮箱（ａｙｉ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ）电子邮件进行保全证据公证。保全的邮件显示：2014年11月1日,ａｎｄ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ发给ａｙｉ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ邮件称：请看以下附件集成和雅诺的送货单，根据目前他们的发货数量，请告诉他们我们什么时候完成挑选和检验。附件集成厂送货单可见单层壁角挂篮、淋浴篮架、水杯架、储物架、卷纸架、吹风机架等产品图片、材质、数量等信息。附件雅诺厂送货单可见上述相关产品配件图片、材质、数量等信息。2014年11月7日，ａｎｄ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ发给ａｙｉ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ邮件称：附件是集成的送货单，昨天已经发出，今天会到公司。附件集成厂送货单可见储物架、单层壁角挂篮、卷纸架、吹风机架等产品图片、材质、数量等信息。5.合锦泰确认发给它的邮件。2014年5月5日，ａｎｄ×××＠ｔｅｃｍａｇｉｃ.ｃｎ发给Peter邮件称：第一个附件是最终everloc塑料产品的图纸，请注意如果其中有错误或者不合理设计，请让你们的工程师指正。附件可见产品图纸。昆山合锦泰精密模具有限公司在该邮件打印件上盖章确认。6.蓬江雅诺的发票及付款记录。发票有两张，开票日期均为2015年1月28日，涉及的产品包括双层壁角挂篮、直发夹架、化妆镜架、毛巾环、香皂碟架、单杯等，总金额141398.27元。银行付款记录共六笔，第一笔2014年9月2日，最后一笔2015年3月12日，总金额与发票对应。7.海天塑机的发票、付款记录、信贷借款合同。发票有三张，两张开票时间为2014年7月14日、一张开票时间为2014年8月15日，产品共4台塑料注塑成型机，总金额1505000元。付款记录共三笔，分别是2014年5月27日、7月4日和7月31日，金额共451500元。信贷借款合同约定，原告向兴业银行股份有限公司宁波北仑支行借款1053500元，借款期限自2014年6月24日至2015年6月23日。8.昆山合锦泰的发票及付款记录。发票有九张，开票时间均为2016年1月20日，涉及产品包括单杯架、双杯架、储物架、化妆镜框、双杯蓄水托盘、单层壁角挂篮框、肥皂架、化妆镜内衬、单杯托等模具，总金额810000元。付款记录共六笔，第一笔2014年5月13日，最后一笔2016年2月26日，金额共710000元。原告称还欠100000元。9.原告拍摄其早已使用的涉案模具图片。10.宁波集成的发票及付款记录。发票有两张，开票时间均为2014年11月，涉及的产品包括储物架、卷纸架、吹风机架、单层角壁挂篮、水杯架等，总金额165064元。付款记录共四笔，第一笔2014年9月4日，最后一笔2015年1月22日，总金额与发票对应。被告质证认为：上述证据1、2中与原告签订合同的单位未出庭作证，这些单位与原告有利害关系，且江门市蓬江区雅诺五金日用制品厂未在合同上加盖红章确认，故对这些合同的真实性不予确认；证据3、4的公证是由原告委托代理人操作计算机进行，不符合公证程序规则，且原告未提交相关网络服务商或鉴定机构对涉案邮件真实性的证明；证据5未经公证，且昆山合锦泰精密模具有限公司未出庭作证，故不确认其真实性；证据6-8、10的真实性无异议，但无法与原告其他证据形成证据链；证据9是原告自行拍摄，不确认其真实性。
原告为证明被告涉案专利在申请日之前已经公开，提交了（2015）苏苏证经内字第1742号公证书。该公证书记载，2015年7月7日，原告委托代理人柳立业申请江苏省苏州市苏州公证处对http://www.familycapers.com.au/everloc-
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shelf/网页进行保全证据公证。保全的网页显示，在FamilyCapers网站上有一则消息称：参与2014年11月1日由FamilyCapers举办的竞赛活动，有机会赢取一个由Everloc品牌推出的Xpressions大型卫浴架，竞赛截至日期2014年11月30日，赞助人Everloc，奖品价值49.95美元。消息还附有奖品卫浴架的图片。被告质证认为：该公证由原告委托代理人操作计算机进行，不符合公证程序规则，且根据我方证据显示该网页并不存在。
被告为证明上述FamilyCapers网页并不存在，提交了（2016）粤中火炬第1196号公证书。该公证书记载，2016年1月27日被告委托代理人黎锐申请广东省中山市火炬公证处公证员操作计算机对http://www.familycapers.com.au/everloc-
is-giving-you-the-chance-to-win-an-xpressions-large-bathroom-
shelf/网页进行保全证据公证。保全的网页显示没有找到任何结果。原告质证认为，相关网页之前能登陆现在不能登陆，均属正常现象，不能证明被告主张。
2015年3月19日，被告向上海知识产权法院提起（2015）沪知民初字第209号案，指控原告向上海海关出口的吸盘产品侵害其ZL201320554884.6“一种具有密封件的吸盘”实用新型专利权。2016年9月9日，上海知识产权法院认定原告构成侵权并判决原告赔偿被告51000元。被告不服赔偿金额提起上诉，原告未上诉。该案判决查明：2014年12月9日，上海海关应中山市太力家庭用品制造有限公司申请发出《扣留侵权嫌疑货物通知书》，对奇塑科技（江阴）有限公司出口的长储物架等家居用品（数量3275箱/24048件，金额82427.28美元）予以扣留。2014年12月11日，上海海关向中山市太力家庭用品制造有限公司发出《放行侵权嫌疑货物通知书》，称奇塑科技（江阴）有限公司认为不侵权且提交了反担保金，故将该批家居用品放行。上海海关在放行中扣留了多个品种的货物，其中每个品种的货物都有至少一个被控侵权吸盘。2014年12月17日，中山市太力家庭用品制造有限公司向上海市第一中级人民法院提起专利侵权诉讼，2015年1月8日该院依申请扣押了上海海关扣留的34件长储物架等被控侵权货物。2015年2月10日，中山市太力家庭用品制造有限公司向该院申请撤诉，后向上海知识产权法院提起诉讼。上海知识产权法院调取了前述34件被控侵权货物。这些货物包括双层墙角置物架、牙刷架、挂墙式花洒、洗漱杯、单层墙角置物架等，涉及大、小两种吸盘。
另查明，原告亦向本院提交了上述《放行侵权嫌疑货物通知书》，通知书明确记载被告是以原告出口货物涉嫌侵犯其ZL201320554884.6“一种具有密封件的吸盘”实用新型专利权为由申请海关扣留。
庭审中，原告称曾告知海关其出口的吸盘和储物架等产品是一起包装，故无法分别扣留。
本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。确认不侵权之诉是知识产权纠纷领域的特殊民事诉讼制度，相关司法解释根据现实需要对其起诉还设置了特殊的前置条件。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。这是因为，在权利人提出侵权警告而又不在合理期限内启动纠纷解决程序的情况下，被警告人或利害关系人制造、销售相关产品（或使用相关技术）是否侵权处于不确定状态，容易影响其正常生产经营从而损害其利益，故有提起确认不侵权之诉的必要，使不确定的状态尽快确定下来。本院认为，提起确认不侵害专利权诉讼的前置条件可以细分为三个要件：权利人发出侵权警告；被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权；权利人合理期限内不撤回警告也不提起诉讼。要件一既然是侵权警告，指向必须清楚明了，足以使被警告人或利害关系人知道其何种行为侵害权利人何种专利权。如果根本没有侵权警告或警告指向不够清晰，就不可能有被警告人或利害关系人书面催告权利人行使某特定诉权的要件二。本案中，虽然上海知识产权法院第209号判决因为被告不服判赔数额提起上诉未生效，但双方对该判决查明的海关扣留原告出口货物的事实没有异议。根据该事实及原告提交的《放行侵权嫌疑货物通知书》，被告申请海关扣留原告货物依据的权利是“一种具有密封件的吸盘”实用新型专利，并非本案“吸盘式挂物盒（01）”外观设计专利。首先，被告并未向原告发出侵权警告，而是直接申请海关扣留原告出口货物。其次，即便被告申请海关扣留被认定是侵权警告，该警告的指向也非常明确，针对的是实用新型专利，而不是其他。故原告不能证明已经满足起诉前置条件的要件一。本院注意到，海关在扣留原告出口货物时，不仅扣留了涉嫌侵犯实用新型专利权的吸盘产品，也扣留了与吸盘一起包装的储物架。原告主张储物架就是不侵害本案“吸盘式挂物盒（01）”外观设计专利权的产品。然而，没有证据证明同时扣留是被告故意为之。相反，这是吸盘和储物架一起包装出口的客观原因造成，且原告也曾告知海关两者无法分开扣留。本院还注意到，原告主张如果海关以后都一并扣留，将对其出口造成损害。然而，原告可以通过提交反担保申请海关放行扣留的货物，事实上原告在第209号案中也是这么做得。另外，虽然吸盘和储物架配套使用，但不意味着只能一起包装。原告也可以将两者分别包装后出口。再者，即便原告能证明满足要件一，原告显然也未向被告书面催告其行使诉权。
综上所述，原告不能证明其满足提起确认不侵害专利权诉讼的前置条件，故其起诉应当予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条、《诉讼费用交纳办法》第八条第（二）项的规定，裁定如下：
驳回原告奇塑科技（江阴）有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
审 判 长 龚麒天
人民陪审员 吴桄辉
人民陪审员 陈 杰
二〇一六年十一月十六日
法官 助理 蔡健和
书 记 员 刘 丹