四川省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）川民终字第134号
上诉人（原审被告）代平光，男，1979年4月25日出生，汉族，系四川省江油市米兰婚纱摄影店业主。
委托代理人欧堂兴，四川太白律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司，住所地：江西省新余市仙女湖爱情岛。
法定代表人欧阳楚江，董事长。
委托代理人冯一隽，四川睿桥律师事务所律师。
上诉人代平光因与被上诉人新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司（以下简称新余爱情岛公司）侵犯商标权纠纷一案，不服四川省绵阳市中级人民法院作出的（2013）绵民初字第169号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年2月28日受理后，依法组成合议庭，并于2014年4月8日公开开庭审理了本案。上诉人代平光的委托代理人欧堂兴、被上诉人新余爱情岛公司的委托代理人冯一隽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：“米兰”商标是核定在第41类服务（翻译；节目制作；录像带录制；录像带制作；摄影；摄影报道；摄影机出租；数字成像服务；微缩摄影；舞台布景出租）上的注册商标，注册号为7966421，有效期为2012年4月7日至2022年4月6日。“米蘭”商标是核定在第42类服务（摄影；录像带录制）上的注册商标，注册号为1247872，有效期为2009年2月13日至2019年2月13日。新余爱情岛公司于2011年5月3日通过受让取得该两项商标的专用权。代平光于2007年7月24日在四川省江油市涪江中路159号开办江油市米兰婚纱摄影店，服务范围为摄影及婚纱、礼服出租，其店招为“米兰婚纱摄影”和“米蘭milan婚纱”，对外订立合同和发布广告则以“江油米兰婚纱”、“米蘭婚纱”、“米兰婚纱”的名义进行。新余爱情岛公司为维权支出律师费15000元。
新余爱情岛公司认为代平光未经其许可，非法使用其具有注册商标专用权的“米兰”、“米蘭”商标，构成商标侵权，故诉至原审法院，请求判令：代平光停止侵权，拆除侵权标识；代平光向新余爱情岛公司赔礼道歉；代平光赔偿新余爱情岛公司经济损失20万元，并承担相关律师维权费用。
原审法院认为：新余爱情岛公司受让取得“米兰”、“米蘭”商标，是“米兰”、“米蘭”商标的商标权人。根据我国商标法的有关规定，注册商标的商标权人有权禁止他人在相同或类似商品或服务上的不当使用行为。代平光注册了“江油市米兰婚纱摄影店”的企业名称，应当规范使用其企业名称，其在店招及对外宣传上使用“米兰婚纱摄影”和“米蘭milan婚纱”等字样，属于单独、突出使用“米兰”、“米蘭”字样，以其作为服务标识。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属侵犯注册商标专用权的行为，代平光对其字号的使用方式侵犯了新余爱情岛公司的商标专用权，应当停止侵权，赔偿损失，新余爱情岛公司的诉讼主张成立。代平光所持对诉争“米兰”、“米蘭”商标属在先使用的辩称主张，不符合相关法律规定，该院不予采纳。新余爱情岛公司要求代平光赔偿因商标侵权所造成的损失人民币20万元，但未对其主张的损失数额举证，原审法院依法适用法定赔偿原则，根据诉争注册商标的时间、显著性及代平光的侵权时间、主观恶意程度等因素，认定新余爱情岛公司因商标专用权受到侵害造成的损失共计3万元，此款包括其为维权发生的费用。对于新余爱情岛公司要求代平光赔礼道歉的诉讼请求，因新余爱情岛公司并未在江油提供服务，代平光的行为主要对新余爱情岛公司的经济利益产生影响，停止侵权、赔偿损失已经足以弥补其损失，故对该项诉讼请求不予支持。据此，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第五十二条、第五十六条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决：一、代平光立即停止对新余爱情岛公司“米兰”、“米蘭”注册商标的侵权行为；二、代平光在判决生效后十日内赔偿新余爱情岛公司损失人民币30000元；三、驳回新余爱情岛公司的其他诉讼请求。本案一审案件受理费人民币4300元，由代平光承担。
原审法院判决后，代平光不服，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决，驳回新余爱情岛公司的诉讼请求，本案一、二审诉讼费由新余爱情岛公司承担。其主要上诉理由是：新余爱情岛公司于2011年受让取得的“米蘭”、“米兰”注册商标分别注册于2009年2月13日、2012年4月7日，而代平光于2007年7月即开始在四川省江油市开办江油市米兰婚纱摄影店，其在经营活动中使用“米兰”字号及“米蘭”、“米兰”服务标识的时间，均早于诉争商标的注册时间，所以针对新余爱情岛公司的注册商标来说，代平光将“米兰”作为企业字号及将“米蘭”、“米兰”作为服务标识使用，均享有在先权利。原审法院判决代平光承担停止侵害及赔偿损失的责任，属适用法律错误。二审庭审中，代平光又补充其上诉理由称：2010年12月1日，其与“米蘭”、“米兰”商标的原权利人长丰米兰婚纱摄影有限公司（以下简称长丰公司）曾签订《商标许可使用合同》，约定长丰公司将其已注册的第42类“米蘭”商标及当时正在申请注册的第41类“米兰”商标许可代平光在江油区域内使用，许可使用期限为2010年12月1日至2019年2月13日，因此，代平光对“米蘭”、“米兰”商标享有合法使用权。
新余爱情岛公司在庭审中答辩称：新余爱情岛公司于1986年进入摄影行业，1992年成立米兰婚纱摄影连锁机构，到2013年直营店达35家，加盟店达180余家，是一家集婚纱摄影、婚庆礼仪于一体的全国连锁机构。在迅速发展的同时，其先后获得国家权威机构评定的众多证书和荣誉，2011年其使用在摄影上的“米蘭”注册商标被认定为江西省著名商标。“米蘭”商标于1997年11月申请登记，1999年2月核准注册，2009年2月续展注册，代平光称其具有在先权的主张不能成立。至于代平光于二审中提出的其与长丰公司签订《商标许可使用合同》的事实，真实性不能确定，对其不予认可。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
在本院二审限定的举证期限内，代平光提交了其与长丰公司于2010年12月1日签订的《商标许可使用合同》及商标许可使用费收条原件、“米蘭”商标注册证、长丰公司的营业执照及法定代表人身份证复印件，作为其二审新的证据，并称由其留存的该合同原本因在店铺搬迁过程中丢失，故在原审诉讼中未能提交，现向法院提交的合同原本系二审期间向长丰公司调取。其拟以该组证据证明代平光对第1247872号“米蘭”、第7966421号“米兰”商标享有合法使用权。
经庭审质证，新余爱情岛公司对该组证据的真实性、合法性、关联性均有异议。主要理由是：该组证据应在原审中提交而未提交，不属于二审新的证据；代平光在原审中及二审上诉中均未以在先许可使用作为抗辩理由，现提交的该证据具有事后造假的嫌疑；该组证据的拟证事实与《商标转让协议书》中长丰公司所保证的上述商标无任何权利瑕疵的内容相矛盾；许可使用费收条是以长丰公司法定代表人金成个人名义出具，未由长丰公司出具发票，不符合交易惯例，对其真实性存疑。
新余爱情岛公司向本院提交了以下证据作为其二审新的证据：1.“米蘭”商标的详细信息表，拟证明第1247872号“米蘭”商标的申请日期为1997年11月24日；2.《商标转让协议书》，拟证明新余爱情岛公司于2011年以105万元价格受让包括涉案商标在内的一系列商标；3.《商标转让委托代理合同》，拟证明新余爱情岛公司委托大德先风国际知识产权代理（北京）有限公司协助其完成包括案涉第1247872号“米蘭”、第7966421号“米兰”商标在内的一系列商标的转让事宜；4.第1247872号“米蘭”商标的《核准续展注册证明》，拟证明该商标续展注册有效期自2009年2月至2019年2月；5.《转让声明》及相关《公证书》，拟证明2011年5月第1247872号“米蘭”商标的原权利人声明将该商标转让给新余爱情岛公司；6.第7966421号“米兰”和第1247872号“米蘭”商标的《核准商标转让证明》，拟证明上述商标分别于2011年7月、8月经国家工商行政管理局商标局核准转让给新余爱情岛公司；7.《米兰团队力量》图册，拟证明米兰团队的发展历史简介；8.4份《米兰商标使用许可合同》，拟证明第7966421号“米兰”和第1247872号“米蘭”商标许可给案外人使用的许可使用费为5万元至9万元不等；9.湖南省湘潭市中级人民法院民事调解书复印件，拟证明相关商标侵权案件中，赔偿数额达120万元。
经质证，代平光对上述证据的真实性、合法性、关联性不持异议，但认为其均不能否定代平光对“米兰”商标具有在先权，对“米蘭”商标具有合法使用权的事实。
本案二审庭审结束后，就代平光提交的前述其与长丰公司于2010年12月1日签订的《商标许可使用合同》等证据，本院在双方当事人均在场的情况下，对长丰公司的法定代表人金成进行了询问。金成表示该《商标许可使用合同》确系其于2010年12月与代平光在上海签订，但合同签订后未及时办理备案手续；2011年5月，其与新余爱情岛公司签订《商标转让协议书》时，未在该协议中注明其已在先授权许可代平光使用“米蘭”、“米兰”商标的事实。新余爱情岛公司对该《商标许可使用合同》中长丰公司及其法定代表人金成的签章的真实性予以认可，但认为这并不能排除该合同系代平光与金成在本案二审期间倒签的可能。新余爱情岛公司还向本院提交书面意见认为，即使该合同是真实的，但该《商标许可使用合同》未经备案，不能对抗善意第三人，代平光的许可使用期限应限于新余爱情岛公司与长丰公司签约时止。
本院认为，代平光提交的《商标许可使用合同》及相关证据，虽然不属于原审庭审结束后新发现的证据，但该组证据的证明内容对本案案件事实的认定具有重大影响，如不审查该证据，有可能导致本案认定事实错误或处理结果明显不公，故本院认为应对其进行审查认定。从本案查明事实看，双方当事人对该组证据中长丰公司所盖公章及签名的真实性并无异议，主要对其形成时间有异议。鉴于代平光与长丰公司作为该合同当事人均对其明确予以认可，而本案又无其他证据能够证明该合同为倒签或者虚假，本院根据优势证据原则，对该组证据予以采信。对于新余爱情岛公司提交的证据，代平光均不持异议，本院予以采信。
本院对原审判决查明的主要案件事实，依法予以确认。
本院另查明：案涉第1247872号“米蘭”商标为1997年11月24日申请注册，1999年2月14日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，有效期至2009年2月13日，核定服务项目为第42类，摄影和录像带录制；后经续展注册，有效期为2009年2月14日至2019年2月13日。
2011年11月15日，新余爱情岛公司使用在第42类“摄影”上的第1247872号“米蘭”注册商标被江西省工商行政管理局、江西省著名商标认定委员会认定为江西省著名商标，有效期为2011年11月至2014年10月。
代平光与长丰公司于2010年12月1日签订的《商标许可使用合同》载明：长丰公司将已注册在第42类“摄影”上的第1247872号“米蘭”商标，许可代平光在四川省江油市区域内使用；如果长丰公司申请的第7966421号“米兰”商标被核准注册，长丰公司同意代平光在四川省江油市区域内无偿使用；商标许可使用形式为普通许可；商标许可使用期限为2010年12月1日至2019年2月13日；该合同自签订之日起三个月内，由长丰公司报送国家商标局备案。
代平光将“米兰婚纱”、“米蘭婚纱”、“米蘭milan婚纱”字样作为服务标识，使用于其开办的江油市米兰婚纱摄影店的店招及广告宣传等经营活动中。
本院认为，新余爱情岛公司于2011年5月经受让取得第1247872号“米蘭”和第7966421号“米兰”商标，其注册商标专用权合法有效，应受法律保护。代平光认为其自2007年开办江油市米兰婚纱摄影店开始，即将“米蘭”、“米兰”作为服务标识使用，早于案涉商标注册时间，从而具有在先权。对此，本院认为，第1247872号“米蘭”商标系于1999年2月14日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，早于代平光2007年开办江油市米兰婚纱摄影店的时间，代平光称其使用“米蘭”标识在先的主张，与事实不符，不能成立。同时，繁体字“米蘭”与简体字“米兰”应当属于近似商标，第1247872号繁体字“米蘭”商标获准注册后，未经商标注册人的许可，不得在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标近似的商标，代平光关于其使用简体“米兰”具有在先权的主张，亦缺乏事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。基于代平光开办的江油市米兰婚纱摄影店的服务范围与新余爱情岛公司第1247872号“米蘭”和第7966421号“米兰”商标的核定服务项目属于同类服务，代平光将与上述注册商标相同的“米蘭”、“米兰”文字作为其服务标识在经营活动中广泛使用，极易使相关公众认为代平光所提供婚纱摄影服务的来源与“米蘭”、“米兰”注册商标的权利人之间具有某种关联。在代平光未提交证据证明其使用“米蘭”、“米兰”标识已取得相关商标注册人许可的情况下，原审判决认定代平光的行为属于我国商标法第五十二条第（一）项规定的未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的情形，侵犯了新余爱情岛公司的注册商标专用权，并无不当。在责任承担上，原审法院基于一审查明的案件事实，判令代平光停止侵权行为，并适用法定赔偿原则，酌情判定由代平光向新余爱情岛公司赔偿一定经济损失，亦无不妥。
在本案二审审理过程中，代平光提交了其与长丰公司于2010年12月1日签订的《商标许可使用合同》，表明经案涉注册商标的原权利人长丰公司授权许可，其取得了“米蘭”、“米兰”商标在四川省江油区域内的合法使用权，但未提交证据证明该合同已按相关规定在商标局备案，长丰公司法定代表人金成亦证实该合同确未经备案。由此，该未经备案的《商标许可使用合同》对依据《商标转让协议书》受让案涉注册商标的商标权人新余爱情岛公司的效力判定问题，是依法正确处理本案需要解决的一个重要问题。
如前所述，虽然新余爱情岛公司对代平光与长丰公司于2010年12月1日签订的《商标许可使用合同》持有疑义，但并无明确依据，该合同的真实性应予以认可。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款关于“商标使用许可合同未经备案的，不影响许可合同的效力，但当事人另有约定的除外”的规定，该合同虽未经备案，但因其并无合同须办理备案方可生效等约定内容，故对合同效力亦应予以确认，其时，代平光使用案涉商标，应属有合法来源。
依照我国商标法第四十条及其他相关规定，商标使用许可合同应当报商标局备案，意在使国家相关部门方便对商标许可使用情况的管理，规范商标使用市场。同时，对于社会公众、特别是与相关商标有涉的交易者而言，备案也是了解该商标实际状况、作出正确商业判断、保证交易安全的重要手段。为此，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款规定：“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。根据该规定，备案属于商标使用许可合同的对抗要件，即虽然合同效力不因未备案而受到影响，但因此不产生对善意第三人、即该合同以外与商标权人就该商标进行交易的不知情的当事人的对抗力。就本案而言，长丰公司与新余爱情岛公司签订《商标转让协议书》时，并未将其在此之前已授权许可代平光使用“米蘭”、“米兰”商标的事实告知新余爱情岛公司；其在《商标转让协议书》第一条第2项中明确列举了7项其已许可他人使用所转让商标的授权，但该7项中并未涉及许可代平光使用的情况，且其在协议中保证除了上述列举的7项情况外，其所转让商标上不存在任何抵押、质押、许可使用等他项权利存在。在案涉《商标许可使用合同》未经备案，不具有公示作用的情况下，新余爱情岛公司不知道、也难以实际查清在其受让案涉商标前，长丰公司已将该商标授权许可代平光使用，因此，新余爱情岛公司应系在对此不知情的情况下受让案涉商标专用权，其理应属于法律意义上的善意第三人。
本院注意到，前述最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款的规定，主要应系针对实践中存在多个商标使用许可，被许可人之间的权利范围可能发生交叉冲突的情况；该司法解释第二十条规定：“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外”，其未对已生效的商标许可合同是否业经备案作出直接区分。对此，本院认为，依照前述司法解释第十九条第二款的规定原则，备案是被许可人的债权性权利对外产生对抗力的条件；未经备案的，不能对抗善意第三人。因未经备案，该合同尚且不能对抗其他不知情的被许可人，亦难以对抗同属善意第三人的受让人。从实际情况考量，所涉商标的许可使用状况，包括许可的数量、范围、类型、期限等因素，对于与原商标权人发生交易的商标受让人决定是否进行交易、交易的价格等意思表示，均有重大影响，而如果认可在先的未经备案的许可使用合同对商标受让人具有对抗力，势必损害不知情的受让人的合法权益，增大其额外的商业风险，除影响转让合同本身的交易稳定性以外，还可能破坏受让人受让商标权后从事的其他交易和商业行为的安全性，也不符合债的相对性原理，难以实现商标许可人、被许可人、受让人以及其他利益主体之间利益关系的适当平衡。因此，综合考察法律和前述司法解释的有关规定精神，在合同未备案的情形下，一方面，应确认商标许可使用合同对其他不知情的被许可人、包括商标受让人不发生效力，以保障其他被许可人以及受让人的合法利益不受侵害；另一方面，应确认即便在所涉商标已经转让的情形下，原许可合同的效力也不受影响，被许可人可在受让人认可的情况下继续履行相关合同，也可依法视情通过追究其合同相对方、即原许可人的违约责任等方式实现权利救济。就本案而言，代平光与长丰公司签订的《商标许可使用合同》虽仍属有效，但其依据未经备案的《商标许可使用合同》取得的合同权利，不能对抗新余爱情岛公司合法取得的注册商标专用权；新余爱情岛公司成为新的注册商标专用权人后，有权禁止代平光继续使用涉案商标。现有证据显示，案涉《商标许可使用合同》未予备案，主要是长丰公司的原因造成的，代平光因在许可使用合同约定的许可期限内不能继续使用而遭受的损失，可依照合同约定和法律规定，依法另行向该公司主张赔偿获得救济。
鉴于代平光使用案涉注册商标是基于其取得了原注册商标权利人的授权许可，具有合法来源，且其对《商标许可使用合同》未进行备案及未向新余爱情岛公司及时披露相关授权许可事项，并无过错，基于公平合理的原则，其可不承担向新余爱情岛公司赔偿损失的责任。
综上，原审判决基于一审中当事人提交的证据查明的案件事实所作出的处理结果，并无不当。鉴于代平光在二审中提交了新证据，证明其使用案涉商标具有合法来源，根据前述理由，结合新余爱情岛公司在本案中的诉讼请求，本院依法判令代平光停止使用案涉注册商标，但不承担赔偿责任。依照《中华人民共和国商标法》第四十条第三款、第五十二条第（一）项、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十一条、第十九条、第二十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第四十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销四川省绵阳市中级人民法院（2013）绵民初字第169号民事判决；
二、代平光自本判决生效之日起停止使用由新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司享有注册商标专用权的“米蘭”、“米兰”商标；
三、驳回新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司的其他诉讼请求。
本案一审案件受理费4300元、二审案件受理费550元，均由代平光承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 林涛
代理审判员 周静
代理审判员 许静
二〇一四年四月三十日
书 记 员 周辰