上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2016）沪73民初782号
原告美题隆精密光学(上海)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区富特东三路XXX号XXX号全部位。
法定代表人MICHAELPHILLIPNEWELL。
委托代理人帅科，君合律师事务所上海分所律师。
委托代理人余翔，君合律师事务所上海分所律师。
被告扬州吉新光电有限公司，住所地江苏省扬州市。
法定代表人周恒荣。
被告周际新，男，汉族，1978年4月12日出生，户籍地上海市浦东新区，住上海市。
被告钱向林，男，汉族，1970年9月4日出生，户籍地上海市闵行区。
上述三被告的共同委托代理人吕成伟，上海市协力(苏州)律师事务所律师。
上述三被告的共同委托代理人许文燕，江苏熠达律师事务所律师。
原告美题隆精密光学(上海)有限公司诉被告扬州吉新光电有限公司(以下简称吉新公司)、周际新、钱向林专利权权属纠纷一案，本院于2016年10月9日受理后，依法组成合议庭。被告周际新在答辩期内向本院提出管辖权异议，本院于2016年12月21日作出民事裁定，驳回被告周际新对本案提出的管辖权异议。周际新不服该裁定，上诉至上海市高级人民法院。上海市高级人民法院于2017年2月4日作出(2017)沪民辖终13号民事裁定，驳回周际新的上诉。本院于2017年4月17日、18日对本案公开开庭进行了审理。原告的委托代理人帅科、余翔，被告钱向林及三被告的共同委托代理人吕成伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告主要从事光学薄膜、玻璃加工综合技术、光刻、光学组件等有关技术和产品的研究开发和生产，被告周际新、钱向林原系原告公司员工，分别担任工程研发部主任工程师和中国区销售经理职务，劳动合同中均约定保密义务和工作期间做出的知识产权应归属于原告。被告周际新在原告处任职期间曾担任反射型荧光粉色轮项目负责人，并与其他同事一起完成了该项目研究。后被告钱向林、周际新分别于2012年12月、2013年12月从原告处离职，后均在被告吉新公司处就职。2014年2月，被告吉新公司申请了名称为“一种荧光粉色轮及其制作方法”的发明专利申请，被告周际新、钱向林均被列为该专利申请的发明人。原告认为，被告吉新公司申请的上述专利所涉及的发明创造系被告周际新、钱向林在原告处即已完成，既与周际新、钱向林的工作任务有关，又利用了原告的物质技术条件，属于职务发明，申请专利的权利及专利申请获得批准后的专利权均应属于原告。三被告合谋，并由被告吉新公司擅自申请专利，构成共同侵权，侵犯了原告的合法权益，遂诉至法院请求判令：1、确认专利“一种荧光粉色轮及其制作方法”(专利号CNXXXXXXXXXXXX.7)的专利权归原告所有；2、被告吉新公司将“一种荧光粉色轮及其制作方法”(专利号CNXXXXXXXXXXXX.7)的专利权变更给原告；3、三被告承担本案诉讼费用。
三被告辩称：1、涉案专利系被告吉新公司在现有技术基础上针对荧光粉色轮产品作的较大改进，与原告无关；2、被告周际新在原告处的本职工作以及在职期间涉及的项目均与涉案专利无关；3、被告钱向林在原告处的工作为销售经理，与产品研发无关，亦未接触过原告的荧光粉色轮项目；4、荧光粉色轮产品系行业内的成熟产品，故对于离职后一年内该领域职务发明认定时应从严把握相关性标准。
经审理查明，2009年12月1日，艾斯光学(上海)有限公司与被告周际新签订劳动合同，约定合同有效期自2009年12月5日起至2012年12月4日，周际新在工程部门担任主任工程师职务，同时约定周际新承担保密义务，所有依据该合同工作期间以物质方式发明和发展的知识产权是公司的财产。2012年12月5日，艾斯光学(上海)有限公司与被告周际新续签劳动合同，约定合同有效期自2012年12月5日起至2015年12月4日，周际新在工程研发部担任主任工程师职务，同时也约定了周际新的保密义务和知识产权归属。周际新20**年的公司考评表中记载有，目标约定包含领导色轮工程团队为生产提供支持，以实现色轮总体达标95%以上；领导色轮团队实现并支持新产品/流程/应用的开发项目，在五月底前完成荧光粉色轮项目的生产准备等。
2010年9月20日，艾斯光学(上海)有限公司与被告钱向林签订劳动合同，约定合同有效期自2010年9月3日起至2013年9月2日，钱向林在销售部门担任中国区销售经理，同时约定了保密义务和知识产权归属。其职位描述中记载主要任务包括分析中国市场以了解EIS光学产品的市场规模，分析EIS光学产品市场中的竞争对手的情报和市场占有率等。
2012年9月24日，艾斯光学(上海)有限公司变更公司名称为美题隆精密光学(上海)有限公司即本案原告。2012年12月26日，钱向林与原告签订劳动关系解除合同，于2012年12月14日解除劳动关系。2013年12月11日，周际新与原告协商解除劳动合同，从原告处离职。
2010年4月19日，原告公司立项进行反射式色轮的研发，周际新任项目经理，项目目标包含开发反射荧光粉色轮的新工艺、最后决定反射荧光粉色轮的规格、为实施反射荧光粉色轮的大规模生产建立新的产品线。
2011年10月27日原告公司的透射型荧光粉色轮项目报告中记载，涉及的透射型荧光粉色轮的组装过程包括有组装盘心和DM1型滤光片，再组装DM2型滤光片，荧光粉涂在两片滤光片的中间，再把散光片配置在DM2型滤光片上，其中附图显示有在玻璃基板涂增透膜，周际新系该报告的编制人之一。
2012年3月26日原告的荧光粉色轮检定报告中记载有，研发项目反射荧光粉色轮研制并转至批量生产已基本完成，其中多扇区荧光粉色轮结构用了绿色、红色、黄色三种不同的荧光粉，基层系铝盘miro-2-sliver0.5mm，荧光粉色轮参数直径55mm，具体生产工艺流程依次涉及盘片紫外臭氧清洁、在盘片上进行围坝点胶、混合荧光粉和硅胶、在盘片上进行荧光粉涂布、荧光粉环带清洗、组装盘心电机荧光粉盘片等。
2012年9月6日原告的反射型荧光粉色轮研制项目报告中涉及的多扇区型荧光粉色轮设计基本同上述3月26日的报告内容，其中涉及到比较标准滤光片玻璃上涂一层deflex、不锈钢和铝板作为基板，结论是铝制盘片是用作荧光粉色轮基层的最佳选择。
周际新在原告处的多份电子邮件以及原告公司服务器上保存的多份文件均涉及上述反射型荧光粉色轮项目和透射型荧光粉色轮项目，尤其是反射型荧光粉色轮项目。
2011年8月25日的专利申请请求表，涉及发明名称为多段式荧光粉轮的点胶和装配工艺，申请人为周际新，发明解决的问题主要涉及如今市场上需要更多的多段式荧光粉轮，目前EIS有两种在金属衬底上点荧光粉胶的方法，一种是丝网印刷，另一种是制作围墙胶以控制荧光粉的宽度和厚度，本发明旨在解决在金属衬底上荧光粉点胶的问题，并尝试建立一个更容易的组装工艺。发明涉及的多段式荧光粉环的基本结构由几个金属段组成，以制作环代替原始的金属盘，分别在每段上点荧光粉胶，能够保证荧光粉角度精确，因为其与各段角度完全相同。点胶工艺为努力使一些段(可能不适用于同一个轮)形成一个完整的圆或只是接近360度的圆，采用专用工具固定这些段形成的组，然后只需将点胶程序设置为一个圆，圆的点胶程序比曲线更容易，并且具有更好的荧光粉重复性和一致性。环装配涉及使用环形固定装置将含有荧光粉的段组装成环，可通过彩色胶片保证段与段之间的间隔，然后通过胶和盘心装配段，并固化一段时间。该方案将用于多段式荧光粉轮，包括O型衬底和C型衬底。
另查明，名称为“一种荧光粉色轮及其制作方法”的发明专利，申请号为XXXXXXXXXXXX.7，申请日为2014年2月25日，授权公告日为2016年6月15日，专利权人为被告吉新公司，申请时列的发明人为周际新、钱向林、杨生强、周恒荣，授权时列的发明人为杨生强、周恒荣。该专利包含以下四项权利要求：1、一种荧光粉色轮，其特征在于，由三片厚度均为0.5mm的镀银膜的铝片基板扇片组装而成，且在三片镀银膜的铝片基板扇片上涂布红、黄、绿三种不同荧光粉色段后组装而成的荧光粉色轮片层；通过对铝片原材料的镀银膜工艺，且通过切割机械及化学相关方法，制成三片不同角度但角度之和为360°的铝片基板扇片；然后再采用印刷，点胶，喷涂方法在每个基板扇片上分别涂布荧光粉色段；通过治具使三片涂布有荧光粉色段的铝片基板扇片组装而成外径55mm，内径为12mm圆形的荧光粉色轮片层。2、一种荧光粉色轮，其特征在于，由一片雾度为100%，厚度为1mm的扩散片基板扇片，和两片厚度为0.8mm的表面镀铝金属膜的反射率为95%的铝片基板扇片组装而成；在2片镀铝金属膜的铝片基板扇片上涂布不同荧光粉色段后，和扩散片基板扇片共同组装而成的荧光粉色轮片层；通过对铝片原材料的镀铝膜工艺，和通过切割机械及化学相关方法，制成扩散片，铝板镀铝膜基板扇片；然后再采用印刷、点胶、喷涂方式在铝板基板扇片上分别涂布荧光粉色段；通过治具使扩散片扇片和涂布有荧光粉色段的铝片基板扇片共同制成为外径为65mm，且扩散片和铝扇片的上表面和涂布荧光粉色段表面齐平的荧光粉色轮片层。3、一种荧光粉色轮，其特征在于，由6片厚度为0.7mm角度均为60°，外圆直径为50mm，内圆为12mm的玻璃扇片组装而成；在6片玻璃扇片上涂布不同荧光粉色段后组装而成的荧光粉色轮片层；通过对玻璃表面镀高透蓝光膜层，且通过机器切割机械加工方式，形成6片角度均为60°的玻璃扇片，然后再采用印刷，点胶，喷涂方式在每个玻璃扇片上分别涂布荧光粉色段；通过治具使6片涂布有荧光粉色段的玻璃扇片组装制成全透过式的外圆直径为50mm，内圆直径为12mm的圆形荧光粉色轮片层。4、一种荧光粉色轮，其特征在于，由1片角度为60°，厚度为0.7mm，外径70mm，内径为15mm的玻璃扇片，和一片外径为70mm，内径为15mm，厚度为0.6mm，角度为300°的铝板基板扇片组装而成，且在铝片基板上涂布荧光粉色段后组装成的荧光粉色轮片层；通过对玻璃扇片的镀高增透膜工艺，以及对铝片进行镀金属膜工艺，且通过切割机械加工方式制成玻璃扇片和铝基板扇片；然后再采用印刷、点胶、喷涂方式在铝片基板扇片上涂布荧光粉色段；通过治具使玻璃扇片和铝片基板扇片组装而成外径为70mm，内径为15mm，且玻璃扇片和荧光粉色段的上表面齐平的荧光粉色轮片层。
被告吉新公司成立于2013年10月15日，经营范围包括电子与半导体光电产品、光学元件、组件及相关光学产品的研发、制造、销售及相关技术服务等，法定代表人系周恒荣，股东包括有扬州恒兴图书档案装具有限公司、上海睿科环保科技有限公司、扬州市江都区高新技术创业服务中心和杨生强。其中，上海睿科环保科技有限公司成立于2007年10月24日，被告钱向林系该公司股东。
第三方网站上发布的涉及被告吉新公司的部分信息显示，被告周际新或钱向林列为公司联系人，其中周际新亦参与被告吉新公司的招聘事宜。
庭审中，原告确认，钱向林在原告处任职期间，原告的荧光粉色轮产品仍处研发阶段，未进入市场销售。被告确认周恒荣系被告周际新的父亲，周际新、钱向林未与被告吉新公司签订劳动合同，周际新为吉新公司提供技术支持，钱向林与吉新公司属间接财务投资关系，代表吉新公司出席部分活动；涉案专利系构想型专利，未对专利进行实质研发，钱向林系发明主要构想人，周际新量取现有荧光粉色轮产品数据，为涉案专利提供数据支持，周恒荣没有技术背景，其与杨生强对涉案专利均无技术贡献。
以上事实，有原告提供的发明专利申请公开文本、专利授权文本、公司名称变更批复、劳动合同、2012年度绩效评估表、经济补偿方案、协商解除劳动合同协议书、通知、离职清单、职位描述、劳动关系解除合同、被告吉新公司工商注册信息网页打印件、上海睿科环保科技有限公司工商注册信息网页打印件、(2016)沪东证经字第18782号公证书、2012年9月17日的电子邮件及相应附件、(2016)沪东证经字第18783号公证书、反射式色轮研发项目申请表、透射型荧光粉色轮项目报告、荧光粉色轮检定报告、反射型荧光粉色轮研制项目报告、研发项目延期申请表、专利申请审批表、荧光粉轮开发和MP的PPT、反射式荧光粉PPT、荧光粉轮开发PPT、(2016)沪东证经字第15762号公证书、(2016)沪东证经字第15769号公证书，以及原、被告各方的当庭陈述等证据在案佐证。
原告提交的实用新型专利证书、2012年9月14日电子邮件及德州仪器的色轮设计附件、2012年9月18日电子邮件及相应附件与本案缺乏关联性，本院不予采纳。被告提交的申请号为XXXXXXXXXXXX.7的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.7的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.5的发明专利申请、公开号为USXXXXXXXB2的美国专利、申请号为XXXXXXXXX的台湾地区专利、申请号为XXXXXXXXXXXX.6的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.1的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.7的发明专利、申请号为XXXXXXXXXXXX.8的实用新型专利、申请号为XXXXXXXXXXXX.9的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.5的发明专利申请、申请号为XXXXXXXXXXXX.7的发明专利申请，旨在证明荧光轮系较为成熟技术领域，专利创新空间较小，且涉案专利系被告在现有技术基础上改进而来，与原告处工作无关，与本案缺乏关联性，本院不予采纳。被告提交的北京连和连知识产权代理有限公司扬州分公司出具的情况说明、缴费发票，旨在证明该知识产权代理公司为被告提供涉案专利申请的代理服务，与本案缺乏关联性，本院不予采纳。
本院认为，专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。专利法实施细则第十二条规定，执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指在本职工作中作出的发明创造，履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造，或者退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。本案中，原告主张涉案专利系被告周际新、钱向林的职务发明，应归属原告所有，故本案审查重点应在于涉案专利技术是否系周际新、钱向林在原告处任职期间或离职后1年内作出，以及涉案专利技术是否与周际新、钱向林在原告处承担的本职工作或者单位分配的任务有关。
关于被告钱向林。首先，其于2012年12月14日与原告解除劳动关系，而涉案专利申请日为2014年2月25日，距离钱向林离职已超过一年，故在案证据不能显示涉案专利技术方案系被告钱向林在原告处任职期间或者与原告劳动关系终止后1年内作出。其次，原告提供的证据显示钱向林在其销售部门担任中国区销售经理，并无任何证据证明钱向林在原告处曾经从事荧光粉色轮技术研发工作，或者其工作能够充分接触和熟悉原告的荧光粉色轮技术，故在案证据亦不能证明涉案专利技术与钱向林在原告处承担的本职工作或者单位分配的任务有关。综上，原告主张涉案专利系被告钱向林的职务发明不能成立，本院不予支持。
关于被告周际新。首先，其于2013年12月11日与原告协商解除劳动合同，从原告处离职，而涉案专利申请日为2014年2月25日，周际新系涉案专利申请时列的发明人之一。显然，涉案专利技术是发明人周际新在与原单位劳动关系终止后1年内作出的。
其次，关于周际新在原告公司本职工作的认定。周际新的劳动合同显示其在工程部或工程研发部担任主任工程师职务，同时约定有保密义务和工作期间知识产权归属公司；其2012年的公司考评表记载有其领导色轮团队实现并支持新产品/流程/应用的开发项目，在五月底前完成荧光粉色轮项目的生产准备等；反射式色轮研发项目申请表、透射型荧光粉色轮项目报告、荧光粉色轮检定报告、反射型荧光粉色轮研制项目报告、研发项目延期申请表、荧光粉轮开发和MP的PPT、反射式荧光粉PPT、荧光粉轮开发PPT等多份证据显示原告公司在周际新任职期间进行了反射型荧光粉色轮项目和透射型荧光粉色轮项目的研发，其中周际新系反射型荧光粉色轮项目的项目经理，亦是透射型荧光粉色轮项目报告的编制人之一。结合上述证据可以认定，周际新在原告处从事了技术研发工作，且在原告公司荧光粉色轮技术研发中具有重要地位，荧光粉色轮技术研发属于周际新在原告处承担的本职工作。
再则，涉案专利技术与周际新在原告处的本职工作是否具有相关性。职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求完全相同，只要具有一定的关联性即可，在此关联性判断需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性、技术差距有多大等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性。涉案专利涉及多扇片荧光粉色轮的制作，从而实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，其主要发明点在于将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整的圆形基板。本院注意到，原告提供的证据的确未涉及多片扇形基板的拼装技术，如反射型荧光粉色轮项目涉及的多扇区荧光粉色轮系在一个基板上涂布不同颜色的荧光粉色段，专利申请请求表涉及的多段式荧光粉环亦系在单个衬底上将含有不同荧光粉的段组装成环。但涉案专利技术与原告公司的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决的技术问题亦相同，均是实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，所涉及的原材料如铝基板、玻璃基板、荧光粉等也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定涉案专利技术与周际新在原告处的本职工作具有较强的相关性。
另外，周际新系涉案专利申请时列的第一发明人，被告在庭审中亦确认涉案专利系构想型专利，未对专利进行过实质研发，专利申请时列的两个发明人周恒荣、杨生强对涉案专利均无技术贡献，而专利申请时列的另一发明人钱向林并无证据显示具有荧光粉色轮研发的技术背景。
综上所述，本院确认涉案专利技术系被告周际新在与原告劳动关系终止后1年内作出的，且与其在原告单位承担的本职工作有关，系职务发明。现该专利申请已经国家知识产权局授权，故涉案专利的专利权应归属于原告所有，被告吉新公司应协助办理涉案专利权变更事宜。
据此，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项之规定，判决如下：
一、名称为“一种荧光粉色轮及其制作方法”(申请号CNXXXXXXXXXXXX.7)的发明专利权归原告美题隆精密光学(上海)有限公司所有；
二、驳回原告美题隆精密光学(上海)有限公司的其余诉讼请求。
本案案件受理费人民币800元，由被告扬州吉新光电有限公司、周际新、钱向林负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审 判 长 胡 宓
代理审判员 陈瑶瑶
人民陪审员 张艳培
二〇一七年六月九日
书 记 员 沈晓玲
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国专利法》
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
……
二、《中华人民共和国专利法实施细则》
第十二条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后１年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
……