上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2016）沪73民初383号
原告赞南科技(上海)有限公司，住所地上海市闵行区。
法定代表人詹正云(ZHANZHENG-YUNJAMES)，该公司董事长。
委托代理人严绿臆，上海弼兴律师事务所律师。
委托代理人王卫彬，上海弼兴律师事务所专利代理人。
被告上海克琴化工科技有限公司，住所地上海市金山区。
法定代表人吴均克。
被告张伟，男，汉族，1982年3月5日出生，户籍地上海市闵行区。
上述两被告的共同委托代理人杜蔚琼。
上述两被告的共同委托代理人黄佳丽。
原告赞南科技(上海)有限公司诉被告上海克琴化工科技有限公司(以下简称克琴公司)、张伟专利申请权权属纠纷一案，本院于2016年5月25日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月9日、11月14日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人严绿臆、王卫彬，两被告的委托代理人杜蔚琼、黄佳丽两次到庭参加诉讼，原告的法定代表人詹正云到庭参加第一次庭审。本案经本院院长批准延长审理期限六个月，现已审理终结。
原告诉称：被告张伟于2010年3月至2011年6月期间系其公司员工，负责新药品和中间体的研发合成，双方约定张伟在其职责范围内所做的所有发明专利等成果归公司所有。2015年，原告在国家知识产权局网站发现申请号为XXXXXXXXXXXX.X、申请人为被告克琴公司、第一发明人为被告张伟、发明名称为“一种钌金属催化剂的制备及其在开环易位聚合反应中的应用”的发明专利，通过对比权利要求书及说明书内容，该发明专利与被告张伟在原告公司任职期间在前人基础上研究的催化剂实验实质上完全相同。原告认为，被告张伟在原告公司任职期间，利用前人已经奠定的基础及公司的物质条件完成的研究成果为职务发明创造，专利申请权应归于原告，被告擅自以自己的名义申请专利，侵犯了原告的专利申请权，遂诉至法院请求判令：1、确认申请号为XXXXXXXXXXXX.X的发明专利申请权归原告所有；2、被告承担原告支付的律师费用1万元；3、被告承担诉讼费用。
两被告辩称：涉案专利技术与被告张伟在原告处的本职工作内容不同，技术方案亦不相同，且被告张伟在原告处的研究不存在实质结果，故涉案专利技术不属于原告所有的职务发明创造，原告诉请应予驳回。
经审理查明，2010年3月15日，上海赞南药业有限公司与被告张伟签订劳动合同、保密和发明协议，约定合同有效期自2010年3月15日起至2013年3月14日止，张伟担任公司研究员职务，张伟承认(独自一人或与别人合作的)在其职责范围内所做的所有发明专利等成果归公司所有。2010年5月30日，赞南科技(上海)有限公司即本案原告与被告张伟签订劳动合同、保密和发明协议，约定合同有效期自2010年5月30日起至2015年5月29日止，张伟担任公司研究员职务，张伟承认(独自一人或与别人合作的)在其职责范围内所做的所有发明专利等成果归公司所有。2015年3月10日，上海赞南药业有限公司与原告签订债权债务承担协议，约定上海赞南药业有限公司经股东会决议表决决定于2015年11月3日向上海市工商行政管理局闵行分局申请注销，注销后所有权利义务(含债权债务、所有员工劳动关系、未申请及已申请的知识产权等)均由原告承担。
2010年3月15日，被告张伟签名的岗位说明书中载明，张伟在研发部任研发组长，职责包括负责中间体、配体及催化剂和催化反应的研发，根据要求及时提供合格的中间体、配体及催化剂，负责新药研发中所需试剂申购及使用过程的保管等。原告为被告张伟代缴2010年度社会保险费。2010年3月至2011年6月，原告亦持续向张伟发放工资。2011年5月25日，张伟向原告提交辞职报告，并被批准离职交接在6月20日前项目完成后执行。
2010年7月7日，张伟的自我工作鉴定涉及对自己三个多月来工作的评价。其中记载有，其主要工作任务是接着张军博士的工作将他合成的钌金属烯烃复分解催化剂Ru4的合成路线进行优化并和同事们合作实现反应规模的放大，张军博士的合成路线为Ru0→Ru1→Ru2→Ru3→Ru4。如下图所示：
张伟尝试了将之前张军博士所做的四步路线中的第二、三两步合并为一步，并换甲苯为溶剂，反应温度提高至90℃，反应时间仅需2小时，即。将两步合并为一步之后不仅省略了中间处理步骤，又大大缩短了反应时间，用甲苯作溶剂还避免了使用苛刻的反应条件，为以后的反应规模放大提供了有利条件，最重要的是将这两步反应的总产率从15%提高到了30%。
发明名称为“一种钌金属催化剂的制备及其在开环易位聚合反应中的应用”，申请号为XXXXXXXXXXXX.X，申请日为2013年12月19日，申请人为被告克琴公司，发明人为张伟、吴江的发明专利申请，包含以下十项权利要求：1.一种钌金属烯烃复分解催化剂，其特征在于，其分子结构式如下所示：其中，X为氯、溴或硝基。2.如权利要求1所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于，由以下步骤制备而成：A.由乙炔基负离子和取代的二苯甲酮反应，得到炔醇配体；B.将所述炔醇配体依次与三三苯基膦二氯化钌和三环己基膦反应得到催化剂前体；C.将所述催化剂前体与氮杂环卡宾进行配体交换，得到所述钌金属烯烃复分解催化剂。3.如权利要求2所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于，由以下具体步骤制备而成：步骤一、于反应器中，加入醚类溶剂和强碱；步骤二、室温搅拌下，通入乙炔气体；步骤三、缓慢滴加取代的二苯甲酮醚类溶液，反应2-6小时；步骤四、经至少一次的减压蒸馏、pH调整、萃取和重结晶后得到炔醇配体；步骤五、将所述炔醇配体和三三苯基膦二氯化钌加入反应器中，在催化量的酸作催化剂的催化作用下，回流反应3-10小时；步骤六、经至少一次的减压蒸馏和重结晶后得到催化剂中间体；步骤七、将所述催化剂中间体和三环己基膦加入反应器中，在20°C～35°C的反应温度下反应5-14小时；步骤八、经至少一次的减压蒸馏和重结晶后得到催化剂前体；步骤九、将催化剂前体和卡宾前体加入至反应器中，在50°C～100°C的反应温度下反应2-10小时；步骤十、经至少一次的减压蒸馏和重结晶后得到钌金属烯烃复分解催化剂；其中，所述强碱和取代的二苯甲酮的摩尔比为0.9：1.0～2.0：1.0；所述炔醇配体和三三苯基膦二氯化钌的摩尔比为0.5：1～5：1；所述催化剂中间体和三环己基膦的摩尔比为1：2～1：5；所述催化剂前体和卡宾前体的摩尔比为1：1～1：2.5。4.如权利要求3所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于：所述步骤四中pH调整环节，pH优选调整为4～6。5.如权利要求3所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于：所述步骤五中用作催化剂的酸和三三苯基膦二氯化钌的质量比为1：5～1：20。6.如权利要求3所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于：所述步骤七和步骤九中的反应优选在保护气保护的情况下进行。7.如权利要求3所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于：所述卡宾前体优选为卡宾氯仿加合物前体，具体结构式为：8.如权利要求3所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的制备方式，其特征在于：
所述步骤十，在减压蒸馏之前，优选将体系冷却至0～20°C放置1～2小时后，将其中沉淀出的杂质过滤除去。9.如权利要求1至8任一所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的应用，其特征在于，所述钌金属烯烃复分解催化剂可用于催化开环易位聚合反应。10.如权利要求9所述的一种钌金属烯烃复分解催化剂的应用，其特征在于，所述开环易位聚合反应的单体是双环戊二烯，其具体的反应步骤为：步骤一、在反应器中依次加入双环戊二烯液体及钌金属烯烃复分解催化剂的溶液，搅拌均匀后停止搅拌；步骤二、加热反应器至40°C～60°C，当反应器中的温度急剧上升时停止加热，让聚合反应自然发生；步骤三、体系自然降温后得到固体聚合产物。其中说明书0080部分实施例1中记载有，将炔醇250g和三三苯基膦二氯化钌950g一起加入到15L反应瓶中，再加入溶剂四氢呋喃10L和催化剂乙酰氯90g，加热至80℃回流搅拌5小时。0107部分记载将炔醇70g和三三苯基膦二氯化钌280g一起加入到2L反应瓶中，再加入溶剂四氢呋喃1L和酸催化剂乙酰氯20g，加热至80℃回流搅拌4小时。
另查明，编号为0817的被告张伟在上海赞南药业有限公司的实验记录本第68页记录有：日期2010年7月2日，Ru1：50g，：45g，：17.5g，甲苯：750ml，操作：在1L三口瓶中加入Rul、五元环配体、和甲苯，抽换氩气五次，在氩气氛下，90℃搅拌反应2h，过柱分离，约得13g产物，约25%产率。
编号为0817的被告张伟在上海赞南药业有限公司的实验记录本第95页记录有：日期2010年7月23日，
Ru2：6.5g7.05mmol，：7.5g17.6mmol，toluene：100ml。操作：将Ru2、五元环配体加入至100ml三口瓶中，抽换氩气三次，在氩气氛下加入100ml甲苯(分子筛处理)，再抽换氩气两次，90℃搅拌反应3h，点板：(EA：PE=1：20)，过硅胶柱分离后用/甲醇重结晶，得产物4.3g，64%。
编号为0817的被告张伟在上海赞南药业有限公司的实验记录本第97页记录有：日期2010年7月24日，：50g0.056mol，：34.8g0.124mol，：500ml，操作：将、加入1L单口瓶中，抽换氩气两次，加入后抽换氩气两次，室温搅拌反应3h。除去部分后，加甲醇重结晶，得42g产物，81%。
编号为0877的被告张伟在上海赞南药业有限公司的实验记录本第34页记录有：日期2010年11月23日，
：4.5g4.70mmol，：1.37g5.64mmol，：0.4ml，THF：60ml。操作：氩气保护下，70℃搅拌反应3h后，旋干溶剂，在/石油醚中重结晶后得到3克(70%)深紫色固体产物，点板检测(EA：PE=1：5)，在板上停留的时间越长，变坏的部分越多。
编号为0877的被告张伟在上海赞南药业有限公司的实验记录本第43页记录有：日期2010年11月26日，
SM984.5
SM：0.02g0.022mmolMw=921.23
：0.018g0.044mmolMw=425.8
：0.006g0.022mmolMw=280.4
甲苯：10ml，操作：氩气保护条件下，60℃搅拌反应2h，点板检测，(EA：PE=1：1)显示
2010年7月至2011年5月间，有众多被告张伟签字的领料登记单。
被告克琴公司成立于2011年6月23日，经营范围从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询，化工原料及产品、建筑材料等销售。两被告庭审中确认被告张伟2011年成为被告克琴公司股东。
原告为本案支付律师费10,000元。
以上事实，有原告提供的劳动合同、保密和发明协议、债权债务承担协议、岗位说明书、社保缴纳记录、薪资表、辞职报告、自我工作鉴定、实验记录本、领退料登记表、发明专利申请权利要求书及说明书、委托代理合同、律师费发票，以及原、被告各方的当庭陈述等证据在案佐证。
原告提交的申请号为XXXXXXXXXXXX.6的发明专利申请说明书，旨在证明涉案发明专利申请中权利要求9、10即化合物应用权利要求引用了原告在先专利技术，因涉案发明专利申请与原告在先专利申请化合物结构不同，原告以此证明涉案专利权利要求9、10亦属职务发明的主张不能成立，本院对此不予采纳。两被告提交的美国专利USXXXXXXX、PCT专利WO02/00590A1、PCT专利WO02/079126A1、PCT专利WO2007/054483A1、《金属有机化学》期刊文献、美国专利USXXXXXXXB1、《欧洲无机化学》期刊文献、PCT专利WO2010/037550A1，旨在证明涉案发明专利分子结构式的构思属于现有技术，与本案缺乏关联性，本院不予采纳。两被告提交的中国专利XXXXXXXXXXXX.3、中国专利XXXXXXXXXXXX.7、中国专利CNXXXXXXXXXA、中国专利XXXXXXXXXXXX.4、中国专利XXXXXXXXXXXX.8、中国专利XXXXXXXXXXXX.9、中国专利XXXXXXXXXXXX.3、中国专利XXXXXXXXXXXX.2、中国专利XXXXXXXXXXXX.4，旨在证明与涉案发明专利类似的化合物合成和研究系本领域热点，并非原告独有技术，与本案缺乏关联性，本院不予采纳。两被告提交的实验记录本，未标明公司名称、实验人员姓名、日期等，原告对其真实性亦不认可，本院不予采纳。
本院认为，专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。本案中，原告主张涉案专利申请技术方案系被告张伟执行原告单位任务所完成的职务发明创造，并据此起诉请求确认涉案专利申请权归原告所有，故本案争议焦点在于原告主张涉案专利申请技术方案系被告张伟在原告处的职务发明创造能否成立。
首先，原告提供的在案证据显示，2010年3月至2011年6月，被告张伟先后任职于上海赞南药业有限公司和原告处，亦均与两个公司签订有劳动合同、保密和发明协议，约定张伟担任公司研究员职务，承认在其职责范围内所做的所有发明专利等成果归公司所有。而此后，上海赞南药业有限公司与原告签订有债权债务承担协议，约定上海赞南药业有限公司2015年11月注销后所有权利义务含未申请及已申请的知识产权等均由原告承担。另外，根据被告张伟的岗位说明书和自我工作鉴定，其在原告处的工作内容包括中间体、配体及催化剂和催化反应的研发，与涉案发明专利申请技术属同一技术领域，属于相关技术。同时，本院也注意到，被告张伟系涉案专利发明人之一，2011年6月从原告处离职，而涉案专利申请日为2013年12月，距离张伟离职已超过两年，故在案证据不能显示涉案专利申请技术方案系被告张伟在与原告劳动关系终止后1年内作出。
其次，涉案专利申请技术方案与被告张伟在原告处完成的技术方案是否相同。本院注意到，涉案专利申请权利要求包括新的化合物分子结构式及其制备方式和应用，其中，权利要求1系催化剂分子结构式，权利要求2－8系上述催化剂的制备方式，权利要求9－10系上述催化剂的应用。
关于被告张伟在原告处是否完成了权利要求1的催化剂产品的研发，包括分子结构式的设计和相应产物的制备。被告张伟2010年11月26日的实验记录(编号0877第43页)列出了以下反应过程，
该反应过程的产物分子式与权利要求1中X为氯的催化剂分子结构式相同。本院也注意到，该实验记录页面在上述反应过程下方记载了反应原料、操作过程以及点板检测结果包括两个点，未有关于产物结论记录。但从上述点板检测包括两个点可知，一个系原料点，另一个系产物点，在此过程中发生了化学反应，但该反应是否形成了上述分子结构式的产物不可知。同时，本院也注意到，被告张伟2010年7月2日的实验记录(编号0817第68页)记载的反应过程与上述2010年11月26日的实验记录差别主要在于原料之一和产物是否具有相应的氯取代基，两者反应的原料物质配比、反应条件均基本相同，而该实验记录显示产物产率约25%。该反应过程亦在2010年7月7日张伟的自我工作鉴定内容中体现，将、并入一步反应，并用甲苯作溶剂，系张伟的创新之处。综上，鉴于被告张伟2010年11月26日的实验记录列明了含氯产物的反应方程式，以及产物的制备过程，而该反应过程与不含氯产物的制备过程基本一致，不含氯产物的实际制得可以推出上述含氯产物亦已实际获得，故可以认定张伟在原告处已经完成了权利要求1中X为氯的催化剂产品的研发。权利要求1中X为溴或硝基的催化剂分子结构式及相应的产物制备在张伟的实验记录中并未体现，原告以X为溴或硝基的催化剂产品系X为氯的催化剂产品的常识性延伸主张张伟在原告处亦已完成权利要求1中X为溴或硝基的催化剂产品的研发的观点不能成立。
关于制备方式是否相同。专利权利要求2分三个步骤，即由乙炔基负离子和取代的二苯甲酮反应，得到炔醇配体；炔醇配体依次与三三苯基膦二氯化钌和三环己基膦反应得到催化剂前体；催化剂前体与氮杂环卡宾进行配体交换，得到钌金属烯烃复分解催化剂。张伟实验记录中未有专利权利要求1第一步骤即乙炔基负离子和取代的二苯甲酮反应得到炔醇配体的反应；张伟2010年11月23日的实验记录(0877第34页)记录了，与权利要求2第二步骤的前半部分即炔醇配体与三三苯基膦二氯化钌反应相同；而张伟2010年11月26日的实验记录记载制备权利要求1中X为氯的催化剂产品系将同时和、反应，即将专利权利要求第二步骤的后半部分和第三步骤合并为一步，且与权利要求3中相应反应条件、反应时间亦存在较大差异，故与专利制备方式属不同制备方式。
同时，本院也注意到，专利权利要求3中的步骤五、六系将炔醇配体和三三苯基膦二氯化钌加入反应器中，在催化量的酸作催化剂的催化作用下，回流反应3-10小时；经至少一次的减压蒸馏和重结晶后得到催化剂中间体；其中，炔醇配体和三三苯基膦二氯化钌的摩尔比为0.5：1～5：1；权利要求5进一步限定步骤五中用作催化剂的酸和三三苯基膦二氯化钌的质量比为1：5～1：20。说明书与之相关的两个实施例均是在炔醇和三三苯基膦二氯化钌中加入四氢呋喃和酸催化剂乙酰氯，加热至80℃回流搅拌5小时或4小时，其中第一个实施例中乙酰氯与三三苯基膦二氯化钌的质量比为1：1.28。而张伟2010年11月23日的实验记录(0877第34页)中亦是在炔醇和三三苯基膦二氯化钌中加入四氢呋喃和酸催化剂乙酰氯，70℃搅拌反应3小时，旋干溶剂，在石油醚中重结晶，其中，炔醇和三三苯基膦二氯化钌的摩尔比为1：1.2，乙酰氯与三三苯基膦二氯化钌的质量比为1：1.2。上述实验记录中包含了权利要求3中的相应技术特征，与权利要求5质量比存在差异，但与实施例的质量比基本一致。
张伟2010年7月24日的实验记录(0817第97页)记载Ru1与PCy3反应得到Ru2的过程，在氩气条件下室温搅拌反应3h，除去部分后加甲醇重结晶，其中，Ru1与PCy3的摩尔比为1：2.2。该反应过程与专利权利要求3中步骤七、八的相应技术特征基本一致，与权利要求6限定的技术特征亦相同，差异主要在于反应原料系Ru1即，而非；反应产物系，而非。
张伟2010年7月23日的实验记录(0817第95页)记载Ru2即与反应得到Ru3即的过程，在氩气条件下90℃搅拌反应3h，过硅胶柱分离后用/甲醇重结晶，其中，与的摩尔比为1：2.5。该反应过程与专利权利要求3中步骤九、十的相应技术特征基本一致，与权利要求6、7限定的技术特征亦相同，差异主要在于反应原料之一为，而非；产物为，而非。
综上，专利权利要求2步骤B前半部分的制备方式，对应权利要求3步骤五、六及相应摩尔比以及权利要求5的技术特征在张伟实验记录本中已有反应，权利要求2步骤B后半部分及步骤C的制备方式，对应权利要求3步骤七、八、九、十及相应摩尔比以及权利要求6、7的技术特征与张伟实验记录本相应记载的差异主要在于反应原料之一及产物是否具有相应的氯取代基。
关于催化剂的应用，原告确认未对产品进行过后续应用研究试验，故不能认定专利权利要求9、10的技术特征属于被告张伟在原告处完成的技术方案。
综上所述，涉案专利申请技术方案的部分内容与被告张伟在原告处任职期间完成的技术方案相同，属于职务发明，而部分内容则存在较大差异。对于存在较大差异的技术内容，结合被告张伟系涉案发明专利申请的两个发明人之一，专利申请日距离被告张伟在原告处的离职时间亦已超过两年的事实，不能认定为被告张伟在原告处的职务发明。故涉案专利申请技术方案应认定为原告与被告克琴公司的共同成果，归属原告与被告克琴公司共有，申请专利的权利亦应属于双方共有。关于原告主张的律师费用，本院认为，侵犯专利权的赔偿数额包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，由于本案系专利权权属纠纷而非侵权纠纷，原告主张被告支付其律师费用没有法律依据，故对该主张不予支持。
综上，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、确认申请号为XXXXXXXXXXXX.X、发明名称为“一种钌金属催化剂的制备及其在开环易位聚合反应中的应用”的发明专利申请权归原告赞南科技(上海)有限公司、被告上海克琴化工科技有限公司共有；
二、驳回原告赞南科技(上海)有限公司的其余诉讼请求。
本案案件受理费人民币800元，由原告赞南科技(上海)有限公司负担人民币400元，被告上海克琴化工科技有限公司、张伟负担人民币400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审判长 陆凤玉
审判员 徐 飞
审判员 陈瑶瑶
二〇一七年五月三十一日
书记员 沈晓玲
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国专利法》
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
……
二、《中华人民共和国专利法实施细则》
第十二条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
……
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后１年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
……
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
……