上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）浦民三（知）初字第92号
原告上海柴油机股份有限公司。
法定代表人肖国普。
委托代理人程天吉，上海市商惠律师事务所律师。
委托代理人邱倍醒，上海舒滨律师事务所律师。
被告江苏洋马柴油机有限公司。
法定代表人宋德伍。
委托代理人周方宇，江苏宸扬律师事务所律师。
原告上海柴油机股份有限公司与被告江苏洋马柴油机有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2014年1月13日立案受理后，依法适用普通程序，于2014年4月24日公开开庭进行了审理。原告委托代理人程天吉、邱倍醒、被告法定代表人宋德伍及委托代理人周方宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海柴油机股份有限公司诉称，原告分别于1962年和1992年经国家商标局核准，在商品分类第7类柴油机等商品上注册了和商标。该两注册商标的注册证号分别为第100579号和第624089号。第100579号注册商标自1962年开始，经过原告60多年的连续使用及大量的广告宣传，在市场上享有了很高的知名度和良好的商业信誉。该注册商标于1992年至2013年连续被上海市工商行政管理局认定为“上海市著名商标”，于2000年被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，是中国在柴油机商品上的民族品牌。但被告未经原告许可，擅自在其生产的柴油机上使用与上述两商标相同的商标，并将该些柴油机出口销售至印度尼西亚。该些假冒注册商标的柴油机于2013年11月11日被上海海关扣押。原告认为，被告的上述行为侵犯了原告的注册商标专用权，已构成我国《商标法（2001年修正）》第五十二条第（一）项所规定的侵犯注册商标专用权的行为，故诉请法院判令：1、被告立即停止商标侵权行为；2、被告赔偿原告经济损失及合理开支合计人民币（以下币种相同）20万元（其中合理开支包括律师费5万元、仓储费13，569元）。
被告江苏洋马发动机有限公司辩称，虽然原告主张的两个注册商标在中国是知名商标，但被告生产被诉侵权商品只是接受境外方委托进行定牌加工交付定作物，且加工的产品全部出口至印度尼西亚，故该行为不是商标法意义上的商标使用行为，不会造成相关公众的混淆，也没有造成原告的任何损失。此外，被告使用的被诉侵权商标是经过印度尼西亚客商的合法授权，该商标系印度尼西亚客商在印度尼西亚合法注册的注册商标，被告在接受印度尼西亚客商的委托定牌加工生产时已经尽到合理的审查义务。因此，被告的定牌加工行为不构成商标侵权行为，主观上也没有过错，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
经审理查明：
一、原、被告的企业基本状况
原告成立于1950年代，原企业名称为上海柴油机厂，于1993年12月更名为上海柴油机股份有限公司，企业性质为在中国境内上市的中外合资股份有限公司。该公司的经营范围为柴油机、工程机械、油泵及配件；柴油电站、船用成套机组等。
被告成立于2008年3月，企业性质为自然人控股的有限公司。该公司的经营范围为柴油机制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。在庭审中，被告陈述目前其拥有100多员工，年产值约5000万元，厂房占地面积约25亩。
二、原告的注册商标及其知名度
（一）原告的注册商标在国内的注册及知名度
原告于1962年8月1日经中央工商行政管理局核准注册了（以下简称“东风柴油机图商标”），注册号为第41765号，该商标用于内外销的柴油机商品上。1976年1月7日，经上海市工商行政管理局革命委员会重新核准，原告取得该商标的注册证，注册证号为第0490号，核准使用的商品为柴油机。1981年5月1日，经国家工商行政管理总局重新核准，该商标注册证被换发新的商标注册证，注册证号为第100579号，核定使用的商品为第7类柴油机商品。该注册商标经原告多次续展，注册有效期至2023年2月28日。
原告于1992年12月经国家工商行政管理局商标局核准注册了（以下简称“东风D图商标”），注册证号为第624089号，该商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件商品上。该注册商标经原告多次续展，注册有效期至2022年12月29日。
1992年至2010年，东风柴油机图商标经上海市工商行政管理局审定连续被评为“上海市著名商标”。2004年至2013年，东风D图商标亦经上海市工商行政管理局审定连续被评为“上海市著名商标”。1996年至2013期间，东风牌柴油机多次被上海市名牌产品推荐委员会推荐为“上海名牌产品”。2000年9月，东风柴油机图商标和东风D图商标经国家工商行政管理局商标局评定为“驰名商标”。2005年9月，东风牌多缸柴油机经国家质量监督检验检疫总局评定为“中国名牌产品”。2005年11月，东风柴油机图商标经上海老商标重塑辉煌推展股东组委会评定为“最具价值的上海老商标”。2013年12月，东风商标经上海市名牌推荐委员会推荐为“2011年度上海名牌”。
2013年1月22日，原告就东风柴油机图商标向我国海关总署申请知识产权保护备案。该备案于同年3月1日正式生效。
（二）原告的注册商标在国外的注册及相关事实
1960年代起至今，原告将东风牌柴油机出口销售至印度尼西亚等多个国家，并将东风柴油机图商标在秘鲁等多个国家进行了商标注册。
1995年2月，根据我国参加的《商标国际注册马德里协定》的相关规定，原告将东风柴油机图商标向世界知识产权组织国际局（以下简称“WIPO”）进行了商标国际注册，并获得该机构颁发的商标国际注册证，注册证号为第632622号。
四、被诉侵权事实
2013年2月至3月间，被告江苏洋马柴油机有限公司与印度尼西亚的PT.GITAREKSADINAMIKA（以下简称“印尼PT公司”）签订了《加工合同》，双方约定由印尼PT公司委托被告加工生产东风牌柴油机，技术要求按照XXXXXXXX印尼东风S195-1130柴油机技术标准和名牌技术参数执行；订货数量为4100台，总金额为美元1，410，065元。同时，印度尼西亚的PT.ADIPERKASABUANA（以下简称“印尼PT.ADI公司”）授权被告在柴油发动机及其零配件上使用东风柴油机图商标，并明确被告生产的柴油发动机及零配件向印尼PT公司销售，用于在印度尼西亚境内销售。该商标使用授权期限至2017年1月19日止。
2013年6月24日，被告将其生产并销售给印尼PT公司的柴油机及其零配件分两批分别向上海外高桥港区海关报关出口至印度尼西亚，该些报关出口的柴油机及其零配件包括柴油机机体275个、柴油机机罩275个、柴油机配件250个、工具包275个、油箱135个、标牌270个、贴花140个，合计价值美元45，295元。在该些柴油机机体、柴油机机罩、工具包、零配件包装盒、塑料包装袋上均标有“东风DONGFENG”、“DONGFENG”。经当庭比对，上述物品上标注的“东风DONGFENG”商标与原告的东风柴油机图商标和东风D图商标基本一致，差别仅在于前者无柴油机图形和D图形。
2013年11月11日，上海海关根据原告的前述知识产权保护备案及原告的申请，以涉嫌侵犯原告东风柴油机图商标为由将被告上述报关出口的两批柴油机货物予以扣留，并向被告出具案号为沪关知（2013）第111号和沪关知（2013）第112号扣留决定书2份。由于被告向上海海关提交了印尼PT.ADI公司在印度尼西亚的商标注册证及授权被告使用的商标委托授权书等材料后，上海海关于2013年12月23日向原告出具《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，该通知书中明确经该海关调查，不能认定被扣押的被告货物侵犯了原告的知识产权，若该海关自扣留侵权嫌疑货物之日起50日个工作日内未收到人民法院协助执行通知的，将放行该些货物，并告知原告可以向人民法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全措施，并将在期限届满前将人民法院有关协助执行通知送达海关。原告遂于2014年1月13日向本院提起本案诉讼，并申请财产保全。本院于同月16日依法作出民事裁定，对涉案货物予以查封、扣押。原告于2013年3月10日支付被扣押货物的仓储费合计人民币13，569元。
五、与本案相关的其他事实
2006年，由于原告就东风柴油机图商标向印度尼西亚司法和人权部知识产权总署提出在柴油机商品上注册申请时，遭该知识产权总署驳回。于是，原告向印度尼西亚雅加达市商事法院（以下简称“雅加达法院”）起诉印尼PT.ADI公司，起诉的理由为原告的中文“东风”商标和标识于1962年在中国即已注册，并在多个国家获准注册，是世界驰名商标，但印尼PT.ADI公司在原告不知情且未经同意的情况下于1987年在印度尼西亚注册了与原告中文“东风”商标和标识实质上相同的10个商标（其中包括东风柴油机图商标），并将该商标用于柴油机等商品上，该行为属于恶意抢注，故向该法院请求宣布原告为中文“东风”商标和标识的所有人；宣布原告的中文“东风”商标和标识为世界驰名商标；宣布印尼PT.ADI公司属于恶意注册了上述10个商标，并撤销该10个商标。2007年10月9日，雅加达法院认为印尼PT.ADI公司于1976年了注册的上述10个商标，而原告的东风柴油机图商标于1981年才进行注册，故认定印尼PT.ADI公司是中文“东风”商标和标识在印度尼西亚的首位注册人，故作出编号为47／Merek／2007／PN.NIAGA.JKT.PST的一审判决驳回了原告的全部诉讼请求。原告不服该判决，于2007年10月22日向印度尼西亚最高法院提出上诉要求改判。印度尼西亚最高法院经审理后于2008年2月19日作出编号为249K／Pdt.Sus／2007二审判决，撤销雅加达法院的一审判决，支持了原告在一审中的全部诉讼请求。2008年4月17日，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署根据上述印度尼西亚最高法院的判决撤销了印尼PT.ADI公司注册的上述10个商标。2008年7月31日，原告经印度尼西亚司法和人权部知识产权总署核准在第7类柴油机、电动机等商品上注册了东风D图商标，注册证号为IDMXXXXXXXXX。印尼PT.ADI公司不服印度尼西亚最高法院的上述判决提起再审请求。2009年4月29日，印度尼西亚最高法院经审理后作出编号为102PK／Pdt.Sus／2008判决，撤销上诉法庭的上述判决，支持雅加达商事法院作出的一审判决。与此同时，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署恢复了印尼PT.ADI公司上述10个商标的注册登记。
由于印度尼西亚最高法院的先后不同判决，造成印度尼西亚司法和人权部知识产权总署在柴油机商品上同时核准了原告和印尼PT.ADI公司的中文“东风”商标的注册，故印尼PT.ADI公司于2009年12月向雅加达商事法院起诉原告，要求法院撤销原告的编号为IDMXXXXXXXXX号东风D图商标的注册登记。同时原告亦提起反诉，要求法院撤销印尼PT.ADI公司在柴油机商品上注册的东风商标。2010年6月16日，印度尼西亚雅加达市商事法院经审理后，以2009年4月29日由印度尼西亚最高法院作出的编号为102PK／Pdt.Sus／2008判决为依据，作出编号为85／MEREK／2009判决书，支持了印尼PT.ADI公司的诉讼请求，并驳回了原告的反诉请求。原告不服该判决提起上诉，印度尼西亚最高法院以相同理由于2010年11月23日经审理后作出编号为769K／Pdt.Sus／2010判决，驳回原告的上诉请求，支持雅加达法院作出的上述一审判决。2011年2月11日，印度尼西亚司法和人权部知识产权总署依据上述印度尼西亚最高法院的判决，撤销了原告的注册号为IDMXXXXXXXXX号东风D图商标的注册登记。
印尼PT公司与PT.ADI公司均未在我国申请或注册与东风文字或图形相关的商标。印度尼西亚尚未成为《商标国际注册马德里协定》的协定国。
以上事实，由原、被告的陈述，以及原告提供的原告企业名称核准通知书、东风柴油机图商标和东风D图商标的商标注册证、商标公告、中国名牌产品证书、上海名牌产品证书、上海市著名商标证书、最具价值的上海老商标证书、中国驻印尼大使馆商务参赞处声明、印尼最高法院的二审判决书、东风D图商标在印度尼西亚的商标注册证、WIPO官网关于东风柴油机图商标的国际注册信息的网页、原告柴油机出口印尼的售货确认书，被告提供的经公证认证的商标使用授权书、委托书、印尼PT.ADI在印度尼西亚的商标注册证、雅加达法院及印度尼西亚最高法院的相关判决书、加工合同、销售合同，本院自上海海关处调取的相关档案材料等经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，根据原、被告的诉辩称意见，本案的争议焦点在于：一、被告实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为；二、被告的行为是否构成商标侵权行为。本院对上述争议焦点评判如下：
一、关于被告实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为
本院认为，涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定商标贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，被告根据印尼PT公司的委托加工生产柴油机，并经印尼PT.ADI公司的商标许可，在该些柴油机产品上使用经印尼PT.ADI公司在印度尼西亚注册的东风柴油机图商标。被告按约将其加工生产的柴油机产品全部销售至印度尼西亚。由此可见，被告的行为性质应为涉外定牌加工行为。故原告关于被告的行为不属于涉外定牌加工行为的诉称意见，本院不予采纳。
二、被告的行为是否构成商标侵权行为
根据我国《商标法（2001年修正）》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。本案中，由于被告作为加工方根据境外印尼PT公司的委托，在其加工生产的柴油机产品上贴附经境外商标注册人印尼PT.ADI公司许可的东风柴油机图商标，与原告在柴油机商品上注册的东风柴油机图商标和东风D图商标构成近似，故判定被告的行为是否构成商标侵权的前提为被告是否实施了“使用商标”行为，即被告贴附授权商标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。
本院认为，根据最高人民法院2014年3月25日公布的法释（2014）4号《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，除该司法解释另行规定外，商标法修改决定2014年5月1日施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定。本案被诉商标侵权行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用修改前商标法即2001年修正的《中华人民共和国商标法》以及2002年公布的《中华人民共和国商标法实施条例》。
我国《商标法（2001年修正）》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”我国《商标法实施条例（2002年）》第三条规定，“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”由此可见，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此，对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。
就本案而言，首先，从海关扣押的涉案柴油机照片来看，该柴油机上有被诉侵权商标，但没有显示被告为生产商的信息。被告作为境内加工方在产品上贴附商标的行为形式上虽由加工方实施，但实质上商标真正的使用者为境外委托方，该柴油机进入流通领域后，消费者通过被诉侵权商标不可能获悉商品的生产销售者是被告，被告获得的仅是向委托方提供加工服务的相关报酬。其次，由于本案柴油机被海关扣留时尚处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对柴油机商品的消费者。同时，该被海关扣押的柴油机均销往境外，原告亦无证据证明涉案柴油机在我国境内还存在销售的事实，故被诉侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点亦决定了涉案柴油机商品是否会因贴附被诉侵权商标行为而在我国境外造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。综上，被告接受印尼PT公司的委托加工生产柴油机产品、贴附经印尼PT.ADI公司授权使用的被诉侵权商标的行为，并非商标法意义上的商标使用行为。被告关于其不构成商标侵权的辩称意见，本院予以采纳。
此外，虽然原告于60年代即已将东风牌柴油机销售至印度尼西亚，并进行了商标国际注册，但印度尼西亚尚未参加《商标国际注册马德里协定》。印尼PT.ADI公司依据印度尼西亚法律在该国注册了被诉侵权商标，并为该国最高法院所确认。由于法律的主权原则和商标权的地域性原则，商标权人无权禁止他人在其未取得商标权的其他国家使用相同或近似商标，印尼PT公司将被告加工生产的柴油机商品在印度尼西亚销售，并不构成对原告在中国享有商标权的侵害。印尼PT.ADI公司是否为攀附原告商标的商誉而在印度尼西亚抢注了与原告商标相同的商标，亦非我国商标法所能规制。故本院难以认定印尼PT.ADI公司存在攀附我国境内知名品牌，注册相同或近似商标的恶意，并以此规制被告受托定牌加工行为。而且被告经过印尼PT.ADI公司的商标授权在其加工生产的柴油机产品上使用被诉侵权商标，已尽到合理审查义务。原告亦没有证据证明被告与印尼PT公司或印尼PT.ADI公司存在恶意串通损害原告注册商标专用权的事实，本院亦无法认定两者构成共同侵权。
综上，依照《中华人民共和国商标法（2001年修正）》第八条、第五十二条第（一）项、《中华人民共和国商标法实施条例（2002年）》第三条、《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告上海柴油机股份有限公司的全部诉讼请求。
本案案件受理费人民币4，300元、财产保全费人民币1，900元，合计人民币6，200元，由原告上海柴油机股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 长 包 蕾
代理审判员 朱 俊
人民陪审员 陈琦华
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 张曼倩
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国商标法》（2001年10月27日修正）
第八条任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。
第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
……
二、《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年8月3日公布）
第三条商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
三、《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》
第九条除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。
四、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。