浙江省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2012）浙知终字第189号
上诉人（原审原告）刘建国。
上诉人（原审原告）白桦林（临安）休闲用品有限公司。
法定代表人刘建国。
上述两上诉人共同委托代理人（特别授权代理）李为、王晓雯。
被上诉人（原审被告）浙江美佳机电科技有限公司。
法定代表人应忠良。
委托代理人（特别授权代理）张民元、袁广兴。
上诉人刘建国、白桦林（临安）休闲用品有限公司（以下简称白桦林公司）因与被上诉人浙江美佳机电科技有限公司（以下简称美佳公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院作出（2011）浙甬知初字第565号民事判决，向本院提起上诉，本院于2012年7月23日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年8月10日公开开庭进行了审理。上诉人刘建国、白桦林公司的委托代理人李为、王晓雯，被上诉人美佳公司的委托代理人袁广兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：刘建国于2006年10月24日向国家知识产权局申请名称为“遮阳篷的可调臂座”的实用新型专利，并于2007年10月24日获得授权，专利号为ZL20062010××××.1。该专利权利要求1记载：遮阳篷的可调臂座，其特征在于它包括固定座，所述可调臂座还设有连接遮阳篷的连接座及其转动轴，所述固定座上设有轴向定位的螺杆，螺杆上设有与其配合的螺母，所述连接座设有与螺母配合的孔或槽。2008年下半年起，刘建国将本专利授权白桦林公司独占实施。2011年4月20日，刘建国将本专利转让给白桦林公司。
2009年11月9日，案外人伍晓明申请宣告涉案专利权无效，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）于2010年4月28日作出第14739号《无效宣告审查决定书》，维持涉案专利权有效。2010年7月20日，案外人范小虎申请宣告涉案专利无效，专利复审委于2011年1月19日作出第15972号《无效宣告审查决定书》，维持涉案专利权有效。在该次无效宣告审查过程中，涉案专利权人于2010年11月4日向专利复审委提交了意见陈述书，认为：与申请人提供的对比文件附件2（即公开日为1993年12月28日、公开号为US5273095A的美国专利文献，共9页）相比，本专利权利要求1可以实现方便大角度调整，并且本专利的“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，与附件2中的孔仅起到轴承作用不同，因此本专利权利要求1相对于附件2具备新颖性和创造性。与附件3（即公开日为1931年8月18日、公开号为US1819400A的美国专利文献，共3页）相比，本专利的转动轴结构简单，可以在工作状态下调整角度，并且本专利的“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，与附件3的孔仅起到轴承作用不同，因此本专利权利要求1相对于附件3具备新颖性和创造性。因申请人范小虎对国家专利复审会维持本专利有效的决定不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院经审理后作出（2011）一中知行初字第2168号行政判决书，维持国家专利复审委作出第15972号无效宣告审查决定。范小虎不服该判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2011）高行终字第457号行政判决书，维持原判，驳回范小虎的上诉请求。
2011年11月28日，宁波海关根据白桦林公司的申请，将美佳公司申报出口的含有涉嫌侵害白桦林公司涉案专利权的遮阳篷共215件予以扣留。刘建国、白桦林公司遂于同年12月8日向原审法院提起诉讼，请求判令美佳公司：1.停止制造、销售侵犯其涉案实用新型专利权的产品；2.赔偿其经济损失及制止侵权的费用共计100万元；3.承担本案诉讼费用。
将被控侵权产品与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，美佳公司认为根据刘建国、白桦林公司在无效宣告程序过程中对权利要求1中的技术特征，即“所述连接座设有与螺母配合的孔或槽”作出限制性解释后，二者存在以下不同之处：1.被控侵权产品不存在转动轴。涉案专利中有转动轴，且连接座绕着转动轴转动，但被控侵权产品的销不是转动轴。被控侵权产品销的位置与涉案专利的转动轴也不同，涉案专利转动轴位于螺杆的左边，螺杆在转动轴和连接座的中间，而被控侵权产品中的销在螺杆右边，在螺杆和连接座的中间。涉案专利的转动轴只是使连接座围绕轴作圆心运动，转动轴与轴孔紧密结合不存在位移空间，而被控侵权产品的销孔提供了销的位移空间。2.被控侵权产品的螺母是圆形的。而涉案专利中的螺母是不可能设置成圆形的，而且有相对的支撑销，在孔和槽中作水平位移的是其支撑销。3.被控侵权产品中设在调节臂与螺母配合的孔或槽是紧密结合的，不存在水平位移空间。而涉案专利中与螺母配合的孔或槽不能与螺母紧密结合，而必须为与其配合的螺母提供一定的水平位移空间以使连接座可以相对于转动轴转动。
针对美佳公司指出的上述三点不同之处，刘建国、白桦林公司认为，第一点区别不成立，被控侵权产品中的销对应涉案专利的转动轴，二者只是名称叫法不同，涉案专利没有限制转动轴的具体位置，被控侵权产品的销孔提供了销的位移空间，是美佳公司增加的功能，不影响相同认定。第二点区别也不成立，美佳公司是把刘建国、白桦林公司生产的产品当作专利权利要求1来比对，不符合专利比对的原则，涉案专利实际上没有对螺母的形状作出限制。第三点区别在字面上成立，因刘建国、白桦林公司在无效宣告过程中对“所述连接座设有与螺母配合的孔或槽”这一技术特征作了限制性解释，故字面侵权不构成，但在刘建国、白桦林公司作了限制性解释后，被控侵权产品采用“设在固定座上的销孔或槽提供了销运动的位移空间”和“在调节臂与螺母配合的孔或槽是紧密结合的”这两个组成部件的配合替换涉案专利“孔或槽能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用”来实现臂座可调的目的，故构成等同侵权。
原审法院认为，涉案专利现处有效期内，专利权受法律保护。本案的争议焦点是：1.刘建国作为原审原告主体是否适格；2.被控侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围。
关于刘建国作为原审原告主体是否适格的问题。该院认为，根据刘建国、白桦林公司提供的现有证据只能证明本案被控侵权行为发生于2011年11月，而在此之前，即2011年4月20日，刘建国已将涉案专利转让给白桦林公司，故涉案专利转让后发生的侵权行为侵害的是白桦林公司的权益，应由白桦林公司主张权利。刘建国认为涉案专利转让之前的二年其均有权利主张权利，因其未提供证据证明被控侵权行为曾发生在涉案专利转让之前，故该院不予支持。
关于被控侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围的问题。该院认为，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款“专利法第五十六条所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”的规定，在发明和实用新型专利侵权判定时，必须先确定专利权的保护范围，然后才能将被控侵权产品和权利要求做比较。根据涉案专利权利要求书1明确记载的必要技术特征，涉案专利的全部必要技术特征为：（1）固定座，（2）连接座，（3）转动轴，（4）所述固定座上设有轴向定位的螺杆，（5）螺杆上设有与其配合的螺母，（6）所述连接座设有与螺母配合的孔或槽。因美佳公司主张适用禁止反悔原则，刘建国、白桦林公司亦认可其在涉案专利无效宣告程序过程中所作的限制性解释，故权利要求1第（6）项技术特征中的“孔或槽”应限定为能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，不能实现支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间作用的孔或槽应排除在涉案专利权保护之外。
将被控侵权产品与涉案专利上述属于专利保护范围的技术特征相对比，美佳公司指出的上述第一点区别技术特征，被控侵权产品中的销与涉案专利中的转动轴，均使固定座和连接座相连，并使连接座相对于固定座发生转动，被控侵权产品中的销实质就是涉案专利中的转动轴，两者只是用语、称呼上的区别。美佳公司主张被控侵权产品销的位置不同及被控侵权产品上的销孔或槽提供销的位移空间，因在涉案专利权利要求1中并没有限定转动轴和支点的相对位置，同时，被控侵权产品上的销孔或槽提供销的位移空间属于美佳公司增加的功能，均不影响被控侵权产品的销与涉案专利转动轴技术特征相同的认定。美佳公司指出的上述第二点区别技术特征，因涉案专利权利要求1没有对螺母的形状进行限制，故亦不成立。美佳公司指出的上述第三点区别技术特征，即被控侵权产品中与螺母配合的孔或槽是紧密结合的，仅起到支承螺母的作用，而不存在为螺母提供水平位移空间，被控侵权产品的这一技术特征与涉案专利相应技术特征不相同。
同时，由于被控侵权产品“与螺母配合的孔或槽是紧密结合的”这一技术特征是刘建国在涉案专利无效宣告过程中为维护涉案专利有效性所明确放弃的技术方案，在美佳公司抗辩适用禁止反悔原则的情况下，在本案侵权诉讼中不能再通过等同原则的适用将该方案纳入涉案专利的保护范围。因此，被控侵权产品与涉案专利独立权利要求的全部技术特征相比，有一个技术特征不相同也不等同，并未落入涉案专利权保护范围。美佳公司制造、销售涉案被控侵权产品的行为不构成侵权。据此，该院依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条之规定，于2012年5月4日判决：驳回刘建国、白桦林公司的诉讼请求。案件受理费13800元，由刘建国、白桦林公司负担。
宣判后，刘建国、白桦林公司不服，向本院提起上诉称：1.原判对其提交的证据的列举和说明有误。其已明确放弃专利复审委第15972号《无效宣告请求审查决定书》，且北京市高级人民法院（2011）高行终字第457号行政判决并非是北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2168号行政判决的二审判决。2.原判不予认定其在原审中提交的证据5、6、7违法事实和法律。3.原审法院对其调查取证申请未作回复，违反程序。4.原判判定刘建国作为原审原告主体不适格，于事实和法律均属不当。美佳公司在刘建国将涉案专利转让之前就实施了侵权行为，刘建国是适格原告。即使美佳公司的侵权行为发生在刘建国转让涉案专利后，也只是诉讼请求得不到支持。5.原判对禁止反悔原则的适用错误。涉案专利无效程序并未涉及权利要求、说明书的修改，涉及的是对独立权利要求的解释，专利权人并未放弃任何技术方案，不应适用禁止反悔原则。6.被控侵权产品与涉案专利的技术特征构成等同。两者的手段基本相同，涉案专利在孔或槽上提供螺母水平位移的导向空间，被控侵权产品则是在固定座上的轴孔中设置轴水平位移的导向空间；两者实现的功能相同，均是使连接座能够相对固定座转动；两者达到的效果相同；且本领域的普通技术人员无需创造性劳动就能联想到。综上，请求撤销原判，改判支持上诉人的全部诉讼请求，一二审诉讼费用由美佳公司承担。
美佳公司答辩称：1.原判在事实认定上确实存在瑕疵，但不影响本案侵权事实的认定。2.原判不予认定证据5、6、7符合事实和法律规定。证据5系域外证据，未经所在国公证机关的证明不能作为证据使用，证据5、6均是平面图，不能反映内部结构，证据7系整个企业的综合利润，不能证明系侵权所得。3.因刘建国、白桦林公司只是口头申请原审法院调查取证，未提交书面申请，故原审法院对刘建国、白桦林公司调查取证的申请未予回复并未违反法律程序。4.刘建国、白桦林公司并无证据证明美佳公司在刘建国将涉案专利转让给白桦林公司之前实施了侵权行为，故原判判定刘建国作为原审原告主体不适格正确。5.刘建国在专利无效宣告程序中对涉案专利的保护范围作了限定性解释，使得涉案专利的保护范围缩小，其放弃的技术方案在侵权纠纷案件中不应纳入专利权保护范围，原判适用禁止反悔原则并无不当。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二审期间，双方当事人均未提交新的证据。刘建国、白桦林公司上诉对原判部分证据的认定提出异议。经审查，本院认为，首先，证据5系在域外形成的外文资料，应当经所在国公证机关予以证明，并经我国驻该国使领馆予以认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续，并应当附有中文译本。该中文译本应随同一起公证和认证，或者一起履行其他证明手续。刘建国、白桦林公司未履行上述证明手续，故原审法院对该证据不予认定正确。其次，证据6显示的只是美佳公司遮阳篷可调臂座的平面图片，不能真实反映遮阳篷的可调臂座的内部构造，无法将美佳公司遮阳篷可调臂座的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征进行比对，原判不予认定该证据并无不当。最后，证据7系美佳公司2009年、2010年的财务报表，因美佳公司经营范围广泛，该证据并不能反映其销售被控侵权产品所获得的利益，不能证明待证事实，故原判不予认定亦无不当。
本院二审另查明：伍晓明不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2577号行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2011）高行终字第457号行政判决，维持原判，驳回伍晓明的上诉请求。原判认定北京市高级人民法院（2011）高行终字第457号行政判决中的上诉人是范小虎错误，应予纠正。对原判认定的其他事实，当事人无异议的，本院予以确认。
根据刘建国、白桦林公司的上诉请求和理由以及美佳公司的答辩意见，本院认为本案二审的争议焦点是：一、原判认定刘建国诉讼主体不适格是否正确；二、被控侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围；三、原审法院对刘建国、白桦林公司调查取证的申请未作回复是否违反法定程序。本院分析认定如下：
关于争议焦点一，因涉案专利权的转让，使得专利权的主体发生变更，原专利权人刘建国不再拥有专利权，现专利权人白桦林公司依法获得专利权，成为专利权人。本案被控侵权行为发生在涉案专利权转让之后，刘建国、白桦林公司并无证据证明被控侵权行为曾发生在涉案专利权转让之前，故原判认定刘建国非本案适格原审原告正确。
关于争议焦点二，涉案专利权利要求1对第（6）项技术特征“所述连接座设有与螺母配合的孔或槽”没有进行限定，通过阅读说明书和附图，本领域普通技术人员可以确定，该“孔或槽”不能与螺母紧密配合，必须为与其配合的螺母提供一定的位移空间以使连接座可以相对于转动轴转动，才能达到臂座可调的目的。原专利权人刘建国在专利无效宣告程序中对该技术特征中的“孔或槽”亦作了限定性解释，即该“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，将仅起到支承螺母作用的“孔或槽”明确排除在涉案专利权保护范围之外，故在本案专利侵权诉讼中不能再将其纳入专利权保护范围。被控侵权产品的孔或槽与螺母是紧密结合的，仅起到支承螺母的作用，没有为螺母提供水平位移空间。故被控侵权产品的该技术特征与涉案专利既不相同也不等同，被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。刘建国、白桦林公司上诉认为被控侵权产品的该技术特征与涉案专利相应技术特征构成等同不能成立，不予支持。
关于争议焦点三，本案上诉人刘建国、白桦林公司的诉讼代理人李为在原审法院组织双方当事人进行证据交换时口头向原审法院申请调查收集美佳公司2009年到2011年遮阳篷销售情况的证据，鉴于美佳公司销售的涉案遮阳篷使用的可调臂座不构成侵权，故原审法院最终未予准许调取该证据。但原审法院未告知其提出书面申请，亦未对该口头申请送达不予准许通知书，程序上存在瑕疵。刘建国、白桦林公司的前述上诉理由部分成立，但原审程序上的该点瑕疵尚不足以影响本案的正确判决。
综上，本院认为，刘建国、白桦林公司的主要上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费13800元，由刘建国、白桦林公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王亦非
代理审判员 周卓华
代理审判员 伍华红
二〇一二年九月五日
书 记 员 阮 媛