上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2015）沪知民初字第504号
原告盛纪(上海)家居用品有限公司，住所地上海市闵行区。法定代表人柯俊义，该公司总经理。委托代理人赵小芬，上海明伦律师事务所律师。被告上海统一星巴克咖啡有限公司，住所地上海市。法定代表人陈瑞堂，该公司董事长。委托代理人龚建华，北京天达共和律师事务所律师。委托代理人董浩，男，汉族，1974年1月8日出生，户籍地上海市普陀区。被告增城市增豪不锈钢制品有限公司，住所地广东省广州增城市。法定代表人郑清俊，该公司董事长。委托代理人杨斌，北京天达共和(武汉)律师事务所律师。原告盛纪(上海)家居用品有限公司(以下简称盛纪公司)诉被告上海统一星巴克咖啡有限公司(以下简称星巴克公司)、增城市增豪不锈钢制品有限公司(以下简称增豪公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2015年7月17日受理后，依法组成合议庭进行审理。被告增豪公司在答辩期内向本院提出管辖权异议，本院于2015年8月20日作出(2015)沪知民初字第504号民事裁定，驳回被告增豪公司对本案提出的管辖权异议。增豪公司不服该裁定，上诉至上海市高级人民法院。上海市高级人民法院于2015年10月21日作出(2015)沪高民三(知)终字第82号民事裁定，驳回增豪公司的上诉。2016年1月27日，本院对本案公开开庭进行了审理。原告的法定代表人柯俊义及委托代理人赵小芬，被告星巴克公司的委托代理人龚建华、董浩，被告增豪公司的委托代理人杨斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告盛纪公司诉称：其系涉案“饮水杯(0506－2)”外观设计专利的专利权人，专利申请日为2014年5月26日，授权公告日为2014年10月1日，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.8，该专利目前仍处于保护期。原告经调查发现被告星巴克公司销售的制造商为被告增豪公司的“STARBUCKS”牌不锈钢保温杯与涉案专利外观设计相同，落入了涉案专利的保护范围。原告认为两被告的行为共同侵害了原告享有的涉案专利权，给原告造成了重大经济损失，遂诉至法院，请求判令：1、被告星巴克公司停止销售侵权产品，被告增豪公司停止制造、销售侵权产品；2、两被告连带赔偿原告经济损失人民币(以下币种同)20万元及合理费用12,200元；3、两被告承担本案诉讼费用。被告星巴克公司辩称：1、被控侵权产品与涉案专利不相同也不相近似，未落入涉案专利保护范围；2、被控侵权产品采用的是现有设计，不构成侵权；3、被控侵权产品在专利申请日前已经生产，属于在先使用，不视为侵犯专利权；4、被控侵权产品具有合法来源，即使构成侵权，也不应承担赔偿责任。被告增豪公司辩称：1、被控侵权产品与涉案专利不相同也不相近似，未落入涉案专利保护范围；2、被控侵权产品采用的是现有设计，不构成侵权；3、被控侵权产品在专利申请日前已经生产，属于在先使用，不视为侵犯专利权。原告盛纪公司向本院提交了以下证据：1、外观设计专利证书、专利登记薄副本、外观设计专利权评价报告，证明原告是涉案专利的专利权人、专利权处于有效状态以及涉案专利的保护范围；2、(2015)沪闵证经字第4704号公证书，证明被告星巴克公司销售被告增豪公司生产的杯子落入涉案专利保护范围，构成对原告专利权的侵害；3、聘请律师合同、律师费发票、公证费发票、购买发票，证明原告为维权支付了律师费10,000元、公证费2,000元、购买被控侵权产品200元。两被告对上述证据的真实性、合法性均无异议，但对原告以此证明两被告行为构成侵权不予认可。被告星巴克公司向本院提交了以下证据：第一组：现有设计抗辩证据，证明被控侵权产品采用的是现有设计。具体证据有：1、阿里巴巴网站上金华市佳特金属制品有限公司的产品销售网页打印件；2、香港ebay网站上产品销售网页打印件；3、日本亚马逊、英国亚马逊网站上同一款产品的销售网页打印件；4、日本乐天网站上一款不锈钢杯的销售网页打印件；5、日本kirin公司网站上一款饮料容器的网页打印件。第二组：先用权抗辩证据1、(2015)沪东证经字第20088号公证书及该公证书中部分邮件的翻译件，证明被控侵权产品的设计完成于2013年，且被告增豪公司在原告专利申请日之前已经接受订单开始生产被控侵权产品；2、工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询记录，证明mail.spcc.com.cn主办单位是被告星巴克公司；3、被告增豪公司出具的售货确认书、装箱明细、发票、海关出口货物报关单，福联贸易有限公司(以下简称福联公司)出具的装箱明细、发票；WOODMAXKYINDUSTRIESCORPORATION(以下简称WOODMAX公司)出具的发票、装箱单，证明(2015)沪东证经字第20088号公证书中的邮件订单所涉及的被控侵权产品，被告增豪公司已生产完成并于2014年6月实际发货；4、被告增豪公司出具的声明、被告增豪公司的营业执照及工商登记信息网页打印件、福联公司的周年申报表，证明福联公司系被告增豪公司的关联公司，两者法定代表人相同，对于上述邮件订单产品，被告增豪公司先发货给福联公司，福联公司再发货给WOODMAX公司。第三组：合法来源抗辩证据1、被告星巴克公司与东莞市沃美氏贸易有限公司(以下简称东莞沃美氏公司)签订的购销合同，证明被告星巴克公司与东莞沃美氏公司签订购销合同，由东莞沃美氏公司根据订单销售货品给被告星巴克公司；2、(2015)沪东证经字第20640号公证书，系被告星巴克公司向东莞沃美氏公司订购产品的邮件订单公证，以及东莞沃美氏公司向被告增豪公司订购产品的邮件订单公证，证明被告星巴克公司销售的被控侵权产品具有合法来源；3、被告星巴克公司的收货单、验收单、付款凭证、供应商发票验收及汇款表，东莞沃美氏公司开具的增值税专用发票，证明上述邮件订单交易已实际完成。原告盛纪公司质证认为，第一组证据因网络信息易修改，故对于内容真实性和证明目的不予认可。此外，证据2、3、4所涉及的产品外观与被控侵权产品外观不相同也不相近似，证据5所涉及的产品外观和类别均与被控侵权产品不同，故对于该被告主张的现有设计抗辩不予认可。对第二组证据中的证据1邮件内容真实性、关联性和证明目的不予认可；对证据2、4予以认可；证据3部分证据材料无原件，有原件的证据材料亦可单方制作，故对真实性、关联性和证明目的均不认可。对第三组证据真实性、关联性予以认可。被告增豪公司对上述证据均予认可。被告增豪公司向本院提交了四组证据，其中第一组证据、第三组证据、第四组证据分别与被告星巴克公司提供的三组证据相同，证明目的亦相同，第二组证据为：专利无效宣告请求受理通知书、无效申请缴费收据、专利权无效宣告请求书、专利权无效宣告程序授权委托书、外观设计专利无效宣告理由书，证明涉案专利应被无效，被告增豪公司已另行提起无效宣告程序。原告对上述第一组证据、第三组证据、第四组证据的质证意见同对被告星巴克公司提供的证据的质证意见，对第二组证据真实性认可，确认被告增豪公司就涉案专利已提起专利无效宣告请求。被告星巴克公司对上述证据均予认可。结合原、被告对上述证据的举证和质证意见，本院认证如下：对于原告提供的证据1、2、3，两被告对其真实性、合法性均无异议，本院予以确认。对于被告星巴克公司提供的第一组证据的证据1，产品销售网页虽然显示产品上市时间为2013年夏，但因电子证据易修改，且修改具有隐蔽性，故在无其他证据相佐证的情况下，仅凭该份证据不足以证明所涉产品的上市时间早于原告涉案专利申请日；第一组证据的证据2显示的网页最早修改时间为2014年5月31日，晚于涉案专利申请日；第一组证据的证据3、4系外文证据，未提供翻译件，且因电子证据易修改，仅凭该份证据不足以证明所涉产品公开时间早于涉案专利申请日，此外，该产品外观与被控侵权产品亦存在较大差异；第一组证据的证据5系饮料罐，与被控侵权产品类别不同，且两者外观也存在较大差异。综上，被告星巴克公司以第一组证据作为现有设计抗辩依据不足，本院不予采纳。被告星巴克公司提供的第二组证据的证据1，系众多往来邮件公证，邮件之间的内容能够相互印证，本院予以确认；证据2、4，原告予以认可，本院予以确认；证据3虽然除了福联公司出具的装箱明细、发票外，其他均系复印件，但彼此之间能够相互印证，与证据1中的邮件订单亦能够相互印证，本院予以确认。对于被告星巴克公司提供的第三组证据，原告对其真实性、关联性予以认可，本院予以确认。对于被告增豪公司提供的第一组证据、第三组证据、第四组证据，本院认证意见同上。被告增豪公司提供的第二组证据，系专利无效宣告程序中的相关材料，与本案专利侵权诉讼并无必然关联，本院对此不予采纳。依据上述认证证据，本院经审理查明：名称为“饮水杯(0506－2)”的外观设计专利申请日为2014年5月26日，授权公告日为2014年10月1日，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.8，专利权人为原告盛纪公司，该专利目前仍在保护期内。该专利外观设计图片显示饮水杯不包含杯盖，杯体上大下小，周身遍布三角形棱面，杯体顶部设有呈圆形薄片样式的裙边，杯体与裙边的连接处形成有一圈凸起，杯体底部形成有凹槽。该专利的简要说明记载其设计要点在于形状与图案的结合。2015年3月25日，国家知识产权局对涉案专利作出《外观设计专利权评价报告》，结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2015年6月29日，原告向上海市闵行公证处申请保全证据公证，其委托代理人来到上海市闵行区吴中路XXX号星巴克咖啡店，购买了“12oz橙光不锈钢随行杯”一个，支付价款200元。该被控侵权产品系一不锈钢杯，杯体上大下小，杯身基本遍布菱形图案，仅纵向留有一狭长平滑面，印有黑体加粗的STARBUCKS商标，杯体下方有一圆形分割线，分割线以下系光滑面设计，杯盖大致呈圆形坡面型，杯体底部形成有一凹槽。杯身及杯底粘贴的标识显示产品品号435180，经销商被告星巴克公司，制造商被告增豪公司。经比对被控侵权产品与涉案专利外观设计，两者存在以下差异：一是被控侵权产品菱形图案上下菱角较为圆润，由此形成上下相邻菱形图案之间相互贯通，菱形图案径向长度从上到下逐渐递减，而专利设计菱形图案上下菱角较为尖锐，由此形成各个菱形图案相互独立，每个菱形图案径向长度相同；二是被控侵权产品杯体下方有一圆形分割线，分割线以下系光滑面设计，杯身并未完全被菱形图案覆盖，纵向有一平滑面，印有黑体加粗的“STARBUCKS”商标，而涉案专利外观设计产品下方菱形图案与平滑面之间不存在分割线设计，杯身全部覆盖菱形图案；三是被控侵权产品杯体顶部平滑，具有大致呈圆形坡面型的杯盖，而涉案专利外观设计产品不具有杯盖，杯体顶部设有呈圆形薄片样式的裙边，杯体与裙边的连接处形成有一圈凸起，两者底部凹槽形状亦不相同。原告为本案支出了律师费10,000元，公证费2,000元，购买被控侵权产品费用200元。另查明，2013年11月至2014年2月间，星巴克咖啡公司(STRABUCKSCOFFEECOMPANY)员工LORI与WOODMAX公司员工NELSON之间，WOODMAX公司员工NELSON与WINNIE之间，以及WOODMAX公司员工WINNIE与被告增豪公司员工LILY之间存在众多邮件往来，均涉及对一款星巴克杯子的设计、开模事宜，其中涉及杯子接缝处设计、颜色、LOGO、样品存在的问题等，邮件附件中有该杯子的设计图片。经比对，该设计图片与原告公证购买的被控侵权产品外观基本一致。2014年2月24日，星巴克咖啡公司向WOODMAX公司发送订单，订单号分别为XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别涉及DIAMANDPHINNY随行杯绿色12盎司和红色12盎司，数量分别为10680只和10008只，产品编号分别为XXXXXXXXX和XXXXXXXXX，订单上注明的供应商为WOODMAX公司，发货人为被告增豪公司，备装船日期2014年6月27日。2014年2月25日，WOODMAX公司向被告增豪公司发送订单，订单号、产品货号、颜色等均与上述订单相同。订单上附有杯子图片，并标注杯身印STARBUCKSLOGO。经比对，该杯子图片与原告公证购买的被控侵权产品外观基本一致。被告增豪公司出具了买方为福联公司的售货确认书，增豪公司于2014年6月14日出具装箱明细、发票、海关出口货物报关单，福联公司于2014年6月14日出具装箱明细、发票，WOODMAX公司于2014年6月17日向星巴克咖啡公司出具发票、装箱单，上述单据的订单号、货号、颜色、数量等内容均相一致，且与上述2014年2月24日的订单内容一致。被告增豪公司的股东为福联公司，法定代表人为郑清俊。福联公司的董事亦为郑清俊，与被告增豪公司的法定代表人相同。再查明，被告星巴克公司与东莞沃美氏公司签订了两份购销合同，订货方式为东莞沃美氏公司应于收到书面订单的指定时间内，依书面订单将货品送至星巴克公司指定地点，合同有效期分别为自2014年1月1日至2014年12月31日、自2015年5月1日至2015年12月31日。ICP/IP地址/域名信息备案管理系统显示mail.spcc.com.cn网站的主办单位系被告星巴克公司。2015年2月2日，被告星巴克公司通过其网站邮箱向东莞沃美氏公司发送订单，订购12oz橙光不锈钢随行杯1248个，商品编码435180，订单号XXXXXXXXXX。2015年2月7日，东莞沃美氏公司向被告增豪公司发送邮件订单，订购12PD橙光不锈钢杯1248个，货号435180，订单号XXXXXXXXXX，订单上附有的杯子图片与原告公证购买的被控侵权产品外观基本一致，两者货号与品名亦相同。2015年4月9日，被告星巴克公司收到东莞沃美氏公司交付的上述产品。同年6月9日，东莞沃美氏公司向被告星巴克公司出具增值税专用发票，发票上载明“XXXXXXXXoz橙光不锈钢随行杯”两批次共计1260只，备注的订单号为XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX。本院认为：原告盛纪公司是涉案ZLXXXXXXXXXXXX.8号“饮水杯(0506－2)”外观设计专利的专利权人，该专利目前仍处于有效状态，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品，否则属于侵害外观设计专利权的行为，依法应当承担相应的民事责任。结合各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点主要在于：一是被控侵权产品是否落入原告涉案外观设计专利权的保护范围；二是两被告主张的现有设计抗辩能否成立；三是两被告主张的先用权抗辩能否成立。关于争议焦点一，根据我国专利法的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，在相同或者相近种类产品上采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权的保护范围，构成专利侵权。经比对被控侵权产品与原告涉案专利外观设计，两者均系较为修长的饮水杯，杯体上大下小，杯身周边基本遍布菱形图案，菱形图案均沿垂直方向拉长设置，每个菱形图案均由上下两个凹凸三角形面组成，杯体下端有一圈留白区域，两者基本设计元素、设计风格相一致。区别主要在于被控侵权产品菱形图案上下菱角较为圆润，由此形成上下相邻菱形图案之间相互贯通，菱形图案径向长度从上到下逐渐递减，而专利设计菱形图案上下菱角较为尖锐，由此形成各个菱形图案相互独立，每个菱形图案径向长度相同，上述区别点一则并不明显，再则相较于杯身整体的由众多上下两个凹凸三角形面组成的拉长设置的菱形图案，对整体视觉效果并不产生实质性影响，不足以区分被控侵权产品和涉案专利。此外，虽然涉案专利设计不具有杯盖，但两者顶部设计差异，杯体底部菱形图案与留白区域之间是否具有一条分割线，纵向是否具有狭长留白区域，以及杯体底部凹槽形状差异，均属于整个外观设计的次要部位，且差别细微，以一般消费者的注意程度不易被观察到，亦不足以区分被控侵权产品和原告涉案专利。综上，可以认定被控侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似设计，被控侵权产品落入原告涉案外观设计专利权保护范围。关于争议焦点二，因两被告提供的现有设计抗辩证据，本院均未予采纳，在证据认证部分，本院对此已充分阐述，故两被告以此主张的现有设计抗辩亦不能成立，本院不予支持。关于争议焦点三，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，判断先用权抗辩能否成立应当考虑四个条件：1、先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品；2、相关产品是否属于相同产品；3、先用设计是否系先用权人自行设计或者以其他合法手段获得；4、先用权人是否在原有范围内继续制造。本案中，首先，2013年11月至2014年2月间星巴克咖啡公司、WOODMAX公司、被告增豪公司之间的往来邮件，涉及一款星巴克杯子的设计、开模、交付样品存在的问题等事宜，邮件附件中有该杯子的设计图片。其次，2014年2月24日星巴克咖啡公司向WOODMAX公司发送的订单，2014年2月25日WOODMAX公司向增豪公司发送的订单，与被告增豪公司的售货确认书、装箱明细、发票、海关出口货物报关单，福联公司的装箱明细、发票，WOODMAX公司的发票、装箱单之间能够相互印证，证明被告增豪公司于2014年2月25日接受订单，并于2014年6月14日将相关20688件订单产品发货给星巴克咖啡公司。再则，该订单产品与上述2013年11月至2014年2月间邮件涉及的杯子设计图片外观基本一致。综合以上证据，可以认定星巴克咖啡公司、WOODMAX公司与被告增豪公司相互协作配合，设计生产相关订单产品，被告增豪公司亦已于2014年6月14日完成全部首批订单产品的生产、装箱、报关，由此也可以认定被告增豪公司在涉案专利申请日2014年5月26日之前已经作好生产相关订单产品的准备，并制造出了相关产品。关于相关产品是否属于相同产品的问题。相同产品是指被控侵权产品与专利申请日前已经制造出的相关产品属于相同产品，包括两者系同一产品，或者虽不是同一产品，但两者与涉案专利相对应的部分系实质相同。经比对，被控侵权产品与2013年11月至2014年2月间邮件附件中的杯子设计图片、2014年2月25日WOODMAX公司向增豪公司发送的订单上所附杯子图片外观均基本一致，也即被控侵权产品与被告增豪公司在专利申请日前开始生产的首批订单产品外观基本一致，差异仅在于颜色不同。颜色并非涉案专利的保护范围，并不影响两者与涉案专利相对应的设计部分系相同设计的认定，故本院认定被控侵权产品与被告增豪公司专利申请日前已经制造出的相关产品属于相同产品。关于是否在原有范围内继续制造的问题。按照法律规定，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模，即以生产规模界定“原有范围”。本案中，并无证据证明被告增豪公司所具有的生产规模，但本院注意到被告增豪公司依据2014年2月也即涉案专利申请日前的订单于2014年6月向星巴克咖啡公司交付产品20688个，而依据2015年6月9日的增值税专用发票向被告星巴克公司交付产品仅为1260个，因此，认定被告增豪公司的制造行为超出原有范围的依据不足。原告认为被控侵权产品颜色不同于在先产品，以及被告增豪公司依据新的订单生产产品系超出原有范围的主张，缺乏相关依据，本院不予支持。综上，被告增豪公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，享有先用权，其主张的先用权抗辩成立。先用权人在原有范围内继续制造相同产品不视为侵权，其制造相同产品的后续销售行为亦不构成侵权。被告星巴克公司系被控侵权产品的销售商，提供证据证明其销售的产品来源于享有先用权的增豪公司，亦可主张增豪公司享有先用权，其销售产品的行为也不构成侵权。鉴于两被告主张的先用权抗辩理由成立，两被告的行为依法不构成侵权，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十九条第(二)项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十五条的规定，判决如下：驳回原告盛纪(上海)家居用品有限公司的诉讼请求。本案案件受理费人民币4,483元，由原告盛纪(上海)家居用品有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审 判 长 黎淑兰
代理审判员 陈瑶瑶
审 判 员 刘军华
二〇一六年四月十五日
书 记 员 沈晓玲
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国专利法》
第五十九条……
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
第六十九条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
……
二、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第八条在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。
第十五条被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。