广东省东莞市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）东中法知民终字第15号
上诉人（原审被告）：上海力玛赫机电制造有限公司。住所地：上海市嘉定区兴荣路***号。
法定代表人：杨吟（YangYin）。
委托代理人：杨河，广东格林律师事务所律师。
委托代理人：蒋国祥，上海市凯昌律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：东莞市绿雅家用电器有限公司。住所地：广东省东莞市万江区新和创业工业园。
法定代表人：朱鹏晖。
委托代理人：左玉国，北京市联德律师事务所律师。
委托代理人：田龙，北京市联德律师事务所律师。
上诉人上海力玛赫机电制造有限公司（以下简称“力玛赫公司”）因与被上诉人东莞市绿雅家用电器有限公司（以下简称“绿雅公司”）确认不侵害商标权纠纷一案，不服广东省东莞市第一人民法院（2014）东一法知民初字第28号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了公开审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，力玛赫公司在国家工商行政管理总局商标局获准注册第3690250号“”注册商标，该商标核定使用商品为第11类的电热油汀、电暖器、热存储器、灯、热焊枪、点煤气用摩擦点火器，注册有效期限为2006年6月28日至2016年6月27日。力玛赫公司委托上海市凯昌律师事务所向绿雅公司发出公函，该公函落款时间为2013年7月24日，公函内容称：力玛赫公司是“LASKO及图”注册商标权利人，商标权利保护期自2006年至2016年（到期可续），此期间任何人或单位，未经力玛赫公司许可，不得制造、销售、使用该商标及将商标使用在第11类电热油汀、电暖器、热存储器等商品上。力玛赫公司反映绿雅公司存在未经许可使用“LASKO及图”商标情况，上海市凯昌律师事务所蒋国祥律师获授权要求绿雅公司立即停止侵权行为，力玛赫公司已向海关和工商部门备案。届时将根据损失情况通过司法途径维护自身权利，为避免诉累，致函告知绿雅公司。
2013年8月12日，北京市联德律师事务所向力玛赫公司及上海市凯昌律师事务所蒋国祥律师分别邮寄出4份文书，其中一份文书是《就你方致函东莞市绿雅家用电器有限公司提出的侵权指控进行催告》，该催告内容称：绿雅公司委托北京市联德律师事务所，就力玛赫公司致函绿雅公司的侵权指控函予以回复并提出权利行使催告。绿雅公司认为其在中国制造加工“LASKO”名称产品，有经过美国拉斯科控股公司授权，且产品全部出口美国，是定牌加工产品行为，不构成商标侵权；如果力玛赫公司继续坚持侵权指控，绿雅公司在此催告力玛赫公司依法行使自己的权利，停止发送信函干扰绿雅公司正常经营活动。邮递查询结果显示上述文件于2013年8月13日妥投并签收。力玛赫公司认可其曾经发出过上述侵权警告函，也已经收到绿雅公司的回函催告文件。力玛赫公司称，收到回函催告文件后，没有向工商部门投诉过绿雅公司的行为，也没有向法院提出起诉前的临时措施或正式提起诉讼，但有在海关的官方网站上申请对第3690250号“”注册商标进行备案，是否已经备案成功，暂未收到回复。
力玛赫公司另称其与拉斯科控股公司因“LASKO及图”商标注册事宜涉及行政诉讼案件，直至行政诉讼二审终审后，在2013年9月才拿到第3690250号“”注册商标的商标证原件。2013年7月9日北京市高级人民法院作出《（2013）高行终字第352号行政判决书》，该行政判决书内容显示拉斯科控股公司曾对力玛赫公司注册“”商标提出异议，经商标异议、异议复审程序均未获得支持；再经过行政诉讼一审、二审，二审支持了商标评审委员会对被异议商标“”予以核准注册的裁定，驳回拉斯科控股公司的诉请。
2013年7月19日，拉斯科控股公司LASKOHOLDINGS，INC董事蔡彦文和银河环球制品公司GALAXYGLOBALPRODUCTS，LLC（简称“GGP”）经理WilliamMayer，在美国宾夕法尼亚联邦公证员面前出具《联合宣誓书》，共同声明：1、拉斯科控股公司和银河环球制品公司是关联公司。2、本宣誓书中的附件1-4是北京市联德律师事务所2013年7月19日送至中国各海关的信件中所提及的真实、完整及准确副本，这些附件是关于证明银河环球制品公司和其所有中国供货商只是对带有商标“LASKO”产品进行OEM加工。附件中有：1、《拉斯科控股公司、拉斯科制品公司和GGP签署的许可协议（第二次修订版）》；2、美国商标注册证；3、中国OEM生产商和GGP-
拉斯科国际（香港）有限公司签署的保密和竞业禁止协议；4、GGP向中国OEM生产商出具的信函，确认其从未并且现在也没有在中国出售产品，以及中国OEM生产商回复的确认函，其中有一套为《GGP和绿雅公司的信函》。上述《联合宣誓书》及附件内容，办理了经公证认证手续。
《拉斯科控股公司、拉斯科制品公司和GGP签署的许可协议（第二次修订版）》显示，拉斯科控股公司与拉斯科制品公司LASKOPRODUCTS，INC、银河环球制品公司签订许可协议，并于2010年8月1日生效。该许可协议内容包括：拉斯科控股公司为许可人，拉斯科制品公司和银河环球制品公司为联合被许可人，拉斯科控股公司授权被许可人在美国及美国之外的地域独占许可，被许可人可以在每个商标有效期内（包括续展后有效期内）使用许可人的多个商标，用于生产、销售和分配产品；许可协议有限时间为5年；被许可的商标有美国注册商标第1794855号、第2879309号、第2970306号以及多个中国注册商标。《GGP和绿雅公司的信函》反映：2012年5月30日，银河环球制品公司向供应商绿雅公司发送了其现有美国注册商标的完整列表和副本；同时提请供应商注意，银河环球制品公司从未出售、销售产品到中国消费市场，并未曾允许任何第三方销售产品到中国消费市场。其后，绿雅公司回复银河环球制品公司一份商标所有权理解备忘书，绿雅公司承认已经收到银河环球制品公司关于GGP和关联公司LASKO集团拥有或合法授权而使用商标的信息；绿雅公司理解LASKO集团从未向中国市场销售过任何产品或商品，也从未允许第三方包括绿雅公司本身向中国市场销售过任何产品或商品。
绿雅公司提交了美国专利商标注册登记证明，以及通过互联网查询到美国专利商标官方网站，显示美国商务部美国专利商标局有第1794855号“”注册商标，登记商品和服务类别为第11类电风扇，首次使用1992年12月21日，申请日1993年2月9日，注册日1993年9月28日，注册商标权利所有人为拉斯科控股公司，状态为有效。另又通过互联网查询到美国专利商标官方网站，可以查询到美国商务部美国专利商标局有第2879309号“”注册商标，登记商品和服务类别为加湿器和加热器，首次使用1995年9月13日，申请日2003年4月1日，注册日2004年8月31日，注册商标权利所有人为拉斯科控股公司，状态为有效；还有第2970306号“LASKO”注册商标，登记商品和服务类别为电风扇、便携式加热器、加湿器，首次使用1975年2月21日，申请日2004年3月1日，注册日2005年7月19日，注册商标权利所有人为拉斯科控股公司，状态为有效。另外，拉斯科控股公司在中国国家版权局对“”做了著作权登记，登记号为国作登字-2012-F-056503，登记日期为2012年2月29日。
绿雅公司称早期加工出口的暖风机带有“”标识，后来加工出口的暖风机带有“LASKO”标识，没有再用“”标识，提供了其加工的电暖器产品图片，图片显示电暖气上带有“LASKO”标识。绿雅公司另提交了一些海关出口物报关单，拟证明其加工的LASKO暖风机产品均出口到美国。
以上事实，有绿雅公司提交的绿雅公司企业营业执照、力玛赫公司工商登记资料、绿雅公司生产的型号为5586的牌暖风机的订单、发票、报关单、产品图及包装、绿雅公司生产的型号为CT22539的牌暖风机的订单、发票、报关单、产品图片及包装、拉斯科控股公司、拉斯科制品公司与银河环球制品公司的知识产权许可协议以及GGP和中国包括绿雅公司在内的OEM生产商出具信函（美国第201321921号公证书）、在美国注册的第1794855号商标注册证（商标美国注册证复印件及中文摘要）（美国宾夕法尼亚州第201206338号公证书之附件16）、美国商标局网站商标查询信息、著作权登记证书、第3690250号注册商标档案、公告页、力玛赫公司委托上海市凯昌律师事务所向绿雅公司发出侵权警告函、（2013）京方圆内经证字第13730号公证书、绿雅公司生产的型号为5586的“LASKO”牌暖风机订单及翻译件、绿雅公司生产的型号为CT22539的“LASKO”牌暖风机订单及其翻译件、绿雅公司销售上述产品发票及翻译件、在中国登陆美国专利商标局的官网查询的在美国注册的第1794855、2879309号商标、第2970306号“LASKO”商标注册信息及翻译件、2007年以来绿雅公司按照OEM订单出口至美国的LASKO牌暖风机产品的报关单、东莞市国家税务局万江税务分局证明盖章的报关单、北京市第三中级人民法院（2013）三中民初第00503号民事判决书、（2014）京方圆内经证字第16705号公证书、第05938545号、第05938456号出口专用发票等证据，力玛赫公司提交的第3690250号注册商标证、（2013）高行终字第352号《行政判决书》等证据，以及原审法院的庭审笔录等附卷为证。
原审法院认为，本案的争议焦点在于：一、绿雅公司提起确认不侵权诉讼是否符合条件；二、绿雅公司在电暖器上使用“”、“LASKO”标识的行为性质；三、绿雅公司使用被诉标识是否构成对力玛赫公司商标的侵害。
对争议焦点一，本案绿雅公司诉请的标的是确认绿雅公司在其定牌加工全部出口的电暖器等产品上使用“”、“LASKO”标识的行为，不构成对力玛赫公司第3690250号注册商标专用权的侵犯，本案属于确认不侵害商标权的诉讼。提起确认不侵害知识产权纠纷诉讼的前提是行为人受到了来自特定知识产权权利人的侵权警告或威胁，但权利人未在合理期限内依照法定程序请求解决争议。据已查明之事实，力玛赫公司于2013年7月24日向绿雅公司发出侵权警告函，绿雅公司于2013年8月12日回复力玛赫公司，要求力玛赫公司停止警告并催告其积极行使权利；力玛赫公司收到回复和催告后，直至本案立案受理前，均未有进行向工商部门投诉，或向法院提出诉前临时措施、提起正式诉讼等行为。可见，力玛赫公司对于绿雅公司发出侵权警告、收到对方回复催告后，未积极主张自己的权利，怠于依照法定程序请求解决双方争议，因此，绿雅公司向法院提起确认不侵权诉讼符合法律规定。
对争议焦点二，绿雅公司认为其行为属于涉外定牌加工行为，加工产品全部出口至美国，没有在中国境内销售，该行为不构成对第3690250号注册商标专用权的侵害。而力玛赫则主张不论是否定牌加工，绿雅公司在中国境内加工带有“”、“LASKO”标识产品，也是使用了力玛赫公司注册商标，未经许可也是构成侵权。原审法院认为，涉外定牌加工是指我国境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人的贸易形式，受托人加工生产的产品并不在境内销售。是否构成涉外定牌加工行为，主要从以下两点进行考虑：1.境外委托方在其本国或生产销售国是否享有注册商标专用权或有授权许可；2.承揽方加工的产品是否全部出口交付给境外委托方，不在中国境内销售。在本案中，绿雅公司向原审法院提交了注册国为美国、注册号为第1794855号、第2879309号、第2970306号、所有人为拉斯科控股公司的注册商标信息，上述美国注册商标核定使用的商品有电风扇和加热器，商标状态为有效。并且，有拉斯科控股公司、银河环球制品公司出具的《联合宣誓书》、许可协议、与中国OEM供应商往来信函，以及其向海关申报出口的单据等证据，可以证实银河环球制品公司获得拉斯科控股公司的注册商标的独家许可，并与绿雅公司之间存在生产带有“”、“LASKO”标识产品的委托加工关系。银河环球制品公司也证实其产品从未在中国市场销售，也从未允许绿雅公司将产品投放在中国市场销售；力玛赫公司也明确其直至庭审时仍未能调查到证据证实绿雅公司加工的商品有在中国销售。综合上述证据可以相互印证，足以证实绿雅公司系受银河环球制品公司的委托，在加工产品上使用银河环球制品公司提供的“”、“LASKO”标识，所加工的全部产品出口至美国而不在中国境内销售。因此，绿雅公司的案涉行为应属于涉外定牌加工行为。
对争议焦点三，力玛赫公司认为绿雅公司加工生产的电暖器产品上使用“”、“LASKO”字样的标识是属于商标法上的商标使用，已经构成了对第3690250号“”注册商标专用权的侵害。绿雅公司辩称因涉外定牌加工行为而在产品上使用“LASKO”或“”标识，这种使用行为不属于商标法上的商标使用之定义范围，没有构成对力玛赫公司注册商标的侵害。原审法院认为，商标法上的商标使用，是为了实现商标功能的使用。商标最主要的功能是识别作用，可作为区分商品或服务来源的重要要素，而只有在商品或服务进入流通领域后，商标的识别功能才得以发挥。侵害商标权的实质是破坏商标的识别功能，使消费者对商品或服务的来源产生混淆、误认。而商标具有明显的地域性特征，即商标权的保护是以注册国国内法为基础的。本案的产品并不在中国市场销售，被诉产品上的商标只会在美国市场发挥其识别功能，中国相关消费者不存在对该产品来源产生混淆或误认的基础，且也没有证据显示力玛赫公司在中国的市场份额和竞争地位因此受到影响，所以，力玛赫公司注册商标的识别功能未因绿雅公司的涉外定牌加工行为受到损害，故绿雅公司的涉外定牌加工行为没有构成对力玛赫公司第3690250号注册商标的侵害。从另一角度考虑，绿雅公司在接受银河环球制品公司委托加工时，已经审查过拉斯科控股在美国享有“LASKO”、“”注册商标权利的情况，以及银河环球制品公司获得注册商标独家许可使用权利的情况，绿雅公司是在确信委托人银河环球制品公司享有相关商标权利之后才进行加工生产的，已经尽到善良、谨慎的审查注意义务，主观上没有侵害力玛赫公司在中国的注册商标专用权之故意。综上，绿雅公司对在境外公司的国外商标权利进行了必要的审查，且该行为未导致力玛赫公司在中国注册商标的识别功能受到损害，所以，绿雅公司接受境外公司委托加工并出口至美国的带有“LASKO”、“”标识电暖器等商品的行为，没有侵犯力玛赫公司享有的第3690250号注册商标专用权，绿雅公司要求确认其行为不侵权的主张原审法院予以支持。
综上所述，依据《中华人民共和国商标法》第五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十九条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：确认绿雅公司在其定牌加工出口的电暖器等产品上使用“”、“LASKO”标识的行为，不构成对力玛赫公司第3690250号“”注册商标专用权的侵犯。本案受理费人民币1000元，由力玛赫公司承担。
一审判决后，上诉人力玛赫公司不服原审判决，向本院提起上诉称：一、被上诉人的涉外贴牌加工行为中的商标使用是《商标法》意义上的使用。根据《商标法》第四十八条的规定，被上诉人的贴牌加工行为应属于一种商业活动，即使不构成销售行为，至少也构成生产行为。二、被上诉人的涉外贴牌加工行为中的商标使用也可能在相关公众中产生混淆。混淆的主体不应仅限于最终消费者而应泛指相关公众，应包括产品的生产者和销售者。在被上诉人贴牌加工过程中，生产、加工、运输、销售环节的从业者也存在对商标产生混淆的可能性，从而损害商标的识别功能，对商标权利人造成损害。三、上诉人在中国的市场份额和竞争地位暂时未受到影响，不应作为上诉人的商标识别功能未受损害的理由。只要商标的使用可能导致混淆，就必然会导致商标权利人的商标识别功能受到损害。四、被上诉人的行为构成商标侵权有明确的法律依据，一审判决认定被上诉人的行为不构成侵权，该认定与《商标法》的规定相悖。根据《商标法》第五十七条的规定，在同一种商品上使用与注册商标相同商标的侵权的构成并不以混淆作为前置条件。只要是未经商标权利人的许可，使用其商标就构成侵权。五、一审判决中认为被上诉人已经尽到善良谨慎的义务，其实被上诉人并没有尽到该义务，案涉商标实际上是上诉人持有，被上诉人主观上是有过错的，过失也会构成侵权。综上，力玛赫公司上诉请求本院判令：一、撤销原审判决第一项判决，改判驳回被上诉人要求确认“被上诉人在定牌加工全部出口的电暖器等产品上使用‘’、‘LASKO’标示的行为不构成对上诉人第3690250号注册商标专用权的侵犯”的诉讼请求；二、由被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。
针对力玛赫公司的上诉，绿雅公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求应予驳回。一、上诉人认为“被上诉人的涉外贴牌加工行为中的商标使用符合《商标法》意义上的使用”，属于其对商标法意义上的商标使用行为的片面及错误理解，其该项上诉理由不能成立。二、涉案产品未进入中国市场流通领域，涉案产品的商标使用不会使中国的相关公众产生混淆，上诉人关于“被上诉人的涉外贴牌加工行为中的商标使用也可能在相关公众中产生混淆”的上诉主张不能成立。三、上诉人第3690250“”商标系恶意抢注，虽其抢注的商标暂时未被撤销，但已被依法禁止使用，上诉人并无合法权利基础。四、基于商标权的地域性原则以及贴牌加工的行业特性，被上诉人的贴牌加工涉案产品在中国不是“商品”，依法不构成商标侵权。五、被上诉人已经尽到善良谨慎义务，被上诉是接受定牌加工全部出口美国，在中国没有就案涉商标的产品进行销售，被上诉人在主观上既无过错也无过失。
双方当事人在本案二审期间均没有向本院提交新证据。
本院经审查，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。另查明，绿雅公司于2014年1月6日向原审法院提起诉讼，请求法院判令：1、确认绿雅公司在其定牌加工全部出口的电暖器等产品上使用“”标识的行为，不构成对力玛赫公司第3690250号注册商标专用权的侵犯；2、本案的诉讼费用由力玛赫公司承担。绿雅公司在原审庭审时明确第一项诉讼请求变更为“确认绿雅公司在其定牌加工全部出口的电暖器等产品上使用“”、“LASKO”标识的行为，不构成对力玛赫公司第3690250号注册商标专用权的侵犯。
本院认为，本案为确认不侵害商标权纠纷。根据双方当事人的诉辩意见，分析如下：
根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三条的规定：“商标法和本实施条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”现实生活中商标的使用形式多种多样，但是不论其形式如何，基本点都是为了识别商品或服务而进行的使用，而商标基本功能的实现，前提是标注商标的商品或服务必须进入流通领域，只有在商品进入流通领域时，才需要通过商标表明自己的商品，消费者才得以有机会通过商标识别商品或服务的来源。在此之前，商标只是一种装饰性的符号，谈不上识别的问题。因此，只有将商品投入潜有在消费者的市场才能称作真正商标法意义上的使用，即将商标贴附于商品进行销售或者其他交易，如用于出租、广告、展览和交易文书等领域。涉外定牌加工行为中，加工方按照定作方的要求将商标贴于加工产品上，仅属于加工服务行为，加工方并未销售加工产品，加工方与定作方是加工承揽合同关系，加工方将产品交付定作方的行为，不属于销售行为，且相关产品在我国境内并未投入流通领域或实际使用，不构成商标法意义上的商标性使用。具体至本案中，绿雅公司根据美国注册商标“”和“LASKO”的注册商标被许可人银河环球制品公司的委托，在国内生产带有“”或“LASKO”标识的产品，且产品全部销往国外而不在中国境内销售，其产品并未进入中国市场，属于典型的涉外定牌加工行为。从该行为性质来看，绿雅公司在产品上标贴“”或“LASKO”标识的行为，形式上虽由加工方实施，实质上却是基于有权使用涉案商标的拉斯科控股公司的许可企业有明确委托的加工行为，绿雅公司的产品虽在中国境内生产，但全部产品出口国外，并不在中国市场销售流通。绿雅公司在这些产品上使用“”或“LASKO”标识，不能在中国境内产生标识产品来源的作用，没有发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。从相关行为的后果来看，绿雅公司加工的产品全部销往国外，力玛赫公司并无证据证明相关产品曾经在国内市场出现，那么相关商标只能在国外市场发挥其区别商品来源的功能，国外消费者可以通过该商标区分商品来源为拉斯科控股。而中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，力玛赫公司在国内注册商标的商标识别功能并未受到损害。
此外，拉斯科控股公司首次使用“”或“LASKO”标识的日期及注册日期均早于力玛赫公司在国内注册“”商标的日期，拉斯科控股公司与拉斯科制品公司、银河环球制品公司签订了商标的许可协议，绿雅公司系接受拉斯科制品公司或银河环球制品公司委托加工并出口相关产品，绿雅公司对委托方的资质及得到注册商标许可使用进行了必要的审查，其尽到了合理的注意义务，主观上没有侵害力玛赫公司在国内注册商标专用权的故意或过错。
至于力玛赫公司在二审阶段，以案涉第3690250号“”注册商标已经被申请宣告无效为由申请中止本案的审理。但案涉第3690250号“”注册商标的无效审查结果对绿雅公司请求确认不侵害力玛赫公司第3690250号“”注册商标并无约束关系，本案无需中止审理。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。上诉人上海力玛赫机电制造有限公司的上诉请求和理由均不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币1000元，由上诉人上海力玛赫机电制造有限公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 萧稚娟
审 判 员 黄运祎
代理审判员 谢保明
二〇一五年二月二十八日
书 记 员 黎志均
附录法律（节选）：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。