北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2016）京73行初6802号
原告：上海工具厂有限公司，住所地上海市军工路1060号。
法定代表人：萧伟锋，总经理。
委托诉讼代理人：邹建伟，上海舒滨律师事务所律师。
委托诉讼代理人：程天吉，上海舒滨律师事务所律师。
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人：赵刚，主任。
委托诉讼代理人：孙会娟，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人：陈辉，男，1977年7月19日出生，住浙江省温岭市。
委托诉讼代理人：王云琦，北京市京银律师事务所律师。
原告上海工具厂有限公司（以下简称上海工具厂）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）作出的商评字[2016]第89922号关于第5277560号“天地上工”商标无效宣告请求裁定（以下简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2016年12月20日受理后，依法组成合议庭，并通知与被诉裁定具有利害关系的陈辉作为第三人参加本案诉讼。2017年12月12日，本院依法公开开庭审理了本案。原告上海工具厂的委托诉讼代理人邹建伟、被告商标评审委员会的委托诉讼代理人孙会娟、第三人陈辉的委托诉讼代理人王云琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉裁定系商标评审委员会针对上海工具厂就陈辉获准注册的第5277560号“天地上工”商标（以下简称诉争商标）提出的无效宣告请求作出的，该裁定认定：
本案相关程序问题适用修改后的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法），实体问题适用修改前的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）。本案中，上海工具厂的无效宣告理由体现在2001年商标法第十条第一款第七项、第八项、第十三条第二款、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款的规定之中。
依据2014年商标法第四十五条第一款的规定：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。2001年商标法第十四条对认定驰名商标应当考虑的因素作出规定，包括：相关公众对该商标的知晓程度，该商标持续使用的时间，该商标任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围以及该商标作为驰名商标受保护的记录等。本案中，虽然上海工具厂“上☆工”商标曾被认定为驰名商标，但驰名商标遵循个案认定、被动保护的原则，该事实仅能作为上海工具厂商标曾经作为驰名商标受保护的记录予以考虑。上海工具厂未就诉争商标注册申请日前合理期限内，对其宣传使用“上☆工”商标商品的销售范围、广告投入等情况充分举证，根据2001年商标法第十四条关于认定驰名商标应当考虑的因素，在案证据尚不足以证明在诉争商标注册申请日之前，引证商标经达大量宣传和使用已经达到驰名程度。因此，上海工具厂请求认定引证商标为驰名商标的主张商标评审委员会不予支持,诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定。
上海工具厂对诉争商标提出无效宣告的日期为2016年2月22日，距诉争商标获准注册日2006年4月10日已超过了五年期限。因此，上海工具厂依据2001年商标法第二十八条、第三十一条的规定宣告争议商标无效的主张，商标评审委员会依法予以驳回。
2001年商标法第十条第一款第七项所指的“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点做了超过固有程度的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点产生错误的认识，本案诉争商标不属于此类标志。
2001年商标法第十条第一款第八项所指的不良影响一般是指商标本身的文字、图形或其他构成要素有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，本案诉争商标不属于此类标志。
2001年商标法第四十一条第一款主要解决的是以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。本案中，上海工具厂并未提交诉争商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益或恶意损害他人合法权益行为的证据，故对于上海工具厂该项主张，商标评审委员会不予支持。
综上，商标评审委员会依据2014年商标法第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定诉争商标予以维持。
原告上海工具厂诉称：一、诉争商标与引证商标已构成近似商标，且商品类别紧密关联。二、上海工具厂在商标评审阶段提交的证据足以证明引证商标在第七类金属切削工具上已构成驰名商标，应对其予以驰名认定；诉争商标的核准注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，诉争商标的使用足以误导相关公众，损害上海工具厂的利益，应当予以撤销。三、上海工具厂在先使用的引证商标属驰名商标，诉争商标的注册，系对引证商标的抄袭和模仿，恶意明显，应当予以无效宣告。综上，请求法院撤销被诉裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。上海工具厂公司的诉讼请求和理由缺乏事实和法律依据，请求法院予以驳回。
第三人陈辉述称：一、诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定，现有证据不足以证明引证商标在诉争商标申请日之前已构成驰名商标，诉争商标的注册和使用不会误导公众、损害上海工具厂的利益。二、诉争商标系陈辉基于企业发展的需要提出的善意注册申请，没有任何抄袭和模仿引证商标的恶意，其注册申请亦未违反2014年商标法第四十一条第一款的规定。综上所述，陈辉认为被诉裁定认定事实清楚、适用法律正确，请求法院予以维持。
本院经审理查明：
诉争商标系第5277560号“天地上工”商标（详见商标附图），由陈辉于2006年4月10日申请注册，核定使用在第8类（类似群0807-0808）的“钳、扳手（手工具）、锤（手工具）、钻头（手工具）、手操作千斤顶、锯条（手工具零件）、螺丝攻（手工具）、龙头扳手、三爪拉轴承器、锉刀（手工具）”商品上，该商标专用期限至2019年4月27日止。
引证商标系第114880号“上☆工”商标（详见商标附图），属商标法实施前已注册的商标，核定使用在第7类（类似群0742）“金属切削工具”商品上，权利人为上海工具厂有限公司，该商标专用期限至2023年2月28日止。
2016年2月22日，上海工具厂向商标评审委员会提出对诉争商标的无效宣告请求。
上海工具厂向商标评审委员会提交了以下主要证据：
1.引证商标的商标注册信息；
2.上海工具厂2004-2013年的年度审计报告、中国机床工具工业协会出具的行业证明；
3.引证商标的宣传使用证据；
4.上海工具厂及引证商标所获荣誉证书；
5.用于证明上海工具厂的引证商标曾被侵权的《行政处罚决定书》；
6.用于证明上海工具厂及其引证商标知名度的照片、顾客满意度评价报告；
7.用于证明“上工”为上海工具厂企业简称的中国机床工具工业协会出具的《证明》；
8.商评字[2015]第9315号《关于第7887146号“SGP天地上工”商标异议复审裁定书》。
陈辉向商标评审委员会提交了以下主要证据：
1.诉争商标的《注册商标使用授权书》、温岭市恒泰锻压工具制造有限公司、上海天地工具有限公司、上海天地工具有限公司温岭分公司的营业执照复印件；
2.用于证明陈辉对诉争商标进行了宣传使用的《工矿产品购销合同》、对应发票、产品包装箱《采购合同》、对应发票、参展协议及发票、宣传图册、参展照片、车体广告照片以及产品包装照片。
2016年10月26日，商标评审委员会作出被诉裁定，裁定诉争商标予以维持。
本案诉讼中，上海工具厂仅主张诉争商标构成2001年商标法第十三条第二款规定之情形，不再坚持其他无效宣告申请的理由。上海工具厂及陈辉未向本院补充提交新证据。
上述事实有诉争商标档案，无效宣告请求申请书，商标无效宣告请求答辩通知书，上海工具厂及陈辉在商标无效宣告请求阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：
一、本案关于商标法修改前后的法律适用问题
鉴于诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出以及本案的审理跨越了2001年商标法和2014年商标法的施行期间，故本案涉及商标法修改前后的法律适用问题。因诉争商标为2014年5月1日商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案涉及对诉争商标的注册是否符合商标注册实体条件的评价，故依据法律不溯及既往的基本原则，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法。因上海工具厂向商标评审委员会申请商标无效宣告时2014年商标法已施行，故本案相关程序问题的审理适用2014年商标法。
二、诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第十三条第二款所指情形
2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。由此可知如诉争商标构成该条款规定之情形需满足三个条件：一是引证商标的知名度在诉争商标申请日之前已达到驰名商标的程度；二是诉争商标标志是对引证商标标志的复制、摹仿或者翻译；三是虽然诉争商标与引证商标的核定使用商品不相同或不相类似，但诉争商标的使用仍会误导公众，并致使引证商标注册人的利益可能受到损害。
2001年商标法第十四条第一款规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。
商标的知名度由低到高，直至达到驰名商标的程度并非短时间内可以完成的，而是需要该商标的权利人经过长时间且持续的宣传使用，使该商标的商誉不断积累延续。本案中，根据上海工具厂提交的其2004、2005及2006年的审计报告、中国机床工具工业协会出具的《关于上海工具厂有限公司2004-2006年高速钢金属切削工具产品国内市场占有率的证明函》及《关于推荐上海工具厂有限公司“上☆工”商标申请中国驰名商标的函》、1992年上海市工商行政管理局针对引证商标颁发的《上海市著名商标证书》、相关部门颁发的各种荣誉证书、在相关行业展会中的参展情况及销售发票，并结合上海工具厂提交的国家工商行政管理总局商标局商标驰字[2009]第206号《关于认定“上工及图”商标为驰名商标的批复》，已能够证明引证商标经过长期广泛的宣传使用在金属切削工具商品上已具备较高的知名度与较大的市场份额，在诉争商标申请日已达到驰名商标的程度。
诉争商标由文字“天地上工”组成。引证商标由“上工”及“☆”组成，“上工”为上海工具厂的简称，且为相关工具行业所公认。诉争商标完整包含引证商标，诉争商标的“天地”一词属于中文常见词汇，显著性较弱，“天地上工”四字组合在一起并未产生明显区别于“上工”的其他含义，故诉争商标已构成对引证商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“钳、扳手（手工具）、锤（手工具）、钻头（手工具）”等商品与引证商标核定的金属切割工具商品虽然在《类似商品和服务区分表》中分属不同群组，但二者在功能、用途、销售渠道及消费对象等方面具有较强的关联度，故如诉争商标使用在上述商品上，易使相关消费者将诉争商标与引证商标权利人上海工具厂相联系，误导相关公众，同时也会减弱引证商标与上海工具厂之间的紧密联系，损害上海工具厂的驰名商标权益。鉴于引证商标知名度在诉争商标申请日已达到驰名商标程度，陈辉作为相关行业经营者对引证商标的知名度应属明知，在其未提供证据证明申请注册诉争商标具有合理性的情况下，本院认为陈辉的申请注册行为具有攀附引证商标商誉的恶意，因此上海工具厂作为驰名商标权利人提起商标无效宣告申请不受五年期限的限制。综上，诉争商标的注册已构成对已达到驰名程度的引证商标的复制、摹仿，损害了上海工具厂的合法权益，构成了2001年商标法第十三条第二款规定之情形。商标评审委员会对此认定有误，本院予以纠正。
综上所述，商标评审委员会作出的被诉裁定事实认定不清、法律适用错误，应予以撤销重做。上海工具厂诉讼理由成立，本院对其诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，本院判决如下：
一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第89922号关于第5277560号“天地上工”商标无效宣告请求裁定；
二、责令被告国家工商行政管理总局商标评审委员会针对原告上海工具厂有限公司就第5277560号“天地上工”商标提起的商标无效宣告请求重新作出裁定。
案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 宋 堃
人民陪审员 刘敬文
人民陪审员 宋启才
二〇一八年一月二十六日
法官 助理 张 灿
书 记 员 赵延冰